ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" вересня 2021 р. Справа№ 910/20752/20

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Гарник Л.Л.

суддів: Андрієнка В.В.

Верховця А.А.

секретар судового засідання Ковган О.І.

за участю представників учасників провадження відповідно до протоколу судового засідання від 21.09.2021

розглянувши апеляційну скаргу Дочірнього підприємства "Роял Фрут Гарден Іст" Товариства з обмеженою відповідальністю "Роял Фрут Гарден Іст"

на рішення Господарського суду міста Києва від 27.05.2021

у справі № 910/20752/20

за позовом Дочірнього підприємства "Роял Фрут Гарден Іст" Товариства з обмеженою відповідальністю "Роял Фрут Гарден Іст"

до 1) Товариства з обмеженою відповідальністю "Українська соко-оцтова компанія",

2) Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" (Укрпатент)

про припинення порушення прав інтелектуальної власності та визнання знака для товарів та послуг добре відомим

В С Т А Н О В И В :

В грудні 2020 року Дочірнє підприємство "Роял Фрут Гарден Іст" Товариства з обмеженою відповідальністю "Роял Фрут Гарден" (далі - ДП "Роял Фрут Гарден Іст", позивач) звернулось до Господарського суду міста Києва з позовними вимогами до Товариства з обмеженою відповідальністю "Українська соко-оцтова компанія" (далі - ТОВ "Українська соко-оцтова компанія"), Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" (Укрпатент) про:

- визнання торговельної марки (знак для товарів і послуг) "Збітєнь" добре відомою в Україні станом на 01.01.2020 щодо товарів сидри, що відносяться до 32 класу Міжнародної класифікації товарів та послуг для реєстрації знаків (надалі - МКТП), та товарів слабоалкогольні напої, а саме: сидр, що відноситься до 33 класу МКТП стосовно ДП "Роял Фрут Гарден Іст";

- заборону ТОВ "Українська соко-оцтова компанія" використовувати позначення "Збітєнь", в тому числі і на касових чеках; шляхом застосування цих позначень в мережі Інтернет;

- заборону ТОВ "Українська соко-оцтова компанія" використовувати позначення "Збітєнь" на упаковках товару, етикетках та контретикетках - напій безалкогольний негазований на ароматизаторах "медово - пряний" "Збітєнь", а також на таких товарах як: "безалкогольні напої"; шляхом застосування цих позначень в мережі Інтернет;

- зобов`язання Укрпатенту відхилити заявку ТОВ "Українська соко-оцтова компанія" № m 2020 02 003 на знак для товарів і послуг від 04.02.2020;

- зобов`язання Укрпатенту внести до переліку добре відомих в Україні торговельних марок відомості про те, що торговельна марка " Збітєнь " є добре відомою в Україні станом на 01.01.2020 щодо товарів сидри, що відносяться до 32 класу МКТП та товарів слабоалкогольні напої, а саме: сидр, що відносяться до 33 класу МКТП стосовно ДП "Роял Фрут Гарден Іст".

Позов обґрунтовано тим, що ТОВ «Українська соко-оцтова компанія» своїми діями з виготовлення та нанесення позначення "Збітєнь" на етикетки та конкретну упаковку товару - пляшки напою "Збітєнь", використання позначення у діловій документації, при пропонуванні до продажу напою "Збітєнь" порушує майнові права інтелектуальної власності позивача на торговельну марку "Збітєнь". Знак для товарів та послуг "Збітєнь", на переконання позивача, став добре відомим в Україні станом на 01.01.2020.

Рішенням Господарського суду міста Києва від 27.05.2021 у справі № 910/20752/20 відмовлено у задоволенні позову ДП "Роял Фрут Гарден Іст" до ТОВ «Українська соко-оцтова компанія», Укрпатенту про припинення порушення прав інтелектуальної власності та визнання знака для товарів та послуг добре відомим.

Рішення суду першої інстанції мотивовано недостатністю даних, які підтверджують факт відомості торговельної марки «Збітєнь» відносно зазначених позивачем товарів 32, 33 класів МКТП для визнання того, що ця торговельна марка сприймається у відповідному секторі українського суспільства добре відомою станом на 01.01.2020 для цих товарів.

З наведених підстав суд першої інстанції дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення позовних вимог ДП "Роял Фрут Гарден Іст" до ТОВ «Українська соко-оцтова компанія» про визнання знака для товарів та послуг добре відомим та похідних позовних вимог до Укрпатенту про зобов`язання відхилити заявку ТОВ «Українська соко-оцтова компанія» та внести відомості до Переліку добре відомих в Україні торговельних марок щодо знаку «Збітєнь».

Позов в частині заборони ТОВ «Українська соко-оцтова компанія» використовувати позначення «Збітєнь» під час виготовлення та продажу напою «Збітєнь» в мережі Інтернет та на упаковках товару, етикетках та контретикетках залишено без задоволення як передчасно заявлений.

ДП "Роял Фрут Гарден Іст" звернулось до Північного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою на рішення Господарського суду міста Києва від 27.05.2021 у справі № 910/20752/20, в якій просить скасувати вказане рішення суду та ухвалити нове рішення, згідно з яким позов задовольнити.

Апеляційна скарга обґрунтована не з`ясуванням судом першої інстанції обставини, що мають значення для справи; невідповідністю висновків, викладених в оскаржуваному рішенні суду, обставинам справи; порушенням норм процесуального права та неправильним застосуванням норм матеріального права, що призвело до неправильного вирішення спору.

Доводи апеляційної скарги зводяться до того, що місцевим господарським судом при розгляді справи не досліджені в повному обсязі надані позивачем докази та не з`ясовані належним чином обставини, з наявністю яких пов`язується можливість визнання знаку для товарів та послуг добре відомим в Україні.

Відповідно до витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 13.07.2021 зазначену апеляційну скаргу передано на розгляд колегії суддів у складі: Гарник Л.Л. (головуючий суддя), Андрієнко В.В., Верховець А.А.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 20.07.2021 ДП "Роял Фрут Гарден Іст" поновлено строк на апеляційне оскарження, відкрито апеляційне провадження за його апеляційної скаргою, справу призначено до розгляду.

09.08.2021 від ТОВ "Українська соко-отцева компанія" надійшов відзив на апеляційну скаргу, в якому відповідач наголосив на тій обставині, що з метою недопущення стягнення збитків та завдання майнових трат, пов`язаних із спірними правовідносинами сторін, ним прийнято рішення про визнання позову, який розглядається у даній справі, про що до суду першої інстанції подавалась відповідна заява.

12.08.2021 від Укрпатенту надійшов відзив на апеляційну скаргу, в якому відповідач просить скаргу залишити без задоволення, а оскаржене у справі рішення - без змін як таке, що є законним та обґрунтованим.

Згідно з ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 09.09.2021 у справі оголошено перерву.

Розглянувши доводи апеляційної скарги, перевіривши матеріали справи та дослідивши докази, проаналізувавши на підставі встановлених фактичних обставин справи правильність застосування судом першої інстанції норм законодавства та заслухавши пояснення присутніх учасників справи, колегія суддів апеляційного господарського суду дійшла висновку про те, що апеляційна скарга підлягає частковому задоволенню, а рішення суду першої інстанції - частковому скасуванню, з наступних підстав.

Предметом позову у справі, що розглядається, є, зокрема, вимога ДП "Роял Фрут Гарден Іст" про визнання торговельної марки (знак для товарів і послуг) "ЗБІТЄНЬ" добре відомою в Україні станом на 01.01.2020 щодо товарів сидри, що відносяться до 32 класу МКТП, та товарів слабоалкогольні напої, а саме: сидр, що відносяться до 33 класу МКТП стосовно ДП "Роял Фрут Гарден Іст".

Як встановлено місцевим господарським судом та підтверджується матеріалами справи, предметом господарської діяльності позивача є, зокрема, виробництво слабоалкогольної та безалкогольної продукції.

Позивач є власником свідоцтв України на знак для товарів і послуг № 180970 від 27.01.2014 "Збітєнь Золотоніський", який зареєстрований для 32, 33 класів МКТП, № 268084 від 25.11.2019 "Збітєнь", який зареєстрований для 32, 33 класів МКТП, та № 280019 від 27.02.2020 "Збітєнь Сбітєнь Zbitєn", який зареєстрований для 32, 33 класів МКТП.

Правова охорона знаку "Збітєнь Золотоніський" за свідоцтвом України № 180970 від 27.01.2014 поширюється на товари: кл. 32 безалкогольні напої на основі меду; кл. 33 слобоакогольні напої на основі меду.

Правова охорона знаку "Збітєнь" за свідоцтвом України № 268084 від 25.11.2019 поширюється на товари:

кл. 32 безалкогольні напої; безалкогольні напої на основі меду; фруктові напої; сиропи та інші безалкогольні складники для виготовлення напоїв на основі меду; аперитиви безалкогольні; аперитиви безалкогольні на основі меду; безалкогольні напої зі смаком кави на основі меду; безалкогольні напої зі смаком чаю на основі меду; імбирне пиво; імбирне пиво на основі меду; імбирний ель на основі меду; квас (безалкогольний напій) на основі меду; коктейлі безалкогольні; коктейлі безалкогольні на основі меду; лимонади на основі меду; напої з алое вера безалкогольні на основі меду; напої на основі рису та меду, крім замінників молока; напої на основі сої та меду, крім замінників молока; сарсапарель (безалкогольний напій) на основі меду; сидр безалкогольний; сидр безалкогольний на основі меду; тонізуючі охолоджувальні напої на основі меду; ячмінний ель (пиво) на основі меду;

кл. 33: аперитиви слабоалкогольні; аперитиви слабоалкогольні на основі меду; вина; винні слабоалкогольні напої; вермути; вермути на основі меду; вина плодові; вина плодово- ягідні; винні слабоалкогольні напої основі меду; грушевий сидр; грушевий сидр на основі меду; грушевий слабоалкогольний сидр на основі меду; коктейлі слабоалкогольні на основі меду; сидр; сидри на основі меду; сидри слабоалкогольні на основі меду; слабоалкогольні спиртні напої на основі меду, крім пива; яблучний сидр; яблучний сидр на основі меду; яблучний слабоалкогольний сидр на основі меду.

Правова охорона знаку "Збітєнь Сбітєнь Zbitєn" за свідоцтвом України № 280019 від 27.02.2020 поширюється на товари:

кл. 32 безалкогольні напої на основі меду; сиропи та інші безалкогольні складники для виготовляння напоїв на основі меду; аперитиви безалкогольні на основі меду; безалкогольні напої зі смаком кави на основі меду; безалкогольні напої зі смаком чаю на основі меду; напої з алое вера безалкогольні на основі меду; сидр безалкогольний на основі меду; тонізуючі охолоджуючі напої на основі меду;

кл. 33: алкогольні напої на травах на основі меду; алкогольні напої, що містять фрукти на основі меду; аперитиви слабоалкогольні на основі меду; грушевий сидр на основі меду; сидри слабоалкогольні на основі меду; яблучний сидр на основі меду.

Як зазначає позивач, ним виявлено в торгівельній роздрібній мережі міста Києва напій маркований позначенням "Збітєнь", на етикетці якого зазначено: «напій безалкогольний негазований на ароматизаторах «медово - пряний» "Збітєнь". Виробником зазначеного напою згідно даних, вказаних на етикетці, є ТОВ "Українська соко-оцтова компанія".

Позивач заявляє про порушення ТОВ "Українська соко-оцтова компанія" його майнових прав інтелектуальної власності на торговельні марки "Збітєнь Золотоніський", "Збітєнь", "Збітєнь Сбітєнь Zbitєn", яке полягає в маркуванні ТОВ "Українська соко-оцтова компанія" товару, який є спорідненим із товарами позивача, позначенням "Збітєнь", за відсутності дозволу позивача на використання відповідної торговельної марки, та вимагає відповідне порушення припинити.

До того ж, Укрпатент одержав заявку ТОВ «Українська соко-оцтова компанія» m 2020 02 003 від 04.02.2020 на знак для товарів і послуг «Збітєнь» з метою реєстрації прав інтелектуальної власності та отримання відповідного свідоцтва від Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Обставини щодо використання знаку для товарів і послуг «Збітєнь» для позначення товарів власного виробництва та звернення до Укрпатенту із заявкою про реєстрацію права власності на вказаний знак підтверджуються матеріалами справи та визнаються ТОВ «Українська соко-оцтова компанія».

Колегія суддів Північного апеляційного господарського суду на підставі встановлених обставин справи вважає за необхідне зазначити наступне.

Згідно зі статтею 55 Конституції України кожному гарантується право на судовий захист.

Статтею 15 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) передбачено право кожної особи на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання, а також на захист свого інтересу, який не суперечить загальним засадам цивільного законодавства.

Відповідно до частини першої статті 4 ГПК України право на звернення до господарського суду в установленому цим Кодексом порядку гарантується. Ніхто не може бути позбавлений права на розгляд його справи у господарському суді, до юрисдикції якого вона віднесена законом.

Реалізуючи передбачене статтею 55 Конституції України, статтею 4 ГПК України право на судовий захист, звертаючись до суду, особа вказує в позові власне суб`єктивне уявлення про порушене право чи охоронюваний інтерес та спосіб його захисту.

Позивач звертаючись до суду з позовом самостійно визначає у ній, яке його право чи охоронюваний законом інтерес порушено особою, до якої пред`явлено позов, та зазначає, які саме дії необхідно вчинити суду для відновлення порушеного права. У свою чергу, суд має перевірити доводи, на яких ґрунтуються заявлені вимоги, у тому числі щодо матеріально-правового інтересу у спірних відносинах.

Оцінка предмету заявленого позову, а відтак наявності підстав для захисту порушеного права позивача, про яке ним зазначається в позовній заяві, здійснюється судом на розгляд якого передано спір крізь призму оцінки спірних правовідносин та обставин (юридичних фактів), якими позивач обґрунтовує заявлені вимоги (аналогічні висновки викладено у постановах Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 19.09.2019 у справі № 924/831/17, від 28.11.2019 у справі № 910/8357/18 ).

Визнання торговельної марки добре відомою судом можливе лише за наявності спору між сторонами, коли встановлення того, чи є знак позивача добре відомим, необхідне для вирішення такого спору.

Відповідно до ст. 495 Цивільного кодексу України майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є: 1) право на використання торговельної марки; 2) виключне право дозволяти використання торговельної марки; 3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання; 4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом. Майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку належать володільцю відповідного свідоцтва, володільцю міжнародної реєстрації, особі, торговельну марку якої визнано в установленому законом порядку добре відомою, якщо інше не встановлено договором.

Обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням торговельної марки та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення торговельної марки та переліком товарів і послуг (ч. 4 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»).

В силу статті 6 bis Паризької конвенції, відхиляється або визнається недійсною реєстрація і забороняється застосування товарного знака, що становить відтворення, імітацію чи переклад іншого знака, здатні викликати змішування зі знаком, що за визначенням компетентного органу країни реєстрації чи країни застосування вже є у цій країні загальновідомим як знак особи, що користується привілеями цієї Конвенції, і використовується для ідентичних або подібних продуктів. Це положення поширюється і на ті випадки, коли істотна складова частина знака становить відтворення такого загальновідомого знака чи імітацію, здатну викликати змішування з ним.

Статтею 25 Закону України "Про охорону прав на торгівельні марки" внормовано, що охорона прав на добре відому торговельну марку здійснюється згідно із статтею 6 bis Паризької конвенції та цим Законом на підставі визнання торговельної марки добре відомою Апеляційною палатою або судом. Торговельна марка може бути визнана добре відомою незалежно від реєстрації її в Україні.

При визначенні того, чи є торговельна марка добре відомою в Україні, можуть розглядатися, зокрема, такі фактори, якщо вони є доречними:

ступінь відомості чи визнання торговельної марки у відповідному секторі суспільства;

тривалість, обсяг та географічний район будь-якого використання торговельної марки;

тривалість, обсяг та географічний район будь-якого просування торговельної марки, включаючи рекламування чи оприлюднення та представлення на ярмарках чи виставках товарів та/або послуг, щодо яких торговельна марка застосовується;

тривалість та географічний район будь-яких реєстрацій та/або заявок на реєстрацію торговельної марки за умови, що торговельна марка використовується чи є визнаною;

свідчення успішного відстоювання прав на торговельну марку, зокрема територія, на якій торговельна марка визнано добре відомою компетентними органами;

цінність, що асоціюється зі торговельною маркою.

Порядок визнання Апеляційною палатою торговельної марки добре відомою в Україні встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності. За подання заяви про визнання торговельної марки добре відомою сплачується збір.

У разі визнання торговельної марки добре відомою в судовому порядку особа, торговельна марка якої визнана добре відомою, інформує національний орган інтелектуальної власності про таке рішення.

Відомості про добре відомі торговельні марки, визнані такими Апеляційною палатою або судом, вносяться національним органом інтелектуальної власності до переліку добре відомих в Україні торговельних марок та публікуються в Бюлетені. Перелік добре відомих в Україні торговельних марок має інформаційний характер, є загальнодоступним і оприлюднюється на офіційному веб-сайті національного органу інтелектуальної власності.

З дати, на яку за визначенням Апеляційної палати чи суду знак став добре відомим в Україні, йому надається правова охорона така сама, якби цей знак був заявлений на реєстрацію в Україні. При цьому вона поширюється також на товари і послуги, що не споріднені з тими, для яких знак визнано добре відомим в Україні, якщо використання цього знака іншою особою стосовно таких товарів і послуг вказуватиме на зв`язок між ними та власником добре відомого знака і його інтересам, ймовірно, буде завдано шкоди таким використанням. Тобто визнання знака добре відомим надає йому більш широку правову охорону в порівнянні зі знаками, які не мають такого статусу, наслідками визнання торгового знака добре відомим в Україні є можливість забороняти його використання на товарах та послугах, що є неоднорідними з тими, для яких його визнано добре відомим, а також право власника знака вимагати заборони використання позначення, складова частина якого відтворює добре відомий знак.

Визнання знака для товарів і послуг добре відомим в Україні Апеляційною палатою Державної служби інтелектуальної власності України здійснюється згідно з Порядком визнання знака добре відомим в Україні Апеляційною палатою Державної служби інтелектуальної власності України, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 15.04.2005 № 228, який розроблений відповідно до Закону України «Про охорону прав на торгівельні марки» та Паризької конвенції.

Разом з тим, при визнанні торговельної марки добре відомою в Україні слід керуватися нормами Спільних рекомендацій про положення відносно охорони добре відомих торговельних марок, що прийняті Асамблеєю Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) на тридцять четвертій сесії засідань Асамблей держав - членів ВОІВ 20-29 вересня 1999 року (далі - Спільні рекомендації).

Встановлені ч. 2 ст. 25 Закону України "Про охорону прав на торгівельні марки" фактори не є вичерпними.

Відповідно до ст. 2 Спільних рекомендацій при визначенні торговельної марки добре відомою мають бути взяті до уваги будь-які обставини (фактори), на підставі яких можна зробити висновок про те, що торговельна марка є добре відомою, в тому числі інформацію про фактори, що визначені Законом, хоча і не обмежуючись нею. Компетентний орган розглядає надану йому інформацію про підтвердження наявності факторів, зазначених у підпункті (b) пункту (1) статті 2 Спільної резолюції.

Проте ці фактори не є обов`язковою попередньою умовою висновку про добру відомість торговельної марки. Висновок у кожному випадку залежатиме від його конкретних обставин. У деяких випадках доречними можуть бути всі фактори, в інших - лише деякі з них, а в певних випадках усі вони можуть бути недоречними і рішення може бути основане на додаткових факторах, не зазначених у підпункті (b).

Згідно з п. 3.2.3 Порядку визнання знака добре відомим фактичні дані, які підтверджують добру відомість знака стосовно товарів і/або послуг, щодо яких він використовується, на вказану в заяві дату повинні бути представлені відомостями, що містяться у відповідних документах. Ці відомості мають підтверджувати наявність факторів, якщо вони є доречними, визначених у пункті 2 статті 25 Закону України "Про охорону прав на торгівельні марки".

Використання або будь-яке просування знака може підтверджуватися відомостями про: види маркування товарів і/або застосування знака при наданні послуг; експонування товарів на виставках, ярмарках, зокрема міжнародних і/або національних. При цьому можуть надаватись відомості про кількість відвідувачів виставки, ярмарки, площі виставочних павільйонів тощо; використання знака в рекламі; комерційне використання знака в мережі Інтернет; заходи щодо просування знака.

Інтенсивність використання знака на території України може підтверджуватися відомостями про: обсяг реалізації товарів і/або послуг, відносно яких застосовується знак; перелік регіонів України із зазначенням населених пунктів, у яких здійснювалась реалізація таких товарів і/або послуг; середню кількість споживачів товарів і/або послуг на дату, указану в заяві; коло споживачів та їх специфіку залежно від характеру товарів і/або послуг; положення виробника на ринку у відповідному секторі економіки; обсяги експорту (імпорту) товарів, щодо яких застосовується знак; цінність (вартість) знака згідно з даними річних фінансових звітів (при цьому методика оцінки знака визначається його власником).

Тривалість використання знака може підтверджуватися відомостями про дату початку використання знака та про безперервність його використання.

Рекламування знака може підтверджуватися відомостями про: способи рекламування маркованих товарів у різних засобах інформації, включаючи Інтернет; кількість споживачів такої реклами; витрати на рекламування, зокрема фінансові документи (звіти) щодо витрат на рекламу.

Відомість знака в певному колі споживачів може підтверджуватися результатами опитування з питання доброї відомості знака в Україні, проведеного дослідницькою організацією, яка спеціалізується в галузі проведення соціологічних або маркетингових досліджень.

Опитуванням має бути охоплено принаймні шість населених пунктів різних географічних регіонів України з кількістю населення не менше 500 тис. При цьому переважним є опитування в трьох містах, таких як Київ, Харків, Львів, Одеса, Дніпропетровськ, Луганськ, Донецьк, Севастополь. Інші населені пункти визначаються, виходячи з характеру діяльності власника знака з виробництва товарів і/або надання послуг.

Кількість опитуваних повинна відповідати цілям об`єктивності опитування, у зв`язку з чим їх максимальна кількість не обмежується, а мінімальна має бути не менше 500 опитуваних у будь-яких двох населених пунктах і не менше 125 - у кожному іншому населеному пункті.

Опитування стосовно доброї відомості знака повинно бути репрезентативним для населення всієї України та проводитися з урахуванням "цільової аудиторії".

Опитування стосовно доброї відомості знака, призначеного для товарів народного споживання, має проводитися серед так званих середніх споживачів за ознаками віку, статі, освіти, соціального та матеріального стану, а також серед фахівців відповідних галузей промисловості, торгівлі.

Результати опитування певного кола респондентів - споживачів і фахівців мають дати відповіді на такі, принаймні, питання: чи відомий їм знак; для яких товарів і/або послуг застосовується знак; яка саме особа, на їх думку, є власником знака або виробником товарів, маркованих знаком, і/або надавачем послуг, для яких знак застосовується; з якого часу їм відомий знак; що для них є джерелом інформації про знак.

Якщо знак зареєстровано в інших країнах, то заявником можуть бути надані відомості про кількість таких реєстрацій та строки їх дії.

Якщо знак уже визнаний добре відомим в інших країнах, то заявником можуть бути надані відомості про рішення щодо цього факту, прийняті компетентними органами цих країн.

Якщо знак використовується в інших державах, зокрема в тих, що мають давні економічні і торговельні зв`язки з Україною, то заявником можуть бути надані відомості про факт такого використання.

Заявником можуть бути надані також й інші відомості, які, на його думку, свідчать про добру відомість його знака в Україні стосовно товарів і/або послуг, що ним виробляються і/або надаються.

Певні фактичні дані, якщо вони є доречними, можуть надаватися заявником на підтвердження одразу декількох факторів, що свідчать про добру відомість знака в Україні (п. 3.2.4. Порядку визнання знака добре відомим).

Суд може визнати знак добре відомим в Україні, ретельно дослідивши докази щодо кожного з названих факторів окремо, а також в їх сукупності.

Встановивши, що надані позивачем документи свідчать про тривале та інтенсивне використання в Україні знаку "Збітєнь" станом на 01.01.2020 та про здійснення позивачем значних заходів з рекламування та іншого просування такого знаку протягом тривалого часу, суд першої інстанції дійшов висновку про те, що надані позивачем матеріали не підтверджують добру відомість знаку "Збітєнь" станом на 01.01.2020, оскільки позивачем не надано належних та допустимих доказів того, що знаки мають високий ступінь відомості серед доречного кола споживачів та отримали визнання у відповідному секторі суспільства. Також відомості, додані до позову позивачем, не містять даних щодо цінності, яка асоціюється зі знаком "Збітєнь", зокрема щодо економічних показників масштабів діяльності позивача.

Суд першої інстанції зазначив, що надані позивачем відомості на підтвердження такого фактору як ступінь відомості чи визнання торговельної марки у відповідному секторі суспільства, при визначенні того, чи є торговельна марка "Збітєнь" добре відомою в Україні станом на 01.01.2020, не відповідають вимогам Порядку визнання знака добре відомим, оскільки наданий позивачем Звіт за результатами соціологічного дослідження вивчення уподобань споживачів щодо сидрів національного виробництва торговельної марки "Збітєнь", складений Товариством з обмеженою відповідальністю "МА-КРО СЕРВІС" за результатми дослідження, проведеного лише у трьох містах України (Київ, Харків, Одеса).

Колегія суддів Північного апеляційного господарського суду, перевіривши законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги та дослідивши зміст вищевказаного Звіту за результатами соціологічного дослідження вивчення уподобань споживачів щодо сидрів національного виробництва торговельної марки "Збітєнь", встановила наступне.

Зазначений звіт складений Товариством з обмеженою відповідальністю "МА-КРО СЕРВІС" на підставі укладеного з позивачем договору про надання послуг від 05.03.2013 № 32/03/13.

Згідно вказаних у цьому звіті вихідних даних, дослідження проведено за участю 4 743 респондентів; у містах Київ, Харків, Одеса не менше 500 чоловік у кожному; коло респондентів: населення України, яке на дату проведення опитування досягло 25 років і яке вживає слабоалкогольні напої; географія опитування міста: Київ, Харків, Дніпро, Одеса, Львів, Запоріжжя; метод опитування: телефонне та е-mail опитування; час опитування - 5 хвилин; опитування проводилось з 1 липня по 5 липня 2019 року.

Місцевий господарський суд не врахував ту обставину, що виходячи із змісту вказаного Звіту опитування проведено в містах Києві, Харкові, Дніпрі, Одесі, Львові та Запоріжжі, а в містах Києві, Харкові та в Одесі опитано не менше чим 500 чоловік у кожному місті, та з цих підстав помилково не прийняв вказаний Звіт в якості належного доказу на підтвердження відомості чи визнання торговельної марки у відповідному секторі суспільства при визначенні того, чи є торговельна марка "Збітєнь" добре відомою в Україні станом на 01.01.2020.

Між тим у вказаному звіті йдеться про те, що досліджуване позначення відомо в якості знака переважній більшості (93%) представників цільової аудиторії, з яких 91% знає, що цей знак використовується для товару «сидр»; 94% респондентів в якості виробника товару "сидр" назвали Роял Фрут Гарден; 93% респондентів в якості власника знака називають Роял Фрут Гарден; 32% респондентів дізнались про сидр влітку 2018 року.

З цих же підстав судом першої інстанції помилково відхилено (в часині наявності відомостей про фактори, які свідчать про добру відомість позначення "Збітєнь" відносно позивача) висновок судового експерта Жили Богдана Володимировича за результатами проведення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності від 25.05.2020 № 188, складений на замовлення ДП "Роял Фрут Гарден Іст" для подання до Господарського суду міста Києва.

Відповідно до вказаного висновку експерта, за результатами проведення вказаної експертизи встановлено наступне:

- надані для проведення дослідження матеріали містять відомості про такі фактори як: тривалість та географічний район реєстрацій знака; тривалість, обсяг та географічний район використання знака; тривалість, обсяг та географічний район рекламування та просування знака, ступінь відомості знака у відповідному секторі суспільства та цінність, що асоціюється зі знаком, сукупність яких вказує на те, що станом на 01.01.2020 позначення "Збітєнь" стало добре відомим в Україні знаком ДП "Роял Фрут Гарден Іст" щодо товарів сидри, що відносяться до 32 класу МКТП, та товарів слабоалкогольні напої, а саме сидр, що відносяться до 33 класу МКТП;

- позначення "Збітєнь", яке використовується ТОВ «Українська соко-оцтова компанія» на етикетці та контретикетці товару - напою безалкогольного негазованого на ароматизаторах "медово-пряний" ТМ "Збітєнь", є схожим настільки, що його можна сплутати з позначенням "Збітєнь", яке ДП "Роял Фрут Гарден Іст" просить визнати добре відомим в Україні;

- такий товар як напій безалкогольний негазований на ароматизаторах "медово-пряний" ТМ "Збітєнь" виробника - ТОВ «Українська соко-оцтова компанія» є спорідненим з товаром сидри, що відносяться до 32 класу МКТП, для яких ДП "Роял Фрут Гарден Іст" просить визнати позначення "Збітєнь" добре відомим в Україні знаком станом на 01.01.2020;

- позначення "Збітєнь" за заявкою № m2020 02003 від 04.02.2020 на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком «ЗБІТЄНЬ», який ДП "Роял Фрут Гарден Іст" просить визнати позначення «ЗБІТЄНЬ» добре відомим в Україні знаком станом на 01.01.2020;

- зазначені в заявці № m2020 02003 від 04.02.2020 на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, товари 32 класу МКТП є спорідненими з такими товарами як сидри, що відносяться до 32 класу МКТП, для яких ДП "Роял Фрут Гарден Іст" просить визнати позначення "Збітєнь" добре відомим в Україні знаком станом на 01.01.2020;

- зазначені в заявці № m2020 02003 від 04.02.2020 на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, товари 32 класу МКТП є спорідненими з такими товарами як сидри, що відносяться до 33 класу МКТП, для яких ДП "Роял Фрут Гарден Іст" просить визнати позначення "Збітєнь" добре відомим в Україні знаком станом на 01.01.2020;

- позначення "Збітєнь" за заявкою № m2020 02003 від 04.02.2020 на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг є таким, що може ввести в оману щодо особи виробника всіх, вказаних у заявці товарів 33 класу МКТП.

У п. 3.5 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 № 5 Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов`язаних із захистом права інтелектуальної власності зазначено, що у частині другій статті 25 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" визначено перелік факторів, що можуть розглядатись як доречні для визначення торговельної марки добре відомою в Україні. З`ясування деяких з перелічених факторів щодо конкретної торговельної марки потребує спеціальних знань, а отже, господарські суди у справах про визнання торговельної марки добре відомою мають залежно від змісту наведених факторів призначати судову експертизу або витребувати необхідні відомості від сторін чи інших учасників судового процесу.

Згідно з ч. 1 ст. 101 ГПК України передбачено, що учасник справи має право подати до суду висновок експерта, складений на його замовлення.

Проаналізувавши вказаний висновок експерта від 25.05.2020 № 188, суд апеляційної інстанції дійшов висновку про його узгодженість із матеріалами справи та чинним законодавством України.

Складений за допомогою застосування спеціальних знань у сфері інтелектуальної власності вказаний висновок експерта є належним та допустимим доказом у справі і заслуговує на увагу господарського суду у якості належного доказу по справі, яким у сукупності із іншими зібраними у справі доказами доброї відомості торговельної марки «Збітєнь» підтверджуються обставини (фактори), на підставі яких, з урахуванням підпункту 3.2.3 пункту 3.2 Порядку визнання знака добре відомим в Україні та статті 25 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", можна зробити висновок про те, що торговельна марка є добре відомою в Україні.

З наведених підстав позов ДП "Роял Фрут Гарден Іст" в частині визнання торговельної марки (знак для товарів і послуг) "Збітєнь" добре відомою в Україні станом на 01.01.2020 щодо товарів сидри, що відносяться до 32 класу Міжнародної класифікації товарів та послуг для реєстрації знаків (надалі - МКТП) та товарів слабоалкогольні напої, а саме: сидр, що відносяться до 33 класу МКТП стосовно ДП "Роял Фрут Гарден Іст", та зобов`язання Укрпатенту внести до переліку добре відомих в Україні торговельних марок відомостей підлягає задоволенню.

Позовні вимоги про заборону ТОВ "Українська соко-оцтова компанія" використовувати позначення "Збітєнь", в тому числі і на касових чеках; шляхом застосування цих позначень в мережі Інтернет; на упаковках товару, етикетках та контретикетках - напій безалкогольний негазований на ароматизаторах "медово-пряний" "Збітєнь", а також на таких товарах як: "безалкогольні напої"; шляхом застосування цих позначень в мережі Інтернет, з урахуванням встановлених обставин справи підлягають задоволенню на підставі ч. 5 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", згідно якої свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: позначення, тотожне із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; позначення, тотожне із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання це позначення і торговельну марку можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою; позначення, схоже із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою; позначення, схоже із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання ці позначення можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою.

Позовні вимоги в частині зобов`язання Укрпатенту відхилити заявку ТОВ «Українська соко-оцтова компанія» 1 № m 2020 02 003 на знак для товарів і послуг від 04.02.2020 задоволенню не підлягають з тих підстав, що згідно з ст. 2 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» приймання заявок, проведення їх експертизи, прийняття рішень щодо них віднесено виключно до владних повноважень Національного органу інтелектуальної власності у сфері охорони прав на знаки для товарів і послуг (торговельні марки), делегованих Укрпатенту на підставі розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.10.2020 № 1267-р.

Місцевий господарський суд наведеного не врахував, дійшов помилкового висновку про відсутність підстав для задоволення позову в повному обсязі, у зв`язку з чим рішення Господарського суду міста Києва від 23.07.2020 підлягає частковому скасуванню внаслідок порушення судом норм процесуального права та неправильного застосування норм матеріального права, що призвело до прийняття неправильного судового рішення.

Доводи Укрпатенту, викладені у відзиві на апеляційну скаргу, з урахуванням мотивів цієї постанови, до уваги не беруться як такі, що не узгоджуються з встановленими обставинами справи та не впливають на результат розгляду справи.

Відповідно до ст. 275 ГПК України суд апеляційної інстанції за результатами розгляду апеляційної скарги має право залишити судове рішення без змін, скасувати судове рішення повністю або частково і ухвалити нове рішення у відповідній частині або змінити рішення.

Відповідно до ст. 277 ГПК України підставами для скасування судового рішення повністю або частково та ухвалення нового рішення у відповідній частині або зміни судового рішення є: 1) неповне з`ясування обставин, що мають значення для справи; 2) недоведеність обставин, що мають значення для справи, які суд першої інстанції визнав встановленими; 3) невідповідність висновків, викладених у рішенні суду першої інстанції, обставинам справи; 4) порушення норм процесуального права або неправильне застосування норм матеріального права.

Зважаючи на вищевикладені обставини справи в їх сукупності, колегія суддів дійшла висновку про те, що апеляційна скарга підлягає частковому задоволенню, рішення Господарського суду міста Києва від 23.07.2020 підлягає частковому скасуванню із ухваленням нового рішення про часткове задоволення позовних вимог.

ДП "Роял Фрут Гарден Іст" у позовній заяві та в апеляційній скарзі зверталось з вимогою про стягннення з ТОВ «Українська соко-оцтова компанія» судових витрат.

Відповідні вимоги підлягають задоволенню щляхом стягнення витрат, пов`язаних з сплатою судового збору за подання позову - 8 408 грн. та апеляційної скарги - 12 612 грн. з ТОВ "Українська соко-оцтова компанія" як сторони, внаслідок неправильних дій якої виник спір у даній справі.

В порядку статті 129 Господарського процесуального кодексу України понесені позивачем витрати, пов`язані з сплатою судового збору за подання позову та апеляційної скарги, покладаються пропорційно задоволених вимог на ТОВ «Українська соко-оцтова компанія» як на сторону, внаслідок неправильних дій якої виник спір у даній справі.

Керуючись ст. ст. 129, 269, 277, 281-284 Господарського процесуального кодексу України, Північний апеляційний господарський суд,

ПОСТАНОВИВ:

Апеляційну скаргу Дочірнього підприємства "Роял Фрут Гарден Іст» Товариства з обмеженою відповідальністю "Роял Фрут Гарден Іст" задовольнити частково.

Рішення Господарського суду міста Києва від 27.05.2021 у справі №910/20752/20 скасувати частково.

Ухвалити нове рішення, яким позовні вимоги Дочірнього підприємства "Роял Фрут Гарден Іст" Товариства з обмеженою відповідальністю "Роял Фрут Гарден Іст" задовольнити частково.

Визнати торговельну марку (знак для товарів і послуг) "Збітєнь" добре відомою в Україні станом на 01.01.2020 щодо товарів сидри, що відносяться до 32 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків та товарів слабоалкогольні напої, а саме: сидр, що відносяться до 33 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків стосовно Дочірнього підприємства «Роял Фрут Гарден Іст» Товариства з обмеженою відповідальністю «Роял Фрут Гарден Іст».

Зобов`язати Державне підприємство "Український інститут промислової власності" внести до переліку добре відомих в Україні торговельних марок відомості про те, що торговельна марка "Збітєнь" є добре відомою в Україні станом на 01.01.2020 щодо товарів сидри, що відносяться до 32 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків та товарів слабоалкогольні напої, а саме: сидр, що відносяться до 33 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків стосовно Дочірнього підприємства "Роял Фрут Гарден Іст" Товариства з обмеженою відповідальністю "Роял Фрут Гарден Іст".

Заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю "Українська соко-оцтова компанія" використовувати позначення "Збітєнь", в тому числі на касових чеках, шляхом застосування цих позначень в мережі Інтернет.

Заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю "Українська соко-оцтова компанія" використовувати позначення "Збітєнь" на упаковках товару, етикетках та контретикетках - напій безалкогольний негазований на ароматизаторах "медово - пряний" "Збітєнь", а також на таких товарах як: "безалкогольні напої", шляхом застосування цих позначень в мережі Інтернет;

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Українська соко-оцтова компанія" на користь Дочірнього підприємства "Роял Фрут Гарден Іст" Товариства з обмеженою відповідальністю "Роял Фрут Гарден Іст" витрати, пов`язані з сплатою судового збору за подання позову - 8 408 грн.

Рішення Господарського суду міста Києва від 27.05.2021 у справі №910/20752/20 в частині відмови у задоволенні позовних вимог Дочірнього підприємства "Роял Фрут Гарден Іст" Товариства з обмеженою відповідальністю "Роял Фрут Гарден Іст" про зобов`язання Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" відхилити заявку Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська соко-оцтова компанія» m 2020 02 003 на знак для товарів і послуг від 04.02.2020 залишити без змін.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська соко-оцтова компанія» на користь Дочірнього підприємства "Роял Фрут Гарден Іст" Товариства з обмеженою відповідальністю "Роял Фрут Гарден Іст" витрати, пов`язані з сплатою судового збору за подання апеляційної скарги - 12 612 грн.

Постанова набирає законної сили з дня її прийняття та може бути оскаржена до Верховного Суду у порядку та строк, передбачений ст.ст. 286-291 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст постанови складено 08.10.2021.

Головуючий суддя Л.Л. Гарник

Судді В.В.Андрієнко

А.А. Верховець