УХВАЛА

05.10.2021Справа № 910/12047/19
за позовом Сосьєте Бік (Societe Bic)

до 1) Міністерство економіки України

2) Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності"

про визнання незаконними і скасування рішень та наказу, зобов`язання вчинити дії

Суддя Картавцева Ю.В.

Представники: згідно з протоколом судового засідання,

ВСТАНОВИВ:

Сосьєте Бік (Societe Bic) звернулось до Господарського суду міста Києва з позовом до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України про визнання незаконними і скасування рішень та наказу, зобов`язання вчинити дії.

Обґрунтовуючи позовні вимоги, позивач зазначає, що відповідачем прийнято незаконне рішення від 04.09.2018 за заявкою №m201613429, яке залишене чинним рішенням Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 16.05.2019, у зв`язку з чим позивач просить суд визнати незаконним та скасувати рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 04.09.2018 за заявкою №m201613429, рішення Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 16.05.2019 та наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 25.06.2019 №1071, яким вказане рішення було затверджене, а також зобов`язати відповідача прийняти рішення за заявкою №m201613429 з урахуванням рішення суду за цією позовною заявою.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 10.09.2019 суд ухвалив: позовну заяву Сосьєте Бік (Societe Bic) залишити без руху; встановити позивачу спосіб усунення недоліків позовної заяви шляхом надання доказів сплати судового збору у розмірі 7684,00 грн. (оригінал платіжного документа з підписом відповідального виконавця та відбиткою штампа банку; платник - Сосьєте Бік (Societe Bic); встановити позивачу строк для усунення недоліків - протягом семи днів з дня вручення даної ухвали.

19.09.2019 до відділу діловодства суду від позивача надійшла заява про усунення недоліків.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 24.09.2019 суд ухвалив: прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі; справу розглядати за правилами загального позовного провадження; підготовче засідання призначити на 22.10.2019; витребувати у відповідача належним чином засвідчені копії матеріалів заявки № m2016 13429 та копії матеріалів справи Апеляційної палати за заявкою № m 2016 13429 включаючи оригінали речових доказів, які були долучені до матеріалів справи Апеляційної палати за заявкою № m 2016 13429.

11.10.2019 через відділ діловодства суду від відповідача надійшло два клопотання про долучення документів до матеріалів справи.

16.10.2019 через відділ діловодства суду від відповідача надійшов відзив.

17.10.2019 через відділ діловодства суду від відповідача надійшло клопотання про долучення документів до матеріалів справи.

21.10.2019 через відділ діловодства суду від відповідача надійшла заява про залучення до участі у справі Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" як третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача.

21.10.2019 через відділ діловодства суду від Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" надійшла заява про вступ у справу третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача.

22.10.2019 через відділ діловодства суду від позивача надійшло клопотання про долучення документів до матеріалів справи та відкладення підготовчого засідання з підстав необхідності отримання позивачем та надання до суду додаткових доказів.

У підготовче засідання 22.10.2019 прибули представники сторін.

Ухвалою суду від 22.10.2019 суд ухвалив: продовжити строк підготовчого провадження на 30 днів; залучити до участі у справі третю особу, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності"; зобов`язати позивача надіслати залученій третій особі позовну заяву з додатками, докази надіслання надати суду; зобов`язати відповідача надіслати залученій третій особі відзив на позов з додатками, докази надіслання надати суду; запропонувати третій особі подати письмові пояснення щодо позову/відзиву протягом п`яти днів з дня отримання позовної заяви/відзиву; підготовче засідання відкласти на 03.12.2019.

25.10.2019 до відділу діловодства суду від відповідача надійшло клопотання про долучення доказів.

02.12.2019 до відділу діловодства суду від третьої особи надійшли пояснення по справі.

03.12.2019 до відділу діловодства суду від відповідача надійшли заперечення проти висновку експерта у справі, додаткові докази, пояснення щодо призначення експертизи у справі.

03.12.2019 до відділу діловодства суду від позивача заява про остаточне визначення предмету спору, додаткові документи.

03.12.2019 до відділу діловодства суду від третьої особи надійшло клопотання про призначення судової експертизи.

У підготовче засідання 03.12.2019 прибули представники сторін. Представник третьої особи не прибув.

У підготовчому засіданні оголошено перерву до 10.12.2019.

10.12.2019 до відділу діловодства суду від позивача надійшла відповідь на відзив.

У підготовче засідання 10.12.2019 прибули представники сторін. Представник третьої особи не прибув.

У підготовчому засіданні оголошено перерву до 17.12.2019.

У підготовче засідання 17.12.2019 прибули представники сторін. Представник третьої особи не прибув.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 17.12.2019 суд ухвалив: призначити у справі №910/12047/19 судову експертизу, проведення якої доручити атестованим судовим експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз; на вирішення судової експертизи поставити наступні питання: "Чи є позначення за заявкою №m 2016 13429 на знак для товарів і послуг таким, що не мало розрізняльної здатності станом на дату її подання (17.06.2016) та не набуло такої внаслідок його використання для частини товарів 34 класу МКТП, а саме "запальнички"?; Чи є позначення за заявкою №m 2016 13429 на знак для товарів і послуг оманливим для частини товарів 34 класу МКТП, а саме "курильне приладдя". Зупинити провадження у справі № 910/12047/19 на час проведення експертизи.

13.05.2021 до відділу діловодства суду від Київського науково-дослідного інституту судових експертиз надійшов висновок експерта № 2800/20-53 за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності та матеріали справи № 910/12047/19.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 31.05.2021 суд ухвалив: поновити провадження у справі № 910/12047/19; підготовче засідання призначити на 15.06.2021; запропонувати сторонам та третій особі подати письмові пояснення стосовно висновку експерта № 2800/20-53 за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 29.04.2021.

15.06.2021 до відділу діловодства суду від позивача надійшли письмові пояснення, щодо висновку експерта та клопотання про залучення співвідповідача.

У підготовче засідання 15.06.2021 прибули представники сторін та третьої особи.

Представник позивача подав письмові пояснення та клопотання про залучення співвідповідача, представник відповідача та третьої особи подав клопотання про виклик судового експерта.

У підготовчому засіданні 15.06.2021 судом було встановлено факт зміни найменування Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України на Міністерство економіки України.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 15.06.2021 суд ухвалив: залучити до участі у справі № 910/12047/19 співвідповідача - Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності", підготовче засідання відкласти на 29.06.2021.

22.06.2021 через відділ діловодства суду від відповідача 2 надійшло клопотання про виклик експерта.

У підготовче засідання 29.06.2021 прибули представники сторін.

Представник відповідача 2 подав відзив.

За наслідками розгляду клопотання відповідачів, суд прийшов до висновку про його обґрунтованість.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 29.06.2021 суд ухвалив: викликати в підготовче засідання судового експерта Наталію Климову для надання роз`яснень щодо Висновку експерта № 2800/20-53; підготовче засідання відкласти на 27.07.2021.

05.07.2021 через відділ діловодства суду від відповідача 2 надійшов відзив.

13.07.2021 через відділ діловодства суду від позивача надійшла відповідь на відзив.

У підготовче засідання 27.07.2021 прибули представники сторін.

Представник відповідачів заявив клопотання про повторний виклик експерта.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 27.07.2021 суд ухвалив: викликати повторно в підготовче засідання судового експерта Наталію Климову для надання роз`яснень щодо Висновку експерта № 2800/20-53; підготовче засідання відкласти на 21.09.2021.

14.09.2021 через відділ діловодства суду від Київського науково-дослідного інституту судових експертиз надійшла інформація по справі.

У підготовче засідання 21.09.2021 прибули представники сторін.

Представник відповідача 1 заявив клопотання про повторний виклик експерта.

Відповідно до частини 4 статті 69 Господарського процесуального кодексу України експерт зобов`язаний з`явитися до суду за його викликом та роз`яснити свій висновок і відповісти на питання суду та учасників справи.

З огляду на наведене, оскільки ухвалою суду від 29.06.2021 було задоволено клопотання відповідачів та викликано в підготовче засідання судового експерта Наталію Климову для надання роз`яснень щодо Висновку експерта № 2800/20-53 та ухвалою суду від 27.07.2021 повторно викликано експерта, однак, судовий експерт у підготовче засідання не прибув обґрунтовуючи це об`єктивною неможливістю, а саме хворобою судового експерта, суд приходить до висновку, що клопотання відповідача 1 про повторний виклик експерта підлягає задоволенню.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 21.09.2021 суд ухвалив: викликати втретє в підготовче засідання судового експерта Наталію Климову для надання роз`яснень щодо Висновку експерта № 2800/20-53; підготовче засідання відкласти на 05.10.2021.

У підготовче засідання 05.10.2021 прибули представники сторін. Судовий експерт, який викликався ухвалами суду від 29.06.2021, 27.07.2021 та 21.09.2021 в підготовче засідання не прибув.

Поряд з цим, враховуючи наявність об`єктивної неможливості прибуття судового експерта в підготовче засідання, яке було призначено на 21.09.2021, а також, відсутність належного повідомлення експерта про виклик у підготовче засідання, яке призначено на 05.10.2021 через відсутність у Господарському суді міста Києва фінансування відправки поштової кореспонденції, суд прийшов до висновку про необхідність вчетверте викликати судового експерта Наталію Климову для надання роз`яснень щодо Висновку експерта № 2800/20-53.

Відповідно до ст. 183 Господарського процесуального кодексу України, підготовче засідання проводиться за правилами, передбаченими статтями 196 - 205 цього Кодексу, з урахуванням особливостей підготовчого засідання, встановлених цією главою.

Суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження у випадках: 1) визначених частиною другою статті 202 цього Кодексу; 2) залучення до участі або вступу у справу третьої особи, заміни неналежного відповідача, залучення співвідповідача; 3) в інших випадках, коли питання, визначені частиною другою статті 182 цього Кодексу, не можуть бути розглянуті у даному підготовчому засіданні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 69, 98, 183, ч. 2 ст. 232, ст.ст. 233, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Викликати вчетверте в підготовче засідання судового експерта Наталію Климову для надання роз`яснень щодо Висновку експерта № 2800/20-53 за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності у господарській справі № 910/12047/19, з наступних питань:

1.1. Чому експерт при описі запальничок вже з самого початку дослідження обрав методику їх описування таким чином, щоб розрізняти їх форму, чи не є форма паралелепіпеду зі скругленими кутами по зовнішньому вигляду в цілому для звичайного споживача такою самою, що і сплющений циліндр, вертикально орієнтований?

1.2. Чому експерт обрав для такої основоположної частини дослідження як "визначення та термінологія" настільки застарілі джерела, дата випуску яких датована набагато раніше, ніж взагалі сам Позивач почав виготовляти такий товар "кишенькова запальничка" (з 1973 р.) із зображенням у тому вигляді, якому його було подано на реєстрацію як знак; чим обумовлено такий вибір застарілих джерел і невикористання інших джерел, принаймні після 1973 р.?

1.3. З якою метою експерт на стор. 12 Висновку наводить приклад можливості реєстрації просторових позначень, зокрема такого як "трьохпроменева зоря на автомобілях "Мерседес" у якості знаків, враховуючи те, що такий приклад взагалі є не репрезентативним для даного дослідження та подібним до об`єкту дослідження - об`ємного позначення, заявленого у вигляді форми товару?

1.4. Чи не повторює об`єкт дослідження - об`ємне позначення, що представляє собою комплект графічних зображень форми запальнички (схематичні малюнки зовнішньої форми запальнички з різних точок зору з виглядом зліва, справа та зверху) - зовнішній вигляд відомого предмета - кишенькової запальнички? У чому оригінальність зовнішнього вигляду такого позначення в порівнянні з виглядом тієї ж запальнички Cricket іншого виробника? Чи здатне таке позначення виділяти виріб конкретного виробника з ряду однорідних, зокрема запальничок Cricket?

1.5. Чи є на фото ( що на стор. 15-19 Висновку експерта), зображення у тому вигляді, у якому воно заявлено на реєстрацію як знака за заявкою № m 2016 13429? Чи заявлений об`ємний знак у вигляді схематичного зображення товару самостійно та безпосередньо використовується Позивачем при реалізації своїх товарів, виходячи з наведеної таблиці з прикладами на стор. 15-19 Висновку? Чи не свідчать наведені у таблиці приклади про використання фотографічних зображень запальничок лише у комбінації з написом "ВІС", іншими словесними або зображувальними елементами та в різному кольоровому виконанні?

1.6. Чи не підтверджують наведені на стор. 19-22 Висновку експерта, європейські стандарти з обмеження дизайну, що форма запальничок має бути типовою і стандартного дизайну, а відрізнятись при цьому логотипами та декорацією етикеток? Чи не підтверджують наведені стандарти те, що реєстрація типової форми, стандартного дизайну запальничок, що є властивою для певного ринку товарів та широко використовується іншими виробниками (у даному разі об`ємного знака у вигляді схематичного зображення товару), на ім`я однієї особи у якості знака неможлива, оскільки така правова охорона може необґрунтовано обмежити їх використання на відповідному ринку іншими виробниками? Чи не підтверджують наведені стандарти те, що реєстрація схематичної стандартної форми запальнички надасть власнику знака можливість контролю за необмеженою кількістю способів використання схожих форм та їх зображень, а такі широкі права на схематичне зображення форми, яка є схожою з формами запальничок різних виробників, - не відповідають інтересам суспільства, зокрема тому, що це може мати наслідком створення невиправданої економічної переваги на певному ринку товарів для одного виробника?

1.7. Чи не свідчать наведені у таблиці на стор. 22-28 Висновку фото запальничок різних виробників, наведених в мережі Інтернет, про використання різними виробниками зображення своїх запальничок лише у комбінації з написами, логотипами, етикетками, відмітними знаками, ілюстраціями тощо?

1.8. Чи не вважає експерт, що лист, про який зазначено на стор. 28 Висновку, не доводить відмітність форми запальнички компанії Позивача, а є лише думкою самого Позивача - компанії Societe BIC, яка є зацікавленою особою? Чи не міститься в матеріалах справи письмова позиція самої компанії Swedish Match - виробника запальничок Cricket щодо реєстрації Позивачем позначення у вигляді схематичної малюнку зовнішньої форми запальнички ВІС?

1.9 Чи може експерт прокоментувати таблицю з прикладами міжнародних реєстрацій, у яких представлено фотографічні зображення об`ємних форм (стор. 29-30 Висновку): чи є серед наведених зареєстрованих знаків за міжнародними реєстраціями таке саме позначення, яке заявлене на реєстрацію в Україні за заявкою № m 2016 13429 - об`ємне позначення, що представляє собою комплект графічних зображень форми запальнички (схематичні малюнки зовнішньої форми запальнички з різних точок зору з виглядом зліва, справа та зверху)?

1.10. Чи може експерт прокоментувати способи використання та просування Позивачем запальничок ВІС на ринку України, а саме: чи використовується Позивачем заявлений об`ємний знак у вигляді схематичного зображення товару самостійно та безпосередньо при реалізації своїх товарів? Чи може експерт уточнити Суду про що саме свідчать наведені на стор. 30-33 приклади реалізації запальничок Позивача на зображеннях рекламних вивісок, рекламних щитів, ТК-брендінгу: про використання малюнків та фотографічних зображень запальничок у комбінації з написом "ВІС", іншими словесними або зображувальними елементами та в різному кольоровому виконанні, чи про використання Позивачем схематичного зображення (об`ємне позначення) при реалізації та просуванні товару?

1.11. Чи був представлений на розгляд закладу експертизи при проведенні кваліфікаційної експертизи позначення за заявкою № m 2016 13429 і винесенні рішення Мінекономіки та Апеляційної палати при розгляді заперечення досліджений експертом Звіт соціологічного опитування № 01/19-12 02.12.2019? Чи такий Звіт є новим доказом у справі, який не був представлений на розгляд закладу експертизи при проведенні кваліфікаційної експертизи і винесенні рішення Мінекономіки та Апеляційної палати при розгляді заперечення за заявкою №m 2016 13429 і був складений вже після винесення рішення Мінекономікою від 04.09.2018 та рішення Апеляційною палатою від 16.05.2019?

1.12. Чи може експерт прокоментувати таку думку, що зазначені у п. 6 Звіту соціологічного опитування результати 7,4% опитуваних вважають форми запальничок ідентичними, а 43,6% - схожими, що лише певною мірою відрізняються, тобто 51% опитаних), навпаки свідчать про те, що заявлене позначення не дає можливості 51% споживачів відрізнити його від таких самих товарів інших виробників?

1.13. Чи містяться в матеріалах судової справи відомості про належність певній особі авторських прав на форму запальнички ВІС, чи відомо з матеріалів справи про особу автора, творчою працею якої було створено такий об`єкт як форма запальнички ВІС? Чи не суперечить вищенаведене експертом твердження на стор. 37 Висновку про нетрадиційну форму запальнички ВІС з твердженнями, наведеними ним раніше на стор. 19-22 Висновку, щодо вимог про обмеження дизайну та заборони продажу запальничок нестандартного дизайну згідно з міжнародними стандартам безпеки ISO 9994:2005, європейського стандарту ЕN 13869:2002, відповідно до яких дозволено продаж запальничок із захистом стандартної Форми, на яких можуть бути надруковані, або які декоровані логотипами, етикетками, відмітними знаками, ілюстраціями? Також, у зв`язку з тим твердженням, перелічіть які саме оригінальні, індивідуальні ознаки містить зображення заявленого об`ємного знака, що представляє собою схематичне зображення товару - запальничка з трьох різних ракурсів, які б дозволяли її відрізняли від аналогічних форм товарів інших виробників, які є на ринку?

1.14. Про які саме "вищенаведені нормативні вимоги" йдеться у твердженні на стор. 44 Висновку? Яким нормативним національним або міжнародним актом передбачено, що узагальнююче поняття виду товару "не може вплинути на визначення об`єму правової охорони знаку"?

1.15. Чи узгоджується з Законом та Ніццькою угодою виключення експертом з обсягу правової охорони заявлених товарів 34 класу МКТП за заявкою № m201613429, а саме: загальної назви товарів, що відносяться до однієї типологічної групи - "курильне приладдя" або обмеження їх лише одним товаром з цієї топологічної групи - "запальнички", на тій підставі, що такі товари як "курильне приладдя" є "збірним поняттям та не є переліком конкретно визначених товарів"?

2. Підготовче засідання відкласти на 26.10.21 о 16:20 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 21 . Повідомити учасників судового процесу, що їх явка в підготовче засідання є обов`язковою.

3. Інформацію по справі, що розглядається, можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: https://court.gov.ua/fair/

4. Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення та не підлягає оскарженню.

Суддя Ю.В. Картавцева