ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
УХВАЛА

про зупинення провадження у справі

"21" вересня 2021 р. Справа№ 910/7051/20

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Верховця А.А.

суддів: Гарник Л.Л.

Станіка С.Р.

за участю секретаря судового засідання Брунько А.І.

за участю представників сторін:

Фізичної особи - підприємця Котенка Сергія Володимировича - Світлицький А.В. на підставі ордеру серія АА №1112726, від 17.05.2021;

представник Товариства з обмеженою відповідальністю "Фудекс24" - адвокат Кочерга Д.О. на підставі ордеру серія АІ 114313, від 31.08.2021;

розглядаючи матеріали апеляційної скарги Фізичної особи - підприємця Котенка Сергія Володимировича

на рішення Господарського суду міста Києва від 23.03.2021

у справі № 910/7051/20 (суддя Мандриченко О.В.)

за позовом Фізичної особи - підприємця Котенка Сергія Володимировича

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Фудекс24"

про зобов`язання вчинити певні дії

ВСТАНОВИВ:

До Господарського суду міста Києва звернулася Фізична особа-підприємець Котенко Сергій Володимирович з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Фудекс24", в якому просить зобов`язати відповідача припинити неправомірне використання в господарській діяльності, в тому числі в найменуванні товариства, словосполучення "ФУДЕКС24" та "FOODEX24", внести зміни до установчих документів щодо зміни повного та скороченого найменування українською мовою ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФУДЕКС24" (ТОВ "ФУДЕКС24"), повного та скороченого найменування англійською мовою LIMITED LIABILITY COMPANY "FOODEX24" (LLC "FOODEX24") та провести державну реєстрацію таких змін.

Рішенням Господарського суду міста Києва від 23.03.2021 у справі №910/7051/20 у задоволенні позову відмовлено повністю.

Стягнуто з Фізичної особи - підприємця Котенка Сергія Володимировича на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Фудекс24" 33 000,00 грн витрат пов`язаних з проведенням експертизи та 82 230,00 грн витрат на професійну правничу допомогу.

Не погоджуючись з даним рішенням, Фізична особа - підприємець Котенко Сергій Володимирович (далі - ФОП Котенко С.В.) звернувся до Північного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, згідно якої просить прийняти постанову, якою скасувати рішення Господарського суду міста Києва від 23.03.2021 у справі №910/7051/20 повністю і задовольнити позовні вимоги.

Згідно витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 24.05.2021, апеляційну скаргу ФОП Котенка С.В. передано колегії суддів у складі: головуючий суддя - Верховець А.А., судді - Пантелієнко В.О, Доманська М.Л.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 31.05.2021 апеляційну скаргу ФОП Котенка С.В. на рішення Господарського суду міста Києва від 23.03.2021 у справі №910/7051/20 залишено без руху на підставі ч. 2 ст. 260 ГПК України, у зв`язку з неподанням доказів сплати судового збору у встановленому розмірі, надано заявнику строк на усунення недоліків.

Після усунення недоліків апеляційної скарги, ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 11.06.2021 відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою ФОП Котенка С.В. на рішення Господарського суду міста Києва від 23.03.2021 у справі №910/7051/20, скаргу призначено до розгляду на 29.06.2021.

У зв`язку з перебуванням головуючого судді Верховця А.А. з 24.06.2021 до 12.07.2021 у відпустці, розгляд справи №910/7051/20 за апеляційною скаргою ФОП Котенка С.В. на рішення Господарського суду міста Києва від 23.03.2021 не відбувся, ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 23.06.2021 було перепризначено на 13.07.2021.

29.06.2021 до Північного апеляційного господарського суду (електронною поштою) від ТОВ "Фудекс24" надійшли клопотання про відкладення розгляду справи та про встановлення адреси для листування.

13.07.2021 судове засідання не відбулось, оскільки склад суду перебував у відпустці.

13.07.2021 до Північного апеляційного господарського суду (електронною поштою) від ТОВ "Фудекс24" та Фізичної особи - підприємця Котенка С.В. надійшли клопотання про визначення дати наступного судового засідання у справі №910/7051/20 на пізнішу дату, і за можливістю не раніше осені 2021 року для забезпечення належної підготовки сторін до засідання або розгляду варіантів медіації спору між ними.

Після виходу головуючого судді (судді - доповідача) Верховця А.А. з відпустки, виникла необхідність призначити справу до розгляду.

У зв`язку із перебуванням з 02.07.2021 по 15.07.2021 судді Доманської М.Л., та з 12.07.2021 по 08.08.2021 судді Пантелієнка В.О., які входять до складу колегії суддів і не є суддею-доповідачем, у відпустці, здійснити розгляд справи у визначеному складі неможливо.

Згідно протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 14.07.2021, сформовано склад колегії суддів для здійснення розгляду апеляційної скарги Фізичної особи - підприємця Котенка Сергія Володимировича у справі № 910/7051/20 у наступному складі: головуючий суддя: Верховець А.А., судді: Гарник Л.Л., Станік С.Р. у зв`язку з чим апеляційну скаргу слід прийняти до провадження у новому складі суду.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 20.07.2021 у справі №910/7051/20 прийнято апеляційну скаргу ФОП Котенка С.В. на рішення Господарського суду міста Києва від 23.03.2021 у справі № 910/7051/20 до свого провадження у новому складі суду; розгляд апеляційної скарги призначено на 31.08.2021.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 31.08.2021 у справі №910/7051/20 клопотання ТОВ "Фудекс24" про відкладення розгляду справи задоволено; відкладено розгляд апеляційної скарги до 21.09.2021.

21.09.2021 до Північного апеляційного господарського суду від позивача та відповідача надійшло спільне клопотання про призначення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності, надавши кожний свій перелік питань, які необхідно поставити на розгляд судового експерта, визначили експертну установу, порядок оплати проведення судової експертизи.

Необхідність призначення судової експертизи обумовлена таким: позивачем під час розгляду справи в суді першої інстанції було подано клопотання про проведення судової експертизи, проте, в задоволенні вказаного клопотання було відмовлено з формальних причин; позивач ставить під сумнів правильність висновку експерта наданого відповідачем, про що зазначалось позивачем як при розгляді справи в суді першої інстанції так і в апеляційній скарзі; відповідач вважає, що відзив на апеляційну скаргу має бути поданий за результатами проведення судової експертизи по справі; для вирішення справи по суті необхідні спеціальні знання, а саме знання у сфері інтелектуальної власності; на думку сторін, проведення судової експертизи призначеною судом за спільним клопотанням сторін надасть можливість прийняти законне, справедливе та обґрунтоване рішення за апеляційною скаргою позивача.

У судовому засіданні 21.09.2021, заслухавши пояснення представника позивача та відповідача, з метою повного та всебічного з`ясування обставин, що мають значення для справи, колегія суддів апеляційної інстанції дійшла висновку про задоволення спільного клопотання позивача та відповідача та необхідність призначення у даній справі судову експертизу у сфері інтелектуальної власності поставивши на її вирішення такі питання:

"- Чи є комерційне (фірмове) найменування "FoodEx" та комерційне (фірмове) найменування "Foodex24", яке використовується Товариством з обмеженою відповідальністю "ФУДЕКС24", тотожними?

- Чи є комерційне (фірмове) найменування "ФудЕкс" та комерційне (фірмове) найменування "ФУДЕКС24", яке використовується Товариством з обмеженою відповідальністю "ФУДЕКС24", тотожними?

- Чи можуть споживачі внаслідок використання Товариством з обмеженою відповідальністю "ФУДЕКС24" комерційних (фірмових) найменувань "Foodex24" та/або "ФУДЕКС24" при здійсненні торгівлі товарами, у тому числі торгівлі продуктами харчування та напоями бути введені в оману щодо господарської діяльності фізичної особи-підприємця Котенка Сергія Володимировича?

- Чи є комерційне (фірмове) найменування "ФУДЕКС24" (FOODEX24) та комерційне (фірмове) найменування "ФУДЕКС"(FOODEX), тотожними або схожими у цілому до ступеню змішування настільки, що їх можна сплутати?

- Чи може використання комерційного (фірмового) найменування, що використовує Товариство з обмеженою відповідальністю "ФУДЕКС24", а саме: "ФУДЕКС24" (FOODEX24) та комерційного (фірмового) найменування, що використовує фізична особа-підприємець Котенко Сергій Володимирович "ФУДЕКС"(FOODEX) ввести в оману споживачів щодо особи, яка надає послуги та реалізує товар?"

Щодо запропонованого питання "- Чи є підстави вважати, що фізична особа-підприємець Котенко Сергій Володимирович з моменту його державної реєстрації (29.08.2016 р.) використовував та використовує комерційні (фірмові) найменування "FoodEx" та/або "ФудЕкс" у власній господарській діяльності, у тому числі при наданні послуг з постачання готових страв?, то колегія суддів апеляційної інстанції вважає його таким що не потребує спеціальних знань експерта, виходить за межі його спеціальних знань та підлягає дослідженню саме судом.

Проведення судової експертизи доручити Київському науково-дослідному інституту судових експертиз (03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6).

Відповідно до пункту 1.1. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 призначення судових експертиз та експертних досліджень (далі - експертизи та дослідження) судовим експертам державних спеціалізованих науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України (далі - експертні установи) та атестованим судовим експертам, які не є працівниками державних спеціалізованих установ (далі - експерти), їх обов`язки, права та відповідальність, організація проведення експертиз та оформлення їх результатів здійснюються у порядку, визначеному Кримінальним процесуальним, Цивільним процесуальним, Господарським процесуальним кодексами України, Кодексом України про адміністративні правопорушення, Кодексом адміністративного судочинства України, Митним кодексом України, Законами України "Про судову експертизу", "Про виконавче провадження", іншими нормативно-правовими актами з питань судово-експертної діяльності та цією Інструкцією.

Згідно зі пунктом 1.4. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень під час проведення експертиз (експертних досліджень) з метою виконання певного експертного завдання експертами застосовуються відповідні методи дослідження, методики проведення судових експертиз, а також нормативно-правові акти та нормативні документи (міжнародні, національні та галузеві стандарти, технічні умови, правила, норми, положення, інструкції, рекомендації, переліки, настановчі документи Держспоживстандарту України), а також чинні республіканські стандарти колишньої УРСР та державні класифікатори, галузеві стандарти та технічні умови колишнього СРСР, науково-технічна, довідкова література, програмні продукти тощо.

Відповідно до частини першої - третьої статті 98 ГПК України висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному законодавством. Предметом висновку експерта може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань. Висновок експерта може бути наданий на замовлення учасника справи або на підставі ухвали суду про призначення експертизи.

Статтею 99 ГПК України встановлено, що суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов:

1) для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо;

2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів.

У разі необхідності суд може призначити декілька експертиз, додаткову чи повторну експертизу.

При призначенні експертизи судом експерт або експертна установа обирається сторонами за взаємною згодою, а якщо такої згоди не досягнуто у встановлений судом строк, експерта чи експертну установу визначає суд.

З урахуванням обставин справи суд має право визначити експерта чи експертну установу самостійно. У разі необхідності може бути призначено декілька експертів для підготовки одного висновку (комісійна або комплексна експертиза).

Питання, з яких має бути проведена експертиза, що призначається судом, визначаються судом.

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 228 ГПК України, суд може за заявою учасника справи, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі у випадку призначення судом експертизи.

Згідно з пунктом 6 частини першої статті 229 ГПК України, провадження по справі зупиняється у випадках, встановлених пунктом 2 частини першої статті 228 ГПК України - на час проведення експертизи.

Витрати, пов`язані з проведенням судової експертизи, під час судового розгляду має нести заінтересована сторона, а у разі призначення господарським судом судової експертизи з власної ініціативи - сторона, визначена в ухвалі господарського суду про призначення експертизи. Після закінчення розгляду справи такі витрати підлягають розподілу господарським судом на загальних підставах, визначених 129 ГПК України.

В зв`язку з призначенням експертизи судом відповідно до пункту частини першої статті 228 ГПК України провадження у справі підлягає зупиненню.

Керуючись статтями 99, 100, 228, 229, 281 ГПК України, Північний апеляційний господарський суд, -

УХВАЛИВ:

1.Клопотання Фізичної особи - підприємця Котенка Сергія Володимировича та Товариства з обмеженою відповідальністю "Фудекс24" про призначення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності задовольнити.

2. Призначити по справі № 910/7051/20 судову експертизу у сфері інтелектуальної власності.

3. Проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності доручити Київському науково-дослідному інституту судових експертиз (03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6), на вирішення якої поставити наступні питання:

- Чи є комерційне (фірмове) найменування "FoodEx" та комерційне (фірмове) найменування "Foodex24", яке використовується Товариством з обмеженою відповідальністю "ФУДЕКС24", тотожними?

- Чи є комерційне (фірмове) найменування "ФудЕкс" та комерційне (фірмове) найменування "ФУДЕКС24", яке використовується Товариством з обмеженою відповідальністю "ФУДЕКС24", тотожними?

- Чи можуть споживачі внаслідок використання Товариством з обмеженою відповідальністю "ФУДЕКС24" комерційних (фірмових) найменувань "Foodex24" та/або "ФУДЕКС24" при здійсненні торгівлі товарами, у тому числі торгівлі продуктами харчування та напоями бути введені в оману щодо господарської діяльності фізичної особи-підприємця Котенка Сергія Володимировича?

- Чи є комерційне (фірмове) найменування "ФУДЕКС24" (FOODEX24) та комерційне (фірмове) найменування "ФУДЕКС"(FOODEX), тотожними або схожими у цілому до ступеню змішування настільки, що їх можна сплутати?

- Чи може використання комерційного (фірмового) найменування, що використовує Товариство з обмеженою відповідальністю "ФУДЕКС24", а саме "ФУДЕКС24" (FOODEX24) та комерційного (фірмового) найменування, що використовує фізична особа-підприємець Котенко Сергій Володимирович "ФУДЕКС"(FOODEX) ввести в оману споживачів щодо особи, яка надає послуги та реалізує товар?».

4. Витрати, які підлягають сплаті за проведення експертизи покласти пропорційно на Фізичну особу - підприємця Котенка Сергія Володимировича ( РНОКПП: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та Товариство з обмеженою відповідальністю "Фудекс24" (, індекс 03040, м. Київ, вул. Красилівська, буд.11).

5. Попередити експерта про кримінальну відповідальність за статтями 384, 385 Кримінального кодексу України.

6. Направити Київському науково-дослідному інституту судових експертиз (03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6) матеріали справи № 910/7051/20 для проведення судової експертизи.

7. Провадження у справі № 910/7051/20 зупинити до проведення судової експертизи та повернення справи до Північного апеляційного господарського суду.

8. Ухвалу надіслати сторонам у даній справі та Київському науково-дослідному інституту судових експертиз (03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6).

Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення та може бути оскаржена до Верховного Суду у випадках, у порядку та строк, передбачених ст.ст. 287-291 ГПК України.

Головуючий суддя А.А. Верховець

Судді Л.Л. Гарник

С.Р. Станік