ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" вересня 2021 р. Справа№ 910/8197/19

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Отрюха Б.В.

суддів: Верховця А.А.

Гарник Л.Л.

Секретар судового засідання: Гудько А.В. За участю представників учасників процесу: згідно протоколу судового засідання від 22.09.2021. Розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Ен-Ай-Ес Україна» на рішення Господарського суду міста Києва від 25.02.2020 у справі № 910/8197/19 (суддя Картавцева Ю.В., м. Київ, повний текст складено і підписано 06.03.2020) за позовом Xiaomi Inc. до Товариства з обмеженою відповідальністю «Ен-Ай-Ес Україна» третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору на стороні позивача - Київська митниця Держмитслужби про зобов`язання вчинити дії

ВСТАНОВИВ:

Xiaomi Inc. (надалі також - позивач) звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «Ен-Ай-Ес Україна» (надалі - ТОВ «Ен-Ай-Ес Україна», відповідач) про зобов`язання вчинити дії, а саме:

- заборону ТОВ «Ен-Ай-Ес Україна» здійснювати розповсюдження товарів за митною декларацією № UA 100200/2019/017514 від 04.06.2019 року, а саме товар - багатофункціональний прилад «Фітнес-трекер» МІ Band 3 (black): модель XMSH05HM, що включає у себе наступні функції: наручний годинник; Bluetooth; відстеження та аналіз сну-активність протягом сну та його тривалість, в кількості 100 штук;

- вилучення з цивільного обороту та знищення контрафактного товару за митною декларацією № UA 100200/2019/017514 від 04.06.2019, а саме товар-багатофункціональний прилад «Фітнес-трекер» MI Band 3 (black): модель XMSH05HM, що включає у себе наступні функції: наручний годинник; Bluetooth; відстеження та аналіз сну-активність протягом сну та його тривалість, в кількості 100 штук.

На обґрунтування позовних вимог Xiaomi Inc. посилаючись на ст. 418, ч. 1 ст. 420, ст. 492 Цивільного кодексу України (надалі - ЦК України), ст. 155 Господарського кодексу України (надалі - ГК України), ст.ст. 16, 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», вказує, що Xiaomi Inc. належить виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак стосовно наведених у міжнародних реєстраціях товарів і послуг. При цьому Xiaomi Inc. вважає, що товари, які відображені у митній декларації від 04.06.2019 №UA100200/2019/017514, містять ознаки порушення прав інтелектуальної власності на знаки «XIAOMI», «Mi» та «Redmi» за міжнародними реєстраціями №1177611, №1173649, №1213534, оскільки позивач не уповноважував відповідача на здійснення імпорту своєї продукції до України, не продавав ТОВ «Ен-Ай-Ес Україна» товари та жодної угоди з ним не укладав стосовно ввезення таких товарів, а тому відповідно норм Митного кодексу України товари, щодо яких прийнято рішення про призупинення митного оформлення на підставі статті 399 Митного кодексу України, можуть тлумачитися як контрафактні товари.

Рішенням Господарського суду міста Києва від 25.02.2020 у справі № 910/8197/19 (суддя Картавцева Ю.В., м. Київ, повний текст складено і підписано 06.03.2020) позов задоволено повністю; заборонено ТОВ «Ен-Ай-Ес Україна» здійснювати розповсюдження товарів за митною декларацією № UA 100200/2019/017514 від 04.06.2019, а саме товар - багатофункціональний прилад «Фітнес-трекер» МІ Band 3 (black): модель XMSH05HM, що включає у себе наступні функції: наручний годинник; Bluetooth; відстеження та аналіз сну - активність протягом сну та його тривалість, в кількості 100 штук; вилучено з цивільного обороту та зобов`язано знищити контрафактний товар за митною декларацією № UA 100200/2019/017514 від 04.06.2019, а саме товар-багатофункціональний прилад «Фітнес-трекер» MI Band 3 (black): модель XMSH05HM, що включає у себе наступні функції: наручний годинник; Bluetooth; відстеження та аналіз сну - активність протягом сну та його тривалість, в кількості 100 штук; стягнуто з ТОВ «Ен-Ай-Ес Україна» на користь Xiaomi Inc. судовий збір у розмірі 3 842,00 грн.

Судове рішення мотивоване тим, що ввезення ТОВ «Ен-Ай-Ес Україна» товарів за митною декларацією від 04.06.2019 №UA100200/2019/017514 призводить до порушення прав Xiaomi Inc. як власника знаку для товарів і послуг «Mi» за міжнародною реєстрацією №1173649, а відтак, вказаний у зазначеній митній декларації товар є контрафактним у розумінні зазначених норм законодавства.

Не погоджуючись із зазначеним рішенням місцевого господарського суду, ТОВ «Ен-Ай-Ес Україна» звернулось до Північного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою в якій просить, рішення Господарського суду міста Києва від 25.02.2020 у справі № 910/8197/19 скасувати та прийняти нове судове рішення, яким у задоволенні позовних вимог Xiaomi Inc. відмовити повністю.

Апеляційна скарга обґрунтована неправильним застосуванням норм матеріального права та порушенням норм процесуального права.

Згідно витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями зазначену апеляційну скаргу передано на розгляд колегії суддів у складі: головуючий суддя Отрюх Б.В., судді: Поляков Б.М., Грек Б.М.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 27.04.2020 відкрито апеляційне провадження у справі №910/8197/19 за апеляційною скаргою ТОВ «Ен-Ай-Ес Україна» на рішення Господарського суду міста Києва від 25.02.2020 у справі № 910/8197/19 у визначеному складі. Призначено справу до розгляду на 24.06.2020.

06.05.2020 від ТОВ «Ен-Ай-Ес Україна» надійшла заява про відвід судді Грека Б.М.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 14.05.2020 у справі №910/8197/19 визнано необґрунтованим заявлений ТОВ «Ен-Ай-Ес Україна» відвід судді Греку Б.М. від розгляду справи №910/8197/19. Передано матеріали справи №910/8197/19 для вирішення питання про відвід у порядку, встановленому статтею 32 Господарського процесуального кодексу України.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 19.05.2020 у справі №910/8197/19 у задоволенні заяви ТОВ «Ен-Ай-Ес Україна» про відвід судді Грека Б.М., поданої в межах розгляду апеляційної скарги ТОВ «Ен-Ай-Ес Україна» у справі № 910/8197/19,- відмовлено.

Розпорядженням керівника апарату суду № 09.1-08/1754/20 від 22.06.2020 у зв`язку з перебуванням судді Полякова Б.М., який не є головуючим суддею (суддею-доповідачем), у відпустці, відповідно до підпунктів 2.3.25., 2.3.49. пункту 2.3. Положення про автоматизовану систему документообігу суду, призначено повторний автоматизований розподіл справи № 910/8197/19.

У відповідності до витягу з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 22.06.2020 визначено наступний склад колегії суддів: головуючий суддя Отрюх Б.В., судді: Грек Б.М., Остапенко О.М.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 22.06.2020 у справі №910/8197/19 апеляційну скаргу ТОВ «Ен-Ай-Ес Україна» на рішення Господарського суду міста Києва від 25.02.2020 у справі №910/8197/19 прийнято до провадження колегією суддів у складі: головуючого судді Отрюха Б.В., суддів Грека Б.М., Остапенка О.М.

24.06.2020 через відділ забезпечення автоматизованого розподілу, контролю та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від Xiaomi Inc. надійшло клопотання про відкладення розгляду справи та заява про продовження строку подання відзиву на апеляційну скаргу.

Разом з тим, 24.06.2020 суддею Греком Б.М. заявлено самовідвід від розгляду справи, який мотивований наявністю обставин, які виключають можливість участі судді у розгляді даної справи.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 24.06.2020 у справі №910/8197/19 заяву судді Північного апеляційного господарського суду Грека Б.М. про самовідвід у справі №910/8197/19 задоволено. Відведено суддю Північного апеляційного господарського суду Грека Б.М. від розгляду справи №910/8197/19. Матеріали справи №910/8197/19 передано для здійснення визначення складу судової колегії у відповідності до положень ГПК України.

Розпорядженням керівника апарату від 03.07.2020 № 09.1-08/1824/20 у зв`язку із задоволенням заяви судді Грека Б.М. про самовідвід у розгляді апеляційної скарги ТОВ «Ен-Ай-Ес Україна» на рішення Господарського суду міста Києва від 25.02.2020 у справі № 910/8197/19 призначено повторний автоматизований розподіл справи №910/8197/19.

Відповідно до витягу з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями, апеляційну скаргу ТОВ «Ен-Ай-Ес Україна» на рішення Господарського суду міста Києва від 25.02.2020 у справі №910/8197/19 передано на розгляд колегії суддів у складі: головуючого судді Отрюха Б.В., суддів Копитова О.С. та Остапенка О.М.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 06.07.2020 у справі №910/8197/19 прийнято апеляційну скаргу ТОВ «Ен-Ай-Ес Україна» на рішення Господарського суду міста Києва від 25.02.2020 у справі №910/8197/19 у визначеному складі та призначено справу до розгляду на 26.08.2020.

31.07.2020 від ТОВ «Ен-Ай-Ес Україна» надійшла заява про відвід суддів Отрюха Б.В. та Остапенка О.М.

Розпорядженням керівника апарату суду № 09.1-08/2437/20 від 11.08.2020 у зв`язку з перебуванням судді Копитової О.С., яка не є головуючим суддею (суддею-доповідачем), у відпустці, відповідно до підпунктів 2.3.25., 2.3.49. пункту 2.3. Положення про автоматизовану систему документообігу суду, призначено повторний автоматизований розподіл справи № 910/8197/19.

У відповідності до витягу з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 11.08.2020 визначено наступний склад колегії суддів: головуючий суддя Отрюх Б.В., судді: Поляков Б.М., Остапенко О.М.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 12.08.2020 у справі №910/8197/19 апеляційну скаргу ТОВ «Ен-Ай-Ес Україна» на рішення Господарського суду міста Києва від 25.02.2020 у справі №910/8197/19 прийнято до провадження колегією суддів у складі: головуючого судді Отрюха Б.В., суддів Полякова Б.М., Остапенка О.М.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 13.08.2020 у справі №910/8197/19 визнано необґрунтованим заявлений ТОВ «Ен-Ай-Ес Україна» відвід суддів Отрюха Б.В. та Остапенка О.М. від розгляду справи №910/8197/19 та передано матеріали справи №910/8197/19 для вирішення питання про відвід у порядку, встановленому статтею 32 Господарського процесуального кодексу України.

19.08.2020 через відділ забезпечення автоматизованого розподілу, контролю та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від Xiaomi Inc., надійшов відзив на апеляційну скаргу, в якому компанія заперечувала проти доводів апеляційної скарги, просила залишити рішення Господарського суду міста Києва від 25.02.2020 у справі №910/8197/19 без змін, а апеляційну скаргу ТОВ «Ен-Ай-Ес Україна» без задоволення.

Відповідно до витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 21.08.2020 заяву передано на розгляд колегії суддів: Поляк О.І. (головуючий), Алданова С.О., Кропивна Л.В.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 25.08.2020 у справі №910/8197/19 відмовлено в задоволенні заяви ТОВ «Ен-Ай-Ес Україна» про відвід суддів Отрюха Б.В. та Остапенка О.М., поданої в межах розгляду апеляційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "ЕН-АЙ-ЕС Україна" на рішення Господарського суду міста Києва від 25.02.2020 у справі № 910/8197/19.

Розпорядженням керівника апарату суду № 09.1-08/2700/20 від 25.08.2020 у зв`язку з перебуванням судді Полякова Б.М., який не є головуючим суддею (суддею-доповідачем), у відпустці, відповідно до підпунктів 2.3.25., 2.3.49. пункту 2.3. Положення про автоматизовану систему документообігу суду, призначено повторний автоматизований розподіл справи № 910/8197/19.

У відповідності до витягу з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 25.08.2020 визначено наступний склад колегії суддів: головуючий суддя Отрюх Б.В., судді: Сотніков С.В., Остапенко О.М.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 26.08.2020 у справі №910/8197/19 апеляційну скаргу ТОВ «Ен-Ай-Ес Україна» на рішення Господарського суду міста Києва від 25.02.2020 у справі № 910/8197/19 прийнято до провадження колегією суддів у складі: головуючого судді Отрюха Б.В., суддів Сотнікова С.В., Остапенко О.М.

26.08.2020 через відділ забезпечення автоматизованого розподілу, контролю та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від Xiaomi Inc. надійшло клопотання про призначення комплексної судової експертизи.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 26.08.2020 у справі №910/8197/19 апеляційну скаргу ТОВ «Ен-Ай-Ес Україна» на рішення Господарського суду міста Києва від 25.02.2020 у справі № 910/8197/19 відкладено на 24.09.2020; запропоновано учасникам апеляційного провадження ознайомитися з матеріалами справи та надати письмові пояснення та вмотивовані обґрунтування стосовно своєї правової позиції, щодо предмета оскарження та наявного в матеріалах справи клопотання про призначення комплексної судової експертизи.

Розпорядженням керівника апарату суду № 09.1-08/3310/20 від 22.09.2020 у зв`язку з перебуванням судді Сотнікова С.В., який не є головуючим суддею (суддею-доповідачем), у відпустці, відповідно до підпунктів 2.3.25., 2.3.49. пункту 2.3. Положення про автоматизовану систему документообігу суду, призначено повторний автоматизований розподіл справи № 910/8197/19.

У відповідності до витягу з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями визначено наступний склад колегії суддів: головуючий суддя Отрюх Б.В., судді: Верховець А.А., Остапенко О.М.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 23.09.2020 у справі №910/8197/19 апеляційну скаргу ТОВ «Ен-Ай-Ес Україна» на рішення Господарського суду міста Києва від 25.02.2020 у справі № 910/8197/19 прийнято до провадження колегією суддів у складі: головуючого судді Отрюха Б.В., суддів Верховця А.А., Остапенка О.М.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 24.09.2020 у справі № 910/8197/19 оголошено перерву у даній справі до 07.10.2020; запропоновано уповноваженим представникам учасників по справі ознайомитися з матеріалами справи та надати чіткі, вмотивовані пояснення та/або заперечення стосовно предмета спору.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 07.10.2020 у справі № 910/8197/19 розгляд апеляційної скарги ТОВ «Ен-Ай-Ес Україна» на рішення Господарського суду міста Києва від 25.02.2020 у справі № 910/8197/19 призначено на 21.10.2020; запропоновано учасникам апеляційного провадження ознайомитися з матеріалами справи та надати письмові пояснення та вмотивовані обґрунтування стосовно своєї правової позиції, щодо предмета оскарження та наявного в матеріалах справи клопотання про призначення комплексної судової експертизи.

21.10.2020 через відділ забезпечення автоматизованого розподілу, контролю та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від Xiaomi Inc., надійшли пояснення щодо необхідності призначення судової експертизи з врахуванням правової позиції Верховного Суду у справі №910/6411/19.

Розпорядженням керівника апарату суду № 09.1-08/3928/20 від 20.10.2020 у зв`язку з перебуванням судді Верховця А.А., який не є головуючим суддею (суддею-доповідачем), на лікарняному, відповідно до підпунктів 2.3.25., 2.3.49. пункту 2.3. Положення про автоматизовану систему документообігу суду, призначено повторний автоматизований розподіл справи № 910/8197/19.

У відповідності до витягу з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 20.10.2020 визначено наступний склад колегії суддів: головуючий суддя Отрюх Б.В., судді: Копитова О.С. та Остапенко О.М.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 21.10.2020 у справі №910/8197/19 апеляційну скаргу ТОВ «Ен-Ай-Ес Україна» на рішення Господарського суду міста Києва від 25.02.2020 у справі № 910/8197/19 прийнято до провадження колегією суддів у складі: головуючого судді Отрюха Б.В., суддів Копитової О.С., Остапенка О.М.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 21.10.2020 у справі №910/8197/19 клопотання Xiaomi Inc. про долучення до матеріалів справи № 910/8197/19 додаткових матеріалів задоволено. Долучено до матеріалів справи, товар «Mi Band 3 Black», придбаний в картонній коробці у формі паралелепіпеду, яка містить на лицьовій стороні - його найменування «Mi Band 3 Black», зображення та знак за міжнародною реєстрацією №1173649, на зворотній стороні - відомості про товар англійською та китайською мовою, штрих-код з арабськими цифрами та латинськими літерами 19831/08806331 SKU: MGW4041GL? Штрих-код з арабськими цифрами 6 89, а також наліпку, яка містить відомості про товар українською мовою (в тому числі його найменування "Mi Band 3 Black"), код 378468, найменування та місцезнаходження виробника та імпортера, дата виготовлення 08.10.2019 р., строк придатності 3 роки, знак відповідності технічним регламентам, штрих-код із арабськими цифрами 0 10. Долучено до матеріалів справи №910/8197/19 оригінал Протоколу огляду веб-сайту hhttps://www.mi.com/ua та придбання товару (в порядку статті 20 ЗУ "Про адвокатуру та адвокатську діяльність") від 23.06.2020 р. і додатків до нього. Долучено до матеріалів справи №910/8197/19 фіскальний чек про придбання 23.06.2020 о 12:40 в магазині "Алло" (Київська обл., м. Київ, Майдан Незалежності, 1, ПТП №1, сектор "В") фітнес-браслету "Mi Band 3 Black", (S/N)IMEI 19831/08806331, сума 555,00 грн., оплата готівкою. Клопотання Xiaomi Inc. про призначення комплексної судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності та товарів задоволено. Призначено у справі № 910/8197/19 комплексну судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручити атестованим Міністерством юстиції України за експертними спеціальностями 13.6 "Дослідження, пов`язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними значеннями" та 12.1 "Визначення вартості машин, обладнання, сировини та споживчих товарів" судовим експертам Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України (за адресою: 03170, м. Київ, вул. Велика Кільцева, 4 (зареєстроване місцезнаходження:01024, м. Київ, вул. Богомольця, 10)). Попереджено судових експертів про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивого висновку (ст. 384 КК України) та відмову без поважних причини від виконання покладених на експерта обов`язків (ст. 385 КК України). На вирішення експерта поставлено наступне питання:

- чи є позначення, нанесені на товар MІ Band 3 (black), модель XMSH05HM, за митною декларацією № UA 100200/2019/017514 та його упаковку, тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із знаком для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 1173649?

- яке найменування та призначення товару - MІ Band 3 (black), модель XMSH05HM, за митною декларацією № UA 100200/2019/017514?

- чи відповідають маркувальні дані товару MІ Band 3 (black), модель XMSH05HM, за митною декларацією № UA 100200/2019/017514, та його упаковки дійсним товарним характеристикам товару?

- чи правильно виконані маркування та пакування товару MІ Band 3 (black), модель XMSH05HM, за митною декларацією № UA 100200/2019/017514?

- чи відповідає маркування та пакування товару MІ Band 3 (black), модель XMSH05HM, за митною декларацією № UA 100200/2019/017514, наданому зразку (фітнес-браслету "Mi Band 3 Black", (S/N)IMEI 19831/08806331) та вимогам нормативно-технічної документації?

- яким підприємством і коли виготовлено товар MІ Band 3 (black), модель XMSH05HM, за митною декларацією № UA 100200/2019/017514?

- якими є індивідуальні характеристики наданого на дослідження товару MІ Band 3 (black), модель XMSH05HM, за митною декларацією № UA 100200/2019/017514 (заводський номер тощо)?

Матеріали справи № 910/8197/19 направлено Державному науково-дослідному експертно-криміналістичному центру МВС України (за адресою: 03170, м. Київ, вул. Велика Кільцева, 4 (зареєстроване місцезнаходження:01024, м. Київ, вул. Богомольця, 10)). Зобов`язано Xiaomi Inc. оплатити попередні витрати, пов`язані з проведенням судової експертизи, докази чого надати суду для залучення до матеріалів справи після поновлення апеляційного провадження для включення до складу судових витрат. Зупинено апеляційне провадження у справі № 910/8197/19 до одержання судом висновку судової експертизи.

27.11.2020 через відділ забезпечення автоматизованого розподілу, контролю та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру, разом з супровідним листом Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру надійшли матеріали справи № 910/8197/19 та клопотання експерта №КСЕ-19-20/34081 від 17.11.2020 в якому судові експерти просили надати товар, зазначений у митній декларації від 04.06.2019 №UA100200/2019/017514, а саме: «MI Bend 3 (bleck), модель XMSH05HM» та його упаковки, а також нормативно-технічну документацію, яка регламентує нанесення маркування та проведення пакування товару, а саме: "MI Bend 3 (bleck), модель XMSH05HM".

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 03.12.2020 у справі №910/8197/19 поновлено провадження у даній справі Призначено справу до розгляду на 16.12.2020. Викликано у судове засідання 16.12.2020 судового експерта Онищук Аллу Ігорівну, яка є працівником Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру для надання пояснень стосовно клопотання експерта №КСЕ - 19-20/34081 від 17.11.2020 про необхідність надання товару, зазначеного у митній декларації від 04.06.2019 №UA100200/2019/017514, а саме: "MI Bend 3 (bleck), модель XMSH05HM" та його упаковки. Зобов`язано ТОВ «Ен-Ай-Ес Україна» надати до 16.12.2020 нормативно-технічну документацію, яка регламентує нанесення маркування та проведення пакування товару, а саме: "MI Bend 3 (bleck), модель XMSH05HM". Зобов`язано Xiaomi Inc. надати до 16.12.2020 нормативно-технічну документацію, яка регламентує нанесення маркування та проведення пакування товару, а саме: "MI Bend 3 (bleck), модель XMSH05HM". Запропоновано учасникам апеляційного провадження надати до 16.12.2020 письмові пояснення, стосовно поданого клопотання експерта.

14.12.2020 через відділ забезпечення автоматизованого розподілу, контролю та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від Xiaomi Inc. надійшли письмові пояснення стосовно клопотання експерта про надання додаткових матеріалів, в якому просили долучити до матеріалів справи №910/8197/19 зразок товару, зазначений в митній декларації від 04.06.2019 №UA100200/2019/017514, а саме:

- "MI Bend 3 (bleck), модель XMSH05HM" в упаковці, що опломбований (опечатаний) однією свинцевою пломбою з гербовою печаткою з позначкою "Митниця 100 №282";

- Оригінал акту №11 про відбір проб (зразків) товарів від 16.11.2020 за митною декларацією від 04.06.2019 №UA100200/2019/017514;

- Копію декларації про відповідність Xiaomi XMSH05HM (Mі Bend 3) щодо фітнес - трекеру електронного торговельної марки Xiaomi торговельної назви Мі моделі Mі Bend 3 (маркетинговий номер моделі XMSH05HM) з обладнанням радіо доступу (радіо модуль передачі даних Bluetooth), про оцінку відповідності технічного проекту радіообладнання суттєвим вимогам Технічного регламенту радіообладнання за процедурою експертизи типу (модель В) та сертифікат експертизи типу №UA.R.TR.052083-18 від 01.082018, обліковий номер №UA.TR.052.D.170-18, дата обліку 01.08.2018;

- Копію інструкції стосовно товару-фітнес браслету Mi Band 3;

- Технічний регламент радіообладнання (затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 №355 із змінами);

- Закон України "Про захист прав споживачів";

- Закон України "Про забезпечення функціонування української мови як державної";

- Закон України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності".

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 16.12.2020 у справі № 910/8197/19 клопотання Xiaomi Inc. про долучення до матеріалів справи № 910/8197/19 додаткових матеріалів задоволено. Долучено до матеріалів справи №910/8197/19:

- "MI Bend 3 (bleck), модель XMSH05HM" в упаковці, що опломбований (опечатаний) однією свинцевою пломбою з гербовою печаткою з позначкою "Митниця 100 №282";

- Оригінал акту №11 про відбір проб (зразків) товарів від 16.11.2020 за митною декларацією від 04.06.2019 №UA100200/2019/017514;

- Копію декларації про відповідність Xiaomi XMSH05HM (Mі Bend 3) щодо фітнес - трекеру електронного торговельної марки Xiaomi торговельної назви Мі моделі Mі Bend 3 (маркетинговий номер моделі XMSH05HM) з обладнанням радіо доступу (радіо модуль передачі даних Bluetooth), про оцінку відповідності технічного проекту радіообладнання суттєвим вимогам Технічного регламенту радіообладнання за процедурою експертизи типу (модель В) та сертифікат експертизи типу №UA.R.TR.052083-18 від 01.082018, обліковий номер №UA.TR.052.D.170-18, дата обліку 01.08.2018;

- Копію інструкції стосовно товару-фітнес браслету Mi Band 3;

- Технічний регламент радіообладнання (затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 №355 із змінами).

Матеріали справи № 910/8197/19 направлено Державному науково-дослідному експертно-криміналістичному центру МВС України. Зобов`язано Xiaomi Inc. оплатити попередні витрати, пов`язані з проведенням судової експертизи, докази чого надати суду для залучення до матеріалів справи після поновлення апеляційного провадження для включення до складу судових витрат. Зупинено апеляційне провадження у справі № 910/8197/19 до проведення судової експертизи згідно ухвали Північного апеляційного господарського суду від 21.10.2020 та одержання судом висновку судової експертизи. Ухвалу надіслано сторонам у даній справі та Державному науково-дослідному експертно-криміналістичному центру МВС України.

Не погоджуючись з вказаною ухвалою суду, ТОВ «Ен-Ай-Ес Україна» звернулось до Верховного Суду з касаційною скаргою на ухвалу Північного апеляційного господарського суду від 16.12.2020 у справі №910/8197/19.

Постановою Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 12.04.2021 у справі №910/8197/19 ухвалу Північного апеляційного господарського суду від 16.12.2020 у справі №910/8197/19 залишено без змін, а касаційну скару ТОВ «Ен-Ай-Ес Україна» без задоволення.

16.04.2021 через відділ забезпечення автоматизованого розподілу, контролю та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду надійшли матеріали справи № 910/8197/19.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 17.05.2021 у справі №910/8197/19 поновлено апеляційне провадження у даній справі. Призначено справу до розгляду на 09.06.2021.

18.05.2021 через відділ забезпечення автоматизованого розподілу, контролю та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від Xiaomi Inc. надійшли письмові пояснення з урахуванням висновку судової експертизи № КСЕ-19-20/34081 від 19.03.2021 року.

Розпорядженням керівника апарату суду № 09.1-08/2137/21 від 09.06.2021 у зв`язку з перебуванням судді Копитової О.С., яка не є головуючим суддею (суддею-доповідачем), на лікарняному, відповідно до підпунктів 2.3.25., 2.3.49. пункту 2.3. Положення про автоматизовану систему документообігу суду, призначено повторний автоматизований розподіл справи № 910/8197/19.

У відповідності до протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 09.06.2021 року визначено наступний склад колегії суддів: головуючий суддя: Отрюх Б.В., судді: Сотніков С.В., Остапенко О.М.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 09.06.2021 у справі № 910/8197/19 апеляційну скаргу ТОВ «Ен-Ай-Ес Україна» на рішення Господарського суду міста Києва від 25.02.2020 у справі № 910/8197/19 прийнято до провадження колегією суддів у складі: головуючого судді: Отрюха Б.В., суддів: Сотнікова С.В., Остапенка О.М.

09.06.2021 через відділ забезпечення автоматизованого розподілу, контролю та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від ТОВ «Ен-Ай-Ес Україна» надійшло клопотання про виклик експерта для роз`яснення Висновку експерта Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС від 19.03.2021 №КСУ-19-20/3481 та надання відповіді на питання сторони відповідача Заступника завідувача відділу товарознавчих досліджень та експертизи військового майна лабораторії товарознавчих, гемологічних, економічних досліджень ДНДЕКЦ МВС Головій Інну Георгіївну та Головного судового експерта сектору досліджень у сфері інтелектуальної власності відділу мистецтвознавчих, психологічних досліджень та досліджень об`єктів інтелектуальної власності лабораторії досліджень у сфері інформаційних технологій ДЦНДЕКЦ МВС Онищук Анну Ігорівну.

09.06.2021 через відділ забезпечення автоматизованого розподілу, контролю та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від ТОВ «Ен-Ай-Ес Україна» надійшли письмові пояснення.

09.06.2021 через відділ забезпечення автоматизованого розподілу, контролю та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від ТОВ «Ен-Ай-Ес Україна» надійшло клопотання про приєднання доказів, згідно якого представник просила приєднати до матеріалів справи №911/8197/19, копію Висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 29.08.2018 №602-123-20-31/3791, копію Сертифіката експертизи типу від 27.07.2018 №UA.R.TR/052.079-18, виданого Органом з оцінки відповідності (ООВ Укрчастотнагляд) Українського державного центру радіочастот, роздруківку з сайту Центру сертифікації Українського державного центру радіочастот.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 09.06.2021 у справі № 910/8197/19 оголошено перерву у даній справі на 15.06.2021. Долучено до матеріалів справи №910/8197/19 Протокол огляду вебсайту: http://www.mi.com/ua (в порядку ст. 20 ЗУ "Про адвокатуру та адвокатську діяльність") від 18.05.2021 з додатками. Запропоновано уповноваженим представникам учасників по справі ознайомитися з матеріалами справи та надати чіткі, вмотивовані пояснення та/або заперечення стосовно наявних в матеріалах справи клопотань.

11.06.2021 через відділ забезпечення автоматизованого розподілу, контролю та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від ТОВ «Ен-Ай-Ес Україна» надійшли питання до експертів.

14.06.2021 через відділ забезпечення автоматизованого розподілу, контролю та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від Xiaomi Inc. надійшли заперечення проти клопотання відповідача про приєднання доказів, в якому позивач просив відмовити у задоволенні клопотання відповідача про приєднання доказів до матеріалів справи та заперечення проти клопотання відповідача про виклик експерта, в якому позивач просив відмовити відповідачу у задоволенні клопотання про виклик експерта.

15.06.2021 через відділ забезпечення автоматизованого розподілу, контролю та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від Xiaomi Inc. надійшло клопотання про долучення доказу, в якому позивач просив долучити до матеріалів справи №910/8197/19 як доказ правонаступництва відомості з ЄДРПОУ стосовно Київської митниці.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 15.06.2021 у справі №910/8197/19 оголошено перерву у справі до 30.06.2021. Запропоновано уповноваженим представникам учасників у справі №910/8197/19 ознайомитися з матеріалами справи та надати до 26.06.2021 чіткі, вмотивовані пояснення та/або заперечення стосовно поданих раніше пояснень, клопотань та заперечень. Задоволено клопотання ТОВ «Ен-Ай-Ес Україна» про виклик для дачі пояснень щодо Висновку експертів №КСУ-19-20/3481 від 19.03.2021 Заступника завідувача відділу товарознавчих досліджень та експертизи військового майна лабораторії товарознавчих, гемологічних, економічних досліджень ДНДЕКЦ МВС Головій Інні Георгіївні та Головного судового експерта сектору досліджень у сфері інтелектуальної власності відділу мистецтвознавчих, психологічних досліджень та досліджень об`єктів інтелектуальної власності лабораторії досліджень у сфері інформаційних технологій ДНДНКЦ МВС Онищук Анну Ігорівну. Викликано на 30.06.2021 до Північного апеляційного господарського суду Заступника завідувача відділу товарознавчих досліджень та експертизи військового майна лабораторії товарознавчих, гемологічних, економічних досліджень ДНДЕКЦ МВС Головій Інні Георгіївні та Головного судового експерта сектору досліджень у сфері інтелектуальної власності відділу мистецтвознавчих, психологічних досліджень та досліджень об`єктів інтелектуальної власності лабораторії досліджень у сфері інформаційних технологій ДНДНКЦ МВС Онищук Анну Ігорівну Державного науково-дослідного експертно криміналістичного центру МВС, (01601, м. Київ, вул. Богомольця, 10), для дачі пояснень щодо Висновку експертів №КСУ-19-20/3481 від 19.03.2021 за наслідками проведення комплексної судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності, проведеної у справі №910/8197/19.

29.06.2021 через відділ забезпечення автоматизованого розподілу, контролю та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від Xiaomi Inc. надійшло клопотання про приєднання доказів до матеріалів справи та письмових пояснень.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 30.06.2021 у справі № 910/8197/19 оголошено перерву у даній справі до 20.07.2021; запропоновано уповноваженим представникам учасників по справі №910/8197/19 ознайомитися з матеріалами справи та надати до 19.07.2021 чіткі, вмотивовані пояснення та/або заперечення стосовно поданих раніше пояснень, клопотань та заперечень. Повторно викликано на 20.07.2021 до Північного апеляційного господарського суду Заступника завідувача відділу товарознавчих досліджень та експертизи військового майна лабораторії товарознавчих, гемологічних, економічних досліджень ДНДЕКЦ МВС Голову Інну Георгіївну та Головного судового експерта сектору досліджень у сфері інтелектуальної власності відділу мистецтвознавчих, психологічних досліджень та досліджень об`єктів інтелектуальної власності лабораторії досліджень у сфері інформаційних технологій ДНДНКЦ МВС Онищук Анну Ігорівну Державного науково-дослідного експертно криміналістичного центру МВС, (01601, м. Київ, вул. Богомольця, 10), для дачі пояснень щодо Висновку експертів №КСУ-19-20/3481 від 19.03.2021 за наслідками проведення комплексної судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності, проведеної у справі №910/8197/19.

13.07.2021 через відділ забезпечення автоматизованого розподілу, контролю та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру надійшли пояснення на виконання вимог ухвал Північного апеляційного господарського суду від 15.06.2021 та 30.06.2021 у справі № 910/8197/19 щодо висновку експерта від 19.03.2021 №КСЕ-19-20/34081.

15.07.2021 через відділ забезпечення автоматизованого розподілу, контролю та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від ТОВ «Ен-Ай-Ес Україна» надійшли заперечення проти приєднання доказів позивача-звіту за результатами про проведення фіксації і дослідження змісту веб - сторінок у мережі інтернет.

Розпорядженням в.о. керівника апарату суду № 09.1-08/2898/21 від 19.07.2021 у зв`язку з перебуванням суддів Сотнікова С.В. та Остапенка О.М., які не є головуючим суддею (суддею-доповідачем), у відпустці, відповідно до підпунктів 2.3.25., 2.3.49. пункту 2.3. Положення про автоматизовану систему документообігу суду, призначено повторний автоматизований розподіл справи № 910/8197/19.

У відповідності до протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 19.07.2021 визначено наступний склад колегії суддів: головуючий суддя: Отрюх Б.В., судді: Верховець А.А., Гарник Л.Л.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 19.07.2021 у справі № 910/8197/19 апеляційну скаргу ТОВ «Ен-Ай-Ес Україна» на рішення Господарського суду міста Києва від 25.02.2020 у справі № 910/8197/19 прийнято до провадження колегією суддів у складі: головуючого судді: Отрюха Б.В., суддів: Верховець А.А., Гарник Л.Л.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 20.07.2021 у справі № 910/8197/19 оголошено перерву у даній справі до 15.09.2021. Запропоновано уповноваженим представникам учасників по справі №910/8197/19 ознайомитися з матеріалами справи та надати до 13.09.2021 року чіткі, вмотивовані пояснення та/або заперечення стосовно поданих раніше пояснень, клопотань та заперечень. Запропоновано представнику ТОВ «Ен-Ай-Ес Україна» надати до 13.09.2021 чіткі, вмотивовані пояснення та/або заперечення стосовно отриманих від експерта лабораторії ДНДЕКЦ Голови І.Г. в судовому засіданні 20.07.2021 пояснень.

13.09.2021 через відділ забезпечення автоматизованого розподілу, контролю та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від Xiaomi Inc. надійшло клопотання про приєднання доказів до матеріалів справи, а саме нотаріально засвідчений переклад копії заяви компанії Xiaomi Inc. від 06.09.2021 стосовно проведеної перевірки товара, що є предметом судової справи №910/8197/19, та її результатів, нотаріально засвідчений переклад копії листа Генерального Директора компанії Xiaomi Inc. про повноваження на підставі заяв, нотаріально засвідчений переклад копії заяви компанії Xiaomi Inc. від 06.09.2021 про відсутність повноважень у відповідача на здійснення будь-яких дій щодо продукції, маркованої торговельними марками Xiaomi Inc., копію відповіді ТОВ "Цифротех" №91-1 від 27.07.2021 на адвокатський запит адвоката Подоляк А.В. №1 від 20.07.2021 та копію адвокатського запиту адвоката Подоляк А.В. №1 від 20.07.2021.

14.09.2021 через відділ забезпечення автоматизованого розподілу, контролю та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду ТОВ «Ен-Ай-Ес Україна» надійшло клопотання про призначення експертизи.

15.09.2021 через відділ забезпечення автоматизованого розподілу, контролю та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від Xiaomi Inc. надійшло заперечення проти клопотання про призначення додаткової судової експертизи, в якому компанія просила відмовити у задоволенні клопотання відповідача про призначення додаткової судової експертизи у справі №910/8197/19.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 15.09.2021 у справі № 910/8197/19 оголошено перерву у даній справі до 22.09.2021.

22.09.2021 у судове засідання з`явилися представники Xiaomi Inc. та ТОВ «Ен-Ай-Ес Україна».

У судове засідання 22.09.2021 не з`явився представник Київської митниці Держмитслужби, який повідомлявся завчасно та належним чином про час, місце та дату судового засідання, про причини нез`явлення суд не повідомив.

Щодо повідомлення третьої особи про час, місце та дату судового засідання слід зазначити наступне.

Виклики і повідомлення здійснюються шляхом вручення ухвали в порядку, передбаченому цим Кодексом для вручення судових рішень (частина третя статті 120 Господарського процесуального кодексу України (надалі - ГПК України).

Частиною 12 статті 270 ГПК України визначено, що неявка сторін або інших учасників справи, належним чином повідомлених про дату, час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду справи.

З урахуванням вище викладеного, оскільки у матеріалах справи містяться докази належного повідомлення Київської митниці Держмитслужби про дату, час і місце проведення судового засідання по розгляду апеляційної скарги та докази надіслання судом апеляційної інстанції процесуальних документів третій особі на належну адресу, з огляду на те, що неявка сторін не перешкоджає всебічному, повному та об`єктивному розгляду всіх обставин справи, враховуючи предмет спору, а також доказове наповнення матеріалів справи, колегія суддів Північного апеляційного господарського суду вважає можливе здійснити розгляд оскаржуваного судового рішення в апеляційному порядку без участі представника Київської митниці Держмитслужби.

На обговорення ставиться питання про можливість задоволення клопотання ТОВ «Ен-Ай-Ес Україна» про приєднання доказів (зареєстроване судом 09.06.2021).

Представник ТОВ «Ен-Ай-Ес Україна» у судовому засіданні 22.09.2021 підтримав клопотання про приєднання доказів (зареєстроване судом 09.06.2021) та просив його задовольнити.

22.09.2021 у судовому засіданні представник Xiaomi Inc. заперечував проти доручення документів наявних у клопотанні ТОВ «Ен-Ай-Ес Україна» про приєднання доказів (зареєстроване судом 09.06.2021) та просив відмовити у його задоволенні.

На обговорення ставиться питання про можливість задоволення клопотання Xiaomi Inc. про долучення доказу (зареєстроване судом 15.06.2021).

Представник Xiaomi Inc. у судовому засіданні 22.09.2021 підтримав клопотання про долучення доказу (зареєстроване судом 15.06.2021) та просив його задовольнити.

22.09.2021 у судовому засіданні представник ТОВ «Ен-Ай-Ес Україна» заперечував проти доручення документів наявних у клопотанні ТОВ Xiaomi Inc. про долучення доказу (зареєстроване судом 15.06.2021) та просив відмовити у його задоволенні.

На обговорення ставиться питання про можливість задоволення клопотання Xiaomi Inc. про приєднання доказів до матеріалів справи (зареєстроване судом 13.09.2021).

Представник Xiaomi Inc. у судовому засіданні 22.09.2021 підтримав клопотання про приєднання доказів до матеріалів справи (зареєстроване судом 13.09.2021) та просив його задовольнити.

22.09.2021 у судовому засіданні представник ТОВ «Ен-Ай-Ес Україна» заперечував проти доручення документів наявних у клопотанні ТОВ Xiaomi Inc. про приєднання доказів до матеріалів справи (зареєстроване судом 13.09.2021) та просив відмовити у його задоволенні.

На обговорення ставиться питання про можливість задоволення клопотання Xiaomi Inc. про призначення експертизи.

Представник Xiaomi Inc. у судовому засіданні 22.09.2021 підтримав клопотання про призначення експертизи (зареєстроване судом 14.09.2021) та просив його задовольнити.

22.09.2021 у судовому засіданні представник ТОВ «Ен-Ай-Ес Україна» заперечував проти клопотання ТОВ Xiaomi Inc. про призначення експертизи (зареєстроване судом 14.09.2021) та просив відмовити у його задоволенні.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 22.09.2021 у справі № 910/8197/19 відмовлено у задоволенні клопотання ТОВ «Ен-Ай-Ес Україна» про приєднання доказів (зареєстроване судом 09.06.2021); відмовлено у задоволенні клопотання Xiaomi Inc. про долучення доказу (зареєстроване судом 15.06.2021); відмовлено у задоволенні клопотання Xiaomi Inc. про приєднання доказів до матеріалів справи (зареєстроване судом 13.09.2021); відмовлено у задоволенні клопотання Xiaomi Inc. про призначення експертизи (зареєстроване судом 14.09.2021).

У судовому засіданні 22.09.2021 представник ТОВ «Ен-Ай-Ес Україна» підтримав вимоги апеляційної скарги з підстав викладених у ній та просив її задовольнити, а рішення Господарського суду міста Києва від 25.02.2020 у справі № 910/8197/19 скасувати та прийняти нове судове рішення, яким відмовити у задоволенні позовних вимог.

Представник Xiaomi Inc. у судовому засіданні 22.09.2021 заперечував проти доводів апеляційної скарги з підстав викладених у відзиві на апеляційну скаргу та просив залишити її без задоволення, а оскаржуване судове рішення - без змін.

На підставі ч. 7 ст. 270 ГПК України колегією суддів надано учасникам судової справи можливість виступити у судових дебатах, яке ними реалізовано.

Статтею 269 ГПК України встановлено, що суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними у ній і додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги, суд апеляційної інстанції не обмежений доводами та вимогами апеляційної скарги, якщо під час розгляду справи буде встановлено порушення норм процесуального права, які є обов`язковою підставою для скасування рішення або неправильне застосування норм матеріального права.

Колегія суддів Північного апеляційного господарського суду розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення присутніх у судовому засіданні представників учасників справи, обговоривши доводи апеляційної скарги, всебічно і повно з`ясувавши всі фактичні обставини даної господарської справи, об`єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, беручи до уваги межі перегляду справи в апеляційній інстанції, проаналізувавши на підставі фактичних обставин справи застосування судом першої інстанції норм процесуального та матеріального права при прийнятті судового рішення, дійшов до висновку про те, що апеляційна скарга ТОВ «Ен-Ай-Ес Україна» не підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Як встановлено місцевим господарським судом та перевірено судом апеляційної інстанції, Xiaomi Inc. (попередня назва Beijing Xiaomi Technology Co., Ltd.) є правовласником торговельних марок: «XIAOMI» (за міжнародною реєстрацією від 28.11.2012 №1177611, яка діє на території України в повному обсязі з 28.11.2012), «Mi» (за міжнародною реєстрацією від 28.11.2012 №1173649, яка діє на території України в повному обсязі з 28.11.2012) та «Redmi» (за міжнародною реєстрацією від 23.04.2014 №1213534, яка діє на території України в повному обсязі з 23.04.2014).

Зазначені вище торговельні марки зареєстровані зокрема для товарів 9 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (надалі - МКТП), переліки яких наведені у міжнародних реєстраціях №1177611, №1173649 та №1213534.

У відповідності до відомостей, які підтверджені наявними в матеріалах справи листами Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» від 18.03.2019 №495/3, №494/3 та №493/3, власником торговельних марок "XIAOMI", "Mi" та "Redmi" є Xiaomi Inc., іменована раніше як Вeijing Xiaomi Teсhnology Co., Ltd.

Так, Державною фіскальною службою України на виконання п. 2.5. Порядку реєстрації у митному реєстрі об`єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30.05.2012 №648, відповідно до заяви позивача про сприяння захисту майнових прав на об`єкт права інтелектуальної власності, 23.02.2017 до митного реєстру об`єктів права інтелектуальної власності включено знак для товарів і послуг "XIAOMI" (свідоцтво про міжнародну реєстрацію від 28.11.2012 №1177611) за №3360; знак для товарів і послуг "Mi" (свідоцтво про міжнародну реєстрацію від 28.11.2012 №11773649) за №3361, знак для товарів і послуг "Redmi" (свідоцтво про міжнародну реєстрацію від 23.04.2014 №1213534) за №3362 строком на 1 рік, що підтверджується листом Державної фіскальної служби України від 27.02.2017 №2779/Г/99-99-18-03-02-14. Крім того, оскільки правова охорона на вказані знаки розповсюджується на певні товари 9 класу МКТП, переліки яких наведені у міжнародних реєстраціях №1177611, №1173649 і №1213534, до митного реєстру внесена інформація щодо товарів з кодами згідно з УКТЗЕД, що наведені у додатку заяв, а саме , , , , , , , , , , , , , , , , , , ; інформація митного реєстру щодо знака за міжнародною реєстрацією №1213534 містить також коди товарів відповідно до УКТЗЕД - , , , , , .

Листом №5452/10/26-70-18-03 від 04.06.2019 Київська міська митниця ДФС повідомила позивача про те, що 04.06.2019 було здійснено призупинення митного оформлення товарів, а саме: багатофункціональний прилад "Фітнес-трекер" МІ Band 3 (black): модель XMSH05HM, що включає у себе наступні функції: наручний годинник; Bluetooth; відстеження активності - кількість кроків та відстань за день, кількість витрачений калорій та аналіз сну - активність протягом сну та його тривалість, вимірювання пульсу в кількості 100 штук; торгівельна марка МІ, виробник Anhui Huami Information Technologi Co., Ltd., країна виробництва CN, код за УКТЗЕД - , які заявлені за митною декларацією від 04.06.2019 №UA100200/2019/017514, одержувач - Товариство з обмеженою відповідальністю "Ен-Ай-Ес", на строк до 10 робочих днів з 04.06.2019 до 18.06.2019; враховуючи, що до митного реєстру об`єктів права інтелектуальної власності під №003361 внесено об`єкт інтелектуальної власності - знак для товарів і послуг "МІ", права на який захищаються за міжнародною реєстрацією №1173649, зокрема, для вказаних товарів, та у зв`язку з тим, що одержувач даних товарів не внесений до митного реєстру як імпортер оригінальних товарів, які містять зазначений об`єкт інтелектуальної власності, є підстави вважати, що переміщення через митний кордон України даних товарів має ознаки порушення прав інтелектуальної власності.

Як вже зазначалось вище, обґрунтовуючи позовні вимоги позивач вказує, що Xiaomi Inc. належить виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак стосовно наведених у міжнародних реєстраціях товарів і послуг. При цьому, позивач вважає, що товари, які відображені у митній декларації від 04.06.2019 №UA100200/2019/017514, містять ознаки порушення прав інтелектуальної власності на знаки "XIAOMI", "Mi" та "Redmi" за міжнародними реєстраціями №1177611, №1173649, №1213534, оскільки позивач не уповноважував відповідача на здійснення імпорту своєї продукції до України, не продавав відповідачу товари та жодної угоди з ним не укладав стосовно ввезення таких товарів, а тому відповідно норм Митного кодексу України товари, щодо яких прийнято рішення про призупинення митного оформлення на підставі статті 399 Митного кодексу України, можуть тлумачитися як контрафактні товари.

За наведених обставин, позивач у позовній заяві просить суд:

- заборонити ТОВ «Ен-Ай-Ес Україна» здійснювати розповсюдження товарів за митною декларацією № UA 100200/2019/017514 від 04.06.2019 року, а саме товар - багатофункціональний прилад "Фітнес-трекер" МІ Band 3 (black): модель XMSH05HM, що включає у себе наступні функції: наручний годинник; Bluetooth; відстеження та аналіз сну-активність протягом сну та його тривалість, в кількості 100 штук;

- вилучити з цивільного обороту та знищити контрафактний товар за митною декларацією № UA 100200/2019/017514 від 04.06.2019 року, а саме товар-багатофункціональний прилад "Фітнес-трекер" MI Band 3 (black): модель XMSH05HM, що включає у себе наступні функції: наручний годинник; Bluetooth; відстеження та аналіз сну-активність протягом сну та його тривалість, в кількості 100 штук.

В силу ч. 1 ст. 154 ГК України відносини, пов`язані з використанням у господарській діяльності та охороною прав інтелектуальної власності, регулюються Господарським кодексом України та іншими законами.

Згідно з ч. 2 ст. 154 ГК України до відносин, пов`язаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, застосовуються положення ЦК України з урахуванням особливостей, передбачених ГК України та іншими законами.

Відповідно до ч. 1 ст. 418 ЦК України право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об`єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільним кодексом України та іншим законом.

Право інтелектуальної власності є непорушним відповідно до ч. 3 ст. 418 Цивільного кодексу України. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

За змістом ч. 1 ст. 155 ГК України та ч. 1 ст. 420 ЦК України об`єктами прав інтелектуальної власності у сфері господарювання визнаються, зокрема, знаки для товарів і послуг (торговельні марки).

Суб`єктами права інтелектуальної власності, відповідно до ч. 1 ст. 421 Цивільного кодексу України, є: творець (творці) об`єкта права інтелектуальної власності та інші особи, яким належать особисті немайнові та (або) майнові права інтелектуальної власності відповідно до Цивільного кодексу України, іншого закону чи договору.

Статтею 494 ЦК України передбачено, що набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом.

Приписами ст. 495 ЦК України визначено, що майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є: право на використання торговельної марки; виключне право дозволяти використання торговельної марки; виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання; інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

В силу п. 4 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів та послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

У відповідності до ч. 1 ст. 4 Протоколу до Мадридської Угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 28.06.1989, який набрав чинності для України 01.06.2000, передбачено, що з дати реєстрації або внесення запису, зробленого відповідно до положень Статей 3 і 3ter, охорона знака в кожній зацікавленій договірній стороні буде такою же, якби цей знак був заявлений безпосередньо у Відомстві цієї договірної сторони.

Як вже зазначалось вище, Xiaomi Inc. (попередня назва Beijing Xiaomi Technology Co., Ltd.) є правовласником торговельних марок: "XIAOMI" (за міжнародною реєстрацією від 28.11.2012 №1177611, яка діє на території України в повному обсязі з 28.11.2012), "Mi" (за міжнародною реєстрацією від 28.11.2012 №1173649, яка діє на території України в повному обсязі з 28.11.2012) та "Redmi" (за міжнародною реєстрацією від 23.04.2014 №1213534, яка діє на території України в повному обсязі з 23.04.2014). Вказані торговельні марки зареєстровані зокрема для товарів 9 класу МКТП, переліки яких наведені у міжнародних реєстраціях №1177611, №1173649 та №1213534.

Державною фіскальною службою України на виконання п. 2.5. Порядку реєстрації у митному реєстрі об`єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30.05.2012 №648, відповідно до заяви позивача про сприяння захисту майнових прав на об`єкт права інтелектуальної власності, 23.02.2017 до митного реєстру об`єктів права інтелектуальної власності включено знак для товарів і послуг "XIAOMI" (свідоцтво про міжнародну реєстрацію від 28.11.2012 №1177611) за №3360; знак для товарів і послуг "MI" (свідоцтво про міжнародну реєстрацію від 28.11.2012 №11773649) за №3361, знак для товарів і послуг "Redmi" (свідоцтво про міжнародну реєстрацію від 23.04.2014 №1213534) за №3362 строком на 1 рік.

Київська міська митниця ДФС повідомила позивача листом №5452/10/26-70-18-03 від 04.06.2019 про те, що 04.06.2019 було здійснено призупинення митного оформлення товарів, а саме: багатофункціональний прилад "Фітнес-трекер" МІ Band 3 (black): модель XMSH05HM, що включає у себе наступні функції: наручний годинник; Bluetooth; відстеження активності - кількість кроків та відстань за день, кількість витрачений калорій та аналіз сну - активність протягом сну та його тривалість, вимірювання пульсу в кількості 100 штук; торгівельна марка МІ, виробник Anhui Huami Information Technologi Co., Ltd., країна виробництва CN, код за УКТЗЕД - , які заявлені за митною декларацією від 04.06.2019 №UA100200/2019/017514, одержувач - ТОВ "Ен-Ай-Ес", на строк до 10 робочих днів з 04.06.2019 до 18.06.2019; враховуючи, що до митного реєстру об`єктів права інтелектуальної власності під №003361 внесено об`єкт інтелектуальної власності - знак для товарів і послуг "МІ", права на який захищаються за міжнародною реєстрацією №1173649, зокрема, для вказаних товарів, та у зв`язку з тим, що одержувач даних товарів не внесений до митного реєстру як імпортер оригінальних товарів, які містять зазначений об`єкт інтелектуальної власності, є підстави вважати, що переміщення через митний кордон України даних товарів має ознаки порушення прав інтелектуальної власності.

За змістом ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом. При цьому використанням знака визнається:

- нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

- застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;

- застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Імпорт (ввезення) товару із застосуванням зареєстрованого знаку є самостійним видом використання об`єкта права інтелектуальної власності. При цьому, невчинення імпортером дій з патентно-інформаційного пошуку з метою попереднього виявлення потенційної можливості порушення прав інтелектуальної власності у країні імпорту перед ввезенням товару, чи свідоме вчинення дій щодо імпорту товару із усвідомленням про порушення прав інтелектуальної власності в будь-якому разі свідчить про наявність вини імпортера у формі необережності (у першому випадку) чи у формі умислу (у другому випадку.).

Так, праву однієї особи, якій належать права інтелектуальної власності, що за своєю правовою природою є абсолютними, кореспондується обов`язок інших осіб утримуватись від їх порушення.

Як стверджує позивач, що у товарі, зазначеному у митній декларації від 04.06.2019 №UA100200/2019/017514, використано знаки для товарів і послуг "XIAOMI", "Mi" та "Redmi" за міжнародними реєстраціями №1177611, №1173649, №1213534.

З поданого позивачем висновку експерта №41-01/20 від 23.01.2020, складеного атестованим судовим експертом Соповою К.А. вбачається, що експерт дійшов наступних висновків: позначення на наданому зразку товару (багатофункціональний прилад "Фітнес-трекер" МІ Band 3 (black): модель XMSH05HM) за митною декларацією від 04.06.2019 №UA100200/2019/017514, є тотожним зі знаком за міжнародною реєстрацією №1173649, права на який належать компанії Xiaomi Inc.

Також, у вказаному висновку експерт вказав, що наданий на дослідження зразок товару є спорідненим з товарами 9 класу МКТП, для яких зареєстровано знак "Mi" за міжнародною реєстрацією №1173649, що свідчить про те, що використання тотожних позначень на споріднених товарах буде викликати у споживача враження, що такі товари походять з єдиного джерела і належать одній особі, яка виробляє товар.

При цьому, у вказаному висновку зазначено, що до судового експерта Сопової К.А. надійшла заява про проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності за підписом керівника АБ "Олександра Шевченка" Шевченка О.А. від 18.12.2019.

Разом із заявою були надані наступні матеріали та копії документів в електронному та паперовому вигляді: витяг з бази даних міжнародної реєстрації знаків "ROMARIN" про міжнародну реєстрацію № 1173649 на 3 арк. 27.12.2019 із супровідним листом за підписом керівника АБ "Олександра Шевченка" Шевченка О.А. додатково надійшли: акт № UA 100170/2019/10 від 27.12.2019 про взяття проб (зразків) товарів за підписами посадової особи митного органу Обозної О.В. та провідного інспектора ВМЗ Квятковського В., засвідчені печаткою (штампом) червоного кольору з зображенням малого герба України та написом "Україна" - в верхній частині, цифрою (датою) 27121902 - в центральній частіші, цифрами 280 - у правій та лівій бокових частинах на 1 арк.; зразок призупиненого товару - фітнес-трекер MI BAND 3 (Black), модель XMSH05HM в опломбованому пакеті - 1 шт. Зазначені документи та зразки доставлено на адресу судового експерта: вул. Семашка, 13, офіс 108, м. Київ. Документи надійшли у прозорому поліетиленовому файлі. Зразок товару - багатофункціональний прилад "Фітнес-трекер" MI Band 3, black: модель XMSH05HM, заявлений за митною декларацією UA 100200/2019/017514 від 04.06.19, надійшов запакованим у поліетиленовий пакет (файл) прозорого кольору, опломбований круглою пломбою сріблястого кольору з витісненими написами, серед яких розбірливим є напис "МИТНИЦЯ 100 № 282" на лицьовому боці та зображенням малого герба України - на зворотному боці (Додаток 1 Фото 1-4 до висновку). Пошкоджень та порушень цілісності пломб та поліетиленового пакету, і якому надійшов об`єкт, не виявлено. З метою проведення даного дослідження цілісність опломбованоп поліетиленового пакету було порушено без завдання шкоди зразку та пломбі. У поліетиленовому пакеті було виявлено картонну коробку з багатофункціональним приладом "Фітнес-трекер" MI Band 3, black: модель XMSH05HM, заявленим за митною декларацією UA 100200/2019/017514 від 04.06.19. Фотографії упакування та наданого на дослідження приладу (зовнішній вигляд, колір та розташування позначень) наведені у Додатку 1 до Висновку експерта (Фото 5-13).

Статтею 101 ГПК України передбачено, що учасник справи має право подати до суду висновок експерта, складений на його замовлення. Порядок проведення експертизи та складення висновків експерта за результатами проведеної експертизи визначається відповідно до чинного законодавства України про проведення судових експертиз. У висновку експерта зазначається, що висновок підготовлено для подання до суду та що експерт обізнаний про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок. Експерт, який склав висновок за зверненням учасника справи, має ті самі права та обов`язки, що і експерт, який здійснює експертизу на підставі ухвали суду.

Положеннями ст. 98 ГПК України визначено, що висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному законодавством. Предметом висновку експерта може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань. Висновок експерта може бути наданий на замовлення учасника справи або на підставі ухвали суду про призначення експертизи. У висновку експерта повинно бути зазначено: коли, де, ким (прізвище, ім`я, по батькові, освіта, спеціальність, а також, за наявності, свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта, стаж експертної роботи, науковий ступінь, вчене звання, посада експерта), на якій підставі була проведена експертиза, хто був присутній при проведенні експертизи, питання, що були поставлені експертові, які матеріали експерт використав. Інші вимоги до висновку експерта можуть бути встановлені законодавством. У висновку експерта має бути зазначено, що він попереджений (обізнаний) про відповідальність за завідомо неправдивий висновок, а у випадку призначення експертизи судом, також про відповідальність за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків.

Разом з тим, висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими статтею 86 цього Кодексу. Відхилення судом висновку експерта повинно бути мотивоване в судовому рішенні (ст. 104 ГПК України).

Оцінюючи висновок експерта №41-01/20 від 23.01.2020, складений атестованим судовим експертом Соповою К.А., слід зазначити, що зазначений висновок містить відповіді на порушені питання, які є обґрунтованими та такими, що узгоджуються з іншими матеріалами справи.

У висновку зазначено, що експерт обізнаний про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок за статтею 384 Кримінального кодексу України, а також про те, що висновок експерта підготовлений для подання до суду.

З урахуванням вищевикладених обставин, висновок експерта №41-01/20 від 23.01.2020, складений атестованим судовим експертом Соповою К.А. є належним та допустимим доказом.

Отже, застосування на товарі (багатофункціональний прилад "Фітнес-трекер" МІ Band 3 (black): модель XMSH05HM) за митною декларацією від 04.06.2019 №UA100200/2019/017514 позначення, тотожного зі знаком "Мі" за міжнародною реєстрацією №1173649, права на який належать компанії Xiaomi Inc, є використанням такого знаку для товарів і послуг.

При цьому, позивачем не доведено порушення своїх прав як власника знаків для товарів і послуг "XIAOMI" та "Redмi" за міжнародними реєстраціями №1177611, №1213534 через ввезення відповідачем товарів за митною декларацією від 04.06.2019 №UA100200/2019/017514.

У відповідності до ч. 5 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Заперечуючи проти задоволення позовних вимог, відповідач зазначав, що власник торговельної марки (або інша уповноважена особа), який ввів у цивільний оборот спірний товар під знаком для товарів і послуг "XIAOMI", "Mi" та "Redmi" на території будь-якої іншої держави, не має права заперечувати проти використання без його згоди зареєстрованого знака під час пропонування до продажу такого товару на території України.

Відповідач вказував, що зазначений у митній декларації від 04.06.2019 №UA100200/2019/017514 товар було придбано відповідачем у Concord Trade Inc. згідно з контрактом від 18.07.2018 №07-18, а Компанія Concord Trade Inc. придбала такий товар відповідно до інвойсу від 11.04.2019 №HW032-102216 у Hong Kong Hung AU Development Company Limited, що є офіційним дистриб`ютором "Xiaomi" згідно з дистриб`юторською угодою від 13.01.2017, укладеною Хiaomi H.K. Limited та Hong Kong Hung AU Development Company Limited.

В силу ч. 6 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак не поширюється на: здійснення будь-якого права, що виникло до дати подання заявки або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки; використання знака для товару, введеного під цим знаком в цивільний оборот власником свідоцтва чи за його згодою, за умови, що власник свідоцтва не має вагомих підстав забороняти таке використання у зв`язку з подальшим продажем товару, зокрема у разі зміни або погіршення стану товару після введення його в цивільний оборот; некомерційне використання знака; усі форми повідомлення новин і коментарів новин; добросовісне застосування ними своїх імен чи адрес.

Так, приписи ч. 6 статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" не пов`язують вичерпання прав власника торговельної марки з введенням ним товару (або за його згодою) в цивільний оборот виключно на території України.

Відтак, введення власником торговельної марки (або за його згодою) товару під відповідним знаком для товарів і послуг у цивільний оборот може бути здійснено і на території іншої держави (держав), після чого власник не може обмежити або заборонити наступний перепродаж цього товару на території іншої країни, де його права також охороняються (у тому числі на території України).

Зазначене, за відсутності територіальних обмежень, дає підстави стверджувати про існування в Україні міжнародного підходу до вичерпання прав.

З матеріалів справи вбачається, що 18.07.2018 між ТОВ "Ен-Ай-Ес Україна" як покупцем та Concord Trade Inc. як продавцем укладено контракт №07-18, відповідно до якого продавець зобов`язується передати, а покупець прийняти і оплатити товари згідно з умовами даного договору - Додаток №1 до договору, згідно з яким погоджено специфікацію до контракту, а саме: МІ Band 3 Global (фітнес браслет) у кількості 100 шт.

У відповідності до інвойсу №10 від 08.04.2019, вартість товару МІ Band 3 Global (фітнес браслет) у кількості 100 шт., придбаного Товариством з обмеженою відповідальністю "Ен-Ай-Ес Україна" у Concord Trade Inc., складає 1800 дол. США.

Разом з тим, в матеріалах справи також наявний інвойс компанії Hong Kong Hung AU Development Company Limited №HW032-102216 від 11.04.2019 компанії Concord Trade Inc. на поставку товару МІ Band 3 Global у кількості 100 шт.

Отже, наведеними вище обставинами підтверджуються доводи відповідача, що зазначений у митній декларації від 04.06.2019 №UA100200/2019/017514 товар було придбано відповідачем у Concord Trade Inc. згідно з контрактом від 18.07.2018 №07-18, а Компанія Concord Trade Inc. придбала такий товар відповідно до інвойсу від 11.04.2019 №HW032-102216 у Hong Kong Hung AU Development Company Limited.

Стосовно доводів відповідача, що позивач не вправі заперечувати проти використання без його згоди зареєстрованого знака під час пропонування до продажу на території України товару - фітнес-трекер MI BAND 3 (Black), модель XMSH05HM у кількості 100 шт. через те, що такий товар було введено у цивільний оборот під цим знаком для товарів і послуг власником торговельної марки (або іншою уповноваженою особою), слід зазначити таке.

Як вбачається з матеріалів справи, 13.01.2017 між Hong Kong Hung AU Development Company Limited як дистриб`ютором та Xiaomi H.K. Limited укладено дистриб`юторську угоду, відповідно до якої дистриб`ютор може розміщувати замовлення для придбання обладнання марковане зокрема товарними знаками "Xiaomi", "МІ" тощо.

Разом з тим, надана відповідачем дистриб`юторська угода укладена між Hong Kong Hung AU Development Company Limited та Xiaomi H.K. Limited, тоді-як правовласником знаку для товарів і послуг "Mi" за міжнародною реєстрацією №1173649, який використано у товарі за митною декларацією від 04.06.2019 №UA100200/2019/017514, є компанія Xiaomi Inc. При цьому, будь-яких інших доказів у підтвердження передання саме правовласником торгової марки "Мі" (позивачем) права її використання компанії Xiaomi H.K. Limited суду не надано, у зв`язку з чим відсутні підстави вважати доведеними твердження відповідача про введення спірного товару за митною декларацією від 04.06.2019 №UA100200/2019/017514 в цивільний обіг власником торгової марки "Мі" чи іншою уповноваженою особою.

За таких обставин, у позивача наявне право забороняти відповідачу використання торговельної марки "Mi" за міжнародною реєстрацією №1173649 при ввезенні товару, маркованого вказаного торговельною маркою, за митною декларацією від 04.06.2019 №UA100200/2019/017514, оскільки положення Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" щодо обмеження виключного права власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак (ч. 6 ст. 16 закону) не поширюються на спірні правовідносини з огляду на недоведення відповідачем обставин щодо введення спірного товару власником чи його уповноваженою особою.

Разом з тим, оскільки відповідачем не надано суду доказів щодо наявності у нього прав здійснювати використання знаку для товарів і послуг "Mi" за міжнародною реєстрацією №1173649, права на який належить позивачу, суд дійшов висновку, що позовні вимоги про заборону відповідачу здійснювати розповсюдження товарів за митною декларацією № UA 100200/2019/017514 від 04.06.2019, а саме товар - багатофункціональний прилад "Фітнес-трекер" МІ Band 3 (black): модель XMSH05HM, що включає у себе наступні функції: наручний годинник; Bluetooth; відстеження та аналіз сну - активність протягом сну та його тривалість, в кількості 100 штук, є обґрунтованими, а обраний позивачем спосіб захисту відповідає його порушеному праву та нормам Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", у зв`язку з чим позов в цій частині підлягає задоволенню.

Поміж іншого, позивачем заявлено також вимогу про вилучення з цивільного обороту та знищення контрафактного товару за митною декларацією № UA 100200/2019/017514 від 04.06.2019 року, а саме товар-багатофункціональний прилад "Фітнес-трекер" MI Band 3 (black): модель XMSH05HM, що включає у себе наступні функції: наручний годинник; Bluetooth; відстеження та аналіз сну-активність протягом сну та його тривалість, в кількості 100 штук.

Статтею 432 ЦК України передбачено, що кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого права інтелектуальної власності відповідно до статті 16 цього Кодексу. Суд у випадках та в порядку, встановлених законом, може постановити рішення, зокрема, про: вилучення з цивільного обороту товарів, виготовлених або введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності, та знищення таких товарів.

Слід зазначити, що позовна вимога щодо вилучення з цивільного обороту та знищення контрафактного товару є правомірною, оскільки ґрунтується на наведеному приписі п. 3 ч. 2 ст. 432 ЦК України. Водночас, застосування згаданого положення статті 432 ЦК України не ставиться у залежність від вчинення Митницею призупинення митного оформлення спірного товару.

Близький за змістом правовий висновок викладено у постанові Верховного Суду від 26.03.2019 у справі № 910/507/18.

Відтак, оскільки обраний спосіб захисту є ефективним та правомірним, позов в частині вимог про вилучення з цивільного обороту та знищення контрафактного товару за митною декларацією № UA 100200/2019/017514 від 04.06.2019, а саме товар-багатофункціональний прилад "Фітнес-трекер" MI Band 3 (black): модель XMSH05HM, що включає у себе наступні функції: наручний годинник; Bluetooth; відстеження та аналіз сну-активність протягом сну та його тривалість, в кількості 100 штук підлягає задоволенню.

При цьому, стосовно доводів відповідача щодо безпідставності тверджень позивача про те, що товар, ввезений за митною декларацією від 04.06.2019 №UA100200/2019/017514, є контрафактним, необхідно зазначити, що відповідно до Положення про порядок реєстрації та переміщення через митний кордон України товарів, що містять об`єкти інтелектуальної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2001 р. N 412, контрафактні товари - об`єкти інтелектуальної власності, переміщення яких через митний кордон України призводить до порушення прав правовласника, що захищаються відповідно до законодавства та міжнародних договорів України, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України.

За таких обставин, оскільки ввезення відповідачем товарів за митною декларацією від 04.06.2019 №UA100200/2019/017514 призводить до порушення прав позивача як власника знаку для товарів і послуг "Mi" за міжнародною реєстрацією №1173649, то вказаний у зазначеній митній декларації товар є контрафактним у розумінні зазначених норм законодавства.

Крім наведеного, для підтвердження або спростування доводів скаржника та відповідних висновків суду першої інстанції, а також з метою повного всебічного та об`єктивного дослідження та з`ясування всіх обставин, які мають значення для справи, як вже зазначалось, судом апеляційної інстанції згідно ухвали Північного апеляційного господарського суду від 21.10.2020 у справі № 910/8197/19 задоволено клопотання Xiaomi Inc. про призначення комплексної судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності та товарів.

На вирішення експерта поставлено наступні запитання:

чи є позначення, нанесені на товар MІ Band 3 (black), модель XMSH05HM, за митною декларацією № UA 100200/2019/017514 та його упаковку, тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із знаком для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 1173649?

- яке найменування та призначення товару - MІ Band 3 (black), модель XMSH05HM, за митною декларацією № UA 100200/2019/017514?

- чи відповідають маркувальні дані товару MІ Band 3 (black), модель XMSH05HM, за митною декларацією № UA 100200/2019/017514, та його упаковки дійсним товарним характеристикам товару?

- чи правильно виконані маркування та пакування товару MІ Band 3 (black), модель XMSH05HM, за митною декларацією № UA 100200/2019/017514?

- чи відповідає маркування та пакування товару MІ Band 3 (black), модель XMSH05HM, за митною декларацією № UA 100200/2019/017514, наданому зразку (фітнес-браслету "Mi Band 3 Black", (S/N)IMEI 19831/08806331) та вимогам нормативно-технічної документації?

- яким підприємством і коли виготовлено товар MІ Band 3 (black), модель XMSH05HM, за митною декларацією № UA 100200/2019/017514?

- якими є індивідуальні характеристики наданого на дослідження товару MІ Band 3 (black), модель XMSH05HM, за митною декларацією № UA 100200/2019/017514 (заводський номер тощо)?

Так, відповідно до висновку експерта № КСЕ-19-20/34081 від 19.03.2021 судовим експертом встановлено:

1) позначення, нанесені на товар MІ Band 3 (black), модель XMSH05HM, за митною декларацією № UA 100200/2019/017514 та його упаковку, є схожими настільки, що їх можна сплутати із знаком для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 1173649;

2) найменування об`єкта дослідження є: фітнес браслет (фітнес трекер) Xiaomi Mi Band 3, який призначений для моніторингу показників пов`язаних з фітнесом, а при з`єднанні зі сматфоном також дозволяє отримувати інформацію про дзінки, повідомлення, дату, час, тощо;

3) маркувальні дані товару - фітнес браслета MІ Band 3 (black), модель XMSH05HM, за митною декларацією № UA 100200/2019/017514, та його упаковки в частині номеру моделі, номеру типу (сертифіката), кольору відповідають дійсним характеристикам товару. Код FCC належить компанії Anhui Huami Information Technology Co., Ltd. та використовується для товарів MІ Band 3 модель XMSH05HM. Провести перевірку відповідності інших характеристик неможливо, з причин, які вказані у дослідницькій частині висновку;

4) маркування товару фітнес-трекера MІ Band 3 (black), модель XMSH05HM, за митною декларацією № UA 100200/2019/017514, виконано не у відповідності до вимог чинного законодавства України. Пакування товару MІ Band 3 (black), модель XMSH05HM, за митною декларацією № UA 100200/2019/017514 виконує свої функції;

5) маркування та пакування товару MІ Band 3 (black), модель XMSH05HM, за митною декларацією № UA 100200/2019/017514, за окремими критеріями не відповідає наданому зразку (фітнес-браслету "Mi Band 3 Black", (S/N)IMEI 19831/08806331) та вимогам нормативно-технічної документації - Технічному регламенту радіообладнання. Перелік невідповідностей наведено у дослідницькій частині висновку;

6) на товарі MІ Band 3 модель XMSH05HM, за митною декларацією № UA 100200/2019/017514 відсутні маркувальні дані щодо виробника товару. На упакуванні зазначено Anhui Huami Information Technology Co., Ltd/ (a Mi Ecosystem company). Виготовлено для: Xiaomi Communication Co.,Ltd. Встановити дату виготовлення товару неможливо, з причин, які вказані у дослідницькій частині висновку;

7) перелік індивідуальних характеристик наданого на дослідження товару MІ Band 3 (black), модель XMSH05HM, за митною декларацією № UA 100200/2019/017514 (заводський номер тощо) наведено у дослідницькій частині висновку.

Оцінюючи вказаний висновок експертів, колегією суддів встановлено, що вказаний висновок підготовлений кваліфікованими судовими експертами, а саме: Голова І.Г. та Онищук А.І.

Зазначений висновок складено відповідно до вимог законодавства, будь-яких порушень положень законодавства та методології при його складенні судом не встановлено.

Відтак, висновок експерта № КСЕ-19-20/34081 від 19.03.2021 визнається судом апеляційної інстанції належним та допустимим доказом у справі, який узгоджуються з іншими долученими до справи доказами як окремо, так і у їх сукупності.

З урахуванням вищенаведеного, місцевий господарський суд, належним чином оцінивши матеріали справи, прийшов до вірного висновку про задоволення позовних вимог.

При цьому, твердження апеляційної скарги не спростовують висновків, викладених у рішенні Господарського суду міста Києва від 25.02.2020 у справі № 910/8197/19 та у даному випадку скаржником не надано належних та допустимих доказів на підтвердження своєї правової позиції, а також не наведено переконливих аргументів у відповідності з нормами чинного законодавства, щодо спростування висновків суду першої інстанції.

Колегія суддів зазначає, що враховуючи положення частини 1 статті 9 Конституції України та беручи до уваги ратифікацію Законом України від 17.07.1997 N475/97-ВР Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року і Першого протоколу та протоколів № 2,4,7,11 до Конвенції та прийняття Закону України від 23.02.2006 № 3477-IV (3477-15) «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», суди також повинні застосовувати Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод (Рим, 4 листопада 1950 року) та рішення Європейського суду з прав людини як джерело права.

З приводу висвітлення всіх доводів апеляційної скарги колегія суддів враховує практику Європейського суду з прав людини, який у рішенні в справі «Серявін та інші проти України» вказав, що згідно з його усталеною практикою, яка відображає принцип, пов`язаний з належним здійсненням правосуддя, у рішеннях, зокрема, судів мають бути належним чином зазначені підстави, на яких вони ґрунтуються. Хоча пункт 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод зобов`язує суди обґрунтовувати свої рішення, його не можна тлумачити як такий, що вимагає детальної відповіді на кожний аргумент. Міра, до якої суд має виконати обов`язок щодо обґрунтування рішення, може бути різною залежно від характеру рішення.

У рішенні Суду у справі «Трофимчук проти України» № 4241/03 від 28.10.2010 Європейським судом з прав людини зазначено, що хоча пункт 1 статті 6 Конвенції зобов`язує суди обґрунтовувати свої рішення, це не може розумітись як вимога детально відповідати на кожен довод сторін.

Відповідно до частини 1, 3 статті 74 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи.

Згідно частини 1 статті 77 ГПК України обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.

Відповідно до статті 86 ГПК України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також вірогідність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності.

Доказування полягає не лише в поданні особами доказів, а й у доведенні їх переконливості, що скаржником зроблено не було.

Відповідно до пункту 1 частини 1 статті 275 ГПК України суд апеляційної інстанції за результатами розгляду апеляційної скарги має право залишити судове рішення без змін, а скаргу без задоволення.

Згідно статті 276 ГПК України суд апеляційної інстанції залишає апеляційну скаргу без задоволення, а судове рішення без змін, якщо визнає, що суд першої інстанції ухвалив судове рішення з додержанням норм матеріального і процесуального права.

Також, відсутні підстави для скасування чи зміни оскаржуваного рішення суду в розумінні ст. 277 ГПК України, з викладених в апеляційній скарзі обставин.

З огляду на викладене, Північний апеляційний господарський суд зазначає, що рішення місцевого господарського суду прийняте з повним і достовірним встановленням всіх фактичних обставин, а також з дотриманням норм матеріального та процесуального права, у зв`язку з чим, суд апеляційної інстанції не вбачає підстав для зміни або скасування рішення Господарського суду міста Києва від 25.02.2020 у справі № 910/8197/19, та, відповідно апеляційна скарга ТОВ «Ен-Ай-Ес Україна» є необґрунтованою та такою, що не підлягає задоволенню.

Судові витрати за подання апеляційної скарги згідно статті 129 ГПК України покладаються на скаржника.

Керуючись ст.ст. 129, 240, 267-270, 273, 275, 276, 281-284 Господарського процесуального кодексу України, Північний апеляційний господарський суд,-

ПОСТАНОВИВ:

1. Апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Ен-Ай-Ес Україна» залишити без задоволення.

2. Рішення Господарського суду міста Києва від 25.02.2020 у справі № 910/8197/19 залишити без змін.

3. Справу № 910/8197/19 направити до Господарського суду міста Києва.

4. Постанова суду апеляційної інстанції набирає законної сили з дня її прийняття.

Постанову може бути оскаржено у касаційному порядку відповідно до вимог ст.ст. 286-289 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст судового рішення складено та підписано - 28.09.2021.

Головуючий суддя Б.В. Отрюх

Судді А.А. Верховець

Л.Л. Гарник