ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" вересня 2021 р. Справа№ 910/6807/20

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Пантелієнка В.О.

суддів: Верховця А.А.

Гарник Л.Л.

секретар судового засідання Звершховська І.А.

за участю представників:

від позивача - Нікулеско Д.С. ордер АА №1072295 від 12.01.2021р.;

від відповідача-1 - Ткачук С.В. ордер КС №208849 від 14.09.2021р.;

від відповідача-2 - не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) Зафорпо Венчурс Лімітед (Zaforpo Ventures Limited)

на рішення господарського суду м.Києва від 21.01.2021р.

(повний текст складено 08.02.2021р.)

у справі №910/6807/20 (суддя Щербаков С.О.)

за позовом ТОВ Зафорпо Венчурс Лімітед (Zaforpo Ventures Limited)

до 1.Товариства з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) "Спіріт Трейдмарк Компані"

2.Державного підприємства (далі - ДП) "Український інститут інтелектуальної власності"

про визнання недійсними патентів

ВСТАНОВИВ:

Рішенням господарського суду м.Києва від 21.01.2021р. по справі №910/6807/20 відмовлено ТОВ Зафорпо Венчурс Лімітед (Zaforpo Ventures Limited) у задоволенні позову.

Не погоджуючись з винесеним рішенням суду, ТОВ Зафорпо Венчурс Лімітед (Zaforpo Ventures Limited) подало апеляційну скаргу на рішення господарського суду м.Києва від 21.01.2021р., в якій просить скасувати оскаржуване рішення повністю та ухвалити нове рішення, яким позовні вимоги Зафорпо Венчурс Лімітед (Zaforpo Ventures Limited) задовольнити; визнати недійсним патенти України №№38930, 38931, 38932, 38933, 38934, 38935, 38938 на промислові зразки, які належать ТОВ "Спіріт Трейдмарк Компані" (ІК: 42583000); зобов`язати ДП "Український інститут інтелектуальної власності" (Укрпатент) (ІК: 31032378) внести до Державного реєстру патентів України на промислові зразки відомості про визнання недійсним патентів України №№38930, 38931, 38932, 38933, 38934, 38935, 38938 на промислові зразки та опублікувати відомості про це в офіційному бюлетені "Промислова власність"; стягнути з ТОВ "Спіріт Трейдмарк Компані" на користь ТОВ Зафорпо Венчурс Лімітед (Zaforpo Ventures Limited) витрати по сплаті судового збору за подання позовної заяви та апеляційної скарги.

В зпереченнях на апеляційну скаргу представник ТОВ "Спіріт Трейдмарк Компані" просить відмовити ТОВ Зафорпо Венчурс Лімітед (Zaforpo Ventures Limited) в здоволенні апеляційної скарги та залишити рішення господарського суду м.Києва від 21.01.2021р. по справі №910/6807/20 без змін.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 09.03.2021р. відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою ТОВ Зафорпо Венчурс Лімітед (Zaforpo Ventures Limited) на рішення господарського суду м.Києва від 21.01.2021р. по справі №910/6807/20; розгляд апеляційної скарги ТОВ Зафорпо Венчурс Лімітед (Zaforpo Ventures Limited) призначено на 05.04.2021р.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 05.04.2021р. клопотання ТОВ Зафорпо Венчурс Лімітед (Zaforpo Ventures Limited) про призначення комісійної судової експертизи задоволено; призначено по справі №910/6807/20 комісійну судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 08.09.2021р. поновлено апеляційне провадження у справі №910/6807/20, розгляд апеляційної скарги призначено на 20.09.2021р.

20.09.2021р. колегією суддів у судовому засіданні було оголошено перерву до 21.09.2021р. на підставі ст. 216 ГПК України.

Розглянувши доводи апеляційної скарги, перевіривши матеріали справи, заслухавши пояснення представників позивача і відповідача-1, дослідивши докази, проаналізувавши на підставі встановлених фактичних обставин справи правильність застосування судом першої інстанції норм законодавства, Північний апеляційний господарський суд вважає, що апеляційна скарга підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 236 Господарського процесуального кодексу України, судове рішення повинно ґрунтуватися на засадах верховенства права, бути законним і обґрунтованим. Законним є рішення, ухвалене судом відповідно до норм матеріального права при дотриманні норм процесуального права. Судове рішення має відповідати завданню господарського судочинства, визначеному цим Кодексом.

Статтею 13 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін. Учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов`язків, передбачених цим Кодексом. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

Відповідно до вимог ч.4 ст.269 ГПК України суд апеляційної інстанції не обмежений доводами та вимогами апеляційної скарги, якщо під час розгляду справи буде встановлено порушення норм процесуального права, які є обов`язковою підставою для скасування рішення, або неправильне застосування норм матеріального права.

ТОВ Зафорпо Венчурс Лімітед (Zaforpo Ventures Limited) звернулося до господарського суду м.Києва з позовом до ТОВ "Спіріт Трейдмарк Компані" (відповідач-1) і Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (відповідач-2), в якому просив місцевий суд:

- визнати недійсними патенти України №№ 38930, 38931, 38932, 38933, 38934, 38935, 38938 на промислові зразки, які належать Товариству з обмеженою відповідальністю "Спіріт Трейдмарк Компані";

- зобов`язати Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України внести до Державного реєстру патентів України на промислові зразки відомості про визнання недійсними патентів України №№ 38930, 38931, 38932, 38933, 38934, 38935, 38938 на промислові зразки та опубліковати відомості про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Позовні вимоги були обґрунтовані невідповідністю запатентованих промислових зразків умовам патентоспроможності, оскільки сукупність суттєвих ознак промислових зразків за патентами України №№ 38930, 38931, 38932, 38933, 38934, 38935, 38938 стала загальнодоступною у світі до дати подання заявок, у зв`язку з чим, на думку позивача, вони підлягають визнанню недійсними згідно ст. 25 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки".

Ухвалою господарського суду м.Києва від 15.06.2020р. було прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі; призначено підготовче засідання суду на 30.07.2020р.; залучено до участі у розгляді справи третьою особою, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача-2 - Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності".

Ухвалою місцевого суду від 26.11.2020р. було замінено у справі № 910/6807/20 відповідача-2 - Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України на його функціонального правонаступника - Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності"; зобов`язано Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності" у строк до 17.12.2020р. надати суду письмові пояснення щодо заявлених позовних вимог; відкладено судове засідання на 17.12.2020р.

З матеріалів справи вбачається, що ТОВ Зафорпо Венчурс Лімітед (Zaforpo Ventures Limited) є власником наступних свідоцтв України на знак для товарів і послуг, а саме:

- № 154730 від 25.04.2012р. на знак для товарів і послуг "MEDOFF" щодо 33 класу для товарів і послуг за Міжнародною класифікацією товарів і послуг (далі - МКТП): алкогольні напої (крім пива);

- № 238994 від 12.03.2018р. на знак для товарів і послуг - "MEDOFF ORIGINAL VODKA" (комбінований) щодо 33 класу МКТП: горілка; горілка особлива;

- № 37247 від 15.01.2004р. на знак для товарів і послуг "МЕРНАЯ" щодо наступних класів МКТП:

Кл.16: Папір, картон і вироби з них, що не належать до інших класів; друкована продукція; матеріали для книжкових оправ; фотографії; канцелярські товари; клеї канцелярські і побутові; товари для художників; пензлі; друкарські машинки та канцелярське обладдя (крім меблів); навчальні матеріали (крім апаратури); пластмасові матеріали для пакування (що не належать до інших класів); друкарські шрифти; друкарські кліше; всі товари; що включені до 16 класу; в тому числі: газети; графічні друковані роботи; графічні зображення; графічні репродукції; друкарська продукція; друкарське устатковання перемісне канцелярське; друковані видання; друковані розклади; друкові видання періодичні; журнали (періодичні видання); інформаційні бюлетні; календарі; календарі-довідники; карти географічні; картинки; каталоги; квитки; книги; верстати і машини для книгооправних робіт канцелярських; малюнки; мапи (географічні); музичні вітальні листівки; плакати; поштові листівки; прапорці паперові; проспекти рекламні; фотогравюри; часописи; часописи гумористичні;

Кл. 21: Домашнє або кухонне начиння і вмістини (не з коштовних металів і не покриті ними); гребінці і губки; щітки (крім пензлів); щіткові матеріали; знаряддя для чищення; сталева вовна; необроблене або частково оброблене скло (крім будівельного); вироби із скла, порцеляни та череп`яні, що не належать до інших класів; всі товари, що включені до 21 класу, в тому числі: пляшки, пивні кухлі, пляшечки не з коштовних металів, посудини для пиття, фляги, бутлі, графини, склянки на питво, келихи не з коштовних металів;

Кл. 32: Пиво; мінеральні і газовані води та інші безалкогольні напої; фруктові напої і фруктові соки; сиропи та інші складники для готування напоїв; аперитиви неалкогольні; арахісове молоко (неалкогольний напій); безалкогольні фруктові екстракти; безалкогольні фруктові напої; порошки, таблетки для виготовляння газованих напоїв; виноградне сусло; вода зельтерська; вода літієва; води (напої); води столові; складники для виготовляння газованих вод; есенції для виготовляння напоїв; ізотонічні напої; імбирне пиво; коктейлі неалкогольні; лимонади; складники для виготовляння лікерів; мигдалеве молоко (напій); складники для виготовляння мінеральних вод; напої з молочної сироватки; складники для виготовляння напоїв; нектар фруктовий (неалкогольний); овочеві соки (напої); оршад (напій); пивне сусло; сарсапарель (безалкогольний напій); сиропи до напоїв; сиропи на лимонади; содова вода; солодове пиво; солодове сусло; сусла; томатний сік (напій); екстракти хмелю для виготовляння пива; шербети (напої);

Кл. 33: Алкогольні напої (крім пива); аперитиви; арак (рисовий алкогольний напій); бренді; вина; віскі; ганусова горілка (настоянка); ганусовий лікер; гідромель (медівка); горілка; горілка вишнева; грушевий сидр; джин (ялівцева горілка); коктейлі; курасо (лікер); лікери; м`ятні настоянки; напої алкогольні перегінні; напої, що містять фрукти, алкогольні; настоянки гіркі; пікети (вино з виноградних вичавків); рисовий спирт; ром; саке (рисова горілка); сидри; спиртні напої; спиртові екстракти; спиртові есенції; алкогольні напої, що сприяють травленню; фруктові екстракти спиртові;

Кл. 35: Реклама; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи; всі послуги,; що включені до 35 класу; в тому числі: агентства комерційного інформування; керування справами в готуванні артистів; вивчання ринку; визначання громадської думки; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; влаштовування ярмарків на торговельні або рекламні потреби; передплачування газет (посередництво); демонстрування товарів; ділове досліджування; ділове інформування; ділове розвідування; ділові довідки; множення документів; економічне прогнозування; збирання інформації до комп`ютерних баз даних; розповсюджування зразків; дорадча допомога в діловому керуванні; керування комп`ютерними файлами; машинописні роботи; наймання місця на рекламу; наймання рекламних матеріалів; оновлювання рекламних матеріалів; оформляння вітрин; публікування рекламних текстів; радіорекламування; реклама поштою; рекламні агентства; готування рекламних смуг; розповсюджування рекламних матеріалів; сприяння продажеві (посередництво); обробляння текстів; телевізійне рекламування; фотокопіювання;

Кл. 43: Послуги щодо забезпечування харчами і напоями; кафе; кафетерії; послуги барів; кав`ярні; ресторани; ресторани самообслуговування; постачання харчів та напоїв; шинки чи буфети (заклади швидкого і повсякчасного обслуговування).

- № 154732 від 25.04.2012р. на знак для товарів і послуг "МЕРНАЯ" щодо 33 класу МКТП: алкогольні напої (крім пива);

- № 191634 від 10.10.2014р. на знак для товарів і послуг "МЪРНАЯ" щодо 33 класу МКТП:

алкогольні напої (крім пива); аперитиви; арак (рисовий алкогольний напій); бренді; вина; вина ігристі; віскі; ганусова (анісова) горілка (настоянка); горілка особлива; ганусовий (анісовий) лікер; гідромель (медівка); горілка; горілка вишнева; грушевий сидр; джин (ялівцева горілка); коньяки; коктейлі; кюрасо (лікер); лікери; м`ятні настоянки; напої алкогольні перегінні; алкогольні напої, що містять фрукти; ніра (алкогольний напій на основі цукрової тростини); настоянки гіркі; пікети (вино з виноградних вичавків); рисовий спирт; ром; саке (рисова горілка); сидри; слабоалкогольні напої; спиртні напої; спиртові екстракти; спиртові есенції; алкогольні напої, що сприяють травленню; фруктові екстракти спиртові.

Також, ТОВ Зафорпо Венчурс Лімітед (Zaforpo Ventures Limited) є власником торговельних марок, що охороняються за міжнародною реєстрацією № 849751 від 11.01.2005р. на знак для товарів та послуг "MEDOFF" стосовно 32, 33, 43 класів МКТП; міжнародною реєстрацією № 831910 від 28.07.2004р. на знак для товарів і послуг "MEDOFF" щодо 32, 33, 43 класів МКТП; міжнародною реєстрацією № 923156 від 17.04.2007р. на знак для товарів та послуг "МЪРНАЯ" стосовно 32, 33, 43 класів для товарів та послуг за МКТП.

З матеріалів справи вбачається, що ТОВ "Спіріт Трейдмарк Компані" є власником патентів України на наступні промислові зразки:

- № 38930 на промисловий зразок "ЕТИКЕТКА" (10 варіантів, які містять позначення "MEDOFF"), зареєстрований на підставі заявки № s201802558 від 04.12.2018р., про що 25.03.2019р. в офіційному бюлетені "Промислова власність" № 6 здійснено відповідну публікацію;

- № 38931 на промисловий зразок "КОВПАЧОК ДЛЯ ПЛЯШКИ" (7 варіантів, які містять позначення "MEDOFF ORIGINAL VODKA"), зареєстрований на підставі заявки № s201802559 від 04.12.2018р., про що 25.03.2019р. в офіційному бюлетені "Промислова власність" № 6 здійснено відповідну публікацію;

- № 38932 на промисловий зразок "ПЛЯШКА" (яка містить позначення "Premium Vodka"), зареєстрований на підставі заявки № s201802582 від 04.12.2018р., про що 25.03.2019р. в офіційному бюлетені "Промислова власність" № 6 здійснено відповідну публікацію;

- № 38933 на промисловий зразок "ПЛЯШКА" (яка містить позначення "MEDOFF ORIGINAL VODKA"), зареєстрований на підставі заявки № s201802813 від 30.11.2018р., про що 25.03.2019р. в офіційному бюлетені "Промислова власність" № 6 здійснено відповідну публікацію;

- № 38934 на промисловий зразок "КОВПАЧОК ДЛЯ ПЛЯШКИ" (7 варіантів, які містять позначення "MEDOFF ORIGINAL VODKA"), зареєстрований на підставі заявки № s201802814 від 30.11.2018р., про що 25.03.2019р. в офіційному бюлетені "Промислова власність" № 6 здійснено відповідну публікацію;

- № 38935 на промисловий зразок "ЕТИКЕТКА" (10 варіантів, які містять позначення "MEDOFF"), зареєстрований на підставі заявки № s201802815 від 30.11.2018р., про що 25.03.2019р. в офіційному бюлетені "Промислова власність" № 6 здійснено відповідну публікацію;

- № 38938 на промисловий зразок "ПЛЯШКА" (яка містить позначення "МЪРНАЯ"), зареєстрований на підставі заявки № s201802828 від 04.12.2018р., про що 25.03.2019р. в офіційному бюлетені "Промислова власність" № 6 здійснено відповідну публікацію;

Обґрунтовуючи позовні вимоги, позивач вказує на те, що промислові зразки за патентами України №№ 38930, 38931, 38932, 38933, 38934, 38935, 38938 не відповідають умовам патентоздатності, а саме не є новими, оскільки сукупність суттєвих ознак промислових зразків стала загальнодоступною у світі до дати подання заявок до Установи, а також промислові зразки за вказаними патентами включають позначення, що схожі до ступеня сплутування зі знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 154730, 238994, 154732, 191634 та за міжнародними реєстаціями №№849751, 831910, 923156, у зв`язку з чим позивач просив місцевий суд визнати недійсними патенти України №№ 38930, 38931, 38932, 38933, 38934, 38935, 38938 на промислові зразки, які належать ТОВ "Спіріт Трейдмарк Компані" та зобов`язати Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України внести до Державного реєстру патентів України на промислові зразки відомості про визнання недійсними патентів України №№ 38930, 38931, 38932, 38933, 38934, 38935, 38938 на промислові зразки та опублікувати відомості про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

До відносин, пов`язаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, застосовуються положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України та іншими законами (ч. 2 ст. 154 ГК України).

Частиною 1 ст. 418 Цивільного кодексу України визначено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об`єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільним кодексом України та іншим законом.

Право інтелектуальної власності є непорушним відповідно до ч.3 ст.418 Цивільного кодексу України. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у його здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

До об`єктів права інтелектуальної власності, відповідно до ч.1 ст.155 Господарського кодексу України та ч.1 ст.420 Цивільного кодексу України, зокрема, належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг).

Право інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом у випадках і порядку, передбачених законом (ч.1 ст.157 Господарського кодексу України).

Згідно п. 4 ст. 1 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", знак - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів (ст. 492 Цивільного кодексу України).

У відповідності до ст. 494 Цивільного кодексу України, набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом. Набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію або визнана в установленому законом порядку добре відомою, не вимагає засвідчення свідоцтвом.

Згідно ст. 495 Цивільного кодексу України, майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є:

1) право на використання торговельної марки;

2) виключне право дозволяти використання торговельної марки;

3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання;

4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Відповідно до ч. 1-3 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом. Об`єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень. Право власності на знак засвідчується свідоцтвом.

Згідно п. 4 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Статтею 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" зазначено, що свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права. При цьому, використанням знака визнається:

- нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

- застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;

- застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Як зазначено вище, ТОВ Зафорпо Венчурс Лімітед (Zaforpo Ventures Limited) (позивач) є власником свідоцтв України №№ 154730, 238994, 37247, 154732, 191634 на знаки для товарів і послуг "MEDOFF, "MEDOFF ORIGINAL VODKA", "МЕРНАЯ", "МЪРНАЯ" та міжнародних реєстрацій № 849751, № 831910 та № 923156 на торговельні марки "MEDOFF", "MEDOFF", "МЪРНАЯ".

Таким чином, позивач звернувся до суду за захистом прав та інтересів на знаки для товарів і послуг "MEDOFF, "MEDOFF ORIGINAL VODKA", "МЕРНАЯ", "МЪРНАЯ" за свідоцтвами України №№ 154730, 238994, 37247, 154732, 191634 та на торговельні марки "MEDOFF", "MEDOFF", "МЪРНАЯ" за міжнародними реєстраціями № 849751, № 831910 та № 923156.

Позивач зазначає, що його порушені права полягають в тому, що наявність зареєстрованих патентів України №№ 38930, 38931, 38932, 38933, 38934, 38935, 38938 на промислові зразки позбавляє його виключних прав забороняти використовувати такі об`єкти інтелектуальної власності, незважаючи на те, що в них використані позначення, які є схожими до ступеня змішування з його торговельними марками і використовуються для споріднених товарів.

Відповідно до ст. 461 Цивільного кодексу України, промисловий зразок вважається придатним для набуття права інтелектуальної власності на нього, якщо він, відповідно до закону, є новим. Об`єктом промислового зразка можуть бути форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, що визначають зовнішній вигляд промислового виробу.

Набуття права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок засвідчується патентом. Обсяг правової охорони визначається формулою винаходу, корисної моделі, сукупністю суттєвих ознак промислового зразка. (ст.462 Цивільного кодексу України).

Статтею 464 Цивільного кодексу України визначено, що майновими правами інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок є: - право на використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка; - виключне право дозволяти використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка (видавати ліцензії); - виключне право перешкоджати неправомірному використанню винаходу, корисної моделі, промислового зразка, в тому числі забороняти таке використання; - інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом. Майнові права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок належать володільцю відповідного патенту, якщо інше не встановлено договором чи законом.

Заявки № s201802558, № s201802559, № s201802582, № s201802813, № s201802814, № s201802815, № s201802828 на видачу патентів на промислові зразки за патентами №№ 38930, 38931, 38932, 38933, 38934, 38935, 38938 були подані 30.11.2018р. та 04.12.2018р. відповідно.

Відповідно до п. а ч. 1 ст. 25 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" патент може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності запатентованого промислового зразка умовам патентоспроможності, визначеним цим Законом.

Згідно ст. 5 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" правова охорона надається промисловому зразку, що не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та відповідає умовам патентоспроможності. Об`єктом промислового зразка може бути форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, які визначають зовнішній вигляд промислового виробу і призначені для задоволення естетичних та ергономічних потреб. Згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону: об`єкти архітектури (крім малих архітектурних форм), промислові, гідротехнічні та інші стаціонарні споруди; друкована продукція як така; об`єкти нестійкої форми з рідких, газоподібних, сипких або подібних до них речовин тощо. Обсяг правової охорони, що надається, визначається сукупністю суттєвих ознак промислового зразка, представлених на зображенні (зображеннях) виробу, внесеному до Реєстру, і засвідчується патентом з наведеною у ньому копією внесеного до Реєстру зображення виробу. Тлумачення ознак промислового зразка повинно здійснюватися в межах його опису.

Відповідно до ст. 6 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" промисловий зразок відповідає умовам патентоспроможності, якщо він є новим. Промисловий зразок визнається новим, якщо сукупність його суттєвих ознак не стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету. Крім того, у процесі встановлення новизни промислового зразка береться до уваги зміст усіх раніше одержаних Установою заявок, за винятком тих, що на зазначену дату вважаються відкликаними, відкликані або за ними Установою прийняті рішення про відмову у видачі патентів і вичерпані можливості оскарження таких рішень.

На визнання промислового зразка патентоспроможним не впливає розкриття інформації про нього автором або особою, яка одержала від автора прямо чи опосередковано таку інформацію протягом шести місяців до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету. При цьому обов`язок доведення обставин розкриття інформації покладається на особу, заінтересовану у застосуванні цього пункту.

Так, позивач зазначає, що промислові зразки за оспорюваними патентами були загальнодоступнимі у світі до дати подання заявок до Установи, тобто до 30.11.2018р. та 04.12.2018р. відповідно. Промислові зразки включають позначення, що є схожим до ступеня сплутування зі знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 154730, 238994, 37247, 154732, 191634 та за міжнародними реєстраціями № 849751, № 831910 та № 923156.

Відповідно до п. в ч. 1 ст. 25 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" , патент може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі видачі патенту внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

Згідно ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом. Свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Позивач також зазначає, що відповідач-1 подавши заявки на промислові зразки, які містять зображення знаків "MEDOFF, "MEDOFF ORIGINAL VODKA", "МЪРНАЯ", "МЕРНАЯ", які належать позивачу, посягнув на його виключні права перешкоджати неправомірному використанню цих торговельних марок, в тому числі забороняти іншим особам використовувати без його згоди, позначення, схожі із зареєстрованими знаками, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг.

На думку позивача, відповідач-1 зможе використовувати промислові зразки, а саме "ПЛЯШКА", "КОВПАЧОК ДЛЯ ПЛЯШКИ", "ЕТИКЕТКА", які містять знаки "MEDOFF, "MEDOFF ORIGINAL VODKA", "МЪРНАЯ", "МЕРНАЯ", що належать позивачу, у зв`язку з чим позивач буде позбавлений можливості реалізувати виключні права перешкоджати неправомірному використанню цих торговельних марок щодо однорідних (споріднених) товарів. Таким чином, до предмету доказування у даній справі входять обставини щодо відповідності промислових зразків за оспорюваними патентами умові надання правової охорони - "новизна", а також щодо того, чи містять промислові зразки за патентами №№ 38930, 38931, 38932, 38933, 38934, 38935, 38938 позначення, які схожі до ступеню сплутування зі знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 154730, 238994, 37247, 154732, 191634 та за міжнародними реєстраціями № 849751, № 831910 та № 923156.

До матеріалів справи позивачем було долучено копію висновку експертів №10/01-2020 за результатами проведення комісійної експертизи об`єктів інтелектуальної власності від 10.03.2020р., складеного експертами Дорошенком О.Ф. та Мінченко Н.В., відповідно до якого експерти дійшли наступних висновків:

1. Виріб за індексом " 19-08" МКПЗ "ЕТИКЕТКИ", для якого зареєстровано промислові зразки за патентами України №№ 38930, 38935 в частині етикеток за варіантами №№ 2 - 4, 6 - 10, належать до товарів, які є спорідненими з: товарами 33 класу МКТП "алкогольні напої для яких зареєстровано знак № 154730; товарами 33 класу МКТП "горілка; горілка особлива", для яких зареєстровано знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 238994; товаром 32 класу МКТП "пиво" та 33 класу МКТП "алкогольні напої (крім пива)", для яких зокрема зареєстровано знак за міжнародною реєстрацією № 849751; товаром 32 класу МКТП "пиво" та 33 класу МКТП "алкогольні напої (крім пива), всі товари, включені у цей клас", для яких зокрема зареєстровано знак за міжнародною реєстрацією № 831910.

Виріб за індексом " 19-08" МКПЗ "ЕТИКЕТКИ", для якого зареєстровано промислові зразки за патентами України №№ 38930, 38935 в частині етикеток за варіантами №№ 2 - 4, 6 - 10, належать до товарів, які не є спорідненими з: товарами 32 класу МКТП "мінеральні і газовані води та інші безалкогольні напої; фруктові напої і фруктові соки; сиропи та інші препарати для виготовляння напоїв", для яких зокрема зареєстровано знак за міжнародною реєстрацією № 849751; товарами 32 класу МКТП "мінеральні і газовані води та інші безалкогольні напої; фруктові напої і фруктові соки; сиропи та інші препарати для виготовляння напоїв, всі товари, включені у цей клас (крім пива)", для яких зокрема зареєстровано знак за міжнародною реєстрацією № 831910.

Виріб за індексом " 19-08" МКПЗ "ЕТИКЕТКИ", для якого зареєстровано промислові зразки за патентами України №№ 38930, 38935 в частині етикеток за варіантами № 1 та № 5, належать до товарів, які є спорідненими з: товарами 33 класу МКТП "алкогольні напої (крім пива)", для яких зареєстровано знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 154730; товарами 33 класу МКТП "горілка; горілка особлива", для яких зареєстровано знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 238994; товарами 32 класу МКТП "пиво; мінеральні і газовані води та інші безалкогольні напої; фруктові напої і фруктові соки; сиропи та інші препарати для виготовляння напоїв" та товарами 33 класу МКТП алкогольні напої (крім пива)", для яких зокрема зареєстровано знак за міжнародною реєстрацією № 849751; товарами 32 класу МКТП "пиво; мінеральні і газовані води та інші безалкогольні напої; фруктові напої і фруктові соки; сиропи та інші препарати для виготовляння напоїв, всі товари, включені у цей клас" та товарами 33 класу МКТП "алкогольні напої (крім пива), всі товари, включені у цей клас", для яких зокрема зареєстровано знак за міжнародною реєстрацією № 831910.

2. Виріб за індексом " 09-07" МКПЗ "Ковпачки [для пляшок]", для якого зареєстровано промислові зразки за патентами України №№38931, 38934, належить до товарів, які є спорідненими з: товарами 33 класу МКТП "алкогольні напої (крім пива)", для яких зареєстровано знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 154730; товарами 33 класу МКТП "горілка; горілка особлива", для яких зареєстровано знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 238994; товарами 32 класу МКТП "пиво" та 33 класу МКТП "алкогольні напої (крім пива)", для яких зокрема зареєстровано знак за міжнародною реєстрацією № 849751; товаром 32 класу МКТП "пиво" та 33 класу МКТП "алкогольні напої (крім пива), всі товари, включені у цей клас", для яких зокрема зареєстровано знак за міжнародною реєстрацією № 831910.

Виріб за індексом " 09-07" МКПЗ "Ковпачки [для пляшок]", для якого зареєстровано промислові зразки за патентами України №№ 38931, 38934, належить до товарів, які не є спорідненими з: товарами 32 класу МКТП "мінеральні і газовані води та інші безалкогольні напої; фруктові напої і фруктові соки; сиропи та інші препарати для виготовляння напоїв", для яких зокрема зареєстровано знак за міжнародною реєстрацією № 849751; товарами 32 класу МКТП "мінеральні і газовані води та інші безалкогольні напої; фруктові напої і фруктові соки; сиропи та інші препарати для виготовляння напоїв, всі товари, включені у цей клас (крім пива)", для яких зокрема зареєстровано знак за міжнародною реєстрацією № 831910.

3. Виріб за індексом " 09-01" МКПЗ "ПЛЯШКА", для якого зареєстровано промислові зразки за патентами України №№ 38932, 38933, належить до товарів, які є спорідненими з усіма товарами, які включені у 33 клас МКТП, та товаром 32 класу МКТП "пиво". Виріб за індексом " 09-01" МКПЗ "ПЛЯШКА", для якого зареєстровано промислові зразки за патентами України №№ 38932, 38933, належить до товарів, які не є спорідненими з товарами 32 класу МКТП "мінеральна вода (напої); газована вода; безалкогольні напої; безалкогольні фруктові напої; фруктові соки; фруктові напої і фруктові соки; сиропи для виготовляння напоїв; аперитиви безалкогольні; арахісове молоко (безалкогольний напій); безалкогольні фруктові екстракти; безалкогольні фруктові напої; порошки для виготовляння газованих напоїв; пастилки для виготовляння газованих напоїв; виноградне сусло; вода зельтерська; вода літієва; води (напої); води столові; складники для виготовляння напоїв; ізотонічні напої; імбирне пиво; коктейлі безалкогольні; лимонади; складники для виготовляння лікерів; мигдалеве молоко (напій); складники для виготовляння мінеральних вод; напої з молочної сироватки, складники для виготовляння напоїв; нектари фруктові (безалкогольні); овочеві соки (напої); оршад (напій); пивне сусло; сарсапарель (безалкогольний напій); сиропи до напоїв; сиропи на лимонади; содова вода; солодове пиво; солодове сусло; сусла; томатний сік (напій); екстракти хмелю для виготовляння пива; шербети (напої), всі товари, включені в цей клас (крім товару "пиво")".

Виріб за індексом " 09-01" МКПЗ "ПЛЯШКА", для якого зареєстровано промисловий зразок за патентом України № 38938, належить до товарів, які є спорідненими з усіма товарами, які включені у 33 клас МКТП та у 32 клас МКТП.

4. В матеріалах, наданих на дослідження, містяться відомості про те, що сукупність суттєвих ознак промислових зразків за патентами України №№ 38930, 38931, 38932, 38933, 38934, 38935, 38938 стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки до Установи.

5. У зображеннях промислових зразків "ЕТИКЕТКА" за патентами України № 38930, № 38935 містяться позначення, які є схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 154730, 238994 та за міжнародними реєстраціями №№ 849751, 831910 в частині споріднених товарів.

6. У зображеннях промислових зразків "КОВПАЧОК ДЛЯ ПЛЯШКИ" за патентами України № 38931, № 38934 містяться позначення, які є схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 154730, 238994 та за міжнародними реєстраціями №№ 849751, 831910 в частині споріднених товарів.

7. У зображенні промислового зразка "ПЛЯШКА" за патентом України № 38938 міститься позначення, яке є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України № 154732, № 191634 та міжнародною реєстрацією № 923156 в частині споріднених товарів.

8. У зображенні промислових зразків за патентами України №№ 38930, 38931, 38934, 38935, 38938 містяться позначення, які внаслідок їх використання для товарів 33 класу МКТП, товару "пиво" 32 класу МКТП, а також 32 класу МКТП (стосовно тільки патенту України №38938 та патентів України № 38930, № 38935 в частині етикеток за варіантами № 1 та № 5) можуть ввести в оману споживачів щодо джерела походження товару (особи виробника).

Відповідно до ст. 25 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" патент може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі: а) невідповідності запатентованого промислового зразка умовам патентоспроможності, визначеним цим Законом; б) наявності у сукупності суттєвих ознак промислового зразка ознак, яких не було у поданій заявці; в) видачі патенту внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

Як вбачається з матеріалів справи, Товариство з обмеженою відповідальністю "Спіріт Трейдмарк Компані" є власником наступних свідоцтв України на знак для товарів і послуг, а саме:

- № 183429 від 25.03.2014р. на знак для товарів і послуг - "MEDOFF ORIGINAL" (комбінований) щодо 33 класу МКТП: алкогольні напої (крім пива); аперитиви; арак (рисовий алкогольний напій); бренді; вина; вина ігристі; віскі; ганусова (анісова) горілка (настоянка); горілка особлива; ганусовий (анісовий) лікер; гідромель (медівка); горілка; горілка вишнева; грушевий сидр; джин (ялівцева горілка); коньяки; коктейлі; кюрасо (лікер); лікери; м`ятні настоянки; напої алкогольні перегінні; алкогольні напої, що містять фрукти; настоянки гіркі; пікети (вино з виноградних вичавків); рисовий спирт; ром; саке (рисова горілка); сидри; спиртні напої; спиртові екстракти; спиртові есенції; алкогольні напої, що сприяють травленню; фруктові екстракти спиртові;

- № 183392 від 25.03.2014р. на знак для товарів і послуг - "МЪРНАЯ. ДРЕВНІЙ КІЕВЪ" (комбінований) щодо 33 класу МКТП: алкогольні напої (крім пива); аперитиви; арак (рисовий алкогольний напій); бренді; вина; вина ігристі; віскі; ганусова (анісова) горілка (настоянка); горілка особлива; ганусовий (анісовий) лікер; гідромель (медівка); горілка; горілка вишнева; грушевий сидр; джин (ялівцева горілка); коньяки; коктейлі; кюрасо (лікер); лікери; м`ятні настоянки; напої алкогольні перегінні; алкогольні напої, що містять фрукти; настоянки гіркі; пікети (вино з виноградних вичавків); рисовий спирт; ром; саке (рисова горілка); сидри; спиртні напої; спиртові екстракти; спиртові есенції; алкогольні напої, що сприяють травленню; фруктові екстракти спиртові.

Крім того, ТОВ "Спіріт Трейдмарк Компані" було отримано від Товариства з обмеженою відповідальністю "Істерн Беверідж Трейдінг" - власника свідоцтва України № 206474 від 10.12.2015р. на знак для товарів і послуг - "ORIGINAL" (комбінований) дозвіл від 15.11.2018р. (т. 2 а.с. 251) на будь-яке використання знаку для товарів та послуг за свідоцтвом № 206474 на реєстрацію на території України або іншої держави будь-яких об`єктів інтелектуальної власності (знаків для товарів та послуг, винаходів, промислових зразків та інших) східних , а також похідних від знаку.

Відповідно до ч. 2 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом.

Згідно ч. 4 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", використанням знака визнається:

- нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

- застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;

- застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Висновок експертів №10/01-2020 за результатами проведення комісійної експертизи об`єктів інтелектуальної власності від 10.03.2020р., складений експертами Дорошенком О.Ф. та Мінченко Н.В. на замовлення позивача не було прийнято місцевим судом до розгляду як належний та допустимий доказ, оскільки, на думку місцевого суду, оспорювані свідоцтва не порушують прав позивача.

За змістом ст. 98 Господарського процесуального кодексу України, висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному законодавством. Предметом висновку експерта може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань. Висновок експерта може бути наданий на замовлення учасника справи або на підставі ухвали суду про призначення експертизи. У висновку експерта має бути зазначено, що він попереджений (обізнаний) про відповідальність за завідомо неправдивий висновок, а у випадку призначення експертизи судом, також про відповідальність за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків.

Висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими статтею 86 Господарського процесуального кодексу України.

Відповідно до пунктів 5.1. та 5.2. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998р. № 53/5 (далі - Інструкція з проведення експертиз), основним завданням експертизи об`єктів інтелектуальної власності є визначення властивостей цих об`єктів, до яких належать об`єкти промислової власності, об`єкти авторського права і суміжних прав.

При дослідженні об`єктів промислової власності вирішуються питання щодо властивостей цих об`єктів, а саме: знаків для товарів і послуг (торговельних марок); комерційних найменувань; географічних зазначень; промислових зразків; винаходів і корисних моделей; комерційної таємниці і ноу-хау; раціоналізаторських пропозицій; топографії інтегральних мікросхем; сортів рослин; порід тварин тощо.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 05.04.2021р. клопотання ТОВ Зафорпо Венчурс Лімітед (Zaforpo Ventures Limited) про призначення комісійної судової експертизи було задоволено і призначено по справі №910/6807/20 комісійну судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності.

На вирішення експертів були поставлені наступні питання:

1.Чи міститься у зображеннях промислових зразків «ЕТИКЕТКА» за патентами України № 38930, 38935 позначення, схоже настільки, що його можна сплутати зі знаками для товарів і послуг за свідоцтвами №№ 154730,238994?

2.Чи міститься у зображеннях промислових зразків «КОВПАЧОК ДЛЯ ПЛЯШКИ» за патентами України №№ 38931, 38934 позначення, схоже настільки, що його можна сплутати зі знаками для товарів і послуг за свідоцтвами №№ 154730,238994?

3.Чи міститься у зображенні промислового зразка «ПЛЯШКА» за патентом України №38938 позначення, схоже настільки, що його можна сплутати зі знаками для товарів і послуг за свідоцтвами №№154732, 191634?

4.Чи є товари для яких зареєстровано знаки за свідоцтвами №№ 154730, 238994, 154732, 191634 однорідними (спорідненими) з виробами для яких зареєстровано промислові зразки за патентами України №№38930, 38931,38932,38933,38934, 38935,38938?

5.Чи міститься у складі промислового зразка «ЕТИКЕТКА» за патентами України №№ 38930, 38934 позначення, схоже настільки, що його можна сплутати зі знаками для товарів і послуг за свідоцтвами №№154730, 238994?

6.Чи міститься у складі промислових зразків «КОВПАЧОК ДЛЯ ПЛЯШКИ» за патентами України №№38931, 38935 позначення, схоже настільки, що його можна сплутати зі знаками для товарів і послуг за свідоцтвами №№ 154730, 238994?

7.Чи міститься у складі промислового зразка «Пляшка» за патентом України №38938 позначення, схоже настільки, що його можна сплутати зі знаками для товарів і послуг за свідоцтвами №№ 154732,191634?

8.Чи використано в патентах України №№ 38930, 38931, 38932, 38933, 38934, 38935, 38938 торговельну марку за свідоцтвом України № 183429 у формі, яка відрізняється від зареєстрованої торговельної марки лише окремими елементами і чи змінює це в цілому відмітність даної торговельної марки?

9.Чи використано в патентах України №№ 38930, 38931, 38932, 38933, 38934, 38935, 38938 торговельну марку за свідоцтвом України №183392 у формі, яка відрізняється від зареєстрованої торговельної марки лише окремими елементами і чи змінює це в цілому відмітність даної торговельної марки?

10.Чи містяться в матеріалах судової справи № 910/6807/20 відомості про те, що сукупність суттєвих ознак промислових зразків за патентами України №№ 38930, 38931, 38932, 38933, 38934, 38935, 38938 стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки до Установи?

З висновку експертів №074/21 за результатами комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 26.08.2021р., вбачаються наступні висновки:

1. У зображеннях промислових зразків «ЕТИКЕТКА» за патентами України № 38930, 38935 міститься позначення, схоже настільки, що його можна сплутати зі знаками для товарів і послуг за свідоцтвами №№ 154730, 238994.

2.У зображеннях промислових зразків «КОВПАЧОК ДЛЯ ПЛЯШКИ» за патентами України №№ 38931, 38934 міститься позначення, схоже настільки, що його можна сплутати зі знаками для товарів і послуг за свідоцтвами №№ 154730,238994.

3.У зображенні промислового зразка «ПЛЯШКА» за патентом України №38938 міститься позначення, схоже настільки, що його можна сплутати зі знаками для товарів і послуг за свідоцтвами №№154732, 191634.

4.Товари для яких зареєстровано знаки за свідоцтвами №№ 154730, 238994, 154732, 191634 є спорідненими з виробами для яких зареєстровано промислові зразки за патентами України №№38930, 38931,38932, 38933,38934, 38935, 38938.

5.У складі промислового зразка «ЕТИКЕТКА» за патентами України №№ 38930, 38935 міститься позначення, схоже настільки, що його можна сплутати зі знаками для товарів і послуг за свідоцтвами №№154730,238994.

6.У складі промислових зразків «КОВПАЧОК ДЛЯ ПЛЯШКИ» за патентами України №№38931, 38934 міститься позначення, схоже настільки, що його можна сплутати зі знаками для товарів і послуг за свідоцтвами №№ 154730,238994.

7.У складі промислового зразка «Пляшка» за патентом України №38938 міститься позначення, схоже настільки, що його можна сплутати зі знаками для товарів і послуг за свідоцтвами №№ 154732,191634.

8.В патентах України №№ 38930, 38931, 38932, 38933, 38934, 38935, 38938 не використано торговельну марку за свідоцтвом України № 183429 у формі, яка відрізняється від зареєстрованої торговельної марки лише окремими елементами.

9.В патентах України №№ 38930, 38931, 38932, 38933, 38934, 38935, 38938 не використано торговельну марку за свідоцтвом України №183392 у формі, яка відрізняється від зареєстрованої торговельної марки лише окремими елементами.

10.В матеріалах судової справи № 910/6807/20 містяться відомості про те. що сукупність суттєвих ознак промислових зразків за патентами України №№ 38930, 38931, 38932, 38933, 38935 (варіанти 1-9), 38938 стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки до Установи. В матеріалах судової справи № 910/6807/20 не містяться відомості про те, що сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України № 38934 стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки до Установи.

Суд апеляційної інстанції вважає висновок експертів № 074/21 (.с. 1-133 т. 2) аналогічним висновку експертів №10/01-2020 (а.с. 119-208 т. 3), а названі висновки такими, що відповідають фактичним обставинам справи, є належними і допустимими доказами, з огляду на таке.

Висновки, до яких дійшли експерти, повністю підтверджують, що промислові зразки за патентами не відповідають умовам надання правової охорони і існують підстави для визнання їх недійсними.

Відповідно до пунктів а), в) ч. 1 ст. 25 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" патент може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі: а) невідповідності запатентованого промислового зразка умовам патентоспроможності, визначеним цим Законом; в) видачі патенту внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

Частиною 1 статті 418 Цивільного кодексу України визначено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на Інший об`єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільним кодексом України та іншим загоном.

Право інтелектуальної власності є непорушним відповідно до ч.3 ст.418 Цивільного кодексу України. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у його здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

До об`єктів права інтелектуальної власності, відповідно до ч.1 ст.155 Господарського кодексу України та ч.1 ст.420 Цивільного кодексу України зокрема, належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг).

Згідно з п. 4 ст. 1 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", знак - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг Інших осіб.

Згідно зі ст. 495 Цивільного кодексу України майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є: право на використання торговельної марки; виключне право дозволяти використання торговельної марки; виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання; інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Згідно з п. 4 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Статтею 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг'' визначено, що свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права. При цьому використанням знака визнається:

- нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення):

- застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;

- застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернат.

Порушені права ТОВ Зафорпо Венчурс Лімітед (Zaforpo Ventures Limited) полягають в тому, що в промислових зразках незаконно використані його торговельні марки і наявність зареєстрованих патентів позбавляє його виключних прав забороняти використовувати такі об`єкти інтелектуальної власності. Використовуючи патенти, відповідач-1 буде здійснювати використання і торговельних марок, адже в промислових зразках, які захищені даними патентами, зображено позначення, які є схожими до ступеня змішування з його торговельними марками і використовуються для споріднених товарів.

Експертами у висновку №074/21 встановилено, що до дати подання заявок на патенти України №№ 38930, 38931, 38932, 38933, 38935 та 38938 сукупність суттєвих ознак промислових зразків за ними стали загальнодоступними у світі до дати подання заявок на них, відтак це вказує, що дані патенти не відповідають умові надання правової охорони - «новизна».

Відповідно до п. 6 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки", обсяг правової охорони, що надається, визначається сукупністю суттєвих ознак промислового зразка, представлених на зображенні (зображеннях) виробу, внесеному до Реєстру, і засвідчується патентом з наведеною у ньому копією внесеного до Реєстру зображення виробу. Тлумачення ознак промислового зразка повинно здійснюватися в межах його опису.

Відповідно до п. 1 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки", правова охорона надається промисловому зразку, що не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та відповідає умовам патентоспроможності.

У п. 1 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки", вказано, що промисловий зразок відповідає умовам патентоспроможності, якщо він є новим.

Згідно з п. 2 зазначеної статті промисловий зразок визнається новим, якщо сукупність його суттєвих ознак не стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету.

Пунктом 1 ст. 14 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" передбачено, що закладом експертизи відповідно до цього Закону та Правил розгляду заявки на промисловий зразок, державною установою проводиться експертиза заявки. Пунктом 8 ст.14 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" встановлено, що за заявкою на промисловий зразок проводиться формальна експертиза, під час якої: встановлюється дата подання заявки на підставі статті 12 цього Закону; визначається, чи належить об`єкт, що заявляється, до об`єктів, зазначених у пункті 2 статті 5 цього Закону та правилам, встановленим на його основі Установою; документ про сплату збору за подання заявки перевіряється на відповідність встановленим вимогам. Крім того, положеннями абз. 2 п. 1 статті 18 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" передбачено, що патент видається під відповідальність його власника без гарантії чинності патенту.

З матеріалів справи вбачається та не заперечується відповідачем-2, що видача спірних патентів була здійснена за ознаками формальної експертизи. Таким чином відповідач-2 не перевіряв, чи відповідають промислові зразки за Патентами умовам надання правової охорони.

В той самий час, для вирішення питання стосовно того, чи містяться у матеріалах справи відомості, за якими сукупність суттєвих ознак промислових зразків за патентами стала загальнодоступною у світі до подання заявки до Установи, судом апеляційної інстанції було призначено комісійну експертизу.

Під час проведення дослідження був проведений порівняльний аналіз сукупності суттєвих ознак за спірними патентами з відкритими та загальнодоступними відомостями про товари (ковпачки, етикетки, пляшки). В результаті даного аналізу судові експерти дійшли до вірних висновків про те, що промислові зразки за патентами України №№ 38930, 38931, 38932, 38933, 38935,та 38938 не є новими.

Відповідно до абзацу п`ятого пункту 4 статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», торговельна марка визнається використаною, якщо її застосовано у формі зареєстрованої торговельної марки, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованої торговельної марки лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності торговельної марки.

В оскаржуваному рішенні місцевим судом було встановлено, що на спірні патенти відповідачем-1 нанесені власні позначення відповідно до свідоцтв України на знаки для товарів і послуг № 183429 від 25.03.2014р., № 183392 від 25.03.2014р. та № 206474 від 10.12.2015р, але не міститься жодного обґрунтування яким чином це було встановлено.

З пунктів 8, 9 резолютивної частини Висновку експертів № 074/21 вбачається, що належними та допустимими доказами в даній справі доведено, що в промислових зразках за патентами, використано саме торговельні марки позивача.

Враховуючи викладене вище, апеляційний суд вважає висновок місцевого суду про відсутність порушеного права позивача помилковим, бо відповідач-1, подавши заявки на промислові зразки за оскаржуваними патентами та отримавши відповідні правовстановлюючі документи, посягнув на виключні права позивача на використання та заборону використання належних останньому торговельних марок.

Відповідно до ст. ст. 73, 74 Господарського процесуального кодексу України, доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи.

За змістом приписів статті 86 ГПК України, суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також вірогідність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

Враховуючи вищевикладене, колегія суддів вважає, що місцевий господарський суд дійшов помилкового висновку про відмову у задоволенні позову, оскільки висновки, викладені у рішенні господарського суду м.Києва від 21.01.2021р. у даній справі, не відповідають фактичним обставинам та матеріалам справи, що є підставою для його скасування та ухвалення нового рішення про задоволення позову.

За таких обставин, Північний апеляційний господарський суд вважає, що апеляційна скарга ТОВ Зафорпо Венчурс Лімітед (Zaforpo Ventures Limited) підлягає задоволенню, а рішення суду першої інстанції - скасуванню. Позовні вимоги ТОВ Зафорпо Венчурс Лімітед (Zaforpo Ventures Limited) необхідно задовольнити повністю з наведених вище мотивів, стягнувши з відповідача-1 понесені позивачем судові витрати та витрати за проведення комісійної судової експертизи.

Керуючись ст.ст. 129, 240, 270, 275, 277, 282, 283 ГПК України, Північний апеляційний господарський суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю Зафорпо Венчурс Лімітед (Zaforpo Ventures Limited) задовольнити.

Рішення господарського суду м.Києва від 21.01.2021р. у справі №910/6807/20 скасувати.

Прийняти нове рішення, яким: позовні вимоги ТОВ Зафорпо Венчурс Лімітед (Zaforpo Ventures Limited) до ТОВ "Спіріт Трейдмарк Компані", ДП "Український інститут інтелектуальної власності" про визнання недійсними патентів задовольнити.

Визнати недійсними патенти України №№ 38930, 38931, 38932, 38933, 38934, 38935, 38938 на промислові зразки, які належить ТОВ "Спіріт Трейдмарк Компані" (ідентифікаційний код 42583000).

Зобов`язати ДП «Український інститут інтелектуальної власності» (ідентифікаційний код 31032378) внести до Державного реєстру патентів України на промислові зразки відомості про визнання недійсним патентів України №№ 38930, 38931, 38932, 38933, 38934, 38935, 38938 на промислові зразки та опублікувати відомості про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Стягнути з ТОВ "Спіріт Трейдмарк Компані" (04086, м. Київ, вул. Олени Теліги, буд. 41, ідентифікаційний код 42583000) на користь ТОВ Зафорпо Венчурс Лімітед (Zaforpo Ventures Limited) (35 Елефзеріоу Венізелоу, 1107, Нікосія, Кіпр (CY), 35 Eleftherious Venizelou, 1107, Nicosia, Cyprus) 73 570 грн. понесених судових витрат.

Стягнути з ТОВ "Спіріт Трейдмарк Компані" (04086, м. Київ, вул. Олени Теліги, буд. 41, ідентифікаційний код 42583000) на користь ТОВ Зафорпо Венчурс Лімітед (Zaforpo Ventures Limited) (35 Елефзеріоу Венізелоу, 1107, Нікосія, Кіпр (CY), 35 Eleftherious Venizelou, 1107, Nicosia, Cyprus) 50 453,34 грн. витрат за проведення комісійної судової експертизи.

Справу №910/6807/20 повернути до господарського суду м.Києва, який зобов`язати видати накази.

Постанова апеляційного господарського суду набирає законної сили з дня її прийняття і може бути оскаржена до Верховного Суду у порядку та строк, передбачений ст. 288 ГПК України.

Повний текст постанови складений та підписаний 27.09.2021р.

Головуючий суддя В.О. Пантелієнко

Судді А.А. Верховець

Л.Л. Гарник