ЦЕНТРАЛЬНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.09.2021 року м.Дніпро Справа № 912/3034/19

Центральний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого судді: Іванова О.Г. (доповідач),

суддів: Березкіної О.В., Дарміна М.О.

при секретарі судового засідання: Логвіненко І.Г.

представники сторін:

від позивача: Гриценко Ю.В. адвокат, ордер серія ЗП № 111056 від 08.02.2021 р.;

від відповідача: Шаповалов Д.В. адвокат, ордер серія КР № 036630 від 28.11.2019 р.;

від третьої особи -1: Захарченко І.В. адвокат, ордер серія КР №105863 від 06.10.2020 р.;

представник третьої особи-2 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином;

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Маркхолдер" та ОСОБА_1 , м. Кропивницький на рішення Господарського суду Кіровоградської області від 04.12.2020, ухвалене суддею Коваленко Н.М., м. Кропивницький, повний текст якого підписаний 08.12.2020, у справі №912/3034/19

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Маркхолдер", м. Запоріжжя

до Фізичної особи-підприємця Колісник Катерини Сергіївни, м. Кропивницький

за участю третіх осіб, що не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідачів:

1. ОСОБА_1 , м. Кропивницький

2. ОСОБА_2 , м. Кропивницький

про заборону використання знаків для товарів та послуг

ВСТАНОВИВ:

До Господарського суду Кіровоградської області надійшла позовна заява ТОВ "Маркхолдер" (далі - Позивач) до Фізичної особи-підприємця Колісник Катерини Сергіївни (далі Відповідач) про заборону використання знаків для товарів та послуг з вимогою заборонити ФОП Колісник К.С. використання торгового знаку, шляхом здійснення демонтажу вивіски з позначенням "УКРЗОЛОТО" за адресою розташування ювелірного магазину (м. Кропивницький, вул. Чміленка, буд. 24 (ТЦ-Фуршет).

В обґрунтування позовних вимог позивач зазначає про незаконне використання ФОП Колісник К.С. торгового знаку "УКРЗОЛОТО" за місцем здійснення господарської діяльності шляхом нанесення його на вивіску ювелірного магазину, що розташовується в місті Кропивницькому за адресою: вул. Чміленка, буд. 24 (ТЦ-Фуршет), оскільки відповідачем не укладено відповідних ліцензійних договорів з власником знаку - ТОВ "Маркхолдер".

До господарського суду 03.12.2019 Позивачем подано клопотання №7700/7 від 28.11.2019 про залучення до участі у справі співвідповідача - Фізичну особу-підприємця Яворську Марину Дмитрівну (далі - ФОП Яворська М.Д.).

Клопотання позивача обґрунтовано тим, що під час виходу за місцем розташування ювелірної крамниці юрисконсультом ТОВ "Маркхолдер" встановлено, що станом на 06.11.2019 у ювелірному магазині за адресою: м. Кропивницький, вул. Чміленка, буд. 24, що розташовується у приміщенні ТЦ "Фуршет", господарську діяльність з продажу ювелірних виробів здійснює ФОП Яворська Д.М., на підтвердження чого складено Акт фіксації.

В підтвердження фактів неправомірного використання ФОП Яворською Д.М. позначення "УКРЗОЛОТО" у її господарській діяльності позивач надав копії товарного чеку від 08.11.2019 та розрахункової квитанції 002701.

Ухвалою від 03.12.2019 господарський суд клопотання №7700/7 від 28.11.2019 ТОВ "Маркхолдер" про залучення до участі у справі співвідповідача - ФОП Яворської М.Д. задовольнив. Залучив до участі у справі співвідповідача - ФОП Яворську М.Д.

10.04.2020 до господарського суду надійшла заява від 07.04.2020 за підписом громадян Д.Б. Білого та О.Г. Погрібного, у якій заявники просять залучити їх, ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , до участі у розгляді справи 912/3034/19 в якості третіх осіб, що не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідачів ФОП Колісник К.С. та ФОП Яворська М.Д.

Ухвалою від 10.07.2020 господарський суд залучив до участі у справі в якості третіх осіб, що не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідачів: ОСОБА_1 та ОСОБА_2 .

Під час розгляду справи по суті повноважний представник позивача зазначив, що позивач не має вимог до ФОП Яворської Д.М.

Ухвалою від 04.12.2020 господарський суд провадження у даній справі в частині вимог до Фізичної особи-підприємця Яворської Марини Дмитрівни (РНОКПП НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) закрив.

Рішенням Господарського суду Кіровоградської області від 04.12.2020 у справі №912/3034/19 у задоволенні позову відмовлено.

Не погодившись із зазначеним рішенням суду, до Центрального апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою звернулось Товариство з обмеженою відповідальністю "Маркхолдер", в якій, посилаючись на порушення судом норм матеріального та процесуального права, нез`ясування обставин справи, недоведеність обставин справи, які суд визнав встановленими, невідповідність висновків суду, фактичним обставинам справи, просить рішення суду скасувати, ухвалити нове рішення, яким позовні вимоги задовольнити, заборонивши Фізичній особі підприємцю Колісник Катерині Сергіївні використання Торгового знаку, шляхом здійснення демонтажу вивіски з позначенням "УКРЗОЛОТО", за адресою розташування ювелірного магазину (м. Кропивницький, вул. Чміленка, буд.24 (ТЦ "Фуршет")).

При цьому, скаржник в апеляційній скарзі посилається на те, що у справі відсутні докази припинення чи розірвання Ліцензійного договору від 02.01.2019, тому позивач виходив із позиції, що відповідач на час розгляду справи продовжує використовувати логотип "Укрзолото", що є порушення прав позивача, так як продаж ювелірних виробів із використанням позначення "Укрзолото", є не демонстрацією товару, а використанням знаку для товару та послуг, без укладання відповідного ліцензійного договору.

Таким чином, в порушення вимог Закону, не уклавши відповідних ліцензійних договорів з власником знаку позивачем - ТОВ "Маркхолдер", відповідач - ФОП Колісник К.С., незаконно використовує його за місцем здійснення господарської діяльності і без заборони використання, матиме право подовжувати порушення за будь-якою адресою здійснення своєї господарської діяльності.

Висновок суду про необхідність доведення права власності на логотип, що використовується відповідачем, є досить суперечливим, навіть у порівнянні з іншим висновком суду першої інстанції про наявність порушення права інтелектуальної власності позивача.

Не погоджується з висновком господарського суду, що на час розгляду справи у приміщенні магазину на території ТЦ "Фуршет" здійснює господарську діяльність ФОП Яворська Д.М., вимоги до якої були відкликані позивачем.

Представник відповідача у своїх заявах по суті справи (відзиву), не заперечував жодного поданого позивачем доказу і зайняв позицію, що відповідачем не використовується торговій знак, а використовується логотип назви художнього твору.

За цих обставин, позивачем додатково не надавалися докази здійснення відповідачем продажу ювелірних виробів із використанням торгового знаку "Укрзолото", такі як повторні контрольні закупки із наданням письмових доказів, нотаріально-посвідченні заяви свідків, за необхідності допит свідків, витребування доказів з Торгового центру "Фуршет" тощо.

Позивач вважає, що представник відповідача, враховуючи відсутність заперечень у його відзиві, втратив своє право на заперечення проти доказів позивача, за умови відсутності виказаної письмової незгоди чи заперечень, у його заявах по суті справи.

Суд першої інстанції встановив хибно обставини справи, на підставі доказів, які не направлялись позивачу і про які представник позивача дізнався в ході судового засідання, в якому відбувалося дослідження доказів.

Відповідач, ФОП Колісник К.С., у відзиві на апеляційну скаргу ТОВ "Маркхолдер" проти задоволення апеляційної скарги заперечив, зазначив, що розрахункова квитанція від 25.10.2019 серії АБВ № 017601 про купівлю ювелірних виробів та товарний чек від 25.10.2019 щодо придбання срібного підвісу жодним чином не ідентифікують ФОП Колісник К.С., як продавця товару. На них відсутні, як печатка, так і підпис ФОП Колісник К.С., оригіналів вказаних документів в суді першої інстанції ніхто не досліджував. ФОП Колісник К.С. протягом розгляду справи жодним чином не визнавала цих доказів, як факту доведення використання нею Знаку для товарів і послуг "Укрзолото".

В результаті проведення експертизи у справі № 912/3034/19 не було отримано відповіді на питання: хто є суб`єктом використання позначення "УКРЗОЛОТО" та у якому ювелірному магазині і за якою адресою, оскільки експерти ці обставини відповідно до сформульованих питань не досліджували. Отже, використання саме ФОП Колісник К.С. знака для товарів та послуг за свідоцтвом України №124382 на підставі висновку експертів від 19.06.2020 за № 3618/20-53/16074/20-53 є недоведеним.

Ухвалою Центрального апеляційного господарського суду від 16.01.2021 (колегія суддів у складі: головуючий Іванов О.Г. (доповідач), Дармін М.О., Березкіна О.В.) відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю "Маркхолдер" на рішення Господарського суду Кіровоградської області від 04.12.2020 у справі № 912/3034/19; судове засідання з розгляду апеляційної скарги призначено на 10.02.2021.

Також, не погодившись із зазначеним рішенням суду, до Центрального апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою звернувся ОСОБА_1 , в якій, посилаючись на порушення судом норм матеріального та процесуального права, нез`ясування обставин справи, зокрема, час, правові підстави для відтворення твору (зображення УКРЗОЛОТО) та особу, яка вчинила такі дії, просив змінити мотивувальну частину рішення, з урахуванням наведених у скарзі підстав.

При цьому, скаржник в апеляційній скарзі посилається на те, що вживання судом першої інстанції поняття "вивіска" в мотивувальній частині оскаржуваного рішення суду порушує п. 2 Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 №2067.

Зазначає, що відомості про те, що відповідач ФОП Колісник К. С. виготовляла зображення "УКРЗОЛОТО" відсутні. Тобто, суд першої інстанції дійшов обґрунтованого висновку про те, що відповідач ФОП Колісник К.С. є неналежним відповідачем по справі.

Проте, суд першої інстанції не врахував, що використання об`єкта інтелектуальної власності має чітке правове регулювання в залежності від виду об`єкта інтелектуальної власності: у випадку твору - ст. 441 ЦК України, у випадку торговельної марки - ч. 4 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів та послуг".

Отже, судом першої інстанції не з`ясовано обставини щодо використання об`єкта інтелектуальної власності - зображення "УКРЗОЛОТО" у торгівельному центрі "Фуршет" за адресою: м. Кропивницький, вул. Віктора Чміленка, 24, зокрема, час, правові підстави для відтворення та особу, яка вчинили такі дії.

За таких обставин, посилання суду першої інстанції на те, що відповідач ФОП Колісник К.С. використовувала зображення логотипу "УКРЗОЛОТО", як твір образотворчого мистецтва, у вигляді вивіски, на підставі ліцензійного договору, укладеного з авторами цього твору, а також на те, що обставина неправомірного використання знаку для товарів і послуг "УКРЗОЛОТО" під час пропонування до продажу товарів, шляхом нанесення його на вивіску ювелірної крамниці, є незаперечною, свідчить про нерозуміння специфіки регулювання відносин права інтелектуальної власності.

Позивач у відзиві на апеляційну скаргу ОСОБА_1 проти задоволення апеляційної скарги заперечує, зазначає, що свідоцтво про право власності на торговий знак надає його власнику право використовувати Торговий знак (зареєстрований стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг), надавати його в користування, а також забороняти іншим особам використовувати без його згоди. Позивач не надавав та не надає відповідачу у будь-якому віданні або користуванні якого знаходиться ювелірний магазини, дозволу на використанні знаку для товарів та послуг "Укрзолото".

Таким чином, в порушення вимог Закону, не уклавши відповідних ліцензійних договорів з власником знаку позивачем - ТОВ "Маркхолдер", відповідач - ФОП Колісник К.С. незаконно використовує його за місцем здійснення господарської діяльності і без заборони використання, матиме право подовжувати порушення за будь-якою адресою здійснення своєї господарської діяльності.

Позивач зауважує, що предметом справи є не продаж ювелірних виробів із порушенням ліцензійних умов на торговий знак, а порушення прав інтелектуальної власності позивача, під час використання позивачем Товарного знаку "Укрзолото", який відповідач вважав логотипом найменування художнього твору і який розміщений у приміщенні магазину відповідача, на території Торгового центру "Фуршет".

Ухвалою Центрального апеляційного господарського суду від 14.01.2021 (суддя Іванов О.Г.) відмовлено у задоволенні клопотання ОСОБА_1 про відстрочення сплати судового збору через його не підтвердження належними доказами; апеляційну скаргу третьої особи-1 на рішення Господарського суду Кіровоградської області від 04.12.2020 у справі №912/3034/19 залишено без руху. Апелянту наданий строк для усунення недоліків апеляційної скарги відповідно до ст. 258 Господарського процесуального кодексу України, а саме: надання доказів сплати судового збору у встановленому порядку та розмірі (2881,50 грн).

Ухвалою Центрального апеляційного господарського суду від 01.02.2021 (колегія суддів у складі: головуючий Іванов О.Г. (доповідач), Дармін М.О., Березкіна О.В.) відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою ОСОБА_1 на рішення Господарського суду Кіровоградської області від 04.12.2020 у справі № 912/3034/19; судове засідання з розгляду апеляційної скарги призначено на 10.02.2021. Приєднано апеляційну скаргу ОСОБА_1 до апеляційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "Маркхолдер" для сумісного апеляційного розгляду.

В судовому засіданні 10.02.2021 оголошено перерву до 25.02.2021.

В судовому засіданні 25.02.2021 оголошено перерву до 17.03.2021.

В судовому засіданні 17.03.2021 оголошено перерву до 13.04.2021. Доручено Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України надати суду апеляційної інстанції у строк до 12.04.2021: копію заяви про реєстрацію авторського права на твір ІНФОРМАЦІЯ_1 ", на підставі якої було видано Свідоцтво №68218 від 11.10.2016 та копію примірника твору (кольорове зображення, якщо твір зареєстровано у кольорі).

В судовому засіданні 13.04.2021 оголошено перерву до 14.04.2021.

Ухвалою Центрального апеляційного господарського суду від 14.04.2021 призначено у справі додаткову судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено Науково-дослідному центру судових експертиз з питань інтелектуальної власності. Провадження у справі № 912/3034/19 на час проведення експертизи зупинено.

19.07.2021 Науково-дослідним центром судових експертиз з питань інтелектуальної власності до Центрального апеляційного господарського суду повернуто справу № 912/3034/19 без виконання експертизи через неоплату вартості її проведення відповідачем.

З метою дотримання строку на вчинення певної процесуальної дії, а саме поновлення провадження у справі, розпорядженням керівника апарату суду від 28.07.2021 призначено повторний автоматизований розподіл судової справи через перебування у відпустці судді Березкіної О.В.

Відповідно до протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 28.07.2021 для розгляду справи №912/3034/19 визначена колегія суддів: головуючий суддя Іванов О.Г. (доповідач), судді: Дармін М.О., Орєшкіна Е.В.

Ухвалою суду від 28.07.2021 провадження у справі №912/3034/19 поновлено; розгляд апеляційних скарг призначений на 01.09.2021

03.08.2021 до Центрального апеляційного господарського суду від відповідачки ОСОБА_3 надійшла заява про відвід суддям Іванову О.Г. (головуючий, доповідач), Дарміну М.О.

Ухвалою суду від 03.08.2021 заяву ОСОБА_3 про відвід суддів Іванова О.Г., Дарміна М.О. визнано необґрунтованою. Заяву ОСОБА_3 про відвід суддів Іванова О.Г., Дарміна М.О. для вирішення питання про відвід передано судді, який не входить до складу суду, що розглядає дану справу і визначається в порядку, встановленому ч.1 ст.32 Господарського процесуального кодексу України. На час вирішення заяви про відвід провадження у справі № 912/3034/19 зупинено.

Згідно протоколу автоматизованого розподілу справи між суддями від 05.08.2021 для вирішення питання обґрунтованості заявленої заяви про відвід суддів Іванова О.Г., Дарміна М.О., обрано суддю Чус О.В.

Ухвалою суду апеляційної інстанції від 05.08.2021 суддею Чус О.В. відмовлено в задоволенні заяви про відвід вище зазначених суддів.

З урахуванням виходу з відпустки судді Березкіної О.В., усунуті обставини, що призвели до зміни складу колегії суддів, відтак, розпорядженням в.о. керівника апарату суду від 27.08.2021 призначено повторний автоматизований розподіл судової справи з метою передачі справи раніше визначеному складу суду.

Відповідно до протоколу передачі справи раніше визначеному складу суду від 27.08.2021 для розгляду справи №912/3034/19 визначена колегія суддів: головуючий суддя Іванов О.Г. (доповідач), судді: Дармін М.О., Березкіна О.В.

Ухвалою суду від 30.08.2021 поновлено апеляційне провадження за апеляційними скаргами Товариства з обмеженою відповідальністю "Маркхолдер" та ОСОБА_1 на рішення Господарського суду Кіровоградської області від 04.12.2020 у справі № 912/3034/19; розгляд справи призначено на 01.09.2021.

В судовому засіданні 01.09.2021 Центральним апеляційним господарським судом оголошено вступну та резолютивну частини постанови у даній справі.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення представників сторін та третіх осіб, дослідивши матеріали справи, обговоривши доводи апеляційних скарг, перевіривши повноту встановлених місцевим господарським судом обставин справи та правильність їх юридичної оцінки, колегія суддів Центрального апеляційного господарського суду дійшла висновку про те, що апеляційна скарга ОСОБА_1 не підлягає задоволенню; апеляційна скарга Товариства з обмеженою відповідальністю "Маркхолдер" підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до вимог частин 1, 2, 5 статті 269 Господарського процесуального кодексу України, суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними у ній і додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги. Суд апеляційної інстанції досліджує докази, що стосуються фактів, на які учасники справи посилаються в апеляційній скарзі та (або) відзиві на неї.

Суд апеляційної інстанції не обмежений доводами та вимогами апеляційної скарги, якщо під час розгляду справи буде встановлено порушення норм процесуального права, які є обов`язковою підставою для скасування рішення, або неправильне застосування норм матеріального права.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 74 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог та заперечень.

Судом першої інстанції та судом апеляційної інстанції встановлені наступні неоспорені обставини справи.

Позивачу належить право власності на торговий знак УКРЗОЛОТО (надалі - Торговий знак), що зареєстрований зокрема для категорії товарів Ювелірні вироби (клас 14 міжнародний класифікатор товарів та послуг). Право власності на знак засвідчується свідоцтвом 124382 від 25.06.2010, згідно вказаного зображення: УКРЗОЛОТО.

У відповідності до інформації опублікованої в виданні у сфері інтелектуальної власності Промислова власність Бюлетень №19, 2019, позивач є власником торгового знаку згідно рішення №25919.

Позивачу стало відомо про незаконне використання Торгового знаку, а саме шляхом нанесення його на вивіску ювелірного магазину що розташовуються в місті Кропивницькому за адресою: АДРЕСА_2 .

За місцем розташування вказаного ювелірного магазину, за твердженням позивача, господарську діяльність з продажу ювелірних виробів на час подання позову здійснював відповідач.

В підтвердження фактів неправомірного використання відповідачем позначення "УКРЗОЛОТО" у господарській діяльності, позивач надав наступні докази: копію товарного чеку від 25.10.2019 (додаток №1); копію розрахункової квитанції №017601(додаток №2); фото копії розміщення вивіски за місця розташування торгової точки (додаток №3).

Пізніше, 06.11.2019 позивач провів повторну перевірку господарської діяльності відповідача у приміщенні орендованого магазину на території Торгового центу "Фуршет" та встановив, що в цьому приміщенні одночасно здійснює продаж ювелірних виробів ще один підприємець, а саме Фізична особа - підприємець Яворська Марина Дмитрівна, РНОКПП НОМЕР_1 .

За яким порядком та в якому обсязі здійснювався продаж ювелірних виробів ФОП Колісник К.С. та ФОП Яворська М.Д., за місцем розташування одного і того ж магазину, позивачу не було відомо, тому позивач заявив суду першої інстанції про залучення ФОП Яворська М.Д., як співвідповідача.

10.04.2020 до господарського суду надійшла заява від 07.04.2020 за підписом громадян Д.Б. Білого та О.Г. Погрібного, у якій заявники просили залучити їх, ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , до участі у розгляді справи 912/3034/19 в якості третіх осіб, що не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідачів ФОП Колісник К.С. та ФОП Яворська М.Д.

Заява від 07.04.2020 обґрунтована тим, що позовні вимоги мотивовані тим, що ТОВ Маркхолдер є власником на знак для товарів і послуг УКРЗОЛОТО №124382 з 2019 року зареєстрований в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг 25.06.2010.

В той же час, вивіска з позначенням УКРЗОЛОТО та інші позначення у ювелірному магазині в АДРЕСА_3 , є творами образотворчого мистецтва у вигляді Зображення логотипу УКРЗОЛОТО відповідно до Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір № НОМЕР_2 від 11.10.2016, виданого на ім`я авторів ОСОБА_1 та ОСОБА_2 .

Вперше ОСОБА_1 , як фізичною особою - підприємцем, позначення УКРЗОЛОТО було використано 18.02.2000 при відкритті відділу Укрзолото в магазині по АДРЕСА_4 , згодом 31.07.2004 при відкритті відділів Укрзолото в оптово-роздрібному магазині Фуршет по АДРЕСА_5 та з 01.06.2007 по АДРЕСА_3 , пізніше 08.07.2010 при відкритті відділу Укрзолото в магазині "АТБ" по АДРЕСА_6 .

Вперше ОСОБА_2 , як фізичною особою - підприємцем, позначення УКРЗОЛОТО було використано 03.09.2002 при відкритті відділу Укрзолото по вул. 50 років Жовтня (Соборна), 23/34 у м. Кіровограді, пізніше 01.05.2013 при відкритті відділу Укрзолото в магазині "АТБ" по АДРЕСА_6 .

Спеціалізацією даних відділів Укрзолото була роздрібна торгівля ювелірними виробами та годинниками.

Згодом, у період з 2006 року по 2010 рік на замовлення ОСОБА_1 та ОСОБА_2 ПП ДЦ Арт-Салон вул. Мечникова, 16, м. Київ велися розробки та виготовлення рекламно - інформаційної продукції, а саме розроблення логотипу УКРЗОЛОТО, інформаційні вивіски з використанням логотипу Укрзолото тощо.

Таким чином, починаючи з 2000 року та 2002 року ОСОБА_1 та ОСОБА_2 було здійснено використання позначення Укрзолото при торгівлі ювелірними виробами, починаючи з 2006 року по 2010 роки розроблено логотип Укрзолото та іншу інформативну продукцію для позначення при торгівлі ювелірними виробами, а у 2014 році зареєстровано твір образотворчого мистецтва у вигляді Зображення логотипу УКРЗОЛОТО.

Наразі всі позначення на будинках по АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 та вул. Соборна, 23/24 замовлені та виготовлені задовго до реєстрації знаку для товарів і послуг відповідно до Свідоцтва на знак для товарів і послуг УКРЗОЛОТО №124382 від 25.06.2010, а тим більше задовго до переходу прав на вказаний знак для товарів і послуг ТОВ Маркхолдер.

ФОП Колісник К.С., яка не працює за спірною адресою, та ФОП Яворська М.Д. використовували і ФОП Яворська М.Д. використовує відповідно до ліцензійного договору виготовлене та змонтоване на їх замовлення позначення УКРЗОЛОТО по вул. Віктора Чміленка, 24 у м. Кропивницький.

Відмовляючи в задоволенні позовних вимог, суд першої інстанції виходив із того, що в порушення вимог закону, не уклавши відповідних ліцензійних договорів з власником знаку - ТОВ Маркхолдер, має місце його незаконне використання. Обставина неправомірного використання знаку для товарів і послуг УКРЗОЛОТО під час пропонування до продажу товарів, шляхом нанесення його на вивіску ювелірної крамниці за адресою м. Кропивницький, вул. Чміленка, буд. 24, є незаперечною.

За таких обставин, права позивача щодо виключного права використання Торгового знаку (зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг) порушені, поруч з цим позивачем не доведено належними, допустимими, достовірними та вірогідними доказами, що таке порушення вчинено саме відповідачем, а не іншою особою.

Між тим, в спірних правовідносинах, що є предметом розгляду у даній справі, під час розгляду такої справи та станом на 06.11.2019 у ювелірному магазині за адресою: м. Кропивницький, вул. Чміленка, буд. 24, що розташовується у приміщенні ТЦ "Фуршет", господарську діяльність з продажу ювелірних виробів здійснює ФОП Яворська Д.М., а не ФОП Колісник К.С.

Крім цього, позивачем не зазначено та не доведено, що відповідач чи інша особа є власником вивіски з позначенням "УКРЗОЛОТО" за адресою розташування ювелірного магазину (м. Кропивницький, вул. Чміленка, буд. 24 (ТЦ-Фуршет). Вказана обставина судом під час розгляду даного спору не встановлена.

Тобто, станом на даний час, відповідач не є відповідальною особою за ті порушення, з приводу яких подано позов.

Колегія суддів лише частково погоджується з такими висновками суду першої інстанції з наступних мотивів.

Відповідно до ч. 1 ст. 15 та ч. 1 ст. 16 Цивільного кодексу України (далі ЦК України) кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання. Кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

Відносини, які виникають у зв`язку з набуттям і здійсненням права власності на знаки для товарів і послуг в Україні регулюються Законом України Про охорону прав на знаки для товарів і послуг відповідними положеннями ЦК України, ГК України та іншими супутніми законодавчими актами України.

Згідно зі ст. 494 ЦК України право власності на Торгівельну марку засвідчується свідоцтвом України. Відповідну норму також містить і ст. 5 Закону України Про охорону прав на знаки для товарів та послуг, за якою право власності на знаки для товарів та послуг засвідчується свідоцтвом. Свідоцтво є офіційним охоронним документом, який видається від імені держави уповноваженим на це органом - Міністерством економічного розвитку і торгівлі України.

Обсяг правової охорони, який надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, і засвідчується з наведеними в ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

В свою чергу, п. 1 Розділу І Наказу Деякі питання в організації діяльності у сфері інтелектуальної власності №730 від 18.05.2017 Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (надалі - Наказ), визначено, що видання державної системи правової охорони інтелектуальної власності становлять сукупність документів, що видаються на паперовому та дублюються на електронному носіях і є оперативним та вичерпним джерелом інформації про заявлені та зареєстровані об`єкти права інтелектуальної власності, а також нормативні акти та інші офіційні відомості й сповіщення.

Згідно положень Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України до номенклатури видань у сфері правової охорони інтелектуальної власності у тому числі входить Офіційний бюлетень Промислова власність - друковане періодичне видання, яке виходить 2 рази на місяць. Видання офіційного бюлетеня складається з двох книг: книги 1 Винаходи, корисні моделі, топографії інтегральних мікросхем; книги 2 Промислові зразки, знаки для товарів і послуг, кваліфіковані зазначення походження товарів. Книга 2 у свою чергу засвідчує інформацію про заявлені та зареєстровані об`єкти права інтелектуальної власності, у т.ч. щодо знаків для товарів і послуг. Окремо книга містить інформацію щодо передачі виключних майнових прав інтелектуальної власності на знаки для товарів та послуг від попереднього власника свідоцтва, дійсному.

Відтак, у відповідності до інформації опублікованої у офіційному бюлетені Промислові зразки, знаки для товарів і послуг, кваліфіковані зазначення походження товарів за №19, від 10.10.2019, попередній власник свідоцтва - Павлова С.Ю. здійснила передачу виключних майнових прав інтелектуальної власності на знак УКРЗОЛОТО ТОВ Маркхолдер, тобто позивачу. Таким чином, позивач є єдиним та беззаперечним власником свідоцтва №124382 від 25.06.2010, про що й було окремо зазначено у позові, додатково до позову було додано витяг з періодичного видання Промислова власність, який дану обставину й засвідчує.

Крім того, до позову було додано роздруківку з інформаційного порталу УКРАЇНСЬКОГО ІНСТИТУТУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ (УКРПАТЕНТ) щодо бібліографічних даних свідоцтва на знак для товарів і послуг №124382, дослідивши які можливо дійти висновку, що власником свідоцтва є все той же Маркхолдер, а свідоцтво є чинним зі строком його дії до 2028 року.

Таким чином, в силу вище перерахованого обґрунтування, твердження відповідача щодо відсутності доказів права власності у позивача на знак для товарів та послуг за №124382, є хибним та безпідставним, оскільки офіційний бюлетень Промислові зразки, знаки для товарів і послуг, кваліфіковані зазначення походження товарів у сукупності із бібліографічними даними з інформаційного порталу УКРАЇНСЬКОГО ІНСТИТУТУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ (УКРПАТЕНТ), є прямими та незаперечними доказами права власності ТОВ Маркхолдер на знак для товарів та послуг УКРЗОЛОТО за вказаним вище номером свідоцтва.

Згідно зі ст. 420 ЦК України, до об`єктів права інтелектуальної власності, зокрема, належать: літературні та художні твори; комп`ютерні програми; компіляції даних (бази даних); виконання; фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій мовлення; наукові відкриття; винаходи, корисні моделі, промислові зразки; компонування напівпровідникових виробів; раціоналізаторські пропозиції; сорти рослин, породи тварин; комерційні (фірмові) найменування, торговельні марки (знаки для товарів і послуг), географічні зазначення; комерційні таємниці.

Вище визначена норма статті ЦК України закріплює перелік об`єктів прав інтелектуальної власності, які захищаються та охороняються законом. Зокрема до об`єктів прав інтелектуальної власності належать, твори (об`єкти авторського права) та торговельні марки (знаки для товарів і послуг). Системний аналіз нормативно правових актів у сфері інтелектуальної власності, дає підстави прийти до висновку, що дані об`єкти мають різну правову природу та різні особливості сфери їх використання. Правовий статус та правовий режим творів і торговельних марок (знаки для товарів і послуг), встановлюється окремими нормами ЦК України, та окремими Законами України. Сфера використання об`єктів авторського права визначається Законом України Про авторське право і суміжні права, а сфера використання торгівельних марок визначається Законом України Про охорону прав на знаки для товарів і послуг, відповідно.

Згідно із Законом України Про охорону прав на знаки для товарів і послуг знаком для товарів і послуг є позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Дещо ширшим є визначення, наведене у ст. 492 ЦК України, відповідно до якого торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами.

Згідно із Законом України Про авторське право і суміжні права об`єктами авторського права є твори в галузі науки, літератури і мистецтва.

Для того щоб порівняти зазначені об`єкти права інтелектуальної власності, потрібно проаналізувати сферу їх застосування.

Так, відповідно до ст. 1 Закону України Про охорону прав на знаки для товарів і послуг обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг. Свідоцтво дає його власнику право використання торговельної марки, а саме: право нанесення її на будь-який товар, для якого її зареєстровано, упаковку, яка містить такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет; право зберігання такого товару із зазначеним нанесенням торговельної марки з метою пропонування його для продажу; право пропонування його для продажу, продажу, імпорту (ввезення) та експорту (вивезення); право застосування знаку під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої його зареєстровано; застосування його в діловій документації чи рекламі та в мережі Інтернет.

Відповідно до Закону України Про авторське право і суміжні права авторові належить виключне право на використання твору. Воно охоплює, зокрема, право здійснювати, дозволяти або забороняти відтворення твору, розповсюдження оригіналу або примірників твору будь-який спосіб, у тому числі шляхом продажу, право здавання у прокат оригіналу або примірників твору, надання оригіналу або примірників твору в тимчасове користування, а також право на імпорт, публічний показ, публічне виконання та інші дії, передбачені законом.

З огляду на вище викладене нормативно-правове обґрунтування вбачається, що основною сферою використання знаку для товарів і послуг є господарська діяльність, оскільки він виконує функцію вирізнення товарів та послуг одного виробника від товарів та послуг іншого виробника, а основною функцією об`єктів авторського права, у свою чергу є естетичне задоволення, адже їх не використовують для позначення відповідних товарів і послуг у господарській діяльності.

Обсяг правової охорони торговельної марки визначається її зображенням та переліком товарів і послуг, наведеними у свідоцтві. Власник відповідного свідоцтва може використовувати його лише для позначення тих класів товарів та послуг, перелік яких наведений у свідоцтві. Свідоцтво дає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати торгівельну марку без його згоди, якщо інше не передбачене Законом, позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати.

Виключне право на використання твору належить до майнових прав автора (чи іншої особи, яка має авторське право). Водночас відповідно до ч. 1 і 2 ст. 13 ЦК України особа здійснює цивільні права в межах, наданих їй договором або актами цивільного законодавства. Здійснюючи свої права, особа зобов`язана утримуватися від дій, які могли б порушити права інших осіб, завдати шкоди довкіллю або культурній спадщині.

Таким чином, якщо особа, яка володіє об`єктом авторського права, маркує таким позначенням відповідні товари і послуги, перелік яких відображений у свідоцтві на знак для товарів і послуг, такі дії розцінюються як посягання на права власника свідоцтва, передбачені ст. 16 Закону України Про охорону прав на знаки для товарів і послуг, у тому числі як вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, і, в свою чергу, є порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України. На вимогу власника свідоцтва таке порушення має бути припинене, а порушник зобов`язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки.

Частина 2 ст. 5 Закону України Про охорону прав на знаки для товарів і послуг передбачає, що об`єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень.

Використанням знаку для товарів та послуг, згідно з ч. 4 статті 16 Закону України Про охорону прав на знаки для товарів і послуг, визнається в т.ч. нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знаку, з метою пропонування для продажу, застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Твердження відповідача, що вивіска УКРЗОЛОТО не є позначенням товарів (робіт, послуг), а відповідно не є торгівельною маркою є хибним та безпідставним, оскільки:

- використання знаку для товарів та послуг, згідно з ч. 4 ст. 16 Закону України Про охорону прав на знаки для товарів і послуг, визнається в т.ч. нанесення його на вивіску, пов`язану з ним, з метою пропонування для продажу;

- відповідач є фізичною особою-підприємцем з основним видом економічної діяльності - роздрібна торгівля годинниками та ювелірними виробами в спеціалізованих магазинах (на момент ухвалення рішення судом першої інстанції).

Господарський суд призначив експертизу об`єктів інтелектуальної власності у справі №912/3034/19. Проведення експертизи доручив Київському науково-дослідному інституту судових експертиз. На вирішення експерта поставив наступні питання:

- Чи є використання відповідачем позначення "УКРЗОЛОТО" на вивісці ювелірного магазину під час пропонування ювелірних виробів до продажу, способом використання знаків для товарів та послуг?;

- Чи є позначення "УКРЗОЛОТО" на вивісці ювелірної крамниці під час пропонування ювелірних виробів до продажу схожим до ступеню змішування з позначенням "УКРЗОЛОТО", що засвідчується свідоцтвом №124382?

- Що відтворено в написі УКРЗОЛОТО розташованому у торгівельному центрі Фуршет за адресою: м. Кропивницький, вул. Віктора Чміленка, 24 - Знак для товарів і послуг відповідно до Свідоцтва на знак для товарів і послуг №124382 від 25.06.2010 чи Твір образотворчого мистецтва у вигляді Зображення логотипу УКРЗОЛОТО відповідно до Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір №68218 від 11.10.2016?

Відповідно до висновку експертів від 19.06.2020 №3618/20-53/16074/20-53 за результатами проведення комісійної експертизи у сфері інтелектуальної власності в господарській справі №912/3034/19:

- позначення "УКРЗОЛОТО", що використовуються на вивісках ювелірного магазину під час пропонування ювелірних виробів до продажу, є схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаком для товарів та послуг "УКРЗОЛОТО", зареєстрованим за свідоцтвом України №124382 щодо тих самих та споріднених товарів і послуг, визначених у Додатку до Висновку;

- позначення "УКРЗОЛОТО", що використовуються на вивісках ювелірного магазину під час пропонування ювелірних виробів до продажу, є використанням знаку для товарів та послуг за свідоцтвом України №124382;

- позначення (написи) "УКРЗОЛОТО", які розташовані на вивісках ювелірного магазину в торгівельному центрі "Фуршет" за адресою: м. Кропивницький, вул. Віктора Чміленка, 24, є відтворенням знаку для товарів та послуг за свідоцтвом України №124382 від 25.06.2010. Встановити чи є позначення "УКРЗОЛОТО", які розташовані в торгівельному центрі "Фуршет" за адресою: м. Кропивницький, вул. Віктора Чміленка, 24, відтворенням твору образотворчого мистецтва у вигляді "Зображення логотипу "УКРЗОЛОТО" відповідно до Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір №68218 від 11.10.2016 за наявними матеріалами, не видається за можливе.

Отже, експертом не надано відповіді на третє питання, поставлене ухвалою суду від 21.01.2020 через недостатність матеріалів.

З огляду на заявлені учасниками процесу апеляційні скарги, при з`ясуванні всіх обставин справи для повного, всебічного, об`єктивного розгляду справи в суді апеляційної інстанції знов постало питання, що відтворено в написі УКРЗОЛОТО, розташованому у торгівельному центрі Фуршет за адресою: м. Кропивницький, вул. Віктора Чміленка, 24 - Знак для товарів і послуг відповідно до Свідоцтва на знак для товарів і послуг №124382 від 25.06.2010 чи Твір образотворчого мистецтва у вигляді Зображення логотипу УКРЗОЛОТО відповідно до Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір №68218 від 11.10.2016? та чи містить твір образотворчого мистецтва у вигляді Зображення логотипу УКРЗОЛОТО відповідно до Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір №68218 від 11.10.2016 елементи знаку для товарів і послуг відповідно до Свідоцтва на знак для товарів і послуг №124382 від 25.06.2010?

З урахуванням наведеного, суд апеляційної інстанції здійснив запит інформації у Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, зокрема: копію заяви про реєстрацію авторського права на твір Твір образотворчого мистецтва "Зображення логотипу "УКРЗОЛОТО", на підставі якої було видано Свідоцтво №68218 від 11.10.2016 та копію примірника твору (кольорове зображення, якщо твір зареєстровано у кольорі).

25.03.2021 засобами електронного зв`язку та 01.04.2021 засобами поштового зв`язку запитувана інформація надійшла до суду.

Ухвалою Центрального апеляційного господарського суду від 14.04.2021 призначено у справі додаткову судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено Науково-дослідному центру судових експертиз з питань інтелектуальної власності.

На вирішення експерта поставити наступні питання:

1) Чи є використання відповідачем позначення "УКРЗОЛОТО" на вивісці ювелірного магазину під час пропонування ювелірних виробів до продажу, способом використання знаків для товарів та послуг чи способом використання Твору образотворчого мистецтва у вигляді Зображення логотипу УКРЗОЛОТО відповідно до Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір №68218 від 11.10.2016?;

2) Чи є позначення "УКРЗОЛОТО" на вивісці ювелірної крамниці під час пропонування ювелірних виробів до продажу схожим до ступеню змішування з позначенням "УКРЗОЛОТО", що засвідчується свідоцтвом №124382?

3) Що відтворено в написі УКРЗОЛОТО розташованому у торгівельному центрі Фуршет за адресою: м. Кропивницький, вул. Віктора Чміленка, 24 - Знак для товарів і послуг відповідно до Свідоцтва на знак для товарів і послуг №124382 від 25.06.2010 чи Твір образотворчого мистецтва у вигляді Зображення логотипу УКРЗОЛОТО відповідно до Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір №68218 від 11.10.2016?

4) Чи містить твір образотворчого мистецтва у вигляді Зображення логотипу УКРЗОЛОТО відповідно до Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір №68218 від 11.10.2016 елементи знаку для товарів і послуг відповідно до Свідоцтва на знак для товарів і послуг №124382 від 25.06.2010?

5) Чи є Знак для товарів і послуг відповідно до Свідоцтва на знак для товарів і послуг №124382 від 25.06.2010 тотожним або схожим із Твором образотворчого мистецтва у вигляді Зображення логотипу УКРЗОЛОТО відповідно до Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір №68218 від 11.10.2016 настільки, що їх можна сплутати?

Як вже зазначалося, 19.07.2021 Науково-дослідним центром судових експертиз з питань інтелектуальної власності до Центрального апеляційного господарського суду повернуто справу № 912/3034/19 без виконання експертизи через неоплату вартості її проведення відповідачем.

Отже, експертиза не була проведена саме з вини Фізичної особи-підприємця Колісник Катерини Сергіївни, якою не було здійснено оплату рахунку за проведення експертизи.

Відповідно до ч. 4 ст. 102 ГПК України у разі ухилення учасника справи від подання суду на його вимогу необхідних для проведення експертизи матеріалів, документів або від іншої участі в експертизі, що перешкоджає її проведенню, суд залежно від того, яка особа ухиляється, а також яке ця експертиза має значення, може визнати встановленою обставину, для з`ясування якої експертиза була призначена, або відмовити у її визнанні.

Таким чином, оскільки саме Відповідач ухилився від участі у додатковій судовій експертизі об`єктів інтелектуальної власності та перешкоджав її проведенню, колегія суддів на підставі ч. 4 ст. 102 ГПК України вважає за можливе визнати встановленими наступні обставини, для з`ясування яких експертиза була призначена:

- використання відповідачем позначення "УКРЗОЛОТО" на вивісці ювелірного магазину під час пропонування ювелірних виробів до продажу є, зокрема, способом використання знаків для товарів та послуг;

- позначення "УКРЗОЛОТО" на вивісці ювелірної крамниці під час пропонування ювелірних виробів до продажу є схожим до ступеню змішування з позначенням "УКРЗОЛОТО", що засвідчується Свідоцтвом на знак для товарів і послуг №124382 від 25.06.2010.

Клопотання представника третьої особи Білого Д.Б. про скасування ухвали Центрального апеляційного господарського суду від 14.04.2021 про призначення у справі додаткової судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності не підлягає задоволенню, оскільки нормами процесуального законодавства не передбачено право суду апеляційної інстанції скасовувати винесені ним же самим рішення, зокрема, ухвали про призначення експертизи, крім постанов, в порядку, визначеному ст.272 ГПК України.

Згідно ч. 3. ст. 426 ЦК України використання об`єкта права інтелектуальної власності іншою особою здійснюється з дозволу особи, яка має виключне право дозволяти використання об`єкта права інтелектуальної власності, крім випадків правомірного використання без такого дозволу, передбачених цим Кодексом та іншим законом.

Відповідно до ст. 495 ЦК України майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є: право на використання торговельної марки; виключне право дозволяти використання торговельної марки; виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання; інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом. Майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку належать володільцю відповідного свідоцтва, володільцю міжнародної реєстрації, особі, торговельну марку якої визнано в установленому законом порядку добре відомою, якщо інше не встановлено договором.

Отже, з огляду на вище викладене нормативно-правове обґрунтування колегія суддів погоджується з висновком господарського суду про те, що свідоцтво №124382 від 25.06.2010 надає його власнику - ТОВ Маркхолдер виключні майнові права інтелектуальної власності на знак УКРЗОЛОТО, зокрема право використовувати Торговий знак, надавати його в користування, а також забороняти іншим особам використовувати без його згоди.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 1107 ЦК України розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності здійснюється на підставі ліцензійного договору.

Згідно з ч. 1 ст. 1109 ЦК України за ліцензійним договором одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об`єкта права інтелектуальної власності (ліцензію) на умовах, визначених за взаємною згодою сторін з урахуванням вимог цього Кодексу та іншого закону.

Матеріалами справи підтверджено, що Позивач не надавав особі, у віданні або користуванні якої знаходиться ювелірний магазин в торгівельному центрі "Фуршет" за адресою: м. Кропивницький, вул. Віктора Чміленка, 24, дозволу на використанні знаку для товарів та послуг - УКРЗОЛОТО.

Таким чином, в порушення вимог Закону, не уклавши відповідних ліцензійних договорів з власником знаку - ТОВ Маркхолдер, має місце його незаконне використання.

Обставина неправомірного використання знаку для товарів і послуг УКРЗОЛОТО під час пропонування до продажу товарів, шляхом нанесення його на вивіску ювелірної крамниці, є незаперечною.

За таких обставин, права позивача щодо виключного права використання Торгового знаку (зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг) порушені.

В той же час, колегія суддів не погоджується з висновком господарського суду про те, що відповідач ФОП Колісник К.С. станом на момент виникнення спірних правовідносин, а саме 25.10.2019, 06.11.2019 та на момент розгляду справи не здійснювала господарську діяльність з продажу ювелірних виробів у ювелірному магазині за адресою: м. Кропивницький, вул. Чміленка, буд. 24, що розташовується у приміщенні ТЦ "Фуршет", з огляду на наступне.

На підтвердження придбання ювелірного виробу в магазині відповідача, позивач надав суду першої інстанції:

- розрахункову квитанцію від 25.10.2019 про купівлю ювелірного виробу у магазині відповідача, із підписом продавця та датою продажу, із зазначенням найменування Торгового знаку "Укрзолото";

- товарний чек відповідача від 25.10.2019, із зазначенням найменування Торгового знаку "Укрзолото", відомостей про товар і його ціну, із вказанням місця продажу магазин Фуршет.

Колегія суддів констатує, що на розрахунковій квитанцій від 25.10.2019 зазначено податковий номер продавця , який співпадає із реєстраційним номером облікової картки платника податків (РНОКПП) відповідачки.

Причини такого співпадіння Відповідачкою не спростовано.

Відповідно до ст. 13 ГПК України судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін.

Учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов`язків, передбачених цим Кодексом.

Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

Кожна сторона несе ризик настання наслідків, пов`язаних з вчиненням чи невчиненням нею процесуальних дій.

Пунктом 5 ч. 3 ст. 165 ГПК України передбачено, що відзив повинен містити заперечення (за наявності) щодо наведених позивачем обставин та правових підстав позову, з якими відповідач не погоджується, із посиланням на відповідні докази та норми права.

Також частина 4 ст. 165 ГПК України встановлює, що якщо відзив не містить вказівки на незгоду відповідача з будь-якою із обставин, на яких гуртуються позовні вимоги, відповідач позбавляється права заперечувати проти такої обставини під час розгляду справи по суті, крім випадків, якщо незгода з такою обставиною вбачається з наданих разом із відзивом доказів, що обґрунтовують його заперечення по суті позовних вимог, або відповідач доведе, що не заперечив проти будь-якої із обставин, на яких ґрунтуються позовні вимоги, з підстав, що не залежали від нього.

Як вбачається з матеріалів справи, Відповідач подав відзив на позовну заяву, в якому не виказав:

- заперечень з приводу продажу відповідачем ювелірних виробів;

- заперечень з приводу доданих до позову доказів (чек, квитанція);

- не заперечував проти того, що відповідач не використовує Торговий знак.

Представник відповідача письмово зазначив свою правову позицію, що відповідач використовує не Торговий знак, а назву художнього твору "Укрзолото", "Зображення логотипу "Укрзолото", як твір образотворчого мистецтва, у вигляді вивіски, на підставі ліцензійного договору, укладеного з авторами твору, що начебто виключає необхідність укладання ліцензійного договору на використання Торгового знаку.

Вищезазначеним відповідач підтвердив використання товарного знаку "Укрзолото", під хибним уявленням, що це інший об`єкт авторського права.

Таким чином, на даний момент Відповідач втратив право заперечувати проти позовних вимог з посиланням на те, що ФОП Колісник К.С. станом на момент виникнення спірних правовідносин, а саме 25.10.2019, 06.11.2019 та на момент розгляду справи не здійснювала господарську діяльність з продажу ювелірних виробів у ювелірному магазині за адресою: м. Кропивницький, вул. Чміленка, буд. 24, що розташовується у приміщенні ТЦ "Фуршет".

На підставі викладеного колегія суддів погоджується з доводами апеляційної скарги ТОВ "Маркхолдер" про те, що позивачем доведено належними, допустимими, достовірними та вірогідними доказами, що порушення виключного майнового права інтелектуальної власності на Торговий знак УКРЗОЛОТО, що на підставі свідоцтва №124382 від 25.06.2010 належить ТОВ Маркхолдер, вчинено, в тому числі й відповідачкою, що є підставою для задоволення позовних вимог.

Вищенаведеним спростовуються доводи апеляційної скарги ОСОБА_1 , яка не підлягає задоволенню.

Крім того представник відповідача надав суду Ліцензійний договір від 02.01.2019 на право використання логотипу "Укрзолото", як назви художнього твору. Договір був укладений між відповідачем та третіми особами, що є власниками твору "Укрзолото".

Згідно з пунктом 5.1. вказаного Договору, строк використання логотипу "Укрзолото", як найменування художнього твору, надано на один рік, до 03.01.2020, із правом пролонгації на такий саме строк, якщо сторонами не заявлено про розірвання договору.

В справі відсутні докази припинення чи розірвання Ліцензійного договору від 02.01.2019, тому позивач обґрунтовано виходив із позиції, що відповідач на час розгляду справи подовжує використовувати логотип "Укрзолото" як твір образотворчого мистецтва, у вигляді вивіски, на підставі ліцензійного договору, укладеного з авторами твору.

26.01.2021 на адресу апеляційного суду надійшло клопотання позивача про долучення до матеріалів справи нових доказів: оригіналів нотаріально посвідчених заяв свідків ОСОБА_4 від 18.01.2021 та ОСОБА_5 від 18.01.2021, які повністю описують подію закупки ювелірного виробу 25.10.2019.

30.08.2021 на адресу апеляційного суду надійшло клопотання відповідача про долучення до матеріалів справи нових доказів: виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань від 05.07.2021 щодо припинення підприємницької діяльності ФОП Колісник К.С., а також доказів припинення підприємницької діяльності ФОП Колісник К.С. з 01.08.2019 у зв`язку з припиненням дії договору суборенди № П3 107-Кроп/Чм24а/1 від 01.08.2018.

Щодо даних клопотань колегія суддів зазначає наступне.

У відповідності до п. 2 ст. 164 ГПК України при поданні позовної заяви позивач зобов`язаний додати до позовної заяви всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги та у відповідності до п. 3 ст. 164 ГПК України у разі необхідності до позовної заяви додається клопотання про призначення експертизи, витребування доказів тощо.

У відповідності до ч. 6 ст. 165 ГПК України до відзиву відповідачем додаються докази, які підтверджують обставини, на яких гуртуються заперечення відповідача, якщо такі докази не надані позивачем.

В підготовчому засіданні господарським судом було з`ясовано, чи було надано сторонами по справі всі наявні докази, однак, клопотання позивача чи відповідача щодо надання додаткових доказів заявлено не було.

Згідно з приписами частини третьої статті 269 ГПК докази, які не були подані до суду першої інстанції, приймаються судом апеляційної інстанції лише у виняткових випадках, якщо учасник справи надав докази неможливості їх подання до суду першої інстанції з причин, що об`єктивно не залежали від нього.

Обґрунтовуючи неможливість подання зазначених вище документів до суду першої інстанції, позивач зазначив, що у суді першої інстанції взагалі була відсутня необхідність доведення продажу ювелірних виробів, так як в справі наявна квитанція відповідача, яку він у своєму відзиві на позовну заяву не ставив під сумнів.

Обґрунтовуючи неможливість подання виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань від 05.07.2021 щодо припинення підприємницької діяльності ФОП Колісник К.С. відповідач послався на те, що ФОП Колісник К.С. припинила свою підприємницьку діяльність лише 01.07.2021.

Будь-яких обґрунтувань неможливість подання до суду першої інстанції інших доказів, відповідач не навів.

Господарський процесуальний кодекс допускає випадки подачі на стадії апеляційного розгляду нових доказів для підтвердження обставин, на які посилається сторона. Однак неприйнятно, коли суд першої інстанції задовольнив позов, а заявник апеляційної скарги просить долучити до апеляційної скарги документи, без належного обґрунтування неможливості їх подання у встановлений законом або судом строк з причин, що не залежали від нього.

Виходячи з принципу змагальності сторін, сторони повинні подати всі докази на підтвердження своєї позиції в суді першої інстанції.

Під час розгляду справи судом першої інстанції ані Позивач, ані Відповідач не повідомляли суд про неможливість надання будь-яких доказів та не заявляли клопотань про необхідність в їх отримані та долучені до матеріалів справи.

Таким чином, Позивачем та Відповідачем не доведено винятковості випадку неможливості надання суду першої інстанції копій документів, які вони просять долучити до справи на стадії апеляційного розгляду згідно з клопотаннями від 26.01.2021 та 30.08.2021 (за виключенням виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань від 05.07.2021 щодо припинення підприємницької діяльності ФОП Колісник К.С.), відповідно, як не надано і доказів неможливості їх подання до суду першої інстанції з причин, що об`єктивно від них не залежали.

Відповідно до частини восьмої статті 80 Господарського процесуального кодексу України докази, не подані у встановлений законом або судом строк, до розгляду судом не приймаються, крім випадку, коли особа, яка їх подає, обґрунтувала неможливість їх подання у вказаний строк з причин, що не залежали від неї.

Отже, у задоволені клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Маркхолдер" від 26.01.2021 та ФОП Колісник К.С. від 30.08.2021 про долучення додаткових доказів слід відмовити (за виключенням виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань від 05.07.2021 щодо припинення підприємницької діяльності ФОП Колісник К.С.); копії документів, що долучені до клопотань, колегією суддів до розгляду не приймаються.

Аналогічна позиція викладена в постановах Верховного Суду від 18.06.2019 у справі № 904/3582/18 та від 04.04.2019 у справі № 918/329/18.

Відповідно до виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань від 05.07.2021 щодо ФОП Колісник К.С. припинила підприємницьку діяльність з 01.07.2021.

В той же час, даний факт не спростовує висновку колегії суддів про наявність підстав для задоволення позову, оскільки суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до ГПК України, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом та щодо обставин, які існували на момент звернення із позовною заявою та винесення рішення.

Оскільки на момент виникнення спірних правовідносин 25.10.2019, 06.11.2019, на момент звернення позивача із позовом та на момент винесення рішення ФОП Колісник К.С. ще здійснювала підприємницьку діяльність, то факт припинення 01.07.2021 діяльності ФОП Колісник К.С. не має значення.

Відповідно до п.п. 1, 3, 4 до ч. 1 ст. 277 Господарського процесуального кодексу України, підставами для скасування або зміни рішення місцевого господарського суду є не з`ясування обставин, що мають значення справи, порушення або неправильне застосування норм матеріального чи процесуального права.

За наведених вище обставин, які були встановлені у ході апеляційного провадження у даній справі, колегія суддів апеляційного господарського суду, проаналізувавши застосування місцевим господарським судом норм матеріального та процесуального права, доходить висновку, що доводи апеляційної скарги Позивача про не з`ясування обставин, що мають значення для справи, невідповідність висновків, викладених у рішенні місцевого господарського суду, обставинам справи, порушення норм матеріального права знайшли своє підтвердження.

Враховуючи вищевикладене колегія суддів апеляційного господарського суду вважає, що апеляційна скарга ОСОБА_1 не підлягає задоволенню, апеляційна скарга Позивача підлягає задоволенню, рішення господарського суду підлягає скасуванню. Слід прийняти нове рішення, яким позовні вимоги задовольнити.

Зважаючи на задоволення позовних вимог, судові витрати, понесені у зв`язку із подачею позову та апеляційним оскарженням, згідно статті 129 Господарського процесуального кодексу України слід покласти на Відповідача.

Керуючись ст. ст. 269, 275, 277, 282-284 ГПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Апеляційну скаргу ОСОБА_1 , м. Кропивницький на рішення Господарського суду Кіровоградської області від 04.12.2020 у справі № 912/3034/19 залишити без задоволення.

Апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Маркхолдер", м. Запоріжжя на рішення Господарського суду Кіровоградської області від 04.12.2020 у справі № 912/3034/19 задовольнити.

Рішення Господарського суду Кіровоградської області від 04.12.2020 у справі № 912/3034/19 скасувати.

Прийняти по справі нове рішення, яким позов Товариства з обмеженою відповідальністю "Маркхолдер", м. Запоріжжя до Фізичної особи-підприємця Колісник Катерини Сергіївни, м. Кропивницький за участю третіх осіб, що не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідачів: 1. ОСОБА_1 , м. Кропивницький 2. ОСОБА_2 , м. Кропивницький про заборону використання знаків для товарів та послуг задовольнити.

Заборонити Фізичній особі - підприємцю Колісник Катерині Сергіївні використання торгового знаку, шляхом здійснення демонтажу вивіски з позначенням "УКРЗОЛОТО" за адресою розташування ювелірного магазину (м. Кропивницький, вул. Чміленка, буд. 24 (ТЦ-Фуршет).

Стягнути з Фізичної особи - підприємця Колісник Катерини Сергіївни на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Маркхолдер", м. Запоріжжя 1921 грн судового збору за подачу позовної заяви, 19612,80 грн витрат за проведення експертизи.

Стягнути Фізичної особи - підприємця Колісник Катерини Сергіївни на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Маркхолдер", м. Запоріжжя 2881,50 грн судового збору за подачу апеляційної скарги.

Судові витрати ОСОБА_1 , м. Кропивницький за подачу апеляційної скарги покласти на заявника апеляційної скарги.

Видачу відповідних наказів, з урахуванням необхідних реквізитів, доручити Господарському суду Кіровоградської області.

Постанова набирає законної сили з дня її прийняття і може бути оскаржена до Верховного Суду протягом двадцяти днів з дня складення повного судового рішення.

Повний текст постанови складено та підписано 14.09.2021.

Головуючий суддя О.Г. Іванов

Суддя О.В. Березкіна

Суддя М.О. Дармін