УХВАЛА

про поновлення провадження у справі,

про забезпечення позову та

про зупинення провадження у справі

м. Київ

15.09.2021Справа № 910/14430/21

За позовомКомпанії «Хонгта Тобакко (Гроуп) Ко., ЛТД» (Hongta Tobacco (Group) Co., LTD)
до1. Акціонєрно дружество «Булгартабак-Холдінг» (Bulgartabac Holding AD) 2. Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності»
продострокове припинення дії свідоцтва
Суддя Босий В.П.

Представників учасників справи:

не викликались

ВСТАНОВИВ:

Компанія «Хонгта Тобакко (Гроуп) Ко., ЛТД» (Hongta Tobacco (Group) Co., LTD) звернулася до Господарського суду міста Києва з позовом до Акціонєрно дружество «Булгартабак-Холдінг» (Bulgartabac Holding AD) та Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» про дострокове припинення дії свідоцтва.

Позовні вимоги мотивовано тим, що відповідач-1 є володільцем свідоцтва України № 20706 на знак для товарів і послуг «Marble», який не використовується в Україні протягом п`ятирічного періоду до подання даної позовної заяви, і відсутні поважні причини для такого невикористання, а відтак дія свідоцтва України №20706 на знак для товарів і послуг «Marble» має бути достроково припинена у судовому порядку.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 09.09.2021 відкрито провадження у справі, вирішено розгляд справи здійснювати за правилами загального позовного провадження, призначено у справі підготовче засідання на 09.03.2022, вирішено повідомити відповідача-1 про розгляд даної справи в порядку, передбаченому Конвенцією про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах, через Центральний орган запитуваної Держави - Ministry of Justice, зупинено провадження у справі №910/14430/21 до надходження відповіді від іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави на судове доручення про надання правової допомоги, вручення виклику до суду чи інших документів.

10.09.2021 представником позивача до канцелярії суду подано заяву про забезпечення позову, в якій позивач просить суд:

- заборонити Державному підприємству «Український інститут інтелектуальної власності» вносити будь-які зміни до Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки щодо передання права власності на торговельну марку за свідоцтвом України №20706 від 17.09.2001 третім особам та відмови від прав на торговельну марку за свідоцтвом №20706 повністю або частково за заявою відповідача 1 до набрання рішенням суду законної сили;

- заборонити Акціонєрно дружество «Булгартабак-Холдінг» (Bulgartabac Holding AD) передавати права та відмовлятися від прав на торговельну марку за свідоцтвом України №20706 повністю або частково до набрання рішенням суду законної сили.

Згідно зі ст. 140 Господарського процесуального кодексу України заява про забезпечення позову розглядається судом не пізніше двох днів з дня її надходження без повідомлення учасників справи.

Відповідно до ч. 1 ст. 230 Господарського процесуального кодексу України провадження у справі поновлюється за клопотанням учасників справи або за ініціативою суду не пізніше десяти днів з дня отримання судом повідомлення про усунення обставин, що викликали його зупинення. Про поновлення провадження у справі суд постановляє ухвалу.

В той же час, частиною 1 ст. 2 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що завданням господарського судочинства є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів, пов`язаних із здійсненням господарської діяльності, та розгляд інших справ, віднесених до юрисдикції господарського суду, з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, держави.

Згідно з ч. 1 ст. 14 Господарського процесуального кодексу України суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках. Збирання доказів у господарських справах не є обов`язком суду, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Статтею 15 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що суд визначає в межах, встановлених цим Кодексом, порядок здійснення провадження у справі відповідно до принципу пропорційності, враховуючи: завдання господарського судочинства; забезпечення розумного балансу між приватними й публічними інтересами; особливості предмета спору; ціну позову; складність справи; значення розгляду справи для сторін, час, необхідний для вчинення тих чи інших дій, розмір судових витрат, пов`язаних із відповідними процесуальними діями, тощо.

З урахуванням викладеного, враховуючи зазначені принципи господарського судочинства, а також строки, встановлені Господарським процесуальним кодексом України, суд вважає за необхідне поновити провадження у даній справі для розгляду заяви позивача про забезпечення позову.

Розглянувши заяву Компанії «Хонгта Тобакко (Гроуп) Ко., ЛТД» (Hongta Tobacco (Group) Co., LTD) про забезпечення позову, проаналізувавши норми господарського процесуального законодавства України, суд відзначає наступне.

Відповідно до статті 136 Господарського процесуального кодексу України господарський суд за заявою учасника справи має право вжити передбачених статтею 137 цього Кодексу заходів забезпечення позову. Забезпечення позову допускається як до пред`явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи, якщо невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду.

Частиною 1 ст. 137 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що позов забезпечується: накладенням арешту на майно та (або) грошові кошти, що належать або підлягають передачі або сплаті відповідачу і знаходяться у нього чи в інших осіб; забороною відповідачу вчиняти певні дії; забороною іншим особам вчиняти дії щодо предмета спору або здійснювати платежі, або передавати майно відповідачеві, або виконувати щодо нього інші зобов`язання; зупиненням стягнення на підставі виконавчого документа або іншого документа, за яким стягнення здійснюється у безспірному порядку; зупиненням продажу майна, якщо подано позов про визнання права власності на це майно, або про виключення його з опису і про зняття з нього арешту; зупиненням митного оформлення товарів чи предметів, що містять об`єкти інтелектуальної власності; арештом морського судна, що здійснюється для забезпечення морської вимоги; іншими заходами у випадках, передбачених законами, а також міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України.

Згідно з ст. 140 Господарського процесуального кодексу України заява про забезпечення позову розглядається судом не пізніше двох днів з дня її надходження без повідомлення учасників справи.

Забезпечення позову по суті - це обмеження суб`єктивних прав, свобод та інтересів відповідача або пов`язаних з ним інших осіб з метою забезпечення реалізації в майбутньому актів правосуддя і задоволених вимог позивача (заявника).

Метою забезпечення позову є вжиття судом заходів щодо охорони матеріально-правових інтересів позивача від можливих недобросовісних дій з боку відповідача, щоб забезпечити позивачу реальне та ефективне виконання судового рішення, якщо воно буде прийняте на користь позивача, в тому числі з метою запобігання потенційним труднощам у подальшому виконанні такого рішення.

Суд зазначає, що особа, яка подала заяву про забезпечення позову, повинна обґрунтувати причини звернення із заявою про забезпечення позову. З цією метою та з урахуванням загальних вимог, передбачених Господарським процесуальним кодексом України, обов`язковим є подання доказів наявності фактичних обставин, з якими пов`язується застосування певного заходу до забезпечення позову.

У вирішенні питання про забезпечення позову господарський суд має здійснити оцінку обґрунтованості доводів заявника щодо необхідності вжиття відповідних заходів з урахуванням: розумності, обґрунтованості і адекватності вимог заявника щодо забезпечення позову; забезпечення збалансованості інтересів сторін, а також інших учасників судового процесу; наявності зв`язку між конкретним заходом до забезпечення позову і предметом позовної вимоги, зокрема, чи спроможний такий захід забезпечити фактичне виконання судового рішення в разі задоволення позову; імовірності утруднення виконання або невиконання рішення господарського суду в разі невжиття таких заходів; запобігання порушенню у зв`язку із вжиттям таких заходів прав та охоронюваних законом інтересів осіб, що не є учасниками даного судового процесу.

Так, відповідно до ч. 7 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» власник свідоцтва може передавати будь-якій особі виключні майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг на підставі договору.

Згідно з ч. 2 ст. 1114 Цивільного кодексу України, факт передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, які відповідно до цього Кодексу або іншого закону є чинними після їх державної реєстрації, підлягає державній реєстрації.

Частиною 1 ст. 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» встановлено, що власник свідоцтва в будь-який час може відмовитися від нього повністю або частково на підставі заяви, поданої до НОІВ. Зазначена відмова набирає чинності від дати публікації відомостей про це в Бюлетені.

Статтею 22 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» встановлено, що ніхто інший, крім колишнього власника свідоцтва, не має права на повторну реєстрацію торговельної марки протягом двох років після припинення дії свідоцтва згідно з пунктами 1 і 2 статті 18 цього Закону, крім випадків, коли власник свідоцтва, дію якого припинено, надасть згоду на реєстрацію заявленої торговельної марки.

Отже, невжиття заходів забезпечення позову може ускладнити або зробити неможливим виконання рішення суду у разі відчуження відповідачем-1 свідоцтва України №20706 на знак для товарів і послуг з наступним поданням до установи заяви про реєстрацію відповідних змін.

У такому разі, у випадку дострокового припинення дії свідоцтва України № 20706 на знак для товарів і послуг, відповідачі об`єктивно не матимуть можливості виконати рішення суду, оскільки у Державному реєстрі свідоцтв на торговельні марку будуть міститись відомості про особу (осіб), якій (яким) передано право власності на свідоцтво України № 20706 , а не відомості про відповідача-1, або взагалі будуть відсутні відомості про вказану торговельну марку.

Крім того, у випадку відмови відповідача-1 від знака для товарів і послуг за свідоцтвом України № 20706 ніхто інший, в тому числі і позивач, не матиме змоги протягом 2-х років здійснити повторну реєстрацію торговельної марки після припинення дії свідоцтва.

Отже, заходи до забезпечення позову застосовуються господарським судом як гарантія реального виконання рішення суду.

У зв`язку з тим, що власник свідоцтва України № 20706 на знак для товарів і послуг «Marble» може у будь-який час відмовитись або передати іншій особі право власності на свідоцтво повністю, суд приходить до висновку, що позивач обґрунтовано припускає, що права на знак для товарів і послуг, на момент прийняття рішення можуть перейти до іншої (інших) особи (осіб).

Достатньо обґрунтованим для забезпечення позову є підтверджена доказами наявність фактичних обставин, з якими пов`язується застосування певного виду забезпечення позову. Про такі обставини може свідчити вчинення відповідачем дій, спрямованих на ухилення від виконання зобов`язання після пред`явлення вимоги чи подання позову до суду (реалізація майна чи підготовчі дії до його реалізації, витрачання коштів не для здійснення розрахунків з позивачем, укладення договорів поруки чи застави за наявності невиконаного спірного зобов`язання тощо). Саме лише посилання в заяві на потенційну можливість ухилення відповідача від виконання судового рішення без наведення відповідного обґрунтування не є достатньою підставою для задоволення відповідної заяви.

Адекватність заходу до забезпечення позову, що застосовується господарським судом, визначається його відповідністю вимогам, на забезпечення яких він вживається. Оцінка такої відповідності здійснюється господарським судом, зокрема, з урахуванням співвідношення прав (інтересу), про захист яких просить заявник, з вартістю майна, на яке вимагається накладення арешту, або майнових наслідків заборони відповідачеві вчиняти певні дії.

Заходи до забезпечення позову повинні бути співрозмірними із заявленими позивачем вимогами. Співмірність передбачає співвідношення господарським судом негативних наслідків від вжиття заходів до забезпечення позову з тими негативними наслідками, які можуть настати в результаті невжиття цих заходів, з урахуванням відповідності права чи законного інтересу, за захистом яких заявник звертається до суду, та майнових наслідків заборони відповідачу здійснювати певні дії.

Метою вжиття заходів щодо забезпечення позову є уникнення можливого порушення в майбутньому прав та охоронюваних законом інтересів позивача, а також можливість реального виконання рішення суду та уникнення будь-яких труднощів при виконанні у випадку задоволення позову.

При цьому, господарський суд не повинен вживати таких заходів до забезпечення позову, які фактично є тотожними задоволенню заявлених позовних вимог, якщо при цьому спір не вирішується по суті.

Враховуючи наведене вище, подана заява визнається судом обґрунтованою щодо вжиття заходів забезпечення позову шляхом заборони Акціонєрно дружество «Булгартабак-Холдінг» (Bulgartabac Holding AD) передавати права та відмовлятися від прав на торговельну марку за свідоцтвом України №20706 повністю або частково до набрання рішенням суду законної сили.

Крім того, позивач просить суд заборонити Державному підприємству «Український інститут інтелектуальної власності» вносити будь-які зміни до Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки щодо передання права власності на торговельну марку за свідоцтвом України №20706 від 17.09.2001 третім особам та відмови від прав на торговельну марку за свідоцтвом №20706 повністю або частково за заявою відповідача 1 до набрання рішенням суду законної сили.

14.10.2020 набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо створення національного органу інтелектуальної власності» від 16.06.2020 № 703-ІХ, яким внесено зміни до Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» та визначено повноваження Національного органу інтелектуальної власності.

Частиною 2 ст. 2-1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» встановлено, що до владних повноважень, делегованих НОІВ, належить, зокрема приймання заявок, проведення їх експертизи, прийняття рішень щодо них; видача свідоцтв на торговельні марки, здійснення державної реєстрації торговельних марок; опублікування офіційних відомостей про торговельні марки та подані заявки на торговельні марки у Бюлетені, ведення Реєстру та Бази даних заявок, внесення до Реєстру відомостей, надання витягів та виписок в електронній та (або) паперовій формі;

Разом з тим, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13.10.2020 №1267-р «Про національний орган інтелектуальної власності» визначено: на виконання підпункту 1 пункту 7 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 16 червня 2020 р. N 703-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо створення національного органу інтелектуальної власності» визначити, що Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» виконує функції Національного органу інтелектуальної власності.

З огляду на зміни в чинному законодавстві, суд зазначає, що здійснення державної реєстрації торговельних марок, опублікування офіційних відомостей про торговельні марки та подані заявки на торговельні марки у Бюлетені, ведення Реєстру та Бази даних заявок, внесення до Реєстру відомостей належить до повноважень Національного органу інтелектуальної власності, функції якого виконує Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності».

Враховуючи наведене, подана заява також визнається судом обґрунтованою в частині заборони Державному підприємству «Український інститут інтелектуальної власності» вносити будь-які зміни до Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки щодо передання права власності на торговельну марку за свідоцтвом України №20706 від 17.09.2001 третім особам та відмови від прав на торговельну марку за свідоцтвом №20706 повністю або частково за заявою відповідача 1 до набрання рішенням суду законної сили.

У зв`язку з наведеним, подана заява щодо вжиття заходів до забезпечення позову визнається судом обґрунтованою та такою, що підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 140 Господарського процесуального кодексу України про забезпечення позову або про відмову у забезпеченні позову суд постановляє ухвалу.

Відповідно до статті 141 Господарського процесуального кодексу України суд може вимагати від особи, яка звернулася із заявою про забезпечення позову, забезпечити відшкодування можливих збитків відповідача, які можуть бути спричинені забезпеченням позову (зустрічне забезпечення). Розмір зустрічного забезпечення визначається судом з урахуванням обставин справи. Заходи зустрічного забезпечення позову мають бути співмірними із заходами забезпечення позову, застосованими судом, та розміром збитків, яких може зазнати відповідач у зв`язку із забезпеченням позову.

З приводу зустрічного забезпеченн, суд зазначає, що застосування означених заходів у відповідності до ч. 1 ст. 141 Господарського процесуального кодексу України є правом, а не обов`язком суду для реалізації якого, у даному випадку, у господарського суду достатні підстави відсутні.

Крім того, суд зазначає, що відповідач чи інша зацікавлена особа не позбавлені права та можливості звернутись до суду з окремим клопотанням про застосування заходів зустрічного забезпечення у відповідності до ст. 141 Господарського процесуального кодексу України.

Згідно з пунктом 4 частини першої статті 228 Господарського процесуального кодексу України суд може за заявою учасника справи, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі у випадках звернення із судовим дорученням про надання правової допомоги або вручення виклику до суду чи інших документів до іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 136, 137, 228, 230, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Поновити провадження у справі №910/14430/21.

2. Заяву Компанії «Хонгта Тобакко (Гроуп) Ко., ЛТД» (Hongta Tobacco (Group) Co., LTD) про забезпечення позову задовольнити повністю.

3. Заборонити Державному підприємству «Український інститут інтелектуальної власності» вносити будь-які зміни до Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки щодо передання права власності на торговельну марку за свідоцтвом України №20706 від 17.09.2001 третім особам та відмови від прав на торговельну марку за свідоцтвом №20706 повністю або частково за заявою відповідача 1 до набрання рішенням суду законної сили.

4. Заборонити Акціонєрно дружество «Булгартабак-Холдінг» (Bulgartabac Holding AD) передавати права та відмовлятися від прав на торговельну марку за свідоцтвом України №20706 повністю або частково до набрання рішенням суду законної сили.

5. Стягувачем за даною ухвалою є Компанія «Хонгта Тобакко (Гроуп) Ко., ЛТД» (Hongta Tobacco (Group) Co., LTD) (#118, Hongta Avenue, Hongta District, Yuxi, Yunnan, China).

6. Боржником за пунктом 3 резолютивної частини даної ухвали є Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» (01601, м. Київ, вул. Глазунова, буд. 1; ідентифікаційний код 31032378).

7. Боржником за пунктом 4 резолютивної частини даної ухвали є Акціонєрно дружество «Булгартабак-Холдінг» (Bulgartabac Holding AD) (Sofija 1000, ul. Graf Ignatiev No. 62, Bulgaria).

8. Ухвала про вжиття заходів забезпечення позову набирає законної сили з 15.09.2021, підлягає негайному виконанню в порядку, встановленому чинним законодавством України для виконання судових рішень, та може бути пред`явлена до виконання в передбаченому чинним законодавством порядку до 15.09.2024.

9. Зупинити провадження у справі №910/14430/21.

10. Дана ухвала набирає законної сили негайно з моменту її підписання та може бути оскаржена.

Суддя В.П. Босий