УХВАЛА

м. Київ

14.09.2021Справа № 910/7514/21

За позовом Приватного акціонерного товариства "Завод Південкабель";

до Товариства з обмеженою відповідальністю "ТФ-К";

про захист порушеного права інтелектуальної власності.

Суддя О.В. Мандриченко

Представники:

Від позивача: Сопільняк В.Ю., довіреність № АІ № 1104315 від 09.04.21;

Сопільняк О.Ю., довіреність № АІ № 1107734 від 21.04.21;

Від відповідача: Вербицька В.М., довіреність № КС № 812007 від 08.06.21;

Міняйло Є.В., уповноважена особа.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Приватне акціонерне товариство "Завод Південкабель" звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "ТФ-К" про захист порушеного права інтелектуальної власності в якому просить:

- зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю "ТФ-К" припинити порушення прав Приватного акціонерного товариства "Завод Південкабель" на винахід за патентом України № 60285.

- заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю "ТФ-К" використовувати винахід "КАБЕЛЬ СИЛОВИЙ" за патентом України № 60285, а саме, заборонити продаж будь-якого товару, виготовленого із застосуванням запатентованого винаходу, серед іншого, товарів за митними деклараціями № UA100630/2021/084694 від 17.03.2021, № UA100630/2021/084693 від 17.03.2021, № UA100630/2021/084495 від 15.03.2021, які виготовлені із застосуванням запатентованого винаходу, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення таких товарів в цивільний оборот або зберігання таких товарів в зазначених цілях.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 14.05.2021 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі № 910/7514/21; вирішено розглядати справу за правилами загального позовного провадження зі стадії підготовчого засідання.

Через відділ діловодства суду 07.09.2021 р. представником позивача було подано клопотання про призначення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності.

Обгрунтовуючи своє клопотання представник позивача посилався на те, що в матеріалах справи наявні суперечні один одному висновки експертів за результатами проведення експертиз об`єктів інтелектуальної власності.

Предметом спору у даній справі є порушення прав інтелектуальної власності на винахід «Кабель силовий» за патентом України № 60285.

Відповідно до ст. 28 Закону України «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі» використанням винаходу (корисної моделі) визнається виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), застосування такого продукту, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого продукту в зазначених цілях.

Позивачем, разом із позовною заявою, було надано суду у якості доказу висновок експертів № 1321 за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності від 05.04.2021.

На вирішення експертизи об`єктів інтелектуальної власності було поставлене наступне питання:

«Чи використано в наданих на дослідження зразках кабелю XRUHAKXS-WTC 1X800RMC/95 87/15OkV, XRUHAKXS-WTC lx240RMC/95 87/150W кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу «КАБЕЛЬ СИЛОВИЙ» за патентом № 60285 України або ознаку еквівалентну їй?»;

За результатами проведеного експертного дослідження було надано наступний висновок: «В наданих на дослідження зразках кабелю XRUHAKXS-WTC 1X800RMC/95 87/15OkV, XRUHAKXS-WTC lx240RMC/95 87/150W використано кожну ознаку включену до незалежного пункту формули винаходу «КАБЕЛЬ СИЛОВИЙ» за патентом № 60285 України або ознаку, еквівалентну їй».

У матеріалах справи міститься залучений відповідачем висновок експерта № 89-01 за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності від 14.06.2021.

На дослідження експертизи було поставлено наступні питання:

- чи використовується у кабелях XRUHAKXS-WTC lx240RMC/95 87/150kV, виробника TELE-FONIKA KABLE кожна ознака винаходу, що включена до незалежного пункту формули за патентом України на винахід №60285, або ознака еквівалентна їй?;

- чи використовується у кабелях XRUHAKXS-WTC 1X800RMC/95 87/15OkV, виробника TELE-FONIKA KABLE кожна ознака винаходу, що включена до незалежного пункту формули за патентом України на винахід №60285, або ознака еквівалентна їй?.

За результатами проведеного дослідження були викладені наступні висновки:

- у кабелях XRUHAKXS-WTC lx240RMC/95 87/150kV, виробника TELE-FONIKA KABLE не використана кожна ознака винаходу, що включена до незалежного пункту формули за патентом України на винахід №60285, або ознака еквівалентна їй.

- У кабелях XRUHAKXS-WTC 1X800RMC/95 87/150kV, виробника TELE-FONIKA KABLE не використана кожна ознака винаходу, що включена до незалежного пункту формули за патентом України на винахід №60285, або ознака еквівалентна їй.

З вищевикладеного слідує, що наявні у матеріалах справи висновки експертів суперечать один одному.

У відповідності до ст. 99 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) суд за клопотання учасника справи або за власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов:

1) для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо;

2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів.

Згідно п. 6.2. Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 23 березня 2012 року N 5 «Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов`язаних із захистом права інтелектуальної власності», якщо в процесі вирішення спору між сторонами виникнуть розбіжності стосовно можливого виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), господарський суд залежно від обставин справи має запропонувати судовому експерту роз`яснити питання, чи використано при виготовленні цього продукту кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу (корисної моделі), або ознаку, еквівалентну їй.

Відповідно до чинного законодавства України суд вирішує спір та встановлює істину на основі всебічного з`ясування всіх суттєвих моментів спірних правовідносин та об`єктивного дослідження фактичних даних, що визначають наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін.

Дослідивши матеріали справи та заслухавши правові позиції сторін, суд дійшов висновку, що для всебічного та об`єктивного з`ясування спірних правовідносин у справі № 910/7514/21, а також юридичної оцінки достеменності посилань позивача та відповідача, враховуючи наявність у матеріалах справи двох висновків експертів з одних і тих же за своєю суттю питань, протилежні за результатами дослідження та відповідями, необхідним є призначення у справі судової експертизи.

Відповідно до ч. 3 ст. 99 ГПК України при призначенні експертизи судом експерт або експертна установа обирається сторонами за взаємною згодою, а якщо такої згоди не досягнуто у встановлений судом строк, експерта чи експертну установу визначає суд. З урахуванням обставин справи суд має право визначити експерта чи експертну установу самостійно. У разі необхідності може бути призначено декілька експертів для підготовки одного висновку (комісійна або комплексна експертиза).

Враховуючи вище викладене, суд вважає за необхідне частково задовольнити клопотання позивача та призначити у справі № 910/7514/21 експертизу об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручити Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності (01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26, оф. 501).

За змістом п. 23 Постанови №4 від 23.03.2012р. Пленуму Вищого господарського суду України "Про деякі питання практики призначення судової експертизи" витрати, пов`язані з проведенням судової експертизи, під час судового розгляду має нести заінтересована сторона, а у разі призначення господарським судом судової експертизи з власної ініціативи - сторона, визначена в ухвалі господарського суду про призначення судової експертизи. Тому в зазначеній ухвалі суд вправі зобов`язати відповідну сторону перерахувати, в тому числі шляхом здійснення попередньої оплати, суму витрат на проведення експертизи на рахунок експертної установи.

Наразі, за висновками суду, саме позивач, є заінтересованою особою, яка має нести витрати, пов`язані з проведенням експертизи.

Як визначено пунктом 2 частини 1 статті 228 ГПК України, господарський суд заявою учасника справи, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі, зокрема, у випадку призначення судом експертизи.

Враховуючи вищезазначені обставини, господарський суд вважає за необхідне провадження у даній справі зупинити.

З урахуванням вищевикладеного, керуючись ст.ст. 99, 100, 228 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд -

У Х В А Л И В:

1. Призначити у справі № 910/7514/21 судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручити Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26, оф. 501).

2. На вирішення експертів поставити наступні запитання:

1) Чи використана у кабелі арт.XRUHAKXS-WTC lx800RMC/95 87/150kV, виробництва TELE-FONIKA KABLE S.A., кожна ознака винаходу «КАБЕЛЬ СИЛОВИЙ», що включена до незалежного пункту формули за патентом України на винахід № 60285, або ознака еквівалентна їй?

2) Чи використана у кабелі арт.XRUHAKXS-WTC lx240RMC/95 87/150kV, виробництва TELE-FONIKA KABLE S.A., кожна ознака винаходу «КАБЕЛЬ СИЛОВИЙ», що включена до незалежного пункту формули за патентом України на винахід № 60285, або ознака еквівалентна їй?

3. Для проведення експертизи надіслати до Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26, оф. 501) матеріали справи №910/7514/21.

4. Відповідно до статті 14 Закону України "Про судову експертизу" попередити експертів, які будуть здійснювати судову експертизу, про кримінальну відповідальність за статями 384 та 385 Кримінального кодексу України.

5. Витрати по проведенню експертизи покласти на Приватне акціонерне товариство "Завод Південкабель".

6. Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю "ТФ-К":

- зразки кабелю силового арт. XRUHAKXS-WTC lx800RMC/95 87/150kV, виробництва TELE-FONIKA KABLE S.A.;

- зразки кабелю силового арт. XRUHAKXS-WTC lx240RMC/95 87/150kV, виробництва TELE-FONIKA KABLE S.A.;

- копії супровідних документів до кабелю арт. XRUHAKXS-WTC lx800RMC/95 87/150kV та кабелю арт. XRUHAKXS-WTC lx240RMC/95 87/150kV, які містять їх технічні характеристики.

7. Провадження у справі №910/7514/21 на час проведення судової експертизи та отримання висновку експерта зупинити.

Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення та може бути оскаржена в порядку та строк, передбачені ст. 254-256 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст ухвали складено 21.09.2021 р.

Суддя О.В. Мандриченко