УХВАЛА

про зупинення провадження у справі

м. Київ

16.09.2021справа № 910/9450/21
Господарський суд міста Києва у складі судді Марченко О.В., розглянувши матеріали справи №910/9450/21

за позовом YETI Coolers, LLC (ЙЕТІ Кулерс, ЛЛСі; 7601 Southwest Pkwy, Austin, Texas 78735, USA)

до Yetigel International S.A. (Йетігель Інтернасйональ С.А.; 220 рю де Карт Жандарм д`Увеа, З.І. Куртін, F-84000, Авіньйон, Франція) та

державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (01601, м. Київ, вул. Глазунова, буд. 1; ідентифікаційний код 31032378)

про дострокове часткове припинення на території України дії міжнародної реєстрації №1148915 на торговельну марку «YETI» та зобов`язання вчинити певні дії,

без виклику представників сторін,

ВСТАНОВИВ:

YETI Coolers, LLC (ЙЕТІ Кулерс, ЛЛСі) звернулася до господарського суду міста Києва з позовом до Yetigel International S.A. (Йетігель Інтернасйональ С.А.) та державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (далі - Укрпатент) про:

- дострокове припинення на території України дії міжнародної реєстрації №1148915 на торговельну марку «YETI» щодо частини товарів 05, 06, 07, 08, 10, 11 і 21 класів, всього переліку товарів 18, 20 і 24 класів, частини послуг 37, 39, 40 класів і всього переліку послуг 35 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП; відповідний перелік товарів та послуг вказано у прохальній частині позовної заяви);

- зобов`язання Укрпатенту повідомити Міжнародне бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності про часткове дострокове припинення на території України дії міжнародної реєстрації №1148915 на торговельну марку «YETI».

Позов мотивовано тим, що:

- YETI Coolers, LLC (ЙЕТІ Кулерс, ЛЛСі) має намір зареєструвати торговельну марку «YETI» відносно товарів та послуг 18, 20, 21, 24 та 35 класу МКТП та «YETI V SERIES» відносно товарів 21 класу МКТП, що підтверджується поданими позивачем заявками про реєстрацію в Україні знака для товарів і послуг на словесне позначення «YETI» від 24.10.2019: №m201928928 - для товарів 35 класу МКТП; №m201928921 - для товарів 24 класу МКТП; №m201928915 - для товарів 21 класу МКТП; №m201928911 - для товарів 20 класу МКТП; №m201928904 - для товарів 18 класу МКТП;

- наявність зареєстрованої в Україні торговельної марки «YETI» (міжнародна реєстрація від 26.12.2012 №1148915) на ім`я Yetigel International S.A. (Йетігель Інтернасйональ С.А.) перешкоджає реєстрації позивачем торговельної марки «YETI» щодо тотожних та споріднених товарів та послуг в 05, 06, 07, 08,10,11,18, 20, 21, 24, 35, 37, 39, 40 класах МКТП;

- на думку позивача, дія міжнародної реєстрації №1148915 на торговельну марку «YETI» повинна бути частково достроково припинена на території України у зв`язку з тим, що відповідач-1 не використовує безперервно спірне позначення протягом останніх п`яти років; власником торговельної марки «YETI» за міжнародною реєстрацією №1148915 не вчинено юридичної значимої дії щодо використання торговельної марки за спірною міжнародною реєстрацією, а за умови невикористання на території України спірної торговельної марки, бездіяльність власника є перешкодою для реалізації прав позивача щодо подальшої реєстрації заявлених тотожних та схожих торговельних марок на своє ім`я;

- невикористання власником спірної торговельної марки створює штучний бар`єр для реєстрації позначень іншими особами та є порушенням прав позивача щодо набуття права власності YETI Coolers, LLC (ЙЕТІ Кулерс, ЛЛСі) в Україні на торговельну марку «YETI» для подальшого добросовісного використання у своїй господарській діяльності.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 15.06.2021 позовну заяву YETI Coolers, LLC (ЙЕТІ Кулерс, ЛЛСі) залишено без руху та встановлено позивачу п`ятиденний строк з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху для усунення недоліків позовної заяви.

25.06.2021 позивачем подано суду документи на виконання ухвали суду від 15.06.2021.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 01.07.2021 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі в порядку загального позовного провадження; підготовче засідання призначено на 02.08.2021, встановлено:

- позивачу строк:

для надання суду оригіналів всіх документів, доданих до позовної заяви, що стосуються предмету спору - для огляду безпосередньо у засіданні;

у п`ять днів з дня отримання від відповідача відзиву на позовну заяву для подання до суду відповіді на відзив в порядку статті 166 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) з доданням доказів, що підтверджують викладені обставини, та доказів направлення вказаних документів відповідачу;

- Yetigel International S.A. (Йетігель Інтернасйональ С.А.) строк у п`ятнадцять днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі для надання суду:

відзив на позов в порядку статті 165 ГПК України з доданням доказів, що підтверджують викладені обставини, та доказів надіслання відзиву і доданих до нього документів позивачу; документів, що підтверджують повноваження представників (накази, довіреності, тощо), - оригіналів для огляду, належним чином засвідчених копій для долучення до матеріалів справи.

у п`ять днів з дня отримання відповіді на відзив для подання до суду заперечення на відповідь на відзив в порядку статті 167 ГПК України з доданням доказів, що підтверджують викладені обставини, та доказів направлення вказаних документів позивачу.

12.07.2021 Укрпатент подав суду клопотання про долучення до матеріалів справи копій матеріалів міжнародної реєстрації №1148915 на ім`я Yetigel International S.A. (Йетігель Інтернасйональ С.А.).

Разом з тим, 12.07.2021 Укрпатент подав суду відзив на позовну заяву, в якому зазначив, що для вирішення даного спору (прийняття законного та об`єктивного рішення) позивач повинен в сукупності довести факти недобросовісного використання власником (невикористання протягом п`яти років) своїх прав на торговельну марку за міжнародною реєстрацією №1148915 на території України з дати її поширення - 26.08.2012; а власник - безпосереднє та фактичне використання або зазначити поважні причини невикористання протягом п`яти років від дати публікації відомостей або якщо використання торговельної марки призупинено з іншої дати після цієї публікації на безперервний строк у п`ять років.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 02.08.2021 відкладено підготовче засідання з розгляду справи №910/9450/21 на 21.03.2022; зобов`язано YETI Coolers, LLC (ЙЕТІ Кулерс, ЛЛСі) подано суду належним чином (нотаріально) засвідчений переклад на французьку мову ухвал господарського суду міста Києва: від 15.06.2021 про забезпечення позову; від 01.07.2021 про відкриття провадження у справі; від 02.08.2021 про відкладення підготовчого засідання у двох примірниках та позовної заяви з додатками у двох примірниках у строк до 30.08.2021; направлено вказані документи до Ministere de la Justice Direction des Affaires Civiles et du Sceau (13, Place Vendome 75042 PARIS Cedex 01); зобов`язано International S.A. (Йетігель Інтернасйональ С.А.) виконати вимоги ухвали господарського суду міста Києва від 01.07.2021 про відкриття провадження у справі.

На виконання вимог ухвали суду 27.08.2021 судом отримано від позивача належним чином (нотаріально) засвідчений переклад на французьку мову ухвали господарського суду міста Києва від 30.06.2021 у двох примірниках.

Відповідно пункту 4 частини першої статті 228 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) суд може за заявою учасника справи, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі у випадках звернення із судовим дорученням про надання правової допомоги або вручення виклику до суду чи інших документів до іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави.

Враховуючи необхідність звернення з судовим дорученням до Ministere de la Justice Direction des Affaires Civiles et du Sceau (13, Place Vendome 75042 PARIS Cedex 01), провадження у справі підлягає зупиненню.

Керуючись статтями 228, 234, 235 ГПК України, господарський суд міста Києва

УХВАЛИВ:

1. У зв`язку зі зверненням господарського суду міста Києва із судовим дорученням про надання правової допомоги до Ministere de la Justice Direction des Affaires Civiles et du Sceau (13, Place Vendome 75042 PARIS Cedex 01) для вручення судових документів на території Франції провадження у справі №910/9450/21 зупинити.

2. Копію ухвали надіслати учасникам справи.

Ухвала набрала законної сили 16.09.2021 та може бути оскаржена протягом десяти днів з моменту її підписання до Північного апеляційного господарського суду.

Суддя О.В. Марченко