УХВАЛА

про забезпечення позову

м. Київ

06.09.2021Справа № 910/13251/21

За заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробнича фабрика "СІМІ" (вул. Володимирська, буд. 92, м. Васильків, Київська область, 08600)

Про забезпечення позову

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробнича фабрика "СІМІ" (вул. Володимирська, буд. 92, м. Васильків, Київська область, 08600)

До 1) Товариства з обмеженою відповідальністю "Студіопак технології" (бул. Лесі Українки, буд. 21, м. Київ 133, 01133)

2) Національного органу інтелектуальної власності - Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" (вул. Глазунова, буд. 1, м. Київ, 01601)

про визнання прав на промислові зразки недійсними та зобов`язання вчинити дії

Суддя Бондаренко-Легких Г.П.

Без виклику представників сторін.

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Виробнича фабрика "СІМІ" (далі за текстом - позивач) звернувся до Господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Студіопак технології" (далі за текстом - відповідач - 1) та Національного органу інтелектуальної власності Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" (далі за текстом - відповідач - 1) про визнання прав на промислові зразки недійсними та забов`язання вчинити дії.

Звертаючись до суду із даним позовом позивач зазначає, що відповідачу-1 належать майнові права інтелектуальної власності на промислові зразки, що засвідчуються Свідоцтвом України № 43312 від 24.02.2020 "Контейнер з фольги для харчових продуктів "Круглий", Свідоцтвом України № 43313 від 24.02.2020 "Контейнер з фольги подвійний для харчових продуктів", Свідоцтвом України № 43314 від 24.02.2020 "Контейнер з фольги для харчових продуктів "Прямокутний".

Позивач вважає, що зазначені промислові зразки не відповідають умовам надання правової охорони, а саме таким критеріям охороноздатності як "новизна" та "індивідуальний характер", визначені у ст. 6 Законом України "Про охорону прав на промислові зразки", у зв`язку з чим позивач просить:

- Визнати недійсними права на зареєстрований промисловий зразок "КОНТЕЙНЕР З ФАЛЬГИ ДЛЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ "КРУГЛИЙ" згідно із свідоцтвом України №43312 від 24.02.2020 повністю, які належать Товариству з обмеженою відповідальністю "Студіопак технології";

- Визнати недійсними права на зареєстрований промисловий зразок "КОНТЕЙНЕР З ФОЛЬГИ ПОДВІЙНИЙ ДЛЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ" згідно із свідоцтвом України №43313 від 24.02.2020 повністю, які належать Товариству з обмеженою відповідальністю "Студіопак технології";

- Визнати недійсними права на зареєстрований промисловий зразок "КОНТЕЙНЕР З ФОЛЬГИ ДЛЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ "ПРЯМОКУТНИЙ" згідно із свідоцтвом України № 43314 від 24.02.2020 повністю, які належать Товариству з обмеженою відповідальністю "Студіопак технології";

- Зобов`язати Національний орган інтелектуальної власності внести до Державного реєстру України промислових зразків відомості про визнання недійсними прав на реєстрований промисловий зразок "КОНТЕЙНЕР З ФОЛЬГИ ДЛЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ "КРУГЛИЙ" згідно із свідоцтвом України № 43312 від 24.02.2020 повністю та здійснити публікацію про це в офіційному електронному бюлетені Національного органу інтелектуальної власності - "Промислова власність";

- Зобов`язати Національний орган інтелектуальної власності внести до Державного реєстру України промислових зразків відомості про визнання недійсними прав на зареєстрований промисловий зразок "КОНТЕЙНЕР З ФОЛЬГИ ПОДВІЙНИЙ ДЛЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ" згідно із свідоцтвом України № 43313 від 24.02.2020 повністю та здійснити публікацію про це в офіційному електронному бюлетені Національного органу інтелектуальної власності - "Промислова власність";

- Зобов`язати Національний орган інтелектуальної власності внести до Державного реєстру України промислових зразків відомості про визнання недійсними прав на зареєстрований промисловий зразок "КОНТЕЙНЕР З ФОЛЬГИ ДЛЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ "ПРЯМОКУТНИЙ" згідно із свідоцтвом України №43314 від 24.02.2020 повністю та здійснити публікацію про це в офіційному електронному бюлетені Національного органу інтелектуальної власності - "Промислова власність".

Також позивач просить суд судові витрати по справі покласти на Товариство з обмеженою відповідальністю "Студіопак технології".

Разом з позовною заявою позивачем подано заяву про забезпечення позову.

26.08.2021 Господарський суд міста Києва, дослідивши матеріали позовної заяви, дійшов висновку про наявність підстав для залишення її без руху, про що постановив відповідну ухвалу та встановив позивачу строк для усунення недоліків позовної заяви п`ять днів з дня вручення ухвали від 28.06.2021. Також 26.08.2021 Суд постановив ухвалу про повернення заяви про забезпечення позову, в якій навів мотиви та обґрунтування прийнятого процесуального рішення.

31.08.2021 від позивача надійшла заява про усунення недоліків позовної заяви разом з заявою про забезпечення позову. До зазначеної заяви позивачем додані заява про забезпечення позову та заява про об`єднання позовних вимог.

В заяві про забезпечення позову позивач просить Суд:

- Заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю "Студіопак технології" повністю або частково відчужувати права щодо свого зразка "КОНТЕЙНЕР З ФОЛЬГИ ДЛЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ "КРУГЛИЙ" згідно із Свідоцтвом України № 43312 від 24.02.2020, а також надавати ліцензії на використання згаданого промислового зразка будь-яким особам, а також відмовлятись від прав на згаданий промисловий зразок повністю або частково;

- Заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю "Студіопак технології" повністю або частково відчужувати права щодо промислового зразка "КОНТЕЙНЕР З ФОЛЬГИ ПОДВІЙНИЙ ДЛЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ" згідно із свідоцтвом України № 43313 від 24.02.2020, а також надавати ліцензії на використання промислового зразка будь -яким особам, а також відмовлятись від прав на згаданий промисловий зразок повністю або частково;

- Заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю "Студіопак технології" повністю або частково відчужувати права щодо промислового зразка "КОНТЕЙНЕР З ФОЛЬГИ ДЛЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ "ПРЯМОКУТНИЙ" згідно із свідоцтвом України № 43314 від 24.02.2020, а також надавати ліцензії на використання промислового зразка будь-яким особам, а також відмовлятись від прав на згаданий промисловий зразок повністю або частково;

- Заборонити Державному підприємству "Український інститут інтелектуальної власності" (Укрпатент) здійснювати будь-які реєстраційні дії, пов`язані з повним або частковим відчуженням прав щодо промислового зразка "КОНТЕЙНЕР З ФОЛЬГИ ПОДВІЙНИЙ ДЛЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ" згідно із свідоцтвом № 43313 від 24.02.2020, або з наданням ліцензій на використання згаданого промислового зразка, або з відмовою від прав на згаданий промисловий зразок повністю або частково;

- Заборонити Державному підприємству "Український інститут інтелектуальної власності" (Укрпатент) здійснювати будь-які дійні дії, пов`язані з повним або частковим відчуженням прав щодо промислового зразка "КОНТЕЙНЕР З ФОЛЬГИ ПОДВІЙНИЙ ДЛЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ" згідно із свідоцтвом № 43313 від 24.02.2020, або з наданням ліцензій на використання згаданого нового зразка, або з відмовою від прав на згаданий промисловий зразок повністю або частково;

- Заборонити Державному підприємству "Український інститут інтелектуальної власності" (Укрпатент) здійснювати будь-які дійні дії, пов`язані з повним або частковим відчуженням прав щодо промислового зразка "КОНТЕЙНЕР З ФОЛЬГИ ДЛЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ "ПРЯМОКУТНИЙ" згідно із свідоцтвом України № 43314 від 24.02.2020, або з наданням ліцензій на використання згаданого промислового зразка, або з відмовою від прав на згаданий промисловий зразок повністю або частково.

Заява про забезпечення позову обґрунтована мотивами наявності у відповідача потенційної можливості передати (відчужити) належні йому права інтелектуальної власності на відповідні промислові зразки іншій особі, або надати іншій особі ліцензію на використання відповідних промислових зразків, що в свою чергу може призвести до розширення кола осіб, прав та інтересів яких стосуватиметься судове рішення.

Розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробнича фабрика "СІМІ" про забезпечення позову та додані до неї документи, суд дійшов до висновку про її часткове задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 136 Господарського процесуального кодексу України (далі за текстом - ГПК України), господарський суд за заявою учасника справи має право вжити передбачених статтею 137 цього Кодексу заходів забезпечення позову. Забезпечення позову допускається як до пред`явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи, якщо невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду.

Як передбачено в п. 2 та п. 4 ч. 1 ст. 137 ГПК України позов забезпечується шляхом заборони відповідачу вчиняти певні дії та заборони іншим особам вчиняти дії щодо предмета спору або здійснювати платежі, або передавати майно відповідачеві, або виконувати щодо нього інші зобов`язання. Отже, чинне законодавство України передбачає можливість вжиття судом заходів забезпечення позову шляхом заборони відповідачу та іншим особам вчиняти певні дії щодо предмету спору.

У пункті 1 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 26.12.2011 № 16 "Про деякі питання практики застосування заходів до забезпечення позову" зазначено, що у вирішенні питання про забезпечення позову господарський суд має здійснити оцінку обґрунтованості доводів заявника щодо необхідності вжиття відповідних заходів з урахуванням:

розумності, обґрунтованості і адекватності вимог заявника щодо забезпечення позову;

забезпечення збалансованості інтересів сторін, а також інших учасників судового процесу;

наявності зв`язку між конкретним заходом до забезпечення позову і предметом позовної вимоги, зокрема, чи спроможний такий захід забезпечити фактичне виконання судового рішення в разі задоволення позову;

імовірності утруднення виконання або невиконання рішення господарського суду в разі невжиття таких заходів;

запобігання порушенню у зв`язку із вжиттям таких заходів прав та охоронюваних законом інтересів осіб, що не є учасниками даного судового процесу.

Частинами 4, 5 статті 20 Закону України " Про охорону прав на промислові зразки" встановлено, що власник зареєстрованого промислового зразка може передавати на підставі договору майнові права інтелектуальної власності на промисловий зразок будь-якій особі, яка стає правонаступником власника, та що власник зареєстрованого промислового зразка має право надати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання промислового зразка на підставі ліцензійного договору.

Відповідно до пункту 2 статті 1114 Цивільного кодексу України факт передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, які відповідно до цього Кодексу або іншого закону є чинними після їх державної реєстрації, підлягає державній реєстрації.

Згідно ч. 5 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» набуття прав на зареєстрований промисловий зразок засвідчується свідоцтвом, в якому наводиться внесене до Реєстру зображення промислового зразка.

Видача свідоцтва здійснюється НОІВ в місячний строк з дня державної реєстрації промислового зразка. Свідоцтво видається особі, яка має право на реєстрацію промислового зразка (ч. 1 ст. 18 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки»).

Таким чином, права на промислові зразки є чинними після їх державної реєстрації, а отже передача таких прав також підлягає державній реєстрації.

Пунктом 2.1 Положення про Державний реєстр патентів України на промислові зразки, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 12.04.2001 N 290, встановлено, що реєстр містить такі відомості із зазначенням міжнародних цифрових кодів для ідентифікації бібліографічних даних відповідно до стандарту Всесвітньої організації інтелектуальної власності, зокрема, ім`я або повне найменування та адресу власника (власників) патенту.

У процесі ведення реєстру до нього вносяться відомості, зокрема, щодо зміни, пов`язаної зі зміною особи власника (власників) патенту (пункт 2.2 вказаного Положення). Підставою для внесення таких змін до реєстру є, зокрема, і клопотання або заява власника (власників) патенту (п. 2.3 Положення).

Разом з тим, відповідно до частини 1 статті 24 Закону України " Про охорону прав на промислові зразки" власник зареєстрованого промислового зразка у будь-який час може відмовитися від прав на такий промисловий зразок повністю або частково на підставі заяви, поданої до НОІВ. Зазначена відмова набирає чинності від дати внесення відповідних відомостей до Реєстру. Одночасно НОІВ здійснює публікацію в Бюлетені відомостей про таку відмову.

Отже, передача Товариством з обмеженою відповідальністю "Виробнича фабрика "СІМІ" прав на промислові зразки "КОНТЕЙНЕР З ФОЛЬГИ ДЛЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ "КРУГЛИЙ" згідно із Свідоцтвом України № 43312 від 24.02.2020, "КОНТЕЙНЕР З ФОЛЬГИ ПОДВІЙНИЙ ДЛЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ" згідно із свідоцтвом України № 43313 від 24.02.2020, "КОНТЕЙНЕР З ФОЛЬГИ ДЛЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ "ПРЯМОКУТНИЙ" згідно із свідоцтвом України № 43314 від 24.02.2020 призведе до необхідності залучення до участі у справі осіб, прав і інтересів яких стосується вирішення цього спору; неможливості виконання рішення суду у випадку задоволення позову, в зв`язку із наявністю нових власників торговельних марок або відсутністю будь-якого власника; а також може зумовити необхідність звернення позивача з іншими позовами для захисту його порушених прав. Вказане свідчить про те, що невжиття заходів забезпечення може у майбутньому утруднити чи зробити неможливим виконання рішення суду, а заявлена в цій частині вимога є пов`язаною з предметом спору у справі № 910/13251/21.

Суд також прийшов до висновку, що заборона Державному підприємству "Український інститут інтелектуальної власності" (Укрпатент) вносити будь - які зміни до Державного реєстру патентів України на промислові зразки стосовно власника промислових зразків за свідоцтвами України № 43312 від 24.02.2020, № 43313 від 24.02.2020, № 43314 від 24.02.2020, в тому числі щодо відмови від зазначених свідоцтв України на промислові зразки та здійснення офіційних публікації щодо зазначених свідоцтв є пов`язаною з предметом позову, а також про те, що невжиття таких заходів може утруднити чи зробити неможливим виконання рішення суду.

Вказана позиція суду повністю узгоджується з вказівками пункту 88 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов`язаних із захистом прав інтелектуальної власності" від 17.10.2012 за № 12 про можливість застосування вказаних судом у цій ухвалі заходів до забезпечення позову, що сприятиме, зокрема, запобіганню невиправданому розширенню кола осіб, прав та інтересів яких стосуватиметься судове рішення, а відтак - утрудненню чи неможливості виконання цього рішення.

Щодо вимог позивача про заборону Товариству з обмеженою відповідальністю "Студіопак технології" видавати ліцензії (дозволи) на використання промислових зразків за свідоцтвами України № 43312 від 24.02.2020, № 43313 від 24.02.2020, № 43314 від 24.02.2020 та укладати з будь - якими особами ліцензійні договори на використання промислових зразків за зазначеними свідоцтвами України, а також вимог про заборону Державному підприємству "Український інститут інтелектуальної власності" (Укрпатент) здійснювати реєстраційні дії пов`язані з наданням ліцензій на використання відповідних промислових зразків, то відповідні вимоги задоволенню не підлягають, оскільки такі заходи не будуть адекватними заявленим позовним вимогам, адже такі заходи не відповідають вимогам заявленим у справі та не забезпечать збалансованості інтересів сторін, при цьому, видача ліцензії не змінить склад сторін у справі, а саме позивачів та відповідачів. Крім того, задоволення такого заходу до забезпечення позову може призвести до вструвачнн в господарську діяльність відповідача та третіх осіб.

Судом враховано, що у випадку укладання таких договорів відповідачем, у зв`язку із набранням рішенням у даній справі законної сили, в разі задоволення позовних вимог, дія таких договорів припиниться, з огляду на припинення прав на відповідні промислові зразки.

Підсумовуючи наведене, Суд заяву про забезпечення позову задовольняє в частині заборони відповідачу-1 повністю або частково відчужувати права та/або відмовлятись від прав на промислові зразки за свідоцтвами України № 43312 від 24.02.2020, № 43313 від 24.02.2020, № 43314 від 24.02.2020, а також заборони відповідачу-2 здійснювати дії щодо внесення змін до Державного реєстру патентів України на промислові зразки за свідоцтвами України № 43312 від 24.02.2020, № 43313 від 24.02.2020, № 43314 від 24.02.2020 або ж відмови від зазначених свідоцтв України на промислові зразки, оскільки вказані заходи до забезпечення позову є адекватними та обґрунтованими, пов`язаними з предметом спору, не порушують прав інших осіб, що не є учасниками спору, здатні забезпечити реальне виконання рішення суду та захист порушених прав та інтересів позивача у справі, у випадку задоволення позовних вимог.

Статтею 6 Конвенції про захист прав і основоположних свобод визнається право людини на доступ до правосуддя, а відповідно до статті 13 Конвенції (право на ефективний засіб юридичного захисту) передбачено, що кожен, чиї права та свободи, визнані в цій Конвенції, було порушено, має право на ефективний засіб юридичного захисту в національному органі.

Таким чином, у даному випадку, за висновками суду, застосування обраного заявником заходу забезпечення позову направлено, насамперед, на забезпечення дійсної ефективності судового захисту та упередження можливості додаткового порушення прав та законних інтересів суб`єкта господарювання.

З приводу висловленої позивачем пропозиції щодо не застосування зустрічного забезпечення, оскільки позов носить немайновий характер, а застосовувані заходи до забезпечення позову є такими, що не порушують існуючих прав власника свідоцтв (відповідача-1), а отже і не є такими, що можуть нанести збитки, у разі задоволення заяви, суд зазначає, що застосування означених заходів зустрічного забезпечення у відповідності до ч.1 ст.141 ГПК України є правом, а не обов`язком суду для реалізації якого, у даному випадку, у господарського суду відсутні достатні підстави, встановлені ч. 1-3 ст. 141 ГПК України, відсутні.

Крім того, суд зазначає, що відповідачі чи інша зацікавлена особа не позбавлені права та можливості звернутись до суду з окремим клопотанням про застосування заходів зустрічного забезпечення у відповідності до ст.141 ГПК України, якщо доведуть наявність встановлених підстав для вжиття таких заходів.

Відповідно до частин 1, 2 статті 144 ГПК України, ухвала господарського суду про забезпечення позову має відповідати вимогам до виконавчого документа, встановленим законом. Така ухвала підлягає негайному виконанню з дня її постановлення незалежно від її оскарження і відкриття виконавчого провадження. Примірник ухвали про забезпечення позову негайно надсилається заявнику, всім особам, яких стосуються заходи забезпечення позову і яких суд може ідентифікувати, а також, залежно від виду вжитих заходів, направляється судом для негайного виконання державним та іншим органам для вжиття відповідних заходів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.2, 136, 137, 140, 144, 235 ГПК України, суд

УХВАЛИВ:

1. Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробнича фабрика "СІМІ" про забезпечення позову задовольнити частково.

2. Вжити наступні заходи забезпечення позову по справі №910/13251/21 до набрання рішенням Господарського суду міста Києва по справі законної сили:

2.1. Заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю "Студіопак технології" передавати повністю чи частково права власності на промислові зразки "КОНТЕЙНЕР З ФОЛЬГИ ДЛЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ "КРУГЛИЙ" згідно із Свідоцтвом України № 43312 від 24.02.2020, "КОНТЕЙНЕР З ФОЛЬГИ ПОДВІЙНИЙ ДЛЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ" згідно із свідоцтвом України № 43313 від 24.02.2020, "КОНТЕЙНЕР З ФОЛЬГИ ДЛЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ "ПРЯМОКУТНИЙ" згідно із свідоцтвом України № 43314 від 24.02.2020 іншим особам, відмовлятися від зазначених свідоцтв України на промислові зразки повністю чи частково;

Стягувач: Товариство з обмеженою відповідальністю "Виробнича фабрика "СІМІ" (вул. Володимирська, буд. 92, м. Васильків, Київська область, 08600; ідентифікаційний код 37184114).

Боржник: Товариство з обмеженою відповідальністю "Студіопак технології" (бул. Лесі Українки, буд. 21, м. Київ 133, 01133; ідентифікаційний код 36756925).

2.2. Заборонити Державному підприємству "Український інститут інтелектуальної власності" (Укрпатент) вносити будь - які зміни до Державного реєстру патентів України на промислові зразки щодо промислових зразків "КОНТЕЙНЕР З ФОЛЬГИ ДЛЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ "КРУГЛИЙ" згідно із Свідоцтвом України № 43312 від 24.02.2020, "КОНТЕЙНЕР З ФОЛЬГИ ПОДВІЙНИЙ ДЛЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ" згідно із свідоцтвом України № 43313 від 24.02.2020, "КОНТЕЙНЕР З ФОЛЬГИ ДЛЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ "ПРЯМОКУТНИЙ" згідно із свідоцтвом України № 43314 від 24.02.2020, в тому числі щодо відмови від зазначених свідоцтв України на промислові зразки.

Стягувач: Товариство з обмеженою відповідальністю "Виробнича фабрика "СІМІ" (вул. Володимирська, буд. 92, м. Васильків, Київська область, 08600; ідентифікаційний код 37184114).

Боржник: Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності" (вул. Глазунова, буд. 1, м. Київ, 01601; ідентифікаційний код 31032378).

3. В іншій частині вимог заяви про забезпечення позову відмовити.

4. Згідно ч.2 ст.235 Господарського процесуального кодексу України дана ухвала набирає законної сили з моменту її підписання - 06.09.2021, підлягає негайному виконанню в порядку, встановленому чинним законодавством України для виконання судових рішень, та може бути пред`явлена до виконання в передбаченому чинним законодавством порядку до 06.09.2024.

5. Відповідно до підпункту 17.5 п.17 Розділу XI "Перехідні положення" Господарського процесуального кодексу України дана ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Київського апеляційного господарського суду через Господарський суд міста Києва шляхом подачі апеляційної скарги протягом 10 днів з дня складання повного судового рішення. Згідно ч.8 ст.140 Господарського процесуального кодексу України оскарження ухвали про забезпечення позову не зупиняє її виконання, а також не перешкоджає подальшому розгляду справи.

Суддя Г.П. Бондаренко - Легких