ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"01" вересня 2021 р. м. Київ Справа № 911/3338/20

Господарський суд Київської області у складі судді Мальованої Л.Я. за участю секретаря судового засідання Майбороди В.М. розглянувши справу

За позовом "Опулент Консултантс Лімітед", Сполучене Королівство, м. Лондон

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Дельта Медікал", Київська обл.,

м. Вишневе

про заборону використання торгівельної марки та стягнення 109 941 Євро 64 євроцентів

Представники сторін:

позивача Бродська К.О., Гамкрелідзе К.Ю.;

відповідача Грачова А.В.

Обставини справи:

Позивач звернувся до суду з позовом про захист права інтелектуальної власності, шляхом заборони Товариству з обмеженою відповідальністю "Дельта Медікал" здійснювати реалізацію, зберігання, пропонування для продажу торгівельної марки продукції MDмил® ФКУ-3 та стягнення збитків у розмірі 109 941 євро 64 євроценти.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що відповідач незаконно використав належні позивачу торгові марки, чим завдав збитків на суму 109 941 Євро 64 євроценти.

04.08.2021 року від відповідача до загального відділу суду надійшло клопотання про застосування до позивача заходів процесуального примусу шляхом накладення на нього штрафу за зловживання процесуальними правами, яке обгрунтоване тим, що позивач звернувся до суду з декількома ідентичним позовними заявами, що є маніпуляцією з автоматизованим розподілом справ між суддями.

Відповідно до ч. 2 ст. 246 ГПК України суд може постановити окрему ухвалу у випадку зловживання процесуальними правами, порушення процесуальних обов`язків, неналежного виконання професійних обов`язків (в тому числі якщо підписана адвокатом чи прокурором позовна заява містить суттєві недоліки) або іншого порушення законодавства адвокатом або прокурором.

Оскільки, вжиття заходів процесуального примусу є правом та прерогативою суду, основною умовою для якого є не клопотання сторони, а вчинення стороною дій, які перешкоджають вирішити спір в порядку та на умах визначених чинним законодавством, а зазначені в клопотанні обставини жодним чином не вплинули на результати розгляду справи, тому суд не вбачає підстав для його задоволення.

04.08.2021 року від відповідача до загального відділу суду надійшло клопотання про витребування доказів та виклик свідка, два клопотання про залучення третьої особи на стороні відповідача та клопотання про повернення до розгляду справи у підготовчому провадженні.

Розглянувши зазначені клопотання та заслухавши думку учасників справи суд зазначає наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 177 ГПК України завданнями підготовчого провадження є: 1) остаточне визначення предмета спору та характеру спірних правовідносин, позовних вимог та складу учасників судового процесу; 2) з`ясування заперечень проти позовних вимог; 3) визначення обставин справи, які підлягають встановленню, та зібрання відповідних доказів; 4) вирішення відводів; 5) визначення порядку розгляду справи; 6) вчинення інших дій з метою забезпечення правильного, своєчасного і безперешкодного розгляду справи по суті.

Для виконання завдання підготовчого провадження в кожній судовій справі, яка розглядається за правилами загального позовного провадження, проводиться підготовче засідання (ч. 1 ст. 181 ГПК України).

Водночас, суд наголошує, що підготовче провадження має бути проведене протягом шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі. У виняткових випадках для належної підготовки справи для розгляду по суті цей строк може бути продовжений не більше ніж на тридцять днів за клопотанням однієї із сторін або з ініціативи суду (ч. 3 ст. 177 ГПК України).

Обставини про які зазначає відповідач у своїх клопотаннях виникли до початку розгляду справи по суті та неодноразово досліджувалися у судовому порядку при розгляді тих чи інших питань.

Зазначене у своїй сукупності свідчить про те, що у ТОВ "Дельта Медікел", як безпосереднього учасника судового розгляду було достатньо часу задля подання відповідних клопотань у строк передбачений ч. 3 ст. 177 ГПК України, чого останнім зроблено не було.

Крім того суд звертає увагу на обмеженість строків розгляду справи та зловживання процесуальними правами з боку відповідача.

Застосовуючи згідно з частиною 1 статті 4 ГПК України, статті 17 Закону України Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини при розгляді справи частину 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, колегія суддів зазначає, що право особи на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку кореспондується обов`язок добросовісно користуватися наданими законом процесуальними правами, утримуватись від дій, що зумовлюють затягування судового процесу, та вживати надані процесуальним законом заходи для скорочення періоду судового провадження (пункт 35 рішення Європейського суду з прав людини у справі Юніон Еліментарія Сандерс проти Іспанії(Alimentaria Sanders S.A. v. Spain) від 07.07.1989).

Відповідно до ч. 2 ст. 207 ГПК України суд залишає без розгляду заяви та клопотання, які без поважних причин не були заявлені в підготовчому провадженні або в інший строк, визначений судом.

Ураховуючи зазначене, суд не вбачає правових підстав для задоволення клопотань відповідача та залишає їх без розгляду.

Дослідивши матеріали справи, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об`єктивно оцінивши надані суду докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд

ВСТАНОВИВ:

Опулент Консултантс Лімітед є власником виключних прав на торговельні марки, які захищені на території України відповідно до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків (Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks) від 14.04.1981р., та законодавства України, а саме міжнародна реєстрація № 1123696 від 28.04.2012 на позначення за 05 класом МКТП - продукти дитячого харчування; дієтичні речовини; дієтичні харчові продукти для медичних цілей тощо), міжнародна реєстрація № 803529 від 15.04.2003 р. на позначення: за 05 класом МКТП - продукти дитячого харчування; дієтичні речовини; дієтичні харчові продукти для медичних цілей тощо), міжнародна реєстрація № 1123695 від 28.04.2012 р. на позначення за 05 класом МКТП - продукти дитячого харчування; дієтичні речовини; дієтичні харчові продукти для медичних цілей тощо), свідоцтво України на знак для товарів та послуг № 213406 від 24.06.16 (заявка № т201502940 від 05.03.2015 р.) на позначення за 05 класом МКТП - продукти дитячого харчування; дієтичні речовини; дієтичні харчові продукти для медичних цілей тощо).

В обґрунтування заявленого позову Опулент Консултантс Лімітед зазначає, що за період з 2016 року по 2020 рік включно, імпортовано та здійснено подальше комерційне розповсюдження на території України продукції під назвою «МDмил® ФКУ-3» із нанесеними на її етикетку торговельними марками згідно зазначеного вище переліку (надалі ТМ «МDмил»), що підтверджується наступними документами: інвойс від 28.09.2016, Вантажовідправник Delta Medical Promotions AG Вантажоодержувач Galaxy Pharm LLC, вартість товару 183 000, 00 Євро; експортна декларація від 05.10.2016 №MRN16DE88EO вантажовідправник Delta Medical Promotions AG Вантажоодержувач Galaxy Pharm LLC, вартість товару 183 000 Євро; експортна декларація від 17.12.2016 №MRN16NL1FF49B23O4FC98 Вантажовідправник Delta Medical Promotions AG Вантажоодержувач Galaxy Pharm LLC, вартість товару 183 366, 00 Євро (посилання на Інвойс від 13.12.2016); інвойс від 13.12.2016, Вантажовідправник Delta Medical Promotions AG Вантажоодержувач Galaxy Pharm LLC, вартість товару 183 366, 00 Євро; експортна декларація від 17.02.2017 №MRN17NLIZ9SLYAMYKWD50 вантажовідправник Delta Medical Promotions AG Вантажоодержувач Galaxy Pharm LLC, вартість товару 187 758 Євро (посилання на Інвойс від 13.02.2017); інвойс від 13.02.2017, Вантажовідправник Delta Medical Promotions AG Вантажоодержувач Galaxy Pharm LLC, вартість товару 187 758, 00 Євро; експортна декларація від 02.06.2017 №MRN17NLJ3FY61A3ZGWD52 Вантажовідправник Delta Medical Promotions AG Вантажоодержувач Galaxy Pharm LLC, вартість товару 120 048, 00 Євро (посилання на Інвойс від 29.05.2017); інвойс від 29.05.2017, Вантажовідправник Delta Medical Promotions AG Вантажоодержувач Galaxy Pharm LLC, вартість товару 120 048, 00 Євро; експортна декларація від 29.06.2018 №MRN18NLJIZLYGAA7JWD54 Вантажовідправник Delta Medical Promotions AG Вантажоодержувач Galaxy Pharm LLC, вартість товару 122 244, 00 Євро (посилання на Інвойс від 21.06.2018); експортна декларація від 03.10.2018 №MRN18NLJMT7THAXLAWD52 Вантажовідправник Delta Medical Promotions AG Вантажоодержувач Galaxy Pharm LLC, вартість товару 121 146, 00 Євро (посилання на Інвойс від 10.09.2018); інвойс від 28.03.2019, Вантажовідправник Delta Medical Promotions AG Вантажоодержувач Galaxy Pharm LLC, вартість товару 151 131, 90 Євро; експортна декларація від 27.11.2019 №MRN19NLK3H23ZAQXBWD50, вантажовідправник Delta Medical Promotions AG Вантажоодержувач Galaxy Pharm LLC, вартість товару 163 140, 00 Євро; експортна декларація від 15.06.2020 №MRN2ONLKBG6T6A1W4WD54, Вантажовідправник Delta Medical Promotions AG Вантажоодержувач Galaxy Pharm LLC, вартість товару 142 436, 64 Євро. Загальна вартість ввезеної на територію України продукції під назвою «МDмил® ФКУ-3» із нанесеною на її етикетку ТМ «МDмил» без згоди Позивача - правоволодільця цих торговельних марок становить 1 374 270, 54 Євро.

Вищевказаними діями порушено виключні права інтелектуальної власності Позивача на зазначені вище товарні знаки (торговельні марки), що мають правову охорону на території України особою, вказаною вантажоодержувачем (декларантом) в експортних деклараціях та інвойсах, а саме: ТОВ «Галаксі Фарм» (код 37615076), в зв`язку з чим позивач направив на адресу останнього 09.10.2020 року претензію, про порушення прав інтелектуальної власності, на яку ТОВ "Галаксі Фарм" листом № 13-63 від 21.10.2020 року повідомило про те, що останнє надає послуги митного брокера та послуги з тимчасового розміщення товарів, що належать замовникам таких послуг, на митному складі. Відносно продукції під назвою «МDмил® ФКУ-3» із нанесеною на її етикетку знаків для товарів та послуг «МDмил», ТОВ «Галаксі Фарм» зазначено, що послуги митного брокера та зберігання надавались на замовлення власника товарів - DELTA MEDICAL PROMOTIONS AG (Швейцарія).

Державною митною службою України надано митні декларації (форма МД-2), з яких вбачається, що особою, яка впродовж 2016-2020 р.р. була одержувачем, а також відповідальною за фінансове врегулювання поміщення (оформлення) у митний режим імпорту продукції під назвою «МDмил® ФКУ-3» із нанесеними на її етикетку ТМ «МDмил», є ТОВ «Дельта Медікел» (код 39448817).

Отже, Товариство з обмеженою відповідальністю «Дельта Медікел», за період з 2016 року по 2020 рік включно, протиправно, не маючи відповідного дозволу власника на використання торговельних марок, належних Позивачу, використало ТМ «МDмил», а саме: імпортувало на територію України та здійснило подальше комерційне розповсюдження на території України продукції під назвою «МDмил® ФКУ-3» із нанесеними на її етикетку торговельними марками «МDмил», чим порушило виключні права інтелектуальної власності Позивача на зазначені товарні знаки (торговельні марки), що мають правову охорону на території України.

Позивач зазначає, що умовами доставки продукції під назвою «МDмил® ФКУ-3» із нанесеними на її етикетку ТМ «МDмил», зазначено: СІР-Вишневе. За умовами Інкотремс 2010, умова СІР - фрахт/перевезення і страхування оплачені до (...назва місця призначення). Умова Фрахт/перевезення і страхування оплачені до означає, що Продавець доставить товар названому їм перевізнику, причому саме Покупець зобов`язаний за свій рахунок і на свій ризик одержати будь-яку імпортну ліцензію чи інше офіційне свідчення, а також виконати, якщо це буде потрібно, усі митні формальності для імпорту товару і для його транзитного перевезення через треті країни.

Відповідно до вимог п. 2 ч. 8 ст. 14 Закону України «Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну» базисні умови поставки визначаються відповідно до Міжнародних правил тлумачення комерційних термінів "Інкотермс".

Виходячи з викладеного, вбачається, що використання комерційних термінів "Інкотермс" можливе виключно у зовнішньоекономічних договорах (контрактах) поставки товарів.

Відповідно до вимог ст. 712 Цивільного Кодексу України, за договором поставки продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобов`язується передати у встановлений строк (строки) товар у власність покупця для використання його у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов`язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням, а покупець зобов`язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму.

Відповідно до наявних в матеріалах справи доказів відповідач прийняв у власність ввезену за період з 2016 року по 2020 рік включно на територію України продукцію під назвою «МDмил® ФКУ-3» із нанесеними на її етикетку ТМ «МDмил».

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо усунення адміністративних бар`єрів для експорту послуг», вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», з 03.01.2017 первинний документ - документ, який містить відомості про господарську операцію, тобто інвойс має статус первинного документа.

Таким чином, долучені до матеріалів справи митні декларації та інвойси, в яких є посилання на контракти, укладені між Відповідачем та Вантажовідправником Delta Medical Promotions AG - № 3004/2013-1 від 30.04.2013 та № 0112/2016-1 від 01.12.2016, є первинними документами, що підтверджують господарську операцію зовнішньоекономічної поставки продукції під назвою «МDмил® ФКУ-3» із нанесеною на її етикетку ТМ «MDмил» у власність відповідача.

Відповідно до п.п. 6, 7 ст. 1 Закону України «Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну» імпорт - ввезення на митну територію країни імпорту товару (товарів), призначеного для споживання в цій країні імпорту; імпортер - суб`єкт господарсько-правових відносин, який декларує надходження на митну територію України товару (товарів).

Таким чином, Відповідач впродовж 2016-2020р.р. включно був імпортером продукції під назвою «МDмил® ФКУ-3» із нанесеними на її етикетку ТМ «МDмил».

Згідно з ч. І, ч.2 ст. 494 ЦК України набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом.

Частиною 1 ст. 495 ЦК України встановлено, що майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є: право на використання торговельної марки; виключне право дозволяти використання торговельної марки; виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання.

Відповідно до ч. 2, 3 ст. 426 Цивільного кодексу України особа, яка має виключне право дозволяти використання об`єкта права інтелектуальної власності, може використовувати цей об`єкт на власний розсуд, з додержанням при цьому прав інших осіб. Використання об`єкта права інтелектуальної власності іншою особою здійснюється з дозволу особи, яка має виключне право дозволяти використання об`єкта права інтелектуальної власності, крім випадків правомірного використання без такого дозволу, передбачених цим Кодексом та іншим законом.

Згідно з ч. 4 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» використанням торговельної марки визнається: нанесення її на будь-який товар, для якого торговельну марку зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням торговельної марки з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, (ввезення) та експорт (вивезення); застосування її під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої торговельну марку зареєстровано; застосування її в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. Торговельна марка визнається використаною, якщо її застосовано у формі зареєстрованої торговельної марки, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованої торговельної марки лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності торговельної марки.

Частиною 8 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» власник свідоцтва має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання торговельної марки на підставі ліцензійного договору.

Відповідно до п. 5 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом, позначення, тотожне із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг.

Відповідно до п. 1 ст. 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Вимогами п. 2 ст. 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» визначено, що на вимогу власника свідоцтва порушення повинно бути припинено, а порушник зобов`язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки.

Відповідно до п.71 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України №12 від 17.10.2012 року «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов`язаних із захистом прав інтелектуальної власності» - на підтвердження факту використання знака власник свідоцтва має подати суду докази вчинення принаймні деяких дій з числа зазначених у частині четвертій статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг"; такими доказами можуть бути, зокрема, примірники товарів, на яких нанесено відповідний знак для товарів і послуг, документи із зображенням знака (каталоги, прайс-листи з пропозиціями щодо надання послуг чи поставки товарів тощо). Поширення на території України товарів із зображенням знака може бути підтверджено касовими чеками, квитанціями, накладними, іншими документами, що містять інформацію про найменування товару й місце його придбання, а в разі, коли власником знака є нерезидент, підтвердженням ввезення товарів в Україну можуть бути митні декларації та інші митні документи.

Відповідно до ч.2 ст.432 ЦК України, суд у випадках та в порядку, встановлених законом, може постановити рішення, зокрема, про: 1) застосування негайних заходів щодо запобігання порушенню права інтелектуальної власності та збереження відповідних доказів; 2) зупинення пропуску через митний кордон України товарів, імпорт чи експорт яких здійснюється з порушенням права інтелектуальної власності; 3) вилучення з цивільного обороту товарів, виготовлених або введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності та знищення таких товарів; 4) вилучення з цивільного обороту матеріалів та знарядь, які використовувалися переважно для виготовлення товарів з порушенням права інтелектуальної власності або вилучення та знищення таких матеріалів та знарядь; 5) застосування разового грошового стягнення замість відшкодування збитків за неправомірне використання об`єкта права інтелектуальної власності. Розмір стягнення визначається відповідно до закону з урахуванням вини особи та інших обставин, що мають істотне значення; 6) опублікування в засобах масової інформації відомостей про порушення права інтелектуальної власності та зміст судового рішення щодо такого порушення.

Як роз`яснено у п.2.2 Постанови Пленуму ВГСУ №12 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов`язаних із захистом прав інтелектуальної власності» вибір способу судового захисту прав інтелектуальної власності, включаючи такі, як вилучення та знищення товарів і матеріалів, введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності, та знарядь, що використовувалися для виготовлення таких товарів, здійснюється особою, якій належить право інтелектуальної власності.

Відповідач заперечує проти позову посилаючись на те, що імпортований товар під торгівельною маркою «МDмил» не виготовлявся Відповідачем самостійно, а придбавався у компанії Delta Medical Promotions AG (Цюрих, Швейцарія), що підтверджується даними вантажних митних декларацій.

За запитом Відповідача компанією Delta Medical Promotions AG надано детальну інформацію та документальне підтвердження щодо ланцюга постачання товару та відсутності порушення будь-яких прав інтелектуальної власності компанії Позивача чи інших осіб при здійсненні продажу Продукту в Україні, в якій повідомлено, що Продукт виготовлявся заводом-виробником Hero Espana S.A. (Іспанія), а офіційним дистриб`ютором заводу-виробника, який здійснює замовлення товару для подальшого продажу третім особам, є компанія TJS Trading Limited (United Kingdom, код 09877060) директором якого є пані ОСОБА_1 , що також підтверджується авторизаційним листом заводу-виробника Hero Espana S.A. (Іспанія) від 29.02.2016р.

При цьому, Товар купувався компанією Delta Medical Promotions AG безпосередньо у офіційного дистриб`ютора заводу-виробника, компанії TJS Trading Limited.

Відповідно до Виписки із Торгового реєстру Великобританії, директором компанії TJS Trading Limited є пані ОСОБА_2 ( ОСОБА_3 ). Відповідно до Виписки із Торгового реєстру Великобританії пані ОСОБА_2 є також директором Позивача, компанії Opulent Consultants Limited.

Додатковим підтвердженням того, що директор компанії TJS Trading Limited та директор Позивача, компанії Opulent Consultants Limited, є одна і та ж сама особа - пані ОСОБА_2 , є висновок експерта №2-05/02 від 05.02.2021р.

Дослідивши викладені у відзиві доводи суд зазнає, що предметом даного спору не є незаконна реалізація продукції певного складу та призначення, а незаконне використання торгівельних позначень та маркувань нанесених на упаковку продукції, тому факт придбання дитячого харчування того ж складу, що дитяче харчування, яке марковане ТМ«МDмил» у заводу виробника не надає права на введення в цивільний оборот на території України такої продукції саме під вказаною торгівельною маркою без погодження з власником торгівельної марки. Наведені відповідачем доводи стосовного того, що директором позивача та TJS Trading Limited є одна і та ж особа не спростовує факти відсутності у ТОВ "Дельта Медікел" договору про передачу права власності на торгівельну марку ТМ«МDмил», укладеного з законним власником останньої, а наявні в матеріалах справи авторизаційні листи завода-виробника не свідчать про передачу виключного права на використання відповідачем торгівельної марки «МDмил».

Таким чином суд приходить до висновку про незаконність використання ТОВ "Дельта Медікел" ТМ«МDмил» та таким, що порушило право інтелектуальної власності позивача.

Щодо вимоги про стягнення з відповідача збитків в сумі 109 941,64 Євро то суд зазначає таке:

Відповідно до статті 22 ЦК України особа, якій завдано збитків у результаті порушення її цивільного права, має право на їх відшкодування. Збитками є: 1) втрати, яких особа зазнала у зв`язку зі знищенням або пошкодженням речі, а також витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного права (реальні збитки); 2) доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене (упущена вигода). Збитки відшкодовуються у повному обсязі, якщо договором або законом не передбачено відшкодування у меншому або більшому розмірі. Якщо особа, яка порушила право, одержала у зв`язку з цим доходи, то розмір упущеної вигоди, що має відшкодовуватися особі, право якої порушено, не може бути меншим від доходів, одержаних особою, яка порушила право.

Отже, до складу збитків закон включає: а) вартість знищеної або пошкодженої речі; б) витрати, які вже понесені для усунення наслідків правопорушення і відновлення порушеного права; в) витрати, які мають бути понесені для усунення наслідків правопорушення і відновлення порушеного права; г) неотримані доходи, які могли бути реально одержані за відсутності порушення права.

Відшкодування упущеної вигоди як вид майнової шкоди базується на принципі повноти цивільно-правової відповідальності. В результаті неправомірних дій порушника втрачається реальна можливість отримання доходів, чим змінюється нормальний розвиток соціально-суспільних відносин і безпосередньо порушуються зобов`язально-правові норми ЦК України.

На позивача покладається обов`язок довести наявність збитків, протиправність поведінки заподіювача збитків та причинний зв`язок такої поведінки із заподіяними збитками. В свою чергу, відповідач повинен довести, що в його діях відсутня вина у заподіянні збитків.

Суд зазначає, що збитки мають реальний характер та у разі, якщо сторона, яка вважає, що її права були порушені та нею понесені збитки, повинна довести як розмір збитків, так і факт їх понесення.

Таким чином, дії Відповідача по використанню ТМ «МDмил» без дозволу власника - компанії ОПУЛЕНТ КОНСУЛТАНС ЛІМІТЕД, є порушенням виняткових прав інтелектуальної власності ОПУЛЕНТ КОНСУЛТАНС ЛІМІТЕД на зазначені знаки для товарів та послуг (ТМ), які мають правову охорону на території України, в зв`язку з чим ТОВ «Дельта Медікел» зобов`язано відшкодувати завдані Позивачу такими діями Відповідача збитки в якості компенсації за незаконне використання торговельних марок, розмір якої визначений виходячи з ціни, яка за подібних обставин звичайно стягується за правомірне використання ТМ «МDмил» - 8% від загальної вартості проданої/ імпортованої продукції ТМ «МDмил».

Розмір плати за використання Відповідачем ТМ «МDмил» за період з травня 2016 року по травень 2020 року становить: 109 941, 64 Євро, що підтверджується висновком експерта № 01/03/20 судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності, який наявний в матеріалах справи.

Означені неправомірні дії відповідача перебувають у прямому причинно-наслідковому зв`язку із понесенням позивачем реальних збитків у розмірі 109 941, 64 Євро, які підлягають відшкодуванню відповідачем.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що позовна вимога про стягнення з відповідача на користь позивача 109 941, 64 Євро збитків є обґрунтованою.

Також відповідачем заявлено клопотання про застосування позовної давності до вимог позивача.

Згідно ст. 256 ЦК України позовна давність - це строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу.

Загальна позовна давність встановлюється тривалістю у три роки (ст. 257 ЦК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 261 ЦК України перебіг позовної давності починається від дня, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила.

Суд встановив, що позивач звернувся з позовом до суду 19.11.2020 року, що підтверджується першим аркушем позовної заяви.

Позивач звернувся до суду з позовом про відшкодування збитків в зв`язку з порушенням його прав інтелектуальної власності на торгівельну марку саме ТОВ "Дельта Медікел", про яке стало відомо під час розгляду даної справи з наданих Державною митною службою України митних декларацій.

Суд вважає, що про особу, яка порушила право позивача, останній довідався в 2020 році.

З огляду на наведене, суд дійшов висновку про безпідставність доводів відповідача про пропуск позивачем строку позовної давності, оскільки суд вважає, що позивачем не пропущено строк позовної давності для звернення до суду з позовною вимогою про стягнення 109 941, 64 Євро збитків.

Витрати позивача по оплаті правової допомоги в розмірі 129 383 грн. 60 коп. підлягають задоволенню з огляду на наступне.

Статтею 123 Господарського процесуального кодексу України визначено, що судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов`язаних з розглядом справи. До витрат, пов`язаних з розглядом справи, зокрема належать витрати на професійну правничу допомогу.

Відповідно до ст. 126 Господарського процесуального кодексу України витрати, пов`язані з правничою допомогою адвоката, несуть сторони, крім випадків надання правничої допомоги за рахунок держави.

За результатами розгляду справи витрати на професійну правничу допомогу адвоката підлягають розподілу між сторонами разом із іншими судовими витратами.

Для цілей розподілу судових витрат:

1) розмір витрат на професійну правничу допомогу адвоката, в тому числі гонорару адвоката за представництво в суді та іншу професійну правничу допомогу, пов`язану зі справою, включаючи підготовку до її розгляду, збір доказів тощо, а також вартість послуг помічника адвоката, визначається згідно з умовами договору про надання правничої допомоги та на підставі відповідних доказів щодо обсягу наданих послуг і виконаних робіт та їх вартості, що сплачена або підлягає сплаті відповідною стороною або третьою особою;

2) розмір суми, що підлягає сплаті в порядку компенсації витрат адвоката, необхідних для надання правничої допомоги, встановлюється згідно з умовами договору про надання правничої допомоги на підставі відповідних доказів, які підтверджують здійснення відповідних витрат.

Для визначення розміру витрат на професійну правничу допомогу з метою розподілу судових витрат учасник справи подає детальний опис робіт (наданих послуг), виконаних адвокатом, та здійснених ним витрат, необхідних для надання правничої допомоги.

Розмір витрат на оплату послуг адвоката має бути співрозмірним із: складністю справи та виконаних адвокатом робіт (наданих послуг); часом, витраченим адвокатом на виконання відповідних робіт (надання послуг); обсягом наданих адвокатом послуг та виконаних робіт; ціною позову та (або) значенням справи для сторони, в тому числі впливом вирішення справи на репутацію сторони або публічним інтересом до справи.

Згідно ст. 26 Закону України Про адвокатуру та адвокатську діяльність адвокатська діяльність здійснюється на підставі договору про надання правової допомоги.

Документами, що посвідчують повноваження адвоката на надання правової допомоги, можуть бути: 1) договір про надання правової допомоги; 2) довіреність; 3) ордер; 4) доручення органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги.

17.09.2020 року між ОПУЛЕНТ КОНСУЛТАНТС ЛІМІТЕД та Адвокатським об`єднанням «ДЕГА Партнерз» укладено договір про надання професійної правничої допомоги №170920, відповідно до п. 5.1. якого вартість та порядок оплати послуг за цим Договором визначаються у Замовленнях до цього Договору, які є невід`ємною частиною цього Договору.

23 листопада 2020 року Сторони уклали Замовлення №3 до Договору №170920 від 17.09.2020 р.

Відповідно до п. 2.1. Замовлення №3 від 23.11.2020 року, Сторони погодили вартість надання послуг з професійної правничої допомоги та порядок їх оплати, на загальну суму 4000 (чотири тисячі Євро) без ПДВ, еквівалент 129 383, 60 грн. (сто двадцять дев`ять тисяч триста вісімдесят три, 60) за курсом Національного банку України станом на 13.07.2021 р.

На підтвердження перерахування коштів за надану правничу допомогу до матеріалів справи додано Інвойс № 6 від 08.10.2020р. на суму 3500 Євро; Інвойс № 9 від 23.11.2020р. на суму 1000,00 Євро; Інвойс № 4 від 07.07.2021 р. на суму 1000,00 Євро; Виписка Банку від 16 червня 2021 р.; Виписка Банку від 07 липня 2021 р.

Крім того, позивачем долучено до матеріалів справи акт наданих послуг №1 від 23 07.2021р. та звіт адвоката від 23.07.2021 р. (детальний опис наданих послуг з надання професійної правничої допомоги до акту наданих послуг №1 від 23.07.2021 р.).

За змістом ст. 126 ГПК України можливе покладення на сторони у справі як судових витрат тільки тих сум, які були сплачені стороною за отримання послуг саме адвоката (у розумінні п. 1 ст. 1 та ч. 1 ст. 6 Закону України Про адвокатуру та адвокатську діяльність), а не будь-якої особи, яка надавала правову допомогу стороні у справі.

Витрати сторін, пов`язані з оплатою ними послуг адвокатів, адвокатських бюро, колегій, фірм, контор та інших адвокатських об`єднань з надання правової допомоги щодо ведення справи в господарському суді, розподіляються між сторонами на загальних підставах, визначених ст. 129 ГПК України.

Відшкодування цих витрат здійснюється господарським судом шляхом зазначення про це у рішенні, ухвалі, постанові за наявності документального підтвердження витрат, як-от: угоди про надання послуг щодо ведення справи у суді та/або належно оформленої довіреності, виданої стороною представникові її інтересів у суді, платіжного доручення або іншого документа, який підтверджує сплату відповідних послуг, а також копії свідоцтва адвоката, який представляв інтереси відповідної сторони, або оригіналу ордера адвоката, виданого відповідним адвокатським об`єднанням, з доданням до нього витягу з договору, в якому зазначаються повноваження адвоката як представника або обмеження його прав на вчинення окремих процесуальних дій.

Щодо вимог про стягнення з відповідача витрат по оплаті послуг, наданих згідно договору № 02/02/21 СЕ від 23.02.2021 року про надання послуг з проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності за спеціальністю 13.9 «Економічні дослідження у сфері інтелектуальної власності», відповідно до п. 3.1 якого вартість виконання послуг за цим договором складає: 40 156, 74 грн. то суд зазначає наступне.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 123 ГПК України до витрат, пов`язаних з розглядом справи, належать витрати пов`язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів, експертів та проведенням експертизи.

Враховуючи викладене суд задовольняє позовні вимоги в повному обсязі, у зв`язку тим, що спір виник в результаті неправильних дій відповідача, що призвело до необхідності позивачу звертатися з позовом до суду та здійснювати додаткові витрати на сплату судового збору, суд, відповідно до свого права, передбаченого частиною 9 ст.129 ГПК України, покладає на відповідача відшкодування позивачу судового збору.

Керуючись ст. ст. 4, 12, 13 73-92, 129, 207, 236, 238 ГПК Ураїни, суд -

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити повністю.

2. Визнати використання Товариства з обмеженою відповідальністю "Дельта Медікел" (08132, Київська область, м. Вишневе, вул. Чорновола, буд. 43, код 39448817) торговельних марок, належних «ОПУЛЕНТ КОНСУЛТАНТС ЛІМІТЕД» (Сполучене Королівство, Лондон, Аргілл-Стріт 1-4, Палладіум Хаус, ВІФ 7 ЛД (WIF 7 LD) Код компанії: 3526425) в період з 2016 року по 2020 рік включно, протиправним та таким, що порушує право інтелектуальної власності «ОПУЛЕНТ КОНСУЛТАНТС ЛІМІТЕД», код компанії: 3526425, на знаки для товарів та послуг: міжнародна реєстрація № 1123696 від 28.04.2012 року; міжнародна реєстрація № 803529 від 15.04.2003 р.; міжнародна реєстрація № 1123695 від 28.04.2012 р.; свідоцтво України на знак для товарів та послуг № 213406 від 24.06.16 (заявка № т201502940 від 05.03.2015 р.).

3. Заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю "Дельта Медікел" (08132, Київська область, м. Вишневе, вул. Чорновола, буд. 43, код 39448817) здійснювати реалізацію (продаж) на території України в будь-який спосіб споживачам, зберігання з метою пропонування для продажу, пропонування для продажу продукції під назвою «МDмил® ФКУ-3» із нанесеними на її етикетку знаками для товарів та послуг: міжнародна реєстрація № 1123696 від 28.04.2012 року; міжнародна реєстрація № 803529 від 15.04.2003 р.; міжнародна реєстрація № 1123695 від 28.04.2012 р.;свідоцтво України на знак для товарів та послуг № 213406 від 24.06.16 (заявка № т201502940 від 05.03.2015 р.).

4. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Дельта Медікел" (08132, Київська область, м. Вишневе, вул. Чорновола, буд. 43, код 39448817) на користь «ОПУЛЕНТ КОНСУЛТАНТС ЛІМІТЕД» (Сполучене Королівство, Лондон, Аргілл-Стріт 1-4, Палладіум Хаус, ВІФ 7 ЛД (WIF 7 LD) Код компанії: 3526425) - 109 941 (сто дев`ять тисяч дев`ятсот сорок один) Євро 64 Євроценти збитків, 40 156 (сорок тисяч сто п`ятдесят шість) грн. 74 коп. витрат на проведення експертизи, 129 383 (сто двадцять дев`ять тисяч триста вісімдесят три) грн. 60 коп. витрат на професійну правничу допомогу, 57 482 (п`ятдесят сім тисяч чотириста вісімдесят дві) грн. 74 коп. судового збору.

Дане рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. Апеляційна скарга може бути подана протягом двадцяти днів з дня складення повного тексту рішення відповідно до ст. ст. 240-241 Господарського процесуального кодексу України .

Повний текст рішення підписано 13.09.2021 року.

Суддя Л.Я. Мальована