ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"01" вересня 2021 р. Справа№ 910/6801/20

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Доманської М.Л.

суддів: Отрюха Б.В.

Гарник Л.Л.

за участю секретаря судового засідання Кудько О.О.

та представників учасників провадження у даній справі відповідно до протоколу судового засіданні від 01.09.2021,

розглянувши матеріали апеляційної скарги Зафорпо Венчурс Лімітед

(Zaforpo Ventures Limited)

на рішення господарського суду міста Києва від 04.03.2021

у справі № 910/6801/20

за позовом Зафорпо Венчурс Лімітед (Zaforpo Ventures Limited)

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Беверідж Трейдінг Компані" (Відповідач-1)

та Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" (Відповідач-2)

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача-1 Товариство з обмеженою відповідальністю «Спіріт Трейдмарк Компані»

про припинення порушення прав інтелектуальної власності

ВСТАНОВИВ

Компанія ЗАФОРПО ВЕНЧУРС ЛІМІТЕД (Zaforpo Ventures Limited) (далі-позивач) звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Беверідж Трейдінг Компані" (далі-відповідач-1) та Міністерства розвитку економіки,торгівлі та сільського господарства України (далі-відповідач-2), в якому просило суд:

- визнати недійсним патент України №38875 на промисловий зразок "Пляшка", який належить Товариству з обмеженою відповідальністю "Беверідж Трейдінг Компані";

- зобов`язати Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України внести до Державного реєстру патентів України на промислові зразки відомості про визнання недійсним патенту України № 38875 на промисловий зразок "Пляшка" та опублікувати відомості про це в офіційному бюлетені "Промилова власність".

Позовні вимоги обґрунтовані невідповідністю запатентованого промислового зразка умовам патентоспроможності, оскільки сукупність суттєвих ознак промислового зразка "Пляшка" за патентом України № 38875 стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки, а саме до 04.12.2018, у зв`язку з чим він підлягає визнанню недійсним згідно зі ст. 25 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки". У зображенні промислового зразка за патентом України міститься позначення, яке є схожим із знаками, які охороняються в Україні на підставі свідоцтв №№ 154730, 238994 та міжнародних реєстрацій №№ 849751, 831910 настільки, що може ввести в оману споживачів щодо джерела походження товару (особи виробника). Крім того, товари, для яких зареєстровано знаки за свідоцтвами №№154730, 238994 та за міжнародними реєстраціями №№ 849751, 831910 є однорідними з товарами, для яких зареєстровано просиловий зразок за патентом України №38875. У зображені промислового зразка «Пляшка» за патентом України №38875 міститься позначення, яке внаслідок його використання для товарів 33 класу МКТП та товару «пиво» 32 класу МКТП може ввести в оману споживачів щодо джерела походження товару (особи виробника).

Рішенням господарського суду міста Києва від 04.03.2021 у справі № 910/6801/20 у задоволенні позову Зафорпо Венчурс Лімітед про припинення порушення прав інтелектуальної власності відмовлено повністю.

Вищевказане рішення мотивоване тим, що висновок експертів №09/01-2020 за результатами проведення комісійної експертизи об`єктів інтелектуальної власності від 10.03.2020, складений експертами Дорошенко О.Ф. та Мінченко Н.В. на замовлення позивача не приймається судом до розгляду як належний та допустимий доказ на підтвердження невідповідності промислового зразка за оспорюваним патентом України № 38875 умові надання правової охорони - "новизна", а також того, що позначення, нанесені на промисловий зразок за патентом України № 38875 схожі до ступеню сплутування зі знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 154730, 238994, та за міжнародними реєстраціями № 849751, № 831910 позивача. Інших доказів на підтвердження вказаних обставин позивачем до суду першої інстанції не надано. Суд взяв до уваги договір від 01.03.2018, укладений відповідачем із третьою особою у справі, посилаючись на ст. 204 ЦК України.

Не погоджуючись з вказаним рішенням суду першої інстанції, позивач звернувся безпосередньо до Північного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить суд поновити строк на апеляційне оскарження, скасувати рішення господарського суду міста Києва від 04.03.2021 у справі № 910/6801/20 та ухвалити нове рішення, яким задовольнити позовні вимоги Зафорпо Венчурс Лімітед (Zaforpo Ventures Limited) в повному обсязі.

Апеляційна скарга мотивована тим, що судом порушено норми матеріального та процесуального права. Скаржник зазначає, що приймаючи рішення, суд незаконно визнав експертизу, надану позивачем, неналежним та недопустимим доказом, чим порушив ст.ст. 76, 77, 79 та 98 ГПК України. Скаржник стверджує, що експерти в своєму висновку не зазначали, що правова охорона торговельних марок за міжнародними реєстраціями № 849751 та №831910 поширюється на територію України. В Висновку експертів лише вказується, що країною походження даних торговельних марок є Україна, що відповідає дійсності. Чи поширюється на територію України дія даних торговельних марок є питанням права і судові експерти не надавали взагалі цьому оцінку і не мали права цього робити. Скаржник стверджує, що в Висновку експерта належним чином було досліджено схожість Торговельних марок Позивача із промисловим зразком за Патентом та спорідненість товарів, для яких вони зареєстровані. В жодного з учасників даної справи, а також і в суду, не було жодних претензій до Висновку експерта в частині даного дослідження. Позивач вважає, що на підставі Висновку експертів можна встановити обставини, які входять в предмет доказування, а сам даний доказ спрямований на дослідження схожості, оманливості та спорідненості товарів, що робить його допустимим. На думку скаржника, суд вірно встановив в своєму Рішенні предмет доказування, проте, в порушення ст.ст. 73, 76 та 77 ГПК України відмовився належним чином дослідити даний важливий доказ. Щодо встановлення експертами обставин, які вказують на те, що сукупність суттєвих ознак промислового зразка «ПЛЯШКА» за патентом України № 38875 стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки до Установи, а саме до 04.12.2018 скаржник звертає увагу, що експерти, здійснюючи своє дослідження, оцінювали ту інформацію, яка їм надавалася. Доказів того, що інформація на сторінці Facebook була розміщена пізніше, ніж зазначається на сайті, в експертів не було. Скаржник стверджує, що суд неправомірно визнав інформацію, розміщену на сторінках Facebook неналежним та недопустимим доказом. Технічна та/або фізична можливість здійснення певних дій, не вказує на те, що такі дії дійсно мали місце. Судовими експертами, крім сторінок на сайті Facebook, було здійснено дослідження інформації, розміщеної на сайті YouTube. Як вбачається з посилання на сайт YouTube, відеоролик з пляшкою, яка містить в собі всі суттєві ознаки промислового зразка за оскаржуваним Патентом, було розміщено в 2013 році. Скаржник зазначає, що суд 1-ї інстанції жодним чином не згадав в своєму Рішенні про даний доказ і жодних доказів на його спростування також матеріали справи не містять. На думку скаржника, суд 1-ї інстанції зобов`язаний був надати оцінку кожному належному, допустимому та достовірному доказу, який міститься в матеріалах справи, в тому числі Висновку експертів та роздруківкам з мережі Facebook, а також інформації (відеоролику) з сайту YouTube. Суд прийшов до невірних висновків щодо відсутності у Позивача порушеного права на звернення до суду, що призвело до не застосування матеріальних норм, які повинні були бути застосовані. Скаржник стверджує, що у Відповідача-1 і у Товариства з обмеженою відповідальністю «Істерн Беверідж Трейдінг» немає жодних прав на використання Торговельних марок позивача. Скаржник зазначає, що в своєму Рішенні суд приходить до висновків, що Позивач передав права на відповідні Торговельні марки на підставі ліцензійного договору № 01/01-18М від 01.01.2018, ліцензійного договору № 01 /01 -18 від 01.01.2018, ліцензійного договору № 31/07-15 від 31.07.2015. Скаржник звертає увагу, що жодного з зазначених вище договорів не міститься в матеріалах справи і судом 1-ї інстанції не досліджувалося. За таких обставин, на думку скаржника, суд неправомірно послався на те, що права на відповідні торгові марки передані відповідачу третьою особою у даній справі за договором від 01.03.2018.

09.06.2021 до Північного апеляційного господарського суду від Товариства з обмеженою відповідальністю "Беверідж Трейдінг Компані" надійшов відзив, в якому вказано, що висновок комісійної експертизи не відповідає вимогам щодо проведення експертизи, а відтак, зазначений висновок не може бути належним доказом у справі. У наданому позивачем Експертному висновку міститься безліч порушень підходів порівняння відповідних об`єктів інтелектуальної власності, встановлених діючим законодавством та методичними рекомендаціями. Так, по - перше, експертами у своєму висновку порівнюються схожість промислового зразка та словесної комбінованої торгівельної марки скаржника, що за методикою проведення експертизи не є допустимим. По-друге, експерти у цьому Експертному висновку керуються не порівнянням суттєвих ознак пляшки вцілому (як вона є), як того вимагають методики проведення експертиз, а порівнянням окремих елементів промислового зразка з відповідною торговою маркою позивача на користь позиції Скаржника. Так, у своєму порівнянні самі експерти зазначають суттєві ознаки промислового зразка за патентом України №38875, яких визначено більше десяти. З них експерти обирають один елемент та, всупереч методиці, порівнюють його з комбінованим знаком Скаржника. По-третє, експерт, який усвідомлює, що в Україні не діють міжнародні реєстрації за Мадридською угодою, все одно порівнює схожість однієї з багатьох суттєвих ознак промислового зразка за патентом України №38875 з зазначеними недіючими в Україні об`єктами інтелектуальної власності. Базова реєстрація до міжнародних реєстрацій, на які посилається Скаржник в своїй апеляційній скарзі, також в Україні не діє. По-четверте, Експертний висновок містить у собі вирішення питання права, чи буде, чи не буде вводити в оману зовнішній вигляд дизайну пляшки, захищеної патентом №38875. Предметом висновку експерта може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань. Предметом висновку експерта не можуть бути питання права. По-п`яте, новизна та/або ймовірна відсутність промислового зразка не може базуватися на неофіційних непідтверджених даних. У відзиві вказано, що судом першої інстанції вірно встановлено, що зображувальні елементи на роздруківках з мережі Інтернет з непідтверджених джерел, в яких можна редагувати дати не є належним доказом відсутності новизни промислового зразка. Зважаючи на зазначені зауваження, суд першої інстанції дійшов вірного висновку, що Експертне дослідження не відповідає діючим методикам та не є належним доказом у справі № 910/6801/20. Щодо відсутності правових підстав для звернення з позовом в відзиві зазначено, що судом першої інстанції встановлено, що на дату подання заявки на реєстрацію промислового зразку згідно з патентом №38875, а саме - на 04.12.2018 скаржник не володів торгівельними марками згідно із свідоцтвами №154730, №238994, а таким чином на дату подачі відповідачем - 1 заявки, права скаржника не можливо було порушити, адже, сам скаржник набув прав на зазначені торгівельні марки пізніше. А отже, скаржник ЗАФОРПО ВЕНЧУРС ЛІМІТЕД (Zaforpo Ventures Limited) не може посилатися на скасування патенту України № 38875 на промисловий зразок за зазначеною підставою. Відповідачем-1 на запит Господарського суду м. Києва у справі № 910/6801/20 були надані ліцензійні договори на використання торгівельних марок «MEDOFF» згідно із свідоцтвами №154730, № 238994, а також торгівельної марки «MEDOFF» згідно із свідоцтвом № 274997. Відповідач-1 посилається на те, що зазначені ліцензійні договори станом на 08.06.2021 є діючі та ніким не оскаржені, набуття права власності скаржником не впливає на раніше укладені діючі ліцензійні договори Відповідача-1, передача прав позивача не означає, що вони не діють. Щодо наявності та/або відсутності прав у Товариства з обмеженою відповідальністю «Істерн Беверідж Трейдінг» та у ЕВС EASTERN BEVEREGES COMPANY LIMITED (Кіпр) прав на торгівельну марку MEDOFF, то зазначені питання вивчаються господарськими судами м.Києва, справи про торгівельні марки Товариства з обмеженою відповідальністю «Істерн Беверідж Трейдінг» розглядалась судом касаційної інстанції та вирішувалася на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Істерн Беверідж Трейдінг», нині справи знаходяться на новому розгляді Господарського суду м. Києва. Таким чином, твердження скаржника про недійсність ліцензійних договорів, стороною яких є Товариство з обмеженою відповідальністю «Беверідж Трейдінг Компані», на думку відповідача-1 є недоведеними та такими, що не відповідають дійсності.

В судовому засіданні 09.06.2021 колегією суддів ставилось на обговорення викладене в відзиві клопотання про поновлення Товариству з обмеженою відповідальністю «Беверідж Трейдінг Компані» строку на подання відзиву на апеляційну скаргу. Представник Товариства з обмеженою відповідальністю «Беверідж Трейдінг Компані» просив поновити строк на подання відзиву на апеляційну скаргу та взяти до уваги наведені в відзиві доводи, представник ЗАФОРПО ВЕНЧУРС ЛІМІТЕД (Zaforpo Ventures Limited) заперечував проти поновлення строку на подання відзиву. Колегія суддів заслухала представників сторін, проаналізувала доводи, наведені відповідачем-1 на підставу поновлення вказаного строку та прийшла до висновку про відмову в поновленні строку на подання відзиву на апеляційну скаргу та залишила без розгляду поданий Товариством з обмеженою відповідальністю «Беверідж Трейдінг Компані» відзив на апеляційну скаргу. Також в судововому засіданні 09.06.2021 вирішено викликати експертів Дорошенка О.Ф. та Мінченко Н.В. для надання пояснень щодо складеного ними експертного висновку та оголошено перерву у розгляді апеляційної скарги.

10.06.2021 до Північного апеляційного господарського суду від скаржника надійшли пояснення, в яких вказані контактні данні судових експертів.

11.06.2021 до Північного апеляційного господарського суду від Товариства з обмеженою відповідальністю «Беверідж Трейдінг Компані» надійшов лист з переліком запитань до судових експертів.

17.06.2021 до Північного апеляційного господарського суду від Товариства з обмеженою відповідальністю «Беверідж Трейдінг Компані» надійшли пояснення, в яких вказано, що відповідно до даних ЄДРПОУ та Статуту Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України (код за ) (далі також - НДІ інтелектуальної власності НАПрН України), розміщеного на офіційному сайті, цей інститут є науковою державною установою, що здійснює послуги з проведення експертиз з питань інтелектуальної власності. Зважаючи на наведене, постає питання, яке відношення посадові особи державної наукової установи мають до договору №09/01-2020 про надання послуг від 14.01.2020, укладеного між Фізичною особою підприємцем Мінченко Наталією Володимирівною (Виконавець) та СПД Коваль Максим Павлович (Замовник)? Окрім того, скаржником також не надано підтвердження наявності повноважень СПД Коваль М.П. здійснювати замовлення експертиз. Також виникає питання, яким чином заступник директора Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України з експертної роботи Дорошенко О.Ф. пов`язаний з фізичною особою підприємцем Мінченко Наталією Володимирівною, що є Виконавцем по договору №09/01-2020 про надання послуг від 14.01.2020? Зважаючи на наведене, зазначений Експертний висновок замовлений та підготовлений з порушенням діючого законодавства, зокрема Закону України «Про судову експертизу» від 25.02.1994 № 4038-ХІІ, а отже у відповідності до ст.ст.76-78 ГПК України є неналежним доказом, одержаним з порушенням закону, спрямованим на формування хибного уявлення про обставини справи, які мають значення для справи. У наданому Позивачем (Скаржником) Експертному висновку міститься безліч порушень методології здійснення експертизи, встановлених діючим законодавством та методичними рекомендаціями та інструкціями проведення експертизи у сфері інтелектуальної власності. Експертний висновок не містить посилань на те, яким чином та ким саме встановлено суттєві ознаки промислового зразка, який описується експертами у Висновку щодо патенту України №38875 на промисловий зразок, та у разі, якщо суттєві ознаки встановлювалися безпосередньо експертами, то за якою методикою. Новизна та/або ймовірна відсутність промислового зразка не може базуватися на неофіційних непідтверджених даних. Так, всім відомий факт, як технічно можна змінити дату публікації у соціальних мережах. Також варто зазначити, що сторона, яка замовила та подала Експертний висновок є зацікавленою у скасуванні патенту Відповідача-1, то ж вірогідність недостовірності наданих початково матеріалів збільшується. Судом першої інстанції встановлено, що на дату подання заявки на реєстрацію промислового зразку згідно з патентом №38875, а саме - на 04.12.2018, скаржник не володів торгівельними марками згідно зі свідоцтвами №154730, №238994, а таким чином, на дату подачі Відповідачем - 1 заявки, права Скаржника не можливо було порушити, адже, сам Скаржник набув прав на зазначені торгівельні марки пізніше. Цей факт не потребує спеціальних знань у галузі інтелектуальної власності. А отже, скаржник ЗАФОРПО ВЕНЧУРС ЛІМІТЕД (Zaforpo Ventures Limited) не може посилатися, як на підставу скасування патенту України № 38875 на промисловий зразок, на зазначену підставу.

У зв`язку з неможливістю прибуття в судове засідання 23.06.2021 судових експертів, колегія суддів вирішила оголосити перерву та повторно викликати їх в судове засідання.

27.07.2021 до Північного апеляційного господарського суду від експертів Дорошенка О.Ф., Мінченко Н.В. надійшли відповіді на питання Товариства з обмеженою відповідальністю «Беверідж Трейдінг Компані».

В судове засідання 01.09.2021 з`явився представник ЗАФОРПО ВЕНЧУРС ЛІМІТЕД (Zaforpo Ventures Limited), представник Товариства з обмеженою відповідальністю «Беверідж Трейдінг Компані» та експерт Дорошенко О.Ф. Інші представники учасників справи не зявились, про причини неявки не повідомили.

Учасники справи про час та місце судового засідання були повідомлені належним чином направленням на адреси місцезнаходження учасників справи копій відповідної ухвали суду.

Стаття 43 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) зобов`язує сторін добросовісно користуватись належними їм процесуальними правами.

Частиною 11 статті 270 ГПК України, яка визначає порядок розгляду апеляційної скарги, встановлено, що суд апеляційної інстанції відкладає розгляд справи в разі неявки у судове засідання учасника справи, стосовно якого немає відомостей щодо його повідомлення про дату, час і місце судового засідання, або за його клопотанням, коли повідомлені ним причини неявки будуть визнані судом поважними.

В той же час за положеннями статті 129 Конституції України та статті 2 ГПК України одним із завдань судочинства є своєчасний розгляд справи, що відповідає положенням статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, згідно з якою кожен має право на справедливий розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом.

Таким чином, відкладення розгляду справи є правом та прерогативою суду, основною передумовою для якого є не відсутність у судовому засіданні представників сторін, а неможливість вирішення спору у відповідному судовому засіданні (стаття 202 ГПК України).

Наведена правова позиція викладена у постанові Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 16.07.2020 у справі №924/369/19.

Судом також враховано, що за приписами частини 1 статті 9 Господарського процесуального кодексу України ніхто не може бути позбавлений права на інформацію про дату, час і місце розгляду своєї справи або обмежений у праві отримання в суді усної або письмової інформації про результати розгляду його судової справи. Будь-яка особа, яка не є учасником справи, має право на доступ до судових рішень у порядку, встановленому законом. Відповідно до частини 2 статті 2 Закону України "Про доступ до судових рішень" усі судові рішення є відкритими та підлягають оприлюдненню в електронній формі не пізніше наступного дня після їх виготовлення і підписання.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 3 Закону України "Про доступ до судових рішень" для доступу до судових рішень загальної юрисдикції Державна судова адміністрація України забезпечує ведення Єдиного державного реєстру судових рішень. Єдиний державний реєстр судових рішень - автоматизована система збирання, зберігання, захисту, обліку, пошуку та надання електронних копій судових рішень.

Судові рішення, внесені до Реєстру, є відкритими для безоплатного цілодобового доступу на офіційному веб-порталі судової влади України (ч. 1 ст. 4 Закону України "Про доступ до судових рішень").

Враховуючи наведене, господарський суд зазначає, що сторони не були позбавлені права та можливості ознайомитись з відповідними ухвалами Північного апеляційного господарського суду, дізнавшись про дату, місце та час судового засідання у Єдиному державному реєстрі судових рішень (www.reyestr.court.gov.ua).

З огляду на викладене, апеляційний господарський суд прийшов до висновку за можливе здійснювати розгляд скарги без участі певних представників учасників справи, що не з`явилися у судове засідання, так як вони належним чином повідомлені про дату, час та місце розгляду справи.

Відповідно до ч. 4 ст. 13 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона несе ризик настання наслідків, пов`язаних з вчиненням чи невчиненням нею процесуальних дій.

В судовому засіданні 01.09.2021 було надано можливість представникам сторін поставити необхідні запитання експерту Дорошенку О.Ф. Колегія суддів заслухала надані експертом пояснення з приводу поставлених йому запитань.

В судовому засіданні 01.09.2021 предстаник ЗАФОРПО ВЕНЧУРС ЛІМІТЕД (Zaforpo Ventures Limited) просить задовольнити апеляційну скаргу, представник Товариства з обмеженою відповідальністю «Беверідж Трейдінг Компані» просить залишити апеляційну скаргу без задоволення, а оскаржуване рішення - без змін.

Проаналізувавши матеріали справи, доводи апеляційної скарги, заслухавши представників сторін та експерта, колегія суддів прийшла до висновку: апеляційну скаргу слід залишити без задоволення, а оскаржуване рішення суду першої інстанції - залишити без змін, з огляду на наступне.

Як вбачається з матеріалів справи, Компанія ЗАФОРПО ВЕНЧУРС ЛІМІТЕД (Zaforpo Ventures Limited) є власником наступних свідоцтв України на знак для товарів і послуг:

- № 154730 від 25.04.2012 на знак для товарів і послуг "MEDOFF" щодо 33 класу для товарів і послуг за Міжнародною класифікацією товарів і послуг (далі - МКТП): алкогольні напої (крім пива);

- № 238994 від 12.03.2018 на знак для товарів і послуг - "MEDOFF ORIGINAL VODKA" (комбінований) щодо 33 класу МКТП: горілка; горілка особлива;

Також, Компанія ЗАФОРПО ВЕНЧУРС ЛІМІТЕД (Zaforpo Ventures Limited) є власником торговельних марок, що охороняються за міжнародною реєстрацією № 849751 від 11.01.2005 на знак для товарів та послуг "MEDOFF" стосовно 32, 33, 43 класів МКТП; міжнародною реєстрацією № 831910 від 28.07.2004 на знак для товарів і послуг "MEDOFF" щодо 32, 33, 43 класів МКТП. В свою чергу, Товариство з обмеженою відповідальністю "Беверідж Трейдінг Компані" є власником патенту України № 38875 на промисловий зразок "ПЛЯШКА" (6 варіантів, які містять позначення "MEDOFF" та "MEDOFF ORIGINAL VODKA"), зареєстрований на підставі заявки № s201802556 від 04.12.2018, про що 11.03.2019 в офіційному бюлетені "Промислова власність" № 5 здійснено відповідну публікацію.

Обґрунтовуючи позовні вимоги, позивач вказує на те, що промисловий зразок за патентом України № 38875 не відповідає умовам патентоздатності, а саме, не є новим, оскільки сукупність суттєвих ознак промислового зразка стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки до Установи, а також промисловий зразок за вказаним патентом включає позначення, що схожі до ступеня сплутування зі знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 154730, 238994 та за міжнародними реєстаціями №№849751, 831910, у зв`язку з чим позивач на підставі ст.ст. 20, 25 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки», ст.ст. 16, 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» просить суд визнати недійсним патент України №№ 38875 на промисловий зразок, які належать Товариству з обмеженою відповідальністю "Беверідж Трейдінг Компані" та зобов`язати Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України внести до Державного реєстру патентів України на промислові зразки відомості про визнання недійсним патенту України № 38875 на промисловий зразок "ПЛЯШКА" та опубліковати відомості про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Відмовляючи в задоволенні позову, суд першої інстанції виходив з того, що висновок експертів №09/01-2020 за результатами проведення комісійної експертизи об`єктів інтелектуальної власності від 10.03.2020, складений експертами Дорошенко О.Ф. та Мінченко Н.В. на замовлення позивача не приймається судом до розгляду як належний та допустимий доказ на підтвердження невідповідності промислового зразка за оспорюваним патентом України № 38875 умові надання правової охорони - "новизна", а також того, що позначення, нанесені на промисловий зразок за патентом України № 38875 схожі до ступеню сплутування зі знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 154730, 238994, та за міжнародними реєстраціями № 849751, № 831910 позивача. Інших доказів на підтвердження вказаних обставин позивачем до суду першої інстанції не надано. Суд першої інстанції взяв до уваги укладений між відповідачем-1 та 3-ю особою у даній справі договір від 01.03.2018, пославшись на ст. 204 ЦК України.

Колегія суддів суду апеляційної інстанції погоджується з місцевим господарським судом, з огляду на наступне.

Згідно зі ст. 11 Цивільного кодексу України цивільні права та обов`язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов`язки; підставами виникнення цивільних прав та обов`язків, зокрема, є договори та інші правочини.

До відносин, пов`язаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, застосовуються положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України та іншими законами (ч. 2 ст. 154 ГК України).

Частиною 1 статті 418 Цивільного кодексу України визначено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об`єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільним кодексом України та іншим законом.

Право інтелектуальної власності є непорушним відповідно до ч.3 ст.418 Цивільного кодексу України. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у його здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

До об`єктів права інтелектуальної власності, відповідно до ч.1 ст.155 Господарського кодексу України та ч.1 ст.420 Цивільного кодексу України зокрема, належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг).

Право інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом у випадках і порядку, передбачених законом (ч.1 ст.157 Господарського кодексу України).

Згідно з п. 4 ст. 1 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", знак - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів (ст. 492 Цивільного кодексу України).

У відповідності до ст. 494 Цивільного кодексу України набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом. Набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію або визнана в установленому законом порядку добре відомою, не вимагає засвідчення свідоцтвом.

Згідно зі ст. 495 Цивільного кодексу України майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є:

1) право на використання торговельної марки;

2) виключне право дозволяти використання торговельної марки;

3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання;

4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Відповідно до ч. 1-3 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом. Об`єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень. Право власності на знак засвідчується свідоцтвом.

Згідно з п. 4 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Статтею 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" визначено, що свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права. При цьому використанням знака визнається:

- нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

- застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;

- застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Як зазначено вище, Компанія ЗАФОРПО ВЕНЧУРС ЛІМІТЕД (Zaforpo Ventures Limited) (позивач) є власником свідоцтв України №154730, №238994 на знаки для товарів і послуг "MEDOFF, "MEDOFF ORIGINAL VODKA" та міжнародних реєстрацій № 849751, № 831910 на торговельні марки "MEDOFF", "MEDOFF".

Таким чином, позивач звертається до суду за захистом прав та інтересів на знаки для товарів і послуг "MEDOFF, "MEDOFF ORIGINAL VODKA" за свідоцтвами України №№ 154730, 238994, та на торговельні марки "MEDOFF", "MEDOFF" за міжнародними реєстраціями № 849751 та № 831910.

Як зазначає скаржник, його порушені права полягають в тому, що наявність зареєстрованого патенту України №38875 на промисловий зразок позбавляє його виключних прав забороняти використовувати такий об`єкт інтелектуальної власності, незважаючи на те, що в ньому використані позначення, які є схожими до ступеня змішування з його торговельними марками і використовуються для споріднених товарів.

Відповідно до ст. 461 Цивільного кодексу України промисловий зразок вважається придатним для набуття права інтелектуальної власності на нього, якщо він, відповідно до закону, є новим. Об`єктом промислового зразка можуть бути форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, що визначають зовнішній вигляд промислового виробу.

Набуття права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок засвідчується патентом. Обсяг правової охорони визначається формулою винаходу, корисної моделі, сукупністю суттєвих ознак промислового зразка. (ст.462 Цивільного кодексу України).

Статтею 464 Цивільного кодексу України визначено, що майновими правами інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок є: - право на використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка; - виключне право дозволяти використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка (видавати ліцензії); - виключне право перешкоджати неправомірному використанню винаходу, корисної моделі, промислового зразка, в тому числі забороняти таке використання; - інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом. Майнові права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок належать володільцю відповідного патенту, якщо інше не встановлено договором чи законом.

Як встановлено судом, заявка s201802556 на видачу патенту на промисловий зразок за патентом № 38875 була подана 04.12.2018.

Відповідно до п. а ч. 1 ст. 25 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" патент може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності запатентованого промислового зразка умовам патентоспроможності, визначеним цим Законом.

Згідно зі ст. 5 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" правова охорона надається промисловому зразку, що не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та відповідає умовам патентоспроможності. Об`єктом промислового зразка може бути форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, які визначають зовнішній вигляд промислового виробу і призначені для задоволення естетичних та ергономічних потреб. Згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону: об`єкти архітектури (крім малих архітектурних форм), промислові, гідротехнічні та інші стаціонарні споруди; друкована продукція як така; об`єкти нестійкої форми з рідких, газоподібних, сипких або подібних до них речовин тощо. Обсяг правової охорони, що надається, визначається сукупністю суттєвих ознак промислового зразка, представлених на зображенні (зображеннях) виробу, внесеному до Реєстру, і засвідчується патентом з наведеною у ньому копією внесеного до Реєстру зображення виробу. Тлумачення ознак промислового зразка повинно здійснюватися в межах його опису.

Відповідно до ст. 6 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" промисловий зразок відповідає умовам патентоспроможності, якщо він є новим. Промисловий зразок визнається новим, якщо сукупність його суттєвих ознак не стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету. Крім того, у процесі встановлення новизни промислового зразка береться до уваги зміст усіх раніше одержаних Установою заявок, за винятком тих, що на зазначену дату вважаються відкликаними, відкликані або за ними Установою прийняті рішення про відмову у видачі патентів і вичерпані можливості оскарження таких рішень.

На визнання промислового зразка патентоспроможним не впливає розкриття інформації про нього автором або особою, яка одержала від автора прямо чи опосередковано таку інформацію протягом шести місяців до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету. При цьому обов`язок доведення обставин розкриття інформації покладається на особу, заінтересовану у застосуванні цього пункту.

Так, скаржник зазначає, що промисловий зразок за оспорюваним патентом був загальнодоступним у світі до дати подання заявки до Установи, тобто до 04.12.2018.

Відповідно до п. в ч. 1 ст. 25 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" патент може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі видачі патенту внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

Як зазначає позивач, промисловий зразок включає позначення, що є схожим до ступеня сплутування зі знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 154730, 238994 та за міжнародними реєстраціями № 849751 та № 831910.

Так, відповідно до ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом. Свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Скаржник зазначає, що відповідач-1, подавши заявку на промисловий зразок, який містить зображення знаків "MEDOFF", "MEDOFF ORIGINAL VODKA", які належать позивачу, посягнув на його виключні права перешкоджати неправомірному використанню цих торговельних марок, в тому числі забороняти іншим особам використовувати без його згоди, позначення, схожі із зареєстрованими знаками, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг.

Тож, на думку скаржника, відповідач-1 зможе використовувати промисловий зразок "ПЛЯШКА", який містять знаки "MEDOFF", "MEDOFF ORIGINAL VODKA", що належать позивачу, у зв`язку з чим позивач буде позбавлений можливості реалізувати виключні права перешкоджати неправомірному використанню цих торговельних марок щодо однорідних (споріднених) товарів.

Таким чином, до предмету доказування у даній справі входять обставини щодо відповідності промислового зразка за оспорюваним патентом умові надання правової охорони - "новизна", а також щодо того, чи містить промисловий зразок за патентами № 38875 позначення, які схожі до ступеню сплутування зі знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 154730, 238994 та за міжнародними реєстраціями № 849751, № 831910.

До матеріалів справи позивачем у суді першої інстанції долучено висновок експертів №09/01-2020 за результатами проведення комісійної експертизи об`єктів інтелектуальної власності від 10.03.2020, складеного експертами Дорошенко О.Ф. та Мінченко Н.В., відповідно до якого експерти дійшли наступних висновків:

1. Виріб за індексом " 09-01" МКПЗ "ПЛЯШКА", для якого зареєстровано промисловий зразок за патентом України № 38875, належить до товарів, які є спорідненими з: товарами 33 класу МКТП "алкогольні напої (крім пива)", для яких зареєстровано знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 154730; товарами 33 класу МКТП "горілка; горілка особлива", для яких зареєстровано знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 238994; товарами 32 класу МКТП "пиво" та 33 класу МКТП "алкогольні напої (крім пива)", для яких зокрема зареєстровано знак за міжнародною реєстрацією № 849751; товаром 32 класу МКТП "пиво" та 33 класу МКТП "алкогольні напої (крім пива), всі товари, включені у цей клас", для яких зокрема зареєстровано знак за міжнародною реєстрацією № 831910.

Виріб за індексом " 09-01" МКПЗ "ПЛЯШКА", для якого зареєстровано промисловий зразок за патентом України № 38875, належить до товарів, які не є спорідненими з: товарами 32 класу МКТП "мінеральна і газовані води та інші безалкогольні напої; фруктові напої і фруктові соки; сиропи та інші препарати для виготовлення напоїв", для яких зокрема зареєстровано знак за міжнародною реєстрацією № 849751; товарами 32 класу МКТП "мінеральні і газові води та інші безалкогольні напої; фруктові напої і фруктові соки; сиропи та інші препарати для виготовлення напоїв, всі товари, включені у цей клас (крім пива)", для яких зокрема зареєстровано знак за міжнародною реєстрацією № 831910.

2. У зображенні промислового зразка "ПЛЯШКА" за патентом України № 38875 міститься позначення, яке є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України № 154732, № 238994 та за міжнародними реєстраціями № 849751, №831910, в частині споріднених товарів.

3. У зображенні промислового зразка "ПЛЯШКА" за патентом України № 38875 міститься позначення, яке внаслідок його використання для товарів 33 класу МКТП та товару "пиво" 32 класу МКТП може ввести в оману споживачів щодо джерела походження товару (особи виробника).

4. В матеріалах, наданих на дослідження, містяться відомості про те, що сукупність суттєвих ознак промислового зразка "ПЛЯШКА" за патентом України №38875 стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки до Установи, а саме до 04.12.2018.

За змістом ст. 98 Господарського процесуального кодексу України, висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному законодавством. Предметом висновку експерта може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань. Висновок експерта може бути наданий на замовлення учасника справи або на підставі ухвали суду про призначення експертизи. У висновку експерта має бути зазначено, що він попереджений (обізнаний) про відповідальність за завідомо неправдивий висновок, а у випадку призначення експертизи судом, також про відповідальність за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків.

За змістом ст. 101 Господарського процесуального кодексу України, учасник справи має право подати до суду висновок експерта, складений на його замовлення. Порядок проведення експертизи та складення висновків експерта за результатами проведеної експертизи визначається відповідно до чинного законодавства України про проведення судових експертиз. У висновку експерта зазначається, що висновок підготовлено для подання до суду та що експерт обізнаний про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок. Експерт, який склав висновок за зверненням учасника справи, має ті самі права та обов`язки, що і експерт, який здійснює експертизу на підставі ухвали суду.

Висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими статтею 86 цього Кодексу. Відхилення судом висновку експерта повинно бути мотивоване в судовому рішенні (ст. 104 ГПК України).

Суд зазначає, що вказаний висновок складений експертами Дорошенко О.Ф. та Мінченко Н.В., які, як зазначено у висновку, обізнані про кримінальну відповідальність за ст. 384 Кримінального кодексу України.

Відповідно до ст. 25 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" патент може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі: а) невідповідності запатентованого промислового зразка умовам патентоспроможності, визначеним цим Законом; б) наявності у сукупності суттєвих ознак промислового зразка ознак, яких не було у поданій заявці; в) видачі патенту внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

Разом з тим, як вбачається з матеріалів справи, між Товариством з обмеженою відповідальністю "Істерн Беверідж Трейдінг" (далі - ліцензіар) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Беверідж Трейдінг Компані" (далі - ліцензіат) було укладено ліцензійний договір від 01.03.2018 № ТМ-2018 на використання знаків для товарів і послуг, відповідно до якого ліцензіар за плату надає ліцензіату дозвіл на використання знаків ("ліцензію"), зокрема для нанесення їх на будь-які товари, для яких знаки зареєстровано, упаковку, в якій містяться такі товари, вивіски, пов`язані з ними, етикетки, нашивки, бирки чи інший прикріплений до товарів предмет, зберігання таких товарів із зазначеним нанесенням знаків з метою пропонування їх для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування їх в діловій репутації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Відповідно до п. 1.1. вказаного договору знаки - знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України, визначені в додатку № 1 до даного договору, право на використання яких (включаючи право видачі ліцензій на такі знаки іншим особам) належить ліцензіару на праві власності і/або на підставі відповідних ліцензійних/субліцензійних договорів, зокрема ліцензійного договору № 01/01-18М від 01.01.2018, ліцензійного договору № 01/01-18 від 01.01.2018, ліцензійного договору № 31/07-15 від 31.07.2015 (з власником відповідних знаків компанією EBC EASTERN BEVERAGE COMPANY LIMITED (Кіпр).

Ліцензіату надається право на видачу субліцензій на використання знаків третім особам (п. 2.3. договору).

Територія дії ліцензії, що видається за цим договором - вся територія України (п. 2.4. договору).

Відповідно до п. 2.5. договору, строк дії ліцензії, що видається за цим договором - до 31.12.2023, але у будь-якому випадку до спливу строку чинності відповідних майнових прав на останній зі знаків (залежно від того, яка з подій станеться раніше).

Згідно з п. 8.3. договору, жодна зміна правовласника будь-якого знаку для товарів і послуг, який входить у визначення "знаки" не матиме наслідків щодо дійсності або чинності ліцензії, передбаченої цим договором. При зміні правовласників знаків умови цього договору залишаються незмінними так, якби зміна не сталася і сторони визнають, що незважаючи на умови цього договору або фактичні обставини, що призвели до зміни правовласника, про зворотне, для дострокового розірвання цього договору і припинення ліцензії вимагатиметься окрема пряма письмова угода між сторонами про таке дострокове розірвання і припинення.

Додатком № 1 до ліцензійного договору № ТМ-2018 на використання знаків для товарів і послуг від 01.03.2018 сторони визначили, що ліцензіар за плату надає ліцензіату дозвіл на використання наступних знаків на умовах, викладених у договорі, зокрема, свідоцтво України № 238994, класи МКТП - 33; свідоцтво України № 154730, класи МКТП - 33; міжнародне свідоцтво ВОІВ № 831910, класи МКТП - 32, 33, 43; міжнародне свідоцтво ВОІВ № 849751, класи МКТП - 32, 33, 43.

Згідно з ч. 1 ст. 1109 Цивільного кодексу України за ліцензійним договором одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об`єкта права інтелектуальної власності (ліцензію) на умовах, визначених за взаємною згодою сторін з урахуванням вимог цього Кодексу та іншого закону.

Відповідно до ч.ч. 3, 4 ст. 1109 Цивільного кодексу України у ліцензійному договорі визначаються вид ліцензії, сфера використання об`єкта права інтелектуальної власності (конкретні права, що надаються за договором, способи використання зазначеного об`єкта, територія та строк, на які надаються права, тощо), розмір, порядок і строки виплати плати за використання об`єкта права інтелектуальної власності, а також інші умови, які сторони вважають за доцільне включити у договір. Вважається, що за ліцензійним договором надається невиключна ліцензія, якщо інше не встановлено ліцензійним договором.

Відповідно до ч. 1 ст. 1110 Цивільного кодексу України ліцензійний договір укладається на строк, встановлений договором, який повинен спливати не пізніше спливу строку чинності виключного майнового права на визначений у договорі об`єкт права інтелектуальної власності.

За таких обставин, Товариство з обмеженою відповідальністю "Істерн Беверідж Трейдінг" надало дозвіл Товариству з обмеженою відповідальністю "Беверідж Трейдінг Компані" на використання вказаних знаків.

Відповідно до ст. 204 Цивільного кодексу України правочин є правомірним, якщо його недійсність прямо не встановлена законом або якщо він не визнаний судом недійсним.

Суд зазначає, що на момент винесення постанови судом апеляційної інстанції у даній справі, суду не надано доказів визнання ліцензійного договору від 01.03.2018 № ТМ-2018 на використання знаків для товарів і послуг недійсним в судовому порядку; недійсність такого договору прямо не встановлено законом, тобто він є правомірним, як вірно встановлено судом першої інстанції .

При цьому, як вбачається з матеріалів справи, 07.12.2018 Міністерством економічного розвитку і торгівлі України винесено рішення про публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність" та внесення до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомостей про передачу прав власності на знаки для товарів і послуг класів 16, 21, 33, 35, 42, 43, на які зареєстровано знаки за свідоцтвами України, зокрема, №№154730, 238994, які передаються власником свідоцтв EBC EASTERN BEVERAGE COMPANY LIMITED до Компанії ЗАФОРПО ВЕНЧУРС ЛІМІТЕД (Zaforpo Ventures Limited), дата публікації та реєстрації - 26.12.2018.

Щодо посилання скаржником на те, що судом першої інстанції встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю "Істерн Беверідж Трейдінг" отримало дозвіл на використання об`єктів права інтелектуальної власності, зокрема на свідоцтва України № 238994, № 154730, та на міжнародні реєстрації № 831910, № 849751, класи МКТП - 32, 33, 43 на підставі укладених ліцензійних договорів з власником відповідних знаків - Компанією EBC EASTERN BEVERAGE COMPANY LIMITED, та ці ліцензійні договори відсутні в матеріалах справи, то колегія суддів з приводу цього, зазначає наступне.

Вказані обставини у даній справі (зокрема те, що Товариство з обмеженою відповідальністю "Істерн Беверідж Трейдінг" отримало дозвіл на використання об`єктів права інтелектуальної власності, зокрема на свідоцтва України № 238994, № 154730, та на міжнародні реєстрації № 831910, № 849751 на відповідні класи МКТП) встановлені судом на підставі ліцензійного договору від 01.03.2018 №ТМ-2018 на використання знаків для товарів і послуг, який, як зазначено вище, відповідно до ст. 204 Цивільного кодексу України є правомірним, на момент винесення постанови судом апеляційної інстанції у даній справі не визнаний недійсним в судовому порядку. Ліцензійні договори від 01.01.2018 № 01/01-18М, від 01.01.2018 №01/01-18, від 31.07.2015 № 31/07-15 дійсно не додані до матеріалів справи, проте, вони не є предметом оспорювання чи доказування в даному спорі, а тому суд апеляційної інстанції вважає, що недослідження судом першої інстанції вказаних ліцензійних договорів не призвело до прийняття неправомірного рішення у даній справі.

Відповідно до ч. 2 ст. 1113 Цивільного кодексу України укладення договору про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності не впливає на ліцензійні договори, які були укладені раніше.

Законом не передбачено необхідності одержання згоди ліцензіата (за наявності укладених раніше ліцензійних договорів) на передання виключних майнових прав інтелектуальної власності іншій особі. В силу частини другої статті 1113 ЦК України перехід виключного майнового права інтелектуальної власності до іншої особи не є підставою для зміни або розірвання раніше укладеного ліцензійного договору (п. 5.4. постанови Пленуму Вищого господарського суду України № 12 від 17.10.2012 "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов`язаних із захистом прав інтелектуальної власності").

Таким чином, перехід виключних майнових прав інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № 238994, № 154730 та за міжнародними реєстраціями №831910, № 849751 від Компанії EBC EASTERN BEVERAGE COMPANY LIMITED до Компанії ЗАФОРПО ВЕНЧУРС ЛІМІТЕД (Zaforpo Ventures Limited), на який посилається скаржник, не є підставою для зміни або розірвання раніше укладених ліцензійних договорів, не свідчить про втрату чинності ліцензійним договором від 01.03.2018 № ТМ-2018 на використання знаків для товарів і послуг , за яким відповідач-1 набув право використання товарних знаків за вказаними свідоцтвами.

Крім того, як вбачається з матеріалів справи, 28.04.2020 між Товариством з обмеженою відповідальністю "Спіріт Трейдмарк Компані" (ліцензіар) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Беверідж Трейдінг Компані" (ліцензіат) укладено ліцензійний договір № 28/04/2020 на право використання знаку для товарів і послуг, відповідно до якого ліцензіар надає ліцензіату за винагороду на строк дії договору дозвіл (ліцензію) на використання на території України знаку, щодо визначених цим пунктом товарів, щодо яких знак зареєстровано, а саме свідоцтво України № 274997, що діє з 12.11.2018 на знак для товарів і послуг "MEDOFF" щодо 21 класу МКТП: пляшечки кулястої форми, скляні: пляшки.

Як зазначено судом вище, оспорюваний позивачем патент України № 38875 на промисловий зразок "ПЛЯШКА" містить позначення "MEDOFF", "MEDOFF ORIGINAL VODKA", на це послався позивач в позові, цього не заперечує відповідач-1, тобто спору між сторонами у справі з цього приводу не існує.

Так, позивач вважає порушенням своїх прав використання саме цих об`єктів інтелектуальної власності відповідачем, про що зазначає в позові.

При цьому Товариство з обмеженою відповідальністю "Беверідж Трейдінг Компані" в суді посилається на те, що ним в оспорюваних патентах використані саме вищевказані об`єкти інтелектуальної власності, право на використання яких набуті ним на підставі зазначеного вище ліцензійного договору від 01.03.2018 №ТМ-2018 на використання знаків для товарів і послуг, який є чинним, правомірність якого презюмується. Позивач безпідставно вважає нікчемним цей Договір від 01.03.2018. Так, недійсність такого договору прямо не встановлюється законом, тобто цей договір є правомірним, відповідно до ст. 204 ЦК України.

Крім того, як вбачається з матеріалів справи, 28.04.2020 між Товариством з обмеженою відповідальністю "Спіріт Трейдмарк Компані" (ліцензіар) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Беверідж Трейдінг Компані" (ліцензіат) укладено ліцензійний договір № 28/04/2020 на право використання знаку для товарів і послуг, відповідно до якого ліцензіар надає ліцензіату за винагороду на строк дії договору дозвіл (ліцензію) на використання на території України знаку, щодо відповідних товарів, щодо яких знак зареєстровано, а саме свідоцтво України № 274997, що діє з 12.11.2018 на знак для товарів і послуг «MEDOFF» щодо 21 класу МКТП: пляшечки кулястої форми, скляні: пляшки.

Суд не приймає до уваги посилання відповідача-1 на наявність в нього права на використання словесного позначення «MEDOFF» за свідоцтвом України № 274997 від 27.04.2020 щодо товарів і послуг 21 класів МКТП, оскільки останнє отримане відповідачем-1 після реєстрації спірного патенту.

Згідно з ч. 1 ст. 4 Протоколу до Мадридської Угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 28.06.1989, який набув чинності для України 01.06.2000, з дати реєстрації або внесення запису, зробленого відповідно до положень Статей 3 і 3ter, охорона знака в кожній зацікавленій договірній стороні буде такою же, якби цей знак був заявлений безпосередньо у Відомстві цієї договірної сторони.

Проте, відповідно до виписок з Бази міжнародних реєстраційних посвідчень міжнародна реєстрація знаків для товарів і послуг за № 849751, № 831910 та № 923156 не поширюється на територію України, що також підтверджено Державним підприємством "Український інститут інтелектуальної власності", що сторони не заперечували у суді апеляційної інстанції.

Тобто, як вбачається з матеріалів справи, судові експерти Дорошенко О.Ф. та Мінченко Н.В у висновку №09/01-2020 за результатами проведення комісійної експертизи об`єктів інтелектуальної власності від 10.03.2020, надаючи відповіді на поставлені питання щодо спорідненості, схожості та можливості введення в оману споживачів щодо нанесених позначень на промисловий зразок за спірним патентом України оцінювали в тому числі торговельні марки за міжнародними реєстраціями № 849751, № 831910 та № 923156, дія яких не поширюється на територію України.

Суд вважає безпідставними твердження позивача щодо неправомірності використання Товариством з обмеженою відповідальністю "Беверідж Трейдінг Компані" знаків для товарів і послуг позивача за свідоцтвами України №№ 154730, 238994 та за міжнародними реєстраціями № 849751, № 831910 шляхом їх нанесення на промисловий зразок "ПЛЯШКА" за спірним патентом. Так, відповідач-1 отримав дозвіл на використання знаків за свідоцтвами України № 238994, № 154730 та міжнародними реєстраціями № 831910 та № 849751 на підставі ліцензійного договору від 01.03.2018 № ТМ-2018 на використання знаків для товарів і послуг , тобто має визначене Законом України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" право на використання вказаних об`єктів інтелектуальної власності шляхом їх несення на упаковку, якою в даному випадку є відповідна "пляшка", щодо якої за відповідачем-1 зареєстровано спірний патент.

За таких обставин, поданий позивачем експертний висновок №09/01-2020 не спростовує правомірність використання відповідачем-1 позначення за свідоцтвами України №№ 154730, 238994 та за міжнародними реєстраціями № 849751, № 831910 на відповідних пляшках.

Щодо тверджень скаржника про невідповідність промислового зразка за оспорюваним патентом умові надання правової охорони - "новизна", суд зазначає наступне.

Відповідно до ст. 1 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" промисловий зразок - результат творчої діяльності людини у галузі художнього конструювання.

Так, у висновку №09/01-2020 за результатами проведення комісійної експертизи об`єктів інтелектуальної власності від 10.03.2020 експерти Дорошенко О.Ф. та Мінченко Н.В. дійшли висновку, що в матеріалах, наданих на дослідження, містяться відомості про те, що сукупність суттєвих ознак промислового зразка "Пляшка" за патентом України №38875 стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки до Установи (відповідь на питання 4).

Як вбачається з вказаного висновку, експерти, зазначаючи про наявність відомостей про те, що сукупність суттєвих ознак промислового зразка "ПЛЯШКА" за патентом України № 38875 стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки до Установи, посилаються на інформацію (рекламу) з мережі Facebook, та на дату публікації відповідної інформації, коли, на їх думку, сукупність суттєвих ознак вказаного промислового зразка стала загальновідомою (загальнодоступною у світі). При цьому суд правомірно взяв до уваги той факт, що дата публікації будь-якої інформації з мережі Facebook не може вважатися достовірною, оскільки вказана мережа надає користувачам можливість змінювати дату публікації та містить докладну інструкцію щодо зміни дати публікації. До того ж, за посиланням, наведеним у експертному висновку №09/01/2020, дослідити відповідну публікацію суду апеляційної інстанції не виявилось можливим, оскільки при спробі відкрити відповідну сторінку в мережі Facebook за вказаним у експертному висновку посиланням висвітлюється наступне: "Вибачте, цей матеріал зараз недоступний". Роздруківка з мережі Facebook, наведена у експертному висновку (а.с.105,106 т.1) не дає можливості оцінити вищевказаний висновок експертів щодо використання у відповідній рекламній інформації всієї сукупності суттєвих ознак промислового зразка за оспорюваним патентом, яка визначена експертами у таблиці № 1 (а.с.80,81 т.1). Так, наприклад, горловина пляшки прикрита кришкою (фото 2, 3, 4 -а.с.105, 106 т.1), тому на вказаних фото не можна побачити форму виконання горловини, яка описана експертами як одна з суттєвих ознак промислового зразка за оспорюваним патентом. До того ж , на вказаних фото 1, 2, 3, 4 не можна побачити додаткове рельєфне опрацювання у вигляді випуклих позначень на поверхні горловини пляшки, форму корпусу пляшки у повному обсязі, всі грані корпусу, профілі обох бічних граней, денце пляшки, які також описані експертами як суттєві ознаки промислового зразка за оспорюваним патентом та які експерти описують у порівнільній таблиці № 3 (а.с.106,107 т.1). Вказане викликало сумніви у суду щодо повноти та достовірності експертного дослідження у цій частині, ці сумніви не були усунуті експертом під час його опитування в суді апеляційної інстанції.

Відеореклама у мережі YouTube за посиланням, наведеним у експертному висновку, була досліджена судом. Аналогічно із публікацією у мережі Facebook вказана публікація у мережі YouTube досліджувалась експертами без встановлення, чи є ця публікація офіційною, кому належить відповідний сайт. Експертне дослідження вказаної відеореклами у мережі YouTube містить недоліки, які є аналогічними із тими недоліками, що зазначені вище щодо роздруківки з мережі Facebook (фото 1, 2, 3, 4). До того ж на видео взагалі відсутне описане експертами у порівнільній таблиці № 4 (а.с.108,109 т.1) випукле позначення, що містить геральдичний знак, який має рельєфне випукле опрацювання та напис, що виконаний літерами латиниці та розташований в три рядки. На запитання суду з цього приводу експерт показав, що саме він описував та оцінював з цього приводу. Позначення, на яке він вказав суду, містилося на етикетці, що міститься на пляшці (фото 6 - а.с.108 т.1).

Відповіді експертів, викладені у експертному висновку щодо використання у вказаних публікаціях у мережі YouTube та Facebook всієї сукупності суттєвих ознак промислового зразка за патентом №38875 викликали сумніви у суду, вказані сумніви не були усунуті ані експертом Дорошенко О.Ф. під час його опитування в судовому засіданні, ані обома експертами Дорошенко О.Ф. та Мінченко Н.В. у відповідях на питання, що надійшли до суду 27.07.2021.

Вказаний експертний висновок експертів Дорошенко О.Ф. та Мінченко Н.В. в частині встановлення ними того, що сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом №38875 стала загальнодоступною у світі до 04.12.2018 є необґрунтованим.

Так, проаналізувавши висновок експертів №09/01-2020 за результатами проведення комісійної експертизи об`єктів інтелектуальної власності від 10.03.2020, складений експертами Дорошенко О.Ф. та Мінченко Н.В. на замовлення позивача, суд апеляційної інстанції не приймає його як належний та допустимий доказ на підтвердження доводів позивача щодо невідповідності промислового зразка за оспорюваним патентом України № 38875 умові надання правової охорони - "новизна".

Інших доказів на підтвердження вказаних обставин позивачем не надано.

Статтею 431 Цивільного кодексу України встановлено, що порушення права інтелектуальної власності, в тому числі невизнання цього права чи посягання на нього, тягне за собою відповідальність, встановлену цим Кодексом, іншим законом чи договором.

За змістом ст. ст. 16 та 432 Цивільного кодексу України способами захисту прав інтелектуальної власності є, зокрема, припинення дії, яка порушує право.

Враховуючи те, що відповідач-1 правомірно використовує торгову марку за свідоцтвами України № 238994, № 154730 та міжнародними реєстраціями № 831910 та № 849751 щодо вищевказаних класів МКТП, судом першої інстанції при розгляді даного спору правомірно зазначено, що суд не встановив наявності порушеного права та законних інтересів позивача, за захистом яких він звернувся до суду. Суд правомірно відмовив у задоволенні позову повністю з підстав його необґрунтованості, як в частині вимоги про визнання недійсними патенту України № 38875 на промисловий зразок "Пляшка", який належить Товариству з обмеженою відповідальністю "Беверідж Трейдінг Компані", так і в частині похідної від неї вимоги про зобов`язання Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (замінено у справі на ДП «Укрпатент») внести до Державного реєстру патентів України на промислові зразки відомості про визнання недійсним патенту України № 38875 на промисловий зразок "Пляшка" та опублікувати відомості про це в офіційному бюлетені "Промилова власність".

Статтею 13 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін. Учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов`язків, передбачених цим Кодексом. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

Статтею 74 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається, як на підставу своїх вимог та заперечень.

Відповідно до ст.ст. 76, 77 Господарського процесуального кодексу України належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

За приписами статті 86 Господарського процесуального кодексу України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також вірогідність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності.

Підсумовуючи вищевикладене, виходячи із заявлених вимог, наведених обґрунтувань та наданих доказів, суд першої інстанції дійшов правомірного висновку, що позовні вимоги Компанії ЗАФОРПО ВЕНЧУРС ЛІМІТЕД (Zaforpo Ventures Limited) не підлягають задоволенню у повному обсязі.

Інших доводів скаржника по суті заявлених вимог, які б спростували висновки суду, покладені в основу оскаржуваного судового рішення та впливали на його правильність в апеляційній скарзі не наведено.

У справах Руїс Торіха проти Іспанії, Суомінен проти Фінляндії, Гірвісаарі проти Фінляндії Європейський суд з прав людини неодноразово наголошував, що згідно з його усталеною практикою, яка відображає принцип, пов`язаний з належним здійсненням правосуддя, у рішеннях судів та інших органів з вирішення спорів мають бути належним чином зазначені підстави, на яких вони ґрунтуються. Хоча пункт 1 статті 6 Конвенції зобов`язує суди обґрунтовувати свої рішення, його не можна тлумачити як такий, що вимагає детальної відповіді на кожен аргумент. Міра, до якої суд має виконати обов`язок щодо обґрунтування рішення, може бути різною залежно від характеру рішення (рішення у справі "Руїс Торіха проти Іспанії" (Ruiz Torija v. Spain) від 09.12.1994). Хоча національний суд має певну свободу розсуду щодо вибору аргументів у тій чи іншій справі та прийняття доказів на підтвердження позицій сторін, орган влади зобов`язаний виправдати свої дії, навівши обґрунтування своїх рішень (рішення у справі "Суомінен проти Фінляндії" (Suominen v. Finland), №37801/97 від 01.07.2003). Ще одне призначення обґрунтованого рішення полягає в тому, щоб продемонструвати сторонам, що вони були почуті (рішення у справі "Гірвісаарі проти Фінляндії" (Hirvisaari v. Finland), № 49684/99 від 27.09.2001).

Згідно зі статтею 17 Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини" суди застосовують при розгляді справ практику Європейського суду з прав людини як джерело права.

Отже, зазначені рішення Європейського суду з прав людини суд апеляційної інстанції застосовує у цій справі як джерело права.

За таких обставин, колегія суддів Північного апеляційного господарського суду за результатами перегляду справи в апеляційному порядку, в межах доводів даної апеляційної скарги дійшла висновку, що апеляційну скаргу слід залишити без задоволення; оскаржуване рішення суду першої інстанції у даній справі - без змін.

Витрати по сплаті судового збору за подання апеляційної скарги відповідно до ст. 129 Господарського процесуального кодексу України покладаються на скаржника.

Керуючись ст.ст. 269, 270, 271, 275, 276, 282, 283, 284 ГПК України, Північний апеляційний господарський суд -

ПОСТАНОВИВ:

Апеляційну скаргу Зафорпо Венчурс Лімітед (Zaforpo Ventures Limited) залишити без задоволення.

Рішення господарського суду міста Києва від 04.03.2021 у справі №910/6801/20 - залишити без змін.

Матеріали справи №910/6801/20 направити до господарського суду міста Києва.

Постанова апеляційного господарського суду набирає законної сили з дня її прийняття.

Порядок та строк оскарження постанови Північного апеляційного господарського суду передбачений ст.ст. 288-291 ГПК України.

Повний текст складено 09.09.2021.

Головуючий суддя М.Л. Доманська

Судді Б.В. Отрюх

Л.Л. Гарник