УХВАЛА

про поновлення провадження у справі,

про забезпечення позову та

про зупинення провадження у справі

м. Київ

04.08.2021справа №910/17059/20

Господарський суд міста Києва у складі судді Марченко Оксани Володимирівни, розглянув заяву BAHLSEN GMBH & CO. KG (Балзен ГМБХ УВД КО. КГ) (Подбіелскіштрассе 11, 30163, Ганновер, Німеччина (DE)) про забезпечення позову

у справі №910/17059/20

за позовом BAHLSEN GMBH & CO. KG (Балзен ГМБХ УВД КО. КГ) (Подбіелскіштрассе 11, 30163, Ганновер, Німеччина (DE))

до Sun Generation Limited (Сан Дженерейшн Лімітед) (Market House, 10 Market Walk, Saffron Walden, Essex, England, CB10 1JZ) та

державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (01601, м. Київ, вул. Глазунова, буд. 1; ідентифікаційний код 31032378)

про дострокове припинення в частині дії свідоцтва України №111174 на знак для товарів і послуг та зобов`язання вчинити певні дії,

без виклику представників сторін,

ВСТАНОВИВ:

BAHLSEN GMBH & CO. KG (Балзен ГМБХ УВД КО. КГ) звернулося до господарського суду міста Києва з позовом до Sun Generation Ltd (Сан Дженерейшн Лімітед) та державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (далі - Укрпатент) про:

- дострокове припинення в частині дії належного Sun Generation Limited (Сан Дженерейшн Лімітед) свідоцтва України №111174 на знак для товарів і послуг «», зареєстрований для товарів 30 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП);

- зобов`язання Укрпатенту внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно дострокового припинення в частині дії свідоцтва України №111174 на знак для товарів і послуг «» та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Позовні вимоги мотивовано тим, що: Sun Generation Limited (Сан Дженерейшн Лімітед) є володільцем свідоцтва України №111174 на знак для товарів і послуг «»; оспорюваний знак не використовується в Україні ні Sun Generation Limited (Сан Дженерейшн Лімітед), ані іншими особами під його контролем щодо товарів 30 класу МКТП, для яких зареєстрованого знак, протягом п`ятирічного періоду до подання даної позовної заяви, і відсутні поважні причини для такого невикористання, а відтак дія свідоцтва України №111174 на знак для товарів і послуг «» має бути достроково припинена у судовому порядку.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 05.11.2020 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі в порядку загального позовного провадження.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 14.07.2021 у зв`язку зі зверненням господарського суду міста Києва із судовим дорученням про надання правової допомоги до Центрального органу іноземної держави через Міністерство юстиції Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії для вручення судових документів на території Великої Британії провадження у справі зупинено.

30.07.2021 позивач подав суду заяву про забезпечення позову, в якій просить заборонити:

- Sun Generation Ltd (Сан Дженерейшн Лімітед) відмовлятися від свідоцтва України №111174 на торговельну марку «» повністю або частково на підставі заяви, передавати виключні майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку за свідоцтвом України №111174 та видавати будь-якій особі дозвіл (видавати ліцензії) на використання торговельної марки за вказаним свідоцтво України;

- Укрпатенту вносити до Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки та публікувати в офіційному електронному бюлетені НОІВ «Промислова власність» зазначені відомості.

Заяву мотивовано тим, що передання Sun Generation Ltd (Сан Дженерейшн Лімітед) прав на спірну торговельну марку третім особам призведе до утруднення виконання рішення суду у разі задоволення позовних вимог.

Частиною першою статті 230 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) передбачено, що провадження у справі поновлюється за клопотанням учасників справи або за ініціативою суду не пізніше десяти днів з дня отримання судом повідомлення про усунення обставин, що викликали його зупинення. Про поновлення провадження у справі суд постановляє ухвалу.

Оскільки заява про забезпечення позову розглядається судом не пізніше двох днів з дня її надходження без повідомлення учасників справи (частина перша статті 140 ГПК України), то провадження у справі підлягає поновленню.

Відповідно до статті 136 ГПК України господарський суд за заявою учасника справи має право вжити передбачених статтею 137 цього Кодексу заходів забезпечення позову.

Забезпечення позову допускається як до пред`явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи, якщо невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду.

Згідно з пунктом 4 частини першої статті 137 ГПК України позов забезпечується забороною іншим особам вчиняти дії щодо предмета спору або здійснювати платежі, або передавати майно відповідачеві, або виконувати щодо нього інші зобов`язання.

Частиною четвертою статті 137 ГПК України передбачено, що заходи забезпечення позову, крім арешту морського судна, що здійснюється для забезпечення морської вимоги, мають бути співмірними із заявленими позивачем вимогами.

Відповідно до частини першої статті 140 ГПК України заява про забезпечення позову розглядається судом не пізніше двох днів з дня її надходження без повідомлення учасників справи.

Згідно з пунктом 1 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 26.12.2011 № 16 «Про деякі питання практики застосування заходів до забезпечення позову» у вирішенні питання про забезпечення позову господарський суд має здійснити оцінку обґрунтованості доводів заявника щодо необхідності вжиття відповідних заходів з урахуванням:

розумності, обґрунтованості і адекватності вимог заявника щодо забезпечення позову;

забезпечення збалансованості інтересів сторін, а також інших учасників судового процесу;

наявності зв`язку між конкретним заходом до забезпечення позову і предметом позовної вимоги, зокрема, чи спроможний такий захід забезпечити фактичне виконання судового рішення в разі задоволення позову;

імовірності утруднення виконання або невиконання рішення господарського суду в разі невжиття таких заходів;

запобігання порушенню у зв`язку із вжиттям таких заходів прав та охоронюваних законом інтересів осіб, що не є учасниками даного судового процесу.

Пунктом 7 статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» передбачено, що власник свідоцтва може передавати будь-якій особі виключні майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг на підставі договору.

Відповідно до частини другої статті 1114 Цивільного кодексу України факт передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, які відповідно до цього Кодексу або іншого закону є чинними після їх державної реєстрації, підлягає державній реєстрації.

Разом з тим, згідно з пунктом 2.2 Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 10.10.2002 №10, реєстр містить такі відомості із зазначенням міжнародних цифрових кодів для ідентифікації бібліографічних даних відповідно до стандарту Всесвітньої організації інтелектуальної власності, зокрема, ім`я або повне найменування та адресу власника (власників) свідоцтва.

У процесі ведення реєстру до нього вносяться відомості, зокрема, щодо зміни, пов`язаної зі зміною особи власника (власників) свідоцтва (пункт 2.3 вказаного Положення).

Крім того, у справах, пов`язаних з визнанням охоронних документів недійсними, можливе застосування заходів до забезпечення позову у вигляді заборони відповідачеві - володільцеві спірного документа передавати будь-якій особі (особам) право власності на об`єкт інтелектуальної власності та/або надавати будь-якій особі (особам) дозвіл (видавати ліцензію) на використання об`єкта інтелектуальної власності; заборони Державній службі інтелектуальної власності України приймати рішення про внесення будь-яких змін до Державного реєстру патентів/свідоцтв України стосовно даного об`єкта інтелектуальної власності, вносити відповідні зміни до даного Реєстру та здійснювати пов`язані з цим публікації в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Такі заходи мають на меті, зокрема, запобігти невиправданому розширенню кола осіб, прав та інтересів яких стосуватиметься судове рішення, а відтак - утрудненню чи неможливості виконання цього рішення.

Пунктом 1 статті 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» передбачено, що власник свідоцтва в будь-який час може відмовитися від нього повністю або частково на підставі заяви, поданої до НОІВ. Зазначена відмова набирає чинності від дати публікації відомостей про це в Бюлетені.

Відповідно до статтею 22 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» ніхто інший, крім колишнього власника свідоцтва, не має права на повторну реєстрацію торговельної марки протягом двох років після припинення дії свідоцтва згідно з пунктами 1 і 2 статті 18 цього Закону, крім випадків, коли власник свідоцтва, дію якого припинено, надасть згоду на реєстрацію заявленої торговельної марки.

Отже, передача Sun Generation Ltd (Сан Дженерейшн Лімітед) прав на торговельну марку «» за свідоцтвом України №111174, видача ліцензій на торговельну марку призведе до необхідності залучення до участі у справі осіб, прав і інтересів яких стосується вирішення цього спору, неможливості виконання рішення суду у випадку задоволення позову в зв`язку із наявністю нового власника торговельної марки; а також може зумовити необхідність звернення позивача з іншими позовами для захисту його порушених прав. Вказане свідчить про те, що невжиття заходів забезпечення може у майбутньому утруднити чи зробити неможливим виконання рішення суду.

Виходячи з викладеного, суд вважає, що вжиття заходів забезпечення позову шляхом:

- заборони Sun Generation Ltd (Сан Дженерейшн Лімітед) відмовлятися від свідоцтва України №111174 на торговельну марку «» повністю або частково на підставі заяви, передавати виключні майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку за свідоцтвом України №111174 та видавати будь-якій особі дозвіл (видавати ліцензії) на використання торговельної марки за вказаним свідоцтво України;

- заборони Укрпатенту вносити зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та здійснювати публікації в офіційному бюлетені «Промислова власність» стосовно відмови Sun Generation Ltd (Сан Дженерейшн Лімітед) повністю або частково від прав на торговельну марку за свідоцтвом України №111174 на підставі заяви, передання виключних майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку за свідоцтвом України №111174 та видачі будь-якій особі дозволу (видання ліцензії) на використання торговельної марки за вказаним свідоцтво України, -

є пов`язаними з предметом спору у справі №910/17059/20 та спроможні забезпечити фактичне виконання судового рішення у разі задоволення позову.

Відповідно до частини шостої статті 140 ГПК України про забезпечення позову або про відмову у забезпеченні позову суд постановляє ухвалу.

Згідно з пунктом 4 частини першої статті 228 ГПК України суд може за заявою учасника справи, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі у випадках звернення із судовим дорученням про надання правової допомоги або вручення виклику до суду чи інших документів до іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави.

Керуючись статтями 230, 136 - 140, 228, 234 та 235 ГПК України, господарський суд міста Києва

УХВАЛИВ:

1. Поновити провадження у справі №910/17059/20.

2. Заяву BAHLSEN GMBH & CO. KG (Балзен ГМБХ УВД КО. КГ) (Подбіелскіштрассе 11, 30163, Ганновер, Німеччина (DE)) про забезпечення позову у справі №910/17059/20 задовольнити повністю.

3. До набрання рішенням з даної справи законної сили вжити заходи до забезпечення позову шляхом:

- заборони Sun Generation Ltd (Сан Дженерейшн Лімітед) (Market House, 10 Market Walk, Saffron Walden, Essex, England, CB10 1JZ) відмовлятися від свідоцтва України №111174 на торговельну марку «» повністю або частково на підставі заяви, передавати виключні майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку за свідоцтвом України №111174 та видавати будь-якій особі дозвіл (видавати ліцензії) на використання торговельної марки за вказаним свідоцтво України;

- заборони державному підприємству «Український інститут інтелектуальної власності» (01601, м. Київ, вул. Глазунова, буд. 1; ідентифікаційний код 31032378) вносити зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та здійснювати публікації в офіційному бюлетені «Промислова власність» стосовно відмови Sun Generation Ltd (Сан Дженерейшн Лімітед) (Market House, 10 Market Walk, Saffron Walden, Essex, England, CB10 1JZ) повністю або частково від прав на торговельну марку за свідоцтвом України №111174 на підставі заяви, передання виключних майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку за свідоцтвом України №111174 та видачі будь-якій особі дозволу (видання ліцензії) на використання торговельної марки за вказаним свідоцтво України.

4. Боржниками за даною ухвалою є:

Sun Generation Ltd (Сан Дженерейшн Лімітед) (Market House, 10 Market Walk, Saffron Walden, Essex, England, CB10 1JZ);

державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» (01601, м. Київ, вул. Глазунова, буд. 1; ідентифікаційний код 31032378);

товариство з обмеженою відповідальністю «Атамі» (65005, м. Одеса, вул. Дальницька, буд. 50/21; ідентифікаційний код 41674829).

5. Стягувачем за даною ухвалою є BAHLSEN GMBH & CO. KG (Балзен ГМБХ УВД КО. КГ) (Подбіелскіштрассе 11, 30163, Ганновер, Німеччина (DE)).

6. Ухвала підлягає негайному виконанню у порядку, встановленому для виконання судових рішень, та її оскарження не зупиняє її виконання.

7. Строк пред`явлення даної ухвали до виконання складає три роки з моменту її винесення, тобто до 04.08.2024.

8. Зупинити провадження у справі №910/17059/20.

Ухвала набрала законної сили 04.08.2021 та може бути оскаржена протягом десяти днів з моменту її підписання до Північного апеляційного господарського суду.

Суддя Оксана Володимирівна Марченко