УХВАЛА

03.08.2021Справа № 910/5028/21
за позовом Немірофф Інтеллектьюал Проперті Істеблішмент

до 1) Товариства з обмеженою відповідальністю "Лікеро - горілчаний завод "Прайм"

2) Державного підприємства "Український інститут інлектуальної власності" (Укрпатент)

про визнання недійсним рішення та припинення порушення прав інтелектуальної власності

Суддя Картавцева Ю.В.

Представники: згідно з протоколом судового засідання

ВСТАНОВИВ:

Немірофф Інтеллектьюал Проперті Істеблішмент звернулась до Господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Лікеро-Горілчаний завод "Прайм" та Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності", у якому просить:

- визнати недійсним рішення Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" від 17.12.2020 № 139279/ЗМ/20 про реєстрацію торговельної марки за заявкою № m201927455 від 02.10.2019;

- зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю "Лікеро-Горілчаний завод "Прайм" припинити порушення прав інтелектуальної власності Немірофф Інтеллектьюал Проперті Істеблішмент на знаки для товарів і послуг за свідоцтвом України № 16270, міжнародною реєстрацією № 739116 і знак Nemiroff визнаний добре відомим.

Обґрунтовуючи позовні вимоги, позивач стверджує, що у разі реєстрації торговельної марки MIRONOFF за заявкою № m201927455 від 02.10.2019, будуть порушені його права інтелектуальної власності, оскільки, позначення MIRONOFF є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаками заявника, раніше зареєстрованими в Україні для таких самих або споріднених товарів та зі знаком заявника, що визнаний добре відомим відповідно до статті 6-bis Паризької конвенції про охорону промислової власності.

30.03.2021 через відділ діловодства суду від Немірофф Інтеллектьюал Проперті Істеблішмент надійшла заява про вжиття заходів забезпечення позову, у якій заявник просить до набрання рішення суду в даній справі законної сили заборонити Державному підприємству "Український інститут інтелектуальної власності" (Укрпатент) здійснювати дії щодо:

- державної реєстрації торговельної марки MIRONOFF за заявкою № m201927455 (поданою Товариством з обмеженою відповідальністю «Лікеро-Горілчаний завод «Прайм» 02.10.2019) на підставі висновку Укрпатенту від 17.12.2020 №139279/ЗМ/20 про відповідність позначення умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи заявки, що набув статусу рішення;

- публікації відомостей про видачу свідоцтва на торговельну марку MIRONOFF за заявкою № m201927455 (поданою Товариством з обмеженою відповідальністю «Лікеро-Горілчаний завод «Прайм» 02.10.2019) в офіційному бюлетені «Промислова власність»;

- внесення будь-яких відомостей до Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки за заявкою № m201927455 (поданою Товариством з обмеженою відповідальністю «Лікеро-Горілчаний завод «Прайм» 02.10.2019).

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 01.04.2021 заяву Немірофф Інтеллектьюал Проперті Істеблішмент про забезпечення позову, що подана до відкриття провадження у справі задоволено та вжито заходи до забезпечення позову.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 05.04.2021 позовну заяву Немірофф Інтеллектьюал Проперті Істеблішмент залишено без руху, встановлено позивачу спосіб усунення недоліків позовної заяви.

07.04.2021 через відділ діловодства суду від позивача надійшла заява про усунення недоліків.

За змістом ст. 176 Господарського процесуального кодексу України, за відсутності підстав для залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви чи відмови у відкритті провадження суд відкриває провадження у справі протягом п`яти днів з дня надходження позовної заяви або заяви про усунення недоліків, поданої в порядку, передбаченому статтею 174 цього Кодексу.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 12.04.2021 суд ухвалив: прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі; справу розглядати за правилами загального позовного провадження; підготовче засідання призначити на 11.05.2021.

Разом з тим, підготовче засідання призначене на 11.05.2021 не відбулося у зв`язку з перебуванням судді Картавцевої Ю.В. на лікарняному.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 31.05.2021 підготовче засідання призначено на 22.06.2021.

07.05.2021 через відділ діловодства суду від відповідача 2 надійшов відзив.

11.05.2021 через відділ діловодства суду від позивача надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

17.05.2021 через відділ діловодства суду від відповідача 1 надійшов відзив.

17.05.2021 через відділ діловодства суду від відповідача 2 надійшов відзив.

22.06.2021 через відділ діловодства суду від позивача надійшло клопотання про продовження строку на подачу доказів.

22.06.2021 через відділ діловодства суду від відповідача 1 надійшли письмові пояснення.

У підготовче засідання 22.06.2021 прибули представники позивача та відповідача 1. Представники відповідача 2 в підготовче засідання не прибули.

Представник відповідача 1 подав письмові пояснення.

У підготовчому засіданні оголошено перерву до 06.07.2021.

06.07.2021 через відділ діловодства суду від позивача надійшла відповідь на відзив.

06.07.2021 через відділ діловодства суду від відповідача 1 надійшла заява, у якій він просить скасувати заходи забезпечення позову, що були вжиті ухвалою суду від 01.04.2021 у справі № 910/5028/21.

У підготовче засідання 06.07.2021 прибули представники позивача та відповідача 1. Представники відповідача 2 в підготовче засідання не прибули.

Представник позивача подав відповідь на відзив та клопотання про долучення доказу до матеріалів справи.

Відповідно до ст. 177 Господарського процесуального кодексу України підготовче провадження має бути проведене протягом шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі. У виняткових випадках для належної підготовки справи для розгляду по суті цей строк може бути продовжений не більше ніж на тридцять днів за клопотанням однієї із сторін або з ініціативи суду.

З метою належної підготовки справи для розгляду у підготовчому засіданні 06.07.2021 судом продовжено строк підготовчого провадження на 30 днів та оголошено перерву до 27.07.2021.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 08.07.2021 клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Лікеро - горілчаний завод "Прайм" про скасування заходів забезпечення позову, вжитих ухвалою суду від 01.04.2021 у справі № 910/5028/21 повернуто без розгляду.

16.07.2021 до відділу діловодства суду від відповідача 1 надійшло клопотання, у якому він просить скасувати заходи забезпечення позову, що були вжиті ухвалою суду від 01.04.2021 у справі № 910/5028/21.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 19.07.2021 прийнято до розгляду клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Лікеро - горілчаний завод "Прайм" про скасування заходів забезпечення позову, вжитих ухвалою суду від 01.04.2021 у справі № 910/5028/21; розгляд клопотання призначено на 26.07.2021.

23.07.2021 через відділ діловодства суду від позивача надійшло клопотання про долучення документів до матеріалів справи та заперечення на клопотання про скасування заходів забезпечення позову.

26.07.2021 через відділ діловодства суду від відповідача 1 надійшли письмові заперечення.

У судове засідання 26.07.2021 з розгляду клопотання про скасування заходів забезпечення позову прибули представники позивача та відповідача 1 (заявника).

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 26.07.2021 у задоволенні клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Лікеро - горілчаний завод "Прайм" про скасування заходів забезпечення позову, вжитих ухвалою суду від 01.04.2021 у справі № 910/5028/21 відмовлено.

У підготовче засідання 27.07.2021 прибули представники позивача та відповідача 1. Представники відповідача 2 в підготовче засідання не прибули.

Представник відповідача 1 подав клопотання про долучення доказу до матеріалів справи.

У підготовчому засіданні оголошено перерву до 03.08.2021.

30.07.2021 через відділ діловодства суду від відповідача 1 надійшли письмові заперечення та клопотання по справі.

У підготовче засідання 03.08.2021 прибули представники позивача та відповідача 1. Представники відповідача 2 в підготовче засідання не прибули.

Представник позивача в підготовчому засіданні подав клопотання про призначення судової експертизи, відповідно до якого позивач просить суд призначити судову експертизу на вирішення якої поставити наступні питання:

- чи є позначення MIRONOFF за заявкою на знак для товарів і послуг №m201927455 схожим настільки, що його можна сплутати із торговельними марками за свідоцтвом України № 16270, міжнародною реєстрацією № 73116 та знаком Nemiroff, визнаним добре відомим?;

- чи є позначення Mironoff, зображене на етикетці продукції виробництва Товариства з обмеженою відповідальністю «Лікеро-Горілчаний завод «Прайм» (фактичне використання позначення за заявкою на знак для товарів і послуг №m201927455) схожим настільки, що його можна сплутати із торговельними марками за свідоцтвом України № 16270, міжнародною реєстрацією № 73116 та знаком Nemiroff, визнаним добре відомим?;

- чи є позначення MIRONOFF за заявкою на знак для товарів і послуг №m201927455 таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар?;

та запропоновано призначити судову експертизу судовим експертам Т.М. Чабанець, О.А. Фоя, В.Л. Федоренко, атестованим за спеціальністю 13.6 "Дослідження, пов`язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями", або будь-кому з них.

Поряд з цим, представником відповідача 1 через відділ діловодства було подано заперечення на клопотання про призначення експертизи, в якому зазначено, що у випадку призначення судової експертизи на вирішення експерта має бути поставлено наступні питання:

- чи є позначення за заявкою на торговельну марку № m201927455 схожим настільки, що його можна сплутати з торговельними марками за свідоцтвом України № 16270, «NEMIROFF» за міжнародною реєстрацією № 739116 та торговельною маркою, визнаною добре відомою в Україні?;

- чи є позначення «MIRONOFF», що міститься на етикетці товару - пляшка горілки, виробництва ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Прайм», схожим настільки, що його можна сплутати з торговельними марками за свідоцтвом України № 16270, «NEMIROFF» за міжнародною реєстрацією № 739116 та торговельною маркою, визнаною добре відомою в Україні?;

та запропоновано призначити судову експертизу судовим експертам С.А. Петренку та М.Ш. Пейкрішвілі.

В підготовчому засіданні представником відповідача 1 підтримано вказані заперечення та, зокрема, вказано, що в матеріалах справи міститься 4 висновки, з яких тільки один на користь позивача, а відтак потреби в призначені судової експертизи немає.

Суд зазначає, що матеріали справи містять висновок судового експерта Сопової К.А. № 88-07/21 від 26.07.2021 р., відповідно до якого:

позначення MIRONOFF за заявкою на торговельну марку № m201927455 не є схожим настільки, що його можна сплутати з торговельними марками NEMIROFF за свідоцтвом України № 16270, NEMIROFF за міжнародною реєстрацією № 739116 та торговельною маркою NEMIROFF, визнаною добре відомою в Україні;

позначення MIRONOFF, що містяться на етикетці товару - пляшка горілки, виробництва ТОВ "Лікеро-горілчаний завод "Прайм", не є схожим настільки, що їх можна сплутати з торговельними марками NEMIROFF за свідоцтвом України № 16270, NEMIROFF за міжнародною реєстрацією № 739116 та торговельною маркою NEMIROFF, визнаною добре відомою в Україні;

зовнішнє оформлення пляшки горілки MIRONOFF виробництва ТОВ "Лікеро-горілчаний завод "Прайм", не є схожим настільки, що їх можна сплутати із зовнішнім оформленням пляшки горілки NEMIROFF;

позначення MIRONOFF за заявкою на торговельну марку № m201927455 не є оманливим або таким, що вводить в оману щодо особи, яка виробляє товар.

Водночас, в матеріалах справи міститься висновок № 100/21 від 05.07.2021 р., складений судовим експертом Науково-дослідного центру судово експертизи з питань інтелектуальної власності Ковальовою Н.М. Відповідно до даного висновку:

словесне позначення MIRONOFF за заявкою на знак для товарів і послу № m201927455 є схожим із словесним позначення NEMIROFF за свідоцтвом України № 16270, NEMIROFF за міжнародною реєстрацією № 739116 та торговельною маркою NEMIROFF, визнаною добре відомою в Україні, настільки, що його можна сплутати;

позначення MIRONOFF, зображене на етикетці продукції, виробництва ТОВ "Лікеро-горілчаний завод "Прайм" (фактичне використання позначення за заявкою № m201927455) займає домінуюче положення і є схожим настільки, що його можна сплутати з торговельними марками за свідоцтвом України № 16270, міжнародною реєстрацією № 739116 та знаком, визнаним добре відомим;

позначення MIRONOFF за заявкою на знак для товарів і послуг № m201927455 є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар.

Що ж стосується висновку кваліфікаційної експертизи Укрпатенту та звіту-порівняння спірних позначень, то суд не погоджується із твердженнями відповідача 1, що їм надано статус висновку експерта, передбаченого ст. 98 ГПК України.

Крім того, власне висновок Укрпатенту про відповідність позначення MIRONOFF умовам надання правової охорони, що був покладений у рішення про реєстрацію спірного позначення, і є предметом розгляду у даній справі.

За змістом ст. 99 ГПК України, суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов: 1) для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо; 2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів.

З огляду на наведене, оскільки для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо, а також з урахуванням того, що в матеріалах справи містяться два протилежні висновки експертів, з метою забезпечення повного, всебічного та об`єктивного з`ясування обставин справи, суд вважає за необхідне призначити у справі судову експертизу.

При призначенні експертизи судом експерт або експертна установа обирається сторонами за взаємною згодою, а якщо такої згоди не досягнуто у встановлений судом строк, експерта чи експертну установу визначає суд. З урахуванням обставин справи суд має право визначити експерта чи експертну установу самостійно. Питання, з яких має бути проведена експертиза, що призначається судом, визначаються судом (ст. 99 ГПК України).

З огляду на відсутність згоди сторін щодо судового експерта або експертної установи, суд доручає проведення судової експертизи атестованому судовому експерту Дорошенку О.Ф.

Відповідно до ст. 100 ГПК України, про призначення експертизи суд постановляє ухвалу, в якій зазначає підстави проведення експертизи, питання, з яких експерт має надати суду висновок, особу (осіб), якій доручено проведення експертизи, перелік матеріалів, що надаються для дослідження, та інші дані, які мають значення для проведення експертизи.

При цьому, за приписами п.2 ч. 1 ст. 228 ГПК України суд може за заявою учасника справи, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі у випадках призначення судом експертизи.

Провадження у справі зупиняється у випадках, встановлених пунктом 2 частини першої статті 228 цього Кодексу, - на час проведення експертизи (ст. 229 ГПК України).

З огляду на те, що підпунктом 1.13 пункту 1 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень передбачено, що строк проведення експертизи встановлюється залежно від складності дослідження з урахуванням експертного навантаження фахівців керівником експертної установи (або заступником керівника чи керівником структурного підрозділу) у межах: понад 90 календарних днів - якщо експертиза, зокрема, є особливо складною чи багатооб`єктною, потребує вирішення питань, які потребують декількох досліджень, чи є комплексною, з урахуванням передбаченого Господарським процесуальним кодексом України строку розгляду справи судом, суд вважає за необхідне зупинити провадження у справі № 910/5028/21 на підставі п. 2 ч. 1 ст. 228 Господарського процесуального кодексу України на час проведення експертизи, проведення якої доручено атестованим судовому експерту О.Ф. Дорошенко.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 99, 100, 228, 229, ч. 2 ст. 232, ст.ст. 233, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Призначити у справі №910/5028/21 судову експертизу, проведення якої доручити атестованому судовому експерту Дорошенку Олександру Федоровичу.

2. На вирішення судової експертизи поставити наступні питання:

2.1. Чи є позначення MIRONOFF за заявкою на знак для товарів і послуг № m 201927455 схожим настільки, що його можна сплутати із торговельними марками за свідоцтвом України № 16270, міжнародною реєстрацією № 73116 та знаком Nemiroff, визнаним добре відомим?;

2.2. Чи є позначення MIRONOFF, зображене на етикетці продукції виробництва Товариства з обмеженою відповідальністю «Лікеро - Горілчаний завод «Прайм» (фактичне використання позначення за заявкою на знак для товарів і послуг № m 201927455) схожим настільки, що його можна сплутати із торговельними марками за свідоцтвом України № 16270, міжнародною реєстрацією № 73116 та знаком Nemiroff, визнаним добре відомим?;

2.3 Чи є позначення MIRONOFF за заявкою на знак для товарів і послуг № m 201927455 таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар?

3. Попередити судового експерта, що за надання завідомо неправдивого висновку, за відмову без поважних причин від виконання покладених на них обов`язків експерт несе кримінальну відповідальність, відповідно до статей 384 та 385 Кримінального кодексу України.

4. Витрати на проведення експертизи покласти на позивача. Зобов`язати позивача провести попередню оплату судової експертизи. У разі несплати витрат на проведення експертизи позивачем, дану оплату може бути здійснено відповідачем 1.

5. Матеріали справи № 910/5028/21 направити експерту.

6. Зобов`язати експерта провести експертизу у строки, передбачені підпунктом 1.13 пункту 1 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень. У разі необхідності дослідження великої кількості документів та у разі складності призначеної експертизи, дозволено проведення експертизи у більш довгий термін відповідно до чинного законодавства.

7. Зупинити провадження у справі № 910/5028/21 на час проведення експертизи.

8. Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення та може бути оскаржена у порядку, встановленому ст. 256 Господарського процесуального кодексу України.

Суддя Ю.В. Картавцева