РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

20.07.2021Справа № 910/7551/21

За позовом ВІ ЕФ ВОРЛДВАЙД ХОЛДІНГЗ ЛТД. (VF WORLDWIDE HOLDINGS LTD);

до ВіЕфЕс Глобал Сервісіз ПіЕлСі (VFS Global Services PLC) (відповдіач 1);

Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" (відповідач 2);

про визнання недійсним договору про передачу права власності на знаки для товарів і послуг та зобов`язання вчинити дії.

Суддя Мандриченко О.В.

Секретар судового засідання Дюбко С.П.

Представники:

Від позивача: Грунський В. О., адвокат, ордер серії АА № 1100644 від 26.04.2021;

Від відповідача 1: Хоптинець А. Б., адвокат, ордер серії АА № 1112542від 15.06.2021;

Від відповідача 2: не з`явилися

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

ВІ ЕФ ВОРЛДВАЙД ХОЛДІНГЗ ЛТД. (VF WORLDWIDE HOLDINGS LTD.) звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до ВіЕфЕс Глобал Сервісіз ПіЕлСі (відповідач 1) та Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" про визнання недійсним договору та зобов`язання вчинити дії, в якому просить:

- визнати недійсним договір про передачу права власності на знаки для товарів і послуг свідоцтва № № 98270, 170468, 144623, підписаний 02.11.2018 зі сторони компанії ВІ ЕФ ВОРЛДВАЙД ХОЛДІНГЗ ЛТД. (VF WORLDWIDE HOLDINGS LTD.) та 11.11.2018 зі сторони компанії ВіЕфЕс Глобал Сервісіз ПіЕлСі (VFS Global Services PLC);

- зобов`язати Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності" () внести відомості до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно свідоцтва України № 98270, а саме: вказати єдиним власником свідоцтва № 98270 ВІ ЕФ ВОРЛДВАЙД ХОЛДІНГЗ ЛТД. (VF WORLDWIDE HOLDINGS LTD.) та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність";

- зобов`язати Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності" () внести відомості до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно свідоцтва України № 170468, а саме: вказати єдиним власником свідоцтва № 170468 ВІ ЕФ ВОРЛДВАЙД ХОЛДІНГЗ ЛТД. (VF WORLDWIDE HOLDINGS LTD.) та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність";

- зобов`язати Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності" () внести відомості до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно свідоцтва України № 144623, а саме: вказати єдиним власником свідоцтва № 144623 ВІ ЕФ ВОРЛДВАЙД ХОЛДІНГЗ ЛТД. (VF WORLDWIDE HOLDINGS LTD.) та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 18.05.2021 року відкрито провадження у справі № 910/7551/21 та вирішено справу розглядати за правилами загального позовного провадження зі стадії підготовчого засідання, розгляд справи призначено на 22.06.2021 року.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 22.06.2021 року закрито підготовче провадження та призначено справу № 910/7551/21 до судового розгляду по суті на 13.07.2021 року.

У судовому засіданні 13.07.2021 оголошувалась перерва в слуханні справи по суті до 20.07.2021 р.

Під час розгляду спору по суті 20.07.2021 р. представник позивача підтримав позовні вимоги та просив їх задовольнити повністю.

Представник відповідача 1 в судовому засіданні 20.07.2021 р. проти позовних вимог не заперечував, позовні вимоги визнав у повному обсязі, що також підтверджується прохальною частиною письмового відзиву представника відповідача 1.

Відповідач 2 своїх повноважних представників у судове засідання 20.07.2021 не направив, про дату та час судового засідання був повідомлений належним чином. У матеріалах справи міститься поданий відповідачем 2 письмовий відзив на позовну заяву.

Судом враховано, що в силу вимог частини 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, кожен при вирішенні судом питання щодо його цивільних прав та обов`язків має право на судовий розгляд упродовж розумного строку.

Обов`язок швидкого здійснення правосуддя покладається, в першу чергу, на відповідні державні судові органи. Розумність тривалості судового провадження оцінюється в залежності від обставин справи та з огляду на складність справи, поведінки сторін, предмету спору. Нездатність суду ефективно протидіяти недобросовісно створюваним учасниками справи перепонам для руху справи є порушенням частини 1 статті 6 даної Конвенції (§ 66 69 рішення Європейського суду з прав людини від 08.11.2005 у справі "Смірнова проти України").

Відповідно до Листа Верховного Суду України головам апеляційних судів України № 1-5/45 від 25 січня 2006, у цивільних, адміністративних і господарських справах перебіг провадження для цілей статті 6 Конвенції розпочинається з моменту подання позову і закінчується винесенням остаточного рішення у справі.

Критерії оцінювання "розумності" строку розгляду справи є спільними для всіх категорій справ (цивільних, господарських, адміністративних чи кримінальних). Це - складність справи, поведінка заявника та поведінка органів державної влади (насамперед, суду). Відповідальність держави за затягування провадження у справі, як правило, настає у випадку нерегулярного призначення судових засідань, призначення судових засідань з великими інтервалами, затягування при передачі або пересиланні справи з одного суду в інший, невжиття судом заходів до дисциплінування сторін у справі, свідків, експертів, повторне направлення справи на додаткове розслідування чи новий судовий розгляд.

Всі ці обставини судам слід враховувати при розгляді кожної справи, оскільки перевищення розумних строків розгляду справ становить порушення прав, гарантованих пунктом 1 статті 6 Конвенції про захист прав і основних свобод людини, а збільшення кількості звернень до Європейського суду з прав людини не лише погіршує імідж нашої держави на міжнародному рівні, але й призводить до значних втрат державного бюджету.

З огляду на наведене та з урахуванням того, що неявка представників відповідача 2 не перешкоджає всебічному, повному та об`єктивному розгляду всіх обставин справи, суд вважає за можливе розглянути справу за наявними в ній матеріалами.

Розглянувши подані документи і матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об`єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд

ВСТАНОВИВ:

Позивачу стало відомо, що 02.11.2018 зі сторони його секретаря, а 11.11.2018 зі сторони секретаря компанії ВіЕфЕс Глобал Сервісіз ПіЕлСі (VFS Global Services PLC) підписано договір, яким передано відповідачу 1 належні Позивачу права власності на знаки для товарів і послуг за свідоцтвами № № 98270, 170468, 144623.

Як вбачається із змісту п. 1 договору власник (позивач) передає, а правонаступник (відповідач 1) приймає всі права, що випливають зі свідоцтв на знаки для товарів та послуг № № 98270,170468,144623 стосовно всіх товарів і послуг класів 9, 35, для яких зареєстровано в Україні зазначені знаки.

Згідно з п. 3 договору, правонаступник виплачує власнику винагороду в розмірі 25 GBP (25 британських фунтів).

Обгрунтовуючи свої позовні вимоги позивач вважає, що договір підписаний секретарями власника та правонаступника безпідставно, за відсутності для цього будь-яких повноважень, та підлягає визнанню судом недійсним.

Відповідно до ч. 1 ст. 215 ЦК України підставою недійсності правочину є недодержання в момент вчинення правочину стороною (сторонами) вимог, які встановлені частинами першою - третьою. п`ятою та шостою статті 203 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 203 ЦК України, зміст правочину не може суперечити цьому Кодексу, іншим актам цивільного законодавства, а також інтересам держави і суспільства, його моральним засадам.

Відповідно до ч. ч. 2, 3 ст. 203 ЦК України особа, яка вчиняє правочин, повинна мати необхідний обсяг цивільної дієздатності. Волевиявлення учасника правочину має бути вільним і відповідати його внутрішній волі.

Відповідно до ч. 2 ст. 238 ЦК України, представник не може вчиняти правочин, який відповідно до його змісту може бути вчинений лише особисто тією особою, яку він представляє.

Згідно з ч. 1 ст. 241 ЦК України, правочин, вчинений представником з перевищенням повноважень, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов`язки особи, яку він представляє, лише у разі наступного схвалення правочину цією особою. Правочин вважається схваленим, зокрема, у разі, якщо особа, яку він представляє, вчинила дії, що свідчать про прийняття його до виконання.

Як вбачається із змісту договору про передачу права власності на знаки для товарів і послуг свідоцтва № № 98270, 170468, 144623 , такий зі сторони позивача був підписаний секретарем - Манджу Ананд (Manju Anand).

Відповідно до засвідчення Адміністрації Дубайського багатопрофільного товарно-сировинного центру від 22.11.2018, що містить відомості про Позивача, Манджу Ананд (Manju Anand) була призначена секретарем Позивача 19.09.2017.

Відповідно до п. 45 Статуту Позивача Директори керують господарською діяльністю та справами Компанії, і мають право оплачувати всі витрати, попередньо понесені у зв`язку із створенням і реєстрацією Компанії, а також здійснювати всі повноваження Компанії, які не повинні, на підставі Закону або цього Статуту, здійснюватися акціонерами, з урахуванням будь-якого делегування таких повноважень, дозволеного цим Статутом, і таких вимог, які будуть передбачені рішенням акціонерів.

Згідно з п. 55 Статуту Позивача одноосібний директор має всі повноваження представляти Компанію, незважаючи на посилання в цьому Статуті на Раду Директорів, що складається з більш ніж однієї особи.

Відповідно до п. 60 (а) Статуту Позивача Компанія може, за рішенням директорів, призначати посадових осіб Компанії у такий час, коли це вважається за необхідне або доцільне, і до таких посадових осіб можуть належати Генеральний директор, один або декілька Помічників Генерального директора, Секретар і Фінансовий директор, а ті посадовці, призначення яких в будь-який час вважатиметься за бажане. Посадові особи виконуватимуть такі обов`язки, які передбачені під час їх призначення, з урахуванням будь-якої зміни таких обов`язків, які можуть бути передбачені директорами надалі, але за відсутності будь-якого конкретного розподілу обов`язків, обов`язком Генерального директора є управління поточними справами Компанії, Помічника Генерального директора - діяти в порядку старшинства за відсутності Генерального директора, а решту часу виконувати обов`язки, делеговані їм Генеральним директором; Секретар зобов`язаний вести реєстри, журнали протоколів і звітність (окрім фінансових звітів) Компанії, а також забезпечувати дотримання всіх процедурних вимог, що висуваються до Компанії законом; а Фінансовий директор несе відповідальність за фінансові справи Компанії.

Згідно з 5.2. Правил для посадових осіб (Officer Rules of DMCC), які є обов`язковими для виконання усіма суб`єктами (яким є також Позивач) Дубайського багатопрофільного товарно- сировинного центру, секретарі, зокрема, відповідають за подання документів відповідно до вимог, визначених у Статуті. Зазвичай, до документів, які подаються секретарями, належать : і. рішення, прийняті Директорами (у випадку Компаній) або директорами Материнської компанії Філії (у випадку Філій); іі. офіційні документи, що вимагаються Реєстратором, зокрема, у зв`язку з поданням Компанією заяви про внесення змін до відомостей про Компанію або до Ліцензії; ііі. повідомлення; та iv. перевірена фінансова звітність. Секретарі відповідають за виконання інших адміністративних функцій.

Відповідно до п. 5.3. Правил для посадових осіб, секретарі зобов`язані діяти відповідно до найвищих розумних стандартів та своєчасно виконувати вимоги до подання документів та виконання їхньої адміністративної ролі.

З вищевказаних документів вбачається, що секретар лише забезпечує роботу офісу компанії, відповідає за подання документів компанії та виконує інші адміністративні функції. При цьому ні Статутом Позивача, ні Правилами для посадових осіб не передбачається право секретаря на укладення договорів від імені Позивача та відчуження його активів.

Також у матеріалах справі відсутні докази, які б підтверджували прийняття позивачем будь яких рішень про уповноваження секретаря - Манджу Ананд (Manju Anand) на укладення спірного договору.

Оскільки судом було встановлено, що укладення секретарем позивача Манджу Ананд (Manju Anand) договору про передачу права власності на знаки для товарів і послуг свідоцтва № № 98270, 170468, 144623 було здійснено із порушенням корпоративних прав позивача, з перевищенням повноважень, наданих йому статутом компанії, суд приходить до висновку, що позовні вимоги ВІ ЕФ ВОРЛДВАЙД ХОЛДІНГЗ ЛТД. (VF WORLDWIDE HOLDINGS LTD) про визнання вказаного договору недійним підлягають задоволенню.

Згідно з пунктом 2 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо створення національного органу інтелектуальної власності» від 16.06.2020 Національний орган інтелектуальної власності (надалі також - «НОІВ») визначено функціональним правонаступником центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, щодо окремих функцій та повноважень з реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності, визначених цим Законом.

Відповідно до ч. 1 ст. 2-1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» функції НОІВ виконує юридична особа публічного права (державна організація), утворена центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, та визначена Кабінетом Міністрів України.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України «Про Національний орган інтелектуальної власності» від 13.10.2020 N9 1267-р визначено, що функції НОІВ виконує Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності».

Згідно з ч. 2 ст. 2-1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» до владних повноважень НОІВ належить, окрім іншого, опублікування офіційних відомостей про торговельні марки та подані заявки на торговельні марки у Бюлетені, ведення Реєстру та Бази даних заявок, внесення до Реестру відомостей, надання витягів та виписок в електронній та (або) паперовій формі.

Відповідно до п. 2.4. Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України № 10 від 10.01.2002 (надалі також - «Положення про Реєстр»), підставою для внесення відомостей до реестру є, окрім іншого, рішення судових органів.

Згідно з п. 1.3. Положення про Реєстр відомості, що занесені до реєстру, зміни до них, відомості, про видачу дубліката свідоцтва, зміни внаслідок виправлення помилок та інші відомості, що занесені до реєстру. Державна служба публікує в офіційному бюлетені «Промислова власність». Дані про публікацію зазначених відомостей заносяться до реєстру.

Відповідно до ч. 1 ст. 216 ЦК України, у разі недійсності правочину кожна із сторін зобов`язана повернути другій стороні у натурі все, що вона одержала на виконання цього правочину, а в разі неможливості такого повернення, зокрема тоді, коли одержане полягає у користуванні майном, виконаній роботі, наданій послузі, - відшкодувати вартість того, що одержано, за цінами, які існують на момент відшкодування.

Враховуючи задоволення вимоги позивача про визнання договору про передачу права власності на знаки для товарів і послуг свідоцтва № № 98270, 170468, 144623 недійним, також підлягає задоволенню похідна вимога позивача про повернення йому права власності на знаки для товарів і послуг за свідоцтвами № № 98270, 170468, 144623 шляхом зобов`язання Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» внести зміни про власника цих знаків для товарів та послуг до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та здійснити відповідні публікації в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Таким чином, повно і всебічно з`ясувавши обставини справи, підтверджені тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні, суд вважає вимоги позивача обґрунтованими та відповідно такими, що підлягають задоволенню.

Згідно зі статтею 129 Господарського процесуального кодексу України судові витрати по сплаті судового збору покладається на відповідача 1, як сторони спірного свідоцтва, у зв`язку з задоволенням позову у повному обсязі.

Керуючись статтями 129, 236-241 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва

В И Р І Ш И В:

1. Позов задовольнити повністю.

2. Визнати недійсним договір про передачу права власності на знаки для товарів і послуг свідоцтва № № 98270, 170468, 144623, підписаний 02.11.2018 зі сторони компанії ВІ ЕФ ВОРЛДВАЙД ХОЛДІНГЗ ЛТД. (VF WORLDWIDE HOLDINGS LTD.) та 11.11.2018 зі сторони компанії ВіЕфЕс Глобал Сервісіз ПіЕлСі (VFS Global Services PLC).

3. Зобов`язати Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» (01601, м. Київ, вул. Глазунова, буд. 1, ) внести відомості до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно свідоцтва України № 98270, а саме: вказати єдиним власником свідоцтва № 98270 ВІ ЕФ ВОРЛДВАЙД ХОЛДІНГЗ ЛТД. (VF WORLDWIDE HOLDINGS LTD.) та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

4. Зобов`язати Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» (01601, м. Київ, вул. Глазунова, буд. 1, ) внести відомості до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно свідоцтва України № 170468, а саме: вказати єдиним власником свідоцтва № 170468 ВІ ЕФ ВОРЛДВАЙД ХОЛДІНГЗ ЛТД. (VF WORLDWIDE HOLDINGS LTD.) та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

5. 3обов`язати Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» (01601, м. Київ, вул. Глазунова, буд. 1, ) внести відомості до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно свідоцтва України № 144623, а саме: вказати єдиним власником свідоцтва № 144623 ВІ ЕФ ВОРЛДВАЙД ХОЛДІНГЗ ЛТД. (VF WORLDWIDE HOLDINGS LTD.) та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

6. Стягнути з ВіЕфЕс Глобал Сервісіз ПіЕлСі (VFS Global Services PLC) (21 Дорсет Сквеар, м. Лондон, Великобританія) на користь ВІ ЕФ ВОРЛДВАЙД ХОЛДІНГЗ ЛТД. (VF

WORLDWIDE HOLDINGS LTD) (Юніт 3205, ДжейБіСі 1, Плот № JLT-PH1-G2A, Джумейра Лейкс Тауерс, Дубай, Об`єднані Арабські Емірати) 9 080 (дев`ять тисяч вісімдесят) грн. 00 коп. судового збору.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду відповідно до п. 17.5 Перехідних положень Господарського процесуального кодексу України подається до Північного апеляційного господарського суду через Господарський суд міста Києва протягом 20 (двадцяти) днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Повний текст рішення складено 27.07.2021

Суддя О.В. Мандриченко