РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

13.07.2021Справа № 910/2604/21

За позовом МакДональдз Інтернешнл Проперті Компані, Лтд., компанія штату Делавер (США);

до Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" (відповідач 1);

Товариства з обмеженою відповідальністю "Бігдак" (відповідач 2);

про визнання недійсними свідоцтв на знаки для товарів і послуг.

Суддя Мандриченко О.В.

Секретар судового засідання Дюбко С.П.

Представники:

Від позивача: Коваль А. М., адвокат, довіреність № б/н від 11.02.2019;

Від відповідача 1: не з`явилися;

Від відповідача 2: не з`явилися.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

МакДональдз Інтернешнл Проперті Компані, Лтд., компанія штату Делавер (США), (McDonald's International Property Company, Ltd, company of Delaware State) (USA) звернулась до Господарського суду міста Києва з позовом до Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" та Товариства з обмеженою відповідальністю "Бігдак" про:

- визнання свідоцтво України № НОМЕР_1 від 10 квітня 2020 року на знак для товарів і послуг "БІГДАК" недійсним повністю;

- зобов`язання Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності" внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним повністю свідоцтва України № 274201 від 10 квітня 2020 року та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність";

- визнання свідоцтво України № НОМЕР_2 від 10 квітня 2020 року на знак для товарів і послуг "БИГДАК" недійсним повністю;

- зобов`язати Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності" внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним повністю свідоцтва України № НОМЕР_2 від 10 квітня 2020 року та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

В обґрунтування позовних вимог в позовній заяві позивач посилається на те, що державна реєстрація торговельних марок "БІГДАК" та "БИГДАК" за спірними свідоцтвами України №№ 274201, 274202 на знак для товарів і послуг здійснена з порушенням вимог чинного законодавства, порушує права та охоронювані законом інтереси позивача на раніше зареєстровані на ім`я позивача торговельними марками "BIG MAC", "Біг Мак", " ОСОБА_1 ", які утворюють відому сім`ю (серію) торговельних марок "БІГ МАК", оскільки є схожим настільки, що їх можна сплутати, у зв`язку з чим позивач вважає, що спірні свідоцтва на торговельні марки "БІГДАК" та "БИГДАК" мають бути визнані недійсними повністю в судовому порядку через невідповідність їх умовам надання правової охорони, передбачених приписами Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг".

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 24.02.2021 року відкрито провадження у справі № 910/2604/21 та вирішено справу розглядати за правилами загального позовного провадження зі стадії підготовчого засідання, розгляд справи призначено на 23.03.2021 року.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 23.03.2021 підготовче засідання відкладено до 20.04.2021.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 20.04.2021 підготовче засідання відкладено до 25.05.2021.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 25.05.2021 постановлено закрити підготовче провадження та призначити справу № 910/2604/21 до судового розгляду по суті на 29.06.2021.

У судовому засіданні 29.06.2021 було оголошено перерву в слуханні справи по суті до 13.07.2021 р.

Під час розгляду спору по суті 13.07.2021 р. представник позивача підтримав позовні вимоги та просив їх задовольнити.

Представник відповідача 1 та представник відповідача 2 в судове засідання 13.07.2021 не з`явилися, хоча про дату та час судового засідання були повідомлені належним чином.

Згідно з ч. 1, 3 ст. 202 Господарського процесуального кодексу України неявка у судове засідання будь-якого учасника справи за умови, що його належним чином повідомлено про дату, час та місце цього засідання, не перешкоджає розгляду справи по суті. Якщо учасник справи або його представник були належним чином повідомлені про судове засідання, суд розглядає справу за відсутності такого учасника у разі повторної неявки в судове засідання учасника справи (його представника) незалежно від причин неявки.

Судом враховано, що в силу вимог частини 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, кожен при вирішенні судом питання щодо його цивільних прав та обов`язків має право на судовий розгляд упродовж розумного строку.

Обов`язок швидкого здійснення правосуддя покладається, в першу чергу, на відповідні державні судові органи. Розумність тривалості судового провадження оцінюється в залежності від обставин справи та з огляду на складність справи, поведінки сторін, предмету спору. Нездатність суду ефективно протидіяти недобросовісно створюваним учасниками справи перепонам для руху справи є порушенням частини 1 статті 6 даної Конвенції (§ 66 69 рішення Європейського суду з прав людини від 08.11.2005 у справі "Смірнова проти України").

Відповідно до Листа Верховного Суду України головам апеляційних судів України № 1-5/45 від 25 січня 2006, у цивільних, адміністративних і господарських справах перебіг провадження для цілей статті 6 Конвенції розпочинається з моменту подання позову і закінчується винесенням остаточного рішення у справі.

Критерії оцінювання "розумності" строку розгляду справи є спільними для всіх категорій справ (цивільних, господарських, адміністративних чи кримінальних). Це - складність справи, поведінка заявника та поведінка органів державної влади (насамперед, суду). Відповідальність держави за затягування провадження у справі, як правило, настає у випадку нерегулярного призначення судових засідань, призначення судових засідань з великими інтервалами, затягування при передачі або пересиланні справи з одного суду в інший, невжиття судом заходів до дисциплінування сторін у справі, свідків, експертів, повторне направлення справи на додаткове розслідування чи новий судовий розгляд.

Всі ці обставини судам слід враховувати при розгляді кожної справи, оскільки перевищення розумних строків розгляду справ становить порушення прав, гарантованих пунктом 1 статті 6 Конвенції про захист прав і основних свобод людини, а збільшення кількості звернень до Європейського суду з прав людини не лише погіршує імідж нашої держави на міжнародному рівні, але й призводить до значних втрат державного бюджету.

З огляду на наведене та з урахуванням того, що неявка представників відповідачів не перешкоджає всебічному, повному та об`єктивному розгляду всіх обставин справи, суд вважає за можливе розглянути справу за наявними в ній матеріалами.

Розглянувши подані документи і матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об`єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд

ВСТАНОВИВ

10 квітня 2020 р. Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, функції якого у сфері інтелектуальної власності згідно Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо створення національного органу інтелектуальної власності» від 16 червня 2020 р. № 703-ІХ виконує Національний орган інтелектуальної власності, виконання функцій якого у свою чергу відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 жовтня 2020 р. № 1267-р «Про Національний орган інтелектуальної власності» покладено саме на Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент) (надалі - «Відповідач 1») зареєструвало дві словесні торговельні марки «БІГДАК», «БИГДАК» для товарів та послуг 29, 35 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг (МКТП), пов`язаних із продуктами харчування та спорідненими з ними послугами, а саме: клас 29 МКТП «М`ясо, риба, птиця та дичина; м`ясні екстракти; законсервовані, заморожені, сухі та скуховарені фрукти і овочі; желе, джеми, компоти (страва зі зварених фруктів або ягід); яйця; молоко та молочні продукти; харчові олії та жири; баранина; бекон; бульйони; бульйонні концентрати; вироби з рубленого м`яса; гусятина; гусяча печінка; желе м`ясні; заздалегідь скуховарені і запаковані перші та другі м`ясні страви; заморожені та охолоджені м`ясні напівфабрикати, в тому числі: ковбаски, котлети, м`ясний фарш, тюфтельки, фрикадельки, відбивні, битки, рулети; індичатина; кальбі (м`ясні страви на грилі); курятина; ковбасні вироби; кров`яна ковбаса; крокети; м`ясні вироби; м`ясні консерви; м`ясо законсервоване; м`ясо та м`ясопродукти фасовані; м`ясо в маринаді; м`ясо птиці фасоване; м`ясо птиці законсервоване; овочево-м`ясні страви; паштети печінкові; печінка; птиця свійська нежива; свинина; свіжозаморожена птиця; свіжозаморожене м`ясо; сирокопчені м`ясні вироби; солоне м`ясо; сосиски; сосиски для хот-догів; сосиски у тісті; сублімоване м`ясо; телятина; тельбухи; шинка; шпик; яловичина»', клас 35 МКТП «Адміністративне обробляння замовлень на купівлю; адміністрування програм лояльності для клієнтів; адміністрування у сфері підприємницької діяльності; аналізування собівартості; аудит підприємницької діяльності; аукціонний продаж; аутсорсингове адміністративне керування для компаній; вивчання ринку; визначання громадської думки; виписування рахунків; демонстрування товарів; довідкові послуги у сфері підприємницької діяльності; допомога в керуванні підприємницькою діяльністю; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадчі послуги для керування підприємницькою діяльністю; досліджування щодо підприємницької діяльності; економічне прогнозування; забезпечування інформацією в сфері підприємницької діяльності за допомогою веб-сайтів; збирання інформації у комп`ютерні бази даних; збирання статистичних даних; інформування щодо підприємницької діяльності; керування підприємницькою діяльністю; комерційне інформування та поради для споживачів у виборі товарів і послуг; маркетинг; маркетингові досліджування; маркетинг цільовий; надавання інформації щодо комерційних та ділових контактів; надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; організовування виставок на комерційні або рекламні потреби; організовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; орендування рекламного місця; поради щодо організовування і керування підприємницькою діяльністю; послуги з порівнювання цін; послуги імпортно- експортних агентств; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; публікування рекламних текстів; радіорекламування; рекламування; рекламування зовнішнє; рекламування з оплатою переходів на веб-сторінку за рекламним оголошенням; рекламування через комп`ютерну мережу в режимі он-лайн; рекламування поштою; розповсюджування зразків; розміщування в одному місці, на користь іншим особам, різноманітних товарів (крім їх транспортування), яке дозволяє покупцям оглядати, замовляти та купувати ці товари на підприємствах оптової і роздрібної торгівлі або в супермаркетах; розміщування в мережі Інтернет на веб-сторінках і веб-сайтах інформації щодо асортименту різноманітних товарів та рекламної інформації щодо переліку надаваних послуг,; яке дозволяє покупцям зручно оглядати,; замовляти та купувати ці товари і замовляти послуги з веб-сторінок і веб-сайтів в інтернеті,; а також отримувати необхідну інформацію про ці товари чи надавані послуги; сприяння продажам для інших; створювання рекламних фільмів» та видало свідоцтва України № № НОМЕР_1 , 274202 на ім`я Товариства з обмеженою відповідальністю «БІГДАК».

Позивач є власником наступних знаків для товарів та послуг: « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за свідоцтвом України №4965 від 16.05.1994 р., зареєстрованих для 29 та 30 класів МКТП, а саме: 30-пищевые продукты,; приготовленные из мяса.: рыбы и птицы,; мясные сандвичи,; рыбные сандвичи.; консервированные и вареные ФРУКТЫ И ОВОЩИ,; яйца,; сыр,; молоко,; молочные ПРОДУКТЫ,; ПИКУЛИ.: десерты: сухари,; хлеб,; пирожные,; кондитерские изделия,; шоколад,; кофе,; заменители кофе,; чай,; сандвичи.: горчица,; толокно,; пироги,; соусы.: приправы,; сахар и конфеты; «Біг Мак» за свідоцтвом України № НОМЕР_3 від 16.10.2000, зареєстрований для товарів 30 класу МКТП, а саме: сєндвичи, сєндвичи с мясом; сэндвичи со свининой; сэндвичи с рыбой; сэндвичи с куриным мясом; печенье; хлеб; торты; пирожные; булочки; шоколад; кофе; заменители кофе; чай; горчица;овсяная мука; мучные кондитерские изделия; СОУСЫ: ппиппавы; специи;сахар; «БИГ МАК» за свідоцтвом України № НОМЕР_4 від 25.03.2008 р., зареєстрований для товарів 30 класу МКТП, а саме: сєндвичи, сєндвичи с мясом; сэндвичи со свининой; сэндвичи с рыбой; сэндвичи с куриным мясом; печенье; хлеб; торты; пирожные; булочки; шоколад; кофе; заменители кофе; чай; горчица;овсяная мука; мучные кондитерские изделия; СОУСЫ: ппиппавы; специи;сахар.

МакДональдз Інтернешнл Проперті Компані, Лтд. (США) (McDonald's International Property Company, Ltd, company of Delaware State (USA)) вважає, що державна реєстрація торговельних марок «БІГДАК», «БИГДАК» за свідоцтвами України № № 274201, 274202 була здійснена із порушенням вимог чинного законодавства України, порушує його права та охоронювані законом інтереси на раніше зареєстровані схожі настільки, що їх можна сплутати, торговельні марки «BIG МАС», «Біг Мак», «БИГ МАК» за свідоцтвами України № № 4965 від 28 грудня 1994 р., 16521 від 16 жовтня 2000 р., 89441 від 25 березня 2008 р.

Позивач вважає, що на торговельні марки «БІГДАК», « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за оскаржуваними свідоцтвами України № № НОМЕР_1 , 274202, зареєстровані на ім`я Відповідача 2, мають бути поширені підстави для відмови в наданні правової охорони, передбачені абз. 5 п. 2, абз. 2 п. З ст. 6 Закону про торговельні марки, відповідно до яких не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є:

оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу;

схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім 'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Оцінюючи подані докази та наведені обґрунтування за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об`єктивному розгляді в судовому засіданні всіх обставин справи в їх сукупності, суд вважає, що позовні вимоги підлягають задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно зі ст. 11 ЦК України, цивільні права та обов`язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов`язки; підставами виникнення цивільних прав та обов`язків, зокрема, є договори та інші правочини.

До відносин, пов`язаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, застосовуються положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України та іншими законами (ч. 2 ст. 154 ГК України).

Частиною 1 ст. 418 Цивільного кодексу України визначено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об`єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільним кодексом України та іншим законом.

Право інтелектуальної власності є непорушним відповідно до ч.3 ст.418 Цивільного кодексу України. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у його здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

До об`єктів права інтелектуальної власності, відповідно до ч. 1 ст.155 Господарського кодексу України та ч. 1 ст.420 Цивільного кодексу України, зокрема, належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг).

Право інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом у випадках і порядку, передбачених законом (ч.1 ст.157 Господарського кодексу України).

Згідно п. 4 ст. 1 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", знак - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів (ст. 492 Цивільного кодексу України).

У відповідності до ст. 494 Цивільного кодексу України, набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом. Набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію або визнана в установленому законом порядку добре відомою, не вимагає засвідчення свідоцтвом.

Згідно ст. 495 Цивільного кодексу України, майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є:

1) право на використання торговельної марки;

2) виключне право дозволяти використання торговельної марки;

3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання;

4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Відповідно до ч. 1-3 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом. Об`єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень. Право власності на знак засвідчується свідоцтвом.

Відповідно до абз. 5 п. 2 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" не можуть одержати правову охорону також позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Згідно з абз. 2 п. 3 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім`я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Позивачем було залучено до матеріалів справи висновок експерта № 139/20 від 21 вересня 2020 р. за результатами проведення експертного дослідження у сфері інтелектуальної власності, складений на замовлення позивача, відповідно до якого експерт дійшов наступних висновків:

- торговельна марка " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за свідоцтвом України № НОМЕР_1 від 10 квітня 2020р. є схожою настільки, що її можна сплутати з раніше зареєстрованими торговельними марками BIG МАС за свідоцтвом України №4965 від 28 грудня 1994р. та ОСОБА_2 за свідоцтвом України № НОМЕР_3 від 16 жовтня 2000р. для таких же самих та споріднених з товарами 29, 3О класів МКТП товарів і послуг у 29 та 35 класах МКТП.

- торговельна марка " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за свідоцтвом України № НОМЕР_2 від 10 квітня 2020р. є схожою настільки, що її можна сплутати з раніше зареєстрованими торговельними марками BIG МАС за свідоцтвом України №4965 від 28 грудня 1994р. та ОСОБА_1 за свідоцтвом України № НОМЕР_4 від 25 березня 2008р. для таких же самих та споріднених з товарами 29, 30 класів МКТП товарів і послуг у 29 та 35 класах МКТП.

- торговельні марки БІГ ДАК та БИГ ДАК за свідоцтвами України №274201, №274202 від 10 квітня 2020р. є такими, що можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу, а саме, щодо МакДональдз Інтернешнл Проперті Компані, Лтд., компанії штату Делавер (США).

Проаналізувавши висновок експерта № 139/20 від 21 вересня 2020 р., суд дійшов висновку про його обґрунтованість та узгодженість із іншими матеріалами справи та чинним законодавством України. Отже, складений за допомогою застосування спеціальних знань у сфері інтелектуальної власності висновок експерта № 139/20 від 21.09.2020 р. є належним і допустимим доказом у справі і заслуговує на увагу господарського суду у якості важливого доказу по справі у сукупності із іншими зібраними у справі доказами.

Згідно приписів статті 73 "Докази" ГПК України: "Доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: …висновками експертів".

В силу приписів статті 76 "Належність доказів" ГПК України: "Належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування".

Згідно приписів статті 74 "Обов`язок доказування і подання доказів" ГПК України: "Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи".

Відповідно до ст. ст. 98, 101 ГПК України: Стаття 98. Вимоги до висновку експерта.

1. Висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному законодавством.

2. Предметом висновку експерта може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань. Предметом висновку експерта не можуть бути питання права.

3. Висновок експерта може бути підготовлений на замовлення учасника справи або на підставі ухвали суду про призначення експертизи.

4. Висновок експерта викладається у письмовій формі і приєднується до справи.

5. Суд має право за заявою учасників справи або з власної ініціативи викликати експерта для надання усних пояснень щодо його висновку.

6. У висновку експерта повинно бути зазначено: коли, де, ким (ім`я, освіта, спеціальність, а також, за наявності, свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта, стаж експертної роботи, науковий ступінь, вчене звання, посада експерта), на якій підставі була проведена експертиза, хто був присутній при проведенні експертизи, питання, що були поставлені експертові, які матеріали експерт використав. Інші вимоги до висновку експерта можуть бути встановлені законодавством.

7. У висновку експерта має бути зазначено, що він попереджений (обізнаний) про відповідальність за завідомо неправдивий висновок, а у випадку призначення експертизи судом - також про відповідальність за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків.

Господарським судом встановлено, що висновок експерта № 139/20 від 21.09.2020 р. відповідає вищенаведеним вимогам і заслуговує на увагу суду і не викликає сумніву у його правильності, оскільки висновки надані в межах компетенції експерта, ґрунтуються на методичних рекомендаціях та результатах дослідження матеріалів справи, висновки чіткі, логічні, послідовні і відповідають фактичним даним справи, а також не були спростовані відповідачами 1 та 2 жодними іншими належними і допустимими доказами у справі.

Відповідно до положень п. 4.3.2.4. Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28 липня 1995 р. N 116 (в редакції наказу Державного патентного відомства України від 20 серпня 1997 р. N 72) та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 2 серпня 1995 р. за N 276/812 "Позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів".

Таким чином, з урахуванням встановлених обставин схожості знаків позивача й відповідача 2, суд вважає заперечення Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" безпідставними і необґрунтованими.

Таким чином, висновок експерта № 139/20 обґрунтовано підтвердив доводи позивача про невідповідність знаків для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та «БИГ ДАК» за свідоцтвами України №274201, №274202 від 10 квітня 2020р. умовам надання правової охорони, визначеним п. 3 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" та абз. 5 п. 2 цієї ж статті.

Матеріалами справи підтверджується, що зареєстровані на ім`я відповідача 2 знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №274201, №274202 не відповідають умовам надання правової охорони станом на дату подання заявки на їх реєстрацію, оскільки вони є схожим до ступеня змішування із раніше зареєстрованими знаками позивача для таких самих товарів та є такими, що можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послуги.

Відповідно до ч. 1 ст. 21 Цивільного кодексу України, суд визнає незаконним та скасовує правовий акт індивідуальної дії, виданий органом державної влади, органом влади Автономної Республіки Крим або органом місцевого самоврядування, якщо він суперечить актам цивільного законодавства і порушує цивільні права або інтереси.

Підставами визнання акта недійсними є невідповідність його вимогам чинного законодавства та (або) визначений законом компетенції, органу який видав цей акт. Обов`язковою умовою визнання акта недійсним є також порушення у зв`язку з прийняттям відповідного акта прав та охоронюваних законом інтересів підприємства чи організації.

За таких обставин вимоги позивача про визнання свідоцтва України № НОМЕР_1 від 10 квітня 2020р та №274202 від 10 квітня 2020р. недійсними повністю, визнаються судом обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.

Позивач також звернувся до суду з вимогою до ДП "Український інститут інтелектуальної власності" внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно про визнання недійсним повністю свідоцтва України № НОМЕР_1 , № 274202, та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність».

13.10.2020 Кабінетом міністрів України прийняте Розпорядження № 1267-р "Про Національний орган інтелектуальної власності".

Згідно зазначеного Розпорядження, на виконання підпункту 1 пункту 7 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України від 16 червня 2020 р. № 703-ІХ "Про внесення змін до деяких законів України щодо створення національного органу інтелектуальної власності" визначити, що державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності" виконує функції Національного органу інтелектуальної власності.

Відповідно, органом, що уповноважений здійснювати дії із внесення відомостей до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, а також опублікування відповідної інформації в офіційному бюлетені "Промислова власність",

Враховуючи наведене, вимоги позивача про зобов`язання відповідача 2 внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним повністю свідоцтва України № НОМЕР_1 , № 274202,та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність», є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

Враховуючи все вищевикладене, господарський суд вважає за можливе задовольнити позовні вимоги компанії МакДональдз Інтернешнл Проперті Компані, Лтд., компанія штату Делавер (США) у повному обсязі.

Згідно зі статтею 129 Господарського процесуального кодексу України судові витрати по сплаті судового збору покладається на відповідача 2, як власника спірних свідоцтв, у зв`язку з задоволенням позову у повному обсязі.

Керуючись ст.ст. 129, 232, 236-241 Господарського процесуального кодексу України, суд

В И Р І Ш И В:

1. Позов задовольнити повністю.

2. Визнати свідоцтво України № НОМЕР_1 від 10 квітня 2020 р. на знак для товарів і послуг «БІГДАК» недійсним повністю.

3. Зобов`язати Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» (ідентифікаційний код юридичної особи: 31032378, адреса: 01601, м. Київ, вул. Глазунова, буд. 1) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним повністю свідоцтва України № НОМЕР_1 від 10 квітня 2020 р. та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

4. Визнати свідоцтво України № НОМЕР_2 від 10 квітня 2020 р. на знак для товарів і послуг «БИГДАК» недійсним повністю.

5. Зобов`язати Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» (ідентифікаційний код юридичної особи: 31032378, адреса: 01601, м. Київ, вул. Глазунова, буд. 1) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним повністю свідоцтва України № 274202 від 10 квітня 2020 р. та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

6. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Бігдак" (03039, м. Київ, просп. Валерія Лобановського, буд. 119, літера «Х», офіс 25, ) на користь МакДональдз Інтернешнл Проперті Компані, Лтд., компанія штату Делавер (США) (2711 Сентервіль Роад, Сьют 400, Уілмінгтон, Делавер 19808, США) 13 728 (тринадцять тисяч сімсот двадцять вісім) грн. 96 коп. витрат пов`язаних з проведенням експертизи та 9080 (дев`ять тисяч вісімдесят) грн. витрат по сплаті судового збору.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду відповідно до п. 17.5 Перехідних положень Господарського процесуального кодексу України подається до Північного апеляційного господарського суду через Господарський суд міста Києва протягом 20 (двадцяти) днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Повний текст рішення складено 13.07.2021

Суддя О.В. Мандриченко