УХВАЛА

про зупинення провадження у справі

м. Київ

14.07.2021справа № 910/4724/21

Господарський суд міста Києва у складі судді Марченко О.В., розглянувши матеріали справи №910/4724/21

за позовом Miniso Hong Kong Limited (Мінісо Гонконг Лімітед; Юніт Д, 16/Ф, Уан Кепітал Плейс, 18 Луард Роуд, Ваньчай, Гонконг, Китай)

до державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (01601, м. Київ, вул. Глазунова, буд. 1; ідентифікаційний код 31032378),

Dongguan ІНФОРМАЦІЯ_1 Trading Co., Ltd. (Дунгуань Усупсо Трейдінг Ко., Лтд.; буд. В-304, Баоцзінліюань, Юйцюань роад, м. Фенган, Сіті Дунгуань провінція Гуандун; реєстраційний номер 41674829),

індивідуального підприємця Вей Лея (Wei Lei) (АДРЕСА_2; ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) та

фізичної особи - підприємця Деменєва Юрія Олександровича ( АДРЕСА_1 ; реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 )

про визнання недійсними свідоцтва України № НОМЕР_3 і міжнародної реєстрації НОМЕР_6, заборону здійснення будь-якого використання позначень «ІНФОРМАЦІЯ_1» і «» та зобов`язання вчинити певні дії,

без виклику представників сторін,

ВСТАНОВИВ:

Miniso Hong Kong Limited (Мінісо Гонконг Лімітед) звернулося до господарського суду міста Києва з позовом до державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (далі - Укрпатент), Dongguan Usupso Trading Co., Ltd. (Дунгуань Усупсо Трейдінг Ко., Лтд.), індивідуального підприємця Вей Лея ( Wei Lei ) та фізичної особи - підприємця Деменєва Юрія Олександровича (далі - ФОП Деменєв Ю.О.) про:

- визнання недійсним свідоцтва України № НОМЕР_3 на торговельну марку «ІНФОРМАЦІЯ_1», володільцем якого є Dongguan Usupso Trading Co., Ltd. (Дунгуань Усупсо Трейдінг Ко., Лтд.) щодо всіх зазначених у свідоцтві України №289929 товарів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП);

- зобов`язання Інституту внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки стосовно визнання повністю недійсним свідоцтва України № НОМЕР_3 на торговельну марку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно всіх вказаних у свідоцтві товарів МКТП та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність»;

- визнання повністю недійсною міжнародної реєстрації НОМЕР_6 на торговельну марку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », володільцем якої є індивідуальний підприємець Вей Лей ( Wei Lei ), щодо всіх зазначених у міжнародній реєстрації НОМЕР_6 товарів і послуг МКТП;

- зобов`язання Інституту повідомити Міжнародне Бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності про визнання недійсною повністю на території України міжнародної реєстрації НОМЕР_6 на торговельну марку «ІНФОРМАЦІЯ_1» стосовно всіх вказаних у міжнародній реєстрації товарів і послуг МКТП;

- заборону Dongguan Usupso Trading Co., Ltd. (Дунгуань Усупсо Трейдінг Ко., Лтд.), індивідуальному підприємцю Вей Лею ( Wei Lei ), ФОП Деменєву Ю.О. здійснювати будь-яке використання позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1», яке є схожим настільки, що його можна сплутати із зареєстрованим знаком для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_3» за свідоцтвом України № НОМЕР_4 , власником якого є позивач, без згоди Miniso Hong Kong Limited (Мінісо Гонконг Лімітед), щодо всіх наведених у свідоцтві України №256518 товарів МКТП та споріднених з ними;

- заборону Dongguan Usupso Trading Co., Ltd. (Дунгуань Усупсо Трейдінг Ко., Лтд.), індивідуальному підприємцю Вей Лею ( Wei Lei ), ФОП Деменєву Ю.О. здійснювати будь-яке використання позначення «», яке є схожим настільки, що його можна сплутати із зареєстрованим знаком для товарів і послуг «» за свідоцтвом України № НОМЕР_5 , власником якого є позивач, без згоди Miniso Hong Kong Limited (Мінісо Гонконг Лімітед), стосовно наведених у свідоцтві України НОМЕР_5 товарів і послуг МКТП та споріднених з ними, зокрема, заборонити використання позначення «» із закінченням «ІНФОРМАЦІЯ_2», графічною частиною зображення білого кольору вигляді «смайлу», червоного кольору та ієрогліфів білого кольору;

- зобов`язання ФОП Деменєва Ю.О. демонтувати внутрішні і зовнішні вивіски та змінити назву магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: м. Київ, вул. Здолбунівська, 17, ТЦ «Ашан Rive Gauche» із використанням позначення «» з закінченням «ІНФОРМАЦІЯ_2», графічною частиною зображення білого кольору у вигляді «смайлу», червоного кольору та ієрогліфів білого кольору, в термін, що не перевищує семи календарних днів з моменту набрання рішенням з даної справи законної сили.

Позовні вимоги мотивовано тим, що:

- Miniso Hong Kong Limited (Мінісо Гонконг Лімітед) є власником свідоцтва України № НОМЕР_4 на торговельну марку «ІНФОРМАЦІЯ_3», зареєстровану для товарів 3, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 18, 21, 25, 26, 28 та 32 класів МКТП та свідоцтва України № НОМЕР_5 на торговельну марку «», зареєстровану для послуг 35 класу МКТП;

- 13.01.2021 Dongguan Usupso Trading Co., Ltd. (Дунгуань Усупсо Трейдінг Ко., Лтд.) видано свідоцтво України № НОМЕР_3 на торговельну марку «ІНФОРМАЦІЯ_1» для товарів 18, 25, 28 класів МКТП;

- 01.11.2017 торговельна марка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримала міжнародну реєстрацію НОМЕР_6 для товарів і послуг 3, 9, 14, 16, 21, 35 класів МКТП, власником якої є індивідуальний підприємець Вей Лей; спірне позначення було поширено і отримало правову охорону на території України 04.01.2018;

- спірні позначення неправомірно використовуються відповідачами-2,3,4 через те, що вони схожі з раніше зареєстрованим позивачем знаком настільки, що їх можна сплутати; крім того, торговельна марка позивача подана на реєстрацію раніше від позначень відповідачів-2,3;

- ФОП Деменєв Ю.О., здійснюючи підприємницьку діяльність на території України, використовує позначення «»;

- позивач не надавав дозволу жодному з відповідачів використовувати торговельну марку «» за свідоцтвом України НОМЕР_5;

- позначення «» використовується відповідачем-4 при зовнішньому та внутрішньому оформленні магазинів роздрібної торгівлі товарами для дому, на етикетках, вивісках, пакетах, рекламних постерах та купонах, в офіційних соціальних мережах «ІНФОРМАЦІЯ_1» тощо;

- у відповіді на адвокатський запит позивача товариство з обмеженою відповідальністю «Атамі» (далі - Товариство) вказало про те, що воно використовує позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» на підставі чинного договору, що підтверджує наданий дозвіл власником реєстрації; позивачу відомо, що Товариство пропонує укласти франчайзингові договори щодо використання спірних позначень фізичним особам - підприємцям; зокрема, Товариство надало дозвіл відповідачу-4 на використання спірних позначень; вказаний факт підкреслює пов`язаність діяльності відповідача-4 та Товариства, а отже й усіх відповідачів загалом.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 29.03.2021 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі в порядку загального позовного провадження; підготовче засідання призначено на 11.05.2021.

12.04.2021 позивач подав суду клопотання про витребування доказів:

- у Укрпатенту «ліцензійні договори на використання торговельної марки " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", зареєстрованої за свідоцтвом України № НОМЕР_3 від 13 січня 2021 року, та міжнародної реєстрації торговельної марки № НОМЕР_6 ("ІНФОРМАЦІЯ_1")»;

- у Товариства:

« договори, за якими Товариству з обмеженою відповідальністю "АТАМІ" було надане право на використання (ліцензійний, субліцензійний договір, договір франчайзингу (комерційної концесії), договір поставки тощо) торговельної марки "ІНФОРМАЦІЯ_1", зареєстрованої за свідоцтвом України від 13 січня 2021 року № НОМЕР_3 та

договори, за якими Товариству з обмеженою відповідальністю "АТАМІ" було надане право на використання (ліцензійний, субліцензійний договір, договір франчайзингу (комерційної концесії), договір поставки тощо) міжнародної реєстрації торговельної марки "ІНФОРМАЦІЯ_1" № НОМЕР_6.

всі чинні договори (ліцензійний, субліцензійний договір, договір франчайзингу (комерційної концесії), договір поставки тощо), за якими Товариство з обмеженою відповідальністю "АТАМІ" надало/надає право на використання торговельної марки "ІНФОРМАЦІЯ_1", зареєстрованої за свідоцтвом України від 13 січня 2021 року № НОМЕР_3, та/або міжнародної реєстрації торговельної марки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_6.»;

- у ФОП Деменєв Ю.О. «договори, за якими фізичній особі-підприємцю Деменєву Юрію Олександровичу було надане право на використання (ліцензійний, субліцензійний договір, договір франчайзингу (комерційної концесії), договір поставки тощо) торговельної марки "ІНФОРМАЦІЯ_1", зареєстрованої за свідоцтвом України від 13 січня 2021 року № НОМЕР_3 та міжнародної реєстрації торговельної марки "ІНФОРМАЦІЯ_1" № НОМЕР_6.».

Укрпатент 14.04.2021 подав суду документи на вимогу ухвали господарського суду міста Києва від 29.03.2021.

29.04.2021 Укрпатент падав суду відзив на позовну заяву, в якому заперечив проти задоволення позовних вимог, оскільки:

- при проведенні експертизи заявки №т 2018 05115 Укрпатент не порушив жодної з вимог законодавства України щодо процедури проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності, діяв у відповідності з принципами, встановленими статтею 19 Конституції України, а саме на підставі, в межах та у спосіб, що передбачені Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі - Закон);

- міжнародна реєстрація НОМЕР_6 на торговельну марку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » діє на території України у повному обсязі з 01.11.2017; власником міжнародної реєстрації НОМЕР_6 є фізична особа Вей Лей ( Wei Lei );

- словесні позначення відповідача-2 та відповідача-3 із словесним позначенням позивача візуально, та фонетично несхожі;

- правова охорона за свідоцтвом України № НОМЕР_3 на торговельну марку «ІНФОРМАЦІЯ_1», була надана саме словесному позначенню «ІНФОРМАЦІЯ_1», а комбінованому позначенню, у тому вигляді, у якому його використовує відповідач-4, правова охорона не надавалася;

- порушення прав позивача на стадії проведення експертизи та видачі свідоцтва відсутнє, а тому відсутні підстави для визнання свідоцтва України № НОМЕР_3 недійсним відповідно до статті 19 Закону, також відсутнє порушення щодо використання відповідно до статті 16 Закону, тобто відсутнє перешкоджання використанню позивачем свого позначення «» за свідоцтвом України № НОМЕР_5 ; в даному випадку дії відповідача-4 є недобросовісною конкуренцією;

- якщо певний суб`єкт господарювання вбачає у діях іншої особи; порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції, він вправі звернутися до органів Антимонопольного комітету України з відповідною вмотивованою заявою про порушення його прав;

- неправомірний спосіб використання зареєстрованої торговельної марки її власником не є підставою для визнання свідоцтва України № НОМЕР_3 недійсним відповідно до статті 19 Закону, а є недобросовісною конкуренцією;

- позовні вимоги до відповідача-3 не підлягають розгляду за правилами господарського судочинства, оскільки володільцем міжнародної реєстрації НОМЕР_6 на позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» є фізична особа Вей Лей ( Wei Lei ), а тому провадження у справі підлягає закриттю, на підставі пункту 1 частини першої статті 231 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України).

Разом з тим, у клопотанні про долучення доказів та у відзиві на позов відповідач -1 просив суд поновити процесуальні строки на подання суду документів на вимогу ухвали господарського суду міста Києва від 29.03.2021 та відзиву на позов.

Судом поновлено пропущені процесуальні строки на подання відповідачем-1 документів на вимогу ухвали господарського суду міста Києва від 29.03.2021 та відзиву на позов та долучає їх до матеріалів справи.

29.04.2021 Укрпатент подав суду клопотання про закриття провадження у справі №910/4724/21, в якому зазначив про те, що: позовна вимога про визнання недійсною повністю міжнародної реєстрації НОМЕР_6 торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_1», власником якої є відповідач-3, не підлягає розгляду за правилами господарського судочинства, оскільки власником міжнародної реєстрації № НОМЕР_6 на позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» є фізична особа Вей Лей ( Wei Lei ), а тому провадження у справі підлягає закриттю на підставі пункту 1 частини першої статті 231 ГПК України.

11.05.2021 позивач подав суду відповідь на відзив, в якій фактично виклав доводи позовної заяви та, зокрема, зазначив, що позивачем до позовної заяви додано докази, що підтверджують реєстрацію Вей Лея ( Wei Lei ) як суб`єкта господарювання від 27.01.2021, а тому справа №910/4724/21 повинна розглядатися за правилами господарського судочинства щодо всіх відповідачів.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 11.05.2021 продовжено строк підготовчого провадження у справі №910/4724/21 та відкладено підготовче засідання з розгляду справи №910/4724/21 на 14.06.2021.

31.05.2021 позивач подав суду письмові пояснення на клопотання Укрпатенту про закриття провадження у справі №910/4724/21, в яких Miniso Hong Kong Limited (Мінісо Гонконг Лімітед) заперечило проти задоволення клопотання Укрпатенту, оскільки:

- реєструвати торговельні марки в Китайській Народній Республіці можуть виключно юридичні особи та фізичні особи, що мають статус підприємців; фізичні особи, що не мають статусу підприємця, не можуть реєструвати торговельні марки згідно зі статтею 4 Закону Китайської Народної Республіки «Про торговельні марки»; для того щоб зареєструвати торговельну марку у Китаї, фізична особа, яка подає таку заявку, повинна бути належним чином зареєстрована як індивідуальний підприємець (або як індивідуальне промислове та комерційне господарство);

- згідно з рекомендаціями для фізичних осіб щодо подання заявки на реєстрацію торговельної марки, прийнятими Офісом Торговельних Марок Управління інтелектуальної власності Китайської Народної Республіки (далі - Офіс ТМ), стаття 4 Закону Китайської Народної Республіки «Про торговельні марки» повинна тлумачитися таким чином, що лише фізична особа, яка має статус індивідуального підприємця (або ж статус індивідуального промислового та комерційного господарства), може подати заявку до Офісу ТМ на реєстрацію торговельної марки; всі та будь-які заявки, які не відповідають вказаній вимозі, не приймаються Офісом ТМ;

- відповідач-3 як фізична особа мав можливість подати заявку на реєстрацію торговельної марки в Китайській Народній Республіці лише в якості належним чином зареєстрованого індивідуального підприємця (індивідуального промислового та комерційного господарства); всі торговельні марки, зареєстровані відповідачем-3 у Офісі ТМ (включно, але не обмежуючись торговельною маркою 14106856, 04/14/2015, CN, яка слугує як базова торговельна марка для міжнародної реєстрації НОМЕР_6 - « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») повинні вважатися такими, якими відповідач-3 володіє в якості індивідуального підприємця (індивідуального промислового та комерційного господарства);

- Вей Лей ( Wei Lei ) є індивідуальним підприємцем, зареєстрованим в установленому порядку згідно з законодавством Китайської Народної Республіки;

- положення законодавства певних держав, до яких належить і Китайська Народна Республіка, встановлюють окрему вимогу щодо фізичних осіб - заявників, а саме - наявність статусу підприємця;

- таким чином, справа №910/4724/21 має розглядатися за правилами господарського судочинства щодо всіх відповідачів.

Представник позивача у підготовчому засіданні 14.06.2021 зазначив про те, що справа №910/4724/21 має розглядатися за правилами господарського судочинства щодо всіх відповідачів та зазначив про необхідність повідомлення Dongguan Usupso Trading Co., Ltd. (Дунгуань Усупсо Трейдінг Ко., Лтд.) та індивідуального підприємця Вей Лея ( Wei Lei ) відповідно до Договору між Україною і Китайською Народною Республікою про правову допомогу у цивільних та кримінальних справах від 31.10.1992 (далі - Договір), ратифікованого постановою Верховної Ради України від 05.02.1993 №2996-ХІІ, який набув чинність 19.01.1994.

Суд відклав розгляд клопотання Укрпатенту про закриття провадження у справі №910/4724/21 та вважає за необхідне повідомити про розгляд справи №910/4721/21 Dongguan Usupso Trading Co., Ltd. (Дунгуань Усупсо Трейдінг Ко., Лтд.) та індивідуального підприємця Вей Лея (Wei Lei) відповідно до Договору.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 14.06.2021 відкладено підготовче засідання з розгляду справи №910/4724/21 на 17.01.2022; зобов`язано Miniso Hong Kong Limited (Мінісо Гонконг Лімітед; Юніт Д, 16/Ф, Уан Кепітал Плейс, 18 Луард Роуд, Ваньчай, Гонконг, Китай) подати суду належним чином (нотаріально) засвідчений переклад на китайську мову ухвал господарського суду міста Києва: від 29.03.2021 про відкриття провадження у справі; від 29.03.2021 про забезпечення позову; від 11.05.2021 про відкладення підготовчого засідання та продовження строку підготовчого провадження; від 14.06.2021 про відкладення підготовчого засідання у чотирьох примірниках та позовної заяви з додатками у чотирьох примірниках у строк до 14.07.2021; направити вказані документи до Shenzhen Burk Ryan Trading Co. Ltd (3B03, shenmao business center, xinwenroad, futian district, Shenzhen, Guangdong, China); зобов`язано Dongguan Usupso Trading Co., Ltd. (Дунгуань Усупсо Трейдінг Ко., Лтд.) та індивідуального підприємця Вей Лея (Wei Lei) виконати вимоги ухвали господарського суду міста Києва від 29.03.2021 про відкриття провадження у справі.

На виконання вимог ухвали суду 13.07.2021 судом отримано від позивача належним чином (нотаріально) засвідчений переклад на англійську мову ухвал господарського суду міста Києва від 14.06.2021 про поновлення провадження у справі та від 14.06.2021 про відкладення підготовчого засідання у двох примірниках.

Відповідно пункту 4 частини першої статті 228 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) суд може за заявою учасника справи, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі у випадках звернення із судовим дорученням про надання правової допомоги або вручення виклику до суду чи інших документів до іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави.

Враховуючи необхідність звернення з судовими дорученнями до Shenzhen Burk Ryan Trading Co. Ltd (3B03, shenmao business center, xinwenroad, futian district, Shenzhen, Guangdong, China), провадження у справі підлягає зупиненню.

Керуючись статтями 228, 234, 235 ГПК України, господарський суд міста Києва

УХВАЛИВ:

1. У зв`язку зі зверненням господарського суду міста Києва із судовим дорученням про надання правової допомоги до Shenzhen Burk Ryan Trading Co. Ltd (3B03, shenmao business center, xinwenroad, futian district, Shenzhen, Guangdong, China) для вручення судових документів на території Китайської Народної Республіки провадження у справі №910/4724/21 зупинити.

2. Копію ухвали надіслати учасникам справи.

Ухвала набрала законної сили 14.07.2021 та може бути оскаржена протягом десяти днів з моменту її підписання до Північного апеляційного господарського суду.

Суддя О.В. Марченко