ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
УХВАЛА

про призначення експертизи

"14" липня 2021 р. Справа№ 910/8807/19

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Полякова Б.М.

суддів: Гарник Л.Л.

Пашкіної С.А.

за участю секретаря судового засідання Михайлюченко О.Г.

розглянувши матеріали апеляційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "Фармюніон БСВ Девелопмент"

на рішення Господарського суду м. Києва від 06.04.2021

у справі № 910/8807/19 (суддя О.В. Мандриченко)

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Фармюніон БСВ Девелопмент";

до Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності";

третьою особою, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача

Компанія МІЛІ ХЕЛСКЕРЕ ЛІМІТЕД (GB) (Mili Healthcare Ltd.);

про визнання протиправним та скасування рішень

за участю представників сторін відповідно до протоколу судового засідання від 14.07.2021

В С Т А Н О В И В :

До Господарського суду міста Києва звернулося ТОВ "Фармюніон БСВ Девелопмент" з позовом до Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності", в якому просив суд: визнати протиправним та скасувати рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі від 14.05.2018 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг "ВОРМІТЕЛ" за заявкою № m 201609750; визнати протиправним та скасувати рішення Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі від 09.01.2019, затверджене наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 320 від 25.02.2019; зобов`язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі повторно розглянути заявку ТОВ "ФАРМЮНІОН БСВ ДЕВЕЛОПМЕНТ" № m 201609750 та прийняти рішення з урахуванням обґрунтованих доводів на користь реєстрації знака для товарів та послуг "ВОРМІТЕЛ" за первісною заявкою № m 201609750 (для наступних товарів: поживні (харчові) добавки).

Позовні вимоги обґрунтовував тим, що позначення "ВОРМІТЕЛ" за заявкою № m 2016 09750 відповідає умовам надання правової охорони, оскільки не є схожим настільки, що його можна сплутати з знаками: "ВОРМІЛ" за свідоцтвом України № 95313 , "ВОРМІЛ-ФІТО" за свідоцтвом України № 227297 , "ВОРМІЛ ФІТО" за свідоцтвом України № 227298 , "vormil-fito" за свідоцтвом України № 227300 , раніше зареєстрованими на ім`я МІЛІ ХЕЛСКЕРЕ ЛІМІТЕД щодо споріднених товарів.

Рішенням Господарського суду м. Києва від 06.04.2021 у задоволенні позову відмовлено.

Ключовим мотивом рішення є:

- заявлене позначення «ВОРМІТЕЛ» за заявкою № m 2016 09750 не відповідає умовам надання правової охорони, а тому рішення про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «ВОРМІТЕЛ» за заявкою № m201609750 від 14.05.2018 та рішення апеляційної палати Мінекономрозвитку від 09.01.2019 узгоджуються з нормами Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", є правомірними.

Не погоджуючись із вказаним судовим рішенням ТОВ "Фармюніон БСВ Девелопмент" звернулося до Північного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, у якій просить суд апеляційної інстанції скасувати рішення місцевого суду та ухвалити нове рішення, яким позов задовольнити.

Ключовими аргументами скарги є:

- судом не дотримано принципу змагальності;

- судом неправильно тлумачено та застосовано норми закону, які визначають спорідненість харчової добавки та лікарського засобу.

Від Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" та Компанія МІЛІ ХЕЛСКЕРЕ ЛІМІТЕД (GB) (Mili Healthcare Ltd.) надійшли відзиви на апеляційну скаргу.

Ключовим аргументом відзивів є:

- рішення місцевого суду є обґрунтованим, прийнятим у повній відповідності з нормами процесуального та матеріального права і при повному з`ясуванні обставин справи.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 31.05.2021 відкрито апеляційне провадження за вказаною апеляційною скаргою, справу призначено до розгляду на 14.07.2021.

Розпорядженням керівника апарату від 13.07.2021 у зв`язку з перебуванням суддів Доманської М.Л. та Пантелієнка В.О., які не є головуючим суддею (суддею-доповідачем), у відпустках призначено повторний автоматизований розподіл судової справи.

Згідно з витягом з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 13.07.2021 для справи №910/8807/19 сформовано колегію суддів у складі: головуючий суддя - Поляков Б.М., судді - Пашкіна С.А., Гарник Л.Л. Зазначена колегія суддів сформована відповідно до рішення загальних зборів суддів Північного апеляційного господарського суду від 02.10.2018 зі змінами від 12.11.2019.

Відтак, судова колегія зазначає, що визначений за допомогою автоматизованої системи розподілу судової справи склад колегії суддів є судом, встановленим законом, у розумінні ст. 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод.

Європейський суд з прав людини у рішенні у справі «Сокуренко і Стригун проти України» від 20 липня 2006 року вказав, що фраза «встановленого законом» поширюється не лише на правову основу самого існування «суду», але й дотримання таким судом певних норм, які регулюють його діяльність. У рішенні у справі «Zand v. Austria», висловлено думку, що термін «судом, встановленим законом» у ч. 1 ст. 6 Конвенції передбачає «усю організаційну структуру судів, включно з питаннями, що належать до юрисдикції певних категорій судів».

29.06.2021 через відділ забезпечення автоматизованого розподілу, контролю та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від ТОВ "Фармюніон БСВ Девелопмент" надійшло клопотання про призначення повторної експертизи.

В судовому засіданні 14.07.2021 представники ДП "Укрпатент" та Компанія Мілі Хелскере Лімітед заперечили проти призначення повторної експертизи у справі.

Представник ТОВ "Фармюніон БСВ Девелопмент" своє клопотання підтримав.

Колегія суддів вивчивши надані пояснення та заслухавши сторін, після виходу з нарадчої кімнати ухвалила призначити експертизу у справі №910/8807/19.

Відповідно до ст. 107 ГПК України якщо висновок експерта є неповним або неясним, за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи суд може призначити додаткову експертизу, яка доручається тому самому або іншому експерту (експертам). За наявності сумнівів у правильності висновку експерта (необґрунтованість, суперечність з іншими матеріалами справи тощо) за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи суд може призначити повторну експертизу, доручивши її проведення іншим експертам.

В матеріалах справи є висновок експерта № 15-04/19 від 16.04.2019 р, складений експертом Соповою К.А. за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності. На вирішення експерта були поставлені наступні запитання:

- Чи є словесне позначення «ВОРМІТЕЛ» за заявкою № m 2016 09750 тотожним або схожим настільки, що його можна сплутати зі знаками для товарів та послуг: ВОРМІЛ (свідоцтво № 95313 від 11.08.2008 р.), ВОРМІЛ-ФІТО (свідоцтво № 227297 від 12.06.2017 р.), ВОРМІЛ ФІТО (свідоцтво № 227298 від 12.06.2017 р.), vormil-fito (свідоцтво № 227300 від 12.06.2017р.)?;

- Чи є словесне позначення «ВОРМІТЕЛ» за заявкою № m 2016 09750 оманливим або таким, що може ввести в оману щодо товару -лікарського засобу «Ворміл», або особи, що виробляє товар - компанії MiliHealthcare Ltd. ?»

Висновком експерта № 15-04/19 від 16.04.2019 було встановлено наступне :

1. Словесне позначення «ВОРМІТЕЛ» за заявкою № m 2016 09750 не є тотожним або схожим настільки, що його можна сплутати зі знаками для товарів та послуг: ВОРМІЛ (свідоцтво № 95313 від 11.08.2008 р.), ВОРМІЛ-ФІТО (свідоцтво № 227297 від 12.06.2017 р.), ВОРМІЛ ФІТО (свідоцтво № 227298 від 12.06.2017 р.), vormil-fito (свідоцтво № 227300 від 12.06.2017 р.).

2. Словесне позначення «ВОРМІТЕЛ» за заявкою № m 2016 09750 не є оманливим або таким, що може ввести в оману щодо товару - лікарського засобу «Ворміл», або особи, що виробляє товар - компанії Mili Healthcare Ltd.

Третьою особою у справі - компанією Mili Healthcare Ltd., власником знаків для товарів та послуг ВОРМІЛ (свідоцтво № 95313 від 11.08.2008 р.), ВОРМІЛ-ФІТО (свідоцтво № 227297 від 12.06.2017 р.), ВОРМІЛ ФІТО (свідоцтво № 227298 від 12.06.2017 р.), vormil-fito (свідоцтво № 227300 від 12.06.2017 р.), було долучено до матеріалів справи висновок експерта № 180 від 19.02.2020 р, складений експертом Жилою Б.В. за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності. На вирішення експерта були поставлені наступні запитання:

- Чи є словесне позначення «ВОРМІТЕЛ» за заявкою № m 2016 09750 схожим настільки, що його можна сплутати зі знаками для товарів та послуг: ВОРМІЛ (свідоцтво № 95313 від 11.08.2008 р.), ВОРМІЛ-ФІТО (свідоцтво № 227297 від 12.06.2017 р.), ВОРМІЛ ФІТО (свідоцтво № 227298 від 12.06.2017 р.), vormil-fito (свідоцтво № 227300 від 12.06.2017р.)?;

- Чи є словесне позначення «ВОРМІТЕЛ» за заявкою № m 2016 09750 таким, що може ввести в оману щодо особи виробника вказаних у заявці товарів 05 класу МКТП?

Висновком експерта № 180 від 19.02.2020, яким було встановлено наступне :

1. Стосовно всіх товарів 05 класу МКТП, наведених у заявці № m 2016 09750 від 29.04.2016 на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, позначення «ВОРМІТЕЛ», за вказаною заявкою, є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаками для товарів і послуг «ВОРМІЛ» за свідоцтвом України № 95313 від 11.08.2008, «ВОРМІЛ-ФІТО» за свідоцтвом України № 227297 від 12.06.2017, «ВОРМІЛ ФІТО» за свідоцтвом України № 227298 від 12.06.2017, «vormil-fito» за свідоцтвом України № 227300 від 12.06.2017.

2. Словесне позначення «ВОРМІТЕЛ» за заявкою № m 2016 09750 є таким, що може ввести в оману щодо особи виробника вказаних у заявці товарів 05 класу МКТП.

Також у матеріалах справи наявний висновок експертів № 157/20 від 16.12.2020, складеного експертами Чабанець Т.М. та Фоя О.А. за результатами комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності, було встановлено наступне.

Словесне позначення «ВОРМІТЕЛ» за заявкою № m 2016 09750 є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаками для товарів і послуг «ВОРМІЛ» за свідоцтвом України № 95313 від 11.08.2008, «ВОРМІЛ-ФІТО» за свідоцтвом України № 227297 від 12.06.2017, «ВОРМІЛ Ф1ТО» за свідоцтвом України № 227298 , «vormil-fito» за свідоцтвом України № 227300 від 12.06.2017.

Словесне позначення «ВОРМІТЕЛ» за заявкою № m 2016 09750 є таким, що може ввести в оману щодо особи виробника - компанії Мілі Хелскере Лімітед вказаних у заявці товарів 05 класу МКТП.

Отже, у справі наявні висновки, у яких експерти прийшли до різних висновків щодо словесного позначення «ВОРМІТЕЛ» за заявкою № m 2016 09750.

Відповідно до чинного законодавства України суд вирішує спір та встановлює істину на основі всебічного з`ясування всіх суттєвих моментів спірних правовідносин та об`єктивного дослідження фактичних даних, що визначають наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін.

Дослідивши матеріали справи та заслухавши правові позиції сторін, суд дійшов висновку, що для всебічного та об`єктивного з`ясування спірних правовідносин у справі № 910/8807/19, а також юридичної оцінки достеменності посилань сторін, враховуючи наявність у матеріалах справи висновків експертів, які протирічать один одному, необхідним є призначення у справі судової експертизи.

У своїй заяві від 29.06.2021 позивач пропонує поставити на розгляд експерта такі питання:

- Чи є словесне позначення «ВОРМІТЕЛ» за заявкою № m 2016 09750 схожим настільки, що його можна сплутати зі знаками для товарів та послуг: ВОРМІЛ (свідоцтво № 95313 від 11.08.2008 р.), ВОРМІЛ-ФІТО (свідоцтво № 227297 від 12.06.2017 р.), ВОРМІЛ ФІТО (свідоцтво № 227298 від 12.06.2017 р.), vormil-fito (свідоцтво № 227300 від 12.06.2017р.)?;

- Чи є словесне позначення «ВОРМІТЕЛ» за заявкою № m 2016 09750 таким, що може ввести в оману щодо особи виробника вказаних у заявці товарів 05 класу МКТП?

Позивач просив призначити судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручити судовому експерту Петренку С.А., який має кваліфікацію судового експерта з правом проведення експертиз, пов`язаних з охороною прав на об`єкти інтелектуальної власності.

Колегія суддів зауважує, що призначає дану експертизу відповідно до позиції Верховного Суду, яку висловив касаційний суд у п. 92 постанови від 30.01.2020 у справі №910/21726/17.

Так, направляючи справу на новий розгляд до суду апеляційної інстанції, Верховний суд зауважив, що суд апеляційної інстанції для усунення протиріч під час оцінки наявних у висновках експертів доказів протилежного змісту, мав призначити експертизу відповідно до положень глав 5, 6 розділу І ГПК.

Крім того, колегія суддів зауважує, що якщо доводи апеляційної скарги стосуються питань, які носять технічний характер щодо предмету спору та незгоди з висновками проведеної судом першої інстанції експертизи, в цьому випадку суд апеляційної інстанції має залучити до участі у справі відповідного фахівця в цій області, шляхом призначення експертизи.

З огляду на зазначене, колегія суддів за ініціативою сторін у справі вирішила призначити повторну експертизу, що також відповідає вище зазначеної практики Верховного Суду,.

Однак, з метою усунення найменших сумнівів у неупередженості суду, колегія суддів вважає за доцільне доручити проведення експертизи іншій експертній установі, а не запропонованого позивачем експерту, а саме НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОМУ ІНСТИТУТУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПРАВОВИХ НАУК УКРАЇНИ (03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича (Боженка), 11).

У відповідності до положень ст.1 Закону України «Про судову експертизу» судова експертиза - це дослідження експертом на основі спеціальних знань матеріальних об`єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про обставини справи.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст.98 ГПК України висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному законодавством. Предметом висновку експерта може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань.

Згідно з ч.1 ст.99 ГПК України суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов: 1) для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо; 2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів.

Відповідно до ч. 3 ст.99 ГПК України при призначенні експертизи судом експерт або експертна установа обирається сторонами за взаємною згодою, а якщо такої згоди не досягнуто у встановлений судом строк, експерта чи експертну установу визначає суд. З урахуванням обставин справи суд має право визначити експерта чи експертну установу самостійно. У разі необхідності може бути призначено декілька експертів для підготовки одного висновку (комісійна або комплексна експертиза).

Ч.ч. 4, 5 ст.99 ГПК України встановлено, що питання, з яких має бути проведена експертиза, що призначається судом, визначаються судом. Учасники справи мають право запропонувати суду питання, роз`яснення яких, на їхню думку, потребує висновку експерта. У разі відхилення або зміни питань, запропонованих учасниками справи, суд зобов`язаний мотивувати таке відхилення або зміну.

Колегія суддів апеляційного господарського суду погоджується із питанням, які запропоновані позивачем у клопотання про призначення експертизи.

Витрати, пов`язані з проведенням судової експертизи, під час судового розгляду має нести заінтересована сторона, а у разі призначення господарським судом судової експертизи з власної ініціативи - сторона, визначена в ухвалі господарського суду про призначення експертизи.

Колегія суддів вважає за необхідне, витрати, пов`язані з проведенням судової експертизи, покласти на позивача, відповідно до його заяви.

Експерту роз`яснити права та обов`язки, передбачені статтею 69 Господарського процесуального кодексу України, та попередити його про кримінальну відповідальність, передбачену статтею 385 Кримінального кодексу України за відмову від виконання покладених обов`язків та статтею 384 Кримінального кодексу України за дачу завідомо неправдивого висновку.

Відповідно до ст. 228 ГПК України господарський суд має право зупинити провадження у справі за клопотанням сторони, а також з власної ініціативи у випадках, зокрема, призначення господарським судом судової експертизи.

Згідно п. 6 ч. 1 ст. 229 ГПК України провадження у справі зупиняється у випадках, встановлених п. 2 ч. 1 ст. 228 цього кодексу - на час проведення експертизи.

Отже, у зв`язку з призначенням експертизи об`єктів інтелектуальної власності провадження у даній справі підлягає зупиненню на час проведення експертизи відповідно до статей 228, 229 ГПК України.

Керуючись ст. ст. 123, 125, 127, 98, 99, 100, 228, 229, 234, 235, Північний апеляційний господарський суд,-

УХВАЛИВ:

1. Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Фармюніон БСВ Девелопмент" про призначення повторної експертизи об`єктів інтелектуальної власності задовольнити частково.

2. Призначити повторну експертизу об`єктів інтелектуальної власності у справі № 910/8807/19.

3. Проведення експертизи доручити НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОМУ ІНСТИТУТУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПРАВОВИХ НАУК УКРАЇНИ (03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича (Боженка), 11).

4. На вирішення експертів поставити наступні запитання:

4.1. - Чи є словесне позначення «ВОРМІТЕЛ» за заявкою № m 2016 09750 схожим настільки, що його можна сплутати зі знаками для товарів та послуг: ВОРМІЛ (свідоцтво № 95313 від 11.08.2008 р.), ВОРМІЛ-ФІТО (свідоцтво № 227297 від 12.06.2017 р.), ВОРМІЛ ФІТО (свідоцтво № 227298 від 12.06.2017 р.), vormil-fito (свідоцтво № 227300 від 12.06.2017р.)?;

4.2.- Чи є словесне позначення «ВОРМІТЕЛ» за заявкою № m 2016 09750 таким, що може ввести в оману щодо особи виробника вказаних у заявці товарів 05 класу МКТП?

5. Витрати на проведення повторної експертизи покласти на Товариства з обмеженою відповідальністю "Фармюніон БСВ Девелопмент".

6. Попередити експерта (експертів), які будуть проводити експертизу, про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивого висновку, також відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків відповідно до статей 384, 385 Кримінального кодексу України.

7. Для проведення експертизи надіслати до НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОГО ІНСТИТУТУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПРАВОВИХ НАУК УКРАЇНИ (03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича (Боженка), 11) матеріали справи № 910/8807/19.

8. Зобов`язати учасників судового процесу - на вимогу експерта надати в суд всі документи та матеріали, необхідні для проведення експертизи.

9. Зупинити апеляційне провадження по справі № 910/8807/19 до закінчення проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності .

10. Копію ухвали апеляційного господарського суду надіслати сторонам та НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОМУ ІНСТИТУТУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПРАВОВИХ НАУК УКРАЇНИ.

11. Ухвала набирає законної сили з дня її прийняття. Порядок касаційного оскарження передбачено ст. 287 ГПК України.

Головуючий суддя Б.М. Поляков

Судді Л.Л. Гарник

С.А. Пашкіна