РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

23.06.2021Справа № 910/10327/14
за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Техноторг-Дон"

до 1. Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності"

2. Приватного підприємства "Ві.Джей.Тайрс Протектор"

3. Товариства з обмеженою відповідальністю "Пан Кардан"

про визнання недійсним патентів на промисловий зразок

Суддя Зеленіна Н.І.

Секретар судового засідання Вовчик О.В.

Представники сторін: відповідно до протоколу судового засідання.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Господарським судом міста Києва розглядається справа за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Техноторг-Дон" до Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності", Приватного підприємства "Ві.Джей.Тайрс Протектор", Товариства з обмеженою відповідальністю "Пан Кардан" про визнання недійсними патентів на промисловий зразок.

Ухвалою Господарського суду міста Києва 28.05.2014 у справі №910/10327/14 порушено провадження у справі та призначено розгляд справи на 02.07.2014.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 28.05.2014 порушено провадження у справі №910/10329/14 та призначено розгляд справи на 02.07.2014.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 11.08.2014 у справі №910/10327/14 об`єднано справи №910/10327/14 та №910/10329/14 в одне провадження, присвоївши справі №910/10327/14, розгляд справи призначено на 03.09.2014.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 03.09.2014 розгляд справи відкладено на 08.09.2014.

Ухвалою суду від 08.09.2014 призначено у справі судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено судовому експерту Петренку С.А. (Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Національної академії правових наук України). Крім того, ухвалою суду від 08.09.2014 зупинено провадження у справі на час проведення експертизи.

19.09.2014 матеріали справи були скеровані до експертної установи для проведення судової експертизи.

За результатами повторного автоматизованого розподілу судової справи №910/10327/19 між суддями від 04.11.2019, справу передано на розгляд судді Зеленіній Н.І.

16.02.2021 до Господарського суду міста Києва повернулися матеріали справи №910/10327/14 разом із висновком експерта №996 за результатами проведення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності у господарській справі №910/10327/14 від 09.02.2021.

Ухвалою суду від 23.02.2021 поновлено провадження у справі та призначено підготовче засідання на 24.03.2021.

Ухвалою суду від 24.03.2021 відкладено підготовче засідання на 14.04.2021.

Ухвалою суду від 14.04.2021 задоволено клопотання позивача від 09.04.2021, замінено сторону у справі, а саме відповідача 1 на його правонаступника - ДП "Укрпатент", залучено до участі у справі відповідача 3 - ТОВ "Пан Кардан", відкладено підготовче засідання на 19.05.2021.

19.05.2021 через відділ діловодства суду від позивача надійшла уточнена позовна заява.

Протокольною ухвалою суду від 19.05.2021 продовжено строк підготовчого провадження на 30 днів та відкладено підготовче провадження на 01.06.2021.

Протокольною ухвалою суду від 01.06.2021 закрито підготовче провадження та призначено справу до судового розгляду по суті на 23.06.2021.

23.06.2021 на електронну пошту суду від позивача надійшла заява про розгляд справи без участі представника позивача.

У судове засідання 23.06.2021 представники сторін не з`явилися, причин неявки суду не повідомили, про місце, дату та час судового засідання були належним чином повідомлені.

Суд дійшов висновку, що неявка представників сторін у судове засідання не перешкоджає розгляду справи по суті.

23.06.2021 у судовому засіданні суд дослідив зібрані в матеріалах справи докази.

У судовому засіданні 23.06.2021 проголошено вступну та резолютивну частину рішення.

Розглянувши подані документи і матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об`єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, Господарський суд міста Києва

ВСТАНОВИВ:

Одним із видів діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю "Техноторг-Дон" є здійснення оптової торгівлі запасними частинами та шинами до автомобілів та сільськогосподарської техніки.

На виконання умов контракту №02/2014/4/119 на поставку товарів на експорт від 18.03.2014, який укладено між ТОВ "Техноторг-Дон" та ТОВ "Торговий Дім "Кама", позивач здійснював імпорт на територію України шин торгівельної марки "Кама" виробництва ВАТ "Нижнєкамськшина" та ТОВ "Нижнєкамський завод грузових шин" з метою їхнього подальшого продажу на Україні.

На момент звернення позивача із позовними заявами, Приватне підприємство "Ві.Джей.Тайрс Протектор" було власником патентів №25597 на промисловий зразок "Шина" (заявка №s201301909 від 18.07.2013) та №25602 на промисловий зразок "Шина" (заявка №s201301927 від 19.07.2013).

Відповідно до повідомлення Міністерства доходів та зборів України №5126/6/99-99-24-01-11-15 від 21.03.2014, 18.03.2014 Міністерством доходів і зборів України промислові зразки "Шина" за патентом №25597 та за патентом №25602, було включено строком на 1 рік до Митного реєстру об`єктів права інтелектуальної власності.

В обґрунтування позовних вимог позивач зазначає, що спірні патенти не відповідають умовам патентоспроможності, визначеним чинним законодавством України, у зв`язку із чим патенти мають бути визнані недійсними.

Відповідачі письмових заперечень проти позовних вимог не подали.

Оцінюючи подані докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об`єктивному розгляді в судовому засіданні всіх обставин справи в їх сукупності, суд дійшов висновку, що позовні вимоги підлягають задоволенню, з огляду на наступне.

Рішенням Конституційного Суду України від 09.02.1999 щодо офіційного тлумачення положення частини першої статті 58 Конституції України (справа про зворотну дію в часі законів та інших нормативно-правових актів) за загальновизнаним принципом права, закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі. Цей принцип закріплений у частині першій статті 58 Конституції України, за якою дію нормативно-правового акта в часі треба розуміти так, що вона починається з моменту набрання цим актом чинності і припиняється з втратою ним чинності, тобто до події, факту застосовується той закон або інший нормативно-правовий акт, під час якого вони настали або мали місце. Проте надання зворотної сили в часі нормативно-правовим актам може бути передбачено шляхом прямої вказівки про це в законі або іншому нормативно-правовому акті.

З огляду на зазначене, судом застосуються положення законодавства, які були чинні на момент виникнення спірних правовідносин.

Відповідно до ч. 1 ст. 155 Господарського кодексу України та ч. 1 ст. 420 Цивільного кодексу України, об`єктами прав інтелектуальної власності є, зокрема, промислові зразки.

Об`єктом промислового зразка може бути форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, які визначають зовнішній вигляд промислового виробу і призначені для задоволення естетичних та ергономічних потреб (ч. 2 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки", ч. 2 ст. 461 ЦК України).

Згідно ч. 5 ст. 5 зазначеного закону, право власності на промисловий зразок засвідчується патентом.

Як вбачається із матеріалів справи, на час звернення до суду із позовними заявами, Приватне підприємство "Ві.Джей.Тайрс Протектор" було власником патентів:

1) №25597 на промисловий зразок "Шина" (заявка №s201301909 від 18.07.2013)

2) №25602 на промисловий зразок "Шина" (заявка №s201301927 від 19.07.2013).

У подальшому, під час розгляду справи, власник зазначених патентів змінився на ТОВ "Пан Кардан", про що внесені зміни до Державного реєстру патентів України на промислові зразки.

Крім того, як вбачається із долучених витягів із Державного реєстру патентів України на промислові зразки, патент №25602 є нечинним з 19.07.2019, а патент №25597 є нечинним з 18.07.2019.

Згідно з ч. 2 ст. 462 ЦК України, обсяг правової охорони визначається формулою винаходу, корисної моделі, сукупністю суттєвих ознак промислового зразка.

Відповідно до ч. 6 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки", обсяг правової охорони, що надається, визначається сукупністю суттєвих ознак промислового зразка, представлених на зображенні (зображеннях) виробу, внесеному до Реєстру, і засвідчується патентом з наведеною у ньому копією внесеного до Реєстру зображення виробу.

Відповідно до ст. 461 ЦК України та ст. 6 зазначеного Закону, промисловий зразок вважається придатним для набуття права інтелектуальної власності на нього, якщо він є новим. Промисловий зразок є новим, якщо сукупність його суттєвих ознак не стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки.

Статтею 18 зазначеного Закону передбачено, що патент на промисловий зразок видається під відповідальність його власника без гарантії чинності патенту.

Права інтелектуальної власності, зокрема, на промисловий зразок визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом (ч. 1 ст. 469 ЦК України).

Відповідно до ст. 25 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки", патент може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі: а) невідповідності запатентованого промислового зразка умовам патентоспроможності, визначеним цим Законом; б) наявності у сукупності суттєвих ознак промислового зразка ознак, яких не було у поданій заявці; в) видачі патенту внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб. При визнанні патенту чи його частини недійсними Установа повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені. Патент або його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності, від дати публікації відомостей про видачу патенту.

У пункті 5 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 №5 "Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов`язаних із захистом права інтелектуальної власності" зазначено, що згідно з п. 6 ст. 5 Закону обсяг правової охорони, що надається промисловому зразку, визначається сукупністю суттєвих ознак такого зразка, представлених на зображенні (зображеннях) виробу, внесеному до Державного реєстру патентів України на промислові зразки (далі - Реєстр) і засвідчується патентом з наведеного у ньому копією внесеного до Реєстру зображення виробу; тлумачення ознак промислового зразка повинно здійснюватися в межах його опису.

Згаданий опис промислового зразка є документом, що складається заявником та не публікується. Правилами розгляду заявки на промисловий зразок не передбачено при проведенні експертизи заявки обов`язкового приведення переліку суттєвих ознак, зазначених заявником у такому описі, у відповідність із зображенням виробу, яке міститься в матеріалах заявки. Отже, сам лише опис промислового зразка не може вважатися джерелом визначення суттєвих ознак такого зразка та обсягу правової охорони промислового зразка, на який видано патент.

Для встановлення фактичних даних щодо наявності чи відсутності підстав для визнання недійсним патентів України №25597 та №25602 на промисловий зразок "Шина" у зв`язку з невідповідністю останніх умовам патентоздатності, необхідні спеціальні знання, якими суд не володіє. Відтак вирішення питань, пов`язаних з визначенням сукупності суттєвих ознак промислового зразка, представлених на зображенні виробу, внесеному до Реєстру, призначення судової експертизи.

Ухвалою суду від 08.09.2014 було призначено судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності.

На вирішення експерта були поставлені питання:

- Чи містяться у матеріалах справи, зокрема, в каталозі "Торговий дом "Кама". Каталог шинной продукции. Модельный ряд 2010 года", відомості, за якими сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України №25597 стала загальнодоступною у світі до 18.07.2013 року - дати подання заявки №s201301909?

- Чи містяться у матеріалах справи, зокрема, в каталозі "Торговий дом "Кама". Каталог шинной продукции. Модельный ряд 2010 года", відомості, за якими сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України №25602 стала загальнодоступною у світі до 19.07.2013 року - дати подання заявки №s201301927?

Як вбачається із висновку експерта №996 за результатами проведення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності у господарській справі №910/10327/14 від 09.02.2021, експерт дійшов висновку, що в матеріалах справи містяться відомості, зокрема в каталозі "Торговий дом "Кама". Каталог шинной продукции. Модельный ряр 2010 года", за якими сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України №25597 стала загальнодоступною у світі до 18.07.2013 року - дати подання заявки № s201301909; у матеріалах справи містяться відомості, зокрема в каталозі "Торговий дом "Кама". Каталог шинной продукции. Модельный ряр 2010 года", за якими сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України №25602 стала загальнодоступною у світі до 19.07.2013 року - дати подання заявки №s201301927.

Отже, судовим експертом встановлено, що на момент подання заявок промислові зразки по суті не відповідали умовам патентоспроможності, а саме новизні.

Відповідно до ст. 74 Господарського процесуального кодексу України в чинній редакції, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається, як на підставу своїх вимог та заперечень.

Відповідно до ст. 76, 77 Господарського процесуального кодексу України в чинній редакції, належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Статтею 79 Кодексу в чинній редакції передбачено, що наявність обставини, на яку сторона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, вважається доведеною, якщо докази, надані на підтвердження такої обставини, є більш вірогідними, ніж докази, надані на її спростування. Питання про вірогідність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.

Таким чином, на підставі досліджених матеріалів справи, результатів судової експертизи і пояснень сторін суд дійшов висновку, що позовні вимоги про визнання недійсним повністю патентів України №25597 та №25602 на промислові зразки є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

Суд вважає за необхідне звернути увагу на те, що припинення дії патенту не впливає на дійсність чи недійсність патенту, оскільки правова природа припинення дії патенту та визнання його недійсним є різною.

Статтею 74 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається, як на підставу своїх вимог та заперечень.

Відповідно до ст. 76, 77 Господарського процесуального кодексу України, належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Статтею 79 Кодексу передбачено, що наявність обставини, на яку сторона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, вважається доведеною, якщо докази, надані на підтвердження такої обставини, є більш вірогідними, ніж докази, надані на її спростування. Питання про вірогідність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.

Таким чином, виходячи з меж заявлених позовних вимог, системного аналізу положень чинного законодавства України та матеріалів справи, суд дійшов висновку про те, що позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Техноторг-Дон" є доведеними, обґрунтованими, такими, що відповідають фактичним обставинам справи і не спростовані належним чином і у встановленому законом порядку відповідачами, а відтак підлягають задоволенню.

Відповідно до ст. 129 Господарського процесуального кодексу України, судовий збір покладається на відповідача 2 та відповідача 3 рівними частинами, оскільки порушення прав позивача спричинено протиправними діями відповідача 2 та відповідача 3.

Керуючись ст. 2, 74, 76-80, 129, 236-242 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва

ВИРІШИВ:

1. Позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Техноторг-Дон" - задовольнити.

2. Визнати недійсним патент України №25602 на промисловий зразок "Шина".

3. Визнати недійсним патент України №25597 на промисловий зразок "Шина".

4. Зобов`язати Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності" (01601, м. Київ, вул. Глазунова, буд. 1, код ЄДРПОУ - 31032378) внести зміни до Державного реєстру патентів України на промислові зразки щодо визнання недійними патенту України №25602 на промисловий зразок "Шина" та патенту України №25597 на промисловий зразок "Шина" та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

5. Стягнути з Приватного підприємства "Ві.Джей.Тайрс Протектор" (65033, м. Одеса, вул. Райдужна, буд. 12, офіс 3, код ЄДОПОУ - 38599218) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Техноторг Дон" (54025, м. Миколаїв, пр-т Героїв Сталінграду, буд. 113/1, код ЄДРПОУ - 31764816) 1 827 (одна тисяча вісімсот двадцять сім) грн - витрат по сплаті судового збору.

6. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Пан Кардан" (62416, Харківська область, смт Пісочин, вул. Надії, буд. 15-А, код ЄДРПОУ - 38892899) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Техноторг Дон" (54025, м. Миколаїв, пр-т Героїв Сталінграду, буд. 113/1, код ЄДРПОУ - 31764816) 1 827 (одна тисяча вісімсот двадцять сім) грн - витрат по сплаті судового збору.

Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

На рішення може бути подано апеляційну скаргу протягом 20 днів з дня підписання повного тексту.

Рішення суду набирає законної сили у порядку і строки, передбачені ст. 241 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст рішення складено 02.07.2021.

Суддя Н.І. Зеленіна