ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про зупинення провадження у справі

23.06.2021 м. Дніпро Справа № 904/702/21

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Юридична Фірма "Білецький та партнери"(49006, м. Дніпро, вул. Робоча, б.20, кв.23; ідентифікаційний код 42432655)

до Фізичної особи -підприємця Нестеренка Ігора Володимировича ( АДРЕСА_1 ; ідентифікаційний номер НОМЕР_1 )

про захист авторського права

Суддя Загинайко Т.В.

Представники:

від позивача: Білецький О.В. - представник (адвокат);

від відповідача: Карпенко О.С. - представник (адвокат).

СУТЬ СПОРУ:

Позивач - Товариство з обмеженою відповідальністю "Юридична Фірма "Білецький та партнери" звернувся до Господарського суду Дніпропетровської області з позовною заявою (вх.№668/21 від 08.02.2021р.) до Фізичної особи - підприємця Нестеренка Ігоря Володимировича, в якій просить в порядку статті 90 Господарського процесуального кодексу України, поставити наступні запитання відповідачу:

1) З якого року ФОП Нестеренко І.В. виготовляє печиво "Дніпро"?

2) Яку середню кількість кілограм печива "Дніпро" ФОП Нестеренко І.В. виготовляє в місяць?

3) Чи відомо Вам, що дизайн печива "Дніпро " був створений в 1967 році?

4) Чи відомо Вам, що автором твору ''Розробка дизайну "Печиво "Дніпро" є ОСОБА_1 ?

5) Чи надавала Вам Леонова Олександра Агафонівна, або її спадкоємиця - ОСОБА_2 , права на використання твору "Розробка дизайну "Печиво "Дніпро"?

6) Чи зверталися Ви до ОСОБА_1 або ОСОБА_2 з метою отримання дозволу на використання твору "Розробка дизайну "Печиво "Дніпро"?

7) Чи намагалися Ви, як ФОП або фізична особа, зареєструвати за собою торговельну марку, зображенням якої є твір "Розробка дизайну "Печиво "Дніпро"?

Заборонити ФОП Нестеренко Ігорю Володимировичу ( АДРЕСА_2 ; ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) використання твору "Розробка дизайну "Печиво "Дніпро", що підтверджується Свідоцтвом від 17.04.2012 №43355 про реєстрацію авторського права на твір, виданого Державною службою інтелектуальної власності України, наступними способами: відтворення будь-яким способом та у будь-якій формі, переробку, опублікування (випуск у світ), публічну демонстрацію і публічний показ, публічне сповіщення (доведення до загального відома), розповсюдження примірників твору шляхом їх продажу чи іншої передачі права власності, відтворення на комп`ютері способом запису для тимчасового зберігання в цифровій формі з метою введення в цивільний обіг, розміщення твору та зображення примірників твору в комп`ютерних мережах, в тому числі в мережі Інтернет; надання доступу до твору та зображення примірників твору, розміщених в комп`ютерних мережах, в тому числі в мережі Інтернет.

Також просить стягнути з відповідача судові витрати по справі.

Позовну заяву було подано без додержання вимог, встановлених статтею 162 Господарського процесуального кодексу України, у зв`язку з чим ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 15.02.2021 позовну заяву залишено без руху, встановлено позивачу строк для усунення недоліків - 7 днів з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху.

Позивачем подано до суду заяву (вх. №8995/21 від 22.02.2021), якою усунено недоліки позовної заяви, визначені ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 15.02.2021.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 01.03.2021 про прийняття позовної заяви до розгляду та відкриття провадження у справі прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі, розгляд справи здійснювати за правилами загального позовного провадження та призначено підготовче засідання, яке відбудеться 30.03.2021 о 10:30 год.

Відповідач у клопотанні (вх№14546/21 від 23.03.2021) просить суд:

- зобов`язати позивача - Товариство з обмеженою відповідальністю «ЮФ «БІЛЕЦЬКИЙ ТА ПАРТНЕРИ» виконати вимоги пункту 1 частини 1 статті 164 Господарського процесуального кодексу України - направити відповідачу Фізичній особі-підприємцю Нестеренко І.В. копію позовної заяви від 18.02.2021 р. з усіма, посвідченими належним чином додатками до позовної заяви;

- зобов`язати позивача - Товариства з обмеженою відповідальністю «ЮФ «БІЛЕЦЬКИЙ ТА ПАРТНЕРИ» виконати вимоги частини 2 статті 164 Господарського процесуального кодексу України - надати підтвердження направлена 18 січня 2021 року відповідачу досудової претензії № 1801/2021, якою запропоновано припинити порушення авторського права на твір «Розробка дизайну «Печиво «Дніпро» та укласти субліцензійний договір на використання зазначеного твору. Також надати копію такої претензії з доказами поштового відправлення;

- надати відповідачу додатковий процесуальний строк, передбачений ухвалою суду від 01.03.2021 р. - 15 днів з дня отримання від позивача копії позовної заяви від 18.02.2021 р. з усіма, посвідченими належним чином додатками до позовної заяви для підготовки відзиву на позовну заяву, надання зустрічного позову, надання клопотань, в тому числі клопотання про призначення експертизи.

В обґрунтування посилається на те, що: - 27.02.2021 поштою за ідентифікатором поштового відправлення 150 27 лютого 2021 р. ним отримано від позивача ТОВ «ЮФ «БІЛЕЦЬКИЙ ТА ПАРТНЕРИ" лист, який містив заяву про усунення недоліків від 18.02.2021 р. та позовну заяву у 18.02.2021; - в конверті мався опис вкладення до цінного листа, в якому перелічено направлення саме цих документів; - крім самої позовної заяви додатків до неї йому направлено не було; - в позовній заяві зазначено 27 додатків, серед яких є документи з великим обсягом, додатки він не отримував; - це поштове відправлення містилося в поштовому конверті формату А5, який фізично не міг вмістити в себе всі додатки, зазначені в позовній заяві; - про відправлення йому додатків також не зазначено в описі вкладення до поштового листа; - на цей час він позбавлений можливості ефективного захисту, та не може надати повноцінні аргументи для відзиву; - не має можливості ефективного правового захисту, так як при зверненні за правовою допомогою, адвокати пропонують мені надати повний комплекс доказів за існуючим господарським спором, тобто позовну заяву разом з надісланими мені додатками до позовної заяви; - це необхідно для проведення первинного правового аналізу спору, та визначення способу захисту своєї правової позиції; - позивач у своїй позовній заяві на арк.5 зазначає, що ним була направлена 18 січня 2021 відповідачу досудова претензія № 1801/2021, якою запропоновано припинити порушення авторського права на твір «Розробка дизайну «Печиво «Дніпро» та укласти субліцензійний договір на використання зазначеного твору; - станом на 01.02.2021 відомості щодо отримання зазначеної претензії відповідачем відсутні; - відповідач не отримував від позивача такої претензії та пропозиції; - позивач не надав доказів направлення йому такої претензії, та отримання ним цієї претензії.

У судове засідання 30.03.2021 з`явились представники сторін.

Відповідач у судовому засіданні заявив усне клопотання про визнання пропуску строку для надання відзиву на позовну заяву поважними.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 30.03.2021 було відмовлено Фізичній особі - підприємцю Нестеренко Ігорю Володимировичу у задоволенні клопотання (вх. №14546/21 від 23.03.2021), продовжено підготовче провадження до 29.05.2021, задоволено усне клопотання Фізичної особи - підприємця Нестеренка Ігоря Володимирович про поновлення процесуального строку для надання відзиву на позовну заяву шляхом надання процесуального строку до 05.04.2021., та відкладено підготовче засідання (загальне позовне провадження) на 29.04.2021 о 12:00 год.

Відповідач у відзиві (вх. №17358/21 від 06.04.2021) на позовну заяву про захист авторського права просить суд відмовити в задоволені позову, посилаючись на те, що: з 2006 року ФОП Нестеренко І.В. здійснював виробництво "печива Дніпро радянське" на підставі права, наданого йому Колективним підприємством Новомосковський завод продтоварів"; - більшість доказів, доданих позивачем, не відповідає вимогам статей 76-78 ГПК України, оскільки не відповідають вимогам щодо належності, допустимості та достовірності; - висновок експерта який не може вважатися достовірним і належний доказом, оскільки складений з чисельними порушеннями; - авторство позивача не доведено шляхом належних доказів.

Відповідач у клопотанні (вх. №17559/21 від 06.04.2021) просить суд, витребувати з позивача перші примірники твору, викладені в рецептурі №338 від 27.03.1967 та газеті "Новомосковська правда" від 20.10.1981, посилаючись на те, що без дослідження об`єктів авторського права суд не зможе прийняти повне та обґрунтоване рішення.

Позивач у відповіді (вх. №19062/21 від 15.04.2021) просить задовольнити позовні вимоги у повному обсязі, оскільки: - підприємницька діяльність відповідача ґрунтується на системному порушенні авторських прав інших осіб; - відповідач не надає належних доказів на підтвердження здійснення будь-яких правочинів між ФОП Нестеренко І.В. та КП "Новомосковський завод продтоварів" або Чуйко В.Г.; - надані позивачем докази є належними та достовірними; - з метою всебічного розгляду справи та встановлення факту відтворення твору "Розробка дизайну "Печиво "Дніпро" у печиві "Дніпро", виготовленого ФОП Нестеренко І.В. позивач буде ініціювати питання щодо проведення судової експертизи по справі.

Позивач у клопотанні (вх. №19062/21 від 15.04.2021) про призначення експертизи просить суд призначити по справі судову експертизу, проведення якої доручити Запорізькому науково-дослідному експертно-криміналістичному центру МВС України, посилаючись на необґрунтованість аргументів відповідача, які були викладені у відзиві до позовної заяви та уникнення відповідальності за порушення авторських прав.

Відповідач у запереченнях (вх. №21288/21 від 27.04.2021) на відповідь позивача на відзив на позовну заяву просить відмовити в задоволенні позову та продовжити процесуальний строк на надання доказів, який витребуваний адвокатським запитом, зазначивши, що: - позивачем не спростовані недоліки експертного дослідження №ЕД-19/108-20/128-ІВ від 31.12.2020; - позивач намагається опосередковано прив`язати обгортку товарів відповідача до печива з певним дизайном; - позивачем не доведено на не надано доказів авторського права в формі першого примірника твору.

Відповідач у додаткових поясненнях (вх. №21617/21 від 28.04.2021) просить суд долучити до справи отримані від ДП "Укрпатент" матеріали справи за заявкою на реєстрацію авторського права №43512.

У судове засідання 29.04.2021 з`явились представники позивача та відповідача.

Представником відповідача у судовому засіданні 29.04.2021 було оголошено клопотання про врегулювання спору за участі судді, зазначивши, що про проведення процедури врегулювання спору за участі судді суд постановляє ухвалу, якою одночасно зупиняє провадження у справі.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 29.04.2021 було відмовлено фізичній особі - підприємцю Нестеренко Ігорю Володимировичу у задоволенні клопотання (вх. №17559/21 від 06.04.2021) про витребування доказів та відкладено підготовче засідання (загальне позовне провадження) на 24.05.2021 о 15:00 год.

Відповідач у клопотанні (вх. №21804/21 від 29.04.2021) просить суд провести процедуру врегулювання спору за участю судді, зазначивши, що: - сторонами подані численні процесуальні документи з великою кількістю аргументів та контраргументів, які доцільно розглядати і оцінювати в діалозі між сторонами; - позивач неодноразово звертався з позовами до інших виробників подібної продукції; - численні докази, надані позивачем, мають дефекти належності, допустимості, достовірності та достатності; - відповідач готовий на певні господарські поступки та вважає за можливе врегулювати спір за участі компетентного арбітра; - в разі недосягнення домовленостей зі взаємними поступками відповідач буде змушений захищати свої права шляхом ініціювання позову про скасування свідоцтва на авторське право.

Відповідач у поясненнях (вх. №24589/21 від 19.05.2021) просить суд відмовити в задоволенні клопотання про призначення експертизи від 12.04.2021, аргументуючи: - що позивач має визнати, що раніше наданий ним висновок експертного дослідження №ЕД-19/108-20/128-ІВ від 31.12.2020 є сумнівним і неналежним доказом; - позивачем не визначений об`єкт дослідження, який пропонується надати експерту.

У судове засідання 24.05.2021 з`явились представники позивача та відповідача.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 24.05.2021 було відкладено підготовче засідання (загальне позовне провадження) на 31.05.2021 о 15:00 год., сторонам запропоновано до судового засідання надати письмове узгодження (спільне або кожної сторони окремо) щодо питання врегулювання спору за участю судді.

Відповідач у клопотанні (вх. №26712/21 від 31.05.2021) про проведення процедури врегулювання спору за участю судді просить суд, провести процедуру врегулювання спору за участю судді з метою: - зафіксування факту припинення відповідачем виробництва печива в дизайні, що на думку позивача порушує його права; - зафіксування на майбутнє добровільної відмови відповідача від виробництва печива, що на думку позивача порушує його права; - зафіксування добровільно взятого на себе відповідачем зобов`язання на майбутнє не здійснювати використання твору "Розробка дизайну "Печиво "Дніпро" (свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №43355 від 17.04.2012р.); - вирішення матеріальних витрат сторін; зазначивши, що відповідав вже припинив виробництво продукції, яка на думку позивача порушує права останнього, при цьому, додається відповідний наказ від 19.02.2021, в якому йдеться про знищення засобів виробництва такої продукції, повідомлення клієнтів про зміну асортименту.

У судове засідання 31.05.2021 з`явилися представники сторін.

Позивач у поясненні (вх. №26858/21 від 31.05.2021) зазначає, що не надає своєї згоди на врегулювання спору за участю судді, посилаючись, що відповідачем: - порушуються авторські права і на інші твори, виключна ліцензія на які належить позивачу; - не запропоновані конкретні умови відшкодування судових витрат позивачу; - не запропоновані санкції щодо нього у разі порушення ним зобов`язання не здійснювати використання твору "Розробка дизайну "Печиво "Дніпро" у майбутньому.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 31.05.2021 було відмовлено у задоволенні клопотання (вх. №26712/21 від 31.05.2021) Фізичної особи-підприємця Нестеренка Ігора Володимировича ( АДРЕСА_1 ; ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) про проведення процедури врегулювання спору за участю судді.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 31.05.2021 було відкладено підготовче засідання (загальне позовне провадження) на 14.06.2021 о 16:00 год.

Відповідач у поясненнях (вх. №29227/21 від 14.06.2021) щодо клопотання про призначення експертизи просить відмовити в задоволенні клопотання про призначення експертизи від 12.04.2021, посилаючись на те, що: - позивач має визнати, що раніше наданий ним висновок експертного дослідження №ЕД-19/108-20/128-ІВ від 31.12.2020 р. є сумнівним і неналежним доказом; - намагання позивача вибудувати ланцюг "печиво = матриці за патентом №558 = твору "Розробка дизайну "Печиво Дніпро" не реалізовані внаслідок недостовірності тотожності матриці з патентом №558 та твором "Розробка дизайну "Печиво Дніпро"; - доцільно призначити проведення експертизи кваліфікованим експертам Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України.

Позивач у додаткових поясненнях (вх. №29288/21 від 14.06.2021) до клопотання про призначення експертизи зазначає, що: - готовий надати зразки печива у судовому засіданні з метою проведення судової експертизи; - відповідачем не надано жодних належних та допустимих доказів щодо наявності в нього будь-яких прав за патентом №558; - вважає за доцільне проведення судової експертизи саме у Запорізькому науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі МВС України, оскільки такий заклад є компетентним у сфері інтелектуальної власності та вартість судової експертизи нижча ніж у інших закладах.

У судове засідання 14.06.2021 з`явилися представники сторін.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 14.06.2021 було відкладено підготовче засідання (загальне позовне провадження) на 23.06.2021 о 15:30 год.

У судове засідання 23.06.2021 з`явилися представники сторін.

Розглянувши клопотання позивача про призначення експертизи суд вважає за можливе його задовольнити частково з огляду на таке.

При розгляді справи судом учасники справи викладають свої вимоги, заперечення, аргументи, пояснення, міркування щодо процесуальних питань у заявах та клопотаннях, а також запереченнях проти заяв і клопотань; заяви, клопотання і заперечення подаються в письмовій або усній формі. У випадках, визначених цим Кодексом, або на вимогу суду заяви і клопотання подаються тільки в письмовій формі; заяви, клопотання і заперечення подаються та розглядаються в порядку, встановленому цим Кодексом; у випадках, коли цим Кодексом такий порядок не встановлений, він встановлюється судом (стаття 169 Господарського процесуального кодексу України).

Відповідно до статті 99 Господарського процесуального кодексу України суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов: 1) для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо; 2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів. У разі необхідності суд може призначити декілька експертиз, додаткову чи повторну експертизу. При призначенні експертизи судом експерт або експертна установа обирається сторонами за взаємною згодою, а якщо такої згоди не досягнуто у встановлений судом строк, експерта чи експертну установу визначає суд. З урахуванням обставин справи суд має право визначити експерта чи експертну установу самостійно. У разі необхідності може бути призначено декілька експертів для підготовки одного висновку (комісійна або комплексна експертиза). Питання, з яких має бути проведена експертиза, що призначається судом, визначаються судом. Учасники справи мають право запропонувати суду питання, роз`яснення яких, на їхню думку, потребує висновку експерта. У разі відхилення або зміни питань, запропонованих учасниками справи, суд зобов`язаний мотивувати таке відхилення або зміну. Питання, які ставляться експерту, і його висновок з них не можуть виходити за межі спеціальних знань експерта. Призначений судом експерт невідкладно повинен повідомити суд про неможливість проведення ним експертизи через відсутність у нього необхідних знань або без залучення інших експертів.

Якщо висновок експерта є неповним або неясним, за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи суд може призначити додаткову експертизу, яка доручається тому самому або іншому експерту (експертам); за наявності сумнівів у правильності висновку експерта (необґрунтованість, суперечність з іншими матеріалами справи тощо) за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи суд може призначити повторну експертизу, доручивши її проведення іншим експертам (стаття 107 Господарського процесуального кодексу

Суд вважає, що наявний в матеріалах справи Висновок експертного лослідження №ЕД-19/108-20/128-ІВ, складений 21.08.2020 судовим експертом Запорізького гауково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України Кривцун О.О., є неповним стосовно предмета спору, тому визначається з доцільністю призначення у справі додаткової експертизи, доручивши її проведення експертам Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України (03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича (Боженко), 11).

При цьому суд враховує думку відповідача щодо сумніву у тотожності матриці за патентом №558 та твором "Розробка дизайну "Печиво Дніпро".

Згідно із частинами 1, 5 статті 100 Господарського процесуального кодексу України про призначення експертизи суд постановляє ухвалу, в якій зазначає підстави проведення експертизи, питання, з яких експерт має надати суду висновок, особу (осіб), якій доручено проведення експертизи, перелік матеріалів, що надаються для дослідження, та інші дані, які мають значення для проведення експертизи; в ухвалі про призначення експертизи суд попереджає експерта про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок та за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків.

Згідно з пунктом 8 частини 2 статті 182 Господарського процесуального кодексу України у підготовчому засіданні суд вирішує, зокрема, питання про призначення експертизи.

При призначенні додаткової експертизи суд визначається з дорученням її проведення експертам іншої установи, а саме експертам Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України (03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича (Боженко), 11).

Відповідно до пункту 2 частини 1 статті 228 Господарського процесуального кодексу України суд може за заявою учасника справи, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі у випадку призначення судом експертизи.

Провадження у справі зупиняється у випадку, встановленому пунктом 2 частини першої статті 228 цього Кодексу - на час проведення експертизи (пункт 6 частини 1 статті 229 Господарського процесуального кодексу України).

У зв`язку з призначенням у справі додаткової судової експертизи провадження у справі підлягає зупиненню на підставі пункту 2 частини 1 статті 228 Господарського процесуального кодексу України на час проведення експертизи.

Керуючись статтями 99, 100, 107, 169, пунктом 8 частини 2 статті 182, пунктом 2 частини 1 статті 228, пунктом 6 частини 1 статті 229, статтями 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити частково клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Юридична фірма "Білецький та партнери" (вх.№19062/21 від 15.04.2021) про призначення експертизи.

2. Призначити у справі судову експертизу (додаткову), проведення якої доручити експертам Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України (03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича (Боженко), 11).

3. На розгляд експерту поставити наступні питання:

3.1 Чи є ідентичними зображення дизайну печива "Дніпро" у Додатку №1 до Ліцензійного договору №ДН-2712/2018 від 27 грудня 2018 р. (т.1, а.с. 11) та у "Матриці для печива", пункт 1.2 (т.1, а.с. 123)?

3.2. Чи відтворено твір "Розробка дизайну "Печиво "Дніпро", яке підтверджується Свідоцтвом про реєстрацію авторського права на твір №43355 від 17.04.2012, виданого Державною службою інтелектуальної власності України (або частина, яка може використовуватися самостійно) у печиві, наданому до матеріалів справи в упаковці з зазначенням на етикетці "Печиво НЕСТЕРЕНКО Дніпро" вагою 0,298 кг вартістю 45 грн. 00 коп. за кг на загальну суму 13 грн. 41 коп.?

4. Попередити особу (чи осіб), які безпосередньо проводитимуть судову експертизу про відповідальність, передбачену статтями 384, 385 Кримінального кодексу України за дачу завідомо неправильного висновку або відмову без поважних причин від виконання покладених на них обов`язків.

5. Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю "Юридична фірма "Білецький та партнери" здійснити попередню оплату вартості експертного дослідження. Питання про розподіл витрат на проведення судової експертизи буде вирішено під час прийняття рішення у справі відповідно до вимог статті 129 Господарського процесуального кодексу України.

6. Науково-дослідному інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України надати Господарському суду Дніпропетровської області висновок судового експерта, який повинен відповідати вимогам статті 98 Господарського процесуального кодекс України, містити докладний опис проведених досліджень, зроблені в результаті їх висновки і обґрунтовані відповіді на поставлені господарським судом питання, висновок повинен бути в письмовій формі, і копія його надсилається сторонам.

7. Зупинити провадження у справі №904/702/21.

Ухвала набирає законної сили - 23.06.2021.

Ухвала може бути оскаржена в порядку та строки, передбачені статтями 256, 257 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст ухвали підписано 29.06.2021.

Суддя Т.В. Загинайко