РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

14.06.2021справа №910/10563/20

Господарський суд міста Києва у складі судді Марченко О.В., за участю секретаря судового засідання Роздобудько В.В., розглянув у відкритому судовому засіданні

справу №910/10563/20

за позовом товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Київхліб» (04080, м. Київ, вул. Костянтинівська, 64; ідентифікаційний код 41202432)

до Sаn Carlo Gruppo Alimentare S.P.A. (Сан Карло Группо Аліментаре С.П.А.) (Via Turati, 29 1-20121 Milano, Italy) та

державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (01601, м. Київ, вул. Глазунова, буд. 1; ідентифікаційний код 31032378)

про дострокове припинення дії міжнародної реєстрації №635434 на торговельну марку та зобов`язання вчинити певні дії,

за участю представників:

позивача - Симбірцева Є.В. (довіреність від 23.12.2020 №1223);

Буркової І.М. (довіреність від 23.12.2020 №2020/12-23);

відповідачів-1,2 - не з`явилися.

ІСТОРІЯ СПРАВИ

1. Стислий виклад позовних вимог

Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Київхліб» (далі - Товариство) звернулося до господарського суду міста Києва з позовом про:

- дострокове припинення в Україні дії міжнародної реєстрації №635434 на торговельну марку «SNAX», зареєстровану для товарів 29 і 30 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків, власником якої є Sаn Carlo Gruppo Alimentare S.P.A. (Сан Карло Группо Аліментаре С.П.А.; далі - Компанія);

- зобов`язання Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України надіслати до Міжнародного бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності повідомлення про дострокове припинення на території України дії міжнародної реєстрації №635434 на торговельну марку «SNAX» повністю та опублікувати в офіційному бюлетені «Інтелектуальна власність» повідомлення про припинення вказаної міжнародної реєстрації.

Позовні вимоги мотивовано тим, що:

- 13.07.2018 позивач подав державному підприємству «Український інститут інтелектуальної власності» (далі - Інститут) заявку № m 201816417 на реєстрацію знака для товарів і послуг «SNAX» стосовно товарів 29 і 30 класу МКТП та послуг 35 класу МКТП;

- 03.04.2020 Інститут повідомив позивача (лист від 03.04.2020 вих. № 34292/ЗМ/20) про можливу відмову у реєстрації знака «SNAX» у зв`язку з тим, що вказане позначення є схожим настільки, що його можна сплутати із словесним позначенням «SNAX» (міжнародна реєстрація №635434 на торговельну марку);

- власником вказаних торговельних марок є Компанія, яка протягом останніх п`яти років їх не використовує;

- Товариство має намір використовувати торговельну марку «SNAX» стосовно товарів 29 і 30 класу МКТП та отримати правову охорону на торговельну марку «SNAX» в Україні;

- спірна міжнародна реєстрація має бути припиненою достроково за рішенням суду внаслідок невикористання знака для товарів і послуг власником на території України щодо товарів 29 і 30 класу МКТП протягом п`яти років до дати подання даного позову.

2. Стислий виклад заперечень Міністерства

Міністерство 31.08.2020 подало суду відзив на позовну заяву, в якому заперечило проти задоволення позовних вимог з огляду на те, що: для вирішення даного спору позивач повинен в сукупності довести факти невикористання відповідачем-1 своїх прав на торговельну марку «SNAX» за міжнародною реєстрацією №635434; а відповідач-1 - безпосереднє та фактичне використання або зазначити поважні причини невикористання зазначеної торговельної марки протягом строків, визначених законодавством, від дати публікації відомостей про видачу або від іншої дати після цієї публікації стосовно товарів і послуг, для яких вони зареєстровані; Міністерство не здійснює контроль за використанням знаків для товарів і послуг їх власниками, а здійснює державну реєстрацію та ведення державних реєстрів щодо об`єктів інтелектуальної власності та видає в установленому порядку охоронні документи на ці об`єкти; враховуючи те, що держава позивача у даній справі є членом Світової організації торгівлі - юридичної особи за законодавством Італії, яка 01.01.1995 вступила до Світової організації торгівлі, до даних правовідносин повинні бути застосовані положення глави 9 Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, ратифікованою Законом України від 16.09.2014 №1678-VII, учиненою 21.03.2014 в місті Брюсселі.

3. Процесуальні дії у справі

Ухвалою господарського суду міста Києва від 24.07.2020 позовну заяву Товариства залишено без руху та встановлено позивачу п`ятиденний строк з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху для усунення недоліків позовної заяви.

03.08.2020 позивачем подано суду документи на виконання ухвали суду від 24.07.2020.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 07.08.2020 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі в порядку загального позовного провадження; підготовче засідання призначено на 15.02.2020; зобов`язано Товариство подати суду належним чином (нотаріально) засвідчений переклад на англійську мову ухвали господарського суду міста Києва від 07.08.2020 у двох примірниках та позовної заяви з додатками у двох примірниках в термін до 02.09.2020.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 10.08.2020 виправлено допущену у резолютивній частині ухвали господарського суду міста Києва від 07.08.2020 про відкриття провадження у справі №910/10563/20 описку шляхом заміни цифр та знаків « 15.02.2020» на цифри і знаки « 15.02.2021»; зобов`язано Товариство здійснити (нотаріально) засвідчений переклад на англійську мову ухвали господарського суду міста Києва від 10.08.2020 про виправлення описки у справі та подати його суду у двох примірниках.

Міністерство 27.08.2020 подало суду документи для долучення до матеріалів справи.

01.09.2020 Міністерство подало суду докази надіслання відзиву сторонам у справі.

На виконання вимог ухвал суду 01.09.2020 судом отримано від позивача належним чином (нотаріально) засвідчений переклад на англійську мову ухвал господарського суду міста Києва від 07.08.2020 та від 10.08.2020 у двох примірниках та позовної заяви з додатками у двох примірниках.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 03.09.2020 у зв`язку зі зверненням господарського суду міста Києва із судовим дорученням про надання правової допомоги до Організації національної італійської конференції Гаага д.і.п. п / в Міністерстві закордонних справ Службі дипломатичних судових спорів та договорів (Organe national italien de la Confйrence de La Haye de d.i.p. p/a Ministero degli Affari Esteri Servizio del Contenzioso Diplomatico e dei Trattati; Piazzale della Farnesina, 1 00194 ROME RM Italie) для вручення судових документів на території Італії провадження у справі зупинено.

14.12.2020 від Ufficio Unico Ufficiali Giudiziari presso la Corte d'Appello di Roma надійшло повідомлення про те, що Центральним органом з питань вручення документів відповідно до Гаазької конвенції 15.11.1965 є Ufficio Unico Ufficiali Giudiziari presso la Corte d'Appello di Roma.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 23.12.2020 провадження у справі поновлено; у зв`язку зі зверненням господарського суду міста Києва із судовим дорученням про надання правової допомоги до Ufficio Unico Ufficiali Giudiziari presso la Corte d'Appello di Roma (Viale Giulio Cesare, 52 00192 Roma) для вручення судових документів на території Італії провадження у справі зупинено.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 15.02.2021 провадження у справі поновлено.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 15.02.2021 підготовче засідання відкладено на 22.03.2021.

03.03.2021 до суду надійшло повідомлення Ufficio Unico Ufficiali Giudiziari presso la Corte d'Appello di Roma про те, що для вручення судових документів на території Італії судові документи у справі мають бути перекладені на італійську мову.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 22.03.2021 замінено неналежного відповідача - Міністерство належним - державним підприємством «Український інститут інтелектуальної власності» (далі - Укрпатент); підготовче засідання відкладено на 26.04.2021.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 26.04.2021 закрито підготовче провадження та призначено справу до судового розгляду по суті на 14.06.2021.

Представники відповідачів у судове засідання 14.06.2021 не з`явилися, про причини неявки суд не повідомили; Укрпатент було належним чином повідомлено про дату, час та місце проведення судового засідання, що підтверджується наявними в матеріалах справи рекомендованими повідомленнями про вручення поштових відправлень за адресою місцезнаходження Укрпатенту.

Судом встановлено, що:

- позовна заява із перекладом на італійську мову надіслана Товариством відповідачу-1, що підтверджується митною декларацією та фіскальним чеком від 28.07.2020, які наявні в матеріалах справи;

- на виконання вимог ухвал суду 01.09.2020 судом отримано від позивача належним чином (нотаріально) засвідчений переклад на англійську мову ухвал господарського суду міста Києва від 07.08.2020 та від 10.08.2020 у двох примірниках та позовної заяви з додатками у двох примірниках;

- ухвалою господарського суду міста Києва від 03.09.2020 у зв`язку зі зверненням господарського суду міста Києва із судовим дорученням про надання правової допомоги до Організації національної італійської конференції Гаага д.і.п. п / в Міністерстві закордонних справ Службі дипломатичних судових спорів та договорів (Organe national italien de la Confйrence de La Haye de d.i.p. p/a Ministero degli Affari Esteri Servizio del Contenzioso Diplomatico e dei Trattati; Piazzale della Farnesina, 1 00194 ROME RM Italie) для вручення судових документів на території Італії провадження у справі зупинено;

- 14.12.2020 від Ufficio Unico Ufficiali Giudiziari presso la Corte d'Appello di Roma надійшло повідомлення про те, що Центральним органом з питань вручення документів відповідно до Гаазької конвенції 15.11.1965 є Ufficio Unico Ufficiali Giudiziari presso la Corte d'Appello di Roma;

- ухвалою господарського суду міста Києва від 23.12.2020 провадження у справі поновлено; у зв`язку зі зверненням господарського суду міста Києва із судовим дорученням про надання правової допомоги до Ufficio Unico Ufficiali Giudiziari presso la Corte d'Appello di Roma (Viale Giulio Cesare, 52 00192 Roma) для вручення судових документів на території Італії провадження у справі зупинено;

- ухвалою господарського суду міста Києва від 23.12.2020 провадження у справі поновлено; у зв`язку зі зверненням господарського суду міста Києва із судовим дорученням про надання правової допомоги до Ufficio Unico Ufficiali Giudiziari presso la Corte d'Appello di Roma (Viale Giulio Cesare, 52 00192 Roma) для вручення судових документів на території Італії провадження у справі зупинено;

- 03.03.2021 до суду надійшло повідомлення Ufficio Unico Ufficiali Giudiziari presso la Corte d'Appello di Roma про те, що для вручення судових документів на території Італії судові документи у справі мають бути перекладені на італійську мову;

- на офіційному сайті Гаазької конференції міститься інформація щодо центрального органу, застережень та декларацій кожної договірної сторони конвенції;

- офіційна декларація Італії до статті 5 Конвенції стосується виключно витрат за надання послуг, пов`язаних з документом, який вручається;

- відповідно до частини третьої статті 5 Конвенції якщо документ має бути вручений відповідно до частини першої цієї статті, то Центральний Орган може вимагати, щоб документ був складений або перекладений офіційною мовою або однією з офіційних мов запитуваної Держави;

- у пункті 2.3 Інструкції про порядок виконання міжнародних договорів з питань надання правової допомоги в цивільних справах щодо вручення документів, отримання доказів та визнання і виконання судових рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України, Державної судової адміністрації України від 27.06.2008 №1092/5/54 вказано, що у відповідних випадках документи, що підлягають врученню, можуть бути складені або перекладені на ту мову, яку, як є підстави вважати, розуміє особа, якій необхідно вручити документи; це окремо визначається судом України у дорученні;

- господарським судом міста Києва у даній справі встановлено, що англійська мова як мова Конвенції є також мовою, яку розуміє відповідач-1 як особа, яка здійснила міжнародну реєстрацію торговельної марки із зазначенням цілого ряду країн;

- відповідно до частини другої статті 6 роз`яснень щодо застосування в Україні Конвенції Україною заявлено, що суддя незалежно від положень частини першої цієї статті може постановити рішення, навіть якщо не надійшло жодного підтвердження про вручення або безпосередню доставку документів, у разі, якщо виконані всі наступні умови: a) документ було передано одним із способів, передбачених цією Конвенцією; b) з дати направлення документа сплинув термін, який суддя визначив як достатній для даної справи і який становить щонайменше шість місяців; c) не було отримано будь-якого підтвердження, незважаючи на всі розумні зусилля для отримання його через компетентні органи запитуваної Держави; незважаючи на положення попередніх частин, суддя може в термінових випадках прийняти рішення про застосування будь-яких тимчасових чи охоронних заходів.

Слід зазначити, що судом також надсилалися ухвали безпосередньо і на адресу Компанії.

До матеріалів справи долучено повідомлення про вручення ухвал суду за адресою місцезнаходження Компанії.

З огляду на викладене, судом вчинено всі вимоги Конвенції щодо належного повідомлення Компанії про розгляд даної справи.

Представники позивача у судовому засіданні 14.06.2021 оголосили вступне слово та підтримали позовні вимоги у повному обсязі.

Суд, заслухавши вступне слово представників позивача, з`ясувавши обставини, на які посилаються сторони, дослідив в порядку статей 209 і 210 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) докази у справі.

Після закінчення з`ясування обставин справи та перевірки їх доказами суд перейшов до судових дебатів.

Представники позивача виступили з промовами (заключним словом), в яких посилалися на обставини і докази, досліджені у судовому засіданні.

У судовому засіданні 14.06.2021 було оголошено вступну та резолютивну частини рішення відповідно до статті 233 ГПК України.

Судом згідно з вимогами статей 222 і 223 ГПК України здійснювалося повне фіксування судового засідання технічними засобами та секретарем судового засідання велися протоколи судових засідань, які долучені до матеріалів справи.

ВИКЛАД ОБСТАВИН СПРАВИ, ВСТАНОВЛЕНИХ СУДОМ

Компанія є власником міжнародної реєстрації №635434 на торговельну марку «SNAX», зареєстрованої для товарів 29 і 30 класів МКТП.

Товариство має намір зареєструвати та використовувати позначення «SNEX», у зв`язку з чим позивачем подано заявку від 13.07.2018 №m201816417 на реєстрацію знака для товарів і послуг «SNEX» стосовно:

- товарів 29 класу МКТП «М`ясо, риба, птиця та дичина; м`ясні екстракти; законсервовані, заморожені, сухі та скуховарені фрукти і овочі; желе, джеми, варення; яйця; молоко та молочні продукти; харчові олії та жири; айвар (законсервований перець); алое вера, приготоване для споживання людьми; альбумінове молоко; альгінати на кулінарні потреби; анчоуси неживі; арахіс оброблений; арахісове масло; арахісове молоко; арахісове молоко на кулінарні потреби; артишоки законсервовані; бекон; білки на кулінарні потреби; білок яєчний; боби законсервовані; бульгогі (корейська страва з яловичини); бульйони; бульйонні концентрати; вершки (молочні продукти); вироби з тіста на основі картоплі; вівсяне молоко; водорості червоні законсервовані; голотурії неживі; горіхи зі смаковими та ароматичними добавками; горіхи оброблені; зацукровані горіхи; горох законсервований; гриби законсервовані; гуакамоле (пюре з авокадо); деруни; егног безалкогольний; екстракти харчові з морських водоростей; ескамолес (їстівні яйця мурах оброблені); желатин; желе м`ясні; жир кістковий харчовий; жир свинячий; жири тваринні харчові; жирові речовини для виготовляння харчових жирів; жовток яєчний; журавлинне варення; закуски на основі фруктів; замінники молока; засолена риба; збиті вершки; згущене молоко; ікра баклажанна; ікра кабачкова; ікра риб`яча оброблена; імбирний джем; їстівні комахи неживі; йогурт; кальбі (м`ясні страви на грилі); капуста квашена; картопляні пластівці; кефір; кисломолочні сири; кільця цибулі в клярі; кімчі (квашена овочева страва); клеми (молюски) неживі; кліпфіск (солоно-сушена тріска); ковбасні вироби; кокосова олія харчова; кокосове масло; кокосове молоко; кокосове молоко на кулінарні потреби; кокосовий жир; кокосові горіхи сухі; коктейлі молочні; композиції з оброблених фруктів; корн-доги; корнішони; котлети з тофу; креветки неживі; креветки пилчасті неживі; креми на основі овочів; кров`яна ковбаса; крокети; кукурудза цукрова оброблена; кукурудзяна олія харчова; кумис (молочний напій); кунжутна олія харчова; лангусти неживі; лецитин на кулінарні потреби; лимонний сік на кулінарні потреби; лялечки шовкопрядів для споживання людьми; маргарин; масло; масло какао харчове; масляний крем; мигдалеве молоко; мигдалеве молоко на кулінарні потреби; мигдаль товчений; мідії неживі; молоко з підвищеним вмістом білка; молоко сухе; молочні напої з перевагою молока; муси овочеві; муси рибні; м`ясні консерви; м`ясо законсервоване; напої на основі арахісового молока; напої на основі кокосового молока; напої на основі мигдалевого молока; насіння оброблене; насіння соняшнику оброблене; насіння гарбуза оброблене; оболонки для ковбасних виробів натуральні або штучні; овочеві консерви; овочеві салати; овочеві соки для куховарення; оливки законсервовані; оливкова олія харчова; оливкова олія холодного віджиму харчова; олія з насіння льону харчова; омари неживі; оселедці неживі; пальмова олія харчова; пальмоядрова олія харчова; паштети печінкові; пектин на кулінарні потреби; печінка; пилок, приготований як харчовий продукт; повидла; продукти для овочевих супів; простокваша (скисле молоко); птиця свійська нежива; раки неживі; ракоподібні неживі; риба законсервована; риба сімейства лососевих нежива; рибне борошно для споживання людьми; рибне філе; рибні консерви; риб`ячий клей харчовий; рисове молоко; рисове молоко на кулінарні потреби; ріпакова олія харчова; родзинки; ряжанка (сквашене топлене молоко); сало свиняче; сардини неживі; свинина; свиріпова олія харчова; сири; сирники; сироватка молочна; сичуг; складники для готування бульйонів; сметана (сквашені вершки); соєва олія харчова; соєве молоко; соєві боби законсервовані харчові; соєві котлети; соління; солоне м`ясо; соняшникова олія харчова; сосиски; сосиски для хот-догів; сосиски у тісті; сочевиця законсервована; спреди (бутербродні пасти) на основі горіхів; сублімоване м`ясо; сублімовані овочі; суміші для готування супів; суміші, що містять жири, для бутербродів; супи; тагіні (паста з насіння кунжуту); тваринний кістковий мозок харчовий; тельбухи; томатна паста; томатне пюре; томатний сік для куховарення; тофу; трюфелі законсервовані; тунець неживий; устриці неживі; фалафель; ферменти молочні на кулінарні потреби; фініки; фрукти зацукровані; фрукти тушковані; фрукти, законсервовані спиртом; фрукти, поглазуровані цукром; фруктова цедра; фруктове повидло пресоване; фруктовий м`якуш; фруктові желе; фруктові консерви; фруктові салати; фруктові чипси; фундук оброблений; харчові продукти на основі риби; харчові пташині гнізда; хумус (паста з нуту); цибуля законсервована; часник законсервований; черепашки неживі; чипси картопляні; чипси картопляні низькокалорійні; чорна ікра; шинка; юба (плівка з соєвого молока); яблучне пюре; ягоди законсервовані; яєчний порошок; яйця слимаків для споживання; якіторі»;

- товарів 30 класу МКТП «Кава, чай, какао та замінники кави; рис; тапіока і саго; борошно та зернові продукти; хліб, кондитерські вироби; харчові льоди; цукор, мед, меляса; дріжджі, пекарські порошки; сіль; гірчиця; оцет, соуси (приправи); прянощі; лід (заморожена вода); арахісові кондитерські вироби; ароматизатори для напоїв, крім ефірних олій; ароматизатори для тортів, тістечок, крім ефірних олій; ароматизатори для харчових продуктів, крім ефірних олій; ароматичні суміші харчові; баоцзи (парові пиріжки з начинкою); батончики злакові; батончики злакові з високим вмістом білка; бджолине маточне молочко; бібімбап (рис, змішаний з овочами та яловичиною); бобове борошно; борошно горіхове; борошно гречане; борошно з тапіоки; борошняні кондитерські вироби; булгур; булки; булочки здобні; бурріто; ванілін (замінник ванілі); ванільні ароматизатори на кулінарні потреби; вареники (вироби з тіста з начинкою); вафлі; вермішель (локшина); вироби з тіста на основі борошна; вівсяне борошно; вівсяні пластівці; в`яжучі речовини для ковбас; в`яжучі речовини для морозива; галетне печиво; гвоздика (прянощі); гірчичне борошно; глазур для тортів, тістечок; глюкоза на кулінарні потреби; горішки, вкриті шоколадом; городні трави законсервовані (присмаки); гречка оброблена; дзеркальна глазур; добавки з клейковини на кулінарні потреби; дульсе-де-лече; есенції для харчових продуктів, крім ефірних есенцій і ефірних олій; жувальні гумки для освіжання подиху; жувальні гумки; журавлинний соус (приправа); заварний крем; загущувачі для готування харчових продуктів; закваска; закваски для тіста; закуски на основі злаків; закуски на основі рису; заморожений йогурт (льодяні кондитерські вироби); заморожений кефір (льодяні кондитерські вироби); заправки для салату; зародки пшениці для споживання людьми; зефір (кондитерські вироби); імбир (прянощі); їстівний папір; їстівний рисовий папір; кава несмажена; кавові ароматизатори; кавові напої з молоком; какаові напої з молоком; каперси; карамелі (цукерки); карі (прянощі); картопляне борошно; квітки або листя рослин, що використовуються як замінники чаю; кетчуп (соус); кімбап (корейська рисова страва); кімчіджон (млинці з квашених овочів); кіноа оброблена; кіши (пироги); клейковина, приготована як харчовий продукт; кондитерські вироби для прикрашання новорічних ялинок; кондитерські вироби з цукром; кориця (прянощі); крекери; крем з винного каменю на кулінарні потреби; крохмаль харчовий; крупа для мамалиґи; крупи харчові; крутони; кубики льоду; кукурудза подрібнена; кукурудза смажена; кукурудзяне борошно; кукурудзяні пластівці; куркума; кускус (манна крупа); лід для охолоджування; лід натуральний або штучний; лід у вигляді стружки з підсолодженими червоними бобами; локричні кондитерські вироби; локшина; локшина соба (локшина з гречаного борошна); локшина удон (локшина з пшеничного борошна); ломпер (тонкі картопляні коржики); майонез; макарони; макаронні вироби; макаруни (кондитерські вироби); мальтоза; мамалиґа; манна крупа; маринади; марципани; мигдалеве тісто; мигдалеві кондитерські вироби; місо (приправа); млинці; морозиво; морська вода для куховарення; морські водорості (приправа); муси десертні (кондитерські вироби); муси шоколадні; мускатні горіхи; мюслі; м`ясна підлива; м`ята для кондитерських виробів; м`ятні льодяники для освіжання подиху; м`ятні солодощі; напої на основі кави; напої на основі какао; напої на основі ромашки; напої на основі чаю; напої на основі шоколаду; насіння анісу; насіння зірчастого анісу; насіння кунжуту (приправи); насіння льону на кулінарні потреби (приправа); настої нелікувальні; оброблене насіння, що використовується як приправа; овес подрібнений; окономіякі (японські солоні млинці); онігірі (рисові кульки); очищений овес; очищений ячмінь; палички локричні (кондитерські вироби); пальмовий цукор; пастила (кондитерські вироби); пастилки (кондитерські вироби); пельмені (вироби з тіста з м`ясною начинкою); перець; перець запашний; перець стручковий (присмаки); песто (соус); петіфури (тістечка); печиво; пивний оцет; пироги; пироги з м`ясом; пікалілі; піци; пластівці (зернові продукти); помадки (кондитерські вироби); попкорн; порошки для виготовляння морозива; праліне; прикраси з цукерок для тортів, тістечок; прикраси з шоколаду для тортів, тістечок; приправи; природні підсолоджувачі; присмаки; прісний хліб; продукти на основі вівса; прополіс; пряники; пудинги; пудра на торти, тістечка; пшеничне борошно; равіолі; рамен (японська страва на основі локшини); реліш (приправа); речовини для пом`якшування м`яса на побутові потреби; речовини для усталювання збитих вершків; рис швидкого приготування; рисова маса на кулінарні потреби; рисовий пудинг; рисові торти, тістечка; рослинні продукти, що використовуються як замінники кави; сандвічі; сандвічі з сосискою; селерова сіль; сенбей (рисові крекери); сироп з агави (природний підсолоджувач); сироп мелясовий; сіль для консервування харчових продуктів; снеки зернові екструдовані; снеки на основі пшениці; снеки пшеничні екструдовані; кільця повітряні сирні (снеки кукурудзяні); кульки повітряні сирні (снеки кукурудзяні); суміш снеків, що складається з крекерів, сухих кренделів з сіллю або попкорну; снеки-мюслі; снеки з повітряної кукурудзи; соєва паста (приправа); соєве борошно; соєвий соус; солод для споживання людьми; солодові бісквіти; солодові екстракти харчові; солодощі (цукерки); сорбети (льоди); соуси для макаронних виробів; спагеті; спреди (бутербродні пасти) на основі шоколаду; спреди (бутербродні пасти) шоколадні, що містять горіхи; спрінг-роли; страви, приготовані на основі локшини; сублімовані страви з макаронними виробами як основним інгредієнтом; сублімовані страви з рисом як основним інгредієнтом; суміші для глазурування шинки; суміші для тіста для окономіякі (японських солоних млинців); сухарики-грінки; сухарі; сухарі панірувальні; сухе печиво; суші; табуле; тако; тарти; тістечка; тісто; тісто бездріжджове на торти і тістечка; тісто на кондитерські вироби; тісто на торти і тістечка; томатний соус; торти; тортильї; французький пиріг з паштетом; фруктові желе (кондитерські вироби); фруктові соуси; халва; харчова сода (бікарбонат натрію на куховарські потреби); цзяоцзи (вироби з тіста з начинкою); цикорій (кавовий замінник); цукерки; чай охолоджений; часник подрібнений (приправа); чатні (приправа); чизбургери (сандвічі); чоу-чоу (приправа); шафран (присмака); шоколад; шоколадні напої з молоком; яблучний соус (приправа); ячмінне борошно; ячмінь подрібнений»;

- послуг 35 класу МКТП «Рекламування; керування підприємницькою діяльністю; адміністрування у сфері підприємницької діяльності; офісні роботи; адміністративна допомога щодо запитів про подання комерційних пропозицій; адміністративна допомога щодо запрошень до участі у тендерних процедурах; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; адміністрування програм лояльності для клієнтів; адміністрування програм лояльності для постійних клієнтів авіакомпаній; аналізування собівартості; аудит підприємницької діяльності; аудит фінансовий; аукціонний продаж; аутсорсингове адміністративне керування для компаній; бухгалтерський облік; веб-індексування на комерційні або рекламні потреби; ведення бухгалтерських книг; ведення переговорів щодо укладання угод у сфері підприємницької діяльності для інших; вивчання ринку; визначання громадської думки; виписування рахунків; влаштовування передплати газет для інших; влаштовування передплати телекомунікаційних послуг для інших; готування платіжних документів; готування податкових декларацій; демонстрування товарів; довідкові послуги у сфері підприємницької діяльності; допомога в керуванні підприємницькою діяльністю; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадчі послуги для керування підприємницькою діяльністю; досліджування щодо підприємницької діяльності; економічне прогнозування; забезпечування інформацією в сфері підприємницької діяльності за допомогою веб-сайтів; збирання інформації у комп`ютерні бази даних; збирання статистичних даних; інформування щодо підприємницької діяльності; керування діяльністю артистів-виконавців; керування діяльністю вільнонайманих працівників; керування діяльністю готелів; керування діяльністю спортсменів; керування діяльністю щодо програм з відшкодовування витрат для інших; керування підприємницькою діяльністю в перехідний період; комерційне інформування та поради для споживачів у виборі товарів і послуг; комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; комп`ютеризоване ведення справ; консультування з керування персоналом; консультування з керування підприємницькою діяльністю; консультування з комунікаційних стратегій щодо рекламування; консультування з комунікаційної стратегії щодо зв`язків з громадськістю; консультування з організовування підприємницької діяльності; маркетинг; маркетинг у рамках робіт з видання програмного забезпечення; маркетинг цільовий; маркетингові досліджування; машинописні роботи; надавання інформації щодо комерційних та ділових контактів; надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; написання біографічних довідок для інших; написання резюме для інших; написання рекламних текстів; написання сценаріїв на рекламні потреби; обробляння текстів; оновлювання рекламних матеріалів; оновлювання та ведення даних у комп`ютерних базах даних; оновлювання та ведення інформації в реєстрах; оптимізація відвідуваності веб-сайтів; організовування виставок на комерційні або рекламні потреби; організовування показів мод на рекламні потреби; організовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; орендування рекламного місця; оформляння вітрин; оцінювання підприємницької діяльності; підбирання персоналу; поради щодо організовування і керування підприємницькою діяльністю; посередницькі послуги у сфері підприємницької діяльності щодо підбору потенційних приватних інвесторів для підприємців, які потребують фінансування; послуги агентств комерційного інформування; послуги агентств працевлаштування; послуги експертів з ефективності підприємницької діяльності; послуги з аутсорсингу (допомога у сфері підприємницької діяльності); послуги з керування підприємницькими проектами для об`єктів будівництва; послуги з комерційного посередництва; послуги з конкурентного розвідування ринку; послуги з макетування на рекламні потреби; послуги з нагадування про ділові зустрічі (офісні роботи); послуги з огляду преси; послуги з порівнювання цін; послуги з релокації для підприємств; послуги з розвідування ринку; послуги з фотокопіювання; послуги закупівельні для інших (закуповування товарів та послуг для інших підприємств); послуги зі складання графіків ділових зустрічей (офісні роботи); послуги зі створювання та керування списками подарунків; послуги із заповнювання податкової декларації; послуги імпортно-експортних агентств; послуги манекенників для рекламування або сприяння продажам; послуги рекламних агентств; послуги секретарів; послуги щодо зв`язків з громадськістю; послуги щодо оптового продажу фармацевтичних, ветеринарних і гігієнічних препаратів та товарів медичного призначення; послуги щодо роздрібного продажу завантажних музичних творів у цифровому форматі в режимі он-лайн; послуги щодо роздрібного продажу завантажних рингтонів у режимі он-лайн; послуги щодо роздрібного продажу завантажних та попередньо записаних музичних творів та фільмів у режимі он-лайн; послуги щодо роздрібного продажу творів мистецтва художніми галереями; послуги щодо роздрібного або оптового продажу товарів 29 та 30 класів, зазначених у переліку; пошук даних у комп`ютерних файлах для інших; пошук спонсорів; пошукова оптимізація для сприяння продажам; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; приймання телефонних дзвінків для недоступних абонентів; прокат білбордів (рекламних щитів); прокат офісних машин і обладнання; прокат рекламних матеріалів; прокат рекламного часу на засобах інформування; прокат торговельних автоматів; прокат торговельних стендів; прокат фотокопіювальних машин; пряме поштове рекламування; психологічне тестування для відбирання персоналу; публікування рекламних текстів; радіорекламування; реєстрування письмових повідомлень та даних; рекламування з оплатою переходів на веб-сторінку за рекламним оголошенням; рекламування зовнішнє; рекламування поштою; рекламування через комп`ютерну мережу в режимі он-лайн; репродукування документів; розклеювання рекламних плакатів; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; розробляння рекламних матеріалів; розслідування у сфері підприємницької діяльності; систематизування інформації у комп`ютерні бази даних; складання звітів про стан рахунків; складання індексів інформації на комерційні або рекламні потреби; сприяння продажам для інших; сприяння продажам товарів і послуг шляхом спонсорської підтримки спортивних подій; створювання програм щодо замовляння товарів через телерекламу; створювання рекламних фільмів; стенографування; текстове записування інформації (офісні роботи); телевізійне рекламування; телемаркетингові послуги; узгоджування та укладання комерційних угод для третіх сторін; фахове консультування щодо підприємницької діяльності; розміщування в мережі Інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах інформації щодо асортименту товарів 29 і 30 класів, зазначених у переліку, та рекламної інформації щодо надаваних послуг 35 класу,; яке дозволяє покупцям зручно оглядати,; замовляти та купувати ці товари і замовляти послуги з веб-сторінок і веб-сайтів в інтернеті,; а також отримувати необхідну інформацію про ці товари чи надавані послуги».

Позовні вимоги мотивовано тим, що Компанія не використовує більше 5 років спірну торговельну марку за міжнародною реєстрацією №635434, а відтак вказана міжнародна реєстрація має бути достроково припинена.

Компанія не надала суду жодних доказів використання протягом останніх п`яти років належної їй торговельної марки за міжнародною реєстрацією №635434.

ДЖЕРЕЛА ПРАВА Й АКТИ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ. ПОЗИЦІЯ СУДУ

Статтею 1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі - Закон) передбачено, що знак - це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Згідно з частиною (1) статті 4 Мадридської угоди міжнародну реєстрацію знаків від 14.04.1891 (дата набрання чинності для України - 25.12.1991) з дати реєстрації, зробленої в Міжнародному бюро, у кожній зацікавленій Договірній країні знаку надається така сама охорона, як і у випадку, коли б він був заявлений там безпосередньо.

Відповідно до статті 17 Закону власник свідоцтва повинен добросовісно користуватися правами, що випливають із свідоцтва.

Абзацами першим і третім пункту 4 статті 18 Закону передбачено, що якщо знак не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково.

Для цілей цього пункту використанням знака власником свідоцтва вважається також використання його іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва.

Згідно з пунктами 2 і 4 статті 16 Закону свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом.

Використанням знака визнається:

нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;

застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Частиною другою статті 157 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що використанням торговельної марки у сфері господарювання визнається застосування її на товарах та при наданні послуг, для яких вона зареєстрована, на упаковці товарів, у рекламі, друкованих виданнях, на вивісках, під час показу експонатів на виставках і ярмарках, що проводяться в Україні, у проспектах, рахунках, на бланках та в іншій документації, пов`язаній з впровадженням зазначених товарів і послуг у господарський (комерційний) обіг.

Відповідно до частини другої статті 158 Угоди про асоціацію (між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони) для цілей цієї Угоди права інтелектуальної власності включають, зокрема, торговельні марки.

Згідно з частиною першою статті 198 Угоди про асоціацію сторони передбачають, що реєстрація торговельної марки підлягає анулюванню, якщо протягом безперервного п`ятирічного періоду вона не була введена у використання на відповідній території для товарів або послуг, стосовно яких вона зареєстрована, і відсутні належні причини для невикористання; проте жодна особа не може заявити, що права власника на торговельну марку мають бути анульовані, якщо протягом проміжку часу між закінченням п`ятирічного періоду і поданням заяви про анулювання розпочалося або було поновлено реальне використання торговельної марки; початок використання або його поновлення протягом трьохмісячного періоду, що передує заяві про анулювання, яке розпочалося відразу після закінчення безперервного п`ятирічного періоду невикористання, не беруться до уваги, якщо підготовка до початку або поновлення використання здійснюється лише у зв`язку з тим, що власник усвідомлює можливість подання заяви про анулювання.

Аналіз законодавчих приписів, наведених у статтях 1, 16, 17, 18 Закону дає підстави для висновку про те, що, виходячи з правової сутності знака для товарів і послуг, умовою належного його використання є використання власником зареєстрованого знака саме щодо зазначених у свідоцтві товарів і послуг.

Якщо знак для товарів і послуг без поважних причин безперервно не використовується щодо частини або всіх товарів та/або послуг, внесених до реєстру, протягом трьох років від дати публікації про видачу свідоцтва або від іншої дати, то це є достатньою підставою для дострокового припинення за рішенням суду дії свідоцтва на такий знак повністю або частково щодо відповідних товарів та/або послуг. Не підлягає достроковому припиненню дія свідоцтва у випадку коли використання знака розпочалося або відновилося до подання позову.

На підтвердження використання знака власник свідоцтва має подати суду докази вчинення принаймні деяких дій з числа зазначених у частині четвертій статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг». Такими доказами можуть бути, зокрема, примірники товарів, на яких нанесено відповідний знак для товарів і послуг, документи із зображенням знака (каталоги, прайс-листи з пропозиціями щодо надання послуг чи поставки товарів тощо).

Поширення на території України товарів із зображенням знака може бути підтверджено касовими чеками, квитанціями, накладними, іншими документами, що містять інформацію про найменування товару й місце його придбання, а в разі коли власником знака є нерезидент, підтвердженням ввезення товарів в Україну можуть бути митні декларації та інші митні документи.

При цьому докази, які можуть підтвердити використання знака для товарів і послуг, повинні бути, як правило, обмежені трирічним строком до дати звернення позивача до суду.

Саме лише укладення договорів (у тому числі ліцензійних) щодо розпорядження майновими правами на знак для товарів і послуг не може вважатися використанням даного знака. Доказами використання певного позначення у відповідності з укладеним договором можуть виступати, зокрема, договори купівлі-продажу чи поставки товару, на якому розміщено знак, договори про розміщення рекламної продукції про такі товари на відповідних рекламних носіях тощо. Використання позначення може підтверджуватися й фактичними даними про використання його іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва (доказами такого використання позначення мають бути такі ж документи, як і у випадку, якби власник знака використовував його у власній діяльності).

Пунктом 4 статті 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» передбачено, що обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Відповідно до пункту 2.3 Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 10.01.2002 №10 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.01.2002 за №64/6352 (далі - Положення), у процесі ведення реєстру до нього вносяться відомості щодо припинення дії свідоцтва повністю або частково.

Згідно з частинами (1) і (2) статті 9 Мадридської угоди міжнародну реєстрацію знаків від 14.04.1891 відомство країни власника також повідомляє Міжнародне бюро про анулювання, виключення з реєстру, відмови від охорони, передачі прав та інші зміни, внесені в запис про реєстрацію знака у національному реєстрі, якщо ці зміни стосуються також міжнародної реєстрації.

Бюро вносить ці зміни до Міжнародного реєстру і, в свою чергу, повідомляє про них відомства Договірних країн, а також публікує їх у своєму журналі.

ВИСНОВКИ

Отже, враховуючи, що жодних доказів використання Компанією належної їй торговельної марки за міжнародною реєстрацією №635434 суду не подано, то позовні вимоги в частині дострокового припинення в Україні дії міжнародної реєстрації №635434 на торговельну марку «SNAX», належну Компанії, є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

Що ж до позовних вимог стосовно зобов`язання Укрпатенту надіслати до Міжнародного бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності повідомлення про дострокове припинення на території України дії міжнародної реєстрації №635434 на торговельну марку «SNAX» повністю та опублікувати в офіційному бюлетені «Інтелектуальна власність» повідомлення про припинення вказаної міжнародної реєстрації, то вони також підлягають задоволенню, оскільки є похідними від первісної вимоги.

За приписами статті 129 ГПК України витрати зі сплати судового збору покласти на Компанію.

Керуючись статтями 129, 233, 236 - 238, 240 та 241 ГПК України, господарський суд міста Києва

ВИРІШИВ:

1. Позовні вимоги товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Київхліб» (04080, м. Київ, вул. Костянтинівська, 64; ідентифікаційний код 41202432) до Sаn Carlo Gruppo Alimentare S.P.A. (Сан Карло Группо Аліментаре С.П.А.) (Via Turati, 29 1-20121 Milano, Italy) та державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (01601, м. Київ, вул. Глазунова, буд. 1; ідентифікаційний код 31032378) про дострокове припинення дії міжнародної реєстрації №635434 на торговельну марку та зобов`язання вчинити певні дії задовольнити повністю.

2. Достроково припинити в Україні дію міжнародної реєстрації №635434 на торговельну марку «SNAX», зареєстровану для товарів 29 і 30 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків, власником якої є Sаn Carlo Gruppo Alimentare S.P.A. (Сан Карло Группо Аліментаре С.П.А.) (Via Turati, 29 1-20121 Milano, Italy).

3. Зобов`язати державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» (01601, м. Київ, вул. Глазунова, буд. 1; ідентифікаційний код 31032378) надіслати до Міжнародного бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності повідомлення про дострокове припинення на території України дії міжнародної реєстрації №635434 на торговельну марку «SNAX» повністю та опублікувати в офіційному бюлетені «Інтелектуальна власність» повідомлення про припинення вказаної міжнародної реєстрації.

4. Стягнути з Sаn Carlo Gruppo Alimentare S.P.A. (Сан Карло Группо Аліментаре С.П.А.) (Via Turati, 29 1-20121 Milano, Italy) на користь товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Київхліб» (04080, м. Київ, вул. Костянтинівська, 64; ідентифікаційний код 41202432) 4 204 (чотири тисячі двісті чотири) грн. судового збору.

Після набрання рішенням законної сили видати відповідні накази.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду може бути подана до Північного апеляційного господарського суду протягом двадцяти днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Повне судове рішення складено 17.06.2021.

Суддя О.В. Марченко