ПІВДЕННО-ЗАХІДНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
_____________________________________________________________________________________________
П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 червня 2021 року м. ОдесаСправа № 916/1500/19
Південно - західний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого судді: Філінюка І.Г.

суддів: Бєляновського В.В., Богатиря К.В.

секретар судового засідання - Чеголя Є.О.

за участю:

від ТОВ «СТРОНГДРІНК» - адвокат Коляда О.О., ордер серії АЕ № 1049694 від 04.01.2021;

від ТОВ «БУКЛЕТ-ЮГ» - адвокат Коляда О.О., ордер серії АЕ № 1049693 від 04.01.2021;

від ТОВ «Скляний Альянс» - адвокат Коломієць Є.В., довіреність № 131 від 25.02.2021;

від ТОВ «Алкогольно-безалкогольний комбінат Дніпро» - адвокат Коломієць Є.В., довіреність № 69 від 25.02.2021;

від ТОВ «Скляний Альянс» - адвокат Гладун А.І., ордер серії ВС № 1051453 від 21.12.2020;

від ТОВ «Алкогольно-безалкогольний комбінат Дніпро» - адвокат Гладун А.І., ордер серії ВС № 1050272 від 14.12.2020;

Представники сторін в судове засідання не з`явились. Про дату, час та місце розгляду апеляційної скарги повідомлялися належним чином.

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційні скарги:

1. Товариства з обмеженою відповідальністю «Алкогольно-безалкогольний комбінат Дніпро»;

2. Товариства з обмеженою відповідальністю «Склянний альянс»

на рішення Господарського суду Одеської області від 04.11.2020

у справі № 916/1500/19

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Стронгдрінк»

до відповідачів:

1). Товариства з обмеженою відповідальністю «Алкогольно-безалкогольний комбінат Дніпро»;

2) Товариства з обмеженою відповідальністю «Склянний альянс»

за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача: Товариства з обмеженою відповідальністю «Буклет-Юг»

про зобов`язання ТОВ «АБК Дніпро» припинити порушення прав інтелектуальної власності на промислові зразки згідно патентів України №18202 і №34551 та заборонити йому використовувати пляшки, схожі з цими промисловими зразками шляхом виробництва, зберігання, пропонування до продажу, продажу, рекламування, в тому числі на сайті за доменним ім`ям http://abkdnipro.com/ будь-яких товарів;

про зобов`язання ТОВ «АБК Дніпро» усунути схожі з промисловими зразками згідно патентів України №18202 і №34551, пляшки з алкогольними напоями «ПЕТРИКІВСЬКА»™ з мережі Інтернет, зокрема, з сайту http://abkdnipro.com/;

про зобов`язання ТОВ «АБК Дніпро» вилучити з цивільного обігу та знищити напої алкогольні - «Петриківська»™, що містяться в пляшках, в яких використано суттєві ознаки промислових зразків згідно патентів України №18202 і №34551, як такі, що були виготовлені та введені в цивільний обіг з порушенням майнових прав інтелектуальної власності позивача;

про заборону ТОВ «Склянний Альянс» здійснювати без дозволу власника майнових прав на промислові зразки за патентами України №18202 і №34551 реалізацію скляних пляшок, що містять в собі суттєві ознаки промислових зразків згідно патентів України на промислові зразки №18202 та №34551, ТОВ «АБК Дніпро» та будь-яким третім особам.

суддя суду першої інстанції: Малярчук І.А.

час та місце ухвалення рішення: 13:08:33, м. Одеса, Господарський суд Одеської області

повний текст рішення складено 23.11.2020.

В С Т А Н О В И В:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Стронгдрінк» звернулось до господарського суду Одеської області з позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю «Алкогольно-безалкогольний комбінат Дніпро», Товариства з обмеженою відповідальністю «Склянний альянс», Приватного підприємства «Таврія плюс», за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача - Товариства з обмеженою відповідальністю «Буклет-Юг», про зобов`язання припинити порушення прав інтелектуальної власності, зобов`язання вилучити з цивільного обороту та знищити, заборону здійснювати реалізацію, заборону здійснювати приймання на реалізацію, зберігання та продаж товару.

Позивач в обґрунтування позовних вимог, з врахуванням заяви про відмову від частини позовних вимог від 07.09.2020 за вх.№23548/20, зазначає, що є суб`єктом господарювання з виробництва алкогольних напоїв під ТМ «ХЛІБНА СЛЬОЗА» з використанням промислових зразків згідно патентів України на промислові зразки, право власності на які належить третій особі - ТОВ «Буклет-Юг».

ТОВ «Стронгдрінк», уклавши із ТОВ «Буклет-Юг» 16.11.2017 ліцензійну угоду №11/1, отримав виключну ліцензію на використання промислових зразків №№18202, №34551 (з метою виготовлення, застосування, ввезення, пропозицій до продажу, продажу та іншого введення в господарський оборот продукту, виготовленого на основі зазначених промислових зразків, а також застосування способу, який охоплюється патентами) в межах строку дії патентів на території України.

Угода №11/1 від 16.11.2017 діє до 31.12.2018 з автоматичною її пролонгацією на кожен наступний рік за відсутності заперечень сторін проти цього (п.11.1. ліцензійної угоди).

Права ТОВ «Буклет-Юг» на патенти №34551, 18202 підтверджуються даними із сайту Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг від 21.02.2019, виписками Державного реєстру патентів України на промислові зразки від 14.12.2016, від 12.12.2016.

Позивач вказує, що йому стало відомо, що відповідач - ТОВ «АБК Дніпро» розпочав виробництво та реалізацію в Україні горілчаних напоїв під ТМ «ПЕТРИКІВСЬКА» з використанням схожої пляшки, етикетки та емблеми, що є промисловими зразками, що підтверджується фотографічними знімками даної продукції, інформацією щодо пропонування до продажу продукції алкогольного напою «ПЕТРИКІВСЬКА», яка міститься на сайті відповідача-1 у мережі Інтернет.

Отже, як вказує позивач, відповідач-1 використовує промислові зразки «ПЛЯШКА» за патентами України №18058 від 25.12.2008; №18059 від 25.12.2008; №18202 від 12.01.2009; №18907 від 12.05.2009; №34551 від 10.05.2017 на ринку саме у якості пляшки, форми етикетки та емблеми для власної алкогольної продукції.

09.07.2019 за вх.№2-3226/19 позивачем подано до суду заяву, згідно якої позивач відмовляється від частини позовних вимог, викладених в п.5 прохальної частини позовної заяви, а саме щодо заборони ПП «Таврія Плюс» здійснювати приймання на реалізацію, зберігання та продаж алкогольних напоїв під торговою маркою «Петриківська», виробництва ТОВ «Алкогольно-безалкогольний комбінат Дніпро», виготовлених з використанням промислових зразків згідно патентів України №№ НОМЕР_1 , 18059, 18202, 18907, 18908, 34551, шляхом вилучення з цивільного обороту, знищення зазначеної продукції та подальшого офіційного письмового повідомлення ТОВ «Буклет-Юг», ТОВ «Стронгдрінк» щодо таких вчинених дій.

В обґрунтування заявленого позивач послався на те, що після відкриття провадження у справі ПП «Таврія Плюс» добровільно задовольнило позовні вимоги позивача, що викладені у п.5 прохальної частини позову.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 18.07.2019 закрито провадження у справі №916/1500/19 в частині позовних вимог ПП «Стронгдрінк» до ПП «Таврія Плюс» про заборону здійснювати приймання на реалізацію, зберігання та продаж алкогольних напоїв під торговою маркою «Петриківська», виробництва ТОВ «Алкогольно-безалкогольний комбінат Дніпро», виготовлених з використанням промислових зразків згідно патентів України №№ НОМЕР_1 , 18059, 18202, 18907, 18908, 34551, шляхом вилучення з цивільного обороту, знищення зазначеної продукції та подальшого офіційного письмового повідомлення ТОВ «Буклет-Юг», ТОВ «Стронгдрінк» щодо таких вчинених дій.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 12.09.2019, залишеною без змін постановою Південно-західного апеляційного господарського суду від 24.10.2019, призначено проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності.

Рішенням Господарського суду Одеської області від 04.11.2020 задоволено повністю позов Товариства з обмеженою відповідальністю «Стронгдрінк» до Товариства з обмеженою відповідальністю «Алкогольно-безалкогольний комбінат Дніпро», Товариства з обмеженою відповідальністю «Склянний альянс», за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача - Товариства з обмеженою відповідальністю «Буклет-Юг» про зобов`язання припинити порушення прав інтелектуальної власності, зобов`язання вилучити з цивільного обороту та заборону здійснювати реалізацію товару.

Зобов`язано Товариство з обмеженою відповідальністю «Алкогольно-безалкогольний комбінат Дніпро» припинити порушення прав інтелектуальної власності на промислові зразки згідно патентів України №18202 і №34551 та заборонити ТОВ «АБК Дніпро» використовувати пляшки, схожі з цими промисловими зразками шляхом виробництва, зберігання, пропонування до продажу, продажу, рекламування, в тому числі на сайті за доменним ім`ям http://abkdnipro.com/ будь-яких товарів.

Зобов`язано Товариство з обмеженою відповідальністю «Алкогольно-безалкогольний комбінат Дніпро» усунути схожі з промисловими зразками згідно патентів України №18202 і №34551, пляшки з алкогольними напоями «ПЕТРИКІВСЬКА»™ з мережі Інтернет, зокрема, з сайту http://abkdnipro.com/.

Зобов`язано Товариство з обмеженою відповідальністю «Алкогольно-безалкогольний комбінат Дніпро» вилучити з цивільного обігу та знищити напої алкогольні - «Петриківська»™, що містяться в пляшках, в яких використано суттєві ознаки промислових зразків згідно патентів України №18202 і №34551, як такі, що були виготовлені та введені в цивільний обіг з порушенням майнових прав інтелектуальної власності ТОВ «Стронгдрінк».

Заборонено Товариству з обмеженою відповідальністю «Склянний Альянс» здійснювати без дозволу власника майнових прав на промислові зразки за патентами України №18202 і №34551 реалізацію скляних пляшок, що містять в собі суттєві ознаки промислових зразків згідно патентів України на промислові зразки №18202 та №34551, ТОВ «АБК Дніпро» та будь-яким третім особам.

Стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю «Алкогольно-безалкогольний комбінат Дніпро» на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Стронгдрінк» 5763, 00 грн. судового збору, 6592, 50 грн. витрат на проведення судової експертизи.

Стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю «Склянний альянс» на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Стронгдрінк» 1921, 00 грн. судового збору, 2197, 50 грн. витрат на проведення судової експертизи.

Рішення місцевого господарського суду мотивовано наступним.

1. Винахідником та початковим правовласником промислового зразку за свідоцтвом №18202 є ОСОБА_1 , який в подальшому шляхом укладення договору від 09.10.2014 передав своє право власності на нього ТОВ «Сімферопольський вино-коньячний завод».

За договором №п18202 про надання дозволу (невиключної ліцензії) на використання промислового зразка від 04.05.2015 ТОВ «Царичанський консервний завод» (правонаступником якого є ТОВ «АБК Дніпро» - зміна назви юридичної особи) на строк дії патенту отримав невиключну ліцензію на використання промислового зразка №18202 на території України.

В подальшому за договором від 01.08.2016 ТОВ «Сімферопольський вино-коньячний завод» передало ТОВ «Буклет-Юг» у власність майнові права на патенти на промисловий зразок №18202.

Юридичну особу ТОВ «Сімферопольський вино-коньячний завод» припинено 01.04.2019 шляхом ліквідації згідно Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань № станом на 28.10.2019.

Судом першої інстанції зазначено, що відповідно до статті 609 ЦК України зобов`язання припиняється шляхом ліквідації юридичної особи. Отже, з 01.04.2019 зобов`язання за ліцензійним договором №п18202 від 04.05.2015 щодо передачі невиключної ліцензії ТОВ «АБК Дніпро» на промисловий зразок №18202 є припиненими.

2. Ухвалою Господарського суду Одеської області від 12.09.2019 призначено судову експертизу, за результатами якої складено висновок Одеського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України №3-ІТ/2 ТГ від 16.06.2020.

За висновком експерта у промислових виробах, поданих ТОВ «Стронгдрінк» (крім пляшка ТМ «ПЕТРИКІВСЬКА», «ГОРІЛКА ОСОБЛИВА «ЖИТНЯ», 1,0 дм. куб., дата розливу: 11.12.2018, акцизна марка 04 ААБФ 001493; пляшка настоянка «З ПЕРЦЕМ» Крафтова серія ТМ «ПЕТРИКІВСЬКА», 1.0 л. дата розливу 04.02.2019р., акцизна марка 04 ААБІ 001692) та ТОВ «АБК Дніпро» використано усі суттєві ознаки промислового зразка за патентом України №18202. А також у всіх без виключення пляшках, поданих сторонами, використано усі суттєві ознаки промислового зразка за патентом України №34551.

3. Позивач у справі має виключне право використовувати промислові зразки за патентами України №№18202, 34551, власником яких є ТОВ «Буклет-Юг».

Натомість, ТОВ «АБК Дніпро» не наділений правом будь-яким чином використовувати промислові зразки за патентами України №№18202, 34551, однак у продукції власного виробництва, яку піддав розповсюдженню, використовував промислові зразки за патентами України №№18202, 34551, чим порушив права позивача, як володільця виключної ліцензії на зазначені промислові зразки.

- відповідач - ТОВ «Склянний альянс» виробляв для відповідача - ТОВ «АБК Дніпро» пляшки для його власної продукції, в яких виявлено сукупність суттєвих ознак промислових зразків №№18202, 34551, чим також порушив право виключної ліцензії позивача.

Не погодившись із вказаним судовим рішенням, Товариство з обмеженою відповідальністю «Склянний альянс» та Товариство з обмеженою відповідальністю «Алкогольно-безалкогольний комбінат Дніпро» звернулись до Південно-західного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій посилаючись на порушення судом першої інстанції норм матеріального та процесуального права просять:

- скасувати рішення Господарського суду Одеської області від 04 листопада 2020 року у справі №916/1500/19 та прийняти нове рішення яким, у позові Товариства з обмеженою відповідальністю «Стронгдрінк» відмовити повністю.

Узагальнені доводи апеляційних скарг:

Суд першої інстанції розглянув справу з порушенням норм процесуального права, зокрема з порушенням правил виключної підсудності справи та правил об`єднання позовних вимог.

Товариства з обмеженою відповідальністю «Склянний альянс» зазначає, що обравши місцезнаходження одного з відповідачів ТОВ «Таврія Плюс», провадження за вимогами до якого було закрито судом ухвалою від 18.07.2019 у зв`язку з відмовою позивача від позову у цій частині, як підставу для визначення підсудності спору Господарському суду Одеської області позивачем порушено правила виключної підсудності спорів у сфері інтелектуальної власності.

За змістом вимог позивача до відповідача-1 і доводів позовної заяви, місцем вчинення порушення є місце виготовлення продукції (алкогольних напоїв), Відповідачем - 1, яке здійснюється за адресою: Дніпропетровська обл., Царичанський район, селище міського типу Царинчанка, вул. Царичанська, буд. 168.

За змістом вимог позивача до відповідача-2 і доводів позовної заяви, місцем вчинення правопорушення є місце виготовлення продукції (склотари) Відповідачем - 2, яке здійснюється за адресою: Дніпропетровська область, м. Вільногірськ, вул. Промислова, буд. 31.

Таким чином, справа у такому спорі підсудна Господарському суду Дніпропетровської області, за місцем вчинення порушення.

Відповідно до частини першої статті 173 та пункту 2 частини п`ятої статті 174 Господарського процесуального кодексу позивачем порушено правила об`єднання позовних вимог, оскільки усі вимоги є самостійними, не є похідними одна від одної і заявлені до різних відповідачів, що зумовлювало обов`язок суду повернути позовну заяву позивачу.

Судом першої інстанції не застосовано норми статей 422 та 424 Цивільного кодексу України, за змістом яких: право інтелектуальної власності виникає (набувається) з підстав, встановлених цим Кодексом, іншим законом чи договором (ч. 1 ст. 422 ЦК України); майновими правами інтелектуальної власності є: 1) право на використання об`єкта права інтелектуальної власності (п. І ч. І ст. 424 Цивільного кодексу України).

Не застосування вказаних норм матеріального права за твердженням скаржників вплинуло на правильне встановлення обставин пов`язаних із набуттям відповідачем - 1 (апелянт) майнових прав на використання об`єкта права інтелектуальної власності.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Алкогольно-безалкогольний комбінат Дніпро» зазначає, що зобов`язання що виникло на підставі Ліцензійного договору №п 18202 про надання дозволу (невиключної ліцензії) на використання промислового зразка від 04.05.2015, на підставі якого відповідач - І (апелянт) отримав і володіє до дозволом на використання об`єкта права інтелектуальної власності (ліцензію) промислового зразку (пляшки) за патентом № 18202 не припинилося 01.04.2019 внаслідок ліквідації ТОВ «Сімферопольський вино-коньячний завод» та не припинилося 12.12.2016 внаслідок реєстрації ТОВ «Буклет-Юг» права власності на промисловий зразок (пляшки) за патентом № 18202, у зв`язку з відсутністю такої підстави припинення зобов`язання у законодавстві України.

Судом неправильно застосовано норми Закону України «Про охорону прав на промислові зразки», суд у мотивувальній частині вказав, що застосовує їх у редакції станом на 30.05.2019. Проте аналіз процитованих судом положень ст. 5, 20, 22, 24, 26, 27 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» свідчить про те, що судом застосовано в редакції закону станом на 14.10.2020, що свідчить про неправильне застосування судом норм матеріального права.

Мотивуючи рішення суд не навів жодного належного, допустимого та достовірного доказу, яким би підтверджувалися обставини виготовлення Відповідачем-2 пляшок для виробів позивача та відповідача-1 із порушенням права власника майнових прав на промислові зразки за патентами № 18202, 34551, враховуючи заперечення Відповідача-І (ст. 32 рішення суду) стосовно того, що позивачем було надано не оригінальні пляшки виробництва відповідача-1.

Узагальнений виклад позиції інших учасників справи.

12.01.2021 до Південно-західного апеляційного господарського суду від Товариства з обмеженою відповідальністю «Буклет-Юг» надійшов відзив на апеляційну скаргу Товариство з обмеженою відповідальністю «Алкогольно-безалкогольний комбінат Дніпро», у якому вважає висновок суду першої інстанції про задоволення позову обґрунтованим, просить рішення суду залишити без змін, а апеляційну скаргу без задоволення.

12.01.2021 та 26.01.2021 до Південно-західного апеляційного господарського суду від Товариства з обмеженою відповідальністю «Стронгдрінк» надійшли відзиви на апеляційну скаргу Товариство з обмеженою відповідальністю «Алкогольно-безалкогольний комбінат Дніпро» та Товариства з обмеженою відповідальністю «Стронгдрінк», у якому позивач заперечує щодо доводів апеляційних скарг та просить рішення суду залишити без змін, а апеляційні скарги без задоволення.

Процесуальний рух справи в суді апеляційної інстанції.

Ухвалою Південно-західного апеляційного господарського суду від 24.12.2020 відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю «Алкогольно-безалкогольний комбінат Дніпро» на рішення Господарського суду Одеської області від 04.11.2020 у справі №916/1500/19. Призначено справу № 916/1500/19 до розгляду на 18.02.2021 о 16:30 год.

Ухвалою Південно-західного апеляційного господарського суду від 14.01.2021 відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю «Склянний альянс» на рішення Господарського суду Одеської області від 04.11.2020 у справі №916/1500/19. Призначено справу №916/1500/19 до розгляду на 18.02.2021 о 16:30 год.

В судовому засіданні 18.02.2021, у зв`язку з закінченням часу тривалості робочого дня оголошено перерву до 01.03.2021 о 16:00 год.

У зв`язку з тимчасовою непрацездатністю судді Бєляновського В.В. з 23.02. 2021 по 23.03.2021, судове засідання 01.03.2021 у справі № 916/1500/19 не відбулось, про що складено Довідку від 01.03.2021 та повідомлено сторін по справі.

Після виходу судді Бєляновського В.В. з лікарняного, ухвалою Південно-західного апеляційного господарського суду від 26.03.2021, призначено розгляд справи поза межами строку встановлених статтею 273 ГПК України на 20.04.2021 об 11:00 год.

20.04.2021 на електронну адресу Південно-західного апеляційного господарського суду від представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Алкогольно-безалкогольний комбінат Дніпро» та Товариства з обмеженою відповідальністю «Склянний альянс» надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

Ухвалою Південно-західного апеляційного господарського суду від 20.04.2021 відкладено розгляд апеляційних скарг Товариства з обмеженою відповідальністю «Алкогольно-безалкогольний комбінат Дніпро» та Товариства з обмеженою відповідальністю «Склянний альянс» на рішення Господарського суду Одеської області від 04.11.2020 у справі №916/1500/19 на 18.05.2021 об 11:30 год.

У судовому засіданні Південно-західного апеляційного господарського суду 18.05.2021, оголошено перерву до 08.06.2021 о 14:00 год.

В судовому засіданні 08.06.2021 представник Товариства з обмеженою відповідальністю «Алкогольно-безалкогольний комбінат Дніпро» та представник Товариства з обмеженою відповідальністю «Склянний альянс» доводи та вимоги апеляційних скарг підтримали у повному обсязі.

Представник позивача та Товариства з обмеженою відповідальністю «Буклет-Юг» в судовому засіданні у повному обсязі заперечувала щодо вимог апеляційних скарг, просила рішення Господарського суду Одеської області від 04.11.2020 залишити без змін.

Відповідно до частини 12 статті 270 ГПК України, неявка сторін, або інших учасників справи, належним чином повідомлених про дату, час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду справи.

Зважаючи на те, що в матеріалах справи містяться докази повідомлення всіх учасників судового процесу, а також те, що явка сторін не визнавалася судом обов`язковою, колегія суддів переходить до розгляду апеляційної скарги по суті.

Статтею 269 ГПК України встановлено, що суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними у ній і додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги. Суд апеляційної інстанції досліджує докази, що стосуються фактів, на які учасники справи посилаються в апеляційній скарзі та (або) відзиві на неї.

Перевіривши повноту встановлення господарським судом обставин справи та докази по справі на їх підтвердження, їх юридичну оцінку, а також доводи апеляційної скарги в межах вимог, передбачених статтею 269 ГПК України, колегія суддів Південно-західного апеляційного господарського суду встановила наступне.

Фактичні обставини справи встановлені судом першої інстанції.

На підтвердження того, що правоволодільцем на знак для товарів і послуг №23494 (зображення знака «Хлібна сльоза»), промислові зразки №18058 (комплект етикеток для горілки), №18059 (емблема), №18202 (пляшка), №18907 (пляшка до горілки), №18908 (пляшка), №34551 (пляшка) є ТОВ «Буклет-Юг» позивач подав до справи роздруківки із сайту Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг від 21.02.2019р.

Також, ТОВ «Буклет-Юг» подало до справи у копіях, оригінали яких оглянуто судом першої інстанції: патенти на промисловий зразок №№18058, 18059, 18907, 18908, 34551, патент на винахід № НОМЕР_2 , патент на корисну модель №129542, виписки з Державного реєстру патентів України на промислові зразки №№842, 843, 845, 846 від 14.12.2016, від 12.12.2016.

Відповідно до договору від 01.08.2016, оригінал якого оглянуто судом, ТОВ «Буклет-Юг» отримало від ТОВ «Сімферопольський вино-коньячний завод» у власність майнові права на патенти на промисловий зразок №№6785, 18058, 18059, 18202, 18907, 18908, 20930, 23332, 23372, 23462, 26263, 27742, 29601.

Як вбачається із наданих до справи копій, оригінали яких також досліджені судом, договору про передачу права власності на знак для товарів і послуг «Хлібна сльоза» за свідоцтвом №23494 від 09.10.2014, договорів про передачу прав власності на промислові зразки від 09.10.2014, договору про передачу права власності на винахід від 09.10.2014, ОСОБА_1 передав ТОВ «Сімферопольський вино-коньячний завод» право власності на знак «Хлібна сльоза» по свідоцтву №23494, на промислові зразки згідно патентів №№18058, 18059, 18202, 18907, 18908, на винахід згідно патенту №31473.

Згідно ліцензійних договорів №п18058 про надання дозволу (невиключної ліцензії) на використання промислового зразка від 04.05.2015, №п18059 про надання дозволу (невиключної ліцензії) на використання промислового зразка від 04.05.2015, №п18907 про надання дозволу (невиключної ліцензії) на використання промислового зразка від 04.05.2015, №п18202 про надання дозволу (невиключної ліцензії) на використання промислового зразка від 04.05.2015, №п18908 про надання дозволу (невиключної ліцензії) на використання промислового зразка від 04.05.2015, укладеними між ТОВ «Сімферопольський вино-коньячний завод» (ліцензіар) та ТОВ «Царичанський консервний завод» (ліцензіат) (правонаступником якого є ТОВ «АБК Дніпро» внаслідок зміни назви товариства), останній отримав на строк дії вказаних патентів на безоплатній основі невиключну ліцензію на використання промислових зразків на території України, з метою виготовлення, застосування, ввезення, пропозицій до продажу, в тому числі через Інтернет, продажу та іншого введення в господарський оборот або зберігання такого виробу в зазначених цілях.

За ліцензійним договором від 23.05.2017, укладеним між ТОВ «Буклет-Юг» (ліцензіар) та ТОВ «Стронгдрінк» (ліцензіат), останній на строк дії договору отримав виключне право на користування знаками для товарів і послуг, виконаними згідно з копіями свідоцтв на знаки для товарів і послуг, перелік яких встановлений у додатку до договору, для позначення товарів, що виготовляються, і/або реалізуються: алкогольні напої. У п.1.8. ліцензійного договору від 23.05.2017 сторони передбачили, що, якщо треті особи порушать права, які надані за цим договором ліцензіату, то ліцензіат має право самостійно (без обов`язкового залучення ліцензіара) захищати свої права у судовому порядку відповідно до чинного законодавства України. За умовами п.5.1. договору строк його дії сторони встановили до 31.12.2022. До договору сторони склали та підписали реєстр знаків для товарів і послуг, в якому, зокрема, зазначено свідоцтво на знак для товарів і послуг № НОМЕР_3 . Оригінал ліцензійного договору від 23.05.2017р. судом оглянуто.

16.11.2017 між ТОВ «Буклет-Юг» (ліцензіар) та ТОВ «Стронгдрінк» (ліцензіат) було укладено ліцензійну угоду №11/1, відповідно до якої ліцензіар, будучи власником патентів згідно додатку №1 до цього договору, передав, а ліцензіат отримав виключну ліцензію на використання промислових зразків в межах строку дії патентів на території України. Ліцензіат отримує на умовах цього договору ліцензію на використання промислових зразків, на які одержано патенти, з метою виготовлення, застосування, ввезення, пропозицій до продажу, продажу та іншого введення в господарський оборот продукту, виготовленого на основі зазначених промислових зразків, а також застосування способу, який охоплюється патентами. Цей договір набуває чинності з 01.01.2018 та діє до 31.12.2018 з автоматичною його пролонгацією на кожен наступний рік за відсутності заперечень сторін проти цього (п.п.1.1., 1.2., 11.1. ліцензійної угоди).

До ліцензійної угоди №11/1 від 16.11.2017 сторонами укладено додаткові договори №1 від 26.12.2017, від 01.08.2018, №2 від 01.10.2018, №3 від 02.01.2019, які містять наступні номери патентів №№№18202, №34551.

Судом першої інстанції оглянуто оригінали ліцензійної угоди №11/1 від 16.11.2017, додаткових договорів №1 від 26.12.2017, від 01.08.2018, №2 від 01.10.2018, №3 від 02.01.2019.

Також за ліцензійною угодою №12/5 від 01.12.2017, укладеною між ТОВ «Буклет-Юг» та ТОВ «Стронгдрінк», останнє отримало виключну ліцензію на використання винаходів в межах строку дії патентів №№31473, 81200 на території України, а саме щодо композиції інгредієнтів для горілки особливої «Хлібна сльоза», «Катеринославська».

Оригінали ліцензійної угоди №№12/5 від 01.12.2017 та додатку №1 до неї оглянуто судом першої інстанції.

Позивач надсилав відповідачам листи-заборони №№1, 2 від 18.02.2019 щодо порушення прав на промислові зразки №№18202, 34551, на що отримав листи відповідачів №2202/01 від 22.02.2019, №0404/02 від 04.04.2019, №81 від 11.03.2019 із вказанням про непідтвердження позивачем правоволодіння на вказані об`єкти інтелектуальної власності.

Пляшки для горілчаних напоїв на замовлення ТОВ «Стронгдрінк» виготовляє ТОВ «Склянний альянс» згідно укладеного між ними договору №СА/86 від 30.03.2017 пляшки: «Хлебная слеза-П-43-500 (б), Пляшка Хлебная слеза-П-43-1000 (б)» за промисловим зразком, захищеним патентом України №34551 від 10.05.2017. Вказаний договір згідно його п.п.11.1., 11.2. укладено на строк до 31.12.2017, але за умови мовчазної згоди сторін договір продовжується на 1 рік без обмеження кількості таких продовжень. До договору №СА/86 його сторонами підписано додаткові угоди №1 від 11.12.2017, №2 від 28.12.2018.

Також, між ТОВ «АКТИВ ЕСТЕЙТ» та ТОВ «Стронгдрінк» укладено договір оренди №3/1ООБ від 02.10.2017, за яким, зокрема, надано право користування наступним майном: формокомплект (прес-форма) для виготовлення скляної пляшки «ХЛІБНА СЛЬОЗА» місткістю 0,5л (пляшка Хлібна сльоза-П-43-500); формокомплект (прес-форма) для виготовлення скляної пляшки «ХЛІБНА СЛЬОЗА» місткістю 1,0л (пляшка Хлібна сльоза-П-43-1000). Право власності на вказане майно перейшло до ТОВ «АКТИВ ЕСТЕЙТ» на підставі передавального акту майна, прав та обов`язків ТОВ «БУДЕН ЕСТЕЙТ», що припиняється шляхом злиття від 29.06.2017. Попередній власник ТОВ «БУДЕТ ЕСТЕЙТ» набув право власності на вказане майно на підставі розподільчого балансу про передачу частини майна, прав та обов`язків ТОВ «Сімферопольський вино-коньячний завод» до ТОВ «БУДЕН ЕСТЕЙТ» від 10.02.2017. Первинним власником вказаного майна було ТОВ «Сімферопольський вино-коньячний завод» (яке раніше було і власником патенту №18202), яке набуло право власності на вказане майно на підставі договорів купівлі-продажу №080415 від 08.04.2015 та №150115 від 15.01.2015. Згідно довідки TOB «СВКЗ» про місцезнаходження майна №1 від 23.02.2017 на момент набуття права власності на вказані формокомплекти ТОВ «БУДЕН ЕСТЕЙТ» (23.02.2017 згідно акту прийому-передачі №2 від 23.02.2017) вказані формокомплекти зберігались та використовувались ТОВ «Склянний Альянс» для виготовлення скляних пляшок (умовна назва «Хлібна сльоза») для ТОВ «Сімферопольський вино-коньячний завод» за договором №СА/5 від 01.11.2015р. Згідно довідки ТОВ «БУДЕН ЕСТЕЙТ» про місцезнаходження майна №1 від 29.06.2017. На момент набуття права власності на вказані формокомплекти ТОВ «АКТИВ ЕСТЕЙТ» (29.06.2017 згідно акту №1 прийому-передачі до передавального акту від 29.06.2017) зберігається у ТОВ «Склянний Альянс» за адресою Дніпропетровська область, м.Вольногірськ, вул.Промислова, 31 та використовується (використовувалось) останнім для виготовлення скляної тари: для ТОВ «Сімферопольський вино-коньячний завод» за договором №СА/5 від 01.11.2015; для ТОВ «СТРОНГДРІНК» за договором №СА/86 від 30.03.2017.

На підтвердження таких обставин у справі наявні копії наступних доказів, оригінали яких оглянуто судом першої інстанції: договору купівлі-продажу №080415 від 08.04.2015; договору купівлі-продажу №150115 від 15.01.2015; а також копії таких документів, оригінали яких до суду не подані: протоколу №1 загальних зборів засновників ТОВ «БУДЕН ЕСТЕЙТ» від 20.02.2017; розподільчого балансу про передачу частини майна, прав та обов`язків ТОВ «Сімферопольський вино-коньячний завод» до ТОВ «БУДЕН ЕСТЕЙТ» від 10.02.2017; акту №2 від 23.02.2017 прийому-передачі до розподільчого балансу; протоколу №2 загальних зборів учасників ТОВ «БУДЕН ЕСТЕЙТ» () від 26.04.2017; протоколу №1 загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «АКТИВ ЕСТЕЙТ» від 29.06.2017; передавального акту майна, прав та обов`язків ТОВ «БУДЕН ЕСТЕЙТ», що припиняється шляхом злиття від 29.06.2017; акту №1 прийому-передачі до передавального акту від 29.06.2017; довідки ТОВ «БУДЕН ЕСТЕЙТ» про місцезнаходження майна №1 від 29.06.2017 з додатком; договору №СА/5 від 01.11.2015, додаткові угоди №№1, 2 до нього та специфікацію; договору №СА/86 від 30.03.2017, специфікацію до нього; договір оренди від 02.10.2017, специфікацію, акт №2 та додатковий договір №3 до нього.

На підтвердження закупівлі речових доказів у вигляді пляшок із горілчаними напоями, які були піддані експертному дослідженню в процесі проведення судової експертизи по даній справі, позивач подав до справи фіскальний чек від 11.02.2019, від 18.07.2019, від 19.07.2019, від 17.07.2019, від 11.02.2019, від 25.07.2019, від 16.08.2019, від 18.08.2019. Горілчані напої позивач придбав у гіпермаркеті «Таврія В», магазині «Вина миру», «Ашан Київ-Глушкова», в підтвердження чого подав до справи також відео придбання в магазині «Вина Миру» продукції.

Також, позивач подав до справи роздруківку із сторінки АБК Дніпро у мережі Фейсбук, на якій розміщено пропонування до продажу товарів власного виробництва - алкогольних напоїв. До цих документів на їх підтвердження контенту, що містить сторінка АБК Дніпро у мережі Фейсбук позивач подав до справи висновок №14747 від 13.02.2019, виконаний ТОВ «Київський експертно-дослідний центр».

На підтвердження того, що зовнішнє оформлення горілчаних напоїв під торгівельною маркою «Петриківська» виробництва відповідача-1 є однаковим для всієї лінійки останній подав до справи роздруківку з інтернет сторінки за адресою http://abkdnipro.com/ru/product-items/petrikovskaia/.

Також ТОВ «АБК Дніпро», зазначаючи про те, що промислові зразки за патентами України №№ НОМЕР_4 , 18907, 18908, 34551 не відповідають умовам надання правої охорони, так як не є новими, подало до справи роздруківки із Інтерактивної бази даних «Промислові зразки, зареєстровані в Україні» щодо наступних патентів на промислові зразки: патент України № 3691 від 16.10.2000 на промисловий зразок «ПЛЯШКА ДЛЯ ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНИХ НАПОЇВ» (дата подання - 05.11.1999); патент України №1642 від 31.10.1997 на промисловий зразок «ПЛЯШКА» (дата подання - 19.02.1997); патент України №19363 від 25.08.2009 на промисловий зразок «ПЛЯШКА КОНЬЯЧНА» (дата подання - 07.11.2008); патент України №2458 від 25.12.1998 на промисловий зразок «ПЛЯШКА «ШТОФ» (дата подання - 27.07.1998); патент України №10261 від 16.05.2005 на промисловий зразок «ПЛЯШКА» (дата подання - 24.05.2004); патент України №11254 від 15.12.2005 на промисловий зразок «ПЛЯШКА» (дата подання - 03.11.2004); патент України №6785 від 16.12.2002 на промисловий зразок «ПЛЯШКА» (дата подання - 01.07.2002); патент України №10670 від 15.08.2005 на промисловий зразок «ПЛЯШКА СКЛЯНА» (дата подання - 17.08.2004); патент України №14605 від 25.07.2007 на промисловий зразок «ПЛЯШКА ФІРМОВА БЛАГОВ» (дата подання - 15.12.2005); патент України №21456 від 16.10.2000 на промисловий зразок «ПЛЯШКА ДЛЯ ЛІКЕРОГОРІЛЧАНИХ НАПОЇВ» (дата подання - 09.10.1999); патент України №10137 від 15.04.2005 на промисловий зразок «ПЛЯШКА» (дата подання - 28.04.2004).

Етикетки для горілчаної продукції ТОВ «АБК Дніпро» виготовляє ТОВ «Вертикально інтегрована компанія Алгоритм», в підтвердження чого відповідач - 1 подав до справи укладений між ними договір про надання послуг №0301/2019 від 03.01.2019, акт виконаних робіт до зазначеного договору та відповідні макети.

Крім того, ТОВ «АБК Дніпро» до справи надав бібліографічні дані патентів на промислові зразки №41601 «Пляшка», №41600 «Пляшка з етикеткою», які судом першої інстанції протокольною ухвалою від 21.10.2020 не прийнято в якості доказів по справі з підстав того, що відповідачем не обґрунтовано об`єктивних причин пропуску строку на подачу доказів, що встановлено ч.ч.4,5 ст.80 ГПК України, та не заявлено стосовно поновлення чи продовження таких строків згідно ст.119 ГПК України.

Також ТОВ «АБК Дніпро» подав до справи в якості доказу рішення Господарського суду Вінницької області від 05.08.2015 у справі №902/941/15, постанову Рівненського апеляційного господарського суду від 23.12.2015 по справі №902/941/15, якою згадане рішення залишено без змін.

Так, у справі №902/941/15 за позовом ТОВ «Сімферопольський вино-коньячний завод» до ПМ ПКП «Кристина», ТОВ «Золотоніський лікеро-горілчаний завод «Златогор», ТОВ «Петрус-Алко» про припинення порушення прав на промисловий зразок, Господарським судом Вінницької області прийнято рішення, яким у задоволенні позову відмовлено повністю. У рішенні від 05.08.2015 у справі №902/941/15 Господарський суд Вінницької області дійшов висновку про те, що «…відповідач-2 до дати набуття позивачем 12.01.2015 року виключних майнових прав на промисловий зразок за патентом № 18202, використовував у виробництві алкогольних напоїв пляшки, на які звертає увагу позивач, що виключає порушення прав позивача як власника даного патенту…». Саме цю обставину ТОВ «АБК Дніпро» просив Господарський суд Одеської області вважати встановленою у справі №916/1500/19 в силу преюдиції.

Водночас, згідно ч.4 статті75 ГПК України обставини, встановлені рішенням суду в господарській, цивільній або адміністративній справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді іншої справи, у якій беруть участь ті самі особи або особа, стосовно якої встановлено ці обставини, якщо інше не встановлено законом.

До того ж за положеннями ч.7 вказаної статті Кодексу правова оцінка, надана судом певному факту при розгляді іншої справи, не є обов`язковою для господарського суду.

Отже, з врахуванням того, що жоден із учасників справи №916/1500/19 не приймав участі у справі №902/941/15, не можуть вважатись встановленими у справі №916/1500/19 обставини, встановлені рішенням Господарського суду Вінницької області від 05.08.2015 у справі №902/941/15. Не зобов`язаний суд у справі №916/1500/19 керуватись правовою оцінкою, наданою судом певному факту при розгляді справи №902/941/15.

Крім того, Господарським судом м. Києва у справі №910/8842/19 за позовом ТОВ «АБК Дніпро» до ТОВ «Буклет-Юг», Міністерства економіки, торгівлі та сільського господарства України, за участю третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача - 1, - ТОВ «Стронгдрінк», ОСОБА_1, про визнання недійсними патентів постановлено рішення від 05.11.2019, яким позов задоволено у повному обсязі.

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 14.01.2020 по справі №910/8842/19, залишеною без змін постановою Верховного Суду від 05.03.2020, рішення Господарського суду м. Києва від 05.11.2019 скасовано, прийнято нове рішення, яким у задоволенні позову відмовлено у повному обсязі.

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 14.01.2020 по справі №910/8842/19 встановлено, що на дату подання заявки №s200801704 від 05.09.2008 на видачу патенту на промисловий зразок «Пляшка» (№18202), заявки №s200900257 від 03.03.2009 на видачу патенту на промисловий зразок «Пляшка до горілки» (№18907), заявки №s від 03.03.2009 на видачу патенту на промисловий зразок «Пляшка» (№18908) та заявки №s201700560 від 05.04.2017 на видачу патенту на промисловий зразок «Пляшка» (№34551), останні відповідали умовам надання правової охорони, встановленим ст.6 Закону, а саме промислові зразки були новими.

Як вбачається із висновку Одеського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України №3-ІТ/2 ТГ від 16.06.2020, експертами встановлено наступне: 1. У промислових виробах, поданих ТОВ «Стронгдрінк»: пляшка ТМ «ПЕТРИКІВСЬКА» «ГОРІЛКА ОСОБЛИВА «ТРАДИЦІЙНА», 0,5 дм.куб., дата розливу: 14.12.2018р.; акцизна марка 04 АААТ 431003; пляшка горілки «КЛАСИЧНА» ТМ «ПЕТРИКІВСЬКА», 0,5 дм.куб.; дата розливу: 13.05.2019, акцизна марка 04ААБУ 492324; пляшка горілки «КЛАСИЧНА» «КРАФТОВА» ТМ «ПЕТРИКІВСЬКА», 0,5 дм.куб.; дата розливу: 07.05.2019, акцизна марка: 04АААК 393440; пляшка ТМ «ПЕТРИКІВСЬКА» «КРАФТОВА СЕРІЯ» «НАСТОЯНКА «САМОГОН», 0,5 дм.куб., дата розливу: 30.01.2019, акцизна марка: 04ААБИ 403811; пляшка настоянки «МЕДОВА» Крафтова серія ТМ «ПЕТРИКІВСЬКА», 0,5л, дата розливу: 18.03.2019, акцизна марка 04 АААО 476616; поданих ТОВ «Алкогольно-безалкогольний комбінат Дніпро»: пляшка настоянка «САМОГОН» крафтова серія ТМ «ПЕТРИКІВСЬКА», 0,5 л, дата розливу: 30.01.2019, акцизна марка 04 ААБИ 403999; пляшка настоянка «ЖУРАВЛИНА» крафтова серія ТМ «ПЕТРИКІВСЬКА», 0,5 л, дата розливу: 18.04.2019, акцизна марка 04 АААІ 491366; пляшка настоянка «ЗЕРНОВА» крафтова серія ТМ «ПЕТРИКІВСЬКА», 0,5 л, дата розливу: 18.04.2019, акцизна марка 04 АААЗ 491286; пляшка настоянка «МЕДОВА» крафтова серія ТМ «ПЕТРИКІВСЬКА», 0,5 л, дата розливу: 22.04.2019, акцизна марка 04 АААЗ 491845; пляшка настоянка «З ПЕРЦЕМ» крафтова серія ТМ «ПЕТРИКІВСЬКА», 0,5л, дата розливу: 13.05.2019, акцизна марка 04ААБД 456780; пляшка настоянка «КЛАСИЧНА» крафтова серія ТМ «ПЕТРИКІВСЬКА», 0,5 л, дата розливу: 19.04.2019, акцизна марка 04 АААЛ 431152 - використано усі суттєві ознаки промислового зразка за патентом України №18202.

У промислових виробах, поданих ТОВ «Стронгдрінк»: пляшка ТМ «ПЕТРИКІВСЬКА», «ГОРІЛКА ОСОБЛИВА «ЖИТНЯ», 1,0 дм. куб., дата розливу: 11.12.2018, акцизна марка 04 ААБФ 001493; пляшка настоянка «З ПЕРЦЕМ» Крафтова серія ТМ «ПЕТРИКІВСЬКА», 1.0 л. дата розливу 04.02.2019, акцизна марка 04 ААБІ 001692 - не використані усі суттєві ознаки промислового зразку за патентом України №18202.

У промислових виробах, поданих ТОВ «Стронгдрінк»: пляшка ТМ «ПЕТРИКІВСЬКА», «ГОРІЛКА ОСОБЛИВА «ТРАДИЦІЙНА», 0,5 дм. куб., дата розливу: 14.12.2018., акцизна марка 04АААТ 431003; пляшка ТМ «ПЕТРИКІВСЬКА», «ГОРІЛКА ОСОБЛИВА «ЖИТНЯ», 1,0 дм. куб., дата розливу: 11.12.2018, акцизна марка 04 ААБФ 001493; пляшка горілки «КЛАСИЧНА» ТМ «ПЕТРИКІВСЬКА», 0,5 дм. куб., дата розливу: 13.05.2019, акцизна марка 04ААБУ 492324; пляшка горілки «КЛАСИЧНА» «КРАФТОВА» ТМ «ПЕТРИКІВСЬКА», 0,5 дм. куб., дата розливу: 07.05.2019, акцизна марка: 04АААК 393440; пляшка ТМ «ПЕТРИКІВСЬКА» «КРАФТОВА СЕРІЯ» «НАСТОЯНКА «САМОГОН», 0,5, дм.куб., дата розливу: 30.01.2019, акцизна марка: 04ААБИ403811; пляшка настоянка «МЕДОВА» Крафтова серія ТМ «ПЕТРИКІВСЬКА», 0,5л. дата розливу: 18.03.2019, акцизна марка 04 ААА0476616; пляшка настоянка «З ПЕРЦЕМ» Крафтова серія ТМ «ПЕТРИКІВСЬКА», 1.0 л. дата розливу 04.02.2019, акцизна марка 04 ААЫ 001692; поданих ТОВ «Алкогольно-безалкогольний комбінат Дніпро»: пляшка настоянка «САМОГОН» крафтова серія ТМ «ПЕТРИКІВСЬКА», 0,5 л, дата розливу: 30.01.2019, акцизна марка 04ААБИ 403999; пляшка настоянка «ЖУРАВЛИНА» крафтова серія ТМ «ПЕТРИКІВСЬКА», 0,5 л, дата розливу: 18.04.2019, акцизна марка 04 АААІ 491366; пляшка настоянка «ЗЕРНОВА» крафтова серія ТМ «ПЕТРИКІВСЬКА», 0,5 л, дата розливу: 18.04.2019, акцизна марка 04 АААЗ 491286; пляшка настоянка «МЕДОВА» крафтова серія ТМ «ПЕТРИКІВСЬКА», 0,5 л, дата розливу: 22.04.209, акцизна марка 04 АААЗ 491845; пляшка настоянка «З ПЕРЦЕМ» крафтова серія ТМ «ПЕТРИКІВСЬКА», 0,5 л, дата розливу: 13.05.2019, акцизна марка 04ААБД 456780; пляшка настоянка «КЛАСИЧНА» крафтова серія ТМ «ПЕТРИКІВСЬКА», 0,5 л, дата розливу: 19.04.2019; акцизна марка 04 АААЛ 431152 - використано усі суттєві ознаки промислового зразка за патентом України №34551.

Також у висновку експерта №3-ІТ/2 ТГ від 16.06.2020 зазначено, що на досліджуваних експертом пляшках наявні позначки у рамці квадратної форми (ймовірно товарний знак підприємства-виробника), рік виготовлення, номер форми, номінальна місткість.

Крім того, за висновком експерта №3-ІТ/2 ТГ від 16.06.2020 встановити завод виготовлення наданих на дослідження зразків алкогольної продукції та дати відповідь на поставлене запитання №3 не представляється можливим, оскільки виходить за межі експерта з правом проведення судової товарознавчої експертизи за експертною спеціальністю 12.1. «Визначення вартості машин, обладнання, сировини та споживчих товарів» та судової експертизи у сфері інтелектуальної власності за експертною спеціальністю 13.4. «Дослідження, пов`язані з промисловими зразками».

Також на виконання ухвали від 16.09.2020 експертами ОНДЕКЦ МВС України - Гриньчак В.М., Осадчук І.С., надані письмові пояснення, датовані 28.09.2020.

Так, згідно пояснень судового експерта Гриньчак В.М. щодо висновку експерта від 16.06.2020р. № 3-ІТ/2ТГ за наступними питаннями: 1. За якими ознаками чи яким методом було визначено, що у наданих пляшках місткістю 1 л. (зразки №№2 та 7) нижню частину шийки опоясують саме два опуклі обідки, які пластично з`єднуються з плечиками тулуба, згідно з Таблицею 2 Висновку (стор. 22-44)? Для вирішення поставлених перед експертами завдань використовувалися загальні методи співставлення, порівняння, синтезу та аналізу та окремі загальнонаукові методи (візуальний). Два обідки різні за розміром, другий обідок більший в діаметрі, пластичне з`єднання другого обідка з плечиками тулуба зорово робить пляшку масивнішою, а верхню частину пляшки - більш об`ємною. 2. Чи є цей другий опуклий обідок у нижчий частині шийки виробу чітко вираженим ? Другий опуклий обідок у нижній частині шийки виробу чітко виражений, оскільки другий обідок більший в діаметрі в порівнянні з першим, надані на експертизу пляшки були заповнені горілкою по нижньому краю обідка, що підкреслило розмежування другого обідка та плечиків (див. ілюстративну таблицю до висновку експерта від 16.06.2020 № З-ІТ/2 ІТ Зображення 1,6, 1.7). Отже, це є стандарт по наповнювання пляшки напоєм. 3. Чи надає наявність другого опуклого обідка у нижній частині шийки виробу індивідуального характеру цим виробам? Наявність другого опуклого обідка у нижній частині шийки виробу зорово робить пляшку масивнішою, а верхню частину пляшки - більш об`ємною, що надає виробу індивідуального характеру, враховуючи те, що пляшка об`ємом 1 л. для алкогольних виробів (горілки) відноситься до великих розмірів. 4. Чи може наявність другого опуклого обідка у нижній частині шийки виробу суттєво змінити загальне враження від нього? Якщо так, то яким чином? Наявність другого опуклого обідка у нижній частині шийки виробу зорово робить пляшку масивнішою, а верхню частину пляшки - більш об`ємною, що суттєво змінює загальне враження виробу, враховуючи те, що пляшка об`ємом 1 л. для алкогольних виробів (горілки) відноситься до великих розмірів. 5. Чи може наявність другого опуклого обідка у нижчий частині шийки виробу за загальним враженням сприйматися як плавний перехід шийки у плічки? Надані на експертизу пляшки були заповнені горілкою по нижньому краю обідка, що підкреслило розмежування другого обідка та плечиків (див. ілюстративну таблицю до висновку експерта від 16.06.2020 № З-ІТ/2 ІТ Зображення 1,6, 1.7). Отже, це є стандарт по наповнювання пляшки напоєм. 6. Чи згодні Ви, що поінформований споживач - це по суті гіпотетична особа, яка буде користуватися виробом, в якому втілено промисловий зразок, яка проявляє інтерес до виробів такого ж або однорідного призначення і, як наслідок, має знання про те, які ознаки зовнішнього вигляду зазвичай є у таких виробів? Алкогольні напої (горілка) реалізуються через роздрібну мережу в порядку планових поставок тощо та не відноситься до продуктів щоденного харчування. Коло споживачів алкогольних напоїв (горілки) це доросле населення віком з 21 року від народження. Під час вибору алкогольного напою (горілка) поінформований споживач зазвичай звертає увагу на зовнішній вигляд пляшки, проявляє інтерес до виробів такого ж або однорідного призначення і, як наслідок, має знання про те, які ознаки зовнішнього вигляду зазвичай є у таких виробів. 7. Чи буде поінформований споживач при купівлі продукту звертати увагу на кількість обідків у нижній частині шийки виробу? Поінформований споживач при купівлі продукту буде звертати увагу на кількість обідків у нижній частині шийки виробу, а не зверне увагу на висоту обідків в міліметрах. 8. Чи вплине кількість обідків у нижній частині шийки виробу на загальне враження споживача про виріб? Кількість обідків (два) у нижній частині шийки виробу місткістю пляшки 1 л. для алкогольної продукції (горілки) впливає на загальне враження споживача, оскільки пляшка більш масивніша, більш об`ємна в верхній частині, враховуючи те, що другий обідок в діаметрі значно більший від першого. 9. Чи може поінформований споживач, за загальним враженням, сприйняти другий обідок у нижній частині шийки виробу, як окремий елемент (ознаку), що чітко вирізняє такий виріб серед інших? Поінформований споживач, за загальним враженням може сприйняти другий обідок у нижній частині шийки виробу, як окремий елемент (ознаку), що чітко вирізняє такий виріб серед інших, оскільки другий обідок більший в діаметрі в порівнянні з першим, надані на експертизу пляшки були заповнені горілкою по нижньому краю обідка, що підкреслило розмежування другого обідка та плечиків (див. ілюстративну таблицю до висновку експерта від 16.06.2020р. №3-ІТ/2 1Т Зображення 1,6, 1.7). Отже, це є стандарт по наповнювання пляшки напоєм.

Згідно письмових пояснень судового експерта Осадчук І.С. від 28.09.2020: «Чи мають відмінності вимоги щодо маркування пляшок скляних товарним знаком, що дозволяє ідентифікувати виробника, встановлені ДСТУ ГОСТ 10117:1:2003 «Пляшки скляні для харчових рідин. Загальні технічні умови» від вимог щодо маркування пляшок скляних товарним знаком, що дозволяє ідентифікувати виробника, встановлені ГОСТ 32131-2013 «Пляшки скляні для алкогольної та безалкогольної харчової продукції. Загальні технічні умови»?». П. 5.2 ГОСТ 32131-2013 встановлює вимоги до маркування пляшок скляних для харчових рідин» 5.2.1. Маркування пляшок повинно містити: товарний знак або позначення, що дозволяє ідентифікувати виробника; номінальний вміст з вказівкою одної з одиниць вимірювання (л, мл); дату виготовлення (рік - дві останні цифри). 5.2.2. Маркування наносять у вигляді відтиску на дно або нижню частину корпуса пляшки. Допускається наносити маркування частково на дно та на нижню частину корпуса пляшки". П. 5.2 ДСТУ ГОСТ 10117:1:2003 «Пляшки скляні для харчових рідин. Загальні технічні умови» встановлює вимоги до маркування пляшок скляних для харчових рідин « 5.2.1. Маркування пляшок повинно містити наступну інформацію: товарний знак підприємства-виробника; номінальний вміст (л); дату виготовлення (рік - дві останні цифри). 5.2.2 Маркування наносять у вигляді відтиску на дно або нижню частину корпуса пляшки. Допускається наносити маркування частково на дно та на нижню частину корпуса пляшки». Таким чином, вимоги щодо маркування пляшок скляних, встановлені ДСТУ ГОСТ 10117:1:2003 «Пляшки скляні для харчових рідин. Загальні технічні умови» та ГОСТ 32131-2013 «Пляшки скляні для алкогольної та безалкогольної харчової продукції. Загальні технічні умови» є подібними, щодо змісту маркування, місця та способу його нанесення.

Крім того, на виконання ухвали Господарського суду Одеської області від 12.10.2020 судовими експертами Гриньчак В.М. та Осадчук І.С. надано пояснення від 21.10.2020 за вх.№28143/20 стосовно висновку експерта від 16.06.2020р. №3-ІТ/2ТГ за наступними питаннями: 1. Чи є суттєвою ознакою промислових виробів опуклий обідок, що опоясує нижню частину її шийки? Опуклий обідок, що опоясує нижню частину шийки є суттєвою ознакою в промислових виробах. Для встановлення суттєвих ознак та їх сукупності, первинним є зображення виробу, а тлумачення встановлених ознак здійснюється в межах опису. Згідно п.6 ст.5 ЗУ «Про охорону прав на промислові зразки» обсяг правової охорони, що надається, визначається сукупністю суттєвих ознак промислового зразка, представлених на зображенні (зображеннях) виробу, внесеному до Реєстру, і засвідчується патентом з наведеною у ньому копією внесеного до Реєстру зображення виробу, а тлумачення ознак промислового зразка повинно здійснюватися в межах його опису. (Висновок експерта стор. 18 від 16.06.2020 № 3-ІТ/2-ТГ). 2. Чи відноситься до сукупності суттєвих ознак промислового зразка за патентом України №18202 опуклий обідок, що опоясує нижню частину шийки пляшки? Опуклий обідок, що опоясує нижню частину шийки пляшки за патентом України №18202 відноситься до сукупності суттєвих ознак (вказання на суттєву ознаку в переліку суттєвих ознак в таблицях №№1,2 висновку експерта від 16.06.2020р. № 3-ІТ/2-ТГ). В описі до промислового зразка відносно патенту України № 18202. (матеріали справи № 916/1500/19 т. 6. арк. 195,196). «ПЛЯШКА МКПЗ: 09-01 Автор: ОСОБА_1 вказано: «Нижню частину шийки опоясує опуклий обідок, який пластично з`єднується з плечиками тулуба». Заявник (підпис) Труб О.В.» (Висновок експерта стор. 17,18 від 16.06.2020 №3-ІТ/2-ТГ). Згідно п. 6 ст. 5 ЗУ «Про охорону прав на промислові зразки» обсяг правової охорони, що надається, визначається сукупністю суттєвих ознак промислового зразка, представлених на зображенні (зображеннях) виробу, внесеному до Реєстру, і засвідчується патентом з наведеною у ньому копією внесеного до Реєстру зображення виробу, а тлумачення ознак промислового зразка повинно здійснюватися в межах його опису. Отже, в таблицях №№ 1,2 вказано, як суттєва ознака: «...Нижню частину шийки опоясує опуклий обідок, який пластично з`єднується з плечиками тулуба....» та вказано на зображенні стрілкою. 3. Незважаючи на наявність на зображені промислового зразка за патентом України № 34551 опуклого обідка, що опоясує нижню частину шийки пляшки, чому експертом не віднесено даний елемент до суттєвих ознак вказаного промислового зразка? Експерт вказав на наявність опуклого обідка в зображенні промислового зразка за патентом України № 34551 як суттєву ознаку (Див. таблицю №№ 3,4 висновку експерта від 16.06.2020 № 3-ІТ/2-ТГ). В описі до промислового зразка відносно патенту України N2 34551. (матеріали справи № 916/1500/19 т. 6. арк. 204-208) «ПЛЯШКА МКПЗ: 09-01. Автор: ОСОБА_1 вказано, що «...Нижня частина горловини у місці сполучення із зоною плечиків має вигляд «потовщення» за рахунок плавного опуклоовального закруглення поверхні...». Згідно п. 6 ст. 5 ЗУ «Про охорону прав на промислові зразки» [3] обсяг правової охорони, що надається, визначається сукупністю суттєвих ознак промислового зразка, представлених на зображенні (зображеннях) виробу, внесеному до Реєстру, і засвідчується патентом з наведеною у ньому копією внесеного до Реєстру зображення виробу, а тлумачення ознак промислового зразка повинно здійснюватися в межах його опису. Отже, в таблицях №№ 3,4 вказано, як суттєва ознака «...Нижня частина горловини у місці сполучення із зоною плечиків має вигляд «потовщення» за рахунок плавного опуклоовального закруглення поверхні...» та вказано на зображенні стрілкою. 4. Чому експертом не розмежовано дослідження питання 1 і 2? Дослідження на питання 1 (висновок експерта стор. 11-35), а дослідження на питання 2 відмежовано назвою «Товарознавче дослідження» (висновок експерта стор. 36-40). 5. Яким чином зроблено висновок по 2 му питанню за відсутності його дослідження та проміжного висновку? Дослідження по другому питанню «Чи використане маркування: товарний знак підприємства-виробника; номінальна місткість (л); дата виготовлення (рік-дві останні цифри)-на пляшках у зразках алкогольної продукції поданої ТОВ «Стронгдрінк» та поданої ТОВ «Алкогольно-безалкогольний комбінат Дніпро»» викладено на сторінках 36-40, поміжний висновок - на сторінках 39-40. 6. Чи були присутні які-небудь знаки на етикетках, контретикетках, емблемах (сургучних печатках), кришках або кришках укупорених сургучом з печаткою, нанесених на наданих для дослідження пляшках ТМ «ПЕТРИКІВСЬКА», зокрема, знак за свідоцтвом України № НОМЕР_5 (міститься в матеріалах справи)? Об`єктами дослідження є промислові зразки по патентам України №№ 18202; 34551 зображення виробів по патентах, які внесено до Державного реєстру патентів України на промислові зразки. Питання відносно знаку за свідоцтвом України № 222509 на експертизу не заявлялося. Дослідження знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України № 222509 проводиться за експертною спеціальністю: 13.6 «Дослідження, пов`язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями». 7. Чому експертом не досліджувалися промислові вироби ТМ «ПЕТРИКІВСЬКА» в первісному вигляді, тобто в тому що безпосередньо реалізується ТОВ «АБК Дніпро», а саме з етикеткою, контретикеткою, емблемою (сургучною печаткою), кришкою або кришкою укупореною сургучом з печаткою? Враховуючи те, що предметом дослідження були промислові вироби ТМ «ПЕТРИКІВСЬКА» разом з етикеткою, контретикеткою, емблемою (сургучною печаткою), кришкою (або кришкою укупореною сургучом з печаткою) та рідиною чому об`єкт, що досліджувався, не відповідає предмету дослідження вказаному та описаному експертом? Об`єктами дослідження є промислові зразки по патентам України №№ 18202; 34551 зображення виробів по патентах, які внесено до Державного реєстру патентів України на промислові зразки, опис промислових зразків відносно патентів України №№ 18202; 34551, промислові вироби ПЛЯШКА (зображення 1.4- 1.7 ілюстративної таблиці, що додається до висновку експерта від 16.06.2020 № 3-ІТ/2-ТГ). Згідно з пунктом шостим статті 5 Закону: « 6. Обсяг правової охорони, що надається, визначається сукупністю суттєвих ознак промислового зразка, представлених на зображенні (зображеннях) виробу, внесеному до Реєстру, і засвідчується патентом з наведеною у ньому копією внесеного до Реєстру зображення виробу». 8. Чому з наданих на дослідження промислових виробів ТМ «ПЕТРИКІВСЬКА» були видалені етикетки, контретикетки, кришки (або кришки укупорені сургучом з печаткою) та рідина, що в них містилася, та при цьому не зняті емблеми (сургучні печатки)? У судовому засіданні 06.11.2019 постановлено ухвалу про задоволення частково клопотання експерта Одеського НДЕКЦ МВС України від 09.10.2019 за вх. №2-4917/19, зокрема, надання дозволу на часткове знищення об`єктів дослідження. 9. Чому емблема (сургучна печатка) не була вказана при дослідженні промислових виробів ТМ «ПЕТРИКІВСЬКА», незважаючи на наявність її на зображеннях у результатах дослідження, відображених у таблицях 1-4? Об`єктами дослідження є промислові зразки по патентам України №№ 18202; 34551 зображення виробів по патентах, які внесено до Державного реєстру патентів України на промислові зразки, опис промислових зразків відносно патентів України №№ 18202; 34551, промислові вироби ПЛЯШКА (зображення 1.4- 1.7 ілюстративної таблиці, що додається до висновку експерта від 16.06.2020 № 3-ІТ/2-ТГ). Емблема (сургучна печатка) на промислових виробах ТМ «ПЕТРИКІВСЬКА» не відноситься до об`єктів дослідження. 10. Чому експертом не здійснювалось порівняння промислових зразків за патентами України №№18202, 34551 з кожним з промислових виробів ТМ «Петриківська» зі всіма наявними на них елементами? А саме, стосовно: пляшка ТМ «ПЕТРИКІВСЬКА» «ГОРІЛКА ОСОБЛИВА «ТРАДИЦІЙНА», 0,5 дм.куб., дата розливу: 14.12.2018р.; акцизна марка 04 АААТ 431003; - пляшка ТМ «ПЕТРИКІВСЬКА» «ГОРІЛКА ОСОБЛИВА «ЖИТНЯ», 1,0 дм.куб.; дата розливу: 11.12.2018; акцизна марка: 04ААБФ 001493; - пляшка горілки «КЛАСИЧНА» ТМ «ПЕТРИКІВСЬКА», 0,5 дм.куб.; дата розливу: 13.05.2019; акцизна марка 04ААБУ 492324; - пляшка горілки «КЛАСИЧНА» «КРАФТОВА» ТМ «ПЕТРИКІВСЬКА», 0,5 дм.куб.; дата розливу: 07.05.2019; акцизна марка: 04АААК 393440; - пляшка ТМ «ПЕТРИКІВСЬКА» «КРАФТОВА СЕРІЯ» «НАСТОЯНКА «САМОГОН», 0,5 дм.куб.; дата розливу: 30.01.2019р.; акцизна марка: 04ААБИ 403811; - пляшка настоянки «МЕДОВА» Крафтова серія ТМ «ПЕТРИКІВСЬКА», 0,5л, дата розливу: 18.03.2019р., акцизна марка 04 АААО 476616; - пляшка настоянка «З ПЕРЦЕМ» Крафтова серія ТМ «ПЕТРИКІВСЬКА», 1,0 л, дата розливу 04.02.2019, акцизна марка 04 ААБІ 001692; - пляшка настоянка «САМОГОН» крафтова серія ТМ «ПЕТРИКІВСЬКА», 0,5 л, дата розливу: 30.01.2019; акцизна марка 04 ААБИ 403999; - пляшка настоянка «ЖУРАВЛИНА» крафтова серія ТМ «ПЕТРИКІВСЬКА», 0,5 л, дата розливу: 18.04.2019, акцизна марка 04 АААІ 491366; - пляшка настоянка «ЗЕРНОВА» крафтова серія ТМ «ПЕТРИКІВСЬКА», 0,5 л, дата розливу: 18.04.2019; акцизна марка 04 АААЗ 491286; - пляшка настоянка «МЕДОВА» крафтова серія ТМ «ПЕТРИКІВСЬКА», 0,5 л, дата розливу: 22.04.2019; акцизна марка 04 АААЗ 491845; - пляшка настоянка «З ПЕРЦЕМ» крафтова серія ТМ «ПЕТРИКІВСЬКА», 0,5л, дата розливу: 13.05.2019; акцизна марка 04ААБД 456780; - пляшка настоянка «КЛАСИЧНА» крафтова серія ТМ «ПЕТРИКІВСЬКА», 0,5 л, дата розливу: 19.04.2019; акцизна марка 04 АААЛ 431152? Надані на експертизу промислові вироби ідентичні між собою. (ілюстративна таблиця зображення 1.4-1.7 стор. 45-46 висновку експерта від 16.06.2020р. №3-ІТ/2-ТГ). Стаття 213 Угоди про асоціацію між Україною та ЄС зокрема зазначає, що «...Промислові зразки вважаються ідентичними, якщо їхні ознаки відрізняються лише у несуттєвих деталях» (Висновок експерта стор. 16 від 16.06.2020р. №3-ІТ/2-ТГ). Об`єктами дослідження є промислові зразки по патентами України №№ 18202; 34551 зображення виробів по патентах, які внесено до Державного реєстру патентів України на промислові зразки, опис промислових зразків відносно патентів України №№18202; 34551, промислові вироби ПЛЯШКА (зображення 1.4- 1.7 ілюстративної таблиці, що додається до висновку експерта від 16.06.2020р. № 3-ІТ/2-ТГ).

Аналіз зазначеного висновку експерта свідчить, що для вирішення поставлених завдань експертом використовувалися: методи співставлення та порівняння, синтезу та аналізу; положення нормативних актів та літератури; експерт був повідомлений про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок.

Крім того, висновок судового експерта від 16.06.2020 № 3-ІТ/2-ТГ містить докладний опис проведеного дослідження та є обґрунтованим, містить чіткі висновки з поставлених перед експертом питань; жодних доказів наявності обставин, які б свідчили про необґрунтованість, неправильність висновку чи суперечливість його іншим матеріалам справи, до матеріалів справи не надано, з чого слідує, що вказаний висновок судового експерта є належним і допустимим доказом у даній справі.

При цьому, надані судовими експертами пояснення з приводу висновку від 16.06.2020 № 3-ІТ/2-ТГ не суперечать йому, підтверджують повноту проведеного дослідження.

Також, позивач надав до справи подання АМКУ №127-26.4/80-19/451-спр від 15.10.2019 про попередні висновки у справі №127.26.4/80-19 щодо порушення ТОВ «АБК Дніпро» ст.4 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», однак, відповідне рішення АМКУ з цього приводу не подав, тоді як зазначене подання носить рекомендаційний характер в межах самого АМКУ та учасників справи про захист від недобросовісної конкуренції, не є для суду доказом, що підтверджує певні обставини.

На замовлення відповідача - ТОВ «АБК Дніпро» судовим експертом Жила Б.В. було надано висновок експерта №201 від 29.10.2020, відповідно до якого зовнішній вигляд промислових виробів (алкогольної продукції) виробництва ТОВ «АБК Дніпро»: пляшка напою ТМ «Петриківська», горілка особлива «ТРАДИЦІЙНА», 0,5 л, акцизна марка №ААSE174165; пляшка напою ТМ «Петриківська», горілка особлива «ЖИТНЯ», 1,0 л, акцизна марка №ААNВ083500; пляшка напою ТМ «Петриківська» горілка «КЛАСИЧНА», 0,5 л, акцизна марка №ААВС082041; пляшка напою ТМ «Петриківська» горілка «КЛАСИЧНА» крафтова серія, 0,5 л, акцизна марка №ААНК230180; пляшка напою ТМ «Петриківська» настоянка «МЕДОВА» крафтова серія, 0,5 л, акцизна марка №АААR086838; пляшка напою ТМ «Петриківська» настоянка «З ПЕРЦЕМ» крафтова серія, 1,0 л, акцизна марка №ААRВ175320; пляшка напою ТМ «Петриківська» настоянка «САМОГОН» крафтова серія, 0,5 л, акцизна марка №АААN084696; пляшка напою ТМ «Петриківська» настоянка «ЖУРАВЛИНА» крафтова серія, 0,5 л, акцизна марка АААК086873; пляшка напою ТМ «Петриківська» настоянка «ЗЕРНОВА» крафтова серія, 0,5 л, акцизна марка №АААF084509; пляшка напою ТМ «Петриківська» настоянка «З ПЕРЦЕМ» крафтова серія, 0,5 л, акцизна марка №ААРХ174664 не справляє на поінформованого користувача таке саме загальне враження, як і промислові зразки, що охороняються за патентами України №№18202, 34551.

Місцевим господарським судом вірно не прийнято Висновок експерта №201 від 29.10.2020 як належний доказ, оскільки досліджені експертом об`єкти - вище перелічені пляшки не є доказами по справі №916/1500/19, не були надані суду як докази по справі, тобто, походження таких доказів встановити у даній справі є неможливим, як і надати їм оцінку.

Норми права, які регулюють спірні правовідносини, доводи та мотиви відхилення аргументів, викладених скаржниками в апеляційних скаргах, за якими суд апеляційної інстанції погодився з висновком суду першої інстанції.

Суд апеляційної інстанції в рамках даної справи застосовує законодавства в редакції станом на 30.05.2019.

Статтею 418 Цивільного кодексу України визначено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об`єкт права інтелектуальної власності, визначений цим Кодексом та іншим законом. Право інтелектуальної власності становлять особисті немайнові права інтелектуальної власності та (або) майнові права інтелектуальної власності, зміст яких щодо певних об`єктів права інтелектуальної власності визначається цим Кодексом та іншим законом. Право інтелектуальної власності є непорушним. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у його здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

Згідно частини першої статті 420 Цивільного кодексу України до об`єктів права інтелектуальної власності належать промислові зразки.

Особа, яка має виключне право дозволяти використання об`єкта права інтелектуальної власності, може використовувати цей об`єкт на власний розсуд, з додержанням при цьому прав інших осіб; використання об`єкта права інтелектуальної власності іншою особою здійснюється з дозволу особи, яка має виключне право дозволяти використання об`єкта права інтелектуальної власності, крім випадків правомірного використання без такого дозволу, передбачених цим Кодексом та іншим законом; умови надання дозволу (видачі ліцензії) на використання об`єкта права інтелектуальної власності можуть бути визначені ліцензійним договором, який укладається з додержанням вимог цього Кодексу та іншого закону (ч.ч.2-4 ст.426 ЦК України).

Порушення права інтелектуальної власності, в тому числі невизнання цього права чи посягання на нього, тягне за собою відповідальність, встановлену Цивільним кодексом України, законом чи договором (ст.431 ЦК України).

Положення ч.ч.1, 2 ст.432 ЦК України передбачають, що кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого права інтелектуальної власності відповідно до статті 16 цього Кодексу. Суд у випадках та в порядку, встановлених законом, може постановити рішення, зокрема, про: застосування негайних заходів щодо запобігання порушенню права інтелектуальної власності та збереження відповідних доказів; зупинення пропуску через митний кордон України товарів, імпорт чи експорт яких здійснюється з порушенням права інтелектуальної власності; вилучення з цивільного обороту товарів, виготовлених або введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності та знищення таких товарів; вилучення з цивільного обороту матеріалів та знарядь, які використовувалися переважно для виготовлення товарів з порушенням права інтелектуальної власності або вилучення та знищення таких матеріалів та знарядь; застосування разового грошового стягнення замість відшкодування збитків за неправомірне використання об`єкта права інтелектуальної власності. Розмір стягнення визначається відповідно до закону з урахуванням вини особи та інших обставин, що мають істотне значення; опублікування в засобах масової інформації відомостей про порушення права інтелектуальної власності та зміст судового рішення щодо такого порушення.

Згідно зі статтею 495 ЦК України майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є: право на використання торговельної марки; виключне право дозволяти використання торговельної марки; виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання; інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку належать володільцю відповідного свідоцтва, володільцю міжнародної реєстрації, особі, торговельну марку якої визнано в установленому законом порядку добре відомою, якщо інше не встановлено договором.

Закон України «Про охорону прав на промислові зразки» регулює відносини, що виникають у зв`язку з набуттям і здійсненням права власності на промислові зразки в Україні.

Згідно статті 5 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» правова охорона надається промисловому зразку, що не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та відповідає умовам патентоспроможності.

Об`єктом промислового зразка може бути форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, які визначають зовнішній вигляд промислового виробу і призначені для задоволення естетичних та ергономічних потреб.

Право власності на промисловий зразок засвідчується патентом.

Строк дії патенту на промисловий зразок становить 10 років від дати подання заявки до Установи і продовжується Установою за клопотанням власника патенту, але не більш як на п`ять років.

Дія патенту припиняється достроково за умов, викладених у статті 24 цього Закону.

Обсяг правової охорони, що надається, визначається сукупністю суттєвих ознак промислового зразка, представлених на зображенні (зображеннях) виробу, внесеному до Реєстру, і засвідчується патентом з наведеною у ньому копією внесеного до Реєстру зображення виробу.

Тлумачення ознак промислового зразка повинно здійснюватися в межах його опису.

Згідно статті 20 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки»:

Права, що випливають з патенту, діють від дати публікації відомостей про його видачу за умови сплати річного збору за підтримання чинності патенту.

Патент надає його власнику виключне право використовувати промисловий зразок за своїм розсудом, якщо таке використання не порушує прав інших власників патентів.

Взаємовідносини при використанні промислового зразка, патент на який належить кільком особам, визначаються угодою між ними. У разі відсутності такої угоди кожний власник патенту може використовувати промисловий зразок за своїм розсудом, але жоден з них не має права давати дозвіл (видавати ліцензію) на використання промислового зразка та передавати право власності на промисловий зразок іншій особі без згоди решти власників патенту.

Використанням промислового зразка визнається виготовлення виробу із застосуванням запатентованого промислового зразка, застосування такого виробу, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого виробу в зазначених цілях.

Виріб визнається виготовленим із застосуванням запатентованого промислового зразка, якщо при цьому використані всі суттєві ознаки промислового зразка.

Патент надає його власнику право забороняти іншим особам використовувати промисловий зразок без його дозволу, за винятком випадків, коли таке використання не визнається згідно з цим Законом порушенням прав власника патенту.

Власник патенту може передавати на підставі договору право власності на промисловий зразок будь-якій особі, яка стає правонаступником власника патенту.

Власник патенту має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання промислового зразка на підставі ліцензійного договору.

Договір про передачу права власності на промисловий зразок і ліцензійний договір вважаються дійсними, якщо вони укладені у письмовій формі і підписані сторонами.

Сторона договору має право на інформування невизначеного кола осіб про передачу права власності на промисловий зразок або видачу ліцензії на використання промислового зразка. Таке інформування здійснюється шляхом публікації в офіційному бюлетені відомостей в обсязі та порядку, встановлених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності, з одночасним внесенням їх до Реєстру.

За опублікування зазначених відомостей та запропонованих стороною договору змін до відомостей про видачу ліцензії сплачуються збори.

Власник патенту має право подати до Установи для офіційної публікації заяву про надання будь-якій особі дозволу на використання запатентованого промислового зразка. У цьому разі річний збір за підтримання чинності патенту зменшується на 50 відсотків починаючи з року, наступного за роком публікації такої заяви.

Особа, яка виявила бажання скористатися зазначеним дозволом, зобов`язана укласти з власником патенту договір про платежі. Спори, що виникають під час укладання та виконання цього договору, розв`язуються у судовому порядку.

Якщо жодна особа не заявила власнику патенту про свої наміри щодо використання промислового зразка, він може подати до Установи письмове клопотання про відкликання своєї заяви. У цьому разі річний збір за підтримання чинності патенту сплачується у повному розмірі починаючи з року, наступного за роком публікації такого клопотання.

Права, що випливають з патенту, не зачіпають будь-які інші особисті майнові чи немайнові права автора промислового зразка, що регулюються іншим законодавством України.

Згідно статті 22 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки»:

Будь-яка особа, яка до дати подання до Установи заявки або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету в інтересах своєї діяльності добросовісно використала в Україні заявлений промисловий зразок чи здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, зберігає право на безоплатне продовження цього використання або на використання промислового зразка, як це передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користування).

Право попереднього користування може передаватися або переходити до іншої особи тільки разом з підприємством чи діловою практикою або тією частиною підприємства чи ділової практики, в яких було використано заявлений промисловий зразок чи здійснено значну і серйозну підготовку для такого використання.

Не визнається порушенням прав, що надаються патентом, використання запатентованого промислового зразка:

в конструкції чи при експлуатації транспортного засобу іноземної держави, який тимчасово або випадково знаходиться у водах, повітряному просторі чи на території України, за умови, що промисловий зразок використовується виключно для потреб зазначеного засобу;

без комерційної мети;

з науковою метою або в порядку експерименту;

за надзвичайних обставин (стихійне лихо, катастрофа, епідемія тощо) з повідомленням про таке використання власника патенту одразу як це стане практично можливим та виплатою йому відповідної компенсації.

Не визнається порушенням прав, що надаються патентом, введення в цивільний оборот виробу, виготовленого із застосуванням запатентованого промислового зразка, після введення цього виробу в цивільний оборот власником патенту чи з його спеціального дозволу.

Статтею 24 Закон України «Про охорону прав на промислові зразки» встановлено припинення дії патенту:

Власник патенту в будь-який час може відмовитися від нього повністю або частково на підставі заяви, поданої до Установи. Зазначена відмова набирає чинності від дати публікації відомостей про це в офіційному бюлетені Установи.

Дія патенту на промисловий зразок припиняється у разі несплати у встановлений строк річного збору за підтримання його чинності.

Річний збір сплачується за кожний рік дії патенту, рахуючи від дати подання заявки. Документ про першу сплату зазначеного збору має надійти до Установи одночасно з документом про сплату збору за видачу патенту. Документ про сплату збору за кожний наступний рік має надійти до Установи до кінця поточного року, за умови сплати збору протягом двох останніх його місяців.

Річний збір за підтримання чинності патенту може бути сплачено, а документ про його сплату - надійти до Установи протягом шести місяців після встановленого строку. У цьому разі розмір річного збору збільшується на 50 відсотків.

Дія патенту припиняється з першого дня року, за який збір не сплачено.

Згідно статті 26 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки»:

Будь-яке посягання на права власника патенту, передбачені статтею 20 цього Закону, вважається порушенням прав власника патенту, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

На вимогу власника патенту таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов`язаний відшкодувати власнику патенту заподіяні збитки.

Вимагати поновлення порушених прав власника патенту може за його згодою також особа, яка придбала ліцензію.

Відповідно до статті 27 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки»:

Захист прав на промисловий зразок здійснюється у судовому та іншому встановленому законом порядку.

Юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у зв`язку з застосуванням цього Закону.

Суди відповідно до їх компетенції розв`язують, зокрема, спори про: авторство на промисловий зразок; встановлення факту використання промислового зразка; встановлення власника патенту; порушення прав власника патенту; право попереднього користування; компенсації.

Як вірно встановлено місцевим господарським судом, винахідником та початковим правовласником промислового зразку за свідоцтвом №18202 є ОСОБА_1, який в подальшому шляхом укладення договору від 09.10.2014 передав своє право власності на нього ТОВ «Сімферопольський вино-коньячний завод»

За договором №п18202 про надання дозволу (невиключної ліцензії) на використання промислового зразка від 04.05.2015 ТОВ «Царичанський консервний завод» (правонаступником якого є ТОВ «АБК Дніпро» - зміна назви юридичної особи) на строк дії патенту отримав невиключну ліцензію на використання промислового зразка №18202 на території України, з метою виготовлення, застосування, ввезення, пропозицій до продажу, в тому числі через Інтернет, продажу та іншого введення в господарський оборот або зберігання такого виробу в зазначених цілях.

В подальшому за договором від 01.08.2016 ТОВ «Сімферопольський вино-коньячний завод» передало ТОВ «Буклет-Юг» у власність майнові права на патенти на промисловий зразок №18202.

Так, станом на час прийняття рішення у даній справі 04.11.2020, юридичну особу ТОВ «Сімферопольський вино-коньячний завод» припинено 01.04.2019 шляхом ліквідації згідно Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань № станом на 28.10.2019.

У зв`язку з чим, суд першої інстанції зазначив, що відповідно до статті 609 ЦК України зобов`язання припиняється шляхом ліквідації юридичної особи. Отже, з 01.04.2019 зобов`язання за ліцензійним договором №п18202 від 04.05.2015р. щодо передачі невиключної ліцензії ТОВ «АБК Дніпро» на промисловий зразок №18202 є припиненими.

Між тим, матеріали справи не містять доказів того, що власник прав на патент №18202 - ТОВ «Буклет-Юг» передавав ТОВ «АБК Дніпро» будь-які права щодо цього патенту.

Тобто, ТОВ «АБК Дніпро» не є ліцензіаром у відношенні промислового зразка №18202, позаяк, і будь-яке використання його є протиправним з боку вказаного товариства. Водночас, під час перегляду справи в суді апеляційної інстанції, позивачем надано постанову Третього апеляційного адміністративного суду від 10.11.2020 у справі №160/8197/19, якою задоволено позов Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби до Державного реєстратора Комунального підприємства «Центр реєстрації та надання послуг» Ковальова Сергія Вадимовича, третя особа Товариство з обмеженою відповідальністю «Сімферопольський вино-коньячний завод» про скасування реєстраційної дії державного реєстратора, скасовано державну реєстрацію припинення юридичної особи Товариство з обмеженою відповідальністю «Сімферопольський вино-коньячний завод» в результаті ліквідації.

Також позивачем надано додаткові докази, а саме лист Товариства з обмеженою відповідальністю «Сімферопольський вино-коньячний завод» від 18.01.2021:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Сімферопольський вино-коньячний завод» надало відповідь № 1 від 18.01.2021 на запит адвоката позивача, в якому повідомило про наступне:

- між Товариство з обмеженою відповідальністю «Сімферопольський вино-коньячний завод» та Товариство з обмеженою відповідальністю «ЦАРИЧАНСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД» не укладався ліцензійний договір №п18202 про надання дозволу (невиключної ліцензії) на використання промислового зразка від 04.05.2015р.

-за даними бухгалтерського обігу, податкової звітності та наявного документообороту між Товариством з обмеженою відповідальністю «Сімферопольський вино-коньячний завод» та Товариством з обмеженою відповідальністю «ЦАРИЧАНСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД» ніколи не укладались жодні правочини (договори).

-Товариство з обмеженою відповідальністю «Сімферопольський вино-коньячний завод» підтверджує достовірність інформації про відсутність. будь-яких ліцензійних договорів (ліцензій), прав третіх осіб, обтяжень тощо відносно об`єктів інтелектуальної власності, що закріплена і гарантована Товариством в договорах на передачу майнових прав інтелектуальної власності, що укладені між Товариством з обмеженою відповідальністю «Сімферопольський вино-коньячний завод» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Буклет-Юг», зокрема, в Договорі про передачу у власність виключних майнових прав на промислові зразки від 30.08.2016.

Статтею 269 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними у ній і додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги. Суд апеляційної інстанції досліджує докази, що стосуються фактів, на які учасники справи посилаються в апеляційній скарзі та (або) відзиві на неї. Докази, які не були подані до суду першої інстанції, приймаються судом лише у виняткових випадках, якщо учасник справи надав докази неможливості їх подання до суду першої інстанції з причин, що об`єктивно не залежали від нього.

З приводу поданого скаржником заяви про долучення додаткових доказів, колегія суддів зауважує, що положення ч. 3 ст. 269 Господарського процесуального кодексу України пов`язують можливість прийняття додаткових доказів у разі їх існування на момент розгляду справи в суді першої інстанції.

Така обставина, як відсутність існування доказів на момент прийняття рішення суду першої інстанції, взагалі виключає можливість прийняття судом апеляційної інстанції додаткових доказів у порядку статті 269 Господарського процесуального кодексу України незалежно від причин неподання позивачем таких доказів. Навпаки, саме допущення такої можливості судом апеляційної інстанції матиме наслідком порушення вищенаведених норм процесуального права, а також принципу правової визначеності, ключовим елементом якого є однозначність та передбачуваність правозастосування, а отже, системність та послідовність у діяльності відповідних органів, насамперед судів.

Аналогічна правова позиція викладена у постановах Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 25.04.2018 у справі №911/3250/16, від 06.02.2019 у справі №916/3130/17, від 26.02.2019 у справі №913/632/17 та від 06.03.2019 у справі №916/4692/15.

У зв`язку з чим колегією суддів не приймається додаткові докази позивача, а саме лист Товариства з обмеженою відповідальністю «Сімферопольський вино-коньячний завод» від 18.01.2021 та постанова Третього апеляційного адміністративного суду від 10.11.2020 у справі №160/8197/19, оскільки означених доказів не існувало на момент прийняття рішення суду першої інстанції від 04.11.2020.

Відповідно до частини 1 статті 1110 ЦК України ліцензійний договір укладається на строк, встановлений договором, який повинен спливати не пізніше спливу строку чинності виключного майнового права на визначений у договорі об`єкт права інтелектуальної власності.

Отже, так як право власності на промисловий зразок №18202 перейшло до ТОВ «Буклет-Юг», то правовідносини по ліцензійному договору №п18202 від 04.05.2015 щодо промислового зразка за патентом №18202 між ТОВ «Сімферопольський вино-коньячний завод» та ТОВ «АБК Дніпро» припинились і ТОВ «АБК Дніпро» з моменту реєстрації ТОВ «Буклет-Юг» права власності на цей промисловий зразок втратило право на використання вказаного промислового зразка.

До того ж ТОВ «АБК Дніпро» ніколи не набувало право використовувати промисловий зразок №34551.

Так, права ТОВ «Буклет-Юг» на патенти №34551, 18202 підтверджуються даними із сайту Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг від 21.02.2019, виписками Державного реєстру патентів України на промислові зразки від 14.12.2016, від 12.12.2016.

Крім того, пунктом 1.2. ліцензійного договору №п18202 від 04.05.2015 ліцензіату ТОВ «Царичанський консервний заводу» між сторонами закріплено намір надати невиключну ліцензію на використання промислового зразка за патентом № 18202 з метою виготовлення, застосування, ввезення, пропозицій до продажу, в тому числі через Інтернет, продажу та іншого введення в господарський оборот або зберігання такого виробу в зазначених цілях. Промисловий зразок за патентом України №18202 - це скляна пляшка. Тобто Відповідач-1 не одержував від Товариства з обмеженою відповідальністю «Сімферопольський вино-коньячний завод» дозволу на використання промислового зразка для виготовлення алкогольних напоїв.

Також, станом на дату укладення ліцензійного договору №п18202 від 04.05.2015 Товариство з обмеженою відповідальністю «Царичанський консервний завод» не мало ліцензії на виробництво алкогольних напоїв та ліцензії на оптовий чи роздрібний продаж алкогольних напоїв (перша ліцензія на виробництво алкогольних напоїв Відповідача-1 №323, період дії з 29.11.2016 до 29.11.2021 згідно даних з сайту Державної податкової служби https:/ /tax.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/reestri/151988.html ).

Отже, ТОВ «Стронгдрінк», уклавши із ТОВ «Буклет-Юг» 16.11.2017 ліцензійну угоду №11/1, отримав виключну ліцензію на використання промислових зразків №№18202, №34551 (з метою виготовлення, застосування, ввезення, пропозицій до продажу, продажу та іншого введення в господарський оборот продукту, виготовленого на основі зазначених промислових зразків, а також застосування способу, який охоплюється патентами) в межах строку дії патентів на території України.

Угода №11/1 від 16.11.2017 діє до 31.12.2018 з автоматичною її пролонгацією на кожен наступний рік за відсутності заперечень сторін проти цього (п.11.1. ліцензійної угоди).

Як вбачається із матеріалів справи, пляшки для виробів позивача та відповідача - ТОВ «АБК «Дніпро» виготовляє другий відповідач - ТОВ «Склянний альянс» (договір №СА/86 від 30.03.2017, додаткові угоди до нього, визнання ТОВ «Склянний альянс» цих обставин у відзиві). Формокомплекти для виготовлення пляшок за патентом №18202 зберігаються у ТОВ «Склянний альянс» (довідка ТОВ «БУДЕН ЕСТЕЙТ» про місцезнаходження майна №1 від 29.06.2017).

Речові докази, що були об`єктом судового дослідження та дослідження в межах призначеної у даній справі експертизи, подані сторонами - ТОВ «Стронгдрінк», ТОВ «АБК Дніпро», залучені судом до справи. Про походження доказів, наданих ТОВ «Стронгдрінк» свідчать наступні докази: закупівля їх у магазинах роздрібної торгівлі (фіскальні чеки від 11.02.2019, від 18.07.2019, від 19.07.2019, від 17.07.2019, від 11.02.2019, від 25.07.2019, від 16.08.2019, від 18.08.2019); відеозапис купівлі виробів у магазині «Вина Миру». Походження доказів, наданих ТОВ «АБК Дніпро»: власне виробництво. Ці обставини сторони спору не заперечують.

Так, ухвалою Господарського суду Одеської від 12.09.2019 призначено судову експертизу, за результатами якої складено висновок Одеського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України №3-ІТ/2 ТГ від 16.06.2020. За висновком експерта у промислових виробах, поданих ТОВ «Стронгдрінк» (крім пляшка ТМ «ПЕТРИКІВСЬКА», «ГОРІЛКА ОСОБЛИВА «ЖИТНЯ», 1,0 дм. куб., дата розливу: 11.12.2018, акцизна марка 04 ААБФ 001493; пляшка настоянка «З ПЕРЦЕМ» Крафтова серія ТМ «ПЕТРИКІВСЬКА», 1.0 л. дата розливу 04.02.2019, акцизна марка 04 ААБІ 001692) та ТОВ «АБК Дніпро» використано усі суттєві ознаки промислового зразка за патентом України №18202. А також у всіх без виключення пляшках, поданих сторонами, використано усі суттєві ознаки промислового зразка за патентом України №34551.

Крім того, позивач подав до справи роздруківку із сторінки АБК Дніпро у мережі Фейсбук, на якій розміщено пропонування до продажу товарів власного виробництва - алкогольних напоїв. До цих документів на їх підтвердження контенту, що містить сторінка АБК Дніпро у мережі Фейсбук позивач подав до справи висновок №14747 від 13.02.2019, виконаний ТОВ «Київський експертно-дослідний центр». На підтвердження того, що зовнішнє оформлення горілчаних напоїв під торгівельною маркою «Петриківська» виробництва відповідача-1 є однаковим для всієї лінійки останній подав до справи роздруківку з інтернет сторінки за адресою http://abkdnipro.com/ru/product-items/petrikovskaia/. Отже, у сукупності вказані докази свідчать про те, що ТОВ «АБК Дніпро» має намір розповсюджувати продукцію та пропонує її до продажу, проти чого висунуто позовну вимогу позивача.

Враховуючи викладене, позивач у справі має виключне право використовувати промислові зразки за патентами України №№18202, 34551, власником яких є ТОВ «Буклет-Юг».

Водночас, ТОВ «АБК Дніпро» не наділений правом будь-яким чином використовувати промислові зразки за патентами України №№18202, 34551, однак, вищенаведені докази вказують на те, що відповідач - ТОВ «АБК Дніпро» у продукції власного виробництва, яку піддав розповсюдженню, використовував промислові зразки за патентами України №№18202, 34551, чим порушив права позивача, як володільця виключної ліцензії на зазначені промислові зразки.

Також, як вірно встановлено судом першої інстанції, відповідач - ТОВ «Склянний альянс» виробляв для відповідача - ТОВ «АБК Дніпро» пляшки для його власної продукції, в яких виявлено сукупність суттєвих ознак промислових зразків №№18202, 34551, чим також порушив право виключної ліцезії позивача.

Враховуючи вищевикладене, оцінивши всі наявні в матеріалах справи докази, документи апеляційний суд вважає, що позовні вимоги були задоволені обґрунтовано.

Відхилення аргументів апеляційної скарги.

Стосовно доводів апеляційних скарг, що суд першої інстанції розглянув справу з порушенням норм процесуального права, зокрема з порушенням правил виключної підсудності справи та правил об`єднання позовних вимог, колегія суддів зазначає наступне.

Як вбачається з матеріалів справи та вже було зазначено, Товариство з обмеженою відповідальністю «Стронгдрінк» звернулось до господарського суду Одеської області з позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю «Алкогольно-безалкогольний комбінат Дніпро», Товариства з обмеженою відповідальністю «Склянний альянс», Приватного підприємства «Таврія плюс» (, яка зареєстрована за адресою місто Одеса, вул. М`ясоїдівська, будинок 14), за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача - Товариства з обмеженою відповідальністю «Буклет-Юг», про зобов`язання припинити порушення прав інтелектуальної власності, зобов`язання вилучити з цивільного обороту та знищити, заборону здійснювати реалізацію, заборону здійснювати приймання на реалізацію, зберігання та продаж товару.

Спірні правовідносини виникли за дії процесуального закону у редакції після 15 грудня 2017 року, проте за змістом частини другої статті 20 ГПК України (у редакції, чинній на момент звернення до суду із позовом - травень 2019 року) Вищий суд з питань інтелектуальної власності розглядає справи щодо прав інтелектуальної власності, зокрема: 1) справи у спорах щодо прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок, торговельну марку (знак для товарів і послуг), комерційне найменування та інших прав інтелектуальної власності, в тому числі щодо права попереднього користування; 2) справи у спорах щодо реєстрації, обліку прав інтелектуальної власності, визнання недійсними, продовження дії, дострокового припинення патентів, свідоцтв, інших актів, що посвідчують або на підставі яких виникають такі права, або які порушують такі права чи пов`язані з ними законні інтереси; 3) справи про визнання торговельної марки добре відомою; 4) справи у спорах щодо прав автора та суміжних прав, в тому числі спорах щодо колективного управління майновими правами автора та суміжними правами; 5) справи у спорах щодо укладання, зміни, розірвання і виконання договору щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, комерційної концесії; 6) справи у спорах, які виникають із відносин, пов`язаних із захистом від недобросовісної конкуренції, щодо: неправомірного використання позначень або товару іншого виробника; копіювання зовнішнього вигляду виробу; збирання, розголошення та використання комерційної таємниці; оскарження рішень Антимонопольного комітету України із визначених цим пунктом питань.

Разом з тим, згідно із підпунктом 16 пункту 1 розділу XI «Перехідні положення» ГПК України до початку роботи Вищого суду з питань інтелектуальної власності справи щодо прав інтелектуальної власності розглядаються за правилами, що діють після набрання чинності цією редакцією Кодексу, судами відповідно до правил юрисдикції (підвідомчості, підсудності), які діяли до набрання чинності цією редакцією Кодексу.

З огляду на те, що Вищий суд з питань інтелектуальної власності не розпочав свою роботу, підвідомчість справи має визначатися за процесуальним законом, який діяв до 15 грудня 2017 року.

Згідно з абзацом 4 статті 16 Господарського процесуального кодексу України в редакції, що діяла до 15.12.2017 - до набрання чинності Законом України №2147-VIII від 03.10.2017) справи у спорах про порушення майнових прав інтелектуальної власності розглядаються господарським судом за місцем вчинення порушення. Справи у спорах про порушення майнових прав інтелектуальної власності з використанням мережі Інтернет розглядаються господарським судом за місцезнаходженням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.

Позивачем до позовної заяви надано чек №2827 від 11.02.2019 на підтвердження закупівлі речових доказів у вигляді пляшок із горілчаними напоями у гіпермаркет «Таврія В», власник ПП «Таврія Плюс» (Відповідач-З), адреса: Одеська область, Лиманський район, Красносільська с/р, комплекс будівель та споруд №7, який є доказом місця вчинення порушення у даній справі.

09.07.2019 за вх.№2-3226/19 позивачем подано до суду заяву, згідно якої позивач відмовляється від частини позовних вимог, щодо заборони ПП «Таврія Плюс» здійснювати приймання на реалізацію, зберігання та продаж алкогольних напоїв під торговою маркою «Петриківська», виробництва ТОВ «Алкогольно-безалкогольний комбінат Дніпро», шляхом вилучення з цивільного обороту, знищення зазначеної продукції та подальшого офіційного письмового повідомлення ТОВ «Буклет-Юг», ТОВ «Стронгдрінк» щодо таких вчинених дій, оскільки після відкриття провадження у справі ПП «Таврія Плюс» добровільно задовольнило позовні вимоги позивача.

Враховуючи викладене, відмова від позовних вимог до якого була пов`язана з добровільним припинення порушенням Відповідачем-3 прав позивача та подальше закриття провадження у в частині позовних вимог до ПП «Таврія Плюс» не змінює місця вчинення порушення, отже судом першої інстанції не порушено правил виключної підсудності даної справи.

Щодо доводів апеляційної скарги, що місцем вчинення порушення є місце виготовлення продукції, колегія суддів зазначає, що у разі коли порушення вчинено на території двох чи більше адміністративно-територіальних одиниць, зокрема, областей, що входять до складу України (частина друга статті 133 Конституції України), то розгляд справи здійснюється тим господарським судом, до якого звернувся позивач. Місце вчинення порушення визначається з урахуванням конкретних обставин, зазначених у позовній заяві.

Отже, пред`явлення позову за вибором позивача з огляду на місце виявлення такого порушення цілком відповідає процесуальним нормам, які діяли на час прийняття справи до провадження судом першої інстанції. Отже, судом першої інстанції питання про підсудність справи вирішено правильно.

Щодо об`єднання позовних вимог.

Правила об`єднання позовних вимог визначені статтею 173 Господарського процесуального кодексу України.

Положеннями частини 1 статті 173 Господарського процесуального кодексу України визначено, що в одній позовній заяві може бути об`єднано декілька вимог, пов`язаних між собою підставою виникнення або поданими доказами, основні та похідні позовні вимоги.

Похідною позовною вимогою є вимога, задоволення якої залежить від задоволення іншої позовної вимоги (основної вимоги).

Колегія суддів зазначає, що за своїм процесуальним призначенням інститут об`єднання позовних вимог забезпечує правильність і одностайність розгляду та вирішення окремих позовних вимог, які можуть бути розглянуті як самостійні справи, але об`єднуються однорідністю вимог, тобто вимог, які випливають з одних і тих же правовідносин.

Крім того, об`єднання позовних вимог дає можливість досягти процесуальної економії, ефективніше використати процесуальні засоби для відновлення порушеного права, а також унеможливити винесення різних рішень за однакових обставин.

Всі позовні вимоги у даній справі безпосередньо пов`язані спільною підставою їх виникнення та направлені на захист майнових прав інтелектуальної власності на промислові - зразки за патентами №18202 і 34551. За вказаних обставин, спільний розгляд заявлених позовних вимог сприятиме як ефективному захисту порушеного права, так і всебічному та повному з`ясуванню обставин справи, з огляду на що колегія суддів не вбачає порушень позивачем правил об`єднання позовних вимог.

З приводу заперечень ТОВ «АБК Дніпро» що, судом першої інстанції наведено дві самостійні і водночас взаємовиключні підстави припинення зобов`язання за ліцензійним договором №п18202 від 04.05.2015, а також не встановлені всі обставини справи, колегія суддів зазначає наступне.

Як встановлено вище, 12.12.2016 відбулась державна реєстрація права власності ТОВ «Буклет-Юг» на патент України на промисловий зразок №18202 на підставі договору про передачу у власність виключних майнових прав на промислові зразки від 30.08.2016, що укладений між ТОВ «Сімферопольський вино-коньячний завод» (правовласник) та ТОВ «Буклет-Юг» (правонаступник). Згідно п.1.4. вказаного договору Правовласником ТОВ «Сімферопольський вино-коньячний завод» гарантовано, що на момент укладення цього договору відсутні права третіх осіб, які могли б бути порушені цим договором, права, які випливають з патентів не передавались третім особам, патенти не обтяжені зобов`язаннями перед третіми особами.

Судом першої інстанції встановлено, що з 12.12.2016 ТОВ «Буклет-Юг» не надавало дозволу на використання патенту №18202 ТОВ «АБК Дніпро». ТОВ «Буклет-Юг» (ліцензіар) уклало з ТОВ «Стронгдрінк» (ліцензіат) ліцензійну угоду №11/1 на використання патентів на промисловий зразок від 16.11.2017, за якою ТОВ «Стронгдрінк» отримало виключну ліцензію на використання промислових зразків, в тому числі промислового зразка за патентом України № 18202, в межах строку дії патенту на території України з метою виготовлення, застосування, ввезення, пропозиції до продажу, продажу та іншого введення в господарський оборот продукту, виготовленого на основі зазначеного промислового зразка.

Отже, місцевим господарським судом зроблено висновок, що до ТОВ «Буклет-Юг» не переходили права та обов`язки в зобов`язаннях, що виникають із ліцензійного договору №п18202 про надання дозволу (невиключної ліцензії) на використання промислового зразка від 04.05.2015, який було укладено між ТОВ «Сімферопольський вино-коньячний завод» та ТОВ «Царичанський консервний завод» (перейменовано у ТОВ «АБК Дніпро»).

Крім того, місцевим господарським судом встановлено, що ТОВ «Буклет-Юг» не довів обставину надання йому дозволу власником патенту № 18202 - ТОВ «Буклет-Юг»- на використання промислового зразка за патентом №18202.

Колегія суддів також зазначає, що невиключна ліцензія, відповідно до приписів статті 1108 ЦК України, не виключає можливості використання ліцензіаром об`єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, та видачі ним іншим особам ліцензій на використання цього об`єкта у зазначеній сфері.

У свою чергу, виключна ліцензія видається лише одному ліцензіату і виключає можливість використання ліцензіаром об`єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, та видачі ним іншим особам ліцензій на використання цього об`єкта у зазначеній сфері.

Відповідно до приписів статті 495 ЦК України майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є:

1) право на використання торговельної марки;

2) виключне право дозволяти використання торговельної марки;

3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання;

4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Відповідно до частин першої та другої статті 20 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів та послуг" будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

На вимогу власника свідоцтва таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов`язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки.

За встановленими у справі обставинами, позивач отримав від ТОВ «Буклет-Юг» виключну ліцензію на використання патенту за Свідоцтвом №№ 18202, 34551, у той же час право дозволяти використання торгівельної марки та право перешкоджати її (його) неправомірному використанню, у тому числі забороняти таке використання, є складовими виключних майнових прав на торговельну марку, яке наявне саме у ТОВ «Буклет-Юг», яке у свою чергу не передавав ніяких прав на патент №№18202, 34551 відпоавідачу-1 ТОВ «АБК Дніпро».

Також, позовні вимоги про заборону порушення прав інтелектуальної власності на промислові зразки у даній справі заявлені відносно заборони використовувати ТОВ «АБК Дніпро» скляних пляшок, що містять в собі всі суттєві ознаки промислових зразків за патентами України №№18202 і 34551; саме при виробництві і введення в обіг алкогольної продукції, в тому числі під ТМ «ПЕТРИКІВСЬКА».

Колегія суддів приймає доводи скаржників, що невірним є посилання суду першої інстанції в обґрунтування прийнятого рішення на положення Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» у редакції від 14.10.2020, проте відповідно до вимог статті 277 ГПК України таке порушення не призвело до прийняття неправильного рішення, тому немає підстав для його скасування.

Крім того, колегія суддів зазначає, що у пункті 54 рішення Європейського Суду з прав людини у справі «Трофимчук проти України», заява №4241/03 від 28.10.2010, вказано, що хоча пункт 1 статті 6 Конвенції зобов`язує суди обґрунтовувати свої рішення, це не може розумітись як вимога детально відповідати на кожен довод (див.рішення у справі «Ґарсія Руіз проти Іспанії», заява N 30544/96, п. 26, ECHR 1999-I).

Інші наведені в апеляційних скаргах доводи не беруться до уваги з підстав, наведених у даній постанові суду та не можуть бути підставами для скасування рішення суду першої інстанції, оскільки вони не підтверджуються матеріалами справи, ґрунтуються на неправильному тлумаченні скаржником норм матеріального та процесуального права.

Висновки апеляційного господарського суду:

Згідно статті 276 ГПК України суд апеляційної інстанції залишає апеляційну скаргу без задоволення, а судове рішення без змін, якщо визнає, що суд першої інстанції ухвалив судове рішення з додержанням норм матеріального і процесуального права.

Будь-яких підстав для скасування рішення господарського суду за результатами його апеляційного перегляду колегією суддів не встановлено.

За вказаних обставин оскаржуване рішення господарського суду підлягає залишенню без змін, а апеляційні скарги - залишенню без задоволення із віднесенням витрат на оплату судового збору за подачу апеляційних скарг на скаржників.

Керуючись статтями 129, 232, 233, 236, 240, 269, 270, 275, 276-277, 281-284 Господарського процесуального кодексу України, Південно-західний апеляційний господарський суд -

ПОСТАНОВИВ:

Рішення Господарського суду Одеської області від 04.11.2020 у справі № 916/1500/19 - залишити без змін.

Апеляційні скарги Товариства з обмеженою відповідальністю «Алкогольно-безалкогольний комбінат Дніпро» та Товариства з обмеженою відповідальністю «Склянний альянс» - залишити без задоволення.

Витрати по сплаті судового збору за подання апеляційних скарг покласти на Товариство з обмеженою відповідальністю «Алкогольно-безалкогольний комбінат Дніпро» та Товариство з обмеженою відповідальністю «Склянний альянс».

Постанова суду апеляційної інстанції набирає законної сили з дня її прийняття і може бути оскаржена до Верховного Суду у строки, передбачені статтею 288 ГПК України.

Повний текст постанови складено 14.06.2021.

Головуючий суддя І.Г. Філінюк

Суддя В.В. Бєляновський

Суддя К.В. Богатир