УХВАЛА

м. Київ

25.05.2021Справа № 910/9254/18

За позовом Боска Кора С.п.А. ;

до Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" (відповідач 1);

Науково-виробничого підприємства "Нива" у вигляді Товариства з обмеженою відповідальністю (відповідач 2);

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору на стороні

відповідача Компанія Альбіон кепітелс лімітед;

про визнання недійсними свідоцтв України на знаки для товарів і послуг.

Суддя О.В. Мандриченко

Представники:

Від позивача: Подоляк А.В., довіреність № КС № 773560 від 07.12.20;

Від відповідача 1: не з`явилися;

Від відповідача 2: Задорожний Р.В., довіреність № б/н від 31.12.20;

Від третьої особи: не з`явилися.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Компанія Боска Кора С. п. А. (Bosca copa SPA, юридична особа за законодавством Італії) звернулася до суду з позовом про визнання недійсним свідоцтв України на знаки для товарів і послуг № 196608, № 196609, що зареєстровані за Науково-виробничим підприємством "Нива" у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю.

Позовні вимоги мотивовані порушенням прав та охоронюваних законом інтересів Компанії Боска Кора С. п. А. як власника протиставленого знаку, а також порушенням законодавства при реєстрації оскаржуваних знаків, невідповідністю оскаржуваних знаків умовам надання правової охорони, їх схожістю зі знаком для товарів і послуг "BOSCA" за міжнародною реєстрацією № 207361, зареєстрованою на ім`я позивача для тих самих товарів настільки, що їх можна сплутати. Як вказує позивач, оскаржувані знаки є такими, що можуть ввести в оману як щодо товару, так і особи, що виробляє товар.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 18.07.2018 відкрито провадження у справі № 910/9254/18, постановлено здійснювати розгляд справи за правилами загального позовного провадження.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 30.10.2018 року зупинено провадження у справі № 910/9254/18 до розгляду апеляційної скарги Науково-виробничого підприємства "Нива" у формі Товариства з обмеженою відповідальністю на ухвалу суду від 17.10.2018 року про повернення зустрічної позовної заяви без розгляду.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 10.11.2020 року замінено відповідача 1 у справі Міністерство економічного розвитку і торгівлі України його правонаступником - Державним підприємством "Український інститут інтелектуальної власності" (01601, м. Київ, вул. Глазунова, 1; ідентифікаційний код 31032378), прийнято до розгляду заяву про зміну предмету позову, відкладено судове засідання до 08.12.2020 року.

У судовому засіданні 25.05.2021 року від представника позивача надійшла заява про часткову відмову від позову, у якій заявник вказував про відмову в частині позовних вимог до Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності".

Відповідно до статті 46 ГПК України сторони користуються рівними процесуальними правами. Крім прав та обов`язків, визначених у статті 42 цього Кодексу позивач, зокрема, вправі відмовитися від позову (всіх або частини позовних вимог), відповідач має право визнати позов (всі або частину позовних вимог) - на будь-якій стадії судового процесу;

Частиною 1 ст. 191 ГПК України встановлено, позивач може відмовитися від позову, а відповідач - визнати позов на будь-якій стадії провадження у справі, зазначивши про це в заяві по суті справи або в окремій письмовій заяві.

Наслідки часткової відмови позивача від позову, встановлені ст.ст. 191, 231 ГПК України, зокрема, щодо неможливості повторного звернення до суду із спору між тими самим сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав, позивачу відомі.

Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 231 ГПК України, Господарський суд закриває провадження у справі, якщо, позивач відмовився від позову і відмову прийнято судом.

Суд, розглянувши письмову заяву позивача та дослідивши матеріали справи дійшов висновку, що часткова відмова позивача від позову не суперечить законодавству та не порушує чиїх-небудь прав та охоронюваних законом інтересів. У зв`язку з цим, суд приймає відмову позивача від позову в частині позовних вимог до Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності".

З огляду на прийняття господарським судом відмови позивача від позову в частині позовних вимог до Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності", провадження у справі № 910/9254/18 в цій частині підлягає закриттю на підставі п. 4 ч. 1 ст. 231 ГПК України.

У судовому засідання 25.05.2021 від представників позивача та відповідача 2 надійшла заява про затвердження мирової угоди.

Мирова угода укладена вищевказаними сторонами та засвідчена підписами уповноважених представників сторін.

Оскільки компанія Альбіон Кепітелс Лімітед, що є третьою стороною у спорі, що не заявляє самостійних вимог, висловило бажання також врегулювати спір з позивачем мирним чином у позасудовий спосіб в частині, що не охоплюється мировою угодою між позивачем та відповідачем 2 у справі №910/9254/18, і таким чином повністю вичерпати усі спірні питання відносно свідоцтва України № 196608 від 25.02.2015 року на знак для товарів і послуг, беручи до уваги той факт, що компанія Альбіон Кепітелс Лімітед процесуально не може бути стороною мирової угоди у справі №910/9254/18 у розумінні ст. 192 ГПК України, але мирне вирішення спору шляхом укладення договору не суперечить законодавству України, і відповідає меті всіх сторін - щодо остаточного та повного вирішення спору між позивачем, відповідачем 2 та компанією Альбіон Кепітелс Лімітед було укладено трьохсторонній договір №01/05 від "14" травня 2021 р. у справі № 910/9254/18, який є невід`ємною частиною мирової угоди між позивачем та відповідачем-2.

Поданий до господарського суду оригінал мирової угоди та оригінал трьохстороннього договору №01/05 від "14" травня 2021 р. у справі № 910/9254/18 долучено судом до матеріалів справи.

Відповідно до статті 192 ГПК України, мирова угода укладається сторонами з метою врегулювання спору на підставі взаємних поступок і має стосуватися лише прав та обов`язків сторін. У мировій угоді сторони можуть вийти за межі предмета спору за умови, якщо мирова угода не порушує прав чи охоронюваних законом інтересів третіх осіб.

Сторони можуть укласти мирову угоду і повідомити про це суд, зробивши спільну письмову заяву, на будь-якій стадії судового процесу.

До ухвалення судового рішення у зв`язку з укладенням сторонами мирової угоди суд роз`яснює сторонам наслідки такого рішення, перевіряє, чи не обмежені представники сторін вчинити відповідні дії.

Укладена сторонами мирова угода затверджується ухвалою суду, в резолютивній частині якої зазначаються умови угоди. Затверджуючи мирову угоду, суд цією самою ухвалою одночасно закриває провадження у справі.

Оскільки мирова угода сторін не суперечить чинному законодавству України, фактичним обставинам і матеріалам справи, не порушує при цьому їх прав і інтересів, мирова угода підлягає затвердженню.

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 231 ГПК України, Господарський суд закриває провадження у справі, якщо, зокрема, сторони уклали мирову угоду і вона затверджена судом.

Враховуючи вищевикладене провадження у даній справі підлягає закриттю.

Відповідно до ч. 9 ст. 145 ГПК України, у випадку залишення позову без розгляду, закриття провадження у справі або у випадку ухвалення рішення щодо повної відмови у задоволенні позову, суд у відповідному судовому рішенні зазначає про скасування заходів забезпечення позову.

Враховуючи закриття провадження у справі № 910/9254/18, заходи забезпечення позову у справі 910/9254/18, вжиті постановою Київського апеляційного господарського суду від 24.09.2018 року, підлягають скасуванню.

Керуючись ст. 145, 192, п. 4, 7 ч. 1 ст. 231 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва, -

У Х В А Л И В:

1. Провадження у справі № 910/9254/18 в частині вимог до Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" закрити.

2. Задовольнити заяву про затвердження мирової угоди у справі № 910/9254/18, укладену між Компанією Боска Кора С.п.А. (Bosca Cora S.?p.?A.) та Науково-виробничим підприємством "Нива" у вигляді Товариства з обмеженою відповідальністю.

3. Затвердити текст мирової угоди по справі № 910/9254/18 в наступній редакції:

МИРОВА УГОДА ВІД "14" ТРАВНЯ 2021 РОКУ

у справі № 910/9254/18 Господарського суду міста Києва

за позовом: Компанії Боска Кора С. п. А. (Bosca Cora S. p. A.)

до: Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" та Науково-виробничого підприємства "Нива" у вигляді Товариства з обмеженою відповідальністю, третя особа, що не заявляє самостійних вимог - Компанія Альбіон Кепітелс Лімітед (Albion Capitals Limited)

про визнання недійсними свідоцтв України на знаки для товарів і послуг № 196608, № 196609

(1) БОСКА КОРА С. П. А. (BOSCA CORA S. P. A.), (надалі за текстом Мирової угоди іменується "ПОЗИВАЧ" ), адреса реєстрації: Віа Луїджі Боска, 2, І-14053, Канеллі, Італія (Via Luigi Bosca, 2, I-14053, Canelli, Italy), номер в Господарчо-адміністративному реєстрі підприємств - АТ-64307, в особі представника - адвоката Подоляк Аліни В`ячеславівни, яка діє на підставі довіреності від 02.12.2020 р., в якій вказано повноваження на реалізацію процесуального права на укладення мирової угоди по справі, з однієї сторони, і

(2) НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "НИВА" У ВИГЛЯДІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ, (надалі за текстом Мирової угоди іменується "ВІДПОВІДАЧ"), юридична особа, зареєстрована відповідно до законодавства України, місцезнаходження: 65496, Одеська обл., Овідіопольський р-н, селище міського типу Таїрове, вул. 40-річчя Перемоги, буд. 58, ідентифікаційний код юридичної особи: 19201066, в особі адвоката Задорожного Романа Вікторовича, який діє як представник за довіреністю від 31.12.2020 року, в якій вказано повноваження на реалізацію процесуального права на укладення мирової угоди по справі, з іншої сторони,

при подальшому спільному згадуванні іменовані - "Сторони") та

керуючись статтями 46, 192, 193 Господарського процесуального кодексу України, уклали цю Мирову угоду (далі - "Мирова Угода") у господарській справі №?910/9254/18, яка розглядається Господарським судом м. Києва за позовом Компанії Боска Кора С. п. А. до Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" та Науково-виробничого підприємства "Нива" у вигляді Товариства з обмеженою відповідальністю, третя особа, що не заявляє самостійних вимог Компанія Альбіон Кепітелс Лімітед про визнання недійсними свідоцтв України на знаки для товарів і послуг № 196608, № 196609 та зобов`язання вчинити дії, в м. Києві на таких умовах:

1. ЗОБОВ`ЯЗАННЯ ТА ГАРАНТІЇ ВІДПОВІДАЧА

З дня набрання чинності цією Мировою угодою:

1.1. ВІДПОВІДАЧ протягом 10 (десяти) календарних днів зобов`язується припинити будь-яке використання та не використовувати в майбутньому позначення за свідоцтвом України № 196609 від 25.02.2015 року, та/або позначень "ТАЇРОВО БОСКА", " TAIROVO BOSCA ", а також інших позначень, що є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із торговельною маркою "BOSCA" за міжнародною реєстрацією № 207361 від 10.02.1958 р., що діє на території України у повному обсязі з 13.07.1995 р., для товарів 30, 32, 33 класу Міжнародної класифікації товарів та послуг, чи інших однорідних товарів, в тому числі шляхом нанесення позначень на будь-який товар 30, 32, 33 класу Міжнародної класифікації товарів та послуг, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням позначень з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення), застосовування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

1.2. ВІДПОВІДАЧ протягом 10 (десяти) календарних днів зобов`язується відмовитися повністю від свідоцтва України № 196609 від 25.02.2015 року на знак для товарів і послуг шляхом підписання та подання відповідної заяви на безвідкличних умовах до Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" (далі - "ДП "Укрпатент"), який виконує функції Національного органу інтелектуальної власності, в порядку, передбаченому п. 1 ст. 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", а також зобов`язується протягом 5 календарних днів надати представнику Боска Кора С.п.А. - Подоляк А.В. відповідні документи, які підтверджують вчинення Відповідачем дій; у разі, якщо складена заява не буде прийнята та позитивно розглянута в ДП "Укрпатент" - Відповідач повинен усунути всі недоліки заяви, в тому числі - шляхом подання нової заяви. У випадку, якщо після подання нової заяви, її не буде прийнято або позитивно розглянуто, Відповідач зобов`язується на вимогу Позивача - видати довіреність для вчинення усіх необхідних дій для відмови від свідоцтва - на ім`я патентного повіреного, зазначеного Позивачем.

1.3. ВІДПОВІДАЧ зобов`язується не використовувати своє право повторної реєстрації позначень "ТАЇРОВО БОСКА", " TAIROVO BOSCA " у якості торговельної марки та не надавати згоду на реєстрацію заявленої торговельної марки третім особам, яке визначене статтею 22 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг".

1.4. ВІДПОВІДАЧ зобов`язується не відчужувати права інтелектуальної власності за свідоцтвом України № 196609 від 25.02.2015 року.

1.5. ВІДПОВІДАЧ зобов`язується не подавати на реєстрацію позначення, що є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із торговельною маркою "BOSCA" за міжнародною реєстрацією № 207361 від 10.02.1958 р.

1.6. ВІДПОВІДАЧ зобов`язується не використовувати та не здійснювати реєстрацію на своє ім`я та/або на ім`я підконтрольних, пов`язаних, довірених третіх осіб позначень, що є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із торговельною маркою "BOSCA" за міжнародною реєстрацією № 207361 від 10.02.1958 р., або таких, які містять/включають словесний елемент чи інше позначення зі словом "БОСКА", "BOSCA", "БОСКО", "BOSCО", зокрема, але не обмежуючись, торговельних марок, комерційних (фірмових) найменувань, доменних імен, пов`язаних із будь-якими товарами та послугами; а також, утримуватися в майбутньому від вчинення будь-яких дій, що можуть призвести до порушення прав на належну Боска Кора С.п.А. торговельну марку, в тому числі шляхом використання будь-яких позначень, що є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із торговельною маркою "BOSCA" за міжнародною реєстрацією № 207361 від 10.02.1958 р., та інших дій, що можуть порушувати права інтелектуальної власності або є проявом недобросовісної конкуренції.

1.7. ВІДПОВІДАЧ після затвердження цієї мирової угоди судом зобов`язується не використовувати словесні елементи "БОСКА", "BOSCA", "БОСКО", "BOSCО" у своїй комерційній діяльності, в тому числі як елемент, що включений до складу: назви юридичної особи, комерційного найменування, об`єктів авторського права, промислових зразків, пошукових слів ("хештегів"), доменних імен, назв сторінок чи облікових записів (акаунтів) у соціальних мережах чи платформах, або сторінок на маркетплейсах, контекстної реклами, пошукових слів в Google AdWords та інших подібних інструментах просування товарів в мережі Інтернет.

1.8. ВІДПОВІДАЧ гарантує, що до моменту укладення даної Мирової угоди, ним не було подано на реєстрацію позначення, які містять/включають позначення "БОСКА", " BOSCA " та/або що є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із знаком для товарів і послуг "BOSCA" за міжнародною реєстрацією № 207361 від 10.02.1958 р., та які перебувають на стадії формальної експертизи чи кваліфікаційної експертизи (по суті) у Національному органі інтелектуальної власності (Державному підприємстві "Український інститут інтелектуальної власності").

1.9. ВІДПОВІДАЧ гарантує, що ним не надано дозволів, на користь третіх осіб, що є чинними станом на дату укладення цієї Мирової угоди, відносно поданих ними на реєстрацію заявок на торговельні марки, котрі містять словесні елементи "БОСКА", "BOSCA", "БОСКО", "BOSCО".

1.10. ВІДПОВІДАЧ гарантує, що до моменту укладення даної Мирової угоди, ним не було укладено жодних ліцензій чи інших правочинів, що є чинними станом на дату укладення цієї Мирової угоди, які б були підставою для виникнення у третіх осіб прав використовувати торговельні марки за свідоцтвом України на знаки для товарів і послуг№ 196609.

1.11. ВІДПОВІДАЧ гарантує, що ним не надано інструкцій, згод чи вказівок будь-яким третім особам на вчинення дій, які б суперечили змісту пунктів 1.1.-1.11. чи були спробою ухилитись від фактичного дотримання інтересів Позивача чи які б могли утруднити чи зробити неможливим виконання цієї Мирової Угоди.

1.12. ВІДПОВІДАЧ гарантує та підтверджує, що він є стороною тристороннього договору №1/05 від "14" травня 2021 року про позасудове врегулювання господарського спору у справі № 910/9254/18, який відображає взаємні домовленості сторін такого договору - а саме: Позивач, Відповідач та Альбіон Кепітелс Лімітед (Albion Capitals Limited); адреса реєстрації: Бедфорд Стріт, 43, сьют 4041, Лондон, Велика Британія, WC2E 9HA (Suite 4041 43 Bedford Street, London, England, WC2E 9HA), попередня адреса реєстрації: Грей Рассел Стріт, 10, сьют 4041, Лондон, Велика Британія, WC1B 3BQ (Suite 4041, 10 Great Russell Street, London, England, WC1B 3BQ), номер компанії - 07356609 в Британському реєстрі компаній (Companies House) (далі - "Тристоронній Догвовір"); предметом такого Тристороннього Договору є, зокрема, зобов`язання Альбіон Кепітелс Лімітед відмовитися повністю від свідоцтва України № 196608 від 25.02.2015 року на знак для товарів і послуг - шляхом підписання та подання відповідної заяви до ДП "Укрпатент", зобов`язання Альбіон Кепітелс Лімітед утриматись від дій, які порушують права Позивача, в тому числі використання та/або реєстрації які містять/включають позначення "БОСКА", " BOSCA ", "БОСКО", "BOSCО" та/або що є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із торговельною маркою "BOSCA" за міжнародною реєстрацією № 207361 від 10.02.1958 р.

1.13. ВІДПОВІДАЧ визнає що примірник Тристороннього договору додається як додаток до спільної заяви Позивача і Відповідача про затвердження цієї Мирової угоди - з метою покладення на Відповідача обов`язків гарантувати виконання Тристороннього Договору з боку Альбіон Кепітелс Лімітед і це є окремим обов`язком Відповідача за даною Мировою угодою.

1.14. ВІДПОВІДАЧ гарантує, що Відповідач в силу корпоративних правовідносин з Альбіон Кепітелс Лімітед може забезпечувати вчинення з боку Альбіон Кепітелс Лімітед дій, які є способом поновлення порушених прав Позивача, а саме подання від імені Альбіон Кепітелс Лімітед упродовж 10 (десяти) календарних днів з дня набрання чинності цією Мировою угодою заяви про відмову повністю від свідоцтва України № 196608 від 25.02.2015 року на знак для товарів і послуг до Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності", який виконує функції Національного органу інтелектуальної власності, в порядку, передбаченому п. 1 ст. 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг".

2. ЗОБОВ`ЯЗАННЯ ТА ГАРАНТІЇ ПОЗИВАЧА:

2.1. ПОЗИВАЧ зобов`язується одночасно з поданням спільної заяви Позивача і Відповідача про затвердження цієї Мирової угоди подати до Господарського суду м. Києва заяву про залишення без розгляду або відмову від позовних вимог, що були заявлені до Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" по господарській справі №?910/9254/18.

2.2. ПОЗИВАЧ гарантує, що у випадку належного виконання Відповідачем усіх умов цієї мирової угоди, не матиме права вимагати від Відповідача сплати будь-яких штрафних санкцій та відшкодування збитків.

2.3. ПОЗИВАЧ відмовляється від стягнення судових витрат із Відповідача, а також від стягнення будь-яких інших витрат, котрі не були заявлені до суду.

3. ПРИМУСОВЕ ВИКОНАННЯ МИРОВОЇ УГОДИ

3.1. Сторони погодили, що у разі порушення Відповідачем будь-якої із умов, включаючи свої обов`язки та гарантії, за цією Мировою угодою, Відповідач зобов`язаний сплатити Позивачу штраф у розмірі 3000 Євро (трьох тисяч Євро) - за кожен випадок порушення, протягом 15 (п`ятнадцяти) календарних днів з моменту отримання відповідної письмової вимоги від Позивача.

3.2. У випадку несплати Відповідачем штрафу, Позивач має право стягнення штрафу у примусовому порядку. Штраф може стягуватись як у валюті Євро, так і у гривнях за курсом НБУ.

3.3. Передбачене право Позивача на стягнення штрафу з Відповідача встановлено сторонами на підставі ч. 1 ст. 192 ГПК України. Сторони підтверджують, що встановлення штрафу є реалізацією Сторонами свого процесуального права на вихід за межі предмета спору та не порушує прав чи охоронюваних законом інтересів третіх осіб.

3.4. Ухвала Господарського суду м. Києва про затвердження мирової угоди є виконавчим документом та підлягає примусовому виконанню органами державної виконавчої служби або приватним виконавцем в порядку, передбаченому Законом України "Про виконавче провадження". У разі виконавчого провадження Позивач виступає стягувачем, а Відповідач виступає боржником у розумінні Закону України "Про виконавче провадження" та законодавства про виконавче провадження. Оскільки Мирова угода відображає взаємні поступки сторін, тому окреме відстрочення чи розстрочення її виконання не допускається.

4. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

4.1. Дана Мирова угода набирає чинності з моменту її затвердження Господарським судом м. Києва і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов`язань за нею. Сторони підтверджують, що їм відомі наслідки закриття провадження у господарській справі, у зв`язку з укладенням Мирової угоди. Сторони цим підтверджують, що укладання даної Мирової угоди не суперечить їх правам та інтересам так само як і третіх осіб. Жодна із Сторін не має права в односторонньому порядку розірвати мирову угоду у даній справі або змінити її умови. Цю Мирову угоду укладено в чотирьох примірниках, по одному для Відповідача і Позивача та один для матеріалів судової справи №?910/9254/18 Господарського суду м. Києва.

4.2. В порядку взаємних поступок, Сторони домовились, що кожна Сторона самостійно несе судові витрати, понесені нею під час підготовки та в процесі розгляду судової справи № ?910/9254/18.

4.3. Сторони підтверджують, що всі викладені умови даної Мирової угоди відповідають їх реальному волевиявленню і інтересам і породжують появу наслідків, зазначених в тексті цієї мирової угоди. Наслідки затвердження цієї Мирової угоди Господарським судом м. Києва Сторонам відомі.

4.4. Сторони підтверджують, що особи, які підписали від імені Сторін дану Мирову угоду, мають всі необхідні повноваження на підписання даної Мирової угоди і не мають будь-яких застережень і/або обмежень зазначених повноважень і/або своєї правоздатності і/або дієздатності.

4.5. Сторони заявляють, що ні у процесі укладання даної Мирової угоди, ні у процесі виконання її умов не були, не будуть і не можуть бути порушені права будь-яких третіх осіб, в тому числі й держави.

4.6. Вся інформація, що викладена в даній Мировій угоді, приймається Сторонами у повній мірі як достовірна. Кожна Сторона окремо несе повну відповідальність за недостовірність інформації, зазначеної в даній Мировій угоді.

4.7. З метою якнайшвидшого урегулювання спору Сторони вбачають необхідність розпочати виконання Мирової угоди до моменту її затвердження судом. У зв`язку з цим Сторони погодили, що дана Мирова угода діє і має зобов`язальну силу з моменту її укладення і до повного виконання.

4.8. Ця Мирова Угода укладена в чотирьох однакових за змістом оригінальних примірниках - по одному для кожної Сторони, один - для Третьої особи - Альбіон Кепітелс Лімітед, та один - для Господарського суду м. Києва.

ТРИСТОРОННІЙ ДОГОВІР №1/05 ВІД "14" ТРАВНЯ 2021 РОКУ

про позасудове врегулювання господарського спору

у справі № 910/9254/18 (далі - "Договір")

(1) БОСКА КОРА С. П. А. (BOSCA CORA S. P. A.), (надалі за текстом Договору іменується "Боска Кора С.п.А." або "Позивач") адреса реєстрації: Віа Луїджі Боска, 2, І-14053, Канеллі, Італія (Via Luigi Bosca, 2, I-14053, Canelli, Italy), номер в Господарчо-адміністративному реєстрі підприємств - АТ-64307, в особі представника - адвоката Подоляк Аліни В`ячеславівни, яка діє на підставі довіреності від 02.12.2020 р., з однієї сторони,

(2) НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "НИВА" У ВИГЛЯДІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ, (надалі за текстом Договору іменується "Науково-виробниче підприємство "Нива" або "Відповідач"), юридична особа, зареєстрована відповідно до законодавства України, місцезнаходження: 65496, Одеська обл., Овідіопольський р-н, селище міського типу Таїрове, вул. 40-річчя Перемоги, буд. 58, ідентифікаційний код юридичної особи: 19201066, в особі адвоката Задорожного Романа Вікторовича, який діє як представник за довіреністю від 31.12.2020 року, виданої? Науково-виробничим ?підприємством? "НИВА" у вигляді Товариства з обмеженою відповідальністю, з другої сторони,та

(3) АЛЬБІОН КЕПІТЕЛС ЛІМІТЕД (ALBION CAPITALS LIMITED) (надалі також - "Альбіон Кепітелс Лімітед"), юридична особа, зареєстрована відповідно до законодавства Великої Британії, адреса реєстрації: Бедфорд Стріт, 43, сьют 4041, Лондон, Велика Британія, WC2E 9HA (Suite 4041 43 Bedford Street, London, England, WC2E 9HA), попередня адреса реєстрації: Грей Рассел Стріт, 10, сьют 4041, Лондон, Велика Британія, WC1B 3BQ (Suite 4041, 10 Great Russell Street, London, England, WC1B 3BQ), номер компанії - 07356609 в Британському реєстрі компаній (Companies House) в особі директора Заворотного Тараса Семеновича, з третьої сторони (надалі разом - "Сторони"), уклали цей договір (надалі також - "Договір") про наступне:

ПРЕАМБУЛА

i. Оскільки Сторони повністю обізнані із обставинами, процесуальними позиціями та доказами у справі №910/9254/18, що розглядається Господарським судом міста Києва за позовом Компанії Боска Кора С.п.А. до Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" (далі - "ДП "Укрпатент") та Науково-виробничого підприємства "Нива" у вигляді Товариства з обмеженою відповідальністю, третя особа, що не заявляє самостійних вимог Компанія Альбіон Кепітелс Лімітед про визнання недійсними свідоцтв України на знаки для товарів і послуг № 196608, № 196609 та зобов`язання вчинити дії;

ii. Оскільки Сторони підтверджують, що на основі окремо укладеної мирової угоди між Позивачем та Відповідачем у справі №910/9254/18, Відповідач зобов`язаний упродовж 10 (десяти) календарних днів відмовитися повністю від свідоцтва України № 196609 від 25.02.2015 року на знак для товарів і послуг шляхом підписання та подання відповідної заяви до ДП "Укрпатент", та а також зобов`язаний припинити будь-які порушення та утриматись від порушень прав інтелектуальної власності Позивача у майбутньому; а також Відповідач гарантує, що Відповідач в силу корпоративних правовідносин з Альбіон Кепітелс Лімітед може забезпечувати вчинення з боку Альбіон Кепітелс Лімітед дій, які є способом поновлення порушених прав Позивача;

iii. Оскільки Альбіон Кепітелс Лімітед до моменту укладення цього Договору висловило бажання також врегулювати спір з Позивачем мирним чином у позасудовий спосіб, в частині, що не охоплюється мировою угодою між Позивачем та Відповідачем у справі №910/9254/18, і таким чином повністю вичерпати усі спірні питання відносно свідоцтва України № 196608 від 25.02.2015 року на знак для товарів і послуг, Сторони уклали цей Договір;

iv. Оскільки Альбіон Кепітелс Лімітед процесуально не може бути стороною мирової угоди у справі №910/9254/18 у розумінні ст. 192 Господарського процесуального кодексу України, але мирне вирішення спору шляхом укладення договору не суперечить законодавству України, і відповідає меті всіх Сторін - щодо остаточного та повного вирішення спору,

v. Тому даний Договір є укладеним, чинним, законним та обов`язковим для Сторін з моменту його укладення та затвердження Господарським судом міста Києва мирової угоди між Позивачем та Відповідачем у справі №910/9254/18, і відображає наступні домовленості Сторін та умови:

1. Стаття 1. МИРНЕ ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРУ ТА ПОНОВЛЕННЯ ПОРУШЕНИХ ПРАВ ПОЗИВАЧА.

1.1. Альбіон Кепітелс Лімітед зобов`язується:

1.1.1. Протягом 10 (десяти) днів з дня набрання чинності цим Договором припинити будь-яке використання та не використовувати в майбутньому позначення за свідоцтвом України № 196608 від 25.02.2015 року, та/або позначень "ТАЇРОВО БОСКО", " TAIROVO BOSCO ", а також інших позначень, що є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із торговельною маркою "BOSCA" за міжнародною реєстрацією № 207361 від 10.02.1958 р., що діє на території України у повному обсязі з 13.07.1995 р., для товарів 30, 32, 33 класу Міжнародної класифікації товарів та послуг, чи інших однорідних товарів, в тому числі шляхом нанесення позначень на будь-який товар 30, 32, 33 класу Міжнародної класифікації товарів та послуг, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням позначень з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення), застосовування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет;

1.1.2. упродовж 10 (десяти) календарних днів з дня набрання чинності цим Договором відмовитися повністю від свідоцтва України № 196608 від 25.02.2015 року на знак для товарів і послуг шляхом підписання та подання відповідної заяви до ДП "Укрпатент", який виконує функції Національного органу інтелектуальної власності, в порядку, передбаченому п. 1 ст. 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", а також зобов`язується протягом 5 календарних днів з дня подання заяви надати представнику Боска Кора С.п.А. - Подоляк А.В. відповідні документи, які підтверджують вчинення Альбіон Кепітелс Лімітед дій; у разі, якщо складена заява не буде прийнята та позитивно розглянута в ДП "Укрпатент" - Альбіон Кепітелс Лімітед повинен усунути всі недоліки заяви, в тому числі - шляхом подання нової заяви. У випадку, якщо після подання нової заяви, її не буде прийнято або позитивно розглянуто, Альбіон Кепітелс Лімітед зобов`язується на Позивача - видати довіреність для вчинення усіх необхідних дій для відмови від свідоцтва - на ім`я патентного повіреного, зазначеного Позивачем;

1.1.3. не використовувати своє право повторної реєстрації позначень " ТАЇРОВО БОСКО ", " TAIROVO BOSCO " у якості торговельної марки та не надавати згоду на реєстрацію заявленої торговельної марки третім особам, яке визначене статтею 22 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг";

1.1.4. не відчужувати права інтелектуальної власності за свідоцтвом України № 196608 від 25.02.2015 року;

1.1.5. не подавати на реєстрацію позначення, що є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із торговельною маркою "BOSCA" за міжнародною реєстрацією № 207361 від 10.02.1958 р.;

1.1.6. не використовувати та не здійснювати реєстрацію на своє ім`я та/або на ім`я підконтрольних, пов`язаних, довірених третіх осіб позначень, що є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із торговельною маркою "BOSCA" за міжнародною реєстрацією № 207361 від 10.02.1958 р., або таких, які містять/включають словесний елемент чи інше позначення зі словом "БОСКА", "BOSCA", "БОСКО", "BOSCО", зокрема, але не обмежуючись, торговельних марок, комерційних (фірмових) найменувань, доменних імен, пов`язаних із будь-якими товарами та послугами; а також, утримуватися в майбутньому від вчинення будь-яких дій, що можуть призвести до порушення прав на належну Боска Кора С.п.А. торговельну марку, в тому числі шляхом використання будь-яких позначень, що є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із торговельною маркою "BOSCA" за міжнародною реєстрацією № 207361 від 10.02.1958 р., та інших дій, що можуть порушувати права інтелектуальної власності або є проявом недобросовісної конкуренції;

1.1.7. після затвердження судом мирової угоди, укладеної між Позивачем та Відповідачем у справі № 910/9254/18, не використовувати словесні елементи "БОСКА", "BOSCA", "БОСКО", "BOSCО" у своїй комерційній діяльності, в тому числі як елемент, що включений до складу: назви юридичної особи, комерційного найменування, об`єктів авторського права, промислових зразків, пошукових слів ("хештегів"), доменних імен, назв сторінок чи облікових записів (акаунтів) у соціальних мережах чи платформах, або сторінок на маркетплейсах, контекстної реклами, пошукових слів в Google AdWords та інших подібних інструментах просування товарів в мережі Інтернет.

1.2. Альбіон Кепітелс Лімітед має право:

1.2.1. вимагати від Позивача та Відповідача виконання їх відповідних зобов`язань за Договором;

1.2.2. користуватися іншими правами, передбаченими Договором і законодавством.

1.3. Боска Кора С.П.А. зобов`язується:

1.3.1. не стягувати з Відповідача та Альбіон Кепітелс Лімітед будь-які витрати, понесені внаслідок ведення господарської справи № 910/9254/18 про визнання недійсними свідоцтв України на знаки для товарів і послуг № 196608, № 196609, а також від витрат, котрі не були заявлені до суду;

1.3.2. самостійно понести судові витрати, які виникли під час підготовки та в процесі розгляду судової справи № ?910/9254/18;

1.3.3. одночасно з поданням спільної заяви Позивача і Відповідача про затвердження мирової угоди, подати заяву про залишення без розгляду або відмову від позовних вимог у господарській справі № ?910/9254/18, що були заявлені до ДП "Укрпатент".

1.4. Боска Кора С.П.А. має право:

1.4.1. вимагати від Науково-виробничого підприємства "Нива" у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю виконання його зобов`язань за Договором;

1.4.2. вимагати від та Альбіон Кепітелс Лімітед виконання його зобов`язань за Договором;

1.4.3. користуватися іншими правами, передбаченими Договором і законодавством.

1.5. Науково-виробниче підприємство "Нива" у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю зобов`язується:

1.5.1. Забезпечити виконання з боку Альбіон Кепітелс Лімітед обов`язків за цим Договором у повному обсязі;

1.6. Науково-виробниче підприємство "Нива" у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю має право:

1.6.1. вимагати від Альбіон Кепітелс Лімітед виконання зобов`язань за Договором (це водночас і обов`язок Науково-виробничого підприємства "Нива" у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю);

1.6.2. вимагати від Боска Кора С.п.А. виконання зобов`язань за Договором;

1.6.3. користуватися іншими правами, передбаченими Договором і законодавством.

1.7. Сторони (всі разом та кожна окремо):

1.7.1. підтверджують, що цей Договір відображає усі Обставини, які визнаються учасниками справи, та не підлягають доказуванню додатково;

1.7.2. підтверджують, що обставини, встановлені у даній господарській справі, не доказуються при розгляді іншої справи, у якій беруть участь ті самі особи або особа, стосовно якої встановлено ці обставини.

2. Гарантії

2.1. Відповідач та Альбіон Кепітелс Лімітед гарантують, що до моменту укладення Договору, ними не було подано на реєстрацію позначення, які містять/включають позначення "БОСКА", "BOSCA", "БОСКО", "BOSCО" та/або що є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із торговельною маркою "BOSCA" за міжнародною реєстрацією № 207361 від 10.02.1958 р., та які перебувають на стадії формальної експертизи чи кваліфікаційної експертизи (по суті) у Національному органі інтелектуальної власності (Державному підприємстві "Український інститут інтелектуальної власності").

2.2. Відповідач та Альбіон Кепітелс Лімітед гарантують, що ними не надано дозволів на користь третіх осіб, що є чинними станом на дату укладення цього Договору, відносно поданих ними на реєстрацію заявок на торговельні марки, котрі містять словесні елементи "БОСКА", "BOSCA", "БОСКО", "BOSCО".

2.3. Відповідач та Альбіон Кепітелс Лімітед гарантують, що до моменту укладення даного Договору, ними не було укладено жодних ліцензій чи інших правочинів, що є чинними станом на дату укладення цього Договору, які б були підставою для виникнення у третіх осіб прав використовувати торговельні марки за свідоцтвами України на знаки для товарів і послуг № 196608, № 196609.

2.4. Відповідач та Альбіон Кепітелс Лімітед гарантують, що ними не надано інструкцій, згод чи вказівок будь-яким третім особам на вчинення дій, які б суперечили змісту Договору чи були спробою ухилитись від фактичного дотримання інтересів Боска Кора С.п.А. чи які б могли утруднити чи зробити неможливим виконання цього Договору.

2.5. Відповідач гарантує, що в силу наявності корпоративних правовідносин між ним та Альбіон Кепітелс Лімітед може забезпечувати вчинення з боку Альбіон Кепітелс Лімітед дій, які є способом поновлення порушених прав Боска Кора С.п.А. , а саме подання від імені Альбіон Кепітелс Лімітед упродовж 10 (десяти) календарних днів з дня укладення цього Договору заяви про відмову повністю від свідоцтва України № 196608 від 25.02.2015 року на знак для товарів і послуг до ДП "Укрпатент", який виконує функції Національного органу інтелектуальної власності, в порядку, передбаченому п. 1 ст. 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг".

3. Відповідальність Сторін

3.1. У разі порушення Відповідачем будь-якої із умов цього Договору, включаючи свої обов`язки та гарантії, за цим Договором, Відповідач зобов`язаний сплатити Боска Кора С.П.А. штраф передбачений пунктом 3.1. МИРОВОЇ УГОДИ ВІД "14" ТРАВНЯ 2021 РОКУ за кожен випадок порушення, протягом 15 (п`ятнадцяти) календарних днів з моменту отримання відповідної письмової вимоги від Боска Кора С.п.А .

3.2. У випадку несплати Відповідачем штрафу, Боска Кора С.п.А. має право стягнення штрафу у примусовому порядку. Штраф може стягуватись як у валюті Євро, так і у гривнях за курсом НБУ.

4. Вирішення спорів

4.1. Усі спори, які можуть виникнути між Сторонами в ході виконання цього Договору або у зв`язку з ним мають вирішуватися шляхом переговорів. У випадку недосягнення згоди між Сторонами, спір може бути вирішений в арбітражному порядку. Усі спори, розбіжності чи вимоги, які виникають із цього Договору або у зв`язку з ним, у тому числі щодо його укладення, тлумачення, виконання, порушення, припинення чи недійсності, підлягають вирішенню у Міжнародному комерційному арбітражному суді при Торгово-промисловій палаті України згідно з його Регламентом. Правом, яке регулює цей договір, є матеріальне право України. Арбітражний суд складається з одноособового арбітра. Місцем проведення засідання Арбітражного суду є місто Київ, Україна.

5. Строк дії та порядок розірвання Договору

Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його укладення та затвердження Господарським судом міста Києва мирової угоди між Позивачем та Відповідачем у справі № 910/9254/18.

6. Прикінцеві положення

i. Сторони стверджують, що однаково розуміють значення і умови цього Договору та його правові наслідки, правочин спрямований на реальне настання правових наслідків, що обумовлені ним, їх волевиявлення є вільним і відповідає їх внутрішній волі, а також те, що Договір спрямований на реальне настання правових наслідків, що обумовлені ним, не носить характеру фіктивного та удаваного правочину.

ii. Кожна зі Сторін підтверджує, що не існує будь-яких обмежень на укладення Стороною (підписання представником Сторони) Договору.

iii. Питання, не урегульовані у цьому Договорі, вирішуються відповідно до чинного законодавства України.

iv. Цей Договір складений та підписаний при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у чотирьох однакових за змістом оригінальних примірниках - по одному для кожної Сторони, та один - для Господарського суду міста Києва.

v. Примірник цього Договору додається як додаток до спільної заяви Боска Кора С.П.А. і Науково-виробничого підприємства "Нива" у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю про затвердження Мирової угоди від 14 травня 2021 року у справі № 910/9254/18 Господарського суду міста Києва - з метою покладення на Науково-виробниче підприємство "Нива" у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю обов`язків гарантувати виконання цього Договору з боку Альбіон Кепітелс Лімітед.

4. Стягувач - БОСКА КОРА С. П. А. (BOSCA CORA S. p. A.) (адреса реєстрації: Віа Луїджі Боска, 2, І-14053, Канеллі, Італія (Via Luigi Bosca, 2, I-14053, Canelli, Italy), номер в Господарчо-адміністративному реєстрі підприємств - АТ-64307).

5. Боржник - НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "НИВА" У ВИГЛЯДІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ (65496, Одеська обл., Овідіопольський р-н, селище міського типу Таїрове, вул. 40-річчя Перемоги, буд. 58, ідентифікаційний код юридичної особи: 19201066).

6. Закрити провадження у справі № 910/9254/18 відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 231 ГПК України.

7. Скасувати заходи забезпечення позову у справі 910/9254/18, вжиті постановою Київського апеляційного господарського суду від 24.09.2018 року.

8. Дана ухвала набирає законної сили з дня її винесення.

9. Повторне звернення до господарського суду зі спору між тими ж сторонами, про той же предмет і з тих же підстав не допускається.

Ухвала про затвердження мирової угоди набирає законної сили 25.05.2021 р. в день її підписання та підлягає виконанню в порядку, встановленому чинним законодавством України для виконання судових рішень, може бути пред`явлена до виконання в передбаченому чинним законодавством порядку. Строк пред`явлення даної ухвали до виконання до 25.05.2024 р. включно. Відповідно до підпункту 17.5 пункту 17 Розділу XI "Перехідні положення" Господарського процесуального кодексу України вказана ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Північного апеляційного господарського суду через Господарський суд міста Києва шляхом подачі апеляційної скарги протягом 10 днів з дня складення повного тексту.

Суддя О.В. Мандриченко