РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

18.05.2021Справа № 910/19087/16

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Ергопак"

до Київського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України

треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача

Товариство з обмеженою відповідальністю "Інтерфом-М" (третя особа 1)

Товариство з обмеженою відповідальністю "Інтерфом-Захід" (третя особа 2)

про визнання рішення недійсним.

Суддя О.В. Мандриченко

Представники:

Від позивача: Яценко В.С., адвокат, довіреність № б/н від 28.07.2020;

Від відповідача: Тацишина О.П., уповноважена особа;

Від третьої особи 1: не з`явилися;

Від третьої особи 2: не з`явилися.

В С Т А Н О В И В:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Ергопак" звернулось до господарського суду міста Києва з позовною заявою до Київського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України про визнання недійсним рішення.

Рішенням Господарського суду міста Києва від 22.09.2017, залишеним без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 01.11.2017, у задоволенні позову відмовлено повністю.

Постановою Верховного Суду від 10.04.2018 року касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Ергопак" задоволено частково, рішення Господарського суду міста Києва від 22.09.2017 та постанову Київського апеляційного господарського суду від 01.11.2017 у справі № 910/19087/16 скасовано. Справу передано на новий розгляд до господарського суду міста Києва.

Скасовуючи рішення попередніх інстанцій Верховний Суд вказав, що посилання останніх на те, що виробництво товару не є використанням торговельної марки в розумінні Закону № 3689 саме по собі не ґрунтується на приписах названого Закону та не відповідає суті виключного права власника зареєстрованої торговельної марки (зокрема щодо заборони на її використання). У даному випадку визначальне значення належить наявності або відсутності розрізняльної здатності, якої зазвичай не мають реалістичні зображення товарів. При цьому відсутність розрізняльної здатності є підставою для відмови в реєстрації позначення як знака для товарів і послуг (статті 5, 6 Закону № 3689). Обов`язковою умовою для притягнення особи до відповідальності за порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції є вчинення нею дій, що суперечать торговим та іншим чесним звичаям у господарській діяльності.

Відповідно до розпорядження керівника апарату Господарського суду міста Києва від 24.04.2018 № 05-23/479 "Щодо призначення повторного автоматичного розподілу справ" та протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 24.04.2018, справа № 910/19087/16 передана для розгляду судді Мандриченку О. В.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 02.05.2018 року справу № 910/19087/16 прийнято до провадження суддею Мандриченком О. В., підготовче засідання призначено на 24.05.2018 року.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 24.05.2018 відкладено розгляд справи до 14.06.2018.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 26.06.2018 зупинено провадження у справі № 910/19087/16 до набрання законної сили рішенням Господарського суду міста Києва від 05.11.2015 у справі № 910/20625/15, яка розглядається Київським апеляційним господарським судом та зобов`язано сторони письмово повідомити господарський суд про наслідки розгляду справи № 910/20625/15.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 04.11.2021 року поновлено провадження у справі № 910/19087/16, підготовче засідання призначено на 01.12.2020 року; змінено найменування відповідача у справі з Київського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України на Північне міжобласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України.

У підготовчих засіданнях 01.12.2021, 19.01.2021 та 16.02.2021 оголошувалась перерва в слуханні справи.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 16.03.2021 року закрито підготовче провадження та призначено справу № 910/19087/16 до судового розгляду по суті на 13.04.2021 року.

У судовому засіданні 13.04.2021 оголошувалась перерва в слуханні справи по суті до 18.05.2021 р.

Під час розгляду спору по суті 18.05.2021 р. представник позивача підтримав позовні вимоги та просив їх задовольнити повністю.

Представник відповідача в судовому засіданні 18.05.2021 р. проти позовних вимог заперечував, у задоволенні позову просив відмовити з підстав, викладених у своїх письмових запереченнях.

Представники третіх осіб в судове засідання 18.05.2021 не з`явилися, про час, день та місце розгляду справи були повідомлені належним чином.

Розглянувши подані документи і матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об`єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд

ВСТАНОВИВ

Товариство з обмеженою відповідальністю "Ергопак" на підставі ліцензійного договору від 01.10.2013 про надання дозволу на використання об`ємного знака для товарів і послуг за свідоцтвом України № 175926 одержало від компанії Айвібрідж Венчерз Лімітед виключні права на використання на території України цієї торговельної марки щодо товару 21 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг: губки побутові;

10.07.2015 та 15.07.2015 ТОВ "Ергопак" направило ТОВ "Інтерфом-М" і ТОВ "Інтерфом-Захід" вимоги № 398 та № 380 відповідно. У цих вимогах йшлося про те, що, зважаючи на високий ступінь зовнішньої схожості із зареєстрованим об`ємним знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 175926 , у споживача може виникати враження, що продукція, яка виробляється TOB "Інтерфом-М" і TOB "Інтерфом-Захід", має відношення до товару, що виробляється позивачем з 2002 року, у зв`язку з чим останній просив TOB "Інтерфом-М" і TOB "Інтерфом-Захід" припинити незаконне використання знака для товарів і послуг за свідоцтвом України № 175926 та вимагав припинити виробництво і пропонування до продажу фальсифікованих товарів.

ТОВ "Інтерфом-М" і ТОВ "Інтерфом-Захід" звернулися до Антимонопольного комітету України із заявами про порушення позивачем вимог конкурентного законодавства, вказували на вчинення позивачем дій, які слід вважати актами недобросовісної конкуренції.

20.09.2016 року адміністративною колегією Київського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України було прийняте рішення № 44 у справі № 946/88-р-02-05-15 "Про порушення законодавства про захист економічної конкуренції" (далі - Рішення АМК), яким визнано дії позивача, які полягають у безпідставних вимогах до конкурентів на ринку виробництва губок побутових, а саме TOB "Інтерфом-М" та TOB "Інтерфом-Захід" припинити виробництво та пропонування до продажу губок побутових із хвилястою поверхнею порушенням, що передбачене частиною першою статті 1 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції", у вигляді недобросовісної конкуренції, що суперечить торговим та іншим чесним звичаям у господарській діяльності та зазначеним Рішенням накладено на позивача штраф у розмірі 68 000,00 грн.

Рішення АМК обґрунтоване тим, що:

- ТОВ "Ергопак" отримало виключні права використання на об`ємний знак для товарів і послуг 21 класу Міжнародної класифікації товарів та послуг, за Свідоцтвом України № 175926, на підставі ліцензійного договору з власником даного свідоцтва - компанією "Айвібрідж Венчерз Лімітед",

- компанія "Айвібрідж Венчерз Лімітед" є власником патенту № 8538 на промисловий зразок "Губка господарська".

- відсутня будь-яка інформація про передачу права власності на промисловий разок № 8538 або видачу ліцензії на його використання, зокрема і ТОВ "Ергопак".

- товарний знак - це позначення, яким маркуються товари для відрізнення товарів різних виробників. Що ж стосується форми товару, то вона може захищатися патентами на промислові зразки, які є іншими, відмінними від товарних знаків об`єктами права інтелектуальної власності. Тобто товарний знак не може одночасно бути формою чи зображенням форми товару, для якого він зареєстрований.

- кухонні губки, які виготовляються TOB "Інтерфом-М" та TOB "Інтерфом-Захід" виготовлено без нанесення на нього позначення за Свідоцтвом України № 175926.

Позивач, посилаючись на неправомірність винесення Рішення АМК вказує, що на підставі Ліцензійного договору про надання дозволу на використання об`ємного знака товарів і послуг за свідоцтвом України № 175926 (виключна ліцензія) від 01.10.2013 року Ліцензіар - "Айвібрідж Венчерз Лімітед" надав Ліцензіату - ТОВ "Ергопак", виключну ліцензію на використання на території України знака для товарів і послуг відносно товарів 6, 8, 16, 21, 24 та послуг 35 класів МКТП за свідоцтвом України №175926 від 25.09.2013 року.

Позначення, зареєстроване за цим свідоцтвом є об`ємним (тривимірним) та представляє собою паралелепіпед з прямими нижніми та вертикальними ребрами, який складається з нижньої вузької та верхньої широкої частин. Нижня частина є темною, верхня - світлою. Верхня частина паралелепіпеда є "хвилястою" та утворена такими, що регулярно чергуються виступами і заглибленнями. Характерною особливістю є те, що "хвилі" поширюються у двох напрямках, утворюючи оригінальну форму поверхні виробу, яка не є широко використовуваною виробниками для такого роду товарів. За рахунок інтенсивного і широкого використання позначення як засобу індивідуалізації товарів правовласника, воно набуло розпізнавальних ознак, що дозволяють виконувати йому розпізнавальну відмінну функцію торговельної марки та позначення стало впізнаваним в силу оригінальної форми поверхні губки, на підтвердження чого посилається на висновок № 447 експертного дослідження об`єктів інтелектуальної власності Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України від 24.02.2014 року, здійсненого в рамках розгляду справи № 760/835/14-ц.

На думку позивача, виробництво товарів у формі зареєстрованого об`ємного знаку для товарів та послуг є безпосереднім використанням такого об`ємного знаку, що відповідно є порушенням права інтелектуальної власності власника знака на товари та послуги.

Також у своїх письмових пояснення позивач вказував, що ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 06.02.2019 у справі №910/20625/15, затверджено мирову угоду, укладену між між Товариством з обмеженою відповідальністю "Інтерфом-М" та Айвібрідж Венчерз Лімітед (Ivybridge Ventures Limited), за змістом якої сторони досягли згоди щодо відсутності будь-яких претензій одна до одної з приводу визнання недійсності свідоцтва на знак для товарів та послуг № 175926 та претензій щодо використання вказаного знака іншої стороною, а справа щодо визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів та послуг №175926 закрита.

У відповідності до частин третьої та п`ятої статті 13 Цивільного кодексу України не допускаються дії особи, що вчиняються з наміром завдати шкоди іншій особі, а також зловживання правом в інших формах.

Не допускаються використання цивільних прав з метою неправомірного обмеження конкуренції, зловживання монопольним становищем на ринку, а також недобросовісна конкуренція.

Відповідно до статті 10bis Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року (набула чинності для України 25.12.1991) країни Союзу зобов`язані забезпечити ефективний захист від недобросовісної конкуренції; актом недобросовісної конкуренції вважається будь-який акт конкуренції, що суперечить чесним звичаям у промислових і торговельних справах; зокрема, підлягають забороні всі дії, здатні яким би то не було способом викликати змішування відносно підприємства, продуктів чи промислової або торговельної діяльності конкурента.

Частиною першою статті 1 Закону № 236 встановлено, що недобросовісною конкуренцією є будь-які дії у конкуренції, що суперечать торговим та іншим чесним звичаям у господарській діяльності.

Водночас відповідно до статті 5 Закону № 3689 правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом; право власності на знак засвідчується свідоцтвом; обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг (у редакції, що діяла на час подання Товариством згаданої заявки про реєстрацію).

Пунктом 2 статті 16 Закону № 3689 встановлено, що свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом.

Відповідно до статті 1 Закону № 3689 знак - це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Згідно з пунктом 5 статті 16 Закону № 3689 свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом, зокрема позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати.

Відповідно до пункту 4 цієї ж статті Закону використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Статтею 19 Закону № 3689 встановлено, що свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі: невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони; наявності у свідоцтві елементів зображення знака та переліку товарів і послуг, яких не було у поданій заявці; видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

Відповідно до приписів статті 20 Закону № 3689 будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України; на вимогу власника свідоцтва таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов`язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки.

Судом встановлено, що свідоцтво на знак для товарів та послуг № 175926 , власником якого є Компанія АЙВІБРІДЖ ВЕНЧЕРЗ ЛІМІТЕД (Ivybridge Ventures Limited), з моменту його реєстрації 25.09.2013 р. та станом на день розгляду даної справи є чинним.

Таким чином, відповідно до чинного законодавства, з моменту реєстрації свідоцтва, було надано весь обсяг прав щодо захисту інтелектуальної власності власнику вказаного Свідоцтва, а також ТОВ «Ергопак», як ліцензіату за ліцензійною угодою про надання виключних прав використання зазначеного знаку для товарів та послуг на ринку України.

Разом з тим, мотивування відповідача у рішенні № 44 від 20.09.2016 у справі № 946/88-р-02-05-15 «Про порушення законодавства про захист економічно конкуренції», що дії позивача визнано порушенням у вигляді недобросовісної конкуренції, що суперечить торговим та іншим чесним звичаям у господарській діяльності, суперечать положенням Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», а саме щодо наданих вказаним Законом обсягу прав щодо захисту власнику свідоцтва своєї інтелектуальної власності.

Щодо кваліфікації відповідачем порушення позивача та доказів вказаного порушення суд відзначає наступне.

Як вже зазначалося вище, рішенням відповідача від 20.09.2016 № 44 у справі № 946/88-р-02-05-15 «Про порушення законодавства про захист економічно конкуренції» дії ТОВ «Ергопак» визнано порушенням, що передбачене частиною першою статті 1 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», у вигляді недобросовісної конкуренції, що суперечить торговим та іншим чесним звичаям у господарській діяльності.

Антимонопольний комітет України, приймаючи оспорюване Рішення, визнав позивача винним у вчиненні порушення, передбаченого статтею 1 Закону, не зазначив конкретних правил, торгових або інших чесних звичаїв у підприємницькій діяльності, що були порушені позивачем, не встановив їх зміст та не зазначив доказів існування таких правил, як звичаю.

Відповідач, стверджуючи про те, що недобросовісність конкурентних дій суб`єкта господарювання - позивача за цією справою, полягала в їх суперечності торговим та іншим чесним звичаям, мав би встановити та зазначити у своєму Рішенні які саме правила поведінки, що є звичаєм, були порушені позивачем, навести зміст цих правил та послатись на докази, на підставі яких цей зміст було встановлено.

Для доведення вказаного порушення позивачем, відповідач, як державний орган зі спеціальним статусом, відповідно до положень Закону України «Про Антимонопольний комітет України» повинен був у своєму Рішенні повністю дослідити питання щодо обґрунтування притягнення позивача до відповідальності за ч. 1 ст. 1 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції».

Відповідач відповідно до ст. 7 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» наділений повноваженнями, зокрема:

1) розглядати заяви і справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та проводити розслідування за цими заявами і справами:

2) приймати передбачені законодавством про захист економічної конкуренції розпорядження та рішення за заявами і справами, перевіряти та переглядати рішення у справах, надавати висновки щодо кваліфікації дій відповідно до законодавства про захист економічної конкуренції;

4) перевіряти суб`єкти господарювання, об`єднання, органи влади, органи місцевого самоврядування, органи адміністративно-господарського управління та контролю щодо дотримання ними вимог законодавства про захист економічної конкуренції та під час проведення розслідувань за заявами і справами про порушення законодавства про захист економічної конкуренції:

5) при розгляді заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, проведенні перевірки та в інших передбачених законом випадках вимагати від суб`єктів господарювання, об`єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю. їх посадових осіб і працівників, інших фізичних та юридичних осіб інформацію, в тому числі з обмеженим доступом:

6) призначати експертизу та експерта з числа осіб, які володіють необхідними знаннями для надання експертного висновку;

Отже, відповідач, мав всі необхідні повноваження за Законом України «Про Антимонопольний комітет України», якими міг та повинен був в повній мірі скористатися для доказування та зазначення конкретних правил, торгових або інших чесних звичаїв у підприємницькій діяльності, що були порушені позивачем, встановлення їх змісту та зазначення доказів існування таких правил, як звичаю, але, натомість, у оскаржуваному рішенні відповідача відсутні будь-які дослідження та докази щодо торгових або інших чесних звичаїв у підприємницькій діяльності.

За наведених обставин, внаслідок системного аналізу доводів позивача, висновків, викладених відповідачем в оскаржуваному Рішенні, та матеріалів справи, суд дійшов висновку, що наявні в матеріалах справи докази в сукупності свідчать про відсутність у відповідача правових підстав для здійснення кваліфікації дій позивача як порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції, яке передбачене частиною 1 статті 1 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції».

Статтею 59 Закону України "Про захист економічної конкуренції" визначено, що підставами для зміни, скасування чи визнання недійсними рішень органів Антимонопольного комітету України є: неповне з`ясування обставин, які мають значення для справи; недоведення обставин, які мають значення для справи і які визнано встановленими; невідповідність висновків, викладених у рішенні, обставинам справи; заборона концентрації відповідно до Закону України "Про санкції"; порушення або неправильне застосування норм матеріального чи процесуального права.

Підставами для визнання акта недійсним є невідповідність його вимогам чинного законодавства та/або визначеній законом компетенції органу, який видав цей акт. Обов`язковою умовою визнання акта недійсним є також порушення у зв`язку з прийняттям відповідного акта прав та охоронюваних законом інтересів підприємства чи організації - позивача у справі. Якщо за результатами розгляду справи факту такого порушення не встановлено, у господарського суду немає правових підстав для задоволення позову.

За результатом дослідження наявних у матеріалах справи доказів, доводів і тверджень сторін у справі, суд дійшов висновку про те, що при прийнятті Рішення № 44 від 20.09.2016, відповідач неповно з`ясував обставини, які мають значення для справи; обставини, які мають значення для справи і які визнано встановленими, являються недоведеними і не підтверджені належними і допустимими доказами; висновки, викладені у рішенні, не відповідають обставинам справи; при прийнятті рішення допущені порушення застосування норм матеріального права. Наведені порушення є підставою для визнання недійсним та скасування рішення адміністративної колегії Київського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 20.09.2016 № 44 «Про порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції та накладення штрафу» у справі № 946/88-р-02-05-15.

Відповідно до ст. 74 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

За приписами ст.ст. 76, 77, 78, 79 Господарського процесуального кодексу України належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення. Обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування. Докази, одержані з порушенням закону, судом не приймаються. Достовірними є докази, на підставі яких можна встановити дійсні обставини справи. Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета доказування. Питання про достатність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.

За наведених обставин, позов Товариства з обмеженою відповідальністю "Ергопак" підлягає задоволенню.

Відповідно до положень ст. 129 Господарського процесуального кодексу України судові витрати позивача по сплаті судового збору покладаються на відповідача з огляду на задоволення позову.

Керуючись ст.ст. 74, 76-80, 129, 236, 237, 238, 240-242 Господарського процесуального кодексу України, суд

В И Р І Ш И В:

1. Позов задовольнити повністю.

2. Визнати недійсним та скасувати рішення адміністративної колегії Київського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 20.09.2016 № 44 «Про порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції та накладення штрафу» у справі № 946/88-р-02-05-15.

3. Cтягнути з Північного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 45; ) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Ергопак" (08150, Київська область, м. Боярка, вул. Соборності, буд. 36, ) 1 378 (одну тисячу триста сімдесят вісім) грн. 00 коп. судового збору.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду відповідно до п. 17.5 Перехідних положень Господарського процесуального кодексу України подається до Північного апеляційного господарського суду через Господарський суд міста Києва протягом 20 (двадцяти) днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Повний текст рішення складено 31.05.2021

Суддя О.В. Мандриченко