ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
УХВАЛА

"28" квітня 2021 р. Справа№ 910/570/16

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Отрюха Б.В.

суддів: Грека Б.М.

Остапенка О.М.

Секретар судового засідання Кучерява К.Л.,

За участю представників відповідно до протоколу судового засідання від 28.04.2021,

розглянувши апеляційну скаргу Акціонерного товариства "Сбербанк"

на рішення Господарського суду міста Києва

від 18.04.2017 (суддя Марченко О.В.)

у справі № 910/570/16

за позовом Акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" (далі - Ощадбанк)

до 1. Акціонерного товариства "Сбербанк" (далі - Сбербанк),

2. Публічного акціонерного товариства "Сбербанк Росії" (рос. Публичного акционерного общества "Сбербанк России"), м. Москва, Російська Федерація,

3. Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" (Укрпатент),

4. фізичної особи-підприємця Олєйнікова Ігоря Васильовича

про припинення порушення прав та зобов`язання вчинити дії

ВСТАНОВИВ:

Рішенням Господарського суду міста Києва від 18.04.2017 у справі № 910/570/16 позов задоволено частково:

визнано недійсним повністю свідоцтво України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1, № НОМЕР_2, власником якого є Публічне акціонерне товариство "Сбербанк";

визнано недійсним свідоцтво України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_4, власником якого є Публічне акціонерне товариство "Сбербанк", в частині його реєстрації для всіх товарів 14 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП);

визнано недійсною повністю міжнародну реєстрацію на торговельну марку № НОМЕР_5, № НОМЕР_6, № НОМЕР_7, власником яких є Публічне акціонерне товариство "Сбербанк Росії";

визнано недійсною міжнародну реєстрацію на торговельну марку № НОМЕР_8, власником якої є Публічне акціонерне товариство "Сбербанк Росії" в частині її реєстрації для всіх товарів 09 та послуг 36 класів МКТП.

визнано недійсною міжнародну реєстрацію на торговельну марку № НОМЕР_9, власником якої є Публічне акціонерне товариство "Сбербанк Росії", в частині її реєстрації для всіх товарів 09 та послуг 36 класів МКТП;

визнано недійсною міжнародну реєстрацію на торговельну марку № НОМЕР_10, власником якої є Публічне акціонерне товариство "Сбербанк Росії", в частині її реєстрації для всіх товарів 09 класу МКТП;

визнано недійсною міжнародну реєстрацію на торговельну марку № НОМЕР_11 власником якої є Публічне акціонерне товариство "Сбербанк Росії", в частині її реєстрації для всіх товарів 09 класу МКТП;

зобов`язано Державну службу інтелектуальної власності України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсними повністю свідоцтв України № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 на знаки для товарів і послуг, визнання недійсним свідоцтва України № НОМЕР_4 на знак для товарів і послуг, в частині реєстрації його для всіх товарів 14 МКТП та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність";

зобов`язано Державну службу інтелектуальної власності України повідомити Міжнародне Бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності про визнання недійсними повністю на території України міжнародних реєстрацій НОМЕР_5, НОМЕР_6 та НОМЕР_7, визнання недійсними на території України міжнародних реєстрацій НОМЕР_8 та НОМЕР_9, в частині їх реєстрації для товарів 09 та послуг 36, 38 класів МКТП;

заборонено Публічному акціонерному товариству "Сбербанк" незаконно використовувати знак для товарів і послуг "СБЕРБАНК" за свідоцтвом України № НОМЕР_3, володільцем якого є Публічне акціонерне товариство "Державний Ощадний Банк України", зокрема, шляхом: надання послуг, ідентичних та/або споріднених із послугами, для яких даний знак зареєстрований; виготовлення та продажу товарів, споріднених із товарами, для яких даний знак зареєстрований; застосування його в комерційному найменуванні, в рекламі, в діловій документації, в мережі Інтернет, в назві доменних імен;

зобов`язано фізичну особу-підприємця Олєйнікова Ігоря Васильовича здійснити переделегування доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь Публічного акціонерного товариства "Державний Ощадний Банк України".

Здійснено розподіл судових витрат. У задоволенні решти позовних вимог відмовлено.

Не погоджуючись з зазначеним судовим рішенням, відповідач-1 звернувся до Київського апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати рішення Господарського суду міста Києва від 18.04.2017, прийняти нове рішення, яким відмовити у задоволенні позовних вимог повністю.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 13.05.2017 прийнято до провадження апеляційну скаргу Публічного акціонерного товариства "Сбербанк".

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 27.06.2017 замінено відповідача у справі № 910/570/16 Державну службу інтелектуальної власності України на його правонаступника - Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 22.03.2018 призначено у справі повторну комісійну судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності (об`єктів промислової власності - знаків для товарів і послуг), проведення якої доручено судовим експертам Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз, зупинено апеляційне провадження у справі № 910/570/16.

Відповідно до акту прийняття-передачі судової справи від 02.10.2018 у зв`язку з ліквідацією Київського апеляційного господарського суду справу № 910/570/16 передано до Північного апеляційного господарського суду.

11.02.2019 від Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз надійшов супровідний лист із Висновком експертів № 1779 від 01.02.2019 у справі № 910/570/16.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 13.02.2019 поновлено провадження у справі №910/570/16, призначено справу до розгляду в судовому засіданні.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 02.10.2019 клопотання замінено назву учасника провадження Міністерство економічного розвитку і торгівлі України на Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Публічне акціонерне товариство "Державний ощадний банк України" на Акціонерне товариство "Державний ощадний банк України".

Розгляд справи неодноразово відкладався, в судовому засіданні також оголошувалась перерва відповідно до статті 216 Господарського процесуального кодексу України.

Ухвалою Північного апеляційного господарського від 23.10.2019 зупинено провадження у справі № 910/570/16 до вирішення пов`язаної із нею іншої справи №910/11005/16 про визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_3.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 14.09.2020 поновлено провадження у справі № 910/570/16.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 28.01.2021 задоволено клопотання АТ "Сбербанк" про виклик для дачі пояснень судових експертів Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз ОСОБА_2 та ОСОБА_1 щодо Висновку експертів №1779 від 01.02.2019 за результатами повторної комісійної експертизи об`єктів інтелектуальної власності у справі №910/570/16, зобов`язано судових експертів надати суду письмові пояснення на низку поставлених питань.

18.02.2021 електронною поштою, а 23.02.2021 поштовим зв`язком до Північного апеляційного господарського суду надійшли Пояснення на висновок експертів від 01.02.2019 № 1779 повторної комісійної експертизи об`єктів інтелектуальної власності по господарській справі № 910/570/16, складені 18.02.2021 судовими експертами Львівського Науково-дослідного інституту судових експертиз ОСОБА_2 та ОСОБА_1 (т. 23, а.с. 153-163, а.с. 168-173).

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 25.02.2021 замінено Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (відповідача-3) у справі №910/570/16 на його процесуального правонаступника Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності" (Укрпатент).

23.03.2021 від АТ "Сбербанк" надійшли Пояснення щодо пояснень експертів ОСОБА_2 та ОСОБА_1 до Висновку повторної комісійної експертизи №1779 від 01.02.2019 р.

Окрім того, 23.03.2021 АТ "Сбербанк" подав клопотання про призначення повторної судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності, яке мотивовано тим, що повторна судова експертиза, за якою складено висновок № 1779 від 01.02.2019, є неповною та необ`єктивною, проведена з порушенням існуючих методичних вимог, переважна більшість зроблених висновків є необґрунтованими та неправильними, що є наслідком порушення принципів об`єктивності та повноти дослідження, визначених ст. 3 Закону України "Про судову експертизу", приписів ч. 1 ст. 42 Господарського процесуального кодексу України, а відтак такий висновок не може вважатись доказом та прийматись до уваги при розгляді справи в апеляційній інстанції. Таким чином, на переконання відповідача, належить призначити повторну судову експертизу.

23.03.2021 судові експерти, які брали участь в судовому засіданні в режимі відеоконференції, надали пояснення по висновку судової експертизи № 1779 від 01.02.2019.

12.04.2021 позивач подав заперечення на клопотання АТ "Сбербанк" про призначення повторної судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності.

14.04.2021 поштовим зв`язком до Північного апеляційного господарського суду надійшло Додаткове пояснення на висновок експертів від 01.02.2019 № 1779 повторної комісійної експертизи об`єктів інтелектуальної власності по господарській справі № 910/570/16, складені 09.04.2021 судовими експертами Львівського Науково-дослідного інституту судових експертиз ОСОБА_2 та ОСОБА_1 (т. 25, а.с. 138-150).

Відповідно до протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 12.04.2021, у зв`язку з перебуванням судді Полякова Б.М. на лікарняному, справу № 910/570/16 передано на розгляд колегії суддів у складі: Отрюха Б.В. (головуючий), Грека Б.М., Остапенка О.М.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 12.04.2021 прийнято апеляційну скаргу Акціонерного товариства "Сбербанк" до провадження у визначеному складі та призначено її розгляд в судовому засіданні на 28.04.2021.

В судовому засіданні розглянуто клопотання відповідача-1 про призначення у даній справі повторної судової експертизи із дорученням про її проведення судовим експертам Національного наукового центру "Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса" Міністерства юстиції України.

Відповідно до ч. 1 - 3 ст. 98 ГПК України висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному законодавством. Предметом висновку експерта може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань. Висновок експерта може бути наданий на замовлення учасника справи або на підставі ухвали суду про призначення експертизи.

Статтею 99 ГПК України встановлено, що суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов:

1) для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо;

2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів.

У разі необхідності суд може призначити декілька експертиз, додаткову чи повторну експертизу.

З матеріалів справи вбачається, що Ощадбанк звернувся з позовом до Сбербанку, ПАТ "Сбербанк Росії" (рос. Публичного акционерного общества "Сбербанк России", РФ), Укрпатенту, ФОП Олєйнікова І.В. про:

визнання недійсними свідоцтв України на знак для товарів і послуг №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 для послуг 36 класу МКТП, № НОМЕР_4 для товарів 14 класу МКТП;

визнання недійсними на території України міжнародних реєстрацій на торговельну марку НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7 для послуг 36 класу МКТП, №№ НОМЕР_8, НОМЕР_9 для товарів і послуг 9, 36 класів МКТП, №№ НОМЕР_10, НОМЕР_11 для товарів 9 класу МКТП;

зобов`язання Укрпатенту (правонаступник Державної служби інтелектуальної власності України) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про визнання недійсними свідоцтв та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність";

зобов`язання Укрпатенту повідомити Міжнародне Бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності про визнання недійсними на території України міжнародних реєстрацій на торговельну марку;

заборону Сбербанку незаконно використовувати знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_3, належний Ощадбанку;

зобов`язання Сбербанку внести зміни до своїх установчих документів, згідно з якими видалити з найменування товариства слово "Сбербанк" та подати оновлений варіант установчих документів на реєстрацію до державного реєстратора протягом трьох днів після внесення таких змін;

зобов`язання ФОП Олєйнікова І.В. здійснити переделегування доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь Ощадбанку.

Позовні вимоги мотивовані тим, що Ощадбанк є власником знака для товарів і послуг "СБЕРБАНК" за свідоцтвом України НОМЕР_3, зареєстрованого для послуг 36 класу МКТП, при цьому торговельні марки за свідоцтвами України НОМЕР_4, НОМЕР_1, № НОМЕР_2 та за міжнародними реєстраціями НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, які належать Сбербанку, є схожими до ступеня змішування із торговельною маркою позивача і використовуються для споріднених товарів і послуг. Спірні торговельні марки за свідоцтвами України та міжнародними реєстраціями не відповідали умовам надання правової охорони станом на дату подання заявок, оскільки вони є схожими настільки, що їх можна сплутати з торговельною маркою за свідоцтвом України № НОМЕР_3, раніше зареєстрованою для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Сбербанк незаконно, тобто без дозволу, використовує у своїй підприємницькій діяльності під час надання фінансових послуг торговельну марку "Сбербанк", яка схожа із торговельною маркою за свідоцтвом України № НОМЕР_3 і їх можна сплутати.

Крім того, в 2015 році Сбербанк змінив своє найменування з публічного акціонерного товариства "Дочірній банк Сбербанку Росії" на ПАТ "Сбербанк", тобто використовує без дозволу позначення, яке є тотожним та не має розрізняльної здатності із торговельною маркою "Сбербанк", яка належить позивачу.

ФОП Олєйніков І.В. в мережі Інтернет здійснює делегування доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_1, яке є схожим до ступеня змішування із торговельною маркою позивача, а на сайті за посиланням www.ІНФОРМАЦІЯ_1 Сбербанк пропонує фінансові послуги.

Таким чином, з урахуванням обставин справи та суті спору за допомогою експертного дослідження мають бути з`ясовані фактичні дані щодо відповідності спірних торговельних марок умовам надання правової охорони.

В судовому засіданні за результатами розгляду клопотання Сбербанку про призначення у справі повторної судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності, колегія суддів ухвалила відмовити у задоволенні заявленого клопотання з огляду на таке.

Частиною 2 статті 99 Господарського процесуального кодексу України передбачено право суду призначити додаткову або повторну судову експертизу.

Згідно з частиною 2 статті 107 Господарського процесуального кодексу України за наявності сумнівів у правильності висновку експерта (необґрунтованість, суперечність з іншими матеріалами справи тощо) за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи суд може призначити повторну експертизу, доручивши її проведення іншим експертам.

Згідно з абз. 7 ч. 1 ст. 4 Закону України "Про судову експертизу" незалежність судового експерта та правильність його висновку забезпечуються, зокрема, можливістю призначення повторної судової експертизи.

Відповідно до п.п. 1.2.11, 3.6., ч. 6 п. 4.15. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 №53/5 (зі змінами):

Згідно з процесуальним законодавством України експертами виконуються первинні, додаткові, повторні, комісійні та комплексні експертизи.

Первинною є експертиза, коли об`єкт досліджується вперше.

Додатковою є експертиза, якщо для вирішення питань щодо об`єкта, який досліджувався під час проведення первинної експертизи, необхідно провести додаткові дослідження або дослідити додаткові матеріли (зразки для порівняльного дослідження, вихідні дані тощо), які не були надані експертові під час проведення первинної експертизи.

Повторною є експертиза, під час проведення якої досліджуються ті самі об`єкти і вирішуються ті самі питання, що й при проведенні первинної (попередніх) експертизи (експертиз).

У разі призначення експертизи (залучення експерта) для проведення додаткової або повторної експертизи, крім матеріалів, зазначених у пункті 3.3 цього розділу, до експертної установи (експертові) надаються також висновки попередніх експертиз з усіма додатками (фотознімками, порівняльними зразками тощо), а також додаткові матеріали, що стосуються предмета експертизи, які були зібрані після надання первинного висновку.

У разі необхідності проведення додаткової або повторної експертизи у документі про призначення експертизи (залучення експерта) зазначаються мотиви та підстави для її призначення.

У дослідницькій частині висновку експерта при проведенні повторної експертизи вказуються причини розбіжностей з висновками попередніх експертиз, якщо такі розбіжності мали місце.

Таким чином, додаткова експертиза призначається судом після розгляду ним висновку первинної експертизи, якщо виявиться, що усунути неповноту або неясність висновку в судовому засіданні шляхом заслуховування експерта неможливо.

Висновок експерта визнається неповним, якщо досліджено не всі надані йому об`єкти або не дано вичерпних відповідей на всі поставлені перед експертом питання.

Висновок експерта визнається неясним, якщо він викладений нечітко або носить непевний, неконкретний характер.

В ухвалі про призначення додаткової експертизи необхідно чітко зазначити, які саме висновки експерта суд вважає неповними чи неясними або які обставини зумовили необхідність розширення експертного дослідження. Така судова експертиза може призначатись як з ініціативи суду, так і за клопотанням учасників судового процесу, а її проведення зазвичай доручено тому ж або іншому експерту.

Якщо необхідно здійснити дослідження нових об`єктів або з інших обставин справи, призначається нова, а не повторна експертиза.

Повторною визнається судова експертиза, у проведенні якої експерт досліджує ті ж самі об`єкти і вирішує ті ж самі питання, які досліджувалися і вирішувалися у первинній судовій експертизі. Нові об`єкти на дослідження повторної судової експертизи подаватися не можуть, так само як не можуть ставитися на її вирішення питання, які не розглядалися попередньою експертизою.

Повторна судова експертиза призначається з ініціативи суду або за клопотанням учасників процесу, якщо висновок експерта визнано необґрунтованим чи таким, що суперечить іншим матеріалам справи, або коли він викликає сумнів у його правильності, або за наявності істотного порушення норм, які регламентують порядок призначення і проведення експертизи. Повторну судову експертизу може бути призначено також, якщо є розходження у висновках кількох експертів і їх неможливо усунути шляхом одержання додаткових пояснень експертів у судовому засіданні.

З матеріалів справи вбачається, що ухвалою Господарського суду міста Києва від 18.07.2016 було призначено судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності.

За результатами судової експертизи складено висновок експертів № 219/16 від 09.02.2017.

У висновку експертів було встановлено, що:

1. знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України НОМЕР_1 і НОМЕР_2 є схожими настільки, що їх можна сплутати з раніше зареєстрованим на ім`я Банка знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_3 стосовно всіх послуг 36 класу МКТП;

2. знак для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_4 є схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованим на ім`я Банка знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_3 стосовно всіх товарів 14 класу МКТП;

3. знаки для товарів і послуг за міжнародними реєстраціями НОМЕР_8 і НОМЕР_9 є схожими настільки, що їх можна сплутати з раніше зареєстрованим на ім`я Банка знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_3 стосовно всіх товарів 09 та всіх послуг 36 класів МКТП;

4. знаки для товарів і послуг за міжнародними реєстраціями НОМЕР_10 і НОМЕР_11 є схожими настільки, що їх можна сплутати з раніше зареєстрованим на ім`я Банка знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_3 стосовно всіх товарів 09 класу МКТП;

5. знак для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією НОМЕР_5 є схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованим на ім`я Банка знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_3 стосовно всіх послуг 36 класу МКТП;

6. знак для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією НОМЕР_6 є схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованим на ім`я Банка знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_3 стосовно всіх послуг 36 класу МКТП;

7. знак для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією НОМЕР_7 є схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованим на ім`я Банка знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_3 стосовно всіх послуг 36 класу МКТП;

8. у доменному імені ІНФОРМАЦІЯ_1 використовується знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_3 ;

9. у доменному імені ІНФОРМАЦІЯ_1 використовується знак для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_4;

10. послуги, які пропонуються на сайті за доменним іменем ІНФОРМАЦІЯ_1, є спорідненими з послугами, щодо яких зареєстровано знак за свідоцтвом України НОМЕР_3;

11. фірмове найменування "Публічне акціонерне товариство "СБЕРБАНК" містить позначення, схоже зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_3 настільки, що таке позначення і знак можна сплутати та/або позначення може ввести в оману щодо особи, яка надає послуги;

12. позначення та "СБЕРБАНК РОСИИ" мають форму, які відрізняється від знака для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією №949899 лише окремими елементами, що не змінює в цілому відмітності цього знака. Форма позначення відрізняється від знака для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією №949899 суттєвими елементами, які змінюють відмітність цього знака.

На противагу висновку № 219/16 від 09.02.2017 відповідач-1 подав суду першої інстанції та апеляційному суду низку висновків експертів, які містять протилежні висновки з поставлених на експертизу питань.

Позивач на підтвердження викладених у судовій експертизі № 219/16 від 09.02.2017 висновків подав відповідні висновки експертів та спеціалістів у сфері інтелектуальної власності.

У зв`язку з поданням сторонами висновків, які містять суттєві розбіжності з одних і тих самих питань, поставлених на дослідження експертизи, що унеможливлює встановлення дійсних обставин, з якими пов`язується одержання правової охорони спірними знаками для товарів і послуг, ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 22.03.2017 було призначено у справі № 910/570/16 повторну комісійну судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності (об`єктів промислової власності - знаків для товарів і послуг), проведення якої доручено судовим експертам Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз.

На вирішення повторної експертизи були поставлені наступні питання:

1. чи є знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України НОМЕР_1 та НОМЕР_2 схожими настільки, що їх можна сплутати з раніше зареєстрованим на ім`я Публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_3 стосовно послуг 36 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (МКТП)?;

2. чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_4 схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованим на ім`я публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_3 стосовно товарів 14 класу МКТП?;

3. чи є знаки для товарів і послуг за міжнародними реєстраціями НОМЕР_8 та НОМЕР_9 схожими настільки, що їх можна сплутати з раніше зареєстрованим на ім`я публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_3 стосовно послуг 36 класу МКТП?;

4. чи є знаки для товарів і послуг за міжнародними реєстраціями № НОМЕР_8 та НОМЕР_9 схожими настільки, що їх можна сплутати з раніше зареєстрованим на ім`я публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_3 стосовно товарів 9 та послуг 36 класів МКТП?;

5. чи є знаки для товарів і послуг за міжнародними реєстраціями НОМЕР_10 та НОМЕР_11 схожими настільки, що їх можна сплутати з раніше зареєстрованим на ім`я публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_3 стосовно товарів 09 класу МКТП?;

6. чи є послуги 36 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків, для яких зареєстровані знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 та міжнародні реєстрації НОМЕР_5, НОМЕР_6 та НОМЕР_7, такими самими та/чи спорідненими із послугами 36 класу МКТП, для яких зареєстрований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_3 ?;

7. чи є товари 14 класу МКТП, для яких зареєстрований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_4, такими самими та/чи спорідненими з послугами, для яких був раніше зареєстрований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_3 ?;

8. чи є товари 9 класу МКТП, для яких зареєстровані знаки для товарів і послуг за міжнародними реєстраціями № НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10 та НОМЕР_11, такими самими та/чи спорідненими з послугами, для яких був раніше зареєстрований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_3?

9. чи використовується знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_3 у доменному імені ІНФОРМАЦІЯ_1?;

10. чи використовується знак для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_4 у доменному імені ІНФОРМАЦІЯ_1?;

11. чи є послуги, які пропонуються на сайті за доменним іменем ІНФОРМАЦІЯ_1, такими самими та/чи спорідненими з послугами, щодо яких зареєстровано знак за свідоцтвом України № НОМЕР_3 ?;

12. чи містить фірмове найменування "Публічне акціонерне товариство "Сбербанк" позначення, схоже зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_3 настільки, що таке позначення і знак можна сплутати та/або позначення може ввести в оману щодо особи, яка надає послуги?;

13. чи змінює відмінність знака для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № НОМЕР_12 використання цього знака у формі , СБЕРБАНК РОССИИ, ?

За результатами судової експертизи судовими експертами Львівського Науково-дослідного інституту судових експертиз ОСОБА_2 та ОСОБА_1 складено Висновок експертів № 1779 від 01.02.2019 повторної комісійної експертизи об`єктів інтелектуальної власності по господарській справі № 910/570/16.

У висновку № 1779 від 01.02.2019 експерти встановили наступне.

1. Стосовно всіх послуг 36 класу МКТП знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України НОМЕР_1 та НОМЕР_2 є схожими настільки, що їх можна сплутати з раніше зареєстрованим на ім`я публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_3 .

2. Стосовно таких товарів 14 класу МКТП, як дорогоцінні метали та їхні сплави, зливки дорогоцінних металів; платина; монети; паладій знак для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_4 є схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованим на ім`я публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_3 .

3. Стосовно всіх послуг 36 класу МКТП знаки за міжнародними реєстраціями №№ НОМЕР_8, НОМЕР_9 є схожими настільки, що їх можна сплутати з раніше зареєстрованим на ім`я публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_3 .

4. Стосовно таких товарів 9 класу МКТП, як дискети, диски магнітні, оптичні диски, ідентифікаційні картки, магнітні ідентифікаційні картки для платіжних операцій, кодовані картки магнітні, магнітні носії даних, оптичні носії даних, мікропроцесорні картки [смарт- картки], телефони, чіпи [інтегральні схеми], а також всіх послуг 36 класу МКТП знаки за міжнародними реєстраціями №№ НОМЕР_8, НОМЕР_9 є схожими настільки, що їх можна сплутати з раніше зареєстрованим на ім`я публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_3 .

5. Стосовно всіх товарів 9 класу МКТП знаки для товарів і послуг за міжнародними реєстраціями № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 є схожими настільки, що їх можна сплутати з раніше зареєстрованим на ім`я публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_3 .

6. Всі послуги 36 класу МКТП, для яких зареєстровані знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та міжнародні реєстрації №№ НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, є такими самими та спорідненими із послугами 36 класу МКТП, для яких зареєстрований знак для товарів і послуг за свідоцтвом Украйну № НОМЕР_3.

7. Такі товари 14 класу МКТП, як дорогоцінні метали та їхні сплави, зливки дорогоцінних металів; платина; монети; паладій, для яких зареєстрований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_4, є спорідненими з послугами, для яких був раніше зареєстрований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_3 .

8. Всі товари 9 класу МКТП, для яких зареєстровані знаки для товарів і послуг за міжнародними реєстраціями №№ НОМЕР_10, НОМЕР_11, а також такі товари 9 класу МКТП, як дискети, диски магнітні, оптичні диски, ідентифікаційні картки, магнітні ідентифікаційні картки для платіжних операцій, кодовані картки магнітні, магнітні носії даних, оптичні носії даних, мікропроцесорні картки [смарт-картки], телефони, чіпи [інтегральні схеми], для яких зареєстровані знаки для товарів і послуг за міжнародними реєстраціями №№ НОМЕР_8, НОМЕР_9, є спорідненими з послугами, для яких був раніше зареєстрований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_3 .

9. Знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_3 використовується у доменному імені ІНФОРМАЦІЯ_1.

10. Знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_4 використовується у доменному імені ІНФОРМАЦІЯ_1.

11. Послуги, які пропонуються на сайті за доменним іменем ІНФОРМАЦІЯ_1, є такими самими та спорідненими з послугами, щодо яких зареєстровано знак за свідоцтвом України № НОМЕР_3.

12. Фірмове найменування "Публічне акціонерне товариство "СБЕРБАНК" містить в своєму складі відмітний елемент - позначення "СБЕРБАНК", який є тотожним зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_3, раніше зареєстрованим для споріднених послуг на ім`я публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України".

13. Використання знака для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № НОМЕР_12 у формі СБЕРБАНК РОССИИ, . Застосування позначення не може вважатись використанням знака для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № НОМЕР_12 у формі, яка не змінює його відмінності.

14. Знак для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № НОМЕР_5 є схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованим на ім`я публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_3 .

15. Знаки для товарів і послуг за міжнародними реєстраціями №№ НОМЕР_6, НОМЕР_7 є схожими настільки, що їх можна сплутати з раніше зареєстрованим на ім`я публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_3.

Як зазначено у вступній частині висновку, дана експертиза є повторною у частині питань 1-5,8-12 та є додатковою у частині інших питань.

При порівняні висновків первинної та повторної експертизи встановлено:

Висновки на питання 1, 3, 5, 8 - 12 повторної експертизи співпали з відповідними висновками первинної експертизи.

Розбіжності у відповіді на питання 12 повторної експертизи пов`язані з тим, що під час проведення повторної експертизи відповідно до п. 4.14 чинної редакції Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень (далі - Інструкція), затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.98 № 53/5, змінили редакцію питання на ту, що пропонується у п. 5.5 розділу V чинної редакції Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.98 № 53/5.

Висновки на питання 2 та 4 повторної експертизи мають часткові розбіжності із відповідними відповідями первинної експертизи. Причиною розбіжностей у відповіді на питання 2 повторної експертизи є необґрунтоване розширення у первинній експертизі переліку товарів 14 класу МКТП, які можуть викликати асоціації з діяльністю фінансових установ. Причиною розбіжностей у відповіді на питання 5 повторної експертизи є необґрунтоване розширення у первинній експертизі переліку товарів 09 класу МКТП, які можуть викликати асоціації з діяльністю фінансових установ.

Як було встановлено вище, судові експерти ОСОБА_2 та ОСОБА_1 подали апеляційному суду письмові пояснення, пояснення в судовому засіданні та додаткові письмові пояснення щодо висновку № 1779 від 01.02.2019, у яких надали відповіді на спірні питання сторін.

Відповідно до пункту 1.4 Інструкції визначення способу проведення експертизи (вибір певних методик, (методів дослідження)) належить до компетенції експерта.

Суд відхиляє доводи Сбербанку, наведені у клопотанні про призначення повторної судової експертизи, та зазначає, що заперечення висновку експерта не може ґрунтуватись на порушенні експертом Методичних рекомендацій, оскільки у розділі І Методичних рекомендацій зазначено, що вони не є нормативно-правовим актом і можуть бути застосовані експертами під час проведення експертизи лише як практична допомога в правильному застосуванні окремих положень Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" та Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг.

Відповідно до статті 104 Господарського процесуального кодексу України висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими статтею 86 цього Кодексу.

На думку колегії суддів, відповідач-1 не довів, а матеріали справи не свідчать, про те що висновок судового експерта є необґрунтованим, суперечить іншим матеріалам справи, при цьому відсутні порушення норм, які регламентують порядок призначення і проведення експертизи. Слід зазначити, що всі доводи Сбербанку зводяться до незгоди із твердженнями судових експертів щодо питань з яких було проведено дослідження та з огляду на суб`єктивне розуміння методології дослідження та аналізу тих чи інших обставин справи.

Враховуючи, що судові експерти подали письмові та усні пояснення, у яких надали відповіді на спірні питання сторін, проведено повторну експертизу з питань 1, 3, 5, 8-12, висновки по яких співпали з відповідними висновками первинної експертизи, висновки на питання 2, 4 та 5 мають лише часткові несуттєві розбіжності, причини яких названі судовими експертами, висновки додаткової експертизи (в частині питань 6, 7, 13-15) не заперечуються відповідачем, висновок судової експертизи як один із засобів доказування не є обов`язковим для суду, а йому має надаватись відповідна оцінка поряд з іншими доказами по справі, колегія суддів дійшла висновку про відсутність підстав для призначення у справі повторної експертизи.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 99, 104, 107, 234 Господарського процесуального кодексу України, Північний апеляційний господарський суд

УХВАЛИВ:

1. Відмовити у задоволенні клопотання Акціонерного товариства "Сбербанк" про призначення у справі № 910/570/16 повторної судової експертизи.

2. Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення та може бути оскаржена до Верховного Суду протягом двадцяти днів з дня складення повного тексту.

Головуючий суддя Б.В. Отрюх

Судді Б.М. Грек

О.М. Остапенко