РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.05.2021Справа № 910/919/20

Господарський суд міста Києва у складі судді Щербакова С.О., за участю секретаря судового засідання Філон І.М., розглянувши матеріали господарської справи

за позовом 1) Компанії "Баядера Менеджмент Лімітед",

2) Товариства з обмеженою відповідальністю "Національна горілчана компанія"

до 1) Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України,

2) Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності"

про визнання права на реєстрацію знака для товарів і послуг, визнання недійсним рішення про відмову в реєстрації знака та зобов`язання вчинити дії

Представники:

від позивача-1: Білицький П.В.;

від позивача-2: Білицький П.В.;

від відповідача-1: не з`явився;

від відповідача-2: Запорожець Л.Г.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Компанія "Баядера Менеджмент Лімітед" (далі - позивач 1) та Товариство з обмеженою відповідальністю "Національна горілчана компанія" (далі - позивач 2) звернулися до Господарського суду міста Києва з позовом до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (далі - відповідач-1) та Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" (далі- відповідач-2), в якому просять суд:

- визнати повністю недійсним висновок Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" вих. № 120455/ЗМ/19 від 21.11.2019 року про невідповідність позначення умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи, який набув статусу рішення про відмову в реєстрації знака за заявкою № m 201719236 від 31.08.2017 у зв`язку з його затвердженням Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України;

- визнати право Компанії "Баядера Менеджмент Лімітед" та Товариства з обмеженою відповідальністю "Національна горілчана компанія" на реєстрацію знака для товарів і послуг за заявкою № m 201719236 від 31.08.2017 за результатами кваліфікаційної експертизи для всіх заявлених на реєстрацію за цією заявкою товарів 21, 33 і послуг 35 класів МКТП;

- зобов`язати Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України внести відомості до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про реєстрацію знака для товарів і послуг за заявкою № m 201719236 від 31.08.2017 для всіх заявлених за цією заявкою товарів 21, 33 і послуг 35 класів МКТП, здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність" та видати на ім`я відповідних заявників: Компанії "Баядера Менеджмент Лімітед" та Товариства з обмеженою відповідальністю "Національна горілчана компанія" відповідне свідоцтво за умови сплати ним адміністративного збору за видачу свідоцтва та збору № 41700 за публікацію про видачу свідоцтва у встановленому законом порядку та розмірі.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що позивачами було подано до Укрпатенту в електронній формі заявку № m 2017 19236 для реєстрації знаку для товарів і послуг, проте за результатами проведення кваліфікаційної експертизи Укрпатентом було винесено висновок про невідповідність позначення умовам надання правової охорони № 120455/ЗМ/19 від 21.11.2019, що набуло статусу рішення про відмову в реєстрації знака за заявкою № m2017 19236 від 31.08.2017. Як зазначають позивачі вказане рішення є незаконним та необгрунтованим, оскільки порушує права інтелектуальної власності та охоронювані законом інтереси позивачів пов`язані з отриманням правової охорони на знак для товарів і послуг за заявкою № m2017 19236 від 31.08.2017.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 28.01.2020 позовну заяву Компанії "Баядера Менеджмент Лімітед" та Товариства з обмеженою відповідальністю "Національна горілчана компанія" залишено без руху. Встановлено Компанії "Баядера Менеджмент Лімітед" та Товариству з обмеженою відповідальністю "Національна горілчана компанія" строк для усунення недоліків позовної заяви.

07.02.2020 через відділ автоматизованого документообігу суду представник позивачів подав заяву про усунення недоліків позовної заяви.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 10.02.2020 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі. Розгляд справи здійснюється в порядку загального позовного провадження. Підготовче засідання призначено на 12.03.2020.

12.03.2020 через відділ автоматизованого документообігу суду від Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України надійшов відзив, в якому відповідач-1 зазначає, що діюче законодавство у сфері охорони інтелектуальної власності унеможливлює надання правової охорони позначенню, яке є наслідуванням державної символіки України, а заявлене позивачами позначення містить елемент, який імітує зображення Малого Державного герба України.

У судовому засіданні 12.03.2020 відповідач-1 надав відзив на позовну заяву, в якому, зокрема зазначає, що на даний час законодавчо не визначений компетентний орган, який має надавати дозвіл на використання державної символіки та порядок її використання.

Також, у судовому засіданні 12.03.2020 оголошено перерву до 09.04.2020.

16.03.2020 через відділ автоматизованого документообігу суду позивачі подали відповіді на відзиви відповідачів, в яких зазначають, що відповідачами при встановленні в оскаржуваному рішенні факту імітації позначення позивачів Малого Державного гербу України не враховано, що головною геральдичною характеристикою Малого Державного гербу України є тризуб, а не стилізоване зображення птаха, яким представлене позначення позивачів.

03.04.2020 через відділ автоматизованого документообігу суду відповідач-2 подав клопотання про відкладення розгляду справи, в якому відповідач з урахуванням встановлення на всій території України з 12.03.2020 по 24.04.2020 карантину, запровадженого постановою КМУ № 211 від 11.03.2020 (зі змінами внесеними постановою Кабінету Міністрів України № 239 від 25.03.2020) з метою запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19, просить суд відкласти розгляд справи на іншу дату.

Судове засідання, призначене на 09.04.2020 не відбулося у зв`язку з необхідністю попередження виникнення та запобігання поширення гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом COVID-19, зважаючи на період карантину, визначений постановою КМУ "Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19" від 11.03.2020 № 211 (зі змінами внесеними постановою Кабінету Міністрів України № 239 від 25.03.2020), з урахуванням рішення Уряду про заборону пасажирських перевезень та обмеження кількості учасників масових заходів, а також листа Ради суддів України від 16.03.2020 9/рс-186/20.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 09.04.2020 підготовче засідання у справі № 910/919/20 призначено на 07.05.2020.

29.04.2020 через відділ автоматизованого документообігу суду від Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України надійшло клопотання про відкладення розгляду справи, в якому відповідач-1 з урахуванням встановлення на всій території України з 12.03.2020 карантину, запровадженого постановою КМУ № 211 від 11.03.2020 з метою запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19, просить суд відкласти розгляд справи на іншу дату.

У судовому засіданні 07.05.2020 суд на місці ухвалив відкласти розгляд справи на 11.06.2020.

05.06.2020 через відділ автоматизованого документообігу суду відповідач-1 подав клопотання про відкладення розгляду справи, в якому з урахуванням запровадження на всій території України карантину, з метою запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19, просить суд відкласти розгляд справи на іншу дату.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 11.06.2020 закрито підготовче провадження та призначено справу до судового розгляду по суті. Судове засідання у справі № 910/919/20 призначено на 30.07.2020.

22.07.2020 через відділ автоматизованого документообігу суду від Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" надійшло клопотання про призначення судової експертизи, в якому відповідач-2 просить суд призначити у даній справі комплексну судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності та мистецтвознавчу експертизу.

У судовому засіданні 30.07.2020 оголошено перерву до 13.08.2020.

11.08.2020 через відділ автоматизованого документообігу суду представник позивача-1 та позивача-2 подав заперечення на клопотання відповідача-2 про призначення судової експертизи, в якому просить суд залишити без розгляду клопотання Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності", а у разі його розгляду - відмовити у його задоволенні.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 13.08.2020 вирішено перейти зі стадії розгляду справи №910/919/20 по суті на стадію підготовчого засідання у справі, у зв`язку з необхідністю призначення експертизи. Клопотання Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" про призначення експертизи - задоволено. Призначено у справі № 910/919/20 судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України. Провадження у справі № 910/919/20 зупинено до закінчення проведення судової експертизи. Матеріали справи № 910/919/20 надіслано до Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України.

16.11.2020 матеріали справи № 910/919/20 надійшли до Господарського суду міста Києва без виконання у зв`язку з несплатою Державним підприємством "Український інститут інтелектуальної власності" послуг проведення судової експертизи.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 26.11.2020 поновлено провадження у справі № 910/919/20. Підготовче засідання у справі № 910/919/20 призначено на 17.12.2020.

11.12.2020 через відділ автоматизованого документообігу суду позивачі подали письмові пояснення, в яких, зокрема зазначають, що у разі призначення судом з власної ініціативи експертизи у даній справі, яку не було проведено з вини відповідача-2, позивач-2 (Товариство з обмеженою відповідальністю "Національна горілчана компанія") не заперечує проти покладення на нього оплати витрат по проведенню судової експертизи.

Також, 11.12.2020 позивачі подали до суду клопотання про заміну відповідача-1, в якому просять суд замінити відповідача-1 у даній справі на його правонаступника відповідача-2 як особу, що відповідно до чинного законодавства має відповідати за позовною вимогою № 3 та викладено позовну вимогу № 3 у редакції, наведеній у клопотанні.

У судовому засіданні 17.12.2020 оголошено перерву до 24.12.2020.

23.12.2020 через відділ автоматизованого документообігу суду позивачі подали заяву про уточнення позовних вимог, в якій, з урахуванням змін, внесених до чинного законодавства, просять суд розглядати позовні вимоги у наступній редакції:

- визнати повністю недійсним рішення Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України про відмову в реєстрації знака за заявкою № m 201719236 від 31.08.2017 року, яким затверджено висновок Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" вих. № 120455/ЗМ/19 від 21.11.2019 року про невідповідність позначення за заявкою № m 201719236 від 31.08.2017 року умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи;

- визнати право Компанії "Баядера Менеджмент Лімітед" та Товариства з обмеженою відповідальністю "Національна горілчана компанія" на реєстрацію торговельної марки за заявкою № m 201719236 від 31.08.2017 за результатами кваліфікаційної експертизи для всіх заявлених на реєстрацію за цією заявкою товарів 21, 33 і послуг 35 класів МКТП;

- зобов`язати Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності" внести відомості до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про реєстрацію торговельної марки за заявкою № m 201719236 від 31.08.2017 для всіх заявлених за цією заявкою товарів 21, 33 і послуг 35 класів МКТП, здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність" та видати ім`я відповідних заявників: Компанії "Баядера Менеджмент Лімітед" та Товариства з обмеженою відповідальністю "Національна горілчана компанія" відповідне свідоцтво за умови сплати ним державного мита за видачу свідоцтва та збору № 41700 за публікацію про видачу свідоцтва у встановленому законом порядку та розмірі.

У судовому засіданні 24.12.2020 представник позивачів відкликав раніше подане клопотання про заміну відповідача-1.

Також, у судовому засіданні 24.12.2020, розглянувши подану позивачем заяву про уточнення позовних вимог, суд визнав її такою, що відповідає вимогам ст. 46 ГПК України та прийняв до розгляду (мотиви викладені в ухвалі суду від 24.12.2020).

За таких обставин, суд розглядає справу, виходячи з уточнених позовних вимог.

Крім того, у судовому засіданні 24.12.2020 представник відповідача-2 надав клопотання про призначення судової експертизи, в якому відповідач-2 просить суд призначити у даній справі комплексну судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності та мистецтвознавчу експертизу.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 24.12.2020 клопотання Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" про призначення експертизи - задоволено частково. Призначено у справі № 910/919/20 судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України. Провадження у справі № 910/919/20 зупинено до закінчення проведення судової експертизи. Матеріали справи № 910/919/20 надіслано до Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України.

19.02.2021 матеріали справи № 910/919/20 надійшли до Господарського суду міста Києва разом з висновком експерта № 004/21 від 11.02.2021.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 01.03.2021 поновлено провадження у справі № 910/919/20. Підготовче засідання у справі № 910/919/20 призначено на 18.03.2021.

17.03.2021 до суду надійшли письмові пояснення позивачів (подані на електронну пошту суду), в яких позивачі просять суд врахувати висновок експерта № 004/21 від 11.02.2021 при вирішенні даної справи.

У судовому засіданні 18.03.2021 представник відповідача-2 надав клопотання про відкладення розгляду справи, в якому у зв`язку з необхідністю надання додаткового часу для подання письмових обгрунтованих заперечень на висновок експерта № 004/21, просить суд відкласти підготовче засідання на іншу дату.

Розглянувши клопотання відповідача-2 про відкладення розгляду справи, суд відмовив у його задоволенні, оскільки необхідність надання стороною додаткових пояснень/заперечень у справі, у даному випадку на висновок експерта, не є підставою для відкладення розгляду справи.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 18.03.2021 закрито підготовче провадження та призначено справу до судового розгляду по суті. Судове засідання у справі № 910/919/20 призначено на 08.04.2021.

25.03.2021 через відділ автоматизованого документообігу суду відповідач-2 подав клопотання про відкладення розгляду справи, в якому у зв`язку з необхідністю надання додаткового часу для підготовки заперечень на висновок експерта № 004/21 просить суд відкласти розгляд справи на іншу дату.

У судовому засіданні 08.04.2021 представник відповідача-2 подав клопотання про призначення повторної судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності та заперечення проти висновку експерта № 004/21 від 11.02.2021, в яких зазначає, що висновок складений без опису використаної методики та застосованих підходів та містить ряд інших недоліків.

Розглянувши клопотання відповідача-2 про призначення повторної експертизи у справі, суд відзначає наступне.

Згідно ч. 2 ст. 107 Господарського процесуального кодексу України, за наявності сумнівів у правильності висновку експерта (необґрунтованість, суперечність з іншими матеріалами справи тощо) за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи суд може призначити повторну експертизу, доручивши її проведення іншим експертам.

Так, відповідно до п. 15.2. постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 23 березня 2012 року № 4 «Про деякі питання практики призначення судової експертизи», повторною визнається судова експертиза, у проведенні якої експерт досліджує ті ж самі об`єкти і вирішує ті ж самі питання, які досліджувалися і вирішувалися у первинній судові експертизі. Нові об`єкти на дослідження повторної судової експертизи подаватися не можуть, так само як не можуть ставитися на її вирішення питання, які не розглядалися попередньою експертизою.

Повторна судова експертиза призначається з ініціативи суду або за клопотанням учасників процесу, якщо висновок експерта визнано необґрунтованим чи таким, що суперечить іншим матеріалам справи, або коли він викликає сумнів у його правильності, або за наявності істотного порушення норм, які регламентують порядок призначення і проведення експертизи. Повторну судову експертизу може бути призначено також, якщо є розходження у висновках кількох експертів і їх неможливо усунути шляхом одержання додаткових пояснень експертів у судовому засіданні. Повторну судову експертизу слід доручати іншому експерту (експертам).

Проте, суд не вбачає необхідності у призначені повторної експертизи для вирішення спору у даній справі, оскільки висновок експерта № 004/21 від 11.02.2021 є обґрунтованим та таким, що відповідає поставленому питанню та складений з дотриманням норм, які регламентують порядок призначення і проведення експертизи, а тому суд відмовив у задоволенні клопотання відповідача-2.

Також, у судовому засіданні 08.04.2021 оголошено перерву до 22.04.2021.

У судовому засіданні 22.04.2021 оголошено перерву до 13.05.2021.

11.05.2021 через відділ автоматизованого документообігу суду представник позивачів подав письмові пояснення стосовно права на ефективний судовий захист.

У цьому судовому засіданні представник позивачів підтримав заявлені позовні вимоги.

Представник відповідача-2 заперечив проти задоволення позовних вимог.

Представник відповідача-1 у судове засідання не з`явився, причин неявки суду не повідомив, однак був повідомлений про дату, час та місце проведення судового засідання належним чином, що підтверджується відстеженням пересилання поштових відправлень на сайті АТ «Укрпошта» за штрихкодовим ідентифікатором: 118.

Приймаючи до уваги, що представник відповідача-1 був належним чином повідомлений про дату та час судового засідання, враховуючи, що матеріали справи містять достатньо документів для розгляду справи по суті, суд вважає, що неявка у судове засідання представників відповідача-1 не є перешкодою для прийняття рішення у даній справі.

Відповідно до ст. 233 Господарського процесуального кодексу України, рішення у даній справі прийнято у нарадчій кімнаті за результатами оцінки доказів, поданих сторонами та витребуваних судом.

У судовому засіданні 13.05.2021 відповідно до ст. 240 Господарського процесуального кодексу України судом проголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення представників позивача та відповідача-2, Господарський суд міста Києва

ВСТАНОВИВ:

Як зазначають позивачі, Компанія "Баядера Менеджмент Лімітед" та Товариство з обмеженою відповідальністю "Національна горілчана компанія" разом входять до Групи компаній «Баядера» - одного із найбільших холдингів алкогольної індустрії східної Європи. Діяльність Компанії "Баядера Менеджмент Лімітед" (позивач-1) спрямована на захист прав інтелектуальної власності підприємств, що входять до Групи компаній «Баядера». Основним видом господарської діяльності ТОВ "Національна горілчана компанія" (позивач-2) є виробництво та продаж алкогольної продукції, як в Україні, так і за її межами.

Так, позивач зазначає, що одним із відомих брендів алкогольної продукції, виробництва ТОВ "Національна горілчана компанія" є торговельна марка «КОЗАЦЬКА РАДА».

Позивачі зазначають, що є власниками свідоцтва України на знак для товарів і послуги № 191660 від 10.10.2014, а саме зображення пляшки із нанесенням стилізованого зображення степного орла в якості самостійного елемента, на ковпачку якої нанесено позначення «КОЗАЦЬКА РАДА»; патенту України на промисловий зразок № 36397 від 12.03.2018 - пляшки із нанесенням стилізованого зображення степного орла та патенту України на промисловий зразок № 36415 від 12.03.2018 - ковпачок із нанесенням стилізованого зображення степного орла.

Крім того, рішенням Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 29.07.2015, затвердженого наказом Держслужби від 15.12.2015 № 226-Н, визнано знак «КОЗАЦЬКА РАДА» добре відомим в Україні на ім`я Компанії "Баядера Менеджмент Лімітед" та Товариства з обмеженою відповідальністю "Національна горілчана компанія" відносно товарів 33 класу МКТП: «горілка; настоянка» станом на 01.03.2011 року.

Позивачі стверджують, що пляшки із використанням зображення степного орла, що відповідає зображенню знака для товарів і послуг за свідоцтвом України № 191660, ТОВ "Національна горілчана компанія" розпочало використовувати для фасування горілок та настоянок «КОЗАЦЬКА РАДА» з червня 2012 та починаючи з 2013 року здійснює виробництво і продаж алкогольної продукції у таких пляшках.

Також, позивачами долучено до матеріалів справи бухгалтерські довідки на підтвердження об`ємів виробництва і продажу горілки ТМ «КОЗАЦЬКА РАДА» із використанням на пляшках зображувального позначення у вигляді стилізованого зображення степного орла, що тотожний спірному позначенню.

На підтвердження фасування ТОВ "Національна горілчана компанія" горілки ТМ «КОЗАЦЬКА РАДА» саме у пляшки, на які нанесено стилізоване зображення степного орла, що відтворює відповідний елемент знака для товарів і послуг за свідоцтвом України № 191660 та спірне позначення, позивачами додано до матеріалів справи договори поставки укладені ТОВ "Національна горілчана компанія" із виробниками скляної тари (ПАТ «Консюмерс-Скло-Зоря», ТОВ «Вільногірське скло», АТ «Великоустюгський лікеро-горілчаний завод», ТОВ «Склянний Альянс», ВАТ «Гродненський Склозавод»), додаткові угоди, затвердженні креслення пляшок із застосуванням позначення за заявкою № m20171923, специфікації, товарно-транспортні накладні, вантажно-митні декларації, договори про розташування реклами у зонах безмитної торгівлі.

Крім того, позивачі зазначають, що використання ними на пляшках горілки ТМ «КОЗАЦЬКА РАДА» стилізованого зображення степного орла, що відтворює позначення за заявкою № m20171923 підтверджується зображеннями зовнішнього вигляду відповідної продукції та її рекламою у зонах безмитної торгівлі (Duty Free) в Міжнародному аеропорті «Бориспіль».

31.08.2017 Компанією "Баядера Менеджмент Лімітед" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Національна горілчана компанія" було подано до Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" заявку № m201719236 для реєстрації знака для товарів і послуг (зображувальне).

В свою чергу, Державним підприємством "Український інститут інтелектуальної власності" направлено на адресу позивачів повідомлення № 93727/ЗМ/19 від 06.09.2019 про можливу відмову у реєстрації знака відносно усього переліку товарів і/або послуг, з підстав того, що заявлене зображувальне позначення є імітацією Малого Державного герба України, дозвіл на використання якого відсутній у матеріалах заявки. Також роз`яснено позивачам про їх право протягом двох місяців від дати отримання цього повідомлення подати до Укрпатенту мотивовану відповідь з доводами на користь реєстрації знака.

Як вбачається з матеріалів справи, позивачами було надіслану до Укрпатенту відповідь № 0711 від 07.11.2019, в якій позивачі повідомили про неможливість надання заявниками згоди (дозволу) компетентного органу на використання Малого Державного герба України через незалежні від них обставини, оскільки відповідний компетентний орган фактично відсутній в Україні.

Проте, за результатами проведення кваліфікаційної експертизи Державним підприємством "Український інститут інтелектуальної власності" було винесено висновок про невідповідність позначення умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи № 120455/ЗМ/19 від 21.11.2019, який набув статусу рішення Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України про відмову в реєстрації знака.

Підставою відмови є те, що заявлене зображувальне позначення не може бути зареєстроване як знак для всіх товарів 21, 33 класів та 35 класу, що зазначені у наведеному в матеріалах заявки переліку, тому що воно є імітацією Малого Державного герба України, дозвіл на використання якого відсутній у матеріалах справи.

Отже, обґрунтовуючи свої вимоги, позивач зазначає, що оскаржуване рішення є незаконним та необргунтованим, і таким, що порушує права інтелектуальної власності позивачів, пов`язані із отриманням правової охорони на знак для товарів і послуг за заявкою № m201719236 від 31.08.2017 (зображувальне).

Оцінюючи подані докази та наведені обґрунтування за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об`єктивному розгляді в судовому засіданні всіх обставин справи в їх сукупності, суд вважає, що позовні вимоги підлягають задоволенню частково, виходячи з наступного.

Згідно зі ст. 11 Цивільного кодексу України, цивільні права та обов`язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов`язки; підставами виникнення цивільних прав та обов`язків, зокрема, є договори та інші правочини.

До відносин, пов`язаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, застосовуються положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України та іншими законами (ч. 2 ст. 154 ГК України).

Частиною 1 ст.418 Цивільного кодексу України визначено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об`єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільним кодексом України та іншим законом.

Право інтелектуальної власності є непорушним відповідно до ч.3 ст.418 Цивільного кодексу України. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у його здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

До об`єктів права інтелектуальної власності, відповідно до ч.1 ст.155 Господарського кодексу України та ч.1 ст.420 Цивільного кодексу України, зокрема, належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг).

Право інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом у випадках і порядку, передбачених законом (ч.1 ст.157 Господарського кодексу України).

Згідно п. 4 ст. 1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі - в редакції на дату звернення позивача до суду), знак - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів (ст. 492 Цивільного кодексу України).

У відповідності до ст. 494 Цивільного кодексу України, набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом. Набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію або визнана в установленому законом порядку добре відомою, не вимагає засвідчення свідоцтвом.

Згідно ст. 495 Цивільного кодексу України, майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є:

1) право на використання торговельної марки;

2) виключне право дозволяти використання торговельної марки;

3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання;

4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Відповідно до ч. 1-3 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом. Об`єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень. Право власності на знак засвідчується свідоцтвом.

Згідно п. 4 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Так, відповідно до ст. 7 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», особа, яка бажає одержати свідоцтво, подає до Установи заявку. Заявка повинна стосуватися одного знака. Заявка складається українською мовою і повинна містити: заяву про реєстрацію знака; зображення позначення, що заявляється; перелік товарів і послуг, для яких заявник просить зареєструвати знак, згрупованих за МКТП.

Згідно ч. 1 ст. 10 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», експертиза заявки має статус науково-технічної експертизи, складається з формальної експертизи та кваліфікаційної експертизи (експертизи по суті) і проводиться закладом експертизи відповідно до цього Закону та правил, встановлених на його основі центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності.

31.08.2017 Компанією "Баядера Менеджмент Лімітед" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Національна горілчана компанія" було подано до Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" заявку № m201719236 для реєстрації знака для товарів і послуг (зображувальне).

Проте, за результатами проведення кваліфікаційної експертизи Державним підприємством "Український інститут інтелектуальної власності" було винесено висновок про невідповідність позначення умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи № 120455/ЗМ/19 від 21.11.2019, який набув статусу рішення Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України про відмову в реєстрації знака.

Підставою відмови є те, що заявлене зображувальне позначення не може бути зареєстроване як знак для всіх товарів 21, 33 класів та 35 класу, що зазначені у наведеному в матеріалах заявки переліку, тому що воно є імітацією Малого Державного герба України, дозвіл на використання якого відсутній у матеріалах справи.

Згідно ч. 1 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону позначення, які зображують або імітують: державні герби, прапори та інші державні символи (емблеми); офіційні назви держав; емблеми, скорочені або повні найменування міжнародних міжурядових організацій; офіційні контрольні, гарантійні та пробірні клейма, печатки; нагороди та інші відзнаки. Такі позначення можуть бути включені до знака як елементи, що не охороняються, якщо на це є згода відповідного компетентного органу або їх власників. Компетентним органом щодо назви держави є колегіальний орган, утворений Установою.

Відповідні положення містяться в п. 4.3.1.2 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28 липня 1995 року № 116 (далі також - Правила), яким вказано, що при перевірці позначення, заявленого на реєстрацію як знак, щодо наявності підстав для відмови у наданні правової охорони, відповідно до пункту 1 статті 6 Закону, встановлюється: чи не зображує заявлений знак виключно державні герби, прапори та емблеми; офіційні назви держав; емблеми, скорочені або повні найменування міжнародних міжурядових організацій; офіційні контрольні, гарантійні та пробірні клейма, печатки; нагороди та інші відзнаки, або чи не є схожим з ними настільки, що їх можна сплутати.

Зазначені в абзаці 1 цього пункту позначення можуть бути включені до знака, як елементи, що не охороняються, відповідно до пункту 1 статті 6 Закону, якщо на це є згода

компетентного органу або їх власників.

Якщо такої згоди в матеріалах заявки немає, то заявнику надсилається повідомлення про необхідність надання відповідних документів, зазначених у пункті 4.3.3.2 Правил.

Документ, що підтверджує право на використання зазначених позначень, має надійти протягом двох місяців від дати одержання заявником повідомлення Відомства.

Якщо позначення, заявлено на реєстрацію як знак, складається виключно з позначень, зазначених у пункті 1 статті 6 Закону, або заявником не надано документ, що підтверджує право на використання таких позначень як елементів, що не охороняються, то заявка підлягає відхиленню, про можливість якого заявнику надсилається повідомлення у порядку, передбаченому пунктом 4.5 Правил.

Отже, у випадку якщо подане до Укрпатенту для отримання визначеної Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» правової охорони позначення зображує або імітує держаний герб, в тому числі Малий Державний герб України, відповідним компетентним органом має бути надано згоду на надання такому позначенню такої правової охорони.

При дослідженні питання щодо надання дозволу компетентним органом на використання державної символіки у складі знаків для товарів і послуг, суд відзначає наступне.

Відповідно до п. 2 Постанови Верховної Ради України від 19 лютого 1992 року №2137-XII, затверджено тризуб як малий герб України, вважаючи його головним елементом великого герба України. Зображення Державного герба України поміщується на печатках органів державної влади і державного управління, грошових знаках та знаках поштової оплати, службових посвідченнях, штампах, бланках державних установ з обов`язковим додержанням пропорцій зображення герба, затвердженого пунктом I цієї Постанови.

Водночас, згідно з приписами статті 20 Конституції України, державними символами України є Державний Прапор України, Державний Герб України і Державний Гімн України.

Опис державних символів України та порядок їх використання встановлюються законом, що приймається не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України.

Між тим, станом на день розгляду справи та, відповідно, прийняття відповідачами оскаржуваного рішення, визначений наведеним положенням Конституції України закон прийнято не було.

Тобто, відсутність встановленого порядку використання Малого Державного герба України, як це передбачено статтею 20 Конституції України, неприйняття Кабінетом Міністрів України тимчасового порядку його використання, нестворення відповідного компетентного органу з покладенням на нього відповідних функцій унеможливлює виникнення у заявника обов`язку дотримання правових положень щодо отримання згоди у такого компетентного органу на використання позначень, які зображують або імітують державні герб та в силу вимог Основного закону, не можуть вважатись елементами порядку використання Малого Державного герба України у знаках для товарів і послуг на час виникнення спірних відносин.

Відповідно до ч. 1 ст. 73 Господарського процесуального кодексу України, доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Статтею 74 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається, як на підставу своїх вимог та заперечень.

Відповідно до ст.ст. 76, 77 Господарського процесуального кодексу України, належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

До матеріалів справи позивачами долучено копію висновку експерта №179 за результатами проведення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності від 10.03.2020, складений експертом Жилою Богданом Володимировичем, відповідно до якого експерт дійшов наступного висновку:

1. Позначення за заявкою № m201719236 від 31.08.2017 на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг не є імітацією Малого Державного герба України.

2. Позначення за заявкою № m201719236 від 31.08.2017 на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, внаслідок його використання, набуло високої дистинктивності у відношенні заявників.

3. Позначення за заявкою № m201719236 від 31.08.2017 на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг не є таким, що може ввести в оману щодо особи виробника товару.

Відповідно до ч. 1-3 ст. 99 Господарського процесуального кодексу України, суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов:

1) для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо;

2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів.

Відповідно до ч. 1 ст. 100 Господарського процесуального кодексу України про призначення експертизи суд постановляє ухвалу, в якій зазначає підстави проведення експертизи, питання, з яких експерт має надати суду висновок, особу (осіб), якій доручено проведення експертизи, перелік матеріалів, що надаються для дослідження, та інші дані, які мають значення для проведення експертизи.

Для встановлення того, чи є зображувальне позначення за заявкою № m2017 19236 від 31.08.2017 імітацією Малого Державного Герба України, ухвалою Господарського суду міста Києва від 24.12.2020 було призначено судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності у справі № 910/919/20, на вирішення якої поставлено наступне питання: Чи є зображувальне позначення за заявкою № m2017 19236 від 31.08.2017 імітацією Малого Державного Герба України?

У висновку експертів № 004/21 за результатами проведення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності від 11.02.2021 судовими експертами Федоренко В.Л. та Ковальовою Н.М. встановлено: Зображувальне позначення за заявкою № m201719236 від 31.08.2017 не є імітацією Малого Державного Герба України.

Суд зазначає, що судовими експертами у висновку № 004/21 від 11.02.2021, зокрема встановлено, що позначення за заявкою № m201719236 від 31.08.2017 є стилізованим зображенням хижого птаха під час полювання. Малюнок є лінійним та носить візерунковий характер.

Отже, обидва позначення належать до одного виду - лінійні стилізовані малюнки різної складності. Водночас, вони суттєво відрізняються за характером зображення - геральдичний та візерунковий.

Також, судовими експертами встановлено:

- Смисловий зміст. Досліджувані позначення не є схожими за смисловим змістом, оскільки в першому випадку (заявкою № m201719236 від 31.08.2017) в стилізованій манері зображено хижого птаха, ймовірно степового орла, під час полювання. На малому Державному Гербі України міститься стилізоване зображення Тризуба, розміщеного на тлі стилізованого зображення щита.

- Геометричні форми. Геометричні форми в обох позначеннях є різними. Так, у першому випадку, зображено хижого птаха під час полювання із роздвоєним хвостом та крилами, спрямованими в різні сторони, та гострим дзьобом. Зображення не обмежене у просторі. В свою чергу, малий Державний Герб України містить два зображення - стилізоване зображення тризуба розміщеного на тлі стилізованого зображення щита, який має форму «... французького (чотирикутний загострений знизу)».

- Поєднання кольорів або тонів. Відповідно до матеріалів заявки № m201719236 від 31.08.2017, охорона запитується для чорно-білого позначення, тобто захист має поширюватися на будь яку комбінацію кольорів.

- Наявність або відсутність симетрії. За даним показником досліджувані позначення відрізняються. Так, для зображення малого Державного Герба України характерна повна симетричність лівої на правої сторін відповідно до уявної вертикальної осі. Позначення за заявкою № № m201719236 від 31.08.2017 не є симетричним - голову птаха повернуто в правий бік. Також позначення по різному спрямовані в площині малюнків - зображення малого Державного Герба України орієнтовано строго вертикально, позначення за заявкою № № m201719236 розміщено під гострим кутом до горизонтальної основи.

Відповідно до п. 4.3.2.4 Правил, позначення вважається тотожним з іншим позначенням, якщо воно збігається з ним у всіх елементах. Позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів. При перевірці позначень на тотожність і схожість необхідно: провести пошук тотожних або схожих позначень; визначити ступінь схожості заявленого позначення та виявлених при проведенні пошуку позначень; визначити однорідність товарів і/або послуг, для яких заявлено знак, в порівнянні з товарами і/або послугами, для яких зареєстровані або заявлені тотожні або схожі знаки, виявлені під час пошуку. Серед позначень, зазначених в пунктах 4.3.2.1 а), б), в), 4.3.2.2. а) Правил, пошук здійснюється відносно тих позначень, які мають більш ранній пріоритет.

Під час встановлення схожості позначення, що порівнюються, розглядаються в цілому, без поділення на окремі елементи. Важливо також зауважити, що при цьому, головним є перше зорове сприйняття досліджуваних позначень бо саме перше зорове сприйняття будь-якого об`єкта має вплив на свідомість людини, аналогічним чином у свідомості споживача запам`ятовується і позначення. Також важливим є і той факт, що при порівняні позначень перевагу необхідно надавати саме схожим ознакам, а не розбіжностям.

Враховуючи викладене вище, експерти дійшли висновку, що позначення за заявкою № m201719236 від 31.08.2017 не зображує виключно малий Державний Герб України, та не є схожим настільки, що їх можна між собою сплутати.

Методичні рекомендації з окремих питань проведення експертизи на знак для товарів та послуг, що застосовуються під час проведення кваліфікаційної експертизи, також закріплюють ряд характеристик позначень, по яким наявні підстави для відмови у наданні правової охорони. Серед таких підстав - імітація державних символів «з точки зору геральдики».

Формою імітації державних символів може бути відтворення: будь-яких геральдичних характеристик відповідного державного символу (герба, емблеми); власне герба без дотримання встановлених пропорцій зображення державного герба; державного прапора без дотримання співвідношення сторін, порядку розташування смуг, кольорів, ширини смуг або з розташуванням на ньому будь-яких зображень і літер.

На Малому Державному гербі України міститься стилізоване зображення вертикально доверху спрямованого символу Тризубця - на простому однокольоровому щиті французької форми зображення штучної фігури - тризуба.

В свою чергу, зображення хижого птаха (степового орла), спрямованого донизу під час полювання (№ m201719236), на думку експертів, в жодному разі не може вважатися відтворенням геральдичних характеристик Малого Державного гербу України.

За змістом ст. 98 Господарського процесуального кодексу України, висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному законодавством. Предметом висновку експерта може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань. Висновок експерта може бути наданий на замовлення учасника справи або на підставі ухвали суду про призначення експертизи. У висновку експерта повинно бути зазначено: коли, де, ким (прізвище, ім`я, по батькові, освіта, спеціальність, а також, за наявності, свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта, стаж експертної роботи, науковий ступінь, вчене звання, посада експерта), на якій підставі була проведена експертиза, хто був присутній при проведенні експертизи, питання, що були поставлені експертові, які матеріали експерт використав. Інші вимоги до висновку експерта можуть бути встановлені законодавством. У висновку експерта має бути зазначено, що він попереджений (обізнаний) про відповідальність за завідомо неправдивий висновок, а у випадку призначення експертизи судом, також про відповідальність за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків.

Згідно з ст. 104 Господарського процесуального кодексу України, висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими статтею 86 цього Кодексу.

У висновку експертів № 004/21 від 11.02.2021 зазначено, що про кримінальну відповідальність згідно із ст.ст. 384, 385 Кримінального кодексу України експерти попереджені.

Суд зазначає, що висновок експертів № 004/21 від 11.02.2021 складений кваліфікованими експертами відповідно до вимог Закону України "Про судову експертизу".

Оцінюючи висновок експерта № 004/21 від 11.02.2021 суд зазначає, що він містить докладний опис проведених експертами досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовану відповідь на питання, поставлене експертам, яка є обґрунтованою та такою, що узгоджується з іншими матеріалами справи, при цьому, висновок складений кваліфікованими атестованими судовими експертами Федоренко В.Л та Ковальовою Н.М., у порядку, визначеному законодавством, а тому приймається судом в якості належного та допустимого доказу в розумінні ст.ст. 76, 77 ГПК України по справі № 910/919/20.

Таким чином, суд зазначає, що висновком експертів № 004/21 від 11.02.2021 обґрунтовано підтверджено доводи позивачів про те, що зображувальне позначення за заявкою № m201719236 від 31.08.2017 не є імітацією Малого Державного Герба України.

Крім того, суд зазначає, що в Україні на час ухвалення відповідачем-1 оспорюваного рішень, відсутній орган, який би був компетентним надавати згоду на включення до знаку для товарів і послуг позначень, які зображують або імітують державні герби, у зв`язку з чим, нестворення на державному рівні органу, що передбачений законодавством, не може слугувати підставою для порушення права інтелектуальної власності позивачів.

Відповідно до ч. 1 ст. 21 Цивільного кодексу України, суд визнає незаконним та скасовує правовий акт індивідуальної дії, виданий органом державної влади, органом влади Автономної Республіки Крим або органом місцевого самоврядування, якщо він суперечить актам цивільного законодавства і порушує цивільні права або інтереси.

Підставами визнання акта недійсними є невідповідність його вимогам чинного законодавства та (або) визначений законом компетенції, органу який видав цей акт. Обов`язковою умовою визнання акта недійсним є також порушення у зв`язку з прийняттям відповідного акта прав та охоронюваних законом інтересів підприємства чи організації.

Таким чином, оскільки встановлені судом обставини справи в сукупності підтверджують необґрунтованість та незаконність оскаржуваного висновку, який набув статусу рішення, яке порушує права та охоронювані законом інтереси позивачів, суд дійшов висновку про наявність підстав для визнання повністю недійсним рішення Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України про відмову в реєстрації знака за заявкою № m 201719236 від 31.08.2017 року, яким затверджено висновок Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" вих. № 120455/ЗМ/19 від 21.11.2019 року про невідповідність позначення за заявкою № m 201719236 від 31.08.2017 року умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи. Відповідні позовні вимоги позивача визнаються судом обґрунтованими, підтвердженими наявними в матеріалах справи доказами та не спростованими належним чином та у встановленому законом порядку відповідачами, а відтак такими, що підлягають задоволенню в цій частині.

Щодо вимоги позивачів про визнання права Компанії "Баядера Менеджмент Лімітед" та Товариства з обмеженою відповідальністю "Національна горілчана компанія" на реєстрацію торговельної марки за заявкою № m 201719236 від 31.08.2017 за результатами кваліфікаційної експертизи для всіх заявлених на реєстрацію за цією заявкою товарів 21, 33 і послуг 35 класів МКТП, суд відзначає наступне.

Згідно з частиною 1 статті 15 Цивільного кодексу України кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання.

Частиною 1 статті 16 Цивільного кодексу України встановлено, що кожна особа має право звернутись до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

Звертаючись з позовом за захистом порушеного права, позивач має обрати спосіб захисту, який відповідає змісту права, що порушене й бути здатний таке право поновити; обраний спосіб захисту має бути передбачений приписами статті 16 Цивільного кодексу України, статті 20 Господарського кодексу України, або ж визначений іншим Законом чи укладеним між сторонами договором. Законодавчі обмеження матеріально правових способів захисту цивільного права чи інтересу підлягають застосуванню з дотриманням положень статей 55, 124 Конституції України та статті 13 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, відповідно до яких кожна особа має право на ефективний засіб правового захисту, не заборонений законом.

Згідно ст. 20 Господарського кодексу України, держава забезпечує захист прав і законних інтересів суб`єктів господарювання та споживачів. Кожний суб`єкт господарювання та споживач має право на захист своїх прав і законних інтересів. Права та законні інтереси зазначених суб`єктів захищаються шляхом: визнання наявності або відсутності прав, визнання повністю або частково недійсними актів органів державної влади та органів місцевого самоврядування, актів інших суб`єктів, що суперечать законодавству, ущемлюють права та законні інтереси суб`єкта господарювання або споживачів; визнання недійсними господарських угод з підстав, передбачених законом; відновлення становища, яке існувало до порушення прав та законних інтересів суб`єктів господарювання; припинення дій, що порушують право або створюють загрозу його порушення; присудження до виконання обов`язку в натурі; відшкодування збитків; застосування штрафних санкцій; застосування оперативно-господарських санкцій; застосування адміністративно-господарських санкцій; установлення, зміни і припинення господарських правовідносин; іншими способами, передбаченими законом. Порядок захисту прав суб`єктів господарювання та споживачів визначається цим Кодексом, іншими законами.

Статтею 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод встановлено право людини на доступ до правосуддя, а відповідно статтею 13 Конвенції на ефективний спосіб захисту прав. З наведеного слідує, що особа має право пред`явити в суді таку вимогу на захист цивільного права, яка відповідає змісту порушеного права, характеру його порушення та наслідкам, спричиненим цим порушенням. У кінцевому результаті ефективний спосіб захисту повинен забезпечити поновлення порушеного права, а у разі неможливості такого поновлення гарантувати особі можливість отримання нею відповідного відшкодування.

Оцінюючи належність обраного позивачем способу захисту та обґрунтовуючи відповідний висновок, слід виходити із його ефективності, і це означає, що вимога на захист цивільного права має відповідати змісту порушеного на момент звернення до суду права позивача. При цьому слід ураховувати і те, що у резолютивній частині судового рішення остаточно закріплюється висновок суду щодо вимог позивача і судове рішення має бути виконано в процесі виконавчого провадження у справі, адже, як уже зазначалося, ефективний засіб зрештою повинен забезпечити поновлення порушеного права.

Таким чином, існує певний порядок реалізації прав суб`єктів господарювання та способи захисту порушених прав. Неналежність чи невідповідність обраного способу судового захисту способам, визначеним законодавством, встановлюється при розгляді справи по суті та зумовлює відмову у задоволенні означених позовних вимог.

Аналогічна правова позиція щодо відповідності обраного способу захисту змісту порушеного права, в тому числі в частині ефективності обраного способу захисту, який має забезпечити поновлення порушеного права, наведено Верховним Судом у постанові від 07.05.2018 у справі № 927/522/17.

Суд зазначає, що заявлена позивачем вимога за своєю суттю є вимогою про встановлення факту, який має юридичне значення. Встановлення певних фактів не може бути самостійним предметом розгляду в господарському суді, оскільки до повноважень останнього не належить встановлення фактів, що мають юридичне значення. Господарські суди порушують провадження у справах за позовами, в основі яких правова вимога - спір про право, що Виникає з матеріальних правовідносин. Захист майнового чи немайнового права чи законного інтересу відбувається шляхом прийняття судом рішення про примусове виконання відповідачем певних дій або зобов`язання утриматись від їх вчинення.

За висновками суду, заявлена позивачами у цій справі вимога про визнання права Компанії "Баядера Менеджмент Лімітед" та Товариства з обмеженою відповідальністю "Національна горілчана компанія" на реєстрацію торговельної марки за заявкою № m 201719236 від 31.08.2017 за результатами кваліфікаційної експертизи для всіх заявлених на реєстрацію за цією заявкою товарів 21, 33 і послуг 35 класів МКТП не призводить до поновлення порушеного права позивача та, у разі її задоволення, не може бути виконана у примусовому порядку, оскільки відсутній механізм виконання такого рішення, відповідно, в цій частині позовні вимоги не підлягають задоволенню.

Щодо вимоги позивачів про зобов`язання Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності" внести відомості до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про реєстрацію торговельної марки за заявкою № m 201719236 від 31.08.2017 для всіх заявлених за цією заявкою товарів 21, 33 і послуг 35 класів МКТП, здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність" та видати на ім`я відповідних заявників: Компанії "Баядера Менеджмент Лімітед" та Товариства з обмеженою відповідальністю "Національна горілчана компанія" відповідне свідоцтво за умови сплати ним державного мита за видачу свідоцтва та збору № 41700 за публікацію про видачу свідоцтва у встановленому законом порядку та розмірі, суд зазначає наступне.

Відповідно до п. 2.3. Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 10.01.2002 р. № 10 (зі змінами, внесеними Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 578 від 14.06.2011 р.), у процесі ведення реєстру до нього вносяться, в тому числі, відомості щодо реєстрації знака для товарів і послуг, які в силу п. 1.3. вказаного Положення Державна служба інтелектуальної власності України публікує в офіційному бюлетені «Промислова власність».

При цьому, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання оптимізації діяльності центральних органів виконавчої влади державної системи правової охорони інтелектуальної власності» від 23.08.2016 за № 585, Кабінет Міністрів України постановив: ліквідувати Державну службу інтелектуальної власності, поклавши на Міністерство економічного розвитку і торгівлі завдання і функції з реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності; установити, що Міністерство економічного розвитку і торгівлі є правонаступником Державної служби інтелектуальної власності, що ліквідується, в частині реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності.

14.10.2020 набрав чинності Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо створення національного органу інтелектуальної власності" від 16.06.2020 № 703-ІХ, яким внесено зміни до Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" та визначено повноваження Національного органу інтелектуальної власності.

Так, ч. 2. ст. 2-1 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" встановлено, що до владних повноважень, делегованих НОІВ, належить, зокрема приймання заявок, проведення їх експертизи, прийняття рішень щодо них; видача свідоцтв на торговельні марки, здійснення державної реєстрації торговельних марок; опублікування офіційних відомостей про торговельні марки та подані заявки на торговельні марки у Бюлетені, ведення Реєстру та Бази даних заявок, внесення до Реєстру відомостей, надання витягів та виписок в електронній та (або) паперовій формі.

Відповідно до п. 2 розділу ІІ Прикінцевих та перехідних положень Закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо створення національного органу інтелектуальної власності" Національний орган інтелектуальної власності є функціональним правонаступником центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, щодо окремих функцій та повноважень з реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності, визначених цим Законом.

Так, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13.10.2020 № 12167-р «Про національний орган інтелектуальної власності» визначено: на виконання підпункту 1 пункту 7 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України від 16 червня 2020 р. N 703-IX "Про внесення змін до деяких законів України щодо створення національного органу інтелектуальної власності" визначити, що Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності" виконує функції Національного органу інтелектуальної власності.

Разом з цим, відповідно до п. 56 постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 № 12 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов`язаних із захистом прав інтелектуальної власності», у розгляді позовних вимог, пов`язаних із здійсненням державної реєстрації знака для товарів і послуг, господарським судам необхідно мати на увазі, що суду не надано повноважень зобов`язувати відповідний державний орган здійснити реєстрацію такого знака, оскільки даний орган, здійснюючи реєстрацію, обов`язково перевіряє також відповідність позначення, щодо якого подано заявку на здійснення державної реєстрації, вимогам чинного законодавства; але суд може зобов`язати уповноважений орган розглянути у встановленому порядку питання про державну реєстрацію знака.

Дискреційні повноваження - це сукупність прав та обов`язків органів державної влади та місцевого самоврядування, осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що надають можливість на власний розсуд визначити повністю або частково вид і зміст управлінського рішення, яке приймається, або можливість вибору на власний розсуд одного з декількох варіантів управлінських рішень, передбачених нормативно-правовим актом, проектом нормативно-правового акта.

Суд зазначає, що відповідно до встановленої Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» процедури, свідоцтво про державну реєстрацію знака для товарів і послуг видавалось Мінекономіки (в редакції Закону на дату подання заявки) на підставі затвердженого ним висновку Укрпатенту, що набуває статусу рішення про реєстрацію знака лише після проведення останнім формальної та кваліфікаційної експертизи, тобто свідоцтво не не видається на підставі рішення суду.

З огляду на наведене, суд зазначає, що вимога позивачів про зобов`язання Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності" внести відомості до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про реєстрацію торговельної марки за заявкою № m 201719236 від 31.08.2017 для всіх заявлених за цією заявкою товарів 21, 33 і послуг 35 класів МКТП, здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність" та видати на ім`я відповідних заявників: Компанії "Баядера Менеджмент Лімітед" та Товариства з обмеженою відповідальністю "Національна горілчана компанія" відповідне свідоцтво за умови сплати ним державного мита за видачу свідоцтва та збору № 41700 за публікацію про видачу свідоцтва у встановленому законом порядку та розмірі не підлягає задоволенню, оскільки державна реєстрація знака та видача свідоцтва на знак для товарів і послуг відноситься до дискреційних повноважень Укрпатенту (відповідача-2), а тому суд не повинен вручатися у дискреційні повноваження відповідача-2 та зобов`язувати його видати свідоцтво поза межами процедури, визначеної законом.

Відповідно до ст. 236 Господарського процесуального кодексу України, судове рішення повинно ґрунтуватися на засадах верховенства права, бути законним і обґрунтованим. Законним є рішення, ухвалене судом відповідно до норм матеріального права при дотриманні норм процесуального права. Судове рішення має відповідати завданню господарського судочинства, визначеному цим Кодексом.

Статтею 13 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін. Учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов`язків, передбачених цим Кодексом. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

Статтею 74 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається, як на підставу своїх вимог та заперечень.

Відповідно до ст.ст. 76, 77 Господарського процесуального кодексу України, належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

За приписами статті 86 Господарського процесуального кодексу України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також вірогідність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності.

Таким чином, повно і всебічно з`ясувавши обставини справи, підтверджені тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні, суд вважає вимоги позивача обґрунтованими та відповідно такими, що підлягають задоволенню частково.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 129 Господарського процесуального кодексу України, судовий збір покладається у спорах, що виникають при виконанні договорів та з інших підстав, - на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Відповідно до ч. 4 ст. 129 Господарського процесуального кодексу України, інші судові витрати, пов`язані з розглядом справи, покладаються: 1) у разі задоволення позову - на відповідача; 2) у разі відмови в позові - на позивача; 3) у разі часткового задоволення позову - на обидві сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Водночас, ч. 9 ст. 129 Господарського процесуального кодексу України, передбачено, зокрема, що якщо спір виник внаслідок неправильних дій сторони, суд має право покласти на таку сторону судові витрати повністю або частково незалежно від результатів вирішення спору.

Враховуючи наведені приписи ст. 129 Господарського процесуального кодексу України та часткове задоволення позовних вимог в частині визнання недійсним рішення Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України про відмову в реєстрації знака за заявкою № m 201719236 від 31.08.2017 року, яким затверджено висновок Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" вих. № 120455/ЗМ/19 від 21.11.2019 року, суд дійшов висновку, що понесені позивачами витрати по сплаті судового збору за вказану вимогу покладаються на відповідача-1.

Керуючись статтями 74, 76-80, 129, 236-242 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва

В И Р І Ш И В:

1. Позовні вимоги Компанії "Баядера Менеджмент Лімітед" та Товариства з обмеженою відповідальністю "Національна горілчана компанія" - задовольнити частково.

2. Визнати повністю недійсним рішення Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (вул. Михайла Грушевського, буд. 12/2, м. Київ, 01008, ідентифікаційний код - 37508596) про відмову в реєстрації знака за заявкою № m 201719236 від 31.08.2017 року, яким затверджено висновок Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" вих. № 120455/ЗМ/19 від 21.11.2019 року про невідповідність позначення за заявкою № m 201719236 від 31.08.2017 року умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи.

3. Стягнути з Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (вул. Михайла Грушевського, буд. 12/2, м. Київ, 01008, ідентифікаційний код - 37508596) на користь Компанії "Баядера Менеджмент Лімітед" (Карпенісіоу, 30, П.С.1660, Нікосія, Кіпр, реєстраційний номер компанії - НЕ 247375) 2 102 (дві тисячі сто дві) грн. 00 коп. - судового збору.

4. Стягнути з Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (вул. Михайла Грушевського, буд. 12/2, м. Київ, 01008, ідентифікаційний код - 37508596) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Національна горілчана компанія" (Смілянське шосе, 8-й кілометр, буд 2, с. Степанки, Черкаський район, Черкаська область, 19632, ідентифікаційний номер - 32718137) 2 102 (дві тисячі сто дві) грн. 00 коп. - судового збору.

5. У задоволенні решти позовних вимог відмовити.

6. Видати накази після набрання рішенням законної сили.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів з дня його проголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Згідно з пунктом 17.5 розділу ХІ "Перехідні положення" Господарського процесуального кодексу України, апеляційна скарга на рішення суду подається до апеляційного господарського суду або через відповідний місцевий господарський суд.

Повний текст рішення складено: 24.05.2021.

Суддя Щербаков С.О.