УХВАЛА

про призначення судової експертизи

м. Київ

24.05.2021Справа № 910/16718/20

За позовомТовариства з обмеженою відповідальністю «Леда»
до1. Акціонерного товариства «Галичфарм» 2. Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності»
за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні
відповідачаАкціонерного товариства «Київмедпрепарат»
провизнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг
Суддя Босий В.П.

секретар судового засідання Єрмак Т.Ю.

Представники сторін:

від позивача:Брагінська А.Л.
від відповідача 1:Руднєва Я.А.
від відповідача 2: від третьої особи:не з`явився Костенко К.О.

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Леда» звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до Акціонерного товариства «Галичфарм» та Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» про визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що свідоцтво на знак для товарів і послуг України №20339 не відповідає умовам надання правової охорони, передбаченим законодавством у сфері охорони прав на торгівельні марки, у зв`язку з чим позивач просить суд визнати таке свідоцтво недійсним та зобов`язати відповідача 2 внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на торгівельні марки, про що повідомити у офіційний електронний бюлетень Національного органу інтелектуальної власності.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 09.11.2020 відкрито провадження у справі, вирішено розгляд справи здійснювати за правилами загального позовного провадження, залучено до участі у справі Акціонерне товариство «Київмедпреперат» в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача, призначено підготовче засідання на 07.12.2020.

Протокольною ухвалою суду від 07.12.2020 підготовче засідання було відкладено на 11.01.2021.

06.01.2021 на електронну пошту суду представником позивача направлено клопотання про призначення судової експертизи, в якій позивач просив суд призначити судову експертизу у сфері інтелектуальної власності та запропонував суду перелік питань для вирішення експертам.

Протокольною ухвалою суду від 11.01.2021 відкладено підготовче засідання на 20.01.2021.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 20.01.2021 у справі №910/16718/20 призначено судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України, а провадження у справі зупинено на час проведення експертизи.

02.04.2021 до канцелярії суду від Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України надійшли матеріали справи №910/12996/17 разом з висновком експертів №035/21.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 14.04.2021 поновлено провадження у справі та призначено підготовче засідання на 17.05.2021.

14.05.2021 представником відповідача 1 до канцелярії суду подано клопотання про призначення повторної експертизи з підстав того, що надані у висновку експертів №035/21 відповіді викликають сумніви у їх правильності та є протилежними іншому висновку експерта, що долучений до матеріалів справи разом з клопотанням про приєднання доказів до матеріалів справи від 14.05.2021.

Протокольною ухвалою суду від 17.05.2021 оголошено перерву в підготовчому засіданні на 24.05.2021.

Представник позивача в судове засідання з`явилася, 21.05.2021 через електронну пошту суду подала заперечення на клопотання про призначення повторної експертизи та заяву про виклик експертів для надання усних пояснень щодо їх висновків.

Представники відповідача 1 та третьої особи підтримали раніше подане клопотання про призначення у справі повторної експертизи.

Представник відповідача 2, належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення представників учасників справи, суд дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання з огляду на наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 99 Господарського процесуального кодексу України, суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов:

1) для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо;

2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів.

Згідно з положеннями ст. 1 Закону України «Про судову експертизу» - судова експертиза - це дослідження на основі спеціальних знань у галузі науки, техніки, мистецтва, ремесла тощо об`єктів, явищ і процесів з метою надання висновку з питань, що є або будуть предметом судового розгляду.

Спеціальні знання - це професійні знання, отримані в результаті навчання, а також навички, отримані обізнаною особою в процесі практичної діяльності в різноманітних галузях науки, техніки та інших суспільно корисних галузях людської діяльності, які використовуються разом з науково-технічними засобами під час проведення експертизи. Змістом спеціальних знань є теоретично обґрунтовані і перевірені практикою положення і правила, які можуть відноситися до будь-якої галузі науки, техніки, мистецтва тощо.

Необхідність судової експертизи в господарському судочинстві зумовлена тим, що в процесі здійснення правосуддя суд стикається з необхідністю встановлення таких фактів (обставин), дані про які потребують спеціальних досліджень. Експертиза - це науковий, дослідницький шлях до висновків, які формулюються у висновку експерта, про фактичні обставини справи.

В Рішенні Європейського суду з прав людини у справі «Дульський проти України» (Заява № 61679/00) від 01.06.2006, зазначено, що експертиза, призначена судом, є одним із засобів встановлення або оцінки фактичних обставин справи і тому складає невід`ємну частину судової процедури.

Як встановлено судом раніше, ухвалою Господарського суду міста Києва від 20.01.2021 у справі №910/16718/20 призначено судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України. На вирішення експерта поставлено наступні питання:

- чи складається знак для товарів та послуг «Фурацилін» за свідоцтвом України № 20339 лише з позначень, що є загальновживаними, як позначення товарів у послуг певного виду станом на 17.12.1997 - дата подання заявки на його реєстрацію?

- чи є знак для товарів та послуг «Фурацилін» за свідоцтвом України № 20339 таким, що не мав розрізняльної здатності станом на 17.12.1997 - дату подання заявки на його реєстрацію?

02.04.2021 до канцелярії суду від Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України надійшли матеріали справи №910/12996/17 разом з висновком експертів №035/21 від 19.03.2021. Так, за результатами проведення судової експертизи у даній справі, експерти дійшли наступних висновків:

- знак для товарів та послуг «Фурацилін» за свідоцтвом України № 20339 складається лише з позначено, що є загальновживаними, як позначення товарів і послуг певного виду станом на 17.12.1997 - дата подання заявки на його реєстрацію;

- знак для товарів та послуг «Фурацилін» за свідоцтвом України № 20339 є таким, що не мав розрізняльної здатності станом на 17.12.1997 - дату подання заявки на його реєстрацію.

Разом з тим, 14.05.2021 представником відповідача 1 подано до канцелярії суду висновок експерта №211 від 12.05.2021, складений судовим експертом Жилою Богданом Володимировичем за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності за зверненням представника відповідача 1, відповідно до якого:

- знак для товарів і послуг «Фурацилін» за свідоцтвом України № 20339 не є таким, що не мав розрізняльної здатності станом на 17.12.1997 - дата подання заявки на його реєстрацію;

- знак для товарів і послуг «Фурацилін» за свідоцтвом України № 20339 не є загальновживаним як позначення товарів певного виду станом на 17.12.1997 - дата подання заявки на його реєстрацію;

- знак для товарів і послуг «Фурацилін» за свідоцтвом України № 20339 не є загальновживаним терміном станом на 17.12.1997 - дата подання заявки на його реєстрацію.

Згідно з ч. 2 ст. 107 Господарського процесуального кодексу України за наявності сумнівів у правильності висновку експерта (необґрунтованість, суперечність з іншими матеріалами справи тощо) за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи суд може призначити повторну експертизу, доручивши її проведення іншим експертам.

Повторна судова експертиза призначається з ініціативи суду або за клопотанням учасників процесу, якщо висновок експерта визнано необґрунтованим чи таким, що суперечить іншим матеріалам справи, або коли він викликає сумнів у його правильності, або за наявності істотного порушення норм, які регламентують порядок призначення і проведення експертизи. Повторну судову експертизу може бути призначено також, якщо є розходження у висновках кількох експертів і їх неможливо усунути шляхом одержання додаткових пояснень експертів у судовому засіданні.

З урахуванням викладеного, а також враховуючи наявність в матеріалах справи протилежних висновків експертів з питань, що входять до предмету спору, суд погоджується з твердженнями представника відповідача 1 про необхідність призначення у справі повторної експертизи.

В той же час, щодо запропонованих на розгляд експерта питань суд відзначає наступне.

Відповідно до пункту 1.2.11 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5 (далі - Інструкція), повторною є експертиза, під час проведення якої досліджуються ті самі об`єкти і вирішуються ті самі питання, що й при проведенні первинної (попередніх) експертизи (експертиз).

Пунктом 15.2 постанови Пленуму Вищого господарського суду України №4 від 23.03.2012 «Про деякі питання практики призначення судової експертизи» визначено, що повторною визнається судова експертиза, у проведенні якої експерт досліджує ті ж самі об`єкти і вирішує ті ж самі питання, які досліджувалися і вирішувалися у первинній судові експертизі. Нові об`єкти на дослідження повторної судової експертизи подаватися не можуть, так само як не можуть ставитися на її вирішення питання, які не розглядалися попередньою експертизою.

Як вказувалося судом, в ухвалі Господарського суду міста Києва від 20.01.2021 у справі №910/16718/20 судом, зокрема, поставлено питання експерту «чи складається знак для товарів та послуг «Фурацилін» за свідоцтвом України №20339 лише з позначень, що є загальновживаними, як позначення товарів у послуг певного виду станом на 17.12.1997 - дата подання заявки на його реєстрацію?».

При цьому, відповідно до постанови Верховної Ради України «Про введення в дію Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 23.12.1993 свідоцтво України може бути визнано недійсним у разі невідповідності знака умовам його реєстрації, визначеним законодавством, що діяло на дату подання заявки.

За змістом пунктів 1 і 3 статті 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (в редакції, що була чинною на дату подання заявки на його реєстрацію №20339) правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом. Право власності на знак засвідчується свідоцтвом.

Відповідно до абзаців 1 та 2 частини 2 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (в редакції, що була чинною на дату подання заявки на його реєстрацію №20339) цим законом не можуть одержати правову охорону також позначення, які: не мають розрізняльної здатності; є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду.

Підпунктом 4.3.1.3 пункту 4.3 Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Держпатенту № 116 від 28.07.1995, передбачено, що при перевірці позначення, заявленого на реєстрацію як знак, щодо наявності підстав для відмови в наданні правової охорони, відповідно до пункту 2 статті 6 Закону, встановлюється, чи не являються позначення такими, що:

а) не мають розрізняльної здатності;

б) є загальновживаними як позначення товарів певного виду;

в) являють собою загальновживані символи і терміни;

г) вказують на вид, якість, кількість, властивості, склад, призначення, цінність товарів і/або послуг, а також на місце і час їх виготовлення чи збуту;

ґ) є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Відповідно до підпункту 4.3.1.4 пункту 4.3 Правил до позначень, що не мають розрізняльної здатності, відносяться:

- позначення, які складаються лише з однієї літери, цифри, лінії, простої геометричної фігури, що не мають характерного графічного виконання;

- реалістичні зображення товарів, якщо вони заявляються на реєстрацію як знак для позначення цих товарів;

- тривимірні об`єкти, форма яких обумовлена виключно функціональним призначенням, якщо такий об`єкт заявляється як знак;

- загальновживані скорочення;

- позначення, які тривалий час використовувались в Україні кількома виробниками як знаки для товарів, що мають спільну якість або інші характеристики, і втратили розрізняльну здатність як індивідуальні знаки відносно таких товарів.

Таким чином, суд вважає за необхідне визначити поставлене раніше питання у наступному формулюванні: «чи є знак для товарів та послуг «Фурацилін» за свідоцтвом України №20339 загальновживаним позначенням для товарів певного виду станом на 17.12.1997 - дату подання заявки на його реєстрацію?».

На підставі вищезазначеного, з урахуванням вимог Господарського процесуального кодексу України, Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5, з метою встановлення правомірності заявлених позовних вимог, всебічного, повного та об`єктивного розгляду спору й вирішення питань, що потребують спеціальних знань, суд дійшов висновку щодо призначення повторної судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності у даній справі, проведення якої доручає Державному науково-дослідному експертно-криміналістичному центру Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України.

Відповідно до ч. 5 ст. 15 Закону України «Про судову експертизу» витрати на проведення судових експертиз науково-дослідними установами Міністерства юстиції України у господарських справах відшкодовуються в порядку, передбаченому чинним законодавством.

Частиною 2 статті 125 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що суд може зобов`язати учасника справи, який заявив клопотання про виклик свідка, призначення експертизи, залучення спеціаліста, перекладача, забезпечення, витребування або огляд доказів за їх місцезнаходженням, попередньо (авансом) оплатити витрати, пов`язані з відповідною процесуальною дією. Якщо клопотання заявили декілька учасників справи, необхідну грошову суму авансом в рівних частках сплачують відповідні учасники справи, а у випадках, коли відповідна процесуальна дія здійснюється з ініціативи суду, - сторони в рівних частках.

У випадках, коли сума витрат на оплату послуг експерта, спеціаліста, перекладача або витрат особи, яка надала доказ на вимогу суду, повністю не була сплачена учасниками справи попередньо або в порядку забезпечення судових витрат, суд стягує ці суми на користь спеціаліста, перекладача, експерта чи експертної установи зі сторони, визначеної судом відповідно до правил про розподіл судових витрат, встановлених цим Кодексом (ч. 3 ст. 127 Господарського процесуального кодексу України).

Враховуючи, що питання про призначення повторної судової експертизи було розглянуто судом за клопотанням відповідача 1, який є заінтересованою особою у її проведенні, витрати, пов`язані з попередньою оплатою проведення судової експертизи, покладаються на Акціонерне товариство «Галичфарм».

Згідно ч. 1 ст. 228 Господарського процесуального кодексу України, суд може за заявою учасника справи, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі у випадках призначення судом експертизи.

У зв`язку із призначенням судової експертизи, провадження у справі №910/16718/20 підлягає зупиненню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 100, 228, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Призначити у справі №910/16718/20 повторну судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручити Державному науково-дослідному експертно-криміналістичному центру Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України (юридична адреса: 01601, Україна, м. Київ, вул. Богомольця 10; фактична адреса: 08130, Україна, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Петропалівська Борщагівка, вул. Велика Кільцева 4).

2. На вирішення експерта поставити такі питання:

- чи є знак для товарів та послуг «Фурацилін» за свідоцтвом України №20339 таким, що не мав розрізняльної здатності станом на 17.12.1997 - дату подання заявки на його реєстрацію?

- чи є знак для товарів та послуг «Фурацилін» за свідоцтвом України №20339 загальновживаним позначенням для товарів певного виду станом на 17.12.1997 - дату подання заявки на його реєстрацію?

3. Відповідно до статті 14 Закону України «Про судову експертизу» попередити експерта про кримінальну відповідальність за статтями 384 та 385 Кримінального кодексу України.

4. Ухвалу та матеріали справи №910/16718/20 надіслати Державному науково-дослідному експертно-криміналістичному центру Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України.

5. Зобов`язати сторони на вимогу експерта негайно надати всі документи та матеріали, які необхідні для проведення експертизи. Докази надання до Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України матеріалів для експертного дослідження у встановленому порядку направити до Господарського суду міста Києва.

6. Зобов`язати Акціонерне товариство «Галичфарм» попередньо оплатити вартість експертизи, докази чого надати в судове засідання після поновлення провадження у справі.

7. Провадження у справі зупинити на час проведення експертизи.

8. Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та може бути оскаржена.

Повна ухвала складена 26.05.2021.

Суддя В.П. Босий