ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" квітня 2021 р. Справа№ 910/570/16

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Отрюха Б.В.

суддів: Грека Б.М.

Остапенка О.М.

Секретар судового засідання: Кучерява К.Л.

За участю представників: відповідно до протоколу судового засідання від 28.04.2021.

розглянувши апеляційну скаргу Акціонерного товариства "Сбербанк"

на рішення Господарського суду міста Києва від 18.04.2017

у справі № 910/570/16 (суддя Марченко О.В.)

за позовом Акціонерне товариство "Державний ощадний банк України"

до 1. Публічного акціонерного товариства "Сбербанк",

2. Публічного акціонерного товариства "Сбербанк Росії" (рос. Публичного акционерного общества "Сбербанк России"), м. Москва, Російська Федерація,

3. Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності" (Укрпатент),

4. Фізичної особи-підприємця Олєйнікова Ігоря Васильовича

про припинення порушення прав та зобов`язання вчинити дії

ВСТАНОВИВ:

Рішенням Господарського суду міста Києва від 18.04.2017 у справі № 910/570/16 позов задоволено частково:

визнано недійсним повністю свідоцтво України на знак для товарів і послуг № 183294, № 183296, власником якого є Публічне акціонерне товариство "Сбербанк";

визнано недійсним свідоцтво України на знак для товарів і послуг № 151584, власником якого є Публічне акціонерне товариство "Сбербанк", в частині його реєстрації для всіх товарів 14 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП);

визнано недійсною повністю міжнародну реєстрацію на торговельну марку № 1069810, № 1114550, № 1117613, власником яких є Публічне акціонерне товариство "Сбербанк Росії";

визнано недійсною міжнародну реєстрацію на торговельну марку № 1113875, власником якої є Публічне акціонерне товариство "Сбербанк Росії" в частині її реєстрації для всіх товарів 09 та послуг 36 класів МКТП.

визнано недійсною міжнародну реєстрацію на торговельну марку № 1113876, власником якої є Публічне акціонерне товариство "Сбербанк Росії", в частині її реєстрації для всіх товарів 09 та послуг 36 класів МКТП;

визнано недійсною міжнародну реєстрацію на торговельну марку № 1116554, власником якої є Публічне акціонерне товариство "Сбербанк Росії", в частині її реєстрації для всіх товарів 09 класу МКТП;

визнано недійсною міжнародну реєстрацію на торговельну марку № 1120118 власником якої є Публічне акціонерне товариство "Сбербанк Росії", в частині її реєстрації для всіх товарів 09 класу МКТП;

зобов`язано Державну службу інтелектуальної власності України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсними повністю свідоцтв України № 183294 та № 183296 на знаки для товарів і послуг, визнання недійсним свідоцтва України № 151584 на знак для товарів і послуг, в частині реєстрації його для всіх товарів 14 МКТП та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність";

зобов`язано Державну службу інтелектуальної власності України повідомити Міжнародне Бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності про визнання недійсними повністю на території України міжнародних реєстрацій №1069810, №1114550 та №1117613, визнання недійсними на території України міжнародних реєстрацій №1113875 та №1113876, в частині їх реєстрації для товарів 09 та послуг 36, 38 класів МКТП;

заборонено Публічному акціонерному товариству "Сбербанк" незаконно використовувати знак для товарів і послуг "СБЕРБАНК" за свідоцтвом України № 82116, володільцем якого є Публічне акціонерне товариство "Державний ощадний банк України", зокрема, шляхом: надання послуг, ідентичних та/або споріднених із послугами, для яких даний знак зареєстрований; виготовлення та продажу товарів, споріднених із товарами, для яких даний знак зареєстрований; застосування його в комерційному найменуванні, в рекламі, в діловій документації, в мережі Інтернет, в назві доменних імен;

зобов`язано фізичну особу-підприємця Олєйнікова Ігоря Васильовича здійснити переделегування доменного імені sberbank.ua на користь Публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України".

Здійснено розподіл судових витрат. У задоволенні решти позовних вимог відмовлено.

Не погоджуючись з зазначеним судовим рішенням, Сбербанк звернувся до Київського апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати рішення Господарського суду міста Києва від 18.04.2017, прийняти нове рішення, яким відмовити у задоволенні позовних вимог повністю.

Доводи апеляційної скарги зводяться до того, що при прийнятті оскаржуваного рішення судом першої інстанції були неповно з`ясовані обставини, що мали значення для справи, рішення базується на недоведених обставинах, що мають значення для справи, які суд першої інстанції визнав встановленими. Крім того, суд першої інстанції порушив норми матеріального права при розгляді справи та порушив норми процесуального права, порушення яких є в будь-якому випадку підставою для скасування рішення. На переконання Сбербанку, оскаржуване рішення є необґрунтованим, прийнятим з порушенням норм матеріального та процесуального права, що призвело до неправильного рішення в частині задоволення позову.

У апеляційній скарзі Сбербанк зазначає, що суд першої інстанції не прийняв до уваги обставини щодо судової справи № 910/11005/16 за позовом Сбербанку про визнання недійсним свідоцтва № 82116, належного позивачу та на якому ґрунтуються позовні вимоги у даній справі, і які мають значення для даної справи щодо дійсності свідоцтва. Суд першої інстанції, незважаючи на пов`язаність справ, відхилив заявлені відповідачем клопотання про зупинення провадження у даній справі до розгляду справи № 910/11005/16, що призвело до прийняття рішення з неповним з`ясуванням обставин щодо прав позивача за свідоцтвом № 82116 на захист яких він звернувся із даним позовом та із порушенням норм ч. 1 ст. 79 Господарського процесуального кодексу України (в редакції чинній до 15.12.2017).

Також, за твердженням Сбербанку, суд першої інстанції порушив норми матеріального права щодо застосування строків позовної давності, а саме ст.ст. 256, 257, ч. 1 ст. 261, ч. 3, 4 ст. 267 Цивільного кодексу України.

Так, Сбербанк неодноразово подавав заяви про застосування наслідків спливу позовної давності за позовними вимогами Ощадбанку, оскільки позивач міг дізнатись про порушення права з публікації відомостей про видачу спірного свідоцтва № 151584 у лютому 2012 року, про міжнародні реєстрації - з дня їх публікації у бюлетенях ВОІВ у 2011-2012 роках, а про реєстрацію доменного імені sberbank.ua із відкритої бази даних WHOIS із дня його реєстрації.

Задовольняючи позовні вимоги в частині заборони використання позначення "Сбербанк" у комерційному найменуванні, суд першої інстанції порушив норми п. 4, 5 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" та ст. 16 Цивільного кодексу України, оскільки такий спосіб захисту прав не передбачений зазначеними законодавчими актами та не є належним.

Також, Сбербанк вважає, що суд першої інстанції порушив норму ст. 16 Цивільного кодексу України щодо способу захисту права на знак для товарів і послуг в частині переделегування доменного імені sberbank.ua, що призвело до застосування судом неналежного способу захисту права. Окрім того, судом неправильно застосовано ст. 7 Цивільного кодексу України, оскільки сторонами не визнано, а позивачем не доведено, що делегування доменного імені є звичаєм ділового обороту.

Рішення ґрунтується на недоведених обставинах, що мають значення для справи, які суд першої інстанції визнав встановленими за допомогою Висновку № 219/16 від 09.02.2017 за результатами судової експертизи, які були покладені в основу для встановлення обставин схожості спірних знаків відповідачів за свідоцтвами України, міжнародними реєстраціями та знаку позивача за свідоцтвом № 82116, спорідненості товарів і послуг для яких були зареєстровані спірні знаки, визначення знаку, що був застосований у доменному імені sberbank.ua, а також форми використання спірних знаків Сбербанком.

Сбербанк вважає висновок експертизи № 219/16 від 09.02.2017 необгрунтованим та таким, що викликає сумніви в його правильності, у зв`язку з чим заявляв в суді першої інстанції клопотання про призначення у справі повторної експертизи.

Так, скаржник вважає, що при проведенні судової експертизи :

- не досліджена спорідненість всіх товарів 14 класу для яких зареєстрований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №151584 з послугами 36 класу МКТП, для яких був зареєстрований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №" 82116;

- не досліджена спорідненість всіх товарів 9 класу МКТП, для яких зареєстровані знаки для товарів і послуг за міжнародними реєстраціями №1113875 та №1113876, з усіма послугами 36 класу МКТП, для яких був зареєстрований так для товарів і послуг за свідоцтвом України №82116;

- висновок експертів № 219/16 у питаннях №8 та №9 щодо використання знаків ля товарів та послуг за свідоцтвами України №" 82116 та №" 151584 у доменному імені yberbank.ua викликає сумнів у його правильності;

- експертами не було обґрунтовано Висновок № 219/16 у питанні №12, та він викликає сумнів в його правильності;

- висновок №219/16 суперечить висновку № 02-06/2016 від 10 червня 2016 року судових експертів Андрєєвої А.В. та Ткачук Т.М. в частині визначення спорідненості товарів 14 і 9 класів МКТП з послугами 36 класу МКТП;

- висновок №219/16 суперечить висновкам судових експертів Петренко С.А. (№4/06 від 1 липня 2016 року), Ткачук Т.М. (№ 182/16 від 24 червня 2016 р.) в частині відповіді на питання щодо використання знаку;

- Висновок №219/16 суперечить висновкам судових експертів Андрєєвої А.В. (№03-06/2016 від 22 червня 2016 року), Петренко С.А. (№3/04 від 1 липня 2016 року), Ткачук Т.М. (№ 181/16 від 24 червня 2016 року) щодо використання знаку №82116 в доменному імені sberbank.ua;

- Висновок №219/16 було зроблено з істотним порушенням процесуальних норм, які регламентують порядок призначення і проведення експертизи, що підтверджено у рецензії спеціаліста у сфері інтелектуальної власності Прохорова-Лукіна Г.В. щодо методології проведення експертного дослідження та викладених у ньому висновків.

На переконання скаржника, суд першої інстанції на підставі Висновку № 219/16 визнав встановленими обставини, що мають значення для справи, які не були доведені, зокрема щодо схожості оскаржуваних знаків відповідачів із знаком позивача та спорідненості товарів і послуг 9, 14 та 36 класів МКТП, а також форми використання знаків та доменного імені sberbank.ua, що є порушенням норм процесуального права щодо оцінки висновку судового експерта (ст. 42 ГПК України в редакції чинній до 15.12.2017), оцінки доказів (ст. 43 ГПК України), рівності учасників процесу перед законом і судом (ст. 4-2 ГПК України), змагальністю та створення господарським судом сторонам, які беруть участь у справі, необхідних умов для встановлення фактичних обставин справи і правильного застосування законодавства (ст. 4-3 ГПК України).

Також, Сбербанк посилається на порушення норм процесуального права, які є безумовними підставами для скасування судового рішення, оскільки справу розглянуто за відсутності відповідача-2 ПАТ "Сбербанк Росії", якого не було повідомлено належним чином про місце засідання суду, з огляду на те, що лист Господарського суду міста Києва від 01.02.2016 та документи, долучені до нього, не відповідають вимогам українського законодавства щодо форми та змісту звернення (доручення) про вручення документів та умовам Угоди про порядок вирішення спорів, пов`язаних із здійсненням господарської діяльності від 20 березня 1992 року.

Позивач подав відзив, в якому просив залишити без змін оскаржуване рішення з огляду на його законність та обґрунтованість.

Укрпатент у відзиві підтримує доводи апеляційної скарги, зазначає про їх обґрунтованість та просить скаргу задовольнити, а оскаржуване судове рішення скасувати, прийняти нове рішення, яким відмовити у задоволенні позовних вимог повністю.

Так, Укрпатент зазначив, що за результатами проведення кваліфікаційних експертиз заявлені позначення за заявками №№ m201113537, 201319021, 201319156 відповідають умовам надання правової охорони, зокрема не було виявлено їх схожості з раніше зареєстрованим словесним знаком позивача "СБЕРБАНК" за свідоцтвом № 82116 для послуг 36 класу МКТП, у зв`язку з чим було прийнято рішення про видачу спірних свідоцтв №№ 18/3294, 18396, 151584 на заявлені до реєстрації знаки. Міжнародні реєстрації на знаки діють на території України в повному обсязі щодо зазначених товарів та послуг класів МКТП з дати міжнародної реєстрації знака в міжнародному реєстрі Міжнародного бюро ВОІВ. У справі № 910/11005/16, на яку посилається Сбербанк, Верховний Суд прийняв рішення, яким залишив без змін постанову Північного апеляційного господарського суду від 10.08.2020 про відмову в позові.

Процесуальні дії апеляційного суду під час апеляційного провадження у справі.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 13.05.2017 прийнято до провадження апеляційну скаргу Сбербанку.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 27.06.2017 замінено відповідача у справі № 910/570/16 Державну службу інтелектуальної власності України на його правонаступника - Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 22.03.2018 призначено у справі повторну комісійну судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності (об`єктів промислової власності - знаків для товарів і послуг), проведення якої доручено судовим експертам Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз, зупинено апеляційне провадження у справі № 910/570/16.

Відповідно до акту прийняття-передачі судової справи від 02.10.2018 у зв`язку з ліквідацією Київського апеляційного господарського суду справу № 910/570/16 передано до Північного апеляційного господарського суду.

11.02.2019 від Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз надійшов супровідний лист із Висновком експертів № 1779 від 01.02.2019 у справі № 910/570/16.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 13.02.2019 поновлено провадження у справі №910/570/16, призначено справу до розгляду в судовому засіданні.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 02.10.2019 замінено назву учасника провадження Міністерство економічного розвитку і торгівлі України на Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Публічне акціонерне товариство "Державний ощадний банк України" на Акціонерне товариство "Державний ощадний банк України".

Розгляд справи неодноразово відкладався, в судовому засіданні також оголошувалась перерва відповідно до статті 216 Господарського процесуального кодексу України.

Ухвалою Північного апеляційного господарського від 23.10.2019 зупинено провадження у справі № 910/570/16 до вирішення пов`язаної із нею іншої справи №910/11005/16 про визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 82116.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 14.09.2020 поновлено провадження у справі № 910/570/16.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 28.01.2021 задоволено клопотання АТ "Сбербанк" про виклик для дачі пояснень судових експертів Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз Струка І.О. та Харабугу Ю.С. щодо Висновку експертів №1779 від 01.02.2019 за результатами повторної комісійної експертизи об`єктів інтелектуальної власності у справі №910/570/16, зобов`язано судових експертів надати суду письмові пояснення на низку поставлених питань.

18.02.2021 електронною поштою, а 23.02.2021 поштовим зв`язком до Північного апеляційного господарського суду надійшли Пояснення на висновок експертів від 01.02.2019 № 1779 повторної комісійної експертизи об`єктів інтелектуальної власності по господарській справі № 910/570/16, складені 18.02.2021 судовими експертами Львівського Науково-дослідного інституту судових експертиз Струком І.О. та Харабугою Ю.С. (т. 23, а.с. 153-163, а.с. 168-173).

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 25.02.2021 замінено Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (відповідача-3) у справі №910/570/16 на його процесуального правонаступника Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності" (Укрпатент).

23.03.2021 від АТ "Сбербанк" надійшли Пояснення щодо пояснень експертів Струка І.О. та Харабуги Ю.С. до Висновку повторної комісійної експертизи №1779 від 01.02.2019.

Окрім того, 23.03.2021 Сбербанк подав клопотання про призначення повторної судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності, яке мотивовано тим, що повторна судова експертиза, за якою складено висновок № 1779 від 01.02.2019, є неповною та необ`єктивною, проведена з порушенням існуючих методичних вимог, переважна більшість зроблених висновків є необґрунтованими та неправильними, що є наслідком порушення принципів об`єктивності та повноти дослідження, визначених ст. 3 Закону України "Про судову експертизу", приписів ч. 1 ст. 42 Господарського процесуального кодексу України, а відтак такий висновок не може вважатись доказом та прийматись до уваги при розгляді справи в апеляційній інстанції. Таким чином, на переконання відповідача, належить призначити повторну судову експертизу.

23.03.2021 судові експерти, які брали участь в судовому засіданні в режимі відеоконференції, надали пояснення по висновку судової експертизи № 1779 від 01.02.2019.

12.04.2021 позивач подав заперечення на клопотання АТ "Сбербанк" про призначення повторної судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності.

14.04.2021 поштовим зв`язком до Північного апеляційного господарського суду надійшло Додаткове пояснення на висновок експертів від 01.02.2019 № 1779 повторної комісійної експертизи об`єктів інтелектуальної власності по господарській справі № 910/570/16, складені 09.04.2021 судовими експертами Львівського Науково-дослідного інституту судових експертиз Струком І.О. та Харабугою Ю.С. (т. 25, а.с. 138-150).

Відповідно до протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 12.04.2021, у зв`язку з перебуванням судді Полякова Б.М. на лікарняному, справу № 910/570/16 передано на розгляд колегії суддів у складі: Отрюха Б.В. (головуючий), Грека Б.М., Остапенка О.М.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 12.04.2021 прийнято апеляційну скаргу Акціонерного товариства "Сбербанк" до провадження у визначеному складі та призначено її розгляд в судовому засіданні на 28.04.2021.

28.04.2021 через відділ документального забезпечення суду від представника АТ "Державний ощадний банк України" надійшло клопотання про дотримання розумного строку розгляду справи, з посиланням на те, що апеляційне провадження по даній справі було відкрито ще 13.05.2017 року і по даний час справа не розглянута.

У даному клопотанні "Ощадбанк" посилається на практику Верховного Суду та Європейського суду з прав людини, щодо застосування розумних строків розгляду справи і просить прискорити розгляд апеляційної скарги.

Колегія, обговоривши зазначене клопотання, приходить до висновку про прийняття його до відома.

В судовому засіданні було розглянуто клопотання відповідача-1 про призначення у даній справі повторної судової експертизи із дорученням про її проведення судовим експертам Національного наукового центру "Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса" Міністерства юстиції України.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 28.04.2021 відмовлено у задоволенні клопотання Сбербанку про призначення у справі № 910/570/16 повторної судової експертизи.

Крім того, ухвалами Північного апеляційного господарського суду від 28.04.2021 року № 910/570/16 заяви представників АТ "Сбербанк" про відвід суддів у справі № 910/570/16 визнано необґрунтованими. Відмовлено у задоволенні заяв представників АТ "Сбербанк" про відвід суддів Отрюха Б.В., Грека Б.М., Остапенка О.М. у справі №910/570/16.

Також ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 28.04.2021 року, відмовлено АТ "Сбербанк" в задоволенні клопотання про відкладення розгляду справи №910/570/16 з метою забезпечення належного повідомлення Олєйнікова Ігоря Васильовича у справі про розгляд апеляційної скарги АТ "Сбербанк".

Справа розглянута апеляційним судом за умов відсутності представників ПАТ "Сбербанк Росії" та фізичної особи-підприємця Олєйнікова І.В., яких було належним чином повідомлено про розгляд даної справи судом.

Так, Олєйніков І.В. неодноразово повідомлявся про розгляд справи за адресою місцезнаходження, зазначеною у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Втім, поштові відправлення повернулись на адресу суду із відміткою про відсутність адресата за вказаною адресою.

ПАТ "Сбербанк Росії" також був повідомлений про розгляд даної справи Північним апеляційним господарським судом, про що свідчить ухвала Арбітражного суду міста Москви від 07.11.2019, у якій зазначено про відмову представника ПАТ "Сбербанк Росії" отримати документи, які були направлені у судовому проханні від 10.04.2019 (т.18, а.с. 2).

Таким чином, Північний апеляційний господарський суд вчинив необхідні та достатні дії, спрямовані на повідомлення ПАТ "Сбербанк Росії" про розгляд апеляційної скарги у справі відповідно до вимог Конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних та комерційних справах від 15.11.1965, яка ратифікована Україною 01.12.2001, у зв`язку з чим у судовому засіданні 27.04.2021 суд, порадившись на місці, постановив розглядати апеляційну скаргу у справі за відсутності представника ПАТ "Сбербанк Росії", щодо якого вжито необхідні та достатні дії з метою повідомлення про дату, час та місце судового засідання у суді апеляційної інстанції.

Що стосується, клопотання представника АТ "Сбербанк" про оголошення перерви чи відкладення розгляду апеляційної скарги АТ "Сбербанк" на іншу дату, з метою підготовки до судових дебатів, колегія суддів зазначає наступне.

Відкладення розгляду справи є правом та прерогативою суду, основною умовою для якого є не відсутність у судовому засіданні представників сторін, а неможливість вирішення спору у відповідному судовому засіданні.

Стаття 43 ГПК України зобов`язує сторони добросовісно користуватись належними їм процесуальними правами.

Частиною 11 статті 270 ГПК України, яка визначає порядок розгляду апеляційної скарги, встановлено, що суд апеляційної інстанції відкладає розгляд справи в разі неявки у судове засідання учасника справи, стосовно якого немає відомостей щодо його повідомлення про дату, час і місце судового засідання, або за його клопотанням, коли повідомлені ним причини неявки будуть визнані судом поважними.

Як вбачається з матеріалів справи, ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 14.12.2020 року у справі №910/570/16 в зв`язку з тим, що АТ "Сбербанк" висловив свій намір щодо участі у розгляді справи через нових представників шляхом делегування їм повноважень за довіреностями від 14.12.2020, нові представники з моменту наділення їх повноваження, користуються усіма правами та обов`язками учасника справи, було задоволено клопотання представників АТ "Сбербанк" адвоката Харитончук О.Г. та адвоката Гей В.Г. про відкладення розгляду справи №910/570/16 з метою ознайомлення з матеріалами справи та оголошено перерву в судовому засіданні.

При цьому, колегія вкотре наголошує, що згідно положень ст. 273 ГПК України апеляційна скарга на рішення суду першої інстанції розглядається протягом шістдесяти днів з дня постановлення ухвали про відкриття апеляційного провадження у справі.

Відповідно до ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950, ратифікованої Україною 17.07.1997, кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи у продовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов`язків цивільного характеру.

Так, строк розгляду апеляційної скарги на рішення Господарського суду міста Києва від 18.04.2017 у справі №910/570/16 в розумінні положень статті 273 ГПК України здійснюється в досить тривалий період часу, а отже відкладення чи оголошення перерви, призведе лише до затягування її розгляду, що є неприпустимим у даному випадку з огляду на стадію судового розгляду.

Враховуючи вищевикладене, оскільки посилання про необхідність підготуватися до судових дебатів є безпідставними, недоведеними належними доказами та не знайшли свого підтвердження під час їх дослідження, суд апеляційної інстанції відмовляє в його задоволенні.

Колегією суддів на підставі частини сьомої статті 270 ГПК України надано учасникам судової справи можливість виступити у судових дебатах, яке учасниками справи реалізовано.

Зокрема, представникам АТ "Сбербанк" надано можливість виступити в судових дебатах.

Виступ представників АТ "Сбербанк" понад годину, про що свідчить протокол судового засідання від 28.04.2021 року.

Колегія суддів, розглянувши доводи апеляційної скарги, дослідивши наявні матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін, вважає, що скарга задоволенню не підлягає з огляду на наступне.

До об`єктів права інтелектуальної власності, відповідно до ч. 1 ст. 155 Господарського кодексу України (далі - ГК України) та ч. 1 ст. 420 ЦК України, зокрема, належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг).

Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" визначає, що знаком є позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Відповідно до п. 2, 3, 4 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі - Закон) об`єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень. Право власності на знак засвідчується свідоцтвом. Обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Згідно з підпунктом "а" пункту 1 статті 19 Закону свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.

Відповідно до абз. 2, 3 п. 3 ст. 6 Закону, не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з:

знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім`я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг (абзац 2);

знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності (абзац 3).

Пунктом 5 статті 16 Закону встановлено, що свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Відповідно до пункту 4.3.2.1 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг (далі - Правила), затверджених наказом Держпатенту України від 28.07.1995 № 116 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 02.08.1995 згідно з пунктом 3 статті 6 Закону не реєструються як знак позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з:

а) знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім`я іншої особи щодо однорідних товарів і/або послуг;

б) знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна:

- міжнародними знаками, що охороняються в Україні згідно з Мадридською угодою;

- знаками загальновідомими в Україні, що охороняються відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції;

Пункт 4.3.2.4. Правил "Проведення пошуку тотожних або схожих позначень"

Позначення вважається тотожним з іншим позначенням, якщо воно збігається з ним у всіх елементах.

Позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

При перевірці позначень на тотожність і схожість необхідно:

- провести пошук тотожних або схожих позначень;

- визначити ступінь схожості заявленого позначення та виявлених при проведенні пошуку позначень;

- визначити однорідність товарів і/або послуг, для яких заявлено знак, в порівнянні з товарами і/або послугами, для яких зареєстровані або заявлені тотожні або схожі знаки, виявлені під час пошуку.

Серед позначень, зазначених в пунктах 4.3.2.1 а), б), в), 4.3.2.2. а) Правил, пошук здійснюється відносно тих позначень, які мають більш ранній пріоритет.

Пункт 4.3.2.5 Правил "Встановлення однорідності товарів або товарів і послуг"

Для позначення, заявленого як знак, щодо якого проводиться експертиза по суті, і виявлених зареєстрованих та заявлених на реєстрацію знаків з більш раннім пріоритетом встановлюється однорідність товарів або товарів і послуг.

При встановленні однорідності товарів або товарів і послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар або надає послуги.

Для встановлення такої однорідності слід враховувати рід (вид) товарів і послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів, коло споживачів.

Пункт 4.3.2.6 Правил "Визначення схожості словесних позначень"

Словесні позначення, заявлені як знаки, порівнюються з словесними та комбінованими позначеннями, до композиції яких входять словесні елементи.

При встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

Пункт 4.3.2.7 Правил "Визначення схожості зображувальних та об`ємних позначень"

Зображувальні та об`ємні позначення, заявлені як знаки, порівнюються з зображувальними, об`ємними та комбінованими позначеннями, в композиції яких входять зображувальні чи об`ємні елементи.

Пункт 4.3.2.8 Правил "Визначення схожості комбінованих позначень"

Комбіновані позначення, заявлені як знаки, порівнюються з комбінованими позначеннями та з тими видами позначень, які входять до складу комбінованого позначення, що перевіряється, як елементи.

З матеріалів справи вбачається, Ощадбанк є власником торговельної марки "СБЕРБАНК" за свідоцтвом України від 10.09.2007 № 82166 на знак для товарів і послуг для товарів 36 класу МКТП: страхування; фінансова діяльність; кредитно-грошові операції; операції з нерухомістю; всі послуги, що включені до 36 класу, що видано на підставі заявки m200607492 від 24.05.2006.

Сбербанк є власником наступних торговельних марок.

Комбіноване позначення за свідоцтвом України № 151584 (заявка від 29.08.2011 №m201113537) для товарів 14 класу МКТП "Дорогоцінні метали та їхні сплави, товари з дорогоцінних металів, або покриті ними, що не належать до інших класів; золотарські вироби; дорогоцінне (коштовне) каміння; браслети (золотарські вироби); брошки (золотарські вироби); вироби мистецькі з дорогоцінних металів; відзнаки, знаки розрізнювання з дорогоцінних металів; гагат, необроблений або частково оброблений; діаманти; дорогоцінні метали, необроблені або частково оброблені; запонки; затискачі для краваток; зливки дорогоцінних металів; золотарські вироби з емалі (клуазоне); золотарські вироби з жовтого бурштину; золоті нитки (золотарські вироби); золото необроблене або коване; іридій; каблучки (золотарські вироби); кільця або зв`язки для ключів (брелоки або кишеньки); ланцюжки (золотарські вироби); медалі; медальйони (золотарські вироби); мідні жетони; монети; намисто (золотарські вироби); намисто із спресованого бурштину; обереги (ладанки) (золотарські вироби); оливін (дорогоцінний камінь); осмій; паладій; перли (золотарські вироби); платина; погруддя з дорогоцінних металів; прикраси (оздоби) (золотарські вироби); прикраси з гагату; прикрашальні шпильки; родій; рутеній; самоцвіти (напівдорогоцінне (напівкоштовне) каміння); сережки; скриньки з дорогоцінних металів; скриньки на ювелірні вироби; слонова кістка (золотарські вироби); срібло необроблене або коване; статуетки (фігурки) з дорогоцінних металів; статуї з дорогоцінних металів; стрази (штучне каміння на золотарські вироби); цяцьковинки (золотарські вироби); шпильки (золотарські вироби); шпильки до краваток; шпінелі (дорогоцінне каміння)" та товарів 28 класу МКТП " Ігри та іграшки; ялинкові прикраси; ведмеді плюшеві; дельтаплани; дзвоники для новорічних ялинок; зменшені моделі транспортних засобів; змії паперові; іграшкові автомобілі; параплани; пінятас (новорічні підвісні кошики з ласощами); прикраси для новорічних ялинок, крім електричних і ласощів; свічники для новорічних ялинок; хлопавки-цукерки (феєрверкові новорічні); шахи (гра); шашки (гра); ялинки новорічні штучні"; публікація відомостей про видачу свідоцтва була здійснена 10.02.2012 в офіційному бюлетені "Промислова власність" № 3;

Комбіноване позначення за свідоцтвом України № 183294 (заявка від 17.10.2013 №m201319021) для послуг 36 класу МКТП "Страхування; фінансова діяльність; кредитно-грошові операції; операції з нерухомістю; посередницькі послуги щодо акцій та облігацій; аналізування фінансове; банківські операції; банківські послуги на дому за допомогою електронних систем; взаємні безготівкові (клірингові) розрахунки; випускання дорожніх чеків; випускання кредитних (виплатних) карток; випускання цінних паперів; вкладання коштів; послуги за дебетовими картками; зберігання цінностей; інформування про зміни біржового курсу; інформування фінансове; керування фінансове; консультування фінансове; електронне переказування коштів; обслуговування за кредитними (виплатними) картками; надавання позики на виплат (в кредит); обмінювання грошей; оцінювання фінансове (страхування, банківські операції, нерухоме майно); послуги щодо пенсійних виплат; перевіряння справжності чеків; підзаставні банківські позики; надавання фінансових позик; позичання під заставу; посередництво біржове; послуги ощадних банків; послуги резервних фондів; факторингові операції; фінансування; посередницькі послуги щодо цінних паперів"; публікація відомостей про видачу свідоцтва була здійснена 11.03.2014 в офіційному бюлетені "Промислова власність" № 5;

Комбіноване позначення за свідоцтвом України № 183296 (заявка від 18.10.2013 №m201319156) для послуг 36 класу МКТП "Страхування; фінансова діяльність; кредитно-грошові операції; операції з нерухомістю; посередницькі послуги щодо акцій та облігацій; аналізування фінансове; банківські операції; банківські послуги на дому за допомогою електронних систем; взаємні безготівкові (клірингові) розрахунки; випускання дорожніх чеків; випускання кредитних (виплатних) карток; випускання цінних паперів; вкладання коштів; послуги за дебетовими картками; зберігання цінностей; інформування про зміни біржового курсу; інформування фінансове; керування фінансове; консультування фінансове; електронне переказування коштів; обслуговування за кредитними (виплатними) картками; надавання позики на виплат (в кредит); обмінювання грошей; оцінювання фінансове (страхування, банківські операції, нерухоме майно); послуги щодо пенсійних виплат; перевіряння справжності чеків; підзаставні банківські позики; надавання фінансових позик; позичання під заставу; посередництво біржове; послуги ощадних банків; послуги резервних фондів; факторингові операції; фінансування; посередницькі послуги щодо цінних паперів"; публікація відомостей про видачу свідоцтва була здійснена 11.03.2014 в офіційному бюлетені "Промислова власність" № 5.

ПАТ "Сбербанк Росії" є власником наступних торговельних марок, що одержали міжнародні реєстраці.

, міжнародна реєстрація №1069810; строк дії реєстрації - до 23.12.2020; вказану торговельну марку зареєстровано для послуг 36 класу МКТП і вказане позначення поширюється на території України з 23.12.2010;

, міжнародна реєстрація № 1114550; строк дії реєстрації - до 23.03.2022; вказану торговельну марку зареєстровано для послуг 36 класу МКТП і вказане позначення поширюється на території України з 23.03.2012;

, міжнародна реєстрація № 1117613; строк дії реєстрації - до 23.03.2022; вказану торговельну марку зареєстровано для послуг 36 класу МКТП і вказане позначення поширюється на території України з 23.03.2012;

, міжнародна реєстрація №1113875; строк дії реєстрації - до 05.12.2021; вказану торговельну марку зареєстровано для товарів 01-34 та послуг 35-45 класів МКТП і вказане позначення поширюється на території України з 05.12.2011;

, міжнародна реєстрація №1113876; строк дії реєстрації - до 05.12.2021; вказану торговельну марку зареєстровано для товарів 01-34 та послуг 35-45 класів МКТП і вказане позначення поширюється на території України з 05.12.2011;

, міжнародна реєстрація № 1116554; строк дії реєстрації - до 05.12.2021; вказану торговельну марку зареєстровано для товарів 09 та послуг 35, 36, 38 класів МКТП і вказане позначення поширюється на території України з 05.12.2011;

, міжнародна реєстрація № 1120118; строк дії реєстрації - до 20.04.2022; вказану торговельну марку зареєстровано для товарів 09 та послуг 35, 36, 38 класів МКТП і вказане позначення поширюється на території України з 05.12.2011.

Відповідно до пункту 1 ст. 4 Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 14.04.1891, набула чинності для України 25.12.1991, з дати реєстрації, зробленої таким чином в Міжнародному бюро відповідно до положень статей 3 та 3ter, у кожній зацікавленій Договірній країні знаку надається така сама охорона, як і у випадку, коли б він був заявлений там безпосередньо.

Вважаючи, що торговельні марки відповідачів за вказаними вище свідоцтвами України та міжнародними реєстраціями не відповідають умовам надання правової охорони, оскільки схожі настільки, що їх можна сплутати із торговельною маркою "СБЕРБАНК", яка була раніше зареєстрована для таких саме послуг, або ж споріднених товарів та послуг, Сбербанк незаконно використовує торговельну марку "СБЕРБАНК" у доменному імені "sberbank.ua" та у своєму фірмовому найменуванні, надає фінансові послуги із використанням торговельної марки "СБЕРБАНК" та рекламує їх у мережі Інтернет, Ощадбанк звернувся із даним позовом.

За твердженням позивача, торгівельні марки за оспорюваними свідоцтвами України та міжнародними реєстраціями є схожими настільки, що їх можна сплутати із торговельною маркою "СБЕРБАНК", яка раніше зареєстрована в Україні на ім`я Ощадбанку для послуг 36 класу МКТП та споріднених з ними товарів 9, 14 класу МКТП. Сбербанк без дозволу Ощадбанку використовує торговельну марку "СБЕРБАНК" у власній господарській діяльності, зокрема, надає фінансові послуги, для яких такий знак зареєстрований, використовує таку торговельну марку у фірмовому найменуванні, а також у мережі Інтернет, шляхом реєстрації за собою доменного імені.

Відповідно до ст.16 Цивільного кодексу України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

За приписами ст. 20 Господарського кодексу України держава забезпечує захист прав і законних інтересів суб`єктів господарювання. Кожний суб`єкт господарювання має право на захист своїх прав і законних інтересів.

Відповідно до ст. 41 ГПК України (в редакції чинній до 15.12.2017 для роз`яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.

З урахуванням обставин справи та суті спору за допомогою експертного дослідження мають бути з`ясовані фактичні дані щодо відповідності спірних торговельних марок умовам надання правової охорони, а саме, чи схожі спірні торговельні марки настільки, що їх можна сплутати із торговельною маркою "СБЕРБАНК", яка була раніше зареєстрована, та чи є спорідненими ті товари та послуги для яких були зареєстровані спірні торговельні марки із послугами щодо яких зареєстровано торговельну марку позивача. Також, необхідно встановити чи використана належна позивачу торговельна марка у найменуванні Сбербанку та у доменному імені "sberbank.ua".

З матеріалів справи вбачається, що суд першої інстанції у даній справі призначив судову експертизу, за результатами якої складено висновок експертів № 219/16 за результатами комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності у господарській справі № 910/570/16 від 09.02.2017.

У експертному дослідженні було встановлено, що:

- знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №183294 і №183296 є схожими настільки, що їх можна сплутати з раніше зареєстрованим на ім`я Банка знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 82116 стосовно всіх послуг 36 класу МКТП;

- знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №151584 є схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованим на ім`я Банка знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 82116 стосовно всіх товарів 14 класу МКТП;

- знаки для товарів і послуг за міжнародними реєстраціями №1113875 і №1113876 є схожими настільки, що їх можна сплутати з раніше зареєстрованим на ім`я Банка знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України №82116 стосовно всіх товарів 09 та всіх послуг 36 класів МКТП;

- знаки для товарів і послуг за міжнародними реєстраціями №1116554 і №1120118 є схожими настільки, що їх можна сплутати з раніше зареєстрованим на ім`я Банка знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 82116 стосовно всіх товарів 09 класу МКТП;

- знак для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією №1069810 є схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованим на ім`я Банка знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 82116 стосовно всіх послуг 36 класу МКТП;

- знак для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією №1114550 є схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованим на ім`я Банка знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 82116 стосовно всіх послуг 36 класу МКТП;

- знак для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією №1117613 є схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованим на ім`я Банка знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України №82116 стосовно всіх послуг 36 класу МКТП;

- у доменному імені sberbank.ua використовується знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №82116;

- у доменному імені sberbank.ua використовується знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №151584;

- послуги, які пропонуються на сайті за доменним іменем sberbank.ua, є спорідненими з послугами, щодо яких зареєстровано знак за свідоцтвом України №82116;

- фірмове найменування "Публічне акціонерне товариство "СБЕРБАНК" містить позначення, схоже зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 82116 настільки, що таке позначення і знак можна сплутати та/або позначення може ввести в оману щодо особи, яка надає послуги;

- позначення та "СБЕРБАНК РОСИИ" мають форму, які відрізняється від знака для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією №949899 лише окремими елементами, що не змінює в цілому відмітності цього знака.

Форма позначення відрізняється від знака для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією №949899 суттєвими елементами, які змінюють відмітність цього знака.

На противагу висновку № 219/16 від 09.02.2017 відповідач-1 подав суду першої інстанції та апеляційному суду низку висновків експертів, які містять протилежні висновки з поставлених на експертизу питань.

Позивач на підтвердження викладених у судовій експертизі № 219/16 від 09.02.2017 висновків подав відповідні висновки експертів та спеціалістів у сфері інтелектуальної власності.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 22.03.2018 призначено у справі повторну комісійну судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності (об`єктів промислової власності - знаків для товарів і послуг), проведення якої доручено судовим експертам Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз, зупинено апеляційне провадження у справі № 910/570/16.

За результатами повторної судової експертизи складено Висновок експертів №1779 від 01.02.2019 за результатами повторної комісійної експертизи об`єктів інтелектуальної власності у справі №910/570/16.

У висновку № 1779 від 01.02.2019 експерти встановили наступне.

1. Стосовно всіх послуг 36 класу МКТП знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №183294 та №183296 є схожими настільки, що їх можна сплутати з раніше зареєстрованим на ім`я публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 82116 .

2. Стосовно таких товарів 14 класу МКТП, як дорогоцінні метали та їхні сплави, зливки дорогоцінних металів; платина; монети; паладій знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №151584 є схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованим на ім`я публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 82116 .

3. Стосовно всіх послуг 36 класу МКТП знаки за міжнародними реєстраціями №№ 1113875, 1113876 є схожими настільки, що їх можна сплутати з раніше зареєстрованим на ім`я публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 82116 .

4. Стосовно таких товарів 9 класу МКТП, як дискети, диски магнітні, оптичні диски, ідентифікаційні картки, магнітні ідентифікаційні картки для платіжних операцій, кодовані картки магнітні, магнітні носії даних, оптичні носії даних, мікропроцесорні картки [смарт-картки], телефони, чіпи [інтегральні схеми], а також всіх послуг 36 класу МКТП знаки за міжнародними реєстраціями №№ 1113875, 1113876 є схожими настільки, що їх можна сплутати з раніше зареєстрованим на ім`я публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 82116 .

5. Стосовно всіх товарів 9 класу МКТП знаки для товарів і послуг за міжнародними реєстраціями № 1116554 та № 1120118 є схожими настільки, що їх можна сплутати з раніше зареєстрованим на ім`я публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 82116 .

6. Всі послуги 36 класу МКТП, для яких зареєстровані знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № 183294 та № 183296 та міжнародні реєстрації №№ 1069810, 1114550, 1117613, є такими самими та спорідненими із послугами 36 класу МКТП, для яких зареєстрований знак для товарів і послуг за свідоцтвом Украйну № 82116.

7. Такі товари 14 класу МКТП, як дорогоцінні метали та їхні сплави, зливки дорогоцінних металів; платина; монети; паладій, для яких зареєстрований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 151584, є спорідненими з послугами, для яких був раніше зареєстрований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 82116 .

8. Всі товари 9 класу МКТП, для яких зареєстровані знаки для товарів і послуг за міжнародними реєстраціями №№ 1116554, 1120118, а також такі товари 9 класу МКТП, як дискети, диски магнітні, оптичні диски, ідентифікаційні картки, магнітні ідентифікаційні картки для платіжних операцій, кодовані картки магнітні, магнітні носії даних, оптичні носії даних, мікропроцесорні картки [смарт-картки], телефони, чіпи [інтегральні схеми], для яких зареєстровані знаки для товарів і послуг за міжнародними реєстраціями №№ 1113875, 1113876, є спорідненими з послугами, для яких був раніше зареєстрований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 82116 .

9. Знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 82116 використовується у доменному імені sberbank.ua.

10. Знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 151584 використовується у доменному імені sberbank.ua.

11. Послуги, які пропонуються на сайті за доменним іменем sberbank.ua, є такими самими та спорідненими з послугами, щодо яких зареєстровано знак за свідоцтвом України № 82116.

12. Фірмове найменування "Публічне акціонерне товариство "СБЕРБАНК" містить в своєму складі відмітний елемент - позначення "СБЕРБАНК", який є тотожним зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 82116, раніше зареєстрованим для споріднених послуг на ім`я публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України".

13. Використання знака для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 949899 у формі СБЕРБАНК РОССИИ, . Не змінює його відмітності. Застосування позначення не може вважатись використанням знака для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 949899 у формі, яка не змінює його відмітності.

14. Знак для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 1069810 є схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованим на ім`я публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 82116 .

15. Знаки для товарів і послуг за міжнародними реєстраціями №№ 1114550, 1117613 є схожими настільки, що їх можна сплутати з раніше зареєстрованим на ім`я публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 82116 .

16. Як зазначено у вступній частині висновку, дана експертиза є повторною у частині питань 1-5,8-12 та є додатковою у частині інших питань.

При порівняні висновків первинної та повторної експертизи встановлено:

Висновки на питання 1, 3, 5, 8 - 12 повторної експертизи співпали з відповідними висновками первинної експертизи.

Розбіжності у відповіді на питання 12 повторної експертизи пов`язані з тим, що під час проведення повторної експертизи відповідно до п. 4.14 чинної редакції Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень (далі - Інструкція), затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.98 № 53/5, змінили редакцію питання на ту, що пропонується у п. 5.5 розділу V чинної редакції Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.98 № 53/5.

Висновки на питання 2 та 4 повторної експертизи мають часткові розбіжності із відповідними відповідями первинної експертизи. Причиною розбіжностей у відповіді на питання 2 повторної експертизи є необґрунтоване розширення у первинній експертизі переліку товарів 14 класу МКТП, які можуть викликати асоціації з діяльністю фінансових установ. Причиною розбіжностей у відповіді на питання 5 повторної експертизи є необґрунтоване розширення у первинній експертизі переліку товарів 09 класу МКТП, які можуть викликати асоціації з діяльністю фінансових установ.

Колегія суддів вважає, що висновок повторної експертизи є належним доказом у справі, оскільки Сбербанк не довів, а матеріали справи не свідчать, про те що висновок судових експертів є необґрунтованим, суперечить іншим матеріалам справи, при цьому відсутні порушення норм, які регламентують порядок призначення і проведення експертизи. При цьому, всі доводи Сбербанку зводяться до незгоди із твердженнями судових експертів щодо питань з яких було проведено дослідження та з огляду на суб`єктивне розуміння методології дослідження та аналізу тих чи інших обставин справи.

Таким чином, матеріалами справи підтверджується, а відповідачем-1 не спростовано, що:

- торговельні марки за свідоцтвами України №№ 183294, 1863296 є схожі настільки, що їх можна сплутати із раніше зареєстрованою торговельною маркою за свідоцтвом № 82116, та такі торговельні марки зареєстровані для тих самих послуг 36 класу МКТП;

- торговельна марка за свідоцтвом України № 151584 є схожою настільки, що її можна сплутати із раніше зареєстрованою торговельною маркою за свідоцтвом № 82116, та така торговельна марка зареєстрована для товарів 14 класу МКТП "дорогоцінні метали та їхні сплави, зливки дорогоцінних металів; платина; монети", які є спорідненими із послугами 36 класу;

- торговельні марки за міжнародною реєстрацією №№ 1113875, 1113876 є схожі настільки, що їх можна сплутати із раніше зареєстрованою торговельною маркою за свідоцтвом № 82116 стосовно товарів 9 класу та послуг 36 класу МКТП;

- торговельні марки за міжнародною реєстрацією №№ 1116554, 1120118 є схожі настільки, що їх можна сплутати із раніше зареєстрованою торговельною маркою за свідоцтвом № 82116 стосовно товарів 9 класу МКТП;

- торговельні марки за міжнародною реєстрацією №№ 1114550, 1117613 є схожі настільки, що їх можна сплутати із раніше зареєстрованою торговельною маркою за свідоцтвом № 82116 та такі торговельні марки зареєстровані для тих самих послуг 36 класу МКТП;

- торговельна марка за міжнародною реєстрацією № 1069810 є схожою настільки, що її можна сплутати із раніше зареєстрованою торговельною маркою за свідоцтвом № 82116 та такі торговельні марки зареєстровані для тих самих послуг 36 класу МКТП;

- торговельна марка за свідоцтвом № 82116 використана у найменуванні Сбербанку як відмінний елемент;

- торговельна марка за свідоцтвом № 82116 використана у доменному імені sberbank.ua.

За таких обставин, колегія суддів доходить висновку про невідповідність оспорюваних торговельних марок за спірними свідоцтвами України та міжнародними реєстраціями умовам надання правової охорони з підстави передбаченої абзацом 2 пункту 3 статті 6 Закону та погоджується з висновком суду першої інстанції про наявність підстав для визнання їх недійсними в заявленій позивачем частинах та задоволення позовних вимог в цій частині.

Одночасно матеріалами справи підтверджується використання без згоди позивача, належної йому торговельної марки за свідоцтвом № 82116 в мережі Інтернет шляхом реєстрації доменного імені sberbank.ua, розміщення інформації та пропонування до продажу товарів і послуг в мережі Інтернет на сайті http://www.sberbank.ua; у діловій документації, тощо.

Оскільки суду доведено використання Сбербанком торговельної марки способами, що визначені пунктом 4 статті 16 Закону, то колегія суддів погоджується з висновком суду першої інстанції про наявність підстав для задоволення позовних вимог про заборону без дозволу використання торговельної марки позивача, зокрема, шляхом: надання послуг, ідентичних та/або споріднених із послугами, для яких даний знак зареєстрований; виготовлення та продажу товарів, споріднених із товарами, для яких даний знак зареєстрований; застосування його в комерційному найменуванні, в рекламі, в діловій документації, в мережі Інтернет, в назві доменних імен.

Колегія суддів відхиляє доводи апеляційної скарги про порушення судом першої інстанції норм матеріального права та застосування неналежного способу захисту порушеного права шляхом заборони використання торговельної марки в комерційному найменуванні, оскільки статті 16 Закону та Цивільного кодексу України містять переліки використання позначення та способи захисту, які не є вичерпними, а суд вправі застосувати такий спосіб захисту, який буде достатнім для поновлення порушеного права та не суперечить чинному законодавству.

Це ж саме стосується і позовних вимог та заперечень проти них щодо переделегування доменного імені на користь позивача, оскільки, як вірно зазначив суд першої інстанції, обраний Ощадбанком спосіб захисту є справедливими та розумним з огляду на порушення Сбербанком виключних прав позивача на використання торговельної марки.

Колегія суддів враховує, що рішенням Господарського суду міста Києва від 10.08.2016 у справі № 910/11005/16 було задоволено позов та визнано недійсним свідоцтво України на знак для товарів і послуг від 10.09.2007 № 82116 щодо послуг 36 класу міжнародної класифікації товарів і послуг, видане Публічному акціонерному товариству "Державний ощадний банк України".

Втім, вказане рішення Господарського суду міста Києва від 10.08.2016 не набрало законної сили відповідно до ст. 85 ГПК України (в редакції чинній до 15.12.2017) станом на дату ухвалення оскаржуваного рішення у даній справі, оскільки було оскаржено Ощадбанком до апеляційного господарського суду.

За результатами апеляційного перегляду справи № 910/11005/16, постановою Північного апеляційного господарського суду від 10.08.2020 рішення господарського суду міста Києва від 10.08.2016 скасовано, прийнято нове рішення, яким відмовлено у задоволенні позовних вимог.

За таких обставин, колегія суддів відхиляє доводи апеляційної скарги про порушення судом першої інстанції норм процесуального права, зокрема, ст. 79 ГПК України (в редакції чинній до 15.12.2017), оскільки свідоцтво України на знак для товарів і послуг № 82116 було чинне станом як на дату подання позову так і на дату ухвалення оскаржуваного судового рішення та надавало його власнику здійснювати захист прав на власну торговельну марку. При цьому, обставин, які б свідчили про невідповідність торговельної марки за свідоцтвом № 82116 умовам надання правової охорони, та які можуть бути визнані судом як підстави для визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг, не входять до предмету доказування та дослідженню судом у даній справі.

Позовна давність застосовується судом лише за заявою сторони у спорі, зробленою до винесення ним рішення (частина третя статті 267 ЦК).

Частинами четвертою, п`ятою статті 267 ЦК передбачено, що сплив позовної давності, про застосування якої заявлено стороною у спорі, є підставою для відмови у позові.

Якщо позовні вимоги визнано обґрунтованими, а стороною у справі заявлено про сплив позовної давності, суд зобов`язаний застосувати до спірних правовідносин положення статті 267 ЦК та вирішити питання про наслідки такого спливу, тобто або відмовити в позові у зв`язку зі спливом позовної давності, або за наявності поважних причин її пропущення - захистити порушене право.

Для правильного застосування частини першої статті 261 ЦК при визначенні початку перебігу позовної давності має значення не тільки безпосередня обізнаність особи про порушення її прав, а й об`єктивна можливість цієї особи знати про обставини порушення її прав. За змістом наведеної норми початок перебігу позовної давності збігається з моментом виникнення в зацікавленої сторони права на позов, тобто можливості реалізувати своє право в примусовому порядку через суд.

Вирішуючи спори щодо визнання правоохоронних документів недійсними, зокрема, свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, суд має виходити з того, що початок перебігу позовної давності для звернення до суду з такими позовами не може автоматично збігатися з датою публікації відомостей про реєстрацію об`єкту інтелектуальної власності.

Це право пов`язане, зокрема, з початком виникнення відповідного конфлікту на ринку щодо оспорюваного позначення, наприклад, початком використання спірного позначення на ринку.

Подібна правова позиція викладена у постановах Верховного Суду від 28 травня 2020 року у справі № 910/13119/17, від 26.06.2018 та від 28.01.2020 у справі № 910/20564/16.

З матеріалів справи вбачається, що Сбербанк просив застосувати наслідки спливу позовної давності до вимог позивача про визнання недійсним свідоцтва України 151584, визнання недійсними міжнародних реєстрацій №№ 1113875, 1113876, 1069810, 1114550, 1116554, 1120118 та 1117613, внесення змін до установчих документів Сбербанку, зобов`язання ФОП Олеєйнікова І.В. здійснити переделегування доменного імені,у зв`язку з тим, що позивач пропустив трирічний строк позовної давності з моменту публікації відомостей про реєстрацію спірних знаків, власником яких є Сбербанк та ПАТ "Сбербанк Росії", з моменту реєстрації доменного імені в мережі Інтеренет, а також про використання спірного позначення "Сбербанк" з 2008 року у колишній назві відповідача.

Отже, Сбербанк, звернувшись із відповідною заявою про застосування наслідків спливу позовної давності, повинен був її належним чином обґрунтувати.

У рішенні суду першої інстанції зазначено, що позивач заперечував проти задоволення заяви про застосування позовної давності у зв`язку із тим, він не був обізнаний про реєстрацію спірних торговельних марок, з моменту публікації відомостей про їх реєстрацію, оскільки не має відповідних працівників, що спеціалізуються на сфері інтелектуальної власності, відповідні послуги, пов`язані із використанням об`єктів інтелектуальної власності в Україні позивач отримує на підставі договорів, укладених з патентно-юридичними фірмами, які спеціалізуються на представництві інтересів в сфері інтелектуальної власності а банк ніколи не був підписниокм та отримувачем офіційних бюлетенів "Промислова власність" та Всесвітньої організації інтелектуальної власності. Тому немає підстав вважати такий момент початком перебігу позовної давності до вимог у спорі зі справи. Обставиною, що стала однією із підстав для звернення позивача до суду із даним позовом стала зміна Сбербанком свого фірмового найменування з публічного акціонерного товариства "Дочірній банк Сбербанк Росії" на ПАТ "Сбербанк", яке відбулося наприкінці 2015 року. В матеріалах справи немає жодного належного доказу, згідно з яким позивач довідався або мав можливість довідатися про порушення Сбербанком його прав у 2011-2012 роках.

Колегія суддів зазначає, що зміст ухваленого у справі судового рішення, позовна заява , заперечення на заяву про сплив позовної давності свідчить, що Ощадбанк не вважав пропущеним строк позовної давності, звернувшись із даним позовом, та не звертався з клопотанням про поновлення такого строку, оскільки однією з підстав для звернення до суду за захистом своїх порушених прав стали обставини зміни у 2015 році відповідачем свого найменування із ПАТ "Дочірній банк Сбербанку Росії" на ПАТ "Сбербанк".

Сбербанк цих доводів позивача не спростував, а відтак колегія суддів вважає, що у суду першої інстанції не було підстав для задоволення заяви Сбербанку про застосування строку позовної давності у зв`язку з відсутністю доказів про те, що позивачу було відомо про реєстрацію спірних торговельних марок, реєстрацію доменного імені більше ніж три роки до дати подання позову. При цьому, використання спірного позначення відповідачем у своїй назві розпочалось у 2015 році, в той час як позов заявлено у січні 2016 року.

У зв`язку з наведеним вище, колегія суддів апеляційного господарського суду відхиляє доводи апеляційної скарги в частині порушення судом першої інстанції норм матеріального права.

У доводах апеляційної скарги Сбербанк також посилається на те, що ПАТ "Сбербанк Росії", який є резидентом Російської Федерації, не був повідомлений судом першої інстанції про розгляд справи в порядку, визначеному Угодою про порядок вирішення спорів, пов`язаних із здійсненням господарської діяльності від 20 березня 1992 року, ратифікована постановою Верховної Ради України № 2889-XII від 19.12.1992.

Стосовно наведеного колегія суддів зазначає таке.

Статтею 365 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що іноземні особи мають такі самі процесуальні права та обов`язки, що і громадяни України та юридичні особи, створені за законодавством України, крім винятків, встановлених законом або міжнародним договором, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України.

Відповідно до ст. 367 Господарського процесуального кодексу України, у разі якщо в процесі розгляду справи господарському суду необхідно вручити документи, отримати докази, провести окремі процесуальні дії на території іншої держави, господарський суд може звернутися з відповідним судовим дорученням до іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави (далі - іноземний суд) у порядку, встановленому цим Кодексом або міжнародним договором, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України.

Судове доручення надсилається у порядку, встановленому цим Кодексом або міжнародним договором, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України, а якщо міжнародний договір не укладено - Міністерству юстиції України, яке надсилає доручення Міністерству закордонних справ України для передачі дипломатичними каналами.

Відповідно до ст. 1 Угоди про порядок вирішення спорів, пов`язаних із здійсненням господарської діяльності, ця Угода регулює питання вирішення справ, що випливають з договірних та інших цивільно-правових відносин між господарюючими суб`єктами, з їх відносин з державними та іншими органами, а також виконання рішень за ними.

Статтею 5 Угоди встановлено, що компетентні суди та інші органи держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав зобов`язуються надавати взаємну правову допомогу.

Взаємне надання правової допомоги включає вручення і пересилання документів і виконання процесуальних дій, зокрема проведення експертизи, заслуховування Сторін, свідків, експертів та інших осіб.

При наданні правової допомоги компетентні суди та інші органи держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав зносяться одна з одною безпосередньо.

При виконанні доручень про надання правової допомоги компетентні суди та інші органи, в яких просять допомоги, застосовують законодавство своєї держави.

При зверненні про надання правової допомоги і виконання рішень документи, що додаються, викладаються мовою держави, яка запитує, або російською мовою.

З матеріалів справи вбачається, що Господарський суд міста Києва листом від 01.02.2016 звернувся до Арбітражного суду міста Москви у якому виклав судове доручення про вручення ПАТ "Сбербанк Росії" копій ухвали суду від 18.01.2016 про порушення провадження у даній справі та матеріалів позовної заяви у нотаріально засвідченому перекладі на російську мову (т. 2, а.с. 111).

Арбітражний суд міста Москви розглянув судове доручення Господарського суду міста Києва про вручення документів від 01.02.2016 та постановив ухвалу від 25.04.2016 про його повернення суду разом з письмовими поясненнями ПАТ "Сбербанк Росії" та копіями довіреностей представників ПАТ "Сбербанк Росії" (т. 2, а.с. 208).

В ухвалі Арбітражного суду міста Москви від 25.04.2016 встановлено, що представник ПАТ "Сбербанк Росії" Мальцев А.С. відмовився отримати документи.

У письмових поясненнях (т. 2, а.с. 221-228) представника Мальцева А.С. ПАТ "Сбербанк Росії" просив суд відмовити в задоволенні виконання доручення про вручення документів з мотивів порушення процедури направлення судового доручення, що передбачена Гаазькою та Мінською конвенціями, а також відсутності компетенції Арбітражного суду міста Москви з розгляду питання про виконання доручення у спорах, пов`язаних з припиненням правової охорони об`єктів інтелектуальної власності (товарних знаків).

Таким чином, суд першої інстанції дотримався визначеного Угодою від 20 березня 1992 року порядку повідомлення ПАТ "Сбербанк Росії", яка є суб`єктом господарювання іноземної держави, про розгляд даної справи. Втім, за незалежних від суду обставин, відповідач відмовився отримати ухвалу про порушення провадження у справі та матеріали позовної заяви.

У зв`язку з викладеним колегія суддів відхиляє доводи апеляційної скарги про порушення судом першої інстанції норм процесуального права, а також Угоди від 20 березня 1992 року.

Водночас відповідно до пункту 3 частини 3 статті 277 ГПК України порушення норм процесуального права є обов`язковою підставою для скасування судового рішення суду першої інстанції та ухвалення нового судового рішення, якщо справу (питання) розглянуто господарським судом за відсутності будь-якого учасника справи, не повідомленого належним чином про дату, час і місце засідання суду (у разі якщо таке повідомлення є обов`язковим), якщо такий учасник справи обґрунтовує свою апеляційну скаргу такою підставою.

Скаржник не наділений правом замість ПАТ "Сбербанк Росії" вирішувати, чи вважає останній своє право на належне повідомлення про дату, час і місце судового засідання у суді першої інстанції порушеним, у зв`язку з чим доводи Сбербанку у відповідній частині колегія суддів відхиляє.

У справі "Трофимчук проти України" (№ 4241/03, §54, ЄСПЛ, 28 жовтня 2010 року) Європейський суд з прав людини також зазначив, що хоча пункт 1 статті 6 Конвенції зобов`язує суди обґрунтовувати свої рішення, це не може розумітись як вимога детально відповідати на кожен довід.

Суд зазначає, що скаржнику надано вичерпну відповідь на всі істотні питання, що виникають при кваліфікації спірних відносин як у матеріально-правовому, так і у процесуальному сенсах, а доводи, викладені у апеляційній скарзі, не спростовують вказаного висновку.

Звертаючись з апеляційною скаргою Сбербанк не спростував наведених висновків суду першої інстанцій та не довів неправильного застосування ними норм матеріального і процесуального права як необхідної передумови для скасування прийнятого судового рішення у справі про задоволення позовних вимог.

За таких обставин колегія суддів вважає за необхідне апеляційну скаргу Акціонерного товариства "Сбербанк" залишити без задоволення, а оскаржуване рішення у справі - без змін як таке, що ухвалене із правильним застосуванням норм матеріального та із дотриманням норм процесуального права.

У відповідності до ст. 129 ГПК України судовий збір за розгляд справи в апеляційному суді належить покласти на скаржника.

Керуючись статтями 269, 275, 281 - 284 ГПК України, Північний апеляційний господарський суд, -

ПОСТАНОВИВ:

1.Апеляційну скаргу Акціонерного товариства "Сбербанк" на рішення Господарського суду міста Києва від 18.04.2017 у справі № 910/570/16 залишити без задоволення.

2.Рішення Господарського суду міста Києва від 18.04.2017 у справі № 910/570/16 залишити без змін.

3.Матеріали справи № 910/570/16 повернути до Господарського суду міста Києва.

Постанова набирає законної сили з дня її прийняття. Порядок касаційного оскарження передбачено статтею 287 ГПК України.

Повний текст постанови складено та підписано 18.05.2021, після виходу колегії суддів з відпустки.

Головуючий суддя Б.В. Отрюх

Судді Б.М. Грек

О.М. Остапенко