РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

13.04.2021Справа № 910/426/20
Господарський суд міста Києва у складі:

судді - Бондаренко - Легких Г. П.,

за участю секретаря - Степов`юк С. О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві матеріали господарської справи

За позовом Фізичної особи-підприємця Антоненко Олександра Володимировича ( АДРЕСА_1 ; ідентифікаційний код: НОМЕР_1 )

До DTEK HOLDINGS LIMITED (ДТЕК ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД) (Фемістоклі Дерві, 3 Джулія Хаус, Р.С. 1066, Нікосія, Кіпр (CY); код реєстрації: 174860)

Про дострокове припинення дії свідоцтва в частині

За участі представників сторін:

Від позивача: Шаповал Д. В. (ордер КС № 631141 від11.01.2020);

Від відповідача: Дворніков А. О. (довіреність № б/н від 20.07.2020).

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Фізична особа-підприємець Антоненко Олександр Володимирович (далі-позивач) звернувся до Господарського суду міста Києва з позовом до DTEK HOLDINGS LIMITED (ДТЕК ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД) (далі-відповідач) про дострокове припинення дії свідоцтва.

Позовні вимоги обґрунтовані зловживанням відповідачем правом на використання знаку для товарів та послуг "D.TEK", оскільки значний час (більше 5-ти років) не використовує його стосовно більшості товарів та послуг МКТП, в тому числі щодо товарів 9 класу, що спричиняє неможливість реєстрації цього знаку по цьому ж класу за позивачем.

Позивач зазначає, що відповідач є власником свідоцтва № 166794 на знак для товарів та послуг "D.TEK", що зареєстрований в Державному реєстрі свідоцтв України - 11.02.2013 для усіх 45 класів МКТП на території України.

За твердженням позивача, знак "D.TEK" зареєстрований за відповідачем за міжнародною реєстрацією № 79137382 від 30.06.2014.

У зв`язку з цим позивач просить достроково припинити дію свідоцтва України № 166794 на знак для товарів та послуг на території України частково, а саме стосовно товарів та послуг, що належить до 9 класу МКТП. Крім того позивач просить стягнути з відповідача судові витрати по сплаті судового збору та витрат на професійну правничу допомогу.

20.01.2020 Суд постановив ухвалу про залишення позовної заяви без руху, та встановив позивачеві строк на усунення недоліків - 5 днів з дня отримання ухвали про залишення позовної заяви без руху.

28.01.2020 до суду надійшла заява на усунення недоліків позовної заяви.

Поданою заявою позивач усунув недоліки, встановлені ухвалою суду від 20.01.2020 про залишення позовної заяви без руху.

03.02.2020 Суд відкрив провадження у справі, ухвалив здійснювати розгляд справи у порядку загального позовного провадження та призначив підготовче засідання на 04.08.2020, зобов`язав позивача надати переклад на англійську мову позовної заяви та даної ухвали для направлення судового доручення для повідомлення про розгляд справи відповідача-нерезидента, зупинив провадження у справі до надання доказів виконання судового доручення про вручення документів відповідачу, про що постановив відповідну ухвалу.

26.02.2020 від позивача поштою надійшла заява про долучення документів до матеріалів справи (переклад позовної заяви та ухвали про відкриття провадження у справі).

04.03.2020 Суд сформував прохання про вручення за кордоном судових або позасудових документів відповідно до Гаазької Конвенції про вручення за кордоном судових або позасудових документів у цивільних або комерційних справах від 15 листопада 1965 року.

04.03.2020 Суд направив позивачу лист в якому зобов`язав здійснити переклад судового доручення на англійську мову як передбачено статтею 7 Конвенції про вручення за кордоном судових справ та позасудових документів у цивільних або комерційних справах від 15.11.1965 для направлення Центральному Органу запитуваної Держави (Республіки Кіпр): of Justice and Public Order) (125, Athalassas Avenue, 1461 NICOSIA, Cyprus).

16.03.2020 від позивача супровідним листом надійшли примірники судового доручення з перекладом.

29.07.2020 від відповідача надійшло поштове повернення про вручення документів за кордоном, що свідчить, що відповідач, що є нерезидентом, належним чином повідомлений про розгляд даної справи.

04.08.2020 від відповідача надійшло клопотання про відкладення судового засідання. У судовому засіданні 04.08.2020 суд задовольнив клопотання відповідача та відклав підготовче засідання по справі на 01.09.2020. 04.08.2020 суд ухвалою-викликом повідомив відповідача про відкладення підготовчого засідання на 01.09.2020.

06.08.2020 від відповідача електронною поштою надійшло 2 клопотання про продовження строку на подання відзиву.

У судовому засіданні 01.09.2020 Суд задовольнив клопотання відповідача про продовження строків для подання відзиву та продовжив строк до 15.09.2020, а також оголосив перерву у підготовчому засіданні на 13.10.2020.

14.09.2020 через загальний відділ діловодства суду від відповідача надійшов відзив на позовну заяву.

09.10.2020 на адресу суду від DTEK HOLDINGS LIMITED (ДТЕК ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД) (далі - відповідач або/та позивач за зустрічним позовом) надійшла зустрічна позовна заява до Фізичної особи-підприємця Антоненко Олександра Володимировича (далі - відповідач за зустрічним позовом) про зобов`язання укласти ліцензійний договір.

В обґрунтуванні позовних вимог позивач за зустрічним позовом посилається на те, що відповідач за зустрічним позовом використовував та має наміри використовувати знак для товарів і послуг "D.TEK" та просить суд зобов`язати Фізичну особу-підприємця Антоненко Олександра Володимировича укласти з DTEK HOLDINGS LIMITED (ДТЕК ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД) ліцензійний договір про використання знаків для товарів та послуг "D.TEK".

12.10.2020 суд залишив зустрічну позовну заяву без руху, а також надав позивачу п`ятиденний строк на усунення недоліків позовної заяви, про що постановив відповідну ухвалу.

В судовому засіданні 13.10.2020 суд на місці ухвалив оголосити перерву у підготовчому засіданні на 10.11.2020.

15.10.2020 від відповідача надійшла заява про залучення речових доказів до матеріалів справи: USB - накопичував з логотипом ДТЕК сірого кольору - 1 шт; зарядний пристрій № 1 для акумуляторних батарей та електричних акумуляторів з логотипом ДТЕК у біло-жовтій коробці з логотипом ДТЕК та дротом для зарядки - 1 шт; зарядний пристрій № 2 для акумуляторних батарей та електричних акумуляторів з логотипом ДТЕК у сірому чохлі з логотипом ДТЕК та дротом для зарядки - 1 шт; мобільний телефон чорного кольору з логотипом ДТЕК - 1 шт.

28.10.2020 від відповідача (позивача за зустрічним позовом) надійшла заява про усунення недоліків.

29.10.2020 від позивача надійшла відповідь на відзив, до якого позивачем було долучено клопотання про долучення доказів, в якому позивач просив суд поновити строк для подачі доказів та долучити докази до матеріалів справи ( копія скрін-шоту сайту "Украпатенту" за заявкою на торгівельну марку № m202020457 від 02.10.2020, протокол огляду вуб-сторінок адвокатом від 19.10.2020, фотографії, та копії адвокатських запитів).

30.10.2020 суд ухвалив повернути зустрічну позовну заяву DTEK HOLDINGS LIMITED (ДТЕК ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД) заявникові, у зв`язку з не усуненням недоліків, зазначених судом, про що постановив відповідну ухвалу.

05.11.2020 через відділ канцелярії суду від відповідача надійшло клопотання про зупинення провадження, в якому відповідач просив суд зупинити провадження у справі №910/426/20 до розгляду в апеляційному порядку апеляційної скарги на ухвалу Господарського суду міста Києва від 30.10.2020.

Ухвалою - повідомленням від 05.11.2020 суд повідомив учасників справи про перенесення, призначеного у справі судового засідання, на 01.12.2020.

В судовому засіданні 01.12.2020 суд на місці ухвалив відкласти підготовче судове засідання на 12.01.2021.

Відповідачем в судовому засіданні 12.01.2021 подане було письмове клопотання про залучення третьої особи - Товариства з обмеженою відповідальністю «ДТЕК Енерго».

В судовому засіданні 12.01.2021 Суд відмовив відповідачу в задоволенні клопотання про зупинення провадження, задовольнив клопотання позивача про долучення доказів до справи, відмовив відповідачу в задоволенні клопотання про залучення третьої особи, закрив підготовче провадження та призначив справу до судового розгляду по суті на 16.02.2021, про що постановив відповідну ухвалу в якій навів мотиви та обґрунтування прийнятих процесуальних рішень.

В судовому засіданні 16.02.2021 Суд, порадившись на місці, ухвалив оголосити перерву до 03.03.2021.

02.03.2021 від позивача надійшли додаткові пояснення, в яких позивач просив його позовні вимоги задовольнити в повному обсязі.

02.03.2021 від відповідача надійшли додаткові пояснення, в яких відповідач просив позивачу відмовити в задоволенні позовних вимог.

В судовому засіданні 02.03.2021 Суд, порадившись на місці, ухвалив оголосити перерву до 13.04.2021.

13.04.2021 від відповідача надійшли додаткові пояснення.

В судове засідання 13.04.2021 учасники справи прибули, позивач подав в засіданні письмову заяву про відшкодування судових витрат, понесених у зв`язку з розглядом справи, а відповідачем заявлено про подання відповідної заяви після винесення рішення у справі.

В судових дебетах 13.04.2021 позивач просив задовольнити його позовні вимоги, а відповідач просив Суд відмовити в задоволенні позовних вимог.

Розглянувши подані позивачем та відповідачами матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується позов та заперечення на нього, об`єктивно оцінивши докази, що мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, Господарський суд міста Києва -

ВСТАНОВИВ:

I. Фактичні обставини, що стали підставою спору (підстави позову).

Позивач має намір зареєструвати знак для товарів і послуг «DTEK» для 9 класу МКТП за собою, і з цією метою замовив послугу в Державному підприємстві «Український інститут інтелектуальної власності» щодо пошуку товарів та послуг щодо позначень «D.TEK» за 9 класом МКТП.

За результатами інформаційного пошуку щодо позначень «DTEK» відносно товарів 9 класу МКТП по базі зареєстрованих знаків та по базі поданих заявок на реєстрацію в Україні знаків для товарів і послуг (за національною процедурою та Мадридською угодою) ДП «Укрпатент» було виявлено тотожні та схожі позначення станом на 18.12.2019. Серед них наявне позначення «D.TEK» (кольорове) , яке охороняється свідоцтвом на знак для товарів та послуг № 166794.

Власником свідоцтва № 166794 від 11.02.2013 на знак для товарів і послуг «D.TEK», який зареєстрований для 1 - 45 класів міжнародної класифікації товарів та послуг для реєстрації знаків (надалі - МКТП) є DTEK HOLDINGS LIMITED (ДТЕК ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД) .

Крім того, позивач посилається на те, що знак «D.TEK» також має міжнародну реєстрацію № 79137382 від 30.06.2014, яка зареєстрована за відповідачем у даній справі, проте жодних доказів такої реєстрації до суду не надає.

За твердженням позивача, DTEK HOLDINGS LIMITED (ДТЕК ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД) - відповідач у справі більше 5 років не використовує знак для товарів і послуг «D.TEK» стосовно більшості товарів та послуг МКТП, в тому числі щодо товарів 9 класу.

У зв`язку з тим, що відповідач не використовує знак для товарів та послуг «D.TEK» за свідоцтвом № 166794 для товарів 9 класу МКТП більше 5 років, а позивач з огляду на наявність реєстрації цього позначення за відповідачем не може зареєструвати такий знак по цьому ж класу на свою користь, позивач звернувся до суду за захистом свого законного інтересу.

II. Предмет позову

Предметом позову у даній справі є вимоги позивача до відповідача про дострокове припинення дії свідоцтва № 166794 на знак для товарів і послуг «D.TEK» (кольорове) на території України частково, а саме стосовно всіх товарів та послуг, що належать до класу 9 МКТП.

III. Доводи позивача у справі.

Так, згідно з доводами позивача викладеними в позовній заяві:

(1) позивач наділений правом на звернення до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва частково, оскільки відповідач не використовує торгівельну марку «D.TEK» за свідоцтвом № 166794 для товарів класу МКТП більше 5 років;

(2) станом на 21.03.2019 відсутні товари 9 класу МКТП, які підлягали митному оформленню органами державного митного контролю, під торгівельною маркою «D.TEK» (свідоцтво № 166794), особою імпортером/експортером яких була компанія DTEK HOLDINGS LIMITED (ДТЕК ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД) або інші особи;

(3) станом на 14.05.2019 відсутні дані щодо виданих ліцензій на використання торгівельної марки на знаки для товарів і послуг за свідоцтвом № 166794;

(4) станом на 02.04.2019 у реєстрі Асоціації «ДжіЕс1 Україна» відсутні товарні позиції 9 класу МКТП суб`єктів господарювання - асоційованих членів Асоціації «ДжіЕс1 Україна», у складі назв або описів яких є позначення «D.TEK»;

(5) стосовно товарів 9 класу МКТП до 29.12.2017 відсутні видані сертифікати відповідності на продукцію під торгівельною маркою «D.TEK»;

(6) власник знаку, який не використовує знак більше 5 років, згідно усталеної судової практики, недобросовісно перешкоджає реєстрації та використанню знаку іншими особами;

(7) надані відповідачем докази не підтверджують перехід до ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО» права використання торгівельного знаку та використання ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО» спірного знаку для товарів і послуг, а також здійснення контролю відповідачем за таким користуванням.

(8) враховуючи, що правова охорона за свідоцтвом № 166794 була надана всім товарам 9 класу МКТП (766 товарів) відповідач має довести наявність на ринку кожного товару цього класу, а у разі її відсутності - зазначити про поважні причини невикористання позначення на таких товарах, а відповідач намагається довести використання лише щодо 8 товарів 9 класу МКТП;

(9) відповідач має довести саме комерційне використання знаку для товарів та послуг, тобто пропонування прдо продажу товарів 9 класу МКТП.

IV. Заперечення відповідача у справі.

Відповідач проти доводів позивача та задоволення позовних вимог заперечує з тих підстав, що:

(1) на момент звернення з позовом до суду та станом на 14.09.2020 у позивача відсутнє порушене право, оскільки відсутні належні та допустимі докази у справі, які б свідчили про сплату збору за реєстрації знаку, звернення позивача до відповідного органу з заявкою на отримання знаку та отриману відмову уповноваженого органу з видачі такого свідоцтва з підстав того, що виключно відповідач володіє таким знаком на клас 9 МКТП;

(2) фактичною причиною звернення позивача до суду із даним стали обставини звернення DTEK HOLDINGS LIMITED (ДТЕК ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД) з позовом до ФОП Антоненко та BLECKBERRY LIMITED про припинення порушення прав інтелектуальної власності (справа № 927/94/19), а не порушення охоронюваного законом інтересу ФОП Антоненко О. В. на реєстрацію знаку для товарів та послуг;

(3) DTEK HOLDINGS LIMITED (ДТЕК ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД) листом № 76 D від 03.09.2013 надано було Товариству з обмеженою відповідальністю «ДТЕК» (в подальшому ТОВ «ДТЕК Енерго») право без отримання додаткового дозволу власника знака, безперешкодно, будь - яким способом, в будь - якій формі, в будь - яких цілях, без обмежень строку використовувати знак для товарів та послуг «D.TEK» в частині товарів та послуг 45 класів МКТП, в межах території, на яку розповсюджується дія свідоцтва;

(4) Товариство з обмеженою відповідальністю «ДТЕК» (в подальшому ТОВ «ДТЕК Енерго») використовує знак «D.TEK» у діловій переписці, в рекламно - інформаційний та корпоративних матеріалах, в презентаціях та при виробництві сувенірної продукції;

(5) позначення «D.TEK» використовується на зарядних пристроях акумуляторних батарей та електричних акумуляторів, зарядних станціях для електричних транспортних засобів, засобах індивідуального захисту, спеціальному захисному одязі, захисних шоломах, комп`ютерних програмних додатках, мобільних телефонах, медіа файлах, флеш - накопичувачах, діловій документації та переписці.

V. Оцінка судом доказів та висновки суду.

Причиною виникнення спору у справі стало питання щодо використання та/або невикористання відповідачем більше ніж 5 років товарного знаку «D.TEK» стосовно товарів 9 класу МКТП.

Отже, на переконання суду, для вирішення справи по суті суду необхідно надати відповіді на наступні питання, що мають значення для вирішення спору:

- чи порушене право чи охоронюваний законом інтерес позивача, що є передумовою для звернення з позовом за захистом такого права та/або інтересу;

- чи використовує торгівельну марку «D.TEK» відповідач для товарів 9 класу МКТП;

- чи є поважні причини не використання такої торгової марки відповідачем для товарів 9 класу МКТП;

Оцінивши наявні в справі докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об`єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, Суд дійшов висновку, що заявлені позовні вимоги задоволенню не підлягають, виходячи з наступного.

Частиною 1 статті 15 Цивільного кодексу України передбачено, що кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання.

Відповідно до частини 1 статті 16 Цивільного кодексу України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

Статтею 4 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що юридичні особи та фізичні особи - підприємці, фізичні особи, які не є підприємцями, державні органи, органи місцевого самоврядування мають право на звернення до господарського суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав та законних інтересів у справах, віднесених законом до юрисдикції господарського суду, а також для вжиття передбачених законом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням.

Згідно з рішенням Конституційного Суду України № 18-рп/2004 від 01.12.2004 під охоронюваними законом інтересами необхідно розуміти прагнення до користування конкретним матеріальним та/або нематеріальним благом, зумовлений загальним змістом об`єктивного і прямо не опосередкований у суб`єктивному праві простий легітимний дозвіл, що є самостійним об`єктом судового захисту та інших засобів правової охорони з метою задоволення індивідуальних і колективних потреб, які не суперечать Конституції і законам України, суспільним інтересам, справедливості, добросовісності, розумності та іншим загальноправовим засадам. Отже, охоронюваний законом інтерес є самостійним об`єктом судового захисту та інших засобів правової охорони.

Аналіз наведених вище норм дає підстави для висновку, що підставою для звернення до суду є наявність порушеного права та/або охоронюваного законом інтересу, і таке звернення здійснюється особою, котрій це право належить, і саме з метою його захисту. Відсутність обставин, які б підтверджували наявність порушення права особи, за захистом якого вона звернулася, чи охоронюваного законом інтересу, є підставою для відмови у задоволенні такого позову.

Як встановлено судом, знак «D.TEK» (кольоровий) за свідоцтвом України № 166794 від 11.02.2013 зареєстровано компанією DTEK HOLDINGS LIMITED (ДТЕК ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД), в тому числі, для товарів 9 класу МКТП.

Охоронюваний законом інтерес позивача, за захистом якого він звернувся до господарського суду, полягає в тому, що дія свідоцтва № 166794 на знак для товарів і послуг «D.TEK» на території України стосовно товарів та послуг, що належать до класу 9 МКТП є перешкодою для позивача в реєстрації знаку «DTEK» на території України для товарів та послуг 9 класу МКТП.

Крім того, сторони даного спору підтвердили, що між сторонами даної справи також існує спір у справі № 927/94/19, в рамках якого відповідач у даній справі (DTEK HOLDINGS LIMITED (ДТЕК ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД) просить зобов`язати ФОП Антоненка О.В. припинити порушення прав інтелектуальної власності позивача на торговельну марку "D.TEK" шляхом припинення використання всіма доступними способами (експорт, імпорт, зберігання, пропонування для продажу, продаж, реалізація, рекламування) товарів з нанесенням на них (упаковку, в якій розміщується такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет) позначення "DTEK" на території України; а також зобов`язати ФОП Антоненка О.В. вилучити з цивільного обороту та знищити весь наявний у нього, у т. ч., але не виключно, на складі, на вітринах магазинів, товар - мобільні телефони, чохли, аксесуари, на яких міститься позначення "DTEK".

За таких обставин, суд приходить до висновку, що існують підстави стверджувати, що існування охорони торгівельної марки за оскаржуваним свідоцтвом № 166794, стосується прав та охоронюваних законом інтересів позивача.

Крім того суд зазначає, що Законом України "Про охорону прав на торгівельні марки" від 15 грудня 1993 року за № 3689-XII (далі по тексту Закон "Про торгівельні марки") як в редакції закону за 12.11.2019 (чинна на момент подачі позову), так і в редакції 14.10.2020 (чинна на момент прийняття рішення у справі) визначалося в частині 4 статті 18, що будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково.

Отже, законодавство надає право на звернення з позовом про дострокове припинення дії свідоцтва на знак для товарів та послуг (торгівельну марку) будь-якій особі, що кореспондується з обов`язком власника свідоцтва добросовісно користуватися правами, що випливають зі свідоцтва на торгівельну марку.

За таких обставин, твердження відповідача про те, що права та/або охоронювані інтереси позивача не порушені та він не має права на звернення за захистом таких прав з позовом, що заявлений у даній справі, є хибним та таким, що відхиляється судом.

Щодо використання торгівельної марки відповідачем за свідоцтвом № 166794 щодо товарів 9 класу МКТП.

Відповідно до ч. 1 ст. 154 Господарського кодексу України відносини, пов`язані з використанням у господарській діяльності та охороною прав інтелектуальної власності, регулюються Господарським кодексом України та іншими законами.

До відносин, пов`язаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, застосовуються положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України та іншими законами (ч. 2 ст. 154 Господарського кодексу України).

Частиною 1 ст. 418 Цивільного кодексу України визначено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об`єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільним кодексом України та іншим законом.

Право інтелектуальної власності є непорушним відповідно до ч. 3 ст. 418 Цивільного кодексу України. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

До об`єктів права інтелектуальної власності, відповідно до ч. 1 ст. 155 Господарського кодексу України та ч. 1 ст. 420 Цивільного кодексу України, зокрема, належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг).

Відповідно до ст. 492 Цивільного кодексу України, торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

Право інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом у випадках і порядку, передбачених законом (ч. 1 ст. 157 Господарського кодексу України, ч. 1 ст. 494 Цивільного кодексу України).

Відповідно до ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (в редакції, яка діяла на момент виникнення спірних правовідносин та звернення з позовом досуду), Права, що випливають із свідоцтва, діють від дати подання заявки. Строк дії свідоцтва продовжується за умови сплати відповідного збору.

Свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом.

Відповідно до ст. 17 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", власник свідоцтва повинен добросовісно користуватися правами, що випливають із свідоцтва.

Згідно з п. 4 ст. 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (в редакції від 12.11.2019, що була чинна на момент звернення з даним позовом), якщо знак не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково.

У цьому разі дія свідоцтва може бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва не зазначить поважні причини такого невикористання. Такими поважними причинами, зокрема є:

обставини, що перешкоджають використанню знака незалежно від волі власника свідоцтва, такі як обмеження імпорту чи інші вимоги до товарів і послуг, встановлені законодавством;

можливість введення в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, під час використання знака особою, що звернулася до суду, чи іншою особою щодо товарів і послуг, відносно яких висунута вимога про припинення дії свідоцтва.

Отже, з урахуванням положень п. 4 ст. 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", достроково може бути припинена повністю або частково дія свідоцтва, знак за яким не використовується в Україні протягом більше ніж трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації.

Водночас, 01.09.2017 набула чинності Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі - Угода про асоціацію та Сторони), яка була вчинена 21.03.2014 та 27.06.2014 в м. Брюсселі та ратифікована Україною 16.09.2014 згідно Закону України від 16.09.2014 № 1678-VII "Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони".

Відповідно до статті 158 Угоди про асоціацію для цілей цієї Угоди права інтелектуальної власності включають зокрема, торговельні марки.

Угодою про асоціацію встановлені окремі стандарти, які доповнюють та уточнюють права і зобов`язання Сторін згідно з Угодою про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (ТРІПС) та іншими міжнародними договорами у сфері інтелектуальної власності, зокрема, щодо торговельних марок.

Статтею 198 Угоди про асоціацію визначено, що сторони передбачають, що реєстрація торговельної марки підлягає анулюванню, якщо протягом безперервного п`ятирічного періоду вона не була введена у використання на відповідній території для товарів або послуг, стосовно яких вона зареєстрована, і відсутні належні причини для невикористання; проте жодна особа не може заявити, що права власника на торговельну марку мають бути анульовані, якщо протягом проміжку часу між закінченням п`ятирічного періоду і поданням заяви про анулювання розпочалося або було поновлено реальне використання торговельної марки; початок використання або його поновлення протягом трьохмісячного періоду, що передує заяві про анулювання, яке розпочалося відразу після закінчення безперервного п`ятирічного періоду невикористання, не беруться до уваги, якщо підготовка до початку або поновлення використання здійснюється лише у зв`язку з тим, що власник усвідомлює можливість подання заяви про анулювання.

Таким чином, наведені норми ст. 198 Угоди про асоціацію передбачають анулювання реєстрації торговельної марки, якщо протягом безперервного п`ятирічного періоду вона не була введена у використання на відповідній території для товарів або послуг, стосовно яких вона зареєстрована, і відсутні належні причини для невикористання, тоді як згідно чинних норм п. 4 ст. 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" достроково може бути припинена повністю або частково дія свідоцтва, знак за яким не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації.

Статтею 9 Конституції України встановлено, що чинні міжнародні договори, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України.

Статтею 19 Закону України "Про міжнародні договори України" визначено, що чинні міжнародні договори України, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства і застосовуються у порядку, передбаченому для норм національного законодавства. Якщо міжнародним договором України, який набрав чинності в установленому порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені у відповідному акті законодавства України, то застосовуються правила міжнародного договору. Аналогічні приписи містить стаття 10 Цивільного кодексу України.

Таким чином, з урахуванням ст. 198 Угоди про асоціацію, реєстрація торговельної марки підлягає анулюванню, якщо протягом безперервного п`ятирічного періоду вона не була введена у використання на відповідній території для товарів або послуг, стосовно яких вона зареєстрована, і відсутні належні причини для невикористання.

Крім того, на момент прийняття рішення у справі діє редакція Закону "Про охорону прав на торгівельні знаки" від 14.10.2020 року, яка визначає в ч. 4 статті 18 наступне:

"Якщо торговельна марка не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг безперервно протягом п`яти років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або якщо використання торговельної марки призупинено з іншої дати після цієї публікації на безперервний строк у п`ять років, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково.

Для цілей застосування цього пункту датою, з якої повинно розпочинатися використання торговельної марки за міжнародною реєстрацією, є дата публікації в Бюлетені Установою відомостей про надання правової охорони торговельній марці за міжнародною реєстрацією в Україні.

У такому разі дія свідоцтва або дія міжнародної реєстрації в Україні може бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва чи міжнародної реєстрації не зазначить поважні причини такого невикористання. Такими поважними причинами є обставини, що перешкоджають використанню торговельної марки незалежно від волі власника свідоцтва чи міжнародної реєстрації, зокрема обмеження імпорту чи інші вимоги до товарів і послуг, встановлені законодавством.

Для цілей цього пункту використанням торговельної марки власником свідоцтва вважається також використання її з дозволу власника свідоцтва іншою особою.

Використання торговельної марки особою, яка має право використовувати колективну марку, вважається використання власником свідоцтва.

Дію свідоцтва не може бути припинено, якщо у строк від закінчення п`ятирічного строку невикористання торговельної марки до подання позову про дострокове припинення дії свідоцтва почалося чи відновилося її використання, крім випадку, коли підготовка до початку використання або відновлення використання торговельної марки розпочалися протягом трьох місяців до подання такого позову та після того, як власник свідоцтва довідався про можливість його подання"

Відповідно до ч. 1 ст. 426 Цивільного кодексу України, способи використання об`єкта права інтелектуальної власності визначаються Цивільним кодексом України та іншим законом.

Використанням торговельної марки у сфері господарювання, відповідно до ч. 2 ст. 157 Господарського кодексу України, визнається застосування її на товарах та при наданні послуг, для яких вона зареєстрована, на упаковці товарів, у рекламі, друкованих виданнях, на вивісках, під час показу експонатів на виставках і ярмарках, що проводяться в Україні, у проспектах, рахунках, на бланках та в іншій документації, пов`язаній з впровадженням зазначених товарів і послуг у господарський (комерційний) обіг.

Відповідно до п. 4 ст. 16 Закон України "Про охорону торгівельних марок", Використанням торговельної марки визнається:

- нанесення її на будь-який товар, для якого торговельну марку зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням торговельної марки з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

- застосування її під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої торговельну марку зареєстровано;

- застосування її в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Торговельна марка визнається використаною, якщо її застосовано у формі зареєстрованої торговельної марки, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованої торговельної марки лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності торговельної марки.

Зі змісту спірних правовідносин вбачається, що обов`язок доведення факту використання зареєстрованого знаку, а у разі відсутності такого використання, - обов`язок зазначення поважних причин, з яких знак не використовувався, покладається на відповідача.

Так, на підтвердження факту використання знака власник свідоцтва має подати суду докази вчинення принаймні деяких дій з числа зазначених у частині четвертій статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг"; такими доказами можуть бути, зокрема, примірники товарів, на яких нанесено відповідний знак для товарів і послуг, документи із зображенням знака (каталоги, прайс-листи з пропозиціями щодо надання послуг чи поставки товарів тощо). Поширення на території України товарів із зображенням знака може бути підтверджено касовими чеками, квитанціями, накладними, іншими документами, що містять інформацію про найменування товару й місце його придбання, а в разі коли власником знака є нерезидент, підтвердженням ввезення товарів в Україну можуть бути митні декларації та інші митні документи. При цьому докази, які можуть підтвердити використання знака для товарів і послуг, повинні бути, як правило, обмежені трирічним строком до дати звернення позивача до суду.

Саме лише укладення договорів (у тому числі ліцензійних) щодо розпорядження майновими правами на знак для товарів і послуг не може вважатися використанням даного знака. Доказами використання певного позначення у відповідності з укладеним договором можуть виступати, зокрема, договори купівлі-продажу чи поставки товару, на якому розміщено знак, договори про розміщення рекламної продукції про такі товари на відповідних рекламних носіях тощо. Використання позначення може підтверджуватися й фактичними даними про використання його іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва (доказами такого використання позначення мають бути такі ж документи, як і у випадку, якби власник знака використовував його у власній діяльності).

Так, на підтвердження використання на території України знаку «D.TEK» для товарів та послуг за свідоцтвом України № 166794 від 11.02.2013 для послуг 9 класу МКТП протягом останніх п`яти років до дати звернення позивача з даним позову до суду, відповідачем надано наступні докази:

- копію листа № 76D від 03.09.2013 щодо надання Товариству з обмеженою відповідальністю «ДТЕК» (в подальшому ТОВ «ДТЕК Енерго») права використовувати знак для товарів та послуг «D.TEK» в частині товарів та послуг 45 класів МКТП;

- копію розпорядження Товариства з обмеженою відповідальністю «ДТЕК» № 163-р від 09.09.2013 «Про введення нового фірмового стилю ДТЕК», відповідно до якого надано розпорядження використовувати знак «D.TEK» у діловій переписці, в рекламно - інформаційних та корпоративних матеріалах, в презентаціях та виробництві сувенірної продукції;

- копія альбому корпоративного спецодягу для працівників DTEK;

- копію розпорядження Товариства з обмеженою відповідальністю «ДТЕК Енерго» № 197-Р від 25.09.2014 «Про затвердження корпоративного альбому спецодягу для співробітників підприємств ДТЕК та Каталогу продукції з логотипом ДТЕК»;

- роздруківка електронного листування щодо виготовлення продукції з нанесенням знаку «D.TEK» в серпні 2019 року;

- копія рахунку - фактури № WN-1216/181 від 21.12.2016 на оплату товару - універсальна мобільна батарея з нанесенням, у фірмовому чохлі «D.TEK»;

- роздруківки інформації розміщеної в мережі інтернет за посиланнями:

https://www.dtek.com/ru/media-center/press/dtek-zapustil-set-skorostnуkh-zarуadok-dlya-elektromobiley-strum/

https://www.youtube.com/watch ?v=G47K2mI3jZw&list=PLybHOrG6cQPY85TOccmPw23P8n3INwQzB&index=3&t=0s

https://www.youtube.com/watch?v=wcLYt-BAgDk

- електронні докази розміщені за посиланнями:

https://www.youtube.com/watch?v=7W6bur4EwE8

https://www.youtube.com/watch?v= nulr3FD1ac

https://www.youtube.com/watch?v=3DuELP6eKPk

https://www.youtube.conn/user/DTEKcorp;

- програмне забезпечення для роботи на смартфонах «Портал ДТЕК», яке можна інсталювати на мобільний телефон за посиланнями:

https://plaу.google.com/store/apps/details?id=com.dtek.portal&hl=ru

https://apps.apple.com/ua/app/%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB-

%D0%B4%Dl%82%Dl%8D%D0%BA/id?l=ru;

- копії листів від 08.02.2017 № 415/Д7, № 416/В2, 417/3Э «Щодо поставки товару», в якому на розгляд пропонується корпоративна продукція з логотипом компанії ДТЕК;

- копія розпорядження Товариства з обмеженою відповідальністю «ДТЕК Енерго» № 112 від 05.10.2017 «Про виділення корпоративного зв`язку», в якому зазначено про видачу головному юрисконсульту фірмо фону для використання корпоративного зв`язку;

- копія договору № 5313 про закупівлю товару від 19.03.2019, укладеного ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО» та ТОВ «Флеш-Маркет Україна» щодо постачання товарів з логотипом (флеш - накопичувач, мобільна батарея);

- копія видаткової накладної № РН-09/15/01 від 15.09.2017 на поставку спецодягу;

- копії прибуткових ордерів про прийняття на склад спецодягу;

- копія договору № 1284-ВЭ про закупівлю товару від 13.02.2017, укладеного між ТОВ «ДТЕК СХІДЕНЕРГО» та ТОВ «МІК» щодо поставки спецодягу;

- копія видаткової накладної № РН-05/23/05 від 23.05.2017 на поставку спецодягу;

- копія договору № 937-ДЭ про закупівлю товару від 13.02.2017, укладеного між ТОВ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» та ТОВ «МІК» щодо поставки спецодягу;

- USB - накопичувач з логотипом ДТЕК сірого кольору;

- зарядний пристрій № 1 для акумуляторних батарей та електричних акумуляторів з логотипом ДТЕК у біло - жовтій коробці з логотипом ДТЕК та дротом для зарядки;

- зарядний пристрій № 2 для акумуляторних батарей та електричних акумуляторів з логотипом ДТЕК у сірому чохлі з логотипом ДТЕК та дротом для зарядки;

- мобільний телефон чорного кольору з логотипом ДТЕК.

Оцінюючи вказані докази, суд зазначає наступне.

До переліку товарів 9 класу МКТП за свідоцтвом України № 166794 внесені такі товари:

Наукові, морські, геодезичні, фотографічні, кінематографічні, оптичні, важильні, вимірювальні, сигналізаційні, контрольні (перевіряльні), рятувальні і навчальні прилади та інструменти; прилади та інструменти для передавання, перемикання, перетворювання, акумулювання, регулювання або контролювання електрики; апаратура для записування, передавання і відтворювання звуку або зображень; магнітні носії інформації, записові диски; компакт-диски, DVD та інші цифрові записові носії інформації; механізми для апаратів з передоплатою; касові апарати, рахувальні машини, засоби обробляння інформації, комп`ютери; комп`ютерні програмні засоби; пристрої для гасіння вогню; навитки (котушки) електричні; прискорювачі частинок; світловідбивальні круги одежні для запобігання транспортним аваріям; особисті засоби протиаварійного захисту; одяг для захисту у разі нещасних випадків, від проміння і вогню; акумулятори електричні до транспортних засобів; банки акумуляторів електричних; корпуси електричних акумуляторів; ареометри для кислот (ацидометри) акумуляторні; гідрометри; пластини акумуляторні; свисткові сигнали тривоги; звукові сигнальні пристрої; звукопроводи; звукозаписові диски, грамплатівки; переговорні трубки; актинометри; додавальні машини; аерометри; фотозбільшувачі; електродинамічна апаратура для дистанційного керування залізничними стрілками; магніти; навитки (котушки) електромагнітні; прилади для аналізування повітря; сигнальні пристрої; спиртометри; алідади; прилади для аналізування харчових продуктів; апарати електричні для дистанційного запалювання; батареї для запалювання; альтиметри; азбестові рукавиці для захисту у разі нещасних випадків; азбестовий одяг для захисту від вогню; амперметри; посилювачі; посилювальні лампи електронні; анемометри; калібрувальні кільця; вогнегасники; аноди; анодні батареї; антени; протизасліпове скло; протизасліпові козирки, щитки; протизавадні пристрої електричні; трансформатори електричні; апертометри (оптичні); машини для рахування і сортування грошей; розподільчі шафи електричні; землемірні топографічні) інструменти; мірні ланцюги (геодезичні); об`єктиви для аетрофотографування; термоелектронні лампи; аудіовізуальні навчальні засоби; музичні автомати передплатні; механізми до жетонних передоплатних автоматів; калібри; компаратори; сигналізатори пожежні; автоматичні покажчики низького тиску в шинах транспортних засобів; захисні (захистові) костюми для пілотів літунів); сигнальні дзвоники електричні; прутки для шукання підземних джерел води; рятувальні плоти; ваги; метеорологічні кулі; розмагнічувальні пристрої для магнітних стрічок; пристрої для записування на магнітну стрічку; магнітні стрічки; барометри; машини, пристрої для важення; ваги мостові, ваги-платформи; пожежні ударні пристрої (бияки); наснажувальні пристрої для акумуляторів; бетатрони; автомати для продавання квитків; корпуси гучномовців; лінзи накладні оптичні; виводи (клеми) (електричні); тископоказувальні затички до вентилів; гальванометри; кнопки до дзвоників; відгалужувальні коробки електричні; важелі звукознімачів до програвачів; спиртові поземники (ватерпаси); перфокартні машини конторські; оболонки для електричних кабелів (жильників); рамки на прозірки (слайди); лічильні диски; логарифмічні лінійки; розсувні калібри; дрібні вимірювальні інструменти; світлокопіювальні апарати; кінокамери (камери кінознімальні); капілярні трубки; звукозаписові носії; шоломи, каски захисні (захистові); респіратори (респіраторні маски), крім призначених для штучного дихання; маски для зварювальників; ланцюжки до пенсне; теплорегулівні пристрої; фотолабораторії; контрольно- вимірювальні прилади до парових котлів; шкарпетки електронагрівні; підставки для сушіння фотографій; монтажні пристрої для кіноплівок; схеми друкові (друковані); ліхтарі сигнальні (спалахові, блимкі); сигнальні дзвоники, футляри на предметні скельця мікроскопів; колектори електричні; електричне устаткування для скельця мікроскопів; колектори електричні; електричне устаткування для дистанційного керування виробничими процесами; вимикачі закриті електричні, перемикачі; компаси морські; окуляри оптичних приладів; лічильно-аналітичні машини; бухгалтерські машини; ткацькі лупи (нитколічильники); крокоміри, лічильники; метрономи; конденсатори електричні; провідники електричні; кабелепроводи (жильникопроводи) електричні; вмикачі (микачі); з`єднувачі лінійні електричні; з`єднувальні коробки електричні; перемикальні щити; контакти електричні; апарати для перевіряння оплати поштовими марками; регулівні прилади електричні; спостерігальна апаратура електрична; прилади для перевіряння швидкості транспортних засобів; перетворювачі електричні; фотокопіювальні апарати; шнурки до пенсне; реторти; тримачі реторт; коригувальні лінзи оптичні; об`єктиви (лінзи) (оптика); космографічні прилади; водолазні костюми спеціальні, скафандри; перемикальні (комутаційні) електричні апарати; вимикачі електричні; обмежувачі електричні; вилки, розетки штепсельні тощо (електричні з`єднувачі); випрямлячі струму; редуктори (електричні); метри швацькі; тиглі (лабораторні); прилади для вимірювання товщини ременю (шкіри вичиненої); циклотрони; детектори фальшивих (підроблених) монет; спускові механізми фотозатворів; денсиметри; мультфільми (мальовані); лабораторні лотки; металодетектори промислові або військові; гідролокатори (сонари); детектори; фотозатвори; мембрани (діафрагми) (акустичні); центрувальні пристрої для прозірок (слайдів); фотоапарати; прозірки (слайди); діапроектори (слайдові (прозіркові) проектори); прилади для вимірювання відстані; диктофони; дифракційні мікроскопи; гучномовці; переривники електричні; програвачі; мікроскопи; лічильники пройденої відстані; далеміри (телеметри); розподільчі щити електричні; розподільчі пульти електричні; кронциркулі, циркулі (вимірювальні інструменти); вимірювальні пристрої; динамометри; покажчики рівня води; пожежні драбини рятувальні; фотоблискавки; трубки (слухавки) телефонні; флуоресцентні екрани; проекційні екрани; щитки для захисту обличчя робітників; екрани фотографічні; фотографічні підставки для стікання; покажчики електровтрат; вимірювальні прилади електричні; кабелі (жильники) електричні; проводка електрична; пульти керування електричні; гальванічні елементи; з`єднувачі електричних ліній; з`єднувачі електричні; реле електричні; скло з електропровідним покривом; електролітичні ванни; передавачі електронних сигналів; радіопередавачі далекого зв`язку (телекомунікації); очищальні пристрої для грамплатівок, звукозаписових дисків; плівки звукозаписові; лічильники пройденої відстані до транспортних засобів; перемотувані фотографічні; мехічні вивіски; епідіаскопи; пробірки; збалансовувальні пристрої; термостати; ергометри; машини і прилади для випробовування матеріалів; овоскопи; вимірювальні давачі; покажчики рівня бензину; іскрогасники; футляри на фотоапарати і фотознаряддя (спеціальні); футляри на пенсне; апаратура, крім лікарської (медичної), для аналізування; рефрактометри; експонометри; пристрої для виписування рахунків; апарати лабораторні для ферментації (бродіння); пристрої безпеки руху на залізниці; проводи електричні; магнітні проводи; важки прямовисні; прямовиси; сітки для захисту у разі нещасних випадків; рятувальні сітки; рятувальні брезенти; пристрої для різання плівки; фільтри до протигазів або респіраторів; світлофільтри фотографічні; вольтододавальні пристрої; високочастотна апаратура; частотоміри; запобіжники плавкі (топкі); радіоприймачі; галенітові кристали (детектори); гальванічні батареї; рукавиці для захисту у разі нещасних випадків; рукавні для водолазів; рукавиці для захисту від рентгенівського проміння промислові; газоаналізатори; газометри (вимірювальні інструменти); рейки (віхи) (геодезичні інструменти); сушильні апарати для фотографій, фотоглянцювачі; лінійки вимірювальні; скляний посуд поградуйований; растри для фотоцинкографії; решітки до пластин електричних акумуляторів; костюми для захисту від вогню; аудіо-, відеоприймачі; геліографи; голограми; гігрометри; нитки розпізнавальні до електричних проводів; розпізнавальні жили електричних проводів; рятувальні апарати і спорядця; брандспойти (стволи пожежні); автомобілі пожежні; пожежні насоси (помпи); інклінометри, клінометри (індикатори нахилу); таксометри; покажчики кількості; вакуумметри; спідометри (покажчики швидкості); навитки (котушки) індуктивності; якорі електричні; пристрої для обробляння інформації; дзеркала для контрольно-оглядових робіт; переговорна апаратура (внутрішня); касети на фотоплатівки; інвертори електричні; іонізатори, крім призначених для обробляння повітря або води; вічка оптичні дверні; підрублювані швацькі; меблі спеціальні лабораторні; лактоденсиметри; лактометри; лампи фотолабораторні; ліхтарі, лампи оптичні; ліхтарі чарівні; сигнальні ліхтарі; лазери, крім лікарських (медичних); оптичні лінзи; поштові ваги; лаги (вимірювальні інструменти); лотліні (троси до зондів); лупи (оптика); знаки світиві; неонові лампи; окуляри (оптичні); прилади, інструменти, що мають окуляри; нівеліри; скельця до окулярів; оптичні вироби; манометри; перископи; захисні (захистові) маски; математичні інструменти; передоплатні механізми для телевізорів; мегафони; блоки пам`яті комп`ютера; лінійки розкладні; ртутні поземники (ватерпаси); пристрої для вимірювання швидкості (фотографія); точні вимірювальні прилади; метеорологічні інструменти та прилади; метри (вимірювальні інструменти); мікрометричні гвинти до оптичних приладів та інструментів; мікрофони; мікротоми; часові вимикачі автоматичні, крім годинникових; дзеркала оптичні; дихальні апарати для підводного плавання; мореплавні прилади і інструменти; морські прилади сигнальні; навігаційні прилади і інструменти; оправи до окулярів; батареї електричні; акумулятори електричні; поземники (прилади для визначання горизонтальності) (ватерпаси); нівелювальні прилади та інструменти; оправи до пенсне; призми оптичні; спостерігальні прилади; октанти; омметри; хвилеміри; оптичне скло; комп`ютери; комп`ютерні програми записані; осцилографи; переливальні пристрої для кисню; озонатори; мікрометри; сигнальні щити світиві або механічні; громовідводи (розрядники грозові); автостоянкові лічильники (часу); астрономічні прилади та інструменти; прилади для вимірювання товщини шкур; кислотні гідрометри; солеміри; промивальні посудини (фотографія); штативи до фотоапаратів; візири до фотоапаратів; фотометри; фототелеграфні апарати; фізичні апарати і прилади; автоматичні керувальні пристрої до транспортних засобів; пенсне; крапельнички; планшети (геодезичні інструменти); планіметри; вушні затички для водолазів, пірнальників; дзвоники сполохової сигналізації; гирі, важки; поляриметри; радіотелефонні станції; радіотелеграфні станції; тискоміри; індикатори (покажчики або реєстратори) тиску; проекційні апарати; катодні протикорозійні пристрої; одяг для захисту від вогню; назубники боксерські; пірометри; радари; радіо до транспортних засобів; радіологічні апарати промислові; транспортири (вимірювальні інструменти); апарати і устатковання, крім лікарських (медичних), що виробляють рентгенівське проміння; рентгенівські трубки, крім лікарських (медичних); захистові засоби від рентгенівського проміння, крім призначених на лікарські (медичні) потреби; телефонні апарати; рефрактори; рентгенівські апарати, крім лікарських (медичних); спектроскопи; опір електричний; термометри, крім лікарських (медичних); респіратори для проціджування (фільтрування) повітря; дихальні апарати, крім апаратів штучного дихання; реостати; безміни (ваги); сигналізація світлова або механічна; цукроміри; зонди на наукові потреби; супутники на наукові потреби; діафрагми для дослідницької апаратури; навчальна апаратура; навитки (котушки) дросельні; з`єднувальні затискачі електричні; замки електричні; секстанти; сигнальні свистки; попереджальні трикутники для несправних транспортних засобів; електродинамічна апаратура для дистанційного керування сигналами; тренажери для керування або перевіряння транспортних засобів; сирени; зондувальні апарати і машини; грузила до зондів, лотів; шумоміри; спектрографи; сферометри; стереоскопи; стереоскопні апарати; голки до програвачів; сульфітометри; телеграфні друкувальні апарати; тахометри; нарізеві (різьбові) калібри; телеграфні апарати; телевізори; телеграфні проводи; апаратура для дистанційного керування; радіощогли; телесуфлери; телефонні передавачі; дистанційні переривники; біноклі; телескопи; температурні індикатори; прилади для реєстрування часу; теодоліти; термостати до транспортних засобів; тоталізатори; лічильники обертів; регулятори числа обертів до програвачів; передавачі далекого зв`язку (телекомунікації); точні (прецизійні) терези; рейсмуси; радіолампи (вакуумні); урометри; варіометри; ноніуси; магнітні стрічки для відеозаписування; віскозиметри; протикрадіжні запобіжні пристрої електричні; регулятори напруги до транспортних засобів; рахувальні машини для виборів; вольтметри; пристрої для змінювання голок програвачів; перегінні апарати для лабораторного досліджування; дріт плавкий (топкий) з металевих сплавів (стопів); антикатоди; командові свистки для собак; оптичні приціли до вогнепальної зброї; протикрадіжні попереджальні пристрої; кутовимірювальні інструменти; бакени (буї, маяки) світиві; каркаси електричних навиток (котушок); плівки зекспоновані; дорожні знаки світиві або механічні; рятувальні буї; буї, бакени сигнальні; гудки; бусолі; компаси; сигналізатори в тумані, крім вибухових; радіологічні екрани промислові; розпізнавальні картки магнітні; фотоелементи; денситометри; диски магнітні; дискети; стрічки для чищення головок записувальних і відтворювальних; пристрої для відеозаписування; комп`ютерні клавіатури; схеми зінтегровані (інтегральні); напівпровідники; схеми зінтегровані (інтегральні) без корпусні; текстові процесори; катоди; рятувальні жилети; рятувальні пояси; хімічні апарати і інструменти; кінематографічні плівки зекспоновані; матеріали для електричних провідників (проводів, кабелів, жильників); контактні лінзи; футляри на контактні лінзи; інкубатори для бактерійних культур; сонячні батареї; мідний дріт в ізоляції; газорозрядні трубки електричні, крім світильних; діафрагми до фотоапаратів; набори препарувальних інструментів до мікроскопів; дистилювальні апарати на наукові потреби; дозувальні пристрої (дозатори); електричні дверні дзвоники; футляр на окуляри; печі лабораторні дослідницькі; духовки (сушильні шафи) лабораторні; світловоди волоконні (оптичні); проводи телефонні; рентгенівські плівки зекспоновані; фільтри для ультрафіолетового проміння (фотографія); рупори до гучномовців; триноги (штативи) до фотоапаратів; зчитувачі штрихових кодів; жилети непробивні (бронежилети); вказівні буї; плати кремнієві до зіитегррваних схем; хроматографи лабораторні; хронографи (прилади для записування часу); компакт-диски (аудіо-, відео-); компакт-диски (зчитна пам`ять); програми комп`ютерні оперативного обслуговування (записані); комп`ютерні периферійні пристрої; програмний статок комп`ютерів записаний; оптичні конденсори; акустичні пристрої зв`язку; з`єднувачі (обладдя для обробляння інформації); декомпресійні камери; плотери; маски підводні; електронні олівці (елементи дисплеїв); кодові магнітні картки; факсимільні апарати; пожежні судна; інтерфейси до комп`ютерів; дисководи з автоматичною заміною дисків до комп`ютерів (джукбокси); наколінники для робітників; регулятори освітлювання електричні; кодувальники магнітні; комп`ютерні пристрої для магнітних стрічок; мікропроцесори; модеми; монітори (комп`ютерні складники); монітори (комп`ютерні програми); мишки комп`ютерні (обладця для обробляння інформації); зчитувачі знаків оптичні; оптичні носії інформації; оптичні диски; принтери до комп`ютерів; процесори (головні процесові блоки); зчитувачі (обладця для обробляння інформації); паски безпеки, крім призначених для транспортних засобів і спортивного спорядця; сканери (обладця для обробляння інформації); детектори диму; транзистори (електроніка); рентгенограми, крім лікарських (медичних); муфти з`єднувальні до кабелів (жильників) електричних; рахівниці; записники електронні; відповідачі телефонні; відеокамери; касетні програвачі (плеєри); програвачі (плеєри) компакт-дисків; діагностичні апарати нелікарські (немедичні); дисководи до комп`ютерів; електрифіковані шини для монтування точкових джерел світла; електронні кишенькові перекладачі; електронні етикетки (налички) до товарів; протипожежні покриви; ліхтарі фотографічні; блоки пам`яті або мікропроцесори (зінтегровані (інтегральні) схеми); мірні ложки; блокноти-комп`ютери; електронні оповіщальні дошки; калькулятори кишенькові; взуття для захисту у разі нещасних випадків, від проміння і вогню; поливальні протипожежні системи; пускові кабелі (жильники) до моторів; окуляри від сонця; табель-годинники (часореєструвальні пристрої); відеокасети; касети з відеоіграми; відеоекрани; відеотелефони; окуляри захистові для спорту; носові затискачі для пірнальників та плавців; шоломи захистові до спорту; видання електронні завантажні; програми комп`ютерні (завантажний програмний статок); навігаційні прилади до транспортних засобів (бортові комп`ютери); магніти декоративні; переносні телефони; килимки під комп`ютерні мишки; стереопрогравачі персональні; підставки під зап`ястя для роботи з комп`ютером; кабелі (жильники) коаксіальні; кабелі (жильники) волоконні оптичні; ковпачки захисні до штепсельних розеток; морські глибиноміри; електричні огорожі; програми комп`ютерних ігор; наголовні навушники; баласти до освітлювальних пристроїв; радіопейджери (апарати особового радіовиклику); супутникові навігаційні пристрої; соленоїдні вентилі (електромагнітні перемикачі); запобіжники від перенапруги; рації переносні; покажчики напрямку вітру; світлопроменеві електронні покажчики; реанімаційні манекени (навчальні пристрої); регулятори апаратури для освітлювання сцени; піскові годинники; ДНК-чіпи; програвачі дисків DVD; автоматичні касові машини банкомата); світлофори (сигнальні пристрої); гарнітура для телефонів; азбестові шити для пожежників; шоломи для верхової їзди; одяг, призначений для лабораторій; закодовані ідентифікаційні браслети магнітні; транспондери; рінгтони для мобільних телефонів завантажні; файли музичні завантажні; файли зображувальні завантажні; манекени для аварійних випробувань; центрифуги лабораторні; плати схем друкових (друкованих); флеш-накопичувачі USB; прилади навігаційні до системи глобального позиціонування; медіаплеєри портативні; ремінці до стільникових телефонів; світлопроменеві діоди (LED); тріоди; трансформатори підвищувальні; ноутбуки (портативні комп`ютери); пожежні шланги.

Надані відповідачем докази в сукупності свідчать про використання Товариством з обмеженою відповідальністю «ДТЕК ЕНЕРГО», якому право на таке використання надав відповідач, знаку для товарів і послуг «D.TEK» за спірним свідоцтвом, адже такий знак використовується для маркування (наноситься на) товарів 9 класу МКТП, зокрема, флеш-накопичувачів USB, переносних телефонів, завантажного програмного статку, одягу для захисту, батарей електричних та акумуляторів електричих. Тобто відповідач використовує знак для товарів і послуг «D.TEK» саме для тих товарів (будь - яких), для яких він зареєстрований.

При цьому суд відхиляє доводи позивача щодо того, що таке використання не носить комерційного характеру, оскільки в даному випадку знак для товарів та послуг «D.TEK» використовується, як логотип компанії (тобто графічний знак, емблема, або символ, який використовується комерційним підприємством для підвищення впізнаваності і розпізнаваності в соціумі, в тому числі і на товарах, що належать до 9 класу МКТП.

Загалом логотипи використовуються компаніями як «візитна картка», «обличчя компанії», за якими клієнти впізнають товар, бізнес, або послугу серед великої кількості конкурентів на товарному ринку та приймають рішення про співпрацю з такою компанією. Логотип виступає як концентрована корпоративна індивідуальність компанії, створює впізнаваність бренду, володіє асоціативністю (через нього покупець знайомиться з компанією, запам`ятовує її та її цінності та орієнтуючись на нього здійснює вибір товару, послуги, або бізнесу).

Тобто використання Товариством з обмеженою відповідальністю «ДТЕК ЕНЕРГО» знаку для товарів та послуг «D.TEK» на товарах 9 класу МКТП підвищує цінність (вартість) як товару (послуги), що пропонується до продажу, так і самого бізнесу з продажу такого товару (послуги).

Також відповідний знак використовується в програмному забезпеченні (мобільному додатку), який на сьогоднішній день є безкоштовним, проте його використання може бути монетизоване в будь - який момент, як за рахунок введення абонентної плати за таке використання, так і за рахунок розміщення в ньому реклами.

Крім того, у справі наявні докази виростання відповідачем спірного знака для товарів і послуг у діловій документації, в рекламі та в мережі інтернет щодо товарів 9 класу МКТП.

Оскільки знак визнається використаним, також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака, суд відхиляє доводи позивача щодо відсутності в матеріалах справи доказів користування ТОВ «ДТЕК Енерго» саме спірною торговою маркою. Так, знак «D.TEK», який використовується ТОВ «ДТЕК Енерго» з дозволу відповідача, з огляду на колір останньої літери знаку, відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, і відповідна обставина не змінює відмінності знака.

Презумпція правомірності правочину визначена ст. 204 Цивільного кодексу України. відповідно до якої правочин є правомірним, якщо його недійсність прямо не встановлена законом або якщо він не визнаний судом недійсним. Лист № 76D від 03.09.2013, як правочин щодо надання дозволу на використання знаку, не дійсним в судовому порядку не визнавався, і доказів іншого матеріали справи не містять, при цьому в Законі України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" відсутні положення які б прямо встановлювали недійсність такого правочину. З урахуванням зазначеного, суд відхиляє доводи позивача щодо відсутності в матеріалах справи доказів, які б підтверджували перехід до ТВ «ДТЕК Енерго» права на використання знаку для товарів і послуг «D.TEK».

Відповідно до ст. 74 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

За приписами ст. 76, 77, 78, 79 Господарського процесуального кодексу України належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення. Обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування. Докази, одержані з порушенням закону, судом не приймаються. Достовірними є докази, створені (отримані) за відсутності впливу, спрямованого на формування хибного уявлення про обставини справи, які мають значення для справи. Наявність обставини, на яку сторона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, вважається доведеною, якщо докази, надані на підтвердження такої обставини, є більш вірогідними, ніж докази, надані на її спростування. Питання про вірогідність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.

Стандарт доказування "вірогідності доказів" підкреслює необхідність співставлення судом доказів, які надає позивач та відповідач. Тобто, з введенням в дію такого стандарту доказування необхідним є не надання достатньо доказів для підтвердження певної обставини, а надання саме тієї кількості, яка зможе переважити доводи протилежної сторони судового процесу.

Відповідно до статті 79 Господарського процесуального кодексу України наявність обставини, на яку сторона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, вважається доведеною, якщо докази, надані на підтвердження такої обставини, є більш вірогідними, ніж докази, надані на її спростування. Питання про вірогідність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.

Тлумачення змісту цієї статті свідчить, що нею покладено на суд обов`язок оцінювати докази, обставини справи з огляду на їх вірогідність, яка дозволяє дійти висновку, що факти, які розглядаються скоріше були (мали місце), аніж не були.

Докази надані відповідачем на спростування доводів позивача та на підтвердження обставин використання ним знаку для товарів і послуг «D.TEK» стосовно товарів 9 класу МКТП є більш вірогідними, на переконання суду, ніж докази надані позивачем, та дозволяють дійти висновку, що факти використання відповідачем знаку «D.TEK» стосовно товарів 9 класу МКТП впродовж 5 років, що передують зверненню позивача до суду із даним позовом, мають місце.

Отже, оскільки доводи позивача щодо не використання відповідачем знаку для товарів і послуг «D.TEK» за свідоцтвом України № 166794 більше ніж 5 років стосовно товарів 9 класу МКТП спростовані наявними у справі доказами, суд доходить висновку про відсутність правових підстав для дострокового припинення дії свідоцтва № 166794 на знак для товарів і послуг «D.TEK» на території України частково, стосовно товарів та послуг, що належать до класу 9 МКТП, у зв`язку з чим позов Фізичної особи-підприємця Антоненко Олександра Володимировича не підлягає задоволенню.

При цьому суд вважає за необхідне зазначити, що Європейський суд з прав людини у рішенні в справі "Серявін та інші проти України" вказав, що згідно з його усталеною практикою, яка відображає принцип, пов`язаний з належним здійсненням правосуддя, у рішеннях, зокрема, судів мають бути належним чином зазначені підстави, на яких вони ґрунтуються. Хоча пункт 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод зобов`язує суди обґрунтовувати свої рішення, його не можна тлумачити як такий, що вимагає детальної відповіді на кожний аргумент. Міра, до якої суд має виконати обов`язок щодо обґрунтування рішення, може бути різною залежно від характеру рішення.

Враховуючи приписи статті 129 Господарського процесуального кодексу України, суд покладає витрати по сплаті судового збору на позивача.

Керуючись ст. 12, 13, 73, 74, 76, 77, 86, 129, 214, 232, 233, 237, п. 2 ч. 5 ст. 238, ст. 240, 241, ч. 1 ст. 256, 288 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

1. У задоволенні позову Фізичної особи-підприємця Антоненко Олександра Володимировича ( АДРЕСА_1 ; ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ) до DTEK HOLDINGS LIMITED (ДТЕК ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД) (Фемістоклі Дерві, 3 Джулія Хаус, Р.С. 1066, Нікосія, Кіпр (CY); код реєстрації: 174860) про дострокове припинення дії свідоцтва в частині відмовити.

2. Судові витрати позивача покласти на Фізичну особу-підприємця Антоненко Олександра Володимировича ( АДРЕСА_1 ; ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ).

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів з дня його проголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Повний текст рішення складено 29.04.2021.

Суддя Г.П. Бондаренко - Легких