УХВАЛА

про призначення експертизи та

зупинення провадження у справі

м. Київ

11.05.2021справа № 910/8364/20

Господарський суд міста Києва у складі судді Марченко О.В., за участю секретаря судового засідання Роздобудько В.В.,

розглядаючи у відкритому судовому засіданні

справу №910/8364/20

за позовом фізичної особи-підприємця Новікова Святослава Сергійовича ( АДРЕСА_1 ; реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 )

до державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (01601, м. Київ, вул. Глазунова, буд. 1; ідентифікаційний код 31032378),

акціонерного товариства «Галичфарм» (79024, м. Львів, вул. Опришківська, буд. 6/8; ідентифікаційний код 05800293) та

акціонерного товариства «Київмедпрепарат» (01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 139; ідентифікаційний код 00480862)

про визнання свідоцтва України № 20339 на знак для товарів і послуг недійсним повністю і зобов`язання вчинити певні дії,

за участю представників:

позивача - не з`явився;

відповідача-1 - не з`явився;

відповідача-2 - Руднєвої Я.А. (довіреність від 24.122020 №72);

відповідача-3 - не з`явився,

ВСТАНОВИВ:

Фізична особа-підприємець Новіков Святослав Сергійович (далі - Підприємець) звернувся до господарського суду міста Києва з позовом до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (далі - Міністерство), акціонерного товариства «Галичфарм» (далі - АТ «Галичфарм») та акціонерного товариства «Київмедпрепарат» (далі - АТ «Київмедпрепарат») про:

- визнання недійсним свідоцтва України №20339 на знак для товарів і послуг «Фурацилін», власником якого є АТ «Галичфарм», щодо усіх товарів 05 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП);

- зобов`язання Міністерства внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг (далі - Реєстр) щодо визнання недійсним свідоцтва України №20339, про що здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Ухвалою господарського суду міста Києва від 18.06.2020 позовну заяву Підприємця залишено без руху та встановлено позивачу десятиденний строк з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху для усунення недоліків позовної заяви.

23.06.2020 позивач подав суду документи на виконання ухвали суду від 18.06.2020.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 26.06.2020 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі в порядку загального позовного провадження; підготовче засідання призначено на 03.08.2020.

14.07.2020 подало суду письмові пояснення щодо надання суду матеріалів заявки на реєстрацію знака для товарів і послуг «Фурацилін» на ім`я АТ «Галичфарм», за якими видано свідоцтво України №20339, в яких зазначило, що:

- відповідач-1 не має можливості надати матеріали заявки №97124032 на реєстрацію знака для товарів і послуг «Фурацилін» на ім`я АТ «Галичфарм», за якою було видано свідоцтво України №20339;

- на виконання ухвали господарського суду міста Києва від 26.06.2020 про відкриття провадження у справі було витребувано первинні документи заявки №97124032, за якою було видано оскаржуване свідоцтво №203390, з архіву державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (далі - Укрпатент), яке належить до сфери управління Міністерства та уповноважене діяти як заклад експертизи і відповідно до свого статуту забезпечує функціонування державної системи правової охорони інтелектуальної власності;

- проте, як було зазначено у службовій записці відділу системного обліку, контролю документів та архівних справ Укрпатенту (від 17.06.2020 № Вн-3115-С/2020) при здійсненні інвентаризації архіву первинних матеріалів заявки №97124032 на реєстрацію знака для товарів і послуг «Фурацилін» на ім`я АТ «Галичфарм», за якими видано свідоцтво України №20339, не було знайдено;

- вказаним відділом було надано належним чином завірену копію матеріалів заявки №97124032 з листуванням вже після видачі свідоцтва за заявкою;

- Міністерство зазначає про те, що датою подання заявки №97124032, за якою було видано оскаржуване свідоцтво № 203390 на знак для товарів і послуг «Фурацилін» щодо усіх товарів 05 класу МКТП, є 17.12.1997.

14.07.2020 Міністерство подало суду відзив на позов, в якому заперечує проти задоволення позовних вимог, вважає твердження позивача такими, що не ґрунтуються на положеннях чинного законодавства України в сфері інтелектуальної власності з огляду на таке:

- Міністерство не здійснює контроль за використанням знаків для товарів і послуг їх власниками, а здійснює державну реєстрацію та ведення державних реєстрів щодо об`єктів інтелектуальної власності та видає в установленому порядку охоронні документи на ці об`єкти;

- відповідачем-2 було подано заявку №97124032 про реєстрацію знака «Фурацилін» для товарів 05 класу МКТП «ліки для людини»; за заявкою №97124032 були проведені формальна експертиза та експертиза по суті відповідно до Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі - Закон) та встановлених на його основі Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 №116 (далі - Правила), під час якої заявлене до реєстрації позначення перевірялось на відповідність умовам надання правової охорони, визначених Законом;

- щодо твердження позивача, що слово «фурацилін» втратило свою розрізняльну здатність, оскільки широко використовувалося у відкритих джерелах інформації - посібниках, словниках, газетах, науковій літературі та інших, то це свідчить не про втрату ним розрізняльної здатності, а про лише відомість позначення «фурацилін»;

- Підприємець не надав доказів того, що станом на дату подання відповідної заявки - 17.12.1997 спірний знак тривалий час використовувався в Україні кількома виробниками як знак для товарів і послуг щодо усіх товарів 05 класу МКТП, що могло бути підставою для відмови в наданні правової охорони, враховуючи абзац п`ятий підпункту 4.3.1.4 пункту 4.3 Правил;

- позначення «фурацилін» не може вважатися оманливими або таким, що може ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, так як підстави для застосування до спірних правовідносин приписів абзацу п`ятого пункту 2 статті 6 Закону відсутні;

- словесне позначення «фурацилін» на дату подання заявки та протягом періоду розгляду заявки відповідно до приписів зазначених нормативно-правових актів не було міжнародною непатентованою назвою, не було таким, що не мало розрізняльної здатності, не було загальновживаним як позначення товарів і послуг певного виду, не було оманливим або таким, що могло ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 03.08.2020 продовжено строк підготовчого провадження у справі №910/8364/20; відкладено підготовче засідання з розгляду справи №910/8364/20 14.09.2020.

31.08.2020 АТ «Галичфарм» подало суду відзив на позовну заяву, в якому заперечило проти задоволення позовних вимог з огляду на те, що:

- знак для товарів і послуг «Фурацилін» за свідоцтвом України № 20339 ідентифікує для споживача лікарський засіб «ФУРАЦИЛІН®» певної сталої якості, яка визначена правовласником AT «Галичфарм»; саме тому знак для товарів і послуг «Фурацилін» за свідоцтвом України № 20339 асоціюється у споживачів як з виробником лікарського засобу «ФУРАЦИЛІН®» - AT «Галичфарм», власником прав на зазначений знак, так і з особою ліцензіата - AT «Київмедпрепарат» (12.07.2007 AT «Галичфарм» та AT «Київмедпрепарат» укладено ліцензійний договір №5400/9107/704 на використання знака для товарів і послуг « Фурацилін » за свідоцтвом України № 20339 , відповідно до якого ліцензіат (AT «Київмедпрепарат») набуває невиключної ліцензії на використання знака для товарів і послуг «Фурацилін» за свідоцтвом України №20339 для позначення лікарського засобу), на виробничих потужностях якої виготовляється цей лікарський засіб;

- позивач не надав доказів, які підтверджують наявність у нього охоронюваного законом інтересу, захист якого потребує звернення з позовом до суду, та не довів факт порушення свого права або законного інтересу стосовно предмету спору;

- Підприємець, звернувшись до господарського суду міста Києва з позовною заявою від 26.06.2020, пропустив строк позовної давності, встановлений статтею 257 Цивільного кодексу України, оскільки він знав про виробництво та реалізацію AT «Київмедпрепарат» лікарського засобу «Фурацилін» ще з 2016 року; крім того, відомості про видачу свідоцтва України № 20339 на знак для товарів і послуг «Фурацилін» були опубліковані у бюлетені «Промислова власність» від 15.08.2001 №7, з чого слідує, що із зазначеної дати відомості про спірне свідоцтво стали загальнодоступними, а тому факт здійснення офіційної публікації є також достатньою підставою для висновку про належне повідомлення всіх зацікавлених осіб про реєстрацію позначення і видачу AT «Галичфарм» оскаржуваного свідоцтва;

- позначення «Фурацилін» на дату подання заявки, до перерахованих у підпункті 4.3.1.4 пункту 4.3 Правил категорій не відноситься, а тому не є таким, що не мало розрізняльної здатності на дату подання заявки AT «Галичфарм»;

- твердження Підприємця про здійснення трьома виробниками використання в Україні позначення «Фурацилін» є необґрунтованими та не підтверджені жодними належними доказами;

- відомості, наявні в матеріалах справи, не дають підстав вважати знак для товарів і послуг «Фурацилін» за свідоцтвом України № 20339 загальновживаним позначенням для товарів певного виду станом на 17.12.1997 - дату подачі заявки на його реєстрацію, оскільки знак для товарів і послуг «Фурацилін» за свідоцтвом України № 20339 не відповідає жодній з обов`язкових ознак позначення, передбачених у підпункті 4.3.1.5 пункту 4.3 Правил, що увійшло до загального вжитку як позначення товарів певного виду;

- позначення « Фурацилін » не здатне породжувати неправдиві уявлення про товар, для якого зареєстрований знак для товарів і послуг «Фурацилін» за свідоцтвом України №20339, чим обумовлюється відсутність підстав вважати досліджуваний знак оманливим або таким, що може ввести в оману стосовно товару.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 14.09.2020 відкладено підготовче засідання з розгляду справи №910/8364/20 на 05.10.2020; зобов`язано позивача подати суду у строк до 28.09.2020 письмові пояснення стосовно клопотання АТ «Київмедпрепарат» про виключення останнього як неналежного співвідповідача та залучення до участі у справі як третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 05.10.2020 відкладено підготовче засідання з розгляду справи №910/8364/20 09.11.2020.

Позивач 06.11.2020 подав суду заперечення на відзиви, в яких фактично виклав доводи позовної заяви.

09.11.2020 відповідач-2 подав суду пояснення, в яких заперечив проти доказі, поданих позивачем 11.09.2020.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 09.11.2020 замінено у справі №910/8364/20 неналежного відповідача - Міністерство належним - державним підприємством «Український інститут інтелектуальної власності» (далі - Укрпатент); відкладено підготовче засідання з розгляду справи №910/8364/20 на 14.12.2020; витребувано у Державної митної служби України відомостей щодо осіб, які здійснювали експорт, імпорт препарату (у різних формах: розчини, таблетки, мазі тощо), що у своїй назві містили позначення «Фурацилін», у період до грудня 1997 року та об`єми поставок.

24.11.2020 позивач подав суду докази надіслання Укрпатенту позовної заяви з доданими до неї документами.

Державна митна служба України 30.11.2020 подала суду наявну інформацію щодо фактів митного оформлення експертно-імпортних операцій з товарами, контекстний пошук якої здійснено за назвою товару «фурацилін», наведено у графах 31 «Опис товару» митних декларацій, оформлених у період з 01.01.1993 по 31.12.1997 та в розрізі вказаних товарних груп.

АТ «Київмедпрепарат» 02.12.2020 подало суду відзив на позов, в якому заперечило проти задоволення позовних вимог з огляду на те, що позовні вимоги про визнання недійсним свідоцтва України № 20339 на знак для товарів і послуг «Фурацилін», власником якого є АТ «Галичфарм», щодо усіх товарів 05 класу МКТП були пред`явлені Підприємцем до неналежного відповідача, оскільки АТ «Київмедпрепарат» є лише ліцензіатом, на виробничих потужностях якого виготовляється лікарський засіб під торговою назвою «ФУРАЦИЛІН®» (таблетки для приготування розчину для зовнішнього застосування 20 мг, за реєстраційним посвідченням від 04.10.2006, від 06.09.2011, від 30.01.2014, від 19.07.2016 (переоеєстрація) №UA5187/01/01), не є власником свідоцтва України № 20339 на знак для товарів і послуг «Фурацилін» та не має жодних прав та обов`язків на нього.

Укрпатент 14.12.2020 подав суду відзив на позов, в якому виклав заперечення на позовну заяву, аналогічні відзиву Міністерства.

11.12.2020 відповідач-2 подав суду клопотання про долучення до матеріалів справи висновку експерта від 06.11.2020 №64-01.

Відповідач-2 11.12.2020 подав суду заперечення на відповідь (заперечення) позивача на відзив, в яких фактично виклав доводи відзиву на позов та зазначив, що вимоги позовної заяви є безпідставними, доводи Підприємця та їх обґрунтування неспроможними, а надані на їх підтвердження докази не переконливими.

Разом з тим, 11.12.2020 відповідач-2 подав суду заяву про продовження процесуальних строків на подання суду заперечення на відповідь (заперечення) позивача на відзив.

Суд продовжив процесуальний строки на подання відповідачем-2 заперечення на відповідь (заперечення) позивача на відзив та долучає їх до матеріалів справи.

Позивач 14.12.2020 подав суду додаткові пояснення з додатками, в яких зазначив, що позначення «Фурацилін» на дату подання заявки на реєстрацію у якості знака для товарів і послуг не задовольняло умовам надання правової охорони, а тому підлягає визнанню недійсним стосовно товарів 05 класу МКТП, для яких він зареєстрований.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 14.12.2020 відкладено підготовче засідання з розгляду справи №910/8364/20 на 18.01.2021.

14.01.2021 позивач подав суду клопотання про долучення до матеріалів справи доказів.

16.01.2021 відповідач-2 подав суду заперечення на додаткові пояснення позивача, в яких зазначив про те, що нормами Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) не передбачено подання суду додаткових пояснень та фактично виклав доводи відзиву на позов.

Відповідач-3 16.01.2021 подав суду додаткові пояснення, в яких зазначив про те,що позивач не подав жодних доказів, які підтверджують наявність у Підприємця охоронюваного законом інтересу, захист якого потребує звернення з позовом до суду та не довів факт порушення свого права або законного інтересу стосовно предмету спору зі сторони відповідачів.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 18.01.2021 відкладено підготовче засідання з розгляду справи №910/8364/20 на 15.02.2021.

12.02.2021 позивач подав суду заперечення на заперечення на додаткові пояснення позивача від 08.12.2020 вих. №01/08/20; заперечення: на відзив Укрпатенту, на висновок експерта від 06.11.2020 №64-01 та на заперечення відповідача-2 від 09.01.2021; клопотання про долучення до матеріалів справи доказів надіслання заперечень відповідачам-1,2,3.

Відповідачі-2,3 12.02.2021 подали суду заперечення проти задоволення клопотання позивача про долучення доказів до матеріалів справи.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 15.02.2021 відкладено підготовче засідання на 29.03.2021.

12.03.2021 АТ «Галичфарм» подало суду заперечення на заперечення позивача від 08.02.2021 вих. 08/02/21 на заперечення на додаткові пояснення позивача від 08.12.2020 вих. №01/08/20.

АТ «Київмедпрепарат» 12.03.2021 подало суду заперечення на заперечення на відзив Укрпатенту, висновок експерта від 06.11.2021 №64-01, заперечення на заперечення відповідача-2 від 09.01.2021.

26.03.2021 Підприємець подав суду клопотання про призначення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності, на вирішення якої просить поставити такі питання:

« Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 20339 таким, що не мав розрізняльної здатності на дату 17.12.1997 р.?

Чи складається знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 20339 лише з позначень, що є загальновживаними, як позначення товарів і послуг певного виду?

Чи був знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 20339 на дату 17.12.1997 р. оманливим з урахуванням випуску мазі фастин, у складі діючої речовини якої містився фурацилін?».

Проведення такої експертизи позивач просить доручити Харківському науково-дослідному інституту судових експертиз імені Заслуженого професора М.С. Бокаріуса.

У підготовчому засіданні 29.03.2021 представник відповідача-2 наголосив на доводах клопотання про призначення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності, поданого суду 26.03.2021, на вирішення якої просить поставити такі питання:

« 1. Чи є знак для товарів і послуг «Фурацилін» за свідоцтвом України № 20339 таким, що не мав розрізняльної здатності станом на 17.12.1997 - дату подачі заявки на його реєстрацію?

2. Чи є знак для товарів і послуг «Фурацилін» за свідоцтвом України № 20339 загальновживаним позначенням для товарів певного виду станом на 17.12.1997 - дату подачі заявки на його реєстрацію?

3. Чи є знак для товарів і послуг «Фурацилін» за свідоцтвом України № 20339 оманливим або таким, що може ввести в оману щодо наведених у свідоцтві товарів станом на 17.12.1997 - дату подачі заявки на його реєстрацію?».

Проведення такої експертизи відповідач-2 просить доручити Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 29.03.2021 відкладено підготовче засідання на 11.05.2021.

Відповідач-3 19.04.2021 подав суду додаткові пояснення щодо призначення у справі судової експертизи, в якому просив суд на вирішення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності поставити такі питання:

« 1. Чи є знак для товарів і послуг «Фурацилін» за свідоцтвом України № 20339 таким, що не мав розрізняльної здатності станом на 17.12.1997 - дату подачі заявки на його реєстрацію?

2. Чи є знак для товарів і послуг «Фурацилін» за свідоцтвом України № 20339 загальновживаним позначенням для товарів певного виду станом на 17.12.1997 - дату подачі заявки на його реєстрацію?

3. Чи є знак для товарів і послуг «Фурацилін» за свідоцтвом України № 20339 оманливим або таким, що може ввести в оману щодо наведених у свідоцтві товарів станом на 17.12.1997 - дату подачі заявки на його реєстрацію?».

Проведення такої експертизи відповідач-3 просить доручити Державному науково-дослідному експертно-криміналістичному центру МВС України (01024, м. Київ, вул. Богомольця, буд. 10).

19.04.2021 відповідач-2 подав суду письмові пояснення, в яких: заперечив проти доручення Харківському науково-дослідному інституту судових експертиз імені Заслуженого професора М.С. Бокаріуса проведення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності, оскільки для проведення неупередженого висновку за результатами судової експертизи необхідно призначити таку експертизу установі, яка знаходиться поза межами місцезнаходження позивача і відповідача-2 (учасники справи, які є найбільш зацікавленими у вирішенні спору на їх користь), тому АТ «Галичфарм» просило суд проведення судової експертизи доручити установі, яка знаходиться за місцем розгляду справи, а саме в межах міста Києва; заперечив проти винесення на вирішення експертизи запропонованих позивачем питань 2 та 3; АТ «Галичфарм» просило суд на вирішення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності поставити такі питання:

«Чи є знак для товарів і послуг «Фурацилін» за свідоцтвом України № 20339 загальновживаним позначенням для товарів певного виду станом на 17.12.1997 - дату подачі заявки на його реєстрацію?

Чи є знак для товарів і послуг «Фурацилін» за свідоцтвом України №20339 оманливим або таким, що може ввести в оману щодо наведених у свідоцтві товарів на 17.12.1997 - дату подачі заявки на його реєстрацію?».

У підготовче засідання 11.05.2021 з`явився представник відповідача-2; представники позивача та відповідачів-1,3 у підготовче засідання не з`явилися; представник відповідача-1 про дату час та місце проведення підготовчого засідання повідомлений належним чином, що підтверджується рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення, яке наявне у матеріалах справи; про причини неявки суд не повідомив.

07.05.2021 відповідач-3 подав суду клопотання про проведення підготовчого засідання, призначеного на 11.05.2021, без участі уповноваженого представника.

Позивач 11.05.2021 подав суду клопотання про відкладення підготовчого засідання у зв`язку із відрядженням уповноваженого представника позивача у м. Одеса.

Частиною третьою статті 56 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) передбачено, що юридична особа незалежно від порядку її створення бере участь у справі через свого керівника, члена виконавчого органу, іншу особу, уповноважену діяти від її імені відповідно до закону, статуту, положення, трудового договору (контракту) (самопредставництво юридичної особи), або через представника.

Тобто позивач не був позбавлений можливості забезпечити участь іншого представника чи Підприємця (особисто) у підготовчому засіданні 11.05.2021 у разі неможливості адвоката позивача взяти участь у даному підготовчому засіданні.

Крім того участь представників у підготовчому засіданні не була визнана судом обов`язковою.

З огляду на викладене суд не вбачає підстав для відкладення підготовчого засідання.

Суд у підготовчому засіданні 11.05.2021 розглядає клопотання позивача та відповідача-2 про призначення у справі №910/8364/20 судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності.

Представник відповідача-2 у підготовчому засіданні 11.05.2021 просив суд призначити у справі №910/8364/20 судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності, проведення, якої доручити установі, яка знаходиться за місцем розгляду справи, а саме в межах міста Києва.

Статтею 1 Закону України «Про судову експертизу» визначено, що судовою експертизою є дослідження на основі спеціальних знань у галузі науки, техніки, мистецтва, ремесла тощо об`єктів, явищ і процесів з метою надання висновку з питань, що є або будуть предметом судового розгляду.

Відповідно до частин першої і другої статті 98 ГПК України висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному законодавством. Предметом висновку експерта може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань.

Згідно з частинами першою та третьою - п`ятою статті 99 ГПК України суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов:

1) для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо;

2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів.

При призначенні експертизи судом експерт або експертна установа обирається сторонами за взаємною згодою, а якщо такої згоди не досягнуто у встановлений судом строк, експерта чи експертну установу визначає суд. З урахуванням обставин справи суд має право визначити експерта чи експертну установу самостійно. У разі необхідності може бути призначено декілька експертів для підготовки одного висновку (комісійна або комплексна експертиза).

Питання, з яких має бути проведена експертиза, що призначається судом, визначаються судом.

Учасники справи мають право запропонувати суду питання, роз`яснення яких, на їхню думку, потребує висновку експерта. У разі відхилення або зміни питань, запропонованих учасниками справи, суд зобов`язаний мотивувати таке відхилення або зміну.

Мотивуючи позовні вимоги, позивач, зокрема, зазначає, що:

- знак для товарів і послуг «Фурацилін», зареєстрований АТ «Галичфарм» для товарів 05 класу МКТП «ліки для людини», не відповідає умовам надання правової охорони як позначення, яке втратило для споживачів свою розрізняльну здатність та не може виконувати свою основну функцію - індивідуалізації товару відповідача-1;

- крім того, позначення «фурацилін» широко використовується у єдиному значенні як антибактеріальний, антисептичний препарат, як споживачами, так і фахівцями у різних галузях, а тому таке широке використання позначення призвело до того, що воно стало загальновживаним як позначення товарів певного виду;

- позначення «фурацилін» є суспільною власністю та його монополізація окремими особами порушує права і законні інтереси та вводить в оману інших учасників цивільного обороту;

- отже, наведене є підставою для визнання свідоцтва України № 20339 на знак для товарів і послуг «Фурацилін» недійсним.

Дослідивши матеріали справи, розглянувши клопотання позивача та відповідача-2 про призначення у справі судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності, враховуючи предмет спору, у зв`язку з необхідністю з`ясування питань, що виникли у вирішенні даного спору і потребують спеціальних знань, господарський суд міста Києва вважає за необхідне призначити у справі судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності.

Відповідно до пунктів 1 і 3 статті 5 Закону правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом. Право власності на знак засвідчується свідоцтвом.

Згідно з абзацами першим, другим та п`ятим пункту 2 статті 6 Закону згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону також позначення, які: звичайно не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання; складаються лише з позначень, що складаються лише з позначень, що є загальновживаними у сучасній мові або у добросовісній та усталеній торговельній практиці щодо товарів і послуг; можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Відповідно до пункту 3 статті 18 Закону дія свідоцтва припиняється за рішенням суду, зокрема, у зв`язку з перетворенням знака в позначення, що стало загальновживаним як позначення товарів і послуг певного виду після дати подання заявки.

Підпунктом 4.3.1.3 пункту 4.3 Правил, передбачено, що при перевірці позначення, заявленого на реєстрацію як знак, щодо наявності підстав для відмови в наданні правової охорони, відповідно до пункту 2 статті 6 Закону, встановлюється, чи не являються позначення такими, що: а) не мають розрізняльної здатності; б) є загальновживаними як позначення товарів певного виду; в) являють собою загальновживані символи і терміни; г) вказують на вид, якість, кількість, властивості, склад, призначення, цінність товарів і/або послуг, а також на місце і час їх виготовлення чи збуту; ґ) є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Відповідно до підпункту 4.3.1.4 пункту 4.3 Правил до позначень, що не мають розрізняльної здатності, відносяться: позначення, які складаються лише з однієї літери, цифри, лінії, простої геометричної фігури, що не мають характерного графічного виконання; реалістичні зображення товарів, якщо вони заявляються на реєстрацію як знак для позначення цих товарів; тривимірні об`єкти, форма яких обумовлена виключно функціональним призначенням, якщо такий об`єкт заявляється як знак; загальновживані скорочення; позначення, які тривалий час використовувались в Україні кількома виробниками як знаки для товарів, що мають спільну якість або інші характеристики, і втратили розрізняльну здатність як індивідуальні знаки відносно таких товарів.

Згідно з підпунктом 4.3.1.5 пункту 4.3 Правил до позначень, що є загальновживаними для товарів певного виду, належать позначення, які використовуються для певних товарів і які, внаслідок їх тривалого використання для одного й того ж товару або товару такого ж виду різними виробниками, стали видовими або родовими поняттями.

Підпункту 1.2.5 пункту 1.2 розділу І Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 №1950/5 та наказу Міністерства юстиції України від 14.01.2020 №131/5; далі - Інструкція), передбачено, що основними видами (підвидами) експертизи є: експертиза у сфері інтелектуальної власності: літературних та художніх творів; фонограм, відеограм, програм (передач) організації мовлення; винаходів і корисних моделей; промислових зразків; сортів рослин і порід тварин; комерційних (фірмових) найменувань, торговельних марок (знаків для товарів і послуг), географічних зазначень; топографій інтегральних мікросхем; комерційної таємниці (ноу-хау) і раціоналізаторських пропозицій; економічна у сфері інтелектуальної власності.

Предметом судової експертизи у сфері інтелектуальної власності є фактичні дані та обставини справи про властивості, ознаки, закономірності створення й використання об`єктів інтелектуальної власності, їх вартість, завдані збитки та економічні операції щодо цих об`єктів, які мають значення для досудового розслідування чи судового провадження й установлюються шляхом застосування спеціальних знань у визначеному законом порядку.

Пунктами 5.1 і 5.2 розділу V Інструкції передбачено, що основним завданням експертизи об`єктів інтелектуальної власності є визначення властивостей цих об`єктів, до яких належать об`єкти промислової власності, об`єкти авторського права і суміжних прав.

При дослідженні об`єктів промислової власності вирішуються питання щодо властивостей цих об`єктів, а саме: знаків для товарів і послуг (торговельних марок); комерційних найменувань; географічних зазначень; промислових зразків; винаходів і корисних моделей; комерційної таємниці і ноу-хау; раціоналізаторських пропозицій; топографії інтегральних мікросхем; сортів рослин; порід тварин тощо.

Відповідно до статті 7 Закону України «Про судову експертизу» судово-експертну діяльність здійснюють державні спеціалізовані установи, а також у випадках і на умовах, визначених цим Законом, судові експерти, які не є працівниками зазначених установ. До державних спеціалізованих установ належать, зокрема, науково-дослідні установи судових експертиз Міністерства юстиції України.

Проведення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності слід доручити Державному науково-дослідному експертно-криміналістичному центру МВС України; витрати за проведення судової експертизи покласти на позивача.

Згідно з пунктом 2 частини першої статті 228 ГПК України суд може за заявою учасника справи, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі у випадку призначення судом експертизи.

У зв`язку з призначенням господарським судом міста Києва судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності суд вважає за необхідне на час її проведення провадження у даній справі зупинити.

Керуючись статтями 99, 100, 228, 234 та 235 ГПК України, господарський суд міста Києва

УХВАЛИВ:

1 . Призначити у справі №910/8364/20 судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручити Державному науково-дослідному експертно-криміналістичному центру МВС України (01024, м. Київ, вул. Богомольця, буд. 10).

2. На вирішення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності поставити такі питання:

- чи набув знак для товарів і послуг «Фурацилін» за свідоцтвом України № 20339 розрізняльної здатності для товарів 05 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків станом на 17.12.1997 - дату подачі заявки на його реєстрацію?

- чи був знак для товарів і послуг «Фурацилін» за свідоцтвом України № 20339 загальновживаним позначенням для товарів 05 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків станом на 17.12.1997 - дату подачі заявки на його реєстрацію?

- чи був знак для товарів і послуг «Фурацилін» за свідоцтвом України №20339 таким, що може ввести в оману щодо наведених у свідоцтві товарів на 17.12.1997 - дату подачі заявки на його реєстрацію?

3. Відповідно до статті 4 Закону України «Про судову експертизу» попередити експерта(ів) про кримінальну відповідальність за статтями 384 та 385 Кримінального кодексу України.

4. Дану ухвалу та матеріали справи №910/8364/20 скерувати Державному науково-дослідному експертно-криміналістичному центру МВС України (01024, м. Київ, вул. Богомольця, буд. 10).

5. Витрати з проведення судової експертизи покласти на фізичну особу - підприємця Новікова Святослава Сергійовича ( АДРЕСА_1 ; реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ). Зобов`язати фізичну особу - підприємця Новікова Святослава Сергійовича здійснити попередню оплату експертизи відповідно до виставленого експертною установою рахунку.

6. Зобов`язати судового експерта(ів) надіслати сторонам у справі належним чином засвідчені копії висновку, складеного за результатами проведення судової експертизи.

7. Провадження у справі №910/8364/20 зупинити до закінчення проведення судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності.

Ухвала набрала законної сили 11.05.2021 та може бути оскаржена в частині зупинення провадження у справі протягом десяти днів з моменту її підписання до Північного апеляційного господарського суду.

Повний текст ухвали складено 14.05.2021.

Суддя О.В. Марченко