РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

23.03.2021Справа № 910/7051/20

За позовом Фізичної особи - підприємця Котенка Сергія Володимировича;

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Фудекс24";

про зобов`язання вчинити певні дії.

Суддя Мандриченко О.В.

Секретар судового засідання Дюбко С.П.

Представники:

Від позивача: Швець В. І., адвокат, ордер серії АА № 1035594 від 02.07.20;

Іщенко Г. М., ордер серії № АА № 1060099 від 23.03.21;

Від відповідача: Кочерга Д. О., адвокат, довіреність № б/н від 14.08.20.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

До Господарського суду міста Києва звернулася Фізична особа-підприємець Котенко Сергій Володимирович з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Фудекс24", в якому просить зобов`язати відповідача припинити неправомірне використання в господарській діяльності, в тому числі в найменуванні товариства, словосполучення "ФУДЕКС24" та "FOODEX24", внести зміни до установчих документів щодо зміни повного та скороченого найменування українською мовою ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФУДЕКС24" (ТОВ "ФУДЕКС24"), повного та скороченого найменування англійською мовою LIMITED LIABILITY COMPANY "FOODEX24" (LLC "FOODEX24") та провести державну реєстрацію таких змін.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 22.05.2020 року відкрито провадження у справі № 910/7051/20 та вирішено справу розглядати за правилами загального позовного провадження зі стадії підготовчого засідання, розгляд справи призначено на 16.06.2020 року.

Через відділ діловодства суду 27.08.2020 р. представником позивача подана заява про уточнення позовних вимог.

Пунктом 3 ч. 2 ст. 182 ГПК України передбачено право сторони подати заяву про уточнення позовних вимог та/або заперечень проти них на стадії підготовчого провадження.

Оскільки уточнена позовна заява від 27.08.2020 не суперечить вимогам процесуального кодексу, вказана заява прийнята судом до розгляду.

Через відділ діловодства суду 27.08.2020 р. від відповідача надійшов письмовий відзив на позовну заяву разом з висновком експерта № 1-08/2020 від 26.08.2020 за результатами проведення дослідження у сфері інтелектуальної власності.

Через відділ діловодства суду 03.11.2020 від представника відповідача надійшла заява про виклик свідка. Вказана заява була відхилена судом з огляду на її необгрунтованість.

В судовому засіданні 17.11.2020 р. від представника позивача надійшло клопотання про призначення експертизи у сфері інтелектуальної власності. Судом відхилене зазначене вище клопотання, оскільки у матеріалах справи вже міститься висновок експерта у сфері інтелектуальної власності, а позивачем не обґрунтовано неможливості вирішення спору без призначення ще однієї експертизи об`єктів інтелектуальної власності. Також суд вважає, що призначення ще однією експертизи є недоцільним і таким, що суперечить принципу розумності строку вирішення спору. Суд відзначає, що позивач не був обмежений у праві надати суду висновок експерта на його замовлення відповідно до ч. 3 ст. 98 ГПК України.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 08.12.2020 року закрито підготовче провадження та призначено справу № 910/705/20 до судового розгляду по суті на 26.01.2021 року.

У судових засіданнях 26.01.2021 та 09.03.2021 оголошувалась перерва в слуханні справи по суті.

Під час розгляду спору по суті 23.03.2021 р. представники позивача підтримали позовні вимоги та просили їх задовольнити повністю.

Представник відповідача в судовому засіданні 23.03.2021 р. проти позовних вимог заперечував, у задоволенні позову просив відмовити з підстав, викладених у своїх письмових запереченнях.

Розглянувши подані документи і матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об`єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд

ВСТАНОВИВ

Котенко Сергій Володимирович є фізичною особою-підприємцем, державна реєстрація суб`єкта господарювання якого була здійснена 29.08.2016, про що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань було здійснено відповідний запис.

Як зазначає позивач, він провадить свою господарську діяльність у сфері надання послуг із постачання готових страв за індивідуальними програмами споживачам, зокрема, через мережу Інтернет на веб-сторінці: https://foodexhub.com.ua/.

Позивач вказує, що починаючи з 2016 року використовує у власній господарській діяльності комерційне (фірмове) найменування " FOODEX " ("ФУДЕКС").

Позивачу стало відомо, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІНТЕР-ЦЕНТР" змінило повне та скорочене найменування на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФУДЕКС24" (ТОВ "ФУДЕКС24").

Відповідно до відомостей із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, одноособовим учасником (засновником) ТОВ "ФУДЕКС24" є ОСОБА_1. Позивач зазначає, що останній є особою, стосовно якої в мережі Інтернет розміщувалась інформація про відкриття останнім онлайн супермаркету під комерційним найменуванням "FOODEX24".

Обгрунтовуючи свої позовні вимоги позивач посилається на те, що у діях відповідача вбачаються ознаки незаконного використання комерційного (фірмового) найменування "FOODEX24" (ФУДЕКС24), схожого до ступеня змішування з комерційним (фірмовим) найменуванням Позивача - "FOODEX" ("ФУДЕКС"), а тому позивач звернувся з даним позовом до суду з вимогами зобов`язати відповідача припинити використання К(Ф)Н «ФУДЕКС24» та "FOODEX24" шляхом виключення з повного та скороченого найменувань ТОВ «ФУДЕКС24».

Оцінюючи подані докази та наведені обґрунтування за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об`єктивному розгляді в судовому засіданні всіх обставин справи в їх сукупності, суд вважає, що позовні вимоги не підлягають задоволенню, виходячи з наступного.

До відносин, пов`язаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, застосовуються положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України та іншими законами (ч. 2 ст. 154 ГК України).

Згідно ст. 418 ЦК України, право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об`єкт права інтелектуальної власності, визначений цим Кодексом та іншим законом. Право інтелектуальної власності становлять особисті немайнові права інтелектуальної власності та (або) майнові права інтелектуальної власності, зміст яких щодо певних об`єктів права інтелектуальної власності визначається цим Кодексом та іншим законом. Право інтелектуальної власності є непорушним. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у його здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

До об`єктів права інтелектуальної власності, визначених ст. 420 ЦК України належать, в т.ч. комерційні (фірмові) найменування.

Відповідно до ч. 1 ст. 489 ЦК України, правова охорона надається комерційному найменуванню, якщо воно дає можливість вирізнити одну особу з-поміж інших та не вводить в оману споживачів щодо справжньої її діяльності.

Право інтелектуальної власності на комерційне найменування виникає з моменту першого використання та охороняється без обов`язкового подання заявки на нього чи його реєстрації і незалежно від того, є чи не є комерційне найменування частиною торговельної марки (ч 2. ст.489 ЦКУ).

Згідно зі ст.490 ЦКУ майновими правами інтелектуальної власності на комерційне найменування є:

1) право на використання комерційного найменування;

2) право перешкоджати іншим особам неправомірно використовувати комерційне найменування, в тому числі забороняти таке використання;

3) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Майнові права інтелектуальної власності на комерційне найменування передаються іншій особі лише разом з цілісним майновим комплексом особи, якій ці права належать, або його відповідною частиною. Їх чинність припиняється у разі ліквідації юридичної особи та з інших підстав, встановлених законом (ст.491 ЦКУ).

Суб`єкт господарювання - юридична особа або громадянин-підприємець може мати комерційне найменування. Громадянин-підприємець має право заявити як комерційне найменування своє прізвище або ім`я (частина перша статті 159 Господарського кодексу України).

У разі якщо комерційне найменування суб`єкта господарювання є елементом його торговельної марки, то здійснюється правова охорона і комерційного найменування, і торговельної марки (частина четверта статті 159 Господарського кодексу України). Також, особи можуть мати однакові комерційні найменування, якщо це не вводить в оману споживачів щодо товарів, які вони виробляють та (або) реалізовують, та послуг, які ними надаються (частина четверта статті 489 Цивільного кодексу України). Водночас відповідно до статті 4 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції" неправомірним є використання імені, комерційного (фірмового) найменування без дозволу (згоди) суб`єкта господарювання, який раніше почав використовувати їх або схожі на них позначення у господарській діяльності, що призвело чи може призвести до змішування з діяльністю цього суб`єкта господарювання.

З матеріалів справи вбачається, що Товариство з обмеженою відповідальністю "Фудекс24" використовує у своїй діяльності комерційне (фірмове) найменування «ФУДЕКС24» на кирилиці та "FOODEX24" на латиниці. Відповідач здійснює свою господарську діяльність, зокрема, через мережу Інтернет на веб-сайті, який розміщений за посиланням www.foodex24.com.

Позивач вважає, що використання відповідачем комерційного (фірмового) найменування «ФУДЕКС24» та "FOODEX24", схожого до ступеня змішування з комерційним (фірмовим) найменуванням позивача - "FOODEX" ("ФУДЕКС") є порушенням прав Фізичної особи - підприємця Котенка Сергія Володимировича на комерційне (фірмове) найменування " FOODEX " та «ФУДЕКС».

Відповідачем, на підтвердження своїх заперечень проти позовних вимог, було долучено до матеріалів справи висновок експерта № 1-08/2020 від 26.08.2020, складений експертом Пейкрішвілі М.Ш. за результатами проведення дослідження у сфері інтелектуальної власності.

На вирішення експерта були поставлені наступні запитання:

1. Чи є підстави вважати, що фізична особа-підприємець Котенко Сергій Володимирович з моменту його державної реєстрації (29.08.2016 р.) використовував та використовує комерційні (фірмові) найменування «FoodEx» та/або «ФудЕкс» у власній господарській діяльності, у тому числі при наданні послуг з постачання готових страв?

2. Чи є комерційне (фірмове) найменування «FoodEx» та комерційне (фірмове) найменування « Foodex24 », яке використовується Товариством з обмеженою відповідальністю «ФУДЕКС24», тотожними?

3. Чи є комерційне (фірмове) найменування «ФудЕкс» та комерційне (фірмове) найменування «ФУДЕКС24», яке використовується Товариством з обмеженою відповідальністю «ФУДЕКС24», тотожними?

4. Чи можуть споживачі внаслідок використання Товариством з обмеженою відповідальністю «ФУДЕКС24» комерційних (фірмових) найменувань «Foodex24» та/або «ФУДЕКС24» при здійсненні торгівлі товарами, у тому числі торгівлі продуктами харчування та напоями бути введені в оману щодо господарської діяльності фізичної особи-підприємця Котенка Сергія Володимировича?

Висновком експерта № 1-08/2020 від 26.08.2020 було встановлено наступне :

1. З урахуванням наданих для проведення дослідження матеріалів немає підстав вважати, що фізична особа-підприємець Котенко Сергій Володимирович з моменту його державної реєстрації (29.08.2016 р.) використовував та використовує комерційні (фірмові) найменування «FoodEx» та/або «ФудЕкс» у власній господарській діяльності, у тому числі при наданні послуг з постачання готових страв.

2. Комерційне (фірмове) найменування «FoodEx» та комерційне (фірмове) найменування «Foodex24», яке використовується Товариством з обмеженою відповідальністю «ФУДЕКС24», не є тотожними.

3. Комерційне (фірмове) найменування «ФудЕкс» та комерційне (фірмове) найменування «ФУДЕКС24», яке використовується Товариством з обмеженою відповідальністю «ФУДЕКС24», не є тотожними.

4. Внаслідок використання Товариством з обмеженою відповідальністю «ФУДЕКС24» комерційних (фірмових) найменувань «Foodex24» та/або «ФУДЕКС24» при здійсненні торгівлі товарами, у тому числі торгівлі продуктами харчування та напоями споживачі не можуть бути введені в оману щодо господарської діяльності фізичної особи- підприємця Котенка Сергія Володимировича.

Згідо з ч. 3 ст. 98 ГПК України, висновок експерта може бути наданий на замовлення учасника справи або на підставі ухвали суду про призначення експертизи.

Відповідно до ст. 98 ГПК України:

1. Висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному законодавством.

2. Предметом висновку експерта може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань. Предметом висновку експерта не можуть бути питання права.

3. Висновок експерта може бути підготовлений на замовлення учасника справи або на підставі ухвали суду про призначення експертизи.

4. Висновок експерта викладається у письмовій формі і приєднується до справи.

5. Суд має право за заявою учасників справи або з власної ініціативи викликати експерта для надання усних пояснень щодо його висновку.

6. У висновку експерта повинно бути зазначено: коли, де, ким (ім`я, освіта, спеціальність, а також, за наявності, свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта, стаж експертної роботи, науковий ступінь, вчене звання, посада експерта), на якій підставі була проведена експертиза, хто був присутній при проведенні експертизи, питання, що були поставлені експертові, які матеріали експерт використав. Інші вимоги до висновку експерта можуть бути встановлені законодавством.

7. У висновку експерта має бути зазначено, що він попереджений (обізнаний) про відповідальність за завідомо неправдивий висновок, а у випадку призначення експертизи судом - також про відповідальність за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків.

Проаналізувавши висновок експерта № 1-08/2020 від 26.08.2020 р., суд дійшов висновку про його обґрунтованість та узгодженість із іншими матеріалами справи та чинним законодавством України. Отже, складений за допомогою застосування спеціальних знань у сфері інтелектуальної власності висновок експерта № № 1-08/2020 від 26.08.2020 р. є належним і допустимим доказом у справі і заслуговує на увагу господарського суду у якості важливого доказу по справі у сукупності із іншими зібраними у справі доказами.

Висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими статтею 86 цього Кодексу. Відхилення судом висновку експерта повинно бути мотивоване в судовому рішенні (ст. 104 ГПК України).

За змісту ч. 1 ст. 128 ГК України, громадянин визнається суб`єктом господарювання у разі здійснення ним підприємницької діяльності за умови державної реєстрації його як підприємця без статусу юридичної особи відповідно до статті 58 цього Кодексу.

Частиною 1 ст. 55 ГК України встановлено, що суб`єктами господарювання визнаються учасники господарських відносин, які здійснюють господарську діяльність, реалізуючи господарську компетенцію (сукупність господарських прав та обов`язків), мають відокремлене майно і несуть відповідальність за своїми зобов`язаннями в межах цього майна, крім випадків, передбачених законодавством.

Пунктом 2 ч. 1 цієї статті встановлено, що суб`єктами господарювання є, зокрема, громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані відповідно до закону як підприємці.

Позивач є громадянином-підприємцем у розумінні ГК України.

Як вже зазначалося вище, статтею 159 ГК України визначено, що суб`єкт господарювання - юридична особа або громадянин-підприємець може мати комерційне найменування. Громадянин-підприємець має право заявити як комерційне найменування своє прізвище або ім`я.

Таким чином, законодавство чітко встановлює, що громадянин-підприємець може використовувати у якості свого комерційного (фірмового) найменування лише своє прізвище або ім`я, та не може використовувати у якості комерційного (фірмового) найменування інші словесні позначення.

Як встановлено ст. ст. 73, 74 Господарського процесуального кодексу України, доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи.

Згідно з ст. 76 Господарського процесуального кодексу України, належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування.

Статтею 79 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що наявність обставини, на яку сторона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, вважається доведеною, якщо докази, надані на підтвердження такої обставини, є більш вірогідними, ніж докази, надані на її спростування. Питання про вірогідність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.

В порядку, передбаченому ст. 86 Господарського процесуального кодексу України, суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також вірогідність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

За результатом дослідження зібраних у матеріалах справи доказів, суд дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення позовних вимог Фізичної особи - підприємця Котенка Сергія Володимировича, оскільки у позивача відсутні правові підстави вимагати заборонити відповідачу використовувати його комерційне (фірмове) найменування «ФУДЕКС24» та "FOODEX24", оскільки воно не тотожне із позначеннями на які посилався позивач та які не є комерційними (фірмовими) найменуваннями у розумінні закону.

Таким чином, виходячи з меж заявлених позовних вимог, системного аналізу положень чинного законодавства України та матеріалів справи, суд дійшов висновку про те, що позовні вимоги Фізичної особи - підприємця Котенка Сергія Володимировича не підлягають задоволенню.

Витрати по сплаті судового збору відповідно до ч. 4 ст. 129 Господарського процесуального кодексу України, покладаються на позивача.

Представником відповідача будо заявлено клопотання про розподіл судових витрат у справі № 910/7051/20, за змістом якого останній просив суд розподілити понесені відповідачем судові витрати пов`язані з проведенням експертизи та професійної правничої допомоги.

Статтею 123 Господарського процесуального кодексу України, зокрема, визначено, що судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов`язаних з розглядом справи. До витрат, пов`язаних з розглядом справи, належать, зокрема, витрати пов`язані з проведенням експертизи та витрати на професійну правничу допомогу.

Пунктом 2 частини 2 статті 126 Господарського процесуального кодексу України визначено, що розмір суми, що підлягає сплаті в порядку компенсації витрат адвоката, необхідних для надання правничої допомоги, встановлюється згідно з умовами договору про надання правничої допомоги на підставі відповідних доказів, які підтверджують здійснення відповідних витрат.

Положеннями частини 8 статті 129 Господарського процесуального кодексу України визначено, що розмір судових витрат, які сторона сплатила або має сплатити у зв`язку з розглядом справи, встановлюється судом на підставі поданих сторонами доказів (договорів, рахунків тощо). Такі докази подаються до закінчення судових дебатів у справі або протягом п`яти днів після ухвалення рішення суду, за умови, що до закінчення судових дебатів у справі сторона зробила про це відповідну заяву. У разі неподання відповідних доказів протягом встановленого строку така заява залишається без розгляду.

Судом встановлено, що відповідачем дотримані вимоги частини 8 статті 129 Господарського процесуального кодексу України, а саме:

- відповідачем здійснено звернення до суду із заявою про компенсацію здійснених ним витрат на професійну правничу допомогу до закінчення судових дебатів;

- докази понесення витрат пов`язаних із розглядом справи, а саме понесені відповідачем витрати на професійну правничу допомогу в сумі 82 230,00 грн. підтверджені: копією договору № 0008-20-1 про надання правничої (правової) допомоги від 14 серпня 2020 року, копією рахунку-фактури № 0008-20-1 від 31 серпня 2020 року; копією платіжного доручення № 763 від 28 серпня 2020 року, копією свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю № 2924 від 31 травня 2020 року.

- понесені відповідачем витрати пов`язані з проведенням експертизи в сумі 33 000,00 грн. підтверджені: копією договору № 1/08Е про надання послуг з проведення експертного дослідження у сфері інтелектуальної власності від 18.08.2020 року (разом з додатками до нього), копією заяви від 18.08.2020 року, копією рахунку № 3Е від 18.08.2020 року, копією акт від 26.08.2020 року, копією платіжного доручення № 704 від 19 серпня 2020 року.

Таким чином, за висновками суду, відповідачем доведено належними та допустимими доказами розмір понесених останнім витрат на правничу допомогу в розмірі 82 230,00грн. та підтверджено обсяг наданих послуг та їх вартість. Також відповідачем доведене понесення ним судових витрат пов`язаних з проведенням експертизи в розмірі 33 000,00 грн., які підлягають стягненню з позивача, у зв`язку з відмовою у задоволенні позову.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 129, 236-241 Господарського процесуального кодексу України, суд

В И Р І Ш И В:

1. У задоволенні позову відмовити повністю.

2. Стягнути з Фізичної особи - підприємця Котенка Сергія Володимировича ( АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_1 ) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Фудекс24" (03040, м. Київ, вул. Красилівська, буд. 11, ) 33 000 (тридцять три тисячі) грн. 00 коп. витрат пов`язаних з проведенням експертизи та 82 230 (вісімдесят дві тисячі двісті тридцять) грн. 00 коп. витрат на професійну правничу допомогу.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду відповідно до п. 17.5 Перехідних положень Господарського процесуального кодексу України подається до Північного апеляційного господарського суду через Господарський суд міста Києва протягом 20 (двадцяти) днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Повний текст рішення складено 21.04.2021.

Суддя О.В. Мандриченко