РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.04.2021Справа № 910/10935/20

Господарський суд міста Києва у складі судді Щербакова С.О., за участю секретаря судового засідання Філон І.М., розглянувши матеріали господарської справи

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгово-Виробнича компанія "ВОЛДІ"

до 1) Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності»,

2) Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "ВІВА"

про дострокове припинення дії свідоцтв України на знаки для товарів і послуг

Представники:

від позивача: Картушин Д.М.;

від відповідача-1: не з`явився;

від відповідача-2: Матвіїв В.М.

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Торгово-Виробнича компанія "ВОЛДІ" (далі-позивач) звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (далі-відповідач 1) та Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "ВІВА"(далі-відповідач 2), в якому просить суд:

- достроково частково припинити дію свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 56264 в частині товарів і послуг 30, 35 класів МКТП;

- достроково припинити дію свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 108004 повністю;

- зобов`язати Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, щодо дострокового часткового припинення дії свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 56264 в частині товарів і послуг 30, 35 класів МКТП та опублікувати відомості про це в офіційному бюлетені "Промислова власність";

- зобов`язати Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, щодо дострокового повного припинення дії свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 108004 та опублікувати відомості про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що відповідачем-2 не використовуються свідоцтва України № 56264 та № 108004 на знак для товарів та послуг "ШОКОБУМ" щодо товарів 30 класу МКТП та "ТОРТЮФЕЛЬ" щодо товарів 30 класу МКТП відповідно. Крім того, позивач зазначає, що дія таких свідоцтв України порушує його права та інтереси під час здійснення ним господарської діяльності з виробництва та продажу товарів 30 класу МКТП маркованих позначеннями "CHOCOBOOM" та "TORTUFEL" та перешкоджає реєстрації знаків для товарів і послуг "CHOCOBOOM" та "TORTUFEL".

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 29.07.2020 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі. Розгляд справи здійснюється в порядку загального позовного провадження. Підготовче засідання призначено на 03.09.2020.

14.08.2020 через відділ автоматизованого документообігу суду від Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгово-Виробнича компанія "ВОЛДІ" надійшла заява про забезпечення позову.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 18.08.2020 заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгово-Виробнича компанія "ВОЛДІ" про забезпечення позову задоволено. До набрання рішенням законної сили у справі № 910/10935/20 вжито заходи до забезпечення позову.

20.08.2020 через відділ автоматизованого документообігу суду від Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України надійшов відзив на позовну заяву, в якому відповідач-1 зазначає, що Мінекономіки не передбачено здійснення контролю за використанням знаків для товарів і послуг їх власниками. Крім того, відповідач-1 зазначає, що позивачу необхідно довести факт невикористання відповідачем спірних знаків для товарів і послуг.

03.09.2020 через відділ автоматизованого документообігу суду від Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "ВІВА" надійшов відзив на позовну заяву, в якому відповідач-2 зазначає, що позивачем не доведено факту невикористання ТОВ "Торговий дім "ВІВА" оспорюваних знаків для товарів і послуг, як і не доведено порушення відповідачем-2 прав та інтересів позивача під час здійснення господарської діяльності з виробництва та продажу товарів 30 класу МКТП, маркованих позначеннями " CHOCOBOOM " та "TORTUFEL".

У судовому засіданні 03.09.2020 суд на місці ухвалив відкласти розгляд справи на 24.09.2020.

07.09.2020 до Господарського суду міста Києва надійшла зустрічна позовна заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "ВІВА" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгово-Виробнича компанія "ВОЛДІ" та Товариства з обмеженою відповідальністю "Інтернет Інвест" про заборону використання позначень та зобов`язання вчинити дії.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 16.09.2020 повернуто Товариству з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "ВІВА" зустрічну позовну заяву до Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгово-Виробнича компанія "ВОЛДІ" та Товариства з обмеженою відповідальністю "Інтернет Інвест" про захист прав інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг у справі № 910/10935/20.

22.09.2020 через відділ автоматизованого документообігу суду відповідач-2 подав клопотання про відкладення розгляду справи, в якому у зв`язку із зайнятістю представника Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "ВІВА" в іншому судовому засіданні призначеному в Луцькому міськрайонному суді Волинської області, просить суд відкласти підготовче засідання на іншу дату.

23.09.2020 позивач через відділ автоматизованого документообігу суду подав письмові пояснення на відзив на позовну заяву, в якому, зокрема зазначає, що надані відповідачем-2 видаткові накладні за період 2017-2020 роки свідчать про поставку останнім десерту «Екстаза» та не містить в собі жодної інформації про знаки для товарів і послуг "ШОКОБУМ" та "ТОРТЮФЕЛЬ" за оскаржуваними свідоцтвами №№56264, 108004 та, відповідно, не підтверджують їх використання відповідачем-2.

У судовому засіданні 24.09.2020 суд на місці ухвалив відкласти розгляд справи на 29.10.2020.

27.10.2020 через відділ автоматизованого документообігу суду відповідач подав заяву про зупинення провадження у справі, в якій просить суд зупинити провадження у даній справі до вирішення Північним апеляційним господарським судом апеляційної скарги ТОВ "Торговий дім "ВІВА" на ухвалу Господарського суду міста Києва від 16.09.2020.

У судовому засіданні 29.10.2020 позивач через відділ автоматизованого документообігу суду подав заяву про залучення правонаступника, в якій просить суд залучити до участі у справі правонаступника Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України - Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності».

Також, у судовому засіданні 29.10.2020 представник позивача подав клопотання про встановлення додаткового строку для подання доказів, в якому просить суд надати додатковий час для подання до суду висновку експерта за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності у даній справі.

Крім того, у судовому засіданні 29.10.2020, розглянувши клопотання відповідача про зупинення провадження у справі, суд визнав подане клопотання необґрунтованим та відмовив у його задоволенні (мотиви викладені в ухвалі суду від 26.11.2020).

У судовому засіданні 29.10.2020 суд на місці ухвалив відкласти розгляд справи на 26.11.2020.

25.11.2020 до суду надійшло клопотання відповідача-2 (надіслане на електронну пошту суду), в якому відповідач-2 просить суд зупинити провадження у даній справі до вирішення Північним апеляційним господарським судом апеляційної скарги ТОВ "Торговий дім "ВІВА" на ухвалу Господарського суду міста Києва від 16.09.2020 про повернення зустрічної позовної заяви.

У судовому засіданні 26.11.2020 представник позивача надав клопотання про заміну неналежного відповідача, в якому просить суд замінити неналежного відповідача-1 у справі № 910/10935/20 Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України на належного відповідача - Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності».

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 26.11.2020 клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгово-Виробнича компанія "ВОЛДІ" про заміну неналежного відповідача задоволено. Замінено первісного відповідача-1 у справі № 910/10935/20 - Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України на належного відповідача - Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності». Зокрема, підготовче засідання відкладено на 24.12.2020.

08.12.2020 від Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "ВІВА" надійшло клопотання про проведення судового засідання в режимі відеоконференції (надіслане на електронну пошту суду).

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 14.12.2020 відмовлено Товариству з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "ВІВА" у задоволенні клопотання про проведення судового засідання у справі № 910/10935/20, призначеного на 24.12.2020, у режимі відеоконференції.

23.12.2020 через відділ автоматизованого документообігу суду відповідач-2 подав клопотання про відкладення розгляду справи, в якому зазначає, що ТОВ "Торговий дім "ВІВА" не отримувало відзиву на позовну заяву заміненого відповідача, у зв`язку з чим не може надати свої пояснення, а тому просить суд відкласти розгляд справи на іншу дату.

24.12.2020 через відділ автоматизованого документообігу суду позивач подав клопотання про приєднання доказів, відповідно до якого просить суд долучити до матеріалів справи, зокрема висновок експерта № 2020 за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності від 27.11.2020 та просить суд стягнути з відповідача - ТОВ "Торговий дім "ВІВА" на користь позивача витрати понесені останнім, у зв`язку з проведенням експертного дослідження об`єктів інтелектуальної власності.

У судовому засіданні 24.12.2020 позивач відкликав раніше подану заяву про залучення правонаступника.

Також, у судовому засіданні 24.12.2020 відкладено розгляд справи на 04.02.2021.

28.12.2020 через відділ автоматизованого документообігу суду від Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» надійшов відзив на позовну заяву, в якому відповідач-1 зазначає, що до функцій Укрпатенту не віднесено здійснення контролю за використанням торговельних марок їх власниками, у даному випадку позивач повинен в сукупності довести факти невикористання відповідачем-2 своїх прав на торговельну марку, а відповідач-2 безпосереднє та фактичне використання або зазначити поважні причини невикористання торговельних марок. Крім того, відповідач-1 просить суд розгляд справи проводити без участі представника Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» з урахуванням пояснень, викладених у відзиві.

03.02.2021 позивач через відділ автоматизованого документообігу суду подав клопотання про стягнення судових витрат, в якому просить суд у разі прийняття рішення про задоволення позовних вимог стягнути з ТОВ "Торговий дім "ВІВА" на користь позивача судові витрати на професійну правничу допомогу у розмірі 42 081, 00 грн.

04.02.2020 через відділ автоматизованого документообігу суду відповідач-2 подав заяву про залучення третіх осіб, в якій просить суд залучити до участі у справі, в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача - ОСОБА_1 та ОСОБА_2 .

Судове засідання, призначене на 04.02.2021 не відбулося у зв`язку із перебуванням судді Щербакова С.О. у період з 01.02.2021-05.02.2021 на навчанні в Національній школі суддів України.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 08.02.2021 призначено підготовче судове засідання на 25.02.2021.

24.02.2021 до суду надійшли заперечення відповідача щодо стягнення судових витрат (надіслані на електронну пошту суду).

25.02.2021 через відділ автоматизованого документообігу суду позивач подав заперечення на заяву про залучення третіх осіб, в яких зазначає, що рішення у даній справі жодним чином не впливає на права ОСОБА_1 та ОСОБА_2 .

У судовому засіданні 25.02.2021 розглянувши подану відповідачем-2 заяву про залучення третіх осіб, суд відмовив у її задоволенні (мотиви викладені в ухвалі суду від 25.02.2021).

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 25.02.2021 закрито підготовче провадження та призначено справу до судового розгляду по суті. Судове засідання у справі № 910/10935/20 призначено на 25.03.2021.

24.03.2021 через відділ автоматизованого документообігу суду відповідач подав заяву про визнання представника позивача неналежним, а поданих ним доказів - недопустимими, яка обгрунтована тим що представник позивача Картушин Д.М. не є адвокатом та не може здійснювати представництво ТОВ "Торгово-Виробнича компанія "ВОЛДІ" у даній справі, у зв`язку з чим просить суд визнати неналежним представником Картушина Д.М., повернути без розгляду заяви по суті, а також заяви з процесуальних питань подані неналежним представником ТОВ "Торгово-Виробнича компанія "ВОЛДІ" Картушиним Д.М. у даній справі та визнати недопустимими та не приймати до розгляду докази, які були долучені Картушиним Д.М .

Також, 24.03.2021 до суду надійшло клопотання відповідача про відкладення розгляду справи (надіслане на електронну пошту суду), в якому відповідач у зв`язку з запровадженням карантину просить суд відкласти судове засідання на іншу дату.

У судовому засіданні 25.03.2021 представник позивача подав письмові пояснення, в яких зазначає, що повноваження адвоката підтверджуються свідоцтвом про право заняття адвокатською діяльністю, а не відомостями внесеними до Єдиного реєстру адвокатів України.

Також, у судовому засіданні 25.03.2021, розглянувши клопотання відповідача про відкладення розгляду справи, суд відмовив у його задоволенні у зв`язку із його необгрунтованістю, оскільки відкладення розгляду справи є правом суду, основною передумовою для якого є не відсутність у судовому засіданні представників сторін, а неможливість вирішення спору у відповідному судовому засіданні. При цьому, явка сторін не визнавалася обов`язковою. Процесуальним законом розгляд справи з обов`язковою участю представників сторін також не передбачений.

Крім того, у судовому засіданні 25.03.2021 відкладено розгляд справи на 15.04.2021.

14.04.2021 відповідач через відділ автоматизованого документообігу суду подав клопотання про долучення доказів.

У цьому судовому засіданні представник відповідача-2 підтримав раніше подану заяву про визнання представника позивача неналежним, а поданих ним доказів - недопустимими.

Представник позивача заперечив проти задоволення вказаної заяви.

Розглянувши заяву відповідача-2 про визнання представника позивача неналежним, а поданих ним доказів - недопустимими, суд відзначає наступне.

Згідно з ч. 3 ст. 56 Господарського процесуального кодексу України, юридична особа незалежно від порядку її створення бере участь у справі через свого керівника, члена виконавчого органу, іншу особу, уповноважену діяти від її імені відповідно до закону, статуту, положення, трудового договору (контракту) (самопредставництво юридичної особи), або через представника.

Представником у суді може бути адвокат або законний представник (ч. 1 ст. 58 Господарського процесуального кодексу України).

Відповідно до ч.1 ст. 60 Господарського процесуального кодексу України повноваження представників сторін та інших учасників справи мають бути підтверджені такими документами: довіреністю фізичної або юридичної особи.

Згідно ч. 3, 4 ст. 60 Господарського процесуального кодексу України, довіреність від імені юридичної особи видається за підписом (електронним цифровим підписом) посадової особи, уповноваженої на це законом, установчими документами. Повноваження адвоката як представника підтверджуються довіреністю або ордером, виданим відповідно до Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність".

Так, інтереси позивача у даній справі представляє адвокат Картушин Дмитро Михайлович (свідоцтво про право заняття адвокатською діяльністю КВ № 6064), який діє на підставі довіреності від 09.07.2020.

Згідно зі статтею 12 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» особі, яка склала присягу адвоката України, радою адвокатів регіону у день складення присяги безоплатно видаються свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю та посвідчення адвоката України.

Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю і посвідчення адвоката України не обмежуються віком особи та є безстроковими.

Відповідно до статті 17 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» Рада адвокатів України забезпечує ведення Єдиного реєстру адвокатів України з метою збирання, зберігання, обліку та надання достовірної інформації про чисельність і персональний склад адвокатів України, адвокатів іноземних держав, які відповідно до цього Закону набули права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, про обрані адвокатами організаційні форми адвокатської діяльності. Внесення відомостей до Єдиного реєстру адвокатів України здійснюється радами адвокатів регіонів та Радою адвокатів України.

Аналіз вказаних законодавчих норм свідчить, що особа адвоката підтверджується посвідченням адвоката України та свідоцтвом про право на заняття адвокатською діяльністю. Тоді як відомості до Єдиного реєстру адвокатів України вносяться радами адвокатів регіонів та Радою адвокатів України.

Аналогічна правова позиція викладена у постанові Верховного Суду від 06.07.2019 у справі № 855/229/19.

Стаття 32 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» передбачає порядок припинення права на заняття адвокатською діяльністю.

Так, до матеріалів справи долучено копію свідоцтва про право заняття адвокатською діяльністю КВ № 6064, виданого 22.03.2018 року адвокату України Картушину Дмитру Михайловичу, оригінал якого, разом з посвідченням адвоката України були досліджені судом у цьому судовому засіданні.

Доказів, що вказані документи визнані у передбаченому законом порядку недійсними або є скасованими, матеріали справи не містять.

Також відсутні докази щодо припинення права Картушина Дмитра Михайловича на заняття адвокатською діяльністю у порядку передбаченому законом.

Таким чином, враховуючи викладене вище, у суду відсутні підстави для визнання представника позивача Картушина Д. М. неналежним, відповідно заява відповідача-2 про визнання представника позивача неналежним, а поданих ним доказів - недопустимими не підлягає задоволенню.

Також, у цьому судовому засіданні представник позивача підтримав заявлені позовні вимоги.

Представник відповідача-2 заперечив проти задоволення позовних вимог.

Представник відповідача-1 у судове засідання не з`явився, однак у поданому до суду 28.12.2020 відзиві на позовну заяву просив розгляд справи проводити без участі представника Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» з урахуванням пояснень, викладених у відзиві.

Приймаючи до уваги, що представник відповідача-1 був належним чином повідомлений про дату та час судового засідання, враховуючи, що матеріали справи містять достатньо документів для розгляду справи по суті, суд вважає, що неявка у судове засідання представників відповідача-1 не є перешкодою для прийняття рішення у даній справі.

Відповідно до ст. 233 Господарського процесуального кодексу України, рішення у даній справі прийнято у нарадчій кімнаті за результатами оцінки доказів, поданих сторонами та витребуваних судом.

У судовому засіданні 15.04.2021 відповідно до ст. 240 Господарського процесуального кодексу України судом проголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення представників позивача та відповідача-2, Господарський суд міста Києва

ВСТАНОВИВ:

Як зазначає позивач, починаючи з 2016 ТОВ "Торгово-Виробнича компанія "ВОЛДІ" здійснює виробництво солодощів, а саме: тортуфелів - вафельних сендвічів з потовщеним шаром начинки, шоколадних цукерок з різноманітними типами начинок, вафельних цукерок та вафель з різноманітними смаками.

Позивач також зазначає, що товари ТОВ "Торгово-Виробнича компанія "ВОЛДІ" з використанням позначень "CHOCOBOOM" та "TORTUFEL" реалізуються у різних торгівельних мережах по всій території України, зокрема в магазинах та супермаркетах Сільпо, ЕКО-маркет, Віlla, АТБ, Ашан, Фуршет тощо.

Крім того, позивач вказує, що з метою забезпечення захисту своїх прав на позначення "CHOCOBOOM" та "TORTUFEL", позивачем до Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» були подані заявки на реєстрацію знаків для товарів і послуг:

- № m202010972 від 05.06.2020 на знак для товарів і послуг "CHOCOBOOM" (комбінований), подана на реєстрацію для товарів і послуг 30, 35 класів МКТП;

- № m202010964 від 05.06.2020 на знак для товарів і послуг "TORTUFEL", подана на реєстрацію для товарів 30 класу МКТП.

Проте, за результатами пошуку на схожість та тотожність позначень, позивачем були виявлені зареєстровані на ім`я Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "ВІВА" схожі до ступеня сплутування знаки для товарів і послуг "ШОКОБУМ" та " ТОРТЮФЕЛЬ " за свідоцтвами України № 56264 та № 108004.

Так, Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "ВІВА" є власником наступних свідоцтв України на знак для товарів і послуг, а саме:

- № 56264 від 15.11.2005 на знак для товарів і послуг - "ШОКОБУМ" (комбіноване) щодо 30, 35, 39 класів для товарів і послуг за Міжнародною класифікацією товарів і послуг (далі - МКТП), на підставі заявки № m4 від 13.11.2003:

Кл. 30: Солодощі; сіль для консервування харчових продуктів; какаові продукти; цукерки; печиво;

Кл. 35: Реклама; керування справами; розміщування в одному місці, на користь іншим особам, солодощів, какаових продуктів, печива, цукерок, яке дає змогу покупцям зручно оглядати і купувати ці товари у пунктах оптової та роздрібної торгівлі; демонстрування товарів; сприяння продажеві;

Кл. 39: Посередництво у перевозінні; пакування товарів.

- № 108004 від 26.12.2017 на знак для товарів і послуг - «Тортюфель» (комбіноване) щодо 30 класу для товарів і послуг за МКТП, на підставі заявки № m200723365 від 26.12.2007: арахісові кондитерські вироби; борошно харчове; борошняні вироби; борошняні кондитерські вироби; булочки здобні; вівсяні пластівці; вівсяні продукти; галетне печиво; желе фруктові (кондитерські вироби); заварний крем; замінники кави; кавові напої; кавові напої з молоком; какао; какао з молоком; какаові напої; какаові продукти; карамелі (цукерки); карамельки-таблетки (кондитерські вироби); марципани; мигдальне тісто; мигдальні кондитерські вироби; напої на основі чаю; напої шоколадні; палички локричні (кондитерські вироби); печиво; пироги; пироги (кондитерські вироби); пластівці (зернові продукти); помадки (кондитерські вироби); праліне; харчові прикраси для тортів, тістечок; рослинні замінники кави; тістечка; тісто на торти, тістечка; тонке сухе печиво (крекер); торти; торти, пироги з фруктами; запашники до тортів, тістечок, крім ефірних олій; пудра на торти, тістечка; торти, тістечка рисові; халва; цукерки; цукрові кондитерські вироби; шоколад; шоколадні напої з молоком.

Разом з тим, як зазначає позивач, він не знайшов жодної інформації з доступних та відкритих джерел щодо підтвердження факту використання відповідачем-2 (ТОВ "Торговий дім "ВІВА") знака для товарів і послуг 30, 35 класу МКТП та знака для товарів і послуг " ТОРТЮФЕЛЬ " щодо товарів 30 класу МКТП за оскаржуваними свідоцтвами України №№ 56264, 108004 відповідно.

Крім того, згідно листа Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України № 3433-03/33142-07 від 27.05.2020 у Реєстрі державної системи сертифікації відсутня інформація про сертифікати відповідності на продукцію виробництва ТОВ "Торговий дім "ВІВА" під торговельною маркою "ШОКОБУМ" та "ТОРТЮФЕЛЬ".

Також, Товариством з обмеженою відповідальністю "Торгово-Виробнича компанія "ВОЛДІ" було надано висновок експерта № 202 за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності від 27.11.2020, складений судовим експертом Жилою Богданом Володимировичем, відповідно до якого експерт дійшов наступних висновків, зокрема:

1. Позначення «chocoboom», що застосовується на товарах виробництва Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «ВІВА» не є ні таким, що має форму торговельної марки за свідоцтвом України № 56264, ні таким, що відрізняється від неї лише окремими елементами, що не змінює в цілому її відмітності, чим обумовлюється відсутність підстав вважати його застосування використанням даної торговельної марки.

Позначення «шокобум комб.», що застосовується на товарах виробництва Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «ВІВА» та на Інтернет-сайті за адресою http://chocolada.com.ua/, є таким, що відрізняється елементами, що не змінює в цілому її відмітності, однак відповідні товари відсутні у переліку товарів 30 класу МКТП, стосовно яких зареєстровано торговельну марку, чим обумовлюється відсутність підстав вважати таке застосування використанням даної торговельної марки.

Застосування позначення «шокобум комб.» на Інтернет-сайті за адресою http://chocolada.com.ua/ не є використанням торговельної марки за свідоцтвом України № 56264 стосовно послуг 35, 39 класів МКТП, для яких її зареєстровао.

2. Позначення «тортюфель», що застосовується на товарах виробництва Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «ВІВА» та на Інтернет-сайті за адресою http://chocolada.com.ua/, є таким, що відрізняється від торговельної марки за свідоцтвом України № 108004 лише окремими елементами, що не змінює в цілому її відмітності, однак відповідні товари відсутні у переліку товарів 30 класу МКТП, стосовно яких зареєстровано торговельну марку, чим обумовлюється відсутність підстав вважати таке застосування використанням даної торговельної марки.

3. Такий товар, як десерт екстра-чорний «Екстаза» виробництва Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «ВІВА» відноситься до товарів 29 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (Ніццька класифікація) 8-ї (2001 рік) та 9-ї (2006 рік) редакцій, чинних на дати подання заявок, за якими було видано відповідно свідоцтва України №56264 та № 108004 на торговельні марки.

У вказаному висновку зазначено, що експерт обізнаний про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок відповідно до ст. 384 Кримінального кодексу України.

Отже, обґрунтовуючи свої вимоги, позивач зазначає, що знаки для товарів і послуг "ШОКОБУМ" та "ТОРТЮФЕЛЬ" за свідоцтвами України № 56264 та № 108004 не використовуються в Україні протягом п`яти років, що дає підстави для дострокового припинення їх дії, у зв`язку з чим позивач просить достроково частково припинити дію свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 56264 в частині товарів і послуг 30, 35 класів МКТП; достроково повністю припинити дію свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 108004 та зобов`язати відповідача-1 внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, щодо дострокового часткового припинення дії свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 56264 в частині товарів і послуг 30, 35 класів МКТП та дострокового повного припинення дії свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 108004 та опублікувати відомості про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Оцінюючи подані докази та наведені обґрунтування за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об`єктивному розгляді в судовому засіданні всіх обставин справи в їх сукупності, суд вважає, що позовні вимоги підлягають задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно зі ст. 11 Цивільного кодексу України, цивільні права та обов`язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов`язки; підставами виникнення цивільних прав та обов`язків, зокрема, є договори та інші правочини.

До відносин, пов`язаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, застосовуються положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України та іншими законами (ч. 2 ст. 154 ГК України).

Частиною 1 ст. 418 Цивільного кодексу України визначено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об`єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільним кодексом України та іншим законом.

Право інтелектуальної власності є непорушним відповідно до ч.3 ст.418 Цивільного кодексу України. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у його здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

До об`єктів права інтелектуальної власності, відповідно до ч.1 ст.155 Господарського кодексу України та ч.1 ст.420 Цивільного кодексу України, зокрема, належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг).

Право інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом у випадках і порядку, передбачених законом (ч.1 ст.157 Господарського кодексу України).

Згідно п. 4 ст. 1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (в редакції станом на дату звернення до суду з вказаним позовом), знак - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів (ст. 492 Цивільного кодексу України).

У відповідності до ст. 494 Цивільного кодексу України, набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом. Набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію або визнана в установленому законом порядку добре відомою, не вимагає засвідчення свідоцтвом.

Згідно ст. 495 Цивільного кодексу України, майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є:

1) право на використання торговельної марки;

2) виключне право дозволяти використання торговельної марки;

3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання;

4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Відповідно до ч. 1-3 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом. Об`єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень. Право власності на знак засвідчується свідоцтвом.

Згідно п. 4 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Відповідно до ст. 17 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", власник свідоцтва повинен добросовісно користуватися правами, що випливають із свідоцтва.

Згідно з п. 4 ст. 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", якщо знак не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково.

У цьому разі дія свідоцтва може бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва не зазначить поважні причини такого невикористання. Такими поважними причинами, зокрема є:

- обставини, що перешкоджають використанню знака незалежно від волі власника свідоцтва, такі як обмеження імпорту чи інші вимоги до товарів і послуг, встановлені законодавством;

- можливість введення в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, під час використання знака особою, що звернулася до суду, чи іншою особою щодо товарів і послуг, відносно яких висунута вимога про припинення дії свідоцтва.

Отже, з урахуванням положень п. 4 ст. 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", достроково може бути припинена повністю або частково дія свідоцтва, знак за яким не використовується в Україні протягом більше ніж трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації.

Водночас, 01.09.2017 набула чинності Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі - Угода про асоціацію та Сторони), яка була вчинена 21.03.2014 та 27.06.2014 в м. Брюсселі та ратифікована Україною 16.09.2014 згідно Закону України від 16.09.2014 № 1678-VII "Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони".

Відповідно до статті 158 Угоди про асоціацію для цілей цієї Угоди права інтелектуальної власності включають зокрема, торговельні марки.

Угодою про асоціацію встановлені окремі стандарти, які доповнюють та уточнюють права і зобов`язання Сторін згідно з Угодою про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (ТРІПС) та іншими міжнародними договорами у сфері інтелектуальної власності, зокрема, щодо торговельних марок.

Статтею 198 Угоди про асоціацію визначено, що сторони передбачають, що реєстрація торговельної марки підлягає анулюванню, якщо протягом безперервного п`ятирічного періоду вона не була введена у використання на відповідній території для товарів або послуг, стосовно яких вона зареєстрована, і відсутні належні причини для невикористання; проте жодна особа не може заявити, що права власника на торговельну марку мають бути анульовані, якщо протягом проміжку часу між закінченням п`ятирічного періоду і поданням заяви про анулювання розпочалося або було поновлено реальне використання торговельної марки; початок використання або його поновлення протягом трьохмісячного періоду, що передує заяві про анулювання, яке розпочалося відразу після закінчення безперервного п`ятирічного періоду невикористання, не беруться до уваги, якщо підготовка до початку або поновлення використання здійснюється лише у зв`язку з тим, що власник усвідомлює можливість подання заяви про анулювання.

Таким чином, наведені норми ст. 198 Угоди про асоціацію передбачають анулювання реєстрації торговельної марки, якщо протягом безперервного п`ятирічного періоду вона не була введена у використання на відповідній території для товарів або послуг, стосовно яких вона зареєстрована, і відсутні належні причини для невикористання, тоді як згідно чинних норм п. 4 ст. 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" достроково може бути припинена повністю або частково дія свідоцтва, знак за яким не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації.

Статтею 9 Конституції України встановлено, що чинні міжнародні договори, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України.

Статтею 19 Закону України "Про міжнародні договори України" визначено, що чинні міжнародні договори України, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства і застосовуються у порядку, передбаченому для норм національного законодавства. Якщо міжнародним договором України, який набрав чинності в установленому порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені у відповідному акті законодавства України, то застосовуються правила міжнародного договору. Аналогічні приписи містить стаття 10 Цивільного кодексу України.

Таким чином, з урахуванням ст. 198 Угоди про асоціацію, реєстрація торговельної марки підлягає анулюванню, якщо протягом безперервного п`ятирічного періоду вона не була введена у використання на відповідній території для товарів або послуг, стосовно яких вона зареєстрована, і відсутні належні причини для невикористання.

Відповідно до ч. 1 ст. 426 Цивільного кодексу України, способи використання об`єкта права інтелектуальної власності визначаються Цивільним кодексом України та іншим законом.

Використанням торговельної марки у сфері господарювання, відповідно до ч. 2 ст. 157 Господарського кодексу України, визнається застосування її на товарах та при наданні послуг, для яких вона зареєстрована, на упаковці товарів, у рекламі, друкованих виданнях, на вивісках, під час показу експонатів на виставках і ярмарках, що проводяться в Україні, у проспектах, рахунках, на бланках та в іншій документації, пов`язаній з впровадженням зазначених товарів і послуг у господарський (комерційний) обіг.

Статтею 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» зазначено, що свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права. При цьому, використанням знака визнається:

- нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

- застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;

- застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Відповідно до п. 4 ст. 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", для цілей цього пункту використанням знака власником свідоцтва вважається також використання його іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва.

Зі змісту спірних правовідносин вбачається, що обов`язок доведення факту використання зареєстрованого знаку, а у разі відсутності такого використання, - обов`язок зазначення поважних причин, з яких знак не використовувався, покладається на відповідача 2 - власника знаку.

Так, на підтвердження факту використання знаку власник свідоцтва має подати суду докази вчинення принаймні деяких дій з числа зазначених у частині четвертій статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг"; такими доказами можуть бути, зокрема, примірники товарів, на яких нанесено відповідний знак для товарів і послуг, документи із зображенням знака (каталоги, прайс-листи з пропозиціями щодо надання послуг чи поставки товарів тощо). Поширення на території України товарів із зображенням знака може бути підтверджено касовими чеками, квитанціями, накладними, іншими документами, що містять інформацію про найменування товару й місце його придбання, а в разі коли власником знаку є нерезидент, підтвердженням ввезення товарів в Україну можуть бути митні декларації та інші митні документи. При цьому докази, які можуть підтвердити використання знака для товарів і послуг, повинні бути, як правило, обмежені трирічним строком до дати звернення позивача до суду.

Саме лише укладення договорів (у тому числі ліцензійних) щодо розпорядження майновими правами на знак для товарів і послуг не може вважатися використанням даного знака. Доказами використання певного позначення у відповідності з укладеним договором можуть виступати, зокрема, договори купівлі-продажу чи поставки товару, на якому розміщено знак, договори про розміщення рекламної продукції про такі товари на відповідних рекламних носіях тощо. Використання позначення може підтверджуватися й фактичними даними про використання його іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва (доказами такого використання позначення мають бути такі ж документи, як і у випадку, якби власник знака використовував його у власній діяльності).

Так, на підтвердження використання на території України знаків для товарів і послуг "ШОКОБУМ" та " ТОРТЮФЕЛЬ " за свідоцтвами України № 56264 та № 108004 ТОВ "Торговий дім "ВІВА" вказує, що виробляє та реалізує кондитерську продукцію, зокрема десерт екстра-чорний «Екстаза», який є какаовим продуктом, що підтверджується етикеткою зазначеного продукту та фотомакетом десерту в тарі.

Також, відповідач вказує, що десерт екстра-чорний «Екстаза» виробництва ТОВ "Торговий дім "ВІВА" маркований торговельними марками "ШОКОБУМ" та "ТОРТЮФЕЛЬ" реалізується на ринку України, на підтвердження чого долучено до відзиву на позовну заяву видаткові накладні за 2017-2020 роки.

Тож, нанесення торговельних марок "ШОКОБУМ" та "ТОРТЮФЕЛЬ" на упаковку десерту екстра-чорний «Екстаза» та його реалізація необмеженому колу третіх осіб, на думку відповідача, свідчить про активне використання ТОВ "Торговий дім "ВІВА" знаків для товарів 30 класу МКТП, а саме какаових продуктів, відповідно, господарська діяльність ТОВ "Торговий дім "ВІВА" відповідає належним йому свідоцтвам №№ 56264 та 108004.

Крім того, відповідач вказує про поважність причин невикористання ТОВ "Торговий дім "ВІВА" знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 56264 та 108004 для позначення цукерок кондитерської групи, з посиланням на справу 914/1179/20, яка перебуває в провадженні Господарського суду Львівської області за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «ВІВА» до Товариства з обмеженою відповідальністю «Торгово-виробнича компанія «ВОЛДІ», ОСОБА_4 про визнання недійсним рішення учасника ТОВ «Торгово-виробнича компанія «ВОЛДІ» №1208/19-2 від 12.08.2019р., акту приймання-передачі обладнання №1 від 12.08.2019р., витребування з чужого незаконного володіння обладнання.

Проте, суд не погоджується з такими твердженнями відповідача-2, з огляду на наступне.

З матеріалів справи вбачається, що Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "ВІВА" є власником наступних свідоцтв України на знак для товарів і послуг, а саме:

- № 56264 від 15.11.2005 на знак для товарів і послуг - "ШОКОБУМ" (комбіноване) щодо 30, 35, 39 класів для товарів і послуг МКТП на підставі заявки № m4 від 13.11.2003;

- № 108004 від 26.12.2017 на знак для товарів і послуг - «Тортюфель» (комбіноване) щодо 30 класу для товарів і послуг за МКТП, на підставі заявки № m200723365 від 26.12.2007.

Як зазначено судом вище, на підтвердження використання на території України знаків для товарів і послуг "ШОКОБУМ" (комбіноване) та " ТОРТЮФЕЛЬ " (комбіноване) за свідоцтвами України № 56264 та № 108004 ТОВ "Торговий дім "ВІВА" було надано суду етикетку та фотомакет товару - десерту екстра-чорний «Екстаза», на яких використано позначення "ТОРТЮФЕЛЬ" (комбіноване), "ШОКОБУМ" (комбіноване) та «chocoboom», дата виробництва на упаковці - 03.08.2020, відповідний примірник готового продукту - десерт екстра-чорний «Екстаза» з датою виробництва 03.08.2020 був наданий відповідачем-2 у судовому засіданні 15.04.2021 та досліджений судом.

На підтвердження реалізації на ринку України вказаного десерту екстра-чорний «Екстаза» відповідачем-2 долучено до відзиву на позовну заяву видаткові накладні за період 2017 - 2020 рр.

Проте, суд зазначає, що датою виробництва вказаного десерта екстра-чорний «Екстаза» на який нанесено позначення "ТОРТЮФЕЛЬ" (комбіноване), "ШОКОБУМ" (комбіноване) та «chocoboom» є 03.08.2020, в той час як позивач звернувся до суду з вказаним позовом - 27.07.2020 (згідно календарного штемпеля вхідної кореспонденції суду), при цьому позначення "ШОКОБУМ", що застосовані на вказаному товарі - десерт екстра-чорний «Екстаза» виробництва Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «ВІВА» не є таким, що має форму торговельної марки за свідоцтвом України № 56264.

Разом з тим, позивачем долучено до матеріалів справи копії фіскальних чеків № від 15.10.2020, № від 15.10.2020, № від 15.10.2020, № від 15.10.2020, № , № від 05.10.2020 та № 37215164 від 24.09.2020 про купівлю в різних магазинах та супермаркетах десерта екстра-чорний «Екстаза», виробництва відповідача-2, разом з фотокопіями відповідних товарів, на яких відсутні позначення "ТОРТЮФЕЛЬ", "ШОКОБУМ" та « chocoboom ».

Суд зазначає, що з наданих позивачем фотокопій придбаного товару десерта екстра-чорний «Екстаза» (на яких відсутні позначення "ТОРТЮФЕЛЬ" (комбіноване), "ШОКОБУМ" (комбіноване) та «chocoboom») вбачається, що датою виробництва товару є 17.01.2020, 20.02.2020 та 05.03.2020.

При цьому, відповідних фотомакетів товару десерта екстра-чорний «Екстаза» з нанесення позначення "ТОРТЮФЕЛЬ" (комбіноване), "ШОКОБУМ" (комбіноване) та «chocoboom» з датою виробництва протягом останніх п`яти років до дати звернення позивача з даним позову до суду, відповідачем-2 не надано, як не надано доказів реалізації такої продукції саме з нанесенням спірних позначень, оскільки з долучених відповідачем видаткових накладних лише вбачається реалізація десерта екстра-чорний «Екстаза» chocolada.

Тобто, вказані видаткові накладні за період 2017-2020 свідчать лише про поставку відповідачем-2 десерту «Екстаза» та не містять жодної інформації про знаки для товарів і послуг "ТОРТЮФЕЛЬ" (комбіноване), "ШОКОБУМ" (комбіноване) за оскаржуваними свідоцтвами.

Таким чином, етикетка та фотомакет товару десерта екстра - чорний «Екстаза» з використанням позначень "ТОРТЮФЕЛЬ" (комбіноване), "ШОКОБУМ" (комбіноване) не можуть слугувати підтвердженням того, що вказаний десерт виробництва відповідача-2 поставляється в торговельні мережі саме з поданим до суду зразком етикетки.

Між тим, суд також зазначає, що на веб-сайті відповідача http://chocolada.com.ua/, міститься інформація про асортимент десертів «Екстаза», проте на етикетках таких товарів відсутні позначення "ТОРТЮФЕЛЬ" (комбіноване), "ШОКОБУМ" (комбіноване) та « chocoboom ».

Крім того, фотомакет товару десерта екстра-чорний «Екстаза» з нанесенням позначення "ТОРТЮФЕЛЬ" (комбіноване), "ШОКОБУМ" (комбіноване) та «chocoboom» (дати виробництва на упаковці - 03.08.2020), позиціонується відповідачем-2 як «шоколадна паста».

Разом з тим, суд зазначає, що з виписок з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відносно свідоцтва України № 56264 та № 108004, вбачається, що знаки для товарів і послуг " ТОРТЮФЕЛЬ " та "ШОКОБУМ" не зареєстровані для такого товару як «шоколадна паста».

Таким чином, надана відповідачем-2 етикетка та фотомакет десерту екстра-чорний «Екстаза» марковані позначеннями "ТОРТЮФЕЛЬ" (комбіноване), "ШОКОБУМ" (комбіноване) та «chocoboom» із зазначенням дати виробництва на упаковці - 03.08.2020 не підтверджують факт використання спірних знаків у спосіб передбачений ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" протягом останніх п`яти років до дати звернення позивача з даним позову до суду.

Крім того, суд вважає безпідставним посилання відповідача-2 на надсилання 07.04.2020 на поштову адресу позивача вимоги про припинення незаконного використання знаків для товарів і послуг за спірними свідоцтва України №№ 56264 та 108004, оскільки направлення такої вимоги не є доказом використання та реалізації відповідачем-2 продукції з нанесенням спірних позначень протягом останніх п`яти років до дати звернення позивача з даним позовом до суду.

Суд також зазначає, що в матеріалах справи наявний лист Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України № 3433-03/33142-07 від 27.05.2020, відповідно до якого Міністерство повідомлено, що у Реєстрі державної системи сертифікації відсутня інформація про сертифікати відповідності на продукцію виробництва ТОВ "Торговий дім "ВІВА" під торговельною маркою "ШОКОБУМ" та "ТОРТЮФЕЛЬ".

В матеріалах справи також наявний лист Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України № 2312-07/33629-07 від 28.05.2020, в якому Міністерство зазначило про відсутність інформації про надання дозволу (видачі ліцензії) на використання знаків для товарів і послуг за свідоцтва України № 56264, № 108004 власником зазначених свідоцтв третім особам.

В той же час, відповідач, обгрунтовуючи поважність причин невикористання ТОВ "Торговий дім "ВІВА" знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 56264 та 108004 для позначення цукерок кондитерської групи посилається на справу 914/1179/20, яка перебуває в провадженні Господарського суду Львівської області за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «ВІВА» до Товариства з обмеженою відповідальністю «Торгово-виробнича компанія «ВОЛДІ», ОСОБА_4 про визнання недійсним рішення учасника ТОВ «Торгово-виробнича компанія «ВОЛДІ» №1208/19-2 від 12.08.2019р., акту приймання-передачі обладнання №1 від 12.08.2019р., витребування з чужого незаконного володіння обладнання для виробництва цукерок

Відповідач зазначає, що 12.08.2019 обладнання (автоматична лінія формування шоколадних виробів з начинкою AS-275.2., формуюча машина; вертикальний холодильний тунель,;темперзбірник /1; темперзбірник /2; темперзбірник /3; темперзбірник/4; темперзбірник/5; жиротопка на 2000 л.; турбоміксер для приготування вафельного тіста FranzHaazWien XXI; автоматичну лінію для виробництва вафель з електропіччю на 30 матриць; машину порізки вафельних блоків МПВБ 8 шт/мин.; холодильний тунель 15 м.; холодильний тунель 10 м.; глазуровочну машину; автоматична намазуюча установка) було протиправно передано до статутного капіталу позивача.

Проте, суд зазначає, що матеріали справи не містять жодних доказів на підтвердження використання відповідачем-2 спірних знаків для товарів і послуг для яких вони зареєстровані, ані до 12.08.2019, ані після вказаної дати.

В той же час, відповідач-2 не був обмежений замовляти послугу з виробництва цукерок з використанням спірних знаків у інших осіб або надати права на використання спірних знаків за ліцензійним договором, що передбачено п. 8 ст. 16 Закону України ст. 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг".

Таким чином, суд вважає безпідставними такі твердження відповідача-2, оскільки з урахуванням зазначено судом вище, відсутність обладнання для виробництва цукерок не є поважною причиною невикористання знаків для товарів і послуг за оскаржуваними свідоцтвами України.

При цьому, будь-яких інших доказів щодо використання знаків для товарів і послуг "ТОРТЮФЕЛЬ" (комбіноване), "ШОКОБУМ" (комбіноване) відповідачем-2, на якого покладено тягар доказування у спорах даної категорії, не надано.

Отже, відповідачем-2 не подано належних доказів на підтвердження факту використання знаків для товарів і послуг " ТОРТЮФЕЛЬ ", "ШОКОБУМ за свідоцтвами України № 56264 , № 108004 на території України протягом протягом останніх п`яти років до дати звернення позивача з даним позову до суду, як і не надано відомостей щодо поважних причин їх невикористання.

Статтею 74 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається, як на підставу своїх вимог та заперечень.

Відповідно до ст.ст. 76, 77 Господарського процесуального кодексу України, належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Враховуючи вищевикладене, з огляду на те, що відповідач-2, як власник свідоцтва України № 56264, № 108004 на знаки для товарів та послуг "ШОКОБУМ" (комбіноване) та " ТОРТЮФЕЛЬ " (комбіноване), не надав суду належних доказів використання таких знаків, обов`язок доведення якого покладено на останнього, суд приходить до висновку про невикористання відповідачем-2 знаків для товарів та послуг "ШОКОБУМ" та "ТОРТЮФЕЛЬ" за свідоцтвами України № 56264 в частині товарів і послуг 30, 35 класів МКТП та № 108004 щодо послуг 30 класу МКТП на території України протягом п`яти років до дати звернення позивача з даним позовом до суду, а тому позовні вимоги позивача визнаються обґрунтованими в частині дострокового часткового припинення дії свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 56264 в частині товарів і послуг 30, 35 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг та дострокового повного припинення дії свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 108004, та, відповідно, такими що підлягають задоволенню.

Також, позивач звернувся до суду з вимогами зобов`язати Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, щодо дострокового часткового припинення дії свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 56264 в частині товарів і послуг 30, 35 класів МКТП та дострокового повного припинення дії свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 108004 та опублікувати відомості про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Так, відповідно до п. 2.3. Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 10.01.2002 р. № 10 (зі змінами, внесеними Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 578 від 14.06.2011 р.), у процесі ведення реєстру до нього вносяться, в тому числі, відомості щодо припинення дії свідоцтва повністю або частково, які в силу п. 1.3. вказаного Положення Державна служба інтелектуальної власності України публікує в офіційному бюлетені «Промислова власність».

При цьому, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання оптимізації діяльності центральних органів виконавчої влади державної системи правової охорони інтелектуальної власності» від 23.08.2016 за № 585, Кабінет Міністрів України постановив: ліквідувати Державну службу інтелектуальної власності, поклавши на Міністерство економічного розвитку і торгівлі завдання і функції з реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності; установити, що Міністерство економічного розвитку і торгівлі є правонаступником Державної служби інтелектуальної власності, що ліквідується, в частині реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності.

14.10.2020 набрав чинності Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо створення національного органу інтелектуальної власності" від 16.06.2020 № 703-ІХ, яким внесено зміни до Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" та визначено повноваження Національного органу інтелектуальної власності.

Так, ч. 2. ст. 2-1 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" встановлено, що до владних повноважень, делегованих НОІВ, належить, зокрема приймання заявок, проведення їх експертизи, прийняття рішень щодо них; видача свідоцтв на торговельні марки, здійснення державної реєстрації торговельних марок; опублікування офіційних відомостей про торговельні марки та подані заявки на торговельні марки у Бюлетені, ведення Реєстру та Бази даних заявок, внесення до Реєстру відомостей, надання витягів та виписок в електронній та (або) паперовій формі.

Разом з тим, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13.10.2020 № 12167-р «Про національний орган інтелектуальної власності» визначено: на виконання підпункту 1 пункту 7 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України від 16 червня 2020 р. N 703-IX "Про внесення змін до деяких законів України щодо створення національного органу інтелектуальної власності" визначити, що Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності" виконує функції Національного органу інтелектуальної власності.

Відповідно до п. 2 розділу ІІ Прикінцевих та перехідних положень Закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо створення національного органу інтелектуальної власності" Національний орган інтелектуальної власності є функціональним правонаступником центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, щодо окремих функцій та повноважень з реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності, визначених цим Законом.

За наведених обставин, у зв`язку із задоволенням вимоги про дострокове часткове припинення дії свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 56264 в частині товарів і послуг 30, 35 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг та дострокове повне припинення дії свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 108004, позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгово-Виробнича компанія "ВОЛДІ" про зобов`язання Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, щодо дострокового часткового припинення дії свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 56264 в частині товарів і послуг 30, 35 класів МКТП та дострокового повного припинення дії свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 108004 та опублікувати відомості про це в офіційному бюлетені "Промислова власність" є обґрунтованими та також підлягають задоволенню.

Відповідно до ст. 236 Господарського процесуального кодексу України, судове рішення повинно ґрунтуватися на засадах верховенства права, бути законним і обґрунтованим. Законним є рішення, ухвалене судом відповідно до норм матеріального права при дотриманні норм процесуального права. Судове рішення має відповідати завданню господарського судочинства, визначеному цим Кодексом.

Статтею 13 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін. Учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов`язків, передбачених цим Кодексом. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

За приписами статті 86 Господарського процесуального кодексу України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також вірогідність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності.

Таким чином, повно і всебічно з`ясувавши обставини справи, підтверджені тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні, суд вважає вимоги позивача обґрунтованими та відповідно такими, що підлягають задоволенню у повному обсязі.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 129 Господарського процесуального кодексу України, судовий збір покладається у спорах, що виникають при виконанні договорів та з інших підстав, - на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Згідно ч. 4 ст. 129 Господарського процесуального кодексу України, інші судові витрати, пов`язані з розглядом справи, покладаються, зокрема у разі задоволення позову - на відповідача.

Враховуючи наведені приписи ст. 129 Господарського процесуального кодексу України та задоволення позовних вимог у повному обсязі, суд дійшов висновку, що понесені позивачем витрати по сплаті судового збору за подання позовної заяви покладаються на відповідача-2.

Керуючись статтями 74, 76-80, 129, 236-242 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва.

В И Р І Ш И В:

1. Позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгово-Виробнича компанія "ВОЛДІ" - задовольнити.

2. Достроково частково припинити дію свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 56264 в частині товарів і послуг 30, 35 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг.

3. Достроково повністю припинити дію свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 108004 .

4. Зобов`язати Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» (01601, м. Київ, вул. Глазунова, буд. 1; ідентифікаційний код - 31032378) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно дострокового часткового припинення дії свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 56264 в частині товарів і послуг 30, 35 класів МКТП та опублікувати відомості про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

5. Зобов`язати Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» (01601, м. Київ, вул. Глазунова, буд. 1; ідентифікаційний код - 31032378) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно дострокового повного припинення дії свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 108004 та опублікувати відомості про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

6. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "ВІВА" (вул. Єршова, буд. 5, м. Луцьк, 43023, ідентифікаційний код - 34123373) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгово-Виробнича компанія "ВОЛДІ" (вул. Зелена, буд. 153 А, м. Львів, 79035, ідентифікаційний код - 31475712) 8 408 (вісім тисяч чотириста вісім) грн. 00 коп. - судового збору.

7. Видати накази після набрання рішенням законної сили.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів з дня його проголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Згідно з пунктом 17.5 розділу ХІ "Перехідні положення" Господарського процесуального кодексу України, апеляційна скарга на рішення суду подається до апеляційного господарського суду або через відповідний місцевий господарський суд.

Повний текст рішення складено: 26.04.2021.

Суддя Щербаков С.О.