УХВАЛА

про призначення експертизи

м. Київ

20.04.2021Справа № 910/19065/20

За позовом МЕРК КЕНАДА ІНК. (Транс-Канада шосе, Кіркленд QC H9H 4M7, Канада, СА)

До 1) Гетеро Лабз Лімітед (Hetero Labs Limited) (7-2-А2, Гетеро Корпорейт Індастріал Істейтс,Санат Нагар Гайдерабат, 500 018, Теленгана, Індія)

Представництво Гетеро Лабз в Україні (04050, м. Київ, Шевченківський р-н, вул. Юрія Іллєнка, буд. 12)

2) Міністерство охорони здоров`я України (вул. Грушевського, 7, Київ 21, Центральна Частина Києва, м. Київ, 01021)

За участі третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідачів Державного підприємства "Державний експертний центр МОЗ України"

Про захист порушеного права інтелектуальної власності на винахід за патентом № 62935

Суддя Бондаренко-Легких Г. П.

Секретар судового засідання Степов`юк С. О.

За участі представників учасників судового процесу:

Від позивача: Сопільняк В. Ю., ордер серія АІ № 1034085;

Від відповідача - 1: не прибув;

Від відповідача - 2: не прибув;

Від третьої особи: Неміровський В. В., довіреність № 34/Д/С від 30.12.2020.

ВСТАНОВИВ:

МЕРК КЕНАДА ІНК. (далі - позивач) звернувся до Господарського суду міста Києва із позовною заявою до Гетеро Лабз Лімітед (далі - відповідач - 1) та Міністерство охорони здоров`я України (далі - відповідач - 2) про захист порушеного права інтелектуальної власності.

Позовні вимоги обґрунтовані тими обставинами, що позивач є власником патенту України № 62935 на винахід "Заміщені піридини, фармацевтична композиція на їх основі та спосіб лікування опосередкованих циклооксигеназою захворювань", яким захищена сполука еторикоксиб, що є активною діючою речовиною лікарського засобу "Аркоксія®", який виробляється компанією Мерк Шарп і ОСОБА_1 .

Як зазначає позивач, у нього є підстави вважати, що діючою речовиною лікарського засобу "Кокстор", у формі таблеток, який поданий на реєстрацію відповідачем-1 в Україні, є сполука еторикоксиб, тотожна з композицією, яка захищена патентом України № 62935, однак позивач не надавав відповідачу - 1 будь - якого дозволу на використання винаходу за патентом України № 62935.

У зв`язку з викладеним позивач заявляє вимоги про:

- зобов`язання відповідача - 1 припинити порушення його прав на винахід (сполука еторикоксиб) за патентом України № 62935;

- заборону відповідачу - 1 використовувати винахід (сполука еторикоксиб) за патентом України № 62935 у лікарському засобі "Кокстор", що містить сполуку еторикоксиб;

- зобов`язання відповідача - 2 відмовити в державній реєстрації лікарського засобу "Кокстор", у формі таблеток, вкритих плівкою оболонкою, по 60 мг, 90 мг або 120 мг; по 10 таблеток у блістері; по 1 або по 3 блістери у картонній коробці.

Також позивач просить суд покласти на відповідача - 1 відшкодування судових витрат у справі.

09.12.2020 Суд залишив позовну заяву без руху, надав позивачу п`яти денний строк для усунення недоліків з моменту отримання ухвали.

Після подання заяви про усунення недоліків позовної заяви, ухвалою суду від 28.12.2020 судом було порушено провадження у справі, розгляд справи ухвалено здійснювати в порядку загального позовного провадження, підготовче засідання у справі призначено на 12.01.2021, залучено до участі у справі у якості третьої особи без самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідачів - ДП "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров`я України".

Ухвалою суду від 12.01.2021 було відкладено підготовче судове засідання на 16.02.2021.

01.02.2021 до суду надійшов відзив на позовну заяву відповідача-2 у справі, відповідно до якого він заперечує проти задоволення заявлених позовних вимог у повному обсязі.

04.02.2021 від третьої особи надійшли письмові пояснення, в яких він заперечує проти заявлених позовних вимог у повному обсязі.

В судовому засіданні 16.02.2021 було задоволено клопотання позивача від 12.01.2021 у справі про витребування доказів та витребувано у третьої особи матеріали реєстраційного досьє стосовно лікарського засобу "Кокстор", витрати щодо виготовлення копій матеріалів вказаного реєстраційного досьє покладено на позивача у справі (на підставі виставленого третьою особою рахунку), а розгляд справи відкладено на 30.03.2021, про що було зазначено в протоколі відповідного судового засідання (прийнято протокольну ухвалу).

22.02.2021 до суду надійшла заява позивача у справі про вжиття заходів забезпечення позову.

25.02.2021 суд ухвалив заяву Компанії МЕРК КЕНАДА ІНК. про забезпечення позову у справі № 910/19065/20 задовольнити, вжити наступні заходи забезпечення позову по справі № 910/19065/20:

- заборонити Державному підприємству "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров`я України" до набрання рішенням у справі № 910/19065/20 законної сили видавати висновок про рекомендацію до реєстрації лікарського засобу "Кокстор";

- заборонити Державному підприємству "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров`я України" до набрання рішенням у справі № 910/19065/20 законної сили вносити будь-які зміни до реєстраційних матеріалів лікарського засобу "Кокстор", в тому числі і такі, що мають наслідком зміну назви лікарського засобу, зміну заявника або виробника, їх найменування тощо, про що постановив відповідну ухвалу, в якій навів мотиви та обґрунтування прийнятих процесуальних рішень.

11.03.2021 від третьої особи надійшов лист про виконання ухвали про забезпечення позову.

22.03.2021 від Державного підприємства "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров`я України" надійшло клопотання про надання ухвали Господарського суду міста Києва, в якому останній просив суд надіслати на адресу Центру ухвалу господарського суду міста Києва по справі № 910/19065/20, якою зобов`язано Центр надати до суду належними чином засвідчені копії Модулю 3 реєстраційних матеріалів на лікарський засіб "Кокстор".

24.03.2021 суд задовольнив клопотання третьої особи, ухвалив ухвалу від 16.02.2021 про витребування доказів постановлену судом без виходу до нарадчої кімнати викласти окремим письмовим процесуальним документом, про що постановив відповідну ухвалу, в якій навів мотиви та обґрунтування прийнятого процесуального рішення.

29.03.2021 від третьої особи надійшло клопотання про розгляд справи в закритому судовому засіданні, до якого були додані витребувані судом докази по справі.

30.03.2021 від позивача через відділ канцелярії суду надійшло клопотання про призначення експертизи, в якому позивач просить суд призначити у справі судову експертизу на вирішення якої поставити питання: Чи використана кожна ознака, включена до незалежного пункту формули винаходу за патентом України на винахід № НОМЕР_1 , або ознака еквівалентна їй, у лікарському засобі "Кокстор"?

В судовому засіданні 30.03.2021 суд порадившись на місці ухвалив задовольнити клопотання представника третьої особи про проведення судового засідання у закритому режимі та відклав підготовче засідання на 20.04.2021.

В судове засідання 20.04.2021 відповідачі - 1, 2 не прибули, про причини неявки суд не повідомили, про час та місце судового засідання були повідомлені належним чином, докази чого наявні в матеріалах справи.

Позивач та третя особа в судове засідання 20.04.2021 прибули, позивач підтримав подане ним раніше клопотання про призначення експертизи у справі, третя особа не заперечувала проти задоволення такого клопотання.

Суд, розглянувши клопотання позивача про призначення експертизи, дійшов висновку про його задоволення, з таких підстав.

Клопотання позивача про призначення експерти обґрунтоване існуванням об`єктивних підстав для призначення експертизи, оскільки в матеріалах справи відсутні будь - які висновки експертів з питання «чи використана кожна ознака, включена до незалежного пункту формули винаходу за патентом України на винахід № 62935, або ознака еквівалентна їй, у лікарському засобі "Кокстор"?», в той час як встановлення відповідних обставин входить в предмет доказування у даній справі та потребує спеціальних знань.

Предметом спору у даній справі є порушення прав інтелектуальної власності власника патенту України № 62935 на винахід «ЗАМІЩЕНІ ПІРИДИНИ, ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПОЗИЦІЯ НА ЇХ ОСНОВІ ТА СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ОПОСЕРЕДКОВАНИХ ЦИКЛООКСИГЕНАЗОЮ ЗАХВОРЮВАНЬ» (дата подання заявки - 08.07.1997, дата реєстрації - 15.01.2004). Вказаним патентом захищена сполука еторикоксиб.

Активною діючою речовиною лікарського засобу «КОКСТОР», виробництва відповідача-1 є сполука еторикоксибу. Наведене, зокрема, підтверджується копіями реєстраційних дос`є, залучених до матеріалів справи.

Відповідно до ст. 28 Закону України «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі» продукт визнається виготовленим із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), якщо при цьому використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу (корисної моделі), або ознаку, еквівалентну їй.

Відповідно, процес, що охороняється патентом, визнається застосованим, якщо використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу, або ознаку, еквівалентну їй.

Таким чином, для вирішення даного спору по суті суду необхідно встановити такі обставини справи (дати відповідь на питання) - чи виготовлено лікарський засіб «КОКСТОР» із застосуванням кожної ознаки, включеної до незалежного пункту формули винаходу за патентом України № 62935, або ознаку, еквівалентну їй.

Відповідно до ст. 99 Господарського процесуального кодексу України Суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов:

1) для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо;

2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів.

У разі необхідності суд може призначити декілька експертиз, додаткову чи повторну експертизу. При призначенні експертизи судом експерт або експертна установа обирається сторонами за взаємною згодою, а якщо такої згоди не досягнуто у встановлений судом строк, експерта чи експертну установу визначає суд. З урахуванням обставин справи суд має право визначити експерта чи експертну установу самостійно. У разі необхідності може бути призначено декілька експертів для підготовки одного висновку (комісійна або комплексна експертиза). Питання, з яких має бути проведена експертиза, що призначається судом, визначаються судом.

З метою правильного і однакового застосування господарськими судами законодавства, яке регулює питання призначення експертизи Пленум Вищого господарського суду України надав роз`яснення у формі постанови № 4 "Про деякі питання практики призначення судової експертизи" від 23.03.2012 (далі - постанова ПВГСУ № 4 від 23.03.2012).

Пунктом 2 постанови ПВГСУ № 4 від 23.03.2012 визначено, що судова експертиза призначається лише у разі дійсної потреби у спеціальних знаннях для встановлення фактичних даних, що входять до предмета доказування, тобто у разі, коли висновок експерта не можуть замінити інші засоби доказування.

Отже, експертиза призначається судом у випадку необхідності встановлення фактів (обставин), дані про які вимагають спеціальних знань, та які мають суттєве значення для правильного вирішення спору по суті.

Згідно з положеннями ст. 1 Закону України "Про судову експертизу" - судова експертиза - це дослідження на основі спеціальних знань у галузі науки, техніки, мистецтва, ремесла тощо об`єктів, явищ і процесів з метою надання висновку з питань, що є або будуть предметом судового розгляду.

Спеціальні знання - це професійні знання, отримані в результаті навчання, а також навички, отримані обізнаною особою в процесі практичної діяльності в різноманітних галузях науки, техніки та інших суспільно корисних галузях людської діяльності, які використовуються разом з науково-технічними засобами під час проведення експертизи. Змістом спеціальних знань є теоретично обґрунтовані і перевірені практикою положення і правила, які можуть відноситися до будь-якої галузі науки, техніки, мистецтва тощо.

Необхідність судової експертизи в господарському судочинстві зумовлена тим, що в процесі здійснення правосуддя суд стикається з необхідністю встановлення таких фактів (обставин), дані про які потребують спеціальних досліджень. Експертиза - це науковий, дослідницький шлях до висновків, які формулюються у висновку експерта, про фактичні обставини справи.

Згідно п. 6.2. постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 N 5 «Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов`язаних із захистом права інтелектуальної власності», якщо в процесі вирішення спору між сторонами виникнуть розбіжності стосовно можливого виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), господарський суд незалежно від обставин справи має запропонувати судовому експерту роз`яснити питання, чи використано при виготовленні цього продукту кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу (корисної моделі), або ознаку, еквівалентну їй.

Вирішення питання щодо використання кожної ознаки, включеної до незалежного пункту формули винаходу за патентом України на винахід № 62935, або ознаки еквівалентній їй, у лікарському засобі "Кокстор" потребує спеціальних знань, і відповідно не можу бути вирішено судом самостійно.

При цьому, в матеріалах справи відсутні будь-які висновки експертів з відповідних питань, а у сторін (зокрема, позивача) не було можливості надати такі висновки з поважних причин, зокрема, через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів, з огляду на конфіденційність відповідної інформації.

Отже, суд погоджується з позивачем щодо наявності в даному випадку процесуальних підстав для призначення у справі експертизи.

Відповідно до ч. 4, 5 ст. 99 Господарського процесуального кодексу України питання, з яких має бути проведена експертиза, що призначається судом, визначаються судом. Учасники справи мають право запропонувати суду питання, роз`яснення яких, на їхню думку, потребує висновку експерта. У разі відхилення або зміни питань, запропонованих учасниками справи, суд зобов`язаний мотивувати таке відхилення або зміну.

Згідно з ч. 3 ст. 99 Господарського процесуального кодексу України при призначенні експертизи судом експерт або експертна установа обирається сторонами за взаємною згодою, а якщо такої згоди не досягнуто у встановлений судом строк, експерта чи експертну установу визначає суд. З урахуванням обставин справи суд має право визначити експерта чи експертну установу самостійно. У разі необхідності може бути призначено декілька експертів для підготовки одного висновку (комісійна або комплексна експертиза).

Позивач вважає за необхідне доручити проведення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності у даній справі судовому експерту Петренку С. А., атестованому за спеціальністю 13.3. «Дослідження пов`язані з винаходами і корисними моделями».

Міркування позивача обумовлені обставинами відсутності в Київському науково - дослідному інституті судових експертиз судових експертів атестованих за відповідною спеціальністю, що підтверджується інформацією, яка міститься в Державному реєстрі атестованих судових експертів. А також обставинами допущення порушення строків проведення експертиз Науково - дослідним центром судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України, в якому наразі працює лише три експерта, атестованих за спеціальністю 13.3. «Дослідження пов`язані з винаходами і корисними моделями».

Так, за приписами ст. 10 Закону України "Про судову експертизу" судовими експертами можуть бути особи, які мають необхідні знання для надання висновку з досліджуваних питань. Судовими експертами державних спеціалізованих установ можуть бути фахівці, які мають відповідну вищу освіту, освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче спеціаліста, пройшли відповідну підготовку та отримали кваліфікацію судового експерта з певної спеціальності. До проведення судових експертиз, крім тих, що проводяться виключно державними спеціалізованими установами, можуть залучатися також судові експерти, які не є працівниками цих установ, за умови, що вони мають відповідну вищу освіту, освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче спеціаліста, пройшли відповідну підготовку в державних спеціалізованих установах Міністерства юстиції України, атестовані та отримали кваліфікацію судового експерта з певної спеціальності у порядку, передбаченому цим Законом.

Враховуючи наведене, з метою проведення судової експертизи в розумні строки, позивач просить суд доручити проведення експертизи у даній справі експерту Петренку С. А., атестованому за спеціальністю 13.3. «Дослідження пов`язані з винаходами і корисними моделями».

Згідно зі ст. 100 Кодексу, про призначення експертизи суд постановляє ухвалу, в якій зазначає підстави проведення експертизи, питання, з яких експерт має надати суду висновок, особу (осіб), якій доручено проведення експертизи, перелік матеріалів, що надаються для дослідження, та інші дані, які мають значення для проведення експертизи. Якщо суд доручає проведення експертизи кільком експертам чи експертним установам, суд в ухвалі призначає провідного експерта або експертну установу. В ухвалі про призначення експертизи суд попереджає експерта про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок та за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків.

Відповідно до п. 9 постанови Пленуму Вищого господарського суду України № 4 від 23.03.2012 "Про деякі питання практики призначення судової експертизи", в ухвалі про призначення експертизи суд попереджає експерта про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивого висновку або відмову дати висновок та за відмову без поважних причин від виконання покладених на них обов`язків, передбачену статтями 384 і 385 Кримінального кодексу України.

Остаточний перелік питань та експертна установа (експерт) визначається судом відповідно до роз`яснень постанови Пленуму Вищого господарського суду України "Про деякі питання практики призначення судової експертизи" від 23.03.2012 №4.

На підставі вищезазначеного, з метою встановлення правомірності заявлених позовних вимог, розумності строків розгляду справи судом, для всебічного, повного та об`єктивного розгляду спору й вирішення питань, що потребують спеціальних знань, суд дійшов висновку щодо призначення у справі експертизи об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручається експерту Петренку С. А., атестованому за спеціальністю 13.3. «Дослідження пов`язані з винаходами і корисними моделями» та кандидатура якого була запропонована представником позивача у справі.

Відповідно до частини 2 статті 125 Господарського процесуального кодексу України суд може зобов`язати учасника справи, який заявив клопотання про виклик свідка, призначення експертизи, залучення спеціаліста, перекладача, забезпечення, витребування або огляд доказів за їх місцезнаходженням, попередньо (авансом) оплатити витрати, пов`язані з відповідною процесуальною дією.

За таких обставин, витрати по оплаті експертизи покладаються на позивача - МЕРК КЕНАДА ІНК. (Транс-Канада шосе, Кіркленд QC H9H 4M7, Канада, СА), як ініціатора позову та заявника клопотання про призначення експертизи.

У зв`язку з призначенням судом судової експертизи, провадження у справі №910/19065/20, на підставі статті 228 Господарського процесуального кодексу України, підлягає зупиненню.

Керуючись ст. 99, 100, 125, 182, 185, 228, 233 - 235 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва

УХВАЛИВ:

1. Призначити у справі № 910/19065/20 судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручити експерту Петренку С. А., атестованому за спеціальністю 13.3. «Дослідження пов`язані з винаходами і корисними моделями» (03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича (Боженка), 11, адреса для листування: а/с 189, м. Київ, 0104).

2. На вирішення експертизи поставити питання:

2.1. Чи використана кожна ознака, включена до незалежного пункту формули винаходу за патентом України на винахід № 62935, або ознака еквівалентна їй, у лікарському засобі "Кокстор"?

3. Попередити експертів про кримінальну відповідальність, передбачену ст. 384, 385 Кримінального кодексу України.

4. Витрати по проведенню експертизи покласти на МЕРК КЕНАДА ІНК. (Транс-Канада шосе, Кіркленд QC H9H 4M7, Канада, СА). Зобов`язати МЕРК КЕНАДА ІНК. попередньо на вимогу експерта оплатити вартість експертизи у повному обсязі.

5. Зобов`язати учасників справи своєчасно надавати на вимогу експерта всі необхідні для проведення експертизи додаткові матеріали, необхідні для проведення експертизи, надавати на вимогу експерта додаткові документи, рахунки-фактури, пояснення тощо, а також забезпечувати та всіляко сприяти проведенню експертизи.

6. Провадження у справі №910/19065/20 зупинити до надання висновків судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності, призначеної у справі.

7. У разі необхідності та великим експертним навантаженням суд надає свою згоду на проведення експертизи у термін понад 3 місяці.

8. Зобов`язати експерта після проведення дослідження та підготовки письмового висновку направити належним чином засвідчені копії висновку сторонам у справі.

9. Згідно ч. 1 ст. 235 Господарського процесуального кодексу України дана ухвала набирає законної сили негайно з моменту її проголошення та може бути оскаржена у порядку, встановленому статтею 256 Господарського процесуального кодексу України, в частині зупинення провадження у справі.

Повний текст ухвали складено та підписано: 26.04.2021.

Суддя Г.П. Бондаренко - Легких