ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"30" березня 2021 р. Справа№ 910/2318/16

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Остапенка О.М.

суддів: Пантелієнка В.О.

Полякова Б.М.

за участю секретаря судового засідання: Добродзій Є.В.

у присутності представників сторін:

від позивача: Короза Д.С. - довіреність № 0121/18-08 від 18.01.2021

від позивача: Кудрицька Т.Ю. - довіреність № 1020/07-01 від 07.10.2020

від відповідача-1: не з`явились

від відповідача-2: Галан М.О. - ордер серії АІ № 1082463 від 25.02.2021

від відповідача-2: Плесюк Н.С. - ордер серії ХВ № 000073 від 01.10.2020

від відповідача-3: не з`явились

від відповідача-4: не з`явились

розглянувши апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров`я" на рішення господарського суду міста Києва від 04.12.2018 року

у справі № 910/2318/16 (суддя Картавцева Ю.В.)

за позовом Приватного акціонерного товариства "Фармацевтична фірма "Дарниця"

до 1. Державної служби інтелектуальної власності України

2. Товариства з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична

компанія "Здоров`я",

3. Товариства з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична група

"Здоров`я"

4. Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності"

про визнання недійсним патенту та зобов`язання вчинити дії,

ВСТАНОВИВ:

У лютому 2016 року Приватне акціонерне товариство "Фармацевтична фірма "Дарниця" (далі - ФФ "Дарниця", позивач) звернулось до Господарського суду міста Києва з позовною заявою до Державної служби інтелектуальної власності України (далі - Служба, відповідач-1) та ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров`я" (далі - ФК "Здоров`я", відповідач-2) про визнання недійсним патенту та зобов`язання внести відомості щодо визнання недійсним патенту України від 10.06.2013 року №102070 до державного реєстру патентів і деклараційних патентів, а також здійснити про це публікацію в бюлетені "Промислова власність".

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що державна реєстрація винаходу та видача оспорюваного патенту на винахід від 10.06.2013 №102070 проведена з порушенням приписів статей 6, 7, 33 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" від 15.12.1993 № 3687-XII (далі - Закон № 3687-XII) та пунктів 6.5.1, 6.5.2, 7.3.2 та 7.3.5 Правил складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 22.01.2001 № 22 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 27.02.2001 за № 173/5364, оскільки цей патент не відповідає умовам патентноздатності, зокрема, через відсутність новизни.

Позивач вказував, що застосування фармацевтичної композиції було відомо до дати подання заявки на винахід за патентом № НОМЕР_1 (16.12.2009) з наступних джерел: Коломійцева А.Г. , Профілактика та терапія ранніх гестозів вагітних // Журнал практичного лікаря - 2000 року - №1/2000 - С. 34-35. Препараты фармацевтической компании "Здоровье" Прегнакер и Глутаргин: новые возможности решения проблем, возникающих при беременности // Газета Здоров`я України - квітень 2004 року - №7 (92) - C. 58. Гераскіна JI.P., "Удосконалення методів профілактики та лікування ускладнень вагітності при ізоімунній несумісності крові та плода" / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук, Донецьк - 2005 рік. Євтерєва І.О. , "Удосконалення комплексної терапії та профілактика ускладнень вагітності при цукровому діабеті типу 1" / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук, Донецьк - 2004 рік. Лещинський Т.П. , "Особливості ведення вагітності, пологів, післяпологового періоду у вагітних із анемією, поєднаною із хронічною патологією гепатобіліарної системи невірусного ґенезу" / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук, Харків - 2009 рік.

У зв`язку з цим, позивач просив суд визнати недійсним патент на винахід від 10.06.2013 року №102070 (далі - патент) та зобов`язати внести відомості щодо визнання недійсним Патенту до державного реєстру патентів і деклараційних патентів, а також здійснити про це публікацію в бюлетені "Промислова власність".

Ухвалами Господарського суду міста Києва 15.02.2016 року порушено провадження у справі №910/2318/16, від 11.05.2017 року залучено до участі у даній справі в якості відповідачів - ТОВ "Фармацевтична група "Здоров`я" (далі - ФГ "Здоров`я", відповідач-3) та Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (далі - Міністерство, відповідач-4).

За наслідками розгляду заявлених вимог рішенням господарського суду міста Києва від 04.12.2018 року у справі №910/2318/16 позов ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця" до ТОВ "Фармацевтична група "Здоров`я" та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України задоволено повністю. Визнано недійсним патент України №UA102070C2 від 10.06.2013 року на винахід "Застосування фармацевтичної композиції, що містить (S)-2-аміно-5-гуанідинопентанової кислоти (S)-2-аміноглутарат, для лікування і профілактики патологій вагітності" та зобов`язано Міністерство внести відповідні зміни до Державного реєстру патентів України на винаходи і здійснити про це публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність". Здійснено розподіл судових витрат. У задоволенні позовних вимог до Державної служби інтелектуальної власності України та ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров`я" відмовлено.

Прийняте зі справи судове рішення з посиланням, зокрема, на приписи статей 418, 420, 459, 462 ЦК України, пункт 3 постанови Верховної Ради України від 23.12.1993 № 3769-XII "Про введення в дію Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", статей 6, 7, 33 Закону № 3687-ХІІ та статей 74, 76-79 ГПК України мотивовано тим, що на дату подання заявки на винахід за патентом, винахід не відповідав умовам надання правової охорони - не був новим.

Не погоджуючись із зазначеним рішенням місцевого господарського суду, ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров`я" звернулося до апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати рішення господарського суду міста Києва від 04.12.2018 року у даній справі і прийняти нове рішення, яким у задоволенні позовних вимог ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця" відмовити у повному обсязі.

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 15.10.2019 року апеляційну скаргу ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров`я" задоволено, рішення господарського суду міста Києва від 04.12.2018 року у справі №910/2318/16 скасовано та прийнято нове, яким у задоволенні позовних вимог ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця" відмовлено.

Постановою Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 25.02.2020 року касаційну скаргу ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця" задоволено, постанову Північного апеляційного господарського суду від 15.10.2019 року скасовано, а справу передано на новий розгляд до Північного апеляційного господарського суду.

За наслідками нового розгляду постановою Північного апеляційного господарського суду від 10.06.2020 року апеляційну скаргу ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров`я" задоволено, рішення господарського суду міста Києва від 04.12.2018 року у справі №910/2318/16 скасовано та прийнято нове, яким у задоволенні позовних вимог ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця" відмовлено.

Постанову апеляційного суду зі справи з посиланням, зокрема, на приписи статей 15, 16, 418, 420, 459, 462 ЦК України, пункт 3 Постанови №3769, статей 6, 7, 33 Закону №3687 та статей 73, 74, 77 ГПК України, мотивовано відповідністю винаходу за патентом умовам надання правової охорони, що підтверджено призначеною апеляційним судом комплексною судовою експертизою.

Ухвалою Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 19.11.2020 року замінено відповідача-4 у справі 910/2318/16 Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України на Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності".

Постановою Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 26.11.2020 року касаційну скаргу ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця" задоволено, постанову Північного апеляційного господарського суду від 10.06.2020 року скасовано, справу передано на новий розгляд до Північного апеляційного господарського суду.

Приймаючи дану постанову суд касаційної інстанції зазначив, що відмовляючи у задоволенні позовних вимог, суд апеляційної інстанції взяв до уваги лише висновок експертів за результатами комплексної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 10.09.2019 №148/19, в той же час висновки експертів від 07.09.2018 року №3999, від 10.04.2017 року №1109, від 15.03.2018 року №003-ОВМ/17 не оцінювались на предмет їх належності, допустимості, достовірності та достатності, в тому числі у сукупності з іншими доказами у справі, що відповідно є порушенням процесуальних норм.

Оскільки оскаржувана постанова суду не містить належної оцінки наявних у справі та додатково проведеної експертизи на їх відповідність Правилам, а також оцінки пояснень експертів, заперечень позивача щодо висновків експертів за результатами комплексної судової експертизи, справа підлягає направленню на новий розгляд до суду апеляційної інстанції для виправлення вказаних недоліків. У новому розгляді слід, зокрема, надати оцінку і доводам позивача щодо можливої участі у проведенні експертизи академіка ВГО "Академія наук вищої освіти України" Кисличенко В.С.

Не наведення судом апеляційної інстанції мотивів та обґрунтування призначення ним комплексної судової експертизи, за наявності у матеріалах справи двох експертних висновків, та порушення ним статті 104 ГПК України ставить в залежність вирішення питання щодо використання/невикористання апеляційним судом недопустимих доказів.

Допустимість доказів не пов`язується з фактичними даними, а стосується процесуальної форми доказів та потребує чіткої відповіді на питання, чи одержані вони з порушенням закону.

Отже правомірність питання призначення судом апеляційної інстанції комплексної судової експертизи у цій справі та дотримання ним порядку, передбаченого чинним законодавством, зокрема, статтею 99 ГПК України, як і наявність чи відсутність передбачених нею умов неможливо визначити за відсутності у рішенні апеляційної інстанції належного мотивування задоволення клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 316 ГПК України вказівки, що містяться у постанові суду касаційної інстанції, є обов`язковими для суду першої та апеляційної інстанцій під час нового розгляду справи.

Водночас, у ч. 2 наведеної статті встановлено, що постанова суду касаційної інстанції не може містити вказівок для суду першої або апеляційної інстанції про достовірність чи недостовірність того чи іншого доказу, про переваги одних доказів над іншими, про те, яка норма матеріального права повинна бути застосована і яке рішення має бути прийнято за результатами нового розгляду справи.

Відтак, у суду касаційної інстанції відсутні повноваження встановлювати дефектність чи неправильність будь-якого з наявних у справі висновків, зазначати про необхідність врахування одного або неврахування іншого висновку та встановлювати пріоритетність якогось конкретного висновку.

Як вбачається зі змісту наведеної постанови, якою справу було направлено на новий апеляційний розгляд, суду апеляційної інстанції було визначено такі вказівки:

- оцінити наявні в матеріалах справи висновки експертів від 10.09.2019 року №148/19, від 07.09.2018 року №3999, від 10.04.2017 року №1109, від 15.03.2018 року №003-ОВМ/17 на предмет належності, допустимості, достовірності, в тому числі, з іншими доказами у справі;

- навести належне мотивування задоволення клопотання про призначення у справі комплексної експертизи;

- надати оцінку доводам ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця" щодо можливої участі у проведенні експертизи академіка ВГО "Академія наук вищої освіти України" Кисличенко В.С.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 17.12.2020 року справу №910/2318/16 за апеляційною скаргою ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров`я" на рішення господарського суду міста Києва від 04.12.2018 року прийнято до провадження колегією суддів у складі головуючого судді Копитової О.С., суддів: Остапенка О.М., Пантелієнка В.О. та призначено її до розгляду на 03.02.2021 року за участю повноважних представників сторін.

У зв`язку з перебуванням головуючого судді Копитової О.С. у творчій відпустці протоколом повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 01.02.2021 року справу №910/2318/16 передано на розгляд колегії суддів у складі: головуючий суддя - Остапенко О.М., судді: Пантелієнко В.О., Поляков Б.М.

25.01.2021 року через відділ документального забезпечення суду від представника відповідача-2 надійшли пояснення по справі з урахуванням постанови Верховного Суду від 26.11.2020 року у справі №910/2318/16.

02.02.2021 року через відділ документального забезпечення суду від представника позивача надійшло клопотання про направлення повідомлень та пояснення по справі з урахуванням постанови Верховного Суду від 26.11.2020 року у справі №910/2318/16.

Ухвалою суду від 03.02.2021 року вищевказаною колегією суддів прийнято до провадження справу №910/2318/16 за апеляційною скаргою ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров`я" на рішення господарського суду міста Києва від 04.12.2018 року та призначено її до розгляду на 18.02.2021 року за участю повноважних представників сторін.

18.02.2021 року через відділ документального забезпечення суду від представника відповідача-2 надійшли додаткові пояснення по справі та заява про зміну адреси для листування.

Ухвалою суду від 18.02.2021 року відкладено розгляд справи на 18.03.2021 року на підставі положень ст. 216 ГПК України.

05.03.2021 року через відділ документального забезпечення суду від представника позивача надійшли заперечення проти додаткових пояснень відповідача-2.

В судовому засіданні 18.03.2021 року оголошено перерву у справі до 25.03.2021 року на підставі положень ст. 216 ГПК України.

В судовому засіданні 25.03.2021 року оголошено перерву у справі до 30.03.2021 року на підставі положень ст. 216 ГПК України.

Представники ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров`я" вимоги апеляційної скарги підтримали, просили її задовольнити, скасувати рішення господарського суду міста Києва від 04.12.2018 року у даній справі і прийняти нове рішення, яким у задоволенні позовних вимог ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця" відмовити у повному обсязі.

Представники ПрАТ "ФФ "Дарниця" проти вимог відповідача-2, викладених в апеляційній скарзі, заперечували, просили залишити її без задоволення, а оскаржуване рішення суду першої інстанції - без змін.

Представники відповідача-1, -3, -4 в судове засідання не з`явились, причини неявки суду не повідомили. Про дату, час та місце розгляду справи повідомлені належним чином. Клопотань про відкладення розгляду справи не направляли.

Згідно ч. 12 ст. 270 ГПК України, неявка сторін або інших учасників справи, належним чином повідомлених про дату, час та місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду справи.

30.03.2021 року оголошено вступну та резолютивну частини постанови Північного апеляційного господарського суду у даній справі.

Розглянувши доводи апеляційної скарги, перевіривши матеріали справи та дослідивши докази, проаналізувавши на підставі встановлених фактичних обставин справи правильність застосування судом першої інстанції норм законодавства та заслухавши пояснення представників сторін, колегія суддів апеляційного господарського суду дійшла висновку, що апеляційна скарга підлягає задоволенню, а рішення господарського суду міста Києва від 04.12.2018 року у даній справі - скасуванню з прийняттям нового рішення про відмову у задоволенні позовних вимог, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів справи, за наслідками розгляду заявки №а200913109 від 16.12.2009 ДСІВ України 10.06.2013 року було видано патент України №UA102070C2 на винахід "Застосування фармацевтичної композиції, що містить (S)-2-аміно-5-гуанідинопентанової кислоти (S)-2-аміноглутарат, для лікування і профілактики патологій вагітності", власником якого є ТОВ "ФГ "Здоров`я" (відповідач-3).

Частиною 1 статті 15 ЦК України передбачено, що кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання.

Кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу (частина 1 статті 16 ЦК України).

Статтею 4 ГПК України передбачено, що юридичні особи та фізичні особи - підприємці, фізичні особи, які не є підприємцями, державні органи, органи місцевого самоврядування мають право на звернення до господарського суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав та законних інтересів у справах, віднесених законом до юрисдикції господарського суду, а також для вжиття передбачених законом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням.

За змістом рішення Конституційного Суду України № 18-рп/2004 від 01.12.2004 під охоронюваними законом інтересами необхідно розуміти прагнення до користування конкретним матеріальним та/або нематеріальним благом, зумовлений загальним змістом об`єктивного і прямо не опосередкований у суб`єктивному праві простий легітимний дозвіл, що є самостійним об`єктом судового захисту та інших засобів правової охорони з метою задоволення індивідуальних і колективних потреб, які не суперечать Конституції і законам України, суспільним інтересам, справедливості, добросовісності, розумності та іншим загальноправовим засадам. Отже, охоронюваний законом інтерес є самостійним об`єктом судового захисту та інших засобів правової охорони.

Отже, підставою для звернення до суду є наявність порушеного права (охоронюваного законом інтересу), і таке звернення здійснюється особою, котрій це право належить, і саме з метою його захисту. Відсутність обставин, які б підтверджували наявність порушення права особи, за захистом якого вона звернулася, чи охоронюваного законом інтересу, є підставою для відмови у задоволенні такого позову (аналогічних висновків дійшов Верховний Суд України в постанові від 21.10.2015 у справі №3-649гс15).

Судом встановлено, що ТОВ "ФК "Здоров`я" звернулось до Господарського суду Харківської області з позовом до ПАТ "ФФ "Дарниця" про припинення порушення права на винахід за патентами № 54880 та № 102070.

З тексту позовної заяви ТОВ "ФК "Здоров`я", що була подана до Господарського суду Харківської області, копія якої долучена до матеріалів справи 06.04.2016 року, зазначено, що ТОВ "ФГ "Здоров`я" за ліцензійним договором № 4 від 01.05.2008 та додатковою угодою № 60 від 01.07.2013 року до вказаного договору передало ТОВ "ФК "Здоров`я" право на використання патентів на винахід № 54880 та № 102070.

Судом встановлено, що ухвалою господарського суду Харківської області від 16.07.2015 року за вказаним позовом порушено провадження у справі №922/4125/15; ухвалою від 16.07.2015 року провадження у справі №922/4125/15 зупинено до вирішення господарським судом міста Києва справ №910/2318/16 та №910/24991/15.

Поданню позову у даній справі про визнання недійсним патенту України на винахід №102070 передувало подання позову про припинення позивачем у даній справі порушення належних ТОВ "ФГ "Здоров`я" прав, в тому числі на спірний патент на винахід, а за таких обставин, суд приходить до висновку, що позивач належними та допустимими доказами довів існування у нього охоронюваного законом інтересу, а отже і наявність підстав для звернення до суду з даним позовом.

Відносини, пов`язані з використанням у господарській діяльності та охороною прав інтелектуальної власності, регулюються Господарським кодексом України та іншими законами (частина 1 статті 154 ГК України).

До відносин, пов`язаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, застосовуються положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України та іншими законами (частина 2 статті 154 ГК України).

Частиною 1 статті 418 ЦК України визначено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об`єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільним кодексом України та іншим законом.

За змістом частини третьої статті 418 ЦК України, право інтелектуальної власності є непорушним відповідно. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

До об`єктів права інтелектуальної власності, зокрема, належать винаходи (частина 1 статті 155 ГК України та частина 1 статті 420 ЦК України).

Винахід вважається придатним для набуття права інтелектуальної власності на нього, якщо він, відповідно до закону, є новим, має винахідницький рівень і придатний для промислового використання. Об`єктом винаходу може бути продукт (пристрій, речовина тощо) або процес у будь-якій сфері технології. Законом можуть бути встановлені продукти та процеси, які не є придатними для набуття права інтелектуальної власності на них відповідно до цієї статті (стаття 459 ЦК України).

Набуття права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок засвідчується патентом. Обсяг правової охорони визначається формулою винаходу, корисної моделі, сукупністю суттєвих ознак промислового зразка (стаття 462 ЦК України).

Згідно з пунктом 3 Постанови Верховної Ради України "Про введення в дію Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" від 23.12.1993 авторське свідоцтво СРСР чи патент України на винахід може бути визнано недійсним у порядку, встановленому цим Законом, у разі невідповідності винаходу умовам охороноспроможності, визначеним законодавством, що діяло на дату подання заявки.

Як встановлено судом, заявку № а200913109 на видачу патенту на винахід №UA102070 С2 було подано 16.12.2009 року.

Отже, на дату подання заявки №а200913109 на видачу патенту (16.12.2009) чинною була редакція Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" в редакції Закону України від 14.04.2009 року №1256-VI (далі - Закон від 14.04.2009 року).

Відповідно до ч. 1 ст. 6 Закону від 14.04.2009 року, правова охорона надається винаходу (корисній моделі), що не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та відповідає умовам патентоздатності.

Згідно з частиною 1 статті 7 "Умови патентоздатності винаходу, корисної моделі" Закону від 14.04.2009 року, винахід відповідає умовам патентоздатності, якщо він є новим, має винахідницький рівень і є промислово придатним. Винахід (корисна модель) визнається новим, якщо він не є частиною рівня техніки. Об`єкти, що є частиною рівня техніки, для визначення новизни винаходу повинні враховуватися лише окремо. Рівень техніки включає всі відомості, які стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету. Рівень техніки включає також зміст будь-якої заявки на видачу в Україні патенту (у тому числі міжнародної заявки, в якій зазначена Україна) у тій редакції, в якій цю заявку було подано спочатку, за умови, що дата її подання (а якщо заявлено пріоритет, то дата пріоритету) передує тій даті, яка зазначена у частині четвертій цієї статті, і що вона була опублікована на цю дату чи після цієї дати. На визнання винаходу (корисної моделі) патентоздатним не впливає розкриття інформації про нього винахідником або особою, яка одержала від винахідника прямо чи опосередковано таку інформацію, протягом 12 місяців до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету. При цьому обов`язок доведення обставин розкриття інформації покладається на особу, заінтересовану у застосуванні цієї частини. Винахід має винахідницький рівень, якщо для фахівця він не є очевидним, тобто не випливає явно із рівня техніки. При оцінці винахідницького рівня зміст заявок, зазначених у частині п`ятій цієї статті, до уваги не береться. Винахід (корисна модель) визнається промислово придатним, якщо його може бути використано у промисловості або в іншій сфері діяльності.

Як вбачається з матеріалів справи, з метою з`ясування питань, що виникли у вирішенні даного спору і потребують спеціальних знань, ухвалою господарського суду міста Києва від 18.05.2016 року у справі №910/2318/16 призначено судову експертизу, проведення якої доручено судовим експертам Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної Академії Правових Наук України Дорошенку О.Ф. та Петренку С.А. На вирішення експертів було поставлено наступні питання:

"чи було відомо до дати подання заявки на винахід за Патентом №102070 (16.12.2009) застосування фармацевтичної композиції, що містить активнодіючу речовину (S)-2-аміно-5-гуанідинопентанової кислоти (S)-2-аміноглутарат щонайменше один фармацевтично прийнятний допоміжний засіб та/або розчинник, для лікування патологій вагітності, при цьому композицію вводять спочатку внутрішньовенно, а потім здійснюють пероральне введення композиції, яке відрізняється тим, що внутрішньовенно фармацевтичну композицію вводять 1-2 рази на добу з введенням за 1 раз композиції у дозі 2 г протягом 5-7 діб"?

"чи було частиною рівня техніки застосування фармацевтичної композиції, що містить активнодіючу речовину (S)-2-аміно-5-гуанідинопентанової кислоти (S)-2- аміноглутарат і щонайменше один фармацевтично прийнятний допоміжний засіб та/або розчинник, для лікування патологій вагітності, при цьому композицію вводять спочатку внутрішньовенно, а потім здійснюють пероральне введення композиції, яке відрізняється тим, що внутрішньовенно фармацевтичну композицію вводять 1-2 рази на добу з введенням за 1 раз композиції у дозі 2 г протягом 5-7 діб до дати подання заявки на винахід за Патентом № 102070 (16.12.2009)"?

"чи відповідає патент України №102070 умові патентоздатності "новизна"?

14.04.2017 року за результатами проведення вказаної судової експертизи, Господарським судом міста Києва було отримано висновок експерта №1109 за результатами проведення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності у господарській справі №910/2318/16 від 10.04.2017 року, згідно з яким судові експерти дійшли наступних висновків:

- застосування фармацевтичної композиції, яка містить активнодіючу речовину (S)-2-аміно-5-гуанідинопентанової кислоти (S)-2-аміноглутарат і щонайменше один фармацевтично прийнятний допоміжний засіб та/або розчинник, для лікування патологій вагітності, при цьому, композицію вводять спочатку внутрішньовенно, а потім здійснюють пероральне введення композиції, яке відрізняється тим, що внутрішньовенно фармацевтичну композицію вводять 1-2 рази на добу з введенням за 1 раз композиції у дозі 2 г протягом 5-7 діб, було відоме до дати подання заявки на винахід за патентом № 102070 (16.12.2009 );

- інформація про застосування фармацевтичної композиції, що містить активнодіючу речовину (S)-2-аміно-5-гуанідинпентанової кислоти (S)-2-аміноглутарат і щонайменше один фармацевтично прийнятний допоміжний засіб та/або розчинник, для лікування патологій вагітності, при цьому композицію вводять спочатку внутрішньовенно, а потім здійснюють прероральне введення композиції, яке відрізняється тим, що внутрішньовенно фармацевтичну композицію вводять 1-2 рази на добу з введенням за 1 раз композиції у дозі 2 г протягом 5-7 діб було частиною рівня техніки до дати подання заявки на винахід за патентом № 102070 (16.12.2009).

- "новизну" винаходу за патентом № 102070 спростовують відомості, які містяться в матеріалах справи, і були загальнодоступними до дати подання заявки № а 2009 13109 (16.12.2009).

ТОВ "ФК "Здоров`я" не погодилося з таким висновком на підставі того, що одне з джерел інформації Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук "Удосконалення методів профілактики та лікування ускладнень вагітності при ізоімунній несумісності крові та плода" ( ОСОБА_4 ), згадане в матеріалах справи №910/2318/16 та протиставлене при підготовці Висновку експерта, не містить інформації про дату надходження джерела до відповідної бібліотеки та доказів, які підтверджують вказану обставину, тобто в матеріалах справи відсутня інформація про дату включення джерела до рівня техніки до дати подання заявки на винахід за патентом на винахід № 102070, у зв`язку з чим даний висновок судової експертизи не може бути взятий судом до уваги, як неналежний та недопустимий доказ.

24.10.2017 року ухвалою Господарського суду міста Києва призначено у справі №910/2318/16 повторну судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено атестованому судовому експерту Центра судової експертизи та експертних досліджень у сфері інтелектуальної власності Державного підприємства "Інформаційні судові системи" Оцалюку В.М. На вирішення повторної судової експертизи поставлено вищевказані питання.

23.03.2018 року за результатами проведення судової експертизи у справі №910/2318/16 Господарським судом міста Києва було отримано висновок експерта №003-ОВМ/17 за результатами проведення повторної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 15.03.2018 року, згідно з яким експерт дійшов наступних висновків:

- застосування фармацевтичної композиції, яка містить активнодіючу речовину (S)-2-аміно-5-гуанідинпентанової кислоти (S)-2-аміноглутарат, щонайменше один фармацевтично прийнятний допоміжний засіб та/або розчинник, для лікування патологій вагітності, при цьому композицію вводять спочатку внутрішньовенно, а потім здійснюють пероральне введення композиції, яке відрізняється тим, що внутрішньовенно фармацевтичну композицію вводять 1-2 рази на добу з введенням за 1 раз композиції у дозі 2 г протягом 5-7 діб, було відоме до дати подання заявки на винахід за патентом № 102070 (16.12.2009);

- застосування фармацевтичної композиції, що містить активнодіючу речовину (S)-2-аміно-5-гуанідинпентанової кислоти (S)-2-аміноглутарат і щонайменше один фармацевтично прийнятний допоміжний засіб та/або розчинник, для лікування патологій вагітності, при цьому композицію вводять спочатку внутрішньовенно, а потім здійснюють прероральне введення композиції, яке відрізняється тим, що внутрішньовенно фармацевтичну композицію вводять 1-2 рази на добу з введенням за 1 раз композиції у дозі 2 г протягом 5-7 діб було частиною рівня техніки до дати подання заявки на винахід за патентом № 102070 (16.12.2009);

- Патент України №102070 не відповідає умові патентоздатності "новизна" відповідно до матеріалів справи.

Судовим експертом у висновку №003-ОВМ/17 досліджено питання новизни спірного патенту на дату подання заявки на підставі наданих позивачем матеріалів в обґрунтування позовних вимог, а саме:

- Препараты фармацевтической компании "Здоровье" Прегнакер и Глутаргин: новые возможности решения проблем, возникающих при беременности // Газета Здоров`я України - квітень 2004р. - №7 (92) - С. 58 (дата оприлюднення - квітень 2004) далі - Д1;

- Лещинський Т.П., "Особливості ведення вагітності, пологів, після пологового періоду у вагітних із анемією, поєднаною із хронічною патологією гепатобіліарної системи невірусного ґенезу" / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук, Харків - 2009 (дата оприлюднення - невідома) далі-Д2;

- ОСОБА_5 , "Удосконалення методів профілактики та лікування ускладнень вагітності при ізоімунній несумісності крові та плода" / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук, Донецьк - 2005 (дата оприлюднення - невідома) далі - Д3;

- Коломійцева А.Г., Профілактика та терапія ранніх гестозів вагітних // Журнал практичного лікаря - 2000р. - №1/2000 - С. 34-35 (дата оприлюднення - 2000 рік) -далі - Д4;

- Євтерєва І.О., "Удосконалення комплексної терапії та профілактика ускладнень вагітності при цукровому діабеті типу 1" / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук, Донецьк - 2004 (дата оприлюднення - невідома) далі - Д5.

Так, у висновку, зокрема зазначено таке: Документ Д1 описує лікування гестозу і фетоплацентарної недостатності шляхом призначення Глутаргіну (L-аргініну глутамат), що включали в комплекс патогенетичної терапії по 50 мл 4% розчину 2 рази на добу на 150 мл 0,9% розчину хлористого натрію протягом 5-7 днів в залежності від вираженості клінічних проявлень. Потім переходили на пероральний прийом Глутаргіну по 750 мг 3 рази на добу протягом 15 днів.

Вивчення матеріалів справи показало, що документи Д2, Д3 та Д5 є авторефератами дисертацій, виданих на правах рукопису і для них повинна бути наведена дата надходження їх до бібліотеки, для того щоб вони могли бути враховані як документи рівня техніки (див. п. 6.5.2.1. Правил розгляду). Такі дані в матеріалах справи відсутні, тому документи Д2, Д3 та Д5 не можуть бути взяті до уваги, як документи рівня техніки.

Аналіз документа Д4 показав, що цей документ не містить опису технічних рішень, що можуть бути порівняні з сукупністю ознак винаходу за патентом України № 102070 від 10.06.2013, тому документ Д4 не були прийняті до уваги як документ рівня техніки.

Найбільш близькими, як зазначає експерт, за технічною суттю та наявним набором суттєвих ознак є документ Д1, що описує застосування фармацевтичної композиції, що містить глутаргін ((S)-2-аміно-5-гуанідинопентанової кислоти (8)-2-аміноглутарат) і щонайменше один фармацевтично прийнятний допоміжний засіб та/або розчинник, для лікування патологій вагітності, при цьому композицію вводять спочатку внутрішньовенно, а потім здійснюють пероральне введення композиції, де внутрішньовенно фармацевтичну композицію вводять 1 -2 рази на добу з введенням за 1 раз композиції у дозі 2 г протягом 5-7 діб і для відповіді на поставлене питання необхідно порівняти набір ознак, що характеризують винахід за патентом України № 102070 від 10.06.2013, та набір ознак, що характеризують технічне рішення згідно з документом Д1.

Проте, п. 5 формули патенту України № 102070 на винахід передбачає застосування 4 % розчину для ін`єкцій (по 50 мл), а п. 7 формули передбачає застосування 40% концентрат у дозі 2,0 г (по 5 мл на 150-200 мл 0,9 % розчину хлориду натрію), тобто формула патенту містить опис застосування двох різних розчинів, що відрізняється від джерела інформації Д1.

На підставі вищевикладеного, керуючись правом, наданим ст. 101 Господарського процесуального кодексу України, відповідач-2 звернувся до Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз із заявою про проведення експертизи у сфері інтелектуальної власності. Проведення судової експертизи доручено судовому експерту Струку І.О.

На вирішення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності судовому експерту Струку І.О. було поставлено такі ж самі питання, що при проведенні первинної судової експертизи судовими експертами Дорошенком О.Ф. та Петренком С.А., так і при проведенні повторної експертизи судовим експертом Оцалюком В.М.

Згідно висновку судової експертизи №3999 об`єктів інтелектуальної власності у господарській справі №910/2318/16, складений судовим експертом Струком І.О., експерт дійшов наступних висновків:

- застосування фармацевтичної композиції, яка містить активнодіючу речовину (S)-2-аміно-5-гуанідинопентанової кислоти (S)-2-аміноглутарат і щонайменше один фармацевтично прийнятний допоміжний засіб та/або розчинник, для лікування патологій вагітності, при цьому композицію вводять спочатку внутрішньовенно, а потім здійснюють пероральне введення композиції, яке відрізняється тим, що внутрішньовенно фармацевтичну композицію вводять 1-2 рази на добу з введенням за 1 раз композиції у дозі 2 г протягом 5-7 діб, не було відоме до дати подання заявки на винахід за патентом № 102070 (16.12.2009);

- інформація про застосування фармацевтичної композиції, що містить активнодіючу речовину (S)-2-аміно-5-гуанідинопентанової кислоти (S)-2-аміноглутарат і щонайменше один фармацевтично прийнятний допоміжний засіб та/або розчинник, для лікування патологій вагітності, при цьому композицію вводять спочатку внутрішньовенно, а потім здійснюють прероральне введення композиції, яке відрізняється тим, що внутрішньовенно фармацевтичну композицію вводять 1-2 рази на добу з введенням за 1 раз композиції у дозі 2 г протягом 5-7 діб не була частиною рівня техніки до дати подання заявки на винахід за патентом № 102070 (16.12.2009);

- відомості, які містяться у наданих на експертизу документах, які були загальнодоступними до дати подання заявки №а200913109 (16.12.2009), не спростовують "новизну" винаходу за патентом України №102070.

Крім того, у вказаному висновку міститься посилання на висновок експерта №G-001-ПЕГ/18 від 14.08.2018 року, складений Привалко Е.Г. - кандидатом хімічних наук, старшим науковим співробітником, доцентом кафедри біоорганічної та біологічної хімії Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця (стаж науково-викладацької роботи близько 35 років) , згідно з яким, 4% розчин для ін`єкцій (по 50 мл.) та 40% концентрат у дозі 2,0 г (по 5 мл. на 150-250 мл. 0,9% розчину хлориду натрію), що описані в патенті України на винахід №102070, не еквівалентні.

За твердженням відповідача-2, відповідні обставини не були зазначені жодним із судових експертів, яким було доручено проведення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності у справі №910/2318/16.

Судом встановлено, що висновок виконаний експертом Струком І.О., який має кваліфікацію судового експерта вищого кваліфікаційного класу з правом проведення судових експертиз за експертною спеціальністю "13.3. Дослідження, пов`язані з винаходами і корисними моделями" (свідоцтво №352 про присвоєння кваліфікації судового експерта, видане КК ЛНДІСЕ 20.02.2008 року і дійсне до 12.12.2022 року).

У вказаному висновку зазначено, що його підготовлено для подання до господарського суду міста Києва по справі №910/2318/16, а також про обізнаність судового експерта про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384, 385 КК України.

Отже, судовий експерт Струк І.О. при дослідженні аналогічних питань дійшов висновків, які є прямо протилежними від попередніх висновків експертів.

За вказаних обставин відповідач-2 звернувся до суду апеляційної інстанції з клопотанням про призначення комплексної судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності.

Відповідно до статті 98 ГПК України, висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному законодавством. Предметом висновку експерта може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань. Висновок експерта може бути наданий на замовлення учасника справи або на підставі ухвали суду про призначення експертизи. У висновку експерта має бути зазначено, що він попереджений (обізнаний) про відповідальність за завідомо неправдивий висновок, а у випадку призначення експертизи судом, також про відповідальність за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків.

Статтею 99 ГПК України визначено, що суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов:

1) для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо;

2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів.

Так, ч. 1 ст. 106 ГПК України встановлено, що комплексна експертиза проводиться не менш як двома експертами з різних галузей знань або з різних напрямів у межах однієї галузі знань.

Згідно зі п. 10. Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 року № 4 "Про деякі питання практики призначення судової експертизи" експертиза, для вирішення питань якої необхідно знання з різних галузей знань або різних напрямів у межах однієї галузі знань, є комплексною. До проведення таких експертиз у разі потреби залучаються фахівці, що не працюють у державних спеціалізованих установах, у тому числі працівники інших установ, органів виконавчої влади тощо.

Пунктом 1.2.13 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерств юстиції України 08.10.1998 № 53/5 визначено, що комплексною є експертиза, що проводиться із застосуванням спеціальних знань різних галузей науки, техніки або інших спеціальних знань (різних напрямів у межах однієї галузі знань) для вирішення одного спільного (інтеграційного) завдання (питання). До проведення таких експертиз у разі потреби залучаються як експерти експертних установ, так і фахівці установ та служб підрозділів) інших центральних органів виконавчої влади або інші фахівці, що не працюють у державних спеціалізованих експертних установ.

Відповідно до ч. 2 ст. 9 Закону України "Про судову експертизу" особа або орган, які призначають або замовляють судову експертизу, можуть доручити її проведення тим судовим експертам, яких внесено до державного Реєстру атестованих судових експертів, або іншим фахівцям з відповідних галузей знань, якщо інше не встановлено законом.

Судом встановлено, що перевірка новизни (встановлення належності до рівня техніки) винаходу (корисної моделі) здійснюється шляхом порівняння сукупності її ознак з сукупністю ознак найбільш близького аналога. При цьому виявляють подібні ознаки, тобто ознаки, що ідентичні.

Ідентичними називають ознаки, що збігаються за функцією, яку вони виконують, і за формою їх виконання.

Винахід не визнають таким, що відповідає умові новизни (не належить до рівня техніки), якщо в рівні техніки виявлено засіб, якому властиві ознаки, що ідентичні всім ознакам, що є в запропонованій заявником формулі винаходу (корисної моделі).

Формула винаходу за патентом № 102070 має наступну редакцію:

1. Застосування фармацевтичної композиції, що містить активнодіючу речовину (S)-2-аміно-5-гуанідинопентанової кислоти (S)-2-аміноглутарат і щонайменше один фармацевтично прийнятний допоміжний засіб та/або розчинник, для лікування патологій вагітності, при цьому композицію вводять спочатку внутрішньовенно, а потім здійснюють пероральне введення композиції, яке відрізняється тим, що внутрішньовенно фармацевтичну композицію вводять 1- 2 рази на добу з введенням за 1 раз композиції у дозі 2 г протягом 5-7 діб;

2. Застосування фармацевтичної композиції за п.1, яке відрізняється тим, що композицію застосовують для профілактики патологій вагітності.

3. Застосування фармацевтичної композиції за п. 2, яке відрізняється тим, що патології вагітності вибрані з групи, що включає: ранні та пізні гестози, гіпертензію вагітних, фетоплацентарну недостатність, хронічну патологію гепатобіліарної системи у вагітних.

4. Застосування фармацевтичної композиції за п. 1, яке відрізняється тим, що для внутрішньовенного введення фармацевтичну композицію застосовують у вигляді розчину для ін`єкцій.

5. Застосування фармацевтичної композиції за п. 4, яке відрізняється тим, що розчин для ін`єкцій вводять по 50 мл за 1 введення.

6. Застосування фармацевтичної композиції за п. 1, яке відрізняється тим, що для внутрішньовенного введення фармацевтичну композицію застосовують у вигляді розчину для інфузій.

7. Застосування фармацевтичної композиції за п. 6, яке відрізняється тим, що розчин для інфузій вводять по 5 мл на 150-250 мл 0,9 % розчину натрію хлориду за 1 ведення.

8. Застосування фармацевтичної композиції за п. 1, яке відрізняється тим, що пероральне введення композиції здійснюють по 250-750 мг на добу.

Для проведення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності було необхідним залучення відповідних спеціалістів в галузі хімії та/або фармацевтиці.

Так, для цілей надання відповідей на питання, які ставляться в даному випадку на розгляд експертизи, експертам необхідно визначити, чи був відомий (або чи був часткою рівня техніки) спосіб застосування фармацевтичної композиції, що містить (S)-2-аміно-5-гуанідинопентанової кислоти (S)-2-аміноглутурат, для лікування і профілактики патологій вагітності.

Зазначене дослідження включає:

- дослідження і оцінку самої фармацевтичної композиції, що містить (S)-2-аміно-5-гуанідинопентанової кислоти (8)-2-аміноглутурат, співставлення такої композиції з наданими для порівняння композиціями;

- дослідження питання використання такої фармацевтичної композиції для лікування і профілактики патологій вагітності;

- дослідження питання представлення та співвідношення компонентів фармацевтичної композиції, та спосіб її застосування, а також відповідний фармакологічних ефект від такого застосування.

Отже, для проведення такого дослідження фахівцеві необхідно вміти оперувати відповідними поняттями, розуміти різницю фармакологічних властивостей речовин, різницю в ефекті від способу їх застосування, тощо. Тобто, об`єктивний і повний висновок з даного питання можливо дати лише з урахуванням спеціальних знань в галузі хімії та/або фармацевтики.

Як вбачається з матеріалів справи 26.06.2019 року у справі № 910/2318/16 судом апеляційної інстанції було призначено комплексну судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено атестованому судовому експерту Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Чабанець Т.М.; для проведення судової комплексної експертизи було залучено академіка ВГО "Академія наук вищої освіти України" Кисличенко В.С. доктора фармацевтичних наук, професора, завідувача кафедри хімії природних сполук Національного фармацевтичного університету (61000, м. Харків, вул. Пушкінська, 53), як спеціаліста у фармацевтичній галузі; на вирішення експертів поставлені наступні питання:

- чи було відомо до дати подання заявки на винахід за Патентом № 102070 (16.12.2009) застосування фармацевтичної композиції, що містить активнодіючу речовину (S)-2-аміно-5-гуанідинопентанової кислоти (S)-2-аміноглутарат щонайменше один фармацевтично прийнятний допоміжний засіб та/або розчинник, для лікування патологій вагітності, при цьому композицію вводять спочатку внутрішньовенно, а потім здійснюють пероральне введення композиції, яке відрізняється тим, що внутрішньовенно фармацевтичну композицію вводять 1-2 рази на добу з введенням за 1 раз композиції у дозі 2 г протягом 5-7 діб?

- чи було частиною рівня техніки застосування фармацевтичної композиції, що містить активнодіючу речовину (S)-2-аміно-5-гуанідинопентанової кислоти (S)-2- аміноглутарат і щонайменше один фармацевтично прийнятний допоміжний засіб та/або розчинник, для лікування патологій вагітності, при цьому композицію вводять спочатку внутрішньовенно, а потім здійснюють пероральне введення композиції, яке відрізняється тим, що внутрішньовенно фармацевтичну композицію вводять 1-2 рази на добу з введенням за 1 раз композиції у дозі 2 г протягом 5-7 діб до дати подання заявки на винахід за Патентом № 102070 (16.12.2009)?

- чи відповідає патент України №102070 умові патентоздатності "новизна"?

25.09.2019 року за результатами проведення комплексної судової експертизи у справі №910/2318/16, судом отримано висновок експертів №148/19 за результатами проведення комплексної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 10.09.2019 року, згідно з яким експерти дійшли наступних висновків:

- до дати подання заявки на винахід за Патентом № 102070 (16.12.2009) не було відомо застосування фармацевтичної композиції, що містить активнодіючу речовину (S)-2-аміно-5-гуанідинопентанової кислоти (S)- 2-аміноглутарат щонайменше один фармацевтично прийнятний допоміжний засіб та/або розчинник, для лікування патологій вагітності, при цьому композицію вводять спочатку внутрішньовенно, а потім здійснюють пероральне введення композиції, яке відрізняється тим, що внутрішньовенно фармацевтичну композицію вводять 1-2 рази на добу з введенням за 1 раз композиції у дозі 2 г протягом 5-7 діб;

- застосування фармацевтичної композиції, що містить активнодіючу речовину (S)-2-аміно-5-гуанідинопентанової кислоти (S)-2- аміноглутарат щонайменше один фармацевтично прийнятний допоміжний засіб та/або розчинник, для лікування патологій вагітності, при цьому композицію вводять спочатку внутрішньовенно, а потім здійснюють пероральне введення композиції, яке відрізняється тим, що внутрішньовенно фармацевтичну композицію вводять 1-2 рази на добу з введенням за 1 раз композиції у дозі 2 г протягом 5-7 діб не було частиною рівня техніки до дати подання заявки на винахід за Патентом № 102070 (16.12.2009);

- Патент України №102070 відповідає умові патентоздатності "новизна".

У вказаному висновку експерти зазначили, що "новизна - одна із умов патентоздатності, суть якої полягає в тому, що до дати подання заявки на видачу патенту або, якщо заявлено пріоритет до дати її пріоритету суть об`єкта не повинна бути розкрита для невизначеного кола осіб в обсязі, що дає можливість здійснити його.

При відповіді на питання 1, 2 встановлено, що до дати подання заявки на винахід за Патентом №102070 (16.12.2009) не було відомо застосування фармацевтичної композиції, що містить активнодіючу речовину (S)-2-аміно-5-гуанідинопентанової кислоти (S)-2-аміноглутарат щонайменше один фармацевтично прийнятний допоміжний засіб та/або розчинник, для лікування патологій вагітності, при цьому композицію вводять спочатку внутрішньовенно, а потім здійснюють пероральне введення композиції, яке відрізняється тим, що внутрішньовенно фармацевтичну композицію вводять 1-2 рази на добу з введенням за 1 раз композиції у дозі 2 г протягом 5-7 діб; застосування фармацевтичної композиції, що містить активнодіючу речовину (S)-2-аміно-5-гуанідинопентанової кислоти (S)-2-аміноглутарат щонайменше один фармацевтично прийнятний допоміжний засіб та/або розчинник, для лікування патологій вагітності, при цьому композицію вводять спочатку внутрішньовенно, а потім здійснюють пероральне введення композиції, яке відрізняється тим, що внутрішньовенно фармацевтичну композицію вводять 1-2 рази на добу з введенням за 1 раз композиції у дозі 2 г протягом 5-7 діб не було частиною рівня техніки до дати подання заявки на винахід за Патентом №102070 (16.12.2009).".

Так, задовольняючи клопотання відповідача-2, апеляційний суд виходив з того, що для проведення судової експертизи було необхідним залучення відповідних спеціалістів в галузі хімії та/або фармацевтики, оскільки формула оспорюваного патенту містить відповідні терміни в галузі хімії та/або фармацевтики, зокрема для позначення додаткових речовин або груп хімічних речовин, зі складу яких можна обирати відповідні додаткові речовини, у складі лікарських препаратів, аналіз яких потребує спеціальних знань в галузі хімії та/або фармацевтики.

Більш того, призначаючи комплексу судову експертизу, судом було враховано наявність в матеріалах справи взаємовиключних висновків експертиз, наданих позивачем та відповідачами.

Отже, досліджуючи матеріали справи апеляційний суд дійшов висновку про необхідність призначення комплексної судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності у справі №910/2318/16 із залученням спеціаліста у фармацевтичній галузі, що також узгоджується з положеннями Інструкції про призначення та проведення експертиз.

Викладення судом питань до судових експертів при комплексній експертизі в тих самих формулюваннях, як їх було сформовано при первісній та повторній експертизах, в свою чергу, не свідчить, що ця експертиза є саме повторною, адже суд самостійно визначає статус експертизи з огляду на вид дослідження, який необхідний суду.

Окрім наведеного, судом було враховано, що призначення у справі судової експертизи є відповідним правом суду у разі необхідності з`ясування питань, що виникли у вирішенні спору і потребують спеціальних знань, а також наявності певних сумнівів у наявних у справі висновках експертизи або їх суперечливість.

Більш того, як встановлено апеляційним судом та підтверджено поясненнями представників позивача в судовому засіданні, ухвала Північного апеляційного господарського суду від 26.06.2019 року про призначення комплексної судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності в касаційному порядку сторонами, зокрема позивачем, не оскаржувалась, що свідчить про погодження позивача як із наявністю необхідності призначення судової експертизи, самим фактом її призначення, так і зі статусом такої експертизи.

Таким чином, судова колегія в даному випадку під час нового розгляду справи не вбачає підстав для неврахування висновків проведеної експертизи як доказу по справі з мотивів її проведення, як зазначив Верховний Суд, на підставі невмотивованої ухвали апеляційного господарського суду про її призначення.

Разом з тим, суд враховує, що висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими статтею 86 цього Кодексу. Відхилення судом висновку експерта повинно бути мотивоване в судовому рішенні (ст. 104 ГПК України).

Враховуючи наведені обставини, в матеріалах справи наявні висновки експертів №1109 від 10.04.2017 року, №003-ОВМ/17 від 15.03.2018 року, №3999 від 07.09.2018 року, №148/19 від 10.09.2019 року, які, з урахуванням вказівок Верховного Суду, підлягають оцінці на предмет їх належності, допустимості та достовірності.

Так, Господарський суд міста Києва ухвалою від 18.05.2016 року у справі №910/2318/16 призначив первинну судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручив судовим експертам Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України Дорошенку О.Ф. та Петренку С.А.

Під час проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності судові експерти Дорошенко О.Ф. та Петренко С.А. у висновку №1109 від 10.04.2017 року прийшли до наступних висновків:

- застосування фармацевтичної композиції, яка містить активно діючу речовину (S)-2-аміно-5-гуанідинопентанової кислоти (S)-2-аміноглутарат і щонайменше один фармацевтично прийнятий допоміжний засіб та/або розчинник, для лікування патологій вагітності, при цьому композицію вводять спочатку внутрішньовенно, а потім здійснюють пероральне введення композиції, яке відрізняється тим, що внутрішньовенно фармацевтичну композицію вводять 1-2 рази на добу з введенням за один раз композиції у дозі 2 г протягом 5-7 діб, було відоме до дати подання заявки на винахід за патентом № 102070 (16.12.2009 року).

- інформація про застосування фармацевтичної композиції, що містить активно діючу речовин> (S)-2-аміно-5-гуанідинопентанової кислоти (S)-2-аміноглутарат і щонайменше один фармацевтично прийнятий допоміжний засіб та/або розчинник, для лікування патологій вагітності, при цьому композицію вводять спочатку внутрішньовенно, а потім здійснюють пероральне введення композиції, яке відрізняється тим, що внутрішньовенно фармацевтичну композицію вводять 1-2 рази на добу з введенням за один раз композиції у дозі 2 г протягом 5-7 діб, було частиною рівня техніки до дати подання заявки на винахід за патентом №102070 (16.12.2009 року).

- "Новизну" винаходу за патентом № 102070 спростовують відомості, які містяться в матеріалах справи, і були загальнодоступними додати подання заявки № а 2009 13109 (16.12.2009 року).

Разом з тим, ухвалою Господарського суду м. Києва від 24.10.2018 року по справі №910/2318/16 призначено повторну судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено атестованому судовому експерту Центра судової експертизи та експертних досліджень у сфері інтелектуальної власності Державного підприємства "Інформаційні судові системи" Оцалюку В.М.

Відповідно до ч. 2 ст. 107 ГПК України за наявності сумнівів у правильності висновку експерта необґрунтованість, суперечність з іншими матеріалами справи тощо) за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи суд може призначити повторну експертизу, доручивши її проведення іншим експертам.

Таким чином, судом першої інстанції самостійно визначено висновок експертів №1109 як такий, що викликає сумніви у його правильності, з огляду на що призначено повторну експертизу у справі.

За результатами проведення повторної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 15 березня 2018 року у справі № 910/2318/16 про визнання патенту недійсним експерт Оцалюк В.М. у висновку №003-ОВМ/17 від 15.03.2018 року прийшов до наступних висновків:

- застосування фармацевтичної композиції, яка містить активно діючу речовину (S)-2-аміно-5-гуанідинопентанової кислоти (S)-2-аміноглутарат і щонайменше один фармацевтично прийнятий допоміжний засіб та/або розчинник, для лікування патологій вагітності, при цьому композицію вводять спочатку внутрішньовенно, а потім здійснюють пероральне введення композиції, яке відрізняється тим, що внутрішньовенно фармацевтичну композицію вводять 1-2 рази на добу з введенням за один раз композиції у дозі 2 г протягом 5-7 діб, було відоме до дати подання заявки на винахід за патентом № 102070 (16.12.2009 року).

- застосування фармацевтичної композиції, що містить активно діючу речовину (S)-2-аміно-5-гуанідинопентанової кислоти (S)-2-аміноглутарат і щонайменше один фармацевтично прийнятий допоміжний засіб та/або розчинник, для лікування патологій вагітності, при цьому композицію вводять спочатку внутрішньовенно, а потім здійснюють пероральне введення композиції, яке відрізняється тим, що внутрішньовенно фармацевтичну композицію вводять 1-2 рази на добу з введенням за один раз композиції у дозі 2 г протягом 5-7 діб, було частиною рівня техніки до дати подання заявки на винахід за патентом №102070 (16.12.2009 року).

- патент України № 102070 не відповідає умові патентоздатності "новизна".

Проте, на переконання колегії суддів, висновок №003-ОВМ/17 є неповним, у зв`язку з чим він не може бути використаний як доказ при вирішенні справи №910/2318/16 з огляду на наступне.

Судовим експертом у висновку №003-ОВМ/17 досліджено питання новизни спірного патенту на дату подання заявки на підставі наданих позивачем матеріалів в обґрунтування позовних вимог, а саме:

1) Препараты фармацевтической компании "Здоровье" Прегнакер и Глутаргин: новые возможности решения проблем, возникающих при беременности // Газета Здоров`я України - квітень 2004р. - №7 (92) - С. 58 (дата оприлюднення - квітень 2004) далі - Д1;

2) Лещинський Т.П., "Особливості ведення вагітності, пологів, післяпологового періоду у вагітних із анемією, поєднаною із хронічною патологією гепатобіліарної системи невірусного ґенезу" / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук, Харків - 2009 (дата оприлюднення - невідома) далі - Д2;

3) Гераскін Л.Р., "Удосконалення методів профілактики та лікування ускладнень вагітності при ізоімунній несумісності крові та плода" / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук, Донецьк - 2005 (дата оприлюднення - невідома) далі - Д3;

4) Коломійцева А.Г., Профілактика та терапія ранніх гестозів вагітних // Журнал практичного лікаря - 2000р. - №1/2000 - С. 34-35 (дата оприлюднення - 2000 рік) - далі - Д4;

5) Євтерєва І.О., "Удосконалення комплексної терапії та профілактика ускладнень вагітності при цукровому діабеті типу 1" / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук, Донецьк - 2004 (дата оприлюднення - невідома) далі - Д5.

Так, у висновку, зокрема зазначено таке: Документ Д1 описує лікування гестозу і фетоплацентарної недостатності шляхом призначення Глутаргіну (Т-аргініну глутамат), що включали в комплекс патогенетичної терапії по 50 мл 4% розчину 2 рази на добу на 150 мл 0,9% розчину хлористого натрію протягом 5-7 днів в залежності від вираженості клінічних проявлень. Потім переходили на пероральний прийом Глутаргіну по 750 мг 3 рази на добу протягом 15 днів.

Найбільш близькими, як зазначає експерт, за технічною суттю та наявним набором суттєвих ознак є документ Д1, що описує застосування фармацевтичної композиції, що містить глутаргін ((S)-2-аміно-5-гуанідинопентанової кислоти (S)-2-аміноглутарат) і щонайменше один фармацевтично прийнятний допоміжний засіб та/або розчинник, для лікування патологій вагітності, при цьому композицію вводять спочатку внутрішньовенно, а потім здійснюють пероральне введення композиції, де внутрішньовенно фармацевтичну композицію вводять 1-2 рази на добу з введенням за 1 раз композиції у дозі 2 г протягом 5-7 діб і для відповіді на поставлене питання необхідно порівняти набір ознак, що характеризують винахід за патентом України № 102070 від 10.06.2013, та набір ознак, що характеризують технічне рішення згідно з документом Д1.

Проте, п. 5 формули патенту України № 102070 на винахід передбачає застосування 4 % розчину для ін`єкцій (по 50 мл), а п. 7 формули передбачає застосування 40% концентрат у дозі 2.0 г (по 5 мл на 150-200 мл 0.9 % розчину хлориду натрію), тобто формула патенту містить опис застосування двох різних розчинів, що відрізняється від джерела інформації Д1.

В матеріалах справи міститься висновок експерта №G-001-ПЕГ/18 від 14.08.2018 року, в якому експертом Привалко Е.Г. було зроблено висновок про те, що 4% розчин для ін`єкцій (по 50 мл.) та 40% концентрат у дозі 2,0 г (по 5 мл. на 150-250 мл. 0,9% розчину хлориду натрію), що описані в патенті України на винахід № 102070 не еквівалентні. Так, 40% розчин може застосовуватись лише в розведеному вигляді, а готовий до застосування 40% розчин після розведення містить три компоненти - аргініну глутамат, воду для ін`єкцій та хлорид натрію, а 4 % розчин по Д1 - лише аргініну глутамат та воду для ін`єкцій та застосовується без додаткового розведення.

Тобто, 40% розчин складається з трьох компонентів і застосовується як розчин для інфузій. А інфузійні (або еквілібровані) розчини - складні сольові розчини, які за своїм осмотичним тиском, іонним складом і рівнем hН близькі до плазми крові, здатні підтримувати життєдіяльність клітин та органів і не викликати суттєвих змін фізіологічної рівноваги в організмі. Їх називають ще фізіологічними, плазмозамінними або кровозамінними розчинами. Вони повинні містити іони життєво важливих речовин у тому співвідношенні, в якому вони містяться в плазмі крові (Na+, К+, Са2+, Мg2+, РО43- та ін.), тобто бути ізоінонічними. У даному випадку іонами Na+.

Таким чином, 40% розчин рекомендується до застосування у випадках, коли для організму вагітної існує необхідність у наповненні додаткової рідини та життєво-важливими іонами Na+.

Також, максимальний об`єм рідини після розведення концентрату за Оспорюваним патентом виходить 255 мл, а для розведення 4 % розчину згідно Д1 (при умові, що він аналогічно 40 % розчину повинен розводитись у 150-250 мл), загальний об`єм складатиме 300 мл, що не відповідає відомостям з Оспорюваного патенту.

Окрім того, важливою відмінністю є і те, що в Д1 наявна вказівка на прийом препарату в пероральних дозах по 500-750 мг 3 рази на день, що складає близько 1 500 - 2 250 мг на добу. В той час як згідно відомостей по Оспорюваному патенту пероральне введення композиції здійснюють по 250-750 мг на добу. Тобто, згідно описаних відомостей у Д1 лікування здійснюється зовсім в інших дозуваннях, які були значно більшими.

Наведене вказує на наявність суттєвих відмінностей між відомостями згідно Д1 та Оспорюваним патентом, а відтак Д1 не може свідчити про те, що Оспорюваний патент був частиною рівня техніки на момент подання заявки.

Зазначене підтверджується і висновками судових експертів №3999 від 07.09.2018 року та №148/19 від 10.09.2019 року.

Аналіз документа Д4 показав, що цей документ не містить опису технічних рішень, що можуть бути порівняні з сукупністю ознак винаходу за патентом України №102070 від 10.06.2013, тому документ Д4 не був прийнятий до уваги як документ рівня техніки жодним із експертів, в тому числі у висновках № 1109, № 003-ОВМ/17.

Вивчення матеріалів справи показало, що документи Д2, ДЗ та Д5 є авторефератами дисертацій, виданих на правах рукопису і для них повинна бути наведена дата надходження їх до бібліотеки, для того щоб вони могли бути враховані як документи рівня техніки (див. п. 6.5.2.1. Правил розгляду ). Такі дані в матеріалах справи відсутні, тому документи Д2, Д3 та Д5 не можуть бути взяті до уваги, як документи рівня техніки.

Недостовірність висновків №1109 від 10.04.2017 року та №003-ОВМ/17 від 15.03.2018 року також підтверджується і самими результатами судових експертиз №3999 від 07.09.2018 року та №148/19 від 10.09.2019 року.

Так, судовий експерт Струк І.О. у висновку №3999 від 07.09.2018 року при дослідженні зазначених питань дійшов висновків, які є прямо протилежними від попередніх висновків експертів, а саме:

- застосування фармацевтичної композиції, яка містить активно діючу речовину (S)-2-аміно-5-гуанідинопентанової кислоти (S)-2-аміноглутарат і щонайменше один фармацевтично прийнятий допоміжний засіб та/або розчинник, для лікування патологій вагітності, при цьому композицію вводять спочатку внутрішньовенно, а потім здійснюють пероральне введення композиції, яке відрізняється тим, що внутрішньовенно фармацевтичну композицію вводять 1-2 рази на добу з введенням за один раз композиції у дозі 2 г протягом 5-7 діб, не було відоме до дати подання заявки на винахід за патентом № 102070 (16.12.2009 року).

- інформація про застосування фармацевтичної композиції, що містить активно діючу речовину (S)-2-аміно-5-гуанідинопентанової кислоти (S)-2-аміноглутарат і щонайменше один фармацевтично прийнятий допоміжний засіб та/або розчинник, для лікування патологій вагітності, при цьому композицію вводять спочатку внутрішньовенно, а потім здійснюють пероральне введення композиції, яке відрізняється тим, що внутрішньовенно фармацевтичну композицію вводять 1-2 рази на добу з введенням за один раз композиції у дозі 2 г протягом 5-7 діб, не була частиною рівня техніки до дати подання заявки на винахід за патентом №102070 (16.12.2009 року).

- відомості, які містяться у наданих на експертизу документах, які були загальнодоступними до дати подання заявки № а 2009 13109 (16.12.2009 року), не спростовують "новизну" винаходу за патентом України № 102070.

Також, 25.09.2019 року судом отримано висновок експертів №148/19 за результатами проведення комплексної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 10.09.2019 року, згідно з яким експерти дійшли наступних висновків:

- до дати подання заявки на винахід за Патентом № 102070 (16.12.2009) не було відомо застосування фармацевтичної композиції, що містить активнодіючу речовину (S)-2-аміно-5-гуанідинопентановоїкислоти (S)- 2-аміноглутарат щонайменше один фармацевтично прийнятний допоміжний засіб та/або розчинник, для лікування патологій вагітності, при цьому композицію вводять спочатку внутрішньовенно, а потім здійснюють пероральне введення композиції, яке відрізняється тим, що внутрішньовенно фармацевтичну композицію вводять 1-2 рази на добу з введенням за 1 раз композиції у дозі 2 г протягом 5-7 діб;

- застосування фармацевтичної композиції, що містить активнодіючу речовину (S)-2-аміно-5-гуанідинопентанової кислоти (S)-2- аміноглутарат щонайменше один фармацевтично прийнятний допоміжний засіб та/або розчинник, для лікування патологій вагітності, при цьому композицію вводять спочатку внутрішньовенно, а потім здійснюють пероральне введення композиції, яке відрізняється тим, що внутрішньовенно фармацевтичну композицію вводять 1-2 рази на добу з введенням за 1 раз композиції у дозі 2 г протягом 5-7 діб не було частиною рівня техніки до дати подання заявки на винахід за Патентом № 102070 (16.12.2009);

- Патент України №102070 відповідає умові патентоздатності "новизна".

При відповіді на питання 1, 2 встановлено, що до дати подання заявки на винахід за Патентом №102070 (16.12.2009) не було відомо застосування фармацевтичної композиції, що містить активнодіючу речовину (S)-2-аміно-5-гуанідинопентанової кислоти (S)-2-аміноглутарат щонайменше один фармацевтично прийнятний допоміжний засіб та/або розчинник, для лікування патологій вагітності, при цьому композицію вводять спочатку внутрішньовенно, а потім здійснюють пероральне введення композиції, яке відрізняється тим, що внутрішньовенно фармацевтичну композицію вводять 1-2 рази на добу з введенням за 1 раз композиції у дозі 2 г протягом 5-7 діб; застосування фармацевтичної композиції, що містить активнодіючу речовину (S)-2-аміно-5-гуанідинопентанової кислоти (S)-2-аміноглутарат щонайменше один фармацевтично прийнятний допоміжний засіб та/або розчинник, для лікування патологій вагітності, при цьому композицію вводять спочатку внутрішньовенно, а потім здійснюють пероральне введення композиції, яке відрізняється тим, що внутрішньовенно фармацевтичну композицію вводять 1-2 рази на добу з введенням за 1 раз композиції у дозі 2 г протягом 5-7 діб не було частиною рівня техніки до дати подання заявки на винахід за Патентом №102070 (16.12.2009).

Таким чином, висновки №1109 від 10.04.2017 року та №003-ОВМ/17 від 15.03.2018 року були зроблені на основі нерелевантних для порівняння з Оспорюваним патентом джерел, що свідчить про їх недостовірність і помилковість та як наслідок, про неможливість використовувати зазначені висновки з метою мотивування рішення суду.

Відповідно до ст. ст. 73, 74 ГПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються, зокрема, письмовими доказами.

На підтвердження власної правової позиції вдіповідачем-2 надано суду апеляційної інстанції консультативний висновок за наслідками аналізу висновку експерта №003-ОВМ/17 за результатами проведення повторної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 15.03.2018 року (далі - "Консультативний висновок"), складений патентним повіреним Прохоровим-Лукіним Г.В.

Надаючи правову оцінку даному Консультативному висновку, який за своєю суттю є рецензією на висновок експерта №003-ОВМ/17 15.03.2018 року, судова колегія враховує позицію Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду, викладену у постанові від 14.01.2021 року по справі №922/2216/18, згідно якої рецензія по своїй суті не є повторною чи додатковою експертизою, у ній не оцінюються докази. Експерт, який надає рецензію, оцінює, зокрема, методи і повноту дослідження, логіку висновку. З огляду на викладене, до рецензії не можуть бути застосовані ті вимоги, які передбачені для висновку експерта, що відповідно спростовує доводи позивача про те, що консультативний висновок не є висновком експерта у розумінні норм ГПК України.

При цьому, згідно зі ст.ст. 74, 76, 77 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень; належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування; предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення; обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування; докази, одержані з порушенням закону, судом не приймаються.

Відповідно до частин першої та другої статті 86 ГПК України, суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також вірогідність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності.

Вказаний Консультативний висновок містить інформацію щодо обставин, які стосуються предмету апеляційного розгляду у даній справі, у зв`язку із чим є письмовим доказом та підлягає дослідженню судом на рівні з іншими документами, які містяться у матеріалах справи.

В свою чергу, залишення поза увагою рецензії, як доказу, у справі порушуватиме принцип змагальності сторін, відповідно до якого здійснюється судочинство у господарських судах.

Так, за результатами рецензування було встановлено, що експертиза у сфері інтелектуальної власності у господарській справі №910/2318/16, за результатами якої складено висновок експерта №003-ОВМ/17 від 15.03.2018 року, проведена не повно та не об`єктивно, а зроблені в результаті цього дослідження висновки є необ`єктивними та необґрунтованими, що є наслідком порушення принципів об`єктивності та повноти дослідження, визначених ст. 3 Закону України "Про судову експертизу", а також порушення вимог ч. 3 ст. 69 ГПК України стосовно обов`язку експерта надати обґрунтований та об`єктивний письмовий висновок на поставлені йому питання та вимог до висновку експерта, визначених ч. 1 ст. 98 цього Кодексу, а тому цей висновок викликає сумніви у його правильності.

Оцінюючи дослідницьку частину висновку №003-ОВМ/17 встановлено, що ознаки Д1 та Оспорюваного патенту співпадають в повному обсязі.

У примітці до таблиці порівняння зазначено: "*50 мл 4% розчину відповідають 2 г активної речовини».

При цьому, у незалежному пункті формули винаходу за патентом № 102070 як активнодіюча речовина вказаний (S)-2-аміно-5-гуанідинопентанової кислоти (S)-2-аміноглутарат. У документі Д1 як активнодіюча речовина вказаний L-аргініну глутамат. Глуторати - це солі глутарової кислоти. Глутамати - це солі глутамінової кислоти.

Експертом не доведено, що (S)-2-аміно-5-гуанідинопентанової кислоти (S)-2-аміноглутарат та L-аргініну глутамат є однією й тією самою речовиною, а тому констатований експертом збіг за ознакою № 1 в таблиці № 3 викликає сумніви у правильності.

Ознака № 2 технічного рішення, відомого з документа Д1, описана у Таблиці 3 висновку таким чином: "Глутаргін являє собою 4% розчин для внутрішньовенного введення, що містить розчинник як допоміжний засіб".

Хоча у фармацевтиці розчинники відносять до допоміжних речовин у незалежному пункті формули винаходу за патентом № 102070 допоміжні засоби та розчинники диференціюються: "щонайменше один фармацевтично прийнятний допоміжний засіб та/або розчинник". Отже, у даному випадку допоміжні засоби - це речовини за виключенням розчинників.

У наукових джерелах (Допоміжні речовини в технології ліків: вплив на технологічні, споживчі, економічні характеристики і терапевтичну ефективність: навч. посіб. для студ. вищ. фармац. навч. закл. / авт.-уклад. : І.М.Перцев, Д.І.Дмитрієвський, В.Д.Рибачук та ін.; за ред. І.М.Перцева. - X.: Золоті сторінки, 2010. - 600 с.) наведена класифікація розчинників, що використовуються при виробництві рідких фармацевтичних препаратів:

У Переліку допоміжних речовин, дозволених для застосування у виробництві лікарських засобів, що реєструються в Україні та виготовляються в аптечних умовах за рецептами лікарів і замовленнями лікувально-профілактичних закладів, затвердженому Наказом Міністерства охорони здоров`я України від 15.01.2003 №8, налічується 564 допоміжних речовин. Тобто, залишається велика кількість речовин, які охоплюються використаним у формулі винаходу загальним поняттям "допоміжний засіб" (допоміжна речовина). Причому не виключається значна кількість комбінацій допоміжних речовин з розчинниками. Безумовно, не всі допоміжні речовини та розчинники є фармацевтично прийнятними для поєднання з активнодіючою речовиною (S)-2-аміно-5-гуанідинопентанової кислоти (S)-2-аміноглутаратом, проте цей аспект експертом у висновку №003-ОВМ/17 взагалі не досліджувався.

Оскільки у документі Д1 відсутні відомості про конкретний розчинник чи розчинники, а натрію хлорид не є розчинником, а є розчином, твердження експерта про те, що розчинник у даному випадку виступає як допоміжний засіб (ознака № 2) є необґрунтованим.

При порівнянні ознаки 4 протиставлених об`єктів експертом не враховано, що у незалежному пункті формули винаходу за патентом № 102070 ця ознака визначена загальним поняттям - "для лікування патологій вагітності". Ознака 4 у документі Д1 визначена конкретно - "для лікування гестозу і фетоплацентарної недостатності, що відносяться до патологій вагітності". Між тим, у описі винаходу міститься такий перелік патологій вагітності, для лікування і профілактики яких призначене застосування фармацевтичної композиції, - "пізній гестоз, фетоплацентарна недостатність і хронічна внутрішньоутробна гіпоксія плоду". Остання форма патології у цьому переліку залишилася по за увагою експерта, що свідчить про неповноту дослідження.

Ознака № 8 незалежного пункту формули винаходу за патентом № 102070 викладена у Таблиці № 3 висновку таким чином: "з введенням за 1 раз композиції у дозі 2 г". Згідно формули винаходу до складу композиції входять активнодіюча речовину, щонайменше один фармацевтично прийнятний допоміжний засіб та/або розчинник. Тобто доза у 2 г містить всі складові композиції, а не тільки активнодіючу речовину, а тому відповідно до формули винаходу за вказаним патентом кількість активнодіючої речовини у одній двограмовій дозі завідомо менша 2 г. Протиставлена ознака об`єкту, описана у документі Д1, викладена у цій таблиці так: "по 50 мл 4% розчину*". До цієї ознаки зроблена примітка "*50 мл 4% розчину відповідають 2 г активної речовини".

Крім того, при порівнянні ознак № 8 протиставлених об`єктів експертом не проаналізовані концентрації, у яких може застосовуватися композиція. Між тим, у описі винаходу за патентом № 102070 зокрема сказано, що композиція може застосовуватися у вигляді 40 % концентрату у дозі 2,0 г (по 5 мл на 150-250 мл 0,9 % розчину хлориду натрію) - 2 рази на добу протягом 5-7 днів. У зв`язку з цим слід зазначити, що згідно висновку експерта № G-001-ПЕГ/18 від 14.07.2018 р. "*4% розчин для ін`єкцій (по 50 мл) " та "40 % концентрат у дозі 2,0 г (по 5 мл на 150-250 мл 0,9 % розчину хлориду натрію) "що описані в патенті України на винахід №102070 не еквівалентні".

Отже, констатація експертом збігу протиставлених об`єктів за ознакою №8 у Таблиці № 3 є необґрунтованою та викликає сумніви у правильності.

Викладене вище свідчить про те, що зроблений експертом висновок "застосування фармацевтичної композиції, що містить активнодіючу речовину (S)-2-аміно-5-гуанідинопентанової кислоти (S)-2-аміноглутарат, щонайменше один фармацевтично прийнятний допоміжний засіб та/або розчинник, для лікування патологій вагітності, при цьому композицію вводять спочатку внутрішньовенно, а потім здійснюють пероральне введення композиції, яке відрізняється тим, що внутрішньовенно фармацевтичну композицію вводять 1-2 рази на добу з введенням за 1 раз композиції у дозі 2 г протягом 5-7 діб було відоме до дати подання заявки на винахід за патентом № 102070 (16.12.2009 р.)" є необ`єктивним, необґрунтованим та викликає сумніви у його правильності.

Дослідження з Питання 2 описане у висновку таким чином: "При дослідженні Питання 1 було встановлено, що з Документа Д1), що складав рівень техніки на 16.12.2009 року дату подання заявки № а 200913109 була відома уся сукупність суттєвих ознак незалежного пункту формули винаходу за патентом України па винахід № 102070 від 10.06.2013 р. "Застосування фармацевтичної композиції, що містить ((S)-2- аміно-5-гуанідинопентанової кислоти (S)-2-аміноглутарат для лікування і профілактики патологій вагітності".".

Після цього експертом бува зроблений висновок: "Відтак, застосування фармацевтичної композиції, що містить активнодіючу речовину (S)-2- аміно-5-гуанідинопентанової кислоти (S)-2-аміноглутарат і щонайменше один фармацевтично прийнятний допоміжний засіб та/або розчинник, для лікування патологій вагітності, при цьому композицію вводять спочатку внутрішньовенно, а потім здійснюють пероральне введення композиції, яке відрізняється тим, що внутрішньовенно фармацевтичну композицію вводять 1-2 рази на добу з введенням за 1 раз композиції у дозі 2 г протягом 5-7 діб було частиною рівня техніки до дати подання заявки на винахід за патентом №102070 (16.12.2009р.).".

Оскільки висновок з Питання 1 є необ`єктивним, необґрунтованим та викликає сумніви у його правильності, то й висновок з Питання 2 також не можна визнати об`єктивним, обґрунтованим та безсумнівним.

Дослідження з питання "3. (3,4) Чи відповідає патент України №102070 умові патентоздатності "новизна" відповідно до матеріалів справи?" складається з релевантних витягів зі ст. 7 закону [5], п. 6.5.2 Правил розгляду [7], після чого у висновку написано: "Виходячи з того, що залежні пункти формули винаходу містять ознаки, які розвивають і (або) уточнюють сукупність ознак викладених у незалежному пункті, і які стосуються деяких випадків його виконання та використання, перевірка на відомість з рівня техніки ознак залежних пунктів формули не проводиться.

Винахід (корисну модель) не визнають як такий, що відповідає умові новизни, якщо у відомостях матеріалів справи виявлено засіб, якому властиві ознаки, ідентичні або еквівалентні ознакам, які є у патентній формулі [4]. Ідентичними називають ознаки, що збігаються за функцією, яку вони виконують, і за формою їх виконання. Еквівалентними є ознаки, що збігаються за функцією, яку вони виконують, і за результатом, якого досягають при використанні заявленого винаходу [4].

Враховуючи висновки, що наведені при відповіді на Питання 1 та 2, очевидно, що з документа рівня техніки Д1, що входив в рівень техніки до 16.12.2009 р., була відома уся сукупність ознак незалежного пункту формули винаходу за патентом № 102070 від 10.06.2013 р. "Застосування фармацевтичної композиції, що містить (S)-2-аміно-5-гуанідинопентанової кислоти (S)-2-аміноглутарат для лікування і профілактики патологій вагітності".

Таким чином, патент України №102070 не відповідає умові патентоздатності "новизна" відповідно до матеріалів справи".

Отже, висновок з питання 3, 4 поставлених на вирішення експертизи та об`єднаних експертом у одне питання 3, ґрунтується на результатах дослідження та висновках з питань 1, 2.

Оскільки висновки з питань 1, 2 є необ`єктивними, необґрунтованими та викликають сумніви у їх правильності, то й висновок з Питання 3 також не можна визнати об`єктивним, обґрунтованим та безсумнівним.

За ч. 1 ст. 78 ГПК України достовірними є докази, створені (отримані) за відсутності впливу, спрямованого на формування хибного уявлення про обставини справи, які мають значення для справи.

У відповідності до ч. 1 ст. 79 ГПК України наявність обставини, на яку сторона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, вважається доведеною, якщо докази, надані на підтвердження такої обставини, є більш вірогідними, ніж докази, надані на її спростування.

Таким чином, беручи до уваги все вищевикладене, висновки експерта №003-ОВМ/17 та №1109 не є достовірними та декларують обставини справи, які є менш вірогідними ніж обставини, які обумовлюються висновками експерта №3999 та №148/19, з огляду на що не можуть бути взяті за основу при прийнятті рішення по суті позовних вимог у справі №910/2318/16.

Дослідивши та оцінивши висновок експертів №148/19 за результатами проведення комплексної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 10.09.2019 року, складений судовими експертами відповідно до вимог законодавства, суд апеляційної інстанції вважає, що вказаний висновок судових експертів містить докладний опис проведеного дослідження, є повним, вичерпним та обґрунтованим, містить чіткі висновки з поставлених судом запитань; жодних доказів наявності обставин, які б свідчили про необґрунтованість, неправильність висновку чи суперечливість його іншим матеріалам справи, до матеріалів справи не надано.

Вказаний висновок було складено кваліфікованим атестованим судовим експертом Чабанець Т.М. та доктором фармацевтичних наук, професором, завідувачем кафедри хімії природних сполук Національного фармацевтичного університету, академіком ВГО "Академія наук вищої освіти України" ОСОБА_6 .

Щодо вказівок Верховного Суду про необхідність дослідження доводів позивача з приводу можливості ОСОБА_6 брати участь у проведенні призначеної судом комплексної експертизи, судова колегія апеляційного господарського суду зазначає наступне.

Так, позивач у своїх поясненнях зазначав, що спеціаліст у галузі фармацевтики Кисличенко В.С. є прямо чи опосередковано заінтересованою у результатах розгляду справи №910/2318/16. Про це, на думку позивача, свідчить наступне:

- ОСОБА_6 також доручалось проведення судової експертизи у справі № 910/24991/15;

- ОСОБА_6 в межах письмових відповідей у справі №910/24991/15 зазначила про співпрацю з ВАТ "ФК "Здоров`я" у 1994-1998 рр.;

- ОСОБА_6 є завідувачем кафедри хімії природних наук і нутриціології Національного фармацевтичного університету, якому відповідач-2 за відомостями зі ЗМІ проводив фінансування ремонту, а сам університет здійснював наукові дослідження на замовлення відповідача-2.

Проте, такі доводи позивача є необґрунтованими та безпідставними, з огляду на наступне.

Судова експертиза у справі №910/24991/15 була призначена ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 05.08.2019 року, тобто пізніше, ніж у справі №910/2318/16 (26.06.2019 року).

Судом встановлено, що ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 03.08.2020 року у справі №910/24991/15 суд зобов`язав спеціаліста Кисличенко В.С. надіслати письмові відповіді щодо наданого у справі висновку, в тому числі на питання:

"….

2. Чи здійснювали розробку фармацевтичних препаратів або будь-яку діяльність, пов`язану з розробкою фармацевтичних препаратів, які виробляють або планували виробляти ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров`я" або ТОВ "Фармацевтична група "Здоров`я"?

3. Чи отримували будь-коли або отримуєте будь-яку винагороду чи інші види матеріальних чи нематеріальних благ за здійснення розробки фармацевтичних препаратів чи іншу пов`язану з цим діяльність від ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров`я" або ТОВ "Фармацевтична група "Здоров`я"?

….

5. Чи маєте будь-яке відношення до розробки вказаного способу одержання синтезу (S)-2-аміно-S-гуанідинопентанової кислоти (S)-2-аміноглутарат (L-аргініну L-глутамат)?"

Згідно матеріалів справи, ОСОБА_6 у своїх відповідях вказала, що:

- у 1994-1998 рр. був укладений договір з ВАТ "Фармацевтична компанія "Здоров`я" щодо розробки промислової технології одержання таблеток "ІНФОРМАЦІЯ_1", була завершена 1 фаза клінічних досліджень. Однак за ініціативи ВАТ "Фармацевтична компанія "Здоров`я", у зв`язку з реорганізацією виробництва та зміною керівництва укладений договір був розірваний;.

- від ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров`я" або ТОВ "Фармацевтична група "Здоров`я" ОСОБА_6 винагород не отримувала;

- ОСОБА_6 немає відношення до розробки способу одержання синтезу 8)-2- аміно-5-гуанідинопентанової кислоти (S)-2-аміноглутарат (L-аргініну L-глутамат).

Отже, вказаними відповідями підтверджується, що співпраця між ВАТ "ФК "Здоров`я" та ОСОБА_6 обмежувалась 1994-1998 роками, тобто понад 22 років тому, за цей час у товариства змінилось кілька разів керівництво, власники, а також реорганізоване виробництво, при цьому будь-яких винагород від ФК "Здоров`я" та ФГ "Здоров`я" остання не отримувала. Більш того, дана співпраця обмежувалась дослідженням промислової технології одержання таблеток " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який не має відношення до предмету даного спору, та була завершена в 1998 році у зв`язку з розірванням договору.

Таким чином, доводи позивача та документи зі справи №910/24991/15 не свідчать про заінтересованість ОСОБА_6 щодо результатів розгляду справи №910/2318/15.

Щодо доводів позивача про співпрацю ТОВ "ФК "Здоров`я" та Національного фармацевтичного університету слід зауважити, що обставини/факти фінансування ремонту аудиторій університету та забезпечення його технічним оснащенням не є доказами заінтересованості ОСОБА_6 щодо результатів розгляду справи №910/2318/16.

Судом також враховано пояснення відповідача-2, що ТОВ "ФК "Здоров`я", будучи одним з найбільших суб`єктів господарювання в Харківській області, заінтересований в успішному розвитку регіону, підтримує соціальні проекти на благодійній основі, в тому числі шляхом: будівництва та відновлення релігійних споруд, підтримки спортивних змагань, відкриття дитячих майданчиків, підтримки дитячих будинків-інтернатів, допомоги Національному фармацевтичному університету, опіки ветеранів, пенсіонерів та малозахищених верств населення. Зазначена діяльність не суперечить статутній діяльності компанії, відповідає положенням чинного законодавства. Співпраця з навчальними закладами у сфері наукових досліджень є нормальним явищем для фармацевтичної компанії, адже її результатами є удосконалення виробничих процесів та покращення якості продукції. Практика випускників НФУ у групі компаній "Здоров`я" є логічною з огляду на те, що університет знаходиться у місті Харкові. Не виключено, що багато випускників НФУ працюють на сьогодні і у ФФ "Дарниця", адже це профільна компанія у галузі фармацевтики.

Позивачем, в свою чергу, не наведено, яким чином ОСОБА_6 причетна до наведених ним фактів та обставин та яким чином це свідчить про її заінтересованість щодо результату розгляду справи №910/2318/16.

При цьому, судом встановлено, що під час вирішення питання про призначення комплексної судової експертизи у справі №910/2318/16 позивач не надавав пропозицій щодо кандидата спеціаліста, якому б суд міг доручити проведення відповідного дослідження, не заявляв відвід залученому судом спеціалісту Кисличенко В.С, а також не оскаржував ухвалу Північного апеляційного господарського суду від 26.06.2019 року про призначення комплексної судової експертизи.

Таким чином, твердження позивача про будь-яку заінтересованість ОСОБА_6 щодо результатів розгляду справи № 910/2318/19 не знайшли свого підтвердження під час розгляду справи в суді апеляційної інстанції.

Окрім того, необґрунтованість доводів позивача щодо заінтересованості ОСОБА_6 підтверджуються також ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 30.11.2020 року у справі №910/24991/15, якою відмовлено ФФ "Дарниця" у задоволенні заяви про відвід спеціаліста Кисличенко В.С. з підстав, на які позивач посилається у даній справі №910/2318/16.

Судом також встановлено, що експерт ОСОБА_7 та доктор фармацевтичних наук, професор, завідувач кафедри хімії природних сполук Національного фармацевтичного університету, академік ВГО "Академія наук вищої освіти України" ОСОБА_6 під час складення висновку експертів №148/19 від 10.09.2019 року були попереджені про кримінальну відповідальність згідно статей 384 та 385 КК України.

За вказаних обставин, вказаний висновок судових експертів є належним і допустимим доказом у даній справі, що позивачем в установленому законом порядку не спростовано.

Враховуючи вищевикладене, колегія суддів дійшла висновку, що на дату подання заявки №а200913109 на видачу патенту на винахід "Застосування фармацевтичної композиції, що містить (S)-2-аміно-5-гуанідинопентанової кислоти (S)-2-аміноглутарат, для лікування і профілактики патологій вагітності" (16.12.2009), останній відповідав умовам надання правової охорони, встановленим статтею 7 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" в редакції Закону України від 14.04.2009 № 1256-VI, тобто винахід був новим.

Відповідно до приписів пункту а) частини 1 статті 33 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" патент може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності запатентованого винаходу (корисної моделі) умовам патентоздатності, що визначені статтею 7 цього Закону.

При визнанні патенту чи його частини недійсними Установа повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені (частина 3 статті 33 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі").

Патент або його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності, від дати публікації відомостей про видачу патенту (частина 4 статті 33 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі").

Отже, з огляду на наведене, дослідивши наявні у матеріалах справи докази, виконавши обов`язкові до виконання вказівки Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду, наведені у постанові від 26.11.2020 року у даній справі, та врахувавши висновок комплексної судової експертизи, який не визначено апеляційним судом належним доказом у справі, судова колегія дійшла висновку, що позовні вимоги про визнання недійсним патенту та зобов`язання вчинити дії задоволенню не підлягають.

Таким чином, оскаржуване рішення місцевого господарського суду прийнято з порушенням норм чинного законодавства, доводи скаржника, викладені в його апеляційній скарзі з урахуванням пояснень по справі, знайшли своє підтвердження під час розгляду справи апеляційним господарським судом, а відтак наявні правові підстави для її задоволення та скасування рішення суду першої інстанції з прийняттям нового рішення про відмову у задоволенні позову.

Відповідно до ч. 14 ст. 129 ГПК України, якщо суд апеляційної, касаційної інстанції, не передаючи справи на новий розгляд, змінює рішення або ухвалює нове, цей суд відповідно змінює розподіл судових витрат.

З огляду на задоволення апеляційної скарги, скасування оскаржуваного рішення та прийняття нового про відмову у задоволенні позовних вимог, 43211,52 грн. витрат на проведення повторної судової експертизи, 30144,00 грн. витрат на проведення комплексної судової експертизи та 4 134,00 грн. судового збору за подання апеляційної скарги у відповідності до ст. 129 ГПК України покладаються на позивача шляхом їх стягнення на користь відповідача-2.

Крім того, відповідачем-2 у відповідності до ч. 8 ст. 129 ГПК України, тобто до закінчення судових дебатів, було зроблено заяву про відшкодування судових витрат, пов`язаних з наданням правової допомоги, докази понесення яких та їх розміру відповідач-2 зобов`язався подати протягом п`яти днів після ухвалення постанови по суті спору.

Отже, питання розподілу судових витрат відповідача-2, пов`язаних з наданням правової допомоги, буде вирішено судом у додатковому рішенні після надання відповідних доказів.

Керуючись статтями 126, 269, 270, 273, 275, 277, 281-284 ГПК України та Законом України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", Північний апеляційний господарський суд,

ПОСТАНОВИВ:

1.Апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров`я" на рішення господарського суду міста Києва від 04.12.2018 року у справі №910/2318/16 задовольнити.

2. Рішення господарського суду міста Києва від 04.12.2018 року у справі № 910/2318/16 скасувати.

3. Прийняти нове рішення, яким у задоволенні позовних вимог відмовити.

4. Стягнути з Приватного акціонерного товариства "Фармацевтична фірма "Дарниця" (02093, м. Київ, вул. Бориспільська, буд. 13, ідентифікаційний код 00481212) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров`я" (61013, м. Харків, вул. Шевченка, буд. 22, ідентифікаційний код 31437750) 43 211,52 грн. витрат на проведення повторної судової експертизи, 30 144,00 грн. витрат на проведення комплексної судової експертизи та 4 134,00 грн. судового збору за подання апеляційної скарги.

5. Доручити Господарському суду міста Києва видати наказ.

6. Копію постанови суду надіслати сторонам у справі.

7. Справу № 910/2318/16 повернути до господарського суду міста Києва.

Постанова суду апеляційної інстанції набирає законної сили з дня її прийняття та може бути оскаржена до Верховного Суду у порядку, строки та випадках, передбачених ст.ст. 286-291 ГПК України.

Повний текст постанови підписано 21.04.2021 року після виходу суддів Пантелієнка В.О. та Полякова Б.М. з лікарняного.

Головуючий суддя О.М. Остапенко

Судді В.О. Пантелієнко

Б.М. Поляков