ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" квітня 2021 р. Справа№ 910/13160/19

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Верховця А.А.

суддів: Гарник Л.Л.

Буравльова С.І.

За участю секретаря судового засідання Брунько А.І.

та представників сторін:

від ТОВ "Органосін лтд": Осовітня Л.В.- ордер серія АА №1024361 від 01.04.2020; Жулідова І.С. - ордер серія АА №1024361 від 01.04.2020;

від Компанії Мові Хелс ГмбХ: Савчук В.В. - довіреність б/н від 22.09.2020;

від ДП "Український інститут інтелектуальної власності": Ресенчук В.М. - довіреність №132/1 від 02.11.2020.

розглянувши матеріали апеляційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "Органосін лтд" на рішення Господарського суду міста Києва від 20.02.2020

у справі №910/13160/19 (суддя Щербаков С.О.)

за позовом Компанії Мові Хелс ГмбХ (Movi Health GmbH), Швейцарська Конфедерація, через Товариство з обмеженою відповідальністю "Мові хелс", (далі - Компанія)

до Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності"

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача - Товариство з обмеженою відповідальністю "Органосін лтд" (далі - Товариство),

про визнання протиправним та скасування рішення, зобов`язання вчинити дії,

ВСТАНОВИВ:

23.09.2019 Товариство з обмеженою відповідальністю "Мові хелс" в інтересах Компанії звернулось до Господарського суду міста Києва з позовом до Міністерства економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства України про визнання протиправним та скасування рішення Міністерства від 08.11.2019 про відмову у внесенні змін до Державного реєстру патентів України на винаходи шляхом виправлення технічної помилки у формулі винаходу за патентом України НОМЕР_1, зобов`язання Міністерства внести зміни до Державного реєстру патентів України на винаходи шляхом опублікування в офіційному бюлетені "Промислова власність" відомостей про внесення змін до формули винаходу за патентом України НОМЕР_1 згідно опису винаходу із зазначенням кількості тальку у співвідношенні компонентів лікарського засобу як 0,73-3,0 мас.% (з урахуванням заяви про зміну предмету позову від 13.11.2019).

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що відповідачем неправомірно відмовлено у виправленні технічної помилки у формулі винаходу за патентом України НОМЕР_1, оскільки заміна кількісного вмісту тальку з 1,0 мас. % на кількісний вміст тальку 0,73 мас. % винаходу за патентом НОМЕР_1 не змінює його сутність.

Рішенням Господарського суду міста Києва від 20.02.2020 (з урахуванням ухвали про виправлення описки від 14.04.2020) позовні вимоги задоволено частково; зобов`язано Міністерство внести зміни до Реєстру шляхом опублікування в офіційному бюлетені "Промислова власність" відомостей про внесення змін до формули винаходу "Лікарський засіб у формі таблетки з протизапальною, аналгетичною та хондропротекорною дією" за патентом України НОМЕР_1 згідно з описом винаходу із зазначенням кількості тальку у співвідношенні компонентів лікарського засобу як 0,73-3,0 мас. %; стягнуто з Міністерства на користь ТОВ "Мові хелс", що діє в інтересах Компанії, 1921 грн. судового збору; відмовлено у задоволенні решти позовних вимог.

Приймаючи дане рішення місцевий господарський суд виходив з того, що зазначення у формулі винаходу за патентом України НОМЕР_1 "Лікарський засіб у формі таблетки з протизапальною, аналгетичною та хондропротекорною дією" кількісного вмісту тальку 1,0-3,0 мас. % замість 0,73-3,0 мас. % є очевидною технічною помилкою.

Не погоджуючись із вказаним судовим рішенням, Товариство з обмеженою відповідальністю "Органосін лтд" (далі - ТОВ "Органосін лтд") звернулося до Північного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, згідно з якою просить скасувати рішення суду першої інстанції та прийняти нове, яким у задоволенні позову відмовити повністю.

Обґрунтовуючи вимоги викладені в апеляційній скарзі, скаржник зазначає, що оскаржуване рішення господарського суду прийняте при неповному встановленні обставин, які мають значення для справи, з порушенням норм матеріального та процесуального права.

Мотивуючи доводи апеляційної скарги апелянт стверджує наступне:

- судове рішення у справі №910/13160/19 прийнято про права, інтереси та обов`язки ТОВ "Органосін лтд";

- позивачем не надано належних, допустимих доказів того, що формула винаходу за патентом України НОМЕР_1 містить технічну помилку.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 27.04.2020 (колегія суддів у складі: Грек Б.М. (головуючий суддя), судді: Пантелієнко В.О., Отрюх Б.М.) відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою ТОВ "Органосін лтд" у справі №910/13160/19.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 16.06.2020 апеляційне провадження за апеляційною скаргою Товариства на рішення Господарського суду міста Києва від 20.02.2020 у справі №910/13160/19 закрито.

Закриваючи провадження у справі суд апеляційної інстанції виходив з того, що судовим рішенням щодо Патенту жодні права та інтереси скаржника не зачіпаються, оскільки виникли та існують між позивачем, як патентовласником та відповідачем, як уповноваженим органом.

Постановою Верховного Суду від 18.08.2020 у справі №910/13160/19 скасовано ухвалу Північного апеляційного господарського суду від 16.06.2020; справу направлено для продовження розгляду до Північного апеляційного господарського суду.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 25.08.2021 апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Органосін лтд" (колегія суддів у складі: Сотніков С.В. (головуючий, доповідач), Остапенко О.М., Отрюх Б.В.) прийнято до провадження та призначено до розгляду.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 13.10.2020 (колегія суддів у складі: Сотніков С.В. (головуючий, доповідач), Остапенко О.М., Копитова О.С.) залучено до участі у справі Товариство з обмеженою відповідальністю "Органосін лтд" в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача.

Згідно витягу з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 17.11.2020 апеляційна скарга ТОВ "Органосін лтд" у справі №910/13160/19 передана на розгляд колегії суддів у складі головуючого судді Верховця А.А., суддів: Доманської М.Л., Полякова Б.М.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 17.11.2020 апеляційну скаргу ТОВ "Органосін лтд" на рішення Господарського суду міста Києва від 20.02.2020 у справі №910/13160/19 прийнято до провадження визначеною колегією суддів та призначено до розгляду.

01.12.2020 до суду апеляційної інстанції від ТОВ "Органосін лтд" надійшло клопотання про приєднання висновку експерта, згідно якого скаржник просить суд визнати поважними причини неподання ТОВ "Органосін лтд" висновку експерта та приєднати вказаний висновок до матеріалів справи №910/13160/19.

17.12.2020 до суду апеляційної скарги від Компанії Мові Хелс ГмбХ надійшли заперечення на клопотання скаржника про приєднання висновку експерта.

Так, позивач стверджує, що апелянт зловживає своїми процесуальними правами надаючи додаткові докази на стадії апеляційного провадження та через вісім місяців після подання апеляційної скарги.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 21.12.2020 (колегія суддів у складі: головуючий суддя Верховця А.А., судді Поляков Б.М., Копитова О.С.) замінено відповідача у справі №910/13160/19 - Міністерство економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства України на його правонаступника Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності"; процесуальний статус Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності", як третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача у даній справі припинено; відкладено розгляд справи №910/13160/19 за апеляційною скаргою ТОВ "Органосін лтд" на рішення Господарського суду міста Києва від 20.02.2020 на 02.02.2021.

Згідно витягу з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 01.02.2021, здійсненого у зв`язку із перебуванням судді Копитової О.С., яка входить до складу колегії суддів і не є суддею-доповідачем, у творчій відпустці, у справі №910/13160/19 сформовано колегію суддів у складі: головуючого судді Верховця А.А., суддів Полякова Б.М., Доманської М.Л.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 02.02.2021 апеляційну скаргу ТОВ "Органосін лтд" на рішення Господарського суду міста Києва від 20.02.2020 у справі №910/13160/19 прийнято до провадження у визначеному складі колегії суддів.

В судовому засіданні 02.02.2021 суддею Поляковим Б.М. заявлено самовідвід у справі №910/13160/19.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 02.02.2021 заяву судді Полякова Б.М. про самовідвід у справі №910/13160/19 задоволено; матеріали справи №910/13160/19 передано для визначення складу суду відповідно до ст. 32 ГПК України.

Згідно витягу з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 05.02.2021 апеляційна скарга ТОВ "Органосін лтд" у справі №910/13160/19 передана на розгляд колегії суддів у складі: головуючого судді Верховця А.А., суддів Доманської М.Л., Буравльова С.І.

Згідно витягу з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 08.02.2021, здійсненого у зв`язку із перебуванням судді Доманської М.Л., яка входять до складу колегії суддів і не є суддею-доповідачем, у відпустці, у справі №910/13160/19 сформовано колегію суддів у складі: головуючого судді Верховця А.А., суддів Буравльова С.І., Грека Б.М.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 09.02.2021 апеляційну скаргу ТОВ "Органосін лтд" на рішення Господарського суду міста Києва від 20.02.2020 у справі №910/13160/19 прийнято до провадження у визначеному складі колегії суддів; апеляційну скаргу призначено до розгляду на 01.03.2021.

В судовому засіданні 01.03.2021 суддею Греком Б.М. заявлено самовідвід у справі №910/13160/19.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 01.03.2021 заяву судді Грека Б.М. про самовідвід у справі №910/13160/19 задоволено; матеріали справи №910/13160/19 передано для визначення складу суду відповідно до ст. 32 ГПК України.

Згідно витягу з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 03.03.2021 апеляційна скарга ТОВ "Органосін лтд" у справі №910/13160/19 передана на розгляд колегії суддів у складі: головуючого судді Верховця А.А., суддів Гарник Л.Л., Буравльова С.І.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 10.03.2021 апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Органосін лтд" на рішення Господарського суду міста Києва від 20.02.2020 у справі №910/13160/19 прийнято до провадження визначеною колегією суддів; розгляд апеляційної скарги призначено на 29.03.2021.

29.03.2021 до суду апеляційної інстанції від ТОВ "Органосін лтд" надійшли письмові пояснення щодо заперечень позивача на клопотання про приєднання висновку експерта №69-01 від 27.11.2020.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 29.03.2021 залучено висновок експерта №69-01 від 27.11.2020 до матеріалів справи; відкладено розгляд справи №910/13160/19 за апеляційною скаргою ТОВ "Органосін лтд" на рішення Господарського суду міста Києва від 20.02.2020 на 05.04.2021; викликано в судове засідання судових експертів Фою Оксану Анатоліївну, Дорошенка Олександра Федоровича та Петренка Сергія Анатолійовича для надання усних пояснень щодо їх висновків.

В судовому засіданні 05.04.2021 судові експерти Фоя О.А., Дорошенко О.Ф. та Петренко С.А. надали пояснення щодо їх висновків.

З метою надання учасникам справи часу для подання до суду пояснень щодо наданих експертами в судовому засіданні роз`яснень, у розгляді справи №910/13160/19 оголошено перерву до 20.04.2021.

14.04.2021 до суду апеляційної інстанції від Компанії Мові Хелс ГмбХ надійшли пояснення щодо наданих експертами пояснень.

20.04.2021 на електронну адресу суду апеляційної інстанції від ТОВ "Органосін лтд" надійшли письмові пояснення щодо роз`яснення експертами своїх висновків та відповідей експертів на свої питання.

В судовому засіданні 20.04.2021 представники сторін надали пояснення по суті спору.

Представники скаржника та відповідача вимоги апеляційної скарги підтримали, просили суд апеляційну скаргу задовольнити, оскаржуване рішення скасувати, у задоволенні позовних вимог відмовити.

Представник позивача заперечував проти вимог апеляційної скарги, просив суд оскаржуване рішення залишити без змін, як таке, що прийнято у відповідності до норм матеріального та процесуального права.

Відповідно до ст. 269 ГПК України, суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними у ній і додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги.

В судовому засіданні 20.04.2021, згідно ст. 240 Господарського процесуального кодексу (далі за текстом - ГПК) України, оголошено вступну та резолютивну частини постанови.

Розглянувши доводи апеляційної скарги, перевіривши матеріали справи, проаналізувавши правильність застосування судом першої інстанції при винесенні оскаржуваного рішення норм законодавства, оцінивши наявні у справі докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на повному, всебічному та об`єктивному розгляді в судовому засіданні всіх обставин справи в їх сукупності, враховуючи, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, Північний апеляційний господарський суд вважає, що вимоги апеляційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "Органосін лтд" підлягають частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено місцевим господарським судом, Компанія Мові Хелс ГмбХ є заявником лікарського засобу МОВЕКС® АКТИВ з діючими речовинами глюкозаміну сульфату 500 мг, хондроїту сульфату натрію 400 мг, калію диклофенаку 50 мг, а також допоміжними речовинами: повідон, целюлоза мікрокристалічна, кремнію діоксид колоїдний безводний, тальк, натрію кроскармелоза, магнію стеарат, натрію крохмальгліколят (тип А), гіперлоза, поліетиленгліколь 6000, титану діоксид (Е 171), барвник жовтий захід FCF (Е 110), та є власником наступних дійсних реєстраційних посвідчень на лікарські засоби:

1) МОВЕКС® АКТИВ, таблетки, вкриті оболонкою, №30, №60 у пляшках №1, реєстраційне посвідчення №UA/10205/01/01;

2) МОВЕКС® АКТИВ, таблетки, вкриті оболонкою, in bulk №1000 у подвійних поліетиленових пакетах, реєстраційне посвідчення №UA/10206/01/01.

Вищевказаний лікарський засіб захищається патентом України на винахід НОМЕР_1 "Лікарський засіб у формі таблеток з протизапальною, аналгетичною та хондропротекторною дією", власником якого є Компанії Мові Хелс ГмбХ.

Позивач зазначає, що в ході використання патенту України на винахід НОМЕР_1 у ньому виявлено технічну помилку, а саме: у формулі винаходу вказано кількість тальку у розмірі 1,0-3,0 мас. %, в той час як має бути вказано 0,73-3,0 мас. %.

20.07.2017 позивач звернувся до Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" з клопотанням, в якому просив виправити очевидну технічну помилку у формулі винаходу за патентом України НОМЕР_1 згідно опису винаходу та вказати кількість тальку у співвідношенні компонентів лікарського засобу як 0,7-3,0 мас. %.

Листом №14634/ПА/17 від 07.08.2017 Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності" надало відповідь на вищезазначене клопотання позивача, в якому зазначено, що виправлення інтервалу значень кількісного вмісту тальку з 1,0-3,0 мас. % на 0,7-3,0 мас. % не можна вважати виправленням очевидної технічної помилки, оскільки запитувана власником патенту заміна у формулі винаходу інтервалу значень кількісного вмісту тальку необгрунтовано змінить обсяг правової охорони.

01.08.2019 позивач повторно звернувся до Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" з клопотанням, згідно якого просив виправити технічну помилку у формулі винаходу за патентом України на винахід НОМЕР_1 "Лікарський засіб у формі таблеток з протизапальною, аналгетичною та хондропротекторною дією" (заявка №а200910861 від 27.10.2009) шляхом опублікування в офіційному бюлетені "Промислова власність" відомостей про внесення змін до формули винаходу згідно опису винаходу та вказати кількість тальку у співвідношенні компонентів лікарського засобу як 0,73-3,0 мас. %.

Листом від 08.11.2019 №20437/ПА/19 Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності" надало відповідь на вищезазначене клопотання позивача, в якому зазначило, що виправлення інтервалу значень кількісного вмісту тальку з 1,0-3,0 мас. % на 0,73-3,0 мас. % не можна вважати виправленням очевидної технічної помилки. Запитувана власником патенту заміна у формулі винаходу інтервалу значень кількісного вмісту тальку з 1,0-3,0 мас. % на 0,73-3,0 мас. % необгрунтовано змінить обсяг правової охорони, особливо з урахуванням, що патентом захищено лікарській засіб у таблетованій формі.

Однак позивач не погоджується з відмовою відповідача у виправленні технічної помилки у формулі винаходу за патентом України на винахід НОМЕР_1 вказуючи на те, що відповідачем не було повно та детально досліджено суть помилки, в результаті чого було прийнято неправомірне рішення. Відтак просить суд визнати протиправним та скасувати рішення відповідача від 08.11.2019 та зобов`язати його внести зміни до Державного реєстру патентів України на винаходи шляхом опублікування в офіційному бюлетені "Промислова власність" відомостей про внесення змін до формули винаходу за патентом України НОМЕР_1 "Лікарський засіб у формі таблетки з протизапальною, аналгетичною та хондропротекторною дією" згідно опису винаходу із зазначенням кількості тальку у співвідношенні компонентів лікарського засобу як 0,73-3,0 мас. %.

Відповідач проти позовних вимог заперечує вказуючи на відсутність правових підстав для внесення зміни до Державного реєстру патентів України на винаходи шляхом опублікування в офіційному бюлетені "Промислова власність" відомостей про внесення змін до формули винаходу за патентом України НОМЕР_1 "Лікарський засіб у формі таблетки з протизапальною, аналгетичною та хондропротекторною дією" згідно опису винаходу із зазначенням кількості тальку у співвідношенні компонентів лікарського засобу як 0,73-3,0 мас. % після одержання позивачем рішення про видачу патенту. Крім того відмічає, що виправлення інтервалу значень кількісного вмісту тальку з 1,0-3,0 мас. % на 0,73-3,0 мас. % не є виправленням технічної помилки, оскільки запитувана власником патенту заміна у формулі винаходу інтервалу значень кількісного вмісту тальку необгрунтовано змінить обсяг правової охорони.

У відзиві на позовну заяву відповідач зазначив про сплив строку, у межах якого позивач міг звернутись до суду.

Отже, причиною виникнення спору у даній справі стало питання наявності чи відсутності підстав для внесення зміни до Державного реєстру патентів України на винаходи шляхом опублікування в офіційному бюлетені "Промислова власність" відомостей про внесення змін до формули винаходу за патентом України НОМЕР_1 "Лікарський засіб у формі таблетки з протизапальною, аналгетичною та хондропротекторною дією" згідно опису винаходу із зазначенням кількості тальку у співвідношенні компонентів лікарського засобу як 0,73-3,0 мас. %.

Господарський суд міста Києва дослідивши всі матеріали справи в їх сукупності, дійшов висновку, що позовні вимоги Компанії Мові Хелс ГмбХ підлягають частковому задоволенню, з чим погоджується і суд апеляційної інстанції, з наступних підстав.

Як слідує з матеріалів справи, 27.10.2009 позивачем була подана до Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" заявка №а200910861 на видачу патенту України на винахід "Лікарський засіб у формі таблетки з протизапальною, аналгетичною та хондропротекорною дією".

Відповідно до ч. 1 ст. 12 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» (в редакції від 07.07.2009, що діяла на дату подання позивачем заявки на винахід) (далі - Закон) особа, яка бажає одержати патент (деклараційний патент) і має на це право, подає до Установи заявку.

Згідно ч. 5 ст. 12 Закону, заявка складається українською мовою і повинна містити: заяву про видачу патенту на винахід чи деклараційного патенту на винахід (корисну модель); опис винаходу (корисної моделі); формулу винаходу (корисної моделі); креслення (якщо на них є посилання в описі); реферат.

Частинами 7, 8 ст. 12 Закону унормовано, що опис винаходу (корисної моделі) повинен викладатися у визначеному порядку і розкривати суть винаходу (корисної моделі) настільки ясно і повно, щоб його зміг здійснити фахівець у зазначеній галузі.

Формула винаходу (корисної моделі) повинна виражати його суть, базуватися на описі і викладатися у визначеному порядку ясно і стисло.

Частинами 1, 3 ст. 16 Закону визначено, що експертиза заявки має статус науково-технічної експертизи, складається з попередньої експертизи, формальної експертизи та, за заявкою стосовно патенту на винахід (секретний винахід), - кваліфікаційної експертизи і проводиться закладом експертизи відповідно до цього Закону та правил, встановлених на його основі Установою.

Кінцеві результати експертизи заявки, що не вважається відкликаною або не відкликана, відображаються в обґрунтованому висновку експертизи за заявкою, що набирає чинності після затвердження його Установою. На підставі такого висновку Установа приймає рішення про видачу патенту або про відмову у видачі патенту. Рішення Установи надсилається заявнику.

За результатами експертизи заявки позивача №а200910861, проведеної Державним підприємством «Український інститут інтелектуальної власності» (далі - Укрпатент) встановлено відповідність заявленого винаходу умовам патентоспроможності та прийнято рішення про видачу патенту на винахід.

25.12.2012 Державною службою інтелектуальної власності було зареєстровано патент України на винахід НОМЕР_1 "Лікарський засіб у формі таблетки з протизапальною, аналгетичною та хондропротекторною дією" та опубліковано відомості про видачу вказаного патенту.

Проте, як зазначає позивач, в ході використання патенту України на винахід НОМЕР_1 у ньому виявлено технічну помилку, а саме: у формулі винаходу вказано кількість тальку у розмірі 1,0-3,0 мас. %, замість 0,73-3,0 мас. %.

Стверджуючи про наявність помилки саме у формулі винаходу НОМЕР_1 позивач, відмічаючи, що в описі до патенту розкривається технічний результат винаходу, вказує на те, що кількість тальку у розмірі 0,73 мас. % зазначено у прикладі, де наведено склад лікарського засобу у формі таблетки з протизапальною, аналгетичною та хондропротекторною дією, яким пояснюється винахід. А отже, на момент розгляду заявки закладом експертизи існувала очевидна невідповдіність матеріалів заявки один одному, що було підставою для направлення запиту заявнику з метою виправлення зазначеної невідповідності на стадії формальної експертизи заявки. Однак Укрпатент не виконав покладені на нього обов`язки, що і стало підставою для звернення позивача з клопотанням про виправлення очевидної технічної помилки вже під час використання патенту НОМЕР_1.

Досліджуючи питання стосовно сукупності документів, необхідних для видачі Установою патенту України на винахід, суд встановив наступне.

Вимоги до документів заявки на винахід (секретний винахід) та заявки на корисну модель (секретну корисну модель) встановлено у наказі Міністерства науки та освіти України N 22 від 22.01.2001, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.02.2001 N173/5364 "Про затвердження Правил складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель" (надалі - Правила №22)

Згідно п. 3.1 Правил №22 заявка на винахід повинна містити: заяву про видачу патенту України на винахід; опис винаходу; формулу винаходу; креслення (якщо на них є посилання в описі); реферат.

Відповідно до п. 6.2 Правил №22 опис починається із зазначення індексу рубрики діючої редакції МПК, до якої належить винахід (корисна модель), назви винаходу і містить такі розділи: галузь техніки, до якої належить винахід (корисна модель); рівень техніки; суть винаходу (корисної моделі); перелік фігур креслення (якщо на них є посилання в описі); відомості, які підтверджують можливість здійснення винаходу (корисної моделі). Для кращого розуміння і більш стислого викладення опису дозволяється інша послідовність наведення розділів або їх частин, якщо цього вимагає характер винаходу (корисної моделі). Не допускається заміна розділу опису в цілому або його частини посиланням на інформаційне джерело, що містить необхідні відомості, навіть якщо це опис до раніше поданої заявки чи опис до охоронного документа.

Якщо для характеристики винаходу (корисної моделі) використовують виражені у вигляді інтервалу значень кількісні ознаки, то у прикладах здійснення винаходу мають бути наведені відомості, що підтверджують можливість одержання технічного результату у межах зазначеного інтервалу (п. 6.8.3 Правил №22).

Пунктом 7.1 Правил №22, визначено, що Формула винаходу (корисної моделі) призначена для визначення обсягу правової охорони, яка надається патентом. Формула винаходу (корисної моделі) повинна виражати його (її) суть і викладатися ясно та стисло. Формула винаходу (корисної моделі) визнається такою, що виражає суть винаходу (корисної моделі), якщо вона містить сукупність його (її) суттєвих ознак, достатню для досягнення зазначеного заявником технічного результату. Формула винаходу (корисної моделі) повинна базуватися на описі й характеризувати винахід (корисну модель) тими самими поняттями, що містить опис винаходу (корисної моделі). Ознаки винаходу (корисної моделі) у формулі винаходу (корисної моделі) викладають таким чином, щоб забезпечити можливість їх ідентифікації, тобто однозначного розуміння їх змісту фахівцем на основі відомого рівня техніки. Якщо заявка містить креслення, то для кращого розуміння ознак, зазначених у формулі винаходу (корисної моделі), у їх взаємозв`язку з відповідними позиціями на кресленнях допускається після зазначення ознаки у формулі винаходу (корисної моделі) проставляти відповідні позиції в дужках. При цьому зазначення позиції не обмежує обсяг правової охорони, що визначається формулою. Характеристика ознаки винаходу (корисної моделі) у формулі винаходу (корисної моделі) не може бути замінена посиланням на опис чи креслення. Заміна допускається у виняткових випадках, коли неможливо виразити ознаку інакше. Заявник повинен показати, що така необхідність існує. Ознаку винаходу (корисної моделі) доцільно характеризувати загальним поняттям (що виражає функцію, властивість тощо), яке охоплює різні окремі форми його реалізації, якщо саме ці характеристики, які містяться в загальному понятті, забезпечують у сукупності з іншими ознаками досягнення зазначеного заявником технічного результату. Якщо таке поняття відсутнє або узагальнення неправомірне, то ознака винаходу (корисної моделі) може бути виражена як альтернатива. Ознака винаходу (корисної моделі) може бути виражена як альтернатива за умови, що така ознака при будь-якому зазначеному в альтернативі виборі у сукупності з іншими ознаками забезпечує досягнення одного і того самого технічного результату.

Відповідно до ч. 5. ст. 6 вказаного Закону, обсяг правової охорони, що надається, визначається формулою винаходу (корисної моделі). Тлумачення формули повинно здійснюватися в межах опису винаходу (корисної моделі) та відповідних креслень.

Відповідно до матеріалів справи, винахід за патентом України НОМЕР_1 містить наступну формулу:

- диклофенак калію: 3,0 - 5,0;

- глюкозаміну сульфат натрію хлорид : 35,0 - 50,0;

- хондроїтину сульфат натрію: 22, 0 - 32,0;

- кремнію діоксин колоїдний безводний: 0,5 - 1,5;

- мікрокристалічна целюлоза: 12,0 - 18,0;

- натрію кроскармелоза: 1,0 - 5,0;

- натрію крохмальгліколят: 1,0 - 5,0;

- гіпромелоза: 0,5 - 3,0;

- макрогол: 0,1 - 1,0;

- титану діоксин: 0,1 - 0,4;

- тальк: 1,0 - 3,0;

- барвник жовтий захід FCF: 0,02 - 1,5;

- повідон: 0,2 - 1,0;

- магнію стеарат: 0,2 -1,0.

В той же час, в описі до патенту на винахід НОМЕР_1 наведено склад лікарського засобу у формі таблеток з протизапальною, аналгетичною та хондропротекторною дією, мас.%:

- диклофенак калію: 3,46;

- глюкозаміну сульфат натрію хлорид : 44,11;

- хондроїтину сульфат натрію: 27,57;

- кремнію діоксин колоїдний безводний: 0,74;

- мікрокристалічна целюлоза: 15,52;

- натрію кроскармелоза: 2,91;

- натрію крохмальгліколят: 2,84;

- гіпромелоза: 1,01;

- макрогол: 0,14;

- титану діоксин: 0,14;

- тальк: 0,73;

- барвник жовтий захід FCF: 0,07;

- повідон: 0,33;

- магнію стеарат: 0,43.

Таким чином позивач стверджує, що беручи до уваги опис винаходу, за допомогою якого має тлумачитись формула винаходу, наведений приклад є доказом того, що саме у формулі винаходу було допущено помилку та зазначено більшу масову частку допоміжної речовини тальк, аніж необхідно.

В підтвердження своїх доводів позивачем було подано до суду висновок експерта №194/17 за результатами експертного дослідження у сфері інтелектуальної власності від 08.09.2017 (судовий експерт Фоя О.А.) та висновок експерта №1188 за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності від 18.01.2018 (судовий експерт Дорошенко О.Ф.).

Згідно висновку експерта №194/17 за результатами експертного дослідження у сфері інтелектуальної власності від 08.09.2017 судовий експерт Фоя О.А. дійшла наступних висновків:

1. В результаті заміни кількісного вмісту тальку з 1,0 мас.% на кількісний вміст тальку 0,73 мас.% винаходу за патентом НОМЕР_1 не змінено його (її) сутність.

2. Елемент кількісний вмісту тальку 0,73 мас.% може виконувати функцію замінного елементу кількісного вмісту тальку з 1,0 мас.% з тим же результатом, тобто може бути використаний у якості того ж засобу в об`єкті техніки (лікарський засіб у формі таблетки з протизапальною, аналгетичною та хондропротекторною дією), до якого належить винахід за патентом НОМЕР_1.

Відповідаючи на перше питання судовий експерт встановила, що тальк є несуттєвою ознакою винаходу за патентом НОМЕР_1.

Проаналізувавши приклад, яким пояснюється винахід, судовий експерт відмітила, що масова частка будь-якої речовини може змінюватись в межах +-5% від загальної маси, тому вміст тальку у лікарському засобі може бути в діапазоні від 0,01 до 5,73%.

Отже, в результаті заміни кількісного вмісту тальку з 1,0 мас. % на кількісний вміст тальку 0,73% у винаході за патентом НОМЕР_1 не з`явились нові властивості та на підставі того, що тальк не є суттєвою ознакою винаходу та не впливає на досягнення заявленого технічного результату механізм взаємодії ознак не змінився.

Надаючи відповідь на друге запитання судовий експерт зауважила, що відповідно до опису винаходу за патентом НОМЕР_1 тальк є допоміжною речовиною, відіграє у композиції роль вологого регулятора, підвищує плинність таблетної маси та є ковзною речовиною. Аналогічні функції виконує магній стеарат, в зв`язку з цим кількість тальку у лікарському засобі не впливає на досягнення технічного результату.

В судовому засіданні 05.04.2021 відповідаючи на запитання «Чи зміниться у разі виправлення технічної помилки щодо кількісного вмісту тальку з показника 1,0 мас. % на 0,73 мас. % суть винаходу за патентом і його технічний результат?», судовий експерт Фоя О.А. зауважила, що кількісний вміст тальку у винаході може змінюватись в межах 5%, а тому сутність винаходу у разі виправлення технічної помилки не зміниться.

Згідно висновку експерта №1188 за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності від 18.01.2018 судовий експерт Дорошенко О.Ф. дійшов наступних висновків:

1. Зазначення у формулі винаходу за патентом України НОМЕР_1 "Лікарський засіб у формі таблетки з протизапальною, аналгетичною та хондропротекторною дією" кількісного вмісту тальку 1,0-3,0 мас.% замість 0,73-3,0 мас.% слід вважати очевидною технічною помилкою.

2. Заявник за патентом України на винахід НОМЕР_1 не мав на меті обмежити нижній поріг значення кількісного вмісту тальку у формулі винаходу саме значенням 1,0 мас.%.

Даючи відповідь на поставлені запитання судовий експерт зазначив, що для визначення меж правової охорони винаходу потрібно стисло, але достатньо повно викласти його технічну сутність, втіливши у словесну форму всі його суттєві ознаки. Саме це правове навантаження несе формула винаходу.

Формула винаходу - це стисла словесна характеристика його технічної суті, що містить сукупність його суттєвих ознак.

За своєю структурою формула винаходу може бути одноланковою чи багатоланковою і включати, відповідно, один або декілька пунктів. Одноланкову формулу винаходу застосовують для характеристики одного технічного рішення сукупністю суттєвих ознак, які не мають розвитку чи уточнення щодо окремих випадків його виконання або використання. Багатоланкову формулу винаходу застосовують для характеристики одного винаходу з розвитком і (або) уточненням сукупності його ознак стосовно деяких випадків виконання і використання винаходу. Багатоланкова формула, що характеризує один винахід, має один незалежний пункт і наступний (наступні) за ним залежний (залежні) пункт (пункти). Багатоланкова формула, що характеризує декілька винаходів об`єднаних одним винахідницьким задумом, має декілька незалежний пунктів і, при необхідності, наступний (наступні) за ними залежний (залежні) пункт (пункти).

Відповідно до інформації з опису до патенту України на винахід, його формула складається з одного незалежного і одного залежного пунктів, які містять ознаки, якими охарактеризовано призначення продукту, його якісний та кількісний склад.

Крім того, в описі до патенту України на винахід НОМЕР_1 містяться приклад та відомості, які підтверджують можливість використання винаходу для досягнення заявленого технічного результату. При цьому вміст тальку в складі наведеного у прикладі лікарського засобу становить 0,73% від загальної маси вагової одиниці продукту, в той час як в опублікованій формулі винаходу зміст тальку складає 1,0-3,0%.

Зіставляючи співвідношення мас інгредієнтів, наведене у формулі винаходу, зі співвідношенням мас відповідних інгредієнтів у прикладі використання винаходу, судовим експертом встановлено, що вміст тальку, зазначений у прикладі (0,73%), не відповідає граничним значенням вмісту тальку, що наведені у формулі (1,0-3,0%), тобто є нижчим, ніж мінімальний вміст тальку згідно з формулою.

Зважаючи на те, що в описі винаходу міститься лише один приклад його використання, і цей приклад не відповідає формулі винаходу, судовим експертом зазначено, що в заявці на видачу патенту на винахід на момент її розгляду закладом експертизи існувала очевидна невідповідність матеріалів заявки один одному, передбачена п. 3.3.2 Правил розгляду заявки на винахід і заявки на корисну модель, як підстава для направлення запиту заявнику з метою виправлення зазначеної невідповідності на стадії формальної експертизи заявки.

При цьому, експертом зазначено, що оскільки в описі винаходу за патентом НОМЕР_1 наведено єдиний приклад конкретного його застосування, то виправлення такої невідповідності повинно було полягати саме у внесенні змін у зазначення граничних значень вмісту тальку у формулі винаходу, тобто, нижнє граничне значення вмісту тальку в складі кінцевого продукту повинно становити не більше 0,73%.

Крім того судовий експерт відмітив, що нормативними актами та спеціальною літературою, як правило, не встановлюються вимоги щодо нижньої межі вмісту тальку при виробництві таблеток, тобто вона вибирається розробником (виробником) в залежності від особливостей технологічного процесу виготовлення продукту, застосованого обладнання та присутності в складі продукту інших інгредієнтів з аналогічними властивостями. В даному випадку таким інгредієнтом є стеарат магнію.

Отже, зіставляючи кількісний вміст тальку, зазначений у формулі винаходу та прикладі його застосування, наведеному в описі винаходу, та, враховуючи відсутність чітких вимог щодо мінімального вмісту тальку як допоміжної речовини при виробництві таблетованих препаратів, судовий експерт дійшов висновку, що зазначення у формулі винаходу за патентом України НОМЕР_1 "Лікарський засіб у формі таблетки з протизапальною, аналгетичною та хондропротекторною дією" кількісного вмісту тальку 1,0 - 3,0 мас. % замість 0,73 - 3,0 мас. % слід вважати очевидною технічною помилкою.

Проаналізувавши функцію, яку виконує тальк у складі лікарського препарату, судовий експерт зазначив, що тальк та стеарат магнію не належать до діючих речовин препарату і є допоміжними речовинами.

В судовому засіданні 05.04.2021 відповідаючи на запитання «Чи зміниться у разі виправлення технічної помилки щодо кількісного вмісту тальку з показника 1,0 мас. % на 0,73 мас. % суть винаходу за патентом і його технічний результат?», судовий експерт Дорошенко О.Ф. зауважив, що виправлення помилки жодним чином не впливає на технічний результат, оскільки функція тальку у складі препарату є чисто технологічною.

В свою чергу заперечуючи проти позовних вимог, ТОВ "Органосін лтд" подало до суду апеляційної інстанції висновок експерта №69-01 за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності, підготовлений для використання в господарському судочинстві від 27.11.2020 (судовий експерт Петренко С.А.), згідно якого судовий експерт дійшов наступних висновків: Не є очевидною технічною помилкою зазначення у формулі винаходу за патентом України НОМЕР_1 "Лікарський засіб у формі таблетки з протизапальною, аналгетичною та хондропротекторною дією" кількісного вмісту тальку 1,0-3,0 мас.% замість 0,73-3,0 мас.%.

Так, згідно вказаного висновку, судовий експерт відмітив, що кількість тальку (0,73 мас. %) у прикладі, знаходиться поза межами 1,0-3,0 мас.% тальку відповідно до формули винаходу. Саме тому приклад здійснення винаходу не корелюється щодо кількісного вмісту талька із формулою винаходу, яка визначає обсяг правової охорони, та розкриттям у описі винаходу суті винаходу у причинно-наслідковому звз`яку між ознаками винаходу й очікуваним технічним результатом.

Таким чином експерт дійшов висновку, що очевидною технічною помилкою слід вважати зазначення вмісту тальку (0,73 мас. %) у складі лікарського препарату за прикладом з опису винаходу, а не вміст тальку (1,0-3,0 мас.%) у формулі винаходу, розділі «суть винаходу» опису винаходу, та рефераті.

За змістом ст. 101 ГПК України, учасник справи має право подати до суду висновок експерта, складений на його замовлення. Порядок проведення експертизи та складення висновків експерта за результатами проведеної експертизи визначається відповідно до чинного законодавства України про проведення судових експертиз. У висновку експерта зазначається, що висновок підготовлено для подання до суду та що експерт обізнаний про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок. Експерт, який склав висновок за зверненням учасника справи, має ті самі права та обов`язки, що і експерт, який здійснює експертизу на підставі ухвали суду.

Відповідно до ст. 98 ГПК України, висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному законодавством. Предметом висновку експерта може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань. Висновок експерта може бути наданий на замовлення учасника справи або на підставі ухвали суду про призначення експертизи. У висновку експерта повинно бути зазначено: коли, де, ким (прізвище, ім`я, по батькові, освіта, спеціальність, а також, за наявності, свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта, стаж експертної роботи, науковий ступінь, вчене звання, посада експерта), на якій підставі була проведена експертиза, хто був присутній при проведенні експертизи, питання, що були поставлені експертові, які матеріали експерт використав. Інші вимоги до висновку експерта можуть бути встановлені законодавством. У висновку експерта має бути зазначено, що він попереджений (обізнаний) про відповідальність за завідомо неправдивий висновок, а у випадку призначення експертизи судом, також про відповідальність за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків.

Висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими статтею 86 цього Кодексу. Відхилення судом висновку експерта повинно бути мотивоване в судовому рішенні (ст. 104 ГПК України).

Колегія суддів звертає увагу, що висновок експерта №194/17 було складено 08.09.2017, до набрання чинності нової редакції ГПК України, яким передбачено вимоги до висновку експерта, складеного на замовлення учасника справи. А отже, висновок не міг містити вимоги, передбаченої ч. 7 ст. 98 ГПК України. Проте, зважаючи на основні завдання господарського судочинства та особливості дії у часі норм процесуального права, дана обставина не може бути підставою для відхилення висновку експерта №194/17 від 08.09.2017, а тому висновок експерта підлягає дослідженню на загальних умовах.

За таких обставин, колегія суддів дійшла висновку, що подані сторонами висновки експертів підлягають оцінці разом із іншими доказами у справі за правилами, встановленими ст. 86 ГПК України.

Зважаючи на встановлені судом обставини та враховуючи наведені норми права, а також те, що тлумачення формули винаходу повинно здійснюватися в межах опису винаходу, тоді як в описі до патенту України на винахід НОМЕР_1 містяться приклад та відомості, які підтверджують можливість використання винаходу для досягнення заявленого технічного результату із вмістом тальку в складі наведеного у прикладі лікарського засобу - 0,73% від загальної маси вагової одиниці продукту, в той час як у опублікований формулі винаходу вміст тальку складає 1,0 -3,0%, беручи до уваги положення п. 6.8.3 Правил №22 (якими передбачено, що якщо для характеристики винаходу (корисної моделі) використовують виражені у вигляді інтервалу значень кількісні ознаки, то у прикладах здійснення винаходу мають бути наведені відомості, що підтверджують можливість одержання технічного результату у межах зазначеного інтервалу), суд апеляційної інстанції погоджується з місцевим господарським судом та вважає, що зазначення у формулі винаходу за патентом України НОМЕР_1 "Лікарський засіб у формі таблеток з протизапальною, аналгетичною та хондропротекторною дією" кількісного вмісту тальку 1,0-3,0 мас. % замість 0,73 - 3,0 мас. % є очевидною технічною помилкою. До того ж, слід звернути увагу, що позивач є заявником та виробником лікарського засобу МОВЕКС® АКТИВ, що захищається патентом України на винахід НОМЕР_1. При цьому, у вказаному лікарському засобі використовуються компоненти у мас %, які зазначені у прикладі наведеному у описі до патенту НОМЕР_1, що доводить наявність технічної помилки саме у формулі винаходу.

Твердження сторін про зміну обсягу правової охорони внаслідок зміни масової частки тальку у формулі винаходу є безпідставними, оскільки, по-перше, тальк є несуттєвою ознакою винаходу, а його функція у складі препарату є виключно технологічною; по-друге, рішенням Господарського суду міста Києва від 10.12.2021 у справі №910/19256/16 встановлено, що ознаки тальку 0,73 мас. % і 1,0 мас. % для винаходу за патентом є еквівалентними ознаками.

Зважаючи на встановлені обставини, відмова відповідача виправити очевидну технічну помилку у формулі винаходу "Лікарський засіб у формі таблетки з протизапальною, аналгетичною та хондропротекторною дією" за патентом України НОМЕР_1 є неправомірною.

В той же час, як слідує з матеріалів справи та вірно відмічено місцевим господарським судом, звертаючись до суду з даним позовом (з урахування заяви про зміну предмету позову), позивачем розцінено лист Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" від 08.11.2019 №20437/ПА/19, як рішення. У зв`язку з чим, позивач просить суд визнати протиправним та скасувати рішення Міністерства економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства України від 08.11.2019 №20437/ПА/19 про відмову у внесенні змін до Державного реєстру патентів України на винаходи шляхом виправлення технічної помилки у формулі винаходу за патентом України НОМЕР_1 "Лікарський засіб у формі таблетки з протизапальною, аналгетичною та хондропротекорною дією".

Разом з тим, відповідно до п. 9 Положення про Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 №459 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 11.09.2019 №838), Мінекономіки в межах повноважень, передбачених законом, на основі і на виконання Конституції та законів України, постанов Верховної Ради України та актів Президента України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України видає накази, організовує та контролює їх виконання.

Тобто, юридичною формою рішень Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, є накази, які мають встановлену форму їх викладення та породжують певні правові наслідки (спрямовані на регулювання тих чи інших суспільних відносин, мають обов`язковий характер).

Однак лист від 08.11.2019 №20437/ПА/19, яким було фактично відмовлено у виправленні технічної помилки у формулі винаходу за патентом України НОМЕР_1, не відповідає вказаним вимогам, при цьому вказаний лист було сформовано Державним підприємством "Український інститут інтелектуальної власності", а не Міністерством економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства України.

Отже, Господарський суд міста Києва дійшов вірного висновку, що лист Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" від 08.11.2019 №20437/ПА/19 не може бути визнаний протиправним та відповідно скасованим, а тому правомірно відмовив у задоволенні даної вимоги позивача.

Щодо вимоги позивача про зобов`язання Міністерство економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства України внести зміни до Державного реєстру патентів України на винаходи шляхом опублікування в офіційному бюлетені "Промислова власність" відомостей про внесення змін до формули винаходу за патентом України НОМЕР_1 "Лікарський засіб у формі таблетки з протизапальною, аналгетичною та хондропротекторною дією" згідно опису винаходу із зазначенням кількості тальку у співвідношенні компонентів лікарського засобу як 0,73-3,0 мас. %, суд відзначає наступне.

Станом на час прийняття рішення у даній справі (20.02.2020) головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечував формування та реалізував державну політику, зокрема, у сфері інтелектуальної власності було Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (Мінекономрозвитку) (відповідно до Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 №459).

Водночас, 14.10.2020 набрав чинності Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо створення національного органу інтелектуальної власності" від 16.06.2020 №703-ІХ, яким визначено повноваження Національного органу інтелектуальної власності (далі - НОІВ), зокрема, забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності.

Частиною першою статті 2-1 Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо створення національного органу інтелектуальної власності" визначено, що функції НОІВ виконує юридична особа публічного права (державна організація), утворена центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, та визначена Кабінетом Міністрів України.

За змістом частини другої статті 3-1 Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо створення національного органу інтелектуальної власності", до визначених повноважень, делегованих НОІВ, належить у тому числі і визнання недійсними прав на винаходи і корисні моделі у порядку, передбаченому законом; опублікування офіційних відомостей про винаходи і корисні моделі у Бюлетені, ведення Реєстру, внесення до нього відомостей, надання витягів та виписок в електронній та (або) паперовій формі.

Згідно з пунктом 2 розділу ІІ Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо створення національного органу інтелектуальної власності", Національний орган інтелектуальної власності є функціональним правонаступником центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, щодо окремих функцій та повноважень з реалізації державної політки у сфері інтелектуальної власності, визначених цим Законом.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України "Про національний орган інтелектуальної власності" від 13.10.2020 №1267-р, на виконання підпункту 1 пункту 7 розділу ІІ Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо створення національного органу інтелектуальної власності", визначено, що Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності" виконує функції Національного органу інтелектуальної власності.

Відповідно до ст. 3-1 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» (в редакції від 14.10.2020), до владних повноважень, делегованих НОІВ, належить, зокрема:

- приймання заявок, проведення їх експертизи, прийняття рішень щодо них;

- здійснення державної реєстрації винаходів і корисних моделей, видача патентів на винаходи і корисні моделі;

- визнання недійсними прав на винаходи і корисні моделі у порядку, передбаченому законом;

- опублікування офіційних відомостей про винаходи і корисні моделі у Бюлетені, ведення Реєстру, внесення до нього відомостей, надання витягів та виписок в електронній та (або) паперовій формі.

Тобто, Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності" є функціональним правонаступником Мінекономіки щодо повноважень з ведення Державного реєстру патентів на винаходи і внесення до нього відомостей і змін, у зв`язку з чим, ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 21.12.2021 здійснено заміну відповідача у справі №910/13160/19 - Міністерство економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства України на його правонаступника Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності".

За наведеного, оскільки судом встановлено, що зазначення у формулі винаходу за патентом України НОМЕР_1 "Лікарський засіб у формі таблеток з протизапальною, аналгетичною та хондропротекторною дією" кількісного вмісту тальку 1,0-3,0 мас. % замість 0,73 - 3,0 мас. % є очевидною технічною помилкою, позовні вимоги Компанії Мові Хелс ГмбХ (через Товариство з обмеженою відповідальністю "Мові Хелс") про зобов`язання Мінекономіки (правонаступником якого є Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності") внести зміни до Державного реєстру патентів України на винаходи шляхом опублікування в офіційному бюлетені "Промислова власність" відомостей про внесення змін до формули винаходу за патентом України НОМЕР_1 "Лікарський засіб у формі таблетки з протизапальною, аналгетичною та хондропротекторною дією" згідно опису винаходу із зазначенням кількості тальку у співвідношенні компонентів лікарського засобу як 0,73-3,0 мас. % є обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.

Щодо заявленого відповідачем у відзиві на позовну заяву клопотання про застосування строку позовної давності, суд відмічає наступне.

Так, клопотання про застосування строку позовної давності обґрунтовано тим, що сплив строку на звернення до суду обраховується з дати формування рішення про видачу патенту на винахід "Лікарський засіб у формі таблетки з протизапальною, аналгетичною та хондропротекторною дією" (21.09.2012 Державною службою інтелектуальної власності був затверджений висновок про відповідність винаходу умовам патентоздатності за результатами кваліфікаційної експертизи).

Проте вказаний підхід щодо початку перебігу строку на звернення до суду може застосовуватись виключно щодо оскарження рішення про видачу патенту. Тоді як предметом даного позову є визнання протиправним та скасування рішення Мінекономіки від 07.08.2017 про відмову у внесенні змін до Державного реєстру патентів України шляхом виправлення технічної помилки у формулі винаходу за патентом України НОМЕР_1 (відповідно до заяви про зміну предмету позову оскарженню підлягає рішення від 08.11.2019).

Таким чином строк на звернення до суду обчислюється з дати, коли Укрпатент відмовив позивачу у задоволенні клопотання про виправлення очевидної технічної помилки у формулі патенту НОМЕР_1.

Статтею 256 Цивільного кодексу України передбачено, що особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу протягом строку позовної давності.

Загальна позовна давність встановлюється тривалістю у три роки (ст. 257 Цивільного кодексу України).

Позовна давність застосовується судом лише за заявою сторони у спорі, зробленою до винесення ним рішення (частина третя статті 267 ЦК).

Частинами четвертою, п`ятою статті 267 ЦК передбачено, що сплив позовної давності, про застосування якої заявлено стороною у спорі, є підставою для відмови у позові.

Якщо позовні вимоги визнано обґрунтованими, а стороною у справі заявлено про сплив позовної давності, суд зобов`язаний застосувати до спірних правовідносин положення статті 267 ЦК та вирішити питання про наслідки такого спливу, тобто або відмовити в позові у зв`язку зі спливом позовної давності, або за наявності поважних причин її пропущення - захистити порушене право.

Оскільки позивач звернувся до суду з вказаним позовом 23.09.2019, а відмову Укрпатенту у виправленні технічної помилки отримано 07.08.2017, тобто в межах загального строку позовної давності, місцевий господарський суд правомірно визнав заявлене відповідачем клопотання про застосування строків позовної давності таким, що не підлягає задоволенню.

Північний апеляційний господарський суд зазначає, що рішення суду першої інстанції було оскаржено в апеляційному порядку, зокрема особою, яка не приймала участі у справі - Товариством з обмеженою відповідальністю "Органосін лтд".

Як було зазначено вище, ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 16.06.2020 (колегія суддів у складі: Грек Б.М. (головуючий суддя), Пантелієнко В.О., Отрюх Б.М.) було закрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою ТОВ "Органосін лтд" у даній справі, у зв`язку з тим, що оскаржуваним рішенням не зачіпаються права та інтереси останнього. Однак постановою Верховного Суду від 18.08.2020 скасовано вказану ухвалу та направлено справу для продовження розгляду до суду апеляційної інстанції. В обґрунтування даного рішення суд касаційної інстанції відмітив, що апеляційний господарський суд, постановляючи оскаржувану ухвалу, не з`ясував належним чином обставини, пов`язані з вирішенням у даній справі питання про права, інтереси та (або) обов`язки Товариства.

В ході розгляду апеляційної скарги ТОВ "Органосін лтд" Північний апеляційний господарський суд встановив, що в провадженні господарських судів перебуває справа №910/19256/16 за позовом Компанії до Товариства про захист прав інтелектуальної власності на винахід, захищений патентом України НОМЕР_1. В той же час, предметом спору у даній справі є зобов`язання Міністерства внести зміни до формули винаходу за патентом України НОМЕР_1 згідно опису винаходу із зазначенням кількості тальку у співвідношенні компонентів лікарського засобу як 0,73-3,0 мас. %. При цьому, до предмету дослідження та з`ясування у справі №910/19256/16 входять обставини щодо використання Товариством ознаки тальк, що входить до незалежного пункту формули винаходу за патентом України НОМЕР_1.

За наведеного, суд дійшов висновку, що рішення Господарського суду міста Києва від 20.02.2020 впливає на права та обов`язки скаржника, у зв`язку з чим ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 13.10.2020 (колегія суддів у складі: Сотніков С.В. (головуючий суддя), Остапенко О.М., Копитова О.С.) ТОВ "Органосін лтд" залучено до участі у справі №910/13160/19 в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача.

Таким чином, суд апеляційної інстанції повинен розглядати апеляційну скаргу ТОВ "Органосін лтд" на рішення Господарського суду міста Києва від 20.02.2020 в розрізі скарги яка подана особою, що не брала участі у справі, але судове рішення стосується її інтересів, в порядк ст. 254 ГПК України.

Так, статтею 254 цього Кодексу визначено коло осіб, наділених процесуальним правом на апеляційне оскарження судового рішення, у числі яких - учасники справи, а також особи, які участі у справі не брали, але судове рішення стосується їх прав, інтересів та (або) обов`язків.

При цьому, на відміну від оскарження судового рішення учасником справи, не залучена до участі у справі особа повинна довести наявність у неї правового зв`язку зі сторонами спору або безпосередньо судовим рішенням через обґрунтування наявності трьох критеріїв: вирішення судом питання про її (1) право, (2) інтерес, (3) обов`язок, і такий зв`язок має бути очевидним і безумовним, а не ймовірним.

У разі встановлення господарським судом зазначених обставин суд вирішує питання про залучення скаржника до участі у справі як третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору (частина 2 статті 50 Господарського процесуального кодексу України), та, як наслідок, скасовує судове рішення на підставі пункту 4 частини 3 статті 277 цього Кодексу, оскільки таке порушення норм процесуального права є в будь-якому випадку підставою для скасування рішення місцевого господарського суду, якщо господарський суд прийняв судове рішення про права, інтереси та (або) обов`язки осіб, які не були залучені до участі у справі.

Під час розгляду даної справи судом апеляційної інстанції було з`ясовано, що рішення Господарського суду міста Києва від 20.02.2020 впливає на права та обов`язки Товариства з обмеженою відповідальністю "Органосін лтд", в результаті чого ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 13.10.2020 Товариство з обмеженою відповідальністю "Органосін лтд" залучено до участі у справі №910/13160/19 в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача.

З урахуванням вищевикладеного, зважаючи на залучення ТОВ "Органосін лтд" до участі у справі №910/13160/19 в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача, судова колегія Північного апеляційного господарського суду дійшла висновку, що відповідно до вимог п. 4 ч. 3 ст. 277 ГПК України рішення Господарського суду міста Києва від 20.02.2020 у справі №910/13160/19 підлягає скасуванню з прийняттям нового рішення про часткове задоволення позовних вимог, з огляду на що апеляційна скарга Товариства з обмеженою відповідальністю "Органосін лтд" підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до п. 4 ст. 129 ГПК України, витрати по сплаті судового збору за розгляд справи судом першої інстанції покладаються на обидві сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Оскільки апеляційна скарга підлягає частковому задоволенню з підстав порушення місцевим господарським судом норм процесуального права, відповідно до ст. 129 ГПК України, судові витрати за розгляд справи судом апеляційної інстанції покладаються на скаржника.

Керуючись ст. ст. 269, 270, п. 2 ч. 1 ст. 275, ст. ст. 277, 282, 283 Господарського процесуального кодексу України, Північний апеляційний господарський суд, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Органосін лтд" на рішення Господарського суду міста Києва від 20.02.2020 у справі №910/13160/19 задовольнити частково.

2. Рішення Господарського суду міста Києва від 20.02.2020 у справі №910/13160/19 скасувати.

3. Прийняти нове рішення, яким:

« 1. Позовні вимоги Компанії Мові Хелс ГмбХ (через Товариство з обмеженою відповідальністю "Мові Хелс") - задовольнити частково.

2. Зобов`язати Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності" (01601, м. Київ, вул. Глазунова, будинок 1, ідентифікаційний код: 31032378) внести зміни до Державного реєстру патентів України на винаходи шляхом опублікування в офіційному бюлетені "Промислова власність" відомостей про внесення змін до формули винаходу за патентом України НОМЕР_1 "Лікарський засіб у формі таблетки з протизапальною, аналгетичною та хондропротекторною дією" згідно опису винаходу із зазначенням кількості тальку у співвідношенні компонентів лікарського засобу як 0,73-3,0 мас. %.

3. Стягнути з Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" (01601, м. Київ, вул. Глазунова, будинок 1, ідентифікаційний код: 31032378) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Мові Хелс", що діє в інтересах Компанії Мові Хелс ГмбХ (вул. Шевченка, 162 А, с. Шевченкове, Київська область, 08140) ідентифікаційний код - 36258483) 1 921 (одну тисячу дев`ятсот двадцять одну) грн. 00 коп. - судового збору.

4. У задоволенні решти позовних вимог відмовити.».

4. Видачу наказу доручити Господарському суду міста Києва.

5. Матеріали справи №910/13160/19 повернути до Господарського суду міста Києва.

Постанова суду апеляційної інстанції набирає законної сили з дня її прийняття.

Cторони мають право оскаржити постанову до Верховного Суду в порядку, передбаченому ст.ст. 286-291 ГПК України.

Повний текст постанови складено22.04.2021.

Головуючий суддя А.А. Верховець

Судді Л.Л. Гарник

С.І. Буравльов