ЦЕНТРАЛЬНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
У Х В А Л А

14.04.2021 м.Дніпро Справа № 912/3034/19

Центральний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого судді: Іванова О.Г. (доповідач)

суддів: Дарміна М.О., Березкіної О.В.,

секретар судового засідання: Логвіненко І.Г.

представники сторін:

від позивача: Гриценко Ю.В. адвокат, ордер серія ЗП № 111056 від 08.02.2021 р. (був присутній 13.04.2021);

від відповідача: Шаповалов Д.В. адвокат, ордер серія КР № 036630 від 28.11.2019 р. (був присутній 13.04.2021);

від третьої особи -1: Захарченко І.В. адвокат, ордер серія КР №105863 від 06.10.2020 р. (був присутній 13.04.2021);

представник третьої особи-2 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином;

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Маркхолдер" та ОСОБА_1 , м. Кропивницький на рішення Господарського суду Кіровоградської області від 04.12.2020, ухвалене суддею Коваленко Н.М., м. Кропивницький, повний текст якого підписаний 08.12.2020, у справі №912/3034/19

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Маркхолдер", м. Запоріжжя

до Фізичної особи-підприємця Колісник Катерини Сергіївни, м. Кропивницький

за участю третіх осіб, що не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідачів:

1. ОСОБА_1 , м. Кропивницький

2. ОСОБА_2 , м. Кропивницький

про заборону використання знаків для товарів та послуг

ВСТАНОВИВ:

До Господарського суду Кіровоградської області надійшла позовна заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Маркхолдер" до Фізичної особи-підприємця Колісник Катерини Сергіївни, м. Кропивницький про заборону використання знаків для товарів та послуг з вимогою заборонити ФОП Колісник К.С. використання торгового знаку, шляхом здійснення демонтажу вивіски з позначенням "ІНФОРМАЦІЯ_1" за адресою розташування ювелірного магазину (м. Кропивницький, вул. Чміленка, буд. 24 (ТЦ-Фуршет).

В обґрунтування позовних вимог позивач зазначає про незаконне використання ФОП Колісник К.С. торгового знаку "ІНФОРМАЦІЯ_1" за місцем здійснення господарської діяльності шляхом нанесення його на вивіску ювелірного магазину, що розташовується в місті Кропивницькому за адресою: вул. Чміленка, буд. 24 (ТЦ-Фуршет), оскільки відповідачем не укладено відповідних ліцензійних договорів з власником знаку - ТОВ "Маркхолдер".

Рішенням Господарського суду Кіровоградської області від 04.12.2020 у справі №912/3034/19 у задоволенні позову відмовлено.

Не погодившись із зазначеним рішенням суду, до Центрального апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою звернулось Товариство з обмеженою відповідальністю "Маркхолдер", в якій, посилаючись на порушення судом норм матеріального та процесуального права, нез"ясування обставин справи, недоведеність обставин справи, які суд визнав встановленими, невідповідність висновків суду, фактичним обставинам справи, просить рішення суду скасувати, ухвалити нове рішення, яким позовні вимоги задовольнити, заборонивши Фізичній особі - підприємцю Колісник Катерині Сергіївні використання Торгового знаку, шляхом здійснення демонтажу вивіски з позначенням "ІНФОРМАЦІЯ_1", за адресою розташування ювелірного магазину (м.Кропивницький, вул. Чміленка, буд.24 (ТЦ "Фуршет")).

Ухвалою Центрального апеляційного господарського суду від 16.01.2021 (колегія суддів у складі: головуючий, доповідач - Іванов О.Г., судді - Дармін М.О., Березкіна О.В.) відкрито апеляційне провадження у справі за апеляційною скаргою позивача на рішення Господарського суду Кіровоградської області від 04.12.2020; розгляд апеляційної скарги призначений на 10.02.2021 на 11:00 годину; сторонам наданий строк для подання відзиву, заяв, клопотань.

Також не погодившись із зазначеним рішенням суду, до Центрального апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою звернувся Білий Дмитро Борисович, в якій, посилаючись на порушення судом норм матеріального та процесуального права, нез"ясування обставин справи, зокрема, час, правові підстави для відтворення твору (зображення ІНФОРМАЦІЯ_1) та особу, яка вчинила такі дії, просив змінити мотивувальну частину рішення, з урахуванням наведених у скарзі підстав.

Ухвалою суду від 01.02.2021 відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою третьої особи-1 на рішення господарського суду від 04.12.2020 у справі №912/3034/19; приєднано скаргу третьої особи-1 до скарги позивача для спільного апеляційного розгляду; судове засідання призначено на 10.02.2021 на 11:00 годину.

В судових засіданнях неодноразово оголошувалась перерва.

Під час розгляду справи судом апеляційної інстанції встановлено, що ухвалою від 21.01.2020 господарський суд призначив експертизу об`єктів інтелектуальної власності у справі №912/3034/19, проведення якої було доручено Київському науково-дослідному інституту судових експертиз (03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6), на вирішення якої були поставлені наступні питання:

- Чи є використання відповідачем позначення "ІНФОРМАЦІЯ_1" на вивісці ювелірного магазину під час пропонування ювелірних виробів до продажу, способом використання знаків для товарів та послуг?;

- Чи є позначення "ІНФОРМАЦІЯ_1" на вивісці ювелірної крамниці під час пропонування ювелірних виробів до продажу схожим до ступеню змішування з позначенням "ІНФОРМАЦІЯ_1", що засвідчується свідоцтвом НОМЕР_4?

- Що відтворено в написі "ІНФОРМАЦІЯ_1" розташованому у торгівельному центрі "Фуршет" за адресою: м. Кропивницький, вул. Віктора Чміленка, 24 - Знак для товарів і послуг відповідно до Свідоцтва на знак для товарів і послуг НОМЕР_4 від 25.06.2010 чи Твір образотворчого мистецтва у вигляді "ІНФОРМАЦІЯ_2" відповідно до Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір НОМЕР_5 від 11.10.2016?

30.06.2020 до господарського суду надійшов висновок експертів від 19.06.2020 №3618/20-53/16074/20-53 за результатами проведення комісійної експертизи у сфері інтелектуальної власності в господарській справі №912/3034/19. При цьому експертом не надано відповіді на третє питання, поставлене ухвалою суду від 21.01.2021 через недостатність матеріалів.

З огляду на заявлені учасниками процесу апеляційні скарги, при з"ясуванні всіх обставин справи для повного, всебічного, об"єктивного розгляду справи в суді апеляційної інстанції знов постало питання, що відтворено в написі "ІНФОРМАЦІЯ_1", розташованому у торгівельному центрі "Фуршет" за адресою: м. Кропивницький, вул. Віктора Чміленка, 24 - Знак для товарів і послуг відповідно до Свідоцтва на знак для товарів і послуг НОМЕР_4 від 25.06.2010 чи Твір образотворчого мистецтва у вигляді "ІНФОРМАЦІЯ_2" відповідно до Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір № НОМЕР_1 від 11.10.2016? та чи містить твір образотворчого мистецтва у вигляді "ІНФОРМАЦІЯ_2" відповідно до Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір № НОМЕР_1 від 11.10.2016 елементи знаку для товарів і послуг відповідно до Свідоцтва на знак для товарів і послуг НОМЕР_4 від 25.06.2010?

З урахуванням наведеного, суд апеляційної інстанції здійснив запит інформації у Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (01008, м. Київ, вулиця М. Грушевського, 12/2), зокрема: копію заяви про реєстрацію авторського права на твір "ІНФОРМАЦІЯ_2", на підставі якої було видано Свідоцтво НОМЕР_5 від 11.10.2016 та копію примірника твору (кольорове зображення, якщо твір зареєстровано у кольорі).

25.03.2021 засобами електронного зв"язку та 01.04.2021 засобами поштового зв"язку запитувана інформація надійшла до суду.

В судовому засіданні 13.04.2021 судом з"ясовано думку представників сторін щодо призначення у справі додаткової експертизи об`єктів інтелектуальної власності у цій справі.

Представники відповідача та третьої особи-1 проти призначення у справі додаткової експертизи не заперечували, представник позивача заперечив призначення додаткової експертизи.

В судовому засіданні 13.04.2021 оголошено перерву до 14.04.2021 до 12:00 години для уточнення питань, які слід поставити на вирішення експерта при призначенні додаткової експертизи об"єктів інтелектуальної власності.

Явку сторін в судове засідання 14.04.2021 визнано судом не обов"язковою.

В судове засідання 14.04.2021 представники сторін не з"явились.

Дослідивши матеріали справи, подані документи та заслухавши пояснення представників позивача, відповідача, третьої особи-1, присутніх в засіданні 13.04.2021, колегія суддів вважає за необхідне призначити у справі додаткову судову експертизу об"єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручити Науково-дослідному центру судових експертиз з питань інтелектуальної власності (01133, м. Київ, Бульвар Лесі України, 26).

Приймаючи рішення, колегія суддів виходила з наступного.

Статтею 1 Закону України "Про судову експертизу" визначено, що судовою експертизою є дослідження на основі спеціальних знань у галузі науки, техніки, мистецтва, ремесла тощо об`єктів, явищ і процесів з метою надання висновку з питань, що є або будуть предметом судового розгляду.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 98 Господарського процесуального кодексу України висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному законодавством. Предметом висновку експерта може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань.

Частиною 1 статті 99 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов: 1) для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо; 2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів.

Відповідно до ч.2 ст.99 ГПК України у разі необхідності суд може призначити декілька експертиз, додаткову чи повторну експертизу.

За приписами ч.1 ст.107 ГПК України якщо висновок експерта є неповним або неясним, за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи суд може призначити додаткову експертизу, яка доручається тому самому або іншому експерту (експертам).

Як зазначено у п. 2 постанови Пленуму ВГСУ від 23.03.2012 № 4 "Про деякі питання практики призначення судової експертизи" (яка є чинною на даний час) судова експертиза - це дослідження експертом на основі спеціальних знань матеріальних об`єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про обставини справи, що перебуває у провадженні, зокрема, суду. Водночас і згідно з частиною першою статті 41 ГПК експертиза призначається для з`ясування питань, що потребують спеціальних знань. Із сукупності наведених норм матеріального і процесуального права вбачається, що неприпустимо ставити перед судовими експертами правові питання, вирішення яких чинним законодавством віднесено до компетенції суду, зокрема, про відповідність окремих нормативних актів вимогам закону, про правову оцінку дій сторін тощо. Судова експертиза призначається лише у разі дійсної потреби у спеціальних знаннях для встановлення фактичних даних, що входять до предмета доказування, тобто у разі, коли висновок експерта не можуть замінити інші засоби доказування.

В силу приписів п. 8 ч. 2 ст. 182, п.6 ч.1 с.265 Господарського процесуального кодексу України суд вирішує питання про призначення експертизи, як у підготовчому засіданні, так і в порядку розгляду справи в суді апеляційної інстанції.

Статтею 2 ГПК України передбачено, що завданням господарського судочинства є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів, пов`язаних із здійсненням господарської діяльності, та розгляд інших справ, віднесених до юрисдикції господарського суду, з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, держави.

Суд та учасники судового процесу зобов`язані керуватися завданням господарського судочинства, яке превалює над будь-якими іншими міркуваннями в судовому процесі.

Основними засадами (принципами) господарського судочинства є, зокрема, 1) верховенство права; 2) рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом; 4) змагальність сторін; 5) диспозитивність.

Відповідно до ст.ст. 13, 14 ГПК України судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін. Учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов`язків, передбачених цим Кодексом. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом. Суд, зберігаючи об`єктивність і неупередженість, зокрема, сприяє учасникам судового процесу в реалізації ними прав, передбачених цим Кодексом.

Суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках. Збирання доказів у господарських справах не є обов`язком суду, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

З матеріалів справи №912/3034/19 вбачається, що 30.06.2020 до господарського суду надійшов висновок експертів від 19.06.2020 №3618/20-53/16074/20-53 за результатами проведення комісійної експертизи у сфері інтелектуальної власності в господарській справі №912/3034/19, відповідно до якого експертом не надано відповідь на одне із питань експертизи (третє), яке є важливим для встановлення обставин справи.

Відповідно до підпункту 1.2.5 п.1.2 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5 (із змінами і доповненнями пункту) (далі Інструкції про призначення та проведення судових експертиз) основними видами (підвидами) експертизи є, зокрема:

- експертиза у сфері інтелектуальної власності: літературних та художніх творів; фонограм, відеограм, програм (передач) організації мовлення; винаходів і корисних моделей; промислових зразків; сортів рослин і порід тварин; комерційних (фірмових) найменувань, торговельних марок (знаків для товарів і послуг), географічних зазначень; топографій інтегральних мікросхем; комерційної таємниці (ноу-хау) і раціоналізаторських пропозицій; економічна у сфері інтелектуальної власності.

Підпунктом 1.2.13 п.1.2 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз встановлено, що згідно з процесуальним законодавством України експертами виконуються первинні, додаткові, повторні, комісійні та комплексні експертизи.

Додатковою є експертиза, якщо для вирішення питань щодо об`єкта, який досліджувався під час проведення первинної експертизи, необхідно провести додаткові дослідження або дослідити додаткові матеріли (зразки для порівняльного дослідження, вихідні дані тощо), які не були надані експертові під час проведення первинної експертизи.

При цьому, відповідно до п. 2.2. Інструкції, експерт зобов`язаний повідомити в письмовій формі орган, який призначив експертизу про неможливість її проведення та повернути надані матеріали справи та інші документи, якщо надані йому матеріали недостатні для вирішення поставленого питання, а також витребувані додаткові матеріали не були надані.

Згідно з п. 2.3. Інструкції, експерту забороняється самостійно збирати матеріали, які підлягають дослідженню, а також вибирати вихідні дані для проведення експертизи, якщо вони відображені в наданих йому матеріалах неоднозначно.

Таким чином, оскільки експертом не вирішено, зокрема, питання що відтворено в написі "ІНФОРМАЦІЯ_1" розташованому у торгівельному центрі "Фуршет" за адресою: м. Кропивницький, вул. Віктора Чміленка, 24 - Знак для товарів і послуг відповідно до Свідоцтва на знак для товарів і послуг НОМЕР_4 від 25.06.2010 чи Твір образотворчого мистецтва у вигляді "ІНФОРМАЦІЯ_2" відповідно до Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір НОМЕР_5 від 11.10.2016, яке має важливе значення для встановлення обставин дійсної справи, вказане є підставою для проведення додаткової експертизи.

За приписами ч.3 ст.99 ГПК України при призначенні експертизи судом експерт або експертна установа обирається сторонами за взаємною згодою, а якщо такої згоди не досягнуто у встановлений судом строк, експерта чи експертну установу визначає суд. З урахуванням обставин справи суд має право визначити експерта чи експертну установу самостійно. У разі необхідності може бути призначено декілька експертів для підготовки одного висновку (комісійна або комплексна експертиза).

З урахуванням наявності спеціалізованої установи, яка досліджує виключно об"єкти інтелектуальної власності, суд вважає необхідним самостійно обрати установу для проведення експертизи та доручити її Науково-дослідному центру судових експертиз з питань інтелектуальної власності (01133, м. Київ, Бульвар Лесі України, 26).

З огляду на подання відповідачем суду першої інстанції клопотань про виклик експерта для дачі пояснень та призначення експертизи, після вже проведеної, судові витрати по проведенню додаткової експертизи суд вважає необхідним покласти на відповідача - Фізичну особу-підприємця Колісник Катерину Сергіївну.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 228 Господарського процесуального кодексу України, суд може за заявою учасника справи, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі у випадку призначення судом експертизи.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 229 Господарського процесуального кодексу України, провадження у справі зупиняється у випадку, встановленим пунктом 2 частини першої статті 228 цього Кодексу - на час проведення експертизи.

Зупинення провадження у справі - це тимчасове й повне припинення всіх процесуальних дій у справі, що викликано настанням зазначених у законі причин, що перешкоджають подальшому руху процесу і щодо яких невідомо, коли вони можуть бути усунені.

Для проведення експертизи матеріали справи направляються до судово-експертної установи, у цей період часу неможливо проводити процесуальні дії, що зумовлює зупинення провадження у справі.

Вказаною нормою Господарського процесуального кодексу України передбачено право суду зупинити провадження у справі у випадку призначення господарським судом судової експертизи за наявності дійсної необхідності її призначення та у разі неможливості суду вирішити питання, що входять до предмету доказування без її призначення.

При цьому суд апеляційної інстанції зауважує, що відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі "Дульський проти України" (заява № 61679/00) експертиза, призначена судом, є одним із засобів встановлення або оцінки фактичних обставин справи і тому складає невід`ємну частину судової процедури; більше того, суд вирішує питання щодо отримання додаткових доказів та встановлює строк для їх отримання.

Зупинення провадження у справі на час проведення судової експертизи є правом господарського суду, що зумовлене неможливістю вирішення спору по суті за відсутності висновків про встановлення фактів, які можуть бути встановлені лише експертом.

Експертиза призначається у разі, коли висновок експерта не можуть замінити інші засоби доказування, рішення суду має прийматися у повній відповідності з нормами процесуального та матеріального права, з повним та об`єктивним дослідженням обставин та доказів. З огляду на викладене, призначення експертизи у справі не є затягуванням розгляду справи, оскільки призначення експертизи у даній справі спрямоване на встановлення доказів, які мають значення для вирішення даного спору.

Керуючись ст.ст. 99, 100, 234, 235, 267 Господарського процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

1. Призначити у справі № 912/3034/19 додаткову судову експертизу об"єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручити Науково-дослідному центру судових експертиз з питань інтелектуальної власності (01133, м. Київ, Бульвар Лесі України, 26).

2. На вирішення експерта поставити наступні питання:

1) Чи є використання відповідачем позначення "ІНФОРМАЦІЯ_1" на вивісці ювелірного магазину під час пропонування ювелірних виробів до продажу, способом використання знаків для товарів та послуг чи способом використання Твору образотворчого мистецтва у вигляді "ІНФОРМАЦІЯ_2" відповідно до Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір НОМЕР_5 від 11.10.2016?;

2) Чи є позначення "ІНФОРМАЦІЯ_1" на вивісці ювелірної крамниці під час пропонування ювелірних виробів до продажу схожим до ступеню змішування з позначенням "ІНФОРМАЦІЯ_1", що засвідчується свідоцтвом НОМЕР_4?

3) Що відтворено в написі "ІНФОРМАЦІЯ_1" розташованому у торгівельному центрі "Фуршет" за адресою: м. Кропивницький, вул. Віктора Чміленка, 24 - Знак для товарів і послуг відповідно до Свідоцтва на знак для товарів і послуг НОМЕР_4 від 25.06.2010 чи Твір образотворчого мистецтва у вигляді "ІНФОРМАЦІЯ_2" відповідно до Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір НОМЕР_5 від 11.10.2016?

4) Чи містить твір образотворчого мистецтва у вигляді "ІНФОРМАЦІЯ_2" відповідно до Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір № НОМЕР_1 від 11.10.2016 елементи знаку для товарів і послуг відповідно до Свідоцтва на знак для товарів і послуг НОМЕР_4 від 25.06.2010?

5) Чи є Знак для товарів і послуг відповідно до Свідоцтва на знак для товарів і послуг № НОМЕР_2 від 25.06.2010 тотожним або схожим із Твором образотворчого мистецтва у вигляді "ІНФОРМАЦІЯ_2" відповідно до Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір № НОМЕР_1 від 11.10.2016 настільки, що їх можна сплутати?

3. Попередити експерта про кримінальну відповідальність за статтями 384, 385 Кримінального кодексу України за завідомо неправдивий висновок та за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов"язків.

4. Матеріали справи разом з ухвалою про призначення додаткової експертизи направити до експертної установи - Науково-дослідному центру судових експертиз з питань інтелектуальної власності (01133, м. Київ, Бульвар Лесі України, 26) та зобов`язати цю експертну установу після завершення судової експертизи негайно повернути матеріали справи до Центрального апеляційного господарського суду разом із експертним висновком.

5. Оплату вартості додаткової експертизи покласти на відповідача Фізичну особу-підприємця Колісник Катерину Сергіївну (ІПН НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ).

6. Провадження у справі № 912/3034/19 на час проведення експертизи - зупинити.

7. У зв`язку з припиненням відправлення поштової кореспонденції в Центральному апеляційному господарському суді, про що складений акт від 23.11.2020, копію ухвали надіслати учасникам справи засобами електронного зв"язку (за наявності), повідомити учасників провадження про постановлену ухвалу телефонограмами або через оголошення на офіційному сайті суду.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддями та може бути оскаржена в частині зупинення провадження у справі до Верховного Суду протягом двадцяти днів з дня складення повного судового рішення.

Головуючий суддя О.Г. Іванов

Суддя О.В. Березкіна

Суддя М.О. Дармін