РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

23.03.2021Справа № 910/16397/19

За позовом Дочірнього підприємства "Кондитерська корпорація "Рошен" (позивач 1); Приватного акціонерного товариства "Київська кондитерська фабрика "Рошен" (позивач 2);

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Хладопром" (відповідач 1);

Міністерства розвитку економіки,торгівлі та сільського господарства України (відповідач 2);

Товариства з обмеженою відповідальністю "Фабрика морозива хладопром" (відповідач 3)

Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" (відповідач 4);

про припинення порушень прав інтелектуальної власності.

Суддя Мандриченко О.В.

Секретар судового засідання Дюбко С.П.

Представники:

Від позивача 1: Шум О.М., адвокат, довіреність № б/н від 14.08.2018;

Від позивача 2: Шум О.М, адвокат, довіреність № б/н від 12.10.2018;

Від відповідача 1: Лузан О.С., адвокат, ордер серії ХВ № 001123 від 16.12.2019 ;

Від відповідача 2: не з`явилися;

Від відповідача 3: не з`явилися;

Від відповідача 4: не з`явилися.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

До Господарського суду міста Києва звернулося Дочірнє підприємство "Кондитерська корпорація "Рощен" (позивач 1) та Приватне акціонерне товариство "Київська кондитерська фабрика "Рошен" з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Хладопром" (відповідач 1) та Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства (відповідач 2), у якому позивачі просили суд:

1) визнати дії Товариства з обмеженою відповідальністю "Хладопром" (місцезнаходження: 61099, Харківська обл., місто Харків, вул. Хабарова, буд. 1, ), пов`язані з використанням у своїй господарській діяльності на території України позначення "КИЇВСЬКИЙ ТОРТ" як окремо, так і разом із зображенням листя каштану, плодів каштану для товарів 30 класу МКТП, такими, що порушують права інтелектуальної власності: Приватного акціонерного товариства "Київська кондитерська фабрика "Рошен" (місцезнаходження: 03039, Україна, м. Київ, проспект Науки, буд. 1, Код ) на знак "Київський торт", визнаний добре відомим в Україні рішенням Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 28.04.2017р. для товарів 30 класу МКТП; Дочірнього підприємства "Кондитерська корпорація "Рошен" (місцезнаходження: 03039, Україна, м. Київ, проспект Науки, буд. 1, корпус 1, Код ) на знак для товарів та послуг "Київський торт" за свідоцтвом України №70068;

2) заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю "Хладопром" (місцезнаходження: 61099, Харківська обл., місто Харків, вул. Хабарова, буд. 1, ) здійснювати використання позначення "КИЇВСЬКИЙ ТОРТ" як окремо, так і разом із зображенням листя каштану, плодів каштану для товарів 30 класу МКТП, зокрема нанесення такого позначення на зазначену продукцію (товар), упаковку, що містить зазначений товар, інший прикріплений до зазначеного товару предмет, зберігання продукції із нанесеним позначенням, пропонування продукції із нанесеним йиваченням для продажу, продаж, експорт (вивезення), застосування такого позначення в рекламі, діловій документації, мережі Інтернет;

3) зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю "Хладопром" (місцезнаходження: 61099, Харківська обл., місто Харків, вул. Хабарова, буд. 1, ) вилучити із цивільного обороту та знищити всі упаковки, етикетки, що призначені для пакування товарів 30 класу МКТП, виробництва Товариства з обмеженою відповідальністю "Хладопром", які містять позначення "Київський торт" як окремо, так і разом із зображенням листя каштану, плодів каштану;

4) визнати свідоцтво України № 252740 від 10.01.2019 року на знак для товарів і послуг повністю недійсним;

5) зобов`язати Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (, адреса: 01008, Україна, м. Київ, вул. М. Грушевського, 12/2) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним повністю свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 252740 від 10.01.2019 року та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 25.11.2019 справу № 910/16397/19 вирішено розглядати за правилами загального позовного провадження зі стадії підготовчого засідання. Підготовче засідання у справі № 910/16397/19 призначено на 17.12.2019.

До господарського суду від представника позивача 1 та позивача 2 надійшла заява про залучення співвідповідача та зміну предмету позову в якій заявник просив:

1) залучити до участі у справі ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАБРИКА МОРОЗИВА ХЛАДОПРОМ" (місцезнаходження: 61046, Харківська обл., місто Харків, вулиця Хабарова, будинок 1, ) в якості Відповідача-3;

2) Прийняти та розглянути позовні вимоги у новій редакції:

- визнати дії ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХЛАДОПРОМ" (місцезнаходження: 61099, Харківська обл., місто Харків, вул. Хабарова, буд. 1, ) та ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАБРИКА МОРОЗИВА ХЛАДОПРОМ" (місцезнаходження: 61046, Харківська обл., місто Харків, вулиця Хабарова, будинок 1, ), пов`язані з використанням у своїй господарській діяльності на території України позначення "КИЇВСЬКИЙ ТОРТ" як окремо, так і разом із зображенням листя каштану, плодів каштану для товарів 30 класу МКТП, такими, що порушують права інтелектуальної власності: ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА "РОШЕН" (місцезнаходження: 03039, Україна, м. Київ, проспект Науки, буд. 1, Код ) на знак "КИЇВСЬКИЙ ТОРТ", визнаний добре відомим в Україні рішенням Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 28.04.2017р. для товарів 30 класу МКТП; ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА "КОНДИТЕРСЬКА КОРПОРАЦІЯ "РОШЕН" (місцезнаходження: 03039, Україна, м. Київ, проспект Науки, буд. 1, корпус 1, Код ) на знак для товарів та послуг "КИЇВСЬКИЙ ТОРТ" за свідоцтвом України №70068;

- заборонити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХЛАДОПРОМ" (місцезнаходження: 61099, Харківська обл., місто Харків, вул. Хабарова, буд. 1, ) та ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВЩПОВЩАЛЬНІСТЮ "ФАБРИКА МОРОЗИВА ХЛАДОПРОМ" (місцезнаходження: 61046, Харківська обл., місто Харків, вулиця Хабарова, будинок 1, ) здійснювати використання позначення "КИЇВСЬКИЙ ТОРТ" як окремо, так і разом із зображенням листя каштану, плодів каштану для товарів 30 класу МКТП, зокрема нанесення такого позначення на зазначену продукцію (товар), упаковку, що містить зазначений товар, інший прикріплений до зазначеного товару предмет, зберігання продукції із нанесеним позначенням, пропонування продукції із нанесеним позначенням для продажу, продаж, експорт (вивезення), застосування такого позначення в рекламі, діловій документації, мережі Інтернет;

- зобов`язати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВЩПОВЩАЛЬНІСТЮ "ХЛАДОПРОМ" (місцезнаходження: 61099, Харківська обл., місто Харків, вул. Хабарова, буд. 1, ) та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАБРИКА МОРОЗИВА ХЛАДОПРОМ" (місцезнаходження: 61046, Харківська обл., місто Харків, вулиця Хабарова, будинок 1, ) вилучити із цивільного обороту та знищити всі упаковки, етикетки, що призначені для пакування товарів ЗО класу МКТП, виробництва ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХЛАДОПРОМ" та/або ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАБРИКА МОРОЗИВА ХЛАДОПРОМ", які містять позначення "КИЇВСЬКИЙ ТОРТ" як окремо, так і разом із зображенням листя каштану, плодів каштану;

- визнати свідоцтво України № 252740 від 10.01.2019 року на знак для товарів і послуг "ХРЕЩАТИК КИЇВСЬКИЙ ТОРТ" повністю недійсним;

- зобов`язати Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (, адреса: 01008, Україна, м. Київ, вул. М. Грушевського, 12/2) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним повністю свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 252740 від 10.01.2019 року та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 27.02.2020 залучено до участі у справі Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАБРИКА МОРОЗИВА ХЛАДОПРОМ" в якості співвідповідача (відповідач 3).

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 21.07.2020 призначено у справі № 910/16397/19 експертизу об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності.

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 08.10.2020 апеляційні скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "Фабрика морозива Хладопром" та Товариства з обмеженою відповідальністю "Хладопром" на ухвалу Господарського суду міста Києва від 21.07.2020 у справі №910/16397/19 задоволено, ухвалу Господарського суду міста Києва від 21.07.2020 скасовано.

Ухвалою Господарського суду від 16.11.2020 підготовче засідання призначено на 08.12.2020.

Через відділ діловодства суду 08.12.2021 р. до господарського суду міста Києва від представника відповідача 1 надійшло клопотання про залишення позову без розгляду. Вказане клопотання заявник мотивував відсутністю у додатках до позовної заяви та у матеріалах справи укладеного між представником позивача 1 та позивача 2 Лучкою І.Ю. договору про надання правової допомоги з позивачами.

08.12.2020 судом відхилено вказане клопотання, що підтверджується протоколом від 08.12.2020, з огляду на наступне.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 60 ГПК України повноваження адвоката як представника підтверджуються довіреністю або ордером, виданим відповідно до Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність"».

Згідно з ч. 5 ст. 164 ГПК України до позовної заяви, підписаної представником позивача, додається довіреність чи інший документ, що підтверджує повноваження представника позивача.

Таким чином, подання ДП «КК «Рошен» та ПрАТ «ККФ «Рошен» договорів про надання правової допомоги, укладеними з адвокатами, що представляють їх інтереси, є правом позивачів, а не їх обов`язком.

Пунктом 1 ч. 5 ст. 174 ГПК України визначено, що суддя повертає позовну заяву і додані до неї документи також у разі, якщо заяву подано особою, яка не має процесуальної дієздатності, не підписано або підписано особою, яка не має права її підписувати, або особою, посадове становище якої не вказано.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 25.11.2019 року було відкрито провадження у справі № 910/16397/19, а отже судом вже було надано оцінку та встановлено наявність у представників позивача необхідних повноважень для здійснення відповідних процесуальних дій.

У наявних в матеріалах даної справи довіреностях, виданих ДП «КК «РОШЕН» та ПрАТ «ККФ «РОШЕН» на представництво їх інтересів в суді, наявна інформація про статус їх представників, а саме міститься інформація про те, що Картушин Д.М. , Лучка І.Ю. , Шум О.М. та Білицький П.В. є адвокатами та мають право на законних підставах займатися адвокатською діяльністю та представляти позивачів. Крім того, статус адвокатів підтверджений наявними в матеріалах справи належним чином завіреними копіями відповідних свідоцтв про право на заняття адвокатською діяльністю.

Також суд критично ставиться до посилань представника відповідача 1 на довіреність позивача 2 від 14.08.2018 року, яка на думку останнього складена неналежним чином, оскільки уповноважує представників діяти від імені та в інтересах невідомої особи, а саме ПрАТ «ККФ «РОШЕН», а не самого позивача 2, та з огляду на зазначене, у представників позивача 2 відсутні будь-які повноваження діяти від імені та в інтересах позивача 2 на підставі даної довіреності.

З матеріалів справи вбачається, що в довіреності від 14.08.2018 року, виданій позивачем 2, найменування останнього зазначається як: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «РОШЕН», ПрАТ «ККФ «РОШЕН», ПрАТ «КИЇВСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «РОШЕН». Довіреність підписана генеральним директором В.Ю. Бойчоком і скріплена печаткою ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «РОШЕН».

Таким чином, незважаючи на той факт, що в тексті довіреності фігурує найменування позивача 2, як ПрАТ «ККФ «РОШЕН», є цілком зрозумілим, що ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «РОШЕН», ПрАТ «ККФ «РОШЕН», ПрАТ «КИЇВСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «РОШЕН» є однією і тією ж самою юридичною особою, тобто, позивачем 2 по даній справі.

Представником від позивачів у підготовчому засіданні було подано клопотання про призначення у справі експертизи об`єктів інтелектуальної власності. Судом відхилене зазначене вище клопотання, оскільки у матеріалах справи вже містяться 2 висновки експертів у сфері інтелектуальної власності, а заявником не обґрунтовано неможливості вирішення спору без призначення ще однієї експертизи об`єктів інтелектуальної власності. Також суд вважає, що призначення ще однією експертизи в даній справі з визначенням кола питань, які вже вирішені, є недоцільним і таким, що суперечить принципу розумності строку вирішення спору.

Відповідачем 1 у підготовчому засіданні було заявлене клопотання про призначення почеркознавчої експертизи у справі № 910/16397/19. Судом було відхилено вказане клопотання, оскільки питання, які заявник просив суд поставити на вирішення експертів, не стосуються предмету спору в даній справі.

Ухвалою Господарського суду від 23.02.2021 закрито підготовче засідання та призначено справу до судового розгляду по суті на 23.03.2021 р.

Під час розгляду спору по суті 23.03.2021 р. представник позивача 1 та представник позивача 2 підтримав позовні вимоги та просив їх задовольнити.

Відповідачі 2-4 у судове засідання 23.03.2021 не з`явилися, хоча про дату та час судового засідання були повідомлені належним чином.

Від відповідача 3 до господарського суду надійшло клопотання про відкладення розгляду справи. Огрунтовуючи своє клопотання відповідач 3 посилався на щоденне збільшення захворілих коронавірусною інфекцією COVID-19, а тому ТОВ «ФМ ХЛАДОПРОМ» не має можливості бути присутнім на засіданні у Господарському суді міста Києва 23.03.2021 року.

Згідно з ч. 1 ст. 202 ГПК України неявка у судове засідання будь-якого учасника справи за умови, що його належним чином повідомлено про дату, час і місце цього засідання, не перешкоджає розгляду справи по суті, крім випадків, визначених цією статтею.

Відповідно до пункту 2 частини другої статті 202 ГПК України суд відкладає розгляд справи в судовому засіданні в межах встановленого цим Кодексом строку з таких підстав: перша неявка в судове засідання учасника справи, якого повідомлено про дату, час і місце судового засідання, якщо він повідомив про причини неявки, які судом визнано поважними.

Статтею 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод визначено, що кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов`язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення.

Одночасно, застосовуючи відповідно до частини 1 статті 4 Господарського процесуального кодексу України, статті 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» при розгляді справи ч.1 ст.6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, суд зазначає, що право особи на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку кореспондується з обов`язком добросовісно користуватися наданими законом процесуальними правами, утримуватись від дій, що зумовлюють затягування судового процесу, та вживати надані процесуальним законом заходи для скорочення періоду судового провадження (п.35 рішення від 07.07.1989р. Європейського суду з прав людини у справі «Юніон Еліментарія Сандерс проти Іспанії» (Alimentaria Sanders S.A. v. Spain).

Дослідивши наведені відповідачем 3 у клопотанні про відкладення розгляду справи причини неявки його представників в судове засідання, суд не визнає їх поважними.

Враховуючи, що відповідач 3 був належним чином повідомлений про час та місце судового засідання, враховуючи обмеженість процесуального строку розгляду справи по суті, а також приймаючи до уваги, що матеріали справи містять достатню кількість заяв відповідача 3 по суті справи, в яких викладено позицію останнього щодо предмета спору, суд дійшов висновку про відсутність правових підстав, встановлених статтею 202 ГПК України, для відкладення розгляду справи, та визнав за можливе розглянути справу по суті в даному судовому засіданні за відсутністю відповідачів 2-4, за наявними у справі матеріалами.

Під час розгляду справи по суті представником відповідача 1 було подано заяву, за змістом якої останній стверджував, що свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 6016 від 23 листопада 2017 року, видане на ім`я представника позивачів у даній справі - Шум Олени Михайлівни, підписане не уповноваженою особою, відомості про адвоката не внесені до Єдиного реєстру адвокатів України, а тому Шум О.М. не має право здійснювати представництво юридичної особи у суді.

Судом відхилені вказані вище доводи представника відповідача 1 з огляду на наступне.

Відповідно до ч. 4 ст. 60 ГПК України, повноваження адвоката як представника підтверджуються довіреністю або ордером, виданим відповідно до Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність".

Згідно з ч. 1 ст. 6 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність", адвокатом може бути фізична особа, яка має повну вищу юридичну освіту, володіє державною мовою, має стаж роботи в галузі права не менше двох років, склала кваліфікаційний іспит, пройшла стажування (крім випадків, встановлених цим Законом), склала присягу адвоката України та отримала свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю.

Згідно зі статтею 12 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» особі, яка склала присягу адвоката України, радою адвокатів регіону у день складення присяги безоплатно видаються свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю та посвідчення адвоката України.

Отже, особа адвоката підтверджується посвідченням адвоката України та свідоцтвом про право на заняття адвокатською діяльністю, тоді як відомості до Єдиного реєстру адвокатів України вносяться радами адвокатів регіонів та Радою адвокатів України.

З огляду на зазначені норми матеріального та процесуального права, належить дійти висновку, що адвокат для підтвердження свого статусу подає суду лише свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю, при цьому ГПК України не вимагає від представника, який є адвокатом, подати відповідний витяг з Єдиного реєстру адвокатів України.

До матеріалів справи долучено копію свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, виданого на підставі рішення Ради адвокатів міста Києва.

Доказів того, що вказаний документ визнаний у передбаченому законом порядку недійсним або є скасованим, матеріали справи не містять.

Враховуючи викладене, твердження представника відповідача 1 щодо відсутності відповідних процесуальних повноважень у адвоката Шум О.М. є безпідставними та відхиляються судом.

Також під час розгляду справи по суті в судовому засіданні 23.03.2021 представником відповідача 1 було подано клопотання про відкладення розгляду справи. Мотивуючи своє клопотання представник посилався на складність справи та свою виснаженість.

Судом відхилено вказане клопотання, оскільки відповідно до норм ГПК, складність справи та виснаженість представника сторони не є підставами для відкладення розгляду справи.

Представник відповідача 1 під час розгляду справи по суті проти позовних вимог заперечував, у задоволенні позову просив відмовити з підстав, викладених у своїх письмових запереченнях проти позовної заяви.

В судовому засіданні 23.03.2021, відповідно до ст. 85 Господарського процесуального кодексу України, було оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Розглянувши подані документи і матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об`єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд

ВСТАНОВИВ

Як вбачається із матеріалів справи позивач 1 є власником зареєстрованих об`єктів права інтелектуальної власності, серед яких: словесний знак "КИЇВСЬКИЙ ТОРТ" за свідоцтвом України № 70068 з пріоритетом від 29.03.2005, який користується правовою охороною для наступних товарів 30 класу МКТП: "торти"; комбінований знак за свідоцтвом України № 11191 з пріоритетом від 28.09.1994, який користується правовою охороною для наступних товарів 30 класу МКТП: "торти"; комбінований знак за свідоцтвом України № 80829 з пріоритетом від 07.06.2006, який користується правовою охороною для наступних товарів 30 класу МКТП: "торти". Рішенням Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 28.04.2017р. знак для товарів та послуг "Київський торт" було визнано добре відомим в Україні станом на 24.08.1991 року відносно товарів 30 класу МКТП: "торти" у відношенні особи позивача 2.

Використання позивачем 1 добре відомого знаку «Київський торт» здійснюється на підставі ліцензійного договору № 2017-06/01 від 04.10.2017 року, укладеного з ПрАТ «ККФ «Рошен». Відповідно до умов даного договору позивачем 2 було надано позивачу 1 виключну ліцензію на право використання добре відомого в Україні знаку «Київський торт, зобр.».

Також між позивачем 1 та позивачем 2 укладений ліцензійний договір про надання дозволу на використання знаків для товарів і послуг від 02.10.2017 року. Відповідно до умов даного договору позивачем 1 було надано позивачу 2 виключну ліцензію на право використання знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 11191 , 70068 , 80829.

Звертаючись до суду з даним позовом (з урахуванням уточнення позовних вимог), позивачі 1, 2 зазначають, що їм стало відомо, що відповідачем 1 та відповідачем 3 здійснюється виробництво, продаж і пропонування до продажу морозива «КИЇВСЬКИЙ ТОРТ» (далі - Спірне позначення), яке складається зі словесного та зображувальних елементів:

- словесний елемент «КИЇВСЬКИЙ ТОРТ», розміщений у центральній частині

етикетки на білому фоні, виконаний заголовними літерами, кирилицею, оригінальним видом

шрифту, червоного кольору з абрисом букв білого кольору з чорним контуром.

- під словесним позначенням «КИЇВСЬКИЙ ТОРТ», у нижній частині етикетки

розміщене стилізоване зображення листя та плодів дерева каштану, виконані зеленим, салатовим та коричневим кольорами.

ТОВ «Хладопром» є власником знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України № 252740 від 10.01.2019 року (подання заявки - 02.11.2017 року) (далі - Спірний знак) для наступних товарів 30 класу МКТП: морозиво; морозиво-торт, виготовлений за технологією виробництва морозива; морозиво-торт, виготовлений за технологією виробництва морозива з температурою гартування від -18°С до -30°С; морозиво-торт, виготовлений за технологією виробництва морозива з температурою транспортування та зберігання не вище -14°С; морозиво-торт, виготовлений за технологією консервації з застосуванням мінусової температури до -30°С.

Спірний знак є словесним позначенням, яке складається з трьох слів «ХРЕЩАТИК», «КИЇВСЬКИЙ» та «ТОРТ», виконаних кирилицею, друкованими заголовними літерами, де кожне слово розташоване з нового рядка з вирівнюванням по центру.

Позивачі вважають державну реєстрацію Спірного знаку такою, що здійснена з порушенням законодавства України, а тому відповідне свідоцтво України № 252740 від 10.01.2019 року повинне бути визнано недійсним, оскільки позначення за вказаним свідоцтвом не відповідає умовам надання правової охорони.

З матеріалів справи вбачається, що між ТОВ «ХЛАДОПРОМ» та ТОВ «ФМ ХЛАДОПРОМ» укладено ліцензійний вір № 3/9-19 від 01.02.2019 року на право використання об`єктів інтелектуальної ності, а саме Спірного знаку за свідоцтвом України № 252740.

Так, позивачі вказують, що маркування упаковки морозива, виробництво якого здійснює відповідач 1 та відповідач 3, під позначенням «КИЇВСЬКИЙ ТОРТ», виконано із використанням об`єктів права інтелектуальної власності позивачів, а саме: із використанням знаку для товарів і послуг позивача 1 «КИЇВСЬКИЙ ТОРТ» за свідоцтвом України № 70068 та добре відомого знаку позивача 2 «КИЇВСЬКИЙ ТОРТ», визнаного Рішенням Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 28.04.2017 року.

Пунктом 4 статті 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі - Закон) встановлено, що обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Виходячи з положень ч. 1 ст. 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково, зокрема, у разі:

а) невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони;

в) видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

Згідно приписів п. 63 постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012р. № 12 "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов`язаних із захистом прав інтелектуальної власності", порушенням прав на знак, зокрема, визнається введення в цивільний оборот позначень, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із: знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім`я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Відповідно до п. 3 ст. 6 Закону не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім`я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів та послуг.

Тобто, при перевірці позначень на тотожність і схожість необхідно:

- визначити ступінь схожості заявленого позначення та виявлених при проведенні пошуку позначень;

- визначити однорідність товарів і/або послуг, для яких заявлено знак, в порівнянні з товарами і/або послугами, для яких зареєстровані або заявлені тотожні або схожі знаки.

Згідно з п.п. 4.3.2.4,- 4.3.2.6. Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених Наказом Державного департаменту інтелектуальної власності №116 від 28.07.1995р. (далі - Правила), словесні позначення, заявлені як знаки, порівнюються з словесними та комбінованими позначеннями, до композиції яких входять словесні елементи. При встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

Позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Відповідно до пункту 1 статті 25 Закону охорона прав на добре відомий знак здійснюється згідно зі статтею 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності (далі- Паризька конвенція) та Законом на підставі визнання знака добре відомим Апеляційною палатою або судом.

Згідно з п. (1) ст. 6 bis Паризької конвенції: "Країни Союзу зобов`язуються чи з ініціативи адміністрації, якщо це допускається законодавством даної країни, чи за клопотанням зацікавленої особи відхиляти або визнавати недійсною реєстрацію і забороняти застосування товарного знака, що становить відтворення, імітацію чи переклад іншого знака, здатні викликати змішування зі знаком, що за визначенням компетентного органу країни реєстрації чи країни застосування вже є у цій країні загальновідомим як знак особи, що користується привілеями цієї Конвенції, і використовується для ідентичних або подібних продуктів. Це положення поширюється і на ті випадки, коли істотна складова частина знака становить відтворення такого загальновідомого знака чи імітацію, здатну викликати змішування з ним". При цьому вона поширюється також на товари і послуги, що не споріднені з тими, для яких знак визнано добре відомим в Україні, якщо використання цього знака іншою особою стосовно таких товарів і послуг вказуватиме на зв`язок між ними та власником добре відомого знака і його інтересам, ймовірно, буде завдано шкоди таким використанням.

Як вже зазначалося, Спірний знак отримав правову охорону для наступних товарів 30 класу МКТП: «морозиво; морозиво-торт, виготовлений за технологією виробництва морозива; морозиво-торт, виготовлений за технологією виробництва морозива з температурою гартування від -18°С до -30°С; морозиво-торт, виготовлений за технологією виробництва морозива з температурою транспортування та зберігання не вище -14°С; морозиво-торт, виготовлений за технологією консервації з застосуванням мінусової температури до -30°С».

В свою чергу, знак «Київський торт, зобр.» був визнаний добре відомим для товарів 30 класу МКТП: «торти».

При цьому, правова охорона добре відомого знаку поширюється також на товари і послуги, однорідні та неоднорідні з тими, для яких знак визнано добре відомим в Україні.

Частина 4 ст. 25 Закону встановлює: «З дати, на яку за визначенням Апеляційної палати чи суду знак став добре відомим в Україні, йому надається правова охорона така сама, якби цей знак був заявлений на реєстрацію в Україні. При цьому вона поширюється також на товари і послуги, що не споріднені з тими, для яких знак визнано добре відомим в Україні, якщо використання цього знака іншою особою стосовно таких товарів і послуг вказуватиме на зв`язок між ними та власником добре відомого знака і його інтересам, ймовірно, буде завдано шкоди таким використанням.

З викладеного слідує, що правова охорона добре відомого знаку у разі існуючої можливості порушення прав такого знака поширюється і на неконкуруючі товари (неоднорідні з тими, для яких знак визнано добре відомим).

А отже, правова охорона добре відомого знаку «Київський торт, зобр.» позивача 2 поширюється і на класи товарів та послуг, за якими реєстрація такого знаку не здійснювалася.

Як вже зазначалося вище, за приписом абзацу другого пункту 3 статті 6 Закону не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім`я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Отже, обставини, зазначені в абзаці другому пункту 3 статті 6 Закону, є самостійними підставами для відмови в наданні правової охорони.

Підпунктом 4.3.2.5 пункту 4.3 Правил передбачено, що для позначення, заявленого як знак, щодо якого проводиться експертиза по суті, і виявлених зареєстрованих та заявлених на реєстрацію знаків з більш раннім пріоритетом встановлюється однорідність товарів або товарів і послуг.

При встановленні однорідності товарів або товарів і послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар або надає послуги.

Для встановлення такої однорідності слід враховувати рід (вид) товарів і послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів, коло споживачів.

Позивачем на підтвердження своїх позовних вимог було долучено до матеріалів справи, зокрема:

1) звіт Центру соціальних технологій "Соціополіс" за результатами соціологічного опитування «Оцінка споживачами ступеню схожості торговельних марок «київський торт» і «хрещатик київський торт» та ступеню схожості упаковок продукції, на які нанесені вказані торговельні марки».

2) висновок експерта № 23-06/20 від 19.06.2020 р, складений експертом Соповою К.А. за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності.

На вирішення експерта були поставлені наступні запитання:

- Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 252740 схожим зі знаком за свідоцтвом України № 70068 настільки, що їх можна сплутати?;

- Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 252740 схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком «Київський торт» (комбін.), визнаним добре відомим в Україні відносно ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен»?;

- Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 252740 таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари ЗО класт МКТП, а саме ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» та ДП «Кондитерська корпорація «Рошен»?;

- Чи є позначення «Київський торт» із зображенням листя та плодів каштану на упакуванні товару морозиво, виробниками якого є ТОВ «Хладопром» і ТОВ «ФМ «Хладопром», схожим зі знаком для товарів і послуг «КИЇВСЬКИЙ ТОРТ» за свідоцтвом України № 70068 та визнаним добре відомим в Україні знаком «Київський торт» (комбін.) настільки, що внаслідок такого використання це позначення і знаки можна сплутати або ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари - ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» та ДП «Кондитерська корпорація «Рошен»?

Висновком експерта № 23-06/20 від 19.06.2020 було встановлено наступне :

- Знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 252740 є схожим зі знаком «КИЇВСЬКИЙ ТОРТ» за свідоцтвом України № 70068 настільки, що їх можна сплутати;

- Знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 252740 є схожим з добре відомим в Україні знаком «КИЇВСЬКИЙ ТОРТ» (комбін.) відносно ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен», настільки, що їх можна сплутати;

- Знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 252740 є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари 30 класу МКТП, а саме ДП «Кондитерська корпорація «Рошен» та ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен».

- Позначення «Київський торт» із зображенням листя та плодів каштану на упакуванні товару - морозиво, виробниками якого є ТОВ «Хладопром» і ТОВ «ФМ «Хладопром», є схожим зі знаком для товарів і послуг «КИЇВСЬКИЙ ТОРТ» за свідоцтвом України № 70068 та знаком «Київський торт» (комбін.), визнаним добре відомим в Україні, настільки, що внаслідок такого використання ці позначення можна сплутати або ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари, а саме ДП «Кондитерська корпорація «Pошен» ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен».

Відповідно до ст. 98 ГПК України:

1. Висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному законодавством.

2. Предметом висновку експерта може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань. Предметом висновку експерта не можуть бути питання права.

3. Висновок експерта може бути підготовлений на замовлення учасника справи або на підставі ухвали суду про призначення експертизи.

4. Висновок експерта викладається у письмовій формі і приєднується до справи.

5. Суд має право за заявою учасників справи або з власної ініціативи викликати експерта для надання усних пояснень щодо його висновку.

6. У висновку експерта повинно бути зазначено: коли, де, ким (ім`я, освіта, спеціальність, а також, за наявності, свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта, стаж експертної роботи, науковий ступінь, вчене звання, посада експерта), на якій підставі була проведена експертиза, хто був присутній при проведенні експертизи, питання, що були поставлені експертові, які матеріали експерт використав. Інші вимоги до висновку експерта можуть бути встановлені законодавством.

7. У висновку експерта має бути зазначено, що він попереджений (обізнаний) про відповідальність за завідомо неправдивий висновок, а у випадку призначення експертизи судом - також про відповідальність за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків.

Проаналізувавши висновок експерта № 23-06/20 від 19.06.2020 р., суд дійшов висновку про його обґрунтованість та узгодженість із іншими матеріалами справи та чинним законодавством України. Отже, складений за допомогою застосування спеціальних знань у сфері інтелектуальної власності висновок експерта № 23-06/20 від 19.06.2020 р. є належним і допустимим доказом у справі і заслуговує на увагу господарського суду у якості важливого доказу по справі у сукупності із іншими зібраними у справі доказами.

Висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими статтею 86 цього Кодексу. Відхилення судом висновку експерта повинно бути мотивоване в судовому рішенні (ст. 104 ГПК України).

З матеріалів справи вбачається, що Спірний знак відповідача 1 за свідоцтвом України № 252740 так само як і знак позивача 1 за свідоцтвом України № 70068 є словесним, виконаним стандартним шрифтом заголовними літерами кирилиці, без означення кольорової гами.

Дослідивши наявні у матеріалах справи докази, судом встановлено, що знак для товарів і послуг «КИЇВСЬКИМ ТОРТ» за свідоцтвом України № 70068 та Спірний знак за свідоцтвом України 252740:

- є схожими за графічними (візуальними) та за фонетичними (звуковими) ознаками через алфавіт, літерами якого написані досліджувані словесні позначення (кирилиця);

- мають ідентичне семантичне навантаження, що може призвести до сплутування їх споживачем;

- використовуються для однорідних товарів;

- знак за свідоцтвом України № 70068 повністю входить до складу Спірного знаку.

Отже, Спірний знак має звукову (фонетичну), графічну (візуальну) та смислову (семантичну) схожість, а отже є схожим настільки, що його можна сплутати із знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 70068 .

Також матеріали справи підтверджується, що частина словесного елементу Спірного знака - «КИЇВСЬКИЙ ТОРТ» графічно, фонетично та семантично входить до складу добре відомого в Україні знаку «Київський торт, зобр.» ПАТ «ККФ «Рошен».

Враховуючи, що словесний елемент Спірного знака «КИЇВСЬКИЙ ТОРТ» повністю входить в добре відомий в Україні знак « КИЇІВСЬКИЙ ТОРТ, зобр.», правова охорона якого поширюється в тому числі і на однорідні та неоднорідні з товарами 30 класу МКТП товари та послуги, а отже Спірний знак є таким, що не відповідає умовам надання правової охорони на підставі п. (1) ст. 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності.

Відповідач 1, заперечуючи проти позовних вимог по суті посилався, зокрема, на те, що Спірний знак за свідоцтвом України 252740 не зареєстрований для товару 30 класу МКТП - «торти», а тому ТОВ «ХЛАДОПРОМ» не порушує права позивачів, оскільки не використовує позначення «КИЇІВСЬКИЙ ТОРТ» за Свідоцтвом № 70068 та добре відомий знак «Київський торт, зобр.» для товару «торти».

На підтвердження своїх заперечень відповідачем в якості доказів, зокрема, було долучено до матеріалів справи:

- висновок за результатами опитування щодо визначення рівня відомості торговельних марок «ХРЕЩАТИК КИЇВСЬКИЙ ТОРТ» та визначення рівня схожості торговельних марок «ХРЕЩАТИК КИЇВСЬКИЙ ТОРТ», «КИЇВСЬКИЙ ТОРТ», складеного ТОВ «Інжиніринговий центр «Екскон»;

- висновок експерта № 01-03/2020 від 31.03.2020 р, складений експертом Андрєєвой А.В. за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності.

На вирішення експерта були поставлені наступні запитання:

1. Чи є товари 30 класу МКТП «торти», щодо яких зареєстровано знак для товарів і послуг « КИЇВСЬКИЙ ТОРТ », за свідоцтвом України № 70068 від 15.12.2006 спорідненими (однорідними) з товарами 30 класу МКТП «морозиво, вироби з морозива», щодо яких зареєстровано знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 252740 від 10.01.2019?

2. Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 252740 від 10.01.2019 зареєстрований для товарів 30 класу МКТП «морозиво, в тому числі й вироби з морозива» схожим зі знаком для товарів і послуг « КИЇВСЬКИЙ ТОРТ » за свідоцтвом України № 70068 від 15.12.2006 зареєстрованим для товарів 30 класу МКТП -«торти» настільки, що їх можна сплутати?

3. Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 252740 від 10.01.2019 зареєстрований для товарів 30 класу МКТП «морозиво, в тому числі й вироби з морозива» схожим з позначенням «Київський торт, зобр», яке визнано добре відомим в Україні по відношенню до товару 30 класу МКТП - «торти» відповідно до рішення Апеляційної палати ДСІВ України від 28.04.2017 настільки, що їх можна сплутати?

4. Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 252740 від 10.01.2019 таким, шо може ввести в оману щодо товару?

5. Чи є знак для товарів і послуг свідоцтвом України № 252740 від 10.01.2019, що може ввести в оману щодо

особи?

Висновком експерта № 01-03/2020 від 31.03.2020 було встановлено наступне :

1. Товари 30 класу МКТП «торти», щодо яких зареєстровано знак для товарів і послуг « КИЇВСЬКИЙ ТОРТ » за свідоцтвом України № 70068 від 15.12.2006, не є спорідненими (однорідними) з товарами 30 класу МКТП «морозиво, вироби з морозива», щодо яких зареєстровано знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №252740 від 10.01.2019.

2. Знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 252740 від 10.01.2019 зареєстрований для товарів 30 класу МКТП «морозиво, в тому числі й вироби з морозива» не є схожим зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 70068 від 15.12.2006 зареєстрованим для товарів 30 класу МКТП - «торти» настільки, що їх можна сплутати.

3.Знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 252740 від 10.01.2019 зареєстрований для товарів 30 класу МКТП «морозиво, в тому числі й вироби з морозива» не є схожим з позначенням «Київський торт, зобр.», яке визнано добре відомим в Україні по відношенню до товару 30 класу МКТП - «торти» відповідно до рішення Апеляційної палати ДСІВ України від 28.04.2017 настільки, що їх можна сплутати.

4. Знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 252740 від 10.01.2019 не є таким, що може ввести в оману щодо товару.

5. Знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 252740 від 10.01.2019 не є таким, що може ввести в оману щодо особи.

Судом досліджено висновок експерта 01-03/2020 від 31.03.2020 та встановлено, що перед експертом були поставлені питання щодо неповного та частково відмінного переліку товарів, що зазначені у свідоцтві України № 252740, а саме щодо «морозиво; вироби з морозива» замість наявних в свідоцтві України № 252740: морозиво; морозиво-торт, виготовлений за технологією виробництва морозива; морозиво-торт, виготовлений за технологією виробництва морозива з температурою гартування від -18°С до -30°С; морозиво-торт, виготовлений за технологією виробництва морозива з температурою транспортування та зберігання не вище -14°С; морозиво-торт, виготовлений за технологією консервації з застосуванням мінусової температури до -30°С.

Таким чином, експертом не досліджувався повний перелік товарів за спірним свідоцтвом № 252740, висновок судового експерта надано лише щодо одного товару, який зазначений у спірному свідоцтві, а саме «морозиво».

Оскільки у висновку за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності від 31.03.2020, складеному експертом Андреевою А.В., не досліджувався повний перелік товарів, для яких саме зареєстрований знак за спірним свідоцтвом, не наведено встановлених тотожних або споріднених товарів, такий висновок є неповним та не може прийматися судом до уваги в якості належного доказу у справі.

Щодо наявних в матеріалах справи доказів, а саме: Соціологічного опитування ТОВ "Інжиніринговий центр "Екскон", наданого відповідачем 1, та Соціологічного опитування "Соціополіс", наданого позивачами, то такі докази оцінюються судом у сукупності з іншими наявними в матеріалах справи доказами за правилами ст. 86 ГПК України.

Як встановлено ст. ст. 73, 74 Господарського процесуального кодексу України, доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи.

Згідно з ст. 76 Господарського процесуального кодексу України, належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування.

Статтею 79 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що наявність обставини, на яку сторона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, вважається доведеною, якщо докази, надані на підтвердження такої обставини, є більш вірогідними, ніж докази, надані на її спростування. Питання про вірогідність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.

В порядку, передбаченому ст. 86 Господарського процесуального кодексу України, суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також вірогідність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

Матеріали справи містять належні та допустимі докази на підтвердження того, що знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 252740 є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком «КИЇВСЬКИЙ ТОРТ» за свідоцтвом України № 70068 , для споріднених товарів. Також матеріалами справи підтверджується, що знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 252740 є схожим з добре відомим в Україні знаком «КИЇВСЬКИЙ ТОРТ» (комбін.) ПАТ «ККФ «Рошен», настільки, що їх можна сплутати.

Враховуючи викладене, за результатом дослідження зібраних у матеріалах справи доказів суд дійшов висновку, що зареєстрований на ім`я відповідача 1 знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 252740 не відповідає умовам надання правової охорони станом на дату подання заявки на його реєстрацію, а тому позовні вимоги про визнання свідоцтва України № 252740 від 10.01.2019 року на знак для товарів і послуг "ХРЕЩАТИК КИЇВСЬКИЙ ТОРТ" повністю недійсним підлягають задоволенню.

Щодо вимоги про зобов`язання Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним повністю свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 252740 від 10.01.2019 року та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність", то відповідна вимога як похідна від основної підлягає задоволенню з урахуванням припису пункту 2.3 Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 10.01.2002 №10 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.01.2002 за №64/6352, згідно з яким у процесі ведення реєстру до нього вносяться відомості щодо визнання свідоцтва недійсним повністю або частково, і частини другої статті 19 Закону, відповідно до якої при визнанні свідоцтва чи його частини недійсними Установа повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені.

Відповідно до ч. 5 ст. 16 Закону, свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Як встановлено частинами 1, 2 ст. 20 Закону, будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Порушенням прав власника свідоцтва вважається також використання без його згоди в доменних іменах знаків та позначень, вказаних у пункті 5 статті 16 цього Закону. На вимогу власника свідоцтва таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов`язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки. Власник свідоцтва може також: вимагати усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати, або знищення виготовлених зображень знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати.

На вимогу власника свідоцтва таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов`язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки.

З огляду на вищевикладене, з урахуванням того, що матеріалами справи підтверджується, що позначення «КИЇВСЬКИЙ ТОРТ» із зображенням листя та плодів каштану на упакуванні товару - морозиво, виробниками якого є ТОВ «Хладопром» і ТОВ «ФМ «Хладопром», є схожим зі знаком для товарів і послуг «КИЇВСЬКИЙ ТОРТ» за свідоцтвом України № 70068 та знаком «Київський торт» (комбін.), визнаним добре відомим в Україні, настільки, що внаслідок такого використання ці позначення можна сплутати або ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари, а саме ДП «Кондитерська корпорація «Pошен» та ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен», суд приходить до висновку, що позовні вимоги позивачів про визнання дії ТОВ "ХЛАДОПРОМ" та ТОВ "ФМ ХЛАДОПРОМ", пов`язані з використанням у своїй господарській діяльності на території України позначення "КИЇВСЬКИЙ ТОРТ" як окремо, так і разом із зображенням листя каштану, плодів каштану для товарів 30 класу МКТП, такими, що порушують права інтелектуальної власності позивачів, а також заборони відповідачам 1,3 здійснювати використання позначення "КИЇВСЬКИЙ ТОРТ" як окремо, так і разом із зображенням листя каштану, плодів каштану для товарів 30 класу МКТП, підлягають задоволенню.

Відповідно до пункту 2.2 постанови пленуму Вищого господарського суду України, від 17.10.2012 № 12 "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов`язаних із захистом прав інтелектуальної власності" (далі - Постанова № 12) вибір способу судового захисту прав інтелектуальної власності, включаючи такі, як вилучення та знищення товарів і матеріалів, введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності, та знарядь, що використовувалися для виготовлення таких товарів, здійснюється особою, якій належить право інтелектуальної власності. Водночас перевірка відповідності цього способу допущеному порушенню і меті здійснення судового розгляду є обов`язком суду, який має приймати рішення зі справи в межах заявлених позовних вимог та з урахуванням фактичних обставин конкретної справи, беручи до уваги як можливість у той чи інший спосіб захистити порушене право, так і необхідність подальшого виконання прийнятого судом рішення.

Таким чином, позовні вимоги щодо зобов`язання відповідача 1 та відповідача 3 вилучити із цивільного обороту та знищити всі упаковки, етикетки, що призначені для пакування товарів 30 класу МКТП, які містять позначення "КИЇВСЬКИЙ ТОРТ" як окремо, так і разом із зображенням листя каштану, плодів каштану, підлягають задоволенню, оскільки товари з упаковкою та/або етикеткою, що містять спірне позначення "КИЇВСЬКИЙ ТОРТ" вже введені відповідачами 1,3 в цивільний оборот, а припинення їх реалізації на майбутнє не в повній мірі захистить права позивачів, оскільки товари, які виготовляє відповідач 3 вже реалізуються в торгових мережах України, що підтверджується матеріалами справи.

З урахуванням вищевикладеного, оцінивши подані позивачами докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на повному, всебічному і об`єктивному розгляді в судовому засіданні всіх обставин справи в їх сукупності, суд прийшов до висновку, що позовні вимоги підлягають задоволенню у повному обсязі.

Згідно зі статтею 129 Господарського процесуального кодексу України судовий збір покладається на відповідачів.

Враховуючи зібрані докази по справі, пояснення представників сторін та керуючись статтями 129, 232, 236-241 ГПК України

В И Р І Ш И В:

1. Позов задовольнити повністю.

2. Визнати дії ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХЛАДОПРОМ" (місцезнаходження: 61099, Харківська обл., місто Харків, вул. Хабарова, буд. 1, ) та ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАБРИКА МОРОЗИВА ХЛАДОПРОМ" (місцезнаходження: 61046, Харківська обл., місто Харків, вулиця Хабарова, будинок 1, ), пов`язані з використанням у своїй господарській діяльності на території України позначення "КИЇВСЬКИЙ ТОРТ" як окремо, так і разом із зображенням листя каштану, плодів каштану для товарів 30 класу МКТП, такими, що порушують права інтелектуальної власності: ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА "РОШЕН" (місцезнаходження: 03039, Україна, м. Київ, проспект Науки, буд. 1, Код ) на знак "КИЇВСЬКИЙ ТОРТ", визнаний добре відомим в Україні рішенням Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 28.04.2017р. для товарів 30 класу МКТП; ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА "КОНДИТЕРСЬКА КОРПОРАЦІЯ "РОШЕН" (місцезнаходження: 03039, Україна, м. Київ, проспект Науки, буд. 1, корпус 1, Код ) на знак для товарів та послуг "КИЇВСЬКИЙ ТОРТ" за свідоцтвом України №70068.

3. Заборонити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХЛАДОПРОМ" (місцезнаходження: 61099, Харківська обл., місто Харків, вул. Хабарова, буд. 1, ) та ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАБРИКА МОРОЗИВА ХЛАДОПРОМ" (місцезнаходження: 61046, Харківська обл., місто Харків, вулиця Хабарова, будинок 1, ) здійснювати використання позначення "КИЇВСЬКИЙ ТОРТ" як окремо, так і разом із зображенням листя каштану, плодів каштану для товарів 30 класу МКТП, зокрема нанесення такого позначення на зазначену продукцію (товар), упаковку, що містить зазначений товар, інший прикріплений до зазначеного товару предмет, зберігання продукції із нанесеним позначенням, пропонування продукції із нанесеним позначенням для продажу, продаж, експорт (вивезення), застосування такого позначення в рекламі, діловій документації, мережі Інтернет;

4. Зобов`язати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХЛАДОПРОМ" (місцезнаходження: 61099, Харківська обл., місто Харків, вул. Хабарова, буд. 1, ) та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАБРИКА МОРОЗИВА ХЛАДОПРОМ" (місцезнаходження: 61046, Харківська обл., місто Харків, вулиця Хабарова, будинок 1, ) вилучити із цивільного обороту та знищити всі упаковки, етикетки, що призначені для пакування товарів 30 класу МКТП, виробництва ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХЛАДОПРОМ" та/або ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАБРИКА МОРОЗИВА ХЛАДОПРОМ", які містять позначення "КИЇВСЬКИЙ ТОРТ" як окремо, так і разом із зображенням листя каштану, плодів каштану.

5. Визнати свідоцтво України № 252740 від 10.01.2019 року на знак для товарів і послуг "ХРЕЩАТИК КИЇВСЬКИЙ ТОРТ" повністю недійсним.

6. Зобов`язати Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності" (, адреса: 01601, Україна, м. Київ, вул. Глазунова, 1) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним повністю свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 252740 від 10.01.2019 року та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

7. Стягнути з ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХЛАДОПРОМ" (місцезнаходження: 61099, Харківська обл., місто Харків, вул. Хабарова, буд. 1, ) на користь ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА "КОНДИТЕРСЬКА КОРПОРАЦІЯ "РОШЕН" (місцезнаходження: 03039, Україна, м. Київ, проспект Науки, буд. 1, корпус 1, Код ) 4 802 (чотири тисячі вісімсот дві) грн. 50 коп. витрат по сплаті судового збору.

8. Стягнути з ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАБРИКА МОРОЗИВА ХЛАДОПРОМ" (місцезнаходження: 61046, Харківська обл., місто Харків, вулиця Хабарова, будинок 1, ) на користь ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА "КОНДИТЕРСЬКА КОРПОРАЦІЯ "РОШЕН" (місцезнаходження: 03039, Україна, м. Київ, проспект Науки, буд. 1, корпус 1, Код ) 4 802 (чотири тисячі вісімсот дві) грн. 50 коп. витрат по сплаті судового збору.

9. Стягнути з ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХЛАДОПРОМ" (місцезнаходження: 61099, Харківська обл., місто Харків, вул. Хабарова, буд. 1, ) на користь ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА "РОШЕН" (місцезнаходження: 03039, Україна, м. Київ, проспект Науки, буд. 1, Код ) 4 802 (чотири тисячі вісімсот дві) грн. 50 коп. витрат по сплаті судового збору.

10. Стягнути з ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАБРИКА МОРОЗИВА ХЛАДОПРОМ" (місцезнаходження: 61046, Харківська обл., місто Харків, вулиця Хабарова, будинок 1, ) на користь ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА "РОШЕН" (місцезнаходження: 03039, Україна, м. Київ, проспект Науки, буд. 1, Код ) 4 802 (чотири тисячі вісімсот дві) грн. 50 коп. витрат по сплаті судового збору.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду відповідно до п. 17.5 Перехідних положень Господарського процесуального кодексу України подається до Північного апеляційного господарського суду через Господарський суд міста Києва протягом 20 (двадцяти) днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Повний текст рішення складено 02.04.2021

Суддя О.В. Мандриченко