ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
УХВАЛА

про призначення експертизи

"30" березня 2021 р. Справа№ 910/9185/20

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Грека Б.М.

суддів: Полякова Б.М.

Остапенка О.М.

перевіривши матеріали апеляційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю Торгово-виробнича компанія «Перша приватна броварня «Для людей - як для себе!»
на рішенняГосподарського суду міста Києва від 19.10.2020
у справі№910/9185/20
за позовомПриватного акціонерного товариства «Оболонь»
до1). Товариства з обмеженою відповідальністю Торгово-виробничої компанії «Перша приватна броварня «Для людей - як для себе!» 2). Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 3). Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності»
провизнання незаконним та скасування висновку від 18.05.2020 №51155/ЗМ/20, що набув статусу рішення про реєстрацію знака для товарів і послуг за заявкою № m 2018 07716

ВСТАНОВИВ:

Рішенням Господарського суду міста Києва від 19.10.2020 у справі 910/9185/20 позовні вимоги Приватного акціонерного товариства «Оболонь» задоволено повністю.

Не погоджуючись з рішенням місцевого господарського суду, Товариство з обмеженою відповідальністю Торгово-виробничої компанії «Перша приватна броварня «Для людей - як для себе!» звернулось з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати рішення Господарського суду міста Києва від 19.10.2020 та закрити провадження у справі.

Відповідно до витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 19.11.2020, зазначену апеляційну скаргу передано на розгляд колегії суддів у складі: головуючий суддя - Грек Б.М., судді: Копитова О.С., Доманська М.Л.

16.12.2020 з Господарського суду міста Києва надійшли матеріали справи №910/9185/20.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 17.12.2020 у справі №910/9185/20 відкрито апеляційне провадження, справу призначено до розгляду.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 26.01.2021 розгляд справи №910/9185/20 відкладено.

02.02.2021 від скаржника до суду апеляційної інстанції надійшло клопотання про призначення судового засідання 09.02.20201 в режимі відеоконференції, забезпечення проведення якої просить покласти на Господарський суд Львівської області.

У зв`язку з перебуванням у відпустках суддів Копитової О.С. та Доманської М.Л.. відповідно до протоколу автоматичного визначення складу колегії суддів від 08.02.2021 для розгляду справи №910/9185/20 визначено колегію суддів у складі: Грек Б.М. (головуючий, суддя-доповідач), судді: Поляков Б.М., Отрюх Б.В.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 08.02.2021 справу №910/9185/20 прийнято до провадження визначеною колегією.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 09.02.2021 розгляд справи №910/1985/20 відкладено за клопотанням представника відповідача-1.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 18.02.2021 клопотання відповідача-1 про призначення відеоконференції 23.02.2021 задоволено.

У зв`язку відпусткою судді Отрюха Б.В., відповідно до протоколу автоматичного визначення складу колегії суддів від 22.02.2021, для розгляду справи №910/9185/20 визначено колегію суддів у складі: Грек Б.М. (головуючий), Сотніков С.В., Поляков Б.М.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 22.02.2021 справу №910/9185/20 прийнято до провадження визначеною колегією.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 23.02.2021 розгляд справи №910/1985/20 відкладено для підготовки учасниками справи переліку питань, що потребують роз`яснення та будуть поставлені перед експертом та обрання експертної установи для проведення експертизи, якщо така буде призначена судом.

В судовому засіданні 16.03.2021 в режимі відеоконференції був присутній лише представник апелянта, який надав пояснення з приводу поданої апеляційної скарги та висловив міркування з питання призначення по справі судової експертизи, зокрема щодо покладення витрат за проведення експертизи, яку можливо буде призначено судом.

Державним підприємством «Український інститут інтелектуальної власності» (відповідач-3) надано письмові пояснення щодо призначення судової експертизи, в яких він погоджується з такою необхідністю, сформулювавши та виклавши примірні питання та запропонувавши на розсуд суду експертні установи для призначення експертизи.

Відповідачем-1 надано письмове клопотання про зупинення провадження та пояснення про неможливість та недоцільність призначення судової експертизи, в якому він погодився з доводами позивача, висловленими в судовому засіданні щодо неможливості та недоцільності призначення ще одної судової експертизи у даній справі.

Позивачем надані письмові пояснення та заперечення на клопотання відповідача-1 про зупинення провадження у справі, в яких висловлено згоду з позицією відповідача-1 щодо недоцільності проведення додаткової або повторної експертизи, та, одночасно, запропонована редакція питання, яке може бути поставлено перед експертом.

Разом з тим, позивачем було надано письмове клопотання про зупинення провадження у справі.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 16.03.2021 розгляд апеляційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю Торгово-виробнича компанія «Перша приватна броварня «Для людей - як для себе!» на рішення Господарського суду міста Києва від 19.10.2020 у справі №910/9185/20 відкладено на 30.03.2021. При цьому, заслухавши представника апелянта, проаналізувавши письмові пояснення, колегія суддів дійшла висновків про необхідність отримання пояснень від інших учасників справи, зокрема щодо поставлення перед експертами питань, в разі прийняття судом рішення про призначення експертизи, в наступній, запропонованій редакції:

« 1. Чи є комбіноване позначення за заявкою №m201807716 схожим із знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України №№242319, 244894, 242177 настільки, що їх можна сплутати?

2. Чи є комбіноване позначення за заявкою №m201807716 оманливим або таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари 32 і 33 класів МКТП, а саме: особи Позивача - Приватного акціонерного товариства «ОБОЛОНЬ»?»,

та, в разі необхідності, запропонувати кожному з учасників справи підготувати перелік питань, що потребують роз`яснення та будуть поставлені перед експертами в разі призначення судом експертизи. Також, суд зазначає на необхідності сторонам обрати експертну установу для проведення експертизи, якщо така буде призначена судом у справі №910/9185/20.

В судовому засіданні 30.03.2021 колегія суддів заслухала доводи та міркування позивача та відповідача-1 (апелянта), котрі погодились з необхідністю призначення по справі судом комісійної експертизи, при цьому також погодились із питаннями у запропонованій судом редакції та висловились про обрання експертної установи на розсуд суду.

Колегія суддів враховує, що судова експертиза у даній справі не призначалася судом першої інстанції.

Відповідно до ст. 98 ГПК України висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному законодавством. Предметом висновку експерта може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань. Предметом висновку експерта не можуть бути питання права. Висновок експерта може бути наданий на замовлення учасника справи або на підставі ухвали суду про призначення експертизи. Висновок експерта викладається у письмовій формі і приєднується до справи. Суд має право за заявою учасників справи або з власної ініціативи викликати експерта для надання усних пояснень щодо його висновку. У висновку експерта повинно бути зазначено: коли, де, ким (прізвище, ім`я, по батькові, освіта, спеціальність, а також, за наявності, свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта, стаж експертної роботи, науковий ступінь, вчене звання, посада експерта), на якій підставі була проведена експертиза, хто був присутній при проведенні експертизи, питання, що були поставлені експертові, які матеріали експерт використав. Інші вимоги до висновку експерта можуть бути встановлені законодавством. У висновку експерта має бути зазначено, що він попереджений (обізнаний) про відповідальність за завідомо неправдивий висновок, а у випадку призначення експертизи судом, також про відповідальність за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків. Якщо експерт під час підготовки висновку встановить обставини, що мають значення для справи, з приводу яких йому не були поставлені питання, він має право включити до висновку свої міркування про ці обставини.

За умовами частини 3 статті 99 Господарського процесуального кодексу України при призначенні експертизи судом експерт або експертна установа обирається сторонами за взаємною згодою, а якщо такої згоди не досягнуто у встановлений судом строк, експерта чи експертну установу визначає суд. З урахуванням обставин справи суд має право визначити експерта чи експертну установу самостійно. У разі необхідності може бути призначено декілька експертів для підготовки одного висновку (комісійна або комплексна експертиза).

Колегія суддів визнала за необхідне доручити проведення судової експертизи фахівцям Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України.

Відповідно до п.1.2.13. «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» від 08.10.98р. №53/5 с подальшими змінами та доповненнями, комісійною є експертиза, яка проводиться двома чи більшою кількістю експертів, що мають кваліфікацію судового експерта за однією експертною спеціалізацією (фахівцями в одній галузі знань). Комісія експертів може утворюватися органом (особою), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), або керівником експертної установи.

Статтею 105 ГПК України передбачено право суду (судді) призначити по справі комісійну експертизу, яка проводиться не менш як двома експертами одного напряму спеціальних знань.

Судова колегія, дослідивши матеріали справи дійшла висновку про призначення комісійної судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності у даній справі.

Відповідно до статті 7 Закону України "Про судову експертизу" судово-експертну діяльність здійснюють державні спеціалізовані установи, а також у випадках і на умовах, визначених Законом, судові експерти, які не є працівниками зазначених установ. Виключно державними спеціалізованими установами здійснюється судово-експертна діяльність, пов`язана з проведенням криміналістичних, судово-медичних і судово-психіатричних експертиз. Для проведення деяких видів експертиз, які не здійснюються виключно державними спеціалізованими установами, за рішенням особи або органу, що призначили судову експертизу, можуть залучатися крім судових експертів також інші фахівці з відповідних галузей знань.

Питання, з яких має бути проведена експертиза, що призначається судом, визначаються судом (Частина 4 статті 99 Господарського процесуального кодексу України).

Таким чином, колегія суддів дійшла висновків про наявність правових підстав для порушення перед експертами наступних питань:

« 1. Чи є комбіноване позначення за заявкою №m201807716 схожим із знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України №№242319, 244894, 242177 настільки, що їх можна сплутати?

2. Чи є комбіноване позначення за заявкою №m201807716 оманливим або таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари 32 і 33 класів МКТП, а саме: особи Позивача - Приватного акціонерного товариства «ОБОЛОНЬ»?».

Відповідно до частини 5 статті 100 Господарського процесуального кодексу України, в ухвалі про призначення експертизи суд попереджає експерта про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок та за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків.

Витрати, пов`язані з проведенням судової експертизи, під час судового розгляду повинна нести заінтересована сторона, а у разі призначення господарським судом судової експертизи з власної ініціативи - сторона, визначена в ухвалі господарського суду про призначення експертизи. Після закінчення розгляду справи такі витрати підлягають розподілу господарським судом на загальних підставах (п. 23 постанови пленуму Вищого господарського суду України №4 від 23.03.2012 "Про деякі питання практики призначення судової експертизи" з подальшими змінами і доповненнями).

Відтак, колегія суддів визнала за необхідне покласти витрати за проведення комісійної судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності у даній справі на позивача, про що останній в судовому засіданні не заперечував, та надав згоду.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 228 ГПК України у зв`язку з призначенням судової експертизи провадження у справі (в даному випадку - апеляційного провадження) підлягає зупиненню.

Керуючись ст.ст. 99, 100, 107, 228, 234 Господарського процесуального кодексу України, Північний апеляційний господарський суд -

УХВАЛИВ:

1. Призначити у справі № 910/9185/20 комісійну судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності.

2. Проведення комісійної судової експертизи доручити Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України, за адресою: 01133, м. Київ, бул. Лесі Українки, 26.

3. Попередити судових експертів про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивого висновку (ст. 384 КК України) та відмову без поважних причини від виконання покладених на експерта обов`язків (ст. 385 КК України).

4. На вирішення комісійної судової експертизи поставити наступні питання:

« 1). Чи є комбіноване позначення за заявкою №m201807716 схожим із знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України №№242319, 244894, 242177 настільки, що їх можна сплутати?

2). Чи є комбіноване позначення за заявкою №m201807716 оманливим або таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари 32 і 33 класів МКТП, а саме: особи Позивача - Приватного акціонерного товариства «ОБОЛОНЬ»?».

5. Матеріали справи № 910/9185/20 направити Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України, за адресою: 01133, м. Київ, бул. Лесі Українки, 26.

6. Зобов`язати Приватне акціонерне товариство «Оболонь» оплатити попередні витрати, пов`язані з проведенням судової експертизи, докази чого надати суду для долучення до матеріалів справи після поновлення апеляційного провадження для включення до складу судових витрат.

7. Зупинити апеляційне провадження у справі № 910/9185/20.

8. Ухвалу надіслати сторонам у даній справі та Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України, за адресою: 01133, м. Київ, бул. Лесі Українки, 26.

9. Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення.

Головуючий суддя Б.М. Грек

Судді Б.М. Поляков

О.М. Остапенко