Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Господарський суд Харківської області 18 березня 2021 року м. Харків
справа № 922/1409/19
склад суду:суддя Бринцев О.В.
секретар судового засідання:Остапко М.О.
позивач:Товариство з обмеженою відповідальністю "АГРО-ВІГС"
відповідач:Товариство з обмеженою відповідальністю "ТПК "АГРОМАШ"
третя особа:Приватне сільськогосподарське підприємство "ПАТРІОТ"
вимоги позивача:заборона використання винаходу та стягнення 571.937,96грн
представник позивача:Гур`єв А.А.
представник відповідачаЛимар О.В., Мазепа Г.Б.
представник третьої особи:не з`явився.

ОПИСОВА ЧАСТИНА

1. Обставини справи.

1.1. Володільцем патенту України від 24.06.2016 на винахід №111922 "Аеродинамічний рециркуляційний сепаратор сипучих матеріалів" (далі - Патент) є Кострубяк О.І. Між нею та позивачем ТОВ "Агро-Вігс" був укладений ліцензійний договір від 01.01.2018 №б/н. Згідно з ним позивач отримав виключну ліцензію на використання винаходу.

1.2. Між відповідачем ТОВ "ТПК "Агромаш" та третьою особою ПСП "ПАТРІОТ" був укладений договір поставки від 08.11.2018 №11/А. Згідно з ним відповідач продав, а третя особа купила виріб "Аеродинамічна сепаруюча машина АСМ-15 (АК)" (далі також - Виріб).

1.3. Згідно з експертним висновком за результатами експертизи об`єкту інтелектуальної власності від 15.01.2019 №31/2019, складеним патентним повіреним Адаменком О.Г., у виробі "Аеродинамічна сепаруюча машина АСМ-15" використані усі ознаки, які записані до незалежного пункту формули патенту України на винахід від 24.06.2016 №111922 "Аеродинамічний рециркуляційний сепаратор сипучих матеріалів".

2. Стислий виклад позиції позивача. Заяви, клопотання позивача.

2.1. Предметом позову ТОВ "Агро-Вігс" є заборона відповідачу використовувати винахід "Аеродинамічний рециркуляційний сепаратор сипучих матеріалів", захищений патентом України від 24.06.2016 №111922; стягнення з відповідача на користь позивача збитків за порушення прав на винахід від 24.06.2016 №111922 в розмірі 571.937,96 грн. та судових витрат.

2.2. Юридичними підставами позову є статті 15, 16, 22, 204, 426, 431, 432, 462 - 465, 614, 623, 1109, 1166 ЦК України, статті 28, 34, 35 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі".

2.3. Фактичними підставами позову є використання відповідачем усіх ознак винаходу, вказаних у Патенті, під час виготовлення Виробу та продаж цього Виробу третій особі на підставі договору поставки від 08.11.2018 №11/А.

3. Стислий виклад позиції відповідача. Заяви, клопотання відповідача.

3.1. Відповідач проти задоволення позову заперечує. Стверджує, що у його Виробі не використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу, охоронюваного Патентом.

4. Стислий виклад позиції третьої особи. Заяви, клопотання третьої особи.

4.1. Третя особа правом на участь представника в судовому засіданні та правом на надання пояснень не скористалася.

5. Інші процесуальні дії у справі.

5.1. Ухвалою Господарського суду Харківської області від 16.07.2019 призначено у справі №922/1409/19 судову експертизу у сфері інтелектуальної власності, проведення якої доручено Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності.

5.2. Листом від 15.01.2020 №635/4-1-17/17 Науково-дослідний центр судової експертизи з питань інтелектуальної власності повернув матеріали справи №922/1409/19 без проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності у зв`язку з її неоплатою ТОВ "ТПК "Агромаш".

5.3. Ухвалою Господарського суду Харківської області від 31.01.2020 у справі №922/1409/19 визнано дії ТОВ ТПК "Агромаш" щодо ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасника судового процесу (оплати експертизи), зловживанням процесуальними правами. Стягнуто з ТОВ ТПК "Агромаш" в дохід Державного бюджету України штраф у розмірі 10.510,00 грн.

5.4. Господарським судом Харківської області винесено окрему ухвалу від 03.02.2020 щодо ТОВ "ТПК "Агромаш" у зв`язку з невиконанням вимог ухвали суду в частині оплати призначеної судом експертизи.

5.5. Ухвалою Господарського суду Харківської області від 31.01.2020 призначено у справі №922/1409/19 судову експертизу у сфері інтелектуальної власності, проведення якої доручено Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності.

5.6. Ухвалою Господарського суду Харківської області від 12.01.2021 у справі №922/1409/19 розгляд справи повернуто на стадію підготовчого провадження та поновлено ТОВ "Агро-Вігс" строк на подання доказів, а саме: висновку судового експерта Матвієнка С.А. від 12.12.2020 №004-САМ/20 за результатами проведення експертного дослідження у сфері інтелектуальної власності.

МОТИВУВАЛЬНА ЧАСТИНА

6. Перелік обстави, які є предметом доказування у справі.

6.1. З урахуванням предмету позовних вимог, їх юридичних та фактичних підстав, а також з урахуванням заперечень відповідача проти цих вимог суд визначає перелік обставин, які є предметом доказування у справі таким чином:

- наявність у позивача права перешкоджати використанню Винаходу іншими особами;

- використання відповідачем Винаходу, вказаного у Патенті, під час виготовлення свого Виробу;

- наявність та розмір збитків, завданих позивачеві діями відповідача;

- причинний зв`язок між діями відповідача та збитками позивача;

- вина відповідача.

6.2. У відповідності до ст.74 ГПК України (кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень) позивач зобов`язаний довести наявність зазначених обставин, а відповідач їх спростувати. Відповідно позивач має довести наявність обставин, що входять у предмет доказування, а відповідач спростувати це.

7. Висновок суду про наявність у позивача прав перешкоджати використанню Винаходу іншими особами.

7.1. Фізична особа ОСОБА_1 є володільцем патенту України на винахід №111922 "Аеродинамічний рециркуляційний сепаратор сипучих матеріалів", зареєстрованого в Державному реєстрі патентів України на винаходи 24.06.2016 (т. I, а.с. 21).

7.2. Патент надає його володільцю виключне майнове право перешкоджати використанню винаходу (корисної моделі), у тому числі забороняти таке використання, крім випадків, якщо таке використання не визнається згідно з цим Законом порушенням прав, що випливають з державної реєстрації винаходу (корисної моделі) (ч.5 ст.28 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі").

7.3. Володілець патенту має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання винаходу (корисної моделі) на підставі ліцензійного договору, а щодо секретного винаходу (корисної моделі) такий дозвіл надається тільки за погодженням із Державним експертом (ч.7 ст.28 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі").

7.4. На вимогу володільця патенту таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов`язаний відшкодувати володільцю патенту заподіяні збитки. Вимагати поновлення порушених прав володільця патенту може за його згодою також особа, яка придбала ліцензію (ч.2 ст. 34 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі").

7.5. Пунктом 1.1. ліцензійного договору від 01.01.2018 №б/н (т.I, а.с. 33-38), укладеним між ОСОБА_1 та позивачем, передбачено, що ліцензіар, будучи власником патенту України від 24.06.2016 №111922 на винахід "Аеродинамічного рециркуляційного сепаратора сипучих матеріалів", яким володіє на підставі права власності, передав, а ліцензіат отримав виключну ліцензію на використання винаходу в межах строку дії патенту на території України.

7.6. Згідно з пунктом 1.2. Ліцензійного договору Ліцензіат отримує на умовах цього Договору наступні права: невиключне право на використання винаходу з метою виготовлення, застосування, ввезення, пропозиції до продажу та іншого введення в господарський оборот продукту, виготовленого на основі зазначеного винаходу; невиключне право на застосування технології, яка охороняється патентом на зазначений винахід; виключне право надавати дозволи (невиключні субліцензії) на право виготовлення, застосування, продажу третім особам; невиключне право здійснювати захист прав на винахід, у тому числі, але не обмежуючись, вживати заходи, направлені на: припинення виготовлення та розповсюдження продукції із використанням винаходу, стягнення із третіх осіб компенсації, упущеної вигоди, завданої шкоди внаслідок незаконного (без отримання ліцензії і/або субліцензії) використання винаходу.

7.7. Цей ліцензійний договір укладений на строк чинності майнового права на визначений у договорі винахід до 25.05.2035 (пункт 9.1. Ліцензійного договору).

7.8. Обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню, якщо суд не має обґрунтованих підстав вважати їх недостовірними або визнаними у зв`язку з примусом. Обставини, які визнаються учасниками справи, можуть бути зазначені в заявах по суті справи, поясненнях учасників справи, їх представників (ч.1 ст.75 ГПК України).

7.9. На підставі викладеного та з урахуванням пояснень представників позивача та відповідача суд прийшов до висновку про те, що у позивача наявне невиключне право перешкоджати використанню Винаходу іншим особам, в т.ч. шляхом подачі позову про заборону Відповідачеві використовувати Винахід та позову про стягнення збитків.

8. Висновок суду про відсутність факту використання відповідачем Винаходу, вказаного у Патенті, під час виготовлення свого Виробу;

8.1. Продукт визнається виготовленим із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), якщо при цьому використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу (корисної моделі), або ознаку, еквівалентну їй (абз. 8 ч.2 ст.28 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі").

8.2. Пунктом 38 Постанови Пленуму ВГСУ від 17.10.2012 №12 "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов`язаних із захистом прав інтелектуальної власності" визначено, що вирішення питання про те, чи відбулося використання спірного твору шляхом його відтворення (повністю або частково) та чи мало місце створення похідного твору як самостійного об`єкта авторського права може потребувати спеціальних знань, а отже, призначення судової експертизи.

8.3. Якщо для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо, суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу (ч.1 ст. 99 ГПК України).

8.4. Для вирішення питання про те, чи виготовлено Виріб із застосуванням винаходу, охоронюваного Патентом, необхідно порівняти ознаки Виробу із ознаками, включеними до незалежного пункту формули винаходу, вказаними у Патенті. Для цього необхідні спеціальні знання в галузі прав інтелектуальної власності. Тому судом ухвалою від 31.01.2020 було призначено у справі судову експертизу у сфері інтелектуальної власності.

8.5. Висновком експертів Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності від 24.09.2020 172/19 (т.V, а.с.72-106) підтверджується, що у виробі "Аеродинамічна сепаруюча машина "АСМ-15 (АК)" виробництва ТОВ "ТПК "АГРОМАШ" не використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу патенту України на винахід від 24.06.2016 №111922 "Аеродинамічний рециркуляційний сепаратор сипучих матеріалів", або ознаку, еквіваленту їй.

8.6. Зокрема, експертами встановлено, що Виріб "має чотири отвори, сполучені із зовнішнім середовищем: отвір у бункері знизу аспераційної камери для скиду не зернових відходів (поз.12 "Схема АСМ а.с.100 том 1), отвір у пиловоді (поз. 10 а.с. 117 том 3) у вигляді жалюзів для відводу брудного пилу (Кострукторська документація а.с. 62-64 том 3 відходів), отвір знизу зворотного каналу для скиду незернових відходів (поз.11 "Схема АСМ а.с. 100 том1)". В той час, як формула Патенту в цій частині містить таку ознаку "і є єдиним отвором 11 повертального повітропроводу, що постійно сполучає його із зовнішнім середовищем".

8.7. Зазначений висновок відповідає вимогам, які ставляться до висновків експертів згідно з статтями 98, 103, 104 ГПК України. В т.ч., як вбачається з листа Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності від 05.02.2021 №635/4-1-17/63, експерти були у встановленому порядку попереджені про кримінальну відповідальність згідно зі статтями 384, 385 Кримінального кодексу України (т.VI а.с.2).

8.8. За таких обставин висновок експертів від 24.09.2020 №172/19 за результатами судової експертизи у сфері інтелектуальної власності приймається судом в якості належного та допустимого доказу.

8.9. Позивачем зі свого боку надано висновок судового експерта Матвієнко С.А. від 12.12.2020 №004-САМ/20 за результатами проведення експертного дослідження у сфері інтелектуальної власності на замовлення адвоката Гур`єва А.А. (т.V, а.с. 152-196). Згідно цього висновку у виробі "Аеродинамічна сепаруюча машина "АСМ-15 (АК)" виробництва ТОВ "ТПК "АГРОМАШ" використано кожну суттєву ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу патенту України на винахід від 24.06.2016 №111922 "Аеродинамічний рециркуляційний сепаратор сипучих матеріалів".

8.10. Суд критично ставиться до наведених у висновку судового експерта Матвієнка С.А. від 12.12.2020 №004-САМ/20 тверджень з таких підстав.

8.11. Експерт Матвієнко С.А. підтвердив існування відмінності між Виробом та винаходом, охоронюваним Патентом, у вигляді кількості відповідних вихідних отворів (чотири у Виробі, один у формулі патенту) (т.V, а.с.195). Але експерт дав цьому факту неправильну оцінку. Він поклав в основу свого висновку підхід, згідно якого розділив усі ознаки Винаходу на суттєві і несуттєві. Зокрема, в розряд "несуттєвих" експертом було віднесено ознаку, яка становить вказану відмінність. Ознаку, яка на думку відповідача, а також на думку інших експертів (т.V, а.с.105,106), відрізняє Виріб від винаходу, охоронюваного Патентом: "і є єдиним отвором 11 повертального повітропроводу, що постійно сполучає його із зовнішнім середовищем".

8.12. Такий підхід експерта Матвієнка С.А. є хибним, оскільки не відповідає приписам закону. Згідно абзацу сьомого частини другої статті 28 Закону України Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" для висновку про те, що продукт визнається виготовленим із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), необхідно встановити, що при цьому використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу (корисної моделі), або ознаку, еквівалентну їй. Тобто, закон не розподіляє ознаки на "суттєві" чи "несуттєві". Він вказує на «кожну» ознаку. Ознакою винаходу є будь яка внесена до формули винаходу (корисної моделі) вказівка на застосування в об`єкті винаходу певного елемента.

8.13. Формула винаходу, охоронюваного Патентом (арк.10 п.30) містить таку вказівку (ознаку): "і є єдиним отвором 11 повертального повітропроводу, що постійно сполучає його із зовнішнім середовищем" (т. І а.с. 31).

8.14. На думку експертів Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності від 24.09.2020 172/19 а також на погляд розсудливого стороннього спостерігача, котрий не володіє спеціальними знаннями в інженерно-технічній галузі, очевидно, що ці ознаки не еквівалентні. Так з опису чотирьох отворів, які має Виріб (т.V, а.с.72-106), вбачається, що існує не номінальна, а конструктивна функціонально обумовлена відмінність між одним отвором, описаним у Патенті, та чотирма отворами, котрі має Виріб. Ці чотири отвори мають різне розташування (у бункері знизу аспераційної камери, у пиловоді, у вигляді жалюзів для відводу брудного пилу, знизу зворотного каналу). Також ці отвори мають різне функціональне призначення (для скиду різних незернових відходів, для відводу брудного пилу).

8.15. Таким чином, обраний експертом Матвієнком С.А. підхід призвів до того, що ним під час порівняння Виробу і Патенту не було враховано ознаку, включену до формули патенту. В результаті його висновок не відповідає приписам абзацу сьомого частини другої статті 28 Закону України Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі".

8.16. З огляду на вищенаведене, висновок експерта Матвієнка С.А. від 12.12.2020 №004-САМ/20 за результатами проведення експертного дослідження у сфері інтелектуальної власності визнається судом менш вірогідним, ніж висновок експертів Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності від 24.09.2020 172/19.

8.17. Про меншу достовірність висновку експерта Матвієнка С.А. від 12.12.2020 №004-САМ/20 свідчить також те, що він виконував своє дослідження не маючи в своєму розпорядженні усіх матеріалів справи. Це пов`язане з тим, що ним виконувалась не експертиза призначена судом (ст.99 ГПК України), а експертиза на замовлення учасників справи (ст.101 ГПК України). Тому він, на відміну від експертів Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності, робив висновки лише на підставі тих матеріалів, котрі були йому надані адвокатом позивача.

8.19. З цих самих підстав (неправильність підходу, спрямованого на порівняння не всіх, а лише "суттєвих" ознак; відсутність матеріалів справи) суд критично оцінює достовірність експертного висновку за результатами експертизи об`єкту інтелектуальної власності від 15.01.2019 №31/2019, складеного патентним повіреним Адаменком О.Г. (т.І, а.с. 158-181).

8.20. Інших доказів на підтвердження використання у Виробі винаходу, охоронюваного Патентом, позивачем не надано.

8.21. Таким чином, позивачем не доведено факт використання відповідачем Винаходу.

8.22. З урахуванням викладеного суд приходить до висновку про те, що позовна вимога про заборону відповідачу використовувати винахід, охоронюваний Патентом, не ґрунтується на законі та не відповідає обставинам справи, а тому задоволенню не підлягає.

9. Висновок суду про відсутність підстав для стягнення збитків.

9.1. Згідно з абзацом другим частини першої статті 173 ГПК України похідною позовною вимогою є вимога, задоволення якої залежить від задоволення іншої позовної вимоги (основної вимоги).

9.2. Вимога про стягнення збитків у сумі 571.937,96 грн. є похідною від вимоги про заборону використовувати винахід, охоронюваний Патентом. Відмова в задоволенні останньої вимоги автоматично свідчить про відсутність неправомірної поведінки з боку відповідача. В свою чергу згідно статей 22, 1166 ЦК України це означає відсутність необхідної для стягнення збитків умови.

9.3. На підставі викладеного позовна вимога про остання збитків також задоволенню не підлягає.

10. Судові витрати

10.1. Частиною четвертою статті 129 ГПК України визначено, що судові витрати, пов`язані з розглядом справи, покладаються у разі відмови в позові - на позивача. Таким чином, витрати по сплаті судового збору за подання позовної заяви залишаються за позивачем.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 124, 129-1 Конституції України, ст.ст. 1, 4, 20, 73, 74, 76-79, 86, 123, 129, 236-238 Господарського процесуального кодексу України, суд -

ВИРІШИВ:

1. В задоволенні позову відмовити повністю.

2. Витрати зі сплати судового збору залишити за позивачем.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано.

Апеляційна скарга на рішення суду подається до Східного апеляційного господарського суду через Господарський суду Харківської області протягом двадцяти днів з дня складення повного судового рішення.

Повне рішення складено "29" березня 2021 р.

Суддя О.В. Бринцев