УХВАЛА

01.04.2021Справа № 910/5028/21

Суддя Картавцева Ю.В., розглянувши матеріали заяви ОСОБА_1 про забезпечення позову, що подана до відкриття провадження у справі,

ВСТАНОВИВ:

Немірофф Інтеллектьюал Проперті Істеблішмент звернулась до Господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «Лікеро-Горілчаний завод «Прайм» та Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності», у якому просить:

- визнати недійсним рішення Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» від 17.12.2020 № 139279/ЗМ/20 про реєстрацію торговельної марки за заявкою № m201927455 від 02.10.2019;

- зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю «Лікеро-Горілчаний завод «Прайм» припинити порушення прав інтелектуальної власності Немірофф Інтеллектьюал Проперті Істеблішмент на знаки для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 , міжнародною реєстрацією № 739116 і знак Nemiroff визнаний добре відомим.

30.03.2021 через відділ діловодства суду від Немірофф Інтеллектьюал Проперті Істеблішмент надійшла заява про вжиття заходів забезпечення позову, у якій заявник просить до набрання рішення суду в даній справі законної сили заборонити Державному підприємству "Український інститут інтелектуальної власності" (Укрпатент) здійснювати дії щодо:

- державної реєстрації торговельної марки MIRONOFF за заявкою № m201927455 (поданою Товариством з обмеженою відповідальністю «Лікеро-Горілчаний завод «Прайм» 02.10.2019) на підставі висновку Укрпатенту від 17.12.2020 №139279/ЗМ/20 про відповідність позначення умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи заявки, що набув статусу рішення;

- публікації відомостей про видачу свідоцтва на торговельну марку MIRONOFF за заявкою № m201927455 (поданою Товариством з обмеженою відповідальністю «Лікеро-Горілчаний завод «Прайм» 02.10.2019) в офіційному бюлетені «Промислова власність»;

- внесення будь-яких відомостей до Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки за заявкою № m201927455 (поданою Товариством з обмеженою відповідальністю «Лікеро-Горілчаний завод «Прайм» 02.10.2019).

За змістом ст. 140 Господарського процесуального кодексу України, заява про забезпечення позову розглядається судом не пізніше двох днів з дня її надходження без повідомлення учасників справи.

Відповідно до ст. 136 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд за заявою учасника справи має право вжити передбачених статтею 137 цього Кодексу заходів забезпечення позову. Забезпечення позову допускається як до пред`явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи, якщо невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду.

Частиною 1 ст. 137 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що позов забезпечується, зокрема, накладенням арешту на майно та (або) грошові кошти, що належать або підлягають передачі або сплаті відповідачу і знаходяться у нього чи в інших осіб; забороною відповідачу вчиняти певні дії; встановленням обов`язку вчинити певні дії; забороною іншим особам вчиняти дії щодо предмета спору або здійснювати платежі, або передавати майно відповідачеві, або виконувати щодо нього інші зобов`язання; зупиненням стягнення на підставі виконавчого документа або іншого документа, за яким стягнення здійснюється у безспірному порядку; іншими заходами, необхідними для забезпечення ефективного захисту або поновлення порушених чи оспорюваних прав та інтересів, якщо такий захист або поновлення не забезпечуються заходами, зазначеними у пунктах 1 - 9 цієї частини.

Згідно з пунктом 1 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 26.12.2011 №16 «Про деякі питання практики застосування заходів до забезпечення позову» у вирішенні питання про забезпечення позову господарський суд має здійснити оцінку обґрунтованості доводів заявника щодо необхідності вжиття відповідних заходів з урахуванням:

розумності, обґрунтованості і адекватності вимог заявника щодо забезпечення позову;

забезпечення збалансованості інтересів сторін, а також інших учасників судового процесу;

наявності зв`язку між конкретним заходом до забезпечення позову і предметом позовної вимоги, зокрема, чи спроможний такий захід забезпечити фактичне виконання судового рішення в разі задоволення позову;

імовірності утруднення виконання або невиконання рішення господарського суду в разі невжиття таких заходів;

запобігання порушенню у зв`язку із вжиттям таких заходів прав та охоронюваних законом інтересів осіб, що не є учасниками даного судового процесу.

В обґрунтування необхідності вжиття заявлених заходів до забезпечення позову заявник зазначає, що Немірофф Інтеллектьюал Проперті Істеблішмент є власником ряду свідоцтв України та міжнародних реєстрацій, що включають в себе позначення «NEMIROFF».

Разом з тим, заявнику нещодавно стало відомо про подання 02.10.2019 Товариством з обмеженою відповідальністю «Лікеро-Горілчаний завод «Прайм» заявки № m201927455 на реєстрацію торговельної марки MIRONOFF.

За результатами кваліфікаційної експертизи вказаної заявки Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» дійшло висновку про відповідність позначення умовам надання правової охорони.

Згідно з відомостями про стан діловодства за заявкою № m201927455, 17.12.2020 Укрпатент прийняв рішення № 139279/ЗМ/20 про реєстрацію торговельної марки за вказаною заявкою для всіх зазначених у ній товарів і послуг.

Немірофф Інтеллектьюал Проперті Істеблішмент стверджує, що у разі реєстрації торговельної марки MIRONOFF за заявкою № m201927455 від 02.10.2019, будуть порушені його права інтелектуальної власності, оскільки, позначення MIRONOFF є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаками заявника, раніше зареєстрованими в Україні для таких самих або споріднених товарів та зі знаком заявника, що визнаний добре відомим відповідно до статті 6-bis Паризької конвенції про охорону промислової власності.

Розглянувши заяву Немірофф Інтеллектьюал Проперті Істеблішмент про забезпечення позову та викладені в ній доводи, дослідивши в сукупності наявні в матеріалах справи докази, суд дійшов наступних висновків.

Положеннями статті 1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» встановлено, що Національний орган інтелектуальної власності (далі - НОІВ) - державна організація, що входить до державної системи правової охорони інтелектуальної власності, визначена на національному рівні Кабінетом Міністрів України як така, що здійснює повноваження у сфері інтелектуальної власності, визначені цим Законом, іншими законами у сфері інтелектуальної власності, актами центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, та статутом, і має право представляти Україну в міжнародних та регіональних організаціях.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України «Про національний орган інтелектуальної власності» від 13 жовтня 2020 року № 1267-р на виконання підпункту 1 пункту 7 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України від 16 червня 2020 р. № 703-IX "Про внесення змін до деяких законів України щодо створення національного органу інтелектуальної власності" визначено, що державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності" виконує функції Національного органу інтелектуальної власності.

Частиною 1 статті 12 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» передбачено, що на підставі рішення про реєстрацію торговельної марки та за наявності документа про сплату державного мита за видачу свідоцтва і збору за публікацію про видачу свідоцтва здійснюється публікація в Бюлетені відомостей про видачу свідоцтва, визначених в установленому порядку. Зазначені мито та збір сплачуються після надходження до заявника рішення про реєстрацію торговельної марки.

Відповідно до частини 1 статті 13 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» одночасно з публікацією відомостей про видачу свідоцтва НОІВ здійснює державну реєстрацію торговельної марки, для чого вносить до Реєстру відповідні відомості. Порядок ведення Реєстру і склад відомостей, що містяться в Реєстрі, визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.

Згідно з ч. 1 ст. 14 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» видача свідоцтва здійснюється НОІВ у місячний строк після державної реєстрації торговельної марки. Свідоцтво видається особі, яка має право на його одержання. Якщо право на одержання свідоцтва мають кілька осіб, їм видається одне свідоцтво.

Згідно з пунктом 2.1 Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 10.01.2002 №10 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.01.2002 за №64/6352 (далі - Положення), реєстрація знака для товарів і послуг здійснюється шляхом унесення відповідного запису до реєстру на підставі рішення Державної служби про реєстрацію знака та за наявності документів про сплату державного мита за видачу свідоцтва і збору за публікацію про видачу свідоцтва.

Пунктом 88 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 №12 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов`язаних із захистом прав інтелектуальної власності» передбачено, що у справах, пов`язаних з визнанням охоронних документів недійсними, можливе застосування заходів до забезпечення позову у вигляді заборони відповідачеві - володільцеві спірного документа передавати будь-якій особі (особам) право власності на об`єкт інтелектуальної власності та/або надавати будь-якій особі (особам) дозвіл (видавати ліцензію) на використання об`єкта інтелектуальної власності; заборони Державній службі інтелектуальної власності України приймати рішення про внесення будь-яких змін до Державного реєстру патентів/свідоцтв України стосовно даного об`єкта інтелектуальної власності, вносити відповідні зміни до даного Реєстру та здійснювати пов`язані з цим публікації в офіційному бюлетені «Промислова власність». У разі оспорювання міжнародної реєстрації торговельної марки суд з урахуванням конкретних обставин справи може заборонити власникові відповідної торговельної марки здійснювати будь-які дії з передачі відповідних прав іншим особам до розгляду справи по суті.

Такі заходи мають на меті, зокрема, запобігти невиправданому розширенню кола осіб, прав та інтересів яких стосуватиметься судове рішення, а відтак - утрудненню чи неможливості виконання цього рішення.

Так, підстави заяви про забезпечення позову фактично зводяться до вчинення Немірофф Інтеллектьюал Проперті Істеблішмент дій для запобігання видачі Товариству з обмеженою відповідальністю «Лікеро-Горілчаний завод «Прайм» свідоцтва на знак для товарів і послуг, заявка на який, за доводами заявника, не відповідає умовам надання правової охорони.

При цьому, з видачею заявнику свідоцтва на знаки для товарів і послуг дія висновку Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» про відповідність позначення умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи заявки (який набув статусу рішення про реєстрацію знаку після його затвердження Міністерством) буде вичерпана фактом виконання (реалізації), і невжиття заходів до забезпечення позову фактично унеможливить вирішення по суті спору про визнання незаконним та скасування висновку Укрпатенту.

Аналогічний висновок викладений у постанові Верховного Суду у справі № 910/8499/20.

Суд зазначає, що запропоновані заявником заходи до забезпечення позову відповідають позовним вимогам, на забезпечення яких позивач просить вжити ці заходи. При цьому судом враховано співвідношення права (інтересу), про захист яких просить заявник, та наслідків заборони Державному підприємству «Український інститут інтелектуальної власності» вчиняти певні дії.

Суд також зазначає, що метою забезпечення позову є вжиття судом, у провадженні якого знаходиться справа, заходів щодо охорони матеріально-правових інтересів позивача від можливих недобросовісних дій з боку відповідача, щоб забезпечити позивачу реальне та ефективне виконання судового рішення, якщо воно буде прийняте на користь позивача, в тому числі з метою запобігання потенційним труднощам у подальшому виконанні такого рішення.

Забезпечення позову по суті - це обмеження суб`єктивних прав, свобод та інтересів відповідача або інших осіб з метою забезпечення реалізації в майбутньому актів правосуддя і задоволених вимог позивача (заявника).

Зазначена правова позиція наведена у постанові Верховного Суду України від 18.01.2017 у справі № 6-2552цс16.

За наведених обставин, суд доходить висновку, що реальне та ефективне виконання судового рішення в контексті превенції потенційних труднощів стосовно предмету спору у майбутньому слід розуміти так, що сторона, на користь якої ухвалено судове рішення, повинна бути в тому числі захищена від необхідності подання наступних позовів, пов`язаних із предметом спору, підстави пред`явлення яких можуть виникнути через те, що в процесі розгляду спору мала місце зміна відповідних обставин.

Таким чином, заходи забезпечення позову спрямовані на забезпечення виконання судового рішення як такого правового стану, за якого позивачу гарантується отримання повного та ефективного відновлення порушених прав та відсутність необхідності повторного звернення до суду з метою захисту прав, порушення яких потенційно може мати місце протягом судового розгляду та до моменту виконання рішення суду та тим чи іншим чином спричиняти неможливість забезпечення судом повноти реалізації судового захисту як кінцевої мети звернення до суду.

Враховуючи викладене, суд дійшов висновку, що такий захід забезпечення позову як заборона Державному підприємству "Український інститут інтелектуальної власності" здійснювати дії щодо державної реєстрації спірної торговельної марки, публікації відомостей про видачу свідоцтва на спірну торговельну марку в офіційному бюлетені «Промислова власність» та внесення будь-яких відомостей до Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки за заявкою № m201927455 (поданою Товариством з обмеженою відповідальністю «Лікеро-Горілчаний завод «Прайм» 02.10.2019), є адекватним і здатним забезпечити виконання рішення суду та ефективний захист прав (інтересів) у разі задоволення позовних вимог заявника, а, отже, заява ОСОБА_1 про забезпечення позову, що подана до відкриття провадження у справі підлягає задоволенню в повному обсязі.

Відповідно до ч. 6 ст. 140 Господарського процесуального кодексу України про забезпечення позову або про відмову у забезпеченні позову суд постановляє ухвалу. В ухвалі про забезпечення позову суд зазначає, зокрема, вид забезпечення позову і підстави його обрання.

Керуючись ст.ст. 136, 137, 140, ч. 2 ст. 232, ст.ст. 233, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

УХВАЛИВ:

1. Заяву Немірофф Інтеллектьюал Проперті Істеблішмент про забезпечення позову, що подана до відкриття провадження у справі задовольнити та вжити заходи до забезпечення позову.

2. Заборонити Державному підприємству "Український інститут інтелектуальної власності" (Укрпатент) (01601, м. Київ, вул. Глазунова, 1; ідентифікаційний код: 31032378) здійснювати дії щодо:

- державної реєстрації торговельної марки MIRONOFF за заявкою № m201927455 (поданою Товариством з обмеженою відповідальністю «Лікеро-Горілчаний завод «Прайм» 02.10.2019) на підставі висновку Укрпатенту від 17.12.2020 №139279/ЗМ/20 про відповідність позначення умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи заявки, що набув статусу рішення;

- публікації відомостей про видачу свідоцтва на торговельну марку MIRONOFF за заявкою № m201927455 (поданою Товариством з обмеженою відповідальністю «Лікеро-Горілчаний завод «Прайм» 02.10.2019) в офіційному бюлетені «Промислова власність»;

- внесення будь-яких відомостей до Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки за заявкою № m201927455 (поданою Товариством з обмеженою відповідальністю «Лікеро-Горілчаний завод «Прайм» 02.10.2019).

3. Дана ухвала відповідно до ст. 3 Закону України «Про виконавче провадження» є виконавчим документом. Строк пред`явлення даної ухвали до виконання до 01.04.2024.

4. Стягувачем за даною ухвалою є Немірофф Інтеллектьюал Проперті Істеблішмент (Nemiroff Intellectual Property Establishment) (Штедтле 31, LI-9490, Вадуц, Ліхтенштейн / Stadtle 31, LI-9490 Vaduz, Liechtenstein).

5. Боржником за даною ухвалою є Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності" (Укрпатент) (01601, м. Київ, вул. Глазунова, 1; ідентифікаційний код: 31032378).

6. Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та може бути оскаржена у порядку, встановленому статтею 256 Господарського процесуального кодексу України.

Суддя Ю.В. Картавцева