ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
УХВАЛА

про призначення експертизи

"24" березня 2021 р. Справа№ 910/6411/19

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Доманської М.Л.

суддів: Пантелієнка В.О.

Верховця А.А.

за участю секретаря судового засідання Чміль Я.Є.

та представників учасників провадження у даній справі відповідно до протоколу судового засіданні від 24.03.2021

розглянувши матеріали апеляційної скарги Компанії Xiaomi Inc.

на рішення господарського суду міста Києва від 31.10.2019 року

у справі №910/6411/19 (суддя Марченко О.В.)

за позовом Компанії Xiaomi Inc.

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Ен-Ай-Ес"

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача - Київська міська митниця Державної фіскальної служби України

про заборону здійснювати розповсюдження товарів, вилучення з

цивільного обороту і знищення контрафактного товару

ВСТАНОВИВ:

Рішенням Господарського суду міста Києва від 31.10.2019 у справі №910/6411/19 у задоволенні позову Xiaomi Inc. до Товариства з обмеженою відповідальністю "Ен-Ай-Ес" (третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача - Київська міська митниця Державної фіскальної служби України) про заборону здійснювати розповсюдження товарів, вилучення з цивільного обороту і знищення контрафактного товару відмовлено. Судові витрати покладено на Xiaomi Inc.

Не погоджуючись з вказаним рішенням суду, Компанія Xiaomi Inc. звернулась з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати рішення господарського суду міста Києва від 31.10.2019 у справі №910/6411/19 та прийняти нове рішення, яким позовні вимоги Компанії Xiaomi Inc. до Товариства з обмеженою відповідальністю "Ен-Ай-Ес" задовольнити.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 14.01.2020 відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою Компанії Xiaomi Inc. на рішення Господарського суду міста Києва від 31.10.2019 у справі №910/6411/19 та призначено апеляційну скаргу до розгляду.

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 02.07.2020 (судді: Остапенко О.М., Сотніков Б.В., Отрюх Б.М.) апеляційну скаргу Компанії Xiaomi Inc. на рішення господарського суду міста Києва від 31.10.2019 у справі №910/6411/19 задоволено. Рішення господарського суду міста Києва від 31.10.2019 у справі №910/6411/19 скасовано. Прийнято нове рішення, яким позовні вимоги задоволено. Заборонено Товариству з обмеженою відповідальністю "Ен-Ай-Ес" (04050, м. Київ, вул. Мельникова, буд. 12, 0) здійснювати розповсюдження товарів за митною декларацією №UA100230/2019/066608 від 19.04.2019 року, а саме смартфонів: Xiaomi RedMi 6A 2+16 Gb EU Gold - 20 шт., Xiaomi RedMi GO 1+8Gb EU Black - 20 шт. Судом вирішено вилучити з цивільного обороту та знищити контрафактний товар за митною декларацією №UA100230/2019/066608 від 19.04.2019 року, а саме смартфони: Xiaomi RedMi 6A 2+ 16 Gb EU Gold - 20 шт., Xiaomi RedMi GO 1+8Gb EU Black - 20 шт. Стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю "Ен-Ай-Ес" на користь Xiaomi Inc. (Китайська Народна Республіка, Пекін, 13 поверх, фаза ІІ, Рейнбоу Сіті оф Чайна Рісорсіз, №68, вул. Цинхе Міддл Стріт, Хайдянь Дістрікт) судовий збір у розмірі 3 842 (три тисячі вісімсот сорок дві) грн. 00 коп. за подання позовної заяви та 5 763 (п`ять тисяч сімсот шістдесят три) грн. 00 коп. за подання апеляційної скарги. Доручено господарському суду міста Києва видати накази.

Постановою Верховного Суду від 13.10.2020 у справі №910/6411/19 касаційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "ЕН-АЙ-ЕС" задоволено частково. Постанову Північного апеляційного господарського суду від 02.07.2020 у справі №910/6411/19 скасовано. Справу передано на новий розгляд до Північного апеляційного господарського суду.

Згідно з витягом з протоколу передачі судової справи від 21.10.2020 зазначену апеляційну скаргу передано на розгляд колегії суддів у складі: головуючий суддя - Доманська М.Л., судді: Поляков Б.М., Пантелієнко В.О.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 26.10.2020 прийнято апеляційну скаргу Компанії Xiaomi Inc. на рішення господарського суду міста Києва від 31.10.2019 у справі №910/6411/19 до свого провадження, апеляційну скаргу призначено до розгляду.

01.12.2020 через відділ забезпечення документообігу суду та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від скаржника надійшли Пояснення з урахуванням вказівок Верховного Суду, зазначених у постанові від 13.10.2020.

02.12.2020 через відділ забезпечення документообігу суду та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від скаржника надійшло клопотання про призначення комплексної судової експертизи.

16.12.2020 через відділ забезпечення документообігу суду та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від позивача надійшли пропозиції до клопотання про призначення комплексної судової експертизи.

16.12.2020 через відділ забезпечення документообігу суду та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від позивача надійшли пояснення щодо введення спірного товару в цивільний обіг та нормативно-технічної документації, яка регламентує нанесення маркування та проведення пакування товару.

17.12.2020 через відділ забезпечення документообігу суду та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від відповідача надійшли пояснення до судового засідання.

17.12.2020 через відділ забезпечення документообігу суду та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від відповідача надійшло клопотання про виклик експерта для надання роз`яснень висновку експерта від 06.06.2019 № 10559.

17.12.2020 через відділ забезпечення документообігу суду та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від відповідача надійшли заперечення проти задоволення клопотання про призначення комплексної судової експертизи.

У зв`язку з перебуванням судді Полякова Б.М. у відпустці, згідно з витягом з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями Північного апеляційного господарського суду від 17.12.2020, сформовано склад колегії суддів для здійснення розгляду апеляційної скарги у справі № 910/6411/19 у наступному складі: головуючий суддя: Доманська М.Л., судді: Пантелієнко В.О., Копитова О.С.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 17.12.2020 прийнято апеляційну скаргу Компанії Xiaomi Inc. на рішення господарського суду міста Києва від 31.10.2019 року у справі №910/6411/19 до свого провадження у новому складі суду, розгляд апеляційної скарги призначено на 21.01.2021, визнано обов`язковою явку у судове засідання 21.01.2021 Київської міської митниці Державної фіскальної служби України, та зазначено, що Київській міській митниці Державної фіскальної служби України слід подати до Північного апеляційного господарського суду пояснення щодо наявності зразків товару за митною декларацією № UA100230/2019/066608 від 19.04.2019, а саме, смарфонів Xiaomi Redmi 6A 2+ Gb EU Gold та смартфонів Xiaomi RedMi GO 1+ 8 Gb EU Black.

18.01.2021 через відділ забезпечення документообігу суду та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від скаржника надійшли заперечення проти клопотання про виклик експерта.

19.01.2021 на електронну адресу Північного апеляційного господарського суду від Державної митної служби України надійшли додаткові пояснення та клопотання про заміну сторони, викладеного в цих поясненнях.

20.01.2021 через відділ забезпечення документообігу суду та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від Товариства з обмеженою відповідальністю "Ен-Ай-Ес" надійшли пояснення до судового засідання.

20.01.2021 через відділ забезпечення документообігу суду та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від Товариства з обмеженою відповідальністю "Ен-Ай-Ес"надійшли заперечення проти задоволення клопотання про призначення комплексної судової експертизи.

20.01.2021 через відділ забезпечення документообігу суду та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від Товариства з обмеженою відповідальністю "Ен-Ай-Ес" надійшло клопотання про виклик експерта для надання роз`яснень висновку експерта від 06.06.2019 № 10559.

20.01.2021 через відділ забезпечення документообігу суду та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від Товариства з обмеженою відповідальністю "Ен-Ай-Ес" надійшли додаткові пояснення до судового засідання 21.01.2021.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 21.01.2021 розгляд апеляційної скарги Компанії Xiaomi Inc. на рішення господарського суду міста Києва від 31.10.2019 року у справі №910/6411/19 відкладено на 24.02.2021, витребувано у Київської міської митниці Державної фіскальної служби України товари, що пересилалися за митною декларацією №UA100230/2019/066608 від 19.04.2019, а саме: мобільні телефони Xiaomi Redmi 6A Gold в кількості 20 шт. та Xiaomi GO Black в кількості 20 шт.

У зв`язку з перебуванням судді Копитової О.С. у творчій відпустці, згідно з протоколом повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями Північного апеляційного господарського суду від 23.02.2021, сформовано склад колегії суддів для здійснення розгляду апеляційної скарги у справі № 910/6411/19 у наступному складі: головуючий суддя: Доманська М.Л., судді: Верховець А.А., Пантелієнко В.О.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 24.01.2021, крім іншого, прийнято апеляційну скаргу Компанії Xiaomi Inc. на рішення господарського суду міста Києва від 31.10.2019 року у справі №910/6411/19 до свого провадження у новому складі суду.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 24.02.2021 оголошено перерву у розгляді апеляційної скарги Компанії Xiaomi Inc. на рішення господарського суду міста Києва від 31.10.2019 року у справі №910/6411/19 до 03.03.2021, у зв`язку з невиконанням вимог ухвали Північного апеляційного господарського суду від 21.01.2021.

02.03.2021 через відділ забезпечення документообігу суду та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від Київської міської митниці Державної фіскальної служби України надійшли пояснення за результатами судового засідання.

03.03.2021 через відділ забезпечення документообігу суду та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від скаржника надійшло клопотання про відкладення судового засідання.

У судовому засіданні 03.03.2021 скаржник підтримав дане клопотання, представник Відповідача поклався на розсуд суду. Колегія суддів, задовольнивши клопотання скаржника про відкладення, дійшла висновку про відкладення розгляду апеляційної скарги на іншу дату у зв`язку з тим, що відібранням зразків оспорюваних товарів за відповідною митною декларацією відбудеться 03.03.2021 у другій половині дня, тобто після часу судового засідання.

15.03.2021 до Північного апеляційного господарського суду від скаржника надійшло клопотання про приєднання доказів до матеріалів справи.

24.03.2021 до Північного апеляційного господарського суду від Київської міської митниці Державної фіскальної служби надійшло клопотання про долучення до матеріалів справи копії акту про відбір проб зразків товарів від 04.03.2021 та надано для огляду в судовому засіданні 24.03.2021 оригінал цього акту.

В судове засідання 24.03.2021 з`явились представники позивача, відповідача та Київської міської митниці Державної фіскальної служби.

24.04.2021 в судовому засіданні колегією суддів поставлено на розгляд клопотання скаржника про призначення експертизи та про долучення відповідних документів до матеріалів справи. Представник скаржника підтримав вищевказані клопотання, представник відповідача заперечив проти їх задоволення, представник Київської міської митниці Державної фіскальної служби не заперечив щодо призначення експертизи та долучення документів.

24.04.2021 в судовому засіданні колегією суддів досліджено подану Київською міською митницею Державної фіскальної служби копію акту про відбір проб зразків товарів від 04.03.2021 та оглянуто оригінал цього акту.

Заслухавши думку сторін щодо призначення комплексної судової експертизи у даній справі та залучення відповідних документів, колегія суддів дійшла висновку про задоволення цього клопотання, долучення відповідних документів та призначення комплексної судової експертизи, з огляду на наступне.

Відповідно до ст. 98 ГПК України висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному законодавством. Предметом висновку експерта може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань. Предметом висновку експерта не можуть бути питання права. Висновок експерта може бути наданий на замовлення учасника справи або на підставі ухвали суду про призначення експертизи. Висновок експерта викладається у письмовій формі і приєднується до справи. Суд має право за заявою учасників справи або з власної ініціативи викликати експерта для надання усних пояснень щодо його висновку. У висновку експерта повинно бути зазначено: коли, де, ким (прізвище, ім`я, по батькові, освіта, спеціальність, а також, за наявності, свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта, стаж експертної роботи, науковий ступінь, вчене звання, посада експерта), на якій підставі була проведена експертиза, хто був присутній при проведенні експертизи, питання, що були поставлені експертові, які матеріали експерт використав. Інші вимоги до висновку експерта можуть бути встановлені законодавством. У висновку експерта має бути зазначено, що він попереджений (обізнаний) про відповідальність за завідомо неправдивий висновок, а у випадку призначення експертизи судом, також про відповідальність за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків. Якщо експерт під час підготовки висновку встановить обставини, що мають значення для справи, з приводу яких йому не були поставлені питання, він має право включити до висновку свої міркування про ці обставини.

Статтею 99 ГПК України встановлено, що суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов:

1) для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо;

2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів.

У разі необхідності суд може призначити декілька експертиз, додаткову чи повторну експертизу.

При призначенні експертизи судом експерт або експертна установа обирається сторонами за взаємною згодою, а якщо такої згоди не досягнуто у встановлений судом строк, експерта чи експертну установу визначає суд. З урахуванням обставин справи суд має право визначити експерта чи експертну установу самостійно. У разі необхідності може бути призначено декілька експертів для підготовки одного висновку (комісійна або комплексна експертиза).

Питання, з яких має бути проведена експертиза, що призначається судом, визначаються судом.

Відповідно до ч. 2 ст. 9 Закону України "Про судову експертизу" особа або орган, які призначають або замовляють судову експертизу, можуть доручити її проведення тим судовим експертам, яких внесено до державного Реєстру атестованих судових експертів, або іншим фахівцям з відповідних галузей знань, якщо інше не встановлено законом.

У Постанові Верховного Суду від 13.10.2020 у справі №910/6411/19, скасовуючи постанову Північного апеляційного господарського суду від 02.07.2020 у справі №910/6411/19 та скеровуючи справу на новий розгляд до Північного апеляційного господарського суду, сулом касаційної інстанції вказано, що суд апеляційної інстанції не розглянув і, відповідно, не вирішив питання щодо наявності/відсутності визначених процесуальним законом (стаття 99 ГПК України) умов (підстав) для призначення судової експертизи з метою з`ясування відповідних питань (пункти 20-22 цієї постанови). Визначення тотожності або схожості позначення з охоронюваною в Україні Торгівельною маркою до ступеню сплутування стосовно одного й того самого виду товарів потребує спеціальних знань у сфері, іншій, ніж право, та може здійснюватися лише особою, яка має такі знання, тобто експертом. Для з`ясування питань, що потребують спеціальних знань (зокрема, про те, чи є схожими Торгівельні марки настільки, що їх можна сплутати, тощо) господарському суду необхідно вирішувати питання про призначення судової експертизи, не перебираючи на себе не притаманні суду функції експерта.

Як вбачається з матеріалів справи причиною спору зі справи стало питання про наявність або відсутність підстав для заборони відповідачу здійснювати розповсюдження відповідних товарів та вилучення з цивільного обороту і знищення контрафактного товару за митною декларацією від 19.04.2019 №UA100230/2019/066608.

Таким чином, задоволення заявлених позовних вимог ставилося у залежність від встановлення контрафактності спірного товару.

Контрафактними, за визначенням, наведеним у пункті 17 частини першої статті 4 Митного кодексу України, є, зокрема, товари, що є предметами порушення прав інтелектуальної власності на торговельну марку в Україні, на яких без дозволу міститься позначення, тотожне із охоронюваною в Україні торговельною маркою стосовно одного й того самого виду товарів, або яке є схожим настільки, що його можна сплутати з такою торговельною маркою.

У відповідності до положень чинного законодавства контрафактним може бути визнано лише конкретний товар, який має індивідуальні ознаки.

Визначення тотожності або схожості позначення з охоронюваною в Україні торговельною маркою (далі-ТМ) до ступеню сплутування стосовно одного й того самого виду товарів потребує спеціальних знань у сфері, іншій, ніж право, та може здійснюватися лише особою, яка має такі знання, тобто експертом.

У матеріалах справи наявний Висновок експерта №10559, складений на замовлення відповідача, який має назву "Висновок експерта за результатами проведення комп`ютерно-технічного дослідження" і на який відповідач посилався, зокрема, у відзиві на апеляційну скаргу. Зі змісту цього висновку не вбачається, що експерт був обізнаний про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок, а у випадку призначення експертизи судом, також про відповідальність за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків, відповідно до ч. 7 ст. 98 ГПК України.

Для правильного вирішення спору потрібно встановити факти порушення прав інтелектуальної власності Позивача на Знаки (Торгівельні марки) та контрафактності товару, які заперечуються Відповідачем. Для цього у справі необхідно призначити комплексну експертизу. Перед експертом необхідно поставити питання, які будуть стосуватися 1) наявності на спірному обладнанні й упаковках позначень, тотожних чи схожих до ступеню сплутування зі Знаками Позивача, 2) якості виробів та їх відповідність вимогам стандартів, технічних умов продукції Позивача, а також 3) провести дослідження індивідуальних характеристик маркування і пакування товару, встановити факт виготовлення товару конкретною особою.

Відповідно ст. 106 ГПК України комплексна експертиза проводиться не менш як двома експертами з різних галузей знань або з різних напрямів у межах однієї галузі знань.

У висновку експертів зазначається, які дослідження і в якому обсязі провів кожний експерт, які факти він встановив і яких висновків дійшов. Кожний експерт підписує ту частину висновку, яка містить опис здійснених ним досліджень, і несе за неї відповідальність.

За результатами проведених досліджень, узагальнення та оцінки отриманих результатів експертами складається та підписується єдиний висновок, в якому формулюється загальний висновок щодо поставленого на вирішення експертизи питання (питань). У разі виникнення розбіжностей між експертами висновки оформлюються відповідно до частини другої статті 105 цього Кодексу.

Про призначення експертизи суд постановляє ухвалу (ст. 100 ГПК України) та надає експерту матеріали необхідні для проведення експертизи (ст. 102 ГПК України).

Таким чином, у даній справі для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання з різних галузей знань у сфері іншій, ніж право (експертними спеціальностями 13.6 "Дослідження, пов`язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними значеннями" та 12.1 "Визначення вартості машин, обладнання, сировини та споживчих товарів"), без яких встановити відповідні обставини неможливо, а тому суд прийшов до висновку про призначення саме комплексної судової експертизи.

Відповідно до ч. 5 ст. 310 ГПК України висновки суду касаційної інстанції, у зв`язку з якими скасовано судові рішення, є обов`язковими для суду першої чи апеляційної інстанції під час нового розгляду справи.

Таким чином, з огляду на вищевказане, колегія суддів прийшла до висновку про задоволення клопотання про призначення комплексної експертизи у даній справі.

Щодо клопотання скаржника про долучення доказів до матеріалів справи, колегія суддів зазначає наступне.

Частинами 1-3 ст.102 ГПК України встановлено, що матеріали, необхідні для проведення експертизи, експерту надає суд, якщо експертиза призначена судом, або учасник справи, якщо експертиза проводиться за його замовленням. При призначенні експертизи суд з урахуванням думки учасників справи визначає, які саме матеріали необхідні для проведення експертизи.

Експерт не має права з власної ініціативи збирати матеріали для проведення експертизи, розголошувати відомості, що стали йому відомі у зв`язку з проведенням експертизи, або повідомляти будь-кому, крім суду та учасника справи, на замовлення якого проводилася експертиза, про її результати. Призначений судом експерт не має права спілкуватися з учасниками судового процесу поза межами судового засідання.

При визначенні матеріалів, що надаються експерту чи експертній установі, суд у необхідних випадках вирішує питання про витребування відповідних матеріалів за правилами, передбаченими цим Кодексом для витребування доказів.

В силу ч. 1 ст. 14 ГПК України суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках. Збирання доказів у господарських справах не є обов`язком суду, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Обов`язок надати достатні докази лежить на сторонах в силу ч.ч. 1, 3 та 4 статті 74 ГПК України, відповідно до яких кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи. Суд не може збирати докази, що стосуються предмета спору, з власної ініціативи, крім витребування доказів судом у випадку, коли він має сумніви у добросовісному здійсненні учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконанні обов`язків щодо доказів.

Крім того, відповідно до ч.ч. 1 та 3 ст. 269 ГПК України суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними у ній і додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги. Докази, які не були подані до суду першої інстанції, приймаються судом лише у виняткових випадках, якщо учасник справи надав докази неможливості їх подання до суду першої інстанції з причин, що об`єктивно не залежали від нього.

Клопотання щодо долучення до матеріалів справи нових доказів, що подані 02.12.2020 та 15.03.2021 до суду апеляційної інстанції обґрунтовані належним чином скаржником. Крім того, питання щодо необхідності відповідних додаткових доказів постало після винесення Постанови Верховним Судом від 13.10.2020 у справі №910/6411/19, тобто вже під час даного апеляційного перегляду та вирішив питання про призначення судової експертизи відповідно до вказівок у вищевказаній постанові Верховного Суду.

А отже, враховуючи ч. 3 ст. 269 ГПК України, скаржник довів неможливість подання відповідних документів до суду першої інстанції, з підстав, що об`єктивно не залежали від нього. Відповідні документи необхідні для проведення судової експертизи, питання щодо призначення якої суд вирішує із врахуванням постанови Верховного Суду у даній справі.

Колегія суддів, дослідивши доводи апеляційної скарги та дослідивши матеріали справи, заслухавши представників сторін, вважає за необхідне призначити у даній справі комплексну судову експертизу, оскільки для правильного вирішення спору потрібно встановити факти порушення прав інтелектуальної власності позивача на відповідні торговельні марки та контрафактності товару, які заперечуються відповідачем.

Куруючись ч. 3 ст. 99 ГПК України, враховуючи, що сторони не дійшли згоди щодо експертної установи для проведення судової експертизи, що підтверджується наданими поясненнями представників сторін, колегія суддів прийшла до висновку про доручення проведення судової експертизи по даній справі судовим експертам Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

Щодо суб`єктів понесення витрат, пов`язаних з проведенням судової експертизи, то, витрати, пов`язані з проведенням судової експертизи, під час судового розгляду має нести заінтересована сторона.

Відшкодування цих витрат за правилами ст. 129 ГПК України здійснюватиметься за наслідками вирішення спору по суті.

З урахуванням того, що судову експертизу призначено за клопотання скаржника, а також з огляду на вимоги законодавства України, суд вважає за необхідне покласти витрати, пов`язані з її проведенням на Компанію Xiaomi Inc.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 228 ГПК України у зв`язку з призначенням комплексної судової експертизи апеляційне провадження у справі підлягає зупиненню.

Керуючись ст.ст. 99, 100, 107, 228, 234 Господарського процесуального кодексу України, Північний апеляційний господарський суд -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання Компанії Xiaomi Inc. про призначення комплексної судової експертизи у справі №910/6411/19 - задовольнити.

2. Долучити до матеріалів справи №910/6411/19 оригінал протоколу огляду веб-сайту https://www.mi.com/ua та придбання товару від 22.10.2020 і додатків до нього.

3. Долучити до матеріалів справи №910/6411/19 оригінал протоколу огляду веб-сайту

https://www.mi.com/ua та придбання товару від 25.11.2020 і додатків до нього.

4. Долучити до матеріалів справи №910/6411/19 оригінал фіскального чеку, виданого ТОВ «Алло" про придбання 25.11.2020 в магазині «Алло» (Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Глінки, буд. 2) смартфону "Xiaomi RedMi 6А 2+16 Gb Black" (Ml8) (S/N) IMEI НОМЕР_1 , сума 1599,00 грн.

5. Долучити до матеріалів справи № 910/6411/19 товар "Xiaomi RedMi 6А 2+16 Black", який придбано в картонній коробці у формі паралелепіпеду, яка містить на лицевій стороні його найменування, знак за міжнародною реєстрацією НОМЕР_8, а також знак за міжнародною реєстрацією НОМЕР_9; на зворотній стороні - відомості про товар англійською мовою, штрихкод з арабськими цифрами та латинськими літерами SN:НОМЕР_10, штрихкод арабськими цифрами НОМЕР_18, штрихкод з арабськими цифрами та латинськими літерами ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , штрихкод з арабськими цифрами та латинськими літерами ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , штрихкод з арабськими цифрами та латинськими літерами НОМЕР_11, а також наліпку, яка містить відомості про товар українською мовою (в т.ч. його найменування "Xiaomi RedMi 6А 2/16 Black (M1804C3CG) (У1)", код товару 407273, найменування та місцезнаходження виробника та імпортера, дата виготовлення 25.08.2019, строк придатності 3 роки, знак відповідності технічним регламентам, штрихкод з арабськими цифрами 788; на боковій стороні коробки находиться найменування товару "Redmi 6А" та наліпка "Global version";

6. Долучити до матеріалів справи №910/6411/19 копію декларації про відповідність - орган оцінки відповідності: ООВ "ОМЕГА" ТОВ "ВЦ "ОМЕГА" № UA.TR.109, експертиза типу (сертифікат №UA.TR.l09.Е.0269-18 від 29.06.2018 р.) та оцінка відповідності за процедурою експертизи типу (модуль В) Технічного регламенту радіообладнання (сертифікат №UA.TR. 109.R.0219-18 від 29.06.2018), а також лист ТОВ "ВЦ "ОМЕГА" від 30.07.2018 №060/18.

7. Долучити до матеріалів справи № 910/6411/19 оригінал фіскального чеку, виданого ТОВ "ВФ Ритейл" про придбання Товару "Xiaomi RedMi GO 1+8 Gb Black " 22.10.2020 в магазині "Vodafone D61" (м. Полтава, Шевченківський р-н, вул. Європейська, буд. 66) смартфону "Xiaomi RedMi GO 1+8 Gb Black" (Серійний номер: НОМЕР_3 ), сума 1499. 00 грн., оплата готівкою;

8. Долучити до матеріалів справи №910/6411/19 копію видаткової накладної №19024908 ТОВ «Цифротек» від 26.03.2019.

9. Долучити до матеріалів справи №910/6411/19 товар "Xiaomi RedMi GO 1+8 Gb Black", який придбано в картонній коробці у формі паралелепіпеду, яка містить на лицьовій стороні його найменування, знак за міжнародною реєстрацією № НОМЕР_8, а також знак за міжнародною реєстрацією НОМЕР_9; на зворотній стороні - відомості про товар англійською мовою, штрихкод з арабськими цифрами та латинськими літерами SN:НОМЕР_14, штрихкод з арабськими цифрами НОМЕР_15, штрихкод з арабськими цифрами та латинськими літерами ІМЕІ 1: НОМЕР_3 , штрихкод з арабськими цифрами та латинськими літерами ІМЕІ 2: НОМЕР_4 , штрихкод з арабськими цифрами та латинськими літерами НОМЕР_16; збоку - наліпку, яка містить відомості про товар українською мовою (в т.ч. його найменування "Термінал Xiaomi Redmi Go 1/8 Black (MI903C3CG)", код товару 445762, код 3859186 найменування та місцезнаходження виробника та імпортера, дата виготовлення 07.02.2019, строк придатності 3 роки, знак відповідності технічним регламентам, штрихкод із арабськими цифрами 0 70; на боковій стороні коробки знаходиться найменування товару "Redmi GO" та наліпка "Global version";

10. Долучити до матеріалів справи №910/6411/19 копію декларації про відповідність - орган оцінки відповідності: ООВ "ОМЕГА" ТОВ "ВЦ "ОМЕГА" № UA.TR.l09, експертиза типу (модуль В) Технічного регламенту радіообладнання (сертифікат № UA.TR.109.R.0641-18 від 28.12.2018) та декларації про відповідність - експертиза типу (сертифікат № UA.TR. 109.Е0642-18 від 28.12.2018).

11. Долучити до матеріалів справи №910/6411/19 зразок товару за митною декларацією №UA100230/2019/066608 від 19.04.2019 - телефон Xiaomi RedMi 6А 2+16 Gb EU Gold в картонній коробці у формі паралелепіпеду, яка містить на лицьовій стороні його найменування, знак за міжнародною реєстрацією НОМЕР_8, а також знак за міжнародною реєстрацією НОМЕР_9; на зворотній стороні - відомості про товар англійською мовою, штрихкод з арабськими цифрами та латинськими літерами SN:НОМЕР_19, штрихкод з арабськими цифрами НОМЕР_20, штрихкод з арабськими цифрами та латинськими літерами ІМЕІ 1: НОМЕР_5 , штрихкод з арабськими цифрами та латинськими літерами ІМЕІ 2: НОМЕР_6 , штрихкод з арабськими цифрами та латинськими літерами НОМЕР_11; на боковій стороні коробки знаходиться найменування товару "Redmi 6А" та наліпка "Global version"; що опломбований (опечатаний) однією свинцевою пломбою з гербовою печаткою та з позначкою "Митниця 100 №233".

12. Долучити до матеріалів справи №910/6411/19 зразок товару за митною декларацією №UA100230/2019/066608 від 19.04.2019 р. - телефон Xiaomi RedMi GO l+8Gb EU Black в картонній коробці у формі паралелепіпеду, яка містить на лицьовій стороні його найменування, знак за міжнародною реєстрацією № НОМЕР_8, а також знак за міжнародною реєстрацією № НОМЕР_21; на зворотній стороні - відомості про товар англійською мовою, штрихкод з арабськими цифрами та латинськими літерами SN:НОМЕР_22, штрихкод з арабськими цифрами 6 33, штрихкод з арабськими цифрами та латинськими літерами ІМЕІ 1: НОМЕР_7 , штрихкод з арабськими цифрами та латинськими літерами ІМЕІ 2:НОМЕР_23, штрихкод з арабськими цифрами та латинськими літерами НОМЕР_16; на боковій стороні коробки знаходиться найменування товару "Redmi GO" та наліпка "Global version"; що опломбований (опечатаний) однією свинцевою пломбою з гербовою печаткою та з позначкою "Митниця 100 № 233";

13. Приєднати до матеріалів справи № 910/6411/19 копію акту про відбір проб (зразків) товарів від 04.03.2021.

14. Призначити у справі №910/6411/19 комплексну судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності та товарів.

15. Проведення судової експертизи доручити атестованим Міністерством юстиції України за експертними спеціальностями 13.6 "Дослідження, пов`язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними значеннями" та 12.1 "Визначення вартості машин, обладнання, сировини та споживчих товарів" судовим експертам Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України (за адресою: 03170, м. Київ, вул. Велика Кільцева, 4 (зареєстроване місцезнаходження:01024, м. Київ, вул. Богомольця, 10)).

16. Попередити судових експертів про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивого висновку (ст. 384 КК України) та відмову без поважних причин від виконання покладених на експерта обов`язків (ст. 385 КК України).

17. На вирішення експертів поставити наступні питання:

- Чи є позначення, нанесені на товари Xiaomi RedMi 6А 2+16 Gb EU Gold та Xiaomi RedMi GO l+8Gb EU Black, за митною декларацією № UA100230/2019/066608, та на їх пакування, тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із торговельною маркою за міжнародною реєстрацією НОМЕР_8, торговельною маркою за міжнародною реєстрацією НОМЕР_9, торговельною маркою за міжнародною реєстрацією НОМЕР_24?

- Яке найменування та призначення товарів - Xiaomi RedMi 6А 2+16 Gb EU Gold та Xiaomi RedMi GO l+8Gb EU Black, за митною декларацією №UA100230/2019/066608?

- Чи відповідають маркувальні дані товарів Xiaomi RedMi 6А 2+16 Gb EU Gold та Xiaomi RedMi GO l+8Gb EU Black, за митною декларацією № UA100230/2019/066608 та його пакування дійсним товарним характеристикам товару?

- Чи правильно виконані маркування та пакування товарів Xiaomi RedMi 6А 2+16 Gb EU Gold та Xiaomi RedMi GO l+8Gb EU Black, за митною декларацією № UA100230/2019/066608?

- Чи відповідає маркування та пакування товарів Xiaomi RedMi 6А 2+16 Gb EU Gold та Xiaomi RedMi GO l+8Gb EU Black, за митною декларацією №UA100230/2019/066608, наданим зразкам Xiaomi RedMi 6 А 2+16 Black (SN:НОМЕР_10, IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 ) та "Xiaomi RedMi GO 1+8 Gb Black" (SN:НОМЕР_14, IMEI 1: НОМЕР_3 , IMEI 2: НОМЕР_4 ), та вимогам нормативно-технічної документації?

- Яким підприємством і коли виготовлено товари Xiaomi RedMi 6А 2+16 Gb EU Gold та Xiaomi RedMi GO l+8Gb EU Black, за митною декларацією № UA100230/2019/066608?

- Якими є індивідуальні характеристики наданих на дослідження товарів Xiaomi RedMi 6А 2+16 Gb EU Gold та Xiaomi RedMi GO l+8Gb EU Black, за митною декларацією № UA100230/2019/066608 (заводський номер тощо)?

16. Матеріали справи №910/6411/19 направити Державному науково-дослідному експертно-криміналістичному центру МВС України (за адресою: 03170, м. Київ, вул. Велика Кільцева, 4 (зареєстроване місцезнаходження:01024, м. Київ, вул. Богомольця, 10)).

17. Зобов`язати Компанію Xiaomi Inc. оплатити попередні витрати, пов`язані з проведенням судової експертизи, докази чого надати суду для залучення до матеріалів справи після поновлення апеляційного провадження для включення до складу судових витрат.

18. Зупинити апеляційне провадження у справі №910/6411/19 до повернення матеріалів справи з Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

19. Ухвалу надіслати сторонам у даній справі та Державному науково-дослідному експертно-криміналістичному центру МВС України.

Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення. Порядок оскарження до Верховного Суду передбачений ст.ст. 287-291 ГПК України.

Повний текст виготовлено 29.03.2021

Головуючий суддя М.Л. Доманська

Судді В.О. Пантелієнко

А.А. Верховець