ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" лютого 2021 р. Справа№ 927/94/19

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Отрюха Б.В.

суддів: Сотнікова С.В.

Остапенка О.М.

секретар судового засідання: Кучерява К.Л.

за участю представників відповідно до протоколу судового засідання від 24.02.2021,

розглянувши апеляційну скаргу фізичної особи - підприємця Антоненко Олександра Володимировича

на рішення Господарського суду Чернігівської області від 06.11.2020

та на додаткове рішення Господарського суду Чернігівської області від 27.11.2020

та апеляційну скаргу DTEK HOLDINGS LIMITED (ДТЕК ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД)

на додаткове рішення Господарського суду Чернігівської області від 27.11.2020

у справі № 927/94/19 (суддя Сидоренко А.С.)

за позовом DTEK HOLDINGS LIMITED (ДТЕК ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД; позивач) Фемістоклі Дерві, 3, Джулія Хаус, Р.С. 1066, Нікосія, Кіпр (CY) 01032, м. Київ, вул. Льва Толстого, 57

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача: Державна митна служба України

до

BLACKBERRY LIMITED (Блекберрі Лімітед; відповідач 1) 2200 University Ave East Waterloo, Ontario, Canada, N2K 0A7 04071, м. Київ, вул. Межигірська, 61 (АО «Айпістайл») та до ФОП Антоненко О.В. (відповідач 2)

про припинення порушення прав інтелектуальної власності,

ВСТАНОВИВ:

01.02.2019 до Господарського суду Чернігівської області надійшла позовна заява DTEK HOLDINGS LIMITED (ДТЕК ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД) до BLACKBERRY LIMITED (Блекберрі Лімітед) та ФОП Антоненка О.В. про припинення порушення прав інтелектуальної власності, згідно якої позивач просить:

зобов`язати BLACKBERRY LIMITED (Блекберрі Лімітед) припинити порушення прав інтелектуальної власності позивача на торговельну марку "D.TEK" шляхом припинення використання всіма доступними способами (експорт, імпорт, зберігання, пропонування для продажу, продаж, реалізація, рекламування) товарів з нанесенням на них (упаковку, в якій розміщується такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет) позначення "DTEK" на території України;

зобов`язати ФОП Антоненка О.В. припинити порушення прав інтелектуальної власності позивача на торговельну марку "D.TEK" шляхом припинення використання всіма доступними способами (експорт, імпорт, зберігання, пропонування для продажу, продаж, реалізація, рекламування) товарів з нанесенням на них (упаковку, в якій розміщується такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет) позначення "DTEK" на території України;

зобов`язати ФОП Антоненка О.В. вилучити з цивільного обороту та знищити весь наявний у нього, у т.ч., але не виключно, на складі, на вітринах магазинів, товар - мобільні телефони, чохли, аксесуари, на яких міститься позначення "DTEK".

Рішенням Господарського суду Чернігівської області від 06.11.2020 позов DTEK HOLDINGS LIMITED (ДТЕК ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД) до BLACKBERRY LIMITED (Блекберрі Лімітед) та до ФОП Антоненка О.В. про припинення порушення прав інтелектуальної власності залишено без задоволення.

Додатковим рішенням Господарського суду Чернігівської області від 27.11.2020 заяву ФОП Антоненка О.В. про розподіл судових витрат задоволено частково, а саме стягнуто з DTEK HOLDINGS LIMITED (ДТЕК ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД) на користь ФОП Антоненка О.В. 29 000 грн. витрат на професійну правничу допомогу, відмовлено в задоволенні решти вимог заяви ФОП Антоненка О.В. про розподіл судових витрат.

Не погоджуючись з прийнятим рішенням та додатковим рішенням, ФОП Антоненко О.В. звернувся з апеляційною скаргою, в якій просив поновити строк для апеляційного оскарження рішення від 06.11.2020, змінити мотивувальну частину рішення від 06.11.2020 шляхом виключення оскаржуваних в даній апеляційній скарзі висновків суду, змінити мотивувальну частину додаткового рішення від 27.11.2020 шляхом виключення оскаржуваних в даній апеляційній скарзі висновків суду, змінити резолютивну частину додаткового рішення від 27.11.2020, задовольнивши частково заяву ФОП Антоненка О.В. про розподіл судових витрат в частині стягнення з DTEK HOLDINGS LIMITED (ДТЕК ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД) на користь ФОП Антоненка О.В. 66 761, 25 грн. витрат на професійну правничу допомогу.

Відповідно до витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями визначено наступний склад колегії суддів: головуючий суддя Отрюх Б.В., судді: Сотніков С.В., Грек Б.М.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 28.12.2020 апеляційну скаргу ФОП Антоненко О.В. на рішення Господарського суду Чернігівської області від 06.11.2020 року та додаткове рішення Господарського суду Чернігівської області від 27.11.2020 у справі № 927/94/16 залишено без руху.

Через відділ забезпечення документообігу суду та моніторингу виконання документів від представника відповідача-2 надійшла заява про усунення недоліків.

Крім того, не погоджуючись з прийнятим додатковим рішенням, DTEK HOLDINGS LIMITED (ДТЕК ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД) звернулося з апеляційною скаргою, в якій просить додаткове рішення Господарського суду Чернігівської області від 27.11.2020 року у справі №927/94/19 скасувати повністю, в задоволенні заяви про відшкодування витрат на професійну правничу допомогу ФОП Антоненко О.В. у справі №927/94/19 відмовити.

Розпорядженням Керівника апарату суду № 09.1-08/253/21 від 19.01.2021 у зв`язку з перебуванням судді Грека Б.М., який не є головуючим суддею (суддею-доповідачем), у відпустці, відповідно до підпунктів 2.3.25., 2.3.49. пункту 2.3. Положення про автоматизовану систему документообігу суду, призначено повторний автоматизований розподіл справи № 910/13535/20.

Відповідно до протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями та протоколу передачі судової справи (апеляційної скарги, заяви, картки додаткових матеріалів) раніше визначеному головуючому судді (судді-доповідачу) (складу суду) від 19.01.2021 визначено наступний склад колегії суддів: головуючий суддя Отрюх Б.В., судді: Остапенко О.М. та Сотніков С.В.

Ухвалою суду від 20.01.2021 клопотання ФОП Антоненко О.В. про поновлення строку на апеляційне оскарження рішення Господарського суду Чернігівської області від 06.11.2020 у справі №927/94/19 задоволено та поновлено відповідачу-2 строк на апеляційне оскарження вказаного рішення, відкрито апеляційне провадження у справі № 927/94/19 за апеляційними скаргами ФОП Антоненко О.В. та DTEK HOLDINGS LIMITED (ДТЕК ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД), апеляційні скарги ФОП Антоненко О.В. та DTEK HOLDINGS LIMITED (ДТЕК ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД) об`єднано в одне апеляційне провадження, призначено справу до розгляду на 24.02.2021.

08.02.2021 представник позивача подав суду відзив на апеляційну скаргу відповідача-2 в якому просив суд апеляційної інстанції: апеляційну скаргу відповідача-2 на Рішення Господарського суду Чернігівської області від 06.11.2020 залишити без задоволення, а рішення суду без змін; додаткове рішення Господарського суду Чернігівської області від 27.11.2020 у справі № 927/94/19 скасувати повністю; в задоволенні заяви про відшкодування витрат на професійну правничу допомогу ФОП Антоненко О.В. у справі № 927/94/19 відмовити.

Представник відповідача подав суду відзив на апеляційну скаргу позивача в якому просив суд відмовти у її задоволенні.

Представник відповідача 1 також подав суду відзив на апеляційні скарги та просив суд апеляційної інстанції залишити судове рішення Господарського суду Чернігівської області від 06.11.2020 в частині вимог до відповідача-1 без змін, а справу розглядати без участі його представника.

У судове засідання 24.02.2021 зявилися представники відповідача-2 та позивача.

Представник відповідача 2, надаючи пояснення по суті апеляційної скарги зауважив, що ФОП Антоненко О.В. не погоджується з мотивувальною частиною рішення Господарського суду Чернігівської області від 06.11.2020, оскільки у мотивувальній частині суд безпідставно дійшов висновку про порушення відповідачем-2 прав інтелектуальної власності позивача на підставі висновку, який грунтується на доказах, що були неналежним чином подані суду позивачем, а саме: телефон, коробка і чохли. Тобто, експертиза проводилася, досліджуючи докази, які суд не прийняв до уваги. Крім того, на телефоні та чохлах були відсутні позначення, а лише коробка містила позначення.

Щодо додаткового рішення, то відповідач 2 просив суд апеляційної інстанції стягнути з позивача решту витрат на послуги адвоката, що були заявлені у суді першої інстанції, проте задоволні судом частково.

Представник позивача наав пояснення по суті своєї апеляційної скарги та зауважив, що а актах виконаних робіт фактично дублюються послуги, що були отримані відповідачем 2, а тому, додаткове рішення підлягає скасуванню. Крім того, пояснив, що вважає рішення суду першої інстанції від 06.11.2020 справедливим, оскільки станом на момент його прийняття відповідач припинив продавати продукцію, що містила спірні позначення.

Колегією суддів на підставі частини сьомої статті 270 ГПК України надано учасникам судової справи можливість виступити у судових дебатах, яке ними реалізовано.

Дослідивши наведені в апеляційних скаргах доводи, Північний апеляційний господарський суд дійшов наступного висновку.

Відповідно до статті 269 ГПК України, суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними у ній і додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги.

Так, судом першої інстанції встановлено, а судом апеляційної інстанції перевірено обставини справи, які є предметом доказування у даній справі про наявність або відсутність порушення відповідачами прав інтелектуальної власності позивача на торговельну марку "D.TEK", в т.ч. встановлення чи є позначення "DTEK", що використовує BLACKBERRY LIMITED (Блекберрі Лімітед) у назві мобільного телефону Blackberry DTEK 60, а фізична особа - підприємець Антоненко О.В. при продажі мобільного телефону Blackberry DTEK 60, схожим настільки, що його можна сплутати із зареєстрованим знаком для товарів і послуг "D.TEK" за свідоцтвом України № 166794 та належить DTEK HOLDINGS LIMITED (ДТЕК ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД). Чи може використання позначення "DTEK" у назві мобільного телефону Blackberry DTEK 60 ввести споживачів в оману щодо особи, яка виробляє зазначений товар, тобто призвести до змішування цих позначень, відповідного товару, що реалізується на території України з використанням позначень "DTEK" та "D.TEK" і суб`єктів господарювання - виробників товарів DTEK HOLDINGS LIMITED (ДТЕК ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД) та BLACKBERRY LIMITED (Блекберрі Лімітед).

Обгрунтовуючи позовні вимоги, позивач посиається на такі докази: свідоцтво України № 166794 на знак для товарів і послуг, зареєстрованого 11.02.2013; лист ДП "Укрпатент" від 12.12.2018 № 319 про надання виписки з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відносно свідоцтва № 166794; виписку з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відносно свідоцтва № 166794 станом на 07.12.2018; скріншоти сторінки інтернет - магазину BlackBerry.ua; Висновок № 528 експертного дослідження об`єктів інтелектуальної власності від 18.08.2016; видаткові накладні від 09.01.2019р. № 74, № 75, від 25.01.2019р. № 218, від 16.11.2017р. № 4502; рахунки на оплату від 20.12.2018р. № 133, № 134, № 135; платіжні доручення від 09.01.2019р. № 1, № 2, № 3; лист DTEK HOLDINGS LIMITED від 20.12.2018р.; заяву DTEK HOLDINGS LIMITED про сприяння захисту майнових прав на об`єкт права інтелектуальної власності; чохол ВІаскВеггу DTEK50 Soft Shell силиконовий синій - 1 шт.; чохол ВІаскВеггу DTEK60 умний флип чорний - 1 шт.; смартфон ВІаскВеггу DTEK60 чорний - 1 шт.; рішення Печерського районного суду м. Києва від 12.03.2018р. по справі № 757/5252/17-ц; скріншот сайту Судової влади України.

Заперечуючи, відповідач 2 подав суду: витяг з бази даних Всесвітньої організації інтелектуальної власності (WIPO); витяг з бази даних Департаменту патентів та торговельних марок США (United States Patent And Trademark Office); витяг з рішення патентного відання (office action) Департаменту патентів та торговельних марок США; скріншоти сторінки інтернет-магазину Amazon; На підтвердження заперечень проти позову відповідачем - 1 надано: лист - підтвердження від 03.07.2019р. BLACKBERRY LIMITED (Блекберрі Лімітед), засвідчений уповноваженим Державним нотаріусом Провінції Онтаріо, та легалізований у Департаменті закордонних справ, торгівлі та розвитку Канади, посольстві України в Канаді 08.07.2019р.; інформацію з електронної Бази даних ДП "Український інститут інтелектуальної власності" (Укрпатент) "Зареєстровані в Україні знаки для товарів і послуг" щодо торговельної марки "ВІаскВеггу" (комб.) за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № 103843; інформацію з електронної Бази даних ДП "Український інститут інтелектуальної власності" (Укрпатент) "Зареєстровані в Україні знаки для товарів і послуг" щодо торговельної марки "ВІаскВеггу" (комб.) за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № 103848; інформацію з електронної Бази даних Всесвітньої організації інтелектуальної власності (WIPO) "Маdrid Моnitог" щодо надання правової охорони знаку "DТЕК" за міжнародною реєстрацією № 1310089 від 30.03.2016р.; інформацію з бази даних торговельних марок в США з офіційного сайту Патентного відомства США (United States Patent And Trademark Office) щодо надання правової охорони знаку "DТЕК" за національною реєстрацією № 5112676 від 03.01.2017р.; інформацію з бази даних торговельних марок в Канаді з офіційного сайту Уряду Канади щодо надання правової охорони знаку "DТЕК" за національною реєстрацією № ТМА988205 від 10.01.2018р. з нотаріально засвідченим перекладом; відповіді на адвокатські запити: ТОВ "АЛЛО" (мережа магазинів "АЛЛО") № 873 від 10.06.2019р.; ТОВ "САВ ДИСТРИБЬЮШН" (мережа магазинів "Фокстрот. Техніка для дома") від 06.05.2019р.; ТОВ "РОЗЕТКА.УА" (інтернет магазин "РОЗЕТКА") № 11-07/19-180 від 11.07.2019р.; Міністерства економічного розвитку і торгівлі України № 6144 від 30.05.2019р.;Регламент особливостей реєстрації приватних доменних імен другого рівня в домені .UА, розробленого спільно ТОВ "Хостмайстер", адміністраторами публічних доменів та реєстраторами від 01.04.2014р. інформацію з веб - ресурсу WHOIS щодо доменного імені blackberry.ua; інформацію з електронної Бази даних ДП "Український інститут інтелектуальної власності" (Укрпатент) "Зареєстровані в Україні знаки для товарів і послуг" щодо торговельної марки "ВІаскВеггу" (комб.) за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № 113507 на ім`я Бєлоусова Д.В.

Відповідно до ст. 418 Цивільного кодексу України, право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об`єкт права інтелектуальної власності, визначений цим Кодексом та іншим законом.

Право інтелектуальної власності становлять особисті немайнові права інтелектуальної власності та (або) майнові права інтелектуальної власності, зміст яких щодо певних об`єктів права інтелектуальної власності визначається цим Кодексом та іншим законом.

Право інтелектуальної власності є непорушним. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у його здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

Згідно зі статтею ст. 420 Цивільного кодексу України, до об`єктів права інтелектуальної власності, зокрема, належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг).

Зміст ст. 492 Цивільного кодексу України встановлено що, торговельною маркою може бути будь - яке позначення або будь - яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

У відповідності з ст. 494 Цивільного кодексу України, набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом. Набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію або визнана в установленому законом порядку добре відомою, не вимагає засвідчення свідоцтвом.

Статтею 495 Цивільного кодексу України встановлено, що майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є: 1) право на використання торговельної марки; 2) виключне право дозволяти використання торговельної марки; 3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання; 4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку належать володільцю відповідного свідоцтва, володільцю міжнародної реєстрації, особі, торговельну марку якої визнано в установленому законом порядку добре відомою, якщо інше не встановлено договором.

Відповідно до ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (в редакції чинній на момент виникнення спірних правовідносин, надалі - Закон), право власності на знак засвідчується свідоцтвом. Строк дії свідоцтва становить 10 років від дати подання заявки до Установи і продовжується Установою за клопотанням власника свідоцтва щоразу на 10 років, за умови сплати збору в порядку, встановленому п. 2 ст. 18 цього Закону.

Дія свідоцтва припиняється достроково за умов, викладених у статті 18 цього Закону.

Обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг. Право на одержання свідоцтва у порядку, встановленому цим Законом, має будь - яка особа, об`єднання осіб або їх правонаступники.

Стаття 16 Закону визначає, що права, що випливають із свідоцтва, діють від дати подання заявки. Свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом.

Використанням знака визнається: нанесення його на будь - який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь - якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак не поширюється на: здійснення будь - якого права, що виникло до дати подання заявки або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки; використання знака для товару, введеного під цим знаком в цивільний оборот власником свідоцтва чи за його згодою, за умови, що власник свідоцтва не має вагомих підстав забороняти таке використання у зв`язку з подальшим продажем товару, зокрема у разі зміни або погіршення стану товару після введення його в цивільний оборот; некомерційне використання знака; усі форми повідомлення новин і коментарів новин; добросовісне застосування ними своїх імен чи адрес.

Відповідно до частин першої та другої статі 73 ГПК України, доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

2. Ці дані встановлюються такими засобами:

1) письмовими, речовими і електронними доказами;

2) висновками експертів;

3) показаннями свідків.

Змістом статті 74 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. У разі посилання учасника справи на невчинення іншим учасником справи певних дій або відсутність певної події, суд може зобов`язати такого іншого учасника справи надати відповідні докази вчинення цих дій або наявності певної події. У разі ненадання таких доказів суд може визнати обставину невчинення відповідних дій або відсутності події встановленою. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи.

Так, матеріалами справи підтверджується, що позивач являється власником знаку для товарів і послуг "D.TEK", зареєстрованого для товарів 1 - 45 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (надалі - МКТП), у т.ч. для 9 класу (телефонні апарати), згідно Свідоцтва № 166794, зареєстрованого в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг 11.02.2013р. Заявка на реєстрацію цього знаку була подана в Україні 01.10.2012р.

ФОП Антоненко О.В. зареєстрований в якості суб`єкта господарювання 18.01.2007р., про що у Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань внесені відомості за № 2 010209.

В січні 2019 року DTEK HOLDINGS LIMITED придбало у ФОП Антоненка О.В.: чохол ВІаскВеггу DTEK50 Soft Shell силиконовий синій - 1 шт.; чохол ВІаскВеггу DTEK60 умний флип чорний - 1 шт.; смартфон ВІаскВеггу DTEK60 чорний - 1 шт., що підтверджується наданими позивачем видатковими накладними від 09.01.2019р. № 74, № 75, від 25.01.2019р. № 218; рахунками на оплату від 20.12.2018р. № 133, № 134, № 135; платіжними дорученнями від 09.01.2019р. № 1, № 2, № 3.

Статтею 80 ГПК України встановлено, що учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб, повинні подати докази разом з поданням позовної заяви. Якщо доказ не може бути поданий у встановлений законом строк з об`єктивних причин, учасник справи повинен про це письмово повідомити суд та зазначити: доказ, який не може бути подано; причини, з яких доказ не може бути подано у зазначений строк; докази, які підтверджують, що особа здійснила всі залежні від неї дії, спрямовані на отримання вказаного доказу.

У випадку визнання поважними причин неподання учасником справи доказів у встановлений законом строк суд може встановити додатковий строк для подання вказаних доказів.

Докази, не подані у встановлений законом або судом строк, до розгляду судом не приймаються, крім випадку, коли особа, яка їх подає, обґрунтувала неможливість їх подання у вказаний строк з причин, що не залежали від неї.

01.10.2019 позивачем до Господарського суду Чернігівської області було подано клопотання про призначення судової експертизи згідно якого позивач просив призначити по справі судову експертизу у сфері інтелектуальної власності щодо тотожності або схожості знаків: дослідження, пов`язані з торгівельними марками (знаками для товарів та послуг), відповідно до положень підпункту 1.2.5 пункту 1.2 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз, затвердженої наказом Міністерства юстиції України № 35/5 від 08.10.1998р.

Маючи на меті надання експерту матеріалів, необхідних для проведення експертизи, 11.10.2019 позивач подав суду клопотання про долучення до матеріалів справи речових доказів згідно якого позивач просив долучити до матеріалів справи наступні речові докази:

1) мобільний телефон (смартфон) Blackberry DTEK60 чорний (black), модель (model) ВВА100-2, в оригінальній упаковці з аксесуарами та паспортною документацією (інструкціями) до телефону у комплекті, а саме:

мобільний телефон (смартфон) Blackberry DTEK60 чорний (black), серійний номер/ІМЕІ: НОМЕР_1 , НОМЕР_2;

оригінальна упаковка мобільного телефона (смартфона) Blackberry DTEK60 - коробка картонна прямокутної форми чорного кольору з позначеннями: Blackberry DTEK60, а також відповідної інформації іноземними мовами;

зарядний кабель USB чорного кольору в індивідуальній упаковці;

блок живлення чорного кольору;

навушники чорного кольору в індивідуальній упаковці;

металева скріпка для вилучення Sim-картки з мобільного телефону;

паспортна документація (інструкції) до смартфону з позначеннями Blackberry DTEK60 на іноземних мовах у кількості 5 штук.

2) чохол Blackberry DTEK50 Soft Shell силіконовий синій, запакований у целофані та у картонній упаковці з позначеннями Blackberry DTEK60 та відповідної інформації іноземними мовами.

3) чохол Blackberry DTEK60 розумний фліп чорний, запакований у целофані та у картонній упаковці з позначеннями Blackberry DTEK60 та відповідної інформації іноземними мовами, також разом з чохлом в упаковці наявні два паперові вкладники з інформацією іноземними словами, зокрема: Blackberry, Published in Canada.

За змістом частини першої статті 99 ГПК України суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов: 1) для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо; 2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів.

Висновком експерта Науково - дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України № 258/19 за результатами проведення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності від 15.07.2020 було встановлено таке:

позначення "DTEK", що використовує BLACKBERRY LIMITED (Блекберрі Лімітед) у назві мобільного телефону Blackberry DTEK 60, є схожим настільки, що його можна сплутати із зареєстрованим знаком для товарів і послуг "D.TEK" за свідоцтвом України № 166794, що належить DTEK HOLDINGS LIMITED (ДТЕК ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД);

використання позначення "DTEK", яке є схожим настільки, що його можна сплутати із зареєстрованим знаком для товарів і послуг "D.TEK" за свідоцтвом України № 166794, у назві мобільного телефону Blackberry DTEK 60 може ввести споживачів в оману щодо особи, яка виробляє зазначений товар, тобто призвести до змішування цих позначень, відповідного товару, що реалізується на території України з використанням позначень "DTEK" та "D.TEK" і суб`єктів господарювання - виробників товарів DTEK HOLDINGS LIMITED (ДТЕК ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД) та BLACKBERRY LIMITED (Блекберрі Лімітед);

позначення "DTEK", що використовує фізична особа - підприємець Антоненко Олександр Володимирович при продажі мобільного телефону Blackberry DTEK 60 схожим настільки, що його можна сплутати із зареєстрованим знаком для товарів і послуг "D.TEK" за свідоцтвом України № 166794, що належить DTEK HOLDINGS LIMITED (ДТЕК ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД).

07.09.2020 до суду надійшло клопотання судового експерта про виправлення описки в тексті висновку в частині реєстраційних даних знака "D.TEK". Оскільки допущені експертом описки в частині реєстраційних даних знака "D.TEK" були тільки на одному аркуші висновку (аркуш 3), то суд першої інстанції, враховуючи зміст висновку експерта та відсутність підстав вважати, що дослідження проведені з недотриманням чи відхиленням від методики дослідження, дійшов обгрунтованого висновку оцінити даний висновок разом з іншими доказами по справі.

За змісто статті 104 ГПК України, висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими статтею 86 цього Кодексу. Відхилення судом висновку експерта повинно бути мотивоване в судовому рішенні.

Водночас, судом було зауважено, що речові докази (чохол ВІаскВеггу DTEK50 Soft Shell, чохол ВІаскВеггу DTEK60 умний флип, смартфон ВІаскВеггу DTEK60 чорний) були подані позивачем з пропуском встановленого судом процесуального строку, без клопотання про його поновлення та без обґрунтування неможливості їх подання у вказаний строк з причин, що не залежали від позивача, а тому вони не приймаються судом до розгляду.

Разом з тим, з відзиву відповідача 2 вбачається, що він дійсно використовував в процесі реалізації телефонів Blackberry позначення "DTEK".

Отже, враховуючи наведені обставини, колегія суддів апеляційної інстанції погоджується з висновком суду першої інстанції, що у сукупності усі наявні матеріали справи підтверджують факт використання ФОП Антоненко О.В. при продажі мобільного телефону Blackberry DTEK 60 позначення "DTEK", яке є схожим настільки, що його можна сплутати із зареєстрованим знаком для товарів і послуг "D.TEK" за свідоцтвом України № 166794, що належить DTEK HOLDINGS LIMITED (ДТЕК ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД), без згоди позивача.

При цьому, суд апеляційної інстанції не примає до уваги посилання відповідача 2 на те, що докази, на підставі яких було зроблено висновок експерта не були прийняті судом і не могли бути об`єктом дослідження у справі, оскільки докази, що подавалися експерту, є доказами, що безпосередньо стосувалися проведення експертизи і саме на підставі них експерт мав встановити істину у даній справі.

Стаття 20 Закону встановлює, що будь - яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України. Порушенням прав власника свідоцтва вважається також використання без його згоди в доменних іменах знаків та позначень, вказаних у пункті 5 статті 16 цього Закону.

На вимогу власника свідоцтва таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов`язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки. Власник свідоцтва може також вимагати усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати, або знищення виготовлених зображень знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати.

Отже, суд першої інстанції дійшов правильного висновку, що відповідачем - 2 було порушено права інтелектуальної власності DTEK HOLDINGS LIMITED (ДТЕК ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД).

Водночас, судом першої інстанції обгрунтовано встановлено, що оскільки в матеріалах справи на даний час відсутні докази порушення відповідачем - 2 прав інтелектуальної власності позивача на торговельну марку "D.TEK" (окрім одного встановленого факту продажу мобільного телефону) і відсутні доказів експорту, імпорту, зберігання, пропонування для продажу, рекламування товарів з нанесенням на них (упаковку, в якій розміщується такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет) позначення "DTEK" на території України, то наявні підстави для відмови у задоволенні позову до відповідача - 2.

Щодо апеляційних скарг на додаткове рішення від 27.11.2020, то колегія суддів апеляційної інстанції вбачає за можливе зазначити таке.

За змістом статті 1 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність", договір про надання правової допомоги - це домовленість, за якою одна сторона (адвокат, адвокатське бюро, адвокатське об`єднання) зобов`язується здійснити захист, представництво або надати інші види правової допомоги другій стороні (клієнту) на умовах і в порядку, що визначені договором, а клієнт зобов`язується оплатити надання правової допомоги та фактичні витрати, необхідні для виконання договору.

Гонорар є формою винагороди адвоката за здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги клієнту. Порядок обчислення гонорару (фіксований розмір, погодинна оплата), підстави для зміни розміру гонорару, порядок його сплати, умови повернення тощо визначаються в договорі про надання правової допомоги. При встановленні розміру гонорару враховуються складність справи, кваліфікація і досвід адвоката, фінансовий стан клієнта та інші істотні обставини. Гонорар має бути розумним та враховувати витрачений адвокатом час (стаття 30 зазначеного Закону).

Так, 22.02.2019 ФОП Антоненком О.В. (Клієнтом) та адвокатом Шаповалом Д.В. був укладений договір про надання правової допомоги № 22/02/19-01 (надалі - Договір) згідно умов якого Клієнт доручає, а Адвокат приймає на себе зобов`язання щодо представництва інтересів Клієнта з будь-яких питань правового характеру у правоохоронних та судових органах всіх інстанції, в тому числі з правом подання позовних заяв, заяв, скарг, апеляційних та касаційних скарг, представництво інтересів Клієнта в відділах державної виконавчої служби та інших підприємствах та організаціях незалежно від форми власності та підпорядкування.

Пунктами 2.1, 2.2, 3.1 Договору встановлено, що для виконання повноважень передбачених цим Договором, Адвокат наділяється правом підписувати всі процесуальні, в т.ч. позовні заяви та інші документи, заяви, скарги, клопотання, апеляційні та касаційні скарги та звернення, витребувати документи та інші докази. Адвокат зобов`язаний виконувати всі необхідні дії, що не суперечать чинному законодавству України з метою виконання доручень Клієнта. Порядок, строки та розмір оплати за надані послуги, визначені в п. 1.1 Договору, встановлюються сторонами Додатковою угодою № 1 до Договору.

22.02.2019 ФОП Антоненком О.В. (Клієнтом) та адвокатом Шаповалом Д.В. була укладена Додаткова угода № 1 до Договору згідно умов якої представництво інтересів Клієнта у справі № 927/94/19 включає зокрема, але не виключно, підготовку та направлення адвокатських запитів, відзивів, зустрічних позовів, відповідей на відзиви, заперечень, апеляційних та касаційних скарг, відзивів на апеляційні та касаційні скарги, клопотань, заяв, пояснень, підготовку та участь у судових засіданнях, аналіз матеріалів справи та судової практики.

Сторонами погоджено, що оплата за надані послуги проводиться відповідно до кількості годин, витрачених Адвокатом на представництво інтересів Клієнта.

Сторонами погоджено, що вартість послуг Адвоката становить 100 доларів США за одну годину надання послуг/виконання робіт в гривневому еквіваленті за офіційним курсом Національного банку України станом на день підписання Акту наданих послуг (надалі - Акт).

Факт надання послуг підтверджується Актом.

Клієнт зобов`язаний протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту отримання Акту погодити його та здійснити оплату або надати Адвокату свої заперечення. Якщо протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту отримання Клієнтом Акту Адвокату не надійшли заперечення, останній вважається таким, що погоджений Сторонами.

10.11.2020 сторонами Договору був підписаний Акт № 1 наданих послуг в якому сторони погодили, що Адвокатом надано, а Клієнтом прийнято послуги з правової допомоги під час розгляду справи № 927/94/19 в суді першої інстанції (Господарському суді Чернігівської області) в період з 15.03.2019р. по 06.11.2020р. на загальну суму 4 455 доларів США.

Розмір винагороди Адвоката за надані послуги на підставі цього Акту станом на 10 листопада 2020 року (офіційний курс НБУ складає 28,11 гривень за 1 долар США) становить 125 230 (сто двадцять п`ять тисяч двісті тридцять) гривень 05 копійок.

Проаналізувавши матеріали справи, колегія суддів погоджується з висновком суду першої інстанції, що у цьому випадку розмір витрат на професійну правничу допомогу в сумі 122 419,05 грн, стосовно якої подано заяву про розподіл (з урахуванням зменшення відповідачем - 2 розміру таких витрат), не відповідає критеріям реальності (дійсної необхідності їх понесення) та розумності їх розміру, зважаючи на складність справи, обсяг наданих адвокатських послуг.

Так, деякі послуги, зазначені в пунктах 4, 6, 12, 21, 26, 29, 31 Акту не можуть бути віднесені до жодного з видів адвокатської діяльності, які передбачені в ст. 1, 19 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність", а тому суд дійшов обгрунтованого висновку, що витрати на здійснення вказаних послуг не можуть бути відшкодовані як витрати на професійну правничу допомогу за рахунок позивача.

Крім того, відповідач - 2 не зазначає, що саме входить до послуг з підготовки до участі у судових засіданнях, які саме юридичні дії вчинялися адвокатом, чи вчинялися такі дії фактично, чи були вони неминучими та такими, що можуть значно вплинути на результат розгляду справи, чи були вони необхідними та виправданими.

Судом доцільно зауважено, що витрати за участь у судових засіданнях, зазначені в пунктах 5, 7, 13, 22, 27, 30, 32 Акту також необгрунтовані, оскільки відповідно до акту відповідач - 2 приймав участь у судових засіданнях протягом 8 годин 30 хвилин з розрахунку, проте, відповідно до протоколів судових засідань Господарського суду Чернігівської області їх тривалість значно менша, а саме: 25.07.2019 р. (тривалість 11 хв.); 29.08.2019 р. (тривалість 33 хв.); 15.10.2019 р. (тривалість 29 хв.); 07.08.2020 р. (тривалість 25 хв.); 15.09.2020 р. (тривалість 50 хв.); 01.10.2020 р. (тривалість 61 хв.); 06.11.2020 р. (тривалість 16 хв.).

Разом з тим, судом обгрунтовано не взято до розрахунку плату за інші послуги, оскільки відповідачем - 2 не було доведено, що відповідні витрати дійсно були необхідні під час розгляду справи по суті, а їх розмір є розумним. Подання клопотання про відкладення судового засідання (п. 10 Акту) було обумовлено неможливістю бути присутнім у судовому засіданні представника відповідача - 2 у зв`язку з перебуванням його за кордоном, а тому такі витрати не можутьбути покладені на позивача.

Отже, за результатами розгляду справи суд першої інстанції дійшов розумного висновку, що з відповідача - 2 на професійну правничу допомогу адвоката підлягають розподілу судові витрати між сторонами на загальну суму 2 375 доларів США (66 761,25 грн.).

Водночас, оскільки судом було встановлено, що спір виник частково внаслідок неправильних дій відповідача № 2, то судові витрати варто покласти частково на відповідача - 2 у розмірі 1 275 доларів США.

При цьому, доводи позивача про відсутність доказів витрачання адвокатом саме заявленого часу, суд відхиляє з урахуванням правової позиції, викладеної у постановах Верховного Суду від 09.07.2019 у справі № 923/726/18, від 13.12.2018 у справі № 816/2096/17 та від 16.05.2019 у справі № 823/2638/18, згідно з якою від учасника справи вимагається надання доказів щодо обсягу наданих послуг і виконання робіт та їх вартості, що сплачена або підлягає сплаті відповідною стороною або третьою особою, але не доказів обґрунтування часу, витраченого фахівцем в галузі права.

Отже, враховуючи наведене, колегія суддів дійшла висновку про відсутність підстав для задоволення апеляційних скарг, а відтак, оскаржувані рішення слід залишити без змін.

Керуючись статтями 255, 269, 270, 271, 273, 275, 276, 281-284 ГПК України, Північний апеляційний господарський суд, -

П О С Т А Н О В И В :

1. Апеляційну скаргу Фізичної особи - підприємця Антоненко Олександра Володимировича на рішення Господарського суду Чернігівської області від 06.11.2020 та на додаткове рішення Господарського суду Чернігівської області від 27.11.2020 та апеляційну скаргу DTEK HOLDINGS LIMITED (ДТЕК ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД) на додаткове рішення Господарського суду Чернігівської області від 27.11.2020 залишити без задоволення.

2. Рішення Господарського суду Чернігівської області від 06.11.2020 та додаткове рішення Господарського суду Чернігівської області від 27.11.2020 залишити без змін.

3. Матеріали справи № 927/94/19 повернути до Господарського суду Чернігівської області.

Постанова набирає законної сили з дня її прийняття. Порядок касаційного оскарження передбачено статтею 287 ГПК України.

Головуючий суддя Б.В. Отрюх

Судді С.В. Сотніков

О.М. Остапенко