УХВАЛА

про призначення експертизи та

зупинення провадження у справі

м. Київ

19.03.2021Справа № 910/6825/20

За позовом Компанії МЕРК КЕНАДА ІНК.
до Компанії Гетеро Лабс Лімітед (Hetero Labs Limited) Міністерства охорони здоров`я України
третя особа,яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача-2: - Державне підприємство "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров`я України"
про захист порушеного права інтелектуальної власності
Суддя Підченко Ю.О.
Секретар судового засідання Лемішко Д.А.
Представники сторін:

від позивача:Казанкіна А.Ю. - представник за довіреністю;
від відповідача-1:не з`явився;
від відповідача-2:не з`явився;
від третьої особи:Неміровський В.В. - представник за довіреністю.

ВСТАНОВИВ:

У провадженні Господарського суду міста Києва перебуває справа № 910/6825/20 за позовом Компанії МЕРК КЕНАДА ІНК.(Merck Canada Inc.) (далі також - позивач) до Компанії Гетеро Лабс Лімітед (Hetero Labs Limited) (далі також - відповідач-1) та Міністерства охорони здоров`я України (далі також - МОЗ, відповідач-2) про:

- зобов`язання Компанії Гетеро Лабс Лімітед припинити порушення прав Компанії МЕРК КЕНАДА ІНК. на винахід за патентом України № 62935;

- заборону Компанії Гетеро Лабс Лімітед використовувати винахід (сполука еторикоксиб) за патентом України № 62935 у лікарському засобі "Еторикоксиб", що містить сполуку еторикоксиб;

- зобов`язання Міністерства охорони здоров`я України відмовити в державній реєстрації лікарського засобу "Еторикоксиб", у формі порошку (субстанції) для фармацевтичного застосування у подвійних поліетиленових пакетах.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що є підстави вважати, що діючою речовиною лікарського засобу "Еторикоксиб", у формі порошку (субстанції) для фармацевтичного застосування в подвійних поліетиленових пакетах, є сполука еторикоксиб, тотожна з композицією, яка захищена патентом України № 62935.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 25.05.2020 року відкрито провадження у справі № 910/6825/20, вирішено розглядати справу за правилами загального позовного провадження, призначено підготовче судове засідання на 10.07.2020.

При підготовці справи до розгляду судом встановлено, що у позовній заяві вказано третьою особою без самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача-2 Державне підприємство "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров`я України".

Відповідно до ухвали Господарського суду міста Києва від 01.07.2020 вирішено залучити до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача-2 Державне підприємство "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров`я України" (далі також - третя особа, Центр).

02.07.2020 через загальний відділ діловодства суду від позивача надійшла заява про забезпечення позову відповідно до якої Компанія МЕРК КЕНАДА ІНК. просить суд:

- заборонити Державному підприємству "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров`я України" надавати висновок про рекомендацію до реєстрації лікарського засобу "Еторикоксиб";

- заборонити Державному підприємству "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров`я України" вносити будь-які зміни до реєстраційних матеріалів лікарського засобу "Еторикоксиб", в тому числі такі, що мають наслідком зміну назви лікарського засобу, зміну заявника або виробника, їх найменування тощо.

Оскільки судом встановлено, що наданих позивачем пояснень та доказів не достатньо для розгляду заяви про забезпечення позову, вказане питання буде вирішено у судовому засіданні 10.07.2020, про що зазначено у відповідній ухвалі суду.

Крім того, 02.07.2020 позивачем надані письмові пояснення на виконання ухвали про відкриття провадження у справі стосовно залучення третьої особи.

09 та 10 липня 2020 третьою особою через загальний відділ діловодства суду долучені заперечення на письмові пояснення та на заяву про забезпечення позову, а також письмові пояснення по справі про захист порушеного права інтелектуальної власності.

Міністерство охорони здоров`я, у свою чергу, 10.07.2020 надало суду письмовий відзив на позов із викладеними у ньому запереченнями.

За результатами розгляду заяви позивача про забезпечення позову суд дійшов висновку про її задоволення про що вказано у відповідній ухвалі.

Враховуючи наявні в матеріалах справи фактичні дані, неявку представника відповідача-1, суд дійшов висновку про відкладення підготовчого судового засідання відповідно до ст. 183 Господарського процесуального кодексу України до 14.08.2020.

29.07.2020 третя особа долучила через загальний відділ діловодства суду повідомлення про виконання ухвали суду від 10.07.2020 про забезпечення позову.

14.08.2020, напередодні судового засідання, позивач звернувся до суду з клопотанням про витребування доказів відповідно до якого просить:

- витребувати у ДП "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров`я України" реєстраційні матеріали (матеріали реєстраційного досьє) стосовно лікарського засобу "Еторикоксиб", а саме заяву про державну реєстрацію лікарського засобу "Еторикоксиб" та комплект документів, які стосуються матеріалів до клінічного вивчення, клінічних випробувань лікарського засобу "Еторикоксиб" та їх експертиз (а за відсутності - звіти про біоеквівалентність з референтним лікарським засобом); фармакопейної статті або матеріалів щодо методів контролю якості лікарського засобу "Еторикоксиб", проекту технологічного регламенту або відомостей про технологію виробництва; зразків вказаного лікарського засобу та його упаковки; інших матеріалів, які характеризують ефективність, безпечність та якість лікарського засобу "Еторикоксиб", передбачених Порядком проведення експертизи реєстраційних матеріалів на лікарські засоби, що подаються на державну реєстрацію (перереєстрацію), а також експертизи матеріалів про внесення змін до реєстраційних матеріалів протягом дії реєстраційного посвідчення.

Безпосередньо в підготовчому судовому засіданні 14.08.2020 представник позивача надав усні пояснення та наполягав на задоволенні клопотання про витребування доказів.

Представники відповідача-2 та третьої особи надали усні пояснення стосовно заявленого позивачем клопотання.

Крім того, враховуючи неявку представника відповідача-1 суд вирішив з`ясувати наявність представництва Компанії Гетеро Лабс Лімітед (Hetero Labs Limited) на території України.

Представник позивача вказав на наявність представництва та послався на копію листа Головного управління регіональної статистики № 23-07/711 від 16.06.2020.

Представник відповідача-2 заперечив проти належності такого представництва, оскільки, найменування відповідача-1 у позові - Гетеро Лабс Лімітед, а у листі, наданому позивачем - Гетеро Лабз Лімітед.

Представник позивача пояснив такі розбіжності особливостями перекладу.

З огляду на наведені вище обставини, суд запропонував відповідачу-2 та третій особі також надати відомості стосовно представництва відповідача-1 на території України.

За результатами розгляду клопотання позивача про витребування доказів суд дійшов висновку про необхідність його задовольнити, про що вказано у відповідній ухвалі суду.

Враховуючи наявні в матеріалах справи фактичні дані, заслухавши доводи представників позивача, відповідача-2, третьої особи, суд дійшов висновку про відкладення підготовчого судового засідання в порядку ст. 183 Господарського процесуального кодексу України до 02.10.2020.

11.09.2020 через загальний відділ діловодства суду від третьої особи надійшла заява щодо виплати грошової компенсації витрат, пов`язаних із наданням доказів, а також клопотання про долучення доказів на виконання п. 3 резолютивної частини ухвали суду від 14.08.2020 по справі № 910/6825/20.

21.09.2020 третьою особою заявлено про розгляд справи у закритому судовому засіданні.

Напередодні судового засідання, 02.10.2020 позивач звернувся до суду із клопотанням про належне повідомлення відповідача-1 - Компанії Гетеро Лабс Лімітед (Hetero Labs Limited) про час та місце розгляду справи з урахуванням вимог Конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах (Гаага, 1965).

Безпосередньо в підготовчому судовому засіданні 02.10.2020 представник третьої особи наполягав на розгляді справи в закритому судовому засіданні та надав усні пояснення стосовно клопотання позивача про належне повідомлення відповідача-1 про час та місце розгляду справи.

Заслухавши доводи представника третьої особи та враховуючи наявні у матеріалах справи фактичні дані, суд вирішив проводити розгляд справи № 910/6825/20 в закритому судовому засіданні про що вказано у відповідній ухвалі суду.

З метою належного повідомлення відповідача-1 про підготовче судове засідання у справі, з`ясування позиції останнього з приводу заявленого позову, суд вирішив зупинити провадження у справі до 19.03.2021.

15.03.2021 через загальний відділ діловодства суду позивачем долучено до справи докази, а саме - Висновок експерта Петренка С.А. № 65-01 від 12.03.2021 за результатами проведення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності, підготовлений для використання в господарській справі № 910/6825/20.

Відповідачі явку уповноважених представників у підготовче засідання 19.03.2021 не забезпечили, а про причини неявки суд не повідомили.

Представник позивача безпосередньо в підготовчому засіданні 19.03.2021 наполягав на долученні до справи поданого напередодні висновку експерта та надав усні пояснення.

Представник третьої особи, у свою чергу, вирішення питання про долучення наданих позивачем доказів залишив на розсуд суду.

Суд наголосив, що відповідно до положень ст. 101 Господарського процесуального кодексу України, учасник справи має право подати до суду висновок експерта, складений на його замовлення. Порядок проведення експертизи та складення висновків експерта за результатами проведеної експертизи визначається відповідно до чинного законодавства України про проведення судових експертиз.

У той же час, висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими статтею 86 цього Кодексу. Відхилення судом висновку експерта повинно бути мотивоване в судовому рішенні (ст. 104 Господарського процесуального кодексу України).

З огляду на наведені вище обставини, з метою дотримання прав та інтересів всіх учасників справи, судом долучено до справи наданий позивачем висновок та запропоновано вирішити питання про призначення у справі судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності.

Представник позивача проти призначення судової експертизи заперечив та вказав, що долученого ним висновку достатньо для вирішення спору по суті.

Представник третьої особи навів власні доводи та проти судової експертизи не заперечував.

З урахуванням вимог Господарського процесуального кодексу України, Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5, з метою встановлення правомірності заявлених позовних вимог, всебічного, повного та об`єктивного розгляду спору й вирішення питань, що потребують спеціальних знань, суд дійшов висновку щодо призначення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності у даній справі.

Частиною 4 статті 99 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що питання, з яких має бути проведена експертиза, що призначається судом, визначаються судом. Учасники справи мають право запропонувати суду питання, роз`яснення яких, на їхню думку, потребує висновку експерта. У разі відхилення або зміни питань, запропонованих учасниками справи, суд зобов`язаний мотивувати таке відхилення або зміну.

Відповідно до пункту 5.1. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 р. № 53/5 (далі - Інструкція), основним завданням експертизи об`єктів інтелектуальної власності є визначення властивостей цих об`єктів, до яких належать об`єкти промислової власності, об`єкти авторського права і суміжних прав.

Згідно зі ст. 7 Закону України "Про судову експертизу" судово-експертну діяльність здійснюють державні спеціалізовані установи, а також у випадках і на умовах, визначених цим Законом, судові експерти, які не є працівниками зазначених установ. До державних спеціалізованих установ належать, зокрема, науково-дослідні установи судових експертиз Міністерства юстиції України.

Відповідно до ч. 2 ст. 9 Закону України "Про судову експертизу" особа або орган, які призначили судову експертизу, можуть доручити її проведення тим судовим експертам, яких внесено до державного Реєстру атестованих судових експертів, а у випадках, передбачених частиною четвертою статті 7 цього Закону, - іншим фахівцям з відповідних галузей знань.

Крім того, суд вважає не необхідне зазначити, що відповідно до положень ч. 3 ст. 99 Господарського процесуального кодексу України, при призначення експертизи судом експерт або експертна установа обирається сторонами за взаємною згодою, а якщо такої згоди не досягнуто у встановлений судом строк, експерта чи експертну установу визначає суд.

Відповідно до ч. 2 ст. 9 Закону України "Про судову експертизу" особа або орган, які призначили судову експертизу, можуть доручити її проведення тим судовим експертам, яких внесено до державного Реєстру атестованих судових експертів, а у випадках, передбачених частиною четвертою статті 7 цього Закону, - іншим фахівцям з відповідних галузей знань.

У підготовчому засіданні 19.03.2021 пропозицій стосовно кандидатури експерта або експертної установи учасники процесу не надали.

Суд дійшов висновку про доручення проведення експертизи в сфері інтелектуальної власності Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України.

Витрати, пов`язані з проведенням судової експертизи, під час судового розгляду має нести заінтересована сторона (п. 23 постанови Пленуму Вищого господарського суду України №4 від 23.03.2012 р. "Про деякі питання практики призначення судової експертизи"). Таким чином, витрати по оплаті експертизи покладаються на позивача та відповідача-1.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 228 Господарського процесуального кодексу України, суд може за заявою учасника справи, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі у випадку призначення судом експертизи.

Керуючись ст. ст. 99, 100, 105, 107, 114, 182, 228, 234 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва, -

УХВАЛИВ:

1. Призначити у справі № 910/6825/20 експертизу об`єктів інтелектуальної власності.

2. Проведення експертизи доручити Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності (01133, м. Київ, бул. Лесі Українки, 26).

3. На вирішення судової експертизи поставити наступне питання:

- Чи використана кожна ознака, включена до незалежного пункту винаходу за патентом України на винахід № 62935, або ознака, еквівалентна їй, у лікарському засобі "Еторикоксиб"?

4. Зобов`язати сторін надати до Господарського суду міста Києва для подальшої передачі безпосередньо до судового експерта всі первинні документи, які містять відомості та вихідні дані необхідні для вирішення поставленого питання.

5. Відповідно до ст. 14 Закону України "Про судову експертизу" попередити експерта про кримінальну відповідальність у відповідності із ст.ст. 384 та 385 Кримінального кодексу України.

6. Затрати на проведення експертизи покласти на позивача - Компанію МЕРК КЕНАДА ІНК. та відповідача-1 - Компанію Гетеро Лабс Лімітед (Hetero Labs Limited) в рівних частинах.

7. Зобов`язати Науково-дослідний центр судової експертизи з питань інтелектуальної власності після проведення дослідження та підготовки письмового висновку направити належним чином засвідчені копії висновку сторонам у справі та суду.

8. Ухвалу направити сторонам та Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності

9. Провадження у справі № 910/6825/20 зупинити до повернення матеріалів справи до суду після проведення Науково-дослідним центром судової експертизи з питань інтелектуальної власності судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності, (або до дачі висновку чи повідомлення про неможливість її проведення).

Ухвала набирає законної сили негайно після її проголошення.

Апеляційна скарга на ухвалу суду подається до апеляційного господарського суду протягом десяти днів з дня її проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Повний текст ухвали складено та підписано 24.03.2021 року

Суддя Ю.О. Підченко