РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.03.2021Справа № 910/6801/20

Господарський суд міста Києва у складі судді Щербакова С.О., за участю секретаря судового засідання Філон І.М., розглянувши матеріали господарської справи

за позовом Компанії ЗАФОРПО ВЕНЧУРС ЛІМІТЕД

до 1) Товариства з обмеженою відповідальністю "Беверідж Трейдінг Компані"

2) Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності"

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача-1 - Товариство з обмеженою відповідальністю "Спіріт Трейдмарк Компані"

про припинення порушення прав інтелектуальної власності

Представники:

від позивача: Квітін Р.В.;

від відповідача-1: Петриченко Л.Ю.;

від відповідача-2: не з`явився;

від третьої особи, на стороні відповідача-1: не з`явився

ВСТАНОВИВ:

Компанія ЗАФОРПО ВЕНЧУРС ЛІМІТЕД (Zaforpo Ventures Limited) (далі-позивач) звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Беверідж Трейдінг Компані" (далі-відповідач 1) та Міністерства розвитку економіки,торгівлі та сільського господарства України (далі-відповідач 2), в якому просить суд:

- визнати недійсним патент України № 38875 на промисловий зразок "Пляшка", який належить Товариству з обмеженою відповідальністю "Беверідж Трейдінг Компані";

- зобов`язати Міністерство розвитку економіки,торгівлі та сільського господарства України внести до Державного реєстру патентів України на промислові зразки відомості про визнання недійсним патенту України № 38875 на промисловий зразок "Пляшка" та опублікувати відомості про це в офіційному бюлетені "Промилова власність".

Позовні вимоги обґрунтовані невідповідністю запатентованого промислового зразка умовам патентоспроможності, оскільки сукупність суттєвих ознак промислового зразка "Пляшка" за патентом України № 38875 стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки, а саме до 04.12.2018, у зв`язку з чим він підлягає визнанню недійсним згідно ст. 25 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки".

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 25.05.2020 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі. Розгляд справи вирішено здійснювати в порядку загального позовного провадження. Підготовче засідання призначено на 02.07.2020. Зокрема, залучено до участі у розгляді справи третьою особою, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача-2 - Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності".

01.07.2020 через відділ автоматизованого документообігу суду відповідач-1 подав клопотання, в якому у зв`язку з перебуванням представника на тимчасовій самоізоляції, просить суд відкласти розгляд справи на іншу дату.

У судовому засіданні 02.07.2020 суд на місці ухвалив відкласти розгляд справи на 06.08.2020.

09.07.2020 через відділ автоматизованого документообігу суду від Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" надійшли письмові пояснення, в яких третя особа зазначає, що експертиза заявки на промисловий зразок "Пляшка", за якою було видано патент України № 38875 була проведена Укрпатентом у відповідності до вимог Закону України "Про охорону прав на промислові зразки".

13.07.2020 через відділ автоматизованого документообігу суду від Міністерства розвитку економіки,торгівлі та сільського господарства України надійшов відзив на позовну заяву, в якому відповідач-2 зазначає, що під час проведення експертизи заявки на промисловий зразок, заявлений об`єкт не перевіряється на відповідність умові патентоспроможності - новизні. Крім того, відповідач-2 просить суд розгляд справи проводити без участі Міністерства розвитку економіки,торгівлі та сільського господарства України з урахуванням пояснень, викладених у відзиві.

06.08.2020 відповідач-1 через відділ автоматизованого документообігу суду подав заяву, в якій просить суд поновити процесуальний строк для надання Товариством з обмеженою відповідальністю "Беверідж Трейдінг Компані" відзиву на позовну заяву.

Також, 06.08.2020 відповідач-1 подав до суду клопотання, в якому просить суд відкласти розгляд справи, у зв`язку з необхідністю ознайомитися з матеріалами справи.

У судовому засіданні 06.08.2020, судом задоволено клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Беверідж Трейдінг Компані" про поновленння строку на подання відзиву на позову заяву та встановлено відповідачу строк до 27.08.2020 для подання відзиву на позовну заяву.

Крім того, у судовому засіданні 06.08.2020 суд на місці ухвалив відкласти розгляд справи на 03.09.2020.

31.08.2020 через відділ автоматизованого документообігу суду від Товариства з обмеженою відповідальністю "Беверідж Трейдінг Компані" надійшов відзив на позовну заяву, в якому відповідач-1 зазначає, що позивачем не надано доказів використання пляшки, захищеної патентом № 38875 на промисловий зразок, крім доказів такого використання Товариством з обмеженою відповідальністю "Беверідж Трейдінг Компані", що на думку відповідача-1, свідчить про безпідставність тверджень позивача щодо відсутності новизни дизайну.

03.09.2020 відповідач-1 через відділ автоматизованого документообігу суду подав клопотання про витребування доказів, в якому просить суд витребувати докази (підтвердження) з боку Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України встановлення пріоритету промислового зразка № 38875, а також просить суд витребувати докази, а саме підтвердження з боку Міністерства розвитку економіки,торгівлі та сільського господарства України щодо дії на території України міжнародних реєстрацій №№ 849751, 831910, власником яких є Компанія ЗАФОРПО ВЕНЧУРС ЛІМІТЕД (Zaforpo Ventures Limited).

Також, 03.09.2020 відповідач-1 подав до суду клопотання про залучення третьої особи, в якому просить суд залучити до участі у справі Товариство з обмеженою відповідальністю "Спіріт Трейдмарк Компані" у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору.

У судовому засіданні 03.09.2020 розглянувши подане відповідачем-1 клопотання про витребування доказів, суд зазначив, що відповідачем-1 в порушення приписів ст. 81 Господарського процесуального кодексу України не вказано у поданих клопотаннях обставини, які можуть підтвердити докази, які просить витребувати відповідач-1, як і не зазначено причини неможливості отримати вказані докази самостійно, відтак суд відмовив у задоволенні клопотань відповідача-1 про витребування доказів.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 03.09.2020 клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Беверідж Трейдінг Компані" про залучення третьої особи - задоволено. Залучено до участі у розгляді справи третьою особою, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача-1 - Товариство з обмеженою відповідальністю "Спіріт Трейдмарк Компані". Зокрема, підготовче засідання відкладено на 24.09.2020.

21.09.2020 через відділ автоматизованого документообігу суду від Компанії ЗАФОРПО ВЕНЧУРС ЛІМІТЕД на виконання ухвали Господарського суду міста Києва від 03.09.2020 надійшли докази направлення на адресу Товариства з обмеженою відповідальністю "Спіріт Трейдмарк Компані" позовну заяву з додатками.

23.09.2020 через відділ автоматизованого документообігу суду від Товариства з обмеженою відповідальністю "Беверідж Трейдінг Компані" надійшло клопотання, в якому, враховуючи місцезнаходження відповідача-1 та у зв`язку з необхідністю підготовки представника до участі у судовому засіданні, відповідач-1 просить суд перенести розгляд справи призначений на 24.09.2020 на іншу дату.

У судовому засіданні 24.09.2020 розглянувши клопотання відповідача-1 про відкладення розгляду справи, оскільки юридична особа не обмежена колом осіб, які можуть представляти її інтереси в суді, а зазначені в клопотанні обставини не є підставою для його задоволення, тому суд відмовляє у задоволенні клопотання про відкладення розгляду справи.

Крім того, у судовому засіданні 24.09.2020 суд на місці ухвалив відкласти розгляд справи на 22.10.2020.

25.09.2020 через відділ автоматизованого документообігу суду від Компанії ЗАФОРПО ВЕНЧУРС ЛІМІТЕД надійшла відповідь на відзив, в якій позивач зазначає, що він є власником свідоцтва на знаки, права на які є чинними з дати подання заявки, та може захищати відповідні права від будь-яких порушень, які відбувались щодо цього об`єкта протягом чинності прав інтелектуальної власності.

22.10.2020 через відділ автоматизованого документообігу суду від Товариства з обмеженою відповідальністю "Спіріт Трейдмарк Компані" надійшло клопотання, в якому третя особа, на стороні відповідача-1, у зв`язку з зайнятістю представника в іншій справі, просить суд відкласти розгляд справи, призначений на 22.10.2020.

У судовому засіданні 22.10.2020 відповідач-1 надав клопотання, в якому просить суд залучити до участі у справі Національний орган з інтелектуальної власності до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача-1.

Також, у судовому засіданні 22.10.2020 відповідач-1 надав клопотання, в якому просить суд витребувати оригінали або належним чином завірені копії свідоцтва на торговельні марки «MEDOFF» №154730 та №238994 та виписки, що підтверджують наявність прав у позивача на торговельні марки «MEDOFF» №154730 та №238994.

Крім цього, у судовому засіданні 22.10.2020 відповідач-1 надав клопотання, в якому просить суд зупинити провадження у справі до набрання законної сили рішенням у справі №910/16586/18.

У судовому засіданні 22.10.2020, розглянувши клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Спіріт Трейдмарк Компані" про відкладення розгляду справи, оскільки юридична особа не обмежена колом осіб, які можуть представляти її інтереси в суді, а зазначені в клопотанні обставини не є підставою для його задоволення, тому суд відмовив у задоволенні клопотання про відкладення розгляду справи.

Крім того, судом зобов`язано позивача надати належним чином завірені копії свідоцтв на торговельні марки «MEDOFF» №154730 та №238994.

Також, у судовому засіданні 22.10.2020, розглянувши клопотання відповідача-1 про залучення третьої особи, враховуючи що наразі функції Національного органу інтелектуальної власності виконує Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності", яке є третьою особою у даній справі, суд не вбачає підстав для залучення Національного органу інтелектуальної власності до участі у справі, в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, відтак клопотання відповідача-1 не підлягає задоволенню.

У судовому засіданні 22.10.2020 оголошено перерву до 29.10.2020.

27.10.2020 через відділ автоматизованого документообігу суду від Товариства з обмеженою відповідальністю "Беверідж Трейдінг Компані" надійшла відповідь на пояснення надані Компанією ЗАФОРПО ВЕНЧУРС ЛІМІТЕД, в якій відповідач-1 зазначає, що станом на 04.12.2018 - дату подання заявки на реєстрацію зовнішнього вигляду дизайну пляшки за патентом №38875 на промисловий зразок, право позивача не було порушено, оскільки він не володів правами на Торговельну марку «MEDOFF».

У судовому засіданні 29.10.2020 відповідач-1 на виконання вимог суду надав для долучення до матеріалів справи копію ліцензійного договору №ТМ-2018 від 01.03.2018 та копію Додатку №1 до ліцензійного договору ТМ-2018 від 01.03.2018.

Також, у судовому засіданні 29.10.2020 позивач надав клопотання про долучення до матеріалів справи виписок з державного реєстру свідоцтв України № 154730 та №238994.

Крім цього, у судовому засіданні 29.10.2020 судом оголошено перерву до 19.11.2020.

18.11.2020 через відділ автоматизованого документообігу суду від Компанії ЗАФОРПО ВЕНЧУРС ЛІМІТЕД надійшло клопотання про приєднання доказів та відкладення підготовчого засідання, в якому позивач просить суд приєднати до матеріалів справи витребувані судом докази та відкласти підготовче засідання, у зв`язку з участю представника позивача в іншому судовому засіданні, призначеному в Обухівському районному суді Київської області.

19.11.2020 через відділ автоматизованого документообігу суду від Товариства з обмеженою відповідальністю "Беверідж Трейдінг Компані" надійшли додаткові пояснення, в яких відповідач-1, зокрема, зазначає, що права позивача на знаки для товарів і послуг за свідоцтвами №154730 та №238994 не могли бути порушеними, оскільки Компанія ЗАФОРПО ВЕНЧУРС ЛІМІТЕД набула права на вказані знаки лише 26.12.2018, після внесення відповідної інформації до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг. Крім того, відповідач-1 зазначає, що листом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України №1386/3 від 03.11.2020 спростовується факт дії на території України міжнародних торговельних марок №849751 та № 831910, що свідчить про те, що права позивача не були порушені.

19.11.2020 до суду надійшло клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Спіріт Трейдмарк Компані" про відкладення розгляду справи (надіслане на електронну пошту суду), в якому третя особа, на стороні відповідача-1 у зв`язку з перебуванням представника Товариства з обмеженою відповідальністю "Спіріт Трейдмарк Компані" на самоізоляції, просить суд відкласти розгляд справи, призначений на 19.11.2020.

У судовому засіданні 19.11.2020, розглянувши клопотання відповідача-1 про зупинення провадження у справі, враховуючи що предмет та підстави позову у даній справі та у справі № 910/16586/18 різні, суд не вбачає підстав для зупинення провадження у даній до вирішення справи №910/16586/18, відтак, - суд визнав подане клопотання необґрунтованим та відмовив у його задоволенні.

Крім цього, у судовому засіданні 19.11.2020 судом задоволено клопотання позивача про відкладення розгляду справи. Зокрема, відкладено розгляд справи на 10.12.2020.

02.12.2020 від Компанії ЗАФОРПО ВЕНЧУРС ЛІМІТЕД надійшло клопотання про проведення судового засідання в режимі відеоконференції (надіслане на електронну пошту суду), в якому представник позивача, у зв`язку з перебуванням у відпустці просить суд провести судове засідання по справі №910/6801/20, призначене на 10.12.20 в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів та програмного забезпечення «EASYCON».

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 08.12.2020 відмовлено Компанії ЗАФОРПО ВЕНЧУРС ЛІМІТЕД у задоволенні клопотання про участь у судовому засіданні у справі № 910/6801/20, у режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів.

09.12.2020 через відділ автоматизованого документообігу суду позивач подав заперечення, в яких, зокрема зазначає що отримання відповідачем-1 права на використання торговельної марки «MEDOFF» не спростовує обставину того, що сукупність суттєвих ознак промислового зразка «ПЛЯШКА» за патентом України № 38875 стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки до установи, а саме до 04.12.2018.

10.12.2020 через відділ автоматизованого документообігу суду від Товариства з обмеженою відповідальністю "Спіріт Трейдмарк Компані" надійшов відзив на позовну заяву, в якому третя особа, на стороні відповідача-1 зазначає про надання дозволу відповідачу-1 на використання ТМ «MEDOFF», яка належить ТОВ "Спіріт Трейдмарк Компані" на підставі свідоцтва України № 274997 у якості елементу на пляшці промислового виробу «Пляшка» згідно патенту на промисловий зразок № 38875.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 10.12.2020 замінено відповідача-2 у справі № 910/6801/20 - Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України на його функціонального правонаступника - Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності". Зокрема, продовжено строк підготовчого провадження у справі № 910/6801/20 на 30 днів. Підготовче засідання відкладено на 21.01.2021.

16.12.2020 через відділ автоматизованого документообігу суду позивач подав відповідь на відзив ТОВ "Спіріт Трейдмарк Компані", в якому зазначає, що твердження третьої особи не стосується предмета спору, оскільки предметом доказування у даній справі є відповідність промислового зразка за спірним патентом критерію патентоздатності - новизна.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 21.01.2021 закрито підготовче провадження та призначено справу до судового розгляду по суті. Судове засідання у справі № 910/6801/20 призначено на 18.02.2021.

26.01.2021 через відділ автоматизованого документообігу суду від Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" надійшов відзив на позовну заяву, в якому відповідач-2 зазначає, що під час проведення експертизи заявки, заявлений промисловий зразок не перевіряється на відповідність умові патентоспроможності - новизні.

17.02.2021 позивач через відділ автоматизованого документообігу суду подав клопотання про відкладення розгляду справи, в якому просить суд відкласти розгляд справи на іншу дату.

У судовому засіданні 18.02.2021 відкладено розгляд справи на 04.03.2021.

У цьому судовому засіданні представник позивача підтримав заявлені позовні вимоги.

Представник відповідача-1 заперечив проти задоволення позовних вимог.

Представники відповідача-2 та третьої особи у судове засідання не з`явилися, причин неявки суду не повідомили, однак були повідомлені про дату, час та місце проведення судового засідання належним чином, що підтверджується відстеженнями пересилання поштових відправлень на офіційному сайті АТ «Укрпошта» за штрихкодовими ідентифікаторами: 082 та 120 відповідно.

Приймаючи до уваги, що представники відповідача-2 та третьої особи були належним чином повідомлені про дату та час судового засідання, враховуючи, що матеріали справи містять достатньо документів для розгляду справи по суті, суд вважає, що неявка у судове засідання представників відповідача-2 та третьої особи не є перешкодою для прийняття рішення у даній справі.

Відповідно до ст. 233 Господарського процесуального кодексу України, рішення у даній справі прийнято у нарадчій кімнаті за результатами оцінки доказів, поданих сторонами та витребуваних судом.

У судовому засіданні 04.03.2021 відповідно до ст. 240 Господарського процесуального кодексу України судом проголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення представників позивача та відповідача-1, Господарський суд міста Києва

ВСТАНОВИВ:

Компанія ЗАФОРПО ВЕНЧУРС ЛІМІТЕД (Zaforpo Ventures Limited) є власником наступних свідоцтв України на знак для товарів і послуг, а саме:

- № 154730 від 25.04.2012 на знак для товарів і послуг « MEDOFF » щодо 33 класу для товарів і послуг за Міжнародною класифікацією товарів і послуг (далі - МКТП): алкогольні напої (крім пива);

- № 238994 від 12.03.2018 на знак для товарів і послуг - «MEDOFF ORIGINAL VODKA» (комбінований) щодо 33 класу МКТП: горілка; горілка особлива;

Також, Компанія ЗАФОРПО ВЕНЧУРС ЛІМІТЕД (Zaforpo Ventures Limited) є власником торговельних марок, що охороняються за міжнародною реєстрацією № 849751 від 11.01.2005 на знак для товарів та послуг « MEDOFF » стосовно 32, 33, 43 класів МКТП; міжнародною реєстрацією № 831910 від 28.07.2004 на знак для товарів і послуг « MEDOFF » щодо 32, 33, 43 класів МКТП.

В свою чергу, Товариство з обмеженою відповідальністю "Беверідж Трейдінг Компані" є власником патенту України № 38875 на промисловий зразок «ПЛЯШКА» (6 варіантів, які містять позначення «MEDOFF» та ), зареєстрований на підставі заявки № s201802556 від 04.12.2018, про що 11.03.2019 в офіційному бюлетені «Промислова власність» № 5 здійснено відповідну публікацію.

Обґрунтовуючи позовні вимоги, позивач вказує на те, що промисловий зразок за патентом України № 38875 не відповідає умовам патентоздатності, а саме не є новим, оскільки сукупність суттєвих ознак промислового зразка стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки до Установи, а також промисловий зразок за вказаним патентом включає позначення, що схожі до ступеня сплутування зі знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 154730, 238994 та за міжнародними реєстаціями №№849751, 831910, у зв`язку з чим позивач просить суд визнати недійсним патент України №№ 38875 на промисловий зразок, які належать Товариству з обмеженою відповідальністю "Беверідж Трейдінг Компані" та зобов`язати Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України внести до Державного реєстру патентів України на промислові зразки відомості про визнання недійсним патенту України № 38875 на промисловий зразок «ПЛЯШКА» та опубліковати відомості про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Оцінюючи подані докази та наведені обґрунтування за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об`єктивному розгляді в судовому засіданні всіх обставин справи в їх сукупності, суд вважає, що позовні вимоги не підлягають задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно зі ст. 11 Цивільного кодексу України, цивільні права та обов`язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов`язки; підставами виникнення цивільних прав та обов`язків, зокрема, є договори та інші правочини.

До відносин, пов`язаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, застосовуються положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України та іншими законами (ч. 2 ст. 154 ГК України).

Частиною 1 ст. 418 Цивільного кодексу України визначено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об`єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільним кодексом України та іншим законом.

Право інтелектуальної власності є непорушним відповідно до ч.3 ст.418 Цивільного кодексу України. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у його здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

До об`єктів права інтелектуальної власності, відповідно до ч.1 ст.155 Господарського кодексу України та ч.1 ст.420 Цивільного кодексу України, зокрема, належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг).

Право інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом у випадках і порядку, передбачених законом (ч.1 ст.157 Господарського кодексу України).

Згідно п. 4 ст. 1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», знак - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів (ст. 492 Цивільного кодексу України).

У відповідності до ст. 494 Цивільного кодексу України, набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом. Набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію або визнана в установленому законом порядку добре відомою, не вимагає засвідчення свідоцтвом.

Згідно ст. 495 Цивільного кодексу України, майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є:

1) право на використання торговельної марки;

2) виключне право дозволяти використання торговельної марки;

3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання;

4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Відповідно до ч. 1-3 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом. Об`єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень. Право власності на знак засвідчується свідоцтвом.

Згідно п. 4 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Статтею 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» зазначено, що свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права. При цьому, використанням знака визнається:

- нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

- застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;

- застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Як зазначено судом вище, Компанія ЗАФОРПО ВЕНЧУРС ЛІМІТЕД (Zaforpo Ventures Limited) (позивач) є власником свідоцтв України №№ 154730, 238994, на знаки для товарів і послуг «MEDOFF, « MEDOFF ORIGINAL VODKA » та міжнародних реєстрацій № 849751, № 831910 на торговельні марки «MEDOFF», «MEDOFF».

Таким чином, позивач звертається до суду за захистом прав та інтересів на знаки для товарів і послуг «MEDOFF, «MEDOFF ORIGINAL VODKA» за свідоцтвами України №№ 154730, 238994, та на торговельні марки «MEDOFF», «MEDOFF» за міжнародними реєстраціями № 849751 та № 831910.

Як зазначає позивач, його порушені права полягають в тому, що наявність зареєстрованого патенту України № 38875 на промисловий зразок позбавляє його виключних прав забороняти використовувати такий об`єкт інтелектуальної власності, незважаючи на те, що в ньому використані позначення, які є схожими до ступеня змішування з його торговельними марками і використовуються для споріднених товарів.

Відповідно до ст. 461 Цивільного кодексу України, промисловий зразок вважається придатним для набуття права інтелектуальної власності на нього, якщо він, відповідно до закону, є новим. Об`єктом промислового зразка можуть бути форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, що визначають зовнішній вигляд промислового виробу.

Набуття права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок засвідчується патентом. Обсяг правової охорони визначається формулою винаходу, корисної моделі, сукупністю суттєвих ознак промислового зразка. (ст.462 Цивільного кодексу України).

Статтею 464 Цивільного кодексу України визначено, що майновими правами інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок є: - право на використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка; - виключне право дозволяти використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка (видавати ліцензії); - виключне право перешкоджати неправомірному використанню винаходу, корисної моделі, промислового зразка, в тому числі забороняти таке використання; - інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом. Майнові права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок належать володільцю відповідного патенту, якщо інше не встановлено договором чи законом.

Як встановлено судом, заявка s201802556 на видачу патенту на промисловий зразок за патентом № 38875 була подана 04.12.2018.

Відповідно до п. а ч. 1 ст. 25 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» патент може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності запатентованого промислового зразка умовам патентоспроможності, визначеним цим Законом.

Згідно ст. 5 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» правова охорона надається промисловому зразку, що не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та відповідає умовам патентоспроможності. Об`єктом промислового зразка може бути форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, які визначають зовнішній вигляд промислового виробу і призначені для задоволення естетичних та ергономічних потреб. Згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону: об`єкти архітектури (крім малих архітектурних форм), промислові, гідротехнічні та інші стаціонарні споруди; друкована продукція як така; об`єкти нестійкої форми з рідких, газоподібних, сипких або подібних до них речовин тощо. Обсяг правової охорони, що надається, визначається сукупністю суттєвих ознак промислового зразка, представлених на зображенні (зображеннях) виробу, внесеному до Реєстру, і засвідчується патентом з наведеною у ньому копією внесеного до Реєстру зображення виробу. Тлумачення ознак промислового зразка повинно здійснюватися в межах його опису.

Відповідно до ст. 6 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» промисловий зразок відповідає умовам патентоспроможності, якщо він є новим. Промисловий зразок визнається новим, якщо сукупність його суттєвих ознак не стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету. Крім того, у процесі встановлення новизни промислового зразка береться до уваги зміст усіх раніше одержаних Установою заявок, за винятком тих, що на зазначену дату вважаються відкликаними, відкликані або за ними Установою прийняті рішення про відмову у видачі патентів і вичерпані можливості оскарження таких рішень.

На визнання промислового зразка патентоспроможним не впливає розкриття інформації про нього автором або особою, яка одержала від автора прямо чи опосередковано таку інформацію протягом шести місяців до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету. При цьому обов`язок доведення обставин розкриття інформації покладається на особу, заінтересовану у застосуванні цього пункту.

Так, позивач зазначає, що промисловий зразок за оспорюваним патентом був загальнодоступним у світі до дати подання заявки до Установи, тобто до 04.12.2018.

Відповідно до п. в ч. 1 ст. 25 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» патент може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі видачі патенту внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

Як зазначає позивач, промисловий зразок включає позначення, що є схожим до ступеня сплутування зі знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 154730, 238994 та за міжнародними реєстраціями № 849751 та № 831910.

Так, відповідно до ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом. Свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Позивач зазначає, що відповідач-1, подавши заявку на промисловий зразок, який містить зображення знаків «MEDOFF», «MEDOFF ORIGINAL VODKA», які належать позивачу, посягнув на його виключні права перешкоджати неправомірному використанню цих торговельних марок, в тому числі забороняти іншим особам використовувати без його згоди, позначення, схожі із зареєстрованими знаками, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг.

Тож, на думку позивача, відповідач-1 зможе використовувати промисловий зразок «ПЛЯШКА», який містять знаки «MEDOFF», «MEDOFF ORIGINAL VODKA», що належать позивачу, у зв`язку з чим позивач буде позбавлений можливості реалізувати виключні права перешкоджати неправомірному використанню цих торговельних марок щодо однорідних (споріднених) товарів.

Таким чином, до предмету доказування у даній справі входять обставини щодо відповідності промислового зразка за оспорюваним патентом умові надання правової охорони - «новизна», а також щодо того, чи містить промисловий зразок за патентами № 38875 позначення, які схожі до ступеню сплутування зі знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 154730, 238994 та за міжнародними реєстраціями № 849751, № 831910.

До матеріалів справи позивачем долучено копію висновку експертів №09/01-2020 за результатами проведення комісійної експертизи об`єктів інтелектуальної власності від 10.03.2020, складеного експертами Дорошенко О.Ф. та Мінченко Н.В., відповідно до якого експерти дійшли наступних висновків:

1. Виріб за індексом « 09-01» МКПЗ «ПЛЯШКА», для якого зареєстровано промисловий зразок за патентом України № 38875, належить до товарів, які є спорідненими з: товарами 33 класу МКТП «алкогольні напої (крім пива)», для яких зареєстровано знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 154730; товарами 33 класу МКТП «горілка; горілка особлива», для яких зареєстровано знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 238994; товарами 32 класу МКТП «пиво» та 33 класу МКТП «алкогольні напої (крім пива)», для яких зокрема зареєстровано знак за міжнародною реєстрацією № 849751; товаром 32 класу МКТП «пиво» та 33 класу МКТП «алкогольні напої (крім пива), всі товари, включені у цей клас», для яких зокрема зареєстровано знак за міжнародною реєстрацією № 831910.

Виріб за індексом « 09-01» МКПЗ «ПЛЯШКА», для якого зареєстровано промисловий зразок за патентом України № 38875, належить до товарів, які не є спорідненими з: товарами 32 класу МКТП «мінеральна і газовані води та інші безалкогольні напої; фруктові напої і фруктові соки; сиропи та інші препарати для виготовлення напоїв», для яких зокрема зареєстровано знак за міжнародною реєстрацією № 849751; товарами 32 класу МКТП «мінеральні і газові води та інші безалкогольні напої; фруктові напої і фруктові соки; сиропи та інші препарати для виготовлення напоїв, всі товари, включені у цей клас (крім пива)», для яких зокрема зареєстровано знак за міжнародною реєстрацією № 831910.

2. У зображенні промислового зразка «ПЛЯШКА» за патентом України № 38875 міститься позначення, яке є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України № 154732, № 238994 та за міжнародними реєстраціями № 849751, № 831910, в частині споріднених товарів.

3. У зображенні промислового зразка «ПЛЯШКА» за патентом України № 38875 міститься позначення, яке внаслідок його використання для товарів 33 класу МКТП та товару «пиво» 32 класу МКТП може ввести в оману споживачів щодо джерела походження товару (особи виробника).

4. В матеріалах, наданих на дослідження, містяться відомості про те, що сукупність суттєвих ознак промислового зразка «ПЛЯШКА» за патентом України № 38875 стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки до Установи, а саме до 04.12.2018.

За змістом ст. 98 Господарського процесуального кодексу України, висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному законодавством. Предметом висновку експерта може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань. Висновок експерта може бути наданий на замовлення учасника справи або на підставі ухвали суду про призначення експертизи. У висновку експерта має бути зазначено, що він попереджений (обізнаний) про відповідальність за завідомо неправдивий висновок, а у випадку призначення експертизи судом, також про відповідальність за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків.

За змістом ст. 101 Господарського процесуального кодексу України, учасник справи має право подати до суду висновок експерта, складений на його замовлення. Порядок проведення експертизи та складення висновків експерта за результатами проведеної експертизи визначається відповідно до чинного законодавства України про проведення судових експертиз. У висновку експерта зазначається, що висновок підготовлено для подання до суду та що експерт обізнаний про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок. Експерт, який склав висновок за зверненням учасника справи, має ті самі права та обов`язки, що і експерт, який здійснює експертизу на підставі ухвали суду.

Висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими статтею 86 цього Кодексу. Відхилення судом висновку експерта повинно бути мотивоване в судовому рішенні (ст. 104 ГПК України).

Суд зазначає, що вказаний висновок складений експертами Дорошенко О.Ф. та Мінченко Н.В., які, як зазначено у висновку, обізнані про кримінальну відповідальність за ст. 384 Кримінального кодексу України.

Відповідно до ст. 25 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» патент може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі: а) невідповідності запатентованого промислового зразка умовам патентоспроможності, визначеним цим Законом; б) наявності у сукупності суттєвих ознак промислового зразка ознак, яких не було у поданій заявці; в) видачі патенту внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

Разом з тим, як вбачається з матеріалів справи, 01.03.2018 між Товариством з обмеженою відповідальністю «Істерн Беверідж Трейдінг» (далі - ліцензіар) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Беверідж Трейдінг Компані" (далі - ліцензіат) було укладено ліцензійний договір № ТМ-2018 на використання знаків для товарів і послуг, відповідно до якого ліцензіар за плату надає ліцензіату дозвіл на використання знаків («ліцензію»), зокрема для нанесення їх на будь-які товари, для яких знаки зареєстровано, упаковку, в якій містяться такі товари, вивіски, пов`язані з ними, етикетки, нашивки, бирки чи інший прикріплений до товарів предмет, зберігання таких товарів із зазначеним нанесенням знаків з метою пропонування їх для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування їх в діловій репутації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Відповідно до п. 1.1. договору, знаки - знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України, визначені в додатку № 1 до даного договору, право на використання яких (включаючи право видачі ліцензій на такі знаки іншим особам) належить ліцензіару на праві власності і/або на підставі відповідних ліцензійних/субліцензійних договорів, зокрема ліцензійного договору № 01/01-18М від 01.01.2018, ліцензійного договору № 01/01-18 від 01.01.2018, ліцензійного договору № 31/07-15 від 31.07.2015 (з власником відповідних знаків компанією EBC EASTERN BEVERAGE COMPANY LIMITED (Кіпр).

Ліцензіату надається право на видачу субліцензій на використання знаків третім особам (п. 2.3. договору).

Територія дії ліцензії, що видається за цим договором - вся територія України (п. 2.4. договору).

Відповідно до п. 2.5. договору, строк дії ліцензії, що видається за цим договором - до 31.12.2023, але у будь-якому випадку до спливу строку чинності відповідних майнових прав на останній зі знаків (залежно від того, яка з подій станеться раніше).

Згідно п. 8.3. договору, жодна зміна правовласника будь-якого знаку для товарів і послуг, який входить у визначення «знаки» не матиме наслідків щодо дійсності або чинності ліцензії, передбаченої цим договором. При зміні правовласників знаків умови цього договору залишаються незмінними так, якби зміна не сталася і сторони визнають, що незважаючи на умови цього договору або фактичні обставини, що призвели до зміни правовласника, про зворотне, для дострокового розірвання цього договору і припинення ліцензії вимагатиметься окрема пряма письмова угода між сторонами про таке дострокове розірвання і припинення.

Додатком № 1 до ліцензійного договору № ТМ-2018 на використання знаків для товарів і послуг від 01.03.2018 сторони визначили, що ліцензіар за плату надає ліцензіату дозвіл на використання наступних знаків на умовах, викладених у договорі, зокрема свідоцтво України № 238994, класи МКТП - 33; свідоцтво України № 154730, класи МКТП - 33; міжнародне свідоцтво ВОІВ № 831910, класи МКТП - 32, 33, 43; міжнародне свідоцтво ВОІВ № 849751, класи МКТП - 32, 33, 43.

Згідно з ч. 1 ст. 1109 Цивільного кодексу України за ліцензійним договором одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об`єкта права інтелектуальної власності (ліцензію) на умовах, визначених за взаємною згодою сторін з урахуванням вимог цього Кодексу та іншого закону.

Відповідно до ч.ч. 3, 4 ст. 1109 Цивільного кодексу України у ліцензійному договорі визначаються вид ліцензії, сфера використання об`єкта права інтелектуальної власності (конкретні права, що надаються за договором, способи використання зазначеного об`єкта, територія та строк, на які надаються права, тощо), розмір, порядок і строки виплати плати за використання об`єкта права інтелектуальної власності, а також інші умови, які сторони вважають за доцільне включити у договір. Вважається, що за ліцензійним договором надається невиключна ліцензія, якщо інше не встановлено ліцензійним договором.

Відповідно до ч. 1 ст. 1110 Цивільного кодексу України ліцензійний договір укладається на строк, встановлений договором, який повинен спливати не пізніше спливу строку чинності виключного майнового права на визначений у договорі об`єкт права інтелектуальної власності.

Таким чином, суд зазначає, що Товариство з обмеженою відповідальністю «Істерн Беверідж Трейдінг» та підставі укладених ліцензійних договорів з власником відповідних знаків - Компанією EBC EASTERN BEVERAGE COMPANY LIMITED отримало дозвіл на використання об`єктів права інтелектуальної власності, зокрема на свідоцтва України № 238994, № 154730, та на міжнародні реєстрації № 831910, № 849751, класи МКТП - 32, 33, 43, в свою чергу Товариство з обмеженою відповідальністю «Істерн Беверідж Трейдінг» надало дозвіл Товариству з обмеженою відповідальністю "Беверідж Трейдінг Компані" на використання вказаних знаків.

Відповідно до ст. 204 Цивільного кодексу України, правочин є правомірним, якщо його недійсність прямо не встановлена законом або якщо він не визнаний судом недійсним.

Суд зазначає, що на момент винесення рішення у даній справі, суду не надано доказів визнання ліцензійного договору № ТМ-2018 на використання знаків для товарів і послуг від 01.03.2018 недійсним в судовому порядку.

При цьому, як вбачається з матеріалів справи, 07.12.2018 Міністерством економічного розвитку і торгівлі України винесено рішення про публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність» та внесення до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомостей про передачу прав власності на знаки для товарів і послуг класів 16, 21, 33, 35, 42, 43 на які зареєстровано знаки за свідоцтвами України, зокрема №№154730, 238994, які передаються власником свідоцтв EBC EASTERN BEVERAGE COMPANY LIMITED до Компанії ЗАФОРПО ВЕНЧУРС ЛІМІТЕД (Zaforpo Ventures Limited) дата публікації та реєстрації - 26.12.2018.

Відповідно до ч. 2 ст. 1113 Цивільного кодексу України, укладення договору про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності не впливає на ліцензійні договори, які були укладені раніше.

Законом не передбачено необхідності одержання згоди ліцензіата (за наявності укладених раніше ліцензійних договорів) на передання виключних майнових прав інтелектуальної власності іншій особі. В силу частини другої статті 1113 ЦК України перехід виключного майнового права інтелектуальної власності до іншої особи не є підставою для зміни або розірвання раніше укладеного ліцензійного договору (п. 5.4. постанови Пленуму Вищого господарського суду України № 12 від 17.10.2012 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов`язаних із захистом прав інтелектуальної власності»).

Таким чином, перехід виключних майнових прав інтелектуальної власності на знаки для товарі і послуг за свідоцтвами України № 238994, № 154730 та за міжнародними реєстраціями № 831910, № 849751 від Компанії EBC EASTERN BEVERAGE COMPANY LIMITED до Компанії ЗАФОРПО ВЕНЧУРС ЛІМІТЕД (Zaforpo Ventures Limited) не є підставою для зміни або розірвання раніше укладеного ліцензійного договору, не свідчить про втрату чинності ліцензійним договором № ТМ-2018 на використання знаків для товарів і послуг від 01.03.2018 за яким відповідач-1 набув право використання вказаних свідоцтв.

Крім того, як вбачається з матеріалів справи, 28.04.2020 між Товариством з обмеженою відповідальністю "Спіріт Трейдмарк Компані" (ліцензіар) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Беверідж Трейдінг Компані" (ліцензіат) укладено ліцензійний договір № 28/04/2020 на право використання знаку для товарів і послуг, відповідно до якого ліцензіар надає ліцензіату за винагороду на строк дії договору дозвіл (ліцензію) на використання на території України знаку, щодо визначених цим пунктом товарів, щодо яких знак зареєстровано, а саме свідоцтво України № 274997, що діє з 12.11.2018 на знак для товарів і послуг « MEDOFF » щодо 21 класу МКТП: пляшечки кулястої форми, скляні: пляшки.

Відповідно до ч. 2 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом.

Згідно ч. 4 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», використанням знака визнається:

- нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

- застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;

- застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Як зазначено судом вище, оспорюваний позивачем патент України № 38875 на промисловий зразок «ПЛЯШКА» містять позначення «MEDOFF», «MEDOFF ORIGINAL VODKA».

Проте, суд зазначає, що у даному випадку Товариством з обмеженою відповідальністю "Беверідж Трейдінг Компані" в оспорюваних патентах використані об`єкти інтелектуальної власності набуті на підставі ліцензійного договору № ТМ-2018 на використання знаків для товарів і послуг від 01.03.2018, який наразі є чинним.

Разом з тим, суд не приймає до уваги посилання відповідача-1 на словесне позначення «MEDOFF» за свідоцтвом України № 274997 від 27.04.2020 щодо товарів і послуг 21 класів МКТП, оскільки останнє отримане відповідачем-1 після реєстрації спірного патенту.

Так, згідно ч. 1 ст. 4 Протоколу до Мадридської Угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 28.06.1989, який набув чинності для України 01.06.2000, з дати реєстрації або внесення запису, зробленого відповідно до положень Статей 3 і 3ter, охорона знака в кожній зацікавленій договірній стороні буде такою же, якби цей знак був заявлений безпосередньо у Відомстві цієї договірної сторони.

Проте, відповідно до виписок з Бази міжнародних реєстраційних посвідчень (наявні у матеріалах справи) міжнародна реєстрація знаків для товарів і послуг за № 849751, № 831910 та № 923156 не поширюється на територію України, що також підтверджено Державним підприємством "Український інститут інтелектуальної власності" у листах № 1386/3 та № 1387/3 від 03.11.2020.

Тобто, судові експерти Дорошенко О.Ф. та Мінченко Н.В у висновку №09/01-2020 за результатами проведення комісійної експертизи об`єктів інтелектуальної власності від 10.03.2020, надаючи відповіді на поставлені питання щодо спорідненості, схожості та можливості введення в оману споживачів щодо нанесених позначень на промисловий зразок за спірним патентами України оцінювали в тому числі торговельні марки за міжнародними реєстраціями № 849751, № 831910 та № 923156 дія яких не поширюється на територію України.

Таким чином, у даному випадку суд вважає безпідставними твердження позивача щодо використання Товариством з обмеженою відповідальністю "Беверідж Трейдінг Компані" знаків для товарів і послуг позивача за свідоцтвами України №№ 154730, 238994 та за міжнародними реєстраціями № 849751, № 831910 шляхом їх нанесення на промисловий зразок «ПЛЯШКА» за спірними патентами, оскільки як встановлено судом вище відповідач-1 також отримав дозвіл на використання знаків за свідоцтвами України № 238994, № 154730 та міжнародними реєстраціями № 831910 та № 849751 на підставі ліцензійного договору № ТМ-2018 на використання знаків для товарів і послуг від 01.03.2018, який є чинним, в судовому порядку недійсним не визнавався, та відповідно має визначене Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» право на використання вказаних об`єктів інтелектуальної власності шляхом їх несення на спірний промисловий зразок.

Щодо тверджень позивача, про невідповідність промислового зразка за оспорюваним патентом умові надання правової охорони - «новизна», суд зазначає наступне.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки», промисловий зразок - результат творчої діяльності людини у галузі художнього конструювання;

Так, у висновку №09/01-2020 за результатами проведення комісійної експертизи об`єктів інтелектуальної власності від 10.03.2020, експерти Дорошенко О.Ф. та Мінченко Н.В., дійшли висновку, що в матеріалах, наданих на дослідження, містяться відомості про те, що сукупність суттєвих ознак промислового зразка «Пляшка» за патентом України № 38875 стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки до Установи (відповідь на питання 4).

Як вбачається з вказаного висновку, експерти, зазначаючи про наявність відомостей про те, що сукупність суттєвих ознак промислового зразка «ПЛЯШКА» за патентом України № 38875 стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки до Установи посилаються на інформацію (рекламу) з мережі Facebook, як на дату загальнодоступності суттєвих ознак промислових зразків.

Проте, дата публікації будь-якої інформації з мережі Facebook не може вважатися достовірною, оскільки вказана мережа надає користувачам можливість змінювати дату публікації та містить докладну інструкцію щодо зміни дати публікації.

Таким чином, висновок експертів Дорошенко О.Ф. та Мінченко Н.В. про загальнодоступність суттєвих ознак оспорюваного промислового зразка України за патентами № 38875 на тій підставі, що схожі зразки продукції були розміщені в мережі Facebook не можуть оцінюватися судом як належні та допустимі.

За таких обставин висновок експертів №09/01-2020 за результатами проведення комісійної експертизи об`єктів інтелектуальної власності від 10.03.2020, складений експертами Дорошенко О.Ф. та Мінченко Н.В. на замовлення позивача не приймається судом до розгляду як належний та допустимий доказ на підтвердження невідповідності промислового зразка за оспорюваним патентом України № 38875 умові надання правової охорони - «новизна», а також того, що позначення, нанесені на промисловий зразок за патентом України № 38875 схожі до ступеню сплутування зі знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 154730, 238994, та за міжнародними реєстраціями № 849751, № 831910 позивача.

Інших доказів на підтвердження вказаних обставин позивачем не надано.

Статтею 431 Цивільного кодексу України встановлено, що порушення права інтелектуальної власності, в тому числі невизнання цього права чи посягання на нього, тягне за собою відповідальність, встановлену цим Кодексом, іншим законом чи договором.

За змістом ст. ст. 16 та 432 Цивільного кодексу України, способами захисту прав інтелектуальної власності є, зокрема, припинення дії, яка порушує право.

Враховуючи те що судом при розгляді даного спору не встановлено наявності порушеного права та законних інтересів позивача, за захистом яких він звернувся до суду, суд відмовляє у задоволенні позову повністю з підстав його необґрунтованості, як в частині вимоги про визнання недійсними патенту України № 38875 на промисловий зразок "Пляшка", який належить Товариству з обмеженою відповідальністю "Беверідж Трейдінг Компані", так і в частині похідної від неї вимоги про зобов`язання Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України внести до Державного реєстру патентів України на промислові зразки відомості про визнання недійсним патенту України № 38875 на промисловий зразок "Пляшка" та опублікувати відомості про це в офіційному бюлетені "Промилова власність".

Статтею 13 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін. Учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов`язків, передбачених цим Кодексом. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

Статтею 74 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається, як на підставу своїх вимог та заперечень.

Відповідно до ст.ст. 76, 77 Господарського процесуального кодексу України, належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

За приписами статті 86 Господарського процесуального кодексу України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також вірогідність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності.

Відповідно до ст. 236 Господарського процесуального кодексу України, судове рішення повинно ґрунтуватися на засадах верховенства права, бути законним і обґрунтованим. Законним є рішення, ухвалене судом відповідно до норм матеріального права при дотриманні норм процесуального права. Судове рішення має відповідати завданню господарського судочинства, визначеному цим Кодексом.

Підсумовуючи вищевикладене, виходячи із заявлених вимог, наведених обґрунтувань та наданих доказів, суд дійшов висновку, що позовні вимоги Компанії ЗАФОРПО ВЕНЧУРС ЛІМІТЕД (Zaforpo Ventures Limited) не підлягають задоволенню у повному обсязі.

Витрати по сплаті судового збору відповідно до ч. 4 ст. 129 Господарського процесуального кодексу України, покладаються на позивача.

Керуючись статтями 74, 76-80, 129, 236-242 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва.

В И Р І Ш И В:

У задоволенні позову відмовити.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів з дня його проголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Згідно з пунктом 17.5 розділу ХІ "Перехідні положення" Господарського процесуального кодексу України, апеляційна скарга на рішення суду подається до апеляційного господарського суду або через відповідний місцевий господарський суд.

Повний текст рішення складено: 15.03.2021

Суддя С. О. Щербаков