ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 березня 2021 року

м. Київ

Справа № 910/15222/18

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:

Львова Б. Ю. (головуючий), Булгакової І. В. і Малашенкової Т. М.,

за участю секретаря судового засідання Крапивної А. М.,

представників учасників справи:

позивача - науково-виробничого підприємства «Нива» у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю (далі - НВП «Нива») - Задорожного Р. В.,

відповідача - Антимонопольного комітету України (далі - АМК) - Манько О. В., Кондрашової А. О., Чернюшок М. І.,

третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача: Компанії Бакарді енд Компані Лімітед (далі - Компанія) - Ющенко Т. В., Огнев`юка Я. В. ,

товариства з обмеженою відповідальністю «БАКАРДІ-МАРТІНІ ЮКРЕЙН» (далі - Товариство) - не з`явився,

розглянув у відкритому судовому засіданні касаційні скарги Компанії та АМК

на рішення господарського суду міста Києва від 20.08.2019 (суддя Бондаренко Г. П.)

та постанову Північного апеляційного господарського суду від 24.11.2020 [колегія суддів: Демидова А. М. (головуючий), Ходаківська І. П., Владимиренко С. В.]

зі справи № 910/15222/18

за позовом НВП «Нива»

до АМК,

треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача: Компанія, Товариство,

про скасування рішення.

ІСТОРІЯ СПРАВИ

1. Короткий зміст позовних вимог

1.1. НВП «Нива» звернулося до господарського суду міста Києва з позовом до АМК про скасування рішення АМК від 11.10.2018 № 545-р «Про порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції та накладення штрафу» (далі - Рішення АМК).

1.2. Позовна заява з посиланням на приписи статті 495 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України), статей 5, 16 Закону України від 15.12.1993 № 3689-XII «Про охорону прав на торговельні марки» (далі - Закон № 3689), статей 5, 6 Закону України 15.12.1993 № 3688-XII «Про охорону прав на промислові зразки» ( далі - Закон № 3688), статей 59, 60 Закону України від 11.01.2001 № 2210-ІІІ «Про захист економічної конкуренції» (далі - Закон № 2210) мотивована неповним з`ясуванням АМК обставин, які мають значення для справи, тим, що у Рішенні АМК не доведено обставин, які мають значення для справи і які визнано встановленими, а також тим, що викладені у Рішенні АМК висновки не відповідають дійсним обставинам справи.

2. Короткий зміст рішення суду першої інстанції та постанови суду апеляційної інстанції

2.1. Рішенням господарського суду міста Києва від 20.08.2019, залишеним без змін постановою Північного апеляційного господарського суду від 24.11.2020, позов задоволено повністю.

2.2. Прийняті зі справи судові рішення з посиланням, зокрема, на приписи статті 13 ЦК України, статей 48, 59 Закону № 2210, статей 1, 3, 7 Закону України від 26.02.1993 № 3659-XII «Про Антимонопольний комітет України» (далі - Закон № 3659), статей 1, 4, 27 Закону України від 07.06.1996 № 236/96-ВР «Про захист від недобросовісної конкуренції» (далі - Закон № 236/96), статті 10bis Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року (далі - Паризька конвенція), статей 212, 213 Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі - Угода), статей 5, 6, 16 Закону № 3689, статей 20, 25 Закону № 3688, мотивовано: неповним з`ясуванням АМК обставин, які мають значення для справи; недоведеністю обставин, які мають значення для справи і які визнано встановленими; невідповідністю висновків, викладених у Рішенні АМК, обставинам справи; порушенням та неправильним застосуванням норм матеріального права.

3. Короткий зміст вимог касаційних скарг

3.1. Компанія, посилаючись на порушення судами попередніх інстанцій норм матеріального та процесуального права, просить суд касаційної інстанції рішення місцевого і постанову апеляційного господарських судів зі справи скасувати та прийняти нове рішення про відмову в задоволенні позовних вимог.

3.2. АМК, посилаючись на порушення судами попередніх інстанцій норм матеріального та процесуального права, просить суд касаційної інстанції рішення місцевого і постанову апеляційного господарських судів зі справи скасувати та ухвалити нове рішення про відмову в позові.

4. АРГУМЕНТИ УЧАСНИКІВ СПРАВИ

4.1. Доводи Компанії

4.1.1. Судами попередніх інстанції не враховано того, що в розгляді справ про оскарження рішень АМК суд має враховувати виключну компетенцію АМК щодо оцінки та кваліфікації певних дій в якості порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції та не може вдаватися до переоцінки його висновків. Господарські суди при розгляді такої категорії справи мають право лише перевіряти: правильність застосування органами АМК відповідного законодавства; повноту з`ясування обставин, які мають значення для справи та їх доведеність; відповідність висновків, викладених у рішенні АМК, обставинам справи. Аналогічні правові висновки викладені Верховним Судом у постановах від 13.02.2018 зі справи № 914/456/17, від 06.08.2019 зі справи № 910/10604/18 та від 11.06.2020 зі справи № 922/1966/18, однак вони не були враховані судами попередніх інстанцій при винесенні оскаржуваних судових рішень, що є підставою для їх перегляду в касаційному порядку відповідно до пункту 1 частини другої статті 287 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України).

4.1.2. Суд апеляційної інстанції встановив обставини, які мають значення для справи на підставі недопустимого доказу - експертного висновку від 05.10.2020 № 027/20, що є самостійною підставою для касаційного оскарження постанови суду апеляційної інстанції згідно з положеннями пункту 4 частини другої статті 287 та пункту 4 частини четвертої статті 310 ГПК України.

4.1.3. В порушення приписів частини третьої статті 2 ГПК України суд апеляційної інстанції незаконно залишив без розгляду клопотання Компанії про призначення у справі судової експертизи з метою встановлення обставин, які входять до предмета доказування. При цьому апеляційний суд помилково ототожнив закінчення процесуального строку, встановленого судом, на надання остаточних письмових пояснень з процесуальними правами учасника справи подавати суду заяви та клопотання, зокрема клопотання про призначення судової експертизи зі справи.

4.2. Доводи АМК

4.2.1. Судами попередніх інстанцій допущено неправильне застосування норм матеріального і процесуального права, зокрема статті 86 ГПК України, статті 7 Закону № 3659, статті 41 Закону № 2210, щодо правового визначення «доказів» у справах про порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції та статті 13 ЦК України стосовно меж використання цивільних прав, у тому числі на об`єкти інтелектуальної власності.

4.2.2. У прийнятті оскаржуваних судових рішень, судами неправильно застосовано норму статті 4 Закону № 2210 щодо визначення обставин, які призводять до змішування під час використання схожих оформлень упаковок цієї категорії товарів.

4.2.3. За твердженнями АМК, наразі відсутній правовий висновок Верховного Суду щодо застосування зазначених норм права у подібних правовідносинах, що є підставою касаційного оскарження прийнятих зі справи судових рішень відповідно до пункту 3 частини другої статті 287 ГПК України.

4.2.4. Судами попередніх інстанції помилково не враховано в якості належного та допустимого доказу зі справи результати проведеного АМК опитування думки споживачів щодо схожості оформлення пакувань вермуту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вермуту «ІНФОРМАЦІЯ_2», можливості їх змішування. Відповідно до сталої практики Верховного Суду такі опитування споживачів, проведені АМК, є належними та допустимими доказами як при розгляді справ органами АМК, так і при розгляді судових справ.

4.2.5. Експертний висновок від 05.10.2020 № 027/20 не є належним доказом зі справи, оскільки ні за формою, ні за змістом не відповідає вимогам пунктів 4.14- 4.17 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 N 53/5.

5. Доводи інших учасників справи

5.1. НВП «Нива» подало відзиви на касаційні скарги Компанії та АМК, в яких зазначило про безпідставність їх доводів та просило рішення місцевого і постанову апеляційного господарських судів зі справи залишити без змін, а скарги - без задоволення.

5.2. Інші відзиви на касаційні скарги не надходили.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ

6. Стислий виклад обставин, встановлених судами першої та апеляційної інстанцій

6.1. Місцевим судом встановлено, що Рішенням АМК:

визнано, що НВП «Нива» вчинило порушення, передбачене статтею 4 Закону № 236/96, у вигляді використання оформлення пакування (пляшки та етикетки) вермуту «ІНФОРМАЦІЯ_2» власного виробництва, яке є схожим з оформленням пакування (пляшки та етикетки) вермуту «ІНФОРМАЦІЯ_1», яке представлено на території України Товариством, яке раніше почало використовувати таке зовнішнє оформлення пакування (пляшка та етикетка) вермуту «ІНФОРМАЦІЯ_1», без дозволу (згоди) останнього, що може призвести до змішування діяльності НВП «Нива» з діяльністю Товариства (пункт 1);

за вчинення зазначеного порушення на НВП «Нива» накладено штраф у розмірі 795 574 грн. (пункт 2);

зобов`язано НВП «Нива» припинити порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції шляхом припинення використання у господарській діяльності оформлення пакування (пляшки та етикетки) вермуту «ІНФОРМАЦІЯ_2» виробництва НВП «Нива», яке є схожим з оформленням пакування (пляшки та етикетки) вермуту «ІНФОРМАЦІЯ_1», яке представлено на території України Товариством, без дозволу (згоди) Товариства, що може призвести до змішування з діяльністю Товариства.

6.2. Рішення АМК мотивовано тим, що:

Компанія і Товариство входять до групи компаній «BACARDI-ІНФОРМАЦІЯ_3»;

відповідно до виписки з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг (далі - Витяг) відносно свідоцтва № НОМЕР_2 Компанія є власником свідоцтва на знак «ІНФОРМАЦІЯ_3» (далі - Свідоцтво 1);

відповідно до Свідоцтва 1 знак «ІНФОРМАЦІЯ_3» зареєстрований 30.06.1994 ; дата закінчення дії Свідоцтва 1 - 04.07.2002 з подальшим подовженням до 04.07.2022; заявником на отримання свідоцтва є Компанія «Мартіні Енд Россі С.п.А.» (Martini & Rossi S.p.A.; м. Турін, Італія); знак «ІНФОРМАЦІЯ_3» зареєстрований відповідно до Свідоцтва 1 для товарів 33 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі - МКТП): вина, вермут, спиртні напої та лікери;

Компанія є власником свідоцтва № НОМЕР_3 від 30.06.1994 (далі - Свідоцтво 2), термін закінчення його дії - 17.12.2021; дія Свідоцтва 2 поширюється на товари 33 класу МКТП: вина, вермути, лікери, алкогольні напої, ароматичні напої, коктейлі, готові алкогольні напої тощо;

відповідно до Свідоцтва 1 та Свідоцтва 2 різниця у зображенні зареєстрованих знаків « ІНФОРМАЦІЯ_3 » полягає, зокрема, у тому, що відповідно до Свідоцтва 2 знак виконаний у кольорі;

з умов ліцензійного договору Компанії з Товариством від 30.01.2013 вбачається, що Товариство має виключне право забороняти іншим особам незаконно використовувати знаки для товарів і послуг, що визначені у додатку № 1 до цього договору (далі - Знаки) на території України;

продукція під позначенням « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме, вермути, які реалізуються на території України, зокрема, представлені наступними видами: вермут «ІНФОРМАЦІЯ_1», вермут «ІНФОРМАЦІЯ_7», вермут «ІНФОРМАЦІЯ_8». За інформацією Компанії та Товариства, компанії групи «BACARDI-ІНФОРМАЦІЯ_3» були серед перших у світі, хто почав виробляти вермути. Так, зокрема, компанія «Martini & Rossi S.p.A.» була заснована в 1863 році і почала виробляти вермути з самого початку її існування, в тому числі, починаючи з 1910 року і до сьогодні виробляє вермут « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Виробником вермутів «ІНФОРМАЦІЯ_3», які реалізуються на території України, є компанія «Martini & Rossi S.p.A.» На території України вермут «ІНФОРМАЦІЯ_1» пропонується до продажу щонайменше з 2007 року, що підтверджується інформацією стосовно сертифікатів відповідності, які надані Міністерством економічного розвитку і торгівлі України;

пляшка вермуту «ІНФОРМАЦІЯ_1» має усталене зорове сприйняття; загальна кольорова гама упаковки (пляшки та етикетки) виконана білим, темно-синім/чорним, золотистим та червоним кольорами;

Компанією з метою додаткового впізнання своєї продукції та для цілей належного захисту в Україні своїх законних прав на оформлення пакування (пляшки) вермуту «ІНФОРМАЦІЯ_1», було отримано патент України на промисловий зразок від 10.10.2008 № НОМЕР_1 (далі - Патент); Патент виданий на пляшку. Зображення зареєстрованого промислового зразка (пляшки) є ідентичними до пакування (пляшки) вермуту «ІНФОРМАЦІЯ_1»;

на початку листопада 2016 року за результатами здійснення моніторингу ринку України на предмет можливих порушень Компанії та Товариству стало відомо про те, що в Україні пропонується до продажу вермут «ІНФОРМАЦІЯ_2» десертний білий виробництва НВП «Нива», виготовлений за ДСТУ 6035:2008, із використанням пакування (пляшки та етикетки), яке є схожим із пакуванням (пляшкою та етикеткою) продукції Компанії та Товариства, а саме вермуту «ІНФОРМАЦІЯ_1»;

НВП «Нива» зареєстроване 28.07.1997;

Товариство і НВП «Нива» діють на одному товарному ринку - оптова торгівля напоями, роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах, тобто ці товариства є конкурентами;

АМК було встановлено, що, зокрема, в торговельних мережах міста Києва здійснюється реалізація продукції виробництва НВП «Нива», а саме алкогольного напою - вермут «ІНФОРМАЦІЯ_2»;

АМК проведено опитування споживачів щодо схожості товарів - оформлення пакування (пляшки та етикетки) вермуту «ІНФОРМАЦІЯ_1» та оформлення пакування (пляшки та етикетки) вермуту «ІНФОРМАЦІЯ_2». Загальна кількість респондентів склала 1 406 чоловік, з яких: 42 % зазначили, про те, що у них складається враження про належність вермуту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вермуту «ІНФОРМАЦІЯ_2» одному виробникові; 64,7 % опитуваних вважають, що зовнішнє оформлення етикеток вермуту «ІНФОРМАЦІЯ_2» схоже із зовнішнім оформленням етикеток вермуту «ІНФОРМАЦІЯ_1»; 74,8 % респондентів зазначили про схожість зовнішнього вигляду пляшки вермуту «ІНФОРМАЦІЯ_2» із зовнішнім виглядом пляшки вермуту «ІНФОРМАЦІЯ_1»; 39,6 % респондентів відповіли, що могли б придбати вермут « ІНФОРМАЦІЯ_2 » внаслідок сплутування його з вермутом « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

при оформленні упаковки (пляшки, етикеток) вермуту «ІНФОРМАЦІЯ_2» НВП «Нива» використовує знак для товарів і послуг та промисловий зразок, які були зареєстровані товариством з обмеженою відповідальністю «ФРАТЕЛЛІ КОНСОРЦІУМ» (далі - ТОВ «ФРАТЕЛЛІ КОНСОРЦІУМ») за свідоцтвом на знак для товарів і послуг від 24.06.2016 № НОМЕР_5 та патентом на промисловий зразок від 10.03.2016 № НОМЕР_4. НВП «Нива» використовує названі свідоцтво на знак для товарів і послуг та патент на промисловий зразок на підставі укладених з ТОВ «ФРАТЕЛЛІ КОНСОРЦІУМ» ліцензійних договорів від 24.06.2016 № 24-Л та від 10.03.2010 № 10-Л;

Компанія і Товариство згоди (дозволу) іншим особам на використання схожого оформлення пакування (пляшки та етикетки) та згаданих зареєстрованих об`єктів не надавали;

відповідно до висновку експертного дослідження об`єктів інтелектуальної власності від 30.03.2018 № 09-02 дизайн (зовнішній вигляд) наданої на дослідження пляшки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » характеризується не такою самою сукупністю суттєвих ознак, що й дизайн (зовнішній вигляд) наданої на дослідження пляшки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Крім того, у дизайні (зовнішньому вигляді) наданої на дослідження пляшки вермуту «ІНФОРМАЦІЯ_2» не використано сукупності суттєвих ознак, якою охарактеризовано дизайн (зовнішній вигляд) наданої на дослідження пляшки вермуту «ІНФОРМАЦІЯ_1»;

НВП «Нива» надано результати соціологічного дослідження щодо «Визначення особливостей сприйняття торговельних марок вермутів», проведеного науково-дослідницьким центром прикладної соціології «Соціоплюс» на підставі звернення НВП «Нива» 18- 20 травня 2018 року. У зазначеному соціологічному дослідженні було опитано 1 639 респондентів. За результатами дослідження встановлено, що розрізнити вермути торговельних марок «ІНФОРМАЦІЯ_2» і «ІНФОРМАЦІЯ_3» можуть 78,4 % опитуваних. З`ясовано, що саме візуальний образ є найвпливовішим фактором розрізнення: 56 % опитаних розпізнають названі вермути за назвами, ще 42,3 % - за етикеткою, 40,2 % - за зовнішнім виглядом пакування загалом і 25,6 % - за формою пляшки. Майже третина респондентів розрізняє вермути «ІНФОРМАЦІЯ_2» та вермути «ІНФОРМАЦІЯ_3» за ціною;

АМК за результатами аналізу зовнішнього оформлення пакування (пляшок та етикеток) вермуту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вермуту «ІНФОРМАЦІЯ_2» дійшов висновку про те, що загальне кольорове, композиційне та графічне оформлення пакування (етикеток), місце і порядок розташування позначень та написи на них, друкарські шрифти позначень в оформленні вермутів є схожими між собою та можуть призвести до змішування;

ціна в торговельній мережі України на вермут « ІНФОРМАЦІЯ_1 » становить у середньому 150- 200 гривень за один літр, тоді як ціна за один літр вермуту «ІНФОРМАЦІЯ_2» становить 60- 70 гривень. Отже, вермут «ІНФОРМАЦІЯ_2» є значно дешевшим у порівнянні з вермутом «ІНФОРМАЦІЯ_1» та більш привабливим для споживачів, які будуть вважати, що купляють напій, який реалізовується на території України заявниками або пов`язаними з ними особами;

наявність у торговельній мережі продукції НВП «Нива» (вермуту «ІНФОРМАЦІЯ_2») із зовнішнім оформленням пакування (пляшки та етикетки), яке є схожим за оформленням із пакуванням (пляшки та етикетки) вермуту «ІНФОРМАЦІЯ_1», призводить до того, що споживач може сплутати продукцію НВП «Нива» із продукцією Товариства і внаслідок цього придбати продукцію НВП «Нива» замість продукції Компанії та Товариства, що, у свою чергу, може призвести до змішування діяльності цих підприємств;

дії НВП «Нива» не можуть бути випадковими і розраховані на створення умов для сплутування покупцем продукції Товариства з продукцією НВП «Нива»;

матеріалами справи доведено, що зовнішнє оформлення пакування (пляшки та етикетки) вермуту «ІНФОРМАЦІЯ_2» виробництва НВП «Нива» є схожим із зовнішнім оформленням пакування (пляшки та етикетки) вермуту «ІНФОРМАЦІЯ_1», який реалізується Товариством, що раніше почало використовувати таке зовнішнє оформлення пакування в господарській діяльності на території України для індивідуалізації своєї продукції з-поміж інших учасників ринку.

6.3. Також місцевим судом було встановлено, що:

- НВП «Нива» не заперечуються обставини першості використання Компанією і Товариством на ринку України торговельних марок за свідоцтвом 1 та 2, а також промислового зразку за патентом № НОМЕР_1;

- промислові зразки за патентами від 10.03.2016 № НОМЕР_4 та від 10.10.2008 № НОМЕР_1, які використовуються позивачем та Компанією з Товариством мають відмінності;

- АМК у Рішенні АМК зосередився на ознаках схожості упаковок вермутів «ІНФОРМАЦІЯ_2» та «ІНФОРМАЦІЯ_3», але при цьому не зазначив відмінності, а також не вказав про відсутність тотожності знаків та промислових зразків «ІНФОРМАЦІЯ_2» та «ІНФОРМАЦІЯ_3»;

- пляшки вермутів «ІНФОРМАЦІЯ_2» та «ІНФОРМАЦІЯ_3», хоча і мають у своїй основі фігуру, в основу якої покладено два циліндри різного діаметру, в інших елементах мають суттєві відмінності;

- АМК не було враховано, що окрім вермутів «ІНФОРМАЦІЯ_2» та «ІНФОРМАЦІЯ_3» на ринку вермутів України представлені й інші торговельні марки, зокрема вермути « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та «ІНФОРМАЦІЯ_9». Всі ці вермути упаковані в прозорі, скляні пляшки, які мають в своїй основі фігуру, в основу якої покладено два циліндри різного діаметра, що свідчить про наявність характерної для ринку вермутів упаковки, так само як і для ринку пива або вина. Крім того, для упаковки вермутів є характерною притаманна саме вермутам, кольорова гама, яка в загальному для всіх вермутів, представлених на ринку, виконана білим, темно-синім/чорним, золотистим та червоними кольорами;

- АМК не враховано, що країна походження напою - вермуту - Італія, та що спеціалісти поділяють вермути на п`ять груп: «Vermouth Secco (dry)» - сухий вермут, вміст цукру в якому не перевищує 4 %; «Vermouth Bianco» - білий вермут, який містить від 10 до 15 % цукру; «Vermouth Rosso (sweet)» - червоний вермут із вмістом цукру понад 15 %; «Vermouth Rose» - рожевий вермут із середньою концентрацією цукру між білим і червоним; «Vermouth Bitter» - гіркий вермут, який належить до біттерів і вживається, як правило, в ролі діжестиву для покращення травлення. Таким чином, на упаковках (пляшках) вермутів у всіх країнах світу міститься слово/напис «BIANCO», який вказує на групу, до якої належить вермут, і відповідний напис в жодному разі не є елементом, за рахунок якого можливе сплутування продукції певного виду, адже споживачам вермутів апріорі відомі їх групи. Крім того, вермути також маркуються написами «italian vermouth» або «french vermouth», що в даному випадку свідчить про стилістику вермуту, а не про країну його походження, що теж не було враховано АМК;

- суттєва різниця у вартості вермутів «ІНФОРМАЦІЯ_2» та «ІНФОРМАЦІЯ_3» свідчить про те, що ці вермути представлені в різних цінових сегментах ринку вермутів, і, відповідно, можуть взагалі не конкурувати між собою всередині ринку вермутів, однак відповідна обставина не була ні досліджена, ні врахована Комітетом при прийнятті оскаржуваного рішення;

- опитування (анкетування) громадян у територіальних межах України стосовно дослідження та оцінки рівня сприйняття респондентами упаковок і знаків НВП «Нива», Компанії та Товариства проводилося АМК не серед проінформованих користувачів вермутів, а серед споживачів алкогольної продукції, а тому не відображає здатність саме проінформованого користувача розрізнити оформлення вермутів «ІНФОРМАЦІЯ_2» та «ІНФОРМАЦІЯ_3» і не є доказом підтвердження схожості між собою вказаних товарів, яке може призвести до змішування відповідних товарів.

6.4. Апеляційним господарським судом додатково встановлено, що згідно з висновком експертів від 05.10.2020 № 027/20 за результатами комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності:

- оформлення пакування (пляшки та етикетки) вермуту «ІНФОРМАЦІЯ_2» (за свідоцтвом України на знак товарів і послуг від 24.06.2016 № НОМЕР_5 та патентом на промисловий зразок від 10.03.2016 № НОМЕР_4) виробництва НВП «Нива» не є схожим настільки, що його можна сплутати з оформленням пакування (пляшки та етикетки) вермуту «ІНФОРМАЦІЯ_1», яке представлено на території України Товариством;

- в оформленні пакування (пляшки та етикетки) вермуту «ІНФОРМАЦІЯ_2» (за свідоцтвом України на знак товарів і послуг від 24.06.2016 № НОМЕР_5 та патентом на промисловий зразок від 10.03.2016 № НОМЕР_4) виробництва НВП «Нива» не використано всієї сукупності суттєвих ознак, якими характеризується оформлення пакування (пляшки та етикетки) вермуту «ІНФОРМАЦІЯ_1», яке представлено на території України Товариством.

7. ДЖЕРЕЛА ПРАВА

7.1. ЦК України:

частини третя та п`ята статті 13:

- не допускаються дії особи, що вчиняються з наміром завдати шкоди іншій особі, а також зловживання правом в інших формах;

- не допускаються використання цивільних прав з метою неправомірного обмеження конкуренції, зловживання монопольним становищем на ринку, а також недобросовісна конкуренція.

7.2. Паризька конвенція:

стаття 10bis:

країни Союзу зобов`язані забезпечити ефективний захист від недобросовісної конкуренції; актом недобросовісної конкуренції вважається будь-який акт конкуренції, що суперечить чесним звичаям у промислових і торговельних справах; зокрема, підлягають забороні всі дії, здатні яким би то не було способом викликати змішування відносно підприємства, продуктів чи промислової або торговельної діяльності конкурента.

7.3. Закон № 3659:

частина перша статті 1:

- Антимонопольний комітет України є державним органом із спеціальним статусом, метою діяльності якого є забезпечення державного захисту конкуренції у підприємницькій діяльності та у сфері державних закупівель;

пункти 1 та 3 статті 3:

- основним завданням Антимонопольного комітету України є участь у формуванні та реалізації конкурентної політики в частині, здійснення державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції на засадах рівності суб`єктів господарювання перед законом та пріоритету прав споживачів, запобігання, виявлення і припинення порушень законодавства про захист економічної конкуренції; сприяння розвитку добросовісної конкуренції;

частина перша статті 5:

- Антимонопольний комітет України здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, законів України «Про захист економічної конкуренції», «Про захист від недобросовісної конкуренції», «Про державну допомогу суб`єктам господарювання», цього Закону, інших законів та нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до цих законів;

пункти 1, 2 та 6 частини першої статті 7:

- у сфері здійснення контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції Антимонопольний комітет України має такі повноваження:

розглядати заяви і справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та проводити розслідування за цими заявами і справами;

приймати передбачені законодавством про захист економічної конкуренції розпорядження та рішення за заявами і справами, перевіряти та переглядати рішення у справах, надавати висновки щодо кваліфікації дій відповідно до законодавства про захист економічної конкуренції;

призначати експертизу та експерта з числа осіб, які володіють необхідними знаннями для надання експертного висновку.

7.4. Закон № 236/96:

частина перша статті 1:

недобросовісною конкуренцією є будь-які дії у конкуренції, що суперечать торговим та іншим чесним звичаям у господарській діяльності;

частина перша статті 4:

- неправомірним є використання імені, комерційного (фірмового) найменування, торговельної марки (знака для товарів і послуг), рекламних матеріалів, оформлення упаковки товарів і періодичних видань, інших позначень без дозволу (згоди) суб`єкта господарювання, який раніше почав використовувати їх або схожі на них позначення у господарській діяльності, що призвело чи може призвести до змішування з діяльністю цього суб`єкта господарювання;

стаття 27:

- процесуальні засади діяльності органів Антимонопольного комітету України щодо захисту від недобросовісної конкуренції, зокрема розгляд справ про недобросовісну конкуренцію, порядок виконання рішень та розпоряджень органів Антимонопольного комітету України, голів його територіальних відділень, їх перевірка, перегляд, оскарження та гарантії учасників процесу, інші питання щодо захисту від недобросовісної конкуренції регулюються законодавством про захист економічної конкуренції з урахуванням особливостей, визначених цим Законом;

абзац перший частини першої статті 30:

органи Антимонопольного комітету України у справах про недобросовісну конкуренцію приймають обов`язкові для виконання рішення про, зокрема: визнання факту недобросовісної конкуренції; припинення недобросовісної конкуренції; накладання штрафів.

7.5. Закон № 2210:

частина перша та друга статті 41:

- доказами у справі можуть бути будь-які фактичні дані, які дають можливість встановити наявність або відсутність порушення. Ці дані встановлюються такими засобами: поясненнями сторін і третіх осіб, поясненнями службових осіб та громадян, письмовими доказами, речовими доказами і висновками експертів. Усні пояснення сторін, третіх осіб, службових чи посадових осіб та громадян, які містять дані, що свідчать про наявність чи відсутність порушення, фіксуються у протоколі;

- збір доказів здійснюється Антимонопольним комітетом України, його територіальними відділеннями незалежно від місцезнаходження доказів;

частина перша статті 59:

- підставами для зміни, скасування чи визнання недійсними рішень органів Антимонопольного комітету України є: неповне з`ясування обставин, які мають значення для справи; недоведення обставин, які мають значення для справи і які визнано встановленими; невідповідність висновків, викладених у рішенні, обставинам справи; заборона концентрації відповідно до Закону України «Про санкції»; порушення або неправильне застосування норм матеріального чи процесуального права.

7.6. Закон № 3689:

стаття 1:

- знак - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб (у редакції, що діяла на час прийняття Рішення АМК);

стаття 5:

об`єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень; правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі, вимогам Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом; право власності на знак засвідчується свідоцтвом; обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг (у редакції, що діяла на час прийняття Рішення АМК);

пункти 2 та 4 статті 16:

- свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом;

- використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака (у редакції, що діяла на час прийняття Рішення АМК);

стаття 17:

власник свідоцтва повинен добросовісно користуватися правами, що випливають із свідоцтва (у редакції, що діяла на час прийняття Рішення АМК).

7.7. Закон № 3688:

стаття 5:

правова охорона надається промисловому зразку, що не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та відповідає умовам патентоспроможності; об`єктом промислового зразка може бути форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, які визначають зовнішній вигляд промислового виробу і призначені для задоволення естетичних та ергономічних потреб; право власності на промисловий зразок засвідчується патентом; обсяг правової охорони, що надається, визначається сукупністю суттєвих ознак промислового зразка, представлених на зображенні (зображеннях) виробу, внесеному до Реєстру, і засвідчується патентом з наведеною у ньому копією внесеного до Реєстру зображення виробу. Тлумачення ознак промислового зразка повинно здійснюватися в межах його опису (у редакції, що діяла на час прийняття Рішення АМК);

абзаци другий та третій пункту 2 статті 20:

- патент надає його власнику виключне право використовувати промисловий зразок за своїм розсудом, якщо таке використання не порушує прав інших власників патентів;

- використанням промислового зразка визнається виготовлення виробу із застосуванням запатентованого промислового зразка, застосування такого виробу, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого виробу в зазначених цілях (у редакції, що діяла на час прийняття Рішення АМК);

абзац перший пункт 1 статті 23:

Власник патенту повинен добросовісно користуватися виключним правом, що випливає з патенту (у редакції, що діяла на час прийняття Рішення АМК).

7.8. ГПК України:

частина перша статті 13:

- судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності;

частина перша статті 14:

- суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках. Збирання доказів у господарських справах не є обов`язком суду, крім випадків, встановлених цим Кодексом;

частина перша статті 74:

- кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень;

частина перша статті 76:

- належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування;

частина перша статті 77:

- обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування;

стаття 86:

- суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів;

- жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також вірогідність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності;

- суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів);

пункт 3 частини першої статті 308:

- суд касаційної інстанції за результатами розгляду касаційної скарги має право, зокрема, скасувати судові рішення повністю або частково і ухвалити нове рішення у відповідній частині або змінити рішення, не передаючи справи на новий розгляд;

частина перша статті 311:

- суд скасовує судове рішення повністю або частково і ухвалює нове рішення у відповідній частині або змінює його, якщо таке судове рішення, переглянуте в передбачених статтею 300 цього Кодексу межах, ухвалено з неправильним застосуванням норм матеріального права або порушенням норм процесуального права.

ПОЗИЦІЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ

8. Оцінка аргументів учасників справи і висновків попередніх судових інстанцій

8.1. Причиною виникнення спору зі справи є питання стосовно наявності підстав для визнання Рішення АМК недійсним.

8.2. Попередні судові інстанції у прийнятті оскаржуваних судових рішень виходили з того, що висновки АМК щодо схожості оформлення упаковки вермутів «ІНФОРМАЦІЯ_3» та «ІНФОРМАЦІЯ_2», а також можливості змішування діяльності названих суб`єктів господарювання є помилковими, оскільки: АМК не врахував, що він мав досліджувати схожість упаковок продукції в цілому та серед обізнаних і проінформованих споживачів алкогольної продукції (а саме: споживачів вермутів); АМК припустився помилки, порівнюючи торговельні знаки, що використовують НВП «Нива», Компанія і Товариство, а не їх промислові зразки. При тому, що промисловий зразок належить позивачеві на підставі охоронного документа, який недійсним у встановленому порядку не визнавався.

8.3. Водночас правовий зміст приписів частин третьої та п`ятої статті 13 ЦК України (межі здійснення цивільних прав), статті 10bis Паризької конвенції, частини першої статті 1 та статті 4 Закону № 236/96 (недобросовісна конкуренція та неправомірне використання позначень) визначають, що чесним звичаям у господарській діяльності суперечать та, відповідно, можуть бути визнані актом недобросовісної конкуренції будь-які дії, здатні викликати змішування відносно підприємства, товарів чи промислової або торговельної діяльності конкурента.

8.4. При цьому поняття «пріоритет», яке в Законі України «Про захист від недобросовісної конкуренції» використовується в розумінні переважного права на користування результатами правомірної, добросовісної та чесної підприємницької діяльності, з огляду на відмінності в сферах регулювання за своїм правовим змістом не є тотожним поняттю «пріоритет» за Законами України «Про охорону прав на промислові зразки», «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», які визначають пріоритет як першість заявки про реєстрацію відповідних прав.

8.5. Разом з тим з урахуванням приписів статей 27, 30 Закону № 236/96 (процесуальні засади діяльності органів Антимонопольного комітету України щодо захисту від недобросовісної конкуренції; рішення органів Антимонопольного комітету України), статей 3, 7, 19 Закону № 3659 (завдання Антимонопольного комітету України; повноваження Антимонопольного комітету України; гарантії здійснення повноважень Антимонопольного комітету України), статті 59 Закону № 2210 (підстави для зміни, скасування чи визнання недійсними рішень органів Антимонопольного комітету України), статті 5, пунктів 2, 4 статті 16 Закону № 3689 (умови надання правової охорони; права, що випливають із свідоцтва) та статті 5, пунктів 2, 3 статті 20 Закону № 3688 (умови надання правової охорони; права, що випливають з патенту) попередні судові інстанції у вирішенні даного судового спору мали виходити не лише з виключних прав власника зареєстрованої торговельної марки та/або промислового зразка щодо її/його використання, але й із загальних прав особи на користування результатами власної діяльності (якщо законом не встановлено іншого) та виключної компетенції органів антимонопольного комітету у сфері захисту від недобросовісної конкуренції, а також з фактичних обставин використання оформлення пакування (пляшки та етикетки) двома виробниками на одному ринку стосовно одного товару (алкогольного напою - вермуту), зовнішнє оформлення яких [загальне кольорове, композиційне та графічне оформлення пакування (пляшок та етикеток) товарів, місце і порядок розташування позначень та написів на них, друкарські шрифти позначень] є схожим до ступеню сплутування та може призвести до змішування діяльності НВП «Нива» з діяльністю Товариства і Компанії.

8.6. Реалізація положень наведених законодавчих приписів не пов`язана з наявністю чи відсутністю в особи, яка вважає свої права порушеними, охоронного документа, оскільки вони забезпечують захист від недобросовісної конкуренції, виходячи з першості у використанні власних досягнень (у даному випадку - оформлення пакування (пляшки та етикетки), що сприяє індивідуалізації суб`єкта господарювання).

Отже, істотне значення для правильного вирішення даного судового спору має саме схожість зовнішнього вигляду оформлення пакування (пляшки та етикетки), які фактично використовувалися НВП «Нива», з продукцією Компанії і Товариства.

8.7. Водночас використання промислового зразка за патентом України № НОМЕР_4 не лише для виготовлення та розповсюдження пляшки з етикеткою, але й для позначення певних товарів (чим є випуск відповідної алкогольної продукції) виходить за межі правового захисту, що надається власникові патенту згідно з пунктом 2 статті 20 Закону № 3688.

До того ж власник патенту повинен добросовісно користуватися виключним правом, що випливає з патенту (стаття 17 Закону № 3688).

8.8. За таких обставин попередні судові інстанції помилково послалися на те, що АМК безпідставно не були досліджені зареєстровані промислові зразки за патентами від 10.03.2016 № НОМЕР_4 та від 10.10.2008 № НОМЕР_1.

8.9. Разом з тим Верховний Суд погоджується з висновками попередніх судових інстанцій в частині необхідності дослідження схожості пакування товарів (продукції) в цілому (а не окремих її елементів).

8.10. Проте попередні судові інстанції помилково зазначили в рішенні про необхідність опитування саме обізнаних та проінформованих споживачів - споживачів вермутів через відсутність у матеріалах справи даних щодо наявності, усталеності, можливості відокремлення та групових ідентифікуючих ознак цієї категорії споживачів.

При цьому Верховний Суд вважає, що оскільки обізнані та проінформовані споживачі через власні індивідуальні відмінності мають набагато меншу від звичайної вірогідність придбати продукцію не того призначення або не того виробника (навіть за умови її схожості), то у вирішенні питань недобросовісної конкуренції орієнтуватись належить на звичайного пересічного споживача, в даному випадку - звичайного пересічного споживача алкогольних напоїв.

8.11. Таким чином АМК, правомірно дослідивши та встановивши можливість сплутування споживачами алкогольної продукції товарів позивача з товарами Товариства і Компанії через схожість в оформленні їх пакування (пляшок та етикеток вермутів «ІНФОРМАЦІЯ_3» та «ІНФОРМАЦІЯ_2»), з урахуванням першості Компанії і Товариства в їх використанні, в межах наявних повноважень дійшов обґрунтованого висновку щодо наявності в діях НВП «Нива» акту недобросовісної конкуренції та застосував передбачені законом санкції.

8.12. Із обставин, встановлених попередніми судовими інстанціями, вбачається, що висновок експерта № 09-02 не містить дослідження питань тотожності або схожості пакування (пляшок та етикеток) у цілому на предмет можливого змішування діяльності НВП «Нива» з діяльністю Товариства, тоді як результати соціологічного дослідження від 18-20.05.2018, наданого самим НВП «Нива», таку можливість підтверджують (щонайменше на рівні 20 %).

Водночас предметом дослідження комісійної судової експертизи (висновок від 05.10.2020) були зареєстровані об`єкти права інтелектуальної власності (за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_5 та патентом на промисловий зразок № НОМЕР_4), тоді як правильність кваліфікації АМК виявленого порушення залежить від загальної схожості упаковки (пакування) товарів позивача і Товариства.

8.13. Наявність на ринку України й товарів (продукції) інших виробників, на думку позивача, схожих за оформленням упаковки (пакування) з товарами Товариства, за відсутності втрати оформленням товарів Товариства розрізняльної здатності не можуть бути підставою для задоволення вимог НВП «Нива».

8.14. Пояснення НВП «Нива» щодо зміни ним оформлення пакування спірної продукції (з посиланням на лист до АМК від 10.10.2018; вх. № 8-09/12231 від 10.10.2018) не ґрунтуються на встановлених попередніми судовими інстанціями фактичних обставинах та перебувають поза межами касаційного перегляду (стаття 300 ГПК України), а тому не можуть бути визнані належними підставами для задоволення його вимог.

8.15. З огляду на наведене як місцевому, так і апеляційному господарським судам належало не перебирати на себе не притаманні судам функції органів АМК, а лише перевірити наявність чи відсутність передбачених статтею 59 Закону № 2210 підстав для визнання Рішення АМК недійсним.

8.16. У свою чергу, відсутність встановлених попередніми судовими інстанціями фактичних обставин щодо наявності підстав для визнання Рішення АМК недійсним (стаття 59 Закону № 2210) унеможливлює визнання правомірним задоволення позовних вимог НВП «Нива».

9. Висновки за результатами розгляду касаційних скарг

9.1. Місцевий та апеляційний господарські суди наведеного не врахували та припустилися неправильного застосування зазначених норм матеріального права, що згідно з приписами статті 311 ГПК України є підставою для скасування оскаржуваних судових рішень.

9.2. При цьому з урахуванням достатності (для правильного вирішення справи) встановлених попередніми судовими інстанціями фактичних обставин суд касаційної інстанції вважає за необхідне касаційні скарги Компанії та АМК задовольнити, оскаржувані рішення судів першої та апеляційної інстанцій зі справи скасувати та прийняти нове рішення про відмову в позові.

10. Судові витрати

У зв`язку зі скасуванням прийнятих місцевим та апеляційним господарськими судами рішень і задоволенням касаційних скарг Компанії та АМК судові витрати, пов`язані з поданням апеляційних і касаційних скарг, покладаються на НВП «Нива».

Керуючись статтями 129, 300, 308, 311, 315, 317 ГПК України, Верховний Суд

ПОСТАНОВИВ:

1. Касаційні скарги Антимонопольного комітету України та Компанії Бакарді енд Компані Лімітед задовольнити.

2. Рішення господарського суду міста Києва від 20.08.2019 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 24.11.2020 зі справи № 910/15222/18 скасувати.

3. Прийняти нове рішення, яким науково-виробничому підприємству «Нива» у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю - в задоволенні позову відмовити.

4. Стягнути з науково-виробничого підприємства «Нива» у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю на користь Антимонопольного комітету України 2 643 (дві тисячі шістсот сорок три) грн. судового збору за подання апеляційної скарги та 3 524 (три тисячі п`ятсот двадцять чотири) грн. судового збору за подання касаційної скарги.

5. Стягнути з науково-виробничого підприємства «Нива» у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю на користь Компанії Бакарді енд Компані Лімітед 2 643 (дві тисячі шістсот сорок три) грн. судового збору за подання апеляційної скарги та 3 524 (три тисячі п`ятсот двадцять чотири) грн. судового збору за подання касаційної скарги.

Видачу відповідних наказів доручити господарському суду міста Києва.

Постанова набирає законної сили з моменту її прийняття, є остаточною і оскарженню не підлягає.

Суддя Б. Львов

Суддя І. Булгакова

Суддя Т. Малашенкова