ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
УХВАЛА

про призначення експертизи

"24" лютого 2021 р. Справа№ 910/2913/19

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Полякова Б.М.

суддів: Пантелієнка В.О.

Доманської М.Л.

за участю секретаря судового засідання Михайлюченко О.Г.

перевіривши матеріали апеляційної скарги Закритого акціонерного товариства "Август-Бєл" (далі - ЗАТ "Август-Бєл", скаржник, заявник, відповідач - 2)

на рішення Господарського суду м. Києва від 13.08.2020 (суддя Щербаков С.О.)

у справі № 910/2913/19

за позовом Публічної компанії з обмеженою відповідальністю "КЕМІНОВА А/С"

до 1) Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України,

2) Закритого акціонерного товариства "Август-Бєл",

3) ДП "Український інститут інтелектуальної власності"

про визнання недійсними патенту України та зобов`язання вчинити дії

за участю представників сторін відповідно до протоколу судового засідання від 24.02.2021

ВСТАНОВИВ:

Рішенням Господарського суду м. Києва від 13.08.2020 позовні вимоги Публічної компанії з обмеженою відповідальністю "КЕМІНОВА А/С" задоволено. Визнано недійсним повністю патент України № UA 104372 на винахід "Гербіцидна композиція та спосіб боротьби з бур`янами у посівах культурних рослин". Зобов`язано Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України внести зміни до Державного реєстру патентів України на винаходи про визнання недійсним повністю патенту України № UA 104372 на винахід "Гербіцидна композиція та спосіб боротьби з бур`янами у посівах культурних рослин".

Не погоджуючись з рішенням суду першої інстанції, ЗАТ "Август-Бєл" звернулося до Північного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить рішення місцевого суду скасувати та прийняти нове рішення, яким у задоволенні позову відмовити.

Відповідно до витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи № 910/2913/19 між суддями від 29.10.2020 справа передана на розгляд колегії суддів у складі: головуючий суддя Поляков Б.М., судді Доманська М.Л., Пантелієнко В.О. Зазначена колегія суддів сформована відповідно до рішення загальних зборів суддів Північного апеляційного господарського суду від 02.10.2018 зі змінами від 12.11.2019.

Відтак, судова колегія зазначає, що визначений за допомогою автоматизованої системи розподілу судової справи склад колегії суддів є судом, встановленим законом, у розумінні ст. 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод.

Європейський суд з прав людини у рішенні у справі «Сокуренко і Стригун проти України» від 20 липня 2006 року вказав, що фраза «встановленого законом» поширюється не лише на правову основу самого існування «суду», але й дотримання таким судом певних норм, які регулюють його діяльність. У рішенні у справі «Zand v. Austria», висловлено думку, що термін «судом, встановленим законом» у ч. 1 ст. 6 Конвенції передбачає «усю організаційну структуру судів, включно з питаннями, що належать до юрисдикції певних категорій судів».

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 02.11.2020 відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою Закритого акціонерного товариства "Август-Бєл" на рішення Господарського суду м. Києва від 13.08.2020 у справі №910/2913/19, справу призначено до розгляду.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 02.12.2020 розгляд справи №910/2913/19 відкладено на 13.01.2021. Здійснено процесуальне правонаступництво Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України шляхом залучення ДП "Український інститут інтелектуальної власності" (ДП Укрпатент) до участі у справі в якості відповідача.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 13.01.2021 розгляд справи №910/2913/19 відкладено на 24.02.2021. Зобов`язано учасників справи подати до суду до 10.02.2021 письмові обґрунтування стосовно проведення або не проведення нової експертизи у справі, які питання слід ставити експертам, якій експертній установі доручити проведення експертизи та на кого покласти витрати за її проведення.

На виконання ухвали ПАГС від 13.01.2021 сторони у справі направили свої пояснення.

Від ЗАТ "Август-Бєл" (апелянта) надійшла заява про призначення комплексної експертизи об`єктів інтелектуальної власності. На вирішення судового експерта та спеціаліста скаржник пропонує винести наступні питання:

- Чи є речовина "поліоксіетильований спирт" (з винаходу за спірним патентом № 104372 від 27.01.2014) ідентичною та/або еквівалентною речовині "поліоксіетильований етер" (з винаходу за китайським патентом CN 102037986А)?

- Чи є речовина "сіль полікирбоксилату" (з винаходу за спірним патентом № 104372 від 27.01.2014) ідентичною та/або еквівалентною речовині "поліакрилат натрію" (з винаходу за китайським патентом CN 102037986А)?

- Чи відповідає винахід "Гербіцидна композиція та спосіб боротьби з бур`янами у посівах культурних рослин" за патентом України № 104372 від 27.01.2014 критерію патентоздатності "новизна", станом на дату пріоритету - 15.11.2011, відповідно до матеріалів даної справи?

- Чи відповідає винахід "Гербіцидна композиція та спосіб боротьби з бур`янами у посівах культурних рослин" за патентом України № 104372 від 27.01.2014 критерію патентоздатності "винахідницький рівень", станом на дату пріоритету - 15.11.2011, відповідно до матеріалів даної справи?

Також просить комплексну судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності доручити судовому експерту:

- Андрєєвій Альоні Вікторівні, яка має кваліфікацію судового експерта, з правом проведення судових експертиз за спеціальністю 13.3 "Дослідження, пов`язані з винаходами і корисними моделями".

Для проведення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності у справі № 910/2913/19 просить залучити спеціаліста, що має стаж діяльності та спеціальні знання і освіту у сфері хімії, а саме, Кучеренко Олену Володимирівну .

Від організації Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності" надійшли пояснення щодо проведення повторної судової експертизи у справі, в яких відповідач зазначає, що проведення повторної експертизи є доцільним, також відповідач-1 не заперечує проти клопотання ЗАТ "Август-Бєл", проте проведення експертизи просить доручити Київському науково-дослідницькому інституту судових експертиз Міністерства юстиції України.

Від Публічної компанії з обмеженою відповідальністю "Кемінова А/С" (позивача) надійшли додаткові пояснення щодо проведення повторної судової експертизи у справі, в яких позивач зазначає, що перші два питання, які ставить скаржник експертам є штучним намаганням залучити хіміка в експертний процес та спростувати наявні у справі докази.

Судом апеляційної інстанції встановлено, що матеріалах справи міститься Висновок експерта № 22-01 за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності від 28.01.2019, складений експертом Петренко С.А. на замовлення позивача. За результатами зазначеного дослідження у Висновку № 22-01 експертом було встановлено, що група винаходів "Гербіцидна композиція та спосіб боротьби з бур`янами у посівах культурних рослин", яка охороняється патентом України № 104372 , не мала «новизну» на дату пріоритету, а також те, що група винаходів "Гербіцидна композиція та спосіб боротьби з бур`янами у посівах культурних рослин", яка охороняється патентом України № 104372, не мала винахідницького рівня на дату пріоритету.

В свою чергу, відповідачем-2 було долучено до матеріалів справи Висновок експерта № 009-СІВ/19_від 21.06.2019 за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності, складений експертом Стародубовим І.В., на замовлення відповідача-2, відповідно до якого експерт дійшов наступних висновків:

1) Винахід "Гербіцидна композиція та спосіб боротьби з бур`янами у посівах культурних рослин" за патентом України на винахід № 104372 відповідає умові патентоздатності «новизна» станом на дату пріоритету, а саме 15.11.2011, відповідно до наданих для проведення експертизи матеріалів.

2) Винахід "Гербіцидна композиція та спосіб боротьби з бур`янами у посівах культурних рослин" за патентом України на винахід № 104372 відповідає умові патентоздатності «винахідницький рівень» станом на дату пріоритету, а саме 15.11.2011, відповідно до наданих для проведення експертизи матеріалів.

Враховуючи наявність двох протилежних, за результатами дослідження патенту України на винахід № 104372 "Гербіцидна композиція та спосіб боротьби з бур`янами у посівах культурних рослин", висновків експертів, наданих сторонами на підтвердження доводів, викладених у позовній заяві та, відповідно, у відзиві на позовну заяву відповідача-2, Господарським судом міста Києва було призначено експертизу об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України, на вирішення якої поставлено наступні питання:

- Чи відповідає винахід «Гербіцидна композиція та спосіб боротьби з бур`янами у посівах культурних рослин» за патентом України № 104372 від 27.01.2014 критерію патентоздатності «новизна», станом на дату пріоритету - 15.11.2011, відповідно до матеріалів даної справи?;

- Чи відповідає винахід «Гербіцидна композиція та спосіб боротьби з бур`янами у посівах культурних рослин» за патентом України № 104372 від 27.01.2014 критерію патентоздатності «винахідницький рівень», станом на дату пріоритету - 15.11.2011, відповідно до матеріалів даної справи?.

У Висновку експертів № 187/19 за результатами комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 26.12.2019 судовими експертами Фоя О.А. та Чабанець Т.М. встановлено:

1) Винахід «Гербіцидна композиція та спосіб боротьби з бур`янами у посівах культурних рослин» за патентом України № 104372 від 27.01.2014 не відповідає критерію патентоздатності «новизна», станом на дату пріоритету - 15.11.2011, відповідно до матеріалів даної справи.

2) Винахід «Гербіцидна композиція та спосіб боротьби з бур`янами у посівах культурних рослин» за патентом України № 104372 від 27.01.2014 не відповідає критерію патентоздатності «винахідницький рівень», станом на дату пріоритету - 15.11.2011, відповідно до матеріалів даної справи.

28.05.2020 відповідач-2 подав заяву про призначення повторної експертизи, в якій просив суд призначити у справі повторну судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручити Київському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, у призначені та проведенні якої судом першої інстанції було відмовлено.

Є очевидним, що в матеріалах справи містяться протилежні за своїм змістом висновки експертів, що ґрунтуються на різних методичних підходах проведення досліджень та різному порядку оцінки наявних матеріалів справи. Усі зазначені розбіжності між наявними у справі висновками та їх причини Господарським судом м. Києва з`ясовані не були, оскільки у задоволенні клопотання Відповідача-2 про виклик відповідних експертів для надання пояснень судом було відмовлено.

Крім того, відповідно до усталеної практики Європейського суду з прав людини, невід`ємними частинами права на суд необхідно розглядати, зокрема, такі вимоги, як змагальність процесу (Екбатані проти Швеції (Ekbatani v. Sweden), заява №10563/83, п. 24-33) та право на ефективну участь (Т. проти Сполученого Королівства (Т. v. the United Kingdom), заява №24724/94, п. 83-89). Принцип змагальності спільно з принципом рівності є одним з основних елементів поняття «право на справедливий суд», що гарантоване Конвенцією.

Колегія суддів зазначає, що для прийняття законного рішення у даній справі необхідні спеціальні знання, якими володіють судові експерти та яких немає у суду.

Колегія суддів зауважує, що призначає дану експертизу відповідно до позиції Верховного Суду, яку висловив касаційний суд у п. 92 постанови від 30.01.2020 у справі №910/21726/17.

Так, направляючи справу на новий розгляд до суду апеляційної інстанції, Верховний суд зауважив, що суд апеляційної інстанції для усунення протиріч під час оцінки наявних у висновках експертів доказів протилежного змісту, мав призначити експертизу відповідно до положень глав 5, 6 розділу І ГПК.

Крім того, колегія суддів зауважує, що якщо доводи апеляційної скарги стосуються питань, які носять технічний характер щодо предмету спору та незгоди з висновками проведеної судом першої інстанції експертизи, в цьому випадку суд апеляційної інстанції має залучити до участі у справі відповідного фахівця в цій області, шляхом призначення експертизи.

З огляду на зазначене, колегія суддів за ініціативою сторін у справі вирішила призначити повторну експертизу, що також відповідає вищезазначеній практиці Верховного Суду.

Однак, з метою усунення найменших сумнівів у неупередженості суду, колегія суддів вважає за доцільне доручити проведення експертизи іншій експертній установі, а не запропонованій відповідачами у своєму клопотанні, а саме Товариству з обмеженою відповідальністю «Офіс незалежних експертів» (04107, м. Київ, вул. Багговутівська, 17-21).

Також, колегія суддів, враховуючи положення ст. 99 ГПК України, де визначено, що суд має право визначити експерта, зобов`язує Товариство з обмеженою відповідальністю «Офіс незалежних експертів» надати до апеляційного суду список експертів, які можуть провести повторну експертизу об`єктів інтелектуальної власності у справі № 910/2913/19, для уникнення підстав для відводів залученим до проведення експертизи судовим експертам.

У відповідності до положень ст.1 Закону України «Про судову експертизу» судова експертиза - це дослідження експертом на основі спеціальних знань матеріальних об`єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про обставини справи.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст.98 ГПК України висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному законодавством. Предметом висновку експерта може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань.

Згідно з ч.1 ст.99 ГПК України суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов: 1) для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо; 2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів.

Відповідно до ч. 3 ст.99 ГПК України при призначенні експертизи судом експерт або експертна установа обирається сторонами за взаємною згодою, а якщо такої згоди не досягнуто у встановлений судом строк, експерта чи експертну установу визначає суд. З урахуванням обставин справи суд має право визначити експерта чи експертну установу самостійно. У разі необхідності може бути призначено декілька експертів для підготовки одного висновку (комісійна або комплексна експертиза).

Ч.ч. 4, 5 ст.99 ГПК України встановлено, що питання, з яких має бути проведена експертиза, що призначається судом, визначаються судом. Учасники справи мають право запропонувати суду питання, роз`яснення яких, на їхню думку, потребує висновку експерта. У разі відхилення або зміни питань, запропонованих учасниками справи, суд зобов`язаний мотивувати таке відхилення або зміну.

Колегія суддів апеляційного господарського суду погоджується зауваженнями позивача, що перші два питання виходять за предмет спору, оскільки спір зводиться до наявності "новизни" у спірному патенті, у зв`язку з чим колегія вважає за потрібне залишити 3,4 питання, які запропоновані відповідачем у поясненнях щодо призначення експертизи.

Витрати, пов`язані з проведенням судової експертизи, під час судового розгляду має нести заінтересована сторона, а у разі призначення господарським судом судової експертизи з власної ініціативи - сторона, визначена в ухвалі господарського суду про призначення експертизи.

Колегія суддів вважає за необхідне, витрати, пов`язані з проведенням судової експертизи, покласти на позивача та відповідача-2.

Експерту роз`яснити права та обов`язки, передбачені статтею 69 Господарського процесуального кодексу України, та попередити його про кримінальну відповідальність, передбачену статтею 385 Кримінального кодексу України за відмову від виконання покладених обов`язків та статтею 384 Кримінального кодексу України за дачу завідомо неправдивого висновку.

Відповідно до ст. 228 ГПК України господарський суд має право зупинити провадження у справі за клопотанням сторони, а також з власної ініціативи у випадках, зокрема, призначення господарським судом судової експертизи.

Згідно п. 6 ч. 1 ст. 229 ГПК України провадження у справі зупиняється у випадках, встановлених п. 2 ч. 1 ст. 228 цього кодексу - на час проведення експертизи.

Отже, у зв`язку з призначенням експертизи об`єктів інтелектуальної власності провадження у даній справі підлягає зупиненню на час проведення експертизи відповідно до статей 228, 229 ГПК України.

Керуючись ст. ст. 123, 125, 127, 98, 99, 100, 228, 229, 234, 235, Північний апеляційний господарський суд,-

УХВАЛИВ:

1. Клопотання Закритого акціонерного товариства "Август-Бєл" та ДП "Український інститут інтелектуальної власності" про призначення додаткової експертизи задовольнити частково.

2. Призначити повторну експертизу об`єктів інтелектуальної власності у справі № 910/2913/19.

3. Проведення експертизи доручити Товариству з обмеженою відповідальністю «Офіс незалежних експертів» (04107, м. Київ, вул. Багговутівська, 17-21).

4. На вирішення експертів поставити наступні запитання:

4.1. Чи відповіднає винахід "Гербіцидна композиція та спосіб боротьби з бур`янами у посівах культурних рослин" за патентом України № 104372 від 27.01.2014 критерію патентоздатності "новизна", станом на дату пріоритету - 15.11.2011, відповідно до матеріалів даної справи?

4.2. Чи відповідає винахід "Гербіцидна композиція та спосіб боротьби з бур`янами у посівах культурних рослин" за патентом України № 104372 від 27.01.2014 критерію патентоздатності "винахідницький рівень", станом на дату пріоритету - 15.11.2011, відповідно до матеріалів даної справи?

5. Витрати за проведення повторної експертизи покласти на Публічну компанію з обмеженою відповідальністю "КЕМІНОВА А/С" та Закрите акціонерне товариство "Август-Бєл" порівну.

6. Попередити експерта (експертів), які будуть проводити експертизу, про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивого висновку, також відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків відповідно до статей 384, 385 Кримінального кодексу України.

7. Для проведення експертизи надіслати до Товариству з обмеженою відповідальністю «Офіс незалежних експертів» (04107, м. Київ, вул. Багговутівська, 17-21) матеріали справи № 910/2913/19.

8. Зобов`язати учасників судового процесу - на вимогу експерта надати в суд всі документи та матеріали, необхідні для проведення експертизи.

9. Зупинити апеляційне провадження по справі № 910/2913/19 до закінчення проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності .

10. Копію ухвали апеляційного господарського суду надіслати сторонам та Товариству з обмеженою відповідальністю «Офіс незалежних експертів» (04107, м. Київ, вул. Багговутівська, 17-21).

11. Ухвала набирає законної сили з дня її прийняття. Порядок касаційного оскарження передбачено ст. 287 ГПК України.

Головуючий суддя Б.М. Поляков

Судді В.О. Пантелієнко

М.Л. Доманська