УХВАЛА

25.02.2021Справа № 910/10855/20

Господарський суд міста Києва у складі судді Щербакова С.О., за участю секретаря судового засідання Філон І.М. та помічника судді Усамової А.Р., розглянувши матеріали господарської справи

за позовом Компанії "Мерк Кенада Інк."

до 1) Компанії КРКА д.д.Ново мєсто, Словенія,

2) Міністерства охорони здоров`я України

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмет спору, на стороні відповідача-2 - Державне підприємство "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров`я України"

про захист порушеного права інтелектуальної власності

Представники:

від позивача: Казанкіна А.Ю.;

від відповідача-1: Назаренко Є.О.;

від відповідача-2: не з`явився;

від третьої особи: Дараган О.Ю.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Компанія "Мерк Кенада Інк." (далі-позивач) звернулася до Господарського суду міста Києва з позовом до Компанії КРКА д.д. Ново мєсто, Словенія (далі-відповідач 1) та Міністерства охорони здоров`я України (далі-відповідач 2) в якому просить суд:

- зобов`язати Компанію КРКА д.д. Ново мєсто, Словенія припинити порушення прав "Мерк Кенада Інк." на винахід за патентом України № НОМЕР_1;

- заборонити Компанії КРКА д.д. Ново мєсто, Словенія використовувати винахід (сполука еторикоксиб) за патентом України № НОМЕР_1 у лікарському засобі "ІНФОРМАЦІЯ_1", що містить сполуку еторикоксиб;

- зобов`язати Міністерство охорони здоров`я України відмовити в державній реєстрації лікарського засобу "ІНФОРМАЦІЯ_1", у формі таблеток, вкритих плівковою оболонкою, по 30 мг, 60 мг, 90 мг, 120 мг по 7 таблеток у блістері, по 1 або по 4 блістери у коробці.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що позивач є власником патенту України № НОМЕР_1 на винахід "Заміщені піридини, фармацевтична композиція на їх основі та спосіб лікування опосередкованих циклооксигеназою захворювань". Як зазначає позивач, 04.05.2020 Державним підприємством "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров`я України" було прийнято до розгляду заяву Компанії КРКА д.д. Ново мєсто, Словенія про державну реєстрацію лікарського засобу "ІНФОРМАЦІЯ_1" у формі таблеток, вкритих плівковою оболонкою, по 30 мг, 60 мг, 90 мг, 120 мг по 7 таблеток у блістері, по 1 або по 4 блістери у коробці, проте, як зазначає позивач, останній не надав відповідачу-1 дозволу на використання винаходу за патентом України № НОМЕР_1 у вищевказаному лікарському засобі.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 29.07.2020 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі. Розгляд справи здійснюється в порядку загального позовного провадження. Підготовче засідання призначено на 28.01.2021. Зокрема, зобов`язано позивача надати до суду належним чином (нотаріально) засвідчені переклади на словенську мову копії ухвали Господарського суду міста Києва від 29.07.2020 року про відкриття провадження у справі № 910/10855/20 у трьох примірниках та позовну заяву з додатками в трьох примірниках, в термін до 28.08.2020. Зупинено провадження у справі №910/10855/20, у зв`язку зі зверненням з судовим дорученням про надання правової допомоги (вручення документів) до The Ministry of Justice of the Republic of Slovenia (Zupanciceva 3, 1000 Ljubljana, Slovenia), до 27.01.2021.

17.08.2020 через відділ автоматизованого документообігу суду від Компанії "Мерк Кенада Інк." надійшло клопотання про забезпечення позову, в якому позивач просить суд заборонити Державному підприємству "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров`я України" видавати висновок про рекомендацію до реєстрації лікарського засобу "ІНФОРМАЦІЯ_1"; заборонити Державному підприємству "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров`я України" вносити будь-які зміни до реєстраційних матеріалів лікарського засобу "ІНФОРМАЦІЯ_1", в тому числі і такі, що мають наслідком зміну назви лікарського засобу, зміну заявника або виробника, їх найменування тощо.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 20.08.2020 поновлено провадження у справі № 910/10855/20 для розгляду клопотання про забезпечення позову.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 20.08.2020 заяву Компанії "Мерк Кенада Інк." про забезпечення позову - задоволено. До набрання рішенням законної сили у справі № 910/10855/20 вжито заходи до забезпечення позову.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 20.08.2020 зупинено провадження у справі №910/10855/20, у зв`язку з необхідністю повідомлення у встановленому законом порядку Компанію КРКА д.д.Ново мєсто, Словенія про розгляд даної справи шляхом звернення з судовим дорученням про надання правової допомоги (вручення документів) до The Ministry of Justice of the Republic of Slovenia, до 27.01.2021.

01.09.2020 через відділ автоматизованого документообігу суду від Державного підприємства "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров`я України" надійшли письмові пояснення, в яких третя особа зазначає, що Центр може рекомендувати МОЗ України відмовити в державній реєстрації лікарського засобу лише на підставі рішення суду, яке набрало законної сили, відносно порушення відповідачем-1 прав, захищених патентом України № НОМЕР_1 на лікарський засіб «ІНФОРМАЦІЯ_1», таблетки вкриті плівковою оболонкою, по 30 мг, 60 мг, 90 мг, 120 мг по 7 таблеток у блістері, по 1 або по 4 блістери у коробці.

14.09.2020 через відділ автоматизованого документообігу суду від Міністерства охорони здоров`я України надійшов відзив на позовну заяву, в якому відповідач-2 зазначає, що станом на 02.09.2020 на адресу Міністерства не надходило жодного висновку державного експертного центру стосовно реєстрації лікарського засобу «ІНФОРМАЦІЯ_1».

22.01.2021 через відділ автоматизованого документообігу суду від Компанії КРКА д.д.Ново мєсто, Словенія надійшов відзив на позовну заяву, в якому відповідач-1 зазначає, що він не здійснює виробництво, імпорт, продаж чи інших жодних дій щодо реалізації лікарського засобу на території України, а лише вчиняє дії спрямовані на реєстрацію для випуску своєї продукції на українському ринку після закінчення терміну дії патенту позивача.

25.01.2021 через відділ автоматизованого документообігу суду від Державного підприємства "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров`я України" надійшли документи на виконання вимог ухвали суду від 29.07.2020, а саме копії реєстраційних матеріалів лікарських засобів.

28.01.2021 позивач через відділ автоматизованого документообігу суду подав відповідь на відзив, в якій зазначає, що подання відповідачем-1 заяви про реєстрацію лікарського засобу «ІНФОРМАЦІЯ_1» свідчить про порушення останнім прав позивача на винахід за патентом України № НОМЕР_1.

Також, 28.01.2021 позивач подав до суду клопотання про призначення судової експертизи, в якому просить суд призначити у даній справі судову експертизу об`єктів права інтелектуальної власності, проведення якої доручити судовому експерту Петренку Сергію Анатолійовичу. На вирішення експерта поставити наступне питання: «Чи використана кожна ознака, включена до незалежного пункту формули винаходу за патентом України на винахід № НОМЕР_1 , або ознака, еквівалентна їй, у лікарському засобі "ІНФОРМАЦІЯ_1", виробництва КРКА д.д.Ново мєсто, Словенія?».

У судовому засіданні 28.01.2021 третя особа подала клопотання, в якому просить суд розгляд справи № 910/10855/20 проводити у закритому судовому засіданні.

Також, 28.01.2021 третя особа подала клопотання щодо виплати грошової компенсації витрат, в якому просить суд стягнути з Компанії "Мерк Кенада Інк." на користь Державного підприємства "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров`я України" витрати, пов`язані із наданням доказів у розмірі 5 171, 93 грн.

У судовому засіданні 28.01.2021 оголошено перерву до 25.02.2021.

У цьому судовому засіданні представник третьої особи підтримав раніше подане клопотання про розгляд справи в закритому судовому засіданні.

Представник відповідача-1 підтримав подане третьою особою клопотання.

Представник позивача поклався на розсуд суду щодо задоволення вказаного клопотання.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 25.02.2021 клопотання Державного підприємства "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров`я України" про розгляд справи у закритому судовому засіданні - задоволено. Розгляд справи № 910/10855/20 здійснюється у закритому судовому засіданні.

Також, у цьому судовому засіданні представник позивача підтримав раніше подане клопотання про призначення експертизи у даній справі.

Представник відповідача-1 заперечив проти задоволення вказаного клопотання

Представник третьої особи поклався на розсуд суду щодо задоволення клопотання та призначення експертизи у даній справі.

Представник відповідача-2 у судове засідання не з`явився, однак про час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, що підтверджується рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення.

Отже, розглянувши клопотання представника позивача про призначення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності у справі, суд дійшов висновку про задоволення клопотання, з огляду на наступне.

Відповідно до ч. 1-3 ст. 99 Господарського процесуального кодексу України, суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов:

1) для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо;

2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів.

При призначенні експертизи судом експерт або експертна установа обирається сторонами за взаємною згодою, а якщо такої згоди не досягнуто у встановлений судом строк, експерта чи експертну установу визначає суд. З урахуванням обставин справи суд має право визначити експерта чи експертну установу самостійно. У разі необхідності може бути призначено декілька експертів для підготовки одного висновку (комісійна або комплексна експертиза).

Судова експертиза призначається лише у разі дійсної потреби у спеціальних знаннях для встановлення фактичних даних, що входять до предмета доказування, тобто у разі, коли висновок експерта не можуть замінити інші засоби доказування. Якщо наявні у справі докази є взаємно суперечливими, їх оцінку в разі необхідності може бути здійснено господарським судом з призначенням відповідної судової експертизи.

Суд відзначає, що в обґрунтування своїх вимог позивач посилається на те, що лікарський засіб "ІНФОРМАЦІЯ_1" у формі таблеток, вкритих плівковою оболонкою, по 30 мг, 60 мг, 90 мг, 120 мг по 7 таблеток у блістері, по 1 або по 4 блістери у коробці, поданий на реєстрацію відповідачем-1 містить в собі сполуку еторикоксиб, захищену патентом позивача № НОМЕР_1, чим, як зазначає позивач, порушуються його виключні права на використання винаходу за патентом України № НОМЕР_1, оскільки позивач не надав відповідачу-1 дозволу на використання винаходу за патентом України № НОМЕР_1 у вищевказаному лікарському засобі.

Частинами 4-7 ст. 99 Господарського процесуального кодексу України, питання, з яких має бути проведена експертиза, що призначається судом, визначаються судом. Учасники справи мають право запропонувати суду питання, роз`яснення яких, на їхню думку, потребує висновку експерта. У разі відхилення або зміни питань, запропонованих учасниками справи, суд зобов`язаний мотивувати таке відхилення або зміну. Питання, які ставляться експерту, і його висновок з них не можуть виходити за межі спеціальних знань експерта.

Призначений судом експерт невідкладно повинен повідомити суд про неможливість проведення ним експертизи через відсутність у нього необхідних знань або без залучення інших експертів.

Враховуючи викладене, оскільки, для роз`яснення питань, які виникли при вирішенні даного спору, необхідні спеціальні знання, зокрема, для встановлення того, чи використані ознаки, включені до незалежного пункту формули винаходу за патентом України на винахід № НОМЕР_1 або ознака еквівалентна їй, у лікарському засобі "ІНФОРМАЦІЯ_1", суд дійшов висновку про наявність підстав для призначення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності.

Згідно зі ст. 7 Закону України "Про судову експертизу", судово-експертну діяльність здійснюють державні спеціалізовані установи, їх територіальні філії, експертні установи комунальної форми власності, а також судові експерти, які не є працівниками зазначених установ, та інші фахівці (експерти) з відповідних галузей знань у порядку та на умовах, визначених цим Законом. До державних спеціалізованих установ належать, зокрема, науково-дослідні установи судових експертиз Міністерства юстиції України.

Атестовані відповідно до цього Закону судові експерти включаються до державного Реєстру атестованих судових експертів, ведення якого покладається на Міністерство юстиції України (ч. 1 ст. ст. 9 Закону України "Про судову експертизу").

Відповідно до ч. 2 ст. 9 Закону України "Про судову експертизу" особа або орган, які призначають або замовляють судову експертизу, можуть доручити її проведення тим судовим експертам, яких внесено до державного Реєстру атестованих судових експертів, або іншим фахівцям з відповідних галузей знань, якщо інше не встановлено законом.

Так, у поданому клопотанні позивач просить суд проведення судової експертизи об`єктів права інтелектуальної власності доручити судовому експерту Петренку Сергію Анатолійовичу.

З Картки атестованого судового експерта (розміщена в Реєстрі атестованих судових експертів за посиланням https://rase.minjust.gov.ua/) вбачається, що Петренко Сергій Анатолійович є фахівцем, який має кваліфікацію судового експерта за спеціальностями: 13.3 дослідження, пов`язані з винаходами та корисними моделями, 13.4 дослідження, пов`язані з промисловими зразками; 13.6 дослідження, пов`язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними значеннями.

Відповідно до ч. 1 ст. 100 Господарського процесуального кодексу України, про призначення експертизи суд постановляє ухвалу, в якій зазначає підстави проведення експертизи, питання, з яких експерт має надати суду висновок, особу (осіб), якій доручено проведення експертизи, перелік матеріалів, що надаються для дослідження, та інші дані, які мають значення для проведення експертизи.

На підставі вищезазначеного, з урахуванням вимог Господарського процесуального кодексу України, Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5, з метою встановлення правомірності заявлених позовних вимог, всебічного, повного та об`єктивного розгляду спору й вирішення питань, що потребують спеціальних знань, суд дійшов висновку щодо призначення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності у даній справі, проведення якої доручає атестованому судовому експерту Петренку Сергію Анатолійовичу (03150, вул. Казимира Малевича, 11 корп. 4, оф. 1304).

Частиною 2 статті 125 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що суд може зобов`язати учасника справи, який заявив клопотання про виклик свідка, призначення експертизи, залучення спеціаліста, перекладача, забезпечення, витребування або огляд доказів за їх місцезнаходженням, попередньо (авансом) оплатити витрати, пов`язані з відповідною процесуальною дією. Якщо клопотання заявили декілька учасників справи, необхідну грошову суму авансом в рівних частках сплачують відповідні учасники справи, а у випадках, коли відповідна процесуальна дія здійснюється з ініціативи суду, - сторони в рівних частках.

У випадках, коли сума витрат на оплату послуг експерта, спеціаліста, перекладача або витрат особи, яка надала доказ на вимогу суду, повністю не була сплачена учасниками справи попередньо або в порядку забезпечення судових витрат, суд стягує ці суми на користь спеціаліста, перекладача, експерта чи експертної установи зі сторони, визначеної судом відповідно до правил про розподіл судових витрат, встановлених цим Кодексом (ч. 3 ст. 127 Господарського процесуального кодексу України).

Враховуючи, що питання про призначення судової експертизи було розглянуто судом за клопотанням позивача, який є заінтересованою особою у її проведенні, витрати, пов`язані з попередньою оплатою проведення судової експертизи, покладаються на Компанію «Мерк Кенада Інк.».

Згідно ч. 1 ст. 228 Господарського процесуального кодексу України, суд може за заявою учасника справи, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі у випадках призначення судом експертизи.

У зв`язку із призначенням судової експертизи, провадження у справі № 910/10855/20 підлягає зупиненню.

Керуючись ст.ст. 99, 100, ч. 1 ст. 228, 234 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва

УХВАЛИВ:

1. Клопотання Компанії "Мерк Кенада Інк." - задовольнити.

2. Призначити у справі № 910/10855/20 судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручити атестованому судовому експерту Петренку Сергію Анатолійовичу (03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11 корп. 4, оф. 1304).

3. На вирішення експерта винести наступне питання:

- Чи використана кожна ознака, включена до незалежного пункту формули винаходу за патентом України на винахід НОМЕР_1, або ознака, еквівалентна їй, у лікарському засобі "ІНФОРМАЦІЯ_1", виробництва КРКА д.д.Ново мєсто, Словенія?

4. Оплату витрат по проведенню судової експертизи покласти на Компанію "Мерк Кенада Інк." .

5. Зобов`язати судового експерта направити на адресу для листування Компанії "Мерк Кенада Інк." (01032, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 110, 9 поверх, Адвокатське об`єднання «Дубинський і Ошарова») оригінал рахунку на оплату експертизи.

6. Зобов`язати Компанію "Мерк Кенада Інк." надати експерту докази проведення оплати послуг по проведенню судової експертизи.

7. Попередити експерта про відповідальність, передбачену ст. ст. 384, 385 Кримінального кодексу України за дачу завідомо неправдивого висновку та відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків.

8. Зобов`язати експерта після проведення судової експертизи надати суду висновок судового експерта.

9. Провадження у справі № 910/10855/20 зупинити до закінчення проведення судової експертизи.

10. Матеріали справи № 910/10855/20 надіслати судовому експерту Петренку Сергію Анатолійовичу (03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11 корп. 4, оф. 1304).

Ухвала набрала законної сили з моменту її оголошення.

Дата складання та підписання повного тексту ухвали 02.03.2021.

Відповідно до ч. 1 ст. 235 Господарського процесуального кодексу України, ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення, якщо інше не передбачено цим Кодексом чи Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку, протягом десяти днів з дня її проголошення, з урахуванням вимог ст. 256 Господарського процесуального кодексу України.

Суддя С.О. Щербаков