УХВАЛА

02.03.2021Справа № 910/3064/21

Суддя Картавцева Ю.В., розглянувши матеріали

за позовом Мінісо Гонг Конг Лімітед (Miniso Hong Kong Limited)

до 1) Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності»,

2) ДУНГУАНЬ УСУПСО ТРЕЙДІНГ КО., ЛТД,

3) Вей Лей,

4) Товариства з обмеженою відповідальністю «АТАМІ»,

5) Фізичної особи-підприємця Баличак Ірини Михайлівни,

6) Фізичної особи-підприємця Маланія Андрія Володимировича,

7) Фізичної особи-підприємця Буджака Миколи Федоровича,

8) Фізичної особи-підприємця Врубеля Валерія Миколайовича,

9) Фізичної особи-підприємця Никифоренко Ганни Вікторівни,

10) Фізичної особи-підприємця Буджака Павла Миколайовича,

11) Фізичної особи-підприємця Бєлинської Мілени Михайлівни,

12) Фізичної особи-підприємця Рублевської Ольги Ігорівни,

13) Фізичної особи-підприємця Рублевської Тетяни Андріївни,

14) Фізичної особи-підприємця Рублевського Павла Івановича,

15) Фізичної особи-підприємця Ободовського Максима Володимировича,

16) Фізичної особи-підприємця Маметкулової Ірини Геннадіївни,

17) Фізичної особи-підприємця Деменєва Юрія Олександровича,

18) Фізичної особи-підприємця Шиняєвої Лариси Володимирівни,

19) Фізичної особи-підприємця Деменєвої Ольги Олександрівни,

20) Фізичної особи-підприємця Воронкової Юлії Юріївни

про визнання недійсним свідоцтва, визнання недійсною міжнародної реєстрації торгівельної марки, зобов`язання вчинити дії, припинення порушення прав інтелектуальної власності

ВСТАНОВИВ:

Мінісо Гонг Конг Лімітед (Miniso Hong Kong Limited) звернулась до Господарського суду міста Києва з позовом до Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності», ДУНГУАНЬ УСУПСО ТРЕЙДІНГ КО., ЛТД, Вей Лей, Товариства з обмеженою відповідальністю «АТАМІ», Фізичної особи-підприємця Баличак Ірини Михайлівни, Фізичної особи-підприємця Маланія Андрія Володимировича, Фізичної особи-підприємця Буджака Миколи Федоровича, Фізичної особи-підприємця Врубеля Валерія Миколайовича, Фізичної особи-підприємця Никифоренко Ганни Вікторівни, Фізичної особи-підприємця Буджака Павла Миколайовича, Фізичної особи-підприємця Бєлинської Мілени Михайлівни, Фізичної особи-підприємця Рублевської Ольги Ігорівни, Фізичної особи-підприємця Рублевської Тетяни Андріївни, Фізичної особи-підприємця Рублевського Павла Івановича, Фізичної особи-підприємця Ободовського Максима Володимировича, Фізичної особи-підприємця Маметкулової Ірини Геннадіївни, Фізичної особи-підприємця Деменєва Юрія Олександровича, Фізичної особи-підприємця Шиняєвої Лариси Володимирівни, Фізичної особи-підприємця Деменєвої Ольги Олександрівни, Фізичної особи-підприємця Воронкової Юлії Юріївни, у якому просить суд:

1) визнати недійсним свідоцтво на торговельну марку від 13 січня 2021 року № 289929 (" USUPSO "), власником якого є Дунгуань Усупсо Трейдінг Ко.;

2) зобов`язати Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності" внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки стосовно визнання недійсним свідоцтва України на торговельну марку від 13 січня 2021 року № 289929 (" USUPSO ") повністю та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність";

3) визнати недійсною міжнародну реєстрацію торговельної марки № 1384081 ("USUPSO") повністю, власником якої є Вей Лей;

4) зобов`язати Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності" повідомити Міжнародне Бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності про визнання недійсними повністю на території України міжнародної реєстрації № 1384081 ("USUPSO");

5) зобов`язати Дунгуань Усупсо Трейдінг Ко. та Товариство з обмеженою відповідальністю "АТАМІ" припинити будь-яке використання без згоди Мінісо Гонг Конг Лімітед позначення, схожого із торговельною маркою "N SO", зареєстрованою за Свідоцтвом України № 240288 стосовно наведених у Свідоцтві № 240288 товарів та послуг та споріднених з ними, зокрема, заборонити використання позначень із частиною "SO", графічною частиною зображення білого кольору у вигляді "смайлу", червоного кольору та ієрогліфів білого кольору;

6) заборонити фізичній особі-підприємцю Баличак Ірина Михайлівна, фізичній особі-підприємцю Маланій Андрій Володимирович, фізичній особі-підприємцю Буджак Микола Федорович, фізичній особі-підприємцю Врубель Валерій Миколайович, фізичній особі-підприємцю Никифоренко Ганна Вікторівна, фізичній особі-підприємцю Буджак Павло Миколайович, фізичній особі-підприємцю Бєлінська Мілена Михайлівна, фізичній особі-підприємцю Рублевська Ольга Ігоревна, фізичній особі- підприємцю Рублевська Тетяна Андріївна, фізичній особі-підприємцю Рублевський Павло Іванович, фізичній особі-підприємцю Ободовський Максим Володимирович, фізичній особі-підприємцю Маметкулова Ірина Геннадіївна, фізичній особі-підприємцю Деменєв Юрій Олександрович, фізичній особі-підприємцю Шиняєва Лариса Володимирівна, фізичній особі-підприємцю Деменєва Ольга Олександрівна, фізичній особі-підприємцю Воронкова Юлія Юріївна будь-яке використання без згоди Мінісо Гонг Конг Лімітед позначення, схожого із торговельною маркою "N SO", зареєстрованою за Свідоцтвом України № 240288 стосовно наведених у Свідоцтві № 240288 товарів та послуг та споріднених з ними, зокрема, заборонити використання частини "SO" на вивісках магазинів (зовні та всередині), оформленні магазинів та рекламних матеріалах, графічної частини зображення білого кольору у вигляді "смайлу" на вивісках магазинів (зовні та всередині), оформленні магазинів та рекламних матеріалах; червоного кольору на вивісках магазинів (зовні та всередині), оформленні магазинів та рекламних матеріалах; ієрогліфів білого кольору на вивісках магазинів (зовні та всередині), оформленні магазинів та рекламних матеріалах;

7) зобов`язати в термін, що не перевищує семи календарних днів з моменту набрання законної сили рішення суду демонтувати вивіски та змінити назви магазинів "USUPSO" із використанням позначень із частиною "SO", графічною частиною зображення білого кольору у вигляді "смайлу", червоного кольору та ієрогліфів білого кольору відповідно:

фізичну особу-підприємця Баличак Ірина Михайлівна - магазин за адресою: вул. Кульпарківська 226-А, ТРЦ "Victoria Gardens";

фізичну особу-підприємця Маланій Андрій Володимирович - магазин за адресою: вул. Під Дубом, 6, ТРЦ "Форум";

фізичну особу-підприємця Буджак Микола Федорович - магазин за адресою: вул. Залаегерсег 18 ТРЦ "Fabrika";

фізичну особу-підприємця Врубель Валерій Миколайович - магазин за адресою: м. Вінниця, вул. Миколи Оводова 51 ТЦ "SkyPark";

фізичну особу-підприємця Никифоренко Ганна Вікторівна - магазини за адресами: м. Одеса вул. Дерибасівська 16; м. Київ, просп. Правди, 47; та м. Київ, ТРЦ "Lavina Mall", вул. Берковецька, 6Д;

фізичну особу-підприємця Буджак Павло Миколайович - магазин за адресою: м. Одеса, вул. Генуезська 5/2 ТРЦ "Gagarinn Plaza";

фізичну особу-підприємця Бєлінська Мілена Михайлівна - магазин за адресою: м. Одеса, проспект Небесної Сотні 2 ТРЦ "Сіті Центр" 1 поверх;

фізичну особу-підприємця Рублевська Ольга Ігорівна - магазин за адресою: м. Одеса, проспект Небесної Сотні 2 ТРЦ "Сіті Центр" -1 поверх;

фізичну особу-підприємця Рублевська Тетяна Андріївна - магазин за адресою: м. Одеса, провулок Семафорний, 4 ТРЦ "Fontan Sky";

фізичну особу-підприємця Рублевський Павло Іванович - магазин за адресою: м. Одеса, Південна дорога, 101а, ТРЦ "Рів`єра";

фізичну особу-підприємця Ободовський Максим Володимирович - магазин за адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ, проспект Миру, 26/36н ;

фізичну особу-підприємця Маметкулова Ірина Геннадіївна - магазин за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 34 ;

фізичну особу-підприємця Деменєв Юрій Олександрович - магазини за адресами: м. Київ, вул. Миколи Лаврухіна, 4 ТРЦ "РайОN"; м. Київ, Оболонський проспект 47/42 ТЦ "Оазис"; м. Київ, вул. Здолбунівська, 17 ТЦ "Ашан Rive Gauche"; та м. Київ, вул. Петра Сагайдачного, 22;

фізичну особу-підприємця Шиняєва Лариса Володимирівна - магазин за адресою: м. Київ, Майдан Незалежності 1 ТЦ "Глобус";

фізичну особу-підприємця Деменєва Ольга Олександрівна - магазин за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 82;

фізичну особу-підприємця Воронкова Юлія Юріївна - магазин за адресою: м. Київ, ТЦ "New Way", вул. Архітектора Вербицького, 1.

Приписами п. 2. ч. 5 ст. 174 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що суддя повертає позовну заяву і додані до неї документи також у разі, якщо порушено правила об`єднання позовних вимог (крім випадків, в яких є підстави для застосування положень статті 173 цього Кодексу).

Положеннями частини 1 статті 173 Господарського процесуального кодексу України визначено, що в одній позовній заяві може бути об`єднано декілька вимог, пов`язаних між собою підставою виникнення або поданими доказами, основні та похідні позовні вимоги. При цьому зміст наведеної норми свідчить про можливість, а не про обов`язковість об`єднання декількох вимог, пов`язаних між собою підставою виникнення або поданими доказами.

Навіть у випадку, коли позивач правомірно об`єднав вимоги, пов`язані між собою, суд вправі повернути позовну заяву, якщо вважатиме, що сумісний розгляд об`єднаних вимог перешкоджатиме з`ясуванню прав і взаємовідносин сторін та суттєво утруднить вирішення спору.

Обґрунтовуючи позовні вимоги, позивач, зокрема, зазначає, що відповідачі 2-20 неправомірно використовують спірне позначення «USUPSO», оскільки, воно схоже із захищеним свідоцтвом знаком позивача настільки, що їх можна сплутати, таке використання вводить в оману споживачів стосовно товарів та особи, що їх виробляє. Спірне позначення використовується відповідачами 4-20 при зовнішньому та внутрішньому оформленні магазинів роздрібної торгівлі товарами для дому, на етикетках, вивісках, пакетах, рекламних постерах та купонах, в офіційних соціальних мережах, тощо.

Частиною 4 статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» передбачено, що використанням торговельної марки визнається:

нанесення її на будь-який товар, для якого торговельну марку зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням торговельної марки з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

застосування її під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої торговельну марку зареєстровано;

застосування її в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Торговельна марка визнається використаною, якщо її застосовано у формі зареєстрованої торговельної марки, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованої торговельної марки лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності торговельної марки.

Відповідно до ч. 5 статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом:

позначення, тотожне із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг;

позначення, тотожне із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання це позначення і торговельну марку можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою;

позначення, схоже із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою;

позначення, схоже із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання ці позначення можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою.

Суд зазначає, що при вирішенні питання щодо обґрунтованості позовних вимог, зокрема, вимоги про заборону відповідачам 5-20 використовувати спірне позначення (яке, за твердженням позивача схоже із торговельною маркою «N SO») на вивісках магазинів, оформленні магазинів, рекламних матеріалах, тощо, підлягає встановленню факт такого використання кожним з 16 відповідачів та обставини схожості позначень, що використовуються кожним з 16 відповідачів із торгівельною маркою, що належить позивачу за Свідоцтвом України № 240288.

Отже, хоча заявлені позивачем вимоги пов`язані між собою одним і тим самим способом захисту права, однак, дослідження обставин використання спірного позначення кожним з 16 відповідачів, а також дослідження і встановлення правових підстав такого використання (зокрема, наявність чи відсутність у відповідачів відповідних договорів з власниками спірних свідоцтв), суттєво ускладнять вирішення спору у даній справі.

Таким чином, враховуючи викладене вище в сукупності, суд дійшов висновку, що в даному випадку відсутні підстави для застосування положень статті 173 Господарського процесуального кодексу України, внаслідок чого дана позовна заява підлягає поверненню на підставі п. 2 ч. 5 ст. 174 Господарського процесуального кодексу України.

В той же час, суд наголошує, що відповідно до ч. 8 ст. 174 Господарського процесуального кодексу України повернення позовної заяви не перешкоджає повторному зверненню з нею до господарського суду в загальному порядку після усунення недоліків.

На підставі викладеного та керуючись ст. 174, ч. 2 ст. 232, ст.ст. 233, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Позовну заяву та додані до неї документи повернути Мінісо Гонг Конг Лімітед (Miniso Hong Kong Limited).

2. Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та може бути оскаржена у порядку, встановленому статтею 256 Господарського процесуального кодексу України.

Суддя Ю.В. Картавцева