ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.02.2021 справа № 914/1177/20

За позовом:Товариства з обмеженою відповідальністю «Ласунка», м. Дніпро
До відповідача:Приватного акціонерного товариства «Львівський холодокомбінат», м. Львів
Про:1) Визнати дії Приватного акціонерного товариства «Львівській холодокомбінат» (), пов`язані з використанням у своїй господарській діяльності на території України позначень «ІНФОРМАЦІЯ_22» «ІНФОРМАЦІЯ_23», «ІНФОРМАЦІЯ_24», такими, що порушують права інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг за Свідоцтвом на знак для товарів та послуг № НОМЕР_2 від 11.03.2013 року «ІНФОРМАЦІЯ_2», зареєстрованого в 30 та 43 класах Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків, який використовує у господарській діяльності Товариство з обмеженою відповідальністю "Ласунка" (), 2) Заборонити Приватному акціонерному товариству «Львівській холодокомбінат» () використовувати у своїй господарській діяльності на території України позначення ІНФОРМАЦІЯ_22» «ІНФОРМАЦІЯ_23», «ІНФОРМАЦІЯ_24», які є схожими настільки, що їх можна сплутати із знаком для товарів і послуг за Свідоцтвом на знак для товарів та послуг № НОМЕР_2 від 11.03.2013 року «ІНФОРМАЦІЯ_2», зареєстрованого в 30 та 43 класах Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків, зокрема, нанесення таких позначень на продукцію/товар (морозиво), рекламну продукцію та торгове обладнання, маркувати товар (морозиво), упаковки та етикетки такими позначеннями, зберігання продукції/товарів (морозива) із нанесеними такими позначеннями, пропонування таких товарів (морозива) із нанесеними позначеннями для продажу, імпорту (ввезення), експорту (вивезення), застосування таких позначень в рекламі, діловій та фінансовій документації, мережі Інтернет. 3) Заборонити Приватному акціонерному товариству «Львівській холодокомбінат» () використовувати у своїй господарській діяльності на території України позначення «ІНФОРМАЦІЯ_22», «ІНФОРМАЦІЯ_23», «ІНФОРМАЦІЯ_24» будь-якими шрифтами та алфавітами, незалежно від їх кольорового виконання, наявності додаткових елементів у позначеннях, шляхом нанесення таких позначень на товар (морозиво), рекламну продукцію та торгове обладнання, оскільки вони є схожими із знаком для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_2», що охороняється Свідоцтвом на знак для товарів та послуг № НОМЕР_2 від 11.03.2013 року, який використовує у господарській діяльності Товариство з обмеженою відповідальністю «Ласунка» (). 4) Зобов`язати Приватне акціонерне товариство «Львівській холодокомбінат» () вилучити з цивільного обороту та знищити товари (морозиво), рекламну продукцію, торгове обладнання та будь-які інші товари на які нанесені позначення «ІНФОРМАЦІЯ_22» «ІНФОРМАЦІЯ_23», «ІНФОРМАЦІЯ_24» як такі, що були виготовлені та введені в цивільний оборот з порушення прав інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг за Свідоцтвом на знак для товарів та послуг № НОМЕР_2 від 11.03.2013 року «ІНФОРМАЦІЯ_2», зареєстрованого в 30 та 43 класах Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків, який використовує у своїй діяльності Товариство з обмеженою відповідальністю «Ласунка» ()
Суддя І. Б. Козак

Секретар с/з М. Р. Мазуркевич

Представники сторін:

Від позивача: І. О. Чередник - представник,

Від відповідача: не з`явився.

На розгляд господарського суду Львівської області Товариством з обмеженою відповідальністю «Ласунка» подано позов до Приватного акціонерного товариства «Львівський холодокомбінат» про визнання неправомірними дій, заборону вчинення дій, вилучення з цивільного обороту та знищення продукції.

Ухвалою суду від 22.05.2020 відкрито провадження у справі за правилами загального позовного провадження та підготовче судове засідання призначено на 23.06.2020. Ухвалою суду від 01.10.2020 у цій справі призначалася судова експертиза, провадження у справі було зупинено. Рух справи відображено у відповідних ухвалах суду по даній справі. 30.12.2020 провадження у справі поновлено після повернення на адресу суду матеріалів справи разом з висновком судових експертів, судове засідання призначено на 02.02.2021. Ухвалою суду від 02.02.2021 закрито підготовче провадження, призначено на 16.02.2021. У судовому засіданні 16.02.2021 оголошувалася перерва до 23.02.2021.

Правова позиція позивача.

У судове засідання 23.02.2021 представник позивача з`явився, заявлені позовні вимоги підтримав. Позовні вимоги обґрунтовуються тим, що ПрАТ «Львівській холодокомбінат» порушує права інтелектуальної власності, надані ТОВ «Ласунка» за укладеними ліцензійними договорами шляхом неправомірного використання у своїй господарській діяльності позначення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «ІНФОРМАЦІЯ_3», «ІНФОРМАЦІЯ_4» шляхом нанесення їх на товари (морозиво), рекламну продукцію, торгове обладнання та при пропонуванні таких товарів (морозива) для продажу споживачам, оскільки вони є настільки схожими, що їх можна сплутати із зареєстрованим знаком для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за свідоцтвом України № НОМЕР_2 від 11 березня 2013 року, який використовує у своїй господарській діяльності ТОВ «Ласунка», що призводить до введення в оману споживачів щодо особи, яка виробляє товари (морозиво).

Також позивачем подано виготовлений на його замовлення висновок судового експерта № 1285 від 16.12.2019 (а. с. 75-97, т. І), де на вирішення експерта поставлено такі питання:

1. Чи є позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1», за заявкою на знак для товарів і послуг № m201802056 від 29.01.2018 року, яке подане у 30 класі МКТП - морозиво, в`яжучі речовини для морозива, порошки для виготовлення морозива, та використовується Приватним акціонерним підприємством «Львівський холодокомбінат» шляхом нанесення цього знаку на товари (морозиво), рекламну продукцію, торгове обладнання та при пропонуванні таких товарів (морозива) споживачам, тотожним або схожим настільки, що його можна сплутати із знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_2 від 11 березня 2013 року, власником якого є ОСОБА_1 , для таких самих або споріднених з ними товарів класів 30, 43 МКТП?

2. Чи є позначення «ІНФОРМАЦІЯ_3», за заявкою на знак для товарів і послуг № m201802053 від 29.01.2018 року, яке подане у 30 класі МКТП - морозиво, в`яжучі речовини для морозива, порошки для виготовлення морозива, та використовується Приватним акціонерним підприємством «Львівський холодокомбінат» шляхом нанесення цього знаку на товари (морозиво), рекламну продукцію, торгове обладнання та при пропонуванні таких товарів (морозива) споживачам, тотожним або схожим настільки, що його можна сплутати із знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 від 11 березня 2013 року, власником якого є ОСОБА_1 , для таких самих або споріднених з ними товарів класів 30, 43 МКТП?

3. Чи є позначення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та «ІНФОРМАЦІЯ_3» нанесені на упаковки морозива, рекламну продукцію морозива та торгове обладнання, які використовуються у господарській діяльності Приватним акціонерним товариством «Львівський холодокомбінат», схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_2 від 11 березня 2013 року?

4. Чи може позначення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке використовується Приватним акціонерним підприємством «Львівський холодокомбінат» шляхом нанесення цього знаку на товари (морозиво), рекламну продукцію, торгове обладнання та при пропонуванні таких товарів (морозива), вводити в оману споживачів щодо особи, яка виробляє товари (морозиво) у класі 30 МКТП за свідоцтвом України № НОМЕР_2 від 11 березня 2013 року, власником якого є ОСОБА_1 ?

5. Чи може позначення «ІНФОРМАЦІЯ_3», яке використовується Приватним акціонерним підприємством «Львівський холодокомбінат» шляхом нанесення цього знаку на товари (морозиво), рекламну продукцію, торгове обладнання та при пропонуванні таких товарів(морозива), вводити в оману споживачів щодо особи, яка виробляє товари (морозиво) у класі 30 МКТП за свідоцтвом України № НОМЕР_2 від 11 березня 2013 року, власником якого є ОСОБА_1 ?

За результатами дослідження експертом зроблено такі висновки:

1. Позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» за заявкою на знак для товарів і послуг № m201802056 від 29.01.2018 року, яке подане у 30 класі МКТП - морозиво, в`яжучі речовини для морозива, порошки для виготовлення морозива, та використовується Приватним акціонерним підприємством «Львівський холодокомбінат» шляхом нанесення цього позначення на товари (морозиво), рекламну продукцію, та при пропонуванні таких товарів (морозива) споживачам є схожими настільки,що його можна сплутати із знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_2 від 11 березня 2013 року.

2. Позначення «ІНФОРМАЦІЯ_3» за заявкою на знак для товарів і послуг № m201802053 від 29.01.2018 року, яке подане у 30 класі МКТП - морозиво, в`яжучі речовини для морозива, порошки для виготовлення морозива, та використовується Приватним акціонерним підприємством «Львівський холодокомбінат» шляхом нанесення цього позначення на товари (морозиво), рекламну продукцію, торгове обладнання та при пропонуванні таких товарів (морозива) споживачам, є схожим настільки, що його можна сплутати із знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_2 від 11 березня 2013 року.

3. Позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» та позначення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », нанесені на упаковки морозива, рекламну продукцію морозива та торгове обладнання, які використовуються у господарській діяльності Приватним акціонерним товариством «Львівський холодокомбінат», є схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_2 від 11 березня 2013 року.

4. Позначення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке використовується Приватним акціонерним підприємством «Львівський холодокомбінат», шляхом нанесення його на товари (морозиво), рекламну продукцію, торгове обладнання та при пропонуванні таких товарів (морозива) до продажу, може вводити в оману споживачів щодо особи, яка виробляє товари(морозиво).

5. Позначення «ІНФОРМАЦІЯ_3», яке використовується Приватним акціонерним підприємством «Львівський холодокомбінат», шляхом нанесення цього знаку на товари (морозиво), рекламну продукцію, торгове обладнання та при пропонуванні таких товарів (морозива) до продажу, може вводити в оману споживачів щодо особи, яка виробляє товари (морозиво).

Попередній розрахунок суми судових витрат, які позивач поніс і які очікує понести у зв`язку із розглядом справи становить:

- 8' 408,00 грн - сума сплаченого судового збору;

- 12' 000,00 грн - витрати на проведення експертизи у справі;

- 15' 000,00 грн - витрати на професійну правову допомогу.

Правова позиція відповідача.

Представники відповідача у судове засідання 23.02.2021 не з`явилися. У попередньому судовому засіданні проти позову заперечили з підстав, викладених у відзиві на позов (вх. № 20231/20 від 22.06.2020, т. ІІ).

У запереченні (а. с. 202-210, т. І) на висновок експерта, поданий позивачем, відповідач заперечив проти нього з таких мотивів:

- Неправильно визначено фонетичні ознаки досліджуваних позначень;

- Неправильно визначено семантичні ознаки досліджуваних позначень;

- Неправильно визначено графічні ознаки досліджуваних позначень;

- Експертом порушено методику та методи дослідження при встановленні введення в оману;

- Дослідження проведено на підставі сумнівних доказів, тому поданий позивачем висновок експерта не можна брати до уваги, зазначає відповідач.

Відповідач у клопотанні (вх. № 22656/20 від 27.07.2020) подав замовлений ним висновок судового експерта № 60-07/20 від 20.07.2020 (а. с. 7-54, т. ІІІ), на розгляд судового експерта відповідачем ставилися уточнені питання:

1. Чи є позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1», позначення «ІНФОРМАЦІЯ_3» та позначення «ІНФОРМАЦІЯ_4», нанесені на упакування товару «морозиво», рекламну продукціютовару «морозиво» та торгове обладнання, які використовуються у господарській діяльності Приватним акціонерним товариством «Львівський холодокомбінат» (), тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із знаком для товарів та послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_2 від 11 березня 2013, власником якого є ОСОБА_1 ?

2. Чи може позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1», яке використовується Приватним акціонерним товариством «Львівський холодокомбінат» шляхом нанесення цього знаку на упакування для товару (морозиво), рекламну продукцію, торгове обладнання та при пропонуванні таких товарів (морозива), вводити в оману споживачів щодо особи, а саме - власника знаку № НОМЕР_2 від 11 березня 2013 року ОСОБА_1 , або особи, яка використовує знак за свідоцтвом України № НОМЕР_2 від 11.03.2013, а саме - Товариства з обмеженою відповідальністю «Ласунка»?

3. Чи може позначення «ІНФОРМАЦІЯ_3» та позначення «ІНФОРМАЦІЯ_4» використовуються Приватним акціонерним товариством «Львівський холодокомбінат» шляхом нанесення цього знаку на упакування для товару (морозиво), рекламну продукцію, торгове обладнання та при пропонуванні таких товарів (морозива), вводити в оману споживачів щодо особи, а саме - власника знаку № НОМЕР_2 від 11 березня 2013 року ОСОБА_1 , або особи, яка використовує знак за свідоцтвом України № НОМЕР_2 від 11.03.2013, а саме - Товариства з обмеженою відповідальністю «Ласунка»?

На поставлені питання судовий експерт надав такі висновки (а. с. 53, т .ІІІ):

1) Позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1», «ІНФОРМАЦІЯ_3» та позначення «ІНФОРМАЦІЯ_4», нанесені на упакування товару «морозиво», рекламну продукцію товару «морозиво» та торгове обладнання, які використовуються у господарській діяльності Приватним акціонерним товариством «Львівський холодокомбінат» (), не є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаком для товарів та послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_2 від 11 березня 2013, власником якого є ОСОБА_1 .

2) Позначення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке використовується Приватним акціонерним товариством «Львівський холодокомбінат», шляхом нанесення цього знаку на упакування для товару (морозиво), рекламну продукцію, торгове обладнання та при пропонуванні таких товарів (морозива), не може вводити в оману споживачів щодо особи, а саме - власника знаку № НОМЕР_2 від 11.03.2013 ОСОБА_1 та особи, яка використовує знак за свідоцтвом України № НОМЕР_2 від 11.03.2013, а саме - Товариства з обмеженою відповідальністю «Ласунка».

3) Позначення «ІНФОРМАЦІЯ_3» та позначення «ІНФОРМАЦІЯ_4», які використовуються Приватним акціонерним товариством «Львівський холодокомбінат», шляхом нанесення цих знаків на упакування для товару (морозиво), рекламну продукцію, торгове обладнання та при пропонуванні таких товарів (морозива), не може вводити в оману споживачів щодо особи, а саме - власника знаку № НОМЕР_2 від 11.03.2013 ОСОБА_1 та особи, яка використовує знак за свідоцтвом України № НОМЕР_2 від 11.03.2013, а саме - Товариства з обмеженою відповідальністю «Ласунка».

У відповіді на відзив (вх. № 22628/20 від 27.07.2020, а. с. 55-86, т. ІІІ) позивач повністю заперечив проти аргументів відповідача.

Також, під час розгляду справи відповідачем подано речові докази (вх. № 914/1177/20/Р/1 від 22.06.2020):

- фартух із позначенням «ІНФОРМАЦІЯ_3» - 1 шт.;

- підставка для морозива із позначенням «ІНФОРМАЦІЯ_4» - 1 шт.;

- вставки пластмасові для морозива із позначенням «ІНФОРМАЦІЯ_1» та «ІНФОРМАЦІЯ_3» - 10 шт.

ТОВ «Ласунка» також подала до суду зразків продукції з позначенням «ІНФОРМАЦІЯ_2», витребуваних ухвалою від 15.09.2020:

- каталог продукції (морозива) торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_2» - 1 екземпляр;

- рекламні матеріали торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_2» - 2 шт.;

- рекламне устаткування торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_2» - 3 шт.;

- картонні стаканчики торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_2»- 2 шт.;

- упаковка морозива торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_2», 150 гр - 4 арк.;

- упаковка морозива торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_2», 600 гр - 8 шт. (загальна кількість - 20 штук). Та надіслав на електронну адресу суду заперечення на висновок судових експертів (вх.№3903/21 від 16.02.2021) та заяву про виклик судових експертів у судове засідання (вх. № 3906/21 від 16.02.2021 щодо виготовленого на виконання ухвали суду висновок судових експертів № 185/20 від 18.12.2020.

Відповідач подав письмові пояснення (вх. № 562/21 від 12.01.2021) на висновок судових експертів № 189/20 від 18.12.2020 (а. с. 3-12, т. 4).

У запереченні на висновок судових експертів від 16.02.2021 позивач заперечив проти згаданого висновку з таких міркувань:

- при проведенні дослідження семантичної схожості судові експерти визнають, що початкові частини порівнюваних позначень мають однакове походження «Ge», і відповідно, смислове навантаження, проте, в ході подальшого дослідження приділяють увагу саме відмінностям позначень, а не елементам їх схожості;

- при дослідженні фонетичної схожості експертами не розглянуто більшість із можливих варіантів вимоги порівнюваних позначень, хоча б у найпопулярніших мовах (англійська, французька тощо), зокрема, для «ІНФОРМАЦІЯ_2» - варіанти «джеламо», «джелеймо», «джелемо», для «ІНФОРМАЦІЯ_1» - «джелімо», «джелаймо» тощо. Тобто, на думку позивача, експертами проведено неповний фонетичний аналіз порівнюваних позначень що призвело до хибного висновку;

- при визначенні фонетичної схожості позначень порушено всі можливі, на думку позивача, методики та підходи, які самими ж експертами і зазначені в ході дослідженні, а тому експертиза проведена неповно, висновок є хибним та необґрунтованим;

- щодо дослідження графічних характеристик позначень, дослідження також є неповним;

- у списку використаної літератури зазначено документи та джерела, які на дату складання висновку не були актуальними (не зрозуміло, чи використовувалися НПА в редакції зі змінами та доповненнями чи без них);

- експерти здійснили поверхневе дослідження, оскільки дослідили лише Знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_2 від 11.03.2013 та порівняли його з позначенням, які використовує ПрАТ «Львівський холодокомбінат», проігнорувавши необхідність порівняння вказаного знаку із позначенням у контексті їх використання та розміщення на речових доказах, які були надані ТОВ «Ласунка» для проведення судової експертизи;

- з незрозумілих причин висновок експертизи зводиться до зазначення у ньому інформації стосовно лише ПрАТ «Львівський холодокомбінат» та його зареєстрованих торгових марок, а стосовно господарської діяльності ТОВ «Ласунка» така інформація взагалі відсутня.

Підсумовуючи все наведене вище, позивач вважає поданий до суду висновок № 189/20 від 18.12.2020 необґрунтованим, таким, що суперечить матеріалам справи, речовим доказам та поставленим судом питанням на розгляд експертам, а тому просить його відхилити та не брати до уваги при оцінці всіх доказів у сукупності.

У заяві від 16.02.2021 просив викликати судових експертів, що проводили дослідження та готували висновок № 189/20 від 18.12.2020 у судове засідання в режимі відеоконференції, для надання пояснень щодо висновку, з`ясування обставин справи та правильності тверджень експертів, викладених у висновку.

Судом відмовлено у задоволення заяви позивача про виклик в судове засідання судових експертів для надання додаткових пояснень, оскільки висновок є зрозумілим, чітким, повним. Крім того, суд звертає увагу позивача на ст. 104 ГПК України та оцінку судом поданого висновку в сукупності з іншими доказами у цій справі, в тому числі і з висновками судових експертів, поданими самими ж сторонами.

Обставини справи.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Ласунка» (позивач у справі) є діючою юридичною особою, що не перебуває у стані припинення та здійснює наступні види діяльності: код КВЕД 10.13 Виробництво м`ясних продуктів; код КВЕД 10.51 Перероблення молока. виробництво масла та сиру; код КВЕД 10.52 Виробництво морозива (основний); код КВЕД 10.89 Виробництво інших харчових продуктів, не віднесених до інших угруповань; код КВЕД 22.22 Виробництво тари з пластмас: код КВЕД 22.29 Виробництво інших виробів із пластмас; код КВЕД 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту; код КВЕД 77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н. в. і. у.; код КВЕД 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля; код КВЕД 49.41 Вантажний автомобільний транспорт; код КВЕД 32.99 Виробництво іншої продукції, н. в. і. у. Тобто, основним видом діяльності, який здійснює ТОВ «Ласунка» є виробництво морозива.

Відповідно до офіційних відомостей, які містяться в базі даних Українського інституту інтелектуальної власності «Зареєстровані в Україні знаки для товарів і послуг» щодо знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_2, який використовує у своїй господарській діяльності ТОВ «Ласунка», вбачається наступне:

Опубліковано 11.03.2013, бюл. № 5 свідоцтво чинне

(111) НОМЕР_2 (210) Ш201201929

(151) 11.03.2013 (220) 09.02.2012

(181) 09.02.2022

(731) ОСОБА_1

АДРЕСА_1

(UA)

(732) ОСОБА_1

АДРЕСА_1

(UA)

(740) ОСОБА_2

АДРЕСА_2

(UA)

(750) ОСОБА_2

АДРЕСА_2 (UA ).

Клас 30: кава, чай, какао, цукор, рис, тапіока, саго, замінники кави; борошно та зернові продукти, хліб; кондитерські вироби (солодощі), морозиво, мед, сироп мелясовий; дріжджі, пекарські порошки; сіль, гірчиця; оцет, приправи; прянощі; харчовий лід; алкогольне морозиво; багатошарове морозиво; бісквіти; бісквіти з морозивом; борошняні вироби; борошняні кондитерські вироби; борошняні кондитерські вироби з морозивом; булочки; булочки з начинкою; бутерброди (канапки, сандвічі); ванільне морозиво; вареники; вафлі; вафельні торти; вершкове морозиво; вироби з листкового тіста з начинкою; вівсяні продукти; в`язівні речовини для морозива; гарячі бутерброди; городні і садові трави законсервовані (приправи); грильяж; десерти (кондитерські вироби); десерти з морозива; дріжджова і недріжджова випічка; ескімо; желе фруктові та ягідні (кондитерські вироби); желе-морозиво; желейні кондитерські вироби; заварний крем; закуски зі злаків; закуски з рису; замінники прянощів; заморожений кефір та йогурт (льодяні кондитерські вироби); заморожені фруктові, цитрусові та ягідні соки (льодяні кондитерські вироби); заморожені пекарські напівфабрикати; запашники харчові; згусники для куховарення; зернові снеки; зефір; йогурт-морозиво; кавове морозиво; какаове морозиво; карамельне морозиво; кавові і какаові напої кавові напої з молоком; какао з молоком; какаовіпродукти; карамелі(цукерки); каші харчові кекси; кетчуп; козинаки; кондитерські вироби з морозива або з морозивом; крекер; крохмальні харчові продукти; круасани; крупи харчові ласощі для прикрашання новорічних ялинок; локшина; льодяники; майонез; макаронні вироби; манти; маринад овочевий (приправа); марципани; млинарські продукти; млинці; млинці фаршировані; молочні каші харчові; морозиво в брикетах; морозиво глазуроване шоколадом; морозиво з різноманітними добавками; морозиво-ріжок; морозиво-суфле; морозиво-шербет; муси (кондитерські вироби); муслі; м`ясна підлива; налисники; напої на основі чаю; напої шоколадні; настоянки нелікувальні; пастила; пекарські порошки; пельмені; печиво; пироги; піца; пластівці (зернові продукти); плачинди; пломбір; плодово-ягідне морозиво; помадки (кондитерські вироби); порошки на морозиво; праліне; пряники; пудинги; рахат-лукум; рисові торти, тістечка; розпушувач пекарський; рулети із різною начинкою (борошняні і кондитерські вироби); рулети з морозива; сандвічі з морозива; соуси (приправи); спеції; суміші для печива; суфле (кондитерські вироби); сухарі; суші; тарталетки; тісто листкове; тісто заморожене; тістечка; тістечка маленькі; тістечка і торти з морозива; тістечка і торти бісквітні з морозивом; торти; томатний соус; фруктовий, цитрусовий та ягідний лід; фруктово-ягідне морозиво; халва; харчові прикраси до тортів, тістечок; хлібобулочні вироби; хлібобулочні вироби з сиром, фруктами, овочами, картоплею, бобовими, капустою, ягодами, какао, шоколадом, маком, м`ясом, шинкою, беконом, рибою, грибами, родзинками, заварним кремом, згущеним молоком, джемом; цукерки; цукрові кондитерські вироби; чай холодний; чай- глясе; чаї розчинні; чайні суміші; чипси зернові; шоколад; шоколадне морозиво; шоколадні десерти; шоколадний крем; шоколадні напої з молоком;

Клас 43: послуги щодо забезпечування харчами та напоями; тимчасове житло; бази туристські; житлові агентства (готелі, пансіонати); заклади громадського харчування; кейтерингові послуги; наймання (орендування) тимчасового житла; наймання (прокат) наметів; наймання (орендування) приміщень на збори; наймання (орендування) конференц-залів, обідніх та банкетних залів; наймання (прокат) стільців, столів, скатерок, столової білизни, посуду; попереднє замовляння тимчасового житла; попереднє замовляння місць в ресторанах, барах і кафе; послуги барів, нічних барів, дегустаційних залів, кав`ярень, кафе, кафе- кондитерських, кафетеріїв, буфетів, закусочних, їдалень, пельменних, пивбарів, піцерій, ресторанів, ресторанів самообслуговування, чайних; послуги з приготування різноманітних страв і напоїв та їх доставки; послуги готелів, мотелів, пансіонатів; послуги перемісних пунктів громадського харчування; послуги фаст-фудів; шинки чи буфети (заклади швидкого і повсякчасного обслуговування).

Відповідно до даних, наведених у свідоцтві № НОМЕР_2 :

Дата подання заявки на знак: 09.02.2012 року.

Дата реєстрації знаку: 11.03.2013 року.

Власник свідоцтва на знак: фізична особа - ОСОБА_1 .

Знак зареєстровано для частини товарів 30 та частини послуг 43 класів Міжнародної класифікації товарі і послуг (далі - МКТП).

Зображення знаку: «ІНФОРМАЦІЯ_5»

Отже, знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_2 є комбінованим, що складається із словесного та зображувального елементів. Словесний елемент складається із буквосполучення зі знаком оклику: «ІНФОРМАЦІЯ_5», виконаного горизонтально в один рядок, оригінальним шрифтом літерами латиниці. Зображувальний елемент являє собою стилізоване зображення схоже на зображення морозива ріжок, має дрібний розмір по відношенню до словесного елемента, розташовано над початковою частиною літери «А». Знак зареєстровано без зазначення кольору.

12 березня 2013 року між ТОВ «Ласунка» та ОСОБА_1 було укладено ліцензійний договір про надання прав на використання об`єкта права інтелектуальної власності (знаку для товарів і послуг) № 12/03-13 (надалі - Договір). Згідно з умовами вищезазначеного Договору, ОСОБА_1 є власником прав на знак для товарів і послуг за Свідоцтвом на знак для товарів та послуг № НОМЕР_2 від 11.03.2013 року «ІНФОРМАЦІЯ_5», зареєстрованого в 30 та 43 класах Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (Ніццька класифікація) (надалі - Торговельна марка), та відповідно до ч. 8 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», має право дати будь-якій особі дозвіл (ліцензію) на використання знаку на підставі ліцензійного договору та надав ТОВ «Ласунка» невиключну ліцензію на використання торговельної марки на умовах Договору, з метою виготовлення, використання, ввезення, пропозиції до продажу, продажу та іншого введення в господарській обіг товарів і послуг з використанням торговельної марки, відповідно до переліку класів товарів та послуг, зазначених у Свідоцтві на знак для товарів та послуг № НОМЕР_2 від 11.03.2013 «ІНФОРМАЦІЯ_5»

Відповідно до п. 2.8. Договору № 12/03-13, зображення знаку для товарів і послуг у відповідності до Свідоцтва на знак для товарів та послуг № НОМЕР_2 від 11.03.2013 року « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке передається ТОВ «Ласунка» на користування є «ІНФОРМАЦІЯ_5».

Відповідно до п. 1.2. Договору № 12/03-13 використанням знаку для товарів і послуг є: нанесення його на будь-який товар, для якого він зареєстрований, упаковку, в якій міститься такий товар, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням Торговельної марки з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж; застосування їх під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої торговельна марка зареєстрована; застосування їх в діловій документації чи в рекламі; реєстрації, користування Інтернет-сторінки, е-mail.

Відповідно до Розділу 2 Договору № 12/03-13, ОСОБА_1 на строк дії та на умовах даного Договору надав ТОВ «Ласунка» за винагороду, невиключну ліцензію на використання знаку для товарів та послуг за Свідоцтвом на знак для товарів та послуг № НОМЕР_2 від 11.03.2013 « ІНФОРМАЦІЯ_5 », для позначення товарів та послуг, що виготовляються, збуваються та/або надаються згідно переліку товарів і послуг, згрупованих за класами 30 та 43 згідно МКТП.

Крім того, ТОВ «Ласунка» має право виготовляти, упаковувати та маркувати, узгоджені сторонами товари, а саме: продукцію, яка входить до 30 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (Ніццька угода) та надавати послуги, які входять до 43 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (Ніццька угода), використовуючи знак для товарів та послуг № 12/03-13). зареєстрованого в 30 та 43 класах Міжнародної класифікації товарів та послуг « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відповідно до Свідоцтва на знак для товарів та послуг № НОМЕР_2 від 11.03.2013, виключно на умовах даного договору.

Відповідно до п. 2.6. Договору № 12/03-13, ТОВ «Ласунка» надано право використовувати торговельну марку та право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання третім особам.

Зокрема, ОСОБА_1 надав право ТОВ «Ласунка» забороняти іншим особам використовувати знак для товарів і послуг за Свідоцтвом на знак для товарів «ІНФОРМАЦІЯ_5» без дозволу ОСОБА_1 , за винятком випадків, коли таке використання не визнається згідно чинного законодавства порушенням прав власника торговельної марки.

Також умовами Договору № 12/03-13 встановлено, що ТОВ «Ласунка» має право надсилати претензії третім особам, які незаконно використовують знак для товарів і послуг за Свідоцтвом на знак для товарів та послуг № НОМЕР_2 від 11.03.2013 року «ІНФОРМАЦІЯ_5» для позначення товарів і послуг, що виготовляються, збуваються та/або надаються згідно переліку товарів і послуг, згрупованих за класами 30 та 43 згідно МКТП, а також за згодою ОСОБА_1 подавати позови до суду щодо незаконного використання третіми особами виключних прав власника на знак для товарів і послуг за Свідоцтвом на знак для товарів та послуг № НОМЕР_2 від 11.03.2013 «ІНФОРМАЦІЯ_5» для позначення товарів і послуг, що виготовляються, збуваються та/або надаються згідно переліку товарів і послуг, згрупованих за класами 30 та 43 згідно з МКТП.

Крім того, відповідно до п. 7.2. Договору № 12/03-13, сторони погодили, що про випадки протиправного використання третіми особами прав, які захищені Свідоцтвом ОСОБА_1 , сторони негайно інформують одна одну та приймають спільні дії, які спрямовані на припинення такого використання.

Згідно п. 10.1. Договору № 12/03-13, Договір набирає чинності з моменту підписання його Сторонами та діє до 09 лютого 2022 року включно.

ТОВ «Ласунка» та ОСОБА_1 не надавали ПрАТ «Львівській холодокомбінат» дозвіл на використання вищезазначеного знаку для товарів і послуг, за Свідоцтвом № НОМЕР_2 від 11.03.2013 року.

З інформації Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань вбачається, що Приватне акціонерне товариство «Львівській холодокомбінат» є діючою юридичною особою, що не перебуває у стані припинення та здійснює наступні види діяльності: код КВЕД 10.51 Перероблення молока, виробництво масла та сиру (основний); код КВЕД 10.52 Виробництво морозива; код КВЕД 10.85 Виробництво готової їжі та страв; код КВЕД 18.12 Друкування іншої продукції; код КВЕД 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту; код КВЕД 46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами; код КВЕД 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами; код КВЕД 47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет; код КВЕД 47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами; Код КВЕД 49.41 Вантажний автомобільний транспорт; код КВЕД 63.12 Веб-портали; код КВЕД 71.20 Технічні випробування та дослідження; код КВЕД 73.11 Рекламні агентства; код КВЕД 73.12 Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації; код КВЕД 73.20 Дослідження кон`юнктури ринку та виявлення громадської думки.

ПрАТ «Львівській холодокомбінат» використовує у своїй господарській діяльності позначення « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », «ІНФОРМАЦІЯ_4».

З відкритих даних Українського інституту інтелектуальної власності в розділі «Заявки на знаки для товарів і послуг, прийняті до розгляду» міститься така інформація:

Позначення «ІНФОРМАЦІЯ_6» є чорно-білим словесним позначенням - «ІНФОРМАЦІЯ_1» й виконане жирним шрифтом. Слово, що входить до позначення, виконане латинськими літерами. Перша літера слова « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є заголовною, інші - маленькі, до того ж літера «о» виконана оригінальним шрифтом. Окрім цього, позначення містить додатковий мініатюрний елемент, що складається із двох літер «тм», які розташовані над літерою «о».

Знак «ІНФОРМАЦІЯ_3» є чорно-білим позначенням, яке складається із слів «ІНФОРМАЦІЯ_3», що також виконане жирним шрифтом та «ІНФОРМАЦІЯ_8». Слова, що входять до позначення, виконані латинськими літерами. Перша літера слова « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є заголовною, інші - маленькі, до того ж літера «о» виконана оригінальним шрифтом. Інше слово «ІНФОРМАЦІЯ_8», яке розміщене під словом «ІНФОРМАЦІЯ_1», повністю виконано заголовними літерами, тому словесно цей торговий знак позначається як «ІНФОРМАЦІЯ_7». Окрім цього, позначення містить мініатюрний елемент «тм», яке розташоване над літерою «о».

Знак «ІНФОРМАЦІЯ_4» є чорно-білим комбінованим позначенням, частина якого описана у п. 2.29 Відзиву, а інша частина становить зареєстрований на ім`я ПрАТ «Львівський холодокомбінат» знак за Свідоцтвом України на знак для товарів та послуг № 263795 від 27.08.2019, що присутній на всій продукції Відповідача, що розповсюджується та обладнанні, яке використовується.

На ім`я Приватного акціонерного товариства «Львівський холодокомбінат» зареєстровано ряд торгових марок із словом «ІНФОРМАЦІЯ_9» та «ІНФОРМАЦІЯ_10» (у якості окремого словесного позначення, а також як складової частини позначення), зокрема:

- Свідоцтво № 72051 від 15.02.2007 р.;

- Свідоцтво № 147000 від 10.11.2011р.;

- Свідоцтво № 223761 від 10.03.2017 р.;

- Свідоцтво № 246861 від 10.09.2018 р.;

- Свідоцтво № 246862 від 10.09.2018 р.;

- Свідоцтво № 246863 від 10.09.2018 р.;

- Свідоцтво № 263794 від 27.08.2019 р.;

- Свідоцтво № 263795 від 27.08.2019р.

Однак, позначення за переліченими вище свідоцтвами не є предметом дослідження у цій справі.

Під час моніторингу Інтернет-ресурсів, а також під час придбання морозива у крамницях, ТОВ «Ласунка» стало відомо про те, що ПрАТ «Львівській холодокомбінат» неправомірно використовує у своїй господарській діяльності позначення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та «ІНФОРМАЦІЯ_3», оскільки вони є настільки схожими, що їх можна сплутати із знаком для товарів і послуг за Свідоцтвом України № НОМЕР_2 від 11.03.2013 року, який правомірно використовує у своїй господарській діяльності ТОВ «Ласунка», що призводить до введення ПрАТ «Львівській холодокомбінат» в оману споживачів щодо особи, яка виробляє товари (морозиво). Зазначене і стало підставою для подання цього позову.

Двома сторонами у справі подано суду зразки (каталог продукції, пластикові елементи, фартух), на яких нанесено спірні позначення.

Оцінка суду.

Частиною 1 ст. 418 Цивільного кодексу України визначено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об`єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільним кодексом України та іншим законом.

Право інтелектуальної власності є непорушним відповідно до ч. 3 ст. 418 Цивільного кодексу України. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у його здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

До об`єктів права інтелектуальної власності, відповідно до ч. 1 ст. 155 Господарського кодексу України та ч. 1 ст. 420 Цивільного кодексу України, зокрема, належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг).

Право інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом у випадках і порядку, передбачених законом (ч. 1 ст. 157 Господарського кодексу України).

Згідно п. 4 ст. 1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», знак - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів (ст. 492 Цивільного кодексу України).

У відповідності до ст. 494 Цивільного кодексу України, набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом. Набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію або визнана в установленому законом порядку добре відомою, не вимагає засвідчення свідоцтвом.

Згідно ст. 495 Цивільного кодексу України, майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є:

1) право на використання торговельної марки;

2) виключне право дозволяти використання торговельної марки;

3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання;

4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Відповідно до ч. 1-3 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом. Об`єктом знаку може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень. Право власності на знак засвідчується свідоцтвом.

Згідно п. 4 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знаку та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знаку та переліком товарів і послуг.

Статтею 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» зазначено, що свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права. При цьому, використанням знаку визнається:

- нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знаку з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

- застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;

- застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знаку, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знаку лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знаку.

З частини 2 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» вбачається, що не можуть одержати правову охорону також позначення, які:

- звичайно не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання;

- складаються лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду;

- складаються лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв`язку з ними, зокрема вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг;

- є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу;

- складаються лише з позначень, що є загальновживаними символами і термінами;

- відображають лише форму, що обумовлена природним станом товару чи необхідністю отримання технічного результату, або яка надає товарові істотної цінності.

Позначення, вказані в абзацах другому, третьому, четвертому, шостому та сьомому цього пункту, можуть бути внесені до знака як елементи, що не охороняються, якщо вони не займають домінуючого положення в зображенні знака.

Крім того, відповідно до ч. 3 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з:

- знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім`я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг;

- знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 Паризької конвенції про охорону промислової власності;

- фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до Установи заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг;

- кваліфікованими зазначеннями походження товарів (у тому числі спиртів та алкогольних напоїв), що охороняються відповідно до Закону України «Про охорону прав на зазначення походження товарів». Такі позначення можуть бути лише елементами, що не охороняються, знаків осіб, які мають право користуватися вказаними зазначеннями;

- знаками відповідності (сертифікаційними знаками), зареєстрованими у встановленому порядку.

Відповідно до п. 59 Постанови Пленуму ВГСУ № 12 від 17.10.2012 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов`язаних із захистом прав інтелектуальної власності» у справі зі спору про припинення порушення прав інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг господарському суду слід з`ясовувати перелік товарів і послуг, для яких спірні знаки зареєстровано, та встановлювати фактичні обставини використання спірних позначень відповідачами у справах у частині їх фактичного зображення та переліку товарів і послуг, для яких вони використовуються.

Позовні вимоги у цій справі обґрунтовані незаконним, неправомірним, на думку позивача, використанням відповідачем у його господарській діяльності на території України позначень «ІНФОРМАЦІЯ_6», «ІНФОРМАЦІЯ_12», «ІНФОРМАЦІЯ_11, оскільки вони є схожими з позначенням «ІНФОРМАЦІЯ_5» знаку для товарів та послуг за Свідоцтвом на знак для товарів та послуг № НОМЕР_2 від 11.03.2013, що належить ОСОБА_1 , а ТОВ «Ласунка» є користувачем за ліцензійним договором.

Перш ніж розглядати правомірність/неправомірність позовних вимог, слід дослідити питання правомірності подання цього позову ТОВ «Ласунка» до господарського суду Львівської області, оскільки відповідач стверджує у відзиві на позов (а. с. 1-329, т. ІІ), що позивачу як ліцензіату (тобто, користувачу комбінованого позначення «ІНФОРМАЦІЯ_5» знаку для товарів та послуг за Свідоцтвом на знак для товарів та послуг № НОМЕР_2 від 11.03.2013, що належить ОСОБА_1 ) не належить право подавати позови до суду щодо незаконного використання третіми особами виключних прав власника на знак для товарів і послуг, загаданого вище, оскільки таке право має лише власник такого знаку ( ОСОБА_1 ), а не ТОВ «Ласунка».

З даного приводу суд звертає увагу відповідача на умови Ліцензійного договору, а саме п. 2.6, де, серед іншого, чітко погоджено право ліцензіата за згодою Ліцензіата подавати позови до суду щодо незаконного використання третіми особами виключних прав власника на знак для товарів і послуг за Свідоцтвом на знак для товарів та послуг № НОМЕР_2 від 11.03.2013 року «ІНФОРМАЦІЯ_5» для позначення товарів і послуг, що виготовляються, збуваються та/або надаються згідно переліку товарів/послуг, згрупованих за класами 30 та 43 згідно МКТП.

В матеріалах справи міститься згода ОСОБА_1 від 13.05.2020 на звернення з позовом до господарського суду Львівської області про визнання неправомірними дій, заборону вчинення дій, вилучення з цивільного обороту та знищення продукції. Враховуючи зазначене, доводи відповідача в цій частині судом не приймаються до уваги, оскільки спростовуються матеріалами справи.

Відповідно до п. 4.3.2.4. Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Держпатенту України від 28 липня 1995 р. N 116, позначення вважається тотожним з іншим позначенням, якщо воно збігається з ним у всіх елементах.

Позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

При перевірці позначень на тотожність і схожість необхідно:

- провести пошук тотожних або схожих позначень;

- визначити ступінь схожості заявленого позначення та виявлених при проведенні пошуку позначень;

- визначити однорідність товарів і/або послуг, для яких заявлено знак, в порівнянні з товарами і/або послугами, для яких зареєстровані або заявлені тотожні або схожі знаки, виявлені під час пошуку.

На підтвердження факту схожості та неправомірності використання спірного позначення позивачем було долучено до матеріалів справи замовлений ТОВ «Ласунка» висновок судового експерта № 1285 від 16.12.2019 (а. с. 75-97, т. І), де експерт зробив такі висновки:

1. Позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» за заявкою на знак для товарів і послуг № m201802056 від 29.01.2018 року, яке подане у 30 класі МКТП - морозиво, в`яжучі речовини для морозива, порошки для виготовлення морозива, та використовується Приватним акціонерним підприємством «Львівський холодокомбінат» шляхом нанесення цього позначення на товари (морозиво), рекламну продукцію, та при пропонуванні таких товарів (морозива) споживачам є схожими настільки, що його можна сплутати із знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_2 від 11 березня 2013 року.

2. Позначення «ІНФОРМАЦІЯ_3» за заявкою на знак для товарів і послуг № m201802053 від 29.01.2018 року, яке подане у 30 класі МКТП - морозиво, в`яжучі речовини для морозива, порошки для виготовлення морозива, та використовується Приватним акціонерним підприємством «Львівський холодокомбінат» шляхом нанесення цього позначення на товари (морозиво), рекламну продукцію, торгове обладнання та при пропонуванні таких товарів (морозива) споживачам, є схожим настільки, що його можна сплутати із знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_2 від 11 березня 2013 року.

3. Позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» та позначення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », нанесені на упаковки морозива, рекламну продукцію морозива та торгове обладнання, які використовуються у господарській діяльності Приватним акціонерним товариством «Львівський холодокомбінат», є схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_2 від 11 березня 2013 року.

4. Позначення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке використовується Приватним акціонерним підприємством «Львівський холодокомбінат», шляхом нанесення його на товари (морозиво), рекламну продукцію, торгове обладнання та при пропонуванні таких товарів (морозива) до продажу, може вводити в оману споживачів щодо особи, яка виробляє товари(морозиво).

5. Позначення «ІНФОРМАЦІЯ_3», яке використовується Приватним акціонерним підприємством «Львівський холодокомбінат», шляхом нанесення цього знаку на товари (морозиво), рекламну продукцію, торгове обладнання та при пропонуванні таких товарів (морозива) до продажу, може вводити в оману споживачів щодо особи, яка виробляє товари (морозиво).

Однак, як вже було зазначено в ухвалі суду від 01.10.2020 про зупинення провадження у справі, позивач оспорює використання відповідачем трьох позначень (трьох назв) у господарській діяльності, тоді як поставив питання експерту по двох позначеннях: «ІНФОРМАЦІЯ_1», «ІНФОРМАЦІЯ_3» і експерт давав висновки по цих двох позначеннях. Позначення «ІНФОРМАЦІЯ_4» не було об`єктом експертного дослідження.

В ухвалі від 01.10.2020р. судом, із врахуванням пропозицій сторін спору, було поставлено судовому експерту такі питання:

1. Чи є позначення «ІНФОРМАЦІЯ_6», яке використовується ПрАТ «Львівський холодокомбінат» шляхом нанесення цього знаку на товари (морозиво), рекламну продукцію, торгове обладнання та при пропонуванні таких товарів (морозива) споживачам, тотожним або схожим настільки, що його можна сплутати із знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_2 від 11 березня 2013 року, власником якого є ОСОБА_1 ?

2. Чи може позначення «ІНФОРМАЦІЯ_11», яке використовується Приватним акціонерним підприємством «Львівський холодокомбінат» шляхом нанесення цих позначень на товари (морозиво), рекламну продукцію, торгове обладнання та при пропонуванні таких товарів (морозива), тотожним або схожим настільки, що його можна сплутати із знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_2 від 11 березня 2013 року, власником якого є ОСОБА_1 ?

3. Чи є позначення «ІНФОРМАЦІЯ_12», яке використовується ПрАТ «Львівський холодокомбінат» шляхом нанесення цього знаку на товари (морозиво), рекламну продукцію, торгове обладнання та при пропонуванні таких товарів (морозива) споживачам, тотожним або схожим настільки, що його можна сплутати із знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_2 від 11 березня 2013 року, власником якого є ОСОБА_1 ?

4. Чи може позначення «ІНФОРМАЦІЯ_6», яке використовується ПрАТ «Львівський холодокомбінат» шляхом нанесення цього знаку на упакування для товару (морозиво), рекламну продукцію, торгове обладнання та при пропонуванні таких товарів (морозива), вводити в оману споживачів щодо особи-виробника, а саме - власника знака за № НОМЕР_2 від 11 березня 2013 року ОСОБА_1 , або особи, яка використовує знак за свідоцтвом України № НОМЕР_2 від 11 березня 2013 року, а саме -ТОВ «Ласунка»?

5. Чи може позначення «ІНФОРМАЦІЯ_12», яке використовується ПрАТ «Львівський холодокомбінат» шляхом нанесення цього знаку на упакування для товару (морозиво), рекламну продукцію, торгове обладнання та при пропонуванні таких товарів (морозива), вводити в оману споживачів щодо особи-виробника, а саме - власника знака за № НОМЕР_2 від 11 березня 2013 року ОСОБА_1 , або особи, яка використовує знак за свідоцтвом України № НОМЕР_2 від 11 березня 2013 року, а саме - ТОВ «Ласунка»?

6. Чи може позначення «ІНФОРМАЦІЯ_11», яке використовується ПрАТ «Львівський холодокомбінат» шляхом нанесення цього знаку на упакування для товару (морозиво), рекламну продукцію, торгове обладнання та при пропонуванні таких товарів (морозива), вводити в оману споживачів щодо особи-виробника, а саме - власника знака за № НОМЕР_2 від 11 березня 2013 року ОСОБА_1 , або особи, яка використовує знак за свідоцтвом України № НОМЕР_2 від 11 березня 2013 року, а саме - ТОВ «Ласунка»?

У висновку № 189/20 за результатами комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності (а. с193-245, т. ІІІ) судовими експертами зроблено такі висновки:

1) позначення «ІНФОРМАЦІЯ_6», яке використовується ПрАТ «Львівський холодокомбінат» шляхом нанесення цього знаку на товари (морозиво), рекламну продукцію, торгове обладнання та при пропонуванні таких товарів (морозива) споживачам, не є тотожним або схожим настільки, що його можна сплутати із знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_2 від 11 березня 2013 року, власником якого є ОСОБА_1 .

2) позначення «ІНФОРМАЦІЯ_11», яке використовується Приватним акціонерним підприємством «Львівський холодокомбінат» шляхом нанесення цих позначень на товари (морозиво), рекламну продукцію, торгове обладнання та при пропонуванні таких товарів (морозива), не є тотожним або схожим настільки, що його можна сплутати із знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_2 від 11 березня 2013 року, власником якого є ОСОБА_1 .

3) позначення «ІНФОРМАЦІЯ_12», яке використовується ПрАТ «Львівський холодокомбінат» шляхом нанесення цього знаку на товари (морозиво), рекламну продукцію, торгове обладнання та при пропонуванні таких товарів (морозива) споживачам, не є тотожним або схожим настільки, що його можна сплутати із знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_2 від 11 березня 2013 року, власником якого є ОСОБА_1 .

4) позначення «ІНФОРМАЦІЯ_6», яке використовується ПрАТ «Львівський холодокомбінат» шляхом нанесення цього знаку на упакування для товару (морозиво), рекламну продукцію, торгове обладнання та при пропонуванні таких товарів (морозива), не може вводити в оману споживачів щодо особи-виробника, а саме - власника знака за № НОМЕР_2 від 11 березня 2013 року ОСОБА_1 , або особи, яка використовує знак за свідоцтвом України № НОМЕР_2 від 11 березня 2013 року, а саме -ТОВ «Ласунка».

5) позначення «ІНФОРМАЦІЯ_12», яке використовується ПрАТ «Львівський холодокомбінат» шляхом нанесення цього знаку на упакування для товару (морозиво), рекламну продукцію, торгове обладнання та при пропонуванні таких товарів (морозива), не може вводити в оману споживачів щодо особи-виробника, а саме - власника знака за № НОМЕР_2 від 11 березня 2013 року ОСОБА_1 , або особи, яка використовує знак за свідоцтвом України № НОМЕР_2 від 11 березня 2013 року, а саме - ТОВ «Ласунка».

6) позначення «ІНФОРМАЦІЯ_11», яке використовується ПрАТ «Львівський холодокомбінат» шляхом нанесення цього знаку на упакування для товару (морозиво), рекламну продукцію, торгове обладнання та при пропонуванні таких товарів (морозива), не може вводити в оману споживачів щодо особи-виробника, а саме - власника знака за № НОМЕР_2 від 11 березня 2013 року ОСОБА_1 , або особи, яка використовує знак за свідоцтвом України № НОМЕР_2 від 11 березня 2013 року, а саме - ТОВ «Ласунка».

Згідно п. 4.3.1.9. згаданих вище Правил, до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов`язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності.

Згідно із п. 4.3.2.6 Правил словесні позначення, заявлені як знаки, порівнюються з словесними та комбінованими позначеннями, до композиції яких входять словесні елементи. При встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

Згідно з п. 11.1.5. Методичних рекомендацій з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг, затверджені Наказом ДП «Український інститут промислової власності» від 07.04.2014 № 91 (із змінами; надалі - Методичні рекомендації), позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів. Встановлення схожості позначень має ґрунтуватися на комплексному, всебічному аналізі порівнюваних позначень, а саме: сприйнятті домінуючих і другорядних графічних елементів, співставленні звукового складу, асоціативного ряду, ступеню семантичної близькості. Під час встановлення схожості позначення, що порівнюються, повинні розглядатися в цілому, без поділення на окремі елементи. При цьому, головним є перше зорове сприйняття досліджуваних позначень. Саме перше зорове сприйняття будь-якого об`єкта має вплив на свідомість людини, аналогічним чином у свідомості споживача запам`ятовується і позначення.

Згідно з п. 11.1.6. цих же Методичних рекомендацій, відповідно до пункту 4.3.2.6 Правил встановлення схожості словесних позначень здійснюється з урахуванням звукового (фонетичного), графічного (візуального) та смислового (семантичного) критеріїв схожості. Під час порівняння таких позначень береться до уваги загальне враження, яке складається на основі сукупної дії звукової, графічної та смислової схожості.

Досліджуючи звукову (фонетичну) схожість спірних позначень, суд враховує слушні зауваження відповідача з цього приводу, бере до уваги висновки судових експертів №189/20 від 18.12.2020р. та звертає увагу позивача на таке:

- позначення відрізняються голосною літерою, у позначеннях відповідача це літера «і», у зареєстрованому позначенні - «а».

- у сукупності всіх приголосних та голосних фонем порівнюванні позначення при вимові звучать по-різному.

- істотним є те, що словесні позначення ПрАТ «Львівський холодокомбінат» складаються з двох частин; «ІНФОРМАЦІЯ_13» (як приставки) та «ІНФОРМАЦІЯ_10» (як найменування виробника) й повинно вимовлятися (ІНФОРМАЦІЯ_14). Коли споживач на слух сприймає слово «ІНФОРМАЦІЯ_14», основний акцент робиться саме на частинці «ІНФОРМАЦІЯ_10», яка асоціюється із відповідачем як виробником відповідної продукції протягом тривалого часу. Крім нього, незважаючи на однакове звучання перших двох літер, інші частини позначень звучать по різному «ІНФОРМАЦІЯ_10»/ «ІНФОРМАЦІЯ_15», що досить істотно змінює їх фонетику і дозволяє споживачу чітко відрізняти протиставлені позначення. Отже, у даному випадку не може йти мова про фонетичну схожість порівнюваних позначень, оскільки звучання спільних словесних елементів не є ідентичною. Важливу роль у розрізненні за цим критерієм відіграє частка «ІНФОРМАЦІЯ_10», завдяки чому потенційний споживач одразу здогадається про якого виробника йде мова.

Щодо аргументу позивача про те, що початкові частини порівнюваних позначень мають однакове походження «ІНФОРМАЦІЯ_13», і відповідно, смислове навантаження, а в ході подальшого дослідження експерти приділяють увагу саме відмінностям позначень, а не елементам їх схожості, то метою дослідження власне і полягає встановлення відмінності чи схожості досліджуваних позначень. Крім того, позначення, як зазначено вище, оцінюється в цілому, без поділення на окремі елементи.

Смислова (семантична) схожість порівнюваних знаків викладена у висновку № 189/20 (а. с. 209-213, т. ІІІ), то під семантичною схожістю розуміється подібність покладених в позначення понять, ідей, тобто смислова подібність позначення, протилежність закладених у позначеннях понять (ідей), збіг одного з елементів позначень, на який падає логічний наголос, і який має самостійне значення.

Для визначення семантики порівнюваних позначень необхідно звернутись до інформаційно-довідкових джерел. Зокрема, у словниках, які перебувають у відкритому доступі, відсутнє визначення слів «ІНФОРМАЦІЯ_6», «ІНФОРМАЦІЯ_12», «ІНФОРМАЦІЯ_11, «ІНФОРМАЦІЯ_5», тобто такі є вигаданими.

Всі позначення складаються із двох частин, які є різними, зі своїм смисловим навантаженням. Так, знак № НОМЕР_2 містить дві частинки: «ІНФОРМАЦІЯ_16» та «ІНФОРМАЦІЯ_17». Експерти у висновку № 189/20 зазначили переклад частини назви «ІНФОРМАЦІЯ_16» у англійській та італійській мовах - означає «ІНФОРМАЦІЯ_20», походить з італійської «ІНФОРМАЦІЯ_21», що означає в перекладі «морозиво». Друга частинка назви «ІНФОРМАЦІЯ_17» означає в перекладі з італійської - «ІНФОРМАЦІЯ_19». Тоді як словесний елемент ««ІНФОРМАЦІЯ_13» в позначенні відповідача походить з італійської «ІНФОРМАЦІЯ_21», що означає в перекладі «морозиво». Друга частинка «ІНФОРМАЦІЯ_10» - використовується ПрАТ «Львівський холодокомбінат» як скорочене позначення львівського виробника. Позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1», пересічним споживачем буде сприйматися як позначення, що є продовженням серії знаків однієї особи (ПрАТ «Львівський холодокомбінат»). Аналогічно, зазначене стосується і інших позначень «ІНФОРМАЦІЯ_12», «ІНФОРМАЦІЯ_11, у яких додатково промовляється слово «ІНФОРМАЦІЯ_8», «ІНФОРМАЦІЯ_18». Отже, і семантична схожість у досліджуваних знаках відсутня.

Щодо дослідження звукових (фонетичних) ознак, то у дослідницькій частині висновку №189/20 (а. с. 214-215, т. ІІІ) експертами наведено у таблиці із порівнянням характеру співпадаючих частин позначень. При цьому, експерти звернули увагу, що досліджуваний знак складається з двох слів, а позначення - одне. Знак має два наголошені склади, позначення одне і це підсилює відмінність позначень за фонетичними ознаками в цілому. Наголошені звуки «а» в першому позначенні («ІНФОРМАЦІЯ_5») та «лі» в другому «ІНФОРМАЦІЯ_1» змінюють фонетичне звучання, що підсилює звукову відмінність та позначення.

Дослідження графічних (візуальних) ознак проведено експертами на а. с. 216-217, т. ІІІ. З ознак, які візуально співпали, експертом виділено лише одну - здійснення написів порівнюваних знаків латиницею. Решта графічних ознак (загальне зорове враження, графічне написання з урахуванням характеру літер, вид шрифту, поєднання кольорів тексту зображення) не співпадають зовсім.

Враховуючи наведене вище, можна підсумувати, що позначення «ІНФОРМАЦІЯ_6», «ІНФОРМАЦІЯ_12», «ІНФОРМАЦІЯ_11» не є тотожним або схожим настільки, що його можна сплутати із знаком для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за свідоцтвом України № НОМЕР_2 від 11 березня 2013 року, власником якого є ОСОБА_1 .

Щодо можливості введення потенційного покупця/споживача продукту в оману, то експертами чітко встановлено, що «ІНФОРМАЦІЯ_6», «ІНФОРМАЦІЯ_12», «ІНФОРМАЦІЯ_11» не можуть вводити в оману покупців щодо знаку для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_5» за свідоцтвом України № НОМЕР_2 від 11 березня 2013 року, власником якого є ОСОБА_1 , оскільки спірні позначення різняться між собою за фонетичними, семантичними та графічними ознаками.

Заперечення позивача на висновок судових експертів від 16.02.2021 оцінюються судом критично, оскільки не є суттєвими та спростовуються іншими доказами.

Окрему увагу позивача суд звертає на те, що факт схожості знаку на товари перевіряється уповноваженим органом при здійсненні реєстраційних дій. Так, відповідно до ч. 3 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з:

- знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім`я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг;

- знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 Паризької конвенції про охорону промислової власності;

- фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до Установи заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг;

- кваліфікованими зазначеннями походження товарів (у тому числі спиртів та алкогольних напоїв), що охороняються відповідно до Закону України "Про охорону прав на зазначення походження товарів". Такі позначення можуть бути лише елементами, що не охороняються, знаків осіб, які мають право користуватися вказаними зазначеннями;

- знаками відповідності (сертифікаційними знаками), зареєстрованими у встановленому порядку.

Дата реєстрації знаку «ІНФОРМАЦІЯ_5» за свідоцтвом України № НОМЕР_2 від 11 березня 2013 року, власником якого є ОСОБА_1 , - 11.03.2013 року. Позначення «ІНФОРМАЦІЯ_6», «ІНФОРМАЦІЯ_12», «ІНФОРМАЦІЯ_11», які використовуються відповідачем у господарській діяльності та предметом дослідження у цій справі, містять у своєму позначенні зареєстрований на ім`я відповідача комбінований знак «ІНФОРМАЦІЯ_9» за № 263795 від 27.08.2019. Наявність додаткових слів «ІНФОРМАЦІЯ_10» «ІНФОРМАЦІЯ_8» також впливає за сприйняття назви потенційним покупцем при обранні товару і жодним чином не вводить в оману споживача, оскільки спірні назви не лише виглядають візуально по-різному, а й звучать по-різному теж.

Враховуючи наведене, оскільки позивачем не доведено і судом не встановлено неправомірності дій ПрАТ «Львівській холодокомбінат» позовна вимога про визнання дій Приватного акціонерного товариства «Львівській холодокомбінат», пов`язаних з використанням у своїй господарській діяльності на території України позначень « ІНФОРМАЦІЯ_1 », «ІНФОРМАЦІЯ_3», «ІНФОРМАЦІЯ_4», такими, що порушують права інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг за Свідоцтвом на знак для товарів та послуг № НОМЕР_2 від 11.03.2013 року «ІНФОРМАЦІЯ_2», зареєстрованого в 30 та 43 класах Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків, який використовує у господарській діяльності Товариство з обмеженою відповідальністю «Ласунка», не підлягає до задоволення.

Позовні вимоги про заборону відповідачу використовувати позначення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », «ІНФОРМАЦІЯ_3», «ІНФОРМАЦІЯ_4», та про зобов`язання Приватного акціонерного товариства «Львівській холодокомбінат» вилучити з цивільного обороту та знищити товари (морозиво), рекламну продукцію, торгове обладнання та будь-які інші товари на які нанесені позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1», «ІНФОРМАЦІЯ_3», «ІНФОРМАЦІЯ_4» як такі, що були виготовлені та введені в цивільний оборот з порушення прав інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг за Свідоцтвом на знак для товарів та послуг № НОМЕР_2 від 11.03.2013 року «ІНФОРМАЦІЯ_2», зареєстрованого в 30 та 43 класах Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків, який використовує у своїй діяльності Товариство з обмеженою відповідальністю «Ласунка» є похідними від основної позовної вимоги, в задоволенні якої судом відмовлено. Відтак, в задоволенні решти позовних вимог суд відмовляє повністю.

Судові витрати.

Щодо стягнення судових витрат, то понесені позивачем всі судові витрати в силу вимог ст. 129 ГПК України залишаються за ним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 129, 219-221, 236-241 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

1. В задоволенні позову відмовити повністю.

2. Судові витрати залишити за позивачем.

3. Відповідно до ч. 1 ст. 241 ГПК України рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано.

4. Апеляційну скаргу на рішення суду можна подати в порядку, визначеному Господарським процесуальним кодексом України.

5. Інформацію у справі, яка розглядається, можна отримати за такою веб-адресою: http://lv.arbitr.gov.ua.

Повний текст рішення складено та підписано 04.03.2021.

Суддя І.Б. Козак