УХВАЛА

про відкладення підготовчого засідання

м. Київ

22.02.2021справа № 910/13964/20

Господарський суд міста Києва у складі судді Марченко О.В., за участю секретаря судового засідання Роздобудько В.В.,

розглядаючи у відкритому судовому засіданні

справу №910/13964/20

за позовом INFRONT X, LLX (OMNIGON COMMUNICATIONS, LLC) (ІНФРОНТ ІКС, ЛЛС (Омнігон Коммунікейпінс, ЛЛС) (1261 Бродвей, оф. 200, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк 10001, США)

до товариства з обмеженою відповідальністю «Омнігон.» (01054, м. Київ, провулок Чеховський, буд. 9, кв. 17; ідентифікаційний код 36691109) та

державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (01601, м. Київ, вул. Глазунова, буд. 1; ідентифікаційний код 31032378)

про визнання свідоцтва України №274994 на знак для товарів і послуг недійсним та зобов`язання вчинити певні дії,

за участю представників:

позивача - Кушніра Ю.З. (ордер від 13.09.2020 серія КВ №726196);

відповідач-1 - Дроздович О.О. (ордер від 20.11.2020 серія КС №754165);

відповідач-2 - не з`явилися,

ВСТАНОВИВ:

INFRONT X, LLX (OMNIGON COMMUNICATIONS, LLC) (ІНФРОНТ ІКС, ЛЛС (Омнігон Коммунікейпінс, ЛЛС; далі - Компанія) звернулося до господарського суду міста Києва з позовом до товариства з обмеженою відповідальністю «Омнігон.» (далі - Товариство) і Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (далі - Міністерство) про:

- визнання недійсним свідоцтва України №274994 на знак для товарів і послуг « OMNIGON », власником якого є Товариство, щодо усіх послуг 42 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП);

- зобов`язання Міністерства внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг (далі - Реєстр) щодо визнання недійсним свідоцтва України №274994, про що здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Позов мотивовано тим, що:

- до видів комерційної діяльності позивача належать комп`ютерне програмування, розробка комп`ютерного та мобільного програмного забезпечення, графічний дизайн, розробка і дизайн веб-сайтів та інші послуги, пов`язані зі сферою інформаційних технологій (IT), цифрового контенту та мобільних додатків у спорті, медіа та індустрії розваг;

- 12.11.2013 Компанією та відповідачем-1 було укладено партнерський договір (далі - Договір), відповідно до якого відповідач-1 був зобов`язаний надавати Компанії послуги, а Компанія - отримувати та оплачувати такі послуги на умовах, погоджених сторонами; в рамках зазначеного Договору Товариство мало право використовувати позначення «OMNIGON», що становить комерційне найменування та торговельну марку Компанії, тільки після отримання письмової згоди від Компанії щодо кожного випадку такого використання; підписанням Договору відповідач-1 повністю погодився та підтвердив, що право використання фірмового найменування Компанії та торговельної марки чи будь-якої іншої конструкції слова «OMNIGON» належить виключно Компанії;

- внаслідок недобросовісної поведінки Товариства в особі директора Квятковського Олега Болеславовича 26.07.2018 позивачем було розірвано Договір; у зв`язку з припиненням договірних відносин згідно з Договором відповідачу-1 було надано 90 днів на припинення використання комерційного найменування (торговельної марки) позивача «OMNIGON», зокрема, шляхом внесення змін до установчих документів в частині найменування Товариства, в мережі Інтернет; 26.10.2018 сплив договірний строк припинення відповідачем-1 використання фірмового найменування (торговельної марки) позивача;

- у зв`язку з порушенням прав позивача 29.12.2018 Компанією подано до господарського суду міста Києва позовну заяву до Товариства, товариства з обмеженою відповідальністю «Інтернет Інвест» та фізичної особи - підприємця Квятковського Олега Болеславовича з вимогами заборонити використовувати позначення « ОМНІГОН », « OMNIGON », « omnigon », «OG» в мережі Інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах, в господарській діяльності та назві товариства; зобов`язати припинити делегування доменного імені «omnigon.com.ua» та видалити з реєстру доменне ім`я «omnigon.com.ua»;

- 28.01.2020 господарським судом міста Києва прийнято рішення у справі №910/17738/18, яким позовні вимоги Компанії задоволено в повному обсязі;

- позивачем було з`ясовано, що 27.04.2020 Міністерством було видано відповідачеві-1 свідоцтво України №274994 на знак для товарів і послуг « OMNIGON » (за заявкою від 26.07.2018 №m201817538);

- спірне свідоцтво України підлягає визнанню недійсним з підстав, передбачених пунктами 2 і 3 статті 6 Закону, оскільки торговельна марка відповідача-1 є тотожною фірмовому найменуванню позивача, право на яке позивач набув до дати подання Товариством заявки та яке використовується позивачем щодо послуг, ідентичних послугам за свідоцтвом України №274994 на знак для товарів і послуг « OMNIGON »;

- використання відповідачем-1 позначення «Омнігон» при веденні комерційної діяльності, аналогічній діяльності позивача, також може ввести в оману споживачів щодо особи, яка надає відповідні послуги.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 17.09.2020 позовну заяву Компанія залишено без руху та встановлено позивачу десятиденний строк з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху для усунення недоліків позовної заяви.

22.09.2020 позивач подав суду документи на виконання ухвали суду від 17.09.2020.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 28.09.2020 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі в порядку загального позовного провадження; підготовче засідання призначено на 19.10.2020.

07.10.2020 Міністерство подало суду копії матеріалів заявки від 26.07.2018 №m201817538 на реєстрацію знака для товарів і послуг «OMNIGON» на ім`я Товариства, за якими видано свідоцтво України №274994.

Міністерство 19.10.2020 подало суду відзив на позовну заяву, в якому заперечує проти задоволення позовних вимог з огляду на те, що:

- датою подання заявки №m22018 17538 за свідоцтвом України №274994 на знак для товарів і послуг « OMNIGON » є 26.07.2018; станом на 26.07.2018 була чинною редакція Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» (далі - Закон) з останніми змінами від 09.04.2015; таким чином, відповідність знака умовам правової охорони має розглядатися, виходячи із дати подання відповідної заявки;

- за заявкою №m22018 17538 була проведена формальна та кваліфікаційна експертиза відповідно до Закону та встановлених на його основі Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 № 116 (в редакції наказу Державного патентного відомства України від 20.08.1997 №72), під час якої заявлені до реєстрації позначення перевірялись на відповідність умовам надання правової охорони, визначених Законом;

- позивач скористався своїм правом, передбаченим пунктом 8 статті 10 Закону, та подав до закладу експертизи мотивовані заперечення проти реєстрації знака за заявкою №m22018 17538;

- заявник (відповідач-1) скористався своїм правом та подав відповідь на подане заперечення за заявкою №m22018 17538, у яких зазначив, що: заявник - Товариство здійснює господарську діяльність, що проводиться на законних підставах під власним ім`ям «ОМНІГОН» та із використанням заявленого на реєстрацію позначення «OMNIGON», надаючи послуги необмеженому колу споживачів, починаючи з 2009 року; позначення здобуло високий рівень розрізняльної здатності, викликає у споживачів стійку асоціацію та асоціативний зв`язок між позначенням «OMNIGON» та особою, що надає послуги, - Товариством, а також високою якістю послуг; скаржника ОМНІГОН КОММУНІКЕЙПІНС, ЛЛС (OMNIGON COMMUNICATIONS, LLC) як юридичної особи не існує, так як доказів на підтвердження статусу юридичної особи скаржника не надано, факт існування та статусу юридичної особи скаржника не встановлений, відомості із Бюро патентів та торгівельних марок CHIA (USPTO), на які посилається скаржник, не мають юридичної сили на території України; крім того, відомості з відомства з інтелектуальної власності Європейського Союзу за заявкою від 16.08.2018 №017944783 на знак для товарів і послуг « Omnigon » для товарів та послуг 9, 35, 42 класів МКТП, заявлений на ім`я OMNIGON COMMUNICATIONS, LLC (ОМНІГОН КОММУНІКЕЙШНС, ЛЛС), не мають юридичної сили на території України та не створюють правових наслідків, та більш того, дана заявка №017944783 відхилена станом на 14.05.2019 та діловодство по заявці припинено; партнерський договір від 12.11.2013, на який посилається скаржник як на основний доказ, не існує, так як не укладався, а надана скаржником фотокопія є підробленою; позовна заява скаржника, подана до господарського суду міста Києва (справа №910/17738/18), не може бути покладена в основу мотивованого рішення, так як є заявою по суті справи та не створює правових наслідків; правовідносини між позивачем та відповідачем-2 не є агентськими, що регулюються статтею 6 septies Паризької конвенції;

- в силу приписів статті 10 Закону такі заперечення третіх осіб беруться до уваги експертом при проведенні кваліфікаційної експертизи, але відповідність позначення умовам надання правової охорони, передбаченим статтею 6 Закону, визначається за результатами проведення кваліфікаційної експертизи, а не за результатами розгляду мотивованих заперечень;

- за результатами кваліфікаційної експертизи заявки №m22018 17538 закладом експертизи було складено висновок про відповідність знака умовам надання правової охорони, який після затвердження набув статусу рішення про реєстрацію знака, на підставі якого було видано оскаржуване свідоцтво;

- вимога Компанії щодо визнання оскаржуваного свідоцтва недійсним на підставі, що знак для товарів і послуг « OMNIGON » за свідоцтвом України № 274994 не відповідає умовам надання правової охорони, а саме є тотожним або схожим настільки, що його можна сплутати з фірмовим найменуванням позивача, є необґрунтованою;

- така підстава як оманливість, передбачена абзацом п`ятим пункту 2 статті 6 Закону, відноситься до так званих «абсолютних» підстав для відмови, що спрямовані, на відміну від «відносних» підстав, насамперед на захист публічного інтересу, а не приватних прав та інтересів третіх осіб;

- можливість асоціації та плутанини споживачем знаків позивача та відповідача-1 має бути доведена Компанією документально підтвердженими даними про факти сплутування споживачами даних послуг, що призвело до порушення його права (соціологічними опитуваннями).

Позивач 19.10.2020 подав суду відповідь на відзив Міністерства, в якій фактично виклав доводи позовної заяви та, зокрема, зазначив, що: позиція відповідача-2, викладена у відзиві, відтворює етапи розгляду заявки №m22018 17538 і підтверджує неповну оцінку доводів позивача; питання тотожності або схожості комерційного найменування та позначення, що використовується відповідачем-1 у господарській діяльності, а тепер відповідає знаку за оспорюваним свідоцтвом, вже було предметом експертного дослідження при розгляді справи №910/17738/18; Компанія надала підтвердження, що знак для товарів і послуг « OMNIGON » за свідоцтвом України № 274994 є таким, що породжує у свідомості споживача асоціації, пов`язані з певними послугами, виробником та якістю; позивачем дотримано правил підсудності при подачі даної позовної заяви.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 19.10.2020 відкладено підготовче засідання з розгляду справи №910/13964/20 на 23.11.2020.

03.11.2020 позивач подав суду клопотання про долучення до матеріалів справи доказів.

Позивач 19.11.2020 подав суду клопотання про долучення до матеріалів справи доказів.

21.12.2020 Товариство подало суду відзив на позовну заяву, в якому заперечило проти задоволення позовних вимог з огляду на те, що: особа, яка підписала позовну заяву, не має права підпису, не має права підписуватися від імені позивача, не має права представлення позивача у суді, не має права представляти позивача взагалі, що порушує вимоги частини другої статті 162 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України); позовна заява подана в інтересах «ІНФРОНТ ІКС, ЛЛС (ОМНІГОН КОММУПІКЕЙШНС, ЛЛС) INFRONT X, LLX (OMNIGON COMMUNICATIONS, LLC)»; відомості для ідентифікації особи позивача не надано; ордер на надання правової (правничої) допомоги від 13.09.2020 серія КВ №726196 надано на представлення інтересів «ІНФРОНТ Ікс ЛЛС», яка не є позивачем; договір від 28.11.2018, який доданий позивачем до матеріалів справи, не підписано позивачем; не можливо встановити дату укладення «партнерський договір» та не можливо встановити осіб, які підписали вказаний договір, відсутні відомості та інформація ідентифікації підписів; директор Товариства заперечує проти підписання та існування «партнерський договір»; позивач не надав доказів набуття права на фірмове найменування « OMNIGON » в Україні; знак для товарів і послуг « OMNIGON » за свідоцтвом України № 274994 відповідає вимогам надання правової охорони; не можливо застосовувати до правовідносин позивача та відповідача-1 статтю 19 Закону; знак для товарів і послуг « OMNIGON » за свідоцтвом України №274994, власником якого є Товариство, повністю відповідає умовам надання парової охорони, відповідає поданій заявці, не порушує прав інших осіб; Компанією не надано доказів здійснення діяльності щодо надання послуг, які, як зазначає позивач, є ідентичними послугам за свідоцтвом України №274994 на знак для товарів і послуг « OMNIGON » на території України; позивач не надав доказів, що він володіє фірмовим найменуванням «OMNIGON» стосовно «ідентичності послуг» до дати подання заявки №m22018 17538 за свідоцтвом України №274994 на знак для товарів і послуг « OMNIGON », а тому позовні вимоги є невмотивованими, нічим не підтвердженими та не доведеними; докази подані Компанією до позову є неналежними та недопустимими.

Компанія 21.12.2020 подала суду відповідь на відзив, в якій зазначила, що: Кушнір Юрій Зеновійович є належним представником позивача, що підтверджується копією ордеру про надання правової допомоги від 13.09.2020 серія КВ №726196 та договору про надання правової допомоги від 28.11.2018 №32-11/2018, вказаний договір підписано позивачем, найменування якого на момент підписання вказаного договору було Омнігон Коммунікейшнс, ЛЛС; 21.05.2019 позивачем було змінено юридичне найменування на Інфронт Ікс, ЛЛС, що підтверджується свідоцтвом, виданим Державним департаментом штату Делавер від 18.10.2019; на виконання статті 162 ГПК України у позовній заяві було зазначено: повне найменування позивача - Інфронт Ікс, ЛЛС, місцезнаходження - 1261 Бродвей, оф. 200, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, США; поштовий індекс - 10001; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України надано не було, оскільки позивач є юридичною особою, що створена за законодавством штату Нью Йорк Сполучених Штатів Америки (США); Компанією надано суду копію статуту Omnigon Communications LLC (Омнігон Коммунікейшнс ЛЛС) від 22.01.2008; сертифікат про приєднання, виданого Державним департаментом штату Нью-Йорк, з додатками від 15.01.2016; свідоцтво про зміну найменування, виданого Державним департаментом штату Делавер від 18.10.2019; свідоцтва про існування компанії INFRONT X, LLX (Інфронт Ікс, ЛЛС), виданого Державним департаментом штату Делавер від 18.10.2019; факт укладення позивачем та відповідачем-1 Договору уже був доведений при розгляді справи №910/17738/18; позивачем доведено, що частини друга та третя статті 6 Закону застосовуються до спірних правовідносин і, на відміну від відповідача-1, це було доведено конкретними фактами та доказами; позивач зазначив підстави належності доказів, поданих до позовної заяви; відповідачем-1 не наданого жодного доказу на підтвердження своїх заперечень, в той час як кожна фактична обставина та вимога позивача підкріплена відповідними доказами.

21.12.2020 представник відповідача-1 подав суду клопотання про неприйняття судом до уваги у винесенні рішення у даній справі поданих позивачем рішення у справі №910/17738/18, оскільки даний спір розглядається з інших підстав, стосовно іншого предмету та стосовно інших учасників/сторін справи.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 21.12.2020 замінено у справі №910/13964/20 неналежного відповідача - Міністерство належним - Укрпатентом; відкладено підготовче засідання з розгляду справи №910/13964/20 на 25.01.2021.

Укрпатент 22.01.2021 подав суду відзив на позов, в якому виклав заперечення на позовну заяву, аналогічні відзиву Міністерства.

25.01.2021 позивач подав суду відповідь на відзив Укрпатенту, в якому фактично виклав доводи позовної заяви та відповіді на відзив Міністерства.

Компанія 25.01.2021 подала суду пояснення на вимогу хвали господарського суду міста Києва від 21.12.2020, в яких зазначила, що: позивач не може надати оригінали партнерського договору від 12.11.2013, оскільки його умови викладені на версії документу, який після підписання однією стороною був відсканований і надісланий для підписання іншій стороні (та підписаний нею відповідно); факт укладення та реальний порядок укладення вказаного договору вже були предметом розгляду суду і є добре відомими для відповідача-1; в силу частини четвертої статті 75 ГПК, зважаючи що в розгляді справи №910/17738/18 брали участь саме позивач та відповідач-1, і у відповідному судовому процесі розглядалося питання укладення позивачем та відповідачем-1 саме витребуваного партнерського договору від 12.11.2013, існування вказаного партнерського договору вже встановлено рішенням суду, що набрало законної сили.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 25.01.2021 відкладено підготовче засідання з розгляду справи №910/13964/20 на 22.02.2021.

16.02.2021 Укрпатент подав суду клопотання про долучення доказів до матеріалів справи.

У підготовче засідання 22.02.2021 з`явилися представники позивача та відповідача-1; представник відповідача-2 у підготовче засідання не з`явився; відповідач-2 про дату час та місце проведення підготовчого засідання повідомлений належним чином, що підтверджується рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення, яке наявне у матеріалах справи; про причини неявки суду не повідомив.

Представник відповідача-1 у підготовчому засіданні подав суду клопотання, в якому просив суд під час винесення рішення у справі врахувати позицію, викладену у постанові Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 26.11.2020 у справі №910/11005/16.

Представник Товариства у підготовчому засіданні 22.02.2021 наголосив на доводах клопотання про виклик у судове засідання для допиту експерта ОСОБА_3 , який склав висновок експерта від 11.03.2019 №14753.

Представник позивача заперечив проти задоволення вказаного клопотання.

Суд, дослідивши матеріали справи, дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання представника Товариства з підстав відсутності необхідності отримання додаткових пояснень від експерта, та оскільки висновок експерта оцінуються у сукупності з іншими поданими сторонами доказами.

У підготовчому засіданні 22.02.2021 представник відповідача-1 заявив клопотання про відкладення підготовчого засідання та надання часу відповідачу-1 підготувати заперечення на відповідь на відзив Компанії.

Представник позивача не заперечив проти задоволення клопотання представника авідповідача-1.

Відповідно до частини другої статті 183 ГПК України суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження у випадках: 1) визначених частиною другою статті 202 цього Кодексу; 2) залучення до участі або вступу у справу третьої особи, заміни неналежного відповідача, залучення співвідповідача; 3) в інших випадках, коли питання, визначені частиною другою статті 182 цього Кодексу, не можуть бути розглянуті у даному підготовчому засіданні.

Частиною другою статті 202 ГПК України передбачено, що суд відкладає розгляд справи в судовому засіданні в межах встановленого цим Кодексом строку з таких підстав: 1) неявка в судове засідання учасника справи, щодо якого немає відомостей про направлення йому ухвали з повідомленням про дату, час і місце судового засідання; 2) перша неявка в судове засідання учасника справи, якого повідомлено про дату, час і місце судового засідання, якщо він повідомив про причини неявки, які судом визнано поважними; 3) виникнення технічних проблем, що унеможливлюють участь особи у судовому засіданні в режимі відеоконференції, крім випадків, коли відповідно до цього Кодексу судове засідання може відбутися без участі такої особи; 4) необхідність витребування нових доказів, у випадку коли учасник справи обґрунтував неможливість заявлення відповідного клопотання в межах підготовчого провадження.

З огляду на викладене та враховуючи клопотання відповідача-1 про відкладення підготовчого засідання, суд вважає за необхідне відкласти підготовче засідання з розгляду справи №910/13964/20.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 183, 202, 234 та 235 ГПК України, господарський суд міста Києва

УХВАЛИВ:

1. Відкласти підготовче засідання з розгляду справи №910/13964/20 на 29.03.21 о 10:40 год. Засідання відбудеться у приміщенні господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал №12.

2. Зобов`язати товариство з обмеженою відповідальністю «Омнігон.» подати суду у строк до 12.03.2021 заперечення на відповідь на відзив позивача, подану суду 21.12.2020.

3. Копію даної ухвали надіслати відповідачам-1,2.

Ухвала набрала законної сили 22.02.2021 та оскарженню не підлягає.

Суддя О.В. Марченко