ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.02.2021 справа № 914/1176/20

За позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю «Ласунка», м. Дніпро,

до відповідача: Приватного акціонерного товариства «Львівський холодокомбінат»,

м. Львів,

про:

- визнання дій ПрАТ «Львівський холодокомбінат» із виробництва та введення в цивільний оборот продукції-виробу (морозива) «Віg Stаг» порушенням прав інтелектуальної власності на промисловий зразок «ІНФОРМАЦІЯ_2» за патентом України № НОМЕР_1 від 12.01.2016 року та промисловий зразок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за патентом України № НОМЕР_2 від 25.04.2019 року, які використовує у своїй діяльності Товариство з обмеженою відповідальністю «Ласунка» ();

- визнання дій Приватного акціонерного товариства «Львівськй холодокомбінат» () щодо реалізації (продажу) продукції - виробу (морозива) «Віg Stаг» порушенням прав інтелектуальної власності на промисловий зразок «ІНФОРМАЦІЯ_2» за патентом України № НОМЕР_1 від 12.01.2016 року та промисловий зразок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за патентом України № НОМЕР_2 від 25.04.2019 року, які використовує у своїй діяльності Товариство з обмеженою відповідальністю «Ласунка» ();

- заборону Приватному акціонерному товариству «Львівській холодокомбінат» () здійснювати виробництво, реалізацію та введення в цивільний обіг будь-яким способом продукції - виробів (морозива) «Віg Stаг», які порушують права інтелектуальної власності на промисловий зразок «ІНФОРМАЦІЯ_2» за патентом України № НОМЕР_1 від 12.01.2016 року та промисловий зразок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за патентом України № НОМЕР_2 від 25.04.2019 року, які використовує у своїй

діяльності Товариство з обмеженою відповідальністю «Ласунка» ();

- вилучення із цивільного обігу та знищити продукцію-вироби (морозиво) «Віg Stаг», яке вироблене та введене в цивільний обіг Приватним акціонерним товариством «Львівській холодокомбінат» () з порушенням прав інтелектуальної власності на промисловий зразок «ІНФОРМАЦІЯ_2» за патентом України НОМЕР_1 від 12.01.2016 року та промисловий зразок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за патентом України № НОМЕР_2 від 25.04.2019 року, які використовує у своїй діяльності Товариство з обмеженою відповідальністю «Ласунка» ().

Суддя І.Б. Козак

Cекретар с/з Ю. Пришляк

Представники сторін:

Від позивача: І.Чередник - представник,

Від відповідача: М.П.Рабінович - представник, Н.Барбадин-Дунець - адвокат.

На розгляд господарського суду Львівської області Товариством з обмеженою відповідальністю «Ласунка» подано позов до Приватного акціонерного товариства «Львівський холодокомбінат» про визнання неправомірними дій, заборону вчинення дій, вилучення з цивільного обороту та знищення продукції.

Ухвалою суду від 22.05.2020 р. відкрито провадження у справі за правилами загального позовного провадження та підготовче судове засідання призначено на 23.06.2020 р. ухвалою суду від 01.10.2020р. у цій справі призначалася судова експертиза, провадження у справі було зупинено. Рух справи відображено у відповідних ухвалах суду по даній справі. 28.12.2020р. провадження у справі поновлено після повернення на адресу суду матеріалів справи разом з висновком судових експертів, судове засідання призначено на 02.02.2021р. Ухвалою суду від 02.02.2021р. закрито підготовче провадження, призначено на 16.02.2021р.

Правова позиція позивача.

У судове засідання 16.02.2021р. представник позивача з`явився, заявлені позовні вимоги підтримав. Позовні вимоги обґрунтовуються тим, що ПрАТ «Львівській холодокомбінат» порушує права інтелектуальної власності, надані ТОВ «Ласунка» за укладеними ліцензійними договорами шляхом неправомірного використання у виробі (морозиві) «Віg Star», виробником якого є ПрАТ «Львівській холодокомбінат», усієї сукупності суттєвих ознак промислового зразка «ІНФОРМАЦІЯ_2» за патентом України № НОМЕР_1 від 12.01.2016 року та промислового зразка «ІНФОРМАЦІЯ_1» за патентом України № НОМЕР_2 від 25.04.2019 року, які використовує у своїй діяльності ТОВ «Ласунка». Враховуючи наведене, просить:

1- визнати дії ПрАТ «Львівський холодокомбінат» із виробництва та введення в цивільний оборот продукції-виробу (морозива) «Віg Stаг» порушенням прав інтелектуальної власності на промисловий зразок «ІНФОРМАЦІЯ_2» за патентом України № НОМЕР_1 від 12.01.2016 року та промисловий зразок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за патентом України № НОМЕР_2 від 25.04.2019 року, які використовує у своїй діяльності Товариство з обмеженою відповідальністю «Ласунка» ();

2- визнати дії Приватного акціонерного товариства «Львівськй холодокомбінат» () щодо реалізації (продажу) продукції - виробу (морозива) «Віg Stаг» порушенням прав інтелектуальної власності на промисловий зразок «ІНФОРМАЦІЯ_2» за патентом України № НОМЕР_1 від 12.01.2016 року та промисловий зразок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за патентом України № НОМЕР_2 від 25.04.2019 року, які використовує у своїй діяльності Товариство з обмеженою відповідальністю «Ласунка» ();

3- заборонити Приватному акціонерному товариству «Львівській холодокомбінат» () здійснювати виробництво, реалізацію та введення в цивільний обіг будь-яким способом продукції - виробів (морозива) «Віg Stаг», які порушують права інтелектуальної власності на промисловий зразок «ІНФОРМАЦІЯ_2» за патентом України № НОМЕР_1 від 12.01.2016 року та промисловий зразок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за патентом України № НОМЕР_2 від 25.04.2019 року, які використовує у своїй

діяльності Товариство з обмеженою відповідальністю «Ласунка» ();

4 - вилучення із цивільного обігу та знищити продукцію-вироби (морозиво) «Віg Stаг», яке вироблене та введене в цивільний обіг Приватним акціонерним товариством «Львівській холодокомбінат» () з порушенням прав інтелектуальної власності на промисловий зразок «ІНФОРМАЦІЯ_2» за патентом України НОМЕР_1 від 12.01.2016 року та промисловий зразок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за патентом України № НОМЕР_2 від 25.04.2019 року, які використовує у своїй діяльності Товариство з обмеженою відповідальністю «Ласунка» ().

Також позивачем подано виготовлений на його замовлення висновок судового експерта № 1238 від 12.12.2019 (а.с.38-44, т.І), де на вирішення експерта поставлено такі питання:

1. Чи використано у виробі (морозиві) «ВіgStar», виробником якого є ПрАТ«Львівський холодокомбінат», всю сукупність суттєвих ознак промислового зразка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за патентом України № НОМЕР_1 від 12.01.2016 року, власником якого є ОСОБА_1 ?

2. Чи використано у виробі (морозиві) «ВіgStar», виробником якого є ПрАТ«Львівський холодокомбінат», всю сукупність суттєвих ознак промислового зразка «ІНФОРМАЦІЯ_1» за патентом України № НОМЕР_2 від 25.04.2019 року, власником якого є ОСОБА_1?

За результатами дослідження експертом зроблено такі висновки:

1. У виробі (морозиві) «ВіgStar», виробником якого є ПрАТ «Львівський холодокомбінат», використано всю сукупність суттєвих ознак промислового зразка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за патентом України № НОМЕР_1 від 12.01.2016 року, власником якого є ОСОБА_1 .

2. У виробі (морозиві) «ВіgStar», виробником якого є ПрАТ«Львівський холодокомбінат», використано всю сукупність суттєвих ознак промислового зразка «ІНФОРМАЦІЯ_1» за патентом України № НОМЕР_2 від 25.04.2019, власником якого є ОСОБА_1 .

У судовому засіданні 16.02.2021р. представник позивача підтримав надіслане на електронну адресу суду заперечення на висновок судових експертів (вх.№3903/21 від 16.02.2021) та заяву про виклик судових експертів у судове засідання (3906/21 від 16.02.2021 щодо виготовленого на виконання ухвали суду висновок судових експертів №185/20 від 18.12.2020р.

Попередній розрахунок суми судових витрат, які позивач поніс і які очікує понести у зв`язку із розглядом справи становить:

- 8' 408,00грн - сума сплаченого судового збору;

- 12' 000,00 грн - витрати на проведення експертизи у справі;

- 15' 000,00 грн - витрати на професійну правову допомогу.

Правова позиція відповідача.

Представники відповідача у судове засідання 16.02.2021р. з`явилися, проти позову заперечив з підстав, викладених у відзиві на позов (вх.№ 20953/20 від 01.07.2020). У судовому засіданні наполягали на твердження про те, що ТзОВ «Ласунка» є неналежним позивачем у цій справі.

У поданому запереченні (а.с.206-214, т.І) на висновок експерта, поданий позивачем, відповідач заперечив проти нього з таких мотивів:

- В експерта не було підстав для проведення експертиз, бо Висновок був підготовлений на замовлення ТОВ «Ласунка», юридичної особи, не для подання до суду в якості доказу (відповідне зазначення не міститься у вступній частині висновку), не вказано справу за якою вона призначена, відсутній договір з експертом чи експертною установою як підстава для проведення експертизи, експертиза проведена з порушенням процесуального законодавства і не відповідає принципу допустимості доказів. Крім того, експертиза проведена з порушенням п. 4.14. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень № 53/5 від 08.10.1998 (зі змінами) (далі - Інструкція), оскільки: не зазначена справа, за якою вона призначена, її номер або стаття закону,якою передбачено надання висновку експерта;

- Відсутній запис про відповідність матеріалів та об`єктів, що надійшли до експертної установи (експерта), матеріалам, зазначеним у документі про призначення експертизи (залучення експерта);

- Відсутня інформація про те, що висновок підготовлений для подання до суду;

- Відсутні відомості про підстави та осіб, які були присутні під час проведення досліджень (прізвище, ініціали, статус).

- Відсутність об`єкта дослідження, а саме виробу (морозива) «ВіgStar», виробником якого є ПрАТ «Львівський холодокомбінат». У вступній частині Висновку за п. 6 наданих експерту матеріалів, вказуються «зразки упаковки морозива «Стакан-Великан» у кількості 3 шт. Водночас зразки упаковки не є виробом, суттєві ознаки якого експерт вказував як об`єкт порівняння.

- Як убачається зі змісту висновку, ще до проведення відповідного дослідження експерт встановив, що у фотознімках товарів (морозива) використано патенти на промислові зразки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , що свідчить про упередженість експерта при проведенні експертизи. На с.2 Висновку експерт вказує обєктами дослідження "Фотознімки товарів (морозива) BigStar, однак у дослідницькій частині висновку вказує на виріб "Морозиво BigStar, який не надавався експерту на дослідження.

- Експертом на с.7 висновку зазначив,що визначення сукупності суттєвих ознак промислових зразків необхідно визначати з фотографій (креслень загального вигляду, ергономічних схем), які внесені до Реєстру. Однак, в подальшому дослідженні експерт вигадує, на думку відповідача, власні ознаки, які неможливо ідентифікувати за зображеннями зовнішнього вигляду виробу, внесеного до Реєстру (с.7, 8 висновку).

- Тлумачення ознак промислового зразка повинно здійснюватися в межах його опису, однак експерт жодного разу не послався на опис зразків за патентами№31245 та НОМЕР_2.

Враховуючи все наведене вище, відповідач просить не брати до уваги поданий позивачем висновок, оскільки експертиза проведена з порушенням чинного законодавства, висновок не є допустимим доказом, дослідницька частина Висновку експерта за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності № 1283 від 12.12.2019 містить необґрунтовані та неправильні твердження, визначення суттєвих ознак досліджуваних об`єктів проведене з порушенням Правил та Методик проведення судових експертиз, дослідження проведене не в повному обсязі, тому, зроблені на їх основі експертом висновки не можна вважати повними, обґрунтованими та об`єктивними, а отже висновки експерта викликають сумнів щодо їх правильності.

У відповіді на відзив (вх.№ 22537/20 від 24.07.2020, а.с.223-239, т.І) позивач повністю заперечив проти аргументів відповідача.

Відповідач у клопотанні (вх.№ 22658/20 від 27.07.2020) подав замовлений ним висновок судового експерта № 61-07/20 від 20.07.2020(а.с.1-36, т.ІІ), на розгляд судового експерта відповідачем ставилися такі уточнені питання:

1) Чи використано у виробі - вафельний стаканчик «ЛІМО», який застосовується ПрАТ «Львівських холодокомбінат» при виробництві морозива «ВіgStar», всю сукупність суттєвих ознак промислового зразка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за патентом України № НОМЕР_1 від 12.02.2016, власником якого є ОСОБА_1 ?

2) Чи використано у виробі - вафельний стаканчик «ЛІМО», який застосовується ПрАТ «Львівських холодокомбінат» при виробництві морозива «ВіgStar», всю сукупність суттєвих ознак промислового зразка «ІНФОРМАЦІЯ_1» за патентом України № НОМЕР_2 від 25.04.2019, власником якого є ОСОБА_1 ?

На поставлені питання судовий експерт надав такі висновки (а.с.36, т.ІІ):

1- У виробі - вафельний стаканчик «ЛІМО», який застосовується ПрАТ «Львівських холодокомбінат» при виробництві морозива «ВіgStar», не використано всю сукупність суттєвих ознак промислового зразка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за патентом України № НОМЕР_1 від 12.02.2016, власником якого є ОСОБА_1 .

2- У виробі - вафельний стаканчик «ЛІМО», який застосовується ПрАТ «Львівських холодокомбінат» при виробництві морозива «ВіgStar», не використано всю сукупність суттєвих ознак промислового зразка «ІНФОРМАЦІЯ_1» за патентом України № НОМЕР_2 від 25.04.2019, власником якого є ОСОБА_1 .

Також, під час розгляду справи відповідачем подано речові докази (вх.№914/1176/20/Р/1 від 01.07.2020):

- вафельний стаканчик для морозива з написом «ЛІМО», який використовується ПрАТ «Львівських холодокомбінат» при виробництві морозива «ВіgStar».

Позивач поштою надіслав на адресу суду речові докази:

- «ІНФОРМАЦІЯ_1», патент України на промисловий зразок № НОМЕР_2 від 25.04.2019 (вх. № 914/1176/20/Р/3 від 01.10.2020);

- «ІНФОРМАЦІЯ_2», патент України на промисловий зразок № НОМЕР_1 від 12.01.2016 (вх. № 914/1176/20/Р/2 від 01.10.2020).

У запереченні на висновок судових експертів (вх.№3903/21 від 16.02.2021) позивач заперечив проти згаданого висновку з таких міркувань:

- експерти при проведенні дослідження невірно визначили саму форму стаканчика (прямокутно-подібної призми дещо розширеної доверху із заокругленими бічними гранями, в основі якої лежить овал), що є, на думку позивача, ключовою суттєвою ознакою виробу.

- при визначенні ознак №3 та 5 експерти помилково визначили ознаки «.. у вигляді великих/невеликих виступаючих ромбів..», тоді як насправді на поверхні досліджуваних виробів наявні чіткі квадрати, а не ромби.

- ті самі помилки були допущені при дослідженні промислового зразки за патентом № НОМЕР_2

- експертами невірно визначено таку ознаку виробу як «словесні елементи», тоді як йдеться про словесний напис, виконаний випуклими літерами, що виступають над гладкою поверхнею на ту саму висоту, що й решта випуклих елементів виробу.

- експертами самовільно змінено визначені судом питання, що є порушенням Методичних рекомендацій, Інструкції №53/5 та свідчать про зацікавленість судових експертів у результатах дослідження.

- експертами було невірно зазначено дату видачі патенту НОМЕР_2 - 10.10.2019р.. тоді як вірною є дата 25.04.2019р., що суттєво вплинула на результат дослідження, адже об`єктом дослідження тоді, на думку позивача, був інший промисловий зразок.

- у змісті висновку експерти невірно посилалися на зміст ст.5 ЗУ «Про охорону прав на промислові зразки», оскільки до цього Закону були внесені зміни, зокрема, до ст.5, яка викладена в іншій редакції та чинна з 14.10.2020р.

- особливу увагу звернув на таку ознаку промислового зразка як ідентичність та індивідуальний характер (ст.6 цього ж Закону) і вважає, що досліджувані промислові зразки (іх суттєві ознаки) суперечать положенням ЗУ «Про охорону прав на промислові зразки» в новій редакції.

Підсумовуючи все наведене вище, позивач вважає поданий до суду висновок №185/20 від 18.12.2020р. необґрунтованим, таким, що суперечить матеріалам справи, речовим доказам та поставленим судом питанням на розгляд експертам, а тому просить його відхилити та не брати до уваги при оцінці всіх доказів у сукупності.

У заяві (вх.№3906/21 від 16.02.2021р.) просив викликати судових експертів, що проводили дослідження та готували висновок №185/20 від 18.12.2020р. у судове засідання в режимі відео конференції, для надання пояснень щодо висновку, з`ясування обставин справи та правильності тверджень експертів, викладених у висновку.

Представники відповідача заперечили проти задоволення заяви про виклик експертів у судове засідання, оскільки висновки викладені чітко і зрозуміло, а тому просили відмовити у задоволенні такої заяви.

Заслухавши пояснення учасників процесу, судом відмовлено у задоволення заяви позивача про виклик в судове засідання судових експертів для надання додаткових пояснень, оскільки висновок є зрозумілим, чітким, повним. Крім того, суд звертає увагу позивача на ст.104 ГПК України та оцінку судом поданого висновку в сукупності з іншими доказами у цій справі, в тому числі і з висновками судових експертів, поданими самими ж сторонами.

Отримавши відмову у задоволенні своєї заяви про виклик судових експертів, представник позивача просив оголосити перерву в судовому засіданні для підготовки апеляційної скарги на таку ухвалу суду.

Суд відмовив представнику позивача в оголошення перерви в судовому засіданні через завершення процесуального строку розгляду цієї справи.

Представник відповідача зазначив, що зазначена відмова суду у задоволенні заяви позивача по своїй суті є протокольною ухвалою та не оскаржується окремо від рішення суду. Крім того, ст.255 ГПК України містить чіткий та вичерпний перелік ухвал суду І інстанції, які підлягають апеляційному оскарженню окремо від рішення суду. Серед наведеного переліку такого типу ухвали про відмову у задоволенні заяви про виклик судового експерта нема. Одночасно, законодавець у ч.3 цієї ж статті дає право учаснику процесу викласти заперечення на ухвали, що не підлягають оскарженню окремо, у апеляційній скарзі на рішення суду.

Обставини справи.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Ласунка»(позивач у справі) є діючою юридичною особою, що не перебуває у стані припинення та здійснює наступні види діяльності:код КВЕД 10.13 Виробництво м`ясних продуктів; код КВЕД 10.51 Перероблення молока. виробництво масла та сиру; код КВЕД 10.52 Виробництво морозива (основний); код КВЕД 10.89 Виробництво інших харчових продуктів, не віднесених до інших угруповань; код КВЕД 22.22 Виробництво тари з пластмас: код КВЕД 22.29 Виробництво інших виробів із пластмас; код КВЕД 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту; код КВЕД 77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н. в. і. у.; код КВЕД 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля; код КВЕД 49.41 Вантажний автомобільний транспорт; код КВЕД 32.99 Виробництво іншої продукції, н. в. і. у. Тобто, основним видом діяльності, який здійснює ТОВ "Ласунка", є виробництво морозива.

ОСОБА_1 є власником патенту України на промисловий зразок «ІНФОРМАЦІЯ_2» № НОМЕР_1 , заявка № 5 2015 00338 від 10.03.2015 року, класи 01-01; 09-05 Локарнської класифікації, ("надалі -«Промисловий зразок № НОМЕР_1»)

ОСОБА_1 є власником патенту України на промисловий зразок "ІНФОРМАЦІЯ_2" № НОМЕР_1 , заявка № з НОМЕР_3 від 25.10.2018 року, клас 01-01 Локарнської класифікації, (надалі - «Промисловий зразок НОМЕР_2»)

13 січня 2016 року між ТОВ «Ласунка» та ОСОБА_1 було укладено ліцензійний договір про надання прав на використання об`єкта права інтелектуальної власності (промислового зразка) № 13/01-16 (надалі - Договір № 13/01-16). Згідно з умовами цього Договору, ОСОБА_1 є власником патенту України на промисловий зразок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , заявка № 5 2015 00338 від 10.03.2015 року, класи 01-01; 09-05 Локарнської класифікації, ("надалі -«Промисловий зразок № НОМЕР_1»), та відповідно до ч. 5 статті 20 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки", має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання промислового зразка на підставі ліцензійного договору та надав ТОВ "Ласунка" невиключну ліцензію на використання вказаного промислового зразка на умовах Договору, з метою виготовлення (створення), застосування, ввезення, зберігання, пропонування для продажу, в тому числі через мережу Інтернет, та іншого введення в господарський оборот продукту, виготовленого за ліцензією.

Відповідно до п. 1.1. Договору №13/01-16, промисловим зразком - є промисловий зразок " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що охороняється патентом України № НОМЕР_1 , заявка №s2015 00338 від 10.03.2015 року, класи 01-01; 09-05 Локарнської класифікації та є об`єктом права інтелектуальної власності Пісчанського В.І. Крім того, згідно п. 1.6. Договору № 13/01-16, продуктом за даною ліцензією - є ІНФОРМАЦІЯ_2, створений з використанням Промислового зразка № НОМЕР_1 .

Відповідно до Розділу 2 Договору № 13/01-16, ОСОБА_1 на строк дії та на умовах даного Договору надав ТОВ «Ласунка» за винагороду, невиключну ліцензію на використання промислового зразка № НОМЕР_1 на території України. Також, ТОВ «Ласунка» надано невиключне право використовувати Промисловий зразок № НОМЕР_1 та право перешкоджати неправомірному використанню Промислового зразка № НОМЕР_1 , в тому числі забороняти таке використання третім особам. Зокрема, ОСОБА_1 надав право ТОВ «Ласунка» забороняти іншим особам використовувати промисловий зразок за патентом України « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , заявка № s2015 00338 від 10.03.2015 року, класи 01-01; 09-05 Локарнської класифікації, без дозволу ОСОБА_1 , за винятком випадків, коли таке використання не визнається згідно чинного законодавcтва порушенням прав власника патенту.

Також умовами Договору № 13/01-16 встановлено, що ТОВ «Ласунка» має право надсилати претензії третім особам, які незаконно використовують промисловий зразок за патентом України « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , заявка № s2015 00338 від 10.03.2015 року, класи 01-01; 09-05 Локарнської класифікації, а також за згодою ОСОБА_1 подавати позови до суду щодо незаконного використання третіми особами виключних прав власника патенту України на промисловий зразок «ІНФОРМАЦІЯ_2» № НОМЕР_1 , заявка № s2015 00338 від 10.03.2015 року, класи 01-01; 09-05 Локарнської класифікації.

Крім того, відповідно до п. 7.2. Договору Ля13/01-16, сторони погодили, що про випадки протиправного використання третіми особами прав, які захищені патентом України на промисловий зразок № НОМЕР_1 ОСОБА_1 та стали відомими ТОВ "Ласунка", сторони негайно інформують одна одну та приймають спільні дії, які спрямовані на припинення такого використання.

Згідно п. 10.1. Договору № 13/01-16, Договір набирає чинності з моменту підписання його Сторонами та діє до 10 березня 2025 року включно.

26 квітня 2019 року між ТОВ «Ласунка» та ОСОБА_1 було укладено ліцензійний договір про надання прав на використання об`єкта права інтелектуальної власності (промислового зразка) № 26/04-19 (надалі -Договір № 26/04-19).

Згідно з умовами цього Договору, ОСОБА_1 є власником патенту України на промисловий зразок "ІНФОРМАЦІЯ_1" № НОМЕР_2 , аявка № 5 2018 02478 від 25.10.2018 року, клас 01-01 Локарнської класифікації та відповідно до ч.5 ст.20 ЗУ "Про охорону прав на промислові зразки" має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання промислового зразка на підставі ліцензійного договору та надав ТОВ "Ласунка" невиключну ліцензію на використання промислового зразка на умовах цього договору, з метою виготовлення (створення), застосування, ввезення, зберігання, пропонування для продажу, в тому числі через мережу Інтернет, та іншого введення в господарський оборот продукту, виготовленого за ліцензією.

Договору, з метою виготовлення (створення), застосування, ввезення, зберігання, пропонування для продажу, в тому числі через мережу Інтернет, та іншого введення в господарський оборот продукту, виготовленого за ліцензією.

Відповідно до п. 1.1. Договору № 26/04-19, промисловим зразком - є промисловий зразок " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що охороняється патентом України № НОМЕР_2 , заявка №s 2018 02478 від 25.10.2018 р, клас 01-01 Локарнської класифікації та є обєктом інтелектуальної власності Пісчанського В.І.

Згідно з п. 1.6. Договору № 26/04-19, продуктом за даною ліцензією - є ІНФОРМАЦІЯ_2, створений з використанням Промислового зразка № НОМЕР_2 .

Відповідно до Розділу 2 Договору № 26/04-19, ОСОБА_1 на строк дії та на умовах даного Договору надав ТОВ «Ласунка» за винагороду, невиключну ліцензію на використання промислового зразка № НОМЕР_2 на території України. Також, ТОВ «Ласунка» надано невиключне право використовувати Промисловий зразок № НОМЕР_2 та право перешкоджати неправомірному використанню Промислового зразка № НОМЕР_2 , в тому числі забороняти таке використання третім особам. Зокрема, ОСОБА_1 надав право ТОВ «Ласунка» забороняти іншим особам використовувати промисловий зразок за патентом України « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , заявка № 5 2018 02478 від 25.10.2018 року, клас 01-01 Локарнської класифікації, без дозволу ОСОБА_1 , за винятком випадків, коли таке використання не визнається згідно чинного законодавства порушенням прав власника патенту.

Також умовами Договору № 26/04-19 встановлено, що ТОВ «Ласунка» має право надсилати претензії третім особам, які незаконно використовують промисловий зразок за патентом України «ІНФОРМАЦІЯ_1» № НОМЕР_2, заявка № $ 2018 02478 від 25.10.2018 року, клас 01-01 Локарнської класифікації, а також за згодою ОСОБА_1 подавати позови до суду щодо незаконного використання третіми особами виключних прав власника патенту України на промисловий зразок «ІНФОРМАЦІЯ_1» № НОМЕР_2 , заявка № 5 2018 02478 від 25.10.2018 року, клас 01-01 Локарнської класифікації.

Відповідно до п. 7.2. Договору М 26/04-19, сторони погодили, що про випадки протиправного використання третіми особами прав, які захищені патентом України на промисловий зразок № НОМЕР_2 ОСОБА_1 та стали відомими ТОВ «Ласунка», сторони негайно інформують одна одну та приймають спільні дії, які спрямовані на припинення такого використання.

Згідно п. 10.1. Договору № 26/04-19, Договір набирає чинності з моменту підписання його Сторонами та діє до 25 жовтня 2028 року включно.

ПрАТ «Львівський холодокомбінат» є власником патенту № НОМЕР_4 від 10.10.2019 на промисловий зразок « ІНФОРМАЦІЯ_2 «ЛІМО ».

У січні 2020р. позивач отримав виготовлений на його замовлення висновок експерта №1283 від 12.12.2019 (а.с.38-44, т.І), де на вирішення експерта поставлено такі питання:

1. Чи використано у виробі (морозиві) «ВіgStar», виробником якого є ПрАТ«Львівський холодокомбінат», всю сукупність суттєвих ознак промислового зразка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за патентом України № НОМЕР_1 від 12.01.2016 року, власником якого є ОСОБА_1 ?

2. Чи використано у виробі (морозиві) «ВіgStar», виробником якого є ПрАТ«Львівський холодокомбінат», всю сукупність суттєвих ознак промислового зразка «ІНФОРМАЦІЯ_1» за патентом України № НОМЕР_2 від 25.04.2019 року, власником якого є ОСОБА_1 ?

За результатами дослідження експертом зроблено такі висновки:

1. У виробі (морозиві) «ВіgStar», виробником якого є ПрАТ «Львівський холодокомбінат», використано всю сукупність суттєвих ознак промислового зразка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за патентом України № НОМЕР_1 від 12.01.2016 року, власником якого є ОСОБА_1 .

2. У виробі (морозиві) «ВіgStar», виробником якого є ПрАТ«Львівський холодокомбінат», використано всю сукупність суттєвих ознак промислового зразка «ІНФОРМАЦІЯ_1» за патентом України № НОМЕР_2 від 25.04.2019, власником якого є ОСОБА_1 .

Відповідач у клопотанні (вх.№ 22658/20 від 27.07.2020) подав замовлений ним висновок судового експерта № 61-07/20 від 20.07.2020(а.с.1-36, т.ІІ), на розгляд судового експерта відповідачем ставилися такі уточнені питання:

1) Чи використано у виробі - вафельний стаканчик «ЛІМО», який застосовується ПрАТ «Львівських холодокомбінат» при виробництві морозива «ВіgStar», всю сукупність суттєвих ознак промислового зразка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за патентом України № НОМЕР_1 від 12.02.2016, власником якого є ОСОБА_1 ?

2) Чи використано у виробі - вафельний стаканчик «ЛІМО», який застосовується ПрАТ «Львівських холодокомбінат» при виробництві морозива «ВіgStar», всю сукупність суттєвих ознак промислового зразка «ІНФОРМАЦІЯ_1» за патентом України № НОМЕР_2 від 25.04.2019, власником якого є ОСОБА_1 ?

На поставлені питання судовий експерт надав такі висновки (а.с.36, т.ІІ):

1- У виробі - вафельний стаканчик «ЛІМО», який застосовується ПрАТ «Львівських холодокомбінат» при виробництві морозива «ВіgStar», не використано всю сукупність суттєвих ознак промислового зразка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за патентом України № НОМЕР_1 від 12.02.2016, власником якого є ОСОБА_1 .

2- У виробі - вафельний стаканчик «ЛІМО», який застосовується ПрАТ «Львівських холодокомбінат» при виробництві морозива «ВіgStar», не використано всю сукупність суттєвих ознак промислового зразка «ІНФОРМАЦІЯ_1» за патентом України № НОМЕР_2 від 25.04.2019, власником якого є ОСОБА_1 .

Ухвалою суду від 01.10.2020р. у цій справі призначалася судова експертиза прав інтелектуальної власності (мотиви призначення викладені в змісті самої ухвали), на розгляд судового експерта були поставлені такі питання:

1- Чи використано у виробі - ІНФОРМАЦІЯ_2 «ЛІМО», патент № НОМЕР_4 від 10.10.2019, який застосовується ПрАТ «Львівських холодокомбінат» при виробництві морозива «ВіgStar», всю сукупність суттєвих ознак промислового зразка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за патентом України № НОМЕР_1 від 12.01.2016?

2- Чи використано у виробі - ІНФОРМАЦІЯ_2 «ЛІМО», патент №4 0334 від 10.10.2019, який застосовується ПрАТ «Львівських холодокомбінат» при виробництві морозива «ВіgStar», всю сукупність суттєвих ознак промислового зразка «ІНФОРМАЦІЯ_1» за патентом України № НОМЕР_2 від 25.04.2019р.?

3- Чи використано у виробі - ІНФОРМАЦІЯ_2 «ЛІМО», який застосовується ПрАТ «Львівський холодокомбінат» при виробництві морозива «BigStar», всю сукупність суттєвих ознак промислового зразка « ІНФОРМАЦІЯ_2 «ЛІМО » за патентом України № НОМЕР_4 від 10.10.2019?

У висновку №185/20 від 18.12.2020р. (виготовленому на виконання ухвали суду) судові експерти дали такі висновки на поставлені питання:

1) У виробі - ІНФОРМАЦІЯ_2 «ЛІМО», який застосовується ПрАТ «Львівських холодокомбінат» при виробництві морозива «Віg Star»,не використано всю сукупність суттєвих ознак промислового зразка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за патентом України № НОМЕР_1 від 12.01.2016.

2) У виробі - ІНФОРМАЦІЯ_2 «ЛІМО», який застосовується ПрАТ «Львівських холодокомбінат» при виробництві морозива «Віg Star»,не використано всю сукупність суттєвих ознак промислового зразка «ІНФОРМАЦІЯ_1» за патентом України № НОМЕР_2 від 25.04.2019р.

3) У виробі - ІНФОРМАЦІЯ_2 «ЛІМО», який застосовується ПрАТ «Львівський холодокомбінат» при виробництві морозива «BigStar», використано всю сукупність суттєвих ознак промислового зразка « ІНФОРМАЦІЯ_2 «ЛІМО » за патентом України № НОМЕР_4 від 10.10.2019.

У матеріалах справи є подані сторонами копії описів та зображень спірних промислових зразків: «ІНФОРМАЦІЯ_2» за патентом України № НОМЕР_1 від 12.01.2016, «ІНФОРМАЦІЯ_1» за патентом України НОМЕР_2 від 25.04.2019р., «ІНФОРМАЦІЯ_2 «ЛІМО» за патентом України № НОМЕР_4 від 10.10.2019.

Оцінка суду.

Відповідно до ст. 154 Господарського кодексу України відносини, пов`язані з використанням у господарській діяльності та охороною прав інтелектуальної власності, регулюються Господарським кодексом України та іншими законами. До відносин, пов`язаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, застосовуються положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України та іншими законами.

Частиною 1 ст. 418 Цивільного кодексу України (надалі -ЦК України) визначено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об`єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільним кодексом України та іншим законом.

Право інтелектуальної власності є непорушним відповідно до ч. 3 ст. 418 ЦК України. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

Позовні вимоги в даній справі обґрунтовані порушенням відповідачем права власності на промислові зразки позивача: Промисловий зразок № НОМЕР_1 та Промисловий зразок НОМЕР_2, які належать на праві власності ОСОБА_1 , а ТОВ «Ласунка» є користувачем на підставі ліцензійних договорів. Позивач зазначає про використання відповідачем всієї сукупності суттєвих ознак належних йому промислових зразків (а.с.11,т.І).

Щодо твердження відповідача про неналежність позивача у цій справі, суд відхиляє цей аргумент та зазначає, що ТзОВ «Ласунка» в силу укладених з ОСОБА_1 ліцензійних договорів від 13.01.2016р. та 26.04.2019р. є уповноваженою особою на подання позовів щодо неправомірного використання промислового зразка іншими особами.

Відповідно до ст.462 ЦК України набуття права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок засвідчується патентом. Обсяг правової охорони визначається формулою винаходу, корисної моделі, сукупністю суттєвих ознак промислового зразка. Умови та порядок видачі патенту встановлюються законом.

Відповідно до ст.5 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» правова охорона надається промисловому зразку, що не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та відповідає умовам патентоспроможності. Об`єктом промислового зразка може бути форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, які визначають зовнішній вигляд промислового виробу і призначені для задоволення естетичних та ергономічних потреб. Обсяг правової охорони, що надається, визначається сукупністю суттєвих ознак промислового зразка, представлених на зображенні (зображеннях) виробу, внесеному до Реєстру, і засвідчується патентом з наведеною у ньому копією внесеного до Реєстру зображення виробу. Тлумачення ознак промислового зразка повинно здійснюватися в межах його опису.

Правила складання і подання заявки на промисловий зразок, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 18.02.2002 № 110, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 06.03.2002 за № 226/6514. Відповідно до пункту8.1.4 цих Правил суть промислового зразка характеризується сукупністю відображених на зображеннях його суттєвих ознак, які визначають зовнішній вигляд виробу з його естетичними та/або ергономічними особливостями. Ознака належить до суттєвих, якщо вона впливає на формування зовнішнього вигляду виробу, якому притаманна така ознака. Для розкриття суті промислового зразка описується сукупність його суттєвих ознак, відображених на зображеннях, з посиланням на них (а також на креслення загального вигляду, ергономічну схему, карту, якщо вони є в матеріалах заявки).

У матеріалах справи містяться копії заявок ПЗ № s №201802478, s201500338 на промисловий зразок « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заявник ОСОБА_1 (а.с.170-202, т.І). де міститься опис суттєвих ознак цих промислових зразків.

Так, відповідно до заявки № s201500338 опис «Стаканчик для морозива» (а.с.182, т.І) такий: «Як є очевидним з представлених фотографій, стаканчик для морозива має форму прямокутно-подібної призми дещо розширеної доверху із заокругленими бічними гранями. Поверхня стаканчика мас рифлену сіткоподібну форму, що представлена сукупністю ромбовидних елементів. У верхній частині стаканчика наявна випукла лінія, на якій розміщено сітку із дрібних ромбовидних елементів. По краю верхньої частини стаканчика наявна випукла лінія

Всі перелічені вище композиційні елементи дозволяють забезпечити стилістичну єдність зорового образу і органічний взаємозв`язок всіх складових частин ємності з полімерного матеріалу для харчових продуктів, визначають новизну та оригінальність художньо-конструкторського рішення, що заявляється. Даний стаканчик для морозива може бути виготовлений в промислових умовах з використанням сучасного обладнання, технології т матеріалів».

Відповідно до заявки № s201802478 опис «Стаканчик для морозива» (а.с.182, т.І) такий: «Як є очевидним з представлених фотографій. в основі стаканчика для морозива лежить циліндрична форма, в основі якої лежить овал. Стаканчик має забарвлення світло-коричневого кольору.

Зверху стаканчик має виступаючий по периметру обідок. Під виступаючим обвідком наявна рифлена поверхня, що виконана у вигляді невеликих виступаючих ромбів. Під даною поверхнею розміщений виступаючий по периметру обвідок. Під обвідком наявна рифлена поверхня, що виконана у вигляді великих виступаючих ромбів.

Суттєвою ознакою колористичного рішення промислового зразка, що заявляється, є світло-коричневий колір.

Усі перелічені вище формотворні елементи дозволяють забезпечити органічний взаємозв`язок і композиційну цілісність всіх складових частин виробу, зумовлюють естетичну та ергономічну особливість, оригінальність та конструкційну завершеність, що заявляється. Стаканчик для морозива із вищезазначеними суттєвими ознаками може виготовлятися серійно із з застосуванням сучасних обладнання, технології та матеріалів сучасного виробництва».

Зображення промислового зразка НОМЕР_2 міститься в матеріалах справи -а.с.21-23, т.І.

Зображення промислового зразка № НОМЕР_5 міститься в матеріалах справи -а.с.19-20, т.І.

Зображення промислового зразка № НОМЕР_4 міститься в матеріалах справи -а.с.165-167, т.І.

У висновку судової експертизи №185/20 від 18.12.2020р. судові експерти описали суттєві ознаки кожного промислового зразка, наданого сторонами і судом, та виділили такі.

Суттєві ознаки промислового зразка за патентом № НОМЕР_1 (а.с.150, т.ІІ):

1- стаканчик має форму прямокутно-подібної призми дещо розширеної доверху із заокругленими бічними гранями, в основі якої лежить овал;

2- зверху стаканчик має виступаючий по периметру обвідок;

3- під виступаючим обвідком наявна рифлена поверхня, що виконана у вигляді невеликих виступаючих ромбів;

4- під даною поверхнею розміщений виступаючий по периметру обвідок;

5- під обвідком наявна рифлена поверхня, що виконана у вигляді великих виступаючих ромбів.

Суттєві ознаки промислового зразка за патентом № НОМЕР_6 (а.с.154, т.ІІ):

1 стаканчик має форму прямокутно-подібної призми дещо розширеної доверху із заокругленими бічними гранями, в основі якої лежить овал;

2 зверху стаканчик має виступаючий по периметру обвідок;

3 під виступаючим обвідком наявна рифлена поверхня, що виконана у вигляді невеликих виступаючих ромбів;

4 під даною поверхнею розміщений виступаючий по периметру обвідок;

5 під обвідком наявна рифлена поверхня, що виконана у вигляді великих виступаючих ромбів.

Суттєві ознаки промислового зразка за патентом № НОМЕР_4 (а.с.156, т.ІІ):

1 стаканчик має форму прямокутно-подібної призми дещо розширеної доверху із заокругленими бічними гранями, в основі якої лежить овал;

2 зверху стаканчик має виступаючий по периметру обвідок;

3 під виступаючим обвідком наявна гладка поверхня, на якій розміщено словесний елемент;

4 під даною поверхнею розміщений виступаючий по периметру обвідок;

5 під обвідком наявна гладка поверхня, під якою знаходиться рифлена поверхня, що виконана у вигляді великих виступаючих прямокутників.

Також судовими експертами досліджено виріб- ІНФОРМАЦІЯ_2 «ЛІМО», який застосовується ПрАТ «Львівський холодокомбінат» при виробництві морозива «Big Star», що був речовим доказом у цій експертизі, та наведено його опис:

1 стаканчик має форму прямокутно-подібної призми дещо розширеної доверху із заокругленими бічними гранями, в основі якої лежить овал;

2 зверху стаканчик має виступаючий по периметру обвідок;

3 під виступаючим обвідком наявна гладка поверхня, на якій розміщено словесний елемент;

4 під даною поверхнею розміщений виступаючий по периметру обвідок;

5 під обвідком наявна гладка поверхня, під якою знаходиться рифлена поверхня, що виконана у вигляді великих виступаючих прямокутників.

Як убачається з порівняльної таблиці ознак промислового зразка за патентом НОМЕР_1 та виробу ІНФОРМАЦІЯ_2 «ЛІМО», який застосовується ПрАТ «Львівський холодокомбінат» при виробництві морозива «Big Star», що є промисловим зразком за патентом № НОМЕР_4 (а.с.158-159), із п`яти суттєвих ознак кожного виробу, співпадають три суттєві ознаки цих двох виробів, а дві не співпадають. Аналогічно, з порівняльної таблиці ознак промислового зразка за патентом НОМЕР_2 та виробу ІНФОРМАЦІЯ_2 «ЛІМО», який застосовується ПрАТ «Львівський холодокомбінат» при виробництві морозива «Big Star», що є промисловим зразком за патентом № НОМЕР_4 (а.с.160, т.ІІ), із п`яти суттєвих ознак кожного виробу, співпадають три суттєві ознаки цих двох виробів, дві не співпадають. Також експертами дано відповідь на третє питання судової експертизи про те, що у виробі - ІНФОРМАЦІЯ_2 «ЛІМО», який застосовується ПрАТ «Львівський холодокомбінат» при виробництві морозива «BigStar», використано всю сукупність суттєвих ознак промислового зразка «ІНФОРМАЦІЯ_2 «ЛІМО» за патентом України № НОМЕР_4 від 10.10.2019.

Окрему увагу позивача суд звертає і на візуальне співпадіння суттєвих та несуттєвих ознак стаканчика вафельного для морозива, що використовується у виробництві і позивачем, і відповідачем, та зазначає, що оцінюючи загальний вигляд стаканчиків, поданих сторонами для дослідження, можна чітко встановити наявні розбіжності у зовнішньому вигляді спірного виробу, а також відсутність 100% співпадіння суттєвих ознак виробу «ІНФОРМАЦІЯ_2», що перебуває під охороною патентів НОМЕР_1, НОМЕР_2 (що належать Пісчанському В.І) з виробом «ІНФОРМАЦІЯ_2», що перебуває під охороною патенту №40334 (належить ПрАТ «Львівський холодокомбінат»).

Щодо аргументів позивача, викладених у запереченні на висновок №185/20 від 18.12.2020р., суд їх не бере до уваги з таких міркувань:

1- щодо форми досліджуваних промислових зразків, то саме така форма стаканчика (прямокутно-подібної призми дещо розширеної доверху із заокругленими бічними гранями) визначена у описі промислового зразка (а.с.182, т.І, і стосується промислового зразка по заявці №s2015 00338), жодного некоректного опису судом не встановлено. Навпаки, поданий судовими експертами опис відповідає описам досліджуваних промислових зразків.

2- Аналогічно, щодо форми (ромбів), тоді як позивач зазначає про чіткі випуклі квадрати на формі стаканчика, то в описі двох промислових зразків, право користування на які має позивач (йдеться про НОМЕР_2 та НОМЕР_1) чітко зазначено про поверхню стаканчика рифленої сіткоподібної форми у сукупності ромбовидних елементів. Крім того, суд нагадує позивачу, що геометрична фігура ромб - це паралелограм, який має рівні сторони. Якщо у ромба всі кути прямі, тоді він називається квадратом. Візуальне сприйняття ромба чи квадрати залежить від способу його розміщення на площині.

3- Наведені вище мотиви також стосуються помилкового трактування позивачем суттєвих ознак промислового зразка за патентом НОМЕР_2.

4- Щодо такої ознаки виробу як «словесні елементи», тоді як йдеться про словесний напис, виконаний випуклими літерами, що виступають над гладкою поверхнею, то дійсно, представник позивача більш чіткіше і граматично правильніше сформулював напис на промисловому зразку відповідача №№40334, однак, це не має суттєвого значення та не впливає на формулювання і виділення цієї суттєвої ознаки промислового зразка.

5- Щодо самовільної зміни судовими експертами визначених судом питань, що є порушенням Методичних рекомендацій, Інструкції №53/5 та свідчать про зацікавленість судових експертів у результатах дослідження, суд зазначає таке. То суті змінених питань. Дійсно, позивач слушно зауважив. що вони були відкориговані експертами, однак на суть та зміст дослідження це зовсім не вплинуло.

6- Щодо невірного зазначення дати видачі патенту НОМЕР_2 - 10.10.2019р., тоді як вірною є дата 25.04.2019р., то суд трактує це як формальну технічну описку, а не дослідження іншого промислового зразка, що взагалі не вплинуло на результат дослідження, адже сторонами та судом було скеровано до дослідного Центру не лише матеріали справи (де були і копії Патентів з вірними датами видачі), а самі стаканчики для морозива, надані двома сторонами спору, що однозначно усуває будь-які сумніви в об`єктивності проведеного дослідження, бо експерти могли наочно, візуально дослідити надані сторонами промислові зразки.

7- Щодо змін у ЗУ «Про охорону прав на промислові зразки», то суд звертає увагу позивача на таке. Позовна заява ТОВ «Ласунка» подана до суду 18.05.2020р. Станом на дату подання позову до суду ЗУ «Про охорону прав на промислові зразки» був чинним у редакції станом на 16.10.2012р. Потім зміни в цей Закон вносилися 21.07.2020р. та 14.10.2020р., тобто двічі після відкриття провадження у цій справі. Станом на дату подання позову редакція статті 6 цього Закону виглядала так:

«Стаття 6. Умови патентоспроможності промислового зразка

1. Промисловий зразок відповідає умовам патентоспроможності, якщо він є новим.

(пункт 1 статті 6 із змінами, внесеними згідно із

Законом України від 22.05.2003 р. N 850-IV)

2. Промисловий зразок визнається новим, якщо сукупність його суттєвих ознак не стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету. Крім того, у процесі встановлення новизни промислового зразка береться до уваги зміст усіх раніше одержаних Установою заявок, за винятком тих, що на зазначену дату вважаються відкликаними, відкликані або за ними Установою прийняті рішення про відмову у видачі патентів і вичерпані можливості оскарження таких рішень.

(пункт 2 статті 6 із змінами, внесеними згідно із

Законом України від 22.05.2003 р. N 850-IV)

3. На визнання промислового зразка патентоспроможним не впливає розкриття інформації про нього автором або особою, яка одержала від автора прямо чи опосередковано таку інформацію протягом шести місяців до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету. При цьому обов`язок доведення обставин розкриття інформації покладається на особу, заінтересовану у застосуванні цього пункту.

4. Пункт 4 статті 6 виключено».

Після внесення змін до Закону редакція статті 6 змінилася суттєво і виглядала так станом на дату призначення судом експертизи:

«Стаття 6. Критерії охороноздатності промислового зразка

1. Промисловий зразок відповідає критеріям охороноздатності, якщо є новим і має індивідуальний характер.

Промисловий зразок, який застосовано або втілено у виробі, що становить складову частину складеного виробу, визнається таким, що є новим та має індивідуальний характер, якщо складова частина, включена до складеного виробу, залишається видимою під час звичайного використання складеного виробу та видимі ознаки складової частини складеного виробу відповідають вимогам щодо новизни та індивідуального характеру.

2. Промисловий зразок визнається новим, якщо жоден ідентичний промисловий зразок не доведено до загального відома щодо:

зареєстрованого промислового зразка - до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету;

незареєстрованого промислового зразка - до дати, на яку промисловий зразок, щодо якого вимагається охорона, вперше був доведений до загального відома.

Промислові зразки вважаються ідентичними у разі, якщо їхні суттєві ознаки відрізняються лише незначними деталями.

У процесі встановлення новизни промислового зразка беруться до уваги будь-які відомості, що стали загальнодоступними до дати подання заявки, а якщо заявлено пріоритет, - до дати пріоритету, у тому числі зміст усіх раніше одержаних Установою заявок, крім тих, що на зазначену дату вважаються відкликаними, відкликані або щодо них Установою прийнято рішення про відмову в державній реєстрації промислового зразка і вичерпано можливості оскарження таких рішень.

Не вважаються загальнодоступними відомості, що розкриті третій особі за явної чи неявної умови збереження конфіденційності.

3. Промисловий зразок визнається таким, що має індивідуальний характер, якщо загальне враження, яке він справляє на інформованого користувача, відрізняється від загального враження, яке справляє на такого користувача будь-який інший промисловий зразок, доведений до загального відома щодо:

зареєстрованого промислового зразка - до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету;

незареєстрованого промислового зразка - до дати, на яку промисловий зразок, щодо якого вимагається охорона, вперше був доведений до загального відома.

Для оцінки індивідуального характеру береться до уваги ступінь свободи автора під час створення промислового зразка.

4. Зареєстрований промисловий зразок вважається доведеним до загального відома, якщо був опублікований у результаті здійснення державної реєстрації або з інших підстав, або був експонований на виставці, використаний у торгівлі або іншим чином оприлюднений, крім випадків, коли такі події не могли стати відомими під час звичайного провадження господарської діяльності у колах, що спеціалізуються у відповідній галузі і провадять свою діяльність на території України, до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати пріоритету.

Незареєстрований промисловий зразок вважається доведеним до загального відома, якщо він був опублікований, експонований на виставці, використаний у торгівлі або в інший спосіб оприлюднений таким чином, що під час звичайного провадження господарської діяльності такі заходи з об`єктивних причин могли стати відомими у колах, що спеціалізуються у відповідній галузі і провадять свою діяльність на території України.

Не вважається доведеним до загального відома промисловий зразок, розкритий третій особі за явної чи неявної умови збереження конфіденційності.

5. На визнання промислового зразка охороноздатним не впливає розкриття інформації про нього автором, його правонаступником або особою, яка одержала від автора або його правонаступника прямо чи опосередковано таку інформацію, протягом 12 місяців до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету. При цьому обов`язок доведення обставин розкриття інформації покладається на особу, заінтересовану в застосуванні положень цього пункту.

Положення цього пункту застосовується також у разі, якщо промисловий зразок було доведено до загального відома внаслідок зловживань стосовно автора або його правонаступника».

Суд звертає увагу позивача, що в правовому обґрунтуванні заявлених позовних вимог позивач не використовував нову редакцію статті 6 в частині посилання на критерії індивідуальності чи ідентичності.

Стаття 58 Конституції України закріплює один з найважливіших загальновизнаних принципів сучасного права - закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі. Це означає, що вони поширюють свою дію тільки на ті відносини, які виникли після набуття законами чи іншими нормативно-правовими актами чинності. Тому, норми цього закону та аргументи позивача в частині обґрунтування своїх заперечень не є релевантними та не беруться судом до уваги.

Враховуючи все наведене вище, позивачем не доведено, а судом не встановлено неправомірності використання у виробі (морозиві) «Віg Star», виробником якого є ПрАТ «Львівській холодокомбінат», усієї сукупності суттєвих ознак промислового зразка «ІНФОРМАЦІЯ_2» за патентом України № НОМЕР_1 від 12.01.2016 року та промислового зразка «ІНФОРМАЦІЯ_1» за патентом України № НОМЕР_2 від 25.04.2019 року, які використовує у своїй діяльності ТОВ «Ласунка». Зазначене є підставою для відмови у задоволенні заявлених позовних вимог повністю.

Судові витрати.

Щодо стягнення судових витрат, то понесені позивачем всі судові витрати в силу вимог ст. 129 ГПК України залишаються за ним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 129, 219-221, 236-241 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

1. В задоволенні позову відмовити повністю.

2. Судові витрати залишити за позивачем.

3. Відповідно до ч. 1 ст. 241 ГПК України рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано.

4. Апеляційну скаргу на рішення суду можна подати в порядку, визначеному Господарським процесуальним кодексом України.

5. Інформацію у справі, яка розглядається, можна отримати за такою веб-адресою: http://lv.arbitr.gov.ua.

Повний текст рішення складено та підписано 25.02.2021р.

Суддя І.Б. Козак