ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
УХВАЛА

"10" лютого 2021 р. Справа№ 910/15156/18

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Остапенка О.М.

суддів: Шаптали Є.Ю.

Грека Б.М.

за участю секретаря судового засідання: Добродзій Є.В.

у присутності представників сторін:

від позивача: Кириченко І.А. - ордер серії КВ № 407750 від 10.12.2018

від відповідача-1: Галан М.О. - ордер серії АІ № 1084540 від 01.02.2021

від відповідача-1: Плесюк Н.С. - ордер серії ХВ № від 25.01.2021

від відповідача-2: не з`явились

розглядаючи апеляційну скаргу Акціонерного товариства "Калцекс" (Kalceks, AS) на рішення господарського суду міста Києва від 02.12.2020 року

у справі №910/15156/18 (суддя Зеленіна Н.І.)

за позовом Акціонерного товариства "Калцекс" (Kalceks, AS)

до 1. Товариства з обмеженою відповідальністю "Харківське

фармацевтичне підприємство "Здоров`я народу"

2. Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної

власності"

про визнання недійсними свідоцтв на знаки для товарів і послуг

ВСТАНОВИВ:

У листопаді 2018 року Компанія Kalceks, AS (АТ "Калцекс") звернулася до господарського суду міста Києва з позовом до ТОВ "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров`я народу" та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, правонаступником якого є ДП "Український інститут інтелектуальної власності", про:

- визнання недійсним повністю свідоцтва України №233422 від 25.10.2017 року на знак для товарів і послуг "МОРФІН-ЗН" (заявка №m201707195), власником якого є ТОВ "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров`я народу";

- визнання недійсним повністю свідоцтва України №233421 від 25.10.2017 року на знак для товарів і послуг "ФЕНТАНІЛ-ЗН" (заявка №m201707193), власником якого є ТОВ "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров`я народу";

- зобов`язання Міністерства економічного розвитку і торгівлі України внести відомості про визнання недійсним повністю свідоцтва України № 233422 від 25.10.2017 року на знак для товарів і послуг "МОРФІН-ЗН" (заявка №m201707195), власником якого є ТОВ "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров`я народу" до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та опублікувати відомості про це у офіційному бюлетені "Промислова власність";

- зобов`язання Міністерства економічного розвитку і торгівлі України внести відомості про визнання недійсним повністю свідоцтва України № 233421 від 25.10.2017 року на знак для товарів і послуг "ФЕНТАНІЛ-ЗН" (заявка №m201707193), власником якого є ТОВ "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров`я народу" до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та опублікувати відомості про це у офіційному бюлетені "Промислова власність";

В обґрунтування заявлених позовних вимог позивач зазначає, що знаками для товарів і послуг № 233422 від 25.10.2017 року та № 233421 від 25.10.2017 року порушуються його майнові права та охоронювані законом інтереси, оскільки останній здійснював виробництво і поставку відповідних лікарських засобів в Україну задовго до того, як відповідач-1 звернувся до відповідача-2 з приводу реєстрації знаків за оскаржуваними свідоцтвами.

Рішенням господарського суду міста Києва від 24.10.2019 року у справі №910/15156/18, залишеним без змін постановою Північного апеляційного господарського суду від 04.02.2020 року, у задоволенні позову відмовлено повністю.

Судові рішення мотивовано відсутністю підстав для визнання оспорюваних свідоцтв недійсними внаслідок невідповідності зареєстрованих за відповідачем-1 знаків умовам надання правової охорони.

Постановою Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 18.06.2020 року рішення господарського суду міста Києва від 24.10.2019 року та постанову Північного апеляційного господарського суду від 04.02.2020 року у справі №910/15156/18 скасовано; справу передано на новий розгляд до господарського суду міста Києва, за наслідками якого рішенням від 02.12.2020 року у задоволенні позову АТ "Калцекс" (Kalceks, AS) відмовлено повністю.

Приймаючи дане рішення та відмовляючи у задоволенні позову суд виходів із відповідності умовам надання правової охорони знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України №233422 від 25.10.2017 року та №233421 від 25.10.2017 року та відсутності порушення відповідачами приписів ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" та прав позивача, як наслідок відсутності підстав для визнання спірних свідоцтв недійсними.

Не погоджуючись із зазначеним рішенням місцевого господарського суду, АТ "Калцекс" (Kalceks, AS) звернулося до апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати рішення господарського суду міста Києва від 02.12.2020 року у даній справі та прийняти нове, яким позов АТ "Калцекс" (Kalceks, AS) задовольнити, посилаючись на неповне з`ясування судом першої інстанції обставин, що мають значення для справи, а також порушення норм матеріального та процесуального права.

Згідно протоколу автоматичного визначення складу колегії суддів зазначену апеляційну скаргу передано на розгляд колегії суддів у складі: головуючий суддя: Остапенко О.М., судді: Пантелієнко В.О., Шаптала Є.Ю.

Ухвалою суду від 19.01.2021 року вищевказаною колегією суддів відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою АТ "Калцекс" (Kalceks, AS) на рішення господарського суду міста Києва від 02.12.2020 року у справі №910/15156/18, встановлено строк для подання відзиву на апеляційну скаргу та призначено справу до розгляду на 04.02.2021 року за участю повноважних представників сторін.

У поданому через відділ документального забезпечення суду відзиві на апеляційну скаргу представник відповідача-1 просить залишити її без задоволення, а оскаржуване рішення суду першої інстанції - без змін.

До початку судового засідання від представника позивача надійшло клопотання про призначення у справі №910/15156/18 судової експертизи.

Ухвалою суду від 04.02.2021 року розгляд справи відкладено на 10.02.2021 року на підставі положень ст. 216 ГПК України.

05.02.2021 року через відділ документального забезпечення суду від представника відповідача-1 надійшли заперечення на клопотання АТ "Калцекс" про призначення судової експертизи у справі №910/15156/18.

У зв`язку з перебуванням судді Пантелієнка В.О. у відпустці протоколом повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 08.02.2021 року для розгляду справи №910/15156/18 сформовано колегію суддів у складі: головуючий суддя - Остапенко О.М., судді: Шаптала Є.Ю., Грек Б.М.

Ухвалою суду від 09.02.2021 року вищевказаною колегією суддів прийнято до провадження справу №910/15156/18 за апеляційною скаргою АТ "Калцекс" (Kalceks, AS) на рішення господарського суду міста Києва від 02.12.2020 року.

10.02.2021 року до суду надійшло уточнююче клопотання про призначення судової експертизи у справі.

В судовому засіданні 10.02.2021 року розглядалось клопотання скаржника про призначення у справі судової експертизи.

Заявлене клопотання мотивовано тим, що оскільки предметом позову є визнання недійсними свідоцтв України № 233422 від 25.10.2017 року, № 233421 від 25.10.2017 року на знаки для товарів і послуг "МОРФІН-ЗН" (заявка №m201707195) та "ФЕНТАНІЛ-ЗН" (заявка №m201707193), то в даному випадку необхідно встановити, чи складаються знаки за оскаржуваними свідоцтвами з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду та позначень, що не мали розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання.

За твердженням скаржника, на необхідності встановлення цих фактів прямо вказано у постанові Верховного Суду від 18.06.2020 року у даній справі, в якій судом касаційної інстанції зроблено висновок, що при первинному розгляді справи судом апеляційної інстанції не зазначено, на підставі яких наявних у справі доказів він дійшов висновку щодо використання ТОВ "ХФП "Здоров`я народу" комерційного (фірмового) найменування "ЗН".

При цьому, як зазначає позивач, судом першої інстанції також не були виконані вказівки Верховного Суду, а саме: "перевірити, чи не займають елементи спірних знаків - МНН "ФЕНТАНІЛ" та "МОРФІН" домінуючого положення у зображенні знака за оспорюваними свідоцтвами".

Представник позивача вищевказане клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представники відповідача-1 проти задоволення заявленого клопотання скаржника заперечували, просили відмовити в його задоволенні.

Розглянувши клопотання позивача про призначення у справі №910/15156/18 судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності та заслухавши позиції представників сторін, колегія суддів дійшла висновку про відмову у його задоволенні з огляду на наступне.

Відповідно до ст. 99 ГПК України суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов:

1) для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо;

2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів.

У разі необхідності суд може призначити декілька експертиз, додаткову чи повторну експертизу.

В силу ч. 2. ст. 107 ГПК України, за наявності сумнівів у правильності висновку експерта (необґрунтованість, суперечність з іншими матеріалами справи тощо) за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи суд може призначити повторну експертизу, доручивши її проведення іншим експертам.

Відповідно до п. 15.2. Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 року № 4 „Про деякі питання практики призначення судової експертизи" повторною визнається судова експертиза, у проведенні якої експерт досліджує ті ж самі об`єкти і вирішує ті ж самі питання, які досліджувалися і вирішувалися у первинній судовій експертизі. Нові об`єкти на дослідження повторної судової експертизи подаватися не можуть, так само як не можуть ставитися на її вирішення питання, які не розглядалися попередньою експертизою.

Повторна судова експертиза призначається з ініціативи суду або за клопотанням учасників процесу, якщо висновок експерта визнано необґрунтованим чи таким, що суперечить іншим матеріалам справи, або коли він викликає сумнів у його правильності, або за наявності істотного порушення норм, які регламентують порядок призначення і проведення експертизи. Повторну судову експертизу може бути призначено також, якщо є розходження у висновках кількох експертів і їх неможливо усунути шляхом одержання додаткових пояснень експертів у судовому засіданні. Повторну судову експертизу слід доручати іншому експерту (експертам).

Згідно ч. 3 ст. 269 ГПК України докази, які не були подані до суду першої інстанції, приймаються судом лише у виняткових випадках, якщо учасник справи надав докази неможливості їх подання до суду першої інстанції з причин, що об`єктивно не залежали від нього.

В силу ст. 101 наведеного кодексу, учасник справи має право подати до суду висновок експерта, складений на його замовлення. Порядок проведення експертизи та складення висновків експерта за результатами проведеної експертизи визначається відповідно до чинного законодавства України про проведення судових експертиз.

З наведених положень вбачається, що позивач, у випадку такої необхідності, не був обмежений у можливості здійснити замовлення дослідження з питань, які, на його думку, мають значення для розгляду справи та надати його до суду.

При цьому, позивач не скористався своїм правом щодо надання до матеріалів справи висновку експерта, який би містив відповіді на питання, наведені позивачем у заявленому суду клопотанні про призначення експертизи у справі. Більш того, позивачем жодним чином не обґрунтовано та не наведено поважних причин неможливості скористатись таким правом.

Щодо висновків Верховного Суду, зроблених у постанові від 18.06.2020 року, якою дану справу було направлено на новий розгляд до суду першої інстанції, то судова колегія зазначає, що вони не дають підстав стверджувати про необхідність призначення у справі ще однієї експертизи.

Так, згідно положень ч. 2 ст. 316 ГПК України постанова суду касаційної інстанції не може містити вказівок для суду першої або апеляційної інстанції про достовірність чи недостовірність того чи іншого доказу, про переваги одних доказів над іншими, про те, яка норма матеріального права повинна бути застосована і яке рішення має бути прийнято за результатами нового розгляду справи.

Відтак, суд касаційної інстанції не міг вказати про дефектність чи неправильність будь-якого з висновків, що наявні в матеріалах справи, та не зазначав про необхідність врахування одного або неврахування іншого висновку, як і не встановлював пріоритетність якогось конкретного висновку.

Так, згідно даної постанови суду касаційної інстанції, Верховний Суд фактично зробив три вказівки:

1) на підстав яких доказів суди дійшли висновку про те, що позначення "ЗН" має розрізняльну здатність або набуло такої внаслідок його використання;

2) на відсутність під час первісного розгляду справи висновків судів про те, яким чином вони прийшли до висновку, що абревіатура "ЗН" становить скорочення фірмового найменування ТОВ "ХФП "Здоров`я народу";

3) чи перешкоджають оскаржувані знаки відповідача-1 використовувати позивачу такий самий підхід (за використання таких самих МНН) при реєстрації своїх знаків для товарів та послуг.

На переконання суду апеляційної інстанції, Верховний Суд зазначив лише про те, що суди попередніх інстанцій не надали оцінку певним документам, наявним в матеріалах справи, а також про те, що на рівні судових рішень не відображено, яким чином суди прийшли до тих чи інших висновків у справі.

Відповідно до ч. 2 ст. 300 ГПК України суд касаційної інстанції не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати чи приймати до розгляду нові докази або додатково перевіряти докази.

Так, при зверненні до суду з позовом АТ "Калцекс" було надано висновок експертів за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності від 02.11.2018 року №1230, який містив висновки, згідно з якими позначення, що охороняються як знаки для товарів і послуг "ФЕНТАНІЛ-ЗН" "МОРФІН-ЗН" за Свідоцтвами №233421 та №233422, складаються лише з позначень, що є загальновживаними позначеннями для товарів певного виду на дату подання заявок №m201707195, №m2.04.2017 року.

Обґрунтовуючи позовну заяву, позивач вказував, що оскаржувані у справі свідоцтва підлягають визнанню недійсними саме з підстав висновків, зазначених у даній експертизі, зокрема у зв`язку з тим, що знаки "ФЕНТАНІЛ-ЗН" та "МОРФІН-ЗН" складаються лише з позначень, що не мають розрізняльної здатності, а також є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду (абз. 2, 3 п. 2 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг").

Разом з тим, відповідачем-1 до суду було надано власний висновок експерта №6193 від 02.01.2019 року за результатами експертизи об`єктів інтелектуальної власності у господарській справі №910/15156/18, складений судовим експертом Струком І.О. на замовлення відповідача-1, який, серед інших, містив протилежні висновки.

За таких обставин, враховуючи наявність у справі двох протилежних висновків експертів з питань, що мають значення для правильного вирішення справи, господарським судом міста Києва ухвалою від 21.02.2019 року, яка в апеляційному порядку не оскаржувалась, призначено судову експертизу, за результатами якої складено висновок експертів №057/19 від 30.07.2019 року за результатами проведення комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності, який складено судовими експертами Чабанець Т.М., Фоя А.О.

Вказаний висновок судової експертизи визнано належними та допустимим доказом у справі та було покладено в основу судових рішень суду першої та апеляційної інстанції при первинному розгляді справи.

Питання щодо визначення домінантності позначень "ФЕНТАНІЛ" та "МОРФІН" не ставилось на вирішення жодної з експертиз та не пропонувалось позивачем при призначенні судової експертизи господарським судом міста Києва ухвалою від 21.02.2019 року.

Посилання скаржника на невиконання місцевим судом вказівки суду касаційної інстанції про необхідність вирішення питання щодо домінування одної частини позначення над іншими (п. 6.4. постанови), є помилковим, оскільки таке твердження суду висловлене не у формі вказівки для суду першої інстанції, а лише звернуто увагу, що якщо під час перевірки наявності підстав для відмови у наданні правової охорони, встановлених п. 2 ст. 6 Закону №3689-XII, буде виявлено, що заявлене позначення містить у своєму складі позначення, зазначені в абзацах другому-четвертому, шостому та сьомому п. 2 ст. 6 Закону № 3689-XII, то необхідно перевірити, чи не займають такі елементи домінуючого положення у зображенні знака.

Більш того, Верховний Суд, діючи в межах наданих йому процесуальним законом повноважень, не вказував суду першої інстанції здійснювати таку процесуальну дію, як проведення судової експертизи у справі, а лише зазначив про необхідність детальнішого дослідження наявних в матеріалах справи документів з метою надання відповідей на ті чи інші питання, які стоять перед судовим розглядом.

Разом з тим, з метою більш повного та об`єктивного дослідження обставин справи, відповідачем-1 під час нового розгляду справи було надано додаткові матеріали, пояснення, а також висновок судової експертизи №G-001-TTM/20 від 15.08.2020 року, який зроблений експертом Ткачук Т.М. саме по тих питаннях, які поставив Верховний Суд.

Позивач, в свою чергу, як було зазначено вище, своїм правом на подання експертного висновку не скористався, незважаючи на те, що мав достатній час для цього під час підготовчого провадження у справі. Натомість, надав суду не релевантний висновок №1292 від 12.12.2019 року, для подання в іншу судову справу (№910/16093/18), предметом дослідження якої є інші знаки для товарів і послуг.

Як вбачається з матеріалів справи, що наразі переглядається, висновок №G-001-TTM/20 у сфері інтелектуальної власності від 15.08.2020 року складено судовим експертом Ткачук Т.М., яка є кваліфікованим судовим експертом з правом проведення експертиз у сфері інтелектуальної власності, у тому числі за спеціальністю 13.6 "Дослідження, пов`язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торгівельними марками (знаками для товарів та послуг), географічними зазначеннями", 13.4 "Дослідження, пов`язані з промисловими зразками", та яку було попереджено про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок за ст. 384 КК України.

Вказаний висновок складено відповідно до вимог законодавства, є повним, вичерпним та обґрунтованим, будь-яких порушень положень законодавства та методології при його складенні судом не встановлено, відтак визнано судом належним, допустимим, достовірним та вірогідним доказом у справі, який узгоджується з іншими долученими до справи доказами як окремо, так і у їх сукупності.

Крім того, на переконання колегії суддів, обґрунтування клопотання про проведення судової експертизи є за своєю суттю незгодою з рішенням господарського суду міста Києва від 02.12.2020 року у даній справі, що є підставою для подання апеляційної скарги, а не призначення нової експертизи.

Також слід зазначити, що відповідно до положень п. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950 року кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов`язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення. Також, відповідно до рішень Європейського суду з прав людини, що набули статусу остаточного, зокрема "Іззетов проти України", "Пискал проти України", "Майстер проти України", "Субот проти України", "Крюков проти України", "Крат проти України", "Сокор проти України", "Кобченко проти України", "Шульга проти України", "Лагун проти України", "Буряк проти України", "ТОВ "ФПК "ГРОСС" проти України", "Гержик проти України" суду потрібно дотримуватись розумного строку для судового провадження.

Розумним, зокрема, вважається строк, що є об`єктивно необхідним для виконання процесуальних дій, прийняття процесуальних рішень та розгляду і вирішення справи з метою забезпечення своєчасного (без невиправданих зволікань) судового захисту.

З урахуванням практики Європейського суду з прав людини критеріями розумних строків є: правова та фактична складність справи; поведінка заявника, а також інших осіб, які беруть участь у справі, інших учасників процесу; поведінка органів державної влади (насамперед суду); характер процесу та його значення для заявника (справи "Федіна проти України" від 02.09.2010, "Смірнова проти України" від 08.11.2005, "Матіка проти Румунії" від 02.11.2006, "Літоселітіс проти Греції" від 05.02.2004 та інші).

Отже, призначення на стадії апеляційного розгляду судової експертизи в даній справі, з огляду на звернення позивача з даним позовом ще у 2018 році, є недоцільним і таким, що суперечить принципу розумності строку вирішення спору, відтак колегія суддів не вбачає підстав для її призначення.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 99, 100, 107, 234 та 270 ГПК України, Північний апеляційний господарський суд, -

УХВАЛИВ:

1. У задоволенні клопотання Акціонерного товариства "Калцекс" (Kalceks, AS) про призначення у справі №910/15156/18 судової експертизи відмовити.

Ухвала набирає законної сили з дати її прийняття.

Повний текст ухвали підписано 18.02.2021 року.

Головуючий суддя О.М. Остапенко

Судді Є.Ю. Шаптала

Б.М. Грек