ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" лютого 2021 р. Справа№ 910/15156/18

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Остапенка О.М.

суддів: Шаптали Є.Ю.

Грека Б.М.

за участю секретаря судового засідання: Добродзій Є.В.

у присутності представників сторін:

від позивача: Кириченко І.А. - ордер серії КВ № 407750 від 10.12.2018

від відповідача-1: Галан М.О. - ордер серії АІ № 1084540 від 01.02.2021

від відповідача-1: Плесюк Н.С. - ордер серії ХВ № від 25.01.2021

від відповідача-2: не з`явились

розглядаючи апеляційну скаргу Акціонерного товариства "Калцекс" (Kalceks, AS) на рішення господарського суду міста Києва від 02.12.2020 року

у справі №910/15156/18 (суддя Зеленіна Н.І.)

за позовом Акціонерного товариства "Калцекс" (Kalceks, AS)

до 1. Товариства з обмеженою відповідальністю "Харківське

фармацевтичне підприємство "Здоров`я народу"

2. Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної

власності"

про визнання недійсними свідоцтв на знаки для товарів і послуг

ВСТАНОВИВ:

У листопаді 2018 року Компанія Kalceks, AS (АТ "Калцекс") звернулася до господарського суду міста Києва з позовом до ТОВ "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров`я народу" та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, правонаступником якого є ДП "Український інститут інтелектуальної власності", про:

- визнання недійсним повністю свідоцтва України НОМЕР_1 від 25.10.2017 року на знак для товарів і послуг "МОРФІН-ЗН" (заявка №m201707195), власником якого є ТОВ "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров`я народу";

- визнання недійсним повністю свідоцтва України НОМЕР_3 від 25.10.2017 року на знак для товарів і послуг "ФЕНТАНІЛ-ЗН" (заявка №m201707193), власником якого є ТОВ "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров`я народу";

- зобов`язання Міністерства економічного розвитку і торгівлі України внести відомості про визнання недійсним повністю свідоцтва України № НОМЕР_1 від 25.10.2017 року на знак для товарів і послуг "МОРФІН-ЗН" (заявка №m201707195), власником якого є ТОВ "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров`я народу" до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та опублікувати відомості про це у офіційному бюлетені "Промислова власність";

- зобов`язання Міністерства економічного розвитку і торгівлі України внести відомості про визнання недійсним повністю свідоцтва України НОМЕР_3 від 25.10.2017 року на знак для товарів і послуг "ФЕНТАНІЛ-ЗН" (заявка №m201707193), власником якого є ТОВ "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров`я народу" до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та опублікувати відомості про це у офіційному бюлетені "Промислова власність";

В обґрунтування заявлених позовних вимог позивач зазначає, що знаками для товарів і послуг № НОМЕР_1 від 25.10.2017 року та № НОМЕР_3 від 25.10.2017 року порушуються його майнові права та охоронювані законом інтереси, оскільки останній здійснював виробництво і поставку відповідних лікарських засобів в Україну задовго до того, як відповідач-1 звернувся до відповідача-2 з приводу реєстрації знаків за оскаржуваними свідоцтвами.

Рішенням господарського суду міста Києва від 24.10.2019 року у справі №910/15156/18, залишеним без змін постановою Північного апеляційного господарського суду від 04.02.2020 року, у задоволенні позову відмовлено повністю.

Постановою Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 18.06.2020 року рішення господарського суду міста Києва від 24.10.2019 року та постанову Північного апеляційного господарського суду від 04.02.2020 року у справі №910/15156/18 скасовано; справу передано на новий розгляд до господарського суду міста Києва, за наслідками якого рішенням від 02.12.2020 року у задоволенні позову АТ "Калцекс" (Kalceks, AS) відмовлено повністю.

Не погоджуючись із зазначеним рішенням місцевого господарського суду, АТ "Калцекс" (Kalceks, AS) звернулося до апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати рішення господарського суду міста Києва від 02.12.2020 року у даній справі та прийняти нове, яким позов АТ "Калцекс" (Kalceks, AS) задовольнити, посилаючись на неповне з`ясування судом першої інстанції обставин, що мають значення для справи, а також порушення норм матеріального та процесуального права.

Згідно протоколу автоматичного визначення складу колегії суддів зазначену апеляційну скаргу передано на розгляд колегії суддів у складі: головуючий суддя: Остапенко О.М., судді: Пантелієнко В.О., Шаптала Є.Ю.

Ухвалою суду від 19.01.2021 року вищевказаною колегією суддів відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою АТ "Калцекс" (Kalceks, AS) на рішення господарського суду міста Києва від 02.12.2020 року у справі №910/15156/18, встановлено строк для подання відзиву на апеляційну скаргу та призначено справу до розгляду на 04.02.2021 року за участю повноважних представників сторін.

У поданому через відділ документального забезпечення суду відзиві на апеляційну скаргу представник відповідача-1 просить залишити її без задоволення, а оскаржуване рішення суду першої інстанції - без змін.

До початку судового засідання від представника позивача надійшло клопотання про призначення у справі №910/15156/18 судової експертизи.

Ухвалою суду від 04.02.2021 року розгляд справи відкладено на 10.02.2021 року на підставі положень ст. 216 ГПК України.

05.02.2021 року через відділ документального забезпечення суду від представника відповідача-1 надійшли заперечення на клопотання АТ "Калцекс" про призначення судової експертизи у справі №910/15156/18.

У зв`язку з перебуванням судді Пантелієнка В.О. у відпустці протоколом повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 08.02.2021 року для розгляду справи №910/15156/18 сформовано колегію суддів у складі: головуючий суддя - Остапенко О.М., судді: Шаптала Є.Ю., Грек Б.М.

Ухвалою суду від 09.02.2021 року вищевказаною колегією суддів прийнято до провадження справу №910/15156/18 за апеляційною скаргою АТ "Калцекс" (Kalceks, AS) на рішення господарського суду міста Києва від 02.12.2020 року.

10.02.2021 року до суду надійшло уточнююче клопотання про призначення судової експертизи у справі.

В судовому засіданні 10.02.2021 року розглядалось клопотання скаржника про призначення у справі судової експертизи, за наслідками розгляду якого ухвалою суду від 10.02.2021 року відмовлено у задоволені такого клопотання у зв`язку із його безпідставністю та необґрунтованістю.

Представник позивача вимоги апеляційної скарги підтримав, просив її задовольнити, скасувати рішення господарського суду міста Києва від 02.12.2020 року у даній справі та прийняти нове, яким позов АТ "Калцекс" (Kalceks, AS) задовольнити.

Представники відповідача-1 проти вимог скаржника, викладених в апеляційній скарзі, заперечували, просили залишити її без задоволення, а оскаржуване рішення суду першої інстанції - без змін.

Представники відповідача-2 в судове засідання не з`явилися, причини неявки суд не повідомили. Про час, дату та місце розгляду справи повідомлялись належним чином. Клопотань про відкладення розгляду справи не направляли.

Згідно ч. 12 ст. 270 ГПК України, неявка сторін або інших учасників справи, належним чином повідомлених про дату, час та місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду справи.

10.02.2021 року оголошено вступну та резолютивну частини постанови Північного апеляційного господарського суду у даній справі.

Розглянувши доводи апеляційної скарги, перевіривши матеріали справи та дослідивши докази, проаналізувавши на підставі встановлених фактичних обставин справи правильність застосування судом першої інстанції норм законодавства та заслухавши пояснення представників сторін, колегія суддів апеляційного господарського суду дійшла висновку, що у задоволенні апеляційної скарги слід відмовити, а рішення господарського суду міста Києва від 02.12.2020 року у даній справі - залишити без змін, виходячи з наступного.

Згідно зі статтею 270 ГПК України у суді апеляційної інстанції справи переглядаються за правилами розгляду справ у порядку спрощеного позовного провадження з урахуванням особливостей, передбачених у цій главі.

У відповідності до вимог ст. 269 ГПК України суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними у ній і додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги. Суд апеляційної інстанції досліджує докази, що стосуються фактів, на які учасники справи посилаються в апеляційній скарзі та (або) відзиві на неї. У суді апеляційної інстанції не приймаються і не розглядаються позовні вимоги та підстави позову, що не були предметом розгляду в суді першої інстанції.

Як вбачається з матеріалів справи та вірно встановлено судом першої інстанції, Компанія Kalceks, AS є європейським фармацевтичним виробником з потужностями по виробництву лікарських препаратів у Латвії та Словенії.

У 2016 році позивачем було отримано в Україні відповідні реєстраційні посвідчення на вказані лікарські засоби, а саме:

- реєстраційне посвідчення №UA/15322/01/01 на лікарський засіб "Морфін Калцекс", розчин для ін`єкцій, 10 мг/мл", видане на підставі наказу Міністерства охорони здоров`я України від 28.07.2016 №787;

- реєстраційне посвідчення №UA/15323/01/01 на лікарський засіб "Фентаніл Калцекс", розчин для ін`єкцій, 0,05 мг/мл", видане на підставі наказу Міністерства охорони здоров`я України від 28.07.2016 №787.

Початок дії реєстрації зазначених вище лікарських засобів в Латвії підтверджується:

- свідоцтвом від 24.03.2016 №96-0010 про реєстрацію лікарського засобу "Морфін 10 мг/мл розчин для ін`єкцій";

- свідоцтвом від 12.11.2014 №14-0232 про реєстрацію лікарського засобу "Фентаніл цитрат-Калцекс 0,05 мг/мл розчин для ін`єкцій".

Крім того, позивач є власником знака для товарів і послуг - комерційного найменування "Калцекс", міжнародна реєстрація № 1226545 від 01.10.2014 для товарів 5 класу МКТП.

Компанія Kalceks, AS виробляє та імпортує на територію України, зареєстровані у багатьох інших країнах, такі лікарські засоби:

- "Fentanyl citrate-Kalceks 0,05 мг/мл розчин для ін`єкцій", дата реєстрації у Латвії 12.11.2014; Азербайджан - 26.10.2015, Молдова - 30.07.2015, Вірменія - 26.02.2016, Грузія - 12.11.2014, Киргизія - 18.01.2017, Узбекистан - 24.03.2017, Коста Ріка - 16.05.2017, Чехія - 22.11.2017, Литва - 30.04.2015, Польща - 06.12.2017, Кіпр - 22.12.2017, Нідерланди - 19.07.02017, Португалія - 30.08.2017, Мальта - 30.08.2017;

- "Morfina hidrohlorids-Kalceks 10 мг/мл розчин для ін`єкцій", дата реєстрації у Латвії 22.02.1996; Нідерланди - 08.12.2016, Грузія - 19.12.2013, Вірменія - 05.08.2014, Молдавія - 25.11.2014, Швеція - 11.09.2014, Литва - 30.04.2015, Азербайджан - 05.10.2015, Киргизія - 18.01.2017, Польща - 09.02.2017, Монголія - 26.12.2014, Узбекистан - 11.04.2017, Чехія - 07.03.2018, Словаччина - 19.03.2018.

В свою чергу, ТОВ "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров`я народу" є власником свідоцтва України № НОМЕР_1 від 25.10.2017 на знак для товарів і послуг "МОРФІН-ЗН" та свідоцтва України № НОМЕР_3 від 25.10.2017 на знак для товарів і послуг "ФЕНТАНІЛ-ЗН" щодо 5 класу для товарів і послуг за Міжнародною класифікацією товарів і послуг (далі - МКТП), а саме: фармацевтичні препарати; хіміко-фармацевтичні препарати; ліки для людей; наркотики; наркотики на фармацевтичні потреби.

Як зазначає позивач, AT "КАЛЦЕКС" у 2018 році були поставлені в Україну знеболювальні препарати, зокрема, лікарські засоби "Морфін Калцекс", розчин для ін`єкцій" та "Фентаніл Калцекс", розчин для ін`єкцій (Інвойс № КЕ-030 від 07.02.2018, вантажоодержувач - ТОВ "ДіАТОМ".

Проте, в процесі митного оформлення даного вантажу, виникли проблеми, у зв`язку із зверненням ТОВ "ХФП "Здоров`я народу" в органи Державної фіскальної служби із заявами, обумовленими наявністю певних прав інтелектуальної власності, які випливають, зокрема, з патентів України на корисні моделі №120761, №120762, №120763, №120764, власником яких є ТОВ "ХФП "Здоров`я народу".

Звертаючись до суду з позовною заявою позивач зазначає, що свідоцтва України № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 на знаки для товарів та послуг "МОРФІН-ЗН" та "ФЕНТАНІЛ-ЗН", мають бути визнані недійсними повністю через невідповідність знаків для товарів і послуг, умовам надання правової охорони, передбачених ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг".

Рішенням господарського суду міста Києва від 24.10.2019 року у справі №910/15156/18, залишеним без змін постановою Північного апеляційного господарського суду від 04.02.2020 року, у задоволенні позову відмовлено повністю.

Судові рішення мотивовано відсутністю підстав для визнання оспорюваних свідоцтв недійсними внаслідок невідповідності зареєстрованих за відповідачем-1 знаків умовам надання правової охорони.

Постановою Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 18.06.2020 року рішення господарського суду міста Києва від 24.10.2019 року та постанову Північного апеляційного господарського суду від 04.02.2020 року у справі №910/15156/18 скасовано; справу передано на новий розгляд до господарського суду міста Києва.

Направляючи дану справу на новий розгляд, Верховний Суд у постанові від 18.06.2020 року зазначив:

"…Попередні судові інстанції, відмовляючи у задоволенні позову, виходили з того, що згідно з Висновком комісійної експертизи № 057/19: елемент "ЗН", який є частиною позначення, що охороняється як знак для товарів і послуг "Морфін-ЗН" Свідоцтвом № НОМЕР_1, мав розрізняльну здатність на дату подання заявки m2017 07195 - 20.04.2017; елемент "ЗН", який є частиною позначення, що охороняється як знак для товарів і послуг "Фентаніл-ЗН" Свідоцтвом № НОМЕР_3, мав розрізняльну здатність на дату подання заявки m2.04.2017 - 20.04.2017; знак для товарів і послуг "Морфін-ЗН", який охороняється Свідоцтвом № НОМЕР_1, не складається лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду на дату подання заявки m2017 07195 - 20.04.2017; знак для товарів і послуг "Фентаніл-ЗН", який охороняється Свідоцтвом № НОМЕР_3, не складається лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду на дату подання заявки m2017 07193 - 20.04.2017; знак для товарів і послуг "Морфін-ЗН", який охороняється Свідоцтвом № НОМЕР_1, не є таким, що може ввести в оману щодо товару або особи, яка виробляє товар; знак для товарів і послуг "Фентаніл-ЗН", який охороняється Свідоцтвом № НОМЕР_3, не є таким, що може ввести в оману щодо товару або особи, яка виробляє товар. Такі висновки зроблені судом апеляційної інстанції з посиланням на те, що позначення "ЗН" є фірмовим найменуванням відповідача і тому має розрізняльну здатність.

Суд першої інстанції, розглядаючи справу, не досліджував надані сторонами та долучені до матеріалів справи інші висновки експертизи. У постанові апеляційного суду зазначено про наявність у справі трьох висновків експертизи, але, як обґрунтовано зазначено в касаційній скарзі, суд апеляційної інстанції долучений позивачем до позовної заяви Висновок експертизи № 1230 не оцінив - фактично не відхилив результати відповідних експертних досліджень.

Так, у пункті 5.13 цієї постанови зазначені мотиви неприйняття апеляційним судом Висновку експертизи №1230, з яких вбачається, що: позначення "ЗН" є абревіацією частини назви ТОВ "ХФП "Здоров`я народу", а саме, - "Здоров`я народу"; позначення "ЗН" не є загальновживаним позначенням, це підтверджується Висновком комісійної експертизи № 057/19 та змістом рішення суду першої інстанції.

У постанові суду апеляційної інстанції не зазначено, на підставі яких доказів, наданих сторонами, суд апеляційної інстанції дійшов висновку, що позначення "ЗН" має розрізняльну здатність або набуло такої внаслідок його використання.

Крім того, суди не надали оцінки доводам позивача про те, що позначення, які охороняються Свідоцтвами №№ НОМЕР_3, № НОМЕР_1, не можуть одержати правову охорону відповідно до абзацу другого пункту 2 статті 6 Закону № 3689-ХІІ, оскільки звичайно не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання, базуючись на доказах, що містять матеріалах справи. Висновок судової експертизи хоча і є окремим доказом, але він має ґрунтуватися на досліджених доказах, наявних у матеріалах справи.

Апеляційний суд, посилаючись на зміст пункту 10.2.5. Методичних рекомендацій з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг, схвалених рішенням Колегії Державної служби інтелектуальної власності України від 18.03.2014, затверджених наказом Державного підприємства "Український інститут промислової власності" від 07.04.2014 № 91 (Методичні рекомендації), виходив з того, що відповідно до згаданої в цьому пункті Інструкції по використанню INN для фармацевтичних субстанцій з посиланням на резолюцію ВООЗ WHA46.19 зазначено, що реєстрація як торговельної марки позначення, що містить INN разом із фірмовим найменуванням, є цілком прийнятною, якщо це не перешкоджає іншому виробнику використовувати такий же підхід. Проте матеріали справи, і зокрема доводи позивача, свідчать про протилежне - як про заперечення відповідача щодо реєстрації відповідних торговельних марок позивачем, так і про перешкоджання його діяльності. Даним обставинам жодної оцінки судами не надано.

Крім того, судом апеляційної інстанції не зазначено на підставі яких наявних у справі доказів він дійшов висновку щодо використання ТОВ "ХФП "Здоров`я народу" комерційного (фірмового) найменування "ЗН"…".

Верховний Суд надав вказівку на новому розгляді справи "врахувати викладене, здійснити належну перевірку доказами обставин, зазначених у цій постанові, надати відповідним доказам та доводам належну правову оцінку і вирішити спір відповідно до закону".

За наслідками нового розгляду справи Господарським судом міста Києва рішенням від 02.12.2020 року у задоволенні позову АТ "Калцекс" (Kalceks, AS) відмовлено повністю.

Приймаючи дане рішення та відмовляючи у задоволенні позову суд виходів із відповідності умовам надання правової охорони знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України НОМЕР_1 від 25.10.2017 року та НОМЕР_3 від 25.10.2017 року та відсутності порушення відповідачами приписів ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" та прав позивача, як наслідок відсутності підстав для визнання спірних свідоцтв недійсними.

Переглядаючи в апеляційному порядку законність винесення оскаржуваного позивачем рішення, колегія суддів погоджується з висновками місцевого господарського суду та не вбачає підстав для його скасування з огляду на наступне.

Частиною 1 статті 15 ЦК України передбачено, що кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання.

Згідно ч. 1 ст. 16 ЦК України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

Статтею 4 ГПК України передбачено, що юридичні особи та фізичні особи - підприємці, фізичні особи, які не є підприємцями, державні органи, органи місцевого самоврядування мають право на звернення до господарського суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав та законних інтересів у справах, віднесених законом до юрисдикції господарського суду, а також для вжиття передбачених законом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням.

Відповідно до ч. 1-3 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом. Об`єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень. Право власності на знак засвідчується свідоцтвом.

Згідно п. 4 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Відповідно до ч. 1 ст. 7 Закону особа, яка бажає одержати свідоцтво, подає до Установи заявку.

Згідно ст. 10 названого Закону за заявкою на отримання свідоцтва України проводиться експертиза, яка складається з формальної експертизи та кваліфікаційної експертизи та має статус науково-технічної експертизи.

Згідно п. 4.3 Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг задачею експертизи заявки по суті позначення, заявленого на реєстрацію як знак, відповідно до пункту 7 статті 10 Закону, є перевірка позначення на відповідність умовам надання правової охорони.

Експертиза заявки по суті складається з:

Перевірки позначення щодо наявності підстав для відмови у наданні правової охорони відповідно до пункту 1 статті 5 та пунктів 1,2 статті 6 Закону;

Перевірки позначення щодо наявності підстав для відмови у наданні правової охорони, зазначених у пунктах 3,4 статті 6 Закону.

Враховуючи вищевикладене, експертиза заявки m201707193 та m201707195 на знаки проводилась відповідно до Закону та встановлених на його основі Правил, Методичних рекомендацій закладом експертизи, уповноваженим Установою розгляду і проведення експертизи заявок, а саме, ДП "Український інститут промислової власності", яким проведена формальна та кваліфікаційна експертиза, під час котрої заявлене до реєстрації позначення перевірялось на відповідність умовам надання правової охорони, визначених Законом.

Так, на виконання п. 4.3.1.3 Правил, відповідно до п. 10.2 Методичних рекомендацій під час перевірки заявлених позначень "МОРФІН-ЗН" та "ФЕНТАНІЛ-ЗН" перевірялись підстави для відмови в наданні правової охорони, відповідно до пункту 2 статті 6 Закону та встановлювалося, чи не являються позначення такими, що:

а) не мають розрізняльної здатності;

б) є загальновживаними як позначення товарів певного виду;

в) являють собою загальновживані символи і терміни;

г) вказують на вид, якість, кількість, властивості, склад, призначення, цінність товарів і/або послуг, а також на місце і час їх виготовлення чи збуту;

ґ) є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Відповідно до п.4.4.1 Правил при встановлені відповідності заявленого на реєстрацію знака умовам надання правової охорони, викладеним п. 1 ст. 5 та в ст. 6 Закону, для всіх тих товарів і послуг, для яких заявлено реєстрацію знака, Відомством виноситься рішення про реєстрацію знака відносно усього переліку товарів і/або послуг.

Таким чином, відповідно до усталеної процедури, на підставі висновків про відповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони, 22.08.2017 року Державною службою інтелектуальної власності України (правонаступник - ДП "Український інститут інтелектуальної власності") прийнято рішення про реєстрацію знаків за заявками m201707193 та m201707195 та на підставі ст. 12 Закону здійснена публікація відомостей про видачу Свідоцтва України № НОМЕР_1 та Свідоцтва України НОМЕР_3 на знак для товарів та послуг в офіційному бюлетені "Промислова власність" №20 від 25.10.2017 року, одночасно з якою здійснено державну реєстрацію знаків ( п.1 ст. 13 Закону) та видано вказані свідоцтва України.

Отже, знаки за Свідоцтвом України № НОМЕР_1 та Свідоцтвом України НОМЕР_3 станом на дату подання заявки мали розрізняльну здатність та були зареєстровані відповідно до норм чинного законодавства.

Статтею 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" зазначено, що свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права. При цьому, використанням знака визнається:

- нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

- застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;

- застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

З частини 2 статті 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" вбачається, що не можуть одержати правову охорону також позначення, які:

- звичайно не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання;

- складаються лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду;

- складаються лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв`язку з ними, зокрема вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг;

- є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу;

- складаються лише з позначень, що є загальновживаними символами і термінами;

- відображають лише форму, що обумовлена природним станом товару чи необхідністю отримання технічного результату, або яка надає товарові істотної цінності.

Позначення, вказані в абзацах другому, третьому, четвертому, шостому та сьомому цього пункту, можуть бути внесені до знака як елементи, що не охороняються, якщо вони не займають домінуючого положення в зображенні знака.

Крім того, відповідно до ч. 3 статті 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з:

- знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім`я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг;

- знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності;

- фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до Установи заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг;

- кваліфікованими зазначеннями походження товарів (у тому числі спиртів та алкогольних напоїв), що охороняються відповідно до Закону України "Про охорону прав на зазначення походження товарів". Такі позначення можуть бути лише елементами, що не охороняються, знаків осіб, які мають право користуватися вказаними зазначеннями;

- знаками відповідності (сертифікаційними знаками), зареєстрованими у встановленому порядку.

Частиною 1 ст. 499 ЦК України встановлено, що права інтелектуальної власності на торговельну марку визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом.

Частиною 1 статті 74 ГПК України встановлено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Згідно ч. 1 ст. 98 ГПК України висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному законодавством.

Відповідно до ч. 2 ст. 98 ГПК України предметом висновку експерта може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань.

Частиною 3 ст. 98 ГПК України встановлено, що висновок експерта може бути наданий на замовлення учасника справи або на підставі ухвали суду про призначення експертизи.

Згідно ч. 7 ст. 98 ГПК України у висновку експерта має бути зазначено, що він попереджений (обізнаний) про відповідальність за завідомо неправдивий висновок, а у випадку призначення експертизи судом, також про відповідальність за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків.

Статтею 101 ГПК України встановлені вимоги до проведення експертизи на замовлення учасників справи. Відповідно до ч. 1 ст.101 ГПК України учасник справи має право подати до суду висновок експерта, складений на його замовлення.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 101 ГПК України у висновку експерта зазначається, що висновок підготовлено для подання до суду та що експерт обізнаний про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок. Експерт, який склав висновок за зверненням учасника справи, має ті самі права та обов`язки, що і експерт, який здійснює експертизу на підставі ухвали суду.

Так, відповідачем-1 при новому розгляді справи в суді першої інстанції було надано Висновок №G-001-TTM/20 судового експерта Ткачук Т.М у сфері інтелектуальної власності від 15.08.2020 року.

На вирішення експертного дослідження, з урахуванням висновків Верховного Суду у даній справі, поставлені наступні питання:

- Чи є буквосполучення "ЗН", яке входить до об`єкту, що охороняється як знак для товарів і послуг "ФЕНТАНІЛ-ЗН" за свідоцтвом України № НОМЕР_3 таким, що мало розрізняльну здатність станом на 20.04.2017 - дату подання заявки № m201707193?

- Чи складався знак для товарів і послуг "ФЕНТАНІЛ-ЗН" за свідоцтвом України № НОМЕР_3 лише з позначень, що не мали розрізняльну здатність на 20.04.2017 - дату подання заявки № m201707193?

- Чи є буквосполучення "ЗН", яке входить до об`єкту, що охороняється як знак для товарів і послуг "МОРФІН-ЗН" за свідоцтвом України № НОМЕР_1 таким, що мало розрізняльну здатність станом на 20.04.2017 - дату подання заявки № m?

- Чи складався знак для товарів і послуг "МОРФІН-ЗН" за свідоцтвом України № НОМЕР_1 лише з позначень, що не мали розрізняльну здатність станом на 20.04.2017 - дату подання заявки № m?

За результатами проведення експертизи експертом Ткачук Т.М. у висновку №G-001-TTM/20 надано наступні відповіді на вищезазначені питання:

- Буквосполучення "ЗН", яке входить до об`єкту, що охороняється як знак для товарів і послуг "ФЕНТАНІЛ-ЗН" за свідоцтвом України НОМЕР_3 є таким, що мало розрізняльну здатність на 20.04.2017 - дату подання заявки №m201707193.

- Знак для товарів і послуг "ФЕНТАНІЛ-ЗН" за свідоцтвом України НОМЕР_3 не складається лише з позначень, що не мали розрізняльну здатність на 20.04.2017 - дату подання заявки №m201707193.

- Буквосполучення "ЗН", яке входить до об`єкту, що охороняється як знак для товарів і послуг "МОРФІН-ЗН" за свідоцтвом України НОМЕР_1 є таким, що мало розрізняльну здатність на 20.04.2017 - дату подання заявки №m201707195.

- Знак для товарів і послуг "МОРФІН-ЗН" за свідоцтвом України НОМЕР_1 не складається лише з позначень, що не мали розрізняльну здатність на 20.04.2017 - дату подання заявки №m201707195.

Висновком експерта № G-001-TTM/20 встановлено, що буквосполучення "ЗН", яке входить до об`єктів, що охороняється як знаки для товарів і послуг "ФЕНТАНІЛ-ЗН" та "МОРФІН-ЗН" за свідоцтвами України № НОМЕР_3 та № НОМЕР_1 відповідно, мало розрізняльну здатність.

Під час експертного дослідження, експертом Ткачук Т.М. було встановлено, що буквосполучення "ЗН", яке входить до об`єктів, що охороняється як знаки для товарів і послуг "ФЕНТАНІЛ-ЗН" за свідоцтвом України № НОМЕР_3 та "МОРФІН-ЗН" за свідоцтвом України № НОМЕР_1, є таким, що мало розрізняльну здатність на 20.04.2017 року - дату подання заявок №m201707193 та №m201707195 відповідно.

У колі споживачів найбільш імовірно буде викликати асоціативний зв`язок саме із абревіатурою від комерційного (фірмового найменування) виробника цього товару - ТОВ "ХФП "Здоров`я народу", і вказувати на особу виробника, оскільки, також експертним дослідженням встановлено, що такий виробник лікарських засобів як ТОВ "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров`я народу", на дату подання заявок на знак для товарів та послуг №m201707193 та №m201707195 - 20.04.2017 року, вже виробляв лікарські засоби з позначенням "-ЗН", відповідно, цілком імовірно, що був відомий серед певного кола своїх споживачів (зокрема медичних працівників, фармацевтів тощо) як виробник лікарських засобів, в тому числі анальгетиків-опіоїдів.

При цьому, судовим експертом Ткачуком Т.М. досліджено позначення "-ЗН", щодо його розрізняльної здатності.

Відповідно до п. 4.3.1.4. Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів та послуг від 28.07.1995 № 116 (далі - Правила): до позначень, що не мають розрізняльної здатності, відносяться:

позначення, які складаються лише з однієї літери, цифри, лінії, простої геометричної фігури, що не мають характерного графічного виконання;

реалістичні зображення товарів, якщо вони заявляються на реєстрацію як знак для позначення цих товарів;

тривимірні об`єкти, форма яких обумовлена виключно функціональним призначенням, якщо такий об`єкт заявляється як знак;

загальновживані скорочення;

позначення, які тривалий час використовувались в Україні кількома виробниками як знаки для товарів, що мають спільну якість або інші характеристики, і втратили розрізняльну здатність як індивідуальні знаки відносно таких товарів.

Отже, позначення "-ЗН" не відноситься до позначень, зазначених у пунктах (1) - (3) п. 4.3.1.4. Правил, тобто, не відноситься до позначень, які складаються лише з однієї літери, цифри, лінії, простої геометричної фігури, що не мають характерного графічного виконання; не відноситься до реалістичних зображень товарів; не відноситься до тривимірних об`єктів, форма яких обумовлена виключно функціональним призначенням.

Щодо п. 4 п. 4.3.1.4. Правил слід зазначити наступне, у Додатку 6 Правил виписування рецептів на лікарські засоби і вироби медичного призначення, що затверджені Наказом МОЗ України 19.07.2005 № 360, наведено Рецептурні скорочення, прийняті у медичній та фармацевтичній практиці. У цьому переліку не виявлено скорочень, які могли бути транслітеровані, як "-ЗН".

У відкритих джерелах, зокрема, у Фармацевтичній енциклопедії серед переліку основних скорочень також не виявлено позначень, що використовуються в медичній практиці та мають скорочення "-ЗН".

Отже, позначення "-ЗН" не є загальновживані скорочення щодо товарів 5 класу МКТП: фармацевтичні препарати; хіміко-фармацевтичні препарати; ліки для людини; наркотики; наркотики на фармацевтичні потреби.

Також, у результаті проведеного дослідження, у наданих матеріалах судовим експертом не виявлено відомостей, що позначення "-ЗН", внаслідок його тривалого використання в Україні кількома виробниками як знаків для товарів, що мають спільну якість або інші характеристики, і втратили розрізняльну здатність як індивідуальні знаки відносно таких товарів.

Виходячи з наданих матеріалів, позначення "-ЗН" може викликати асоціативний зв`язок із абревіатурою від комерційного (фірмового) найменування одного з виробників препарату "Морфін", а саме: ТОВ "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров`я народу".

До матеріалів справи додано Статут ТОВ "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров`я народу", затверджений рішенням загальних зборів учасників вищезазначеного ТОВ 08.07.2013 року, в якому у пункті 1.2 зазначено повне та скорочене найменування ТОВ, а саме:

Повне найменування ТОВ:

Українською мовою: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХАРКІВСЬКЕ ФАРМАЦЕВТИЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЗДОРОВ`Я НАРОДУ";

Російською мовою: ОБЩЕСТВО С ОРГАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСВЕННОСТЬЮ "ХАРЬКОВСКОЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЗДОРОВЬЕ НАРОДУ";

Англійською мовою: "LIMITED LIABILITY COMPANY "KHARKIV PHARMACEUTICAL ENTERPRISE "ZDOROVYE NARODU".

Скорочене найменування ТОВ:

Українською мовою: ТОВ "ХФП "ЗДОРОВ`Я НАРОДУ";

Російською мовою: ООО "ХФП "ЗДОРОВТЕ НАРОДУ";

Англійською мовою: LLC "КРЕ "ZDOROVYE NARODU".

У пункті 1.3 Статуту зазначено, що учасниками ТОВ є :

Компанія ЗН ЮКРЕЙН ЛІМІТЕД (ZN UKRAINE LIMITED)...

Компанія ЗН КИЇВ ЛІМІТЕД (ZN KIEV LIMITED).

Аналогічні відомості (лише без зазначення найменування російською мовою) викладені у Статуті ТОВ "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров`я народу" (нова редакція), що затверджений рішенням загальних зборів учасників 25.07.2019 року.

Статтею 90 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) встановлено, що: юридична особа повинна мати своє найменування, яке містить інформацію про її організаційно-правову форму; юридична особа може мати крім повного найменування скорочене найменування; юридична особа, що є підприємницьким товариством, може мати комерційне (фірмове) найменування; комерційне (фірмове) найменування юридичної особи може бути зареєстроване у порядку, встановленому законом. Найменування юридичної особи вказується в її установчих документах і вноситься до єдиного державного реєстру.

Відповідно до частин першої, третьої та п`ятої статті 159 Господарського кодексу України (далі - ГК України): суб`єкт господарювання - юридична особа або громадянин-підприємець може мати комерційне найменування; правовій охороні підлягає як повне, так і скорочене комерційне найменування суб`єкта господарювання, якщо воно фактично використовується ним у господарському обігу; особа, яка використовує чуже комерційне найменування, на вимогу його власника зобов`язана припинити таке використання і відшкодувати завдані збитки.

Статтею 8 Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20.03.1883 встановлено, що фірмове найменування охороняється в усіх країнах Союзу без обов`язкового подання заявки чи реєстрації і незалежно від того, чи є воно частиною товарного знака.

У відповідності до пункту 78 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 року №12, комерційне (фірмове) найменування необхідно відрізняти від найменування юридичної особи (частина перша статті 90 ЦК України); найменування юридичної особи не є об`єктом права інтелектуальної власності, оскільки пов`язані з його використанням правовідносини регулюються переважно нормами корпоративного законодавства.

Найменуванням юридичної особи є назва, яка індивідуалізує юридичну особу в сукупності його прав і обов`язків як самостійного суб`єкта права. Таке найменування є для юридичної особи тим самим, що для фізичної особи її ім`я. Його виникнення слід пов`язувати з датою державної реєстрації юридичної особи.

Фірмовим (комерційним) найменуванням є назва, якою юридична особа або громадянин, який здійснює підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, позначають себе на ринку і яка використовується для їх ідентифікації в господарських (комерційних) відносинах.

Чинне законодавство України не містить ні вимог щодо тотожності комерційного найменування найменуванню юридичної особи (стаття 90 ЦК України), ані вимог щодо певного змісту комерційного найменування, зокрема щодо зазначення організаційно-правової форми підприємства. Зазначене підтверджується оглядовим листом Вищого господарського суду України від 28.02.2017 року №01-06/521 "Про деякі питання практики застосування господарськими судами законодавства про захист прав на об`єкти інтелектуальної власності".

З наведеного вбачається, що поряд з повним найменуванням та скороченим найменуванням, юридична особа може мати комерційне (фірмове) найменування і таке найменування може бути як зареєстроване так і не зареєстроване. Отже, поняття найменування юридичної особи та її комерційного (фірмового) найменування мають різне правове наповнення. Комерційне (фірмове) найменування є назвою, якою юридична особа позначає себе на ринку і яка використовується для їх ідентифікації в господарських (комерційних) відносинах.

Крім того, як вказує відповідач-1, ТОВ "ХФП "Здоров`я народу" 02.07.2019 року було подано заявки на торговельні марки "ЗН" та "ZN" за номерами № m201916326 і № m201916325 відповідно, та 04.08.2020 року отримано Рішення про реєстрацію зазначених торговельних марок. На даний час проведена державна реєстрація торговельних марок "ЗН" та "ZN" за свідоцтвами України № 283404 та № 283403 та проведена їх публікація в бюлетені № 18 від 25.09.2020 року.

На дату подачі заявки на знаки для товарів і послуг "МОРФІН-ЗН" та "ФЕНТАНІЛ-ЗН" - на 22.04.2017 року, "ТОВ "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров`я народу" було подано заявки та отримано свідоцтва на такі знаки для товарів і послуг з позначенням "ЗН" як "ОМНОПОН-ЗН" (свідоцтво України НОМЕР_4), " БУПРЕКСОН-ЗН " (свідоцтво України НОМЕР_5), " ПРОМЕДОЛ-ЗН " (свідоцтво України НОМЕР_6), " БІОФЛОРАКС-ЗН " (свідоцтво України НОМЕР_7).

Також на дату подачі заявки на знаки для товарів і послуг "МОРФІН-ЗН" та "ФЕНТАНІЛ-ЗН" - на 22,04.2017 року та по теперішній час, відповідачем-1 були зареєстровані та виробляються такі лікарські засоби з позначенням "ЗН", а саме Налбуфін-ЗН, Морфін-ЗН, Метадон-ЗН (табл. 40 мг), Метадон-ЗН (табл. 10 мг), Метадон-ЗН (розчин), Кетамін-ЗН, Діазепам-ЗН. Копії реєстраційних посвідчень на зазначені лікарські засоби додано до матеріалів справи.

Судом встановлено, що в матеріалах справи міститься ліцензійний договір №14 на використання об`єктів права інтелектуальної власності від 03.01.2011 року, укладеного між ТОВ "Фармацевтична група "Здоров`я" (Ліцензіар) та ТОВ "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров`я народу" (ліцензіат) та Додаткові угоди №32, 44 до вищезазначеного договору від 10.02.2015 року та від 31.12.2018 року, відповідно яких сторони дійшли згоди доповнити перелік Об`єктів права інтелектуальної власності, щодо яких надається ліцензія, в тому числі наступними знаками для товарів та послуг, правова охорона яких поширюється на товари 5 класу МКТП:

- знак для товарів та послуг "Біофлоракс-ЗН" - свідоцтво НОМЕР_7 від 27.09.2010 року;

- знак для товарів та послуг "Промедол-ЗН" - свідоцтво НОМЕР_6 від 27.09.2010 року;

- знак для товарів та послуг "Омнопон-ЗН" - свідоцтво НОМЕР_4 від 27.09.2010 року;

- знак для товарів та послуг "Бупрексон-ЗН" - свідоцтво НОМЕР_5 від 25.10.2010 року;

- знак для товарів та послуг "Фазепам-ЗН" - свідоцтво НОМЕР_8 від 10.02.2015 року.

За таких обставин, виробник лікарських засобів, ТОВ "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров`я народу", на дату подання заявки на знак для товарів та послуг №m201707195 - 20.04.2017 року, вже виробляв лікарські засоби з позначенням "-ЗН", та, відповідно, був відомий серед певного кола своїх споживачів (зокрема медичних працівників, фармацевтів тощо) як виробник лікарських засобів, в тому числі анальгетиків-опіоїдів.

Оскільки наркотичні анальгетики є препаратами, які випускаються виключно за рецептами, при цьому згідно Додатку 3 Правил виписування рецептів на лікарські засоби і вироби медичного призначення, що затверджені Наказом МОЗ України 19.07.2005 № 360, лікарські засоби із діючою речовиною "морфіну гидрохлорид", відносяться до рецептурних препаратів із встановленою гранично допустимою для відпуску кількість засобу на один Рецепт, відповідно, цілком ймовірно, що у медичних працівників, які виписують рецепти на ці препарати, та фармацевтів, буде виникати асоціативний зв`язок при сприйманні другої частини позначення препарату "-ЗН" із вказівкою на абревіатуру комерційного (фірмового) найменування одного з відомих їм і пробників лікарських засобів - ТОВ ХФП "Здоров`я народу".

Також, у висновку №G-001-TTM/20 судовим експертом Ткачук Т.М. зазначено, що рецептурний препарат просувається тільки серед вузьких фахівців і opinion-лідерів, для яких одним з критеріїв успішного найменування є присутність клінічної термінології. Якщо рецептурний медикамент призначений для лікування дуже серйозних захворювань, то для лікарів велике значення матиме також і ім`я виробника даних ліків.

У п. 10.2.5 Методичних рекомендацій з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг, що затверджені наказом ДП "Український інститут промислової власності", зокрема зазначено:

"У резолюції ВООЗ WHA46.19 також вимагається закликати виробників використовувати INN у поєднанні із своїми фірмовими найменуваннями, а не торговельні марки при реалізації фармацевтичних продуктів, : триманих із кількох джерел.

У зв`язку з цим, у Інструкції по використанню INN для фармацевтичних субстанцій з посиланням на резолюцію 3003 WHA46.19, зазначено, що реєстрація як торговельної марки позначення, що містить INN разом із фірмовим найменуванням є цілком прийнятною, якщо це не перешкоджає іншому виробнику використовувати такий же підхід".

В результаті експертного дослідження №G-001-TTM/20 від 20.08.2020 року судовим експертом не виявлено фактів, що свідчать про використання позначення "-ЗН", ні як назви товару (послуги) споживачами чи медичними фахівцями; ні про застосування цього позначення як назви одного і того ж товару (послуги) або товарів (послуг) того ж виду, що випускаються (надаються) різними особами.

Отже, буквосполучення "ЗН", яке входить до об`єкту, що охороняється як знак для товарів і послуг "МОРФІН-ЗН" за свідоцтвом України НОМЕР_1 є таким, що мало розрізняльну здатність на 20.04.2017 року - дату подання заявки №m201707195. У колі споживачів найбільш імовірно буде викликати асоціативний зв`язок саме із абревіатурою від комерційного (фірмового найменування) виробника цього товару - ТОВ "ХФП "Здоров`я народу", і вказувати на особу виробника.

За результатами експертного дослідження судовим експертом встановлено, що позначення "МОРФІН-ЗН", що охороняється як знак для товарів і послуг № НОМЕР_1 складається із слова "МОРФІН" та буквосполучення "ЗН", виконаних кирилицею, між якими міститься дефіс. Враховуючи те, що наркотичні лікарські засоби відпускаються за рецептами, більше того, відповідно до п. 5 Правил виписування рецептів, рецепти на наркотичні (психотропні) лікарські засоби в чистому вигляді або в суміші з індиферентними речовинами виписуються на спеціальних рецептурних бланках форми № 3, відповідно, для медичних працівників та фармацевтів наявність в позначенні "МОРФІН-ЗН" частини "-ЗН", яка може викликати асоціативний зв`язок у лікарів та працівників аптек і аптечних пунктів із абревіатурою найменування юридичної особи, а саме: виробника даного препарату ТОВ "ХФП "Здоров`я народу", буде вирізняти цей препарат серед інших виробників препаратів.

Аналогічний висновок зроблено судовим експертом також по відношенню до експертного дослідження щодо позначення "ФЕНТАНІЛ-ЗН".

Також, у Висновку експерта №6193 експертизи об`єктів інтелектуальної власності від 02.01.2019 року, який міститься в матеріалах справи, судовий експерт Струк І.О. також дійшов висновку, що буквосполучення "ЗН" не є загальновживаним позначенням для фармацевтичних товарів та використовувалось за період з 26.10.2011 року по 06.01.2017 року ТОВ "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров`я народу" у назвах лікарських засобів власного виробництва відповідно до інформації таких документів: додаток до наказу МОЗ 11.05.2012 № 348 "Зареєстровані оптово-відпускні ціни на лікарські засоби станом на 11.05.2012, які вносяться до реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби", додаток 1 до наказу МОЗ України 15.06.2012 № 446 "ПЕРЕЛІК зареєстрованих лікарських засобів, які вносяться до Державного реєстру лікарських засобів України", додаток 1 до наказу МОЗ України 18.09.2014 № 652 "ПЕРЕЛІК зареєстрованих лікарських засобів, які вносяться до Державного реєстру лікарських засобів України", додаток до наказу МОЗ України 20.02.2015 № 83 ЗАДЕКЛАРОВАНІ ЗМІНИ оптово-відпускних цін на лікарські засоби, реєстр оптово-відпускних цін на лікарські засоби станом на 20.05.2015, додаток до наказу МОЗ України 06.01.2017 № 9 "Задекларовані зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби станом на 28 грудня 2016 року, що вносяться до реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби", додаток 3 до наказу МОЗ України від 03.06.2016 № 520 "ПЕРЕЛІК ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ (медичних імунобіологічних препаратів), щодо яких були внесені зміни до реєстраційних матеріалів, які вносяться до Державного реєстру лікарських засобів України", додаток до наказу МОЗ України від 03.02.2016 № 61, Витяг зх переліку зареєстрованих лікарських засобів, які вносяться до державного реєстру лікарських засобів України відповідно до додатку 1 до Наказу МОЗ України від 15.06.2012 № 445, додаток 1 до наказу МОЗ України від 18.09.2014 № 652 "ПЕРЕЛІК ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ (медичних імунобіологічних препаратів), щодо яких були внесені зміни до реєстраційних матеріалів, які вносяться до Державного реєстру лікарських засобів України", додаток 3 до наказу МОЗ України від 18.09.2014 № 652 "ПЕРЕЛІК ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ (медичних імунобіологічних препаратів), щодо яких були внесені зміни до реєстраційних матеріалів, які вносяться до Державного реєстру лікарських засобів України", додаток 1 до наказу МОЗ України від 27.03.2015 № 178 "Задекларовані зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби станом на 20 березня 2015 року, що вносяться до реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби", додаток до наказу МОЗ України від 03.09.2015 № 563 "Задекларовані зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби станом на 25 серпня 2015 року, що вносяться до реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби", додаток 1 до наказу МОЗ України від 25.04.2016 № 385 "Задекларовані зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби станом на 18 квітня 2016 року, що вносяться до реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби", додаток 2 до наказу МОЗ України від 01.09.2016 № 919 "ПЕРЕЛІК ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ (медичних імунобіологічних препаратів), щодо яких були внесені зміни до реєстраційних матеріалів, які вносяться до Державного реєстру лікарських засобів України", додаток 1 до наказу МОЗ України від 06.01.2017 № 9 "Задекларовані зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби станом на 28 грудня 2016 року, що вносяться до реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби", додаток 3 до наказу МОЗ України від 18.09.2014 № 652 "ПЕРЕЛІК ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ (медичних імунобіологічних препаратів), щодо яких були внесені зміни до реєстраційних матеріалів, які вносяться до Державного реєстру лікарських засобів України", додаток 1 до наказу МОЗ України 26.10.2011 № 700 "ПЕРЕЛІК зареєстрованих лікарських засобів, які вносяться до Державного реєстру лікарських засобів України", додаток 1 до наказу МОЗ України 15.02.2017 № 141 "ПЕРЕЛІК зареєстрованих лікарських засобів, які вносяться до Державного реєстру лікарських засобів України", додаток 3 до наказу МОЗ України 16.03.2016 № 195 "ПЕРЕЛІК зареєстрованих лікарських засобів, які вносяться до Державного реєстру лікарських засобів України", додаток 3 до наказу МОЗ України 21.07.2014 № 513 "ПЕРЕЛІК зареєстрованих лікарських засобів, які вносяться до Державного реєстру лікарських засобів України", додаток 3 до наказу МОЗ України 03.06.2016 № 520 "ПЕРЕЛІК зареєстрованих лікарських засобів, які вносяться до Державного реєстру лікарських засобів України", додаток 3 до наказу МОЗ України 24.06.2016 № 624 "ПЕРЕЛІК зареєстрованих лікарських засобів (медичних імунобіологічних препаратів), щодо яких були внесені зміни до реєстраційних матеріалів, які вносяться до державного реєстру лікарських засобів України", додаток 3 до наказу МОЗ України 18.09.2014 № 652 "ПЕРЕЛІК зареєстрованих лікарських засобів (медичних імунобіологічних препаратів), щодо яких були внесені зміни до реєстраційних матеріалів, які вносяться до державного реєстру лікарських засобів України", додаток 3 до наказу МОЗ України 16.08.2018 № 1504 "ПЕРЕЛІК зареєстрованих лікарських засобів (медичних імунобіологічних препаратів), щодо яких були внесені зміни до реєстраційних матеріалів, які вносяться до державного реєстру лікарських засобів України".

Інформація щодо використання буквосполучення "ЗН" наведена, зокрема, щодо таких лікарських засобів як СУЛЬПІРИД-ЗН, ФЕНОБАРБІТАЛ-ЗН, ТРАМАДОЛ-ЗН, ЗОПІКЛОН-ЗН, ВЕНЛАФАКСИН-ЗН, НАЛОКСОН-ЗН, ПРАМІПЕКСОЛ-ЗН, КЛОФЕЛІН-ЗН, АМІТРИПТИЛІНУ ГІДРОХЛОРИД-ЗН, БУПІВАКАЇН-ЗН, ФАЗЕПАМ-ЗН, ОМНОПОН-ЗН, НАЛБУФІН-ЗН, МЕТАДОН-ЗН, МОРФІН-ЗН, ПРОМЕДОЛ-ЗН, ДІАЗЕПАМ-ЗН, КЕТАМІН-ЗН.

Тобто, позначення "ЗН" фактично, постійно та систематично використовується відповідачем-1 у господарському обігу. Таким чином, ТОВ "ХФП "Здоров`я Народу" позначають себе на ринку і таке позначення використовується для їх ідентифікації в господарських (комерційних) відносинах.

Підсумовуючи викладене, висновки судових експертиз №G-001-TTM/20 від 20.08.2020 року та №6193 від 02.01.2019 року підтверджують, що

- буквосполучення "ЗН" викликає асоціативний зв`язок саме із абревіатурою від комерційного (фірмового найменування) виробника цього товару - ТОВ "ХФП "Здоров`я народу", і вказує на особу виробника;

- буквосполучення "ЗН", яке входить до об`єкту, що охороняється як знак для товарів і послуг "МОРФІН-ЗН" за свідоцтвом України НОМЕР_1 є таким, що мало розрізняльну здатність на 20.04.2017 року - дату подання заявки №m201707195;

- буквосполучення "ЗН", яке входить до об`єкту, що охороняється як знак для товарів і послуг "ФЕНТАНІЛ-ЗН" за свідоцтвом України НОМЕР_3 є таким, що мало розрізняльну здатність на 20.04.2017 року - дату подання заявки №m201707193,

При цьому, висновок експерта №G-001-TTM/2 проведений кваліфікованим судовим експертом: Ткачук Т.М., яка є атестованим судовим експертом з правом проведення експертиз у сфері інтелектуальної власності, у тому числі за спеціальностями 13.4 "Дослідження, пов`язані із промисловими зразками" та 13.6 "Дослідження, пов`язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями" (свідоцтво № 1909 від 15 грудня 2017 року, видане Центральною експертно-кваліфікаційною комісією Міністерства юстиції України, термін дії до 15 грудня 2020 року). Стаж експертної роботи з 02 жовтня 2007 р.

Судовий експерт Ткачук Т.М. при складанні експертного висновку була попереджена про кримінальну відповідальність за надання завідомо неправдивого висновку за ст. 384 Кримінального кодексу України.

Вказаний висновок складено відповідно до вимог законодавства, є повним, вичерпним та обґрунтованим, будь-яких порушень положень законодавства та методології при його складенні судом не встановлено, відтак визнано судом належним, допустимим, достовірним та вірогідним доказом у справі, який узгоджується з іншими долученими до справи доказами як окремо, так і у їх сукупності.

Згідно ст. 73 ГПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами, зокрема, висновків експертів.

Отже, наведеними висновками підтверджується факт відповідності знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України № НОМЕР_3 та № НОМЕР_1 визначеним ч. 2 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" умовам надання правової охорони.

При цьому, суд критично сприймає висновок, складений 02.11.2018 року №1230 експертами О.Дорошенко та Н.Мінченко, який містить висновки що:

- позначення, що охороняється як знак для товарів і послуг "ФЕНТАНІЛ-ЗН" за свідоцтвом України НОМЕР_3 є таким, що складається лише з позначень, що є загальновживаними позначеннями для товарів певного виду, станом на 20.04.2017 р. - дату подання заявки №m201707193.

- позначення, що охороняється як знак для товарів і послуг "МОРФІН-ЗН" за свідоцтвом України НОМЕР_1 є таким, що складається лише з позначень, що є загальновживаними позначеннями для товарів певного виду, станом на 20.04.2017 р. - дату подання заявки №m201707195.

Відповідно до ст. 79 ГПК України наявність обставини, на яку сторона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, вважається доведеною, якщо докази, надані на підтвердження такої обставини, є більш вірогідними, ніж докази, надані на її спростування.

Питання про вірогідність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.

Статтею 104 ГПК України встановлено, що висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими статтею 86 цього Кодексу. Відхилення судом висновку експерта повинно бути мотивоване в судовому рішенні.

Судова колегія зауважує, що доданий до позовної заяви висновок експертів за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності, складений 02.11.2018 року №1230 експертами О.Дорошенко та Н.Мінченко суперечить наявним у справі висновкам №057/19 за результатами проведення комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 30.07.2019 року судовими експертами Чабанець Т.М. та Фоєю О.А., висновку №6193 від 02.01.2019 року експертизи об`єктів інтелектуальної власності у господарській справі № 910/15156/18 судового експерта Струка І.О. та висновку у сфері інтелектуальної власності №G-001-TTM/20 від 15.08.2020 року судового експерта Ткачук Т.М., які визнано судом такими, що складені з дотриманням норм процесуального законодавства та відповідають іншим наявним у справі доказам у справі.

Окрім того, висновок №1230 від 02.11.2018 року експертів О.Дорошенко та Н.Мінченко суперечить документам, які підтверджують факт використання відповідачем-1 комерційного найменування "ЗН".

Таким чином, вищенаведені висновки експертів у сфері інтелектуальної власності, а саме: №057/19 від 30.07.2019 року, №6193 від 02.01.2019 року та №G-001-TTM/20 від 15.08.2020 року є більш вірогідними, ніж висновок №1230 від 02.11.2018 року експертів О.Дорошенко та Н.Мінченко, як наслідок його обґрунтовано відхилено місцевим господарським судом у якості належного доказу про справі.

Досліджуючи матеріали справи, судом першої інстанції правомірно встановлено, що "МОРФІН-ЗН", "ФЕНТАНІЛ-ЗН" складається зі слова "МОРФІН", "ФЕНТАНІЛ" та буквосполученням "ЗН", розділених дефісом.

При цьому, частина позначення "МОРФІН", "ФЕНТАНІЛ", що використовується в назві лікарського засобу, походять від хімічного складу препарату, є міжнародними непатентованими назвами лікарських засобів, які не відповідають умовам надання правової охорони знакам, та застосовується декількома незалежними один від одного виробниками лікарських засобів в назві певного товару (лікарського засобу), тривалий час.

Елемент "ЗН" є буквосполученням, що використовується в якості частини назви лікарського засобу, елементу знаку для товарів і послуг та відповідно до морфологічного способу творення слів є абревіацією частини назви ТОВ "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров`я народу", а саме "Здоров`я народу", що доведено фактами вище, і не відноситься до категорії загальновживаних позначень.

Посилання скаржника на висновок експерта Дорошенка О.Ф. №1292 від 12.12.2019 року, долучений позивачем до матеріалів справи, є безпідставними, оскільки даний висновок підготовлений для подання в іншу судову справу (№910/16093/18), предметом дослідження якої є інші знаки для товарів і послуг ("ПРОМЕДОЛ-ЗН"), а відтак не підлягає оцінці у даній справі №910/15156/18.

Доводи апелянта про невиконання місцевим судом вказівки суду касаційної інстанції щодо необхідності вирішення питання щодо домінування одної частини позначення над іншими (п. 6.4. постанови), є помилковим, оскільки таке твердження суду висловлене не у формі вказівки для суду першої інстанції, а лише звернуто увагу, що якщо під час перевірки наявності підстав для відмови у наданні правової охорони, встановлених п. 2 ст. 6 Закону №3689-XII, буде виявлено, що заявлене позначення містить у своєму складі позначення, зазначені в абзацах другому-четвертому, шостому та сьомому п. 2 ст. 6 Закону № 3689-XII, то необхідно перевірити, чи не займають такі елементи домінуючого положення у зображенні знака.

З цього приводу судова колегія вважає за необхідне зазначити, що в обґрунтування позовної заяви позивач вказував, що оскаржувані у справі свідоцтва підлягають визнанню недійсними саме з підстав висновків, зазначених в експертизі №1230 від 02.11.2018 року, зокрема у зв`язку з тим, що знаки "ФЕНТАНІЛ-ЗН" та "МОРФІН-ЗН" складаються лише з позначень, що не мають розрізняльної здатності, а також є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду (абз. 2, 3 п. 2 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг").

Разом з тим, відповідачем-1 до суду було надано власний висновок експерта №6193 від 02.01.2019 року за результатами експертизи об`єктів інтелектуальної власності у господарській справі №910/15156/18, складений судовим експертом Струком І.О. на замовлення відповідача-1, який, серед інших, містив протилежні висновки.

За таких обставин, враховуючи наявність у справі двох протилежних висновків експертів з питань, що мають значення для правильного вирішення справи, господарським судом міста Києва ухвалою від 21.02.2019 року, яка в апеляційному порядку не оскаржувалась, призначено судову експертизу, за результатами якої складено висновок експертів №057/19 від 30.07.2019 року за результатами проведення комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності, який складено судовими експертами Чабанець Т.М., Фоя А.О.

Вказаний висновок судової експертизи визнано належними та допустимим доказом у справі та було покладено в основу судових рішень суду першої та апеляційної інстанції при первинному розгляді справи.

Питання щодо визначення домінантності позначень "ФЕНТАНІЛ" та "МОРФІН" не ставилось на вирішення жодної з експертиз та не пропонувалось позивачем при призначенні судової експертизи господарським судом міста Києва ухвалою від 21.02.2019 року.

Разом з тим, оскільки матеріалами справи, в тому числі висновками експертів, підтверджується факт відповідності знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України № НОМЕР_3 та № НОМЕР_1 в цілому ч. 2 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" умовам надання правової охорони, тобто наявні підстави для я спірним знакам , у суду відсутня необхідність досліджувати питання щодо певного його елемента.

Відповідно до ч. 1 ст. 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі: - невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони; - наявності у свідоцтві елементів зображення знака та переліку товарів і послуг, яких не було у поданій заявці;- видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

З огляду на наведене, судова колегія погоджується із висновком місцевого господарського суду про відповідність умовам надання правової охорони знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України НОМЕР_1 від 25.10.2017 та НОМЕР_3 від 25.10.2017 року та відсутність порушень відповідачами приписів ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", а також прав та законних інтересів позивача, а отже позовні вимоги в частині визнання недійсними свідоцтв України НОМЕР_1 від 25.10.2017 року та НОМЕР_3 від 25.10.2017 року на знаки для товарів і послуг "МОРФІН-ЗН" (заявка №m201707195) та "ФЕНТАНІЛ-ЗН" (заявка №m201707193) задоволенню не підлягають.

Що стосується вимог Компанії Kalceks, AS (Акціонерне товариство "Калцекс") про зобов`язання Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" внести відомості про визнання недійсним повністю свідоцтва України № НОМЕР_1 від 25.10.2017 року на знак для товарів і послуг "МОРФІН-ЗН" (заявка №m201707195) та свідоцтва України № НОМЕР_3 від 25.10.2017 року на знак для товарів і послуг "ФЕНТАНІЛ-ЗН" (заявка №m201707193), власником яких є ТОВ "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров`я народу" до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та опублікувати відомості про це у офіційному бюлетені "Промислова власність", то останні є похідними від вимог про визнання недійсними свідоцтв України НОМЕР_1 від 25.10.2017, НОМЕР_3 від 25.10.2017 на знаки для товарів і послуг "МОРФІН-ЗН" (заявка №m201707195) та "ФЕНТАНІЛ-ЗН" (заявка №m201707193), відтак правомірно відхилені місцевим судом.

Судова колегія також звертає увагу скаржника на те, що Європейський суд з прав людини в рішенні у справі „Серявін та інші проти України" вказав, що згідно з його усталеною практикою, яка відображає принцип, пов`язаний з належним здійсненням правосуддя, у рішеннях, зокрема, судів мають бути належним чином зазначені підстави, на яких вони ґрунтуються. Хоча пункт 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод зобов`язує суди обґрунтовувати свої рішення, його не можна тлумачити як такий, що вимагає детальної відповіді на кожний аргумент. Міра, до якої суд має виконати обов`язок щодо обґрунтування рішення, може бути різною залежно від характеру рішення.

Названий Суд зазначив, що, хоча пункт 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод зобов`язує суди обґрунтовувати свої рішення, це не може розумітись як вимога детально відповідати на кожен довід (рішення Європейського суду з прав людини у справі „Трофимчук проти України").

Інші доводи позивача не спростовують висновків суду про відповідність умовам надання правової охорони знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України НОМЕР_1 від 25.10.2017 року та НОМЕР_3 від 25.10.2017 року.

Таким чином, доводи апелянта щодо неправильного застосування норм матеріального та процесуального права судом апеляційної інстанції відхиляються як недоведені, та не знайшли свого підтвердження під час перегляду справи в апеляційному порядку.

За наведених обставин, колегія суддів апеляційного господарського суду дійшла висновку, що рішення місцевого господарського суду прийнято відповідно до норм чинного законодавства, доводи скаржника, викладені в апеляційній скарзі, є необґрунтованими, безпідставними, недоведеними, спростовуються матеріалами справи та правильності висновків суду першої інстанції не спростовують, а відтак правових підстав для її задоволення та скасування оскаржуваного рішення не вбачається.

Крім того, відповідачем-1 як у відзиві на апеляційну скаргу, так і в судовому засіданні 10.02.2021 року у відповідності до ч. 8 ст. 129 ГПК України, тобто до закінчення судових дебатів, було зроблено заяву про відшкодування судових витрат, докази понесення яких та їх розміру відповідач-1 зобов`язався подати протягом п`яти днів після ухвалення рішення.

Отже, питання розподілу судових витрат відповідача-1 буде вирішено судом у додатковому рішенні після надання відповідних доказів.

Керуючись статтями 269, 270, 273, 275, 276, 281-284 ГПК України та Законом України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", Північний апеляційний господарський суд,

ПОСТАНОВИВ:

1. Апеляційну скаргу Акціонерного товариства "Калцекс" (Kalceks, AS) на рішення господарського суду міста Києва від 02.12.2020 року у справі №910/15156/18 залишити без задоволення.

2. Рішення господарського суду міста Києва від 02.12.2020 року у справі №910/15156/18 залишити без змін.

3. Копію постанови суду надіслати сторонам у справі.

4. Справу №910/15156/18 повернути до господарського суду міста Києва.

Постанова суду апеляційної інстанції набирає законної сили з дня її прийняття та може бути оскаржена до Верховного Суду у порядку, строки та випадках, передбачених ст.ст. 286-291 ГПК України.

Повний текст постанови підписано 18.02.2021 року.

Головуючий суддя О.М. Остапенко

Судді Є.Ю. Шаптала

Б.М. Грек