ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" лютого 2021 р. Справа№ 910/5794/20

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Полякова Б.М.

суддів: Доманської М.Л.

Пантелієнка В.О.

за участю секретаря судового засідання Доброзій Є.В.

перевіривши матеріали апеляційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "ДОГС КОМПАНІ" (далі ТОВ "ДОГС КОМПАНІ", скаржник, заявник)

на рішення Господарського суду міста Києва від 07.10.2020

у справі № 910/5794/20 (суддя Підченко Ю.О.)

за позовом Компанії Фейсбук, Інк. (Facebook, Ink)

до Товариства з обмеженою відповідальністю "ДОГС КОМПАНІ",

Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності"

Третя особа, яка не заявляє самостійні вимоги на предмет спору на стороні відповідача-1 - Товариство з обмеженою відповідальністю "НОВІ ПРОДУКТИ УКРАЇНИ"

про дострокове припинення дії свідоцтва України на знак для товарів і послуг,

за участю представників сторін відповідно до протоколу судового засідання від 17.02.2021

ВСТАНОВИВ:

Компанія Фейсбук, Інк (Facebook, Inc) звернулася до суду з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "ДОГС КОМПАНІ" та Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України про:

- дострокове повне припинення дії свідоцтва України № НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг щодо усіх товарів 30, 32 та 33 класів МКТП, для яких знак зареєстровано (надалі - Спірне свідоцтво);

- зобов`язання Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв на знаки для товарів і послуг про дострокове повне припинення дії свідоцтва України № НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг, про що здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що знак для товарів і послуг за Спірним свідоцтвом не використовується в Україні більше ніж протягом останніх п`яти років щодо усіх товарів, для яких вона зареєстрована, а також, відсутні поважні причини для її невикористання, що дає достатні підстави для дострокового припинення дії свідоцтва України № НОМЕР_1 повністю щодо усіх товарів, для яких він зареєстрований в судовому порядку.

Рішенням Господарського суду м. Києва від 07.10.2020 позов задоволено. Достроково повністю припинено дію свідоцтва України № НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг щодо усіх товарів 30, 32 та 33 класів МКТП, для яких знак зареєстровано. Зобов`язано Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв на знаки для товарів і послуг про дострокове повне припинення дії свідоцтва України № НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг, про що здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Ключовим мотивом рішення є:

- відповідачем-1 та третьою особою не доведено факту використання ними знаку "LIKE! LIKE!", що охороняється за Спірним свідоцтвом щодо товарів та послуг 30, 32 та 33 класу МКТП протягом 5-ти років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва (30.01.2013), що в силу приписів п. 4 ст. 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", які кореспондується за змістом із нормами ст. 198 Угоди про асоціацію, є підставою для дострокового припинення дії Спірного свідоцтва.

Не погоджуючись з прийнятою ухвалою, ТОВ «ДОГС КОМПАНІ» звернулося до Північного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить рішення місцевого суду скасувати та ухвалити нове рішення, яким у позові відмовити.

Ключовими аргументами скарги є:

- у позивача відсутнє порушене, невизнане або оспорюване право, або законний інтерес, який підлягає захисту в суді;

- суд першої інстанції безпідставно дійшов до висновку про невикористання спірного знака відповідачем протягом 5 років.

Від Товариства з обмеженою відповідальністю "Напої плюс" (третьої особи) надійшли письмові пояснення до апеляційної скарги.

Ключовим мотивом пояснень є:

- третя особа, учасником (засновником) якої є, в тому числі, АКВА ЕН.ЕР.ДЖИ.ІНВЕСТСЕНТ ЛІМІТЕД - перший власник знака, безпосередньо здійснював використання знака, шляхом нанесення його на товари, протягом 2014-2018 роки.

Від позивача надійшов відзив на апеляційну скаргу.

Ключовим мотивом відзиву є:

- ТОВ "ДОГС КОМПАНІ" монополізував право на торговельну марку за свідоцтвом України № НОМЕР_1 не використовуючи її протягом п`яти років.

Відповідно до витягу з протоколу передачі судової справи № 910/5794/20 від 10.11.2020 справа передана на розгляд колегії суддів у складі: головуючий суддя Поляков Б.М., судді Доманська М.Л., Пантелієнко В.О. Зазначена колегія суддів сформована відповідно до рішення загальних зборів суддів Північного апеляційного господарського суду від 02.10.2018 зі змінами від 12.11.2019.

Відтак, судова колегія зазначає, що визначений за допомогою автоматизованої системи розподілу судової справи склад колегії суддів є судом, встановленим законом, у розумінні ст. 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод.

Європейський суд з прав людини у рішенні у справі «Сокуренко і Стригун проти України» від 20 липня 2006 року вказав, що фраза «встановленого законом» поширюється не лише на правову основу самого існування «суду», але й дотримання таким судом певних норм, які регулюють його діяльність. У рішенні у справі «Zand v. Austria», висловлено думку, що термін «судом, встановленим законом» у ч. 1 ст. 6 Конвенції передбачає «усю організаційну структуру судів, включно з питаннями, що належать до юрисдикції певних категорій судів».

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 16.11.2020 відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю "ДОГС КОМПАНІ" на рішення Господарського суду міста Києва від 07.10.2020 у справі №910/5794/20 та призначено справу до розгляду.

Від позивача надійшло клопотання про заміну Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України на Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент).

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 16.12.2020 замінено співвідповідача у справі №910/5794/20 - Міністерство економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства України на його правонаступника Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності". ДП "Український інститут інтелектуальної власності" було зобов`язано направити відзив на апеляційну скаргу. Явка учасників у наступне судове засідання також була визнана обов`язковою. Розгляд справи №910/5794/20 було відкладено на 27.01.2021.

Від третьої особи Товариства з обмеженою відповідальністю "Напої плюс" надійшло клопотання про заміну його найменування на Товариство з обмеженою відповідальністю "НОВІ ПРОДУКТИ УКРАЇНИ".

В силу положень ст. 269 ГПК України суд апеляційної інстанції перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги.

Обговоривши доводи апеляційної скарги, перевіривши наявні матеріали справи, проаналізувавши застосування судом норм матеріального та процесуального права, колегія суддів дійшла висновку, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню.

За змістом ч. 1 ст. 15 та ч. 1 ст. 16 ЦК України, кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання. Кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

Згідно з рішенням Конституційного Суду України № 18-рп/2004 від 01.12.2004 р. під охоронюваними законом інтересами необхідно розуміти прагнення до користування конкретним матеріальним та/або нематеріальним благом, зумовлений загальним змістом об`єктивного і прямо не опосередкований у суб`єктивному праві простий легітимний дозвіл, що є самостійним об`єктом судового захисту та інших засобів правової охорони з метою задоволення індивідуальних і колективних потреб, які не суперечать Конституції і законам України, суспільним інтересам, справедливості, добросовісності, розумності та іншим загальноправовим засадам. Отже, охоронюваний законом інтерес є самостійним об`єктом судового захисту та інших засобів правової охорони.

Мотивуючи позовні вимоги щодо дострокового припинення дії Спірного свідоцтва, позивач вказує на те, що підставою звернення до суду є охоронюваний законом інтерес позивача стосовно прагнення зареєструвати позначення, яке є схожим настільки, що його можна сплутати з торговельною маркою відповідача-1 щодо товарів 30, 32 та 33 класів МКТП та здійснювати підприємницьку діяльність під торговельною маркою (прагнення правомірного її використання в майбутньому) на території України, а наявність реєстрації торговельної марки за Спірним свідоцтвом створює перешкоди позивачеві у набутті ним прав інтелектуальної власності на позначення схоже настільки, що його можна сплутати з торговельною маркою відповідача-1 для тих же класів товарів МКТП на території України та використовувати його позивачем у своїй діяльності, позаяк відповідач-1 монополізував право на торговельну марку за Спірним свідоцтвом, не використовуючи її протягом п`яти років, чим порушує охоронюваний законом комерційний інтерес позивача щодо можливості зареєструвати та використовувати у своїй діяльності схоже позначення.

З урахуванням вищевикладеного, з огляду на належне обґрунтування позивачем власного охоронюваного законом інтересу, а також враховуючи особливості, встановлені приписом ч. 4 ст. 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", що закріплює право будь-якої особи звернутися до суду з вимогою про дострокове припинення дії свідоцтва, суд першої інстанції прийшов до правильного висновку, що охоронюваний законом інтерес позивача підлягає захисту.

Щодо дострокового припинення дії свідоцтва України № НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг щодо усіх товарів 30, 32 та 33 класів МКТП, для яких знак зареєстровано, колегія суддів зазначає наступне.

Згідно абз. 1-4 ч. 4 ст. 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» якщо торговельна марка не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг безперервно протягом п`яти років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або якщо використання торговельної марки призупинено з іншої дати після цієї публікації на безперервний строк у п`ять років, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково. У такому разі дія свідоцтва або дія міжнародної реєстрації в Україні може бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва чи міжнародної реєстрації не зазначить поважні причини такого невикористання. Такими поважними причинами є обставини, що перешкоджають використанню торговельної марки незалежно від волі власника свідоцтва чи міжнародної реєстрації, зокрема обмеження імпорту чи інші вимоги до товарів і послуг, встановлені законодавством. Для цілей цього пункту використанням торговельної марки власником свідоцтва вважається також використання її з дозволу власника свідоцтва іншою особою.

Відповідно до ч. 4 ст. 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" та ст. 198 Угоди про асоціацію підставами для відмови в достроковому припиненні дії свідоцтва (повністю або щодо частини зазначених у ньому товарів чи послуг) є: фактична наявність на ринку України спірних товарів і послуг; невикористання зареєстрованої торговельної марки менше визначеного законом п`ятирічного строку; наявність поважних причин такого невикористання.

Аналіз означених норм дозволяє дійти висновку, що при достроковому припиненні дії свідоцтва на знак для товарів і послуг, обов`язок доведення факту використання знака покладений на власника відповідного знаку.

Використанням торговельної марки у сфері господарювання, відповідно до ч. 2 ст. 157 ГК України, визнається застосування її на товарах та при наданні послуг, для яких вона зареєстрована, на упаковці товарів, у рекламі, друкованих виданнях, на вивісках, під час показу експонатів на виставках і ярмарках, що проводяться в Україні, у проспектах, рахунках, на бланках та в іншій документації, пов`язаній з впровадженням зазначених товарів і послуг у господарський (комерційний) обіг.

Відповідно до п. 4 ст. 16 Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" використанням знака визнається:

- нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

- застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;

- застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Так, на підтвердження факту використання знака власник свідоцтва має подати суду докази вчинення принаймні деяких дій з числа зазначених у ч. 4 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг"; такими доказами можуть бути, зокрема, примірники товарів, на яких нанесено відповідний знак для товарів і послуг, документи із зображенням знака (каталоги, прайс-листи з пропозиціями щодо надання послуг чи поставки товарів тощо). Поширення на території України товарів із зображенням знака може бути підтверджено касовими чеками, квитанціями, накладними, іншими документами, що містять інформацію про найменування товару й місце його придбання, а в разі коли власником знака є нерезидент, підтвердженням ввезення товарів в Україну можуть бути митні декларації та інші митні документи. При цьому докази, які можуть підтвердити використання знака для товарів і послуг, повинні бути, як правило, обмежені трирічним строком до дати звернення позивача до суду.

Саме лише укладення договорів (у тому числі ліцензійних) щодо розпорядження майновими правами на знак для товарів і послуг не може вважатися використанням даного знака. Доказами використання певного позначення у відповідності з укладеним договором можуть виступати, зокрема, договори купівлі-продажу чи поставки товару, на якому розміщено знак, договори про розміщення рекламної продукції про такі товари на відповідних рекламних носіях тощо. Використання позначення може підтверджуватися й фактичними даними про використання його іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва (доказами такого використання позначення мають бути такі ж документи, як і у випадку, якби власник знака використовував його у власній діяльності).

В обґрунтування факту використання третьою особою знаку, зареєстрованого за спірним свідоцтвом, відповідачем-1 та третьою особою надано суду договори про передачу (відчуження) всіх виключних майнових прав інтелектуальної власності на твори з актами приймання передачі, етикетки товарів (пива спеціального, сидру, води питної негазованої, напоїв слабоалкогольних, цукерки з використанням арахісу, довідки про реалізацію товарів за період 2015 -2018 років та видаткові накладні за період 2015 - 2018 років).

Однак, із означених вище видаткових накладних неможливо достовірно встановити той факт, що товари "сидр звичайний газований солодкий "Епс Макінтош", "шейк коктейль "Бора Бора" напій слабоалкогольний сильногазований, "природне джерело" вода питна негазована, "Журавлинець" пиво спец. пастер., "Роджерс "Ром Тропік", напій слабоалкогольний, які реалізувалися за даними накладними, були вироблені та реалізовані саме з використанням дизайну етикеток, право власності на які отримала третя особа відповідно до договорів про передачу (відчуження) всіх виключних майнових прав інтелектуальної власності на твори від 20.01.2014, 01.07.2015, 01.08.2016 та від 03.01.2017.

При цьому відповідачем-1 та третьою особою не надано жодного примірника товару із використанням отриманого третьою особою на підставі зазначених договорів етикеток та який можливо було б співставити із переліком товарів, які були реалізовані згідно видаткових накладних.

В ході розгляду справи не встановлено наявність перешкод у відповідачів щодо використання торговельних марок за оспорюваними свідоцтвами. Також відповідачем та третьою особою не було надано будь-яких доказів на підтвердження наявності обставин, що перешкоджають використанню торгівельних марок незалежно від волі власників свідоцтв, як і не надано доказів і можливості введення в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, під час використання марки особою, що звернулася до суду, чи іншою особою щодо товарів і послуг, відносно яких висунута вимога про припинення дії свідоцтв.

Враховуючи викладене, суд першої інстанції правильно вважав, що позивачем доведено належними доказами свої вимоги, а відповідачами не спростовано їх обґрунтованість, що є підставою для задоволення позову повністю.

Доводи апеляційної скарги про те, що у позивача відсутнє порушене, невизнане або оспорюване право, або законний інтерес, який підлягає захисту в суді та що суд першої інстанції безпідставно дійшов до висновку про невикористання спірного знака відповідачем протягом 5 років відхиляються як безпідставні та не спростовують висновків суду першої інстанції.

Колегія суддів також звертає увагу на те, що Європейський Суд з прав людини у рішенні, прийнятому у справі «Проніна проти України» зазначив, що пункт 1 статті 6 Конвенції зобов`язує суди давати обґрунтування своїх рішень, але це не може сприйматись як вимога надавати детальну відповідь на кожен аргумент.

Таким чином рішення Господарського суду міста Києва від 07.10.2020 у справі № 910/5794/20 підлягає залишенню без змін, а апеляційна скарга залишенню без задоволення.

Керуючись ст. ст. 253-255, 269, ст. 276, ст. 277, 281-284 Господарського процесуального кодексу України, Північний апеляційний господарський суд

П О С Т А Н О В И В:

1. Апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "ДОГС КОМПАНІ" на рішення Господарського суду міста Києва від 07.10.2020 у справі № 910/5794/20 залишити без задоволення.

2. Рішення Господарського суду міста Києва від 07.10.2020 у справі № 910/5794/20 залишити без змін.

3. Судові витрати за розгляд апеляційної скарги покласти на скаржника.

4. Справу №910/5794/20 повернути до Господарського суду міста Києва.

5. Постанова набирає законної сили з дня її прийняття. Порядок касаційного оскарження передбачено ст. 287 ГПК України.

Головуючий суддя Б.М. Поляков

Судді М.Л. Доманська

В.О. Пантелієнко

повний текст складно 22.02.2021