РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

12.02.2021Справа № 910/899/20

За позовомКомпанії Сумітомо Раббер Індастріз, Лтд. (Sumitomo Rubber Industries,Ltd)
до1) Компанії Алал Діс Тіджарет Ве Санайі Анонім Ширкеті (Alal Dis Ticaret Ve Sanayi Anonim Sirketi) 2) Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності"
проповне дострокове припинення на території України дії свідоцтва України
Суддя Підченко Ю.О.
Секретар судового засідання Лемішко Д.А.
Представники сторін:

від позивача: Карлаш Ю.І. - представник за довіреністю;

від відповідача-1: не з`явився;

від відповідача-2: не з`явився.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Сумітомо Раббер Індастріз ЛТД звернулося до Господарського суду міста Києва з позовними вимогами до Алал Діс Тіджарет Ве Санайі Анонім Ширкеті та Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України про:

- дострокове повністю припинення дії свідоцтва України на знак для товарів і послуг DUNLOP № 70235 від 15.12.2006 щодо всіх товарів та в усіх класах Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків, в яких він був зареєстрований (клас МПТП 1) у зв`язку з його невикористанням;

- зобов`язання Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про повне дострокове припинення дії свідоцтва України на знак для товарів і послуг DUNLOP № 70235 від 15.12.2006;

- зобов`язання Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України опублікувати в офіційному бюлетені "Промислова власність" відомості про дострокове припинення дії свідоцтва України на знак для товарів і послуг DUNLOP № 70235 від 15.12.2006.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що невикористання спірного знаку відповідачем-1 породжує зловживання правом, оскільки невикористання даної торгівельної марки щодо товарів і послуг, для яких її зареєстровано, створює штучний бар`єр для реєстрації нових позначень іншими особами, зокрема, є порушенням прав позивача щодо набуття в Україні прав на знак для товарів і послуг DUNLOP за свідоцтвом України № 70235 від 15.12.2006 для подальшого добросовісного використання у своїй господарській діяльності.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 07.02.2020 року відкрито провадження у справі № 910/899/20, вирішено розглядати справу за правилами загального позовного провадження та призначено підготовче судове засідання на 20.03.2020.

26.02.2020 через загальний відділ діловодства суду від відповідача-2 надійшов письмовий відзив на позовну заяву.

На виконання вимог суду позивачем 11.03.2020 надано додаткові пояснення щодо обґрунтувань необхідності вжиття заходів забезпечення позову.

Підготовче судове засідання призначене ухвалою Господарського суду міста Києва від 07.02.2020 на 20.03.2020 о 11:10 год не відбулося з метою попередження виникнення та запобігання поширення гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом COVID-19, зважаючи на період карантину, визначений постановою КМУ "Про запобігання поширенню на території України корона вірусу COVID-19" від 11.03.2020 № 211, з урахуванням рішення Уряду про заборону пасажирських перевезень та обмеження кількості учасників масових заходів, а також листа Ради суддів України від 16.03.2020 9/рс-186/20.

07.04.2020 Господарським судом міста Києва винесено ухвалу в порядку ст. 120 Господарського процесуального кодексу України та призначено наступне судове засідання в справі № 910/899/20 на 15.05.2020.

Представник позивача безпосередньо в судовому засіданні 15.05.2020 надав усні пояснення по справі.

Відповідачі явку уповноважених представників в підготовче судове засідання 15.05.2020 не забезпечили, про час та місце розгляду справи були повідомлені належним чином.

Враховуючи наявні в матеріалах справи фактичні дані, неявку представників відповідачів, суд дійшов висновку про відкладення підготовчого судового засідання в порядку ст. 183 Господарського процесуального кодексу України на 03.06.2020.

29.05.2020 через загальний відділ діловодства суду позивачем надано клопотання у якому, зокрема, йде мова про необхідність вжити заходи забезпечення позову та здійснити повідомлення відповідача-1 про розгляд справи відповідно до Конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах від 1965.

Відповідачі явку уповноважених представників в підготовче судове засідання не забезпечили.

У судовому засіданні 03.06.2020 було розглянуто заяву позивача про вжиття заходів забезпечення позову та вирішено її задовольнити, що відображено у відповідній ухвалі суду.

Крім того, з метою належного повідомлення відповідача-1 про підготовче судове засідання у справі, з`ясування позиції останнього з приводу заявленого позову, суд ухвалив зупинити провадження у справі до надходження відповіді від Центрального органу Туреччини щодо результатів виконання судового прохання (доручення) та призначив наступне підготовче судове засідання на 20.11.2020.

10.11.2020 Господарським судом міста Києва винесено ухвалу відповідно до положень ст. 120 Господарського процесуального кодексу України та призначено наступне судове засідання у справі № 910/899/20 на 27.11.2020.

26.11.2020 до суду звернувся позивач з клопотанням про заміну учасника справи, а саме Міністерства економічного розвитку і торгівлі України на Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності".

Безпосередньо в підготовчому судовому засіданні 27.11.2020 представник позивача підтримав заявлене ним клопотання в порядку ст. 52 Господарського процесуального кодексу України, надав усні пояснення та не заперечував проти закриття підготовчого провадження та призначення справи до розгляду по суті.

Відповідачі явку уповноважених представників у підготовче судове засідання 27.11.2020 не забезпечили, про час та місце розгляду справи були повідомлені належним чином.

Крім того, у підготовчому засіданні 27.11.2020 було розглянуто клопотання про заміну відповідача-2 - Міністерства економічного розвитку і торгівлі України на Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності" та вирішено його задовольнити.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 185 Господарського процесуального кодексу України, за результатами підготовчого засідання суд постановляє ухвалу про закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті.

З огляду на те, що в судовому засіданні 27.11.2020 здійснено дії передбачені ст. 182 Господарського процесуального кодексу України, а також те, що не вирішених заяв та клопотань у справі не залишилося, суд вирішив закрити підготовче провадження та призначити справу до розгляду по суті на 22.01.2021.

16.01.2021 Господарським судом міста Києва було винесено ухвалу в порядку ст. 120 Господарського процесуального кодексу України та призначено судове засідання на 12.02.2021.

09.02.2021 через загальний відділ діловодства суду звернувся позивач з клопотанням щодо надання дозволу подати додаткові пояснення, з якого вбачається, що Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентними зловживаннями" від 21.07.2020 зроблено заміну у Законі України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" слів "знаки для товарів і послуг" в усіх відмінках і числах на слова "торговельна марка" у відповідному відмінку і числі, і замінив вираз "Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг" на "Державний реєстр свідоцтв України на торговельні марки, ведення якого здійснюється в електронній формі".

Безпосередньо в судовому засіданні 12.02.2021 представник позивача наполягав на задоволенні заявленого позову з урахуванням змін у законодавстві та надав усні пояснення.

Відповідачі явку уповноважених представників у судове засідання 12.02.2021 не забезпечили, про час та місце розгляду справи були повідомлені належним чином.

Згідно зі ст. 233 ГПК України, рішення у даній справі прийнято у нарадчій кімнаті за результатами оцінки доказів, поданих сторонами та витребуваних судом.

Розглянувши подані документи і матеріали, заслухавши пояснення представників відповідачів, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об`єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, Господарський суд міста Києва, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з матеріалів справи, 03.10.2017 Компанія Данлоп Інтернешнл Лімітед подала до Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" заявку № m 2017 22026 про реєстрацію в Україні знаку для товарів і послуг на словесне позначення DUNLOP для товарів в 1 класі МКТП: "клеючі препарати на промислові потреби; клеючі препарати на водній основі на промислові потреби; термоплавкі клеючі препарати на промислові потреби; клеючі препарати на основі розчинників на промислові потреби; хімікати, призначені для використання в промисловості".

16.05.2019 відносно заявки № m 2017 22026 було винесено повідомлення про можливу відмову в реєстрації знака відносно усього переліку товарів і/або послуг на тій підставі, що заявлене словесне позначення для всіх товарів 01 класу, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, є тотожним із словесним знаком DUNLOP, раніше зареєстрованим в Україні на ім`я Алал Діс Тіджарет Ве Санайі Анонім Ширкеті (свідоцтво № 70235 від 15.12.2006), щодо споріднених товарів.

Позивач, Компанія Сумітомо Раббер Індастріз, Лтд. (Sumitomo Rubber Industries,Ltd) є опосередкованим власником Компанії Данлоп Інтернешнл Лімітед, що підтверджується копією витягу з офіційного веб-сайту Управління реєстрації компаній Англії та Уельсу.

09.12.2019 позивачем було подано до Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" заявку № m 2019 32253 про реєстрацію в Україні знаку для товарів і послуг на словесне позначення DUNLOP для товарів в 1 класі Міжнародної класифікації товарів і послуг: " клеючі препарати на промислові потреби; клеючі препарати на водній основі на промислові потреби; термоплавкі клеючі препарати на промислові потреби; клеючі препарати на основі розчинників на промислові потреби; хімікати, призначені для використання в промисловості".

Оскільки вказані вище заявки є ідентичними між собою, а отже, позивач очікує, що стосовно заявки № m 2019 32253 також послідує відмова в реєстрації знака на тих самих підставах, що були застосовані проти заявки № m 2017 22026.

Мотивуючи свої вимоги позивач стверджує, що відповідач-1 не використовував безперервно протягом п`яти років до дати подання даного позову знак (торговельну марку) DUNLOP за свідоцтвом України № 70235 від 15.12.2006, що є підставою для прийняття рішення про дострокове припинення дії свідоцтва.

За приписом п (1) (a) ст. 4 Протоколу до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків прийнятого в Мадриді 28 червня 1989 р. та чинного для України згідно з Законом України «Про приєднання України до Протоколу до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків» від 01.06.2000 з дати реєстрації або внесення запису, зробленого відповідно до положень Статей 3 і 3, охорона знака в кожній зацікавленій Договірній стороні буде такою же, якби цей знак був заявлений безпосередньо у Відомстві цієї Договірної сторони.

Як вже було зазначено вище, що Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентними зловживаннями" від 21.07.2020 зроблено заміну у Законі України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" слів "знаки для товарів і послуг" в усіх відмінках і числах на слова "торговельна марка" у відповідному відмінку і числі, і замінив вираз "Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг" на "Державний реєстр свідоцтв України на торговельні марки, ведення якого здійснюється в електронній формі".

Згідно з п. 4 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням торговельної марки та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення торговельної марки та переліком товарів і послуг.

Таким чином, до відносини, що виникають у зв`язку зі здійсненням права власності на торговельну марку за поширеною на територію України міжнародною реєстрацією, застосовуються ті ж положення Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», що і до відносин, пов`язаних зі здійсненням права власності на торговельну марку, зареєстровану за свідоцтвом України.

У п. 2 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» встановлено, що свідоцтво надає його власнику право використовувати торговельну марку та інші права, визначені цим Законом.

За приписами ст. 495 Цивільного кодексу України майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку, що належать, зокрема, володільцю відповідного свідоцтва, є: право на використання торговельної марки; виключне право дозволяти використання торговельної марки; виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання; інші майнові права інтелектуальної власності встановлені законом.

Праву використовувати торговельну марку та іншим правам власника свідоцтва відповідають встановлені в ст. 17 цього Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» обов`язки, які полягають в тому, що власник свідоцтва повинен добросовісно користуватися правами, що випливають із свідоцтва.

Тому невикористання власником свідоцтва (міжнародної реєстрації) відповідного знака (торговельної марки) без поважних причин протягом певного періоду часу може розглядатись в якості недобросовісного користування правами, що випливають із свідоцтва, оскільки внаслідок виключності прав на зареєстровану торговельну марку, інші особи позбавлені можливості законно використовувати її або схожі з нею до ступеню сплутування позначення для таких самих або споріднених товарів чи послуг.

В зв`язку з цим, абз. 1 п. 4 ст. 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» встановлює, що якщо торговельна марка не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг безперервно протягом п`яти років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або якщо використання торговельної марки призупинено з іншої дати після цієї публікації на безперервний строк у п`ять років, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково.

Відповідно до частини 1 статті 16 Цивільного кодексу України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

За змістом ст. 4 Господарського процесуального кодексу України юридичні особи мають право на звернення до господарського суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав та законних інтересів у справах, віднесених законом до юрисдикції господарського суду, а також для вжиття передбачених законом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням.

Згідно з ст. 365 Господарського процесуального кодексу України іноземні особи мають такі самі процесуальні права та обов`язки, що і громадяни України та юридичні особи, створені за законодавством України, крім винятків, встановлених законом або міжнародним договором, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України.

Згідно з рішенням Конституційного Суду України № 18-рп/2004 від 01.12.2004 р. під охоронюваними законом інтересами необхідно розуміти прагнення до користування конкретним матеріальним та/або нематеріальним благом, зумовлений загальним змістом об`єктивного і прямо не опосередкований у суб`єктивному праві простий легітимний дозвіл, що є самостійним об`єктом судового захисту та інших засобів правової охорони з метою задоволення індивідуальних і колективних потреб, які не суперечать Конституції і законам України, суспільним інтересам, справедливості, добросовісності, розумності та іншим загальноправовим засадам. Отже, охоронюваний законом інтерес є самостійним об`єктом судового захисту та інших засобів правової охорони.

Отже, охоронюваний законом інтерес позивача, за захистом якого він звернувся до господарського суду, полягає в одержанні правової охорони на торговельну марку на словесне позначення DUNLOP, чому перешкоджає раніше зареєстрований для таких самих товарів знак (торговельна марка) із словесним знаком DUNLOP за свідоцтвом № 70235 від 15.12.2006. Водночас, причиною виникнення спірних правовідносин стало те, що на, думку позивача, відповідач-1 протягом п`яти років, які передували даті подання позовної заяви - 23.01.2020, не використовував в Україні таку торговельну марку, що є підставою для дострокового припинення її дії в Україні.

Відповідно до ст. 154 Господарського кодексу України відносини, пов`язані з використанням у господарській діяльності та охороною прав інтелектуальної власності, регулюються Господарським кодексом України та іншими законами.

До відносин, пов`язаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, застосовуються положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України та іншими законами

За змістом ч. 1 ст. 155 Господарського кодексу України та ч. 1 ст. 420 Цивільного кодексу України, до об`єктів інтелектуальної власності належать, серед іншого, торговельні марки (знаки для товарів і послуг).

Згідно зі ст. 19 Закону України «Про міжнародні договори України» чинні міжнародні договори України, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства і застосовуються у порядку, передбаченому для норм національного законодавства. Якщо міжнародним договором України, який набрав чинності в установленому порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені у відповідному акті законодавства України, то застосовуються правила міжнародного договору.

При цьому, 01.09.2017 набула чинності Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі - Угода про асоціацію), яка була вчинена 21.03.2014 та 27.06.2014 в м. Брюсселі та ратифікована Україною 16.09.2014 згідно Закону України від 16.09.2014 № 1678-VII "Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони".

Згідно зі ст. 197 Угоди про асоціацію якщо протягом п`яти років з дати завершення процедури реєстрації власник не розпочинає реальне використання торговельної марки для товарів або послуг, стосовно яких вона зареєстрована на відповідній території, або якщо таке використання призупинено протягом безперервного п`ятирічного періоду, то стосовно торговельної марки можуть бути запроваджені санкції, передбачені цим Підрозділом, якщо відсутні належні причини для її невикористання.

2. Нижченаведене також вважається використанням у розумінні пункту 1:

a) використання торговельної марки у формі, що відрізняється елементами, які не змінюють розпізнавальну здатність марки в тому вигляді, як вона була зареєстрована;

b) проставлення торговельної марки на товари або їхню упаковку лише з метою експорту.

3. Використання торговельної марки з дозволу власника або будь-якою іншою особою, яка має право використовувати колективну торговельну марку або гарантійну чи сертифікаційну марку, розглядається як використання власником в розумінні пункту 1.

У п. 1 ст. 198 Угоди про асоціацію зазначається, що реєстрація торговельної марки підлягає анулюванню, якщо протягом безперервного п`ятирічного періоду вона не була введена у використання на відповідній території для товарів або послуг, стосовно яких вона зареєстрована, і відсутні належні причини для невикористання; проте жодна особа не може заявити, що права власника на торговельну марку мають бути анульовані, якщо протягом проміжку часу між закінченням п`ятирічного періоду і поданням заяви про анулювання розпочалося або було поновлено реальне використання торговельної марки; початок використання або його поновлення протягом трьохмісячного періоду, що передує заяві про анулювання, яке розпочалося відразу після закінчення безперервного п`ятирічного періоду невикористання, не беруться до уваги, якщо підготовка до початку або поновлення використання здійснюється лише у зв`язку з тим, що власник усвідомлює можливість подання заяви про анулювання.

Зі змісту приведених положень Угоди про асоціацію, а також зі змісту п. 4 ст. 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» випливає, що підставою для дострокового припинення реєстрації торговельної марки є відсутність реального використання торговельної марки його власником або під контролем власника іншою особою стосовно вказаних у реєстрації товарів або послуг протягом безперервного п`ятирічного періоду з дати реєстрації або такого ж періоду, який передує даті подання відповідної позовної заяви, та за умови відсутності належних причин для невикористання знака.

Тому докази, які можуть підтвердити використання торговельної марки, повинні бути, як правило, обмежені п`ятирічним строком до дати звернення позивача до суду - про що вказується і в п. 21 постанови Верховного Суду від 15.01.2019 по справі № 910/1546/19.

Відповідно до п. 8 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» власник свідоцтва має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання знака на підставі ліцензійного договору.

Ліцензійний договір повинен містити умову про те, що якість товарів і послуг, виготовлених чи наданих за ліцензійним договором, не буде нижчою від якості товарів і послуг власника свідоцтва і що останній здійснюватиме контроль за виконанням цієї умови.

Як випливає з останнього положення, укладення ліцензійного договору передбачає використання торговельної марки ліцензіара (власника свідоцтва) для товарів, виготовлених ліцензіатом, або послуг, що надаються ліцензіатом.

Згадане положення кореспондує з нормою абз. 3 п. 6 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» щодо вичерпання прав згідно з якою виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстровану торговельну марку не поширюється на: використання торговельної марки для товару, введеного під цією торговельною маркою в цивільний оборот власником свідоцтва чи за його згодою, за умови, що власник свідоцтва не має вагомих підстав забороняти таке використання у зв`язку з подальшим продажем товару, зокрема у разі зміни або погіршення стану товару після введення його в цивільний оборот.

Тобто, для використання торговельної марки стосовно товарів, введених в цивільний оборот власником торговельної марки, не потрібна його згода та, відповідно, не є необхідним укладання ліцензійного договору.

Відповідно до ч. 2 ст. 157 Господарського кодексу України, умови використання торговельної марки у сфері господарювання визначаються законом.

Відповідно до п. 4 ст. 16 Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" використанням торговельної марки визнається:

- нанесення її на будь-який товар, для якого торговельну марку зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням торговельної марки з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

- застосування її під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої торговельну марку зареєстровано;

- застосування її в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Торговельна марка визнається використаною, якщо її застосовано у формі зареєстрованої торговельної марки, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованої торговельної марки лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності торговельної марки.

Крім того, суд звертає увагу на те, що за змістом пп. а) п. 2 ст. 197 Угоди про асоціацію використанням торговельної марки також вважається її використання у формі, що відрізняється елементами, які не змінюють розпізнавальну здатність марки в тому вигляді, як вона була зареєстрована. Аналогічне положення міститься і в абз. 5 п. 4 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» за яким знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Відповідно до п. 1 ст. 197 Угоди про асоціацію використання торговельної марки має бути реальним, внаслідок чого докази, які подаються власником оспорюваної реєстрації, мають підтверджувати фактичне використання знака для відповідних товарів чи послуг на території України.

Поширення на території України товарів із зображенням знака може бути підтверджено касовими чеками, квитанціями, накладними, іншими документами, що містять інформацію про найменування товару й місце його придбання, а в разі коли власником знака є нерезидент, підтвердженням ввезення товарів в Україну можуть бути митні декларації та інші митні документи.

Положеннями ст.ст. 197, 198 Угоди про асоціацію, абз. 5 п. 4 ст. 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» вимагається використання знака для товарів і послуг (торгової марки) власником свідоцтва (реєстрації) або іншою особою під його контролем.

За таких умов, оскільки відповідач-1 не надав належних доказів та не довів обставин щодо реального використання в Україні торговельної марки зі словесним позначенням DUNLOP за свідоцтвом № 70235 від 15.12.2006 протягом п`яти років, які передували даті подання позовної заяви про її дострокове припинення, суд дійшов висновку про задоволення вимоги позовної заяви про дострокове припинення дії на території України свідоцтва на торговельну марку DUNLOP № 70235 від 15.12.2006 щодо всіх товарів та в усіх класах Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків, в яких він був зареєстрований (клас МПТП 1) у зв`язку з його невикористанням.

Також, позивач звернувся до суду з вимогою про зобов`язання Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про повне дострокове припинення дії свідоцтва України на знак для товарів і послуг DUNLOP № 70235 від 15.12.2006 та зобов`язання опублікувати в офіційному бюлетені "Промислова власність" відомості про дострокове припинення дії свідоцтва України на знак для товарів і послуг DUNLOP № 70235 від 15.12.2006.

Так, відповідно до п. 2.3. Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 10.01.2002 р. № 10 (зі змінами, внесеними Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 578 від 14.06.2011 р.), у процесі ведення реєстру до нього вносяться, в тому числі, відомості щодо припинення дії свідоцтва повністю або частково, які в силу п. 1.3. вказаного Положення Державна служба інтелектуальної власності України публікує в офіційному бюлетені «Промислова власність».

При цьому, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання оптимізації діяльності центральних органів виконавчої влади державної системи правової охорони інтелектуальної власності» від 23.08.2016 за № 585, Кабінет Міністрів України постановив: ліквідувати Державну службу інтелектуальної власності, поклавши на Міністерство економічного розвитку і торгівлі завдання і функції з реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності; установити, що Міністерство економічного розвитку і торгівлі є правонаступником Державної служби інтелектуальної власності, що ліквідується, в частині реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності.

Як вже було встановлено судом раніше, 14.10.2020 р. набрав чинності Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо створення національного органу інтелектуальної власності" від 16.06.2020 р. № 703-IX, яким визначено повноваження Національного органу інтелектуальної власності.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13.10.2020 р. №1267-Р "Про національний орган інтелектуальної власності" від 13.10.2020 № 1267-р на виконання пп.1 1 п. 7 розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення" Закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо створення національного органу інтелектуальної власності" визначено, що Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності" виконує функції Національного органу інтелектуальної власності.

Відповідно до п. 2 розділу ІІ Прикінцевих та перехідних положень Закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо створення національного органу інтелектуальної власності" Національний орган інтелектуальної власності є функціональним правонаступником центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, щодо окремих функцій та повноважень з реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності, визначених цим Законом.

За наведених обставин, у зв`язку з задоволенням вимог в частині дострокового повного припинення дії свідоцтва України на торговельну марку DUNLOP № 70235 від 15.12.2006, суд приходить до висновку, що позовні вимоги позивача в частині зобов`язання Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки, ведення якого здійснюється в електронній формі про повне дострокове припинення дії свідоцтва України на торговельну марку DUNLOP № 70235 від 15.12.2006 та опублікувати в офіційному бюлетені "Промислова власність" відомості про дострокове припинення дії свідоцтва України на торговельну марку DUNLOP № 70235 від 15.12.2006 є обґрунтованими, а тому позов у даній частині вимог також підлягає задоволенню.

Приписами частини 1 статті 74 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Згідно зі ст.ст. 76, 77, 78, 79 Господарського процесуального кодексу України належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування.

Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення. Обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування. Докази, одержані з порушенням закону, судом не приймаються. Достовірними є докази, на підставі яких можна встановити дійсні обставини справи. Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета доказування. Питання про достатність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.

Враховуючи приписи пункту 2 частини 1 статті 129 Господарського процесуального кодексу України, суд покладає витрати по сплаті судового збору на відповідача-1.

Керуючись ст. ст. 12, 13, 73, 74, 76, 77, 86, 129, 232, 233, 237, п. 2 ч. 5 ст. 238, ст. ст. 240, 241, ч. 1 ст. 256, 288 Господарського процесуального кодексу України, суд -

ВИРІШИВ:

1. Позовні вимоги Компанії Сумітомо Раббер Індастріз, Лтд. (Sumitomo Rubber Industries,Ltd) задовольнити.

2. Достроково повністю припинити дію свідоцтва України на торговельну марку DUNLOP № 70235 від 15.12.2006 щодо всіх товарів та в усіх класах Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків, в яких він був зареєстрований (клас МПТП 1) у зв`язку з його невикористанням.

3. Зобов`язати Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності" (01601, м. Київ, вул. Глазунова, 1; ) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки, ведення якого здійснюється в електронній формі про повне дострокове припинення дії свідоцтва України на торговельну марку DUNLOP № 70235 від 15.12.2006.

4. Зобов`язати Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності" (01601, м. Київ, вул. Глазунова, 1; ) опублікувати в офіційному бюлетені "Промислова власність" відомості про дострокове припинення дії свідоцтва України на торговельну марку DUNLOP № 70235 від 15.12.2006.

5. Стягнути з Компанії Алал Діс Тіджарет Ве Санайі Анонім Ширкеті (Alal Dis Ticaret Ve Sanayi Anonim Sirketi) (Аймакооп Санайі Сітесі В-8 Блок № 23 Куджукджекмедже - Стамбул, Туреччина) на користь Компанії Сумітомо Раббер Індастріз, Лтд. (Sumitomo Rubber Industries,Ltd) (6-9, Вакінохама-чо 3-чоме, Чуо-ку Кобе-ші, Хіого 651-0072, Японія) витрати зі сплати судового збору в розмірі 6 306, 00 грн.

6. Після набрання рішенням суду законної сили видати відповідні накази.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду може бути подана до Північного апеляційного господарського суду протягом двадцяти днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, то строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Повний текст рішення буде складено та підписано 22.02.2021 року.

Суддя Ю.О.Підченко