РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.01.2021Справа № 910/6807/20

Господарський суд міста Києва у складі судді Щербакова С.О., за участю секретаря судового засідання Філон І.М., розглянувши матеріали господарської справи

За позовом Компанії ЗАФОРПО ВЕНЧУРС ЛІМІТЕД (Zaforpo Ventures Limited)

до 1) Товариства з обмеженою відповідальністю "Спіріт Трейдмарк Компані",

2) Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності"

про визнання недійсними патентів

Представники:

від позивача: Квітін Р.В.;

від відповідача-1: Ткачук С.В.;

від відповідача-2: не з'явився

ВСТАНОВИВ:

Компанія ЗАФОРПО ВЕНЧУРС ЛІМІТЕД (Zaforpo Ventures Limited) (далі-позивач) звернулася до Господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Спіріт Трейдмарк Компані" (далі-відповідач 1) та Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (далі-відповідач 2), в якому просить суд:

- визнати недійсними патенти України №№ 38930, 38931, 38932, 38933, 38934, 38935, 38938 на промислові зразки, які належать Товариству з обмеженою відповідальністю "Спіріт Трейдмарк Компані";

- зобов'язати Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України внести до Державного реєстру патентів України на промислові зразки відомості про визнання недійсними патентів України №№ 38930, 38931, 38932, 38933, 38934, 38935, 38938 на промислові зразки та опубліковати відомості про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Позовні вимоги обґрунтовані невідповідністю запатентованих промислових зразків умовам патентоспроможності, оскільки сукупність суттєвих ознак промислових зразків за патентами України №№ 38930, 38931, 38932, 38933, 38934, 38935, 38938 стала загальнодоступною у світі до дати подання заявок, у зв'язку з чим, на думку позивача, вони підлягають визнанню недійсними згідно ст. 25 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки".

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 25.05.2020 позовну заяву Компанії ЗАФОРПО ВЕНЧУРС ЛІМІТЕД (Zaforpo Ventures Limited) - залишено без руху. Встановлено Компанії ЗАФОРПО ВЕНЧУРС ЛІМІТЕД (Zaforpo Ventures Limited) строк для усунення недоліків позовної заяви.

10.06.2020 через відділ автоматизованого документообігу суду від Компанії ЗАФОРПО ВЕНЧУРС ЛІМІТЕД (Zaforpo Ventures Limited) надійшло клопотання про усунення недоліків позовної заяви.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 15.06.2020 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі. Розгляд справи здійснюється в порядку загального позовного провадження. Підготовче засідання призначено на 30.07.2020. Зокрема, залучено до участі у розгляді справи третьою особою, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача-2 - Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності".

13.07.2020 через відділ автоматизованого документообігу суду від Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" надійшли письмові пояснення, в яких третя особа, зокрема зазначає, що на підставі проведеної формальної експертизи здійснюється видача патенту України на промисловий зразок.

14.07.2020 через відділ автоматизованого документообігу суду від Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України надійшов відзив на позовну заяву, в якому відповідач-2 зазначає, що під час проведення експертизи заявки на промисловий зразок, заявлений об'єкт не перевірявся на відповідність умові патентоспроможності - новизні. Крім того, відповідач-2 просить суд розгляд справи проводити без участі представника Мінекономіки з урахуванням пояснень, викладених у відзиві.

30.07.2020 відповідач-1 через відділ автоматизованого документообігу суду подав клопотання про надання строку для подання відзиву та доказів, в якому просить суд поновити відповідачу-1 пропущений процесуальний строк на подання відзиву на позовну заяву та відкласти проведення підготовчого засідання.

У судовому засіданні 30.07.2020 розглянувши клопотання відповідача-1, приймаючи до уваги складність справи та обсяг поданих позивачем документів, суд приходить до висновку про задоволення клопотання відповідача-1 та, відповідно, встановлює строк на подання відзив на позовну заяву - 15 днів з дати цього судового засідання.

Також, у судовому засіданні 30.07.2020 оголошено перерву до 03.09.2020.

18.08.2020 через відділ автоматизованого документообігу суду від Товариства з обмеженою відповідальністю "Спіріт Трейдмарк Компані" надійшов відзив на позовну заяву, в якому відповідач-1 зазначає, що реєстрація на ім'я ТОВ "Спіріт Трейдмарк Компані" патентів не є використанням знаків для товарів і послуг, а позивачем не надано жодного доказу на підтвердження використання належних йому знаків для товарів та послуг з боку відповідача-1. Крім того, відповідач-1 просить суд викликати експертів Дорошенко Олександра Федоровича та Мінченко Наталію Володимирівну до суду для роз'яснення висновку експертів № 10/01-2020 від 10.03.2020.

У судовому засіданні 03.09.2020, розглянувши заявлене у відзиві на позовну заяву клопотання відповідача-1 про виклик експертів, суд враховуючи що у долученому до матеріалів справи висновку експерта за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності експерти надали відповіді на поставлені позивачем запитання, приймаючи до уваги, що відповідачем-1 у поданому клопотанні не наведено перелік питань на які необхідно надати відповідь, відповідно суд дійшов висновку про недоцільність виклику судових експертів у судове засідання для дачі пояснень.

Також, у судовому засіданні 03.09.2020 оголошено перерву до 24.09.2020.

23.09.2020 через відділ автоматизованого документообігу суду позивач подав відповідь на відзив відповідача-1, в якій повідомляє суд, що позивач придбав виключні майнові права на знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 154730, 238994, 37247, 154732, 191634 на підставі договору та законом не передбачено видачу свідоцтв особі, яка придбала права на знаки.

23.09.2020 через відділ автоматизованого документообігу суду представник відповідача-1 подав клопотання про відкладення розгляду справи, в якому у зв'язку з участю адвоката відповідача-1 в інших судових засіданнях, призначених у Північному апеляційному господарському суду та Верховному Суді просить суд відкласти проведення підготовчого засідання на іншу дату.

У судовому засіданні 24.09.2020 розглянувши клопотання відповідача-1 про відкладення розгляду справи, суд зазначив, що юридична особа не обмежена колом осіб, які можуть представляти її інтереси в суді, а зазначені в клопотанні обставини не є підставою для його задоволення, тому суд відмовив у задоволенні клопотання про відкладення розгляду справи.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 24.09.2020 закрито підготовче провадження та призначено справу до судового розгляду по суті. Судове засідання у справі № 910/6807/20 призначено на 29.10.2020.

29.10.2020 через відділ автоматизованого документообігу суду відповідач-1 подав клопотання про відкладення розгляду справи, в якому у зв'язку з зайнятістю представника в іншому судовому засіданні просить суд відкласти розгляд справи на іншу дату.

У судовому засіданні 29.10.2020 оголошено перерву до 26.11.2020.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 26.11.2020 замінено відповідача-2 у справі № 910/6807/20 - Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України на його функціонального правонаступника - Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності". Зокрема, зобов'язано Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності" у строк до 17.12.2020 надати суду письмові пояснення щодо заявлених позовних вимог. Судове засідання відкладено на 17.12.2020.

У судовому засіданні 17.12.2020 оголошено перерву до 21.01.2021.

28.12.2020 через відділ автоматизованого документообігу суду від Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" надійшов відзив на позовну заяву, в якому відповідач зазначає, що під час проведення експертизи заявки, заявлений промисловий зразок не перевіряється на відповідність умові патентоспроможності - новизні.

У цьому судовому засіданні представник позивача підтримав заявлені позовні вимоги.

Представник відповідача-1 заперечив проти задоволення позовних вимог.

Представник відповідача-2 у судове засідання не з'явився, причин неявки суду не повідомив, однак був повідомлений про дату, час та місце проведення судового засідання належним чином, що підтверджується рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення.

Приймаючи до уваги, що представник відповідача-2 був належним чином повідомлений про дату та час судового засідання, враховуючи, що матеріали справи містять достатньо документів для розгляду справи по суті, суд вважає, що неявка у судове засідання представників відповідача-2 не є перешкодою для прийняття рішення у даній справі.

Відповідно до ст. 233 Господарського процесуального кодексу України, рішення у даній справі прийнято у нарадчій кімнаті за результатами оцінки доказів, поданих сторонами та витребуваних судом.

У судовому засіданні 21.01.2021 відповідно до ст. 240 Господарського процесуального кодексу України судом проголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення представників позивача та відповідача-1, Господарський суд міста Києва

ВСТАНОВИВ:

Компанія ЗАФОРПО ВЕНЧУРС ЛІМІТЕД (Zaforpo Ventures Limited) є власником наступних свідоцтв України на знак для товарів і послуг, а саме:

- № 154730 від 25.04.2012 на знак для товарів і послуг «MEDOFF» щодо 33 класу для товарів і послуг за Міжнародною класифікацією товарів і послуг (далі - МКТП): алкогольні напої (крім пива);

- № 238994 від 12.03.2018 на знак для товарів і послуг - «MEDOFF ORIGINAL VODKA» (комбінований) щодо 33 класу МКТП: горілка; горілка особлива;

- № 37247 від 15.01.2004 на знак для товарів і послуг «МЕРНАЯ» щодо наступних класів МКТП:

Кл.16: Папір, картон і вироби з них, що не належать до інших класів; друкована продукція; матеріали для книжкових оправ; фотографії; канцелярські товари; клеї канцелярські і побутові; товари для художників; пензлі; друкарські машинки та канцелярське обладдя (крім меблів); навчальні матеріали (крім апаратури); пластмасові матеріали для пакування (що не належать до інших класів); друкарські шрифти; друкарські кліше; всі товари; що включені до 16 класу; в тому числі: газети; графічні друковані роботи; графічні зображення; графічні репродукції; друкарська продукція; друкарське устатковання перемісне канцелярське; друковані видання; друковані розклади; друкові видання періодичні; журнали (періодичні видання); інформаційні бюлетні; календарі; календарі-довідники; карти географічні; картинки; каталоги; квитки; книги; верстати і машини для книгооправних робіт канцелярських; малюнки; мапи (географічні); музичні вітальні листівки; плакати; поштові листівки; прапорці паперові; проспекти рекламні; фотогравюри; часописи; часописи гумористичні;

Кл. 21: Домашнє або кухонне начиння і вмістини (не з коштовних металів і не покриті ними); гребінці і губки; щітки (крім пензлів); щіткові матеріали; знаряддя для чищення; сталева вовна; необроблене або частково оброблене скло (крім будівельного); вироби із скла, порцеляни та череп'яні, що не належать до інших класів; всі товари, що включені до 21 класу, в тому числі: пляшки, пивні кухлі, пляшечки не з коштовних металів, посудини для пиття, фляги, бутлі, графини, склянки на питво, келихи не з коштовних металів;

Кл. 32: Пиво; мінеральні і газовані води та інші безалкогольні напої; фруктові напої і фруктові соки; сиропи та інші складники для готування напоїв; аперитиви неалкогольні; арахісове молоко (неалкогольний напій); безалкогольні фруктові екстракти; безалкогольні фруктові напої; порошки, таблетки для виготовляння газованих напоїв; виноградне сусло; вода зельтерська; вода літієва; води (напої); води столові; складники для виготовляння газованих вод; есенції для виготовляння напоїв; ізотонічні напої; імбирне пиво; коктейлі неалкогольні; лимонади; складники для виготовляння лікерів; мигдалеве молоко (напій); складники для виготовляння мінеральних вод; напої з молочної сироватки; складники для виготовляння напоїв; нектар фруктовий (неалкогольний); овочеві соки (напої); оршад (напій); пивне сусло; сарсапарель (безалкогольний напій); сиропи до напоїв; сиропи на лимонади; содова вода; солодове пиво; солодове сусло; сусла; томатний сік (напій); екстракти хмелю для виготовляння пива; шербети (напої);

Кл. 33: Алкогольні напої (крім пива); аперитиви; арак (рисовий алкогольний напій); бренді; вина; віскі; ганусова горілка (настоянка); ганусовий лікер; гідромель (медівка); горілка; горілка вишнева; грушевий сидр; джин (ялівцева горілка); коктейлі; курасо (лікер); лікери; м'ятні настоянки; напої алкогольні перегінні; напої, що містять фрукти, алкогольні; настоянки гіркі; пікети (вино з виноградних вичавків); рисовий спирт; ром; саке (рисова горілка); сидри; спиртні напої; спиртові екстракти; спиртові есенції; алкогольні напої, що сприяють травленню; фруктові екстракти спиртові;

Кл. 35: Реклама; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи; всі послуги,; що включені до 35 класу; в тому числі: агентства комерційного інформування; керування справами в готуванні артистів; вивчання ринку; визначання громадської думки; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; влаштовування ярмарків на торговельні або рекламні потреби; передплачування газет (посередництво); демонстрування товарів; ділове досліджування; ділове інформування; ділове розвідування; ділові довідки; множення документів; економічне прогнозування; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; розповсюджування зразків; дорадча допомога в діловому керуванні; керування комп'ютерними файлами; машинописні роботи; наймання місця на рекламу; наймання рекламних матеріалів; оновлювання рекламних матеріалів; оформляння вітрин; публікування рекламних текстів; радіорекламування; реклама поштою; рекламні агентства; готування рекламних смуг; розповсюджування рекламних матеріалів; сприяння продажеві (посередництво); обробляння текстів; телевізійне рекламування; фотокопіювання;

Кл. 43: Послуги щодо забезпечування харчами і напоями; кафе; кафетерії; послуги барів; кав'ярні; ресторани; ресторани самообслуговування; постачання харчів та напоїв; шинки чи буфети (заклади швидкого і повсякчасного обслуговування).

- № 154732 від 25.04.2012 на знак для товарів і послуг «МЕРНАЯ» щодо 33 класу МКТП: алкогольні напої (крім пива);

- № 191634 від 10.10.2014 на знак для товарів і послуг «МЪРНАЯ» щодо 33 класу МКТП:

Алкогольні напої (крім пива); аперитиви; арак (рисовий алкогольний напій); бренді; вина; вина ігристі; віскі; ганусова (анісова) горілка (настоянка); горілка особлива; ганусовий (анісовий) лікер; гідромель (медівка); горілка; горілка вишнева; грушевий сидр; джин (ялівцева горілка); коньяки; коктейлі; кюрасо (лікер); лікери; м'ятні настоянки; напої алкогольні перегінні; алкогольні напої, що містять фрукти; ніра (алкогольний напій на основі цукрової тростини); настоянки гіркі; пікети (вино з виноградних вичавків); рисовий спирт; ром; саке (рисова горілка); сидри; слабоалкогольні напої; спиртні напої; спиртові екстракти; спиртові есенції; алкогольні напої, що сприяють травленню; фруктові екстракти спиртові.

Також, Компанія ЗАФОРПО ВЕНЧУРС ЛІМІТЕД (Zaforpo Ventures Limited) є власником торговельних марок, що охороняються за міжнародною реєстрацією № 849751 від 11.01.2005 на знак для товарів та послуг «MEDOFF» стосовно 32, 33, 43 класів МКТП; міжнародною реєстрацією № 831910 від 28.07.2004 на знак для товарів і послуг «MEDOFF» щодо 32, 33, 43 класів МКТП; міжнародною реєстрацією № 923156 від 17.04.2007 на знак для товарів та послуг «МРНАЯ» стосовно 32, 33, 43 класів для товарів та послуг за МКТП.

В свою чергу, Товариство з обмеженою відповідальністю "Спіріт Трейдмарк Компані" є власником патентів України на наступні промислові зразки:

- № 38930 на промисловий зразок «ЕТИКЕТКА» (10 варіантів, які містять позначення «MEDOFF»), зареєстрований на підставі заявки № s201802558 від 04.12.2018, про що 25.03.2019 в офіційному бюлетені «Промислова власність» № 6 здійснено відповідну публікацію;

- № 38931 на промисловий зразок «КОВПАЧОК ДЛЯ ПЛЯШКИ» (7 варіантів, які містять позначення «MEDOFF ORIGINAL VODKA»), зареєстрований на підставі заявки № s201802559 від 04.12.2018, про що 25.03.2019 в офіційному бюлетені «Промислова власність» № 6 здійснено відповідну публікацію;

- № 38932 на промисловий зразок «ПЛЯШКА» (яка містить позначення «Premium Vodka»), зареєстрований на підставі заявки № s201802582 від 04.12.2018, про що 25.03.2019 в офіційному бюлетені «Промислова власність» № 6 здійснено відповідну публікацію;

- № 38933 на промисловий зразок «ПЛЯШКА» (яка містить позначення «MEDOFF ORIGINAL VODKA»), зареєстрований на підставі заявки № s201802813 від 30.11.2018, про що 25.03.2019 в офіційному бюлетені «Промислова власність» № 6 здійснено відповідну публікацію;

- № 38934 на промисловий зразок «КОВПАЧОК ДЛЯ ПЛЯШКИ» (7 варіантів, які містять позначення «MEDOFF ORIGINAL VODKA»), зареєстрований на підставі заявки № s201802814 від 30.11.2018, про що 25.03.2019 в офіційному бюлетені «Промислова власність» № 6 здійснено відповідну публікацію;

- № 38935 на промисловий зразок «ЕТИКЕТКА» (10 варіантів, які містять позначення «MEDOFF»), зареєстрований на підставі заявки № s201802815 від 30.11.2018, про що 25.03.2019 в офіційному бюлетені «Промислова власність» № 6 здійснено відповідну публікацію;

- № 38938 на промисловий зразок «ПЛЯШКА» (яка містить позначення «МЪРНАЯ»), зареєстрований на підставі заявки № s201802828 від 04.12.2018, про що 25.03.2019 в офіційному бюлетені «Промислова власність» № 6 здійснено відповідну публікацію;

Обґрунтовуючи позовні вимоги, позивач вказує на те, що промислові зразки за патентами України №№ 38930, 38931, 38932, 38933, 38934, 38935, 38938 не відповідають умовам патентоздатності, а саме не є новими, оскільки сукупність суттєвих ознак промислових зразків стала загальнодоступною у світі до дати подання заявок до Установи, а також промислові зразки за вказаними патентом включають позначення, що схожі до ступеня сплутування зі знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 154730, 238994, 154732, 191634 та за міжнародними реєстаціями №№849751, 831910, 923156, у зв`язку з чим позивач просить суд визнати недійсними патенти України №№ 38930, 38931, 38932, 38933, 38934, 38935, 38938 на промислові зразки, які належать Товариству з обмеженою відповідальністю "Спіріт Трейдмарк Компані" та зобов'язати Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України внести до Державного реєстру патентів України на промислові зразки відомості про визнання недійсними патентів України №№ 38930, 38931, 38932, 38933, 38934, 38935, 38938 на промислові зразки та опубліковати відомості про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Оцінюючи подані докази та наведені обґрунтування за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому засіданні всіх обставин справи в їх сукупності, суд вважає, що позовні вимоги не підлягають задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно зі ст. 11 Цивільного кодексу України, цивільні права та обов'язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов'язки; підставами виникнення цивільних прав та обов'язків, зокрема, є договори та інші правочини.

До відносин, пов'язаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, застосовуються положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України та іншими законами (ч. 2 ст. 154 ГК України).

Частиною 1 ст. 418 Цивільного кодексу України визначено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільним кодексом України та іншим законом.

Право інтелектуальної власності є непорушним відповідно до ч.3 ст.418 Цивільного кодексу України. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у його здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

До об'єктів права інтелектуальної власності, відповідно до ч.1 ст.155 Господарського кодексу України та ч.1 ст.420 Цивільного кодексу України, зокрема, належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг).

Право інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом у випадках і порядку, передбачених законом (ч.1 ст.157 Господарського кодексу України).

Згідно п. 4 ст. 1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», знак - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів (ст. 492 Цивільного кодексу України).

У відповідності до ст. 494 Цивільного кодексу України, набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом. Набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію або визнана в установленому законом порядку добре відомою, не вимагає засвідчення свідоцтвом.

Згідно ст. 495 Цивільного кодексу України, майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є:

1) право на використання торговельної марки;

2) виключне право дозволяти використання торговельної марки;

3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання;

4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Відповідно до ч. 1-3 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом. Об'єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень. Право власності на знак засвідчується свідоцтвом.

Згідно п. 4 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Статтею 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» зазначено, що свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права. При цьому, використанням знака визнається:

- нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

- застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;

- застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Як зазначено судом вище, Компанія ЗАФОРПО ВЕНЧУРС ЛІМІТЕД (Zaforpo Ventures Limited) (позивач) є власником свідоцтв України №№ 154730, 238994, 37247, 154732, 191634 на знаки для товарів і послуг «MEDOFF, «MEDOFF ORIGINAL VODKA», «МЕРНАЯ», «МЪРНАЯ» та міжнародних реєстрацій № 849751, № 831910 та № 923156 на торговельні марки «MEDOFF», «MEDOFF», «МЪРНАЯ».

Таким чином, позивач звертається до суду за захистом прав та інтересів на знаки для товарів і послуг «MEDOFF, «MEDOFF ORIGINAL VODKA», «МЕРНАЯ», «МЪРНАЯ» за свідоцтвами України №№ 154730, 238994, 37247, 154732, 191634 та на торговельні марки «MEDOFF», «MEDOFF», «МЪРНАЯ» за міжнародними реєстраціями № 849751, № 831910 та № 923156.

Як зазначає позивач, його порушені права полягають в тому, що наявність зареєстрованих патентів України №№ 38930, 38931, 38932, 38933, 38934, 38935, 38938 на промислові зразки позбавляє його виключних прав забороняти використовувати такі об`єкти інтелектуальної власності, незважаючи на те, що в них використані позначення, які є схожими до ступеня змішування з його торговельними марками і використовуються для споріднених товарів.

Відповідно до ст. 461 Цивільного кодексу України, промисловий зразок вважається придатним для набуття права інтелектуальної власності на нього, якщо він, відповідно до закону, є новим. Об`єктом промислового зразка можуть бути форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, що визначають зовнішній вигляд промислового виробу.

Набуття права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок засвідчується патентом. Обсяг правової охорони визначається формулою винаходу, корисної моделі, сукупністю суттєвих ознак промислового зразка. (ст.462 Цивільного кодексу України).

Статтею 464 Цивільного кодексу України визначено, що майновими правами інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок є: - право на використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка; - виключне право дозволяти використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка (видавати ліцензії); - виключне право перешкоджати неправомірному використанню винаходу, корисної моделі, промислового зразка, в тому числі забороняти таке використання; - інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом. Майнові права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок належать володільцю відповідного патенту, якщо інше не встановлено договором чи законом.

Як встановлено судом, заявки № s201802558, № s201802559, № s201802582, № s201802813, № s201802814, № s201802815, № s201802828 на видачу патентів на промислові зразки за патентами №№ 38930, 38931, 38932, 38933, 38934, 38935, 38938 були подані 30.11.2018 та 04.12.2018 відповідно.

Відповідно до п. а ч. 1 ст. 25 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» патент може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності запатентованого промислового зразка умовам патентоспроможності, визначеним цим Законом.

Згідно ст. 5 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» правова охорона надається промисловому зразку, що не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та відповідає умовам патентоспроможності. Об`єктом промислового зразка може бути форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, які визначають зовнішній вигляд промислового виробу і призначені для задоволення естетичних та ергономічних потреб. Згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону: об`єкти архітектури (крім малих архітектурних форм), промислові, гідротехнічні та інші стаціонарні споруди; друкована продукція як така; об`єкти нестійкої форми з рідких, газоподібних, сипких або подібних до них речовин тощо. Обсяг правової охорони, що надається, визначається сукупністю суттєвих ознак промислового зразка, представлених на зображенні (зображеннях) виробу, внесеному до Реєстру, і засвідчується патентом з наведеною у ньому копією внесеного до Реєстру зображення виробу. Тлумачення ознак промислового зразка повинно здійснюватися в межах його опису.

Відповідно до ст. 6 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» промисловий зразок відповідає умовам патентоспроможності, якщо він є новим. Промисловий зразок визнається новим, якщо сукупність його суттєвих ознак не стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету. Крім того, у процесі встановлення новизни промислового зразка береться до уваги зміст усіх раніше одержаних Установою заявок, за винятком тих, що на зазначену дату вважаються відкликаними, відкликані або за ними Установою прийняті рішення про відмову у видачі патентів і вичерпані можливості оскарження таких рішень.

На визнання промислового зразка патентоспроможним не впливає розкриття інформації про нього автором або особою, яка одержала від автора прямо чи опосередковано таку інформацію протягом шести місяців до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету. При цьому обов`язок доведення обставин розкриття інформації покладається на особу, заінтересовану у застосуванні цього пункту.

Так, позивач зазначає, що промислові зразки за оспорюваними патентами були загальнодоступнимі у світі до дати подання заявок до Установи, тобто до 30.11.2018 та 04.12.2018 відповідно.

Відповідно до п. в ч. 1 ст. 25 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» патент може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі видачі патенту внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

Як зазначає позивач, промислові зразки включають позначення, що є схожим до ступеня сплутування зі знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 154730, 238994, 37247, 154732, 191634 та за міжнародними реєстраціями № 849751, № 831910 та № 923156.

Так, відповідно до ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом. Свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Позивач зазначає, що відповідач-1 подавши заявки на промислові зразки, які містять зображення знаків «MEDOFF, «MEDOFF ORIGINAL VODKA», «МЪРНАЯ», «МЕРНАЯ», які належать позивачу, посягнув на його виключні права перешкоджати неправомірному використанню цих торговельних марок, в тому числі забороняти іншим особам використовувати без його згоди, позначення, схожі із зареєстрованими знаками, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг.

Тож, на думку позивача, відповідач-1 зможе використовувати промислові зразки, а саме «ПЛЯШКА», «КОВПАЧОК ДЛЯ ПЛЯШКИ», «ЕТИКЕТКА», які містять знаки «MEDOFF, «MEDOFF ORIGINAL VODKA», «МЪРНАЯ», «МЕРНАЯ», що належать позивачу, у зв'язку з чим позивач буде позбавлений можливості реалізувати виключні права перешкоджати неправомірному використанню цих торговельних марок щодо однорідних (споріднених) товарів.

Таким чином, до предмету доказування у даній справі входять обставини щодо відповідності промислових зразків за оспорюваними патентами умові надання правової охорони - «новизна», а також щодо того, чи містять промислові зразки за патентами №№ 38930, 38931, 38932, 38933, 38934, 38935, 38938 позначення, які схожі до ступеню сплутування зі знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 154730, 238994, 37247, 154732, 191634 та за міжнародними реєстраціями № 849751, № 831910 та № 923156.

До матеріалів справи позивачем долучено копію висновку експертів №10/01-2020 за результатами проведення комісійної експертизи об`єктів інтелектуальної власності від 10.03.2020, складеного експертами Дорошенко О.Ф. та Мінченко Н.В., відповідно до якого експерти дійшли наступних висновків:

1. Виріб за індексом « 19-08» МКПЗ «ЕТИКЕТКИ», для якого зареєстровано промислові зразки за патентами України №№ 38930, 38935 в частині етикеток за варіантами №№ 2 - 4, 6 - 10, належать до товарів, які є спорідненими з: товарами 33 класу МКТП «алкогольні напої для яких зареєстровано знак № 154730; товарами 33 класу МКТП «горілка; горілка особлива», для яких зареєстровано знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 238994; товаром 32 класу МКТП «пиво» та 33 класу МКТП «алкогольні напої (крім пива)», для яких зокрема зареєстровано знак за міжнародною реєстрацією № 849751; товаром 32 класу МКТП «пиво» та 33 класу МКТП «алкогольні напої (крім пива), всі товари, включені у цей клас», для яких зокрема зареєстровано знак за міжнародною реєстрацією № 831910.

Виріб за індексом « 19-08» МКПЗ «ЕТИКЕТКИ», для якого зареєстровано промислові зразки за патентами України №№ 38930, 38935 в частині етикеток за варіантами №№ 2 - 4, 6 - 10, належать до товарів, які не є спорідненими з: товарами 32 класу МКТП «мінеральні і газовані води та інші безалкогольні напої; фруктові напої і фруктові соки; сиропи та інші препарати для виготовляння напоїв», для яких зокрема зареєстровано знак за міжнародною реєстрацією № 849751; товарами 32 класу МКТП «мінеральні і газовані води та інші безалкогольні напої; фруктові напої і фруктові соки; сиропи та інші препарати для виготовляння напоїв, всі товари, включені у цей клас (крім пива)», для яких зокрема зареєстровано знак за міжнародною реєстрацією № 831910.

Виріб за індексом « 19-08» МКПЗ «ЕТИКЕТКИ», для якого зареєстровано промислові зразки за патентами України №№ 38930, 38935 в частині етикеток за варіантами № 1 та № 5, належать до товарів, які є спорідненими з: товарами 33 класу МКТП «алкогольні напої (крім пива)», для яких зареєстровано знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 154730; товарами 33 класу МКТП «горілка; горілка особлива», для яких зареєстровано знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 238994; товарами 32 класу МКТП «пиво; мінеральні і газовані води та інші безалкогольні напої; фруктові напої і фруктові соки; сиропи та інші препарати для виготовляння напоїв» та товарами 33 класу МКТП алкогольні напої (крім пива)», для яких зокрема зареєстровано знак за міжнародною реєстрацією № 849751; товарами 32 класу МКТП «пиво; мінеральні і газовані води та інші безалкогольні напої; фруктові напої і фруктові соки; сиропи та інші препарати для виготовляння напоїв, всі товари, включені у цей клас» та товарами 33 класу МКТП «алкогольні напої (крім пива), всі товари, включені у цей клас», для яких зокрема зареєстровано знак за міжнародною реєстрацією № 831910.

2. Виріб за індексом « 09-07» МКПЗ «Ковпачки [для пляшок]», для якого зареєстровано промислові зразки за патентами України №№38931, 38934, належить до товарів, які є спорідненими з: товарами 33 класу МКТП «алкогольні напої (крім пива)», для яких зареєстровано знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 154730; товарами 33 класу МКТП «горілка; горілка особлива», для яких зареєстровано знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 238994; товарами 32 класу МКТП «пиво» та 33 класу МКТП «алкогольні напої (крім пива)», для яких зокрема зареєстровано знак за міжнародною реєстрацією № 849751; товаром 32 класу МКТП «пиво» та 33 класу МКТП «алкогольні напої (крім пива), всі товари, включені у цей клас», для яких зокрема зареєстровано знак за міжнародною реєстрацією № 831910.

Виріб за індексом « 09-07» МКПЗ «Ковпачки [для пляшок]», для якого зареєстровано промислові зразки за патентами України №№ 38931, 38934, належить до товарів, які не є спорідненими з: товарами 32 класу МКТП «мінеральні і газовані води та інші безалкогольні напої; фруктові напої і фруктові соки; сиропи та інші препарати для виготовляння напоїв», для яких зокрема зареєстровано знак за міжнародною реєстрацією № 849751; товарами 32 класу МКТП «мінеральні і газовані води та інші безалкогольні напої; фруктові напої і фруктові соки; сиропи та інші препарати для виготовляння напоїв, всі товари, включені у цей клас (крім пива)», для яких зокрема зареєстровано знак за міжнародною реєстрацією № 831910.

3. Виріб за індексом « 09-01» МКПЗ «ПЛЯШКА», для якого зареєстровано промислові зразки за патентами України №№ 38932, 38933, належить до товарів, які є спорідненими з усіма товарами, які включені у 33 клас МКТП, та товаром 32 класу МКТП «пиво». Виріб за індексом « 09-01» МКПЗ «ПЛЯШКА», для якого зареєстровано промислові зразки за патентами України №№ 38932, 38933, належить до товарів, які не є спорідненими з товарами 32 класу МКТП «мінеральна вода (напої); газована вода; безалкогольні напої; безалкогольні фруктові напої; фруктові соки; фруктові напої і фруктові соки; сиропи для виготовляння напоїв; аперитиви безалкогольні; арахісове молоко (безалкогольний напій); безалкогольні фруктові екстракти; безалкогольні фруктові напої; порошки для виготовляння газованих напоїв; пастилки для виготовляння газованих напоїв; виноградне сусло; вода зельтерська; вода літієва; води (напої); води столові; складники для виготовляння напоїв; ізотонічні напої; імбирне пиво; коктейлі безалкогольні; лимонади; складники для виготовляння лікерів; мигдалеве молоко (напій); складники для виготовляння мінеральних вод; напої з молочної сироватки, складники для виготовляння напоїв; нектари фруктові (безалкогольні); овочеві соки (напої); оршад (напій); пивне сусло; сарсапарель (безалкогольний напій); сиропи до напоїв; сиропи на лимонади; содова вода; солодове пиво; солодове сусло; сусла; томатний сік (напій); екстракти хмелю для виготовляння пива; шербети (напої), всі товари, включені в цей клас (крім товару «пиво»)».

Виріб за індексом « 09-01» МКПЗ «ПЛЯШКА», для якого зареєстровано промисловий зразок за патентом України № 38938, належить до товарів, які є спорідненими з усіма товарами, які включені у 33 клас МКТП та у 32 клас МКТП.

4. В матеріалах, наданих на дослідження, містяться відомості про те, що сукупність суттєвих ознак промислових зразків за патентами України №№ 38930, 38931, 38932, 38933, 38934, 38935, 38938 стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки до Установи.

5. У зображеннях промислових зразків «ЕТИКЕТКА» за патентами України № 38930, № 38935 містяться позначення, які є схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 154730, 238994 та за міжнародними реєстраціями №№ 849751, 831910 в частині споріднених товарів.

6. У зображеннях промислових зразків «КОВПАЧОК ДЛЯ ПЛЯШКИ» за патентами України № 38931, № 38934 містяться позначення, які є схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 154730, 238994 та за міжнародними реєстраціями №№ 849751, 831910 в частині споріднених товарів.

7. У зображенні промислового зразка «ПЛЯШКА» за патентом України № 38938 міститься позначення, яке є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України № 154732, № 191634 та міжнародною реєстрацією № 923156 в частині споріднених товарів.

8. У зображенні промислових зразків за патентами України №№ 38930, 38931, 38934, 38935, 38938 містяться позначення, які внаслідок їх використання для товарів 33 класу МКТП, товару «пиво» 32 класу МКТП, а також 32 класу МКТП (стосовно тільки патенту України №38938 та патентів України № 38930, № 38935 в частині етикеток за варіантами № 1 та № 5) можуть ввести в оману споживачів щодо джерела походження товару (особи виробника).

За змістом ст. 98 Господарського процесуального кодексу України, висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному законодавством. Предметом висновку експерта може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань. Висновок експерта може бути наданий на замовлення учасника справи або на підставі ухвали суду про призначення експертизи. У висновку експерта має бути зазначено, що він попереджений (обізнаний) про відповідальність за завідомо неправдивий висновок, а у випадку призначення експертизи судом, також про відповідальність за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків.

За змістом ст. 101 Господарського процесуального кодексу України, учасник справи має право подати до суду висновок експерта, складений на його замовлення. Порядок проведення експертизи та складення висновків експерта за результатами проведеної експертизи визначається відповідно до чинного законодавства України про проведення судових експертиз. У висновку експерта зазначається, що висновок підготовлено для подання до суду та що експерт обізнаний про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок. Експерт, який склав висновок за зверненням учасника справи, має ті самі права та обов`язки, що і експерт, який здійснює експертизу на підставі ухвали суду.

Висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими статтею 86 цього Кодексу. Відхилення судом висновку експерта повинно бути мотивоване в судовому рішенні (ст. 104 ГПК України).

Суд зазначає, що вказаний висновок складений експертами Дорошенко О.Ф. та Мінченко Н.В., які, як зазначено у висновку, обізнані про кримінальну відповідальність за ст. 384 Кримінального кодексу України.

Відповідно до ст. 25 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» патент може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі: а) невідповідності запатентованого промислового зразка умовам патентоспроможності, визначеним цим Законом; б) наявності у сукупності суттєвих ознак промислового зразка ознак, яких не було у поданій заявці; в) видачі патенту внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

Разом з тим, як вбачається з матеріалів справи, Товариство з обмеженою відповідальністю "Спіріт Трейдмарк Компані" є власником наступних свідоцтв України на знак для товарів і послуг, а саме:

- № 183429 від 25.03.2014 на знак для товарів і послуг - «MEDOFF ORIGINAL» (комбінований) щодо 33 класу МКТП: алкогольні напої (крім пива); аперитиви; арак (рисовий алкогольний напій); бренді; вина; вина ігристі; віскі; ганусова (анісова) горілка (настоянка); горілка особлива; ганусовий (анісовий) лікер; гідромель (медівка); горілка; горілка вишнева; грушевий сидр; джин (ялівцева горілка); коньяки; коктейлі; кюрасо (лікер); лікери; м'ятні настоянки; напої алкогольні перегінні; алкогольні напої, що містять фрукти; настоянки гіркі; пікети (вино з виноградних вичавків); рисовий спирт; ром; саке (рисова горілка); сидри; спиртні напої; спиртові екстракти; спиртові есенції; алкогольні напої, що сприяють травленню; фруктові екстракти спиртові;

- № 183392 від 25.03.2014 на знак для товарів і послуг - «МЪРНАЯ. ДРЕВНІЙ КІЕВЪ» (комбінований) щодо 33 класу МКТП: алкогольні напої (крім пива); аперитиви; арак (рисовий алкогольний напій); бренді; вина; вина ігристі; віскі; ганусова (анісова) горілка (настоянка); горілка особлива; ганусовий (анісовий) лікер; гідромель (медівка); горілка; горілка вишнева; грушевий сидр; джин (ялівцева горілка); коньяки; коктейлі; кюрасо (лікер); лікери; м'ятні настоянки; напої алкогольні перегінні; алкогольні напої, що містять фрукти; настоянки гіркі; пікети (вино з виноградних вичавків); рисовий спирт; ром; саке (рисова горілка); сидри; спиртні напої; спиртові екстракти; спиртові есенції; алкогольні напої, що сприяють травленню; фруктові екстракти спиртові.

Крім того, як вбачається з матеріалів справи, Товариство з обмеженою відповідальністю "Спіріт Трейдмарк Компані" отримало від Товариства з обмеженою відповідальністю «Істерн Беверідж Трейдінг» - власника свідоцтва України № 206474 від 10.12.2015 на знак для товарів і послуг - «ORIGINAL» (комбінований) дозвіл від 15.12.2018 на будь-яке використання знаку для товарів та послуг за свідоцтвом № 206474 на реєстрацію на території України або іншої держави будь-яких об'єктів інтелектуальної власності (знаків для товарів та послуг, винаходів, промислових зразків та інших) східних , а також похідних від знаку.

При цьому, відповідно до відомостей з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо знаку для товарів та послуг за свідоцтвом України № 206474 від 10.12.2015 наразі власником свідоцтва вказано - Товариство з обмеженою відповідальністю "Спіріт Трейдмарк Компані" (під цифровим кодом 732).

Суд зазначає, що вказані свідоцтва України на знаки для товарів і послуг № 183429 від 25.03.2014, № 183392 від 25.03.2014 та № 206474 від 10.12.2015 чинні та в судовому порядку недійсними не визнавалися.

Відповідно до ч. 2 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом.

Згідно ч. 4 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», використанням знака визнається:

- нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

- застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;

- застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Як зазначено судом вище, оспорювані позивачем патенти України № 38930 на промисловий зразок «ЕТИКЕТКА»; № 38931 на промисловий зразок «КОВПАЧОК ДЛЯ ПЛЯШКИ»; № 38932 на промисловий зразок «ПЛЯШКА»; № 38933 на промисловий зразок «ПЛЯШКА»; № 38934 на промисловий зразок «КОВПАЧОК ДЛЯ ПЛЯШКИ»; № 38935 на промисловий зразок «ЕТИКЕТКА»; № 38938 на промисловий зразок «ПЛЯШКА» містять позначення «MEDOFF», «MEDOFF ORIGINAL VODKA», «Premium Vodka», «МЪРНАЯ».

Проте, суд зазначає, що у даному випадку Товариством з обмеженою відповідальністю "Спіріт Трейдмарк Компані" в оспорюваних патентах використані власні об'єкти інтелектуальної власності.

Тобто, на спірні патенти відповідачем-1 нанесені власні позначення відповідно до свідоцтв України на знаки для товарів і послуг № 183429 від 25.03.2014, № 183392 від 25.03.2014 та № 206474 від 10.12.2015.

Разом з тим, суд не приймає до уваги посилання відповідача на словесне позначення «MEDOFF» за свідоцтвом України № 274997 від 27.04.2020 щодо товарів і послуг 16, 20, 21 класів МКТП, оскільки останнє отримане відповідачем-1 після реєстрації спірних патентів.

В той же час, суд зазначає, що знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 183429 від 25.03.2014 є комбіновим, що поєднує в свої зображення (малюнок) та словесне сполучення «MEDOFF ORIGINAL».

Так, згідно ч. 1 ст. 4 Протоколу до Мадридської Угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 28.06.1989, який набув чинності для України 01.06.2000, з дати реєстрації або внесення запису, зробленого відповідно до положень Статей 3 і 3ter, охорона знака в кожній зацікавленій договірній стороні буде такою же, якби цей знак був заявлений безпосередньо у Відомстві цієї договірної сторони.

Проте, відповідно до виписок з Бази міжнародних реєстраційних посвідчень (наявні у матеріалах справи) міжнародна реєстрація знаків для товарів і послуг за № 849751, № 831910 та № 923156 не поширюється на територію України.

Тобто, судові експерти Дорошенко О.Ф. та Мінченко Н.В у висновку №10/01-2020 за результатами проведення комісійної експертизи об`єктів інтелектуальної власності від 10.03.2020, надаючи відповіді на поставлені питання щодо спорідненості, схожості та можливості введення в оману споживачів щодо нанесених позначень на промислові зразки за спірними патентами України оцінювали в тому числі торговельні марки за міжнародними реєстраціями № 849751, № 831910 та № 923156 дія яких не поширюється на територію України.

При цьому, суд не вбачає, яким саме чином нанесення на промисловий зразок «ПЛЯШКА» за патентом України № 38932 позначення «Premium Vodka» порушує права позивача, оскільки позивач не є власником свідоцтва України зі схожим та/або аналогічним позначенням.

Таким чином, у даному випадку суд вважає безпідставними твердження позивача щодо використання Товариством з обмеженою відповідальністю "Спіріт Трейдмарк Компані" знаків для товарів і послуг позивача за свідоцтвами України №№ 154730, 238994, 37247, 154732, 191634 та за міжнародними реєстраціями № 849751, № 831910 та № 923156 шляхом їх нанесення на промислові зразки за спірними патентами, оскільки як встановлено судом вище відповідач-1 також є власником знаків для товарів і послуг - «MEDOFF ORIGINAL» (комбінований) за свідоцтвом України № 183429 від 25.03.2014, - «МЪРНАЯ. ДРЕВНІЙ КІЕВЪ» за свідоцтвом України № 183392 від 25.03.2014, - «ORIGINAL» (комбінований) за свідоцтвом України № 206474 від 10.12.2015, які на дату винесення рішення у даній справі є чинними та відповідно має визначене Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» право на використання власних об'єктів інтелектуальної власності шляхом на їх несення на спірні промислові зразки.

Щодо тверджень позивача, про не відповідність промислових зразків за оспорюваними патентами умові надання правової охорони - «новизна», суд зазначає наступне.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки», промисловий зразок - результат творчої діяльності людини у галузі художнього конструювання;

Так, у висновку №10/01-2020 за результатами проведення комісійної експертизи об`єктів інтелектуальної власності від 10.03.2020, експерти Дорошенко О.Ф. та Мінченко Н.В., дійшли висновку, що в матеріалах, наданих на дослідження, містяться відомості про те, що сукупність суттєвих ознак промислових зразків за патентами України №№ 38930, 38931, 38932, 38933,38934, 38935, 38938 стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки до Установи (відповідь на питання 4).

Як вбачається з вказаного висновку, експерти, надаючи відповідь на вказане питання, здійснювали порівняльний аналіз сукупності суттєвих ознак промислових зразків України за патентами № 38930 та 38935, тобто порівнювали між собою патенти відповідача-1 та зазначили, що оскільки дата подання заявки до Установи на промисловий зразок «ЕТИКЕТКА» за патентом України № 38930 - 04.12.2018, а дата подання заявки до Установи на промисловий зразок «ЕТИКЕТКА» за патентом № 38935 - 30.11.2018, то на момент подачі заявки до Установи 04.12.2018 на промисловий зразок за патентом України № 38930 сукупність його суттєвих ознак вже була загальнодоступною.

Аналогічним чином експертами здійснено порівняльний аналіз сукупності суттєвих ознак промислових зразків України за патентами №№ 38931 та 38934, за наслідками якого експерти встановивши, що дата подання заявки до Установи на промисловий зразок «КОВПАЧОК ДЛЯ ПЛЯШКИ» за патентом України № 38931 - 04.12.2018, а дата подання заявки до Установи на промисловий зразок «КОВПАЧОК ДЛЯ ПЛЯШКИ» за патентом № 38934 - 30.11.2018, то на момент подачі заявки до Установи 04.12.2018 на промисловий зразок за патентом України № 38931 сукупність його суттєвих ознак вже була загальнодоступною.

Проте, суд зазначає, що експерти, зазначаючи про те, що сукупність суттєвих ознак промислових зразків за патентом України № 38931 та № 38930 станом на 04.12.2018 була загальнодоступною, здійснювали порівняльний аналіз виключно відносно патентів відповідача-1 № 38935 та № 38934, за якими різниця в даті поданні заявок становить 4 дні, тобто експертами не здійснено порівняльний аналіз та дослідження відносно наявності промислових зразків інших суб'єктів. Експерти обмежились порівнянням промислових зразків відповідача-1 між собою, що не може свідчати про загальнодоступність промислових зразків № 38931 та № 38930.

Крім того, як вбачається з висновку експертів, останні, зазначаючи про наявність відомостей про те, що сукупність суттєвих ознак промислових зразків за патентами України №№ 38932, 38933, 38934, 38935 та 38938 стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки до Установи посилаються на інформацію (рекламу) з мережі Facebook, як на дату загальнодоступності суттєвих ознак промислових зразків.

Проте, дата публікації будь-якої інформації з мережі Facebook не може вважатися достовірною, оскільки вказана мережа надає користувачам можливість змінювати дату публікації та містить докладну інструкцію щодо зміни дати публікації.

Таким чином, висновки експертів Дорошенко О.Ф. та Мінченко Н.В. про загальнодоступність суттєвих ознак оспорюваних промислових зразків України за патентами №№ 38932, 38933, 38934, 38935 та 38938 виключно на тій підставі, що схожі зразки продукції були розміщені в мережі Facebook не можуть оцінюватися судом як належні та допустимі.

Стосовно промислового зразка «ПЛЯШКА» за патентом України № 38932, суд повторно зазначає, що вказаний промисловий зразок містить позначення «Premium Vodka» та позивачем не зазначено, а судом, в свою чергу, не встановлено яким чином наявність вказаного промислового зразка з нанесенням на нього позначення «Premium Vodka» порушує права позивача, як підставу для визнання недійсним вказаного патенту.

За таких обставин висновок експертів №10/01-2020 за результатами проведення комісійної експертизи об`єктів інтелектуальної власності від 10.03.2020, складений експертами Дорошенко О.Ф. та Мінченко Н.В. на замовлення позивача неприймається судом до розгляду як належний та допустимий доказ на підтвердження не відповідності промислових зразків за оспорюваними патентами України №№ 38930, 38931, 38932, 38933, 38934, 38935, 38938 умові надання правової охорони - «новизна», а також того, що позначення нанесені на промислові зразки за патентами України №№ 38930, 38931, 38932, 38933, 38934, 38935, 38938 схожі до ступеню сплутування зі знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 154730, 238994, 37247, 154732, 191634 та за міжнародними реєстраціями № 849751, № 831910 та № 923156 позивача.

Інших доказів на підтвердження вказаних обставин позивачем не надано.

Статтею 431 Цивільного кодексу України встановлено, що порушення права інтелектуальної власності, в тому числі невизнання цього права чи посягання на нього, тягне за собою відповідальність, встановлену цим Кодексом, іншим законом чи договором.

За змістом ст. ст. 16 та 432 Цивільного кодексу України, способами захисту прав інтелектуальної власності є, зокрема, припинення дії, яка порушує право.

Враховуючи те що судом при розгляді даного спору не встановлено наявності порушеного права та законних інтересів позивача, за захистом яких він звернувся до суду, суд відмовляє у задоволенні позову повністю з підстав його необґрунтованості, як в частині вимоги про визнання недійсними патентів України №№ 38930, 38931, 38932, 38933, 38934, 38935, 38938 на промислові зразки, які належать Товариству з обмеженою відповідальністю "Спіріт Трейдмарк Компані", так і в частині похідної від неї вимоги про зобов`язання Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України внести до Державного реєстру патентів України на промислові зразки відомості про визнання недійсними патентів України №№ 38930, 38931, 38932, 38933, 38934, 38935, 38938 на промислові зразки та опубліковати відомості про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Статтею 13 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін. Учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов'язків, передбачених цим Кодексом. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

Статтею 74 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається, як на підставу своїх вимог та заперечень.

Відповідно до ст.ст. 76, 77 Господарського процесуального кодексу України, належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

За приписами статті 86 Господарського процесуального кодексу України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об'єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також вірогідність і взаємний зв'язок доказів у їх сукупності.

Відповідно до ст. 236 Господарського процесуального кодексу України, судове рішення повинно ґрунтуватися на засадах верховенства права, бути законним і обґрунтованим. Законним є рішення, ухвалене судом відповідно до норм матеріального права при дотриманні норм процесуального права. Судове рішення має відповідати завданню господарського судочинства, визначеному цим Кодексом.

Підсумовуючи вищевикладене, виходячи із заявлених вимог, наведених обґрунтувань та наданих доказів, суд дійшов висновку, що позовні вимоги Компанії ЗАФОРПО ВЕНЧУРС ЛІМІТЕД (Zaforpo Ventures Limited) не підлягають задоволенню у повному обсязі.

Витрати по сплаті судового збору відповідно до ч. 4 ст. 129 Господарського процесуального кодексу України, покладаються на позивача.

Крім того, суд зазначає, що відповідно до ч. 6 ст. 233 Господарського процесуального кодексу України, у виняткових випадках залежно від складності справи складання повного рішення (постанови) суду може бути відкладено на строк не більш як десять днів, а якщо справа розглянута у порядку спрощеного провадження - п'ять днів з дня закінчення розгляду справи.

Так, десятиденний строк для складання повного рішення суду у даній справі припадає на 01.02.2021 з урахуванням ч. 4 ст. 116 Господарського процесуального кодексу України, проте враховуючи що суддя Щербаков С.О. у період з 01.02.2021-05.02.2021 перебував на навчанні в Національній школі суддів України, повний текст рішення складено 08.02.2021.

Керуючись статтями 74, 76-80, 129, 236-242 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва.

В И Р І Ш И В:

У задоволенні позову відмовити.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів з дня його проголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Згідно з пунктом 17.5 розділу ХІ "Перехідні положення" Господарського процесуального кодексу України, апеляційна скарга на рішення суду подається до апеляційного господарського суду або через відповідний місцевий господарський суд.

Повний текст рішення складено: 08.02.2021

Суддя С. О. Щербаков