ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 лютого 2021 року

м. Київ

Справа № 910/6518/19

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:

Булгакової І. В. (головуючий), Львова Б. Ю. і Селіваненка В.П.,

за участю секретаря судового засідання Шевчик О.Ю.,

представників учасників справи:

позивача - товариства з обмеженою відповідальністю "Три Ведмеді" - Сопільняк В.Ю., адвокат (ордер від 17.11.2020 № 1080897), Казанкіна А.Ю., адвокат (ордер від 17.11.2020 № 1073909),

відповідача-1 - товариства з обмеженою відповідальністю "Хладопром" - Лузан О.С., адвокат (ордер від 18.01.2021 № 001147),

відповідача-2 - державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності"- не з`явився,

третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні ТОВ "Хладопром" - товариства з обмеженою відповідальністю "Фабрика морозива Хладопром" - Бондарець Р.Б., адвокат (ордер від 09.02.2021 № 1086893),

розглянув у відкритому судовому засіданні касаційні скарги товариства з обмеженою відповідальністю "Хладопром" та товариства з обмеженою відповідальністю "Фабрика морозива Хладопром"

на рішення господарського суду міста Києва від 18.06.2020 (суддя Щербаков С.О.)

та постанову Північного апеляційного господарського суду від 08.10.2020 [колегія суддів: Поляков Б.М. (головуючий), Верховець А.А., Яковлєв М.Л.]

зі справи № 910/6518/19

за позовом товариства з обмеженою відповідальністю "Три Ведмеді" (далі - ТОВ "Три Ведмеді")

до товариства з обмеженою відповідальністю "Хладопром" (далі - ТОВ "Хладопром");

державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності"

про дострокове припинення дії свідоцтва на знак для товарів і послуг,

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні ТОВ "Хладопром" - товариство з обмеженою відповідальністю "Фабрика морозива Хладопром" (далі - ТОВ "Фабрика морозива Хладопром").

ІСТОРІЯ СПРАВИ

У зв`язку з перебуванням судді Колос І.Б. у відпустці склад судової колегії Касаційного господарського суду змінився, що підтверджується Протоколом повторного автоматизованого розподілу судової справи (касаційної скарги, апеляційної скарги, заяви) між суддями від 05.02.2021, який наявний в матеріалах справи.

Короткий зміст позовних вимог

ТОВ "Три Ведмеді" звернулося до господарського суду міста Києва з позовом про припинення дії свідоцтва України від 16.04.2001 № НОМЕР_4 на знак для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1" (далі - Свідоцтво № НОМЕР_4) внаслідок визнання позначення "ІНФОРМАЦІЯ_1" загальновживаним щодо товару класу 30 Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі - МКТП) "морозиво"; зобов`язання Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Міністерство) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знак для товарів і послуг щодо припинення дії Свідоцтва № НОМЕР_4 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Позовна заява з посиланням, зокрема, на приписи частини третьої статті 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" мотивована тим, що ТОВ "Хладопром" є власником Свідоцтва № НОМЕР_4 на знак для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1", яке стало загальновживаним для 30 класу МКТП "морозиво" після дати подання заявки на його реєстрацію, оскільки останнє, зокрема, використовується як назва товару фахівцями відповідних галузей виробництва та споживачами, застосовується як назва одного і того ж товару великою кількістю виробників.

Короткий зміст рішення суду першої інстанції та постанови суду апеляційної інстанції

Рішенням господарського суду міста Києва від 18.06.2020, залишеним без змін постановою Північного апеляційного господарського суду від 08.10.2020, позов задоволено повністю. Припинено дію Свідоцтва НОМЕР_4 на знак для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1" внаслідок визнання позначення "ІНФОРМАЦІЯ_1" загальновживаним щодо товару класу 30 МКТП "морозиво". Зобов`язано Міністерство внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знак для товарів і послуг щодо припинення дії Свідоцтва НОМЕР_4 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність". Стягнуто з ТОВ "Хладопром" на користь ТОВ "Три Ведмеді" 3 842,00 грн судового збору.

Судові рішення обґрунтовані тим, що матеріали справи підтверджують перетворення позначення "ІНФОРМАЦІЯ_1" у позначення, яке стало загальновживаним для такого товару 30 класу МКТП, як "морозиво", і оскільки знак для товарів і послуг за Свідоцтвом НОМЕР_4 складається лише з позначення, яке є загальновживаним позначенням для товарів і послуг, для яких його зареєстровано, зокрема морозива, суд дійшов висновку про припинення дії Свідоцтва НОМЕР_4 відповідно до частини третьої статті 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг".

Короткий зміст вимог касаційних скарг

ТОВ "Хладопром", посилаючись на приписи пункту 1 частини першої, пункту 4 частини другої статті 287 та частини третьої статті 310 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України), вважає судові рішення судів попередніх інстанцій незаконними, прийнятими з неправильним застосуванням норм матеріального права та порушенням норм процесуального права та просить рішення господарського суду міста Києва від 18.06.2020 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 08.10.2020 скасувати і ухвалити нове рішення, яким у задоволенні позовної заяви ТОВ "Три Ведмеді" відмовити в повному обсязі.

ТОВ "Фабрика морозива Хладопром" у своїй касаційній скарзі зазначає, що судами було порушено норми процесуального права, що призвело до постановлення незаконних рішень, а також неправильно застосовано норми матеріального права, а тому судові рішення є незаконними. При цьому ТОВ "Фабрика морозива Хладопром" посилається на приписи пункту 1 частини першої, пункту 4 частини другої статті 287 та частини третьої статті 310 ГПК України та просить рішення господарського суду міста Києва від 18.06.2020 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 08.10.2020 у справі скасувати, а справу направити на новий розгляд до суду першої інстанції.

АРГУМЕНТИ УЧАСНИКІВ СПРАВИ

Доводи ТОВ "Хладопром"

Суди попередніх інстанцій не врахували, що позовна заява у справі підписана неуповноваженою особою, оскільки до позовної заяви не було додано довіреності, яка б уповноважувала представника позивача- адвоката Сопільняк В.Ю. підписувати позовну заяву.

Суди не звернули увагу на незаконність позовних вимог-припинити дію одного об`єкта інтелектуальної власності внаслідок визнання загальновживаним іншого об`єкта інтелектуальної власності.

Суди не дослідили незаконність позовної вимоги припинити дію свідоцтва України зареєстрованого для 8 (восьми) класів МКТП внаслідок визнання загальновживаним лише 1 (одного) окремого товару 1 (одного) окремого класу МКТП.

У матеріалах справи № 910/6518/19 відсутня підстава позовних вимог - офіційний документ, яким уповноважений державний орган (установа) України визнав би, що позначення "ІНФОРМАЦІЯ_1" є загальновживаним щодо товару класу ЗО МКТП «морозиво», що свідчить про безпідставність вимог позовної заяви визнати Свідоцтво № НОМЕР_4 недійсним.

Суди встановили обставини, що мають суттєве значення, на підставі неналежних, недопустимих і недостовірних доказів, зокрема, таких, які датовані до дати подання заявки від 22.02.1999 № 99020539, проте підставою позовної вимоги визначено визнання позначення "ІНФОРМАЦІЯ_1" загальновживаним після подання такої заявки. Також суди не впевнились у наявності чи відсутності оригіналів поданих ТОВ "Три Ведмеді" письмових доказів та не звернули увагу, що свідоцтва на промислові зразки (патенти) не мають жодного відношення до предмета, підстав позову та суті спору, а звіт соціологічного опитування досліджує питання, які не входять до предмета доказування. Водночас електронні докази, зазначені в додатках до позовної заяви, не відповідають вимогам статей 96, 162 ГПК України та викликають обґрунтовані сумніви щодо їх достовірності да допустимості.

Суд не розглянув клопотання ТОВ "Хладопром" про витребування у ТОВ "Три Ведмеді" оригіналів документів, а саме: оригіналу Прейскуранту № 016 «Розничные цены на мороженое и молочные и прохладительные напитки». Москва. 1973. Государственный Комитет цен 1 Совета Министров СССР; оригіналу ТУ У 46.39.096-96 «Морозиво» і доповнення до технологічної інструкції по виробництву морозива; оригіналу ТУ У 14275901.015-96 «Мороженое со стабилизатором «Мейпроген». На думку ТОВ «Хладопром», вищевказані джерела та посилання не є нормативно- правовими актами, офіційними науковими виданнями, офіційними статистичними даними та/або офіційними джерелами об`єктивної, документально підтвердженої інформації та не відповідають вимогам належності, допустимості та достовірності доказів у розумінні статей 76-78 ГПК України, на підставі яких неможливо встановити обставини, які входять до предмета доказування. Таким чином, суд не пересвідчився у відповідності копій поданих матеріалів оригіналам, не уточнив, хто є держателем (утримувачем) оригіналів документів, копії яких будуть надані експерту для дослідження та складання висновку судової експертизи у справі № 910/6518/19, та призначив судову експертизу у справі № 910/6518/19, що призвело до складання висновку, підготовленого на основі неналежних та недопустимих матеріалів та документів.

Суд першої інстанції не врахував думку та позицію учасника справи - ТОВ "Фабрика морозива Хладопром" щодо питання призначення судової експертизи у справі, не повідомив його про те, що 26.09.2020 під час судового засідання буде розглядатись питання призначення судової експертизи та не надав строк для надання своїх письмових пропозицій з приводу призначення судової експертизи. ТОВ "Фабрика морозива Хладопром" фактично не було обізнане про розгляд питання призначення судової експертизи, оскільки господарський суд міста Києва не повідомив йому про це.

Суди проігнорували раніше встановлені обставини, які мають преюдиційне значення для даної справи, а саме те, що позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» визнано добре відомим в Україні в 30 класі МКТП, товар - морозиво, за ТОВ «Хладопром» на підставі рішення Солом`янського районного суду міста Києва від 19.11.2015 № 760/18843/15-ц, яке залишено в силі Касаційним цивільним судом у складі Верховного Суду постановою від 06.02.2019. Вищезазначене підтверджує, що позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» не є загальновживаним, а, навпаки, визнано добре відомим позначенням в Україні в 30 класі МКТП, товар - морозиво, з 29.09.2000 за ТОВ «Хладопром».

Господарський суд міста Києва спотворив фактичні обставини справи, ввів учасників справи в оману щодо фактичного місцезнаходження матеріалів справи, порушив процесуальні вимоги щодо розгляду поданих учасниками справи заяв, зокрема про відвід експерта, та порушив процедуру призначення судової експертизи і не з`ясував ключові відомості щодо компетентності експерта, а Північний апеляційний господарський суд не дослідив зазначені обставини під час перегляду судового рішення.

Господарський суд міста Києва перебрав на себе не властиві суду функції експерта та вийшов за межі позовних вимог, оскільки питання про перетворення позначення "ІНФОРМАЦІЯ_1" на позначення, яке стало загальновживаним для товарів і послуг, наведених у Свідоцтві НОМЕР_4 за всіма класами МКТП, не було предметом розгляду в даній справі та не ставилось на вирішення експерта.

Суди першої і апеляційної інстанцій не перевірили повноваження представника Міністерства та допустили до участі у розгляді справі неналежну особу.

Під час розгляду по суті апеляційних скарг у суді апеляційної інстанції судом була пропущена стадія дослідження доказів, чим суд апеляційної інстанції порушив вимоги статті 210 та частини другої статті 269 ГПК України.

Під час судового засідання 08.08.2019 у справі № 910/6518/19 у господарському суді міста Києва суддя розглянув клопотання ТОВ «Хладопром» про витребування у позивача оригіналів документів та, не виходячи до нарадчої кімнати, задовольнив таке клопотання, проте суд не постановив ухвалу про витребування у позивача оригіналів документів і тим самим ввів в оману учасників справи та особу, яка подала таке клопотання. Таким чином, незрозуміло, чи витребував господарський суд міста Києва взагалі, у кого саме, в який строк та які саме документи, що є порушенням процесуального законодавства України. Притому, задовольняючи клопотання, суд не дотримався вимог статті 240 ГПК України, а саме не проголосив вступну та резолютивні частини, а також висновок та мотиви, з яких він дійшов такого висновку, чим порушив принцип законності судового рішення.

Господарський суд міста Києва та Північний апеляційний господарський суд проігнорували численні заяви, клопотання, скарги, подані ТОВ «Хладопром» та іншими учасниками справи щодо викладених в цій скарзі обставин, продовжили розгляд справи та ухвалили незаконні та такі, що прийняті з неправильним застосуванням норм матеріального права та грубим порушенням норм процесуального права судові рішення.

Доводи ТОВ "Фабрика морозива Хладопром"

Судом першої інстанції порушено вимоги частини другої статті 121 ГПК України, чим позбавлено учасника справи прав, передбачених статтями 42 та 99 ГПК України, обмежено його процесуальні права та порушено принцип рівності перед законом і судом та змагальності сторін, а судом апеляційної інстанції, в свою чергу, не взято до уваги зазначені порушення.

Судом першої інстанції порушено вимогу частини четвертої статті 120 ГПК України, а також вимоги частини четвертої статті 50 ГПК України під час постановлення ухвали від 19.09.2019, а судом апеляційної інстанції, в свою чергу, не взято до уваги зазначені порушення, не надано їм належної юридичної оцінки.

Судом першої інстанції та апеляційної інстанції порушено вимоги статей 91, 233, 240 ГПК України щодо порядку постановлення та проголошення ухвал, а також щодо строків складання ухвал.

Судом першої інстанції та апеляційної інстанції порушено вимоги частини шостої статті 91, частини п`ятої статті 96 ГПК України та не розглянуто належним чином заяви і клопотання учасників справи щодо витребування оригіналів та невідповідності поданих доказів вимогам чинного законодавства, чим також порушено вимоги частини третьої статті 169 ГПК України.

Судом першої інстанції порушено вимоги статей 42, 49 ГПК України, чим також порушуються такі основні засади (принципи) господарського судочинства, як рівність учасників справи (стаття 7 ГПК України) та змагальність сторін (частини перша та друга статті 13 ГПК України).

Судом першої інстанції порушено вимоги статей 162, 226 ГПК України, оскільки судом не було здійснено перевірку судом наявності повноважень особи, яка підписала позов, на підписання такого позову, а також не здійснено перевірку судом можливості зазначених осіб здійснювати представництво в судах. Суд підійшов до зазначених питань формально, що призвело до безпідставного, незаконного, необґрунтованого та заангажованого розгляду справи, а судом апеляційної інстанції, в свою чергу, також проігноровані зазначені порушення, що мають вирішальне значення для справи.

Судом першої інстанції порушено вимоги статей 76-78, 91, 96, 210 ГПК України, що призвело до проведення судової експертизи на підставі неналежних, недопустимих і недостовірних доказів, а судом апеляційної інстанції, в свою чергу, також проігноровані зазначені порушення, що мають вирішальне значення для справи.

Судом першої та апеляційної інстанцій порушено вимоги статей 75, 210 ГПК України, оскільки проігноровано раніше встановлені обставини, які мають преюдиційне значення для даної справи.

Судом першої інстанції порушено положення частини другої статті 237 ГПК України, оскільки перебрано на себе не притаманні суду функції експерта, а також суд вийшов за межі позовних вимог, зазначивши про загальновживаність позначення "ІНФОРМАЦІЯ_1" для товарів і послуг, наведених у Свідоцтві НОМЕР_4 за всіма класами МКТП, а суд апеляційної інстанції проігнорував зазначені факти грубого порушення процесуального законодавства та не надав таким діям належної юридичної оцінки.

Судом першої інстанції спотворено фактичні обставини справи в своєму рішенні, штучно затягнуто розгляд процесуальних питань, порушено процедуру призначення судової експертизи, а судом апеляційної інстанції проігноровано зазначені факти грубого порушення процесуального законодавства та не надано таким діям належної юридичної оцінки.

Судом апеляційної інстанції порушено вимоги статей 210, 267, 269 та 270 ГПК України, оскільки не досліджено докази у справі та не з`ясовано ключові обставини справи, як того вимагає процесуальний кодекс, та не надано учасникам справи можливості виступити у судових дебатах.

Судом першої та апеляційної інстанцій необґрунтовано відхилено клопотання про витребування, дослідження або огляд доказів, інших клопотань (заяв) учасників справи щодо встановлення обставин, які мають значення для правильного вирішення справи.

Судом першої інстанції порушено положення Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», внаслідок чого у своєму рішенні суд вийшов за межі позовних вимог, а судом апеляційної інстанції, в свою чергу, не надано належної оцінки зазначеним фактам. Крім того, судовий експерт Дорошенко О.Ф. також не надав належної оцінки зазначеному факту.

Судом першої інстанції задоволено незаконні та безпідставні вимоги, внаслідок чого суд у своєму рішенні вийшов за межі позовних вимог, а судом апеляційної інстанції, в свою чергу, не надано належної оцінки зазначеним фактам.

Судом першої інстанції встановлено обставини справи на підставі неналежного та недопустимого доказу - висновку судового експерта від 29.10.2019 № 1288, зробленого з численними значними порушеннями положень чинного законодавства України, а судом апеляційної інстанції, в свою чергу, проігноровано зазначені порушення та не надано належної оцінки зазначеним фактам.

Судами першої та апеляційної інстанцій не перевірено повноваження представників, зокрема представника Міністерства, не перевірено законності їх участі та допущено до участі у розгляді справі неналежну особу, чим порушено вимоги статей 56, 201 ГПК України

Доводи ТОВ "Три Ведмеді"

ТОВ "Три Ведмеді" подало відзив на касаційні скарги, в якому не погоджується з касаційними скаргами і наведеними в них аргументами та просить зазначені рішення місцевого і постанову апеляційного господарських судів зі справи залишити без змін, а касаційні скарги - без задоволення. Зокрема, ТОВ "Три Ведмеді" зазначає, що торговельна марка "ІНФОРМАЦІЯ_1" діє на підставі Свідоцтва № НОМЕР_4. Знак "ІНФОРМАЦІЯ_1" визнано добре відомим на підставі рішення Солом`янського районного суду міста Києва. Вказані знаки є різними об`єктами права інтелектуальної власності, правова охорона яким надана на підставі різних документів: свідоцтва України та рішення суду відповідно. Предметом спору в даній справі є лише дія Свідоцтва № НОМЕР_4. Визнання позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» добре відомим не має преюдиційного значення для даної справи, оскільки воно є окремим об`єктом правової охорони, незалежним від дії Свідоцтва № НОМЕР_4. Так само спірна торговельна марка не залежить від дії добре відомого знака "ІНФОРМАЦІЯ_1" та рішення Солом`янського районного суду міста Києва. Також ТОВ "Три Ведмеді" наголошує на тому, що обидві касаційні скарги побудовані на домислах, жодних об`єктивних аргументів ні в одній з касаційних скарг наведено не було, що не дає підстав для скасування судових рішень.

Також 08.02.2021 від ТОВ "Три Ведмеді" надійшли додаткові пояснення щодо відсутності правових підстав для ототожнення добре відомого за ТОВ "Хладопром" знака "ІНФОРМАЦІЯ_1" з спірною торговельною маркою "ІНФОРМАЦІЯ_1" та щодо наявних у матеріалах справи доказів використання спірної торговельної марки на підставі ліцензійних договорів.

Доводи Міністерства

Міністерство 02.02.2021 подало відзив на касаційну скаргу, в якому просить поновити строк для подання відзиву на касаційну скаргу та зазначає, що знак "ІНФОРМАЦІЯ_1" був зареєстрований законно, правомірність дій при реєстрації знака не оскаржувалась у судовому порядку, а вимога до Міністерства про внесення змін до Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки є похідною вимогою від основної щодо припинення дії Свідоцтва № НОМЕР_4. Окрім того, Міністерство вважає, що позивач мав довести, що знак "ІНФОРМАЦІЯ_1" за Свідоцтвом № НОМЕР_4 у процесі використання перетворився на загальновживане позначення для товарів певного виду після дати подання заявки. Також Міністерство просить здійснювати розгляд справи без участі його представника.

СТИСЛИЙ ВИКЛАД ОБСТАВИН СПРАВИ, ВСТАНОВЛЕНИХ СУДАМИ ПЕРШОЇ ТА АПЕЛЯЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЙ

Державною службою інтелектуальної власності України 16.04.2001 було зареєстровано знак для товарів та послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» та видано відкритому акціонерному товариству "Київський холодокомбінат №2" свідоцтво на знак для товарів та послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1" за № НОМЕР_4, зареєстрованого щодо товарів та послуг 16, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 класів МКТП на підставі заявки від 22.02.1999 № 99020539, а саме:

Кл. 16: Папір; картон і вироби з них; зокрема: опаковання; коробки картонні або паперові; кульки; пакети паперові; пакети паперові на вершки; вивіски паперові або картонні; обгортковий папір; папір для пакування; друкарська продукція; зокрема: бланки; брошури; буклети; довідники; каталоги; плакати; проспекти рекламні та інші друковані видання; об`яви; реєстри; наклейки; пластмасові матеріали для пакування,; зокрема: пластмасові листи; торбинки; пакети для обгортання і пакування; листи целофанові обгорткові; коробки (мішки) паперові або пластмасові для пакування; пластикові розтяжні плівки для пакування; пластмасові плівки обгорткові; печатки; штампи;

Кл. 29: М`ясо; риба; птиця; дичина; м`ясні екстракти; законсервовані; сухі; несирі фрукти та овочі; желе; повидла; фруктові компоти; яйця; молоко та молочні продукти; харчова олія і жири; всі товари, що включені до 29 класу;

Кл. 30: Кава; чай; какао; цукор; рис; тапіока; саго; замінники кави; борошно та зернові продукти; хліб; солодощі; морозиво; мед; сироп мелясовий; дріжджі; пекарські порошки; сіль; гірчиця; оцет; приправи; прянощі; харчовий лід; всі товари, що включені до 30 класу, за виключенням печива;

Кл. 31:Сільськогосподарські; садові та лісові продукти і зерно; що не належать до інших класів; живі тварини; свіжі фрукти та овочі; насіння; живі рослини і квіти; корми; солод; всі товари, що включені до 31 класу;

Кл. 32: Пиво; мінеральні і газовані води та інші безалкогольні напої; фруктові напої і фруктові соки; сиропи та інші складники для готування напоїв; всі товари, що включені до 32 класу;

Кл. 33:Алкогольні напої (крім пива); всі товари, що включені до 33 класу;

Кл.34: Тютюн; курильне приладдя; сірники; всі товари, що включені до 34 класу; за виключенням сигарет;

Кл. 35: Реклама; керування справами; ділове адміністрування; діловодство; всі послуги, що включені до 35 класу; за виключенням імпортно-експортних агенств;

11.07.2016 до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг внесено зміни в частині найменування власника свідоцтва України № НОМЕР_4 на ТОВ «Хладопром».

З матеріалів справи вбачається, що ТОВ "Три Ведмеді" є виробником морозива «ІНФОРМАЦІЯ_1 Ваніль» та «ІНФОРМАЦІЯ_1 Шоколад» та використовує торговельні марки за свідоцтвом України від 26.04.2010 № НОМЕР_2 та за свідоцтвом України від 26.04.2010 № НОМЕР_3 на підставі ліцензійного договору про надання дозволу на використання торговельних марок (знаків для товарів і послуг) від 31.12.2016, укладеного позивачем з власником вказаних свідоцтв - ОСОБА_1 .

Відкритим акціонерним товариством "Київський холодокомбінат №2" 22.02.1999 було подано заявку № 99020539 на словесне позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» для товарів та послуг 16, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 класів МКТП.

За результатами експертизи заявки № 99020539 відкрите акціонерне товариство "Київський холодокомбінат №2" отримало свідоцтво України від 16.04.2001 № НОМЕР_4 на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» щодо товарів та послуг 16, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 класів МКТП.

Суди дослідили, що у матеріалах справи міститься висновок експертів від 21.06.2019 № 011-СІВ/19 за результатами проведення комісійної експертизи у сфері інтелектуальної власності, складений експертами Стародубовим І.В. та Бегуш В.В. на замовлення позивача.

За результатами проведеного експертного дослідження експертами у висновку від 21.06.2019 № 011-СІВ/19 було встановлено, що знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» за Свідоцтвом № НОМЕР_4 став загальновживаним позначенням для товарів 30 класу МКТП: морозиво після дати подання відкритим акціонерним товариством "Київський холодокомбінат №2" заявки на його реєстрацію.

У свою чергу, ТОВ "Хладопром" було долучено до матеріалів справи висновок експерта від 18.07.2019 № 161 за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності, складений експертом Жилою Б.В., відповідно до якого експерт дійшов такого висновку: знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» за Свідоцтвом № НОМЕР_4 не перетворився на позначення, що стало загальновживаним як позначення товарів певного виду після подання заявки від 22.02.1999 № 99020539.

Враховуючи наявність двох протилежних за результатами дослідження Свідоцтва № НОМЕР_4 висновків експертів, наданих сторонами, ухвалою господарського суду міста Києва від 26.09.2019 було призначено судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності у справі № 910/6518/19, на вирішення якої поставлено таке питання:

- чи став знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом України від 16.04.2001 № НОМЕР_4 загальновживаним позначенням для товарів 30 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг: морозиво, після дати (22.02.1999) подання відкритим акціонерним товариством «Київський холодокомбінат № 2» заявки № 99020539 на його реєстрацію?

У висновку експерта № 1288 за результатами проведення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності від 29.10.2019 судовим експертом Дорошенко О.Ф. встановлено:

- знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом України № НОМЕР_4 від 16.04.2001 став загальновживаним позначенням для товарів 30 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг: морозиво після дати (22.02.1999) подання Відкритим акціонерним товариством «Київський холодокомбінат № 2» заявки № 99020539 на його реєстрацію.

Судовим експертом у висновку № 1288 від 29.10.2019, зокрема, зазначено, що надані на дослідження матеріали господарської справи № 910/6518/19 містять такі копії документів та відомості щодо морозива «ІНФОРМАЦІЯ_1»:

- копія прейскуранту № 016 «Розничные цены на мороженое и молочные прохладительные напитки», затвердженого Державним комітетом цін Ради міністрів СССР у 1973 році;

У зазначеному прейскуранті 1973 року на сторінці 13 «Украинская ССР» (прейскурант № 016-02) у Розділі «Торты, пирожные из мороженого (фасованные)», зокрема, міститься така інформація у найменуваннях видів морозива: «Пирожное «ІНФОРМАЦІЯ_1» из пломбира в шоколадной глазури».

Тобто у зазначеному виданні слово «ІНФОРМАЦІЯ_1» використовується по відношенню до тістечка з морозива як найменування виду тістечка з морозива;

- нормативна документація: копія ТУ У 46.39.096-96 «Мороженое» і доповнення до технологічної інструкції (нормативна документація, розроблена, затверджена та зареєстрована ТУ молочної промисловості та «Укрпродконтрактом» Мінсельхозпроду України) (т.1, а.с.-37 - 80). Термін дії з 01.04.97 р., без обмеження терміну дії;

У ТУ У 46.39.096-96 «Морозиво» міститься така інформація щодо морозива «ІНФОРМАЦІЯ_1»:

- «Ці технічні умови розповсюджуються на морозиво основних та любительських видів;

- 1.1.1.2, Морозиво молочне, вершкове і пломбір без наповнювачів та з наповнювачами, без добавок та з добавками в глазурі або ароматизованому покритті, у тому числі:

- «Чебурашка», «ІНФОРМАЦІЯ_1» - вершкове, пломбір в шоколадній глазурі або ароматизованому покритті».

Отже, відповідно до зазначеної нормативної документації до основних видів морозива, а саме морозива молочного, вершкового і пломбіру без наповнювачів та з наповнювачами, без добавок та з добавками в глазурі або ароматизованому покритті, відноситься зокрема: морозиво «ІНФОРМАЦІЯ_1» - вершкове, пломбір у шоколадній глазурі або ароматизованому покритті».

Крім того, матеріали справи містять роздруківки статей з веб-сайтів щодо морозива під назвою «ІНФОРМАЦІЯ_1», які не містять конкретного виробника морозива «ІНФОРМАЦІЯ_1».

Також матеріали справи містять роздруківки з незалежного ресурсу - сайту «otzovik.com», відповідно до яких за пошуковим запитом на цьому веб-сайті «ІНФОРМАЦІЯ_1 мороженое» видає, зокрема, таке морозиво різних виробників, назва якого містить слово «ІНФОРМАЦІЯ_1», та відзиви про них: Мороженое Хладик « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; Мороженое Телочка «ІНФОРМАЦІЯ_1»; Мороженое Лимо «Львовский ІНФОРМАЦІЯ_1»; Мороженое пломбир Хладопром «ІНФОРМАЦІЯ_1 классический»; Мороженое Рудь «ІНФОРМАЦІЯ_1»; Мороженое Лимо «ІНФОРМАЦІЯ_1»; Мороженое Полярная сказка «ІНФОРМАЦІЯ_1»; Мороженое Винтерпром «ІНФОРМАЦІЯ_1»; Мороженое Ласка «ІНФОРМАЦІЯ_1»; Мороженое Полюс «ІНФОРМАЦІЯ_1»; Мороженое Ласунка «ІНФОРМАЦІЯ_1»; Мороженое Геркулес «ІНФОРМАЦІЯ_1 донецкий»; Мороженое Ласунка «Каштаны Лева»; Мороженое Своя Линия «ІНФОРМАЦІЯ_1»; Мороженое Луганскхолод «ІНФОРМАЦІЯ_1»; Мороженое пломбир Полтавахолод «ІНФОРМАЦІЯ_1 Полтавский»; Мороженое Три медведя «ІНФОРМАЦІЯ_1»; Мороженое эскимо Минский Хладокомбынат № 2 «ІНФОРМАЦІЯ_1»; Мороженое ПрАТ Хладопром «Золотой ІНФОРМАЦІЯ_1»; Мороженое Мушкетер «ІНФОРМАЦІЯ_1».

Відзиви споживачів (значна кількість відзивів) щодо морозива «ІНФОРМАЦІЯ_1», що містяться на зазначеному ресурсі, також свідчать про те, що назва морозива «ІНФОРМАЦІЯ_1» асоціюється у споживачів з певним видом морозива, з притаманними саме йому властивостями, а не з конкретним виробником. Крім того, зазначені відзиви свідчать про те, що споживачі добре обізнані з тим, що морозиво під назвою «ІНФОРМАЦІЯ_1» виробляється різними виробниками і обирають «ІНФОРМАЦІЯ_1» саме певного виробника серед інших за своїми особистими смаковими уподобаннями.

Судовим експертом у висновку від 29.10.2019 № 1288 зазначено, що вся наведена вище інформація щодо морозива, назва якого містить слово «ІНФОРМАЦІЯ_1», свідчить про те, що у споживачів та фахівців відповідної галузі виник стійкий асоціативний зв`язок між словом «ІНФОРМАЦІЯ_1» та певним видом морозива пломбір у шоколадній глазурі з притаманними йому властивостями, а також вказує на те, що споживачам відомо, що морозиво «ІНФОРМАЦІЯ_1» випускається в Україні різними виробниками, що також підтверджується висновками соціологічних досліджень, що містяться у матеріалах справи.

Крім того, матеріали справи містять роздруківку статті «Простое мороженое: экспертиза мороженого» з веб-сайту від 24.07.2019, в якій наведено результати тесту 11 торговельних марок морозива, проведеного у 2002 році Центром Незалежних Споживацьких Експертиз, у тому числі такі, як: «ІНФОРМАЦІЯ_1» - київський холодокомбінат № 2; «ІНФОРМАЦІЯ_1» - харківська компанія «Полюс»; «ІНФОРМАЦІЯ_1» - Хмельницький; «ІНФОРМАЦІЯ_1» - черкаська компанія «Юрія», що додатково свідчить про те, що морозиво «ІНФОРМАЦІЯ_1» випускалося та випускається різними виробниками, а також про те, що морозиво під назвою «ІНФОРМАЦІЯ_1» асоціюється з певним видом морозива з притаманними йому властивостями.

Крім зазначеного, матеріали справи містять такі листи-відповіді на адвокатські запити, а саме:

- лист від 01.07.2019 № 824 від АТ «Житомирський маслозавод», у якому зазначено, що AT «Житомирський маслозавод» у період з 01.05.2014 по 31.05.2017 використовувало знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_4 для позначення морозива на підставі Ліцензійних договорів, укладених з ПрАТ «Хладопром» (пізніше ТОВ «Хладопром»). 31.05.2017 року AT «Житомирський маслозавод» припинило використання знака для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_4 через недосягнення домовленості з власником знака. Також зазначено, що з метою збереження асортименту продукції AT «Житомирський маслозавод» було подано до ДП «Укрпатент» заявки для реєстрації знаків для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1 Поліський Білий» та «ІНФОРМАЦІЯ_1 Поліський Шоколадний»;

- лист ТОВ «Продюсерська компанія «Гармонія», відповідно до якого ТОВ «Лубенський молочний завод» здійснювало виробництво морозива «Лубенський ІНФОРМАЦІЯ_1» на підставі ліцензійного договору на використання знака з ТОВ «Продюсерська компанія «Гармонія»;

- лист від 05.07.2019 № 1913 від ПрАТ «Львівський холодокомбінат», у якому, зокрема, зазначено, що з 1997 року ВАТ «Львівський холодокомбінат» розпочало виробництво морозива «ІНФОРМАЦІЯ_1», яке виготовлялось по ТУ У 46.39.096-96 «Морозиво» від 01.04.1997 року та по ТУ У 14275901,015-96 «Мороженое со стабилизатором «Мейпроген» від 19.07.1996 року. Технічні умови, згідно з якими у вказані роки було розпочато виробництво морозива «ІНФОРМАЦІЯ_1», є нормативними документами, що підтвердило ДП «Всеукраїнський Державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів» (ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ») у своєму листі від 11.10.2018 № 20-57/322, зазначивши також, що виробництво товару «морозиво» у період 1990-2006 р.р. в Україні (УРСР) проводилося (тобто було регламентовано) за технічними умовами, які пройшли державну реєстрацію. Приблизно у 2002 році ПрАТ «Львівський холодокомбінат» почало також виготовляти й реалізовувати морозиво ескімо з назвою «ІНФОРМАЦІЯ_1 Львівський», виробництво якого, у свою чергу, було дозволено і закріплено за ВАТ «Львівський холодокомбінат» на нормативному рівні, а саме - відповідно до зміни № 3 до Технічних умов У 15.5-20016121.002.2002. У 2010 році ПрАТ «Львівський холодокомбінат» було розпочато виробництво морозива «ІНФОРМАЦІЯ_1 зі смаком ванілі», а станом на 2019 рік ПрАТ «Львівський холодокомбінат» здійснює також виробництво морозива «ІНФОРМАЦІЯ_1 зі Львова» та «Лімо-ІНФОРМАЦІЯ_1 зі смаком ванілі».

Матеріали справи містять також копію звіту про надання патентно-інформаційних послуг за договором від 01.02.2018 № 853/1, відповідно до якого після дати 22.02.1999, - дати подання заявки на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_4, в Україні, за результатами інформаційного пошуку щодо словесного позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» відносно товарів 30 класу МКТП по базі зареєстрованих знаків та по базі поданих заявок на реєстрацію в Україні знаків для товарів і послуг (за національною процедурою та Мадридською Угодою) виявлені такі тотожні та схожі позначення станом на 01.02.2018 - за національною процедурою та станом на 01.02.2018 - за Мадридською Угодою, а саме на дату проведення пошуку база зареєстрованих знаків та база поданих заявок на реєстрацію в Україні знаків для товарів і послуг містила 18 зареєстрованих знаків, що включають слово «ІНФОРМАЦІЯ_1», на ім`я 7 різних заявників та 27 заявок, що включають слово «ІНФОРМАЦІЯ_1» (діловодство по яких не припинено на зазначену дату), поданих трьома різними заявниками. Всі зазначені заявки подані після 22.02.1999 - дати подання заявки на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом № НОМЕР_4 та містять у переліку товарів такий товар, як «морозиво».

Судовим експертом вказано, що наведене свідчить про те, що у споживачів та фахівців відповідної галузі виник стійкий асоціативний зв`язок між словом «ІНФОРМАЦІЯ_1» та певним видом морозива пломбір у шоколадній глазурі з притаманними йому властивостями, а також вказано на те, що морозиво «ІНФОРМАЦІЯ_1» випускається в Україні різними виробниками.

Так, відповідно до наданих на дослідження експерту матеріалів справи виробництво морозива, назва якого містить слово «ІНФОРМАЦІЯ_1», після дати 22.02.1999 - дати подання заявки на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом № НОМЕР_4, - здійснюють або здійснювали принаймні такі українські виробники морозива: ТОВ «Хладопром»; ТОВ «Три Ведмеді»; ПАТ «Житомирський маслозавод»; ПрАТ «Львівський холодокомбінат»; ТОВ «Ласунка»; ЗАО «Геркулес»; ТОВ «Еліт»; ПОГ «АПВТ «Фірма Ласка»; ТОВ «АЖУР ФРОУЗЕН ФУД»; ТОВ «ТРОЯНДА-М»; ТзОВ «Полтавахолод»; ТОВ «Лубенський молочний завод»; ВАТ «Луганськхолод».

Крім того, у матеріалах справи містяться роздруківки фотографій упаковок морозива «ІНФОРМАЦІЯ_1» різних виробників (інформація з відкритих джерел), а саме:

- морозиво «ІНФОРМАЦІЯ_1» з ароматом ванілі глазуроване» ТМ «Ажур»;

- морозиво «ІНФОРМАЦІЯ_1» шоколадне глазуроване» ТМ «Ажур»; Морозиво «ІНФОРМАЦІЯ_1» з шоколадним смаком в глазурі» ТМ «Геркулес»;

- морозиво «ІНФОРМАЦІЯ_1» ванільне» ТМ «Королевское мороженое»;

- морозиво «ІНФОРМАЦІЯ_1» шоколадне» ТМ «Королевское мороженое»;

- морозиво «ІНФОРМАЦІЯ_1» з курагою в шоколадній глазурі» ТМ «Ласунка»;

- морозиво «ІНФОРМАЦІЯ_1 зі Львова» з шоколадним смаком» ТМ «Лімо»;

- морозиво «Лімо-ІНФОРМАЦІЯ_1» зі смаком ванілі» ТМ «Лімо»;

- морозиво ескімо «ІНФОРМАЦІЯ_1» Класичний» ТМ «Рудь»;

- морозиво ескімо «ІНФОРМАЦІЯ_1» шоколадний» ТМ «Рудь»;

- морозиво «ІНФОРМАЦІЯ_1» ТМ «Своя Лінія»;

- морозиво «ІНФОРМАЦІЯ_1» з какао» ТМ «Своя лінія»;

- морозиво «ІНФОРМАЦІЯ_1» Український морозиво шоколадне» ТМ «Троянда»;

- морозиво «ІНФОРМАЦІЯ_1» Український морозиво з ароматом ванілі глазуроване» ТМ «Троянда»;

- морозиво «ІНФОРМАЦІЯ_1 шоколадний» шоколадне в глазурі» ТМ «а1»;

- морозиво «ІНФОРМАЦІЯ_1» пломбір шоколадний в шоколадній глазурі» ТМ «Смак Дитинства».

З роздруківок фотографій вищезазначених упаковок морозива «ІНФОРМАЦІЯ_1» вбачається, що упаковки морозива різних виробників, назва якого містить слово «ІНФОРМАЦІЯ_1», відрізняються багатьма елементами, мають різне оформлення, слово «ІНФОРМАЦІЯ_1» має різні графічні виконання, до слова «ІНФОРМАЦІЯ_1» у назві можуть додаватися інші словесні елементи, такі як «Український», «Лімо», «Класичний», «зі Львова» тощо, на упаковках поряд із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » застосовується торговельна марка виробника морозива, яка саме і ідентифікує для споживача товар «морозиво «ІНФОРМАЦІЯ_1»» конкретного виробника з-поміж товарів «морозиво «ІНФОРМАЦІЯ_1»» інших виробників.

Також матеріали справи містять роздруківки з таких веб-сайтів виробників морозива «ІНФОРМАЦІЯ_1» (на яких розміщено зображення упаковок та інформацію щодо морозива «ІНФОРМАЦІЯ_1»):

-ТМ «Лімо»: морозиво «Лімо-ІНФОРМАЦІЯ_1» зі смаком ванілі, морозиво «ІНФОРМАЦІЯ_1 зі Львова» з шоколадним смаком у шоколадній глазурі, морозиво «ІНФОРМАЦІЯ_1 зі Львова» з шоколадним смаком;

-ТМ «Laska»: морозиво «Каштани Лева» з шоколадним смаком, морозиво «ІНФОРМАЦІЯ_1»;

-ТМ «Ласунка»: морозиво «Каштанчик»;

-ТМ «Рудь»: морозиво «ІНФОРМАЦІЯ_1» класичний, «ІНФОРМАЦІЯ_1» шоколадний;

-ТМ «Геркулес»: морозиво «ІНФОРМАЦІЯ_1 Донецький»;

-ТМ «Дригало»: морозиво «ІНФОРМАЦІЯ_1».

Крім зазначеного, матеріали справи містять роздруковані фотографії упаковок морозива «ІНФОРМАЦІЯ_1» різних виробників, придбані згідно з копією чека у магазині, а саме :

- морозиво «ІНФОРМАЦІЯ_1» з ароматом ванілі глазуроване, ТМ «Ажур». Вироблено на замовлення ТОВ «Ажур Фроузен Фуд»;

- морозиво «ІНФОРМАЦІЯ_1» шоколадне глазуроване, ТМ «Ажур». Вироблено на замовлення ТОВ «Ажур Фроузен Фуд»;

- морозиво «ІНФОРМАЦІЯ_1» класичний з шоколадним смаком у глазурі, ТМ «Геркулес». На упаковці зазначено: «Вироблено на замовлення ТВ «Наш продукт плюс». Адреса потужностей виробництва: (В) ПАТ «Полтавахолод», (Г) ПАТ «Львівський холодокомбінат»;

- морозиво «ІНФОРМАЦІЯ_1» з комбінованим складом сировини з курагою у шоколадній глазурі («Каштанчик»), ТМ «Ласунка». Виробник ТОВ «Ласунка», місце виробництва та пакування: ТОВ «Пінгвін».

- морозиво «Золотой ІНФОРМАЦІЯ_1» пломбір шоколадний у вершковій глазурі, ТМ «Хладик». Виробник: ТОВ «Хдадопром», ТОВ «ФМ Хладопром»;

- морозиво «Золотой ІНФОРМАЦІЯ_1» пломбір у вершковій глазурі, ТМ «Хладик». Виробник: ТОВ «Хдадопром», ТОВ «ФМ Хладопром».

При цьому матеріали справи містять копії ліцензійних договорів, складених між ТОВ «Хладопром» та Ліцензіатами про надання дозволу на використання знака для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_4.

Так, відповідно до цих договорів частина із зазначених вище виробників морозива, що містить у складі назви слово «ІНФОРМАЦІЯ_1», а саме: ПАТ «Житомирський маслозавод», ПОГ «АПВТ «Фірма Ласка», ТОВ «Ласунка» та ТОВ «АЖУР ФРОУЗЕН ФУД», у певний період часу використовували знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_4 за ліцензійною угодою з ТОВ «Хладопром». Причому ці договори мають такі терміни дії:

-ліцензіат ПАТ «Житомирський маслозавод» - з 01.05.2014 до 31.12.2016;

-ліцензіат ПОГ «АПВТ «Фірма Ласка» - з 02.06.2014 до 01.06.2015;

-ліцензіат ТОВ «Ласунка» - з 02.06.2014 до 01.06.2015;

-Ліцензіат ТОВ «АЖУР ФРОУЗЕН ФУД» - 01.01.2017 до 31.12.2018.

Отже, за ліцензією, виданою ТОВ «Хладопром», морозиво випускалось зазначеними виробниками тільки певний вказаний період часу.

Зокрема, судом встановлено, що з наявних у матеріалах справи копій етикеток вбачається, що позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» використовується всіма виробниками у різному вигляді, має різні шрифти і забарвлення, графічне виконання, наявні додаткові елементи, такі, наприклад, як «Класичний», «зі Львова», «Лімо», «Український» тощо, що в цілому відрізняється від знака для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_4; при цьому позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» на етикетках супроводжується знаками для товарів і послуг того чи іншого виробника, що у цілому унеможливлює виникнення у споживачів асоціації, що позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» застосовується виробниками на підставі дозволу ТОВ "Хладопром", оскільки інформація щодо того, що знак для товарів і послуг використовується по ліцензії ТОВ «Хладопром», на упакуваннях відсутня.

Судом також встановлено, що судовим експертом у висновку від 29.10.2019 № 1288 було вказано, що надання ТОВ «Хладопром» значної кількості ліцензій різним виробникам на використання знака для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_4 та відсутність доступної інформації для споживача на упакуваннях морозива «ІНФОРМАЦІЯ_1» про те, що знак використовується з дозволу та по ліцензії ТОВ «Хладопром», а також вказівки на те, що слово «ІНФОРМАЦІЯ_1» нанесене на ці упакування є зареєстрованим знаком для товарів і послуг, у свою чергу призвело до певного «розмивання» знака. Тобто навіть те морозиво «ІНФОРМАЦІЯ_1», яке випускалося іншими виробниками по ліцензії, виданій ТОВ «Хладопром», у споживачів не асоціювалося та не створювало зв`язок з власником знака, а саме ТОВ «Хладопром», а почало створювати асоціативний зв`язок з виробником, торговельна марка якого була проставлена на упакуванні морозива.

У результаті проведеного дослідження, судовий експерт дійшов таких висновків:

1. позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» після дати 22.02.1999 використовувалося в якості назви певного виду морозива пломбір у шоколадній глазурі, з притаманними саме йому властивостями, споживачами, працівниками відповідних галузей виробництва та торгівлі. При цьому у свідомості споживачів, фахівців відповідної галузі виробництва та торгівлі виник стійкий зв`язок між товаром - певний вид морозива пломбір у шоколадній глазурі, що має притаманні саме йому властивості, та позначенням «ІНФОРМАЦІЯ_1», яке використовується в якості його назви;

2. товар - певний вид морозива пломбір у шоколадній глазурі, що має притаманні саме йому властивості, на якому застосовується позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» в якості назви, випускається різними виробниками;

3. позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» відносно товару - певний вид морозива застосовується незалежними виробниками тривалий час.

Крім того, судом першої інстанції встановлено, що станом на дату прийняття рішення у даній справі у провадженні Печерського районного суду міста Києва перебуває справа № 755/3335/17 за позовом ТОВ «Фабрика морозива «Хладопром» до Міністерства та ОСОБА_1 , предметом якого є визнання недійсними свідоцтв України №№ НОМЕР_3, НОМЕР_2 на знаки для товарів і послуг з підстав захисту прав інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» за Свідоцтвом № НОМЕР_4.

ДЖЕРЕЛА ПРАВА Й АКТИ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ

ГПК України:

частина перша статті 13:

- судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін;

частина перша статті 73:

- доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

частина перша статті 74:

- кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень;

частина перша статті 76:

- належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування;

частина перша статті 77:

- обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування;

статті 86:

- суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів;

- жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також вірогідність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності;

- суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів);

частини перша, друга та четверта статті 300:

- переглядаючи у касаційному порядку судові рішення, суд касаційної інстанції в межах доводів та вимог касаційної скарги та на підставі встановлених фактичних обставин справи перевіряє правильність застосування судом першої чи апеляційної інстанції норм матеріального і процесуального права;

- суд касаційної інстанції не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати чи приймати до розгляду нові докази або додатково перевіряти докази;

- суд не обмежений доводами та вимогами касаційної скарги, якщо під час розгляду справи буде виявлено порушення норм процесуального права, які є обов`язковою підставою для скасування рішення, або неправильне застосування норм матеріального права.

ПОЗИЦІЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ

Оцінка аргументів учасників справи і висновків місцевого та апеляційного господарських судів

Причиною даного спору є питання щодо наявності правових підстав для припинення дії Свідоцтва № НОМЕР_4 внаслідок визнання позначення "ІНФОРМАЦІЯ_1" загальновживаним щодо товару класу 30 МКТП "морозиво", оскільки, як вважає позивач, після дати подання заявки на його реєстрацію позначення "ІНФОРМАЦІЯ_1" використовується як назва товару фахівцями відповідних галузей виробництва та споживачами, застосовується як назва одного і того ж товару великою кількістю виробників.

Відповідно до частини третьої статті 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» дія свідоцтва припиняється за рішенням суду у зв`язку з перетворенням знака в позначення, що стало загальновживаним як позначення товарів і послуг певного виду після дати подання заявки.

Згідно з частиною першою статті 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі: - невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони; - наявності у свідоцтві елементів зображення знака та переліку товарів і послуг, яких не було у поданій заявці;- видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

Суди попередніх інстанцій дійшли висновку, що внаслідок тривалого використання позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» відносно товару «морозиво» певного виду різними виробниками воно втратило можливість виконувати основну функцію торговельної марки, а саме відрізняти товар однієї особи-виробника від аналогічного товару іншої особи-виробника, через те, що виник стійкий асоціативний зв`язок між позначенням «ІНФОРМАЦІЯ_1» та певним видом морозива, а не з конкретним його виробником.

Не погоджуючись з рішеннями судів попередніх інстанцій, ТОВ "Хладопром" та ТОВ "Фабрика морозива Хладопром" посилались, зокрема, на приписи частини третьої статті 310 ГПК України, якими визначено, що підставою для скасування судового рішення та направлення справи на новий розгляд є також порушення норм процесуального права, на які посилається скаржник у касаційній скарзі, що унеможливило встановлення фактичних обставин, які мають значення для правильного вирішення справи, якщо:

1) суд не дослідив зібрані у справі докази, за умови висновку про обґрунтованість заявлених у касаційній скарзі підстав касаційного оскарження, передбачених пунктами 1, 2, 3 частини другої статті 287 цього Кодексу; або

2) суд розглянув у порядку спрощеного позовного провадження справу, яка підлягала розгляду за правилами загального позовного провадження; або

3) суд необґрунтовано відхилив клопотання про витребування, дослідження або огляд доказів або інше клопотання (заяву) учасника справи щодо встановлення обставин, які мають значення для правильного вирішення справи; або

4) суд встановив обставини, що мають суттєве значення, на підставі недопустимих доказів.

Водночас у рішенні Європейського суду з прав людини (далі - ЄСПЛ) у справі «Сутяжник проти Росії» зроблено висновок про те, що відступи від принципу правової визначеності виправдані лише у випадках необхідності при обставинах істотного і непереборного характеру, зокрема, відступ від цього принципу допустимий не в інтересах правового пуризму, а з метою виправлення помилки, що має фундаментальне значення для судової системи. Не може бути скасоване правильне по суті судове рішення та не може бути відступлено від принципу правової визначеності лише задля правового пуризму.

Під правовим пуризмом у практиці ЄСПЛ розуміється невідступне слідування вимогам процесуального закону при вирішенні питання щодо застосування чи скасування таких, що набрали законної сили, судових рішень без врахування того, чи призведе це у подальшому до реального, а не формального усунення допущених судових помилок; надмірно формальне, бюрократичне застосування правових норм й вчинення дій, що мають юридичне значення, безвідносне врахування їх доцільності, виходячи з обставин конкретної справи й необхідності забезпечення ефективного захисту прав, свобод та інтересів в цивільному або іншому судочинстві, що призводить до порушення права на справедливий судовий розгляд (рішення ЄСПЛ у справі «Салов проти України»).

Згідно з практикою ЄСПЛ при застосуванні процедурних правил варто уникати як надмірного формалізму, який буде впливати на справедливість процедури, так і зайвої гнучкості, яка призведе до нівелювання процедурних вимог, встановлених законом, та порушення принципу правової визначеності (рішення ЄСПЛ у справі «Волчлі проти Франції», «ТОВ «Фріда» проти України»).

Аналіз наведеного свідчить, що не може бути скасовано правильне по суті і законне судове рішення з мотивів порушення судом норм процесуального права, якщо це не призвело і не могло призвести до неправильного вирішення справи.

Згідно з частиною третьою статті 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (в редакції, чинній на момент звернення з позовною заявою) дія свідоцтва припиняється за рішенням суду у зв`язку з перетворенням знака в позначення, що стало загальновживаним як позначення товарів і послуг певного виду після дати подання заявки.

З урахуванням наведеного та з метою з`ясування обґрунтованості позовних вимог ТОВ "Три Ведмеді" за його позовом зі справи попередні судові інстанції мали встановити:

- тривалість та інтенсивність використання позначення "ІНФОРМАЦІЯ_1" різними юридичними особами;

- коли, в якому вигляді, на підставі яких документів та яким чином здійснювалось використання позначення "ІНФОРМАЦІЯ_1" іншими особами, територіальні межі такого використання та обсяги виробництва продукції із зазначенням позначення "ІНФОРМАЦІЯ_1" (як загалом, так і окремо кожним виробником);

- чи вчиняло ТОВ "Хладопром" відповідні дії, спрямовані на захист знака для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1" та усунення порушень використання іншими особами такого знака;

- чи здійснює ТОВ "Хладопром" дії, спрямовані на позиціювання позначення "ІНФОРМАЦІЯ_1" саме за ТОВ "Хладопром",

і тільки після цього зробити висновок щодо загальновживаності позначення "ІНФОРМАЦІЯ_1".

Крім того, судами не враховано й наявності рішення суду щодо визнання знака "ІНФОРМАЦІЯ_1" загальновідомим на не надано цій обставині належної оцінки.

Не з`ясувавши належним чином зазначених обставин, що входили до предмета доказування в даній справі, і, відповідно, не дослідивши пов`язаних з ними доказів, попередні судові інстанції припустилися порушення норм процесуально права, а саме:

- частин першої, третьої статті 86 ГПК України щодо оцінки доказів на основі, зокрема, всебічного і повного дослідження наявних у справі доказів, надання їм оцінки в цілому і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі;

- частини п`ятої статті 236 названого Кодексу стосовно ухвалення рішення на основі повно і всебічно з`ясованих обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні, з наданням оцінки всім аргументам учасників справи.

Водночас згідно з частиною другою статті 300 Господарського процесуального кодексу України суд касаційної інстанції не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати чи приймати до розгляду нові докази або додатково перевіряти докази.

Разом з тим, оскільки зазначене вище є підставою для скасування судових рішень та направлення справи № 910/6518/19 на новий розгляд до суду першої інстанції, зазначені у касаційних скаргах інші порушення судами попередніх інстанцій норм процесуального права не мають вирішального значення для розгляду цієї справи, а тому не потребують надання відповіді.

У справі "Трофимчук проти України" (№ 4241/03, §54, ЄСПЛ, 28 жовтня 2010 року) Європейський суд з прав людини також зазначив, що хоча пункт 1 статті 6 Конвенції зобов`язує суди обґрунтовувати свої рішення, це не може розумітись як вимога детально відповідати на кожен довід.

Висновки за результатами розгляду касаційної скарги

З урахуванням наведеного та відповідно до частини третьої статті 310 ГПК України прийняті по суті справи судові рішення підлягають скасуванню з передачею справи на новий розгляд до суду першої інстанції.

У новому розгляді справи судам слід врахувати викладене, встановити обставини, зазначені в цій постанові, дослідити пов`язані з ними докази і, надавши відповідним обставинам, доказам та доводам сторін належну правову оцінку, вирішити спір зі справи у згаданих частинах відповідно до закону.

За результатами нового розгляду має бути вирішено й питання щодо розподілу судових витрат зі справи.

Керуючись статтями 129, 300, 308, 310, 315, 317 Господарського процесуального кодексу України, Касаційний господарський суд

ПОСТАНОВИВ:

1. Касаційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "Хладопром" задовольнити частково.

2. Касаційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "Фабрика морозива Хладопром" задовольнити.

3. Рішення господарського суду міста Києва від 18.06.2020 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 08.10.2020 у справі № 910/6518/19 скасувати.

Справу передати на новий розгляд до господарського суду міста Києва.

Постанова набирає законної сили з моменту її прийняття, є остаточною і оскарженню не підлягає.

Суддя І. Булгакова

Суддя Б. Львов

Суддя В. Селіваненко