ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
УХВАЛА

про призначення експертизи

"27" січня 2021 р. Справа№ 910/4258/19

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Доманської М.Л.

суддів: Верховця А.А.

Пантелієнка В.О.

за участю секретаря судового засідання Чміль Я.Є. та представників учасників провадження у даній справі відповідно до протоколу судового засіданні від 27.01.2021 розглянувши матеріали апеляційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "ЗДРАВОФАРМ" на рішення господарського суду міста Києва від 02.10.2020 у справі №910/4258/19 (суддя Підченко Ю.О.) за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "ОМНІФАРМА Київ" до 1) Товариства з обмеженою відповідальністю "ФАРМАПАРТНЕР ЛТД" 2) Товариства з обмеженою відповідальністю "ЗДРАВОФАРМ", 3) Товариства з обмеженою відповідальністю "АНЕЛА" треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача: 1) ОСОБА_1 2) ОСОБА_2 про припинення порушення прав інтелектуальної власності
ВСТАНОВИВ:

Рішенням господарського суду міста Києва від 02.10.2020 у справі №910/4258/19, крім іншого, позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "ОМНІФАРМА Київ" задоволено повністю, припинено порушення прав інтелектуальної власності Товариства з обмеженою відповідальністю "ОМНІФАРМА Київ" на використання винаходу за патентом України №113442 шляхом заборони Товариству з обмеженою відповідальністю "ЗДРАВОФАРМ" використовувати винахід за патентом України №113442 у господарській діяльності, а саме: застосування такого продукту, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та введення його в цивільний оборот або зберігання такого продукту в зазначених цілях.

Не погоджуючись з вказаним рішенням суду першої інстанції у відповідній частині, Товариство з обмеженою відповідальністю "ЗДРАВОФАРМ" звернулось з апеляційною скаргою, в якій просить суд скасувати рішення господарського суду міста Києва від 02.10.2020 у справі №910/4258/19 в частині, яка стосується Товариства з обмеженою відповідальністю "ЗДРАВОФАРМ" та ухвалити нову постанову, якою відмовити у задоволенні позовних вимог Товариства з обмеженою відповідальністю "ОМНІФАРМА Київ" до Товариства з обмеженою відповідальністю "ЗДРАВОФАРМ", здійснити розподіл судових витрат.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 30.11.2020, крім іншого, відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю "ЗДРАВОФАРМ" на рішення господарського суду міста Києва від 02.10.2020 у справі №910/4258/19, розгляд апеляційної скарги призначено на 13.01.2021.

29.12.2020 через відділ забезпечення документообігу суду та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від представника Позивача та третіх осіб надійшов відзив на апеляційну скаргу.

26.01.2021 через відділ забезпечення документообігу суду та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від Товариства з обмеженою відповідальністю "ЗДРАВОФАРМ" надійшла заява, в якій надано пропозиції щодо експертних установ у разі призначення судом повторної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності. Відповідач-2 в заяві зазначає, що з урахуванням зазначеного ТОВ «ЗДРАВОФАРМ» просить суд, при постановлені ухвали про призначення повторної комісійної судової експертизи у справі №910/4258/ 19 доручити її проведення експертам ТОВ «Київська незалежна судово-експертна установа» або Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України.

27.01.2021 в судовому засіданні представником позивача та третіх осіб надані письмові пояснення щодо призначення повторної судової експертизи. Зазначено, що враховуючи той факт, що у Київському науково-дослідному інституті судових експертиз наявний лише один атестований судовий експерт за експертною спеціальністю - « 13.6. Дослідження, пов`язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями», а також відверте зловживання

ТОВ «Здравофарм» процесуальними правами під час розгляду справи в суді першої інстанції, які суттєво затягнули строки її розгляду, призначення судом повторної судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності за матеріалами даної справи №910/4258/19 Київському науково-дослідному інституту судових експертиз знову ж таки призведе до затягування розумних строків розгляду справи, що є порушенням ст. 41 Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності та ст. 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод. У випадку призначення судом повторної експертизи за матеріалами даної справи №910/4258/19, її проведення просив доручити Державному науково-дослідному експертно-криміналістичному центру МВС України (03170, м. Київ, вул. Велика Кільцева, 4) та поставити на вирішення повторної експертизи питання в тій самій редакції, що досліджувалося при проведені первинної експертизи по даній справі № 910/4258/19, а саме: «Чи використано в дієтичні добавці «НЕО СОРБ АКТИВ» (ТУ У 10.8-36458995- 012:2017) всю сукупність суттєвих ознак незалежних пунктів формули винаходу за патентом України № 113442 або ознаки, еквівалентні їм ?».

27.01.2021 в судовому засіданні представник скаржника та представник позивача та третіх осіб висловили свою думку щодо необхідності призначення повторної судової експертизи.

Заслухавши думку сторін щодо призначення повторної судової експертизи у даній справі, колегія суддів дійшла висновку про необхідність призначити повторну комісійну судову експертизу у сфері інтелектуальної власності у даній справі, з огляду на наступне.

Відповідно до ч.ч. 1-3 ст. 98 ГПК України висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному законодавством. Предметом висновку експерта може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань. Висновок експерта може бути наданий на замовлення учасника справи або на підставі ухвали суду про призначення експертизи.

Статтею 99 ГПК України встановлено, що суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов:

1) для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо;

2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів.

У разі необхідності суд може призначити декілька експертиз, додаткову чи повторну експертизу.

При призначенні експертизи судом експерт або експертна установа обирається сторонами за взаємною згодою, а якщо такої згоди не досягнуто у встановлений судом строк, експерта чи експертну установу визначає суд. З урахуванням обставин справи суд має право визначити експерта чи експертну установу самостійно. У разі необхідності може бути призначено декілька експертів для підготовки одного висновку (комісійна або комплексна експертиза).

Питання, з яких має бути проведена експертиза, що призначається судом, визначаються судом.

Частиною 2 статті 99 ГПК України передбачено право суду призначити додаткову або повторну судову експертизу, та у цих випадках слід виходити з такого.

Повторною визнається судова експертиза, у проведенні якої експерт досліджує ті ж самі об`єкти і вирішує ті ж самі питання, які досліджувалися і вирішувалися у первинній судовій експертизі. Нові об`єкти на дослідження повторної судової експертизи подаватися не можуть, так само як не можуть ставитися на її вирішення питання, які не розглядалися попередньою експертизою.

Повторна судова експертиза призначається з ініціативи суду або за клопотанням учасників процесу, якщо висновок експерта визнано необґрунтованим чи таким, що суперечить іншим матеріалам справи, або коли він викликає сумнів у його правильності, або за наявності істотного порушення норм, які регламентують порядок призначення і проведення експертизи. Повторну судову експертизу може бути призначено також, якщо є розходження у висновках кількох експертів і їх неможливо усунути шляхом одержання додаткових пояснень експертів у судовому засіданні. Повторну судову експертизу слід доручати іншому експерту (експертам).

В матеріалах справи наявний висновок експерта за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності, підготовленого для використання у господарській справі №910/4258/19 від 27.05.2019 за №2817 та який був складений ОСОБА_3 (свідоцтво № 1231 від 08.07.2011, видане на підставі рішення Центральної експертно-кваліфікаційної комісії при Міністерстві юстиції України) на замовлення ТОВ "ЗДРАВОФАРМ" (надалі - Висновок №2817). За результатом проведеного дослідження експертом було встановлено, що дієтична добавка "НЕО СОРБ АКТИВ" не виготовлена з використанням кожної ознаки, включеної до незалежного пункту формули винаходу за патентом №113442, або ознак еквівалентних їм. При цьому під час проведення дослідження, експертом, серед іншого, встановлено наступне:

- у описі до патенту №113442 зазначається, що зволожувачем є розчин сорбіту в очищеній воді. Для дієтичної добавки "НЕО СОРБ АКТИВ" зволожувачем виступає не розчин цукрової пудри у воді, а просто вода питна. З огляду на зазначене, експертом зроблено висновок, що у складі дієтичної добавки "НЕО СОРБ АКТИВ" відсутня допоміжна речовина, яка використовується для приготування зволожувача. Ознака незалежного пункту 1 формули винаходу за патентом України №113442 у дієтичній добавці «НеоСорб Акти» (далі - Ознака) не використана;

- використання у складі дієтичної добавки "НЕО СОРБ АКТИВ", в якості зволожувача питної води, а не розчину цукрової пудри, замість розчину сорбіту, призводить до досягнення іншого результату і не може вважатись еквівалентною заміною. Ознака не використана;

- використання цукрової пудри замість сорбіту не є використанням ідентичної еквівалентної ознаки. Кількість цукрової пудри у 34,5мас.% виходить за визначені формулою винаходу патентом України № 113442 межі для сорбіту 20-30мас.%. Ознака не використана.

Також в матеріалах справи наявний висновок експерта за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 24.12.2019 за № 150/19, що був складений на виконання ухвали суду від 12.06.2020 (надалі - Висновок №150/19). За результатом проведеного дослідження експертом було встановлено, що в дієтичній добавці "НЕО СОРБ АКТИВ" (ТУ У 10.8-2:2017) використана всю сукупність суттєвих ознак незалежних пунктів формули винаходу за патентом України - №113442 або ознак, еквівалентних їм. При цьому під час проведення дослідження, експертом, серед іншого, при порівнянні ознак незалежного пункту 1 винаходу за патентом України №113442 і дієтичної добавки "НЕО СОРБ АКТИВ" встановлено наступне:

- як допоміжну речовину, яку використовують для приготування зволожувача при виготовленні таблеток, ентеросорбент містить сорбіт, дієтична добавка "НЕО СОРБ АКТИВ" - цукрову пудру. Ознака еквівалента;

- сорбіт 20,00-30,00 - цукрова пудра 241,45 мг/табл. в перерахунку на мас.% складає (Ј41,45мгх 100%)/700 мг =34,5%. Ознака еквівалента.

Також, поряд із зазначеними висновками експертів, в матеріалах справи містяться:

1. Висновок фахівця у сфері технології фармацевтичного виробництва Тимченка А.Ю. від 17.02.2020 (надалі - Висновок фахівця), яким було проведено дослідження, за результатами якого встановлено, що відповідно до аналізу способів використання та функцій допоміжних речовин цукрової пудри і сорбіту у вказаних прикладах формула винаходу в описі за патентом України на винахід № 11344 та матеріали щодо добавки дієтичної "НЕО СОРБ АКТИВ" таблетки, встановлено, що сорбіт використовується у вигляді розчину, в той час як цукрова пудра використовується у вигляді сухої речовини та, при цьому, сорбіт виконує функцію зв`язувальної речовини, в той час як цукрова пудра виконує функцію наповнювача. Таким чином, з точки зору технології виробництва таблеток способи використання та функції сорбіту і цукрової пудри у складі фармацевтичних композицій (композиція, що зазначена в описі до патенту України на винахід № 113442 та добавка дієтична "НЕО СОРБ АКТИВ") не є еквівалентними;

2. Висновок спеціаліста про порівняння складу допоміжних речовин ентеросорбенту у вигляді таблеток від 07.07.2020, що був складений доктором фармацевтичних наук, професором ОСОБА_4 на прохання ТОВ "ОМНІФАРМА Київ" (надалі - Висновок спеціаліста), у якому, з огляду на проведене дослідження, експерт прийшов на наступних висновків на поставлені питання:

- вода не може бути присутньою у складі готового продукту, оскільки видаляється під час виробництва. Незважаючи на те, що під час виробництва дієтичної добавки "НЕО СОРБ АКТИВ" використовується суха цукрова пудра й лише потім додається вода питна, згідно з фізичними властивостями речовин, цукрова пудра розчиняється у воді, утворюючи розчин цукрової пудри. Тобто, під час виробництва дієтичної добавки "НЕО СОРБ АКТИВ" у складі проміжного продукту (таблеткова маса) є розчин цукрової пудри і відсутня вода;

- використання у складі ентеросорбенту розчину цукрової пудри, замість розчину сорбіту не призводить до досягнення різних технологічних результатів;

- використання цукрової пудри у 34,5 мас.% та використання кількості сорбіту у 20-30мас.% не призводить до досягнення різних технологічних результатів.

Так, судові експерти Петренко С.А. та Фоя О.А. прийшли до різних та протилежних висновків. Додаткові пояснення експертів, які були надані до суду першої інстанції, не усунули розходження у вищевикладених висновках цих експертів.

Проаналізувавши вищезазначені експертні висновки №2817 та №150/19, заслухавши пояснення представників сторін в судовому засіданні, колегія суддів прийшла до висновку, що вони є такими, що мають розходження та суперечать один одному, що є самостійною підставою для призначення повторної комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності, оскільки ці розходження не виявлось за можливе усунути шляхом одержання додаткових пояснень експертів.

Куруючись ч. 3 ст. 99 ГПК України, враховуючи, що сторони не дійшли згоди щодо експертної установи для проведення повторної судової експертизи, що підтверджується наданими поясненнями представників сторін, колегія суддів прийшла до висновку про доручення проведення повторної судової експертизи по справі №910/4258/19 Харківському науково-дослідному інституту судових експертиз імені Засл. проф. M.С. Бокаріуса .

Щодо суб`єктів понесення витрат, пов`язаних з проведенням судової експертизи, то, витрати, пов`язані з проведенням судової експертизи, під час судового розгляду має нести заінтересована сторона.

Відшкодування цих витрат за правилами ст. 129 ГПК України здійснюватиметься за наслідками вирішення спору по суті.

З урахуванням того, що повторну судову експертизу призначено за ініціативою суду, а також з огляду на вимоги законодавства України, суд вважає за необхідне покласти витрати, пов`язані з її проведенням, на позивача - Товариства з обмеженою відповідальністю "ОМНІФАРМА Київ", оскільки останній в своїх поясненнях від 27.01.2021 зазначив, що оплату вартості проведення експертизи гарантує та просить покласти на позивача.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 228 ГПК України у зв`язку з призначенням повторної судової експертизи апеляційне провадження у справі підлягає зупиненню.

Керуючись ст.ст. 99, 100, 107, 228, 234 Господарського процесуального кодексу України, Північний апеляційний господарський суд -

УХВАЛИВ:

1. Призначити у справі №910/4258/19 повторну судову комісійну експертизу об`єктів інтелектуальної власності.

2. Проведення судової експертизи доручити Харківському науково-дослідному інституту судових експертиз ім.Засл. проф. M.С. Бокаріуса, за адресою: 61000, м. Харків, вул. Золочівська, 8а.

3. Попередити судових експертів про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивого висновку (ст. 384 КК України) та відмову без поважних причини від виконання покладених на експерта обов`язків (ст. 385 КК України).

4. На вирішення експертної установи поставити наступне питання:

- Чи використано в дієтичній добавці "НЕО СОРБ АКТИВ" (ТУ У 10.8-2:2017) всю сукупність суттєвих ознак незалежних пунктів формули винаходу за патентом України №113442 або ознаки, еквівалентні їм?

5. Матеріали справи №910/15749/18 направити Харківському НДІ судових експертиз

ім. Засл. проф. M.С. Бокаріуса, за адресою: 61000, м. Харків, вул. Золочівська, 8а.

6. Зобов`язати Товариства з обмеженою відповідальністю "ОМНІФАРМА Київ" оплатити попередні витрати, пов`язані з проведенням судової експертизи, докази чого надати суду для залучення до матеріалів справи після поновлення апеляційного провадження для включення до складу судових витрат.

7. Зупинити апеляційне провадження у справі №910/4258/19 до повернення матеріалів даної справи з Харківського НДІ судових експертиз ім.Засл. проф. M.С. Бокаріусає.

8. Ухвалу надіслати сторонам у даній справі та Харківському НДІ судових експертиз

ім. Засл. проф. M.С. Бокаріуса , за адресою: 61000, м. Харків, вул. Золочівська, 8а.

Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення може бути оскаржено до Верховного Суду у випадках, у порядку та строк, передбачений ст.ст. 288-291 ГПК України.

Повний текст виготовлено 01.02.2021

Головуючий суддя М.Л. Доманська

Судді А.А. Верховець

В.О. Пантелієнко