РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

27.01.2021Справа № 910/14377/20
за позовом СІА "Емтеко Холдинг"

до відповідачів: 1) Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського

господарства України;

2) Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності"

про визнання протиправною відмови та зобов`язання вчинити дії

Суддя Зеленіна Н.І.

Секретар судового засідання Вовчик О.В.

Представники сторін: відповідно до протоколу судового засідання.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Господарським судом міста Києва розглядається справа за позовом СІА "Емтеко Холдинг" до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" про визнання протиправною відмову Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України у задоволенні заяви патентної повіреної Меліки І.Є. про часткову відмову від патенту на корисну модель № НОМЕР_1 та зобов`язання Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" внести зміни до Державного реєстру патентів України на корисні моделі щодо патенту України на корисну модель НОМЕР_1 шляхом викладення формули у редакції, запропонованій позивачем.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 25.09.2020 відкрито провадження у справі за правилами загального позовного провадження та призначено підготовче засідання на 20.10.2020.

15.10.2020 через відділ діловодства суду від Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України надійшов відзив на позовну заяву, у якому відповідач заперечує проти задоволення позовник вимог з підстав їх необґрунтованості та просить відмовити у задоволенні позовних вимог.

Протокольною ухвалою суду від 20.10.2020 долучено до матеріалів справи відзив на позов та відкладено підготовче засідання на 11.11.2020.

06.11.2020 через відділ діловодства суду від позивача надійшла відповідь на відзив, у якій позивач наводить аргументи на спростування заперечень відповідача. Також надійшло клопотання про заміну відповідача у справі.

Ухвалою суду від 11.11.2020 долучено до матеріалів справи відповідь на відзив, задоволено клопотання позивача та залучено до участі у справі у процесуальному статусі співвідповідача Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності", відкладено підготовче засідання на 02.12.2020.

02.12.2020 через відділ діловодства суду від Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" надійшов відзив на позовну заяву, у якому відповідач 2 заперечує проти позову.

Протокольною ухвалою від 02.12.2020 продовжено строк підготовчого провадження на 30 днів, відкладено підготовче засідання на 23.12.2020.

Протокольною ухвалою від 23.12.2020 долучено до матеріалів справи відповідь на відзив відповідача 2, закрито підготовче провадження та призначено справу до судового розгляду по суті на 27.01.2021.

У судовому засіданні 27.01.2021 суд заслухав вступне слово представника позивача, яка підтримувала позовні вимоги та просила позов задовольнити, та представника відповідачів, яка заперечувала проти задоволення позову та просила відмовити у задоволенні позову.

У судовому засіданні 27.01.2021 суд дослідив зібрані в матеріалах справи докази, заслухав пояснення представників сторін, як щодо дослідження доказів, так і по суті позовних вимог та заперечень проти позову.

У судовому засіданні 27.01.2021 проголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Розглянувши подані документи і матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об`єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, Господарський суд міста Києва

ВСТАНОВИВ:

Компанія СІА "Емтеко Холдинг" є власником патенту на корисну модель № НОМЕР_1 .

02.04.2020 компанія СІА "Емтеко Холдинг" звернулася до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України через Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності" (Укрпатент) із заявою про часткову відмову від Патенту на корисну модель через систему електронної взаємодії закладу експертизи.

Листом №13585/ПУ/20 від 14.04.2020 за результатами розгляду заяви стосовно часткової відмови від патенту України на корисну модель №13696 ДП "Український інститут інтелектуальної власності" повідомило позивача, що останньому необхідно надіслати заяву та оригінал довіреності у паперовому вигляд на поштову адресу.

22.04.2020 позивач надіслав на поштову адресу Укрпатента заяву про часткову відмову від Патенту.

Листом №18428/ПУ/20 від 26.05.2020, за результатами розгляду заяви позивача про часткову відмову від патенту України на корисну модель Укрпатент повідомило, що подана заява не може бути задоволено, з огляду на те, що викладені у заяві зміни не можуть розглядатися як часткова відмова від патенту на корисну модель.

Не погоджуючись аргументами Укрпатенту, викладеними у його листі від 26.05.2020, позивач звернувся із скаргою на ім`я в.о. Генерального директора Укрпатенту, у якій зазначив, що зміна обсягу правової охорони за рахунок додавання суттєвих ознак і є частковою відмовою від патенту, оскільки така зміна звужує обсяг патентної охорони. Також позивач наголосив, що Положення про Державний реєстр патентів України на корисні моделі, визначає, що у процесі ведення реєстру до нього вносяться відомості щодо зміни обсягу прав у разі часткової відмові від патенту.

Листом №Вих-8857/2020 від 07.07.2020 на лист позивача від 01.06.2020 стосовно незгоди з неможливістю задоволення заяви про часткову відмову від патенту України на корисну модель повідомлено, що висновок щодо неможливості задоволення заяви про часткову відмову від патенту є правомірним.

Позивач не погоджуючись із наведеним вище, вважаючи, що його права були порушені відповідачем 1, звернувся до суду за захистом порушеного права.

В обґрунтування позовних вимог позивач зазначає, що Законом України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" передбачено право власника патенту відмовитися повістю або частково від нього, не звужуючи при цьому обсяг своїх прав за патентом; окрім того, відмова та зміни, які бажає внести позивач до формули патенту призводять до зміни обсягу правової охорони щодо якого виданий патент на корисну модель, однак такі зміни полягають у зменшенні обсягу правової охорони патенту, а тому є правомірними.

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України та Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності", в свою чергу, заперечуючи проти позову зазначають, що доводи позивача є необґрунтованими та незаконними.

Оцінюючи подані докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об`єктивному розгляді в судовому засіданні всіх обставин справи в їх сукупності, суд дійшов висновку, що позовні вимоги не підлягають задоволенню, з огляду на наступне.

Відповідно до ст. 154 Господарського кодексу України відносини, пов`язані з використанням у господарській діяльності та охороною прав інтелектуальної власності, регулюються Господарським кодексом України та іншими законами. До відносин, пов`язаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, застосовуються положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України та іншими законами.

Частиною 1 ст. 418 Цивільного кодексу України (надалі -ЦК України) визначено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об`єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільним кодексом України та іншим законом.

Право інтелектуальної власності є непорушним відповідно до ч. 3 ст. 418 ЦК України. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

До об`єктів права інтелектуальної власності, відповідно до ч. 1 ст. 155 ГК України та ч. 1 ст. 420 ЦК України, зокрема, належать винаходи.

Відповідно до ст. 459 ЦК України, винахід вважається придатним для набуття права інтелектуальної власності на нього, якщо він, відповідно до закону, є новим, має винахідницький рівень і придатний для промислового використання. Об`єктом винаходу може бути продукт (пристрій, речовина тощо) або процес у будь-якій сфері технології. Законом можуть бути встановлені продукти та процеси, які не є придатними для набуття права інтелектуальної власності на них відповідно до цієї статті.

Набуття права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок засвідчується патентом. Обсяг правової охорони визначається формулою винаходу, корисної моделі, сукупністю суттєвих ознак промислового зразка (ст. 462 ЦК України).

Як встановлено судом, заяву про часткову відмову від патенту на корисну модель № НОМЕР_1 було подано 22.04.2020.

Таким чином, на дату подання заяви про часткову відмову від патенту на корисну модель № НОМЕР_1 чинною була редакція Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" в редакції Закону України від 05.12.2012 №5460-VI.

Відповідно до ч. 1 ст. 32 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" в редакції від 05.12.2012 (далі - закону), власник патенту в будь-який час може відмовитися від нього повністю або частково на підставі заяви, поданої до установи. Зазначена відмова набирає чинності від дати публікації відомостей про це в офіційному бюлетені установи.

Відповідно до ч. 5 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" в редакції від 05.12.2012, обсяг правової охорони, що надається, визначається формулою винаходу (корисної моделі). Тлумачення формули повинно здійснюватися в межах опису винаходу (корисної моделі) та відповідних креслень.

Формула корисної моделі за патентом НОМЕР_1 має наступний зміст:

"1. Флакон, заповнений рідкою дозованою формою лікарського засобу для парентерального застосування, що містить як активну діючу речовину едаравон або його фармацевтично прийнятні солі і допоміжні речовини (кислотний компонент, лужний компонент, антиоксидант, осмолярний агент та/або стабілізатор), причому флакон виготовлений зі скла, закритий кришкою, виготовленою з еластичного полімеру, кришка вкрита принаймні частково антиадгезивним покриттям.

2. Флакон за п. 1, який відрізняється тим, що виготовлений з боросилікатного скла.

3. Флакон за п. 1, який відрізняється тим, що кришка виготовлена з матеріалу, який є похідним каучуку або термопластом.

4. Флакон за п. 1, який відрізняється тим, що кришка вкрита антиадгезивним покриттям зі сторони, яка контактує з розчином едаравону або вкрита антиадгезивним покриттям повністю.

5. Флакон за п. 1, який відрізняється тим, що кришка вкрита принаймні частково антиадгезивним покриттям з оліхлоротрифлуоретилену (PCTFE), перфлуороалкоксіалкану (PFA), етилентетрафлуороетилену (ETFE), флуороетиленпропілену (FEP), перфлуорополіетеру (PFPE) або полівінілденфториду (PVDF).

6. Флакон за п. 1, який відрізняється тим, що при пакуванні використовують алюмінієвий ковпачок, що обтискає кришку флакона з метою герметизації ємності з розчином."

Обсяг правової охорони, що надається патентом і від якого власник патенту має право відмовитись частково, визначається виключно ознаками, включеними до незалежних та залежних пунктів формули корисної моделі.

У заяві про часткову відмову від патенту, позивач просив викласти формулу наступним чином:

"1. Флакон, заповнений рідкою дозованою формою лікарського засобу для парентерального застосування, що містить як активну діючу речовину едаравон або його фармацевтично прийнятні солі і допоміжні речовини (кислотний компонент, лужний компонент, антиоксидант, осмолярний агент та/або стабілізатор), причому флакон виготовлений зі скла, закритий кришкою, виготовленою з еластичного полімеру, який є похідним каучуку або термопластом, де кришка принаймні зі сторони, яка контактує з розчином едаравону вкрита антиадгезивним покриттям з оліхлоротрифлуоретилену (PCTFE), перфлуороалкоксіалкану (PFA), етилентетрафлуороетилену (ETFE), флуороетиленпропілену (FEP), перфлуорополіетеру (PFPE) або полівінілденфториду (PVDF).

2. Флакон за п. 1, який відрізняється тим, що виготовлений з боросилікатного скла.

3. Флакон за п. 1, який відрізняється тим, що при пакуванні використовують алюмінієвий ковпачок, що обтискає кришку флакона з метою герметизації ємності з розчином."

Позивач у відповіді на відзив зазначає: "Часткова відмова та зміни, які позивач бажає внести до формули патенту на корисну модель № НОМЕР_1 дійсно призводять до зміни обсягу правової охорони щодо якого видано патент на корисну модель, …".

Суд зазначає, що зміни формули корисної моделі, призводять виключно до зміни обсягу правової охорони, щодо якого виданий патент на корисну модель, з іншим обсягом, щодо якого патент не видавався, тобто, фактично, до заміни одного патенту на корисну модель іншим патентом з іншим обсягом правової охорони, а не до відмови від патенту частково у розумінні приписів ч. 5 ст. 6, ч. 1 ст. 32 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі".

Процедура внесення змін до формули корисної моделі врегульована п. 2.4., 2.5. Положення про Державний реєстр патентів України на корисні моделі.

Згідно п. 2.5. Положення, заява про повну або часткову відмову від патенту подається власником патенту і містить: обсяг прав, щодо яких здійснюється відмова в разі часткової відмови від патенту (деклараційного патенту); обсяг прав, що залишається (у разі часткової відмови від патенту (деклараційного патенту).

Відповідно до п. 7.1, 7.2 Правил складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України №22 від 22.01.2001 (далі - Правила), формула винаходу (корисної моделі) призначена для визначення обсягу правової охорони, яка надається патентом. Формула винаходу (корисної моделі) може бути одноланковою чи багатоланковою і включати відповідно один або декілька пунктів.

Відповідно до п. 7.3.2 Правил, незалежний пункт формули винаходу (корисної моделі) повинен стосуватися лише одного винаходу (однієї корисної моделі) або групи винаходів, заявлених як альтернатива. У незалежний пункт формули винаходу чи корисної моделі (або в кожний незалежний пункт формули, що характеризує групу винаходів) включають сукупність ознак, достатніх для досягнення технічного результату. Зазначена сукупність ознак визначає обсяг правової охорони.

Саме формула корисної моделі визначає обсяг правової охорони запатентованого пристрою, а тому зміна ознак корисної моделі по суті призводить до зміни обсягу правової охорони.

Як вбачається з матеріалів справи, позивач мав намір частково відмовитися від патенту шляхом виключення частини ознак залежного пункту формули та внесення цих ознак до незалежного пункту формули, а також додавання залежних пунктів до незалежних пунктів формули.

Окрім того, як вбачається з долученого висновку експерта №1309 від 15.10.2020, за результатами експертного дослідження експерт дійшов висновку, що часткова відмова від прав шляхом виключення частини ознак п. 4 формули та внесення цих ознак до незалежного п. 1 формули, а також додавання залежних пунктів 3 та 5 формули до незалежного пункту формули корисної моделі не призводять до зміни (збільшення) обсягу правової охорони патенту на корисну модель № НОМЕР_1 ; часткова відмова від прав шляхом виключення частини ознак п. 4 формули та внесення цих ознак до незалежного п. 1 формули, а також додавання залежних пунктів 3 та 5 формули до незалежного пункту формули корисної моделі призводить до зміни (збільшення) обсягу правової охорони патенту на корисну модель НОМЕР_1.

Таким чином, матеріалами справи підтверджено, що в даному випадку мало місце зміна обсягу правової охорони патенту на корисну модель.

За приписами Закону обсяг правової охорони, що надається патентом і від якого власник патенту має право відмовитись частково, визначається виключно ознаками, включеними до незалежних та залежних пунктів формули корисної моделі.

Саме формула корисної моделі визначає обсяг правової охорони, що надається патентом, а тому зміна формули корисної моделі по суті призводить до зміни обсягу правової охорони, що не передбачено законодавством України, яке було чинне на момент винесення спірної відмови Міністерством.

Зміна (зокрема, додавання або виключення) окремих ознак з пунктів формули, а не виключення цілісних пунктів, призводить до зміни обсягу правової охорони, а не до відмови від патенту частково.

Таким чином, суд дійшов висновку, що часткова відмова позивача від патенту мала б наслідком зміну обсягу правової охорони, що не передбачено чинним, на час винесення відмови, законодавством, а тому висновок щодо неможливості задоволення заяви про часткову відмову від патенту є правомірним, а позовні вимоги у цій частині задоволенню не підлягають.

Відповідно до пунктів 2, 3 рішення Конституційного Суду України щодо офіційного тлумачення положення ч. 1 ст. 58 Конституції України від 09.02.1999 (справа про зворотню дію в часі законів та інших нормативно-правових актів) за загальновизнаним принципом права, закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі. Цей принцип закріплений у ч. 1 ст. 58 Конституції України, за якою дію нормативно-правового акта в часі треба розуміти так, що вона починається з моменту набрання цим актом чинності і припиняється з втратою ним чинності, тобто до події, факту застосовується той закон або інший нормативно-правовий акт, під час якого вони настали або мали місце.

З огляду на зазначене, при вирішенні спору судом застосовувалося законодавство, чинне на час виникнення спірних правовідносин.

Щодо вимоги позивача до Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" зобов`язання внести зміни до Державного реєстру патентів України на корисні моделі щодо патенту України на корисну модель НОМЕР_1, суд зазначає наступне.

Суд зазначає, що у даному випадку внесення змін до Державного реєстру патентів України є похідною процедурою після визнання незаконною відмови у внесенні таких змін.

Позовна вимога про зобов`язання відповідача 2 внести зміни до Державного реєстру патентів України на винаходи шляхом внесення відомостей про часткову відмову від патенту задоволенню не підлягає, оскільки суд вважає, що зазначена вимога є похідною від первісної вимоги, у задоволенні якої судом відмовлено.

Отже, на підставі викладеного вище суд дійшов висновку про відмову у задоволенні позовних вимог у повному обсязі у зв`язку з їх недоведеністю та необґрунтованістю.

Статтею 74 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається, як на підставу своїх вимог та заперечень.

Відповідно до ст. 76, 77 Господарського процесуального кодексу України, належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Статтею 79 Кодексу передбачено, що наявність обставини, на яку сторона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, вважається доведеною, якщо докази, надані на підтвердження такої обставини, є більш вірогідними, ніж докази, надані на її спростування. Питання про вірогідність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.

Відповідно до ч. 1 ст. 129 Господарського процесуального кодексу України судовий збір покладається у спорах, що виникають при виконанні договорів та з інших підстав, - на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Керуючись ст. 2, 74, 76-80, 129, 236-242 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд міста Києва

ВИРІШИВ:

1. у задоволенні позову СІА "Емтеко Холдинг" до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" про визнання протиправною відмови та зобов`язання вчинити дії - відмовити повністю.

На рішення може бути подано апеляційну скаргу протягом 20 днів з дня підписання повного тексту.

Рішення суду набирає законної сили у порядку і строки, передбачені ст. 241 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст рішення складено 05.02.2021 р.

Суддя Н.І. Зеленіна