РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

27.01.2021Справа № 910/12888/20
за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Сіті Кепітал"

до відповідачів: 1. Міністерства розвиту економіки, торгівлі та сільського господарства України;

2. Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності"

про визнання дій протиправними та зобов`язання вчинити дії

Суддя Зеленіна Н.І.

Секретар судового засідання Вовчик О.В.

Представники сторін: відповідно до протоколу судового засідання.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Господарським судом міста Києва розглядається справа за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Сіті Кепітал" до Міністерства розвиту економіки, торгівлі та сільського господарства України, Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" про:

- визнання протиправними дії Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України щодо відмови у публікації в офіційному бюлетені "Промислова власність" та внесенні змін до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомостей про передачу права власності на знаки для товарів і послуг по свідоцтвам України №201112 від 25.06.2015 та №211559 від 25.04.2016;

- зобов`язання ДП "Український інститут інтелектуальної власності" опублікувати в офіційному бюлетені "Промислова власність" та внести до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомості про передачу права власності на знак, засвідчений свідоцтвом України №201112 від 25.06.2015, на ім`я Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Сіті Кепітал", із зазначенням реквізитів пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду "Бравіс" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Сіті Кепітал";

- зобов`язання ДП "Український інститут інтелектуальної власності" опублікувати в офіційному бюлетені "Промислова власність" та внести до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомості про передачу права власності на знак, засвідчений свідоцтвом України №211559 від 25.04.2016, на ім`я Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Сіті Кепітал", із зазначенням реквізитів пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду "Бравіс" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Сіті Кепітал".

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 31.08.2020 відкрито провадження у справі за правилами загального позовного провадження та призначено підготовче засідання на 23.09.2020.

21.09.2020 через відділ діловодства суду від Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України надійшов відзив на позов, у якому відповідач 1 заперечує проти задоволення позову.

Протокольною ухвалою суду від 23.09.2020 відкладено підготовче засідання на 20.10.2020.

13.10.2020 через відділ діловодства суду від позивача надійшла відповідь на відзив, у якій позивач наводить аргументи на спростування заперечень відповідача.

Протокольною ухвалою від 20.10.2020 долучено до матеріалів справи відзив від 21.09.2020, відповідь на відзив від 13.10.2020, відкладено підготовче засідання на 11.11.2020.

29.10.2020 від позивача надійшло клопотання про залучення до участі у справі співвідповідача.

Ухвалою суду від 11.11.2020 продовжено строк підготовчого провадження, залучено до участі у справі в якості співвідповідача ДП "Український інститут інтелектуальної власності", відкладено підготовче засідання на 02.12.2020.

18.11.2020 через відділ діловодства суду від позивача надійшла заява про зміну предмета позову.

Протокольною ухвалою суду від 02.12.2020 прийнято заяву позивача про зміну предмета позову від 18.11.2020, відкладено підготовче засідання на 23.12.2020.

03.12.2020 у судовому засіданні представником ДП "Український інститут інтелектуальної власності" подано відзив на позовну заяву.

Протокольною ухвалою суду від 23.12.2020 закрито підготовче провадження та призначено справу до судового розгляду по суті на 27.01.2021.

Протокольною ухвалою суду від 08.12.2020 відкладено судове засідання на 12.01.2020.

У судовому засіданні 27.01.2021 суд заслухав вступні слова представника позивача, яка підтримувала позовні вимоги та просила задовольнити позов, та представника відповідачів, яка заперечувала проти задоволення позову.

У судовому засіданні 27.01.2021 суд дослідив зібрані в матеріалах справи докази, заслухав пояснення представників сторін, як щодо дослідження доказів, так і по суті позовних вимог та заперечень проти позову.

У судовому засіданні 27.01.2021 проголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Розглянувши подані документи і матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об`єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, Господарський суд м. Києва

ВСТАНОВИВ:

17.12.2019 між Товариством з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Сіті Кепітал", яке діяло від власного імені, в інтересах та за рахунок активів Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду "Бравіс" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Сіті Кепатіл", як правонаступником, та Житлово-будівельним кооперативом "Житловий комплекс Лісовий квартал", як правовласником, був укладений договір про передачу права на знак для товарів і послуг "Зелений квартал Житловий комплекс" (договір 1), яке посвідчується свідоцтвом України №201112 від 25.06.2015.

Також, 17.12.2019 між Товариством з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Сіті Кепітал", яке діяло від власного імені, в інтересах та за рахунок активів Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду "Бравіс" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Сіті Кепатіл", як правонаступником, та Житлово-будівельним кооперативом "Житловий комплекс Лісовий квартал", як правовласником, був укладений договір про передачу права на знак для товарів і послуг "Лісовий квартал Житловий комплекс" (договір 2), яке посвідчується свідоцтвом України №211559 від 25.04.2016.

Відповідно до умов договорів, Житлово-будівельний кооператив "Житловий комплекс Лісовий квартал", як правовласник, за плату передав усі права на знаки для товарів і послуг по свідоцтвам України №201112, №211559 Товариству з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Сіті Кепітал", яке діє від власного імені, в інтересах та за рахунок активів Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду "Бравіс" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Сіті Кепатіл", як правонаступнику, а останній приймає від правовласника всі права на знаки для товарів і послуг стосовно всіх товарів і послуг, для яких зареєстровано зазначені знаки, як вони викладені у вищезазначених свідоцтвах. Договори набувають чинності між правовласником та правонаступником з дати підписання.

Як вбачається з акту прийому-передачі до договору про передачу права від 17.12.2019, цим актом сторони засвідчують, що правовласник передав, а правонаступник прийняв знак для товарів і послуг "Зелений квартал Житловий комплекс" (свідоцтво №201112 від 25.06.2015); підписанням цього акту сторони підтверджують перехід всіх прав власника на знак для товарів і послуг до правонаступника, а також підтверджують передачу правовласником всіх документів, які посвідчують вищезазначені права.

Також, як вбачається з акту прийому-передачі до договору про передачу права від 17.12.2019, цим актом сторони засвідчують, що правовласник передав, а правонаступник прийняв знак для товарів і послуг "Лісовий квартал Житловий комплекс" (свідоцтво №211559 від 25.04.2016); підписанням цього акту сторони підтверджують перехід всіх прав власника на знак для товарів і послуг до правонаступника, а також підтверджують передачу правовласником всіх документів, які посвідчують вищезазначені права.

31.03.2020 позивач звернувся до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України із заявами за вх. №ППП/533-20 від 03.04.2020 та за вх. №ППП532-20 від 01.04.2020) про внесення змін до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо передачі права власності на знаки №201112, №211559, та опублікування відповідних відомостей в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Листом за вих. №2311-12/34309-07 від 02.06.2020 позивачу було відмовлено у реєстрації передачі права власності позивачу, як новому правовласнику та повернуто подані документи.

Як вбачається з листа від 02.06.2020, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України розглянувши документи, що повторно надійшли для публікації в офіційному бюлетені "Промислова власність" та внесення до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомостей про передачу права власності на знаки для товарів і послуг по свідоцтвам України №201112, №211559, повідомило, що відповідно до поданих документів правонаступник власника свідоцтв - це пайовий фонд, який не є юридичною особи, а відтак, відповідно до п. 3.4., 3.5. розділу 3 Інструкції про подання, розгляд, публікацію і внесення до реєстрів відомостей про передачу права власності на знак для товарів і послуг та видачу ліцензії на використання знака для товарів і послуг, надіслані документи було повернуто, як такі, що не відповідають вимогам чинного законодавства.

Вважаючи, що відмова Міністерства є протиправною, позивач звернувся до суду за захистом порушеного права.

В обґрунтування позовних вимог позивач зазначає, що стороною договору є позивач, який при укладенні діяв від власного імені, в інтересах та за рахунок коштів пайового фонду; дії Міністерства порушують права позивача, які останній має у зв`язку з набуттям відповідного статусу правовласника; а також позивач зазначає, що Міністерством надавалася оцінка договорам про передачу права власності, що не входить до компетенції останнього.

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України в свою чергу, заперечуючи проти позову зазначає, що доводи позивача є необґрунтованими та незаконними.

Оцінюючи подані докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об`єктивному розгляді в судовому засіданні всіх обставин справи в їх сукупності, суд дійшов висновку, що позовні вимоги підлягають задоволенню, з огляду на наступне.

Відповідно до п. 1, 8, 10 ч. 1 ст. 1 Закону України "Про інститути спільного інвестування", інститут спільного інвестування - це корпоративний або пайовий фонд; активи інституту спільного інвестування - сформована за рахунок коштів спільного інвестування сукупність майна, корпоративних прав, майнових прав і вимог та інших активів, передбачених законами та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (Комісія); інвестиційний сертифікат - цінний папір, емітентом якого є компанія з управління активами пайового інвестиційного фонду (далі - пайовий фонд) та який засвідчує право власності учасника пайового фонду на частку в пайовому фонді та право на отримання дивідендів (для закритого пайового фонду).

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 41 зазначеного закону, пайовий фонд - сукупність активів, що належать учасникам такого фонду на праві спільної часткової власності, перебувають в управлінні компанії з управління активами та обліковуються нею окремо від результатів її господарської діяльності. Пайовий фонд не є юридичною особою і не може мати посадових осіб.

Пайовий фонд створюється компанією з управління активами. Емітентом інвестиційних сертифікатів пайового фонду є компанія з управління активами такого фонду (ч. 1, 4 ст. 42 закону).

Відповідно до ч. 2, 3 ст. 43 Закону України "Про інститути спільного інвестування", укладаючи договори за рахунок активів пайового фонду, компанія з управління активами діє від свого імені в інтересах пайового фонду з обов`язковим зазначенням у таких договорах реквізитів фонду. Активи пайового фонду, в тому числі нерухоме майно, цінні папери і депозити, реєструються в установленому порядку на ім`я компанії з управління активами з обов`язковим зазначенням реквізитів такого фонду.

Відповідно до ч. 1, 6 ст. 63 зазначеного закону, компанія з управління активами - господарське товариство, створене відповідно до законодавства у формі акціонерного товариства або товариства з обмеженою відповідальністю, яке провадить професійну діяльність з управління активами інституційних інвесторів на підставі ліцензії, що видається Комісією. Компанія з управління активами здійснює управління активами інституту спільного інвестування. У відносинах з третіми особами компанія з управління активами пайового фонду повинна діяти від власного імені, в інтересах учасників такого фонду та за його рахунок або в разі недостатності коштів фонду - за власний рахунок.

Таким чином, компанія з управління активами є господарським товариством, діяльність якої полягає у керуванні певним майном, яке вважається майном інвестиційного фонду, а також коштами, які також є коштами інвестиційного фонду. Діяльність компанії з управління активами завжди здійснюється в інтересах фонду, який складається із активів, що належать інвесторам, але знаходяться в управлінні компанії з управління активами та обліковуються окремо від активів керуючої компанії.

Відповідно до ст. 328 Цивільного кодексу України, право власності набувається на підставах, що не заборонені законом, зокрема із правочинів. Право власності вважається набутим правомірно, якщо інше прямо не випливає із закону або незаконність набуття права власності чи необґрунтованість активів, які перебувають у власності, не встановлені судом.

Відповідно до ст. 239 Цивільного кодексу України, правочин, вчинений представником, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов`язки особи, яку він представляє.

Відповідно до ч. 1 ст. 494 Цивільного кодексу України, набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом.

Судом встановлено, що предметом договорів є перехід майнових прав інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг по свідоцтвам України №201112, №211559.

Відповідно до ч. 7 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", власник свідоцтва може передавати будь-якій особі виключні майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг на підставі договору.

Пунктом 1 розділу 2 "Положення про склад та структуру активів інституту спільного інвестування", затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.09.2013 №1753, передбачено, що активи інститутів спільного інвестування можуть складатися в тому числі з майнових прав.

Таким чином, суд приходить до висновку, що майнові права інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг згідно свідоцтв України №201112, №211559 є майном інституту спільного інвестування - Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду "Бравіс" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Сіті Кепатіл".

Сторона договору про передачу права власності на торговельну марку має право на інформування невизначеного кола осіб про передачу права власності на торговельну марку або видачу ліцензії на використання торговельної марки. Таке інформування здійснюється шляхом публікації в Бюлетені відомостей в обсязі та порядку, встановлених Національним органом інтелектуальної власності з одночасним внесенням їх до Реєстру.

З вказаної норми вбачається, що внесення до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомостей про передачу права власності на торговельну марку є правом сторони договору. Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 12 Цивільного кодексу України особа здійснює свої цивільні права вільно, на власний розсуд.

Відповідно до ст. 420 Цивільного кодексу України та ст. 155 Господарського кодексу України, до об`єктів права інтелектуальної власності, зокрема, належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг).

Статтею 432 Цивільного кодексу України передбачено, що кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого права інтелектуальної власності відповідно до статті 16 цього Кодексу.

Статтею 16 Цивільного кодексу України передбачено, що кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу. Способом захисту цивільних прав та інтересів може бути визнання права.

Суб`єкт прав інтелектуальної власності, права якого порушено, має право вимагати визнання та поновлення своїх прав, та вчиняти інші дії, передбачені законодавством.

Відповідно до ст. 20 Цивільного кодексу України, право на захист особа здійснює на свій розсуд.

Набуття права власності компанією з управління активами на будь-яке майно, незалежно від його виду, здійснене від імені фонду, яким керує компанія, та за рахунок коштів фонду, означає, що таке майно має обліковуватись як майно, що належить фонду, однак, оскільки фонд не є юридичною особою, а є лише сукупністю активів, фонд набуває цивільні права та обов`язки через керуючу компанію шляхом посилання на те, що правочин здійснюється керуючою компанією від імені та в інтересах відповідного фонду.

Майно, яке придбано за рахунок коштів фонду та від його імені, не може обліковуватись як майно, що належить керуючій компанії.

Здійснення реєстрації права власності на знаки для товарів і послуг позивачем без посилання на те, що позивач набув право власності від імені закритого недиверсифікованого венчурного пайового інвестиційного фонду, означає, що право власності не виникло ані у позивача (оскільки договори про передачу права власності на знаки для товірів і послуг було укладено за рахунок фонду), ані у фонду, оскільки найменування фонду не міститься у відомостях державного реєстру.

Беручи до уваги вищевикладене, суд відхиляє доводи відповідачів щодо того, що подані документи для реєстрації права власності на знаки для товарів і послуг за позивачем із зазначенням реквізитів пайового фонду не відповідають вимогам Інструкції, оскільки судом встановлено, що зазначення реквізитів пайового фонду, за рахунок якого компанія з управління активами набула права власності на знаки для товарів і послуг не суперечить чинному законодавству.

Крім того, 14.10.2020 набрав чинності Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо створення національного органу інтелектуальної власності", яким внесені зміни, зокрема, до Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" та створено національний орган інтелектуальної власності (НОІВ).

Відповідно до ч. 1 ст. 21 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", функції НОІВ виконує юридична особа публічного права (державна організація), утворена центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, та визначена Кабінетом Міністрів України.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України "1267-р від 13.10.2020 "Про Національний орган інтелектуальної власності" встановлено, що Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності" виконує функції НОІВ.

Відповідно до ч. 2 ст. 21 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", до владних повноважень, делегованих НОІВ, належить зокрема, опублікування офіційних відомостей про торговельні марки та подані заявки на торговельні марки у Бюлетені, ведення Реєстру та Бази даних заявок, внесення до Реєстру відомостей, надання витягів та виписок в електронній та (або) паперовій формі.

Враховуючи викладене, суд дійшов висновку що позивачем правильно визначено Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності" відповідачем за позовними вимогами про внесення змін до реєстру.

Так, для того, щоб право на доступ до суду було ефективним, особа повинна мати чітко визначену та дієву можливість оскаржити подію, яка, на її думку, порушує її права й охоронювані законом інтереси (аналогічна правова позиція викладена у постанові Верховного Суду від 28.05.2020 у справі № 910/7164/19).

Статтею 74 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається, як на підставу своїх вимог та заперечень.

Відповідно до ст. 76, 77 Господарського процесуального кодексу України, належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Статтею 79 Кодексу передбачено, що наявність обставини, на яку сторона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, вважається доведеною, якщо докази, надані на підтвердження такої обставини, є більш вірогідними, ніж докази, надані на її спростування. Питання про вірогідність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.

Таким чином, виходячи з меж заявлених позовних вимог, системного аналізу положень чинного законодавства України та матеріалів справи, суд дійшов висновку про те, що позовні вимоги Товариством з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Сіті Кепітал" є доведеними, обґрунтованими, такими, що відповідають фактичним обставинам справи і не спростовані належним чином і у встановленому законом порядку відповідачами, а відтак підлягають задоволенню.

Відповідно до ст. 129 Господарського процесуального кодексу України, судовий збір покладається на відповідача 1, оскільки порушення прав позивача спричинено протиправними діями відповідача 1.

Керуючись ст. 2, 74, 76-80, 129, 236-242 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва

ВИРІШИВ:

1. Позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Сіті Кепітал" - задовольнити повністю.

2. Визнати протиправними дії Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України щодо відмови у публікації в офіційному бюлетені "Промислова власність" та внесенні змін до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомостей про передачу права власності на знаки для товарів і послуг по свідоцтвам України №201112 від 25.06.2015 та №211559 від 25.04.2016.

3. Зобов`язати Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності" (01601, м. Київ, вул. Глазунова, буд. 1, код ЄДРПОУ - 31032378) опублікувати в офіційному бюлетені "Промислова власність" та внести до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомості про передачу права власності на знак, засвідчений свідоцтвом України №201112 від 25.06.2015, на ім`я Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Сіті Кепітал" (01001, м. Київ, Спортивна площа, буд. 1-А, код ЄДРПОУ - 33302670), із зазначенням реквізитів пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду "Бравіс" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Сіті Кепітал" (код ЄДРІСІ - 23300289).

4. Зобов`язати Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності" (01601, м. Київ, вул. Глазунова, буд. 1, код ЄДРПОУ - 31032378) опублікувати в офіційному бюлетені "Промислова власність" та внести до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомості про передачу права власності на знак, засвідчений свідоцтвом України №211559 від 25.04.2016, на ім`я Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Сіті Кепітал" (01001, м. Київ, Спортивна площа, буд. 1-А, код ЄДРПОУ - 33302670), із зазначенням реквізитів пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду "Бравіс" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Сіті Кепітал" (код ЄДРІСІ - 23300289).

5. Стягнути з Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (01008, м. Київ, вул. Михайла Грушевського, буд. 12/2, код ЄДРПОУ - 37508596) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Сіті Кепітал" (01001, м. Київ, Спортивна площа, буд. 1-А, код ЄДРПОУ - 33302670) 6 306 (шість тисяч триста шість) грн - витрат по сплаті судового збору.

Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

На рішення може бути подано апеляційну скаргу протягом 20 днів з дня підписання повного тексту.

Рішення суду набирає законної сили у порядку і строки, передбачені ст. 241 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст рішення складено 05.02.2021 р.

Суддя Н.І. Зеленіна