ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
УХВАЛА

про зупинення провадження у справі

"03" лютого 2021 р. Справа№ 910/9610/18

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Доманської М.Л.

суддів: Полякова Б.М.

Пантелієнка В.О.

розглянувши клопотання експерта Дорошенко О.Ф.

за апеляційною скаргою Міністерства економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства України (попередня назва - Міністерства економічного розвитку і торгівлі України)

на рішення господарського суду м. Києва від 03.06.2019

у справі № 910/9610/18

за позовом Дочірнього підприємства "Кондитерська корпорація "РОШЕН"

до відповідач-1: Міністерства економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства України (попередня назва - Міністерства економічного розвитку і торгівлі України)

до відповідача-2: Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності"

про визнання права власності на знак для товарів і послуг

ВСТАНОВИВ:

Рішенням господарського суду міста Києва від 03.06.2019 у справі №910/9610/18 позов задоволено, вирішено інші процесуальні питання.

Не погоджуючись з вказаним рішенням суду першої інстанції, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України звернулося до Північного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, у якій просить суд скасувати рішення господарського суду міста Києва від 03.06.2019 у справі №910/9610/18, ухвалити нове рішення, яким у задоволенні позовних вимог Дочірнього підприємства "Кондитерська корпорація "РОШЕН" відмовити повністю, судові витрати стягнути з Дочірнього підприємства "Кондитерська корпорація "РОШЕН".

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 28.10.2019, крім іншого, призначено у справі №910/9610/18 повторну судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності. На вирішення експерта поставлено наступні питання: чи мало розрізняльну здатність позначення за заявкою №m 201710458 на дату подання заявки - 13.05.2017, та чи набуло розрізняльної здатності внаслідок його використання Дочірнім підприємством "Кондитерська корпорація "РОШЕН"? чи є позначення за заявкою №m 201710458 схожим зі знаком для товарів і послуг відповідно до міжнародної реєстрації №667827 від 02.12.1996 настільки, що їх можна сплутати? Матеріали справи №910/9610/18 направлено Київському науково-дослідному інституту судових експертиз, за адресою: 03057, м.Київ, вул. Смоленська, 6.

Через відділ забезпечення документообігу суду та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України експерта Дорошенка О.Ф. надійшло клопотання, в якому останній просить суд надати додаткові матеріали, а саме, витребувати у Позивача наступні додаткові матеріали та зразки:

1.1.Перелік назв (асортимент) товарів категорій "торти" та "кондитерські борошняні вироби", що виготовлялися Позивачем до дати подання заявки, а також після подання заявки до дати подання позову.

1.2.Кольорові зображення упаковок товарів категорій "торти" та "кондитерські борошняні вироби", у яких Позивачем використовується заявлена торговельна марка.

1.3. Відомості про обсяги виробництва та реалізації Позивачем на території України товарів категорій "торти" та "кондитерські борошняні вироби" до дати подання заявки, а також в період від дати подання заявки до дати подання позову.

1.4. Відомості про територію реалізації Позивачем товарів категорій "торти" та "кондитерські борошняні вироби" та про набуття торговельною маркою розрізняльної здатності на такій території до дати подання заявки, а також в період від дати подання заявки до дати подання позову.

Та витребувати у Відповідачів наступні додаткові матеріали та зразки:

2.1. Перелік назв (асортимент) товарів категорій "торти" та "кондитерські борошняні вироби", що виготовлялися іншими виробниками, зокрема, але не виключно PRADA S.A., LU та FERRERO S.p.A., IT., в тому числі до дати подання заявки Позивачем, а також в період від дати подання заявки до дати подання позову.

2.2. Кольорові зображення упаковок товарів категорій "торти" та "борошняні кондитерські вироби", що виготовлялися іншими виробниками, зокрема, але не виключно PRADA S.A., LU та FERRERO S.p.A., IT.

2.3. Відомості про обсяги реалізації на території України товарів категорій "торти" та "борошняні кондитерські вироби", що виготовлялися іншими виробниками, зокрема, але не виключно PRADA S.A., LU та FERRERO S.p.A., IT., до дати подання заявки Позивачем, а також в період від дати подання заявки до дати подання позову.

2.4. Відомості про територію реалізації в межах України товарів категорій "торти" та "борошняні кондитерські вироби", що виготовлялися іншими виробниками, та про набуття торговельними марками інших виробників розрізняльної здатності на такій території, зокрема, але не виключно PRADA S.A., LU та FERRERO S.p.A., IT, до дати подання заявки Позивачем, а також після подання заявки до дати подання позову.

Витребування експертом додаткових документів зумовлено необхідністю дослідити тривалість та інтенсивність використання заяваленої торгівельної марки, властивості її кольору для встановлення розрізняльної здатності. Для цього експерту необхідно дослідити документи та матеріали, що містять відомості про: асортимент; обсяг виробництва та реалізації товарів і/або послуг, відносно яких застосовується позначення; обсяги експорту (імпорту) товарів, щодо яких застосовується позначення; використання або будь-яке просування позначення як торгівельної марки, зокрема, про види маркування товарів і/або його застосування при наданні послуг, експонування товарів на міжнародних і/або національних виставках та ярмарках, комерційне використання позначення в мережі Інтернет, тривалість використання позначення до дати подання заявки, дату початку використання позначення та про безперервність його використання.

Судова колегія, дослідивши матеріали справи та подане експертом клопотання, дійшла наступних висновків.

Частинами 1-3 ст.102 ГПК України встановлено, що матеріали, необхідні для проведення експертизи, експерту надає суд, якщо експертиза призначена судом, або учасник справи, якщо експертиза проводиться за його замовленням. При призначенні експертизи суд з урахуванням думки учасників справи визначає, які саме матеріали необхідні для проведення експертизи. Суд може також заслухати призначених судом експертів з цього питання. Копії матеріалів, що надаються експерту, можуть залишатися у матеріалах справи.

Експерт не має права з власної ініціативи збирати матеріали для проведення експертизи, розголошувати відомості, що стали йому відомі у зв`язку з проведенням експертизи, або повідомляти будь-кому, крім суду та учасника справи, на замовлення якого проводилася експертиза, про її результати. Призначений судом експерт не має права спілкуватися з учасниками судового процесу поза межами судового засідання.

При визначенні матеріалів, що надаються експерту чи експертній установі, суд у необхідних випадках вирішує питання про витребування відповідних матеріалів за правилами, передбаченими цим Кодексом для витребування доказів.

Судовий експерт має право заявляти клопотання про надання йому додаткових матеріалів і зразків, якщо експертиза призначена судом (п.2 ч. 6 ст. 69 ГПК України).

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 12.01.2021 у даній справі викликано у судове засідання 27.01.2021 експерта Дорошенко О.Ф. для дачі пояснень щодо вищевказаного клопотання, яке надійшло до Північного апеляційного господарського суду 18.12.2021.

Учасники провадження про час та місце судового засідання були повідомлені належним чином направленням на адреси місцезнаходження учасників справи копій відповідних ухвал суду.

Стаття 43 ГПК України зобов`язує сторони добросовісно користуватись належними їм процесуальними правами.

Експерт Дорошенко О.Ф. з`явився до суду апеляційної інстанції та надав пояснення стосовно необхідності витребуваних ним додаткових документів та уточнив п.п. 1.2 п.1 прохальної частини свого клопотання зазначивши, що просить витребувати у позивача не кольорові зображення упаковок, а оригінальні зразки упаковок товарів категорій "торти" та "кондитерські борошняні вироби", у яких позивачем використовується заявлена торговельна марка.

На запитання суду, чи зможе експерт провести експертизу без надання додаткових матеріалів, в судовому засіданні 27.01.2021 він відповів, що для проведення призначеної судом експертизи щодо товарів категорій «торти» йому достатньо наявних матеріалів справи, а для проведення призначеної судом експертизи щодо товарів категорій «борошняні вироби» потрібні додаткові документи.

Так, дослідивши подане експертом клопотання та заслухавши пояснення сторін в судовому засіданні 27.01.2021 та 03.02.2021, судова колегія дійшла висновку, що перелік документів, які просить додатково надати експерт в клопотанні від 27.08.2020 та в клопотанні від 18.12.2021 , крім іншого, їх різниця полягає в тому, що в клопотанні від 27.08.2020 просив витребувати документи лише у позивача, а в клопотанні від 18.12.2021 експерт просив витребувати документи у двох сторін.

В силу ч. 1 ст. 14 ГПК України суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках. Збирання доказів у господарських справах не є обов`язком суду, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Обов`язок надати достатні докази лежить на сторонах в силу ч. 1, 3 та 4 статті 74 ГПК України, відповідно до яких кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи. Суд не може збирати докази, що стосуються предмета спору, з власної ініціативи, крім витребування доказів судом у випадку, коли він має сумніви у добросовісному здійсненні учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконанні обов`язків щодо доказів.

Крім того, відповідно до ч. 3 ст. 269 ГПК України докази, які не були подані до суду першої інстанції, приймаються судом лише у виняткових випадках, якщо учасник справи надав докази неможливості їх подання до суду першої інстанції з причин, що об`єктивно не залежали від нього.

Представниками позивача та відповідача в судовому засіданні не наведено належних та беззаперечних доказів неможливості подання витребуваних експертом документів до суду першої інстанції на підтвердження своїх вимог та заперечень для надання можливості прийняти оскаржуване рішення судом першої інстанції з врахуванням цих доказів.

Представник скаржника та Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» в судовому засіданні 27.01.2021 категорично заперечував щодо задоволення клопотання експерта, зазначивши, що на повторну експертизу не мають бути подані нові об`єкти на дослідження, що в даному випадку відсутні докази неможливості подання витребуваних експертом документів до суду першої інстанції з причин, що не залежали від сторін.

В силу ч. 2 ст. 69 ГПК України експерт має право заявляти клопотання про надання йому додаткових матеріалів, але, при цьому, суд апеляційної інстанції повинен розглядати відповідні клопотання з врахуванням меж перегляду справи в суді апеляційної інстанції, встановлених ст. 269 ГПК України.

Статтею 2 ГПК України визначено, що завданням господарського судочинства є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів, пов`язаних із здійсненням господарської діяльності, та розгляд інших справ, віднесених до юрисдикції господарського суду, з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, держави. Однією з основних засад (принципів) господарського судочинства є рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом.

Згідно з ч. 6 ст. 100 ГПК України у разі виникнення сумніву щодо змісту та обсягу доручення призначений судом експерт невідкладно подає суду клопотання щодо його уточнення або повідомляє суд про неможливість проведення ним експертизи за поставленими питаннями.

Відповідно до п. 2.1.13 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5 (у редакції, чинній станом на час прийняття даної ухвали), експерт має право, зокрема, у разі виникнення сумніву щодо змісту та обсягу доручення невідкладно заявляти клопотання органу, який призначив експертизу, щодо уточнення поставлених експертові питань. Експерт може відмовитися від проведення експертизи, якщо наданих йому матеріалів недостатньо для виконання покладених на нього обов`язків, а витребувані додаткові матеріали не надані, або якщо поставлені питання виходять за межі його спеціальних знань. Повідомлення про відмову повинно бути вмотивованим.

Відповідно до Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 №53/5 встановлено, що повторною є експертиза, під час проведення якої досліджуються ті самі об`єкти і вирішуються ті самі питання, що й при проведенні первинної (попередніх) експертизи (експертиз).

Проаналізувавши вищевказане клопотання експерта, суд прийшов до висновку, що при проведені повторної експертизи експертом не можуть досліджуватись нові докази, нові об`єкти, які не були предметом дослідження під час проведення первинної судової експертизи.

Експерт Дорошенко О.Ф. на запитання суду в судовому засіданні 27.01.2021 зазначив, що розуміє складність для відповідача збору та подання відповідних доказів, що стосується відомостей про товари інших виробників.

Стосовно витребування експертом Дорошенком О.Ф. відомостей про товари (обсяги, територію реалізації Позивачем товарів категорій "торти" та "кондитерські борошняні вироби" та про набуття торговельною маркою розрізняльної здатності на такій території до дати подання заявки, а також в період від дати подання заявки до дати подання позову), то експерт має можливість виходити з даних, що підтверджені документами, які були предметом дослідження при проведені первинної експертизи, та врахувати зазначені судом в ухвалі апеляційного суду від 13.07.2020 сумніви у правильності висновку первинної судової експертизи, на які посилається Міністерство економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства України.

При цьому представник позивача, зазначаючи про можливість подання витребуваних експертом доказів, не обґрунтував неможливість подання таких доказів до суду першої інстанції в підтвердження своїх позовних вимог, з причин, що об`єктивно не залежали від нього. Суд бере до уваги, що поставлені на вирішення експерта питання входять до предмету доказування у даній справі, тобто відповідні документи могли бути надані суду першої інстанції, що не спростовано позивачем.

Враховуючи вищевикладене, господарський суд дійшов висновку про відхилення клопотання судового експерта Дорошенка О.Ф. у справі №910/9610/18.

Згідно з п. 2 ч.1 ст. 228 ГПК України суд може за заявою учасника справи, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі у випадку призначення судом експертизи.

Таким чином, враховуючи, що у даній справі призначена судова експертиза і на даний момент її результат не одержано, апеляційне провадження у справі підлягає зупиненню на період проведення судової експертизи, матеріали справи слід повернути до експертної установи.

Керуючись ст.ст. 102, 228, 234, 255, 269 Господарського процесуального кодексу України, Північний апеляційний господарський суд, -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання експерта Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України Дорошенка О.Ф. про надання додаткових матеріалів, що необхідні для проведення судової експертизи у господарській справі № 910/9610/18, залишити без задоволення.

2. Направити до Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України матеріали справи № 910/9610/18 для проведення повторної судової експертизи, призначеної ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 13.07.2020 у даній справі.

3. По закінченню експертизи висновки експерта разом з матеріалами справи, а також дані щодо витрат, пов`язаних з проведенням судової експертизи, подати Північному апеляційному господарському суду.

4. Для здійснення повторної судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності матеріали справи №910/9610/18 повернути до Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України.

5. Апеляційне провадження у справі №910/9610/18 зупинити до отримання висновку експерта Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України разом із матеріалами справи.

6. Ухвалу надіслати сторонам у даній справі та Науково-дослідному інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України.

Головуючий суддя М.Л. Доманська

Судді Б.М. Поляков

В.О. Пантелієнко