ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_______________________________________________________________________
РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" січня 2021 р.м. ХарківСправа № 922/2507/18

Господарський суд Харківської області у складі:

судді Шарко Л.В.

при секретарі судового засідання Васильєвій Л.О.

розглянувши в порядку загального позовного провадження справу

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Тара", м. Мелітополь, Запорізька область
до ФОП Кузнецова Дмитра Олександровича, смт. Пісочин
про стягнення компенсації за порушення авторських прав в розмірі 40000,00 грн., зобов`язання відповідача надати інформацію щодо третіх осіб, задіяних у виробництві та розповсюдженні контрафактних товарів із зображенням логотипу Тара та про канали їх розповсюдження та про стягнення з відповідача штрафу до Державного бюджету України в розмірі 4000,00 грн.
за участю представників:

позивача - Гур`єв А.А. (адвокат), ордер Серії ХВ № 000026 від 25.01.21р.;

відповідача - Семашко ДМ. (адвокат), ордер на надання правової допомоги серії КС № 46327 від 02.07.20р.

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю Тара звернулось до господарського суду Харківської області з позовом до Фізичної особи-підприємця Кузнєцова Дмитра Олександровича про стягнення суми компенсації за порушення авторських прав у розмірі подвоєної паушальної суми винагороди у розмірі 40000, 00 грн.; зобов`язання відповідача надати у письмовій формі інформацію, щодо третіх осіб, задіяних у виробництві та розповсюдженні контрафактних товарів із зображенням логотипу Тара та про канали їх розповсюдження; про стягнення штрафу у розмірі 4000, 00 грн. до Державного бюджету України, що становить 10 % суми, яка підлягає стягненню.

Рішенням господарського суду Харківської області від 06.12.2018, залишеним без змін постановою Східного апеляційного господарського суду від 27.02.2019 позов задоволено:

- стягнуто з відповідача на користь позивача: 40000 грн. компенсації за порушення авторських прав; 4000 грн. штрафу до Державного бюджету України; витрати зі сплати судового збору 3524 грн. та витрати на правову допомогу у розмірі 9000 грн.;

- зобов`язано відповідача надати у письмовій формі позивачу інформацію (документи) щодо третіх осіб, задіяних у виробництві та розповсюдженні контрафактних товарів із зображенням логотипу "Тара", та про канали їх розповсюдження;

- в іншій частині позову щодо стягнення витрат на правову допомогу відмовлено.

Постановою Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 08.07.19р. за касаційною скаргою фізичної особи підприємця Кузнецова Дмитра Олександровича рішення господарського суду Харківської області від 06.12.2018, постанову Східного апеляційного господарського суду від 27.02.2019 та додаткову постанову Східного апеляційного господарського суду від 08.04.2019 зі справи №922/2507/18 скасовано. Справу передано на новий розгляд до господарського суду Харківської області.

Згідно Витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 23.07.19р., для розгляду даної справи визначено суддю Шарко Л.В.

Ухвалою суду від 24.07.19р. призначено справу № 922/2507/18 до розгляду в порядку загального позовного провадження. Підготовче засідання призначено на "21" серпня 2019 р. об 11:00 год.

16.08.2019 року до суду надійшли письмові пояснення (а.с. № 9-13 том 3) (вх.№ 19764 від 16.08.19р.), в яких, зокрема, представник позивача уточнив визначення об`єкту права інтелектуальної власності, за захистом якого звертається до суду позивач. Так, позивач вказав, що звернувся до суду за захистом майнових авторських прав на малюнок, як твір образотворчого мистецтва ТОВ "Тара".

Крім того, позивач, здійснив уточнення щодо обгрунтування своїх вимог у вищевказаних письмових поясненнях, зазначивши, що відповідач здійснив розповсюдження контрафактного примірника твору образотворчого мистецтва - малюнку "Тара", для того, щоб усунути плутанину щодо термінів "контрафактний примірник твору" та "контрафактний товар".

Ухвалою суду від 21.08.19р., на виконання рекомендацій викладених в Постанові Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 08.07.19р. по даній справі, призначено по справі експертизу об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено експертам Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. засл. професора Бокаріуса (адреса: вулиця Золочівська, 8а, Харків, Харківська, 61177) попередивши експертів про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384, 385 Кримінального кодексу України. Провадження у справі 922/2507/18 зупинено на час проведення судової експертизи.

25.05.20р. матеріали справи №922/2507/18 повернуто до господарського суду Харківської області з висновком експерта.

Ухвалою суду від 04.06.20р. провадження у справі № 922/2507/18 поновлено та призначено підготовче засідання.

Ухвалою суду від 16.06.20р. продовжено строк підготовчого провадження на 30 днів та відкладено підготовче засідання.

Ухвалою суду від 02.07.20р. задоволено клопотання представника відповідача про виклик експерта Харківського НДІ судових експертиз ім. Засл. проф. M.С. Бокаріуса Копитько Аллу Петрівну в судове засідання для надання роз`яснень висновку експертизи і надання відповідей на питання суду та учасників справи. Закрито підготовче провадження по справі №922/2507/18. Продовжено строк розгляду справи по суті на строк дії карантину. Призначено розгляд справи по суті в судовому засіданні.

Судове засідання відкладалось неодноразово.

Представник позивача в судовому засіданні 25.01.21р. підтримав позовні вимоги, просив суд позов задовольнити.

Представник відповідача в судовому засіданні 25.01.21р. проти позову заперечував в повному обсязі, просив суд відмовити в позові повністю.

Враховуючи те, що одним з принципів судочинства є свобода в наданні сторонами суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості, суд вважає, що господарським судом, в межах наданих ним повноважень, створені належні умови для надання сторонами доказів та здійснені всі необхідні дії щодо витребування додаткових доказів, та вважає за можливе розглянути справу за наявними у ній та додатково поданими на вимогу суду матеріалами та документами.

Розглянувши матеріали справи, повно та всебічно дослідивши обставини та докази на їх підтвердження, судом встановлено наступне.

03.02.2014 між ФОП Мартіросян Е.Г. та ТОВ "Тара" укладений договір про передачу виключних майнових авторських прав на твір, відповідно до умов якого автор передає правонабувачу на строк, визначений цим договором, усі виключні майнові авторські права на твір, який міститься у додатку № 1 до договору і є його невід`ємною частиною, а правонабувач набуває їх та сплачує автору винагороду (роялті) одноразово у розмірі 20000,00 грн. (арк. справи № 18-24 том 1).

Відповідно до п. 11 договору передбачено передачу правонабувачу виключні майнові авторські права, що встановлює право набувача на власний розсуд, на строк даного договору, на території всього світу самостійно та/або разом з третіми особами здійснювати використання твору та/або окремої його частини (у тому числі оригінальної назви), а також надавати дозвіл або забороняти використання твору іншим особам, що передбачає:

- відтворення у будь - якій матеріальній формі (у тому числі цифровій);

- публічне виконання і публічне сповіщення;

- публічну демонстрацію і публічний показ;

- переробки, адаптації, переклад та будь які інші подібні зміни;

- подання твору до загального відома (опублікування) публіки таким чином, що її представники можуть здійснити доступ до твору з будь - якого місця і у будь-який час за їх власним вибором (у тому числі за допомогою мережі Інтернет та/або інших новітніх цифрових технологій);

- включення твору як складову частину до збірників, антологій, енциклопедій та/або будь яких інших творів;

- здавання в майновий найм і/або комерційний прокат;

- використання в якості комерційного найменування та/або торговельної марки;

- експортування та/або імпорт примірників твору;

- розповсюдження твору у будь - якій формі та будь яким способом;

- передання (відчуження) виключних майнові авторські права на твір будь - яким третім особам або іншим чином розпорядження ними;

- захист виключних майнових авторських прав на твір у судовому порядку, а також у будь - якій інший спосіб не заборонений законом;

- використання твору, дозволу або заборона використання твору іншим особам у будь - якій іншій формі та будь - яким іншим способом на те, що наведений вище перелік не є вичерпним.

Відповідно до п. 2.2 договору автор у повному обсязі передає права на твір право набувачу на строки, визначені цим договором, що передбачає виключне право останнього використовувати твір, дозволяти або забороняти використання твору іншим особам, а також передавати понести або

Згідно з п. 3.1 договору автор не зберігає за собою право використовувати твір, дозволять або забороняти використання твору іншим особам, а також передавати повністю або частково права на твір третім особам протягом строку визначеного п. 9.1договору. Одноособовим власником прав на цей період є право набувач.

Відповідно до п. 9.1 договору він вступає в силу з моменту його підписання сторонами і діє до 31.12.2030 включно.

Таким чином, укладений між сторонами договір про передачу виключних майнових авторських прав на твір від 03.02.2018 набув чинності, про що свідчить наявність підписів та печатки сторони на ньому, та є діючим.

З акту приймання передачі від 03.02.2014, який є невід`ємною частиною договору, вбачається, що ФОП Мартіросян Е.Г. передав, а ТОВ "Тара" прийняв твір образотворчого мистецтва (малюнок), графічне зображення логотипу "ТАРА" в паперовому та електронному вигляді (арк. справи 23 том 1).

Згідно з Свідоцтва на знак для товарів і послуг № 206807 від 25.12.2015, виданим Державною службою інтелектуальної власності України Торговельну марку "ТАРА" було створено та зареєстровано у Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг 25.12.2015 (арк. справи 26-29 том 1).

Вищевказані обставини справи та надані позивачем суду на їх підтвердження докази у своїй сукупності підтверджують факт належності позивачу виключних майнових авторських прав на твір образотворчого мистецтва, логотип "ТАРА" та виключні майнові права на торговельну марку "ТАРА".

В позовній заяві позивач вказує, що 27.07.2018 його представниками у магазині № 53/55 ряд 2 авторинку "Лоск", що знаходиться за адресою: Харківська область, Харківський район, селище міського типу Пісочин, майдан Ю.Кононенка, 1, де здійснює свою господарську діяльність ФОП Кузнецов Д.О., було придбано диск щеплення МТЗ-80 (85-1601130) із зображенням логотипу "ТАРА", в якості доказу здійснення відповідачем продажу контрафактної продукції позивачем до матеріалів справи долучено компакт-диск з відеозаписом проведення контрольної закупки даної продукції безпосередньо у відповідача.

Після виявлення факту використання логотипу представниками позивача був складений Акт № 02/07/18 від 27.07.2018. Процес закупки товару, отримання чеку, відповідність придбаного товару артикулу у чеку та наявність на товарі зображень логотипу "ТАРА" зафіксовано за допомогою відео зйомки та встановлена судом у судовому засіданні.

В позові позивач зазначає про те, що, ознаки підробки (контрафактності) диску зчеплення МТЗ-80 (85-1601130) із зображенням логотипу "ТАРА", що був придбаний у відповідача, встановлено позивачем на підставі суттєвих відмінностей зовнішнього вигляду упаковки товару оригінальному пакуванню, а також невідповідності каталожного номеру товару та елементів конструкції товару стандартам, які встановлені ТОВ "Тара" як заводом виробником. Крім того, вартість контрафактного диску є значно нижчою: він коштує 550 грн., натомість оригінальний диск зчеплення виробництва ТОВ "Тара" коштує 710 грн. Вказані відмінності зафіксовані позивачем Актом закупки №02/07/18 від 27.07.2018.

Як вбачається з матеріалів справи з метою досудового врегулювання спору, позивач звертався до відповідача з претензією від 27.07.2018 в якій позивач вимагав від відповідача негайно припинити незаконне розповсюдження контрафактних товарів із зображенням логотипу "Тара", надати інформацію щодо третіх осіб задіяних у виробництві та розповсюдженні контрафактних товарів із зображенням логотипу "ТАРА" та про канали їх розповсюдження.

Однак, 08.08.2018 відповідач відмовився виконати вимоги позивача щодо досудового врегулювання спору з посиланням на те, що відповідач здійснює власну господарську діяльність на підставі законодавства України, крім цього, докази, які долучені до претензії від 27.07.2018 жодним чином не посвідчують факт незаконного виробництва чи розповсюдження контрафактної продукції, у зв`язку з чим відповідач вважає, що в його діях відсутні будь-які порушення законодавства про авторське право.

В свою чергу, позивач, за для захисту своїх порушених прав, звернувся до суду з вимогами до відповідача про стягнення з останнього суми компенсації за порушення авторських прав у розмірі подвоєної паушальної суми винагороди у розмірі 40000,00 грн.; зобов`язання відповідача надати у письмовій формі інформацію, щодо третіх осіб, задіяних у виробництві та розповсюдженні контрафактних товарів із зображенням логотипу Тара та про канали їх розповсюдження; про стягнення штрафу у розмірі 4000, 00 грн. до Державного бюджету України, що становить 10 % суми, яка підлягає стягненню. В якості доказів порушення авторських прав позивач посилається на електронний доказ відеозапису контрольної закупки контрафактної продукції у відповідача, акт закупки №02/07/18 від 27.07.2018 та Акт огляду (порівняльного дослідження) № 2 контрафактного диску зчеплення МТЗ-80 85-1601130 віл 31.07.2018.

Водночас представник відповідача заперечує проти задоволення позовних вимог та вказує на те, що позивачем не надано жодного належного та допустимого доказу, який би підтверджував факти незаконного розповсюдження відповідачем контрафактної продукції, крім цього зазначає що відеозапис контрольної закупки на може вважатись доказом в силу ст. 80 та 81 ГПК України, акти надані позивачем не відповідають вимогам до первинної бухгалтерської документації, оскільки складені одноособово, окрім цього вказував, що здійснення дослідження відеозапису, який долучений позивачем може здійснюватись судом виключно за клопотанням позивача, у зв`язку з чим, вважає позов необґрунтованим та таким, який не підлягає задоволенню.

Надаючи правову кваліфікацію викладеним обставинам, суд виходить з наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 16 ЦК України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

Відповідно до ст. 420 ЦК України до об`єктів права інтелектуальної власності, зокрема, належать: літературні та художні твори; комп`ютерні програми; компіляції даних (бази даних); виконання; фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій мовлення; наукові відкриття; винаходи, корисні моделі, промислові зразки; компонування (топографії) інтегральних мікросхем; раціоналізаторські пропозиції; сорти рослин, породи тварин; комерційні (фірмові) найменування, торговельні марки (знаки для товарів і послуг), географічні зазначення; комерційні таємниці.

Статтею 421 ЦК України передбачено, що суб`єктами права інтелектуальної власності є: творець (творці) об`єкта права інтелектуальної власності (автор, виконавець, винахідник тощо) та інші особи, яким належать особисті немайнові та (або) майнові права інтелектуальної власності відповідно до цього Кодексу, іншого закону чи договору.

Положеннями ст. 422 ЦК України визначено, що право інтелектуальної власності виникає (набувається) з підстав, встановлених цим Кодексом, іншим законом чи договором.

Майновими правами інтелектуальної власності, у відповідності до ч. 1 ст. 424 ЦК України, є:

1) право на використання об`єкта права інтелектуальної власності;

2) виключне право дозволяти використання об`єкта права інтелектуальної власності;

3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню об`єкта права інтелектуальної власності, в тому числі забороняти таке використання;

4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Положення щодо використання об`єкта права інтелектуальної власності передбачені ст. 426 ЦК України, у відповідності до яких способи використання об`єкта права інтелектуальної власності визначаються цим Кодексом та іншим законом.

Особа, яка має виключне право дозволяти використання об`єкта права інтелектуальної власності, може використовувати цей об`єкт на власний розсуд, з додержанням при цьому прав інших осіб.

Використання об`єкта права інтелектуальної власності іншою особою здійснюється з дозволу особи, яка має виключне право дозволяти використання об`єкта права інтелектуальної власності, крім випадків правомірного використання без такого дозволу, передбачених цим Кодексом та іншим законом.

Умови надання дозволу (видачі ліцензії) на використання об`єкта права інтелектуальної власності можуть бути визначені ліцензійним договором, який укладається з додержанням вимог цього Кодексу та іншого закону.

Відповідно до ст..431 ЦК України порушення права інтелектуальної власності, в тому числі невизнання цього права чи посягання на нього, тягне за собою відповідальність, встановлену цим Кодексом, іншим законом чи договором.

Положеннями ст. 432 ЦК України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого права інтелектуальної власності відповідно до статті 16 цього Кодексу.

Суд у випадках та в порядку, встановлених законом, може постановити рішення, зокрема, про:

1) застосування негайних заходів щодо запобігання порушенню права інтелектуальної власності та збереження відповідних доказів;

2) зупинення пропуску через митний кордон України товарів, імпорт чи експорт яких здійснюється з порушенням права інтелектуальної власності;

3) вилучення з цивільного обороту товарів, виготовлених або введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності та знищення таких товарів;

4) вилучення з цивільного обороту матеріалів та знарядь, які використовувалися переважно для виготовлення товарів з порушенням права інтелектуальної власності або вилучення та знищення таких матеріалів та знарядь;

5) застосування разового грошового стягнення замість відшкодування збитків за неправомірне використання об`єкта права інтелектуальної власності. Розмір стягнення визначається відповідно до закону з урахуванням вини особи та інших обставин, що мають істотне значення;

6) опублікування в засобах масової інформації відомостей про порушення права інтелектуальної власності та зміст судового рішення щодо такого порушення.

Використання об`єкта права інтелектуальної власності встановлено в статті 426 ЦК України, а саме, способи використання об`єкта права інтелектуальної власності визначаються цим Кодексом та іншим законом.

Особа, яка має виключне право дозволяти використання об`єкта права інтелектуальної власності, може використовувати цей об`єкт на власний розсуд, з додержанням при цьому прав інших осіб.

Використання об`єкта права інтелектуальної власності іншою особою здійснюється з дозволу особи, яка має виключне право дозволяти використання об`єкта права інтелектуальної власності, крім випадків правомірного використання без такого дозволу, передбачених цим Кодексом та іншим законом.

Умови надання дозволу (видачі ліцензії) на використання об`єкта права інтелектуальної власності можуть бути визначені ліцензійним договором, який укладається з додержанням вимог цього Кодексу та іншого закону.

Відповідно до п. "б" ч. 1 ст. 15 Закону України "Про авторське право і суміжні права" до майнових прав автора (чи іншої особи, яка має авторське право) належить виключне право на дозвіл або заборону використання твору іншими особами.

Згідно з положенням п. 8 ч. 3 ст. 15 Закону України "Про авторське право і суміжні права" розповсюдження творів є одними із способів використання творів.

Статтею 1 Закону України "Про авторське право і суміжні права" встановлено: розповсюдження об`єктів авторського права і (або) суміжних прав - це будь-яка дія, за допомогою якої об`єкти авторського права і (або) суміжних прав безпосередньо чи опосередковано пропонуються публіці.

Відповідно п. 8 ч. 1 ст. 8 Закону України "Про авторське право і суміжні права" твори образотворчого мистецтва є об`єктами авторського права.

Твором образотворчого мистецтва, у тому числі, є малюнок (ст. 1 Закону України "Про авторське право і суміжні права").

Стаття 1 Закону України "Про авторське право і суміжні права" визначає, що контрафактний примірник твору - це примірник твору, відтворений і/або розповсюджуваний з порушенням авторського права.

Відповідно до п. 44 Постанови Пленуму Верховного Суду України № 5 від 04.06.2010 "Про застосування судами норм законодавства у справах про захист авторського права і суміжних прав" (далі - Постанова № 5 від 04.06.2010) розповсюдження контрафактних примірників творів порушенням авторського права, що дає підстави для судового захисту. Особа, яка розповсюджує об`єкти авторського права і (або) суміжних прав без дозволу суб`єкта такого права, несе відповідальність за порушення виключних прав на цей твір і в тому випадку, коли контрафактну продукцію нею отримано за договорами з третіми особами.

Згідно пунктів "а", "б" ст. 50 Закону України "Про авторське право і суміжні права", порушеннями авторського права є вчинення будь-якою особою дій, які порушують майнові права суб`єктів авторського права, визначені ст. 15 Закону України "Про авторське право і суміжні права", а також піратство у сфері авторського права.

Відповідно до ст. 1 Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (надалі від 15.12.1993 № 3689-XII) знак - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

У відповідності до ч.ч. 2,4 ст. 5 Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" - об`єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень. Обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Ухвалою суду від 21.08.19р., під час нового розгляду справи, з урахуванням рекомендацій викладених в Постанові Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 08.07.19р. по даній справі, для повного та об`єктивного розгляду справи, судом було призначено по справі судову експертизу, та на вирішення експерта поставлено наступні питання:

1) Який об`єкт інтелектуальної власності використано відповідачем і в чому саме полягало використання, якщо об`єкт авторського права (малюнок) і торговельної марка збігаються?

2) Встановити повний перелік суттєвих ознак твору образотворчого мистецтва - малюнку "ТАРА" та його художню сутність?

3) В чому саме полягало використання малюнку як твору образотворчого мистецтва у співвідношенні до його розміщення на товарі та упаковці?

4) Які суттєві ознаки малюнку, який розміщений як на товарі, так і на упаковці (використаною відповідачем), та порівняти їх із сукупністю суттєвих ознак твору образотворчого мистецтва (малюнку), графічного зображення зареєстрованого логотипу "ТАРА" (за зовнішнім виглядом, зовнішнім оформленням, кольором, формою, розміром тощо), що належить позивачу?

5) Чи співпали будь-які ознаки та чи є малюнки ідентичними або схожими, але не ідентичними?

6) Чи є позначення ("ТАРА"), нанесене на пакування та диск відповідача, тотожним або схожим настільки, що його можна сплутати із зареєстрованим знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України 206807?

За результатами проведеної експертизи судовим експертом, зокрема, надано наступні висновки:

"1. Оскільки об`єкт авторського права (малюнок) і торгівельна марка збігаються, відповідачем міг бути використаний як твір образотворчого мистецтва - графічний малюнок «ТАРА» шляхом запозичення, так і знак для товарів і послуг за Свідоцтвом України № 206807 шляхом нанесення на упаковку та товар схожого до ступеню змішування позначення.

2. Композиційні елементи твору образотворчого мистецтва - малюнку «ТАРА»:

- малюнок має симетричну композицію та складається з графічного та словесного елементів;

- графічний елемент являє собою стилізоване зображення прописної букви «т», що виконана у формі складної геометричної фігури, наближеної до шестикутника;

- під графічним елементом розташоване слово «ТАРА», розміщене в один горизонтальний рядок;

- слово складається з 4-х заголовних кириличних букв: «Т», «А», «Р», «А», виконаних стандартним напівжирним шрифтом прямого виконання зі стандартними міжбуквеними проміжками та без надстрокових та під строкових елементів;

- малюнок виконано барвником чорного кольору.

Художньою сутністю досліджуваного графічного малюнку є передача основної ідеї за допомогою ліній, які творять контури букв та фігури, що несуть в собі основне семантичне навантаження.

3. Використання малюнку як твору образотворчого мистецтва у співвідношенні до його розміщення на товарі та упаковці було здійснено відповідачем шляхом його запозичення.

4. Малюнок, розміщений на упаковці товару, використаній позивачем, характеризується наступними композиційними елементами та їх взаємозв`язком:

- малюнок має симетричну композицію та складається з графічного та словесного елементів;

- графічний елемент являє собою стилізоване зображення прописної букви "т", що виконана у формі складної геометричної фігури, наближеної до шестикутника, з загостреними внутрішніми та зовнішніми кутами;

- під графічним елементом розташоване слово «ТАРА», розміщене в один горизонтальний рядок;

- слово складається з 4-х заголовних кириличних букв: «Т», «А», «Р», «А», виконаних стандартним напівжирним шрифтом прямого виконання зі стандартними міжбуквеними проміжками та без надстрокових та підстрокових елементів;

- малюнок виконано барвником зеленого кольору.

Малюнок, розміщений на диску зчеплення позивача, характеризується наступними композиційними елементами та їх взаємозв`язком:

- малюнок має симетричну композицію та складається з графічного та словесного елементів;

- графічний елемент являє собою стилізоване зображення прописної букви «т», що виконана у формі складної геометричної фігури, наближеної до шестикутника, з загостреними внутрішніми та зовнішніми кутами;

- графічний елемент розташовано праворуч від слова «ТАРА», розміщене в один горизонтальний рядок;

- слово складається з 4-х заголовних кириличних букв: «Т», «А», «Р», «А», виконаних стандартним напівжирним шрифтом прямого виконання зі стандартними міжбуквеними проміжками та без надстрокових та підстрокових елементів;

- слово має більший розмір, ніж графічний елемент;

- малюнок являє собою відтиск сірого кольору.

5. Твір образотворчого мистецтва - малюнок "ТАРА" відрізняється від малюнку, розміщеному на упаковці товару, використаній позивачем, кольоровим рішенням. Всі інші композиційні елементи, їх взаємозв`язок та розташування співпадають. Порівнювані позначення є схожими.

Твір образотворчого мистецтва - малюнок "ТАРА" відрізняється від малюнку, розміщеному на диску зчеплення відповідача композиційним розташуванням елементів, їх розміром та кольоровим рішенні. Основні композиційні елементи, що несуть семантичне навантаження, співпадають. Порівнювані малюнки є схожими.

6. Комбіноване позначення "ТАРА", нанесене на пакування та диск відповідача є схожим настільки, що його можна сплутати із зареєстрованим знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України №206807."

Враховуючи вищевикладене, за результатами проведеної судової експертизи, на виконання п. 7.10. Постанови ВС КГС від 08.07.19р. по даній справі, встановлено суттєві ознаки малюнку, який розміщений, як на товарі, так і на упаковці (використаною відповідачем), та порівняно їх із сукупністю суттєвих ознак твору образотворчого мистецтва (малюнку), графічного зображення зареєстрованого логотипу "ТАРА" (за зовнішнім виглядом, зовнішнім оформленням, кольором, формою, розміром тощо), що належить позивачу, про, що зазначено в пунктах 3,4 розділу ІІІ Висновку судової експертизи.

Відповідно до пункт 4 статті 16 Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" - використанням знака визнається нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску,

пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); - знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Пунктом 5 статті 16 Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" передбачено, що - свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати.

В пунктах 7.11, 7.12 Постанови ВС КГС від 08.07.19р. по даній справі, зазначено про те, що за результатами порівняння слід було визначити, чи співпали будь-які ознаки та чи є малюнки ідентичними або схожими, але не ідентичними.

Так, за результатами проведеної судової експертизи, встановлено, що оскільки об`єкт авторського права (малюнок) і торгівельна марка збігаються, відповідачем міг бути використаний як твір образотворчого мистецтва - графічний малюнок "ТАРА" шляхом запозичення, так і знак для товарів і послуг за Свідоцтвом України № 206807 шляхом нанесення на упаковку та товар схожого до ступеню змішування позначення. Використання малюнку як твору образотворчого мистецтва у співвідношенні до його розміщення на товарі та упаковці було здійснено відповідачем шляхом його запозичення. Порівнювані позначення та малюнки є схожими. Комбіноване позначення "ТАРА", нанесене на пакування та диск відповідача є схожим настільки, що його можна сплутати із зареєстрованим знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України №206807.

Також, за результатами порівняння, а саме за результатами проведеної судової експертизи, встановлено співпадіння ознак об`єктів дослідження та встановлено, що позначення "ТАРА", нанесене на пакування та диск відповідача є схожим настільки, що його можна сплутати із зареєстрованим знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України №206807.

Таким чином, на підставі вищевикладеного, суд доходить висновку про те, що відповідач під час провадження своєї господарської діяльності здійснив розповсюдження контрафактного примірника твору образотворчого мистецтва- малюнку "ТАРА" у розумінні ст. 1 Закону України "Про авторське право і суміжні права", чим порушив вимоги ст. 426 Цивільного кодексу України, ст. 15 Закону України "Про авторське право і суміжні права" та виключні майнові авторські права позивача, оскільки відповідачем не отримувались дозволи від позивача, тобто не укладались авторські або ліцензійні договори на право розповсюдження товарів із використанням об`єктів авторського права, що належать позивачу, у відповідності до статей 31, 32 Закону України "Про авторське право і суміжні права" та розділу 75 ЦК України.

Згідно пунктів «а», «б» ст. 50 Закону України "Про авторське право і суміжні права", порушеннями авторського права є вчинення будь-якою особою дій, які порушують майнові права суб`єктів авторського права, визначені ст. 15 Закону України "Про авторське право і суміжні права", а також піратство у сфері авторського права.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 432 ЦК України суд у випадках та в порядку, встановлених законом, може постановити рішення, зокрема, про застосування разового грошового стягнення замість відшкодування збитків за неправомірне використання об`єкта права інтелектуальної власності. Розмір стягнення визначається відповідно до закону з урахуванням вини особи та інших обставин, що мають істотне значення.

Пунктом «г» ч. 2 ст. 52 Закону України "Про авторське право і суміжні права" встановлено, що розмір компенсації визначається судом як паушальна сума на базі таких елементів, як подвоєна, а у разі умисного порушення - як потроєна сума винагороди або комісійні платежі, які були б сплачені, якби порушник звернувся із заявою про надання дозволу на використання оспорюваного авторського права.

Згідно з ч. 5 ст. 15 Закону України "Про авторське право і суміжні права" паушальна сума назначається як одноразовий платіж за будь-яке використання об`єктів авторського права.

Статтею 52 Закону України "Про авторське право і суміжні права" визначено, що при порушеннях будь-якою особою авторського права і (або) суміжних прав, передбачених статтею 50 цього Закону, недотриманні передбачених договором умов використання творів і (або) об`єктів суміжних прав, використанні творів і об`єктів суміжних прав з обходом технічних засобів захисту чи з підробленням інформації і (або) документів про управління правами чи створенні загрози неправомірного використання об`єктів авторського права і (або) суміжних прав та інших порушеннях особистих немайнових прав і майнових прав суб`єктів авторського права і (або) суміжних прав суб`єкти авторського права і (або) суміжних прав мають право, зокрема: ж) вимагати від осіб, які порушують авторське право і (або) суміжні права позивача, надання інформації про третіх осіб, задіяних у виробництві та розповсюдженні контрафактних примірників творів і об`єктів суміжних прав, а також засобів обходу технічних засобів захисту, та про канали їх розповсюдження.

Статтею 74 ГПК України встановлено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Пунктом 29 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України № 12 від 17.10.2012 "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов`язаних із захистом прав інтелектуальної власності" визначено юридичні факти, які кожна із сторін повинна доводити при розгляді справ про захист авторського права.

Так, для стягнення з відповідача компенсації позивач повинен довести належність йому авторського права, а також факт використання об`єктів даних прав відповідачем. Відповідач, у свою чергу, має довести додержання ним вимог ЦК України і Закону України "Про авторське право і суміжні права" при використанні ним твору, в іншому разі фізична або юридична особа взнається порушником авторського права і для неї настають наслідки, передбачені цими: законодавчими актами. Крім того, відповідач повинен спростувати визначену цивільним законодавством презумпцію винного заподіяння шкоди (ст. 1166 ЦК України).

Відповідно до п.п. 51.2, 52.3 Постанови № 12 від 17.10.2012 компенсація підлягає виплаті у разі доведення факту порушення майнових прав суб`єкта авторського права та/або суміжних грав, а не розміру заподіяних збитків. Таким чином, для задоволення вимоги про виплату компенсації достатньо наявності доказів вчинення особою дій, які визнаються порушенням авторського права, а розмір збитків та причинно-наслідковий зв`язок суб`єкт такого права доводити не зобов`язаний.

Аналогічна правова позиція викладена у п.п. 12, 42 Постанови № 5 від 04.06.2010, де встановлено при вирішенні спорів судам слід мати на увазі, що компенсація, передбачена п. «г» ч. 2 ст. 52 Закону України "Про авторське право і суміжні права", підлягає виплаті у разі доведення факту порушення майнових прав суб`єкта авторського права, а не розміру заподіяних збитків. Таким чином, для задоволення вимоги про виплату компенсації достатньо наявності доказів вчинення с збою дій, які визнаються порушенням авторського права.

Як встановлено матеріалами справи, у відповідності до договору про передачу виключних майнових авторських прав на твір від 03.02.2014 та Свідоцтвом на знак для товарів і послуг № 206807 від 25.12.2015, виданим Державною службою інтелектуальної власності України, позивачу належать виключні майнові авторські права на твір образотворчого мистецтва, логотип " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та виключні майнові права на торговельну марку "ТАРА".

Таким чином, відповідачем не спростовано наявність порушення виключних авторських прав позивача, у зв`язку з чим, суд дійшов висновку, що позовні вимоги позивача в цій частині є обґрунтованими.

Що стосується позовних вимог про стягнення з відповідача на користь ТОВ "ТАРА" суми компенсації за порушення авторських прав у розмірі подвоєної паушальної суми винагороди у розмірі 40000, 00 грн., суд зазначає наступне.

Пунктом «г» ч. 2 ст. 52 Закону України "Про авторське право і суміжні права" встановлено, зо розмір компенсації визначається судом як паушальна сума на базі таких елементів, як подвоєна, а у разі умисного порушення - як потроєна сума винагороди або комісійні платежі, які були б сплачені, якби порушник звернувся із заявою про надання дозволу на використання оспорюваного авторського права.

Згідно з ч. 5 ст. 15 Закону України "Про авторське право і суміжні права" паушальна сума назначається як одноразовий платіж за будь-яке використання об`єктів авторського права.

Відповідно до умов додатку № 2 до договору про передачу виключних майнових авторських прав на твір від 03.02.2014 позивач однаразово сплачує Мартіросяну Е.Г. як автору винагороду у розмірі 20 000 (двадцять тисяч) гривень 00 копійок. Таким чином, вищезазначений розмір авторської винагороди є базовою розрахунковою величиною для визначення розміру компенсації за порушення майнових авторських прав.

Оскільки представниками ТОВ "Тара" зафіксовано 1 (один) факт порушень виключних майнових авторських прав відповідачем, який, очевидно не носить умисного характеру, суд дійшов висновку, що заявлена вимогам щодо стягнення з останнього подвоєної паушальної суми у розмірі 40000,00грн., є законною, обґрунтованою та такою що підлягає задоволенню.

Приймаючи до уваги задоволення вимоги щодо стягнення з відповідача подвоєної паушальної суми у розмірі 40 000,00грн., беручи до уваги положення ч. 3 ст. 52 Закону України "Про авторське право і суміжні права", суд вважає обґрунтованим заявлення позивачем про стягнення з відповідача до Державного бюджету України штрафу у розмірі 10% від суми присудженої до стягнення, що становить 4000,00 грн.

Що стосується вимоги позивача про зобов`язання відповідача надати у письмовій формі інформацію, щодо третіх осіб, задіяних у виробництві та розповсюдженні контрафактних примірників творів образотворчого мистецтва - малюнку "Тара" та про канали їх розповсюдження, суд виходить з наступного.

Відповідно до п. «ж» ч. 1 ст. 52 Закону України "Про авторське право і суміжні права" при порушеннях будь-якою особою авторського права, суб`єкти авторського права мають право вимагати від осіб, які порушують авторське право позивача, надання інформації про третіх осіб, задіяних у виробництві та розповсюдженні контрафактних примірників творів та про канали їх розповсюдження.

Під інформацією розуміються будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді, зокрема у формі документів як основного матеріального носія, для її збереження та передавання у часі та просторі (ч.1 ст. 1 Закону України "Про інформацію").

Враховуючи визначення ЗУ "Про авторське право та суміжні права" спеціального способу захисту порушених авторських прав, такого як зобов`язання порушника надати інформацію про третіх осіб, задіяних у виробництві та розповсюдженні контрафактних примірників творів та про канали їх розповсюдження, беручи до уваги доведеність факту порушення відповідачем виключних авторських прав позивача, суд вважає таку вимогу позивача обґрунтованою та такою, що підлягає задоволенню.

Стосовно твердження представника відповідача про неналежність та недопустимість доказу наданого позивачем, а саме акту огляду (порівняльного дослідження) №2 контрафактного диску зчеплення МТЗ-80 85-1601130 від 21.07.18р. (далі-Акт), суд зазначає наступне.

Відповідно до ч.ч. 1,2 ст. 73 ГПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Ці дані встановлюються такими засобами:

1) письмовими, речовими і електронними доказами;

2) висновками експертів;

3) показаннями свідків.

Згідно ст. 76 та 77 ГПК України, належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування.

Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.

Обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.

Докази, одержані з порушенням закону, судом не приймаються.

У відповідності до ст. 1 Закону України "Про судову експертизу" судова експертиза - це дослідження на основі спеціальних знань у галузі науки, техніки, мистецтва, ремесла тощо об`єктів, явищ і процесів з метою надання висновку з питань, що є або будуть предметом судового розгляду.

У відповідності до положень ст. 10 Закону України "Про судову експертизу" судовими експертами можуть бути особи, які мають необхідні знання для надання висновку з досліджуваних питань.

Положеннями ч.ч. 1,2 ст. 98 ГПК України встановлено, що висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному законодавством.

Предметом висновку експерта може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також, те, що акт огляду (порівняльного дослідження) №2 контрафактного диску зчеплення МТЗ-80 85-1601130 від 31.07.18р. (том 1 а.с. №45) здійснено за участі лише позивача та заінтересованих осіб, які не являються судовими експертами та не були попереджені про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384, 385 Кримінального кодексу України, суд вважає обґрунтованим твердження відповідача про те, що вищевказаний акт огляду не є належним та допустимим доказом по справі.

Втім, висновок експерта по даній справі (а.с. №173 том 3) є належним та допустимим доказом, який не спростований відповідачем та приймається судом з огляду на те, що експертом в судовому засіданні були надані відповіді на запитання представника відповідача з приводу проведеного дослідження, тому суд відхиляє прохання представника відповідача не приймати до уваги висновок експерта, яке викладено в прохальній частині вступного слова ( том 4 а.с. № 5).

Відповідно до статті 55 Конституції України, статей 15,16 Цивільного кодексу України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання.

Згідно з положеннями ст. 86 ГПК України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.

Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності.

Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень (ч. 1 ст. 74 ГПК України).

У справі "Трофимчук проти України" Європейський суд з прав людини зазначив, що хоча пункт 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод зобов`язує суди обґрунтовувати свої рішення, це не може розумітись як вимога детально відповідати на кожен довід.

З огляду на вищевказане, суд приходить до висновку про наявність законних підстав для задоволення позовних вимог у повному обсязі, оскільки доводи представника відповідача не спростували всіх доданих до матеріалів справи доказів.

Вирішуючи питання розподілу судових витрат суд керується ст. 129 ГПК України. Судовий збір покладається: 1) у спорах, що виникають при укладанні, зміні та розірванні договорів, - на сторону, яка безпідставно ухиляється від прийняття пропозицій іншої сторони, або на обидві сторони, якщо судом відхилено частину пропозицій кожної із сторін; 2) у спорах, що виникають при виконанні договорів та з інших підстав, - на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

У відповідності до п. 2 ч. 3 ст. 123 ГПК України до витрат, пов`язаних з розглядом справи, належать, зокрема, витрати: пов`язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів, експертів та проведенням експертизи.

З урахуванням задоволення судом позовних вимог в повному обсязі, судові витрати, а саме витрати зі сплати судового збору та за проведення судової експертизи, покладаються на відповідача в повному обсязі.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 6, 8, 19, 124, 129 Конституції України; ст.ст. 426, 431, 432, 440 Цивільного кодексу України, ст.ст. 1, 7, 8, 9, 15, 31, 32, 50, 51, 52 Закону України "Про авторське право і суміжні права"; 1, 2, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 73, 74, 76, 77, 98, 129, 232, 233, 236, 237, 238, 240, 241, 256, 257, 259 Господарського процесуального кодексу України, суд -

ВИРІШИВ:

Позовні вимоги задовольнити повністю.

Стягнути з Фізичної особи ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Тара" (72311, Запорізька обл., м. Мелітополь, Каховське Шосе, 38, , р/р НОМЕР_2 у АТ "ОТП Банк", МФО 300528) суму компенсації за порушення авторських прав у розмірі подвоєної паушальної суми винагороди, що становить 40000,00 грн.

Зобов`язати Фізичну особу ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) надати у письмовій формі Товариству з обмеженою відповідальністю "Тара" (72311, Запорізька обл., м. Мелітополь, Каховське Шосе, 38, , р/р НОМЕР_2 у АТ "ОТП Банк", МФО 300528) інформацію (документи) щодо третіх осіб, задіяних у виробництві та розповсюдженні контрафактного примірнику твору образотворчого мистецтва - малюнку "Тара" та про канали їх розповсюдження.

Стягнути з Фізичної особи ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) штраф у розмірі 4000, 00 грн. до Державного бюджету України, що становить 10 % суми, що підлягає стягненню на користь Товариства з обмеженою відповідальністю Тара.

Стягнути з Фізичної особи ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Тара" (72311, Запорізька обл., м. Мелітополь, Каховське Шосе, 38, , р/р НОМЕР_2 у АТ "ОТП Банк", МФО 300528) витрати зі сплати судового збору у розмірі 3524, 00 грн.; витрати за судову експертизу в сумі 27004,00 грн.

Видати накази після набрання рішенням законної сили.

Призначити судове засідання для вирішення питання щодо розподілу судових витрат на "03" лютого 2021 року о 12-00 годині.

Засідання суду відбудеться в приміщенні господарського суду Харківської області за адресою: 61022, місто Харків, майдан Свободи, 5, 8 під`їзд, 3-й поверх, зал № 332.

Надати строк позивачу 10 днів з дня винесення рішення по справі для надання доказів про проведення оплати понесених ним витрат на професійну правничу допомогу (докази оплати надати до суду до початку судового засідання), акти приймання передачі, звіти, тощо відповідно до п. 5 ч. 6. ст.238 ГПК України.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення двадцятиденного строку для оскарження. Зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів з дня його проголошення. Якщо у судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення. Згідно ст.257 ГПК України, апеляційна скарга подається безпосередньо до суду апеляційної інстанції, або до суду першої інстанції відповідно до п.17.5 Перехідних положень ГПК України.

Повне рішення складено та підписано 04.02.21р.

Суддя Л.В. Шарко