ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
УХВАЛА

про зупинення провадження у справі

"20" січня 2021 р. Справа№ 910/6299/20

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Верховця А.А.

суддів: Доманської М.Л.

Пантелієнка В.О.

при секретарі Брунько А.І.

за участю представника:

Приватного підприємства "Світова музика" - Миколюк Р.А.;

розглянувши матеріали апеляційної скарги Приватного підприємства "Світова музика"

на рішення Господарського суду міста Києва від 16.10.2020 (повний текст складено 26.10.2020)

у справі № 910/6299/20 (суддя Підченко Ю.О.)

за позовом Приватного підприємства "Світова музика"

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Українська Дистрибуційна компанія"

про стягнення компенсації в розмірі 2 196 750,00 грн.

ВСТАНОВИВ:

Рішенням Господарського суду міста Києва від 16.10.2020 у справі № 910/6299/20 у задоволенні позовних вимог Приватного підприємства "Світова музика" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Українська Дистрибуційна компанія" відмовлено повністю.

Не погоджуючись з даним рішенням, Приватне підприємство "Світова музика" звернулось до Північного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, відповідно до якої просить скасувати повністю рішення Господарського суду міста Києва від 16.10.2020 у справі № 910/6299/20 та ухвалити нове рішення, яким стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Українська Дистрибуційна компанія" на користь Приватного підприємства "Світова музика" компенсацію за порушення виключних майнових прав в розмірі 2 196 750,00 грн., судовий збір у розмірі 82 348,13 грн. та витрати на правову допомогу у розмірі 5 000,00 грн.

Згідно витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 17.11.2020 апеляційну скаргу Приватного підприємства "Світова музика" у справі №910/6299/20 передано на розгляд колегії суддів: головуючий суддя - Верховець А.А., судді: Доманська М.Л., Пантелієнко В.О.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 18.11.2020 апеляційну скаргу Приватного підприємства "Світова музика" на рішення Господарського суду міста Києва від 16.10.2020 у справі № 910/6299/20 залишено без руху; надано Приватному підприємству "Світова музика" строк десять днів з дня отримання копії даної ухвали для усунення недоліків апеляційної скарги, шляхом подання до суду апеляційної інстанції належних доказів надсилання копії апеляційної скарги відповідачу у справі.

24.11.2020 до суду апеляційної інстанції від апелянта надійшла заява про усунення недоліків, на виконання вищезазначеної ухвали суду, зокрема скаржником надано належні докази надсилання копії апеляційної скарги відповідачу.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 26.11.2020 у справі № 910/6299/20 відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою Приватного підприємства"Світова музика" на рішення Господарського суду міста Києва від 16.10.2020 у справі № 910/6299/20; апеляційну скаргу призначено до розгляду на 15.12.2020; надано сторонам право подати до суду апеляційної інстанції відзив на апеляційну скаргу в письмовій формі протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі.

30.11.2020 через відділ забезпечення автоматизованого розподілу, контролю та моніторингу виконання документів (канцелярія) від апелянта надійшли додаткові докази надіслання апеляційної скарги з додатками для відповідача - а саме опис вкладення, касовий чек.

09.12.2020 через відділ забезпечення автоматизованого розподілу, контролю та моніторингу виконання документів (канцелярія) від апелянта надійшов відзив на апеляційну скаргу по справі № 910/6299/20, відповідно до якого просить в задоволенні апеляційної скарги ПП "Світова музика" відмовити повністю.

Ключовими аргументами якого є:

- що в матеріалах справи відсутні будь-які допустимі докази на підтвердження того факту, що відеоролик для продукції ТМ "Ореанда", про який зазначено у додатку №11 від 17.10.2016 до Договору про надання послуг №20141124 від 24.11.2014, був створений із використанням музичного твору "CAN'T TAKE MY EYES OFF YOU" (автори - CREWE/GAUDIO), зокрема - шляхом його переробки та аранжування, оскільки суд не володіє спеціальними знаннями, а від призначення експертизи по справі або надання будь-яких інших допустимих доказів на підтвердження своїх доводів позивач відмовився.

- матеріали справи не містять допустимих доказів на підтвердження будь-яких правовідносин між компанією "ГВАРДІЯ ПРОДАКШН ХАУС" та ТОВ "УКРАЇНСЬКА ДИСТРИБУЦІЙНА КОМПАНІЯ".

15.12.2020 через відділ забезпечення автоматизованого розподілу, контролю та моніторингу виконання документів (канцелярія) від апелянта надійшло клопотання про призначення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності, відповідно до якого просить суд призначити по справі №910/6299/20 судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності, на вирішення якої поставити наступні питання:

- Чи має місце повне або часткове відтворення мелодії твору з текстом та музикою "CAN'T TAKE MY EYES OFF YOU" (оригінальний Твір у виконанні Френкі Валлі ( Frankie Valli ), права на який належать ПП "Світова музика") в Аудіовізуальному творі у форматі реклами вина "Ореанда Романтік"/ Oreanda Romantic ?

- Чи має місце повне або часткове відтворення текстової частини твору з текстом та музикою "CAN'T TAKE MY EYES OFF YOU"(оригінальний Твір у виконанні Френкі Валлі ( Frankie Valli ), права на який належать ПП "Світова музика") в Аудіовізуальному творі у форматі реклами вина "Ореанда Романтік"/ Oreanda Romantic ?

- Чи має місце переробка твору з текстом та музикою "CAN'T TAKE MY EYES OFF YOU" (оригінальний Твір у виконанні Френкі Валлі ( Frankie Valli ), права на який належать ПП "Світова музика") в Аудіовізуальному творі у форматі реклами вина "Ореанда Романтік"/ Oreanda Romantic ?; проведення експертизи доручити експерту Кісіль Наталії Валеріївні, та зупинити провадження у справі на підставі п.2 ч.1 ст.228 ГПК України до закінчення проведення експертизи та надходження її висновків до ПАГС.

Судове засідання 15.12.2020 не відбулося, оскільки 15.12.2020 з 11:30 до 14:35 із приміщення Північного апеляційного господарського суду було проведено евакуацію працівників та відвідувачів у зв`язку з надходженням повідомлення про замінування будівлі, про що складено Акт від 15.12.2020.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 16.12.2020 постановлено повідомити учасників справи про призначення розгляду апеляційної скарги Приватного підприємства "Світова музика" на рішення Господарського суду міста Києва від 16.10.2020 у справі № 910/6299/20 на 20.01.2021.

29.12.2020 через відділ забезпечення автоматизованого розподілу, контролю та моніторингу виконання документів (канцелярія) від ТОВ "Українська Дистрибуційна компанія" надійшли заперечення на клопотання про призначення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності у справі № 910/6299/20, зазначаючи що апелянт (позивач) мав право подати до суду першої інстанції висновок експерта, складений на його замовлення (ст.101 ГПК України), проте апелянт (позивач) не скористався наданим правом.

Апелянт (позивач) мав право заявити клопотання про призначення судової експертизи фахівця, що має спеціальні знання для встановлення фактів переробки та аранжування музичних творів (відповідно до ст.99 ГПК України). Однак, під час розгляду справи Господарським судом міста Києва, апелянтом (позивачем) ні висновок експерта, ні клопотання про призначення судової експертизи, подані не були.

Крім того, апелянт (позивач) жодним чином не довів, що саме йому завадило подати відповідні докази (клопотання про призначення експертизи або експертний висновок) у передбачений процесуальний законом строк. Відповідно до поданого клопотання просив в задоволенні клопотання ПП "Світова музика" про призначення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності відмовити повністю.

В судовому засіданні 20.01.2021 представник Приватного підприємства "Світова музика" доповіла по клопотанню про призначення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності, зазначивши що можливості заявити таке клопотання позивачу не було надано, отже, не з`ясовано всі обставини по справі. Враховуючи положення п.4 ч.5 ст.13 ГПК України, суд сприяє учасникам судового процесу в реалізації ними прав, апелянт просить суд апеляційної інстанції надати можливість заявити таке клопотання.

Також зазначила що у зв`язку із завантаженістю Київського науково-дослідного інституту судових експертиз та враховуючи положення п.1.1. Інструкції щодо можливості проведення експертизи атестованим судовим експертам, які не є працівниками державних спеціалізованих установ, проведення судової експертизи просить доручити експерту Кісіль Наталії Валеріївні (Свідоцтво №1820 від 20 вересня 2019 року, видане Центральною експертно-кваліфікаційною комісією Міністерства юстиції України, термін дії до 20 вересня 2022 року).

Представник ТОВ "Українська Дистрибуційна компанія" в судове засідання 20.01.2021 не з`явився, хоча його було повідомлено належним чином про судове засідання.

Заслухавши пояснення представника Приватного підприємства "Світова музика"щодо клопотання про призначення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності, колегія суддів виходить з наступного.

В обґрунтування клопотання про призначення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності представник апелянта зазначає що місцевим судом в рішенні від 16.10.2020 року по справі №910/6299/20 заявляється необхідність у спеціальних знаннях щодо виявлення переробки оригінального музичного з текстом твору позивача, тобто необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо.

Проте можливості заявити таке клопотання позивачу не було надано, отже не з`ясовано всі обставини по справі.

Як зазначає апелянт у своєму клопотанні, відповідно до п.5.1. розділу V "Експертиза об`єктів інтелектуальної власності" Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, що затверджені наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 року №53/5 основним завданням експертизи об`єктів інтелектуальної власності є визнання властивостей цих об`єктів, до яких належать об`єкти промислової власності, об`єкти авторського права і суміжних прав.

5.3. При дослідженні об`єктів авторського права та суміжних прав вирішуються питання щодо властивостей таких об`єктів:

5.3.1. Літературних та художніх творів (романи, поеми, статті та інші письмові твори; лекції, промови, проповіді та інші усні твори; драматичні, музично-драматичні твори, пантоміми, хореографічні, інші сценічні твори; музичні твори (з текстом або без тексту); аудіовізуальні твори; твори живопису, архітектури, скульптури та графіки; фотографічні твори; твори ужиткового мистецтва; ілюстрації, карти, плани, ескізи і пластичні твори, що стосуються географії, топографії, архітектури або науки; переклади, адаптації, аранжування та інші переробки літературних або художніх творів; збірники творів, якщо вони за добором або упорядкуванням їх складових частин є результатом інтелектуальної діяльності).

Для дослідження в матеріалах справи містяться необхідні записи:

1. CD-диск із зафіксованою представником Позивача в мережі Інтернет Аудіовізуального твору у форматі реклами вина "Ореанда Романтік"/ Oreanda Romantic ;

2. CD-диск із зафіксованою Позивачем в мережі Інтернет Аудіовізуального твору у форматі реклами вина "Ореанда Романтік"/ Oreanda Romantic ;

3. CD-диск із записом оригінального Твору "CAN'T TAKE MY EYES OFF YOU" у виконанні Френкі Валлі ( Frankie Valli ), права на який належить ПП "Світова музика".

Також в клопотанні зазначено що витрати на проведення судової експертизи покласти на позивача як особу, якою порушене перед судом питання про її призначення.

Колегія суддів, заслухавши пояснення представника Приватного підприємства "Світова музика", дослідивши обставини справи в їх сукупності, вважає за можливе задовольнити клопотання Приватного підприємства "Світова музика" про призначення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 98 ГПК України висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному законодавством. Предметом висновку експерта може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань.

Згідно з ч.1 ст. 99 ГПК України суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов: 1) для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо; 2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів.

Згідно із положеннями статті 1 Закону України "Про судову експертизу" судова експертиза - це дослідження експертом на основі спеціальних знань матеріальних об`єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про обставини справи.

Як зазначено в листі Вищого господарського суду України № 01-8/2651 від 27.11.2006 "Про деякі питання призначення судових експертиз", судова експертиза повинна призначатися лише у разі дійсної потреби у спеціальних знаннях для встановлення даних, що входять до предмету доказування, тобто у разі, коли висновок експерта не можуть змінити інші засоби доказування. Аналогічні за змістом положення містить частина 2 пункту 2 постанови Пленуму Вищого господарського суду України "Про деякі питання практики призначення судової експертизи" № 4 від 23.03.2012.

Положеннями ст. 267 ГПК України суду апеляційної інстанції надано право, за клопотанням учасників процесу, вирішувати питання про призначення експертизи.

Відповідно до частини 3 статті 99 ГПК України при призначенні експертизи судом експерт або експертна установа обирається сторонами за взаємною згодою, а якщо такої згоди не досягнуто у встановлений судом строк, експерта чи експертну установу визначає суд. З урахуванням обставин справи суд має право визначити експерта чи експертну установу самостійно. У разі необхідності може бути призначено декілька експертів для підготовки одного висновку (комісійна або комплексна експертиза).

Згідно пункту 1.6. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень (затверджена наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 N 1950/5) експертизи та дослідження проводяться експертними установами за зонами регіонального обслуговування згідно з Переліком регіональних зон обслуговування науково-дослідними установами судових експертиз Міністерства юстиції України, наведеним у додатку 1 до цієї Інструкції.

У клопотанні про призначення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності апелянт просить доручити її проведення експерту Кісіль Наталії Валеріївні (Свідоцтво №1820 від 20 вересня 2019 року, видане Центральною експертно-кваліфікаційною комісією Міністерства юстиції України, термін дії до 20 вересня 2022 року, тел.: НОМЕР_1 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 ).

Частинами 4, 5 ст. 99 ГПК України встановлено, що питання, з яких має бути проведена експертиза, що призначається судом, визначаються судом. Учасники справи мають право запропонувати суду питання, роз`яснення яких, на їхню думку, потребує висновку експерта. У разі відхилення або зміни питань, запропонованих учасниками справи, суд зобов`язаний мотивувати таке відхилення або зміну.

Колегія суддів погоджується із питаннями, які запропоновані апелянтом у клопотанні про призначення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності.

Витрати, пов`язані з проведенням судової експертизи, під час судового розгляду має нести заінтересована сторона, а у разі призначення господарським судом судової експертизи з власної ініціативи - сторона, визначена в ухвалі господарського суду про призначення експертизи.

Оскільки апелянт посилається на необхідність проведення експертизи, суд покладає обов`язок по оплаті витрат на проведення судової експертизи на позивача - Приватного підприємства "Світова музика".

В зв`язку з призначенням експертизи судом відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 228 ГПК України провадження у справі підлягає зупиненню.

Провадження у справі зупиняється у випадках, встановлених пунктом 2 частини першої статті 228 цього Кодексу - на час проведення експертизи (п. 6 ч. 1 ст. 229 ГПК України).

Керуючись ст.ст. 42, 98, 99, 100, 228, 229, 234, 267, 281 ГПК України, Північний апеляційний господарський суд -

УХВАЛИВ:

1) Клопотання Приватного підприємства "Світова музика" про призначення у справі №910/6299/20 судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності задовольнити.

2) Призначити у справі № 910/6299/20 судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності, на вирішення якої поставити наступні питання:

- Чи має місце повне або часткове відтворення мелодії твору з текстом та музикою "CAN'T TAKE MY EYES OFF YOU" (оригінальний Твір у виконанні Френкі Валлі ( Frankie Valli ), права на який належать ПП "Світова музика") в Аудіовізуальному творі у форматі реклами вина "Ореанда Романтік"/ Oreanda Romantic ?

- Чи має місце повне або часткове відтворення текстової частини твору з текстом та музикою "CAN'T TAKE MY EYES OFF YOU"(оригінальний Твір у виконанні Френкі Валлі ( Frankie Valli ), права на який належать ПП "Світова музика") в Аудіовізуальному творі у форматі реклами вина "Ореанда Романтік"/ Oreanda Romantic ?

- Чи має місце переробка твору з текстом та музикою "CAN'T TAKE MY EYES OFF YOU" (оригінальний Твір у виконанні Френкі Валлі ( Frankie Valli ), права на який належать ПП "Світова музика") в Аудіовізуальному творі у форматі реклами вина "Ореанда Романтік"/ Oreanda Romantic ?;

3) Проведення експертизи у встановлений законом строк доручити експерту Кісіль Наталії Валеріївні (Свідоцтво №1820 від 20 вересня 2019 року, видане Центральною експертно-кваліфікаційною комісією Міністерства юстиції України, термін дії до 20 вересня 2022 року, тел.: ІНФОРМАЦІЯ_3 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

4) Надати в розпорядження експерту Кісіль Наталії Валеріївні - Бюро "Expert&Technology" матеріали справи №910/6299/20.

5) Попередити експерта Кісіль Наталії Валеріївні - Бюро "Expert&Technology" про кримінальну відповідальність, відповідно до ст. 14 Закону України "Про судову експертизу", за дачу завідомо неправдивого висновку експерта встановлену ст.384 Кримінального кодексу України, а також за відмову експерта без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків - ст. 385 Кримінального кодексу України.

6) Оплату витрат по проведенню судової експертизи покласти на Приватне підприємство"Світова музика".

7.) Зупинити апеляційне провадження у справі №910/6299/20 до повернення матеріалів справи з Бюро "Expert&Technology", за адресою: 02160, м. Київ, вул. Регенераторна, 4, кв.2-456.

8.) Ухвалу надіслати сторонам у даній справі та Бюро "Expert&Technology", за адресою: 02160, м. Київ, вул. Регенераторна, 4, кв.2-456.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддями та може бути оскаржена до суду касаційної інстанції в порядку, встановленому главою 2 розділу IV Господарського процесуального кодексу України.

Головуючий суддя А.А. Верховець

Судді М.Л. Доманська

В.О. Пантелієнко