УХВАЛА

про призначення судової експертизи

м. Київ

20.01.2021Справа № 910/16718/20

За позовомТовариства з обмеженою відповідальністю «Леда»
до1. Акціонерного товариства «Галичфарм» 2. Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності»
за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні
відповідачаАкціонерного товариства «Київмедпреперат»
провизнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг
Суддя Босий В.П.

секретар судового засідання Єрмак Т.Ю.

Представники сторін:

від позивача:Брагінська А.Л.
від відповідача 1:Руднєва Я.А.
від відповідача 2: від третьої особи:не з`явився Костенко К.О.

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Леда» звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до Акціонерного товариства «Галичфарм» та Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» про визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що свідоцтво на знак для товарів і послуг України НОМЕР_1 не відповідає умовам надання правової охорони, передбаченим законодавством у сфері охорони прав на торгівельні марки, у зв`язку з чим позивач просить суд визнати таке свідоцтво недійсним та зобов`язати відповідача 2 внести відповідні зміни Державного реєстру свідоцтв України на торгівельні марки, про що повідомити у офіційний електронний бюлетень Національного органу інтелектуальної власності.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 09.11.2020 відкрито провадження у справі, вирішено розгляд справи здійснювати за правилами загального позовного провадження, залучено до участі у справі Акціонерне товариство «Київмедпреперат» в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача, призначено підготовче засідання на 07.12.2020.

30.11.2020 від відповідача 2 до суду надійшов відзив на позовну заяву, в якому відповідач проти задоволення позовних вимог заперечує з огляду на те, що за заявкою №97124032 були проведені формальна експертиза та експертиза по суті відповідно до Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» та встановлених на його основі Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 №116, під час якої заявлене до реєстрації позначення перевірялось на відповідність умовам надання правової охорони, визначених законом. Також у поданому відзиві зазначено, що позивач не надав доказів того, що станом на дату подання відповідної заявки - 17.12.1997 спірний знак тривалий час використовувався в Україні кількома виробниками як знак для товарів і послуг щодо усіх товарів 5 класу МКТП, що могло бути підставою для відмови в наданні правової охорони, враховуючи абзац п`ятий підпункту 4.3.1.4 пункту 4.3 Правил.

02.12.2020 від відповідача 1 надійшов до суду відзив на позовну заяву, в якому відповідач заперечив проти задоволення позовних вимог з огляду на те, що знак для товарів і послуг «Фурацилін» за свідоцтва України № НОМЕР_1 ідентифікує для споживача лікарський засіб «ФУРАЦИЛІН®» певної сталої якості, яка визначена правовласником AT «Галичфарм»; саме тому знак для товарів і послуг «Фурацилін» за свідоцтвом України № НОМЕР_1 асоціюється у споживачів як з виробником лікарського засобу «ФУРАЦИЛІН®» - AT «Галичфарм», власником прав на зазначений знак, так і з особою ліцензіата - AT «Київмедпрепарат». Також у поданому відзиві на позовну заяву, відповідач 1 зазначає про неподання позивачем доказів, які підтверджують наявність у нього охоронюваного законом інтересу, захист якого потребує звернення з позовом до суду, не доведенням ним факту порушення свого права або законного інтересу стосовно предмету спору, а також пропуск строку позовної давності.

Протокольною ухвалою суду від 07.12.2020 підготовче засідання було відкладено на 11.01.2021.

30.12.2020 від представника відповідача 2 надійшло клопотання про об`єднання позовних вимог, в якому відповідач 2 просить суд об`єднати в одне провадження дану справу та справу Господарського суду міста Києва №910/8364/20 за позовом Фізичної особи-підприємця Новікова Святослава Сергійовича до Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності», Акціонерного товариства «Галичфарм» та Акціонерного товариства «Київмедпрепарат» про визнання свідоцтва України НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг недійсним повністю і зобов`язання вчинити певні дії.

Згідно з ч. 1 ст. 173 Господарського процесуального кодексу України в одній позовній заяві може бути об`єднано декілька вимог, пов`язаних між собою підставою виникнення або поданими доказами, основні та похідні позовні вимоги. Похідною позовною вимогою є вимога, задоволення якої залежить від задоволення іншої позовної вимоги (основної вимоги).

За приписами частини другої цієї норми, суд з урахуванням наведених вище положень частини першої може за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи об`єднати в одне провадження декілька справ за позовами:

1) одного й того самого позивача до одного й того самого відповідача;

2) одного й того самого позивача до різних відповідачів;

3) різних позивачів до одного й того самого відповідача.

Приписами процесуального законодавства суду надано право об`єднати в одне провадження кілька позовних вимог, що містяться в різних позовах. Таке об`єднання можливе за наявності сукупно таких умов: а) позовні вимоги мають бути однорідними; б) позови мають бути пред`явлені тим самим позивачем до того самого відповідача (відповідачів) або різними позивачами до того самого відповідача.

При цьому, однорідними вимогами слід вважати такі, що одночасно: а) являють собою однаковий спосіб захисту права (наприклад, про визнання недійсним правочину, про виконання обов`язку в натурі тощо); б) мають ті самі (з одного договору) чи однорідні (з різних, але аналогічних договорів) підстави виникнення.

Об`єднання справ в одне провадження допускається до початку підготовчого засідання, а у спрощеному позовному провадженні - до початку розгляду справи по суті у кожній із справ (ч. 3 ст. 173 Господарського процесуального кодексу України.

Судом встановлено, що 07.12.2020 у даній справі розпочато підготовче засідання, а клопотання про об`єднання справ в одне провадження подано відповідачем-2 29.12.2020 (як вбачається із відбитку календарного штемпеля на конверті), що стало підставою для відмови в задоволенні вказаного клопотання.

06.01.2021 на електронну пошту суду представником позивача направлено клопотання про призначення судової експертизи, в якій позивач просив суд призначити судову експертизу у сфері інтелектуальної власності та запропонував суду перелік питань для вирішення експертам.

Протокольною ухвалою суду від 11.01.2021 відкладено підготовче засідання на 20.01.2021.

Представник позивача в судове засідання з`явилася, надала пояснення по справі, підтримала раніше подане клопотання про призначення судової експертизи.

Представники відповідача 1 та третьої особи в судове засідання з`явилися, надали пояснення, проти задоволення клопотання позивача про призначення судової експертизи заперечували.

Представник відповідача 2, повідомлений належним чином про час та місце розгляду справи, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення представників учасників справи, суд дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання з огляду на наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 99 Господарського процесуального кодексу України, суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов:

1) для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо;

2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів.

Згідно з положеннями ст. 1 Закону України «Про судову експертизу» - судова експертиза - це дослідження на основі спеціальних знань у галузі науки, техніки, мистецтва, ремесла тощо об`єктів, явищ і процесів з метою надання висновку з питань, що є або будуть предметом судового розгляду.

Спеціальні знання - це професійні знання, отримані в результаті навчання, а також навички, отримані обізнаною особою в процесі практичної діяльності в різноманітних галузях науки, техніки та інших суспільно корисних галузях людської діяльності, які використовуються разом з науково-технічними засобами під час проведення експертизи. Змістом спеціальних знань є теоретично обґрунтовані і перевірені практикою положення і правила, які можуть відноситися до будь-якої галузі науки, техніки, мистецтва тощо.

Необхідність судової експертизи в господарському судочинстві зумовлена тим, що в процесі здійснення правосуддя суд стикається з необхідністю встановлення таких фактів (обставин), дані про які потребують спеціальних досліджень. Експертиза - це науковий, дослідницький шлях до висновків, які формулюються у висновку експерта, про фактичні обставини справи.

В Рішенні Європейського суду з прав людини у справі «Дульський проти України» (Заява № 61679/00) від 01.06.2006, зазначено, що експертиза, призначена судом, є одним із засобів встановлення або оцінки фактичних обставин справи і тому складає невід`ємну частину судової процедури.

На думку позивача, знак для товарів і послуг «Фурацилін», зареєстрований АТ «Галичфарм» для товарів 5 класу МКТП «ліки для людини», не відповідає умовам надання правової охорони як позначення, оскільки втратило для споживачів свою розрізняльну здатність та не може виконувати свою основну функцію - індивідуалізації товару відповідача-1. Крім того, позивач вказує, що позначення «фурацилін» широко використовується у єдиному значенні як антибактеріальний, антисептичний препарат, як споживачами, так і фахівцями у різних галузях, а тому таке широке використання позначення призвело до того, що воно стало загальновживаним як позначення товарів певного виду.

Так, на підтвердження своїх позовних вимог, позивачем долучено до матеріалів позовної заяви висновок експерта №9719 від 30.06.2020, складений за результатами експертизи у сфері інтелектуальної власності судом експертом Копитько А.П. Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса.

В той же час, відповідачами у відзивах на позовну заяву вказаний висновок визнається необґрунтованим та таким, що викликає сумнів у правильності висновків, що у ньому містяться.

Частинами 4-7 ст. 99 Господарського процесуального кодексу України, питання, з яких має бути проведена експертиза, що призначається судом, визначаються судом. Учасники справи мають право запропонувати суду питання, роз`яснення яких, на їхню думку, потребує висновку експерта. У разі відхилення або зміни питань, запропонованих учасниками справи, суд зобов`язаний мотивувати таке відхилення або зміну. Питання, які ставляться експерту, і його висновок з них не можуть виходити за межі спеціальних знань експерта.

Призначений судом експерт невідкладно повинен повідомити суд про неможливість проведення ним експертизи через відсутність у нього необхідних знань або без залучення інших експертів.

Враховуючи викладене, оскільки, для роз`яснення питань, які виникли при вирішенні даного спору, необхідні спеціальні знання, зокрема, для встановлення того, чи складаються спірне позначення лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду, станом на дату подання заявки, суд дійшов висновку про наявність підстав для призначення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності.

У відповідності до ст. 7 Закону України «Про судову експертизу» судово-експертну діяльність здійснюють державні спеціалізовані установи. До державних спеціалізованих установ належать, зокрема, науково-дослідні установи судових експертиз Міністерства юстиції України.

Відповідно до ч. 1 ст. 100 Господарського процесуального кодексу України, про призначення експертизи суд постановляє ухвалу, в якій зазначає підстави проведення експертизи, питання, з яких експерт має надати суду висновок, особу (осіб), якій доручено проведення експертизи, перелік матеріалів, що надаються для дослідження, та інші дані, які мають значення для проведення експертизи.

На підставі вищезазначеного, з урахуванням вимог Господарського процесуального кодексу України, Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5, з метою встановлення правомірності заявлених позовних вимог, всебічного, повного та об`єктивного розгляду спору й вирішення питань, що потребують спеціальних знань, суд дійшов висновку щодо призначення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності у даній справі, проведення якої доручає Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26, офіс 501).

Відповідно до ч. 5 ст. 15 Закону України «Про судову експертизу» витрати на проведення судових експертиз науково-дослідними установами Міністерства юстиції України у господарських справах відшкодовуються в порядку, передбаченому чинним законодавством.

Частиною 2 статті 125 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що суд може зобов`язати учасника справи, який заявив клопотання про виклик свідка, призначення експертизи, залучення спеціаліста, перекладача, забезпечення, витребування або огляд доказів за їх місцезнаходженням, попередньо (авансом) оплатити витрати, пов`язані з відповідною процесуальною дією. Якщо клопотання заявили декілька учасників справи, необхідну грошову суму авансом в рівних частках сплачують відповідні учасники справи, а у випадках, коли відповідна процесуальна дія здійснюється з ініціативи суду, - сторони в рівних частках.

У випадках, коли сума витрат на оплату послуг експерта, спеціаліста, перекладача або витрат особи, яка надала доказ на вимогу суду, повністю не була сплачена учасниками справи попередньо або в порядку забезпечення судових витрат, суд стягує ці суми на користь спеціаліста, перекладача, експерта чи експертної установи зі сторони, визначеної судом відповідно до правил про розподіл судових витрат, встановлених цим Кодексом (ч. 3 ст. 127 Господарського процесуального кодексу України).

Враховуючи, що питання про призначення судової експертизи було розглянуто судом за клопотанням позивача, який є заінтересованою особою у її проведенні, витрати, пов`язані з попередньою оплатою проведення судової експертизи, покладаються на Товариство з обмеженою відповідальністю «Леда».

Згідно ч. 1 ст. 228 Господарського процесуального кодексу України, суд може за заявою учасника справи, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі у випадках призначення судом експертизи.

У зв`язку із призначенням судової експертизи, провадження у справі №910/16718/20 підлягає зупиненню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 100, 228, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Призначити у справі №910/16718/20 судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручити Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26, офіс 501).

2. На вирішення експерта поставити такі питання:

- чи складається знак для товарів та послуг «Фурацилін» за свідоцтвом України НОМЕР_1 лише з позначень, що є загальновживаними, як позначення товарів у послуг певного виду станом на 17.12.1997 - дата подання заявки на його реєстрацію?

- чи є знак для товарів та послуг «Фурацилін» за свідоцтвом України НОМЕР_1 таким, що не мав розрізняльної здатності станом на 17.12.1997 - дату подання заявки на його реєстрацію?

3. Відповідно до статті 14 Закону України «Про судову експертизу» попередити експерта про кримінальну відповідальність за статтями 384 та 385 Кримінального кодексу України.

4. Ухвалу та матеріали справи №910/16718/20 надіслати Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України.

5. Зобов`язати сторони на вимогу експерта негайно надати всі документи та матеріали, які необхідні для проведення експертизи. Докази надання до Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України матеріалів для експертного дослідження у встановленому порядку направити до Господарського суду міста Києва.

6. Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю «Леда» попередньо оплатити вартість експертизи, докази чого надати в судове засідання після поновлення провадження у справі.

7. Провадження у справі зупинити на час проведення експертизи.

Повна ухвала складена 21.01.2021.

Суддя В.П. Босий