РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

19.01.2021Справа № 910/744/20

За позовом Міцубісі Пенсл Компані, Лімітед;

до Юнімакс Стейшенері (відповідач 1);

Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності"

(відповідач 2);

про визнання недійсним свідоцтва.

Суддя Мандриченко О.В.

Секретар судового засідання Дюбко С.П.

Представники:

Від позивача: Жухевич О.В., адвокат, довіреність № б/н від 17.06.2019 р.;

Від відповідача 1: не з`явилися;

Від відповідача 2: не з`явилися.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

До Господарського суду міста Києва звернулася компанія Міцубісі Пенсл Компані, Лімітед з позовом до Юнімакс Стейшенері (відповідач 1) та Міністерства розвиту економіки, торгівлі та сільського господарства України (відповідач 2) про визнання недійсним свідоцтва України № 242025 на знак для товарів і послуг.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 24.01.2020 року відкрито провадження у справі № 910/744/20 та вирішено справу розглядати за правилами загального позовного провадження зі стадії підготовчого засідання, розгляд справи призначено на 14.07.2020 року.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 14.07.2020 року відкладено підготовче засідання до 18.08.2020 року.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 18.08.2020 року відкладено підготовче засідання до 01.09.2020 року.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 01.09.2020 року закрито підготовче провадження та призначено справу № 910/744/20 до судового розгляду по суті на 27.10.2020 р.

У судовому засіданні 27.10.2020 р. оголошено перерву в слуханні справи по суті до 17.11.2020 р.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 17.11.2020 р. замінено відповідача 2 у справі Міністерство економічного розвитку і торгівлі України його правонаступником - Державним підприємством "Український інститут інтелектуальної власності"; відкладено судове засідання до 08.12.2020 р.

У судовому засіданні 08.12.2020 р. оголошено перерву в слуханні справи по суті до 19.01.2021 р.

Під час розгляду спору по суті 19.01.2021 р. представник позивача підтримав позовні вимоги та просив їх задовольнити.

Відповідач та відповідач 2 у судове засідання 19.01.2021 не з`явилися, про причини неявки суд не повідомив, хоча про дату та час судового засідання були повідомлені належним чином, оскільки ухвала була надіслана відповідачам рекомендованою кореспонденцією з повідомленням про вручення на адресу, що зазначена в відомостях з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Згідно з ч. 1, 3 ст. 202 Господарського процесуального кодексу України неявка у судове засідання будь-якого учасника справи за умови, що його належним чином повідомлено про дату, час та місце цього засідання, не перешкоджає розгляду справи по суті. Якщо учасник справи або його представник були належним чином повідомлені про судове засідання, суд розглядає справу за відсутності такого учасника у разі повторної неявки в судове засідання учасника справи (його представника) незалежно від причин неявки.

Відповідно до ч. 2 ст.178 Господарського процесуального кодексу України у разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд має право вирішити спір за наявними матеріалами справи.

Судом враховано, що в силу вимог частини 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, кожен при вирішенні судом питання щодо його цивільних прав та обов`язків має право на судовий розгляд упродовж розумного строку.

Обов`язок швидкого здійснення правосуддя покладається, в першу чергу, на відповідні державні судові органи. Розумність тривалості судового провадження оцінюється в залежності від обставин справи та з огляду на складність справи, поведінки сторін, предмету спору. Нездатність суду ефективно протидіяти недобросовісно створюваним учасниками справи перепонам для руху справи є порушенням частини 1 статті 6 даної Конвенції (§ 66 69 рішення Європейського суду з прав людини від 08.11.2005 у справі "Смірнова проти України").

Відповідно до Листа Верховного Суду України головам апеляційних судів України № 1-5/45 від 25 січня 2006, у цивільних, адміністративних і господарських справах перебіг провадження для цілей статті 6 Конвенції розпочинається з моменту подання позову і закінчується винесенням остаточного рішення у справі.

Критерії оцінювання "розумності" строку розгляду справи є спільними для всіх категорій справ (цивільних, господарських, адміністративних чи кримінальних). Це - складність справи, поведінка заявника та поведінка органів державної влади (насамперед, суду). Відповідальність держави за затягування провадження у справі, як правило, настає у випадку нерегулярного призначення судових засідань, призначення судових засідань з великими інтервалами, затягування при передачі або пересиланні справи з одного суду в інший, невжиття судом заходів до дисциплінування сторін у справі, свідків, експертів, повторне направлення справи на додаткове розслідування чи новий судовий розгляд.

Всі ці обставини судам слід враховувати при розгляді кожної справи, оскільки перевищення розумних строків розгляду справ становить порушення прав, гарантованих пунктом 1 статті 6 Конвенції про захист прав і основних свобод людини, а збільшення кількості звернень до Європейського суду з прав людини не лише погіршує імідж нашої держави на міжнародному рівні, але й призводить до значних втрат державного бюджету.

З огляду на наведене та з урахуванням того, що неявка представників відповідачів не перешкоджає всебічному, повному та об`єктивному розгляду всіх обставин справи, суд вважає за можливе розглянути справу за наявними в ній матеріалами.

Розглянувши подані документи і матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об`єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд

ВСТАНОВИВ

МІЦУБІСІ ПЕНСЛ КОМПАНІ, ЛІМІТЕД (MITSUBISHI PENCIL COMPANY LIMITED) (надалі - Позивач) є юридичною особою зареєстрованою за законодавством Японії. Позивач є власником прав на наступні торговельні марки, правова охорона яким надана в Україні:

- міжнародна реєстрація № 1060015 на торговельну марку «uni», що зареєстрована для товарів 16 класу МКТП, яка діє на території України з 08.09.2011 р. Правова охорона за міжнародною реєстрацією № 1060015 розповсюджується на наступні товари 16 класу МКТП: «інструменти для письма» (надалі - «Торговельна марка 1»);

- свідоцтво України № 46620 на знак для товарів і послуг «uni-ball», що зареєстрований для товарів 16 класу МКТП 17.01.2005 р. Правова охорона за Свідоцтвом № 46620 розповсюджується на наступні товари 16 класу МКТП: «Письмові інструменти» (надалі - «Торговельна марка 2»).

25 травня 2018 року Міністерством економічного розвитку і торгівлі України була зареєстрована торговельна марка «UNIMAX» (надалі - «Торговельна марка 3») за свідоцтвом України № 242025 на знак для товарів і послуг на ім`я компанії Юнімакс Стейшенері (відповідач-1) щодо переліку товарів 16 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (МКТП), а саме для класу 16 МКТП: авторучки; кулькові ручки; вугільні олівці; грифелі до олівців; креслярські пера; олівці; олівці грифельні; пера канцелярські; письмові інструменти; письмові набори канцелярські; ручки маркувальні (канцелярське приладдя); сталеві пера; ручки, які містять канцелярські рідини для виправляння (канцелярське приладдя).

Позивач вважає, що торговельна марка за свідоцтвом України № 242025 є схожою настільки, що її можна сплутати з раніше зареєстрованими Торговельними марками 1 та 2 позивача. Також позивач вважає, що торговельна марка за свідоцтвом України № 242025 є такою, що може ввести споживачів в оману щодо особи, яка виробляє товар, а саме позивача.

Обгрунтовуючи свої позовні вимоги позивач посилається на те, що свідоцтво України на знак для товарів і послуг № 242025 підлягає визнанню недійсним повністю у судовому порядку на підставі п. а) ч. 1 ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» № 3689-ХІІ від 15.12.1993 р. з наступними змінами і доповненнями, оскільки позначення за свідоцтвом України № 242025 не відповідає умовам надання правової охорони, встановленим статтями 5,6 Закону про торговельні марки.

Згідно ст. 499 ЦК України права інтелектуальної власності на торговельну марку визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом. За змістом ст. ст. 494, 495 ЦК України права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчуються свідоцтвом, зважаючи на що визнанню недійсним підлягає саме свідоцтво.

Як визначено підпунктом "а" п. 1 ст. 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" свідоцтво на знак для товарів і послуг може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони". У відповідності до п. 3 Постанови Верховної Ради України "Про введення в дію Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів та послуг" від 23 грудня 1993 р. "відповідність знаків умовам їх реєстрації визначається згідно з законодавством, що діяло на дату подання заявки".

Окрім того, статтею 3 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів та послуг" (надалі - Закон) визначено, що "якщо міжнародним договором України встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством України про знаки, то застосовуються правила міжнародного договору". Таким міжнародним договором України в розумінні статті 3 Закону є Паризька конвенція від 20 березня 1883 р., участь України в якій підтверджена в серпні 1992 р. (надалі за текстом - "Паризька конвенція"). В силу статті 6-bis Паризької конвенції, відхиляється або визнається недійсною реєстрація і забороняється застосування товарного знака, що становить відтворення, імітацію чи переклад іншого знака, здатні викликати змішування зі знаком, що за визначенням компетентного органу країни реєстрації чи країни застосування вже є у цій країні загальновідомим як знак особи, що користується привілеями цієї Конвенції, і використовується для ідентичних або подібних продуктів. Це положення поширюється і на ті випадки, коли істотна складова частина знака становить відтворення такого загальновідомого знака чи імітацію, здатну викликати змішування з ним. Рекомендації щодо охорони загальновідомих знаків містяться у Спільній рекомендації відносно положень про охорону загальновідомих знаків, прийнятій Асамблеєю Паризького союзу з охорони промислової власності та Генеральною Асамблеєю Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) на тридцять четвертій сесії засідань Асамблей держав-членів ВОІВ 20-29 вересня 1999 р. (надалі за текстом - "Рекомендації ВОІВ"). Оскільки згідно ст. 1 Паризької конвенції Україна як її учасник входить до Паризького союзу з охорони промислової власності, наведені Рекомендації мають для неї відповідне рекомендаційне значення.

Також в силу статті 6-quinquies Паризької конвенції "Товарні знаки…можуть бути відхилені при реєстрації чи визнанні недійсними лише в таких випадках:

1. Якщо знаки можуть порушити права, набуті третіми особами в країні, де витребовується охорона;

3. Якщо знаки суперечать моралі чи громадському порядку та, особливо, якщо вони можуть ввести в оману громадськість".

У національному законодавстві України умови надання правової охорони визначаються статтею 5 Закону про товарні знаки, зокрема, пункт 1 вказаної статті передбачає, що правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі, вимогам Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки" та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

Позивачем було долучено до матеріалів справи висновок експерта за результатами проведення експертизи у сфері інтелектуальної власності № 28545/19-53 від 21.02.2020, складений експертом КНДІСЕ Раковою А.О.

Вищевказаним висновком експерта було встановлено наступне:

1. Торговельна марка «UNIMAX» за свідоцтвом України № 242025 є схожою настільки, що її можна сплутати з торговельною маркою «uni» (міжнародна реєстрація №1060015) і торговельною маркою «uni-ball»(свідоцтво України №46620) у відношенні тих самих та споріднених товарів 16 класу МКТП, зазначених у свідоцтві України №242025, згідно із матеріалами, наданими на дослідження;

2. Торговельна марка «UNIMAX» за свідоцтвом України № 242025 була такою, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари, а саме компанії Міцубісі Пенсл Компані, Лімітед, станом на дату подання заявки (25.08.2016) на знак № 242025, згідно із матеріалами, наданими на дослідження.

Проаналізувавши висновок експерта № 28545/19-53 від 21.02.2020, суд дійшов висновку про його обґрунтованість та узгодженість із іншими матеріалами справи та чинним законодавтсовм України. Отже, складений за допомогою застосування спеціальних знань у сфері інтелектуальної власності висновок експерта № 28545/19-53 від 21.02.2020 є належним і допустимим доказом у справі і заслуговує на увагу господарського суду у якості важливого доказу по справі у сукупності із іншими зібраними у справі доказами.

Згідно приписів статті 73 "Докази" ГПК України: "Доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: …висновками експертів".

В силу приписів статті 76 "Належність доказів" ГПК України: "Належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування".

Згідно приписів статті 74 "Обов`язок доказування і подання доказів" ГПК України: "Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи".

Відповідно до ст. ст. 98, 101 ГПК України: Стаття 98. Вимоги до висновку експерта.

1. Висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному законодавством.

2. Предметом висновку експерта може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань. Предметом висновку експерта не можуть бути питання права.

3. Висновок експерта може бути підготовлений на замовлення учасника справи або на підставі ухвали суду про призначення експертизи.

4. Висновок експерта викладається у письмовій формі і приєднується до справи.

5. Суд має право за заявою учасників справи або з власної ініціативи викликати експерта для надання усних пояснень щодо його висновку.

6. У висновку експерта повинно бути зазначено: коли, де, ким (ім`я, освіта, спеціальність, а також, за наявності, свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта, стаж експертної роботи, науковий ступінь, вчене звання, посада експерта), на якій підставі була проведена експертиза, хто був присутній при проведенні експертизи, питання, що були поставлені експертові, які матеріали експерт використав. Інші вимоги до висновку експерта можуть бути встановлені законодавством.

7. У висновку експерта має бути зазначено, що він попереджений (обізнаний) про відповідальність за завідомо неправдивий висновок, а у випадку призначення експертизи судом - також про відповідальність за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків.

Господарським судом встановлено, що висновок експерта № 28545/19-53 від 21.02.2020 відповідає вищенаведеним вимогам і заслуговує на увагу суду і не викликає сумніву у його правильності, оскільки висновки надані в межах компетенції експерта, ґрунтуються на методичних рекомендаціях та результатах дослідження матеріалів справи, висновки чіткі, логічні, послідовні і відповідають фактичним даним справи, а також не були спростовані відповідачами 1 та 2 жодними іншими належними і допустимими доказами у справі.

Відповідно до ч. 1 ст. 495 Цивільного кодексу України (надалі також - ЦК України), майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є:

-право на використання торговельної марки;

-виключне право дозволяти використання торговельної марки;

-виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання;

-інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Частинами 1-3 ст. 426 ЦК України, що способи використання об`єкта права інтелектуальної власності визначаються цим Кодексом та іншим законом. Особа, яка має виключне право дозволяти використання об`єкта права інтелектуальної власності, може використовувати цей об`єкт на власний розсуд, з додержанням при цьому прав інших осіб.

Матеріалами справи підтверджується, що зареєстрований на ім`я відповідача 1 знак для товарів і послуг «UNIMAX» за свідоцтвом України № 242025 не відповідає умовам надання правової охорони станом на дату подання заявки на його реєстрацію, оскільки він є схожим до ступеня змішування із раніше зареєстрованими знаками позивача для таких самих товарів та є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послуги.

Враховуючи той факт, що позначення яке міститься на товарах виробництва відповідача 1, є схожим до ступеня змішування із об`єктами інтелектуальної власності позивача, виготовлення, зберігання, пропонування до продажу (рекламування), продаж, таких товарів без відповідного дозволу позивача, кваліфікується як порушення прав інтелектуальної власності позивача.

Згідно абз. 4 п. 63 Постанови пленуму Вищого господарського суду України Про деякі питання практики вирішення спорів, пов`язаних із захистом прав інтелектуальної власності від 17.10.2012 року №12 (далі - Постанова пленуму ВГСУ №12), порушенням прав на знак, зокрема, визнається введення в цивільний обіг позначень, які с тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із: знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім`я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг; знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6bis Паризької конвенції про охорону промислової власності; фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг; кваліфікованими зазначеннями походження товарів.

Згідно із ч. 2 ст. 20 Закону про торговельні марки, на вимогу власника свідоцтва таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов`язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки.

В силу положень п. 5 ст. 16 Закону про торговельні марки, свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом:

Відповідно до п. 59 Постанови пленуму ВГСУ № 12, господарським судам потрібно мати на увазі, що власник прав на знак для товарів і послуг має право забороняти іншим особам використовувати тотожне чи схоже до ступеня змішування з цим знаком позначення лише стосовно тих товарів і послуг, щодо яких цей знак зареєстровано, чи споріднених з ними товарів і послуг.

З урахуванням вищевикладеного, оцінивши подані позивачем докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на повному, всебічному і об`єктивному розгляді в судовому засіданні всіх обставин справи в їх сукупності, суд прийшов до висновку, що позовні вимоги компанії Міцубісі Пенсл Компані, Лімітед підлягають задоволенню у повному обсязі.

З урахуванням задоволення позовних вимог позивача, господарський суд вважає такими, що підлягають стягненню з відповідача 1, понесені позивачем судові витрати.

Враховуючи зібрані докази по справі, пояснення представників сторін та керуючись статтями 129, 232, 236-241 ГПК України, суд

В И Р І Ш И В:

1. Позов задовольнити повністю.

2. Визнати недійсним повністю свідоцтво України на знак для товарів і послуг № 242025 від 25.05.2018 р.

3. Зобов`язати Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності" (01601, м. Київ, вул. Глазунова, 1; ідентифікаційний код 31032378) внести відомості до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо визнання недійсним повністю свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 242025 від 25.05.2018 р., а також опублікувати інформацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

4. Стягнути з компанії Юнімакс Стейшенері (Unimax Stationery) ( Плот № D-8ендD-9, Махатма Ганді Удіог Нагар, ОуАйДіСі, Дабхел, Нані Даман-396210, Індія) на користь компанії Міцубісі Пенсл Компані, Лімітед (Mitsubishi Pencil Company Limited) (5-23-37, Хігасі-Охі, Шінагава-ку, м. Токіо, Японія) витрати по сплаті судового збору в розмірі 4 202 грн. (чотири тисячі двісті дві грн. 00 коп.) та витрати на проведення експертизи в розмірі 37 680 грн. (тридцять сім тисяч шістсот вісімдесят грн. 00 коп.).

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду відповідно до п. 17.5 Перехідних положень Господарського процесуального кодексу України подається до Північного апеляційного господарського суду через Господарський суд міста Києва протягом 20 (двадцяти) днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Повний текст рішення складено 28.01.20201

Суддя О.В. Мандриченко