ЦЕНТРАЛЬНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.11.2020 Справа № 905/1492/15

м.Дніпро, просп. Д. Яворницького, 65 зал №511

Центральний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого судді: Подобєд І.М. (доповідач),

суддів: Кощеєв І.М., Кузнецова І.Л.

секретар судового засідання Грачов А.С.

за участю представників:

від позивача за первісним позовом: Бабенко Г.О. адвокат, ордер серії АР №1023860 від 04.09.2020

від відповідача-1 за первісним позовом: не з`явився

від відповідача-2 за первісним позовом: - Петров М.Ю. керівник, на підставі протоколу загальних зборів власників № б/н від 19.06.2019 та витягу з ЄДРЮОФОПГФ №0002049 від 08.02.1994;

- Пориченський П.В. представник, довіреність №б/н від 03.01.2020

від відповідача-3 за первісним позовом: не з`явився

від третьої особи за первісним позовом: не з`явився

від третьої особи за зустрічним позовом: не з`явився

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу Приватного підприємства - Фірма "Дарьял" на ухвалу Господарського суду Запорізької області від 17.08.2020 у справі №905/1492/15 (суддя Горохов І.С.; ухвалу постановлено о 12:39 год. у місті Запоріжжя, повний текст ухвали складено 20.08.2020)

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Фірма "Унікон", м.Донецьк

до відповідача-1: Товариства з обмеженою відповідальністю "Доншахтоавтоматика", м.Донецьк

відповідача-2: Приватного підприємства - Фірма "Дарьял", м.Запоріжжя

відповідача-3: Публічного акціонерного товариства "Кременчуцький сталеливарний завод", м.Кременчук, Полтавська область

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Граніт", м.Макіївка, Донецька область

про встановлення факту використання корисної моделі, зупинення використання корисної моделі, захищеної патентом на корисну модель

та

за зустрічним позовом Приватного підприємства - Фірма "Дарьял", м.Запоріжжя

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Фірма "Унікон", м.Донецьк

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - ОСОБА_1 , м.Запоріжжя

про визнання недійсним ліцензійного договору

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою Господарського суду Запорізької області від 17.08.2020 у справі №905/1492/15:

- доручено проведення судової металознавчої експертизи експертам Львівському науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (вул.Липинського, 54, м. Львів, 79024);

- поставлено на вирішення судової металознавчої експертизи питання, викладені в ухвалі суду від 13.02.2020, а саме:

- Чи містить наповнювач порошкового дроту, який було виготовлено Приватним підприємством-фірмою "Дарьял" та зберігається у Товариства з обмеженою відповідальністю "Доншахтавтоматика", алюміній, кальцій та титановмісний матеріал, якщо так, то в якому відсотковому співвідношенні між собою знаходяться основні елементи?

- Чи відповідають відомості про склад наповнювача порошкового дроту, зазначені Приватним підприємством-фірмою "Дарьял" в паспорті якості № 01/02-12 від 13.03.2012, фактичному складу порошкового дроту, який було виготовлено Приватним підприємством-фірмою "Дарьял" та який зберігається у Товариства з обмеженою відповідальністю "Доншахтавтоматика" ?

- на виконання Інструкції про призначення і проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 р. № 53/5 (із подальшими змінами), матеріали господарської справи № 905/1492/15 направити до Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (вул. Липинського, 54, м. Львів, 79024);

- попереджено експертів про відповідальність, передбачену Законом України "Про судову експертизу", ст. ст. 384, 385 Кримінального кодексу України за завідомо неправдивий висновок, а також за відмову без поважних причин від виконання покладених на них обов`язків;

- покладено витрати, що підлягають сплаті за проведення судової комплексної експертизи, до вирішення спору по суті, на позивача за первісним позовом - Товариство з обмеженою відповідальністю "Фірма "Унікон";

- сплатити Товариству з обмеженою відповідальністю "Фірма "Унікон" (83055, Донецька область, м. Донецьк, вул. Рози Люксембург, буд. 2Б; адреса для листування: 69006, м. Запоріжжя а/с 3989, ідентифікаційний код юридичної особи 13533123) рахунок на оплату проведення судової комплексної експертизи протягом 7 банківських днів із дня його отримання;

- відмовлено в задоволенні клопотань Приватного підприємства - фірма "Дарьял" про доручення проведення судової металознавчої експертизи Харківському НДІСЕ, визначення зразків порошкового дроту, які надаються для експертного дослідження, та про відвід судовому експерту Львівського НДІСЕ Лушникової Т.М.;

- зупинено провадження у справі № 905/1492/15 на час проведення судової металознавчої експертизи (до отримання результатів судової металознавчої експертизи та повернення матеріалів справи до господарського суду Запорізької області);

- направлено копію ухвали направити учасникам справи та Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (вул. Липинського, 54, м. Львів, 79024).

Означена ухвала суду першої інстанції вмотивована тим, що суд встановив, що ухвалою Господарського суду Запорізької області від 13.02.2020 у справі №905/1492/15 призначено судову металознавчу експертизу, проведення експертизи доручено експертам Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, але у зв`язку з відсутністю в інституті фахівців відповідної галузі знань ухвала та справа повернуті без виконання. Враховуючи, що Харківським науково-дослідним інститутом судових експертиз повідомлено ТОВ "Фірма "Унікон" про відсутність в інституті фахівців-металознавців та з огляду на те, що між ТОВ "Фірма "Унікон" та Київським НДІСЕ існує конфлікт інтересів внаслідок чого між сторонами виник спір, який розглядається Окружним адміністративним судом м. Києва (справа №640/6614/19), суд доручив проведення призначеної металознавчої експертизи Львівському науково-дослідному інституту судових експертиз.

Приватне підприємство - Фірма "Дарьял" (відповідач-2), не погодившись з означеною ухвалою суду першої інстанції, звернулось до Центрального апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати ухвалу Господарського суду Запорізької області від 17.08.2020 у справі №905/1492/15 в частині призначення судової металознавчої експертизи та зупинення провадження у цій справі та направити цю справу для продовження розгляду до суду першої інстанції.

В обґрунтування своїх вимог у апеляційній скарзі апелянт вказує, що при постановлені оскаржуваної ухвали суд першої інстанції порушив норми процесуального та матеріального права. Так апелянт вказує, що оскаржувана ухвала господарського суду в частині призначення судової металознавчої експертизи постановлена:

- в порушення п. 1 ч. 1 ст. 99 ГПК України, абз. 2 ч. 2 ст. 34 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", тому що виникли обставини, згідно до яких провадження у справі №905/1492/15 підлягає закриттю через закінчення з 25.08.2019 строку дії Ліцензійного договору №2 від 31.12.2015;

- в порушення ч. 1 ст. 100 ГПК України в ухвалі не визначено та не надано зразки порошкового дроту для експертного дослідження, що об`єктивно унеможливлює проведення експертизи;

- в порушення ч. 1 ст. 2, ч. 5 ст. 13 ГПК України на вирішення судової металознавчої експертизи поставлені упереджені питання в інтересах ТОВ "Фірма "Унікон";

- в порушення ч.1 ст.2 , ч. 5 ст. 13 ГПК України упереджено визначена експертна установа в інтересах ТОВ "Фірма "Унікон".

ТОВ "Фірма "Унікон" (позивач) у відзиві на апеляційну скаргу зазначає, що вважає оскаржувану ухвалу законною та обґрунтованою, а апеляційну скаргу безпідставною та такою, що є проявом грубого зловживання процесуальними правами.

В обґрунтування своїх заперечень позивач вказує, що права ТОВ "Фірма "Унікон" були порушені до 25.08.2019, тобто в період чинності патенту НОМЕР_2. Окрім цього, ТОВ "Фірма "Унікон" не втратило і не могло втратити право захистити свої порушені права лише у зв`язку з тим, що справа розглядається вже протягом щонайменше п`яти років з незалежних від позивача обставин. Тому позивач вважає, що твердження ПП - фірма "Дарьял" про відсутність підстав для призначення експертизи за ухвалою суду від 17.08.2020 у зв`язку з закінченням строку дії патенту та ліцензійного договору є необґрунтованими, безпідставними, суперечать вимогам чинного законодавства.

Щодо переліку направлених на експертизу матеріалів позивач вказує, що відповідно до Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень експерт має право відповідно до процесуального законодавства заявляти клопотання про надання додаткових матеріалів і зразків та вчинення інших дій, пов`язаних із проведенням експертизи. Звертає увагу на те, що ці обставини також неодноразово були предметом розгляду суду першої і апеляційної інстанції, зокрема, в ухвалі Господарського суду Запорізької області від 13.02.2020 та постанові Центрального апеляційного господарського суду від 01.06.2020.

Заслухавши суддю-доповідача, пояснення представників сторін, дослідивши матеріали справи, обговоривши доводи апеляційної скарги та заперечень проти неї, перевіривши повноту встановлених місцевим господарським судом обставин справи та правильність їх юридичної оцінки, колегія суддів виходить з наступного.

Судом першої інстанції та судом апеляційної інстанції встановлені такі обставини.

На розгляді Господарського суду Запорізької області перебуває справа №905/1492/15 за первісним позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Фірма "Унікон" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Доншахтавтоматика" та до Приватного підприємства - фірма "Дарьял" про встановлення факту використання корисної моделі та зупинення використання корисної моделі та за зустрічним позовом Приватного підприємства - Фірма "Дарьял" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Фірма "Унікон", третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - ОСОБА_1 про визнання недійсним ліцензійного договору.

В обґрунтування позовних вимог за первісним позовом, з урахуванням уточненої позовної заяви, ТОВ "Фірма "Унікон" вказує, що отримало невиключний дозвіл (невиключну ліцензію) на виготовлення та продаж порошкового дроту з використанням корисної моделі, захищеної патентом НОМЕР_2 " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", зареєстрованим у Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 25.11.2009 на підставі ліцензійного договору №1 від 01.01.2010, по закінченню якого між ліцензіаром та ліцензіатом було укладено ліцензійний договір №2 від 31.12.2015. Відповідачі без отримання належного дозволу від власника патенту протягом тривалого часу використовують корисну модель, захищену патентом № НОМЕР_1 . ТОВ "Фірма "Унікон" вважає, що ПП - Фірма "Дарьял" виготовляє та пропонує до продажу, реалізовує порошковий дріт з показниками, тотожними аналогічним показникам корисної моделі, захищеної патентом НОМЕР_2. Так, показники порошкового дроту, що зазначені у паспорті якості №01/02-12 від 13.03.2012, та зазначені на маркуванні бухти дроту, співпадають із формулою корисної моделі, захищеної патентом № НОМЕР_1 . З боку відповідача-3 (ПАТ "Кременчуцький сталеливарний завод") листом №40-21/284 від 10.09.2015 підтверджено факт співпраці з таким контрагентом, як ПП - Фірма "Дарьял". ПП - Фірмою "Дарьял" на адресу ПАТ "Кременчуцький сталеливарний завод" за період з 30.07.2009 по 31.12.2014 у сукупності було реалізовано: 367,782 тн порошкового дроту, діаметром 13 мм з комплексним наповнювачем алюміній, кальцій та феротитан (відсотковий вміст 55:28:17) відповідно до ТУ У 27.3-1:2010; 126,12 тн порошкового дроту, діаметром 13 мм з комплексним наповнювачем алюміній, кальцій та титан (відсотковий вміст 55:28:17) відповідно до ТУ У 27.3-02. У свою чергу, Товариство з обмеженою відповідальністю "Доншахтоавтоматика" придбало у Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Граніт" порошковий дріт, діаметром 13 мм, вагою 608 кг з наповнювачем з алюмінію, кальцію та феротитану у співвідношенні (алюміній - 60%, кальцій - 23%, феротитан 70 - 17%). Згідно маркування на бухті дроту у паспорті якості вказано, що зазначений дріт було виготовлено Приватним підприємством - фірмою "Дарьял".

Тому ТОВ "Фірма "Унікон", як позивач за первісним позовом, просить:

1) Встановити факт використання Товариством з обмеженою відповідальністю "Доншахтоавтоматика" корисної моделі, захищеної патентом на корисну модель № НОМЕР_1 " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", зареєстрованим 25.11.2009 у Державному реєстрі патентів на корисні моделі;

2) Встановити факт використання Приватним підприємством - фірмою "Дарьял" корисної моделі, захищеної патентом на корисну модель НОМЕР_2 " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", зареєстрованим 25.11.2009 у Державному реєстрі патентів на корисні моделі;

3) Встановити факт використання Публічним акціонерним товариством "Кременчуцький сталеливарний завод" корисної моделі, захищеної патентом на корисну модель НОМЕР_2 " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", зареєстрованим 25.11.2009 у Державному реєстрі патентів на корисні моделі;

4) Заборонити Приватному підприємству - фірмі "Дарьял" будь-яке використання корисної моделі, захищеної патентом на корисну модель НОМЕР_2 " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", зареєстрованим 25.11.2009 у Державному реєстрі патентів на корисні моделі, у тому числі, виготовлення продукту із застосуванням корисної моделі, застосування такого продукту, пропонування для продажу, у тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого продукту в зазначених цілях;

5) Заборонити Публічному акціонерному товариству "Кременчуцький сталеливарний завод" будь-яке використання у своїй діяльності порошкового дроту, захищеного патентом на корисну модель НОМЕР_2 " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", зареєстрованим 25.11.2009 у Державному реєстрі патентів на корисні моделі, що виготовляється Приватним підприємством - фірма "Дарьял";

6) Заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю "Доншахтоавтоматика" будь-яке використання у своїй діяльності порошкового дроту, захищеного патентом на корисну модель НОМЕР_2 " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", зареєстрованим 25.11.2009 у Державному реєстрі патентів на корисні моделі, що виготовляється Приватним підприємством - фірмою "Дарьял". Позов обґрунтований ст. 41 Конституції України, ст.ст. 432, ч. 2 ст. 462 Цивільного кодексу України, ст. ст. 1, 6, 28, 34, 35 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі". Проти задоволення зустрічного позову заперечував.

Зустрічний позов Приватним підприємством - фірмою "Дарьял" заявлено з тих підстав, що ліцензійний договір №2 від 31.12.2015 на право користування інтелектуальної власності (патентом на корисну модель) укладений власником патенту України НОМЕР_2 ОСОБА_1 з директором Товариства з обмеженою відповідальністю "Фірма Унікон" ОСОБА_1 , тобто однією і тією ж особо, що суперечить вимогам частини 3 статті 238 Цивільного кодексу України, оскільки договір направлений на реалізацію інтересів однієї особи та відповідно представник не може вчиняти правочин від імені особи, яку він представляє, у своїх інтересах. Також в порушення пункту 1 статті 1110 Цивільного кодексу України у п. 5.1 спірного ліцензійного договору встановлено строк його дії до 31.12.2020, тобто строк дії договору перевищує строк дії патенту України НОМЕР_2 що разом з наведеними обставинами є підставою для визнання ліцензійного договору № 2 від 31.12.2015 недійсним на підставі статті 203, частини 1 статті 215 Цивільного кодексу України.

Ухвалою Господарського суду Запорізької області від 13.02.2020 призначено у справі №905/1492/15 судову металознавчу експертизу, а провадження у справі №905/1492/15 зупинено на час проведення судової комплексної металознавчої та охорони прав на об`єкти інтелектуальної власності експертизи (до отримання результатів судової комплексної експертизи та повернення матеріалів справи до господарського суду Запорізької області).

Проведення судової металознавчої експертизи доручено експертам Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (Січеславська Набережна 17, офіс 361, м. Дніпро, 49000), а на вирішення судової металознавчої експертизи поставлені питання:

- Чи містить наповнювач порошкового дроту, який було виготовлено Приватним підприємством - фірмою "Дарьял" та зберігається у Товариства з обмеженою відповідальністю "Доншахтавтоматика", алюміній, кальцій та титановмісний матеріал, якщо так, то в якому відсотковому співвідношенні між собою знаходяться основні елементи?

- Чи відповідають відомості про склад наповнювача порошкового дроту, зазначені Приватним підприємством - фірмою "Дарьял" в паспорті якості № 01/02-12 від 13.03.2012, фактичному складу порошкового дроту, який було виготовлено Приватним підприємством - фірмою "Дарьял" та який зберігається у Товариства з обмеженою відповідальністю "Доншахтавтоматика"?

Також цією ухвалою відмовлено у задоволенні низки клопотань Приватного підприємства - фірма "Дарьял", а саме: про ухвалення часткового рішення за зустрічним позовом про визнання недійсним з моменту укладення ліцензійного договору; про зобов`язання попередньо (авансом) оплатити витрати, пов`язані з проведенням експертизи; питань, які запропоновані Приватним підприємство - фірма "Дарьял" на вирішення судової експертизи; про відвід судовому експерту Лушниковій Тамарі Миколаївні; про доручення проведення судової експертизи Дніпропетровському науково-дослідному експертно-криміналістичному центру МВС України; про не доручення проведення судової експертизи Дніпропетровському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України.

04.08.2020 до Господарського суду Запорізької області від директора Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України Коваленко О. надійшов лист, з повідомленням про неможливість проведення судової металознавчої експертизи, у зв`язку з відсутністю в інституті фахівці відповідної галузі знань, тому ухвала та справа повертаються без виконання.

Ухвалою Господарського суду Запорізької області від 06.08.2020 поновлено провадження у справі № 905/1492/15 з 17.08.2020, призначено справу до розгляду судо першої інстанції на 17.08.2020 об 12 год. 00 хв.

14.08.2020 до суду від ПП - Фірми "Дарьял" надійшло клопотання щодо визначення експертної установи, яка може провести судову металознавчу експертизу та щодо визначення зразків порошкового дроту, які надаються для експертного дослідження.

При цьому ПП - Фірма "Дарьял" зазначило, що вважає зразок порошкового дроту від 02.03.2017 неналежно відібраним, по якому незаконно проводити судову експертизу, оскільки відбір зразків було проведено в порушення вимог ч. 2, ст. 102 ГПК України. Крім того в матеріалах справи відсутня довіреність на представника ТОВ "Доншахтоавтоматика" Агаренко Д.О. на підписання протоколу відібрання зразків порошкового дроту складеного 02.03.2017.

Також ПП - Фірма "Дарьял" просило суд виключити з матеріалів, необхідних для проведення експертизи, зразок порошкового дроту, відправлений 20.02.2018 до Господарського суду Запорізької області на підставі того, що відбір ТОВ "Доншахтоавтоматика" вказаного зразку порошкового дроту не відповідає вимогам по оформленню відібраних зразків, передбаченому статей 3, 4 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, тому що не був оформлений протоколом.

В зв`язку з відсутністю у справі законно відібраних зразків порошкового дроту ПП - Фірма "Дарьял" просило суд для проведення судової експертизи витребувати у ТОВ "Доншахтоавтоматика" зразок порошкового дроту, відібраний з дотриманням статей 3, 4 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень.

Крім того ПП - Фірма "Дарьял" просило суд не доручати проведення судової металознавчої експертизи Львівському НДІСЕ, так як має сумніви в об`єктивності та неупередженості цієї експертної установи та заявляє відвід судовому експерту Львівського НДІСЕ Лушниковій Т.М.

Зі своєї сторони ПП - Фірма "Дарьял" просило суд доручити проведення судової металознавчої експертизи Харківському НДІСЕ ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса.

17.08.2020 до суду від ТОВ "Фірма "Унікон" надійшли пропозиції щодо експертної установи та заява про долучення доказів до матеріалів справи. Зокрема, позивач за первісним позовом зазначив, що відповідно до відкрити даних Реєстру атестованих експертів за експертною спеціальністю 8.9. "Дослідження металів і сплавів" мають свідоцтво експерти Київського НДІСЕ, Львівського НДІСЕ та Харківського НДІСЕ ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса. Однак оскільки Харківським НДІСЕ повідомлено ТОВ "Фірма "Унікон" про відсутність в інституті фахівців-металознавців та з огляду на те, що між ТОВ "Фірма "Унікон" та Київським НДІСЕ існує конфлікт інтересів внаслідок чого між сторонами виник спір, який розглядається Окружним адміністративним судом м. Києва (справа № 640/6614/19) ТОВ "Фірма "Унікон" просить суд доручити проведення призначеної металознавчої експертизи Львівському НДІСЕ.

В судовому засіданні 17.08.2020 представник ТОВ "Фірма "Унікон" просив суд першої інстанції доручити проведення судової металознавчої експертизи Львівському НДІСЕ, а представник ПП - Фірма "Дарьял" заперечив на дорученні проведення судової металознавчої експертизи Львівському НДІСЕ, просив доручити проведення судової експертизи у цій справі Харківському НДІСЕ ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса.

За таких обставин суд першої інстанції вважав за можливе доручити проведення судової металознавчої експертизи експертам Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України.

Колегія суддів суду апеляційної інстанції погоджується з таким висновком суду першої інстанції з наступних мотивів.

Положення частини 1 статті 2 Господарського процесуального кодексу України визначають, що завданням господарського судочинства є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів, пов`язаних із здійсненням господарської діяльності, та розгляд інших справ, віднесених до юрисдикції господарського суду, з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, держави.

Відповідно до часини 1 статті 2 Господарського процесуального кодексу України суд та учасники судового процесу зобов`язані керуватися завданням господарського судочинства, яке превалює над будь-якими іншими міркуваннями в судовому процесі.

За приписами частини 5 статті 13 Господарського процесуального кодексу України суд, зберігаючи об`єктивність і неупередженість: 1) керує ходом судового процесу; 2) сприяє врегулюванню спору шляхом досягнення угоди між сторонами; 3) роз`яснює у разі необхідності учасникам судового процесу їхні процесуальні права та обов`язки, наслідки вчинення або невчинення процесуальних дій; 4) сприяє учасникам судового процесу в реалізації ними прав, передбачених цим Кодексом; 5) запобігає зловживанню учасниками судового процесу їхніми правами та вживає заходів для виконання ними їхніх обов`язків.

Згідно з частиною першою статті 99 Господарського процесуального кодексу України суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов: 1) для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо; 2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів.

Як встановлено вище, необхідність призначення у цій справі судової експертизи та питання, з яких має бути проведена експертиза, вже була предметом розгляду суду, з приводу чого Господарським судом Запорізької області у цій справі прийнято ухвалу від 13.02.2020.

Предметом розгляду судом першої інстанції в судовому засіданні 17.08.2020 у цій справі стало питання про обрання іншої експертної установи, у зв`язку з неможливістю проведення означеної судової експертизи Дніпропетровським НДІСЕ.

Відповідно до частини 3, 4 статті 99 Господарського процесуального кодексу України при призначенні експертизи судом експерт або експертна установа обирається сторонами за взаємною згодою, а якщо такої згоди не досягнуто у встановлений судом строк, експерта чи експертну установу визначає суд. З урахуванням обставин справи суд має право визначити експерта чи експертну установу самостійно. Питання, з яких має бути проведена експертиза, що призначається судом, визначаються судом.

Колегія суддів суду апеляційної інстанції вважає, що визначаючи експертну установу, якій слід доручити проведення судової експертизи у цій справі, суд першої інстанції правильно виходив із того, що відповідно до інформації з Реєстру атестованих судових експертів у Львівському науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України наявні експерти фахівці-металознавці.

Колегія суддів погоджується, що заперечення ПП - Фірма "Дарьял" проти доручення проведення судової металознавчої експертизи експертам Львівського НДІСЕ з підстав недовіри зазначеній експертній установі правильно не прийняті судом першої інстанції в зв`язку з не наданням ПП - Фірма "Дарьял" належних та допустимих доказів на підтвердження власних сумнівів. Крім того суд першої інстанції доречно зазначив, що висновок за результатами експертизи складається судовим експертом (судовими експертами), а не експертною установою.

Щодо клопотання ПП Фірма "Дарьял" про відвід безпосередньо судовому експерту Львівського НДІСЕ Лушникової Т.М., то суд першої інстанції обґрунтовано не встановив підстав для його задоволення, оскільки на даний час не відомо який судовий експерт Львівського НДІСЕ буде проводити судову металознавчу експертизу у справі, з чим також погоджується колегія суддів суду апеляційної інстанції.

Щодо доводів апеляційної скарги ПП фірма - "Дарьял" про те, що оскаржена ухвала суду першої інстанції прийнята судом з порушенням статті 100 Господарського процесуального кодексу України, оскільки в ній не визначений перелік матеріалів (перелік наповнювача порошкового дроту), що надається для дослідження, відповідно за цією ухвалою неможливо проведення експертизи, то колегія суддів виходить з наступного.

Відповідно до частини першої статті 100 Господарського процесуального кодексу України про призначення експертизи суд постановляє ухвалу, в якій зазначає підстави проведення експертизи, питання, з яких експерт має надати суду висновок, особу (осіб), якій доручено проведення експертизи, перелік матеріалів, що надаються для дослідження, та інші дані, які мають значення для проведення експертизи.

Як убачається з оскарженої ухвали суду першої інстанції, місцевим господарським судом при призначенні судової експертизи враховані пояснення сторін щодо відібраних зразків порошкового дроту та визначено, що на вирішення судової металознавчої експертизи слід поставити питання щодо складу наповнювача порошкового дроту, який виготовлено ПП - фірма "Дарьял" та який зберігається у ТОВ "Доншахтавтоматика".

Таким чином, суд першої інстанції визначив який саме матеріал підлягає дослідженню та його місцезнаходження.

Щодо аргументу ПП - Фірма "Дарьял", що поставлені судом на вирішення судової металознавчої експертизи питання є упереджені, оскільки містять певні твердження в інтересах ТОВ "Фірма "Унікон" про те, що досліджуваний порошковий дріт, який зберігається у ТОВ "Доншахтавтоматика" було виготовлено ПП - Фірма "Дарьял", то колегія суддів вважає, що наразі таке формулювання питання не може свідчити про встановлення судом певного факту, оскільки остаточне встановлення обставин, що мають значення для справи, суд першої інстанції має здійснити під час судового розгляду цієї справи в результаті оцінки доказів в порядку статті 86 Господарського процесуального кодексу України.

До того ж, питання визначення зразків порошкового дроту, які надаються для експертного дослідження також вже було вирішено судом, про що зазначено в ухвалі суду від 13.02.2020 про призначення у справі судової експертизи. Постановою Центрального апеляційного господарського суду від 01.06.2020 ухвалу Господарського суду Запорізької області від 13.02.2020 № 905/1492/15 залишено без змін.

Заявляючи суду першої інстанції клопотання про необхідність закриття провадження у справі, ПП - фірма "Дарьял" щодо підстав для цього вказує на те, що з 25.08.2019 між позивачем за первісним позовом ТОВ "Фірма "Унікон" та відповідачами за первісним позовом ТОВ "Доншахтавтоматика", ПП - фірма "Дарьял", ПАТ "Кременчуцький сталеливарний завод" у цій справі відсутній предмет спору, оскільки з 25.08.2019 у ТОВ "Фірма "Унікон" відсутнє право вимагати поновлення порушених прав власника нечинного патенту України НОМЕР_2 ОСОБА_1 , оскільки починаючи з 25.08.2019 ТОВ "Фірма "Унікон" не має право встановлювати факт використання корисної моделі та забороняти будь-якій особі використання корисної моделі та забороняти будь-якій особі використання корисної моделі за нечинним патентом України НОМЕР_2.

Зі своєї сторони ТОВ "Фірма "Унікон" заперечує на закритті провадження у справі з підстав відсутності предмету спору, оскільки вважає, що не втратило і не могло втратити право захистити свої права лише у зв`язку з тим, що справа розглядається вже протягом щонайменше чотирьох років.

Згідно з частиною другою статті 185 Господарського процесуального кодексу України за результатами підготовчого засідання суд постановляє ухвалу про: 1) залишення позовної заяви без розгляду; 2) закриття провадження у справі; 3) закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті.

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 231 Господарського процесуального кодексу України господарський суд закриває провадження у справі, якщо відсутній предмет спору.

Отже, відповідно до наведених вище положень процесуального законодавства господарський суд має повноваження закрити провадження у справі як на стадії підготовчого засідання, так і на стадії розгляду справи по суті.

Судом апеляційної інстанції встановлено, що суд першої інстанції вже розглянув аналогічне клопотання ПП - фірма "Дарьял" про закриття провадження у справі, відмовивши в його задоволенні, про що зазначив у своїй ухвалі від 12.12.2019.

В ухвалі від 13.02.2020 судом першої інстанції також зазначалось, що без проведення відповідного експертного дослідження та вирішення питань, які запропоновані на вирішення експерту, прийняття часткового рішення у справі за зустрічним позовом не призведе до можливості продовження провадження в частині невирішених вимог, оскільки предметом висновків експерта в даному випадку є дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких необхідне не лише для вирішення спору в частині заборони будь-якого використання корисної моделі, але і для встановлення факту використання корисної моделі.

Судом встановлено, що первісний позов обґрунтовано тим, що ТОВ "Фірма "Унікон" отримало невиключний дозвіл (невиключну ліцензію) на виготовлення та продаж порошкового дроту з використанням корисної моделі, захищеної патентом НОМЕР_2 " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", зареєстрованим у Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 25.11.2009 на підставі ліцензійного договору №1 від 01.01.2010, по закінченню якого між ліцензіаром та ліцензіатом було укладено ліцензійний договір №2 від 31.12.2015. Відповідачі без отримання належного дозволу від власника патенту протягом тривалого часу використовують корисну модель, захищену патентом НОМЕР_2. Вважає, що ПП - фірма "Дарьял" виготовляє та пропонує до продажу, реалізовує порошковий дріт з показниками, тотожними аналогічним показникам корисної моделі, захищеної патентом НОМЕР_2.

Зустрічний позов обґрунтовано тим, що ліцензійний договір №2 від 31.12.2015 на право користування інтелектуальної власності (патентом на корисну модель) укладений власником патенту України НОМЕР_2 ОСОБА_1 з директором ТОВ "Фірма "Унікон" ОСОБА_1 , тобто однією і тією ж особо, що суперечить вимогам частини 3 статті 238 Цивільного кодексу України, оскільки договір направлений на реалізацію інтересів однієї особи та відповідно представник не може вчиняти правочин від імені особи, яку він представляє, у своїх інтересах, а також строк договору перевищує строк дії патенту.

За змістом заявленого ТОВ "Фірма "Унікон" первісного позову, окрім вимоги про встановлення факту використання відповідачами за первісним позовом корисної моделі, захищеної патентом на корисну модель НОМЕР_2 " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", зареєстрованим 25.11.2009 у Державному реєстрі патентів на корисні моделі. ТОВ "Фірма "Унікон" також просить заборонити відповідачам будь-яке використання корисної моделі, захищеної патентом на корисну модель НОМЕР_2 " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", зареєстрованим 25.11.2009 у Державному реєстрі патентів на корисні моделі, у тому числі, виготовлення продукту із застосуванням корисної моделі, застосування такого продукту, пропонування для продажу, у тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого продукту в зазначених цілях.

Отже, без проведення відповідного експертного дослідження та вирішення питань, які запропоновані на вирішення експерту, прийняття часткового рішення у справі за зустрічним позовом про визнання ліцензійного договору недійсним не призведе до можливості продовження провадження в частині невирішених вимог, оскільки предметом висновків експерта в даному випадку є дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких необхідне не лише при вирішенні спору в частині заборони будь-якого використання корисної моделі, але і для встановлення факту використання корисної моделі.

Означена ухвала суду першої інстанції від 13.02.2020 була оскаржена ПП Фірма "Дарьял" в апеляційному порядку. Постановою Центрального апеляційного господарського суду від 01.06.2020 ухвалу Господарського суду Запорізької області від 13.02.2020 №905/1492/15 залишено без змін.

При цьому колегія суддів суду апеляційної інстанції погодилася з судом першої інстанції, який правильно зазначив, що закінчення з 25.08.2019 дії ліцензійного договору ТОВ "Фірма "Унікон", укладеного з ОСОБА_1 на право користування об`єктом інтелектуальної власності, у зв`язку із закінченням строку дії патенту України НОМЕР_2 - не є підставою для закриття провадження у справі в зв`язку з відсутністю предмета спору, оскільки між сторонами наявний спір, що підтвердили представники ТОВ "Фірма "Унікон" у судовому засіданні. Також про наявність спору за первісним позовом свідчить відсутність відмови ПП - фірма "Дарьял" від зустрічного позову.

Таким чином, судом першої інстанції правильно встановлено про відсутність підстав для закриття провадження у цій справі на стадії підготовчого провадження.

Відповідно до статті 280 Господарського процесуального кодексу України підставами для скасування ухвали суду, що перешкоджає подальшому провадженню у справі, і направлення справи для продовження розгляду до суду першої інстанції є:

1) неповне з`ясування судом обставин, що мають значення для справи; 2) недоведеність обставин, що мають значення для справи, які суд першої інстанції вважає встановленими; 3) невідповідність висновків суду обставинам справи; 4) порушення норм процесуального права або неправильне застосування норм матеріального права, які призвели до постановлення помилкової ухвали.

Відповідно до статті 269 Господарського процесуального кодексу України суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними у ній і додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги. Суд апеляційної інстанції досліджує докази, що стосуються фактів, на які учасники справи посилаються в апеляційній скарзі та (або) відзиві на неї. Докази, які не були подані до суду першої інстанції, приймаються судом лише у виняткових випадках, якщо учасник справи надав докази неможливості їх подання до суду першої інстанції з причин, що об`єктивно не залежали від нього. Суд апеляційної інстанції не обмежений доводами та вимогами апеляційної скарги, якщо під час розгляду справи буде встановлено порушення норм процесуального права, які є обов`язковою підставою для скасування рішення, або неправильне застосування норм матеріального права.

За наведеного вище колегія суддів суду апеляційної інстанції не встановила підстав для задоволення апеляційної скарги ПП - Фірма "Дарьял" та скасування або зміни оскарженої у цій справі ухвали суду першої інстанції.

Зважаючи на відмову у задоволенні апеляційної скарги, судові витрати в сумі 2102,00 грн. на оплату судового збору, понесені позивачем у зв`язку із апеляційним оскарженням, згідно статті 129 Господарського процесуального кодексу України, покладаються на заявника (апелянта) у скарзі і відшкодуванню не підлягають.

Керуючись статтями 269, 270-271, 275, 276, 281-284 Господарського процесуального кодексу України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Апеляційну скаргу Приватного підприємства - Фірма "Дарьял" - залишити без задоволення.

Ухвалу Господарського суду Запорізької області від 17.08.2020 у справі №905/1492/15 - залишити без змін.

Судові витрати у зв`язку з переглядом справи у суді апеляційної інстанції покласти на Приватне підприємство - Фірма "Дарьял".

Постанова суду апеляційної інстанції набирає законної сили з дня її прийняття та не підлягає оскарженню в касаційному порядку.

Повна постанова складена 22.01.2021.

Головуючий суддя І.М. Подобєд

Суддя І.М. Кощеєв

Суддя І.Л. Кузнецова