РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

10.12.2020Справа № 910/6902/20

За позовом Акціонерного товариства "Галичфарм";

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Леда";

про припинення порушення прав інтелектуальної власності.

Суддя Мандриченко О.В.

Секретар судового засідання Дюбко С.П.

Представники:

Від позивача: Костенко К. О., адвокат, довіреність № 54 від 10.06.2020;

Руднєва Я. А., адвокат, довіреність № 18 від 18.05.2020;

Від позивача: Брагінська А. Л., адвокат, ордер серії КС № 419534 від 08.07.2020.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

До Господарського суду міста Києва звернулося Акціонерне товариство "Галичфарм" з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Леда", в якому просить зобов`язати відповідача припинити порушення майнових прав інтелектуальної власності за свідоцтвом на знак для товарів і послуг "Фурацелін" № 20339 шляхом заборони виробництва, у тому числі нанесення на товар, упаковку чи етикетку, пропонування до продажу, продажу, рекламування, в тому числі, через мережу Інтернет гігієнічно-профілактичного засобу "Фурацелін 40 мг", порошок по 2 г № 10.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 22.05.2020 року відкрито провадження у справі № 910/6902/20 та вирішено справу розглядати за правилами загального позовного провадження зі стадії підготовчого засідання, розгляд справи призначено на 16.06.2020 року.

Через відділ діловодства суду 10.07.2020 р. від представника відповідача надішла заява про передачу справи на розгляд іншого суду, за наслідком розгляду якої судом було відмовлено в її задоволенні з огляду на необґрунтованість доводів заявника.

Через відділ діловодства суду 30.07.2020 р. від представника відповідача надійшла заява про зупинення провадження у справі 910/6902/20 до вирішення судом справи № 910/8364/20.

Господарський суд розглянувши клопотання відповідача про зупинення провадження у справі не знаходить підстав для його задоволення оскільки встановлені у справі 910/8364/20 обставини не впливають на збирання та оцінку доказів у даній справі, які господарський суд може встановити самостійно.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 17.08.2020 зустрічну позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Леда" повернуто без розгляду.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 20.08.2020 закрито підготовче засідання та призначено справу № 910/6902/20 до судового розгляду по суті на 08.09.2020.

У судовому засіданні 08.09.2020 оголошено перерву в слуханні справи по суті до 29.10.2020.

Через відділ діловодства суду 27.10.2020 р. від представника відповідача надійшло клопотання про приєднання доказів до матеріалів справи.

Згідно з ч. 3 ст. 80 ГПК України, відповідач, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, повинні подати суду докази разом з поданням відзиву або письмових пояснень третьої особи.

Якщо доказ не може бути поданий у встановлений законом строк з об`єктивних причин, учасник справи повинен про це письмово повідомити суд та зазначити: доказ, який не може бути подано; причини, з яких доказ не може бути подано у зазначений строк; докази, які підтверджують, що особа здійснила всі залежні від неї дії, спрямовані на отримання вказаного доказу. У випадку визнання поважними причин неподання учасником справи доказів у встановлений законом строк суд може встановити додатковий строк для подання вказаних доказів. (п.п. 4-5 ст. 80 ГПК України)

Пунктом 8 ст. 80 ГПК України встановлено, що докази, не подані у встановлений законом або судом строк, до розгляду судом не приймаються, крім випадку, коли особа, яка їх подає, обґрунтувала неможливість їх подання у вказаний строк з причин, що не залежали від неї.

Відповідно до ч. 2 ст. 207 ГПК України суд залишає без розгляду заяви та клопотання, які без поважних причин не були заявлені в підготовчому провадженні або в інший строк, визначений судом.

Враховуюче те, що клопотання про долучення доказів було заявлено відповідачем вже під час розгляду справи по суті, без обґрунтування поважності причин неподання вказаних доказів під час розгляду справи в підготовчому провадженні, суд приходить до висновку про залишення клопотання від 27.10.2020 без розгляду.

У судовому засіданні 29.10.2020 оголошено перерву в слуханні справи по суті до 01.12.2020.

У судовому засіданні 01.12.2020 оголошено перерву в слуханні справи по суті до 10.12.2020.

Представники позивача в судовому засіданні 10.12.2020 р. позов підтримали, просили задовольнити у повному обсязі.

Представник відповідача в судовому засіданні проти позовних вимог заперечував, у задоволенні позову просив відмовити з підстав, викладених у своїх письмових запереченнях.

Розглянувши подані документи і матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об`єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд

ВСТАНОВИВ

Акціонерне товариство «Галичфарм» є власником Свідоцтва України № 20339 від 15.08.2001 р. на знак для товарів і послуг «Фурацилін» (далі - Торговельна марка або Знак), зареєстрований в 5 класі згідно з Міжнародною класифікацією товарів та послуг (МКТП), а саме «лікарські засоби для людини» (дата подання заявки - 17.12.1997 р., дата публікації відомостей про видачу свідоцтва - 15.08.2001 р. Бюлетень № 7).

Позивач використовує вказаний знак у своїй діяльності, так як є заявником та виробником лікарського засобу під торговою назвою ФУРАЦИЛІН®, таблетки для приготування розчину для зовнішнього застосування 20 мг, за реєстраційним посвідченням UA/5187/01/01 від 19.07.2016, 30.01.2014, від 06.09.2011, від 04.10.2006.

Позивач у своїй позовній заяві вказує про порушення права інтелектуальної власності останнього, що випливають із Свідоцтва на знак для товарів та послуг № 20339. Так позивачем було виявлено факт продажу в аптеках м. Києва гігієнічно-профілактичного засобу для догляду за порожниною рота «ФУРАЦИЛІН 40 МГ» порошок по 2 г №10, виробником якого є відповідач. Зокрема, позивачем виявлено факт продажу засобу «ФУРАЦИЛІН 40 МГ» в аптеці № 7 за адресою: м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, 2-Б, що підтверджується фіскальним чеком від 14.04.2020 року.

Позивач зазначає, що існування в продажу гігієнічного та профілактичного засобу під торговою назвою «ФУРАЦИЛІН 40 МГ» може ввести в оману споживача як щодо виробника товару так і щодо самого товару. Обгрунтовуючи свої позовні вимоги позивач зазначає, що використання відповідачем засобу під торговою назвою «ФУРАЦИЛІН 40 МГ» є неправомірним та порушує права інтелектуальної власності позивача на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 20339, оскільки здійснюється без його дозволу на це.

Згідно з ст. 418 ЦК України, право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об`єкт права інтелектуальної власності, визначений цим Кодексом та іншим законом. Право інтелектуальної власності становлять особисті немайнові права інтелектуальної власності та (або) майнові права інтелектуальної власності, зміст яких щодо певних об`єктів права інтелектуальної власності визначається цим Кодексом та іншим законом. Право інтелектуальної власності є непорушним.

Стаття 154 ГК України вказує, що відносини, пов`язані з використанням у господарській діяльності та охороною прав інтелектуальної власності, регулюються Господарським кодексом України та іншими законами. До відносин, пов`язаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, застосовуються положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України та іншими законам.

Пунктом 1 ст. 494 ЦК України та п. 3 ст. 5 Закону встановлено, що набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом, умови та порядок видачі якого встановлюються законом". Пункт 1 ст. 157 ГКУ також визначає: "Право інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом у випадках і порядку, передбачених законом.

Відповідно до ч. 2 ст. 494 ЦК України обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом.

Частина 4 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (надалі- Закон) встановлює, що обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Згідно ч. 2 ст. 157 ГК України, використанням торговельної марки у сфері господарювання визнається застосування її на товарах та при наданні послуг, для яких вона зареєстрована, на упаковці товарів, у рекламі, друкованих виданнях, на вивісках, під час показу експонатів на виставках і ярмарках, що проводяться в Україні, у проспектах, рахунках, на бланках та в іншій документації, пов`язаній з впровадженням зазначених товарів і послуг у господарський (комерційний) обіг".

Пунктом 5 статті 16 Закону передбачено, що свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди:

- зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг;

- зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги;

- позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати;

- позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

В свою чергу, згідно з п.4. ст. 16 Закону використанням знака визнається:

- нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

- застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;

- застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

При цьому, знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака (п.5. ст. 16 Закону).

Так у матеріалах справи міститься висновок спеціаліста, за результатами експертного дослідження об`єктів інтелектуальної власності від 22.04.2020 року, долучений позивачем до позовної заяви.

Так у вказаному висновку патентний повірений дійшов висновку, що:

- позначення «ФУРАЦИЛІН 40 МГ», яке використовується Товариством з обмеженою відповідальністю «Леда» для гігієнічно-профілактичного засобу для догляду за порожниною рота «ФУРАЦИЛІН 40 мг», є схожим настільки, що його можна сплутати із знаком для товарів і послуг «ФУРАЦИЛІН» за свідоцтвом України № 20339 від 15.08.2001 р., зареєстрованим на ім`я AT «Галичфарм»;

- товари, для яких зареєстрований знак для товарів і послуг «ФУРАЦИЛІН» за свідоцтвом України № 20339 від 15.08.2001 р. на ім`я AT «Галичфарм» та товар, для якого Товариство з обмеженою відповідальністю «Леда» використовує позначення «ФУРАЦИЛІН 40 МГ», є спорідненими;

- позначення «ФУРАЦИЛІН 40 МГ» яке використовується Товариством з обмеженою відповідальністю «Леда» для гігієнічного та профілактичного засобу ФУРАЦИЛІН 40 МГ, є таким, що може ввести споживачів в оману щодо особи, яка є виробником товару, власником знака для товарів і послуг «ФУРАЦИЛІН» за Свідоцтвом України № 20339 від 15.08.2001 р.

Відповідач, заперечуючи проти позовних вимог, зокрема, посилався на те, що виробництво/реалізація засобу гігієнічно-профілактичного для догляду за порожниною рота «Фурацилін 40 мг» здійснюється на іншому товарному ринку, оскільки відповідно до витягу з ТУ .У 20.04-2669564-008:2019, Інструкції, відповідно до якого здійснюється виробництво та продаж засобу «Фурацилін 40 мг», «Фурацилін 40 мг» є гігієнічним, гігієнічно- профілактичним засобом та не є лікарським засобом.

Суд критично ставиться до вищевказаних доводів відповідача з огляду на наступне.

Позивач, як на підставу порушення своїх прав, посилався на абзац 5 ч.5 ст.16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг», а саме: «свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати».

Таким чином позивач обгрунтовує свої позовні вимоги спорідненістю товарів для яких зареєстровано Знак за свідоцтвом № 20339 та для яких це позначення використовує відповідач.

Діючою речовиною як лікарського засобу Фурацилін таблетки для приготування розчину для зовнішнього застосування 20 мг (далі - Лікарський засіб) так і Засобу відповідача є нітрофуразон (нітрофурал), що відомий як антисептичний, дезінфекційний та бактерицидний засіб, що підтверджується інструкцією до застосування Лікарського засобу та на первинній і вторинній упаковках Засобу, що додані до позовної заяви.

Таким чином, враховуючи однаковість діючої речовини та її властивість, можна стверджувати про одне і те ж саме застосування -догляд за порожниною рота з метою як лікування так і профілактики. Спосіб використання обох препаратів теж однаковий - це полоскання ротової порожнини попередньо розчинивши таблетку (у випадку Лікарського засобу) та суміш (у випадку Засобу) у воді. Обидва препарати мають однаковий ринок збуту, вони продаються через аптечні мережі.

З огляду на викладене, суд відхиляє твердження відповідача про різні товарні ринки на яких здійснюється виробництво та продаж лікарського засобу Фурацилін та гігієнічного та профілактичного засобу Фурацилін 40 мг.

Як встановлено частинами 1, 2 ст. 20 Закону, будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Порушенням прав власника свідоцтва вважається також використання без його згоди в доменних іменах знаків та позначень, вказаних у пункті 5 статті 16 цього Закону. На вимогу власника свідоцтва таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов`язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки. Власник свідоцтва може також: вимагати усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати, або знищення виготовлених зображень знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати.

На вимогу власника свідоцтва таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов`язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки.

Статтею 74 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається, як на підставу своїх вимог та заперечень.

Відповідно до ст.ст. 76, 77 Господарського процесуального кодексу України, належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

За приписами статті 86 Господарського процесуального кодексу України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також вірогідність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності.

Позивачем доведено, що позначення «ФУРАЦИЛІН 40 МГ», яке використовується Товариством з обмеженою відповідальністю «Леда» для гігієнічно-профілактичного засобу для догляду за порожниною рота «ФУРАЦИЛІН 40 мг», є схожим настільки, що його можна сплутати із знаком для товарів і послуг «ФУРАЦИЛІН» за свідоцтвом України № 20339 від 15.08.2001 р., зареєстрованим на ім`я AT «Галичфарм». Також судом було встановлено, що товари, для яких зареєстрований знак для товарів і послуг «ФУРАЦИЛІН» за свідоцтвом України № 20339 та товар, для якого Товариство з обмеженою відповідальністю «Леда» використовує позначення «ФУРАЦИЛІН 40 МГ», є спорідненими.

Таким чином, матеріалами справи підтверджується, що використання відповідачем засобу під торговою назвою «ФУРАЦИЛІН 40 МГ» без дозволу позивача є неправомірним та порушує права інтелектуальної власності позивача на знак для товарів і послуг «ФУРАЦИЛІН» за свідоцтвом України № 20339 від 15.08.2001 р.

Враховуючи викладене, суд приходить до висновку, що позовні вимоги Акціонерного товариства "Галичфарм" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Леда" про зобов`язання припинення порушення майнових прав інтелектуальної власності за свідоцтвом на знак для товарів і послуг "Фурацелін" № 20339 шляхом заборони виробництва, у тому числі нанесення на товар, упаковку чи етикетку, пропонування до продажу, продажу, рекламування, в тому числі, через мережу Інтернет гігієнічно-профілактичного засобу "Фурацелін 40 мг", порошок по 2 г № 10, є обгрунтованими, доведеними, та такими, що підлягають задоволенню.

Згідно зі статтею 129 Господарського процесуального кодексу України судові витрати, пов`язані з розглядом справи, покладаються на відповідача.

Враховуючи зібрані докази по справі, пояснення представників сторін та керуючись статтями 129, 232, 236-241 ГПК України

В И Р І Ш И В:

1. Позов задовольнити повністю.

2. Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю «Леда» (61000, м. Харків, вул. Валентинівська, буд. 18-Д, ідентифікаційний код 24669564) припинити порушення майнових прав інтелектуальної власності власника свідоцтва на знак для товарів і послуг «Фурацилін» № 20339 шляхом заборони виробництва, у тому числі нанесення на товар, упаковку чи етикетку, пропонування до продажу, продажу, рекламування, в тому числі, через мережу Інтернет гігієнічно-профілактичного засобу «ФУРАЦИЛІН 40 МГ», порошок по 2 г №10.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду відповідно до п. 17.5 Перехідних положень Господарського процесуального кодексу України подається до Північного апеляційного господарського суду через Господарський суд міста Києва протягом 20 (двадцяти) днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Повний текст рішення складено 29.12.2020

Суддя О.В. Мандриченко