ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 грудня 2020 року

м. Київ

справа № 914/1667/18

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:

Булгакової І. В. (головуючий), Львова Б. Ю., Малашенкової Т.М.,

за участю секретаря судового засідання Шевчик О.Ю.,

представників учасників справи:

позивача - приватного акціонерного товариства "Оболонь" - Вознюк В.А., адвокат (довіреність від 13.03.2020 № 31/0/25-20),

відповідачів: товариства з обмеженою відповідальністю торгово-виробнича компанія "Перша приватна броварня "Для людей - як для себе!" - Макарик І.В., адвокат (довіреність від 25.05.2020 №б/н),

приватного акціонерного товариства "Пиво-безалкогольний комбінат "Радомишль" - не з'явився,

розглянув у відкритому судовому засіданні касаційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю торгово-виробнича компанія "Перша приватна броварня "Для людей - як для себе!"

на постанову Західного апеляційного господарського суду від 25.08.2020 [колегія суддів: Орищин Г.В. (головуючий), Галушко Н.А., Желік М.Б.]

зі справи № 914/1667/18

за позовом приватного акціонерного товариства "Оболонь" (далі - ПАТ "Оболонь")

до товариства з обмеженою відповідальністю торгово-виробнича компанія "Перша приватна броварня "Для людей - як для себе!" (далі - ТОВ "Перша приватна броварня") ,

приватного акціонерного товариства "Пиво-безалкогольний комбінат "Радомишль" (далі - ПАТ "Пиво-безалкогольний комбінат "Радомишль")

про заборону відповідачу-1 та відповідачу-2 здійснювати використання позначення "HARD CITRUS", яке є схожим настільки, що його можна сплутати із зареєстрованими знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України №242319 та №244894, зокрема, шляхом нанесення такого позначення (маркування) на продукцію 32 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (для товарів пиво, пиво спеціальне) та її етикетку або іншу упаковку (стікер, споживчу тару, контретикетку, кольєретку, ярлик, пробку), її зберігання із нанесеним позначенням, пропонування продукції із нанесеним позначенням для продажу, продаж;

зобов`язання відповідача-1 та відповідача-2 вилучити з виробництва та знищити всю наявну етикетку, контретикетку або іншу упаковку пива спеціального, які містять позначення "HARD CITRUS", яке є схожим настільки, що його можна сплутати із зареєстрованими знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України №242319 та №244894.

ІСТОРІЯ СПРАВИ

У зв'язку з перебуванням судді Селіваненка В.П. на лікарняному склад судової колегії Касаційного господарського суду змінився, що підтверджується Витягом з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи (касаційної скарги, апеляційної скарги, заяви) між суддями від 14.12.2020, який наявний в матеріалах справи.

Короткий зміст позовних вимог

ПАТ «Оболонь» звернулося до господарського суду Львівської області з позовом (з урахуванням клопотання про зміну предмета позову) про заборону ТОВ "Перша приватна броварня" та ПАТ "Пиво-безалкогольний комбінат "Радомишль" здійснювати використання позначення яке є схожим настільки, що його можна сплутати із зареєстрованими знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України №242319 та №244894, зокрема, шляхом нанесення такого позначення (маркування) на продукцію 32 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (для товарів пиво, пиво спеціальне) та її етикетку або іншу упаковку (стікер, споживчу тару, контретикетку, кольєретку, ярлик, пробку), її зберігання із нанесеним позначенням, пропонування продукції із нанесеним позначенням для продажу, продаж;

зобов`язання ТОВ "Перша приватна броварня" та ПАТ "Пиво-безалкогольний комбінат "Радомишль" вилучити з виробництва та знищити всю наявну етикетку, контретикетку або іншу упаковку пива спеціального, які містять позначення "HARD CITRUS", яке є схожим настільки, що його можна сплутати із зареєстрованими знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України №242319 та №244894.

Позовна заява з посиланням, зокрема, на приписи, статті 432 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України), та статті 20 Закону України від 15.12.1993 № 3689-ХІІ «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі - Закон № 3689) мотивована тим, що відповідачі при виробництві пива спеціального на етикетці застосували позначення "Hard Citrus", яке є схожим до зареєстрованих у встановленому законом порядку знаків для товарів і послуг "Hardmix Citrus", власником яких є ПАТ "Оболонь". Також ПАТ "Оболонь" зазначало, що позначення "Hard Citrus", яке нанесено на етикетку для маркування пива спеціального та застосовується відповідачами є таким, що може ввести в оману споживача щодо товару та особи, яка виробляє товари 32 класу МКТП.

Короткий зміст рішення суду першої інстанції та постанови суду апеляційної інстанції

Господарський суд Львівської області рішенням від 04.12.2019 [колегія суддів: Фартушок Т.Б. (головуючий), Березяк Н.Є., Крупник Р.В.] позов задовольнив повністю.

Суд першої інстанції визнав доведеним схожість позначення "Hard Citrus", яке нанесено на етикетку для маркування пива спеціального та застосовується відповідачами із зареєстрованим знаком для товарів і послуг "Hardmix Citrus" за свідоцтвами України від 25.05.2018 №242319 та від 25.07.2018 №244894 настільки, що їх можна сплутати, а також те, що використання позначення "Hard Citrus" може ввести споживача в оману щодо товару та особи яка виробляє товари 32 класу МКТП.

Водночас Західний апеляційний господарський суд постановою від 25.08.2020 апеляційні скарги ТОВ "Перша приватна броварня" та ПАТ "Пиво-безалкогольний комбінат "Радомишль" задовольнив частково; рішення господарського суду Львівської області від 04.12.2019 у справі № 914/1667/18 скасував; позов задовольнив частково; заборонив ТОВ "Перша приватна броварня" здійснювати використання комбінованого позначення "Hard Citrus" згідно заявки №m201807716 шляхом нанесення такого позначення (маркування) на продукцію 32 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (для товарів пиво, пиво спеціальне) та її етикетку або іншу упаковку (стікер, споживчу тару, контретикетку, кольєретку, ярлик, пробку), її зберігання із нанесеним позначенням, пропонування продукції із нанесеним позначенням для продажу, продаж; зобов`язав ТОВ "Перша приватна броварня" вилучити з виробництва та знищити всю наявну етикетку, контретикетку або іншу упаковку пива спеціального, які містять комбіноване позначення "Hard Citrus" згідно заявки №m201807716; в позові щодо ПАТ "Пиво-безалкогольний комбінат "Радомишль" - відмовив; стягнув з ТОВ "Перша приватна броварня" на користь ПАТ «Оболонь» 4 405,00 грн судового збору та 13 728,00 грн судових витрат, пов`язаних з розглядом справи; стягнув з ПАТ «Оболонь» на користь ПАТ «Пиво-безалкогольний комбінат «Радомишль» 2 643,00 грн судового збору.

Суд апеляційної інстанції дійшов висновку, що використання спірного позначення здійснювало ТОВ "Перша приватна броварня", оскільки матеріали справи не містять доказів на підтвердження використання такого позначення ПАТ «Пиво-безалкогольний комбінат «Радомишль», у зв'язку з чим відмовив у позові щодо нього. Зокрема апеляційний господарський суд зазначив, що зазначення на етикетці продукції інформації про ПАТ «Пиво-безалкогольний комбінат «Радомишль» в контексті місцезнаходження виробничих потужностей, не свідчить про те, що ПАТ «Пиво-безалкогольний комбінат «Радомишль» безпосередньо здійснював використання спірного комбінованого позначення "Hard Citrus" шляхом його нанесення на етикетку відповідної продукції.

Суд апеляційної інстанції враховуючи висновки експертів від 27.07.2018 № 185/18 та від 10.06.2019 №18-06/19 визнав, що комбіноване позначення "Hard Citrus", яке нанесене на етикетку пляшки пива спеціального ТОВ "Перша приватна броварня" є схожим із зареєстрованими знаками для товарів і послуг за свідоцтвами від 25.05.2018 № 242319 та від 25.07.2018 №244894 настільки, що їх можна сплутати та таким, що може ввести в оману споживача щодо товару та особи, яка виробляє товари 32 класу МКТП.

Окрім того суд апеляційної інстанції визнав необхідним задовольнити позов в частині вимог до ТОВ "Перша приватна броварня", що стосується заборони ТОВ "Перша приватна броварня" здійснювати використання та зобов'язання вилучити з виробництва та знищити етикетку щодо комбінованого позначення "Hard Citrus" згідно заявки №m201807716.

Короткий зміст вимог касаційної скарги (з урахуванням доповнень)

ТОВ "Перша приватна броварня", посилаючись на порушення місцевим та апеляційним господарськими судами норм матеріального і процесуального права, просить суд касаційної інстанції рішення суду першої інстанції та апеляційного господарського суду зі справи скасувати, а справу направити на новий розгляд до апеляційного суду. Разом з тим, ТОВ "Перша приватна броварня" просить дати вказівку Західному апеляційному господарському суду щодо необхідності дослідження доказів у справі, а саме копій ліцензійного договору від 03.01.2013 № 1л та ліцензійного договору від 15.03.2018 укладених між відповідачами у справі, а також висновку ДП "Укрпатент" від 18.05.2020 № 51155/3м/20.

АРГУМЕНТИ УЧАСНИКІВ СПРАВИ

Доводи особи, яка подала касаційну скаргу

Судом апеляційної інстанції необґрунтовано відхилено клопотання ТОВ "Перша приватна броварня" про огляд та дослідження доказів на підтвердження того, що саме ТОВ "Перша приватна броварня" не виготовляла продукцію та не маркувала її із зазначенням інформації про ТОВ "Перша приватна броварня", що є підставою для скасування судового рішення та направлення справи на новий розгляд до суду апеляційної інстанції на підставі положень пункту 3 частини третьої статті 310 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України).

Задовольняючи позовні вимоги Західний апеляційний господарський суд вийшов за межі позовних вимог заборонивши використання ТОВ "Перша приватна броварня" саме комбінованого позначення "Hard Citrus" у той час як позивач у позовній заяві просив заборонити використання позначення "Hard Citrus" (яке є словесним) та не врахував висновки викладені у постанові Верховного Суду від 29.05.2020 у справі № 903/154/19.

Суд апеляційної інстанції не врахував висновку Верховного Суду викладеного у постанові від 14.08.2018 у справі № 910/10771/17 щодо помилкового (без попередньої ідентифікації всієї можливої спірної продукції, встановлення її місцезнаходження та обсягів, виробників та власників, без залучення останніх до участі в судовому розгляді даної справи) задоволення у повному обсязі позовних вимог щодо вилучення з цивільного обороту та знищення всіх упаковок та/або етикеток, які містять позначення, що складається із певного словесного елементу.

Західний апеляційний господарський суд задовольняючи позовні вимоги не встановив і не описав факту використання ТОВ "Перша приватна броварня" комбінованого позначення "Hard Citrus" згідно заявки №m201807716 шляхом нанесення такого позначення на продукцію 32 класу МКТП у розумінні положень частини четвертої статті 16 Закону України "Про охорону прав на знак для товарів і послуг" чим порушив приписи статті 269 ГПК України. При цьому скаржник зазначає, що висновок Верховного Суду щодо питання застосування цих норм права у подібних правовідносинах відсутній.

Суд апеляційної інстанції не досліджував чи існують у реєстрі і чи використовуються різними власниками інші товарні знаки, які містять словесний елемент "Hard Citrus" та не врахував того, що у ПАТ "Оболонь" не зареєстроване свідоцтво України на знак для товарів і послуг на словесне позначення "Hard Citrus". При цьому апеляційний господарський суд не врахував висновок викладений у постанові Верховного Суду від 09.06.2020 у справі № 910/15741/17.

Доводи інших учасників

ПАТ «Оболонь» подало відзив на касаційну скаргу, в якому зазначило про безпідставність її доводів та просило постанову апеляційного господарського суду зі справи залишити без змін, а скаргу - без задоволення. Зокрема ПАТ «Оболонь» посилається на те, що зміст правовідносин та обставини справи викладені у постановах Верховного Суду від 14.08.2018 у справі № 910/10771/17, від 29.05.2020 у справі № 903/154/19, від 15.07.2019 у справі № 910/18587/16 та від 09.06.2020 у справі № 910/15741/17 не є подібними з тими, які виникли у даній справі.

Від ПАТ "Пиво-безалкогольний комбінат "Радомишль" надійшов відзив на касаційну скаргу в якому воно зазначає, що не погоджується з постановою Західного апеляційного господарського суду від 25.08.2020 та повністю підтримує вимоги і доводи касаційної скарги ТОВ "Перша приватна броварня".

Від ТОВ "Перша приватна броварня" надійшли пояснення щодо доводів ПАТ «Оболонь» у відзиві на касаційну скаргу.

СТИСЛИЙ ВИКЛАД ОБСТАВИН СПРАВИ, ВСТАНОВЛЕНИХ СУДАМИ ПЕРШОЇ ТА АПЕЛЯЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЙ

Відповідно до cвідоцтва на знак для товарів і послуг №242319, зареєстрованого в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг 25.05.2018, ПАТ "Оболонь" є власником комбінованого знака для товарів і послуг із словесним елементом "Hardmix Citrus" за яким відсутня правова охорона кольорів (номер заявки та дата подання: №m201623023 від 20.10.2016; дата публікації: 25.05.2018, бюлетень №10; очікувана дата закінчення строку дії 20.10.2026).

Вказаний знак складається з наступних елементів: зображувального елемента у вигляді пресу для чавлення, що розташований між словами «Strong» та «Drink», виконаних шрифтом меншого розміру; слова «Obolon», виконаного шрифтом меншого розміру; cловосполучення «Hardmix Citrus», яке виконано стилізованим заголовним шрифтом значно більшого розміру із розташуванням вказаних слів одне під одним. Всі елементи виконані чорним кольором на білому фоні.

Відповідно до cвідоцтва на знак для товарів і послуг №244894, зареєстрованого в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг 25.07.2018, ПАТ "Оболонь" є власником комбінованого знака для товарів і послуг із словесним елементом "Hardmix Citrus", який виконано у формі етикетки та кольєретки, за яким надано охорону наступним кольорам чи поєднанням кольорів: темно-зелений, жовтий, салатовий, зелений, білий (номер заявки та дата подання: №m201623725 від 28.10.2016; дата публікації: 25.07.2018, бюлетень №14; очікувана дата закінчення строку дії 28.10.2026).

Вказаний знак складається із виконаного у жовтому кольорі знаку, що захищений свідоцтвом №244894, із його розміщенням на прямокутній етикетці темно-зеленого кольору зі салатовим та білим обрамленням. Окрім того, на вказаній етикетці присутнє зображення дольки цитрусового фрукту з колосками по боках жовтого кольору, що розташоване у нижній частині етикетки та фонове зображення розрізаного навпіл цитрусового фрукту зеленого кольору, розташоване у верхній частині. На кольєретці темно-зеленого кольору зображена стилізована долька цитрусового фрукту з краплею соку жовтого кольору.

У свідоцтвах №242319 та №244894 зазначено наступні індекси Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків та перелік товарів і послуг:

- клас 32: пиво; пиво спеціальне; пиво безалкогольне; імбирне пиво; солодове пиво; коктейлі на основі пива; напої на основі пива; коктейлі безалкогольні; аперитиви безалкогольні; безалкогольні напої; безалкогольні фруктові напої; безалкогольні напої зі смаком кави; безалкогольні напої зі смаком чаю; безалкогольні напої на основі меду; спортивні напої, збагачені протеїном; квас (безалкогольний напій); лимонади; фруктовий нектар безалкогольний;

- клас 35: рекламування; телевізійне рекламування; радіорекламування; рекламування через комп`ютерну мережу в режимі он-лайн; пряме поштове рекламування; рекламування поштою: публікування рекламних текстів: розповсюджування рекламних матеріалів; розповсюджування зразків, рекламних буклетів; рекламування зовнішнє; розклеювання рекламних плакатів; організовування фестивалів на комерційні або рекламні потреби; організовування виставок на комерційні або рекламні потреби; організовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; організовування презентацій на комерційні або рекламні потреби; організовування показів мод на рекламні потреби; демонстрування товарів; оформляння вітрин; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; маркетинг; телемаркетингові послуги; маркетингові досліджування: послуги щодо зв`язків з громадськістю; послуги з макетування на рекламні потреби; комерційне інформування та поради для споживачів (центри підтримки споживачів); надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; написання рекламних текстів; написання сценаріїв на рекламні потреби; оновлювання рекламних матеріалів; орендування рекламного місця; пошук спонсорів; прокат рекламних матеріалів; прокат торговельних стендів.

У позовній заяві позивач зазначив, що у 2018 році йому стало відомо про появу в мережах оптової та роздрібної торгівлі України продукції під назвою пиво спеціальне "Перша приватна броварня. Хард цитрус / Hard citrus" (надалі - пиво спеціальне "Hard Citrus"), етикетка якого є схожою на знаки для товарів і послуг «Hardmix Citrus» , що належать позивачу на підставі свідоцтв №242319 та №244894.

Факт появи на ринку вказаної продукції позивач обґрунтував фіскальними чеками торговельної мережі «АТБ-Маркет» від 20.06.2018 та від 06.08.2018, у яких серед придбаних товарних позицій зазначено "пиво 0,9 л. Hard Citrus", а також етикетками вказаної продукції, що долучені до позовної заяви, з яких вбачається, що відповідна продукція випускалася у тарі об`ємом 0,4 л та 0,9 л.

Етикетка пива спеціального «Hard Citrus» об`ємом 0,4 літра має прямокутну форму із оранжевим фоном на якій нанесено наступні елементи: словосполучення «Naturally Farmented», виконане штрифтом меншого розміру сріблястого кольору, розташоване у верхній частині; цифрове позначення "6,2%" чорного кольору, виконане шрифтом більшого розміру, розташоване під ним; словосполучення «Hard Citrus», розташоване у центральній частині етикетки, яке виконано стилізованим заголовним шрифтом чорного кольору значно більшого розміру із розташуванням вказаних слів одне під одним; словосполучення «Ready-To-Drink», виконане штрифтом меншого розміру сріблястого кольору, розташоване у нижній частині; зображувальний елемент у вигляді чорних дугоподібних ліній, що обрамляють інші словесні елементи та за формою нагадують цитрусовий фрукт.

Етикетка пива спеціального «Hard Citrus» об`ємом 0,9 літра містить аналогічні елементи, проте має іншу форму, що розрахована для використання на іншій тарі (пластиковій). Інші елементи на цих етикетках мають значно менший розмір та є інформаційними щодо виду товару, його кількісних та якісних характеристик, а також місця виробництва та виробника.

Так, на етикетці пива спеціального "Hard Citrus" об`ємом 0,4 л. як виробника продукції вказано ТОВ "Перша приватна броварня". На контретикетці цього пива також вказано як виробника ТОВ "Перша приватна броварня", а також зазначено дві адреси потужностей виробництва: (А) ТОВ "Перша приватна броварня", вул.Дж.Вашингтона, 10, м. Львів, 79032, Україна, тел.: +38 , , № ліцензії на виробництво 88; (В) ПАТ "Радомишль", вул. Микгород, 71, м. Радомишль, Житомирська обл., 12201, Україна, тел.: +3 (04132) 4 22 60, код ЄДПОУ 05418365, ліцензія на виробництво №89.

Відповідно до маркування, що нанесене на етикетці поруч із штрих-кодом, вказану продукцію вироблено на заводі (В).

На етикетці пива спеціального "Hard Citrus" об`ємом 0,9 л як виробника продукції вказано ТзОВ ТВК «Перша приватна броварня «Для людей - як для себе!» із зазначенням потужностей виробництва ПАТ "Радомишль".

З матеріалів справи вбачається, що 30.03.2018 ТОВ "Перша приватна броварня" подало до ДП «Український інститут інтелектуальної власності» електронну заявку №m201807716 на реєстрацію комбінованого знака для товарів і послуг із словесним елементом "Hardmix Citrus" та наданням охорони наступним кольорам чи поєднанням кольорів: помаранчевий, білий, чорний та застосуванням цього знаку для продукції 32 та 33 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг.

Як зазначалося вище, відповідно до інформації, що наявна у даній справі, вказана заявка ТОВ "Перша приватна броварня" пройшла стадію формальної та кваліфікаційної експертизи та перебуває станом на даний момент на стадії підготовки державної реєстрації та публікації.

Однак, свідоцтва, з яким закон пов`язує виникнення у особи права на торговельну марку, ТОВ "Перша приватна броварня" не отримало.

У господарському суді міста Києва розглядається спір з приводу оскарження висновку ДП «Укрпатент» від 18.05.2020 №51155/3М/20 за результатами кваліфікаційної експертизи заявки №m201807716 (справа №910/9185/20).

Етикетки пива спеціального "Hard Citrus" та комбінований знак для товарів і послуг, що наведений у заявці №m201807716 містять одне і те ж комбіноване позначення, використання якого оспорює позивач у даній справі.

Так, на замовлення позивача судовим експертом Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України Ковальовою Н.М. за результатами проведення експертного дослідження у сфері інтелектуальної власності складено висновок від 27.07.2018 №185/18 , відповідно до якого:

1) позначення «Hard Citrus», що нанесене на етикетку пляшки та застосовується ТОВ "Перша приватна броварня" та ПАТ "Радомишль" для маркування пива спеціального є схожим із зареєстрованим знаком для товарів і послуг «Hardmix Citrus» за свідоцтвом України від 25.05.2018 №242319 та знаком для товарів і послуг «Hardmix Citrus» (етикетка) за свідоцтвом України від 25.07.2018 №244894, настільки, що їх можна сплутати;

2) позначення "Hard Citrus", що нанесене на етикетку пляшки та застосовується ТОВ «Перша приватна броварня» та ПАТ "Радомишль" для маркування пива спеціального є таким, що може ввести в оману споживача щодо товару та особи, яка виробляє товари 32 класу МКТП.

У вказаному висновку експерта було встановлено, що основним елементом знаків для товарів та послуг за свідоцтвами України №244894, 242319 є словесний елемент «Hardmix Citrus», який головним чином впливає на формування загального зорового враження, оскільки займає одне з центральних місць у знаку, крім того, є словами внаслідок чого краще та легше запам`ятовується, ніж зображувальні елементи.

З приводу дослідження звукових (фонетичних) ознак (Хард Цитрус) і (Хардмікс Цитрус) експертом зазначено, що досліджувані позначення є схожими за фонетичними ознаками; такий висновок обумовлено, в першу чергу розташуванням співпадаючих звуків (на початку позначення та наприкінці позначень) та повним входженням одного позначення в інше.

За результатами дослідження графічних (візуальних) ознак експерт зробив висновок, що за результатами порівняння досліджувані позначення є графічно схожими за більшістю ознак, в тому числі з врахуванням загального зорового враження, наявності графічного елемента, виконання латиницею, графічним написанням у два горизонтальні рядки, стилізованого шрифту.

З приводу дослідження смислових (семантичних) ознак експертом зазначено, що словесне позначення "Hardmix Citrus", яке використовується для таких напоїв як пиво, український споживач сприймає як назву пива з міцним змішаним, комбінованим цитрусовим смаком; словесне позначення "Hard Citrus", яке використовується для таких напоїв як пиво, український споживач сприймає як міцне пиво із смаком цитрусу. Враховуючи факт використання досліджуваних позначень для одного і того ж товару (пиво), подібність закладених у них ідей (міцне пиво із смаком цитрусу) та наявний збіг одного з елементів позначень, на який падає логічний наголос і який має самостійне значення (хард цитрус), експерт дійшла висновку, що знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №244894, №242319 і позначення «Hard Citrus» є схожими за семантичними ознаками.

З врахуванням наведеного експерт зазначила про схожість порівнюваних позначень за фонетичною, графічною, семантичною ознаками, відтак, про схожість порівнюваних позначень.

Відповідно до експертного висновку від 17.04.2019 за №1483 комісійної експертизи у сфері інтелектуальної власності, проведеної на підставі звернення ТОВ «Перша приватна броварня», експертами Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз Калініченком М.М. та Харабугою Ю.С. , встановлено наступне:

1) комбіноване позначення «Hard Citrus» на етикетці пляшки для пива спеціального «Перша приватна броварня. Хард цитрус / Hard Citrus» виробництва ПАТ "Радомишль" та знак для товарів і послуг від 25.05.2018 №242319 не є схожими між собою настільки, що їх можна сплутати між собою щодо однорідних та/або споріднених товарів;

2) комбіноване позначення "Hard Citrus" на етикетці пляшки для пива спеціального "Перша приватна броварня. Хард цитрус / Hard Citrus" виробництва ПАТ "Радомишль" та знак для товарів і послуг №244894 від 25.07.2018 не є схожими між собою настільки, що їх можна сплутати між собою щодо однорідних та/або споріднених товарів;

3) позначення «Hard Citrus» на етикетці пляшки для пива спеціального "Перша приватна броварня Хард цитрус / Hard Citrus" виробництва ПАТ "Радомишль" не є таким, що може ввести в оману споживача щодо товару та особи, яка виробляє товари 32 класу МКТП;

4) на упаковці (стікері, споживчій тарі, контретикетці, кольєретці, ярлику, пробці) пива спеціального «Перша приватна броварня. Хард цитрус / Hard Citrus» не нанесені знаки для товарів і послуг за свідоцтвом України №242319 та №244894.

У вказаному експертному висновку зазначено, що серед слів «Strong», «Drink», «Obolon», «Hardmix», «Citrus» домінуюче положення в знаку позивача займає словосполучення «Obolon Hardmix Citrus». При цьому, експертами також було зазначено, що: візуально знак можна розділити на дві частини - верхню, яка включає зображення преса і словосполучення «Strong Drink» та нижню, яка містить словосполучення «Obolon Hardmix Citrus»; найменший розмір літер серед слів має слово «Obolon», яке знаходиться в верхньому рядку, в центральній частині знака.

При порівняльному дослідженні фонетичних (звукових) ознак домінуючих словесних елементів експертами порівнювались саме звукові сигнали позначень «Obolon Hardmix Citrus» та «Hard Citrus», при чому зазначено відмінності через відсутність частини «Obolon». При порівнянні візуальної схожості знаків експерти також виходили з того, що порівнювати слід позначення «Obolon Hardmix Citrus» та «Hard Citrus».

При семантичному порівнянні знаків експерти дійшли висновку, що змістове повідомлення щодо потенційного вмісту товарів «Hardmix Citrus» та «Hard Citrus» частково співпадає, оскільки у першому випадку створює враження напою, що складається з кількох інгредієнтів та має міцний (яскраво виражений) цитрусовий смак (аромат), а в другому випадку створює враження міцного напою, що має цитрусовий смак (аромат). При аналізі ідей, які несуть вказані позначення та їх елементи, на які падають логічні наголоси, експерти зазначили про несхожість вказаних позначень у зв`язку із присутністю на одному з позначень міцного асоціативного зв`язку із виробником товару - компанією «Оболонь».

Разом з тим у висновку експерти зазначили, що згідно Методики судово-експертного дослідження знаків для товарів і послуг (торговельних марок), розробленого Київським НДІСЕ, домінуючий елемент у позначенні - це такий елемент, який за рахунок певних характеристик переважно привертає увагу споживачів та, у порівнянні з іншими елементами, відіграє найбільш значиму роль при обранні ними певного товару. За розмірними ознаками домінуючими у зображенні знака (позначення) є елементи, які мають відносно більші розміри ніж інші елементи, завдяки чому вони займають більшу площу і, відповідно, привертають до себе більше уваги споживача.

Судами було досліджено, що експерти визначили, що слово «Obolon» має найменший розмір літер серед слів у комбінованих позначеннях позивача, і з огляду на власне сприйняття досліджуваних знаків позивача суди зазначили, що візуально слово «Obolon» не сприймається як частина домінуючого елемента у комбінованих позначеннях. Вказане свідчить про невідповідність висновку експертів від 17.04.2019 за №1483 Методиці, на яку вони покликалися, в частині визначення домінуючого елемента на порівнюваних знаках.

У письмових поясненнях, наданих експертами на вимогу суду вказано, що компанія «Оболонь» не є єдиною, що маркує спеціальне пиво словом «hard», а слово «mix» означає суміш, що підсилює значення слова «hard» як пива зі смаком безалкогольного напою, комбінація «hardmix» за своїм походження повинна викликати асоціацію не з певним виробником, а з даним типом пива. Що стосується зазначення у висновку експертів відсутності розрізняльної здатності у слова «Hardmix», експерти пояснили наступне: слова «hard» та «mix» належать до поширених слів англійської мови; у США термін «hard soda» позначає спеціальне пиво в стилі безалкогольного напою; за даними Вікіпедії станом на кінець травня 2016 року в США існує щонайменше 39 марок напою «hard soda»; в Україні даний напій набув певної популярності у 2016 році після появи пива зі смаком лимона «Seth&Rileus Garage Hard Lemon» та пива зі смаком лимонного чаю «Seth&Rileus Garage Hard Lemon Tea»; згідно інформації, наведеної у 2016 році у різних українських інтернет-джерелах, поява на українському ринку спеціального пива «Оbоlоn Hardmix Citrus» обумовлена саме успіхом вищевказаної продукції.

Відповідно до експертного висновку від 02.05.2019 за №1484 експертизи у сфері інтелектуальної власності, проведеної на підставі звернення ТОВ «Перша приватна броварня», експертом Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз Струком І.О. встановлено наступне:

«Оформлена комплектом етикеток упаковка (пляшка) пива спеціального «Перша приватна броварня Хард Цитрус / Hard Citrus» з позначенням «Hard Citrus» продукту виробництва ПАТ "Радомишль", не є схожою з оформленою комплектом етикеток упаковкою (пляшкою) пива спеціального «Оболонь Хардмікс Цитрус» / Obolon Hardmix Citrus», виробництва ПАТ «Оболонь» із використанням позначення за зареєстрованим знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України №242319 та знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України №244894 настільки, що може ввести в оману споживача щодо товару та/чи особи, яка виробляє товари».

У вказаному висновку експерта зазначено, що об`єктами дослідження були скляна пляшка пива спеціального «Hard Citrus» та скляна пляшка пива спеціального «Hardmix Citrus», виробництва ПрАТ «Оболонь».

Водночас суди зазначили, що предметом даної справи є припинення використання відповідачами позначення «Hard Citrus», яке, за твердженням позивача, порушує його права як власника знаків для товарів і послуг згідно свідоцтв №242319 та №244894. Таким чином, до предмета доказування у даній справі не входить з`ясування зовнішнього вигляду усієї продукції, а лише встановлення факту порушення відповідачами авторського права позивача у зв`язку з використанням спірних етикеток, що містять позначення «Hard Citrus».

Таким чином, на думку судів, висновок експерта від 02.05.2019 за №1484 не стосується предмета спору у даній справі. Більше того, вказаний висновок експерта в частині твердження про розбіжність комбінованих позначень «Hard Citrus» та «Hardmix Citrus», що містяться на етикетках пляшок, здійснено із покликанням на експертний висновок комісійної експертизи від 17.04.2019 за №1483, який, як було зазначено вище, суд у цій частині визнав необґрунтованим.

Відповідно до експертного висновку від 10.06.2019 за №18-06/19 експертизи об`єктів інтелектуальної власності, проведеної на підставі звернення ПАТ "Оболонь", експертом Соповою К.А. встановлено наступне:

1) словесний елемент "Hardmix Citrus" займає домінуюче положення у зображенні знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України №№242319, 244894;

2) словесний елемент "Hard Citrus" займає домінуюче положення у зображенні етикеток пива спеціального "Hard citrus" об`єму 0,4 та 0,9 літрів, що застосовується ТОВ "Перша приватна броварня" та ПАТ "Радомишль";

3) словесні елементи "Hardmix", "Hard" та "Citrus" не є загальновживаними як позначення товарів певного виду, а також не відносяться до загальновживаних термінів для товару 32 класу МКТП «пиво».

У вказаному висновку експерт послалася на пункти 11.1.12 та 10.6 Методичних рекомендацій з окремих питань проведення експертизи на заявки на знаки для товарів і послуг, затверджених ДП «Український інститут промислової власності», відповідно до яких при дослідженні розташування словесного й зображувального елементів в комбінованому позначенні враховується фактор візуального домінування одного з елементів. Таке домінування може бути викликане як більш великими розмірами елемента, так і його більш зручнішим для сприйняття розташуванням в композиції (наприклад, елемент може займати центральне місце, з якого починається огляд позначення). Зображення одного з елементів у кольорі може сприяти домінуванню цього елемента в композиції.

З огляду на це, експерт зазначила, що за результатом проведеного дослідження встановлено, що словесні елементи «Hardmix» та «Citrus» займають домінуюче положення у зображенні знаків для товарів і послуг за свідоцтвами №242319 та 244894 за рахунок їх зорового домінування у композиції етикетки - розміщення у центральній частині, розмірних характеристик - мають найбільший розмір у порівнянні з іншими елементами, графічних ознак - виділення кольором, товщиною елементів літер та стилізованим видом шрифту. Словесний елемент «Obolon» через свій малий розмір менш помітний на темному фоні.

В результаті проведеного дослідження семантичного сприйняття знаку експерт зазначила, що назва товару «Hardmix Citrus» превалює в смисловому значенні над сукупністю інших елементів, оскільки саме вона застосовується при усних сповіщеннях, наприклад при замовленні напою в барах, ресторанах або магазинах. Крім того, саме назва напою, а також відповідний смак, якщо напій представлений у різних смаках може відображатись у меню. Тому саме назва напою «Hardmix» та смак «Citrus» (напій представлено також зі смаком лимону та імбиру) буде тим елементом, що застосовується при усних сповіщеннях та сприймається як оригінальна назва товару - пива спеціального. Елемент «Obolon» попри високий ступінь розрізняльної здатності не превалює в смисловому значенні досліджуваних знаків.

За рахунок того, що основним із методів розповсюдження таких товарів є продаж через заклади громадського харчування, а звичайним способом замовлення споживачем є усне замовлення назви товару, експерт дійшла висновку що саме за назвою товару споживачі розпізнають та описують потрібний їм напій, отже назва напою "Hardmix" та смак "Citrus" ідентифікують потрібний продукт під час усних замовлень, внаслідок чого це словосполучення превалює у фонетичному значенні над сукупністю інших елементів.

За результатом проведеного дослідження етикеток пива спеціального "Hard Citrus" експерт встановила, що словесні елементи "Hard" і "Citrus" займають домінуюче положення у зображенні етикеток цього напою об`ємом 0,4 та 0,9 літрів за рахунок їх зорового домінування у композиції етикетки - розміщення у центральній частині, розмірних характеристик - мають найбільший розмір у порівнянні з іншими елементами та займають більше половини площі етикетки, графічних ознак - виділення кольором, товщиною елементів літер та стилізованим видом шрифту. З аналогічних до наведених вище підстав, експерт дійшла висновку і про семантичне та фонетичне превалювання назви товару «Hard Citrus» над сукупністю інших елементів.

З приводу третього питання експерт зазначила, що слова "Hardmix", "Hard" та "Citrus" не відносять до видових та родових найменувань товару, а також не застосовують у пивоварній галузі у зв`язку з пивом. Вказаний висновок експерт зробила на підставі аналізу статей з Універсального словника-енциклопедії, Словника українського сленгу та Великого тлумачного словника сучасної української мови, а також положень ДСТУ 3888:2015 «Пиво. Загальні технічні умови».

Вказаних джерел, на переконання колегії суддів, недостатньо для висновку із питання щодо застосування відповідних слів у пивоварній галузі, оскільки загальні статті із словників не розкривають специфіки галузі, а аналіз експертом єдиного стандарту ДСТУ 3888:2015 свідчить про недостатнє вивчення відповідного питання, оскільки в пивоварній галузі використовуються набагато більше стандартів, в тому числі, спеціальних.

З приводу долученої до матеріалів справи ТОВ "Перша приватна броварня" рецензії на висновок експерта №185/18 від 27 липня 2018 року, підготовленої патентним повіреним України, кандидатом юридичних наук Прохоровим-Лукіним Григорієм Вікторовичем, колегія суддів вважає правомірним висновок суду першої інстанції про те, що така є неналежним та недопустимим доказом та не може бути врахована при розгляді даної справи, оскільки:

- процесуальним законом не передбачено інституту рецензування експертних висновків, натомість зазначено, що такі висновки підлягають оцінці на рівні з іншими доказами, наявними у справі;

- Порядком проведення рецензування висновків судових експертів та висновків експертних досліджень, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 25.05.2015 за № 775/5, врегульовано інститут рецензування висновків, який запроваджено з метою вдосконалення професійної майстерності експертів, поліпшення якості та обґрунтованості їх висновків. При цьому, зі змісту Порядку вбачається, що таке рецензування не проводиться з метою спростування чи підтвердження висновків;

- за даними Державного реєстру атестованих судових експертів Мінюсту України встановлено, що Прохоров-Лукін Григорій Вікторович не є судовим експертом, свідоцтво експерта недійсне з 18.10.2011 у зв`язку із звільненням 18.10.2011 з Київського НДІСЕ на підставі наказу експертно-кваліфікаційної комісії №386к від 06.10.2011.

Таким чином, судом апеляційної інстанції, при вирішенні спору у даній справі, підлягають врахуванню надані позивачем експертний висновок №185/18 від 27.07.2018, складений судовим експертом Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України Ковальовою Н.М. та експертний висновок від 10.06.2019 за №18-06/19, складений експертом Соповою К.А.

Водночас судом апеляційної інстанції визначено, що позивач оспорює використання відповідачами саме комбінованого позначення «Hard Citrus» згідно заявки №m201807716, а всі експертизи у даній справі стосуються встановлення схожості комбінованих позначень «Hard Citrus» згідно заявки №m201807716 та зареєстрованих знаків для товарів і послуг ПрАТ «Оболонь» за свідоцтвами від 25.05.2018 №242319 та від 25.07.2018№244894. Висновок про схожість позначень у даній справі ґрунтується на порівнянні візуальних, фонетичних та семантичних складових таких позначень. При цьому, першочергове значення в оцінці комбінованого позначення має саме візуальна складова, від якої будуються подальші висновки про фонетичну та семантичну складові. В той же час, при задоволенні позову суд першої інстанції заборонив відповідачам використовувати позначення «Hard Citrus» без вказівки на його ознаки (текстове, комбіноване, тощо).

Відповідно до частини першої статті 5 ГПК України, здійснюючи правосуддя, господарський суд захищає права та інтереси фізичних і юридичних осіб, державні та суспільні інтереси у спосіб, визначений законом або договором.

Частиною 2 вказаної статті передбачено, що у випадку, якщо закон або договір не визначають ефективного способу захисту порушеного права чи інтересу особи, яка звернулася до суду, суд відповідно до викладеної в позові вимоги такої особи може визначити у своєму рішенні такий спосіб захисту, який не суперечить закону.

З огляду на наведене, колегія суддів вважає, що у даній справі наявні підстави для задоволення позову в частині вимог до відповідача-1, однак, при цьому, необхідно звузити відповідні позовні вимоги та задоволити їх лише в частині, що стосується заборони ТОВ «Перша приватна броварня» здійснювати використання та зобов`язання ТОВ «Перша приватна броварня» вилучити з виробництва та знищити етикетку (контретикетку, іншу упаковку) щодо комбінованого позначення «Hard Citrus» згідно заявки №m201807716 (а не будь-якого позначення «Hard Citrus»).

Суд апеляційної інстанції зауважив, що твердження про порушення прав відповідачів на використання позначення "Hard Citrus" поза межами території України є необґрунтованим, оскільки відповідно до статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" використанням знака для товарів і послуг визнається, зокрема, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення) товару.

ДЖЕРЕЛА ПРАВА Й АКТИ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ

Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг":

стаття 1:

- знак - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від однорідних товарів і послуг інших осіб;

пункт 4 статті 5:

- обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг;

пункт 4 статті 16:

- використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака;

пункт 5 статті 16:

- свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати;

стаття 20:

- будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України. На вимогу власника свідоцтва таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов'язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки.

Цивільний кодекс України:

частина перша та друга статті 494:

- набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом; обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом;

частина перша статті 495:

- майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є, зокрема: право на використання торговельної марки; виключне право дозволяти використання торговельної марки; виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання.

ГПК України:

частина перша статті 13:

- судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін;

частина перша статті 73:

- доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

частина перша статті 74:

- кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень;

частина перша статті 76:

- належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування;

частина перша статті 77:

- обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування;

статті 86:

- суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об'єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів;

- жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також вірогідність і взаємний зв'язок доказів у їх сукупності;

- суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів);

частини перша та друга стаття 98:

- висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному законодавством;

- предметом висновку експерта може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань.

Предметом висновку експерта не можуть бути питання права;

частини перша, друга та п'ята статті 101:

- учасник справи має право подати до суду висновок експерта, складений на його замовлення;

- порядок проведення експертизи та складення висновків експерта за результатами проведеної експертизи визначається відповідно до чинного законодавства України про проведення судових експертиз;

- у висновку експерта зазначається, що висновок підготовлено для подання до суду та що експерт обізнаний про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок;

стаття 104:

- висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими статтею 86 цього Кодексу. Відхилення судом висновку експерта повинно бути мотивоване в судовому рішенні;

стаття 105:

- комісійна експертиза проводиться не менш як двома експертами одного напряму спеціальних знань.

- якщо за результатами проведених досліджень думки експертів збігаються, вони підписують єдиний висновок. Експерт, не згодний з висновком іншого експерта (експертів), надає окремий висновок з усіх питань або з питань, які викликали розбіжності;

частини перша, друга та четверта статті 300:

- переглядаючи у касаційному порядку судові рішення, суд касаційної інстанції в межах доводів та вимог касаційної скарги та на підставі встановлених фактичних обставин справи перевіряє правильність застосування судом першої чи апеляційної інстанції норм матеріального і процесуального права;

- суд касаційної інстанції не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати чи приймати до розгляду нові докази або додатково перевіряти докази;

- суд не обмежений доводами та вимогами касаційної скарги, якщо під час розгляду справи буде виявлено порушення норм процесуального права, які є обов'язковою підставою для скасування рішення, або неправильне застосування норм матеріального права;

пункт 2 частини першої статті 308:

- суд касаційної інстанції за результатами розгляду касаційної скарги має право скасувати судові рішення судів першої та апеляційної інстанцій повністю або частково і передати справу повністю або частково на новий розгляд, зокрема за встановленою підсудністю або для продовження розгляду;

частина третя статті 310:

- підставою для скасування судового рішення та направлення справи на новий розгляд є також порушення норм процесуального права, на які посилається скаржник у касаційній скарзі, що унеможливило встановлення фактичних обставин, які мають значення для правильного вирішення справи, якщо:

1) суд не дослідив зібрані у справі докази, за умови висновку про обґрунтованість заявлених у касаційній скарзі підстав касаційного оскарження, передбачених пунктами 1, 2, 3 частини другої статті 287 цього Кодексу; або

2) суд розглянув у порядку спрощеного позовного провадження справу, яка підлягала розгляду за правилами загального позовного провадження; або

3) суд необґрунтовано відхилив клопотання про витребування, дослідження або огляд доказів або інше клопотання (заяву) учасника справи щодо встановлення обставин, які мають значення для правильного вирішення справи; або

4) суд встановив обставини, що мають суттєве значення, на підставі недопустимих доказів.

ПОЗИЦІЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ

Оцінка аргументів учасників справи і висновків місцевого та апеляційного господарських судів

Причиною спору зі справи стало питання про наявність або відсутність підстав для задоволення позовних вимог щодо заборони ТОВ «Перша приватна броварня» здійснювати використання позначення "Hard Citrus" та знищення такого зображення або позначення на упаковці продукту.

Попередні судові інстанції визнали доведеним схожість позначення "Hard Citrus", яке нанесено на етикетку для маркування пива спеціального та застосовується відповідачами із зареєстрованим знаком для товарів і послуг "Hardmix Citrus" за свідоцтвами України від 25.05.2018 №242319 та від 25.07.2018 №244894 настільки, що їх можна сплутати, а також те, що використання позначення "Hard Citrus" може ввести споживача в оману щодо товару та особи яка виробляє товари 32 класу МКТП.

Відповідно до частин першої та п'ятої статті 269 ГПК України суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними у ній і додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги. У суді апеляційної інстанції не приймаються і не розглядаються позовні вимоги та підстави позову, що не були предметом розгляду в суді першої інстанції.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено в рішенні місцевого господарського суду, позивачем було подано позовну заяву з урахуванням клопотання про залучення до участі у справі співвідповідача та зміну (доповнення) предмета позову від 17.10.2018], відповідно до якої останній просив суд заборонити ТОВ "Перша приватна броварня" та ПАТ "Пиво-безалкогольний комбінат "Радомишль" здійснювати використання позначення яке є схожим настільки, що його можна сплутати із зареєстрованими знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України №242319 та №244894, зокрема, шляхом нанесення такого позначення (маркування) на продукцію 32 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (для товарів пиво, пиво спеціальне) та її етикетку або іншу упаковку (стікер, споживчу тару, контретикетку, кольєретку, ярлик, пробку), її зберігання із нанесеним позначенням, пропонування продукції із нанесеним позначенням для продажу, продаж; зобов`язання ТОВ "Перша приватна броварня" та ПАТ "Пиво-безалкогольний комбінат "Радомишль" вилучити з виробництва та знищити всю наявну етикетку, контретикетку або іншу упаковку пива спеціального, які містять позначення "HARD CITRUS", яке є схожим настільки, що його можна сплутати із зареєстрованими знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України №242319 та №244894.

Відповідно до частини другої статті 237 ГПК України при ухваленні рішення суд не може виходити у рішенні за межі позовних вимог.

Таким чином, апеляційний господарський суд, приймаючи рішення про заборону використання саме комбінованого позначення "Hard Citrus" згідно з заявкою № m201807716, вийшов за межі позовних вимог та за межі розгляду справи судом апеляційної інстанції, чим порушив наведені вище норми процесуального законодавства.

Водночас, як правильно зазначив суд апеляційної інстанції задовольняючи позовні вимоги, суд першої інстанції заборонив відповідачам використовувати позначення "Hard Citrus" без вказівки на його ознаки. При цьому необхідно зазначити що позивачем [з урахуванням клопотання про залучення до участі у справі співвідповідача та зміну (доповнення) предмета позову від 17.10.2018] не було визначено яке позначення і у якому вигляді (словесному, комбінованому тощо) він просить заборонити використовувати ТОВ «Перша приватна броварня».

Словесні позначення, заявлені як знаки, порівнюються з словесними та комбінованими позначеннями, до композиції яких входять словесні елементи.

При встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість;

Комбіновані позначення, заявлені як знаки, порівнюються з комбінованими позначеннями та з тими видами позначень, які входять до складу комбінованого позначення, що перевіряється, як елементи.

Зображення знаків "Hardmix Citrus" за свідоцтвами України від 25.05.2018 №242319 та від 25.07.2018 №244894 - це не словесне позначення "Hardmix Citrus", виконане стандартним шрифтом чорного кольору на білому фоні, що надавало б йому (словесній частині) максимальний захист, а комбіноване позначення. За свідоцтвом України від 25.05.2018 №242319 зображення складається з наступних елементів: зображувального елемента у вигляді пресу для чавлення, що розташований між словами «Strong» та «Drink», виконаних шрифтом меншого розміру; слова «Obolon», виконаного шрифтом меншого розміру; cловосполучення «Hardmix Citrus», яке виконано стилізованим заголовним шрифтом значно більшого розміру із розташуванням вказаних слів одне під одним. Всі елементи виконані чорним кольором на білому фоні. Водночас відповідно до cвідоцтва на знак для товарів і послуг №244894, зареєстрованого в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг 25.07.2018, ПАТ "Оболонь" є власником комбінованого знака для товарів і послуг із словесним елементом "Hardmix Citrus", який виконано у формі етикетки та кольєретки, за яким надано охорону наступним кольорам чи поєднанням кольорів: темно-зелений, жовтий, салатовий, зелений, білий (номер заявки та дата подання: №m201623725 від 28.10.2016; дата публікації: 25.07.2018, бюлетень №14; очікувана дата закінчення строку дії 28.10.2026). Разом з тим судами цього враховано не було.

Наявність у знака оригінальних графічних елементів впливає на загальне враження, яке передається за цим знаком.

Схожість до ступеня змішуваності базується на загальному враженні, що створюють знаки для товарів і послуг. Графічного елементу достатньо щоб виключити схожіть.

Ступінь фонетичної схожості у деяких випадках є менш важливим фактом, оскільки під час купівлі товару споживач зазвичай візуально сприймає знак, що позначає товари. Споживач сприймає упаковку та не аналізує окремо слова.

Як вбачається з встановлених судами обставин справи, суди як першої так і апеляційної інстанції в основу оскаржуваних судових рішень покладено згадані вище висновки експертів.

А тому судам перш за все слід було дослідити: поширеність знака для товарів і послуг Hardmix Citrus" за свідоцтвами України №242319 та №244894; загальний рівень освіти в Україні; обізнаність населення України щодо використання іноземної мови, іншомовних слів та транслітерації; обізнаність звичайного пересічного споживача із змістом та зовнішнім виглядом слів ("Hard" " Hardmix" "Citrus "), їх поширеність та загальновживаність у різноманітних варіантах у повсякденному застосуванні.

При цьому суд звертає увагу судів, що у разі задоволення позовних вимог про вилучення з виробництва та знищення всієї наявної етикетки, контретикетки або іншої упаковки пива спеціального, які містять комбіноване позначення "Hard Citrus" є необхідність у встановленні їх місцезнаходження та обсягів, виробників та власників такої етикетки, контретикетки або іншої упаковки пива спеціального, які містять комбіноване позначення "Hard Citrus".

Близька за змістом правова позиція викладена у постанові Верховного Суду від 14.08.2018 у справі № 910/10771/17.

З огляду на наведене Верховний Суд дійшов висновку, що суди попередніх інстанцій належним чином не встановили обставин даної справи, вичерпно не з'ясували усі обставини, які б надавали підстави для заборони використання позначення "Hard Citrus" та зобов'язання ТОВ "Перша приватна броварня" вилучити з виробництва та знищити всю наявну етикетку, контретикетку або іншу упаковку пива спеціального, які містять комбіноване позначення "Hard Citrus", не надали належної оцінки аргументам ТОВ "Перша приватна броварня" під час розгляду даної справи. Суди належним чином не дослідили усі зібрані у справі докази, що унеможливило встановлення тих фактичних обставин, які мають значення для правильного вирішення спору з даної справи.

Водночас суд касаційної інстанції згідно з частиною другою статті 300 ГПК України не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати чи приймати до розгляду нові докази або додатково перевіряти докази.

Висновки за результатами розгляду касаційної скарги

Касаційна скарга ТОВ "Перша приватна броварня" підлягає частковому задоволенню.

Рішення господарського суду Львівської області від 04.12.2019 та постанова Західного апеляційного господарського суду від 25.08.2020 зі справи № 914/1667/18 підлягають скасуванню з передачею справи на новий розгляд до суду першої інстанції.

Під час нового розгляду справи судам слід взяти до уваги викладене у цій постанові, вжити всіх передбачених законом заходів для всебічного, повного і об'єктивного встановлення обставин справи, прав і обов'язків сторін, оцінки відповідних доказів у справі і в залежності від встановленого та згідно з чинним законодавством вирішити спір з належним обґрунтуванням мотивів та підстав такого вирішення у судовому рішенні, ухваленому за результатами судового розгляду.

За результатами нового розгляду має бути вирішено й питання щодо розподілу судових витрат зі справи.

Керуючись статтями 300, 308, 310, 315 ГПК України, Касаційний господарський суд

ПОСТАНОВИВ:

1. Касаційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю торгово-виробнича компанія "Перша приватна броварня "Для людей - як для себе!" задовольнити частково.

2. Рішення господарського суду Львівської області від 04.12.2019 та постанову Західного апеляційного господарського суду від 25.08.2020 зі справи № 914/1667/18 скасувати.

Справу передати на новий розгляд до господарського суду Львівської області.

Постанова набирає законної сили з моменту її прийняття, є остаточною і оскарженню не підлягає.

Суддя І. Булгакова

Суддя Б. Львов

Суддя Т. Малашенкова