РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

02.12.2020Справа № 910/15156/18

За позовом Акціонерного товариства "Калцекс" (Kalceks, AS)

До 1) Товариства з обмеженою відповідальністю "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров`я народу"

2) Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності"

про визнання недійсними свідоцтв на знаки для товарів і послуг

Суддя Зеленіна Н.І.

Секретар судового засідання Вовчик О.В.

Представники сторін: відповідно до протоколу судового засідання

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Компанія KALCEKS, AS (Акціонерне товариство "Калцекс") (далі - позивач) звернулася до Господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров`я народу" (далі - відповідач-1) та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - відповідач-2) про:

- визнання недійсним повністю свідоцва України № 233422 від 25.10.2017 на знак для товарів і послуг "МОРФІН-ЗН" (заявка №m201707195), власником якого є Товариство з обмеженою відповідальністю "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров`я народу";

- визнання недійсним повністю свідоцва України № 233421 від 25.10.2017 на знак для товарів і послуг "ФЕНТАНІЛ-ЗН" (заявка №m201707193), власником якого є Товариство з обмеженою відповідальністю "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров`я народу";

- зобов`язання Міністерство економічного розвитку і торгівлі України внести відомості про визнання недійсним повністю свідоцтва України № 233422 від 25.10.2017 року на знак для товаріві послуг "МОРФІН-ЗН" (заявка №m201707195), власником якого є Товариство з обмеженою відповідальністю "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров`я народу" до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та опублікувати відомості про це у офіційному бюлетені "Промислова власність";

- зобов`язання Міністерство економічного розвитку і торгівлі України внести відомості про визнання недійсним повністю свідоцтва України № 233421 від 25.10.2017 року на знак для товаріві послуг "ФЕНТАНІЛ-ЗН" (заявка №m201707193), власником якого є Товариство з обмеженою відповідальністю "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров`я народу" до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та опублікувати відомості про це у офіційному бюлетені "Промислова власність";

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що на думку позивача, знаками для товарів і послуг № 233422 від 25.10.2017 та № 233421 від 25.10.2017 порушуються майнові права та охоронювані законом інтереси позивача, оскільки останній здійснював виробництво і поставку відповідних лікарських засобів в Україну задовго до того, як відповідач-1 звернувся до відповідача-2 з приводу реєстрації знаків за оскаржуваними свідоцтвами.

Рішенням Господарського суду міста Києва від 24.10.2019, залишеним без змін постановою Північного апеляційного господарського суду від 04.02.2020, у задоволенні позову відмовлено повністю.

Постановою Верховного Суду від 18.06.2020 р. рішення Господарського суду міста Києва від 24.10.2019 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 04.02.2020 зі справи № 910/15156/18 скасовано; справу передано на новий розгляд до Господарського суду міста Києва.

За результатом здійсненого автоматизованого розподілу, справу передано на розгляд судді Зеленіній Н.І.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 24.07.2020р. прийнято справу №910/15156/18 до свого провадження та призначено підготовче засідання у справі на 26.08.2020р.

26.08.2020р. Відповідачем 1 до канцелярії суду подано Відзив на позовну заяву з урахуванням позиції Верховного Суду, викладеної в постанові від 18.06.2020р. у даній справі.

Згідно даних пояснень, Відповідач 1, заперечує проти задоволення позову та наводить свої пояснення та обґрунтування враховуючи вказівки Верховного Суду.

Підготовче засідання з 26.08.2020р. відкладено на 22.09.2020 у зв`язку із задоволенням клопотання представника Позивача щодо надання часу для підготовки Відповіді на відзив.

18.09.2020р. через відділ діловодства суду Позивачем подано письмові пояснення по справі.

Згідно даних пояснень, Позивач посилається на зловживання Відповідачем 1 своїми правами, що випливають з отриманих спірних свідоцтв та зазначає, що реєстрація спірних свідоцтв не може бути підставою для заборони імпорту Позивачем препаратів як таких, що порушують права власника зазначених свідоцтв. Позивач вказує на судові рішення, якими обґрунтовує зловживання Відповідачем 1 своїми правами та заборони діяльності Позивача в Україні. Також, наводить свої пояснення та обґрунтування враховуючи вказівки Верховного Суду.

Підготовче засідання з 22.09.2020р. відкладено на 15.10.2020.

05.10.2020р. через відділ діловодства суду Позивачем подано клопотання про призначення у справі повторної судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності.

12.10.2020р. Відповідачем 1 до канцелярії суду подано Письмові пояснення по справі. У даних поясненнях Відповідачем 1 наведено свої спростування щодо доводів Позивача викладених у письмових поясненнях.

15.10.2020р. Відповідачем 1 суду подано Заперечення на клопотання про призначення судової експертизи. Згідно даних заперечень Відповідач 1 вказує, що висновки Верховного Суду викладені у Постанові від 18.06.2020 р. не дають підстав для призначення у справі повторної експертизи, а вказують лише на необхідність надати оцінку доказам, які містяться в матеріалах справи та на не відображення в судових рішеннях, яким чином суди прийшли до тих чи інших висновків. Наявні в матеріалах справи документи повною мірою дозволяють суду дослідити та надати оцінку на вказані обставини.

Підготовче засідання з 15.10.2020р. відкладено на 28.10.2020.

21.10.2020р. Позивачем до канцелярії суду подано Клопотання про заміну неналежного відповідача у справі.

Клопотання обґрунтоване тим, що Кабінетом Міністрів України Розпорядженням від 13.10.2020 №1267-р визначено, що державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» виконує функції Національного органу інтелектуальної власності.

За таких обставин належним Відповідачем 2 є державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності».

26.10.2020р. Відповідачем 1 подано суду заяву про заміну правонаступником Відповідача 2 по справі, згідно якого просить суд замінити Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України на державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності».

Суд, розглянувши у підготовчому засіданні 28.10.2020р. заяву та клопотання Позивача та Відповідача 1 про заміну Відповідача 2 його правонаступником, ухвалив задовольнити останні та замінити Відповідача 2 - Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України його функціональним правонаступником - державним підприємством «Український інститут інтелектуальної власності», про що виніс відповідну ухвалу. Підготовче засідання відкладено на 18.11.2020р.

16.11.2020р. Позивачем через канцелярію суду подано письмові пояснення.

17.11.2020р. Відповідачем 2 подано Відзив на позовну заяву. Згідно даного відзиву Відповідач 2 зазначив, що видача свідоцтв України №233421, 233422 було здійснено на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Відповідачем 2 не порушено вимог законодавства України, та діяв відповідно до Закону.

Суд, за наслідками підготовчого засідання 18.11.2020р. ухвалив відмовити в задоволенні клопотання позивача про призначення у справі судової експертизи, закрити підготовче провадження та призначити справу до судового розгляду по суті на 02.12.2020р.

01.12.2020р. Позивачем, через канцелярію суду подано Клопотання про виправлення технічних помилок в мотивувальній частині ухвали суду від 18.11.2020р.

Ухвалою суду від 02.12.2020р. суд задовольнив Клопотання позивача про виправлення технічних помилок та ухвалив: Внести зміни в мотивувальній частині ухвали №910/15156/18 від 18.11.2020 р. Виключити з мотивувальної частини ухвали слова «Таким чином, висновок № 057/19 від 30.07.2019 р. відповідає вимогам, що передбачені ст. 98 Господарського процесуального кодексу України».

Дослідивши наявні в справі матеріали, заслухавши пояснення представників позивача та відповідачів, всебічно і повно з`ясувавши всі фактичні дані, на яких ґрунтуються позовні вимоги та заперечення, об`єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд встановив наступне.

Компанія KALCEKS, AS є європейським фармацевтичним виробником з потужностями по виробництву лікарських препаратів у Латвії та Словенії.

Як вбачається з матеріалів справи у 2016 році позивачем було отримано в Україні відповідні реєстраційні посвідчення на вказані лікарські засоби, а саме:

- реєстраційне посвідчення №UA/15322/01/01 на лікарський засіб "Морфін Калцекс", розчин для ін`єкцій, 10 мг/мл", видане на підставі наказу Міністерства охорони здоров`я України від 28.07.2016 №787;

- реєстраційне посвідчення №UA/15323/01/01 на лікарський засіб "Фентаніл Калцекс", розчин для ін`єкцій, 0,05 мг/мл", видане на підставі наказу Міністерства охорони здоров`я України від 28.07.2016 №787.

Початок дії реєстрації зазначених вище лікарських засобів в Латвії підтверджується:

- свідоцтвом від 24.03.2016 №96-0010 про реєстрацію лікарського засобу "Морфін 10 мг/мл розчин для ін`єкцій";

- свідоцтвом від 12.11.2014 №14-0232 про реєстрацію лікарського засобу "Фентаніл цитрат-Калцекс 0,05 мг/мл розчин для ін`єкцій".

Крім того, позивач є власником знака для товарів і послуг - комерційного найменування "Калцекс", міжнародна реєстрація № 1226545 від 01.10.2014 для товарів 5 класу МКТП.

Компанія KALCEKS, AS виробляє та імпортує на територію України, зареєстровані у багатьох інших країнах, такі лікарські засоби:

- "Fentanyl citrate-Kalceks 0,05 мг/мл розчин для ін`єкцій", дата реєстрації у Латвії 12.11.2014; Азербайджан - 26.10.2015, Молдова - 30.07.2015, Вірменія - 26.02.2016, Грузія - 12.11.2014, Киргизія - 18.01.2017, Узбекистан - 24.03.2017, Коста Ріка - 16.05.2017, Чехія - 22.11.2017, Литва - 30.04.2015, Польща - 06.12.2017, Кіпр - 22.12.2017, Нідерланди - 19.07.02017, Португалія - 30.08.2017, Мальта - 30.08.2017;

- "Morfina hidrohlorids-Kalceks 10 мг/мл розчин для ін`єкцій", дата реєстрації у Латвії 22.02.1996; Нідерланди - 08.12.2016, Грузія - 19.12.2013, Вірменія - 05.08.2014, Молдавія - 25.11.2014, Швеція - 11.09.2014, Литва - 30.04.2015, Азербайджан - 05.10.2015, Киргизія - 18.01.2017, Польща - 09.02.2017, Монголія - 26.12.2014, Узбекистан - 11.04.2017, Чехія - 07.03.2018, Словаччина - 19.03.2018.

В свою чергу, Товариство з обмеженою відповідальністю "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров`я народу" є власником свідоцтва України № 233422 від 25.10.2017 на знак для товарів і послуг "МОРФІН-ЗН" та свідоцтва України № 233421 від 25.10.2017 на знак для товарів і послуг "ФЕНТАНІЛ-ЗН" щодо 5 класу для товарів і послуг за Міжнародною класифікацією товарів і послуг (далі - МКТП), а саме: фармацевтичні препарати; хіміко-фармацевтичні препарати; ліки для людей; наркотики; наркотики на фармацевтичні потреби.

Як зазначає Позивач, AT "КАЛЦЕКС" у 2018 році були поставлені в Україну знеболювальні препарати, зокрема, лікарські засоби "Морфін Калцекс", розчин для ін`єкцій" та "Фентаніл Калцекс", розчин для ін`єкцій (Інвойс № КЕ-030 від 07.02.2018, вантажоодержувач - ТОВ " ДіАТОМ".

Проте, в процесі митного оформлення даного вантажу, виникли проблеми, у зв`язку із зверненням ТОВ "ХФП "ЗДОРОВ`Я НАРОДУ" в органи Державної фіскальної служби із заявами, обумовленими наявністю певних прав інтелектуальної власності, які випливають, зокрема, з патентів України на корисні моделі №120761, №120762, №120763, №120764, власником яких є ТОВ "ХФП "ЗДОРОВ`Я НАРОДУ".

Обґрунтовуючи позовні вимоги, позивач зазначає, що свідоцтва України № 233422 та № 233421 на знаки для товарів та послуг "МОРФІН-ЗН" та "ФЕНТАНІЛ-ЗН", мають бути визнані недійсними повністю через невідповідність знаків для товарів і послуг, умовам надання правової охорони, передбачених ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг".

Направляючи дану справу на новий розгляд, Верховний Суд у постанові від 18.06.2019 зазначив:

«- Попередні судові інстанції, відмовляючи у задоволенні позову, виходили з того, що згідно з Висновком комісійної експертизи № 057/19: елемент «ЗН», який є частиною позначення, що охороняється як знак для товарів і послуг «Морфін-ЗН» Свідоцтвом № 233422, мав розрізняльну здатність на дату подання заявки m2017 07195 - 20.04.2017; елемент «ЗН», який є частиною позначення, що охороняється як знак для товарів і послуг «Фентаніл-ЗН» Свідоцтвом № 233421, мав розрізняльну здатність на дату подання заявки m2.04.2017 - 20.04.2017; знак для товарів і послуг «Морфін-ЗН», який охороняється Свідоцтвом № 233422, не складається лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду на дату подання заявки m2017 07195 - 20.04.2017; знак для товарів і послуг «Фентаніл-ЗН», який охороняється Свідоцтвом № 233421, не складається лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду на дату подання заявки m2017 07193 - 20.04.2017; знак для товарів і послуг «Морфін-ЗН», який охороняється Свідоцтвом № 233422, не є таким, що може ввести в оману щодо товару або особи, яка виробляє товар; знак для товарів і послуг «Фентаніл-ЗН», який охороняється Свідоцтвом № 233421, не є таким, що може ввести в оману щодо товару або особи, яка виробляє товар. Такі висновки зроблені судом апеляційної інстанції з посиланням на те, що позначення «ЗН» є фірмовим найменуванням відповідача і тому має розрізняльну здатність.

- Суд першої інстанції, розглядаючи справу, не досліджував надані сторонами та долучені до матеріалів справи інші висновки експертизи. У постанові апеляційного суду зазначено про наявність у справі трьох висновків експертизи, але, як обґрунтовано зазначено в касаційній скарзі, суд апеляційної інстанції долучений позивачем до позовної заяви Висновок експертизи № 1230 не оцінив - фактично не відхилив результати відповідних експертних досліджень.

- Так, у пункті 5.13 цієї постанови зазначені мотиви неприйняття апеляційним судом Висновку експертизи № 1230 з яких вбачається, що: позначення «ЗН» є абревіацією частини назви ТОВ «ХФП «Здоров`я народу», а саме, - «Здоров`я народу»; позначення «ЗН» не є загальновживаним позначенням, це підтверджується Висновком комісійної експертизи № 057/19 та змістом рішення суду першої інстанції.

- У постанові суду апеляційної інстанції не зазначено, на підставі яких доказів, наданих сторонами, суд апеляційної інстанції дійшов висновку, що позначення «ЗН» має розрізняльну здатність або набуло такої внаслідок його використання.

- Крім того, суди не надали оцінки доводам позивача про те, що позначення, які охороняються Свідоцтвами №№ 233421, № 233422, не можуть одержати правову охорону відповідно до абзацу другого пункту 2 статті 6 Закону № 3689-ХІІ, оскільки звичайно не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання, базуючись на доказах, що містять матеріалах справи. Висновок судової експертизи хоча і є окремим доказом, але він має ґрунтуватися на досліджених доказах, наявних у матеріалах справи.

- Апеляційний суд, посилаючись на зміст пункту 10.2.5. Методичних рекомендацій з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг, схвалених рішенням Колегії Державної служби інтелектуальної власності України від 18.03.2014, затверджених наказом Державного підприємства «Український інститут промислової власності» від 07.04.2014 № 91 (Методичні рекомендації), виходив з того, що відповідно до згаданої в цьому пункті Інструкції по використанню INN для фармацевтичних субстанцій з посиланням на резолюцію ВООЗ WHA46.19 зазначено, що реєстрація як торговельної марки позначення, що містить INN разом із фірмовим найменуванням, є цілком прийнятною, якщо це не перешкоджає іншому виробнику використовувати такий же підхід. Проте матеріали справи, і зокрема доводи позивача, свідчать про протилежне - як про заперечення відповідача щодо реєстрації відповідних торговельних марок позивачем, так і про перешкоджання його діяльності. Даним обставинам жодної оцінки судами не надано.

- Крім того, судом апеляційної інстанції не зазначено на підставі яких наявних у справі доказів він дійшов висновку щодо використання ТОВ «ХФП «Здоров`я народу» комерційного (фірмового) найменування «ЗН».»

Верховний Суд надав вказівку на новому розгляді справи "врахувати викладене, здійснити належну перевірку доказами обставин, зазначених у цій постанові, надати відповідним доказам та доводам належну правову оцінку і вирішити спір відповідно до закону".

Оцінюючи подані докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів, та враховуючи, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, суд вважає, що позовні вимоги не підлягають задоволенню з наступних підстав.

Частиною 1 статті 15 Цивільного кодексу України передбачено, що кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання.

Відповідно до частини 1 статті 16 Цивільного кодексу України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

Статтею 4 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що юридичні особи та фізичні особи - підприємці, фізичні особи, які не є підприємцями, державні органи, органи місцевого самоврядування мають право на звернення до господарського суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав та законних інтересів у справах, віднесених законом до юрисдикції господарського суду, а також для вжиття передбачених законом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням.

Відповідно до усталеної процедури, на підставі висновків про відповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони, 22.08.2017 Державною службою інтелектуальної власності України (правонаступник - Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності») прийнято рішення про реєстрацію знаків за заявками m201707193 та m201707195 та на підставі ст.12 Закону здійснена публікація відомостей про видачу Свідоцтва України № 233422 та Свідоцтва України №233421 на знак для товарів та послуг в офіційному бюлетені "Промислова власність" №20 від 25.10.2017, одночасно з якою здійснено державну реєстрацію знаків ( п.1 ст.13 Закону) та видано вказані свідоцтва України.

Статтею 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" зазначено, що свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права. При цьому, використанням знака визнається:

- нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

- застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;

- застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

З частини 2 статті 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" вбачається, що не можуть одержати правову охорону також позначення, які:

- звичайно не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання;

- складаються лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду;

- складаються лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв`язку з ними, зокрема вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг;

- є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу;

- складаються лише з позначень, що є загальновживаними символами і термінами;

- відображають лише форму, що обумовлена природним станом товару чи необхідністю отримання технічного результату, або яка надає товарові істотної цінності.

Позначення, вказані в абзацах другому, третьому, четвертому, шостому та сьомому цього пункту, можуть бути внесені до знака як елементи, що не охороняються, якщо вони не займають домінуючого положення в зображенні знака.

Крім того, відповідно до ч. 3 статті 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з:

- знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім`я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг;

- знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності;

- фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до Установи заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг;

- кваліфікованими зазначеннями походження товарів (у тому числі спиртів та алкогольних напоїв), що охороняються відповідно до Закону України "Про охорону прав на зазначення походження товарів". Такі позначення можуть бути лише елементами, що не охороняються, знаків осіб, які мають право користуватися вказаними зазначеннями;

- знаками відповідності (сертифікаційними знаками), зареєстрованими у встановленому порядку.

Частиною 1 ст. 499 Цивільного кодексу України встановлено, що права інтелектуальної власності на торговельну марку визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом.

Частиною 1 статті 74 ГПК України встановлено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Згідно ч. 1 ст. 98 ГПК України висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному законодавством.

Відповідно до ч. 2 ст. 98 ГПК України предметом висновку експерта може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань.

Частиною 3 ст. 98 ГПК України встановлено, що висновок експерта може бути наданий на замовлення учасника справи або на підставі ухвали суду про призначення експертизи.

Згідно ч. 7 ст. 98 ГПК України у висновку експерта має бути зазначено, що він попереджений (обізнаний) про відповідальність за завідомо неправдивий висновок, а у випадку призначення експертизи судом, також про відповідальність за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків.

Статтею 101 ГПК України встановлені вимоги до проведення експертизи на замовлення учасників справи. Відповідно до ч. 1 ст.101 ГПК України учасник справи має право подати до суду висновок експерта, складений на його замовлення.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 101 ГПК України у висновку експерта зазначається, що висновок підготовлено для подання до суду та що експерт обізнаний про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок. Експерт, який склав висновок за зверненням учасника справи, має ті самі права та обов`язки, що і експерт, який здійснює експертизу на підставі ухвали суду.

Відповідачем 1, при новому розгляді справи надано Висновок № G-001-TTM/20 судового експерта Ткачук Т.М у сфері інтелектуальної власності від 15 серпня 2020 року.

На вирішення експертного дослідження поставлені наступні питання:

- Чи є буквосполучення «ЗН», яке входить до об`єкту, що охороняється як знак для товарів і послуг «ФЕНТАНІЛ-ЗН» за свідоцтвом України № 233421 таким, що мало розрізняльну здатність станом на 20.04.2017 - дату подання заявки № m201707193?

- Чи складався знак для товарів і послуг «ФЕНТАНІЛ-ЗН» за свідоцтвом України № 233421 лише з позначень, що не мали розрізняльну здатність на 20.04.2017 - дату подання заявки № m201707193?

- Чи є буквосполучення «ЗН», яке входить до об`єкту, що охороняється як знак для товарів і послуг «МОРФІН-ЗН» за свідоцтвом України № 233422 таким, що мало розрізняльну здатність станом на 20.04.2017 - дату подання заявки № m?

- Чи складався знак для товарів і послуг «МОРФІН-ЗН» за свідоцтвом України № 233422 лише з позначень, що не мали розрізняльну здатність станом на 20.04.2017 - дату подання заявки № m?

За результатами проведення експертизи експертом Ткачук Т.М. у Висновку № G-001-TTM/20 надано наступні відповіді на вищезазначені питання:

- Буквосполучення «ЗН», яке входить до об`єкту, що охороняється як знак для товарів і послуг «ФЕНТАНІЛ-ЗН» за свідоцтвом України 233421 є таким, що мало розрізняльну здатність на 20.04.2017 - дату подання заявки №m201707193.

- Знак для товарів і послуг «ФЕНТАНІЛ-ЗН» за свідоцтвом України 233421 не складається лише з позначень, що не мали розрізняльну здатність на 20.04.2017 - дату подання заявки №m201707193.

- Буквосполучення «ЗН», яке входить до об`єкту, що охороняється як знак для товарів і послуг «МОРФІН-ЗН» за свідоцтвом України 233422 є таким, що мало розрізняльну здатність на 20.04.2017 - дату подання заявки №m201707195.

- Знак для товарів і послуг «МОРФІН-ЗН» за свідоцтвом України 233422 не складається лише з позначень, що не мали розрізняльну здатність на 20.04.2017 - дату подання заявки №m201707195.

Висновком експерта № G-001-TTM/20 встановлено, що буквосполучення «ЗН», яке входить до об`єктів, що охороняється як знаки для товарів і послуг «ФЕНТАНІЛ-ЗН» та «МОРФІН-ЗН» за свідоцтвами України № 233421 та № 233422 відповідно, мало розрізняльну здатність.

Під час експертного дослідження, експертом Ткачук Т.М. було встановлено, що буквосполучення «ЗН», яке входить до об`єктів, що охороняється як знаки для товарів і послуг «ФЕНТАНІЛ-ЗН» за свідоцтвом України № 233421 та «МОРФІН-ЗН» за свідоцтвом України № 233422, є таким, що мало розрізняльну здатність на 20.04.2017 - дату подання заявок № m201707193 та № m201707195 відповідно.

У колі споживачів найбільш імовірно буде викликати асоціативний зв`язок саме із абревіатурою від комерційного (фірмового найменування) виробника цього товару - ТОВ «ХФП «ЗДОРОВ`Я НАРОДУ», і вказувати на особу виробника, оскільки, також експертним дослідженням встановлено, що такий виробник лікарських засобів як ТОВ «Харківське фармацевтичне підприємство «Здоров`я народу», на дату подання заявок на знак для товарів та послуг № m201707193 та № m201707195 - 20.04.2017, вже виробляв лікарські засоби з позначенням «-ЗН», відповідно, цілком імовірно, що був відомий серед певного кола своїх споживачів (зокрема медичних працівників, фармацевтів тощо) як виробник лікарських засобів, в тому числі анальгетиків-опіоїдів.

При цьому, судовим експертом Ткачуком Т.М. досліджено позначення «-ЗН», щодо його розрізняльної здатності.

Відповідно до п. 4.3.1.4. Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів та послуг від 28.07.1995 № 116 (далі - Правила): до позначень, що не мають розрізняльної здатності, відносяться:

позначення, які складаються лише з однієї літери, цифри, лінії, простої геометричної фігури, що не мають характерного графічного виконання;

реалістичні зображення товарів, якщо вони заявляються на реєстрацію як знак для позначення цих товарів;

тривимірні об`єкти, форма яких обумовлена виключно функціональним призначенням, якщо такий об`єкт заявляється як знак;

загальновживані скорочення;

позначення, які тривалий час використовувались в Україні кількома виробниками як знаки для товарів, що мають спільну якість або інші характеристики, і втратили розрізняльну здатність як індивідуальні знаки відносно таких товарів.

Отже, позначення «-ЗН» не відноситься до позначень, зазначених у пунктах (1) - (3) п. 4.3.1.4. Правил, тобто, не відноситься до позначень, які складаються лише з однієї літери, цифри, лінії, простої геометричної фігури, що не мають характерного графічного виконання; не відноситься до реалістичних зображень товарів; не відноситься до тривимірних об`єктів, форма яких обумовлена виключно функціональним призначенням.

Щодо п. 4 п. 4.3.1.4. Правил слід зазначити наступне, у Додатку 6 Правил виписування рецептів на лікарські засоби і вироби медичного призначення, що затверджені Наказом МОЗ України 19.07.2005 № 360, наведено Рецептурні скорочення, прийняті у медичній та фармацевтичній практиці. У цьому переліку не виявлено скорочень, які могли бути транслітеровані, як «-ЗН».

У відкритих джерелах, зокрема, у Фармацевтичній енциклопедії серед переліку основних скорочень також не виявлено позначень, що використовуються в медичній практиці та мають скорочення «-ЗН».

Отже, позначення «-ЗН» не є загальновживані скорочення щодо товарів 5 класу МКТП: фармацевтичні препарати; хіміко-фармацевтичні препарати; ліки для людини; наркотики; наркотики на фармацевтичні потреби.

Також, у результаті проведеного дослідження, у наданих матеріалах судовим експертом не виявлено відомостей, що позначення «-ЗН», внаслідок його тривалого використання в Україні кількома виробниками як знаків для товарів, що мають спільну якість або інші характеристики, і втратили розрізняльну здатність як індивідуальні знаки відносно таких товарів.

Виходячи з наданих матеріалів, позначення «-ЗН» може викликати асоціативний зв`язок із абревіатурою від комерційного (фірмового) найменування одного з виробників препарату «Морфін», а саме: ТОВ «Харківське фармацевтичне підприємство «Здоров`я народу».

До матеріалів справи додано Статут Товариства з обмеженою відповідальністю «Харківське фармацевтичне підприємство «Здоров`я народу», затверджений рішенням загальних зборів учасників вищезазначеного ТОВ 08.07.2013 р., в якому у пункті 1.2 зазначено повне та скорочене найменування ТОВ, а саме:

Повне найменування ТОВ:

Українською мовою: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХАРКІВСЬКЕ ФАРМАЦЕВТИЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЗДОРОВ`Я НАРОДУ»;

Російською мовою: ОБЩЕСТВО С ОРГАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСВЕННОСТЬЮ «ХАРЬКОВСКОЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЗДОРОВЬЕ НАРОДУ»;

Англійською мовою: «LIMITED LIABILITY COMPANY «KHARKIV PHARMACEUTICAL ENTERPRISE «ZDOROVYE NARODU».

Скорочене найменування ТОВ:

Українською мовою: ТОВ «ХФП «ЗДОРОВ`Я НАРОДУ»;

Російською мовою: ООО «ХФП «ЗДОРОВТЕ НАРОДУ»;

Англійською мовою: LLC «КРЕ «ZDOROVYE NARODU».

У пункті 1.3 Статуту зазначено, що учасниками ТОВ є :

Компанія ЗН ЮКРЕЙН ЛІМІТЕД (ZN UKRAINE LIMITED)...

Компанія ЗН КИЇВ ЛІМІТЕД (ZN KIEV LIMITED).

Аналогічні відомості (лише без зазначення найменування російською мовою) викладені у Статуті Товариства з обмеженою відповідальністю «Харківське фармацевтичне підприємство «Здоров`я народу» (нова редакція), що затверджений рішенням загальних зборів учасників 25.07.2019 р.

Статтею 90 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) встановлено, що: юридична особа повинна мати своє найменування, яке містить інформацію про її організаційно-правову форму; юридична особа може мати крім повного найменування скорочене найменування; юридична особа, що є підприємницьким товариством, може мати комерційне (фірмове) найменування; комерційне (фірмове) найменування юридичної особи може бути зареєстроване у порядку, встановленому законом. Найменування юридичної особи вказується в її установчих документах і вноситься до єдиного державного реєстру.

Відповідно до частин першої, третьої та п`ятої статті 159 Господарського кодексу України (далі - ГК України): суб`єкт господарювання - юридична особа або громадянин-підприємець може мати комерційне найменування; правовій охороні підлягає як повне, так і скорочене комерційне найменування суб`єкта господарювання, якщо воно фактично використовується ним у господарському обігу; особа, яка використовує чуже комерційне найменування, на вимогу його власника зобов`язана припинити таке використання і відшкодувати завдані збитки.

Статтею 8 Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20.03.1883 встановлено, що фірмове найменування охороняється в усіх країнах Союзу без обов`язкового подання заявки чи реєстрації і незалежно від того, чи є воно частиною товарного знака.

У відповідності до пункту 78 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 № 12, комерційне (фірмове) найменування необхідно відрізняти від найменування юридичної особи (частина перша статті 90 ЦК України); найменування юридичної особи не є об`єктом права інтелектуальної власності, оскільки пов`язані з його використанням правовідносини регулюються переважно нормами корпоративного законодавства.

Найменуванням юридичної особи є назва, яка індивідуалізує юридичну особу в сукупності його прав і обов`язків як самостійного суб`єкта права. Таке найменування є для юридичної особи тим самим, що для фізичної особи її ім`я. Його виникнення слід пов`язувати з датою державної реєстрації юридичної особи.

Фірмовим (комерційним) найменуванням є назва, якою юридична особа або громадянин, який здійснює підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, позначають себе на ринку і яка використовується для їх ідентифікації в господарських (комерційних) відносинах.

Чинне законодавство України не містить ні вимог щодо тотожності комерційного найменування найменуванню юридичної особи (стаття 90 ЦК України), ані вимог щодо певного змісту комерційного найменування, зокрема щодо зазначення організаційно-правової форми підприємства. Зазначене підтверджується оглядовим листом Вищого господарського суду України від 28.02.2017 року №01-06/521 «Про деякі питання практики застосування господарськими судами законодавства про захист прав на об`єкти інтелектуальної власності».

З наведеного вбачається, що поряд з повним найменуванням та скороченим найменуванням, юридична особа може мати комерційне (фірмове) найменування і таке найменування може бути як зареєстроване так і не зареєстроване. Отже, поняття найменування юридичної особи та її комерційного (фірмового) найменування мають різне правове наповнення. Комерційне (фірмове) найменування є назвою, якою юридична особа позначає себе на ринку і яка використовується для їх ідентифікації в господарських (комерційних) відносинах.

Крім того, як вказує Відповідач 1, ТОВ «ХФП «Здоров`я народу» 02.07.2019 було подано заявки на торговельні марки «ЗН» та «ZN» за номерами № m201916326 і № m201916325 відповідно, та 04.08.2020 отримано Рішення про реєстрацію зазначених торговельних марок. На даний час проведена державна реєстрація торговельних марок «ЗН» та «ZN» за свідоцтвами України № 283404 та № 283403 та проведена їх публікація в бюлетені № 18 від 25.09.2020.

На дату подачі заявки на знаки для товарів і послуг «МОРФІН-ЗН» та «ФЕНТАНІЛ-ЗН» - на 22.04.2017, «ТОВ «Харківське фармацевтичне підприємство «Здоров`я народу» було подано заявки та отримано свідоцтва на такі знаки для товарів і послуг з позначенням «ЗН» як «ОМНОПОН-ЗН» (свідоцтво України № 129189), « БУПРЕКСОН-ЗН » (свідоцтво України № 130692), «ПРОМЕДОЛ-ЗН» (свідоцтво України № 129188), «БІОФЛОРАКС-ЗН» (свідоцтво України № 129187).

Також на дату подачі заявки на знаки для товарів і послуг «МОРФІН-ЗН» та «ФЕНТАНІЛ-ЗН» - на 22,04.2017 та по теперішній час, Відповідачем-1 були зареєстровані та виробляються такі лікарські засоби з позначенням «ЗН», а саме Налбуфін-ЗН, Морфін-ЗН, Метадон-ЗН (табл. 40 мг), Метадон-ЗН (табл. 10 мг), Метадон-ЗН (розчин), Кетамін-ЗН, Діазепам-ЗН. Копії реєстраційних посвідчень на зазначені лікарські засоби додано до матеріалів справи.

У матеріалах справи міститься ліцензійний договір №14 на використання об`єктів права інтелектуальної власності від 03 січня 2011 року укладеного між ТОВ «Фармацевтична група «Здоров`я» (Ліцензіар) та ТОВ «Харківське фармацевтичне підприємство «Здоров`я народу» (ліцензіат) та Додаткові угоди №32, 44 до вищезазначеного договору від 10.02. 2015 року та від 31.12.2018 р., відповідно яких сторони дійшли згоди доповнити перелік Об`єктів права інтелектуальної власності, щодо яких надається ліцензія, в тому числі наступними знаками для товарів та послуг, правова охорона яких поширюється на товари 5 класу МКТП:

Знак для товарів та послуг «Біофлоракс-ЗН» - свідоцтво №129187 від 27.09.2010.

Знак для товарів та послуг «Промедол-ЗН» - свідоцтво України №129188 від 27.09.2010.

Знак для товарів та послуг «Омнопон-ЗН» - свідоцтво № 129189 від 27.09.2010.

Знак для товарів та послуг «Бупрексон-ЗН» - свідоцтво № 130692 від 25.10.2010.

Знак для товарів та послуг «Фазепам-ЗН» - свідоцтво №196193 від 10.02.2015.

За таких обставин, виробник лікарських засобів, ТОВ «Харківське фармацевтичне підприємство «Здоров`я народу», на дату подання заявки на знак для товарів та послуг №т201707195 - 20.04.2017, вже виробляв лікарські засоби з позначенням «-ЗН», та, відповідно, був відомий серед певного кола своїх споживачів (зокрема медичних працівників, фармацевтів тощо) як виробник лікарських засобів, в тому числі анальгетиків-опіоїдів.

Оскільки наркотичні анальгетики є препаратами, які випускаються виключно за рецептами, при цьому згідно Додатку 3 Правил виписування рецептів на лікарські засоби і вироби медичного призначення, що затверджені Наказом МОЗ України 19.07.2005 № 360, лікарські засоби із діючою речовиною «морфіну гидрохлорид», відносяться до рецептурних препаратів із встановленою гранично допустимою для відпуску кількість засобу на один Рецепт, відповідно, цілком ймовірно, що у медичних працівників, які виписують рецепти на ці препарати, та фармацевтів, буде виникати асоціативний зв`язок при сприйманні другої частини позначення препарату «-ЗН» із вказівкою на абревіатуру комерційного (фірмового) найменування одного з відомих їм і пробників лікарських засобів - ТОВ ХФП «Здоров`я народу».

Також, у висновку № G-001-TTM/20 судовим експертом Ткачук Т.М. зазначено, що рецептурний препарат просувається тільки серед вузьких фахівців і opinion-лідерів, для яких одним з критеріїв успішного найменування є присутність клінічної термінології. Якщо рецептурний медикамент призначений для лікування дуже серйозних захворювань, то для лікарів велике значення матиме також і ім`я виробника даних ліків.

У п. 10.2.5 Методичних рекомендацій з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг, що затверджені наказом ДП «Український інститут промислової власності», зокрема зазначено:

«У резолюції ВООЗ WHA46.19 також вимагається закликати виробників використовувати INN у поєднанні із своїми фірмовими найменуваннями, а не торговельні марки при реалізації фармацевтичних продуктів, : триманих із кількох джерел.

У зв`язку з цим, у Інструкції по використанню INN для фармацевтичних субстанцій з посиланням на резолюцію 3003 WHA46.19, зазначено, що реєстрація як торговельної марки позначення, що містить INN разом із фірмовим найменуванням є цілком прийнятною, якщо це не перешкоджає іншому виробнику використовувати такий же підхід».

В результаті експертного дослідження №G-001-TTM/20 від 20.08.2020 р. судовим експертом не виявлено фактів, що свідчать про використання позначення «-ЗН», ні як назви товару (послуги) споживачами чи медичними фахівцями; ні про застосування нього позначення як назви одного і того ж товару (послуги) або товарів (послуг) того ж виду, що випускаються (надаються) різними особами.

Отже, буквосполучення «ЗН», яке входить до об`єкту, що охороняється як знак для товарів і послуг «МОРФІН-ЗН» за свідоцтвом України 233422 є таким, що мало розрізняльну здатність на 20.04.2017 - дату подання заявки №m201707195. У колі споживачів найбільш імовірно буде викликати асоціативний зв`язок саме із абревіатурою від комерційного (фірмового найменування) виробника цього товару - ТОВ «ХФП «ЗДОРОВ`Я НАРОДУ», і вказувати на особу виробника.

За результатами експертного дослідження судовим експертом встановлено, що позначення «МОРФІН- ЗН», що охороняється як знак для товарів і послуг № 233422 складається із слова «МОРФІН» та буквосполучення «ЗН», виконаних кирилицею, між якими міститься дефіс. Враховуючи те, що наркотичні лікарські засоби відпускаються за рецептами, більше того, відповідно до п. 5 Правил виписування рецептів, рецепти на наркотичні (психотропні) лікарські засоби в чистому вигляді або в суміші з індиферентними речовинами виписуються на спеціальних рецептурних бланках форми № 3, відповідно, для медичних працівників та фармацевтів наявність в позначенні «МОРФІН-ЗН» частини «-ЗН», яка може викликати асоціативний зв`язок у лікарів та працівників аптек і аптечних пунктів із абревіатурою найменування юридичної особи, а саме: виробника даного препарату ТОВ «ХФП «Здоров`я народу», буде вирізняти цей препарат серед інших виробників препаратів.

Аналогічний висновок зроблено судовим експертом також по відношенню до експертного дослідження щодо позначення «ФЕНТАНІЛ-ЗН».

Також, у Висновку експерта № 6193 експертизи об`єктів інтелектуальної власності від 02.01.2019, який міститься в матеріалах справи, судовий експерт Струк І.О. також дійшов висновку, що буквосполучення «ЗН» не є загальновживаним позначенням для фармацевтичних товарів та використовувалось за період з 26.10.2011 по 06.01.2017 ТОВ «Харківське фармацевтичне підприємство «Здоров`я народу» у назвах лікарських засобів власного виробництва відповідно до інформації таких документів: додаток до наказу МОЗ 11.05.2012 № 348 «Зареєстровані оптово-відпускні ціни на лікарські засоби станом на 11.05.2012, які вносяться до реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби», додаток 1 до наказу МОЗ України 15.06.2012 № 446 «ПЕРЕЛІК зареєстрованих лікарських засобів, які вносяться до Державного реєстру лікарських засобів України», додаток 1 до наказу МОЗ України 18.09.2014 № 652 «ПЕРЕЛІК зареєстрованих лікарських засобів, які вносяться до Державного реєстру лікарських засобів України», додаток до наказу МОЗ України 20.02.2015 № 83 ЗАДЕКЛАРОВАНІ ЗМІНИ оптово-відпускних цін на лікарські засоби, реєстр оптово-відпускних цін на лікарські засоби станом на 20.05.2015, додаток до наказу МОЗ України 06.01.2017 № 9 «Задекларовані зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби станом на 28 грудня 2016 року, що вносяться до реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби», додаток 3 до наказу МОЗ України від 03.06.2016 № 520 «ПЕРЕЛІК ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ (медичних імунобіологічних препаратів), щодо яких були внесені зміни до реєстраційних матеріалів, які вносяться до Державного реєстру лікарських засобів України», додаток до наказу МОЗ України від 03.02.2016 № 61, Витяг зх переліку зареєстрованих лікарських засобів, які вносяться до державного реєстру лікарських засобів України відповідно до додатку 1 до Наказу МОЗ України від 15.06.2012 № 445, додаток 1 до наказу МОЗ України від 18.09.2014 № 652 «ПЕРЕЛІК ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ (медичних імунобіологічних препаратів), щодо яких були внесені зміни до реєстраційних матеріалів, які вносяться до Державного реєстру лікарських засобів України», додаток 3 до наказу МОЗ України від 18.09.2014 № 652 «ПЕРЕЛІК ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ (медичних імунобіологічних препаратів), щодо яких були внесені зміни до реєстраційних матеріалів, які вносяться до Державного реєстру лікарських засобів України», додаток 1 до наказу МОЗ України від 27.03.2015 № 178 «Задекларовані зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби станом на 20 березня 2015 року, що вносяться до реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби», додаток до наказу МОЗ України від 03.09.2015 № 563 «Задекларовані зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби станом на 25 серпня 2015 року, що вносяться до реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби», додаток 1 до наказу МОЗ України від 25.04.2016 № 385 «Задекларовані зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби станом на 18 квітня 2016 року, що вносяться до реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби», додаток 2 до наказу МОЗ України від 01.09.2016 № 919 «ПЕРЕЛІК ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ (медичних імунобіологічних препаратів), щодо яких були внесені зміни до реєстраційних матеріалів, які вносяться до Державного реєстру лікарських засобів України», додаток 1 до наказу МОЗ України від 06.01.2017 № 9 «Задекларовані зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби станом на 28 грудня 2016 року, що вносяться до реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби», додаток 3 до наказу МОЗ України від 18.09.2014 № 652 «ПЕРЕЛІК ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ (медичних імунобіологічних препаратів), щодо яких були внесені зміни до реєстраційних матеріалів, які вносяться до Державного реєстру лікарських засобів України», додаток 1 до наказу МОЗ України 26.10.2011 № 700 «ПЕРЕЛІК зареєстрованих лікарських засобів, які вносяться до Державного реєстру лікарських засобів України», додаток 1 до наказу МОЗ України 15.02.2017 № 141 «ПЕРЕЛІК зареєстрованих лікарських засобів, які вносяться до Державного реєстру лікарських засобів України», додаток 3 до наказу МОЗ України 16.03.2016 № 195 «ПЕРЕЛІК зареєстрованих лікарських засобів, які вносяться до Державного реєстру лікарських засобів України», додаток 3 до наказу МОЗ України 21.07.2014 № 513 «ПЕРЕЛІК зареєстрованих лікарських засобів, які вносяться до Державного реєстру лікарських засобів України», додаток 3 до наказу МОЗ України 03.06.2016 № 520 «ПЕРЕЛІК зареєстрованих лікарських засобів, які вносяться до Державного реєстру лікарських засобів України», додаток 3 до наказу МОЗ України 24.06.2016 № 624 «ПЕРЕЛІК зареєстрованих лікарських засобів (медичних імунобіологічних препаратів), щодо яких були внесені зміни до реєстраційних матеріалів, які вносяться до державного реєстру лікарських засобів України», додаток 3 до наказу МОЗ України 18.09.2014 № 652 «ПЕРЕЛІК зареєстрованих лікарських засобів (медичних імунобіологічних препаратів), щодо яких були внесені зміни до реєстраційних матеріалів, які вносяться до державного реєстру лікарських засобів України», додаток 3 до наказу МОЗ України 16.08.2018 № 1504 «ПЕРЕЛІК зареєстрованих лікарських засобів (медичних імунобіологічних препаратів), щодо яких були внесені зміни до реєстраційних матеріалів, які вносяться до державного реєстру лікарських засобів України».

Інформація щодо використання буквосполучення «ЗН» наведена, зокрема, щодо таких лікарських засобів як СУЛЬПІРИД-ЗН, ФЕНОБАРБ1ТАЛ-ЗН, ТРАМАДОЛ-ЗН, ЗОПІКЛОН-ЗН, ВЕНЛАФАКСИН-ЗН, НАЛОКСОН- ЗН, ПРАМІПЕКСОЛ-ЗН, КЛОФЕЛІН-ЗН, АМІТРИПТИЛІНУ ГІДРОХЛОРИД-ЗН, БУПІВАКАЇН-ЗН, ФАЗЕПАМ-ЗН, ОМНОПОН-ЗН, МЕТАДОН-ЗН, НАЛБУФ1Н-ЗН, МОРФІН-ЗН, ПРОМЕДОЛ-ЗН, ДІАЗЕПАМ- ЗН, КЕТАМІН-ЗН.

Тобто, позначення «ЗН» фактично, постійно та систематично використовується Відповідачем-1 у господарському обігу. Таким чином ТОВ «ХФП «Здоров`я Народу» позначають себе на ринку і таке позначення використовується для їх ідентифікації в господарських (комерційних) відносинах.

Підсумовуючи викладене, висновки судових експертиз № G-001-TTM/20 від 20.08.2020 р., № 6193 від 02.01.2019 р. підтверджують, що

- буквосполучення «ЗН» викликає асоціативний зв`язок саме із абревіатурою від комерційного (фірмового найменування) виробника цього товару - ТОВ «ХФП «ЗДОРОВ`Я НАРОДУ», і вказує на особу виробника;

- буквосполучення «ЗН», яке входить до об`єкту, що охороняється як знак для товарів і послуг «МОРФІН-ЗН» за свідоцтвом України № 233422 є таким, що мало розрізняльну здатність на 20.04.2017 -дату подання заявки №m201707195;

- буквосполучення «ЗН», яке входить до об`єкту, що охороняється як знак для товарів і послуг «ФЕНТАНІЛ-ЗН» за свідоцтвом України № 233421 є таким, що мало розрізняльну здатність на 20.04.2017 - дату подання заявки №m201707193,

Отже, підтверджується факт відповідності знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України № 233421 та № 233422 визначеним ч. 2 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» умовам надання правової охорони.

Висновок експерта № G-001-TTM/2 проведений кваліфікованим судовим експертом: Ткачук Тетяною Миколаївною , яка є атестованим судовим експертом з правом проведення експертиз у сфері інтелектуальної власності, у тому числі за спеціальностями 13.4 "Дослідження, пов`язані із промисловими зразками" та 13.6 "Дослідження, пов`язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями" (свідоцтво № 1909 від 15 грудня 2017 року, видане Центральною експертно-кваліфікаційною комісією Міністерства юстиції України, термін дії до 15 грудня 2020 року). Стаж експертної роботи з 02 жовтня 2007 р.

Судовий експерт Ткачук Т.М. при складанні експертного висновку була попереджена про кримінальну відповідальність за надання завідомо неправдивого висновку за ст. 384 Кримінального кодексу України.

Згідно ст.73 ГПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами, зокрема, висновків експертів.

При цьому, суд критично сприймає висновок складений 02.11.2018 року №1230 експертами О.Дорошенко та Н. Мінченко, який містить висновки що:

Позначення, що охороняється як знак для товарів і послуг "ФЕНТАНІЛ-ЗН" за свідоцтвом України № 233421 є таким, що складається лише з позначень, що є загальновживаними позначеннями для товарів певного виду, станом на 20.04.2017 р. - дату подання заявки №m2017 07193.

Позначення, що охороняється як знак для товарів і послуг "МОРФІН-ЗН" за свідоцтвом України №233422 є таким, що складається лише з позначень, що є загальновживаними позначеннями для товарів певного виду, станом на 20.04.2017 р. - дату подання заявки №m201707195.

Досліджуючи матеріали справи суд встановив що "МОРФІН - ЗН", "ФЕНТАНІЛ-ЗН" складається зі слова "МОРФІН" "ФЕНТАНІЛ" та буквосполученням "ЗН", розділених дефісом.

При цьому, частина позначення "МОРФІН" "ФЕНТАНІЛ", що використовується в назві лікарського засобу, походять від хімічного складу препарату, є міжнародними непатентованими назвами лікарських засобів, які не відповідають умовам надання правової охорони знакам, та застосовується декількома незалежними один від одного виробниками лікарських засобів в назві певного товару (лікарського засобу), тривалий час.

Елемент "ЗН" є буквосполученням що використовується в якості частини назви лікарського засобу, елементу знаку для товарів і послуг та відповідно до морфологічного способу творення слів є абревіацією частини назви ТОВ "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров`я народу", а саме "Здоров`я народу", що доведено фактами вище, і не відноситься до категорії загальновживаних позначень.

Відповідно до ч. 1 ст. 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі:- невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони;- наявності у свідоцтві елементів зображення знака та переліку товарів і послуг, яких не було у поданій заявці;- видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

З огляду на наведене, суд приходить до висновку про відповідність умовам надання правової охорони знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України № 233422 від 25.10.2017 та № 233421 від 25.10.2017 та відсутності порушення відповідачами приписів ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" і прав позивача, а отже позовні вимоги в частині визнання недійсними свідоцтв України № 233422 від 25.10.2017, № 233421 від 25.10.2017 на знаки для товарів і послуг "МОРФІН-ЗН" (заявка №m201707195) та "ФЕНТАНІЛ-ЗН" (заявка №m201707193) задоволенню не підлягають.

Що стосується вимог Компанії KALCEKS, AS (Акціонерне товариство "Калцекс") про зобов`язання Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» внести відомості про визнання недійсним повністю свідоцтва України № 233422 від 25.10.2017 року на знак для товарів і послуг "МОРФІН-ЗН" (заявка №m201707195) та свідоцтва України № 233421 від 25.10.2017 року на знак для товарів і послуг "ФЕНТАНІЛ-ЗН" (заявка №m201707193), власником яких є Товариство з обмеженою відповідальністю "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров`я народу" до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та опублікувати відомості про це у офіційному бюлетені "Промислова власність", суд зазначає, що останні є похідними від вимог про визнання недійсними свідоцтв України № 233422 від 25.10.2017, № 233421 від 25.10.2017 на знаки для товарів і послуг "МОРФІН-ЗН" (заявка №m201707195) та "ФЕНТАНІЛ-ЗН" (заявка №m201707193), а отже, суд не вбачає підстав для їх задоволення.

Інші доводи Позивача, не спростовують висновків суду про відповідність умовам надання правової охорони знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України № 233422 від 25.10.2017 та № 233421 від 25.10.2017.

Таким чином, повно і всебічно з`ясувавши обставини справи, підтверджені тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні, надавши оцінку всім аргументам учасників справи, суд відмовляє в задоволенні позову.

Керуючись ст. ст. 2, 74, 76-80, 129, 231, 236-242 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва, -

ВИРІШИВ:

Відмовити повністю в задоволенні позову Акціонерного товариства "Калцекс" (Kalceks, AS) 1) Товариства з обмеженою відповідальністю "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров`я народу" 2) Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» про визнання недійсними свідоцтв України № 233422 від 25.10.2017 на знак для товарів і послуг "МОРФІН-ЗН" та свідоцва України № 233421 від 25.10.2017 на знак для товарів і послуг "ФЕНТАНІЛ-ЗН".

На рішення може бути подано апеляційну скаргу до Північного апеляційного господарського суду в строки, передбачені ст. 256 Господарського процесуального кодексу України.

Рішення суду набирає законної сили у порядку і строки, передбачені ст. 241 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст рішення складено 18.12.2020

Суддя Н.І. Зеленіна