РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

02.12.2020Справа № 910/15741/17

За позовом Приватного акціонерного товариства "Фармацевтична фірма "Дарниця"

До 1) Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності"

2) Товариства з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична група "Здоров`я"

про визнання недійсним свідоцтва України №225918 на знак для товарів і послуг та зобов`язання вчинити дії

Суддя Зеленіна Н.І.

Секретар судового засідання Вовчик О.В.

Представники сторін: відповідно до протоколу судового засідання

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Приватне акціонерне товариство "Фармацевтична фірма "Дарниця" (позивач) звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (відповідач-1) та до Товариства з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична група "Здоров`я" (відповідач-2) про визнання недійсним повністю свідоцтва України № 225918 на знак для товарів і послуг; зобов`язання відповідача-1 внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним повністю свідоцтва України № 225918 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що, на думку позивача, державна реєстрація знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України № 225918 на ім`я відповідача-2 була здійснена з порушенням вимог, встановлених абз. 2 ч. 3 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знак для товарів і послуг", оскільки зазначений знак є схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованим на ім`я позивача знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 161029 для тих самих та однорідних товарів, що є підставою для визнання свідоцтва України № 225918 на знак для товарів і послуг недійсним повністю відповідно до п. а) п. 1 ст. 19 Закону України "Про охорону прав на знак для товарів і послуг".

Рішенням Господарського суду міста Києва від 10.09.2018, залишеним без змін постановою Північного апеляційного господарського суду від 13.02.2020, позов задоволено повністю. Визнано недійсним повністю свідоцтво України № 225918 на знак для товарів і послуг. Зобов`язано Міністерство економічного розвитку і торгівлі України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним повністю свідоцтв України № 225918 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Постановою Верховного Суду від 09.06.2020 р. рішення Господарського суду міста Києва від 10.09.2018 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 13.02.2020 зі справи № 910/15741/17 скасовано; справу передано на новий розгляд до Господарського суду міста Києва.

За результатом здійсненого автоматизованого розподілу, справу передано на розгляд судді Зеленіній Н.І.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 22.06.2020р. прийнято справу №910/15741/17 до свого провадження та призначено підготовче засідання у справі на 22.07.2020р.

10.07.2020р. до відділу діловодства суду Позивачем подано Відвід судді Зеленіній Н.І. у вказаній справі.

15.07.2020р. Позивачем до канцелярії суду подано Письмові пояснення по справі з урахуванням позиції Верховного Суду, викладеної в постанові від 09.06.2020р. у даній справі. Згідно даних пояснень, Позивач підтримує заявлені позовні вимоги у повному обсязі та наводить свої пояснення та обґрунтування враховуючи вказівки Верховного Суду.

У підготовче засідання 22.07.2020р. представники Відповідачів 1 та 2 не з`явились. Позивачем заявлено клопотання про розгляд заяви про Відвід, поданої 10.07.2020, за участі представників Відповідачів.

Вказане клопотання судом задоволене та відкладено підготовче засідання на 05.08.2020р.

У підготовче засідання 05.08.2020р. представники Відповідачів 1 та 2 повторно не з`явились, про час та місце розгляду справи були повідомлені належним чином, про поважні причини неявки суд не повідомили.

Після сповнення з нарадчої кімнати, у підготовчому засіданні 05.08.2020р. судом оголошено ухвалу, згідно якої: визнано відвід судді необґрунтованим та передано справу для визначення судді в порядку ч.1 статті 32 ГПУ України.

Ухвалою Господарського суду міста Києва (Суддя Мандичев Д.В.) від 14.08.2020р. в задоволенні заяви ПАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» про відвід судді Зеленіної Н.І. від розгляду справи №910/15741/17 відмовлено.

Ухвалою суду від 25.08.2020р. призначено підготовче засідання у справі на 02.09.2020р.

31.08.2020р. Позивачем подано Клопотання про встановлення додаткового строку на подання доказів. Згідно даного Клопотання Позивач просить суд визнати поважними причини неподання ПАТ «ФФ «Дарниця» у встановлений законом строк висновку експерта та звіту про соціологічне опитування, на дослідження якого поставлено питання про власників торговельних марок за свідоцтвом України №225918 за свідоцтвом України №161029, та втановити додатковий строк для подання даних доказів до 23.09.2020р.

У судовому засіданні 02.09.2020р. суд ухвалив задовольнити клопотання позивача від31.08.2020р. та встановити Позивачу строк для подання додаткових доказів до 23.09.2020р.

Підготовче засідання відкладено на 23.09.2020р.

23.09.2020р. Позивачем подано заяву про зміну предмету позову. Згідно даної заяви, у зв`язку із зміною законодавчої термінології, Позивач змінює предмет позову просить суд:

- Визнати недійсним повністю свідоцтво України №225918 на торговельну марку;

- Зобов`язати Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки стосовно визнання недійсним повністю свідоцтва України № 225918 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Також, 23.09.2020р. Позивачем подано клопотання про приєднання доказів до матеріалів справи. Зокрема, Позивачем долучено Висновок експертів за результатами проведення комісійної експертизи у сфері інтелектуальної власності від 21.09.2020р. №6411, складеного експертами Струком І.О. та Харабугою Ю.С., а також звіту за результатами соціологічного дослідження щодо встановлення юридичних осіб, які на думку суспільства є власниками знаків «Цитрамон» та «Цитрамон-Здоров`я», складеного ТОВ «ДігДата» 04.09.2020р.

За наслідками судового засідання 23.09.2020р. суд ухвалив відкласти підготовче засідання на 21.10.2020р.

21.10.2020р. Позивачем подано Клопотання про заміну сторони її правонаступником, а саме: Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України на державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності». Клопотання обґрунтоване тим, що Кабінетом Міністрів України Розпорядженням від 13.10.2020 №1267-р визначено, що державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» виконує функції Національного органу інтелектуальної власності. Отже, функції і повноваження з реалізації політики у сфері інтелектуальної власності перейшли до державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності», яке виконує функції Національного органу інтелектуальної власності, та є правонаступником Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України у відповідній частині.

Також, 21.10.2020р. Позивачем подано заяву про зміну предмету позову. Згідно даної заяви, Позивач зазначив, що оскільки охоронюваний документ за №225918 видано саме на знак для товарів і послуг, визнанню недійсним підлягає саме «свідоцтво України №225918 на знак для товарів і послуг».

Таким чином, Позивач змінює предмет позову просить суд:

- Визнати недійсним повністю свідоцтво України №225918 на знак для товарів і послуг;

- Зобов`язати державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки стосовно визнання недійсним повністю свідоцтва України № 225918 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

За наслідками судового засідання 21.10.2020р. суд ухвалив замінити Відповідача 1- Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України його функціональним правонаступником - державним підприємством «Український інститут інтелектуальної власності», про що виніс відповідну ухвалу. Підготовче засідання відкладено на 11.11.2020р.

05.11.2020р. через відділ діловодства суду від представника відповідача-2 надійшов відзив на позов.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 11.11.2020р. закрито підготовче засідання та призначено справу до розгляду по суті на 02.12.2020р.

26.11.2020 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшла відповідь на відзив відповідача-2.

У судовому засіданні 02.12.2020р. представник позивача підтримав заявлені позовні вимоги та просив суд їх задовольнити у повному обсязі.

Представник Відповідача-1 у судовому засіданні заперечив щодо заявлених позовних вимог та просив суд відмовити у задоволенні позову.

При цьому, Відповідач-2 у жодне судове засідання при новому розгляді даної справи у Господарському суді міста Києва свого повноважного представника не направив, про причини такої процесуальної поведінки суд не повідомив.

Дослідивши наявні в справі матеріали, заслухавши пояснення представників позивача та відповідача, всебічно і повно з`ясувавши всі фактичні дані, на яких ґрунтуються позовні вимоги та заперечення, об`єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд встановив наступне.

Державна служба інтелектуальної власності України, правонаступником якої є державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» (відповідач-1), здійснила на підставі поданої Товариством з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична група "Здоров`я" (відповідач-2) заявки № m201622773 від 17.10.2016 реєстрацію знаку для товарів 5 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі - МКТП), в результаті якої на ім`я відповідача-2 було видано свідоцтво України № 225918 та здійснено публікацію відомостей про видачу зазначеного свідоцтва в офіційному бюлетені "Промислова власність" 25.04.2017, бюл. № 8.

Обґрунтовуючи позовні вимоги, позивач вказує на те, що державна реєстрація знаку за свідоцтвом України № 225918 була здійснена з порушенням вимог, встановлених абз. 2 ч. 3 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знак для товарів і послуг", оскільки зазначений знак є схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованим на ім`я позивача знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 161029 для тих самих та однорідних товарів, що є підставою для визнання свідоцтва України № 225918 на знак для товарів і послуг недійсним повністю відповідно до п. а) п. 1 ст. 19 Закону України "Про охорону прав на знак для товарів і послуг".

Позивач є власником виключних прав інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг "ЦИТРАМОН" за свідоцтвом України № 161029 (дата реєстрації знака - 10.09.2012, дати подання заявки - 14.10.2011), який отримав правову охорону раніше, ніж знак відповідача-2 за свідоцтвом України № 225918 (дата реєстрації знака - 25.04.2017, дата подання заявки - 17.10.2016). Позивачем активно використовується у своїй господарській діяльності на ринку України належний йому знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 161029 шляхом нанесення його на товари 5 класу МКТП, для яких він зареєстрований. Так, позивач отримав реєстраційні посвідчення № Р/97/112/5 від 09.04.1997 та № UА/6550/01/01 від 14.12.2012, які підтверджують реєстрацію та перереєстрацію в Україні лікарського засобу "ЦИТРАМОН-ДАРНИЦЯ". На даний препарат позивач наносить знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 161029. Позивач має прагнення користуватися власним знаком (як нематеріальним благом) на ринку України ексклюзивно (одноособово). Даний намір обґрунтовується тим, що унікальний знак забезпечує позивачеві вирізнення його товарів споживачами з-поміж товарів ряду інших господарюючих суб`єктів, а також асоціювання знака позивача з товарами певного виду та якості. Однак, реєстрація відповідачем-2 оскаржуваного знаку, який є схожим зі знаком позивача за свідоцтвом України № 161029 настільки, що їх можна сплутати, на думку позивача, позбавляє його можливості ексклюзивно використовувати власний знак при здійсненні підприємницької діяльності на території України, створює ризик сплутування знаків двох суб`єктів господарювання та введення в оману споживачів.

Направляючи дану справу на новий розгляд, Верховний Суд у постанові від 09.06.2020 зазначив:

- Місцевим та апеляційним судами не було враховано положень Методичних рекомендацій з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного підприємства "Український інститут промислової власності" від г 07.04.2014 р. №91 щодо порівняння комбінованих позначень та не з`ясовано, чи були враховані при визначенні схожості між собою знаків за свідоцтвами №225918 та №16129 у Висновку №013-СІВ/17 графічна частина у вигляді червоного кола з кутом, оскільки зображення одного з елементів у кольорі може сприяти домінуванню цього елемента в композиції, як і зображувальний елемент комбінованого позначення також може мати вирішальне значення, що впливає на загальне враження, яке передається за свідоцтвом №225918;

- Попереднім судовим інстанціям необхідно було оцінити Висновки судових експертиз з точки зору пересічного споживача, оскільки сприйняття торговельних марок пересічним споживачем відіграє вирішальну роль при їх порівнянні і оцінюванні. ... До того ж споживач, який здійснює купівлі фармацевтичних препаратів, є більш прискіпливим до товарів у фармацевтичній галузі ніж, зокрема, у продовольчій";

- При порівнянні товарних знаків, які мають загальний елемент, слід було встановити, чи існують в реєстрі і чи використовуються різними власниками інші товарні знаки, що мають той же самий загальний елемент "Цитрамон". Це має істотне значення для висновку щодо можливості сплутування. Проте попередніми судовими інстанціями цього зроблено не було та не було з`ясовано, чи було це зроблено експертами у Висновках судових експертиз.

Верховний Суд надав вказівку на новому розгляді справи "врахувати викладене, здійснити належну перевірку доказами обставин, зазначених у цій постанові, надати відповідним доказам та доводам належну правову оцінку і вирішити спір відповідно до закону".

Оцінюючи подані докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів, та враховуючи, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, суд вважає, що вимоги позивача підлягають задоволенню з наступних підстав.

Частиною 1 статті 15 Цивільного кодексу України передбачено, що кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання.

Відповідно до частини 1 статті 16 Цивільного кодексу України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

Статтею 4 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що юридичні особи та фізичні особи - підприємці, фізичні особи, які не є підприємцями, державні органи, органи місцевого самоврядування мають право на звернення до господарського суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав та законних інтересів у справах, віднесених законом до юрисдикції господарського суду, а також для вжиття передбачених законом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням.

Згідно з рішенням Конституційного Суду України № 18-рп/2004 від 01.12.2004 р. під охоронюваними законом інтересами необхідно розуміти прагнення до користування конкретним матеріальним та/або нематеріальним благом, зумовлений загальним змістом об`єктивного і прямо не опосередкований у суб`єктивному праві простий легітимний дозвіл, що є самостійним об`єктом судового захисту та інших засобів правової охорони з метою задоволення індивідуальних і колективних потреб, які не суперечать Конституції і законам України, суспільним інтересам, справедливості, добросовісності, розумності та іншим загальноправовим засадам. Отже, охоронюваний законом інтерес є самостійним об`єктом судового захисту та інших засобів правової охорони.

Аналіз наведених вище норм дає підстави для висновку, що підставою для звернення до суду є наявність порушеного права (охоронюваного законом інтересу), і таке звернення здійснюється особою, котрій це право належить, і саме з метою його захисту. Відсутність обставин, які б підтверджували наявність порушення права особи, за захистом якого вона звернулася, чи охоронюваного законом інтересу, є підставою для відмови у задоволенні такого позову.

По матеріалам справи судом встановлено, що знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 225918 зареєстрований для наступних товарів МКТП: кл.5: Фармацевтичні, медичні та ветеринарні препарати; ліки для людей; засоби від головного болю (лікарські препарати).

Власником знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України № 225918 є Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична група "Здоров`я" (відповідач-2), дата подання заявки № m 201622773 - 17.10.2016, дата реєстрації знака для товарів і послуг за свідоцтвом України № 225918 - 25.04.2017, бюл. № 8. Вищенаведені дані підтверджуються наявною в матеріалах справи випискою з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відносно свідоцтва № 225918 (а.с. 56 т. 1).

За наведених обставин, суд приходить до висновку, що позивачем доведено наявність у нього охоронюваного законом інтересу для звернення з даним позовом.

Відповідно до ч. 1 ст. 154 Господарського кодексу України відносини, пов`язані з використанням у господарській діяльності та охороною прав інтелектуальної власності, регулюються Господарським кодексом України та іншими законами.

До відносин, пов`язаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, застосовуються положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України та іншими законами (ч. 2 ст. 154 ГК України).

Частиною 1 ст. 418 Цивільного кодексу України (надалі -ЦК України) визначено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об`єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільним кодексом України та іншим законом.

Право інтелектуальної власності є непорушним відповідно до ч. 3 ст. 418 ЦК України. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

До об`єктів права інтелектуальної власності, відповідно до ч. 1 ст. 155 ГК України та ч. 1 ст. 420 ЦК України, зокрема, належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг).

Відповідно до ст. 492 ЦК України, торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

Право інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом у випадках і порядку, передбачених законом (ч. 1 ст. 157 ГК України, ч. 1 ст. 494 ЦК України).

Згідно з п. 3 Постанови Верховної Ради України «Про введення в дію Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» від 23.12.1993 відповідність знаків умовам їх реєстрації визначається згідно з законодавством, що діяло на дату подання заявки.

Відповідно до Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» в редакції від 16.10.2012, правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі, вимогам Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки" та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

Згідно з ч. 2 ст. 6 «Підстави для відмови в наданні правової охорони» Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» в редакції від 16.10.2012, згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону позначення, які, зокрема, є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім`я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг (ч. 3 ст. 6 «Підстави для відмови в наданні правової охорони» Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» в редакції від 16.10.2012).

З огляду на наведене, оскільки позивач зазначає, що знак відповідача-2 за свідоцтвом України № 225918 є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком "ЦИТРАМОН" за свідоцтвом України № 161029 , раніше зареєстрованим на ім`я позивача для тих самих товарів (товари 5 класу МКТП, для яких зареєстровано знак відповідача-2, є тими самими, що й товари 5 класу МКТП, для яких зареєстровано знак позивача), до предмету доказування у даній справі входять обставини щодо того, чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 225918 схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 161029; Чи зареєстрований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 225918 для таких самих чи споріднених товарів, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 161029.

При вирішенні даного спору по суті, з огляду на вказівки Верховного Суду, що містяться в Постанові суду слід вирішити:

- чи були враховані при визначенні схожості між собою знаків за свідоцтвами №225918 та №16129 у Висновку №013-СІВ/17 графічна частина у вигляді червоного кола з кутом, оскільки зображення одного з елементів у кольорі може сприяти домінуванню цього елемента в композиції, як і зображувальний елемент комбінованого позначення також може мати вирішальне значення, що впливає на загальне враження, яке передається за свідоцтвом №225918;

- оцінити Висновки судових експертиз з точки зору пересічного споживача;

- чи існують в реєстрі і чи використовуються різними власниками інші товарні знаки, що мають той же самий загальний елемент "Цитрамон".

При новому розгляді справи судом, Позивачем надано суду Висновок експертів за результатами проведення комісійної експертизи у сфері інтелектуальної власності від 21.09.2020 р. № 6411, складеного експертами Струком І.О. та Харабугою Ю. С. (надалі - "Висновок експертів Струка і Харабуги");

Згідно даного Висновку експертів Струка і Харабуги "знак за свідоцтвом № 225918 є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком за свідоцтвом № 161029 (абз. 6 стор. 37 Висновку експертів Струка і Харабуги ). За результатом порівняння всіх ознак порівнюваних торговельних марок експерти вказали, що «протиставлені,знаки є схожими за графічними та тотожними за фонетичними і семантичними ознаками їх домінуючих словесних елементів. Відмінності у кольорах фону, а також у притаманних знаку за свідоцтвом №225918 другорядних словесних та зображувальних елементах не є суттєвими, оскільки як кольори фону, так і ці другорядні елементи не мають чітко визначеного семантичного змісту, який би за впливом на споживача, що обирає ліки не за змінюваним дизайном упакування, а за сталою назвою фармацевтичного препарату, перевершував би вплив такої назви. Замовляючи лікарський препарат в аптечних закладах споживачі для однозначного визначення потрібного препарату використовують перш за все його Фонетичні ознаки, які нерозривно пов`язані з його семантичними ознаками» (абз. 1 стор. 36 Висновку експертів Струка і Харабуги ).

Експерти вказали, що при визначенні схожості знаків для товарів і послуг найважливішим критерієм є не фактичне сплутування знаків, а сама ймовірність такого сплутування споживачами. Відповідно до цього експерти також вказують, що відносно товарів короткострокового користування, особливо дешевих, ступінь уважності споживачів є значно нижчою, відповідно, підвищується небезпека змішування. Лікарський засіб "ЦИТРАМОН" відноситься саме до дешевих товарів короткострокового користування» (абз. З стор. 36 Висновку експертів Струка і Харабуги ).

Крім того, у матеріалах справи наявний звіт за результатами соціологічного дослідження щодо встановлення юридичних осіб, які на думку суспільства є власниками знаків "Цитрамон" та "Цитрамон- Здоров`я", складеного ТОВ "ДігДата" 04.09.2020 р.

Відповідно до результатів соціологічного опитування, проведеного ТОВ "ДігДата": "На думку 90%респондентів, власником знаку "Цитрамон" є ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця".

На думку 65% респондентів, власником знаку «Цитрамон-Здоров`я» є ТОВ «Фармацевтична група «Здоров`я». При цьому 35%респондентів вважають, що цей знак належить іншим виробникам, а яких 14% вважають, що цей знак належить ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця».

«З-поміж інших респондентів, хто вважає власником знаку «Цитрамон-Здоров`я» саме ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», 70% вважають, що власником знаку «Цитрамон-Здоров`я» ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» є 5 і більше років».

Крім того, у матеріалах справи міститься Висновок експерта № 013-СІВ/17 від 22.07.2018 р. за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності, який вже був предметом дослідження у судах при первісному розгляді даної справи.

Також наявні Висновок за результатами проведення експертного дослідження у сфері інтелектуальної власності №10-10/17 від 30.10.2017 р., складений Андрєєвою А. В. та Висновок експерта № 21-06/19 від 25.06.2019 р., складений за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності експертом Соповою К. А.

У наявних в матеріалах справи висновках експертів встановлено що домінуючі елементи порівнюваних торговельних марок є схожими.

Зокрема, у Висновку № 013-СІВ/17 від 22.07.2018 р. вказано, що основним елементом знаку за свідоцтвом №225918, який може впивати на загальне зорове враження та має основне смислове навантаження, є «Цитрамон Здоров`я», що розташовано на фіолетовому фоні. При цьому словесні позначення «ЗТ» та «фармацевтична компанія» викладені настільки дрібним штифтом. що практично унеможливлює їх сприйняття, Основним елементом, який може впивати на загальне зорове враження та має основне смислове навантаження, є слово "Цитрамон", що розташовано на зеленому фоні».

У Висновку № 013-СІВ/17 від 22.07.2018 р. за результатами порівняння застосування знаків на упаковках лікарських засобів експерт прийшов до висновку про те, що «позначення асоціюються в цілому незважаючи на окрему різницю елементів, та вважаються схожим настільки, що його можна сплутати один з одним».

Також, висновки експертів підтверджують, що порівнювані знаки є схожими за фонетичними ознаками.

Так, у Висновку експерта № 21-06/19 від 25.06.2019 р. зазначено, що "такий товар як лікарські засоби має свої особливості реалізації на ринку, які полягають у наступному: лікар (спеціаліст) призначає (рекомендує) пацієнту (хворому, споживачу) певний Л3. Таке призначення надається в письмовому вигляді (рецепт із назвою ЛЗ латинською мовою чи письмова рекомендація із торговою назвою ЛЗ) або в усному вигляді. при усних сповіщеннях передасться саме назва лікарського засобу. Саме за назвою споживачі розрізняють та описують потрібний їм лікарський засіб, у даному разі за назвою "ЦИТРАМОН". Викладене свідчить про те, що назва лікарського засобу "ЦИТРАМОН" превалює у фонетичному значенні над сукупністю інших елементів у зображенні знака за свідоцтвом №225918. ... не викликає сумніву тотожність домінуючих елементів досліджуваних знаків за Фонетичними ознаками, оскільки вони становлять одне й те ж слово "ЦИТРАМОН".

Наявними у матеріалах справи Висновками експертів підтверджено, що порівнювані знаки є схожими за графічними ознаками.

Зокрема, у Висновку за результатами проведення експертного дослідження у сфері інтелектуальної власності №10-10/17 від 30.10.2017 р. встановлено, що "виявлені розбіжності у виконанні домінуючих елементів порівнюваних позначень не можуть бути підставою для визнання досліджуваних об`єктів не схожими за графічними ознаками, оскільки таке виконання не впливає на їх загальне зорове сприйняття словесних позначень в цілому. Наведене свідчить про наявність схожості домінуючих елементів досліджуваних позначень за графічними (візуальними) ознаками».

У Висновку експерта № 21-06/19 від 25.06.2019 р. зазначено: «щодо графічної схожості, то домінуючий словесний елемент знаку за свідоцтвом № 225918 відрізняється від словесного елемента знака за свідоцтвом 161029 кольором виконання, нахилом букв та видом шрифту, однак вони є схожими, оскільки знак за свідоцтвом №225918 відтворює всі 8 літер кириличної абетки знака за свідоцтвом 161029 в однаковій послідовності, а споживач сприймає слово як таке, а не його окремі графічні або стилістичні характеристики».

Наявні в матеріалах справи Висновки експертів підтверджують схожість порівнювальних знаків за семантичними ознаками.

У Висновку № 013-СІВ/17 від 22.07.2018 р. вказано, що «внаслідок присутності в обох порівнюваних знаках слова "цитрамон", що є елементом, на який падає логічний наголос, який привертає увагу споживача до товару, порівнювані знаки дослідження є семантично схожими».

У Висновку експерта №10-10/17 від 30.10.2017 р. зазначено, що "словесний ... елемент "Цитрамон" є назвою фармацевтичного препарату і чітко ідентифікує саме назву фармацевтичного препарату... Поняття "здоров`я" має велику кількість тлумачень: нормальний стан організму, здатність організму пристосовуватися до змін, функціональний стан організму людини, стан протилежний хворобі, поняття, що характеризується комплексом демографічних показників, самопочуття людини, спеціалізоване видавництво та журнал тощо. ... Словесний елемент "здоров`я", з огляду на велику кількість тлумачень цього поняття та його значущий змістовний обсяг ... не є тим оригінальним словесним елементом, що здатне замінити відомості, що стосуються виробника препарату"

У Висновку експерта № 21-06/19 від 25.06.2019 р. зазначено, що "слово "ЦИТРАМОН" є вигаданим, штучно створеним словом - назвою лікарського засобу, який зазвичай вживають при головних болях. Також слово "ЦИТРАМОН" є основою серії знаків ПАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця" та, як було встановлено, не відноситься до узвичаєних назв лікарських засобів ... Слово "-здоров`я" означає "стан організму, за якого нормально функціонують усі його органи. Той чи інший стан, самопочуття людини". Отже, при використанні слова "-здоров`я" на упакуванні лікарського засобу, воно може викликати асоціації з поліпшенням самопочуття або нормальним станом організму після прийняття ліків. ... у результаті проведеного дослідження встановлено, що назва лікарського засобу "Цитрамон" превалює в смисловому значенні над сукупністю інших елементів, оскільки саме вона застосовується при усних сповіщеннях, наприклад при замовленні лікарського засобу в аптеці або при пораді лікарського засобу від головного болю іншим особам тощо. Крім того, саме назва "ЦИТРАМОН" сприймається як оригінальна назва товару - лікарського засобу".

Відповідно до ч.ч. 1, 3 ст. 69 ГПК України експертом може бути особа, яка володіє спеціальними знаннями, необхідними для з`ясування відповідних обставин справи. Експерт зобов`язаний надати обґрунтований та об`єктивний письмовий висновок на поставлені йому питання.

Згідно з ст. 104 ГПК України висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими статтею 86 цього Кодексу.

Висновки експертів № 013-СІВ/17 від 22.07.2018, №10-10/17 від 30.10.2017 р., № 21-06/19 від 25.06.2019р., та від 21.09.2020 р. № 6411 обґрунтовано підтверджують доводи позивача про те, що знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 225918 є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком за свідоцтвом України № 161029 , раніше зареєстрованим на ім`я позивача для таких самих товарів (абз. 2 ч. 3 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг").

Стосовно доводів щодо того, чи існують в реєстрі і чи використовуються різними власниками інші товарні знаки, що мають той же самий загальний елемент "Цитрамон", суд зазначає, що предметом дослідження у даній справі є встановлення того, чи є знак за свідоцтвом № 225918 схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованою на ім`я Позивача знаком за свідоцтвом № 161029 для тих самих та однорідних товарів.

Наявність чи відсутність інших торговельних марок, які містять позначення "ЦИТРАМОН", не підтверджують та не спростовують схожості до ступеню сплутування знаку за свідоцтвом № 225918 та знаком за свідоцтвом №161029 та не входять до предмету доказування у даній справі.

За результатом повного, всебічного та об`єктивного встановлення всіх обставин даної справи, з урахуванням висновків судової експертизи, суд дійшов висновку про те, що знак для товарів і послуг за Свідоцтвом України на знак для товарів і послуг №225918 є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари 5 класу МКТП, станом на дату подання заявки m.

Отже, заперечення відповідачів щодо відповідності знака для товарів і послуг за Свідоцтвом України на знак для товарів і послуг №225918 умовам надання правової охорони, являються необґрунтованими та спростовуються зібраними у матеріалах справи доказами.

Статтею 6 Закону України визначені підстави для відмови в наданні правової охорони. Зокрема, відповідно до абз. 2 ч. 3 ст. 6 Закону України не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім`я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

При цьому невідповідність зареєстрованого позначення хоча б одній із умов надання правової охорони, встановлених ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", є підставою для визнання відповідного свідоцтва недійсним.

Отже, наявними в матеріалах справи доказами у їх сукупності підтверджується, що станом на 17.10.2016 - дату подання відповідачем-2 заявки на реєстрацію оспорюваного знаку для товарів і послуг, у Державної служби інтелектуальної власності, правонаступником якої є Міністерство економічного розвитку і торгівлі (відповідач-1), наявні були підстави для відмови у наданні правової охорони оспорюваному позначенню відповідно до абз. 2 ч. 3 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", так як згідно наведеної норми не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім`я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

За таких обставин, вимоги позивача про недійсним повністю свідоцтва №225918 на знак для товарів і послуг є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

Позивач також звернувся до суду з позовною вимогою про зобов`язання державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки стосовно визнання недійсним повністю свідоцтва України № 225918 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Відповідно до ч. 2 ст. 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", при визнанні свідоцтва чи його частини недійсними Установа (центральний орган виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної власності відповідно до ст. 1 вказаного Закону) повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені.

Свідоцтво або його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності від дати подання заявки (ч. 3 ст. 19 Закону "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг").

Судом встановлено, що Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» (відповідач-1) є правонаступником Державної служби інтелектуальної власності, в частині реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності.

Як вже зазначалося, суд дійшов висновку, що свідоцтво України № 225918 на знак для товарів і послуг підлягає визнанню недійсними повністю.

За таких обставин, позовні вимоги позивача про зобов`язання Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» і внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки стосовно визнання недійсним повністю свідоцтва України № 225918 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність" є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

Згідно із ст. 86 ГПК України, господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

Частиною 1 статті 165 ГПК України встановлено, що у відзиві відповідач викладає заперечення проти позову.

Відповідно до частини 3 наведеної статті ГПК України відзив повинен містити, зокрема:

заперечення (за наявності) щодо наведених позивачем обставин та правових підстав позову, з якими відповідач не погоджується, із посиланням на відповідні докази та норми права;

перелік документів та інших доказів, що додаються до відзиву, та зазначення документів і доказів, які не можуть бути подані разом із відзивом, із зазначенням причин їх неподання.

При цьому частиною 4 статті 165 ГПК України визначено, що якщо відзив не містить вказівки на незгоду відповідача з будь-якою із обставин, на яких ґрунтуються позовні вимоги, відповідач позбавляється права заперечувати проти такої обставини під час розгляду справи по суті, крім випадків, якщо незгода з такою обставиною вбачається з наданих разом із відзивом доказів, що обґрунтовують його заперечення по суті позовних вимог, або відповідач доведе, що не заперечив проти будь-якої із обставин, на яких ґрунтуються позовні вимоги, з підстав, що не залежали від нього.

Відзив відповідача-2 на позовну заяву, фактично містить лише заперечення відповідача-2 щодо тверджень позивача про те, що зареєстрований на ім`я відповідача-2 комбінований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 225918 є схожим настільки, що його можна сплутати із зареєстрованим на ім`я позивача словесним знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 161029. Відповідачем-2 не подано жодних належних та допустимих доказів у розумінні ст.ст. 76, 77 ГПК України, які б спростовували доводи та докази позивача в обґрунтування заявлених позовних вимог.

Відповідно до ст. 74 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

За приписами ст. 76, 77, 78, 79 Господарського процесуального кодексу України належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення. Обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування. Докази, одержані з порушенням закону, судом не приймаються. Достовірними є докази, створені (отримані) за відсутності впливу, спрямованого на формування хибного уявлення про обставини справи, які мають значення для справи. Наявність обставини, на яку сторона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, вважається доведеною, якщо докази, надані на підтвердження такої обставини, є більш вірогідними, ніж докази, надані на її спростування. Питання про вірогідність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.

Таким чином, повно і всебічно з`ясувавши обставини справи, підтверджені тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні, надавши оцінку всім аргументам учасників справи, суд ухвалює рішення про задоволення позову повністю.

Керуючись ст.ст. 2, 74, 76-80, 129, 231, 236-242 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва

ВИРІШИВ:

Позов приватного акціонерного товариства "Фармацевтична фірма "Дарниця" до 1) державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" 2) Товариства з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична група "Здоров`я" про визнання недійсним свідоцтва України №225918 на знак для товарів і послуг та зобов`язання вчинити дії задовольнити повністю.

Визнати недійсним повністю свідоцтво України № 225918 на знак для товарів і послуг.

Зобов`язати державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності" внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки стосовно визнання недійсним повністю свідоцтво України № 225918 на знак для товарів і послуг та здійснити публікацію про це в офіційному електронному бюлетені.

На рішення може бути подано апеляційну скаргу до Північного апеляційного господарського суду в строки, передбачені ст. 256 Господарського процесуального кодексу України.

Рішення суду набирає законної сили у порядку і строки, передбачені ст. 241 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст рішення складено 18.12.2020

Суддя Н.І. Зеленіна