УХВАЛА

м. Київ

09.12.2020Справа № 910/12981/20

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "ТФ-К"

до 1) Приватного акціонерного товариства "Завод Південкабель"

2) Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності"

3) Державної митної служби України

про визнання недійсним патенту на винахід,

Суддя Зеленіна Н.І.

Секретар судового засідання Вовчик О.В.

Представники сторін: відповідно до протоколу судового засідання.

09.12.2020 р. судом проголошено вступну та резолютивну частини ухвали

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "ТФ-К" звернулось до Господарського суду міста Києва з позовною заявою до 1) Приватного акціонерного товариства "Завод Південкабель", 2) Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, 3) Державної митної служби України про:

- визнання повністю недійсним патенту України на винахід № НОМЕР_1 "ІНФОРМАЦІЯ_1", виданий Державною службою інтелектуальної власності 10.12.2008 року, власником якого є Приватне акціонерне товариство "Завод Південкабель";

- зобов`язання Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України внести відповідні зміни до Державного реєстру патентів України стосовно визнання недійсним патенту України на винахід № НОМЕР_1 "ІНФОРМАЦІЯ_1", власником якого є Приватне акціонерне товариство "Завод Південкабель" та здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність";

- зобов`язання Державну митну службу України виключити з Митного реєстру об`єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону - винахід "ІНФОРМАЦІЯ_1", за патентом № НОМЕР_1 від 10.12.2008 року, власником якого є Приватне акціонерне товариство "Завод Південкабель" (порядковий номер у митному реєстрі ОПІВ № 1537).

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що патент України № НОМЕР_1 від 10.12.2008 на винахід " ІНФОРМАЦІЯ_1 " має бути визнаний недійсним в судовому порядку, з огляду на його невідповідність умовам патентоздатності, зокрема, відсутня ознака новизни та винахідницького рівня.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 03.09.2020 позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "ТФ-К" до 1) Приватного акціонерного товариства "Завод Південкабель", 2) Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, 3) Державної митної служби України про визнання недійсними патента та зобов`язання вчинити дії залишено без руху та надано позивачу строк для усунення недоліків, який не може перевищувати десяти днів з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху.

07.09.2020 від позивача надійшли документи про усунення недоліків.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 21.09.2020 р. прийнято позовну заяву до розгляду, відкрито провадження у справі, призначено підготовче засідання суду на 21.10.2020 р.

05.10.2020 р. від відповідача-1 надійшов відзив на позов.

12.10.2020 р. від відповідача-3 надійшов відзив на позовну заяву.

12.10.2020 р. від відповідача-2 надійшов відзив на позовну заяву.

21.10.2020 р. позивача надійшло клопотання про призначення експертизи по справі.

21.10.2020 р. від позивача надійшла відповідь на відзив.

21.10.2020 р. від позивача надійшли додаткові документи по справі.

Протокольною ухвалою від 21.10.2020 р. відкладено підготовче засідання на 18.11.2020 р.

27.10.2020 р. від позивача надійшла відповідь на відзив Державної митної служби України.

29.10.2020 р. від позивача надійшла відповідь на відзив відповідача-2.

09.11.2020 р. від відповідача-1 надійшли письмові пояснення на клопотання позивача щодо призначення експертизи.

16.11.2020 р. від позивача надійшли додаткові документи по справі.

17.11.2020 р. від позивача надійшло клопотання про заміну неналежного відповідача - Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України на належного - Державне підприємство ""Український інститут інтелектуальної власності".

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 18.11.2020 р. задоволено клопотання позивача від 17.11.2020 р.; замінено у справі №910/12981/20 відповідача-2 - Міністерство економічного розвитку і торгівлі України на Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності"; зобов`язано позивача направити Держаному підприємству "Український інститут інтелектуальної власності" копію позовної заяви з додатками докази чого надати суду; запропоновано Держаному підприємству "Український інститут інтелектуальної власності" надати суду письмовий відзив на позов протягом 15 днів з дня отримання ухвали; долучено до матеріалів справи відповідь позивача на відзив Державної митної служби від 27.10.2020 р.; долучено до матеріалів справи відповідь позивача на відзив Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 29.10.2020 р.; долучено до матеріалів справи пояснення на клопотання позивача від 09.11.2020 р.; долучено до матеріалів справи документи, подані позивачем 16.11.2020 р. та відкладено підготовче засідання на 02.12.2020 р.

02.12.2020 р. від позивача надійшло клопотання про залучення до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача - Компанію TELE-FONIKA KABLE SPOLKA AKCYJNA.

У підготовчому засіданні від відповідача-2 надійшов відзив на позовну заяву.

Протокольною ухвалою суду від 02.12.2020 р. долучено до матеріалів справи пояснення позивача від 01.12.2020 р. та клопотання від 01.12.2020 р. про долучення доказів та відкладено підготовче засідання на 09.12.2020 р.

07.12.2020 р. від позивача надійшла відповідь на відзив Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності".

07.12.2020 р. від позивача надійшли документи на виконання вимог ухвали суду від 18.11.2020 р.

09.12.2020 р. від відповідача-1 надійшли письмові пояснення щодо клопотання позивача про залучення до участі у справі третьої особи.

09.12.2020 р. від позивача надійшла заява про забезпечення позову.

09.12.2020 р. від Компанії TELE-FONIKA KABLE SPOLKA AKCYJNA надійшло клопотання про вступ у справу в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 09.12.2020 р. відмовлено в задоволенні заяви позивача від 09.12.2020 р. про забезпечення позову по справі №910/12981/20.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 09.12.2020 р. відмовлено у задоволенні клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "ТФ-К" від 02.12.2020 р. та Компанії TELE-FONIKA KABLE SPOLKA AKCYJNA від 09.12.2020 про залучення до участі у справі, в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача - Компанію TELE-FONIKA KABLE SPOLKA AKCYJNA.

Крім того, у підготовчому засіданні було розглянуто клопотання позивача про призначення експертизи.

Представники відповідача-1 не заперечили щодо призначення експертизи у справі.

Як вбачається з матеріалів справи, предметом спору у даній справі є невідповідність патенту України на винахід № НОМЕР_1 "ІНФОРМАЦІЯ_1" умовам патентоздатності, зокрема, відсутня ознака новизни та винахідницького рівня.

Відповідно до ст. 6 Закону України "Про охорону прав на винаходи та корисні моделі" правова охорона надається винаходу (корисній моделі), що не суперечить публічному порядку, загальновизнаним принципам моралі та відповідає умовам патентоздатності.

Відповідно до ст. 7 Закону України "Про охорону прав на винаходи та корисні моделі" винахід відповідає умовам патентоздатності, якщо він є новим, має винахідницький рівень і є промислово придатним.

Винахід (корисна модель) визнається новим, якщо він не є частиною рівня техніки. Об`єкти, що є частиною рівня техніки, для визначення новизни винаходу (корисної моделі) повинні враховуватися лише окремо.

Винахід має винахідницький рівень, якщо для фахівця він не є очевидним, тобто не випливає явно із рівня техніки. При оцінці винахідницького рівня зміст заявок, зазначених у частині п`ятій цієї статті, до уваги не береться. Такими, що явно випливають із рівня техніки, можуть бути визнані нові форми відомого з рівня техніки лікарського засобу, у тому числі солі, складні ефіри, прості ефіри, композиції, комбінації та інші похідні, поліморфи, метаболіти, чисті форми, розміри часток, ізомери, якщо вони істотно не відрізняються за ефективністю.

Таким чином, питання, чи відповідає винахід за патентом України №60285 "ІНФОРМАЦІЯ_1" умовам патентоздатності "новизна" та "винахідницький рівень", потребує спеціальних знань.

У відповідності до ст. 99 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) суд за клопотання учасника справи або за власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов:

1) для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо;

2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів.

Враховуючи те, що вищезазначені питання щодо умов патентоздатності потребують спеціальних знань, а в матеріалах даної справи відсутні будь-які висновки експертів з відповідних питань, існують об`єктивні підстави для призначення Господарським судом м. Києва експертизи об`єктів інтелектуальної власності.

Згідно зі ст. 100 ГПК України, про призначення експертизи суд постановляє ухвалу, в якій зазначає підстави проведення експертизи, питання, з яких експерт має надати суду висновок, особу (осіб), якій доручено проведення експертизи, перелік матеріалів, що надаються для дослідження, та інші дані, які мають значення для проведення експертизи. Якщо суд доручає проведення експертизи кільком експертам чи експертним установам, суд в ухвалі призначає провідного експерта або експертну установу. Ухвала про призначення експертизи направляється особам, яким доручено проведення експертизи, та учасникам справи. Об`єкти та матеріали, що підлягають дослідженню, направляються особі, якій доручено проведення експертизи (провідному експерту або експертній установі). В ухвалі про призначення експертизи суд попереджає експерта про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок та за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків.

Проведення судової експертизи суд вважає за можливе доручити судовому експерту Центру судової експертизи та експертних досліджень Стародубову Ігорю Вадимовичу (03045, м. Київ, вул. Плещеєва,10).

Витрати на проведення експертизи суд покладає на Товариство з обмеженою відповідальністю "ТФ-К".

Керуючись ст.ст. 99, 100, 228, 229, ч. 2 ст. 232, ст.ст. 233, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва, -

УХВАЛИВ:

1. Призначити у справі №910/12981/20 судову експертизу об`єктів прав інтелектуальної власності, проведення якої доручити судовому експерту Центру судової експертизи та експертних досліджень Стародубову Ігорю Вадимовичу (03045, м. Київ, вул. Плещеєва, 10).

2. На вирішення експерта поставити наступні питання:

1) Чи відповідає винахід за патентом України №60285 умові патентоздатності "винахідницький рівень" відповідно до матеріалів справи?

2) Чи відповідає винахід за патентом України №60285 умові патентоздатності "новизна" відповідно до матеріалів справи?

3. Витрати на проведення експертизи покласти на Товариство з обмеженою відповідальністю "ТФ-К".

4. Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю "ТФ-К" попередньо на вимогу експерта оплатити вартість експертизи у повному обсязі.

5. Попередити експерта про кримінальну відповідальність, передбачену ст.ст. 384, 385 Кримінального кодексу України.

6. Дану ухвалу та матеріали справи №910/12981/20 надіслати до судового експерта Центру судової експертизи та експертних досліджень Стародубова Ігора Вадимовича (03045, м. Київ, вул. Плещеєва, 10).

7. Зупинити провадження у справі на час проведення експертизи.

Ухвала набирає законної сили з моменту її постановлення.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом 10 днів з дня її постановлення до Північного апеляційного господарського суду.

Повний текст ухвали буде складено 11.12 .2020 р.

Суддя Н.І. Зеленіна