УХВАЛА

про продовження строку підготовчого провадження

та відкладення підготовчого засідання

м. Київ

23.11.2020справа № 910/13964/20

Господарський суд міста Києва у складі судді Марченко О.В., за участю секретаря судового засідання Роздобудько В.В.,

розглядаючи у відкритому судовому засіданні

справу № 910/13964/20

за позовом INFRONT X, LLX (OMNIGON COMMUNICATIONS, LLC) (ІНФРОНТ ІКС, ЛЛС (Омнігон Коммунікейпінс, ЛЛС) (1261 Бродвей, оф. 200, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк 10001, США)

до товариства з обмеженою відповідальністю «Омнігон.» (01054, м. Київ, провулок Чеховський, буд. 9, кв. 17; ідентифікаційний код 36691109) та

Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (01008, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 12/2; ідентифікаційний код 37508596)

про визнання свідоцтва України №274994 на знак для товарів і послуг недійсним та зобов`язання вчинити певні дії,

за участю представників:

позивача - Кушніра Ю.З. (ордер від 13.09.2020 серія КВ №726196);

відповідач-1 - Дроздович О.О. (ордер від 20.11.2020 серія КС №754165);

відповідач-2 - не з`явилися,

ВСТАНОВИВ:

INFRONT X, LLX (OMNIGON COMMUNICATIONS, LLC) (ІНФРОНТ ІКС, ЛЛС (Омнігон Коммунікейпінс, ЛЛС; далі - Компанія) звернулося до господарського суду міста Києва з позовом до товариства з обмеженою відповідальністю «Омнігон.» (далі - Товариство) і Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (далі - Міністерство) про:

- визнання недійсним свідоцтва України №274994 на знак для товарів і послуг « OMNIGON », власником якого є Товариство, щодо усіх послуг 42 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП);

- зобов`язання Міністерства внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг (далі - Реєстр) щодо визнання недійсним свідоцтва України №274994, про що здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Позов мотивовано тим, що:

- до видів комерційної діяльності позивача належать комп`ютерне програмування, розробка комп`ютерного та мобільного програмного забезпечення, графічний дизайн, розробка і дизайн веб-сайтів та інші послуги, пов`язані зі сферою інформаційних технологій (IT), цифрового контенту та мобільних додатків у спорті, медіа та індустрії розваг;

- 12.11.2013 Компанією та відповідачем-1 було укладено партнерський договір (далі - Договір), відповідно до якого відповідач-1 був зобов`язаний надавати Компанії послуги, а Компанія - отримувати та оплачувати такі послуги на умовах, погоджених сторонами; в рамках зазначеного Договору Товариство мало право використовувати позначення «OMNIGON», що становить комерційне найменування та торговельну марку Компанії, тільки після отримання письмової згоди від Компанії щодо кожного випадку такого використання; підписанням Договору відповідач-1 повністю погодився та підтвердив, що право використання фірмового найменування Компанії та торговельної марки чи будь-якої іншої конструкції слова «OMNIGON» належить виключно Компанії;

- внаслідок недобросовісної поведінки Товариства в особі директора Квятковського Олега Болеславовича 26.07.2018 позивачем було розірвано Договір; у зв`язку з припиненням договірних відносин згідно з Договором відповідачу-1 було надано 90 днів на припинення використання комерційного найменування (торговельної марки) позивача «OMNIGON», зокрема, шляхом внесення змін до установчих документів в частині найменування Товариства, в мережі Інтернет; 26.10.2018 сплив договірний строк припинення відповідачем-1 використання фірмового найменування (торговельної марки) позивача;

- у зв`язку з порушенням прав позивача 29.12.2018 Компанією подано до господарського суду міста Києва позовну заяву до Товариства, товариства з обмеженою відповідальністю «Інтернет Інвест» та фізичної особи - підприємця Квятковського Олега Болеславовича з вимогами заборонити використовувати позначення « ОМНІГОН », « OMNIGON », « omnigon », «OG» в мережі Інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах, в господарській діяльності та назві товариства; зобов`язати припинити делегування доменного імені «omnigon.com.ua» та видалити з реєстру доменне ім`я «omnigon.com.ua»;

- 28.01.2020 господарським судом міста Києва прийнято рішення у справі №910/17738/18, яким позовні вимоги Компанії задоволено в повному обсязі;

- позивачем було з`ясовано, що 27.04.2020 Міністерством було видано відповідачеві-1 свідоцтво України №274994 на знак для товарів і послуг « OMNIGON » (за заявкою від 26.07.2018 №m201817538);

- спірне свідоцтво України підлягає визнанню недійсним з підстав, передбачених пунктами 2 і 3 статті 6 Закону, оскільки торговельна марка відповідача-1 є тотожною фірмовому найменуванню позивача, право на яке позивач набув до дати подання Товариством заявки та яке використовується позивачем щодо послуг, ідентичних послугам за свідоцтвом України №274994 на знак для товарів і послуг « OMNIGON »;

- використання відповідачем-1 позначення «Омнігон» при веденні комерційної діяльності, аналогічній діяльності позивача, також може ввести в оману споживачів щодо особи, яка надає відповідні послуги.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 17.09.2020 позовну заяву Компанія залишено без руху та встановлено позивачу десятиденний строк з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху для усунення недоліків позовної заяви.

22.09.2020 позивач подав суду документи на виконання ухвали суду від 17.09.2020.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 28.09.2020 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі в порядку загального позовного провадження; підготовче засідання призначено на 19.10.2020, встановлено:

- позивачу строк:

для надання суду оригіналів всіх документів, доданих до позовної заяви, що стосуються предмету спору - для огляду безпосередньо у засіданні;

у п`ять днів з дня отримання від відповідачів відзивів на позовну заяву для подання до суду відповідей на відзиви в порядку статті 166 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) з доданням доказів, що підтверджують викладені обставини, та доказів направлення вказаних документів відповідачам;

- відповідачу-1 строк:

у п`ятнадцять днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі для надання суду відзивів на позов в порядку статті 165 ГПК України з доданням доказів, що підтверджують викладені обставини, та доказів надіслання відзивів і доданих до них документів позивачу;

у п`ять днів з дня отримання відповідей на відзиви для подання до суду заперечень на відповіді на відзиви в порядку статті 167 ГПК України з доданням доказів, що підтверджують викладені обставини, та доказів направлення вказаних документів позивачу.

07.10.2020 Міністерство подало суду копії матеріалів заявки від 26.07.2018 №m201817538 на реєстрацію знака для товарів і послуг «OMNIGON» на ім`я Товариства, за якими видано свідоцтво України №274994.

Міністерство 19.10.2020 подало суду відзив на позовну заяву, в якому заперечує проти задоволення позовних вимог з огляду на те, що:

- датою подання заявки №m22018 17538 за свідоцтвом України №274994 на знак для товарів і послуг « OMNIGON » є 26.07.2018; станом на 26.07.2018 - була чинна редакція Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» (далі - Закон) з останніми змінами від 09.04.2015; таким чином, відповідність знака умовам правової охорони має розглядатися, виходячи із дати подання відповідної заявки;

- за заявкою №m22018 17538 була проведена формальна та кваліфікаційна експертиза, відповідно до Закону та встановлених на його основі Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 № 116 (в редакції наказу Державного патентного відомства України від 20.08.1997 №72), під час якої заявлені до реєстрації позначення перевірялись на відповідність умовам надання правової охорони, визначених Законом;

- позивач скористався своїм правом, передбаченим пунктом 8 статті 10 Закону, та подав до закладу експертизи мотивовані заперечення проти реєстрації знака за заявкою №m22018 17538;

- заявник (відповідач-1) скористався своїм правом та подав відповідь на подане заперечення за заявкою №m22018 17538, у яких зазначив, що: заявник - Товариство, здійснює господарську діяльність, що проводиться на законних підставах під власним ім`ям «ОМНІГОН», та із використанням заявленого на реєстрацію позначення «OMNIGON» надаючи послуги необмеженому колу споживачів, починаючи з 2009 року; позначення здобуло високий рівень розрізняльної здатності, викликає у споживачів стійку асоціацію та асоціативний зв`язок між позначенням «OMNIGON» та особою, що надає послуги, - Товариством, а також високою якістю послуг; скаржника ОМНІГОН КОММУНІКЕЙПІНС, ЛЛС (OMNIGON COMMUNICATIONS, LLC) як юридичної особи не існує, так як доказів на підтвердження статусу юридичної особи скаржника не надано, факт існування та статусу юридичної особи скаржника не встановлений, відомості із Бюро патентів та торгівельних марок CHIA (USPTO), на які посилається скаржник, не мають юридичної сили на території України; крім того, відомості з відомства з інтелектуальної власності Європейського Союзу за заявкою від 16.08.2018 №017944783 на знак для товарів і послуг « Omnigon » для товарів та послуг 9, 35, 42 класів МКТП, заявлений на ім`я OMNIGON COMMUNICATIONS, LLC (ОМНІГОН КОММУНІКЕЙШНС, ЛЛС), не мають юридичної сили на території України та не створюють правових наслідків, та більш того, дана заявка №017944783 відхилена станом на 14.05.2019 та діловодство по заявці припинено; партнерський договір від 12.11.2013, на який посилається скаржник як на основний доказ, не існує, так як не укладався, а надана скаржником фотокопія є підробленою; позовна заява скаржника, подана до господарського суду міста Києва (справа №910/17738/18) не може бути покладена в основу мотивованого рішення, так як є заявою по суті справи та не створює правових наслідків; правовідносини між позивачем та відповідачем-2 не є агентськими, що регулюються статтею 6 septies Паризької конвенції;

- в силу приписів статті 10 Закону такі заперечення третіх осіб беруться до уваги експертом при проведенні кваліфікаційної експертизи, але відповідність позначення умовам надання правової охорони, передбаченим статтею 6 Закону, визначається за результатами проведення кваліфікаційної експертизи, а не за результатами розгляду мотивованих заперечень;

- за результатами кваліфікаційної експертизи заявки №m22018 17538 закладом експертизи було складено висновок про відповідність знака умовам надання правової охорони, який після затвердження набув статусу рішення про реєстрацію знака, на підставі якого було видано оскаржуване свідоцтво;

- вимога Компанії щодо визнання оскаржуваного свідоцтва недійсним на підставі, що знак для товарів і послуг « OMNIGON » за свідоцтвом України № 274994 не відповідає умовам надання правової охорони, а саме є тотожним або схожим настільки, що його можна сплутати з фірмовим найменуванням позивача, є необґрунтованою;

- така підстава як оманливість, передбачена абзацом п`ятим пункту 2 статті 6 Закону, відноситься до так званих «абсолютних» підстав для відмови, що спрямовані, на відміну від «відносних» підстав, насамперед на захист публічного інтересу, а не приватних прав та інтересів третіх осіб;

- можливість асоціації та плутанини споживачем знаків позивача та відповідача-1 має бути доведена Компанією документально підтвердженими даними про факти сплутування споживачами даних послуг, що призвело до порушення його права (соціологічними опитуваннями).

Позивач 19.10.2020 подав суду відповідь на відзив Міністерства, в якій фактично виклав доводи позовної заяви та, зокрема, зазначив, що: позиція відповідача-2, викладена у відзиві, відтворює етапи розгляду заявки №m22018 17538 і підтверджує неповну оцінку доводів позивача; питання тотожності або схожості комерційного найменування та позначення, що використовується відповідачем-1 у господарській діяльності, а тепер відповідає знаю за оспорюваним свідоцтвом, вже було предметом експертного дослідження при розгляді справи №910/17738/18; Компанія надала підтвердження, що знак для товарів і послуг « OMNIGON » за свідоцтвом України № 274994 є таким, що породжує у свідомості споживача асоціації, пов`язані з певними послугами, виробником та якістю; позивачем дотримано правил підсудності при подачі даної позовної заяви.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 19.10.2020 відкладено підготовче засідання з розгляду справи №910/13964/20 на 23.11.2020.

03.11.2020 позивач подав суду клопотання про долучення до матеріалів справи доказів.

У підготовче засідання 23.11.2020 з`явилися представники позивача та відповідача-1; представник відповідача-2 у підготовче засідання не з`явилися; відповідач-2 про дату час та місце проведення підготовчого засідання повідомлений належним чином, що підтверджується рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення, яке наявне у матеріалах справи; відповідач-2 про причини неявки суду не повідомив.

19.11.2020 позивач подав суду клопотання про долучення до матеріалів справи доказів.

Представник відповідача-1 у підготовчому засіданні 23.11.2020 заперечив проти долучення доказів до матеріалів справи, поданих позивачем 19.11.2020.

Суд долучив до матеріалів справи докази, подані позивачем.

У підготовчому засіданні 23.11.2020 представник відповідача-2 подав суду клопотання про оголошення перерви у підготовчому засіданні для надання відповідачу-1 часу ознайомитися з матеріалами справи.

Представник позивача у підготовчому засіданні 23.11.2020 не заперечив проти оголошення перерви, проте зазначив про те, що відповідач-1 намагається затягнути розгляд справи №910/13964/20.

Суд задовольнив клопотання відповідача-1 та зобов`язав останнього подати суду відзив на позов до 14.12.2020.

Згідно з частиною третьою статті 177 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) підготовче провадження має бути проведене протягом шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі. У виняткових випадках для належної підготовки справи для розгляду по суті цей строк може бути продовжений не більше ніж на тридцять днів за клопотанням однієї із сторін або з ініціативи суду.

Частинами першою і другою статті 119 ГПК України передбачено, що суд за заявою учасника справи поновлює пропущений процесуальний строк, встановлений законом, якщо визнає причини його пропуску поважними, крім випадків, коли цим Кодексом встановлено неможливість такого поновлення.

Встановлений судом процесуальний строк може бути продовжений судом за заявою учасника справи, поданою до закінчення цього строку, чи з ініціативи суду.

Суд, дослідивши матеріали справи, дійшов висновку про необхідність продовження строку підготовчого провадження.

Відповідно до частини другої статті 183 ГПК України суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження у випадках: 1) визначених частиною другою статті 202 цього Кодексу; 2) залучення до участі або вступу у справу третьої особи, заміни неналежного відповідача, залучення співвідповідача; 3) в інших випадках, коли питання, визначені частиною другою статті 182 цього Кодексу, не можуть бути розглянуті у даному підготовчому засіданні.

Частиною другою статті 202 ГПК України передбачено, що суд відкладає розгляд справи в судовому засіданні в межах встановленого цим Кодексом строку з таких підстав: 1) неявка в судове засідання учасника справи, щодо якого немає відомостей про направлення йому ухвали з повідомленням про дату, час і місце судового засідання; 2) перша неявка в судове засідання учасника справи, якого повідомлено про дату, час і місце судового засідання, якщо він повідомив про причини неявки, які судом визнано поважними; 3) виникнення технічних проблем, що унеможливлюють участь особи у судовому засіданні в режимі відеоконференції, крім випадків, коли відповідно до цього Кодексу судове засідання може відбутися без участі такої особи; 4) необхідність витребування нових доказів, у випадку коли учасник справи обґрунтував неможливість заявлення відповідного клопотання в межах підготовчого провадження.

З огляду на викладене суд вважає за необхідне відкласти підготовче засідання з розгляду справи №910/13964/20.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 119, 177, 183, 202, 234 та 235 ГПК України, господарський суд міста Києва

УХВАЛИВ:

1. Продовжити строк підготовчого провадження у справі №910/13964/20 за позовом INFRONT X, LLX (OMNIGON COMMUNICATIONS, LLC) (ІНФРОНТ ІКС, ЛЛС (Омнігон Коммунікейпінс, ЛЛС) (1261 Бродвей, оф. 200, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк 10001, США) до товариства з обмеженою відповідальністю «Омнігон.» (01054, м. Київ, провулок Чеховський, буд. 9, кв. 17; ідентифікаційний код 36691109) та Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (01008, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 12/2; ідентифікаційний код 37508596) про визнання свідоцтва України №274994 на знак для товарів і послуг недійсним та зобов`язання вчинити певні дії.

2. Відкласти підготовче засідання з розгляду справи №910/13964/20 на 21.12.20 о 11:40 год. Засідання відбудеться у приміщенні господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал №12.

3. Зобов`язати товариство з обмеженою відповідальністю «Омнігон.» (01054, м. Київ, провулок Чеховський, буд. 9, кв. 17; ідентифікаційний код 36691109) подати суду у строк до 14.12.2020 відзив на позов в порядку статті 165 ГПК України з доданням доказів, що підтверджують викладені обставини, та доказів надіслання відзиву і доданих до нього документів позивачу.

4. Копію даної ухвали надіслати відповідачам-1,2.

Ухвала набрала законної сили 23.11.2020 та оскарженню не підлягає.

Суддя О.В. Марченко