РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

18.11.2020Справа № 910/1293/19

За позовом Публічного акціонерного товариства "Науково-виробничий центр

"Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод"

до 1) Товариства з обмеженою відповідальністю "РЕАЛ-ПРАВО"

2) Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

про визнання свідоцтва на знак для товарів і послуг недійсним

Суддя Зеленіна Н.І.

Секретар судового засідання Вовчик О.В.

Представники сторін: відповідно до протоколу судового засідання.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод" (далі - позивач) звернулось до Господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "РЕАЛ-ПРАВО" (далі - відповідач-1) та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - відповідач-2) про визнання свідоцтва на знак для товарів і послуг недійсним.

Позовні вимоги мотивовані тим, що знак для товарів і послуг за Свідоцтвом України №208962 від 25.02.2016 р. являється схожим настільки, що його можна сплутати, із раніше зареєстрованим знаком для товарів і послуг "Аритміл" за Свідоцтвом України № 27775 від 15.10.2002 р., власником якого є позивач.

Ухвалою від 15.05.2019 р. призначено в справі №910/1293/19 судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено судовому експерту Центру судової експертизи та експертних досліджень Стародубову Ігорю Вадимовичу (03045, м. Київ, вул. Плещеєва, 10), та зупинено провадження в справі на час проведення експертизи.

До Господарського суду міста Києва від судового експерта надійшли матеріали справи №910/1293/19, разом з висновком судового експерта №008-СІВ/19.

Ухвалою суду від 25.08.2020 р. поновлено провадження у справі №910/1293/19 та призначено підготовче засідання на 02.09.20 р.

Протокольною ухвалою від 02.09.2020 р. відкладено розгляд справи на 23.09.2020 р.

Протокольною ухвалою від 23.09.2020 р. продовжено строк підготовчого провадження на 30 днів та відкладено підготовче засідання на 21.10.2020 р.

Протокольною ухвалою від 21.10.2020 р. закрито підготовче провадження та призначено справу до судового розгляду по суті на 18.11.2020 р.

Належним чином повідомлені про час і місце розгляду справи відповідачі не забезпечили явку своїх представників у судове засідання.

Представник позивача в судовому засіданні 18.11.2020 р. підтримали позовні вимоги в повному обсязі.

У судовому засіданні 18.11.2020 р. проголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Дослідивши наявні в справі матеріали, заслухавши пояснення представника позивача, всебічно і повно з`ясувавши всі фактичні дані, на яких ґрунтуються позовні вимоги та заперечення, об`єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, Господарський суд міста Києва встановив наступне.

У 1999 році Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод" розробило новий лікарський засіб під торговою назвою "Аритміл" у формі таблеток.

У 2002 році позивач також розробив лікарський засіб "Аритміл" у формі розчину для ін`єкцій.

Починаючи з 2000 року по теперішній час позивач здійснює виробництво та реалізацію лікарських засобів у формі таблеток та розчину для ін`єкцій, з внесенням на їх упаковку торгової назви "Аритміл".

Крім того, позивач є власником виключних майнових прав на знак для товарів і послуг " Аритміл " за Свідоцтвом України №27775 від 15.10.2002 року з пріоритетом від 03.08.2000 року стосовно товарів 05 класу МКТП, а саме: Кл.5: фармацевтичні та ветеринарні препарати

22 жовтня 2014 року Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична група "Здоров`я" подало на реєстрацію комбіноване позначення та 25.02.2016 р. отримало Свідоцтво України №208962 на знак для товарів і послуг (публікація про видачу свідоцтва - 25.02.2016 р., Бюл. №4) для товарів 05 класу МКТП, а саме: 5 кл.: протиаритмічні засоби; кардіологічні препарати.

Згодом Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична група "Здоров`я" передало право власності на Спірний знак Товариству з обмеженою відповідальністю "РЕАЛ-ПРАВО".

На підтвердження своєї позиції позивач долучає до матеріалів справи:

- Свідоцтво на знак для товарів і послуг №27775 від 15.10.2002 року;

- ліцензійний договір про передачу права на використання знака для і послуг на території України від 01 січня 2003 року з додатковими угодами;

- виписку з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів відносно свідоцтва №27775 станом на 21.01.2019 року;

- довідку про обсяги виробництва таблеток Аритміл №0119/22-15 від 22.01.2019 року;

- довідку про обсяги реалізації таблеток Аритміл №0119/22-156 від 22.01.2019 року;

- довідку про обсяги виробництва розчину для ін`єкцій Аритміл 0119/22-17 від 22.01.2019 року;

- довідку про обсяги реалізації розчину для ін`єкцій Аритміл 0119/22-18 від 22.01.2019 року;

- реєстраційне посвідчення на лікарський засіб №Р.02.00/01484;

- реєстраційне посвідчення на лікарський засіб №UА/1438/02/01 від 10.02.2005 року;

- реєстраційне посвідчення на лікарський засіб №UA/1438/02/01 від 10.12.2009 року;

- реєстраційне посвідчення на лікарський засіб №UA/1438/02/01 від 11.11.2014 року;

- реєстраційне посвідчення на лікарський засіб №UA/1438/01/01 від 08.07.2004 року;

- реєстраційне посвідчення на лікарський засіб №UA/1438/01/01 від 08.07.2009 року;

- реєстраційне посвідчення на лікарський засіб №UA/1438/01/01 від 04.08.2014 року;

- договори на поставку лікарських засобів, з додатковими угодами, специфікаціями та розхідними накладними;

- дистриб`юторськими договорами та витягами з розхідних накладних;

- договорами на розміщення та виготовлення інформаційно-рекламних послуг.

При цьому позивач зазначає, що словесний елемент знака, а саме: слово "Аритміл" за Свідоцтвом України №208962 та знак для товарів і послуг за Свідоцтвом України №27775 є тотожним за звуковими (фонетичними) та смисловими (семантичними) ознаками. Крім того, домінуючим елементом комбінованого знака за Свідоцтвом України №208962 є саме словесний елемент " Аритміл ", який виконаний українською та російською мовами.

Крім того, позивач вважає, що знак для товарів та послуг № 208962 є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка дійсно здійснює виробництво та реалізацію товарів.

Так, за приписом абз. 5 п. 2 ст. 6 Закону, згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

При цьому зазначений припис абзацу п`ятого пункту 2 статті 6 Закону є абсолютним критерієм для відмови в наданні правової охорони та стосується виключно змісту самого заявленого на реєстрацію позначення (його власної видимої оманливості, наприклад, позначення "вода" для горілчаних виробів).

Відповідно до пункту 4.3.1.9 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, які затверджені наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 № 116, до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов`язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності. Позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача.

Поряд із тим, абз. 3 п. 3 ст. 6 Закону визначає, що не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності

Зокрема, за змістом приписів статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності [Знаки: загальновідомі товарні знаки], (1) Країни Союзу зобов`язуються чи з ініціативи адміністрації, якщо це допускається законодавством даної країни, чи за клопотанням зацікавленої особи відхиляти або визнавати недійсною реєстрацію і забороняти застосування товарного знака, що становить відтворення, імітацію чи переклад іншого знака, здатні викликати змішування зі знаком, що за визначенням компетентного органу країни реєстрації чи країни застосування вже є у цій країні загальновідомим як знак особи, що користується привілеями цієї Конвенції, і використовується для ідентичних або подібних продуктів. Це положення поширюється і на ті випадки, коли істотна складова частина знака становить відтворення такого загальновідомого знака чи імітацію, здатну викликати змішування з ним.

Окрім того, суд приймає до уваги, що частиною 3 ст. 6 quinquies Паризької конвенції про охорону промислової власності визначено, що В. - Товарні знаки, що підпадають під дію цієї статті, можуть бути відхилені при реєстрації чи визнанні недійсними лише в випадках якщо знаки суперечать моралі чи громадському порядку та, особливо, якщо вони можуть ввести в оману громадськість. Мається на увазі, що знак не може розглядатися як такий, що суперечить громадському порядку, з тієї єдиної причини, що він не відповідає якому-небудь положенню законодавства про знаки, за винятком випадку, коли саме це положення стосується громадського порядку.

Водночас згідно зі статтею 19 Закону свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі:

а) невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони;

б) наявності у свідоцтві елементів зображення знака та переліку товарів і послуг, яких не було у поданій заявці;

в) видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

За приписами пункту 3 Постанови Верховної Ради України від 23.12.1993 № 3771-XII "Про введення в дію Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", свідоцтво України може бути визнано недійсним у разі невідповідності знака умовам його реєстрації, визначеним законодавством, що діяло на дату подання заявки.

При цьому, у вирішенні спорів, пов`язаних із визнанням недійсними свідоцтв на знаки для товарів і послуг з підстав невідповідності зареєстрованих знаків умовам надання правової охорони, для з`ясування питань, що потребують спеціальних знань (зокрема, про те, чи займає певний елемент домінуюче положення у зображенні знака; чи є підстави вважати, що знак може вводити споживача в оману щодо місця походження та якості товарів, позначених цим знаком; які частини зображення є тотожними з іншим зображенням; чи є схожими знаки настільки, що їх можна сплутати тощо), господарському суду необхідно, якщо схожість не має очевидного характеру, призначати судову експертизу, не перебираючи на себе не притаманні суду функції експерта. Господарські суди не повинні встановлювати схожість знаків для товарів і послуг на власний розсуд.

Відповідно до ч. 1 та п. 2 ч. 2 ст. 73 Господарського процесуального кодексу України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються, зокрема, висновками експертів.

Згідно з ч. 1 ст. 98 Господарського процесуального кодексу України висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному законодавством.

Предметом висновку експерта може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань. Предметом висновку експерта не можуть бути питання права (ч. 2 ст. 98 Господарського процесуального кодексу України).

Згідно з ч. 3 ст. 98 Господарського процесуального кодексу України висновок експерта може бути наданий на замовлення учасника справи або на підставі ухвали суду про призначення експертизи.

Відповідно до положень ст. 101 Господарського процесуального кодексу України, учасник справи має право подати до суду висновок експерта, складений на його замовлення. У висновку експерта зазначається, що висновок підготовлено для подання до суду та що експерт обізнаний про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок. Експерт, який склав висновок за зверненням учасника справи, має ті самі права та обов`язки, що і експерт, який здійснює експертизу на підставі ухвали суду.

Висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими статтею 86 цього Кодексу. Відхилення судом висновку експерта повинно бути мотивоване в судовому рішенні (ст. 104 Господарського процесуального кодексу України).

Матеріали справи містять наступні висновки, долучені сторонами та за результатами проведення судової експертизи:

- висновок №02/1 від 01.02.2020 р. експертного дослідження об`єктів інтелектуальної власності патентного повіреного України Ситцевого Геннадія Валерійовича;

- висновок експерта №008-СІВ/19 від 13.01.2020 р. за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності у господарській справі №910/1293/19, виконаний експертом Стародубовим Ігорем Вадимовичем.

У той же час, суд вважає за необхідне зазначити, що всупереч ст. 10 Закону України "Про судову експертизу" Висновок №02/1 від 01.02.2020 р.підготовлено патентним повіреним, який не є атестованим судовим експертом з правом проведення судових експертиз за експертною спеціальністю 13.6 "Дослідження, пов`язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торгівельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями".

Таким чином, Висновок №02/3 експертного дослідження об`єктів інтелектуальної власності від 01.02.2019 р. патентного повіреного Ситцевого Г.В. є неналежним доказом по справі та не може бути врахований під час вирішення спору по суті.

Стосовно обставин, встановлених Висновком №№008-СІВ/19 від 13.01.2020 р. за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності у господарській справі №910/1293/19, виконаний експертом Стародубовим Ігорем Вадимовичем, суд вважає за необхідне зазначити наступне.

На вирішення експерта Стародубова І.В. було поставлено два питання:

1) Чи є знак для товарів і послуг за Свідоцтвом України на знак для товарів і послуг №208962 від 25.02.2016 р. схожим настільки, що їх можна сплутати, зі знаком для товарів і послуг "АРИТМІЛ" за Свідоцтвом України на знак для товарів і послуг №27775 від 15.10.2002 р., станом на дату подання заявки?

2) Чи є знак для товарів і послуг за Свідоцтвом України на знак для товарів і послуг №208962 від 25.02.2016 р. таким, що може ввести споживачів в оману щодо особи, яка виробляє товари 5 класу МКТП, відносно власника знака для товарів і послуг "АРИТМІЛ" за Свідоцтвом України на знак для товарів і послуг №27775 від 15.10.2002 р.?

З огляду на обставини, встановлені відповідно до вказаного висновку експерта №008-СІВ/19 від 13.01.2020 р., вбачається, що знак товарів та послуг за спірним свідоцтвом є таким, що можна сплутати зі знаком для товарів та послуг позивача та, окрім того, знак товарів та послуг за спірним свідоцтвом є таким, що може ввести споживачів в оману щодо особи, яка виробляє товари 5 класу МКТП, відносно власника знака для товарів і послуг "Аритміл" за Свідоцтвом України на знак для товарів і послуг №27775 від 15.10.2002 р.

За змістом ст. 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково, зокрема, у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.

За приписами ст. 86 ГПК України, суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також вірогідність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

Таким чином, надані позивачем докази використання лікарського засобу "Аритміл" та, висновок експерта підтверджують обставини, на які позивач посилається в частині вимог про визнання недійсним спірного свідоцтва.

За таких обставин, суд приходить до висновку, що вимоги позивача про визнання недійсним свідоцтва України №208962 від 25.02.2016 на знак для товарів і послуг відносно товарів 5 класу МКТП є обґрунтованими, а відтак позов у зазначеній частині вимог підлягає задоволенню.

Поряд із тим, за приписом ч. 2 ст. 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", при визнанні свідоцтва чи його частини недійсними Установа (центральний орган виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної власності відповідно до ст. 1 вказаного Закону) повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені.

Відповідно абз. 2 п. 1 Положення про Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (Мінекономіки), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 459 "Питання Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства", (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2019 р. № 838) (далі - Положення), Міністерство є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику, зокрема, у сфері інтелектуальної власності.

Відповідно до п.п. 47-1, 47-2, 47-4, 47-7, 47-9 п. 4 Положення, Мінекономіки відповідно до покладених на нього завдань, зокрема:

- організовує в установленому порядку проведення експертизи заявок на об`єкти права інтелектуальної власності, видає патенти/свідоцтва на об`єкти права інтелектуальної власності;

- здійснює державну реєстрацію об`єктів права інтелектуальної власності, проводить реєстрацію договорів про передачу прав на об`єкти права інтелектуальної власності, що охороняються на території України, ліцензійних договорів;

- веде державні реєстри об`єктів права інтелектуальної власності;

- організовує інформаційну та видавничу діяльність у сфері інтелектуальної власності;

- видає офіційні бюлетені з питань інтелектуальної власності.

За таких обставин, з огляду на визнання недійсним оспорюваного свідоцтва, вимоги позивача в частині зобов`язання Міністерства внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про визнання недійсним свідоцтва України від 25.02.2016 № 208962 на знак для товарів і послуг щодо товарів 05 класу МКТП та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність" є обґрунтованими, а тому позов у зазначеній частині вимог також підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 2, 74, 76-80, 129, 231, 236-242 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва, -

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити повністю.

2. Визнати недійсним повністю свідоцтво України №208962 від 25.02.2016 на комбінований знак для товарів і послуг, власником якого є Товариство з обмеженою відповідальністю "РЕАЛ-ПРАВО" відносно товарів 5 класу МКТП, а саме: протиаритмічні засоби; кардіологічні препарати.

3. Зобов`язати Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (01008, м. Київ, вул. Грушевського, 12/2; ) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання повністю недійсним свідоцтва України №208962 від 25.02.2016 на комбінований знак для товарів і послуг, власником якого є Товариство з обмеженою відповідальністю "РЕАЛ-ПРАВО" відносно товарів 5 класу МКТП, а саме: протиаритмічні засоби; кардіологічні препарати.

4. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "РЕАЛ-ПРАВО" (61124, м. Харків, вул. Матросова, 10-А, кв. 17; ) на користь Публічного акціонерного товариства "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод" (03134, м. Київ, вул. Миру, 17; ) витрати зі сплати судового збору в розмірі 3 842, 00 грн.

На рішення може бути подано апеляційну скаргу до Північного апеляційного господарського суду в строки, передбачені ст. 256 Господарського процесуального кодексу України.

Рішення суду набирає законної сили у порядку і строки, передбачені ст. 241 Господарського процесуального кодексу України.

Повний тест рішення складено 27.11.2020 року

Суддя Н.І. Зеленіна