ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.11.2020 справа № 914/1288/18

Господарський суд Львівської області в складі колегії суддів: головуючого судді Гоменюк З.П., суддів Яворського Б.І. та Рима Т.Я., при секретарі судового засідання Зусько І.С., розглянув матеріали справи

за позовом ЕйПі-АГДА Груп (AP-AGDA Group), Жижков, Прага, Чеська Республіка

до відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю «Леосіті Інвест», с.Чишки Пустомитівського району Львівської області

за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача Галицької митниці Держмитслужби, м.Львів

про припинення порушення прав на об?єкти інтелектуальної власності

за участю представників:

від позивача: не з`явився;

від відповідача: не з`явився;

від третьої особи: не з`явився

Обставини розгляду справи.

На розгляд господарського суду Львівської області надійшла позовна заява ЕйПі-АГДА Груп (AP-AGDA Group) до відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю «Леосіті Інвест» про припинення порушення прав на об?єкти інтелектуальної власності.

Ухвалою від 23.07.2018 р. позовну заяву залишено без руху, встановлено позивачу 10-денний строк на виправлення допущених недоліків.

Ухвалою суду від 06.08.2018 р. відкрито провадження у даній справі за правилами загального позовного провадження, підготовче засідання призначено на 07.09.2018 р., залучено до участі у справі як третю особу, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача, Івано-Франківську митницю Державної фіскальної служби.

Ухвалою суду від 07.09.2018 р. підготовче засідання відкладено на 02.10.2018 р.

Ухвалою Господарського суду Львівської області від 02.10.2018 р. у справі №914/1288/18 постановлено: призначити судову експертизу, проведення якої доручити Львівському науково-дослідному інституту судових експертиз; поставити наступні запитання перед судовими експертами: чи використано у кондитерському виробі з цукру без вмісту какао - грильяж «БОМ-БІК Ведмедик», виробництва ТзОВ «Леосіті Інвест», всю сукупність суттєвих ознак промислового зразка «ІНФОРМАЦІЯ_2», що захищений патентом України НОМЕР_3 від 10.03.2016 р.? чи використано у кондитерському виробі з цукру без вмісту какао - грильяж «БОМ-БІК Кільце», виробництва ТзОВ «Леосіті Інвест», всю сукупність суттєвих ознак промислового зразка « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що захищений патентом України НОМЕР_4 від 10.03.2016 р.?; зупинити провадження у справі на час проведення експертизи.

07.03.2019 р. Львівський науково-дослідний інститут судових експертиз на виконання вимог ухвали суду від 02.10.2018 р. скерував на адресу суду матеріали справи №914/1288/18 разом із висновком судового експерта №6250 від 04.03.2019 р. за результатами дослідження зразків кондитерських виробів (вх.№295).

Ухвалою суду від 14.03.2019 р. поновлено провадження у справі №914/1288/18, продовжено строк підготовчого провадження у справі на тридцять днів з наступного дня після закінчення шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі для вирішення спору, підготовче засідання призначено на 08.04.2019 р.

Ухвалою суду від 08.04.2019 р. підготовче засідання відкладено на 17.04.2019 р.

Ухвалою суду від 17.04.2019 р. закрито підготовче провадження у справі №914/1288/18 та призначено справу до судового розгляду по суті на 06.05.2019р.

Ухвалою суду від 06.05.2019 р. відкладено судове засідання з розгляду справи по суті на 20.05.2019 р. В судовому засіданні 20.05.2019 р. оголошено перерву до 22.05.2019 р.

Ухвалою від 22.05.2019 р. суд повернувся до розгляду справи у підготовчому провадженні; призначив у справі судову експертизу, проведення якої доручив Харківському науково-дослідному інституту судових експертиз імені заслуженого професора М.С. Бокаріуса; для вирішення експерту поставив наступні питання: чи використано у кондитерському виробі з цукру без вмісту какао - грильяж «БОМ-БІК Ведмедик» виробництва ТзОВ «Леосіті Інвест» всю сукупність суттєвих ознак промислового зразка «ІНФОРМАЦІЯ_2», що захищений патентом України НОМЕР_3 від 10.03.2016 р.? чи використано у кондитерському виробі з цукру без вмісту какао - грильяж «БОМ-БІК Кільце», виробництва ТзОВ «Леосіті Інвест», всю сукупність суттєвих ознак промислового зразка « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що захищений патентом України НОМЕР_4 від 10.03.2016 р.?; на час проведення судової експертизи провадження у справі зупинив.

Постановою Західного апеляційного господарського суду від 12.08.2019р. скасовано ухвалу Господарського суду Львівської області від 22.05.2019 р. у справі №914/1288/18, справу повернено в Господарський суд Львівської області.

22.08.2019 р. матеріали справи №914/1288/18 повернулись на адресу господарського суду Львівської області.

Ухвалою суду від 16.09.2019 р. прийнято справу №914/1288/18 до розгляду, підготовче засідання у справі призначено на 07.10.2019 р.

Ухвалою суду від 07.10.2019 р., занесеною до протоколу судового засідання від 07.10.2019 р., підготовче судове засідання відкладено на 30.10.2019 р.

Ухвалою суду від 30.10.2019 р. витребувано у Івано-Франківської митниці ДФС зразки товару (кондитерських виробів) з числа товару, задекларованого за митною декларацією МД ЕК 10 АА від 06.07.2018 р. №UА206070/2018/007655, щодо якого призупинено митне оформлення рішенням митного поста «Калуш» Івано-Франківської митниці ДФС від 06.07.2018 р. №123/09-70-62-32, а саме: зразки кондитерських виробів з цукру без вмісту какао - грильяж «Бом-Бік Ведмедик» виробництва Товариства з обмеженою відповідальністю «Леосіті Інвест»; зразки кондитерських виробів з цукру без вмісту какао - грильяж «Бом-Бік Кільце» виробництва Товариства з обмеженою відповідальністю «Леосіті Інвест».; встановлено Івано-Франківській митниці ДФС строк для надання витребуваних зразків до 25.11.2019 р.; підготовче засідання у справі відкладено на 27.11.2019 р.

Ухвалою суду від 27.11.2019 р. повторно витребувано у Івано-Франківської митниці ДФС зразки товару (кондитерських виробів); встановлено Івано-Франківській митниці ДФС строк для надання витребуваних зразків до 09.12.2019 р.; відкладено підготовче засідання у справі на 09.12.2019р.

Ухвалою суду від 09.12.2019 р. призначено колегіальний розгляд справи у складі трьох суддів.

Протоколом автоматичного визначення складу колегії суддів від 10.12.2019 р. визначено такий склад колегії: головуючий суддя - Гоменюк З.П., судді - Фартушок Т.Б. та Яворський Б.І.

Ухвалою суду від 10.12.2019 р. справу №914/1288/18 прийнято до розгляду колегіально, підготовче засідання призначено на 13.01.2020 р.

Судове засідання 13.01.2020 р. не відбулося через тимчасову непрацездатність судді Фартушка Т.Б.

У зв`язку з тимчасовою непрацездатністю судді Фартушка Т.Б. та з метою недопущення порушення процесуальних строків розгляду справи, 24.01.2020 р. проведено повторний автоматизований розподіл члена колегії суддів у справі №914/1288/18, внаслідок якого суддю Фартушка Т.Б. замінено суддею Римом Т.Я.

Ухвалою суду від 24.01.2020 р. прийнято справу №914/1288/18 до розгляду у складі головуючого судді Гоменюк З.П., суддів Яворського Б.І. та Рима Т.Я., підготовче засідання у справі призначено на 24.02.2020 р.

Ухвалою від 24.02.2020 р. суд постановив замінити Івано-Франківську митницю ДФС її правонаступником - Галицькою митницею Держмитслужби, повторно витребувати у правонаступника Івано-Франківської митниці ДФС - Галицької митниці Держмитслужби зразки товару (кондитерських виробів) з числа товару, задекларованого за митною декларацією МД ЕК 10 АА від 06.07.2018 р. №UА206070/2018/007655, щодо якого призупинено митне оформлення рішенням митного поста «Калуш» Івано-Франківської митниці ДФС від 06.07.2018 р. №123/09-70-62-32 та відкласти підготовче засідання на 11.03.2020 р.

Ухвалою суду від 11.03.2020 р. витребувано у ТзОВ «Леосіті Інвест» зразки товару (кондитерських виробів) з числа товару, отриманого від Івано-Франківської митниці ДФС за накладною №46 від 12.12.2018 р.; встановлено ТзОВ «Леосіті Інвест» строк для надання витребуваних доказів до 26.03.2020р.; продовжено строк підготовчого провадження у справі; відкладено підготовче засідання на 30.03.2020 р.

Ухвалою від 30.03.2020 р. задля дотримання карантинного режиму та з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 і убезпечення населення від вказаної особливо небезпечної хвороби суд постановив відкласти підготовче засідання та повідомити учасників справи про дату, час і місце розгляду справи додатково ухвалою суду.

Ухвалою від 09.09.2020 р. суд визначив датою підготовчого засідання 06.10.2020 р.

Ухвалою суду від 06.10.2020 р., занесеною до протоколу судового засідання від 06.10.2020 р., підготовче судове засідання відкладено на 19.10.2020 р.

12.10.2020 р. від представника позивача надійшла заява (вх.№29443/20) про розгляд справи без його участі, а 15.10.2020 р. - клопотання (вх.№29822/20) про долучення доказів (платіжних доручень про оплату адвокатських послуг).

Ухвалою суду від 19.10.2020 р., занесеною до протоколу судового засідання від 19.10.2020 р., закрито підготовче провадження у справі та призначено справу до судового розгляду по суті на 03.11.2020 р.

29.10.2020 р. надійшла заява (вх.№31316/20) про розгляд справи без участі представника позивача.

30.10.2020 р. відповідач подав клопотання (вх.№31427/20) про долучення до матеріалів справи копій належних йому патентів (патенти на промислові зразки « 39818 «Кондитерський виріб «Ведмедик грильяжний» та « 39819 «Кондитерський виріб «Колечко грильяжне»), які, на його думку, підтверджують те, що, використовуючи оспорюванні кондитерські вироби, відповідач не порушує права позивача на об`єкти інтелектуальної власності.

Як передбачено нормами статті 182 ГПК України, саме у підготовчому засіданні суд, з`ясовує, зокрема, і чи надали сторони докази, на які вони посилаються у позові і відзиві, а також докази, витребувані судом чи причини їх неподання; вирішує питання про проведення огляду письмових, речових і електронних доказів у місці їх знаходження; вирішує питання про витребування додаткових доказів та визначає строки їх подання, вирішує питання про забезпечення доказів, якщо ці питання не були вирішені раніше.

Підготовче провадження починається відкриттям провадження у справі і закінчується закриттям підготовчого засідання (ч.2 ст.177 ГПК України).

Підготовче провадження у справі було закінчено 19.10.2019 р., що підтверджується відповідною ухвалою суду, занесеною до протоколу судового засідання.

Отже, клопотання про долучення доказів мало бути заявлене відповідачем протягом підготовчого провадження у справі.

Завданнями ж розгляду справи по суті є розгляд та вирішення спору на підставі зібраних у підготовчому провадженні матеріалів, а також розподіл судових витрат. (ст.194 ГПК України).

Відповідно до ч.ч.2, 3, 8 ст.80 Господарського процесуального кодексу України, позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб, повинні подати докази разом з поданням позовної заяви. Відповідач, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, повинні подати суду докази разом з поданням відзиву або письмових пояснень третьої особи. Докази, не подані у встановлений законом або судом строк, до розгляду судом не приймаються, крім випадку, коли особа, яка їх подає, обґрунтувала неможливість їх подання у вказаний строк з причин, що не залежали від неї.

Згідно з ч.1 ст.118 ГПК України, право на вчинення процесуальних дій втрачається із закінченням встановленого законом або призначеного судом строку.

Суд за заявою учасника справи поновлює пропущений процесуальний строк, встановлений законом, якщо визнає причини його пропуску поважними, крім випадків, коли цим Кодексом встановлено неможливість такого поновлення. Одночасно із поданням заяви про поновлення процесуального строку має бути вчинена процесуальна дія (подані заява, скарга, документи тощо), стосовно якої пропущено строк. (ч.ч.1, 4 ст.119 ГПК України).

У своєму клопотанні відповідач не просив поновити пропущені процесуальні строки, не доводив поважність причин їх пропуску та не обґрунтовував причин неможливості подання доказів у встановлений строк.

Суд звертає увагу відповідача на те, що підготовче провадження у справі здійснювалось протягом тривалого часу, склад суду неодноразово змінювався, внаслідок чого розгляд справи кожного разу починався спочатку, тому у відповідача було достатньо можливостей заявити відповідне клопотання та подати докази (патенти, отримані ним більш, ніж рік тому) в межах підготовчого провадження.

Як встановлено ч.2 ст.118 ГПК України, заяви, скарги і документи, подані після закінчення процесуальних строків, залишаються без розгляду, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Також ч.2 ст.207 ГПК України передбачено, що суд залишає без розгляду заяви та клопотання, які без поважних причин не були заявлені в підготовчому провадженні або в інший строк, визначений судом.

За таких обставин, суд вважає за необхідне залишити без розгляду клопотання відповідача та не приймати подані ним докази до свого розгляду.

В судове засідання 03.11.2020 р. учасники справи явку повноважних представників не забезпечили; їх явка була визнана судом необов`язковою.

У раніше згаданій заяві представник позивача просив суд провести судове засідання 03.11.2020 р. та розглянути справу без його участі.

Відправлення на адреси відповідача та третьої особи ухвали суду про повідомлення про судове засідання 03.11.2020 р. підтверджується списком рекомендованих листів №995 та списком згрупованих поштових відправлень рекомендованих листів №1584 від 22.10.2020 р. (штрихкодові ідентифікатори поштового відправлення - 913 та 921). Як вбачається з інформації на веб-сайті АТ «Укрпошта», поштові відправлення з даними штрихкодовими ідентифікаторами були вручені відповідачеві та третій особі 27.10.2020 р. та 24.10.2020 р. відповідно.

Дослідивши наявні у справі докази, врахувавши, що учасники справи були своєчасно та належним чином повідомлені про дату, час і місце судового засідання, і взявши до уваги відсутність підстав для відкладення розгляду справи, суд дійшов висновку про необхідність прийняття рішення у справі та вийшов до нарадчої кімнати для ухвалення рішення.

В судовому засіданні 03.11.2020 р. в нарадчій кімнаті судом складено і підписано вступну та резолютивну частини рішення.

Суть спору та правова позиція учасників справи.

В обгрунтування позовних вимог позивач ствердив, що він є власником виключних майнових прав на промислові зразки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та «Кондитерський виріб « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за відповідними патентами і дані промислові зразки також включені до митного реєстру об`єктів права інтелектуальної власності.

Як зазначив позивач, з листа Івано-Франківської митниці ДФС йому стало відомо про призупинення митного оформлення належного відповідачеві товару (грильяжу «Бом-Бік Ведмедик» в кількості 50 ящиків та грильяжу «Бом-Бік Кільце» в кількості 50 ящиків), який позивач вважає контрафактним, оскільки кондитерські вироби відповідача містять всю сукупність істотних ознак запатентованих позивачем промислових зразків, що підтверджується складеним на замовлення позивача висновком експерта у сфері інтелектуальної власності.

У зв`язку з цим, позивач в позовній заяві просив суд:

- визнати товари «Грильяж «Бом-Бік Ведмедик» в кількості 50 ящиків та «Грильяж «Бом-Бік Кільце» в кількості 50 ящиків, подані до митного оформлення за митною декларацією МД ЕК10 АА від 06.07.2018 р. №UА206070/2018/007655, контрафактними, тобто виготовленими з порушенням прав власника патентів на промислові зразки № НОМЕР_1 , НОМЕР_4;

- заборонити відповідачеві здійснювати виробництво та реалізацію товарів «Грильяж «Бом-Бік Ведмедик» та «Грильяж «Бом-Бік Кільце», які виготовлені з порушенням прав власника патентів на промислові зразки НОМЕР_3, НОМЕР_4;

- вилучити з цивільного обороту товари «Грильяж «Бом-Бік Ведмедик» в кількості 50 ящиків та «Грильяж «Бом-Бік Кільце» в кількості 50 ящиків, подані до митного оформлення за митною декларацією МД ЕК10 АА від 06.07.2018 р. №UА206070/2018/007655;

- зобов`язати відповідача знищити товари «Грильяж «Бом-Бік Ведмедик» в кількості 50 ящиків та «Грильяж «Бом-Бік Кільце» в кількості 50 ящиків, подані до митного оформлення за митною декларацією МД ЕК10 АА від 06.07.2018 р. №UА206070/2018/007655;

- покласти на відповідача витрати на зберігання та знищення товарів «Грильяж «Бом-Бік Ведмедик» в кількості 50 ящиків та «Грильяж «Бом-Бік Кільце» в кількості 50 ящиків, поданих до митного оформлення за митною декларацією МД ЕК10 АА від 06.07.2018 р. №UА206070/2018/007655.

Заперечуючи проти позову, відповідач заявив, що обсяг правової охорони, яка надається промисловому зразку, визначається сукупністю його суттєвих ознак, а вирішення питань, пов`язаних з визначенням ознак, потребує спеціальних знань. З огляду на це, відповідач направив відібрані зразки товарів, щодо яких прийнято рішення про призупинення митного оформлення, на проведення експертного дослідження, і за результатами дослідження спеціаліст у сфері інтелектуальної власності у своїх висновках ствердив, що в кондитерських виробах з цукру без вмісту какао - грильяжі «БОМ-БІК Ведмедик» та грильяжі «БОМ-БІК Кільце» не використані всі суттєві ознаки промислових зразків за патентами НОМЕР_3 «ІНФОРМАЦІЯ_2» та НОМЕР_4 «ІНФОРМАЦІЯ_1» відповідно. При цьому висновок складено спеціалістом з питань інтелектуальної власності, який має вищу юридичну освіту та право на заняття адвокатською діяльністю і такий висновок в розумінні процесуального законодавства є належним письмовим доказом, який містить дані про обставини, що мають значення для правильного вирішення спору. Зроблені висновки, на переконання відповідача, виключають порушення прав позивача як власника даних патентів.

Крім того відповідач вважає наданий позивачем висновок експерта у сфері інтелектуальної власності сумнівним, оскільки в ньому йдеться про те, що разом з листом стосовно проведення дослідження експерту були надані зразки кондитерських виробів, однак насправді відібрання Івано-Франківською митницею ДФС взірців з числа товару, щодо якого прийнято рішення про призупинення митного оформлення, відбулося пізніше, ніж експерт нібито отримав їх для проведення експертизи. У відзиві відповідач звернув увагу суду і на те, що при описі суттєвих ознак промислового зразка за патентом НОМЕР_3 експерт не надав значення такій ознаці виробу як наявність кунжуту в основі суміші, з якої його виготовлено, що заявляється в описі патенту НОМЕР_3 як відрізняюча ознака.

Відповідач також заявив, що долучений позивачем до позовної заяви висновок експерта не містить відмітки про те, що експерт попереджений про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок, відтак цей висновок може розцінюватись за загальними правилами лише як письмовий доказ та не може вважатись висновком експерта з точки зору ГПК України.

Не погоджуючись з відповідачем, позивач вказав на те, що встановлення фактів виготовлення товарів із застосуванням промислових зразків за патентами НОМЕР_3 та НОМЕР_4 належить до компетенції виключно особи, яка атестована за відповідною судово-експертною спеціальністю, і наданий позивачем висновок складено саме такою особою. Водночас надані відповідачем висновки спеціаліста є неналежними доказами, так як дослідження у сфері інтелектуальної власності проводилося та вказані висновки складалися особою, яке не має права на це; до висновків не було додано документів про отримання спеціалістом відповідної освіти та проходження атестації у сфері інтелектуальної власності, крім того згідно з даними Єдиного реєстру адвокатів України адвокатська діяльність особи зупинена.

З метою усунення недоліків висновку експерта позивач надав складену експертом нову редакцію висновку з зазначенням в ній відомостей щодо попередження про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок.

Позивач також ствердив, що судова експертиза об`єктів інтелектуальної власності, яка була призначена за клопотанням відповідача ухвалою суду, проведена з порушенням встановленого порядку, оскільки судовий експерт вступив у непередбачені законодавством контакти з зацікавленим в результатах експертизи відповідачем, отримавши додаткові докази безпосередньо від відповідача замість звернення з клопотанням про надання доказів до суду, та протиправно використав ці докази при проведенні судової експертизи. На додаток до згаданого, позивач зазначив, що відповідно до проведеної патентним повіреним рецензії висновку судової експертизи, така експертиза була проведена неповно, необ`єктивно, з істотними методичними порушеннями, з використанням застарілої нормативно-правової бази та виходом експерта за межі його компетенції. У зв`язку з вищенаведеним, позивач переконаний, що цей висновок не може братися до уваги, а у справі слід призначити повторну судову експертизу.

Відповідач погодився з висновком судової експертизи, призначеної в межах підготовчого провадження у справі, заявив, що ухвалою про призначення експертизи сторін було зобов`язано неухильно і у визначені строки надавати необхідні матеріали на вимогу судового експерта, тобто суд дозволив безпосереднє надання експерту учасником справи матеріалів, необхідних для проведення експертизи, і вказане не є спілкуванням учасника процесу з експертом поза межами судового засідання.

Третя особа Івано-Франківська митниця ДФС повідомляла, що згідно відомостей, зазначених у митних реєстрах, власником виключних майнових прав на промислові зразки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є позивач. За результатами проведення митного огляду було встановлено часткове візуальне співпадіння з цими зразками вироблених відповідачем товарів, на підставі чого та після підтвердження цих припущень експертизою Івано-Франківська митниця ДФС склала протокол про порушення митних правил. Враховуючи це, третя особа підтримувала позовну вимогу про визнання контрафактним поданого до митного оформлення за відповідною митною декларацією товару «Грильяж «Бом-Бік Ведмедик» в кількості 50 ящиків та «Грильяж «Бом-Бік Кільце» в кількості 50 ящиків.

Правонаступник Івано-Франківської митниці ДФС - Галицька митниця Держмитслужби заявив, що вилучені кондитерські вироби більше не перебувають на зберіганні органів митної служби, так як були повернені відповідачеві після закриття судом провадження у справі про притягнення особи до адміністративної відповідальності на підставі протоколу про порушення митних правил.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення представників учасників справи, повно та об`єктивно дослідивши докази в їх сукупності, суд встановив наступне.

Заявки на промисловий зразок №s-201501272 («ІНФОРМАЦІЯ_2») та №s-201501274 («ІНФОРМАЦІЯ_1») подані Державному підприємству «Український інститут інтелектуальної власності» 26.08.2015 р. від імені заявника та автора ОСОБА_7. Заявки містять заяви про видачу патенту України на промисловий зразок, описи промислового зразка (додаток №1 до заявок), комплект зображень виробу (додаток №2 до заявок), квитанції про сплату збору за подання заявки від 19.08.2015 р., довіреності представника від 05.03.2014 р.

В описах промислового зразка «ІНФОРМАЦІЯ_2» та « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у пунктах 3- 5 наявні відомості про:

3) призначення та галузь застосування промислового зразка: заявляється зовнішній вигляд кондитерського виробу, який виготовляється в харчовій та кондитерській галузі із суміші ядер насіння різних зернових та олійних культур, скріплених патокою із додаванням цукру. Функціональне призначення промислового зразка - реалізація в торгівельних мережах та вживання в їжу споживачами;

4) перелік зображень, креслень, схем та карт:

- зображення 1.1. - загальний вигляд, зображення 1.2. - вид спереду, зображення 1.3. - вид ззаду, зображення 1.4. - вид збоку, зображення 1.5. - вид зверху (щодо промислового зразка « ІНФОРМАЦІЯ_2 »);

- зображення 1.1. - загальний вигляд, зображення 1.2. - вид зверху, зображення 1.3. - вид знизу, зображення 1.4. - вид збоку (щодо промислового зразка « ІНФОРМАЦІЯ_1 »);

5) суть та суттєві ознаки промислового зразка:

- промисловий зразок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має складну форму. Загальна форма промислового зразка прямокутна, з шістьма фігурними виступами. Верхня частина зразка, яка символізує голову, має поверхню, що нахилена від задньої частини до її передньої частини, нагорі цієї частини з правого та лівого боків розташовані два напівкруглі виступи, що символізують вуха. Приблизно на межі верхньої третини та двох нижніх третин промислового зразка з правого та лівого боків розташовані два горизонтальні циліндричні виступи, що символізують верхні лапи. В нижній частині промислового зразка з правого та лівого боків розташовані також два горизонтальні циліндричні виступи, що символізують нижні лапи. Таким чином, промисловий зразок має форму вертикально розташованого іграшкового ведмедика з виставленими уперед лапами. Промисловий зразок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складається з ядер насіння різних зернових та олійних культур, які скріплені в одне ціле за допомогою патоки із додаванням цукру. Промисловий зразок «ІНФОРМАЦІЯ_2» має медово-жовтий колір та глянцевий блиск (щодо промислового зразка «ІНФОРМАЦІЯ_2»);

- промисловий зразок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має складну форму. Загальна форма промислового зразка являє собою кільце, та складається з 9-10 елементів, що мають форму вигнутих пелюстків, які з`єднуються між собою під гострим кутом вздовж всієї довжини пелюстка у напрямку від зовнішньої частини до внутрішньої частини кільця. Висота елементів, з яких складається кільце, поступово збільшується із зовнішньої сторони, де вона складає приблизно 5 мм, до внутрішньої сторони кола, де висота елементів складає приблизно 15 мм. Промисловий зразок «ІНФОРМАЦІЯ_1» складається з ядер насіння різних зернових та олійних культур, які скріплені в одне ціле за допомогою патоки із додаванням цукру. Промисловий зразок «ІНФОРМАЦІЯ_1» має медово-жовтий колір та глянцевий блиск (щодо промислового зразка «ІНФОРМАЦІЯ_1»).

Згідно з повідомленнями про встановлення дати подання заявки на промисловий зразок №28638 та №28780 від 10.09.2015 р., за результатами перевірки поданих матеріалів заявок на відповідність вимогам ст.12 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» встановлено, що датою подання заявок є дата одержання Укрпатентом матеріалів заявок - 26.08.2015р.

У повідомленнях від 31.12.2015 р. ДП «Укрпатент» вказало, що відповідно до п.6 ст.14 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» до Укрпатенту слід подати описи промислового зразка; документи повинні бути оформлені відповідно до вимог Правил складання та подання заявки на промисловий зразок; необхідно вилучити з опису зазначення кольорів, оскільки комплект зображень виробу надано у чорно-білому виконанні (п.7.4. Правил).

Листом №012 від 28.01.2016 р. представник заявника направив наступний опис промислового зразка «ІНФОРМАЦІЯ_2»:

- заявляється зовнішній вигляд промислового зразка - кондитерського виробу, на основі суміші насіння соняшника, кунжуту призначеного для харчування людини;

- промисловий зразок, що заявляється, представлений на зображеннях, де: зображення 1.1 - загальний вигляд; зображення 1.2 - вигляд спереду; зображення 1.3 - вигляд ззаду; зображення 1.4 - вигляд збоку; зображення 1.5 - вигляд зверху.

- суть промислового зразка, що заявляється, характеризується наступними суттєвими ознаками: виконанням виробу об`ємної форми; стилізацією під зовнішній вигляд ведмедика; виконанням голови з вушками та тулубу округлої форми, передніх лап направленими вперед, нижніх такими, що імітують стопи, створюючи враження ведмедика, що стоїть; пласкою спинкою. Виріб, що заявляється є оригінальним, естетично виразним, що дозволить споживачеві ідентифікувати даний продукт серед інших однорідних товарів. Даний кондитерський виріб може виготовлятися серійно з використанням стандартного обладнання та технологій сучасного харчового виробництва.

Також листом №011 від 28.01.2016 р. представник заявника направив такий опис промислового зразка «ІНФОРМАЦІЯ_1»:

- заявляється зовнішній вигляд промислового зразка - кондитерського виробу, на основі суміші насіння соняшника, кунжуту призначеного для харчування людини;

- промисловий зразок, що заявляється, представлений на зображеннях, де: зображення 1.1 - загальний вигляд; зображення 1.2 - вигляд зверху; зображення 1.3 - вигляд знизу; зображення 1.4 - вигляд збоку.

- суть та суттєві ознаки промислового зразка: як є очевидним з поданих зображень промисловий зразок, що заявляється, являє собою об`ємний кондитерський виріб кільцевої форми. Верхня поверхня виробу має рельєфний вигляд, що формується за рахунок декоративних дугоподібних поглиблень. Поглиблення виконані від внутрішнього до зовнішнього краю виробу на однаковій відстані по всьому колу. Нижня поверхня виробу виконана пласкою. Виріб, що заявляється, є оригінальним, естетично виразним, що дозволить споживачеві ідентифікувати даний продукт серед інших однорідних товарів. Даний кондитерський виріб може виготовлятися серійно з використанням стандартного обладнання та технологій сучасного харчового виробництва.

Як вбачається з висновків про видачу патентів на промисловий зразок №1442 та №1440 від 02.02.2016 р., за результатами формальної експертизи, проведеної згідно з п.5 ст.14 Закону, встановлено, що заявлені промислові зразки відповідають умовам надання правової охорони, а заявки відповідають вимогам ст.11 Закону.

В інтерактивній базі даних «Промислові зразки, зареєстровані в Україні» Державного підприємства «Укрпатент» наявні бібліографічні дані чинних патентів на промисловий зразок НОМЕР_3 та НОМЕР_4 щодо зразків «ІНФОРМАЦІЯ_2» та «ІНФОРМАЦІЯ_1» відповідно, за заявками №s201501272 та №s201501274 від 26.08.2015 р. Так, за відомостями бази даних, патенти опубліковано, а права на промислові зразки чинні з 10.03.2016 р.; заявником і автором щодо промислових зразків є ОСОБА_1 ; власником патентів - ЕйПі-АГДА ГРУП, с.р.о.

Листом №19074/6/99-99-18-03-02-15 від 04.06.2018 р. Державна фіскальна служба України повідомила, що відповідно до заяв про сприяння захисту майнових прав на об`єкти права інтелектуальної власності 01.06.2018р. за №№3747, 3748 до митного реєстру об`єктів права інтелектуальної власності включені промислові зразки «ІНФОРМАЦІЯ_2», ІНФОРМАЦІЯ_1» на строк 1 рік.

Електронною митною декларацією №UА206070/2018/007655, поданою 06.07.2018 р. у режимі «ЕК 10 АА» до митного поста «Калуш» Івано-Франківської митниці ДФС, представлено для проведення митного контролю та митного оформлення товари - печиво та кондитерські вироби, в тому числі кондитерські вироби з цукру без вмісту какао: грильяж «БОМ-БІК Ведмедик» - 50 ящ., грильяж «БОМ-БІК Кільце» - 50 ящ. торговельної марки «БОМ-БІК» фірми-виробника ТзОВ «Леосіті Інвест».

Рішенням митного поста «Калуш» Івано-Франківської митниці ДФС від 06.07.2018 р. про призупинення митного оформлення товарів, що містять об`єкт права інтелектуальної власності, митне оформлення вищевказаних товарів призупинено на строк 10 робочих днів з 06.07.2018 р. до 19.07.2018 р. згідно зі статтею 399 Митного кодексу України у зв`язку з наявністю у митному реєстрі об`єктів права інтелектуальної власності за №003747 - промисловий зразок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та №003748 - промисловий зразок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » правовласника ЕйПі-АГДА ГРУП, с.р.о. та зазначенням відправника, власника товару ТзОВ «Леосіті Інвест» у митних реєстрах об`єктів права інтелектуальної власності як можливого імпортера/експортера контрафактних товарів.

Як вбачається з листів Івано-Франківської митниці ДФС №138/15/09-70-18-31 від 06.07.2018 р. та №141/15/09-70-18 від 09.07.2018 р., представника правовласника промислових зразків Федоренко К.П. було повідомлено про призупинення митного оформлення товару, задекларованого за ЕМД №206070/2018/007655 від 06.07.2018 р.

Актом прийому-передачі №19 від 10.07.2018 р. та уніфікованою митною квитанцією МД-1 серії КВ №645964 від 10.07.2018 р. засвідчено факт прийняття на склад Івано-Франківської митниці ДФС від представника ТзОВ «Леосіті Інвест» Каблака Т.Я. у присутності представника м/п «Калуш» Дейнеки І.Я. кондитерських виробів з цукру без вмісту какао: грильяж «БОМ-БІК Ведмедик» - 50 ящ., грильяж «БОМ-БІК Кільце» - 50 ящ. на загальну суму 8898,67 грн.

10.07.2018 р. ТзОВ «Компанія СІОН», яка представляла інтереси правовласника за довіреністю, звернулася до Івано-Франківської митниці ДФС з листом №071, в якому просило надати дозвіл відповідним посадовим особам на взяття зразків товарів, у кількості 1 кг кожної з позиції товарів, щодо якого призупинено митне оформлення рішенням митного поста «Калуш» Івано-Франківської митниці ДФС від 06.07.2018 р. У листі товариство просило провести взяття зразків 12.07.2018 р. у присутності представника правовласника Хоменка М.С .

Відповідно до службової записки №83/09-70-03-28 від 12.07.2018 р. заступник начальника відділу матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури Мелінишин Т.П. просив начальника Івано-Франківської митниці ДФС дати дозвіл на видачу зі складу митниці взірців у кількості: кондитерські вироби з цукру без місту какао: грильяж «БОМ-БІК Ведмедик» (1 ящ.), грильяж «БОМ-БІК Кільце» (1 ящ.), оскільки запакований ящик є найменшою одиницею товару, який обліковується та який можна подрібнювати без порушення упаковки.

За актом №1 прийому-передачі проб та зразків від 12.07.2018 р. Івано-Франківська митниця ДФС передала, а ТзОВ «Компанія «СІОН» в особі представника Хоменка М.С. прийняло кондитерські вироби з цукру без вмісту какао: грильяж «БОМ-БІК Ведмедик» - 1 ящ., грильяж «БОМ-БІК Кільце» - 1 ящ. на загальну суму 177,97 грн та зобов`язалось повернути зразки товарів разом із примірником висновку експертизи до 19.07.2018 р.

До позовної заяви позивачем долучено висновок експерта у сфері інтелектуальної власності №002-ООС/18 від 13.07.2018 р. Даний висновок складений судовим експертом Осмоловською О.С., яка має вищу економічну освіту та вищу освіту у сфері інтелектуальної власності, є атестованим судовим експертом з правом проведення експертиз у сфері інтелектуальної власності за спеціальністю 13.4 «Дослідження, пов`язані з промисловими зразками» (свідоцтво №1686 від 11.04.2014 р., видане ЦЕКК Міністерства юстиції України, термін дії до 09.06.2020 р.), має стаж експертної роботи з 2014 року та працює у сфері інтелектуальної власності з 2006 року.

У вступній частині даного висновку експерт зазначав, що 10.07.2018 р. разом з листом від ТзОВ «Компанія «СІОН» з проханням провести експертне дослідження у сфері інтелектуальної власності на дослідження надійшли: копія патенту України на промисловий зразок НОМЕР_3 від 10.03.2016 р. «ІНФОРМАЦІЯ_2» та опис до нього, копія патенту України на промисловий зразок НОМЕР_4 від 10.03.2016 р. «ІНФОРМАЦІЯ_1» та опис до нього, фотографії зовнішнього вигляду грильяжу «Бом-Бік Кільце» та грильяжу «Бом-Бік Ведмедик» виробництва ТзОВ «Леосіті Інвест», зразки кондитерського виробу з цукру без вмісту какао - грильяж «Бом-Бік Ведмедик», у кількості 1 кг у картонній коробці, поміщений у поліетиленовий пакет, який скріплений печаткою ДФС в Івано-Франківській області № __ від 12.07.2018 р.; зразки кондитерського виробу з цукру без вмісту какао - грильяж «Бом-Бік Кільце», у кількості 1 кг у картонній коробці, поміщений у поліетиленовий пакет, який скріплений печаткою ДФС в Івано-Франківській області № __ від 12.07.2018 р.

На вирішення експерту замовник поставив наступні питання:

- чи використано у кондитерському виробі з цукру без вмісту какао - грильяж «Бом-Бік Ведмедик», виробництва Товариства з обмеженою відповідальністю «Леосіті Інвест», всю сукупність суттєвих ознак промислового зразка «ІНФОРМАЦІЯ_2», що захищений патентом України НОМЕР_3 від 10.03.2016 р.?

- чи використано у кондитерському виробі з цукру без вмісту какао - грильяж «Бом-Бік Кільце», виробництва Товариства з обмеженою відповідальністю «Леосіті Інвест», всю сукупність суттєвих ознак промислового зразка «ІНФОРМАЦІЯ_1», що захищений патентом України № НОМЕР_2 від 10.03.2016 р.?

Під час проведення експертного дослідження використовувались методи порівняння, аналізу та узагальнення. Висновок містить детальний опис об`єктів дослідження (промислових зразків позивача та кондитерських виробів відповідача) та зображення таких об`єктів, а також перелік виокремлених експертом суттєвих ознак промислових зразків.

Так, до суттєвих ознак промислового зразка «ІНФОРМАЦІЯ_2» експерт відніс такі: виріб об`ємної форми; стилізація під зовнішній вигляд ведмедика; виконання голови з вушками та тулубу округлої форми; передні лапи направленими вперед; нижні лапи імітують стопи, створюючи враження ведмедика, що стоїть; пласка спинка.

Суттєвими ознаками промислового зразка «ІНФОРМАЦІЯ_1» експерт вважає наступні: виріб об`ємної форми; виріб має кільцеву форму; верхня поверхня виробу має рельєфний вигляд, що формується за рахунок декоративних дугоподібних поглиблень; поглиблення виконані від внутрішнього до зовнішнього краю виробу на однаковій відстані по всьому колу; нижня поверхня виробу виконана пласкою.

Результати порівняльного аналізу сукупності суттєвих ознак промислового зразка «ІНФОРМАЦІЯ_2» з ознаками виробу «Бом-Бік Ведмедик» та промислового зразка «ІНФОРМАЦІЯ_1» з ознаками виробу «Бом-Бік Кільце» наведено у відповідних наочних таблицях, в яких співставлено об`єкти позивача та відповідача за кожною з суттєвих ознак промислового зразка.

Внаслідок проведеного дослідження експерт прийшов до висновків, що у кондитерському виробі з цукру без вмісту какао - грильяж «Бом-Бік Ведмедик», виробництва Товариства з обмеженою відповідальністю «Леосіті Інвест», використано всю сукупність суттєвих ознак промислового зразка «ІНФОРМАЦІЯ_2», що захищений патентом України НОМЕР_3 від 10.03.2016 р., а у кондитерському виробі з цукру без вмісту какао - грильяж «Бом-Бік Кільце», виробництва Товариства з обмеженою відповідальністю «Леосіті Інвест», - всю сукупність суттєвих ознак промислового зразка « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що захищений патентом України НОМЕР_4 від 10.03.2016 р.

Клопотанням про долучення доказів, поданим 02.10.2018 р., позивач надав суду нову редакцію висновку експерта у сфері інтелектуальної власності №002-ООС/18 від 13.07.2018 р., при цьому зазначивши, що попередня редакція висновку мала певні недоліки, а саме не відповідала ч.5 ст.101 ГПК України, і вказані недоліки були усунені судовим експертом у новій редакції такого висновку.

Долучена позивачем більш пізня версія висновку №002-ООС/18 від 13.07.2018 р. відрізняється від раніше поданої лише змістом вступної частини висновку; за дослідницькою та заключною частинами ці документи є дослівно ідентичними.

У вступній частині поданого 02.10.2018 р. висновку йдеться про те, що 10.07.2018 р. разом з листом від ТзОВ «Компанія «СІОН» з проханням провести експертне дослідження у сфері інтелектуальної власності на дослідження надійшли: копія патенту України на промисловий зразок НОМЕР_3 від 10.03.2016 р. «ІНФОРМАЦІЯ_2» та опис до нього, копія патенту України на промисловий зразок НОМЕР_4 від 10.03.2016 р. «ІНФОРМАЦІЯ_1» та опис до нього, фотографії зовнішнього вигляду грильяжу «Бом-Бік Кільце» та грильяжу «Бом-Бік Ведмедик» виробництва ТзОВ «Леосіті Інвест».

Далі у тексті вступної частини висновку експерт зазначає, що 13.07.2018р. від представника позивача надійшов лист з проханням долучити до матеріалів, переданих на експертне дослідження, зразки виробів. Разом з цим листом надійшли: копія акту прийому-передачі проб та зразків, зразок - грильяж «Бом-Бік Ведмедик» виробництва ТзОВ «Леосіті Інвест» у кількості 3 одиниці, запаковані у харчовий контейнер, який поміщений у поліетиленовий пакет, що скріплений печаткою «Компанії «Сіон» з наступним написом: «Грильяж Бом-Бік Ведмедик», передані Івано-Франківською митницею на підставі акта №1 від 12.07.2018 р.; зразок - грильяж «Бом-Бік Кільце» виробництва ТзОВ «Леосіті Інвест» у кількості 3 одиниці, запаковані у харчовий контейнер, який поміщений у поліетиленовий пакет, що скріплений печаткою «Компанії «Сіон» з наступним написом: «Грильяж Бом-Бік Кільце», передані Івано-Франківською митницею на підставі акта №1 від 12.07.2018 р.

Висновок експерта, поданий 02.10.2018 р., містить підписане судовим експертом зазначення того, що цей висновок підготовлено для подання до суду у відповідності до вимог процесуального законодавства України, ч.5 ст.101 Господарського процесуального кодексу України, ч.7 ст.102 Цивільного процесуального кодексу України, а експерт обізнаний про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок, яка передбачена статтею 384 Кримінального кодексу України.

Серед копії документів, поданих третьою особою разом з поясненнями 11.03.2020 р., наявна копія наданого Осмоловською О.С. висновку експерта у сфері інтелектуальної власності №002-ООС/18 з вказівкою дати висновку 16.07.2018 р. в той час як обидві долучені до позовної заяви та клопотання позивача редакції висновку датовані 13.07.2018 р. Текст цього висновку від 16.07.2018 р. повністю відповідає тексту нової редакції висновку, поданої 02.10.2018 р., за винятком того, що не містить застереження про підготовку експертом висновку з метою подання до суду та застереження про обізнаність експерта з кримінальною відповідальністю за завідомо неправдивий висновок.

В матеріалах справи містяться докази, долучені до поданого 21.10.2019 р. представником позивача клопотання, - два пакети з підписами, печатками та написами: « 3 одиниці грильяжу «Бом-Бік Ведмедик» повернені разом з експертним висновком №002-ООС/18 від 16.07.2018 р. Судовий експерт Осмоловська Олена Сергіївна свідоцтво №1686 від 11.04.2014 р.» та « 3 одиниці грильяжу «Бом-Бік Кільце» повернені разом з експертним висновком №002-ООС/18 від 16.07.2018 р. Судовий експерт Осмоловська Олена Сергіївна свідоцтво №1686 від 11.04.2014 р.»

17.07.2018 р. ТзОВ «Компанія СІОН» звернулася до Івано-Франківської митниці ДФС з клопотанням №078 про продовження строку призупинення митного оформлення товарів, задекларованих за МД ЕК10 АА від 06.07.2018 р. №UA206070/2018/007655, - кондитерських виробів з цукру без вмісту какао: грильяж «БОМ-БІК Ведмедик» - 50 ящиків, грильяж «БОМ-БІК Кільце» - 50 ящиків торговельної марки «БОМ-БІК» фірми виробника ТзОВ «Леосіті Інвест», у зв`язку зі зверненням власника патентів на промислові зразки до Господарського суду Львівської області з позовом до ТзОВ «Леосіті Інвест» про припинення порушення прав на об`єкти інтелектуальної власності.

Листом №151/15/09-70-18-31 від 19.07.2019 р. Івано-Франківська митниця ДФС повідомила про прийняте рішення щодо продовження строку призупинення митного оформлення товарів на 10 робочих днів, тобто з 20.07.2018 р. по 02.08.2018 р.

Актом №1 прийому-передачі проб та зразків, експертного висновку від 19.07.2018 р. засвідчено факт передачі ТзОВ «Компанія «СІОН» та прийняття Івано-Франківською митницею ДФС кондитерських виробів з цукру без вмісту какао: грильяж «БОМ-БІК Ведмедик» - 1 ящ., грильяж «БОМ-БІК Кільце» - 1 ящ. на загальну суму 177,97 грн та копії висновку експерта №002-ООС/18 від 13.07.2018 р.

За актом №2 прийому-передачі проб та зразків від 01.08.2018 р. Івано-Франківська митниця ДФС передала, а ТзОВ «Леосіті Інвест» в особі представника Каблака Т.Я. прийняло кондитерські вироби з цукру без вмісту какао: грильяж «БОМ-БІК Ведмедик» - 1 ящ., грильяж «БОМ-БІК Кільце» - 1 ящ. на загальну суму 177,97 грн та зобов`язалось повернути зразки товарів разом із примірником висновку експертизи до 14.08.2018 р.

Відповідно до протоколу про порушення митних правил №225/20600/18 від 03.08.2018 р., складеного щодо Каблака Т.Я. , тимчасово вилучено товари - кондитерські вироби з цукру без вмісту какао: грильяж «Бом-Бік Ведмедик» - 50 ящ., грильяж «Бом-Бік Кільце» - 50 ящ., торгівельна марка «Бом-Бік», фірма-виробник ТзОВ «Леосіті Інвест», а також документи, потрібні для розгляду справи про порушення митних правил. Разом з протоколом 03.08.2018р. складено опис предметів вилучення та довідку про розрахунковий об`єм займаної майном площі.

13.08.2018 р. спеціалістом, патентознавцем, експертом бюро з питань інтелектуальної власності при ТзОВ «Формула-Брок» Бойковичем Т.В. на замовлення ТзОВ «Леосіті Інвест» було складено висновки спеціаліста №754-18 та №755-18.

Дослідження проводилось з метою вирішення таких питань:

- чи використано у кондитерському виробі з цукру без вмісту какао - грильяж «Бом-Бік Кільце», виробництва Товариства з обмеженою відповідальністю «Леосіті Інвест», всю сукупність суттєвих ознак промислового зразка «ІНФОРМАЦІЯ_1», що захищений патентом України НОМЕР_4 від 10.03.2016 р.?

- чи використано у кондитерському виробі з цукру без вмісту какао - грильяж «Бом-Бік Ведмедик», виробництва Товариства з обмеженою відповідальністю «Леосіті Інвест», всю сукупність суттєвих ознак промислового зразка «ІНФОРМАЦІЯ_2», що захищений патентом України НОМЕР_3 від 10.03.2016 р.?

Відповідно до висновків, предметом дослідження було: встановлення сукупності суттєвих ознак кондитерських виробів з цукру без вмісту какао - грильяж «БОМ-БІК Кільце» та грильяж «БОМ-БІК Ведмедик», представлених замовником; встановлення сукупності суттєвих ознак промислових зразків за патентом України НОМЕР_4 та НОМЕР_3; встановлення відрізнень ознак цих кондитерських виробів і промислових зразків.

У порівняльній таблиці ознак кондитерського виробу грильяж «БОМ-БІК Ведмедик» і ознак промислового зразку за патентом № НОМЕР_1 спеціаліст виявив співпадіння таких суттєвих ознак як форма виробу (об`ємна, стилізовано під зовнішній вигляд ведмедика, пласка спинка) і не виявив співпадінь у формі окремих частин тіла (голови, животика, лапок - округла у кондитерського виробу відповідача і видовжена у промислового зразка позивача); розміщенні вушок (з двох боків голови, направлені в сторони та зверху голови; направлені вверх відповідно), розміщенні лапок (лапки знаходяться в одній площині з тулубом, розміщені по боках тулуба; лапки значно видовжені вперед по відношенню до тулуба), формі голови (голова приплюснута з колоподібною мордочкою; голова конусоподібно витягнута вперед), складі суміші, з якого виготовляється продукт (відсутність кунжуту в основі суміші, з якої виготовлено кондитерський виріб; наявність кунжуту в основі суміші, з якої виготовлено кондитерський виріб, що заявляється в описі патенту НОМЕР_3 як відрізнювальна ознака виробу).

У порівняльній таблиці ознак кондитерського виробу грильяж «БОМ-БІК Кільце» і ознак промислового зразку за патентом № НОМЕР_2 спеціаліст виявив співпадіння такої суттєвої ознаки як виконана пласкою нижня основа виробів і не виявив співпадінь у формі виробу (об`ємний виріб за формою півсфери - виріб відповідача та об`ємний виріб кільцевої форми у зразка позивача), вигляді отвору (отвір гладкий, невеликого діаметру, сформований за допомогою спеціального обладнання, на якому виготовляється кондитерський виріб; отвір з нечіткими краями, сформований самою формою виробу), висоті (виріб високий; виріб плоский), рельєфі (поверхня виробу має рельєфний вигляд, що формується за рахунок декоративних дугоподібних зубчатих відхилень; поверхня виробу має рельєфний вигляд, що формується за рахунок прямих ребристих виступів), пропорціях (діаметр нижньої основи більший від діаметру верхньої основи; діаметр нижньої основи менший від діаметру верхньої основи).

За результатами досліджень спеціалістом зроблено висновки, що у кондитерських виробах з цукру без вмісту какао - грильяжі «Бом-Бік Кільце» та грильяжі «Бом-Бік Ведмедик», що представлені замовником, не використано всю сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України № НОМЕР_2 від 10.03.2016 р. « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та промислового зразка за патентом України № НОМЕР_1 від 10.03.2016 р. « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що не є порушенням прав власника патентів.

Листом від 19.09.2018 р. ТзОВ «Формула-Брок» повідомило, що діяльність спеціаліста, в тому числі надання ним висновків за заявами осіб, не підлягає сертифікації, ліцензуванню чи оформленню інших дозвільних документів, в тому числі атестації за судово-експертною спеціальністю, а на підготовані висновки не поширюються приписи Інструкції про особливості здійснення судово-експертної діяльності атестованими судовими експертами, що не працюють у державних спеціалізованих експертних установах. До листа товариство долучило копію виданого спеціалісту диплома юриста та свідоцтва на право заняття адвокатською діяльністю.

Актом №2/1 прийому-передачі проб та зразків від 13.08.2018 р. засвідчено факт повернення на склад митниці проб і зразків від ТзОВ «Леосіті Інвест».

Постановою Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 26.09.2018 р. у справі №344/13071/18 Каблака Т.Я. визнано винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст.476 Митного кодексу України, та накладено на нього адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 1000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, а саме: 17000 гривень з конфіскацією товару, вилученого згідно протоколу про порушення митних правил.

Постановою Івано-Франківського апеляційного суду від 08.11.2018 р. скасовано постанову від 26.09.2018 р. щодо Каблака Т.Я. за ст. 476 Митного кодексу України та закрито провадження на підставі п.1 ч.1 ст.247 КУпАП.

В листах №157 від 30.10.2018 р. та №203 від 22.11.2018 р. ТзОВ «Леосіті Інвест» просило Івано-Франківську митницю ДФС надати дозвіл на взяття проб (зразків) товарів, щодо яких прийнято рішення про призупинення митного оформлення, з метою передачі їх на проведення експертизи.

Листом №205 від 29.11.2018 р. ТзОВ «Леосіті Інвест» повідомило, що згідно постанови Івано-Франківського апеляційного суду закрито провадження у справі щодо Каблака Т.Я. , у зв`язку з чим товар, який був вилучений відповідно до протоколу про порушення митних правил від 03.08.2018 р. підлягає поверненню.

Згідно з накладною №46 від 12.12.2018 р. головний державний інспектор ВМЗ та РІ Шандалович І.М. відпустив ТзОВ «Леосіті Інвест» через Каблака Т.Я. кондитерські вироби з цукру без вмісту какао: грильяж «БОМ-БІК Ведмедик» - 50 ящ., грильяж «БОМ-БІК Кільце» - 50 ящ. на загальну суму 8898,67 грн.

В матеріалах справи міститься висновок експерта №6250 судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності від 04.03.2019 р., складений на виконання ухвали Господарського суду Львівської області від 02.10.2018 р. у справі №914/1288/18.

Даний висновок складено судовим експертом Струком І.О., завідувачем лабораторії дослідження об`єктів інформаційних технологій та інтелектуальної власності Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз, який має повну вищу освіту за спеціальністю «радіофізика та електроніка» (кваліфікація «радіофізик»), кваліфікацію судового експерта вищого кваліфікаційного класу з правом проведення судових експертиз за експертною спеціальністю 13.4 «Дослідження, пов`язані з промисловими зразками» (свідоцтво №352 про присвоєння кваліфікації судового експерта, видане ЕКК ЛНДІСЕ 20.02.2008 р. і дійсне до 12.12.2022 р.) та стаж експертної роботи з 1977 року. Експерт попереджений про кримінальну відповідальність за ст.384 Кримінального кодексу України.

У вступній частині вказаного висновку зазначено наступне: «На виконання ухвали Господарського суду Львівської області від 02.10.2018 р. про призначення судової експертизи у справі №914/1288/18, 22.01.2019 р. при супровідному листі від 18.01.2019 р. вих.№65 за підписом директора ТОВ «Леосіті Інвест» О.Р. Малишевського поступили:

- зразки кондитерського виробу з цукру без вмісту какао - грильяж «БОМ-БІК Ведмедик», виробництва ТОВ «Леосіті Інвест», в закритій картонній коробці;

- зразки кондитерського виробу з цукру без вмісту какао - грильяж «БОМ-БІК Кільце», виробництва ТОВ «Леосіті Інвест», в закритій картонній коробці.»

Об`єктами дослідження виступили промисловий зразок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за патентом України № НОМЕР_1 від 10.03.2016 р., промисловий зразок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за патентом України № НОМЕР_2 від 10.03.2016 р., кондитерський виріб « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та кондитерський виріб «БОМ-БІК Кільце»; методами дослідження обрано співставлення та порівняння, синтез та аналіз.

У висновку наведено описи об`єктів дослідження з бібліографічними даними промислових зразків, їх зображеннями, описами виробів відповідача зі знімками та переліком суттєвих ознак кожного з об`єктів.

При порівнянні сукупності суттєвих ознак промислового зразка «ІНФОРМАЦІЯ_2» за патентом України № НОМЕР_1 від 10.03.2016 р. з суттєвими ознаками кондитерського виробу «БОМ-БІК Ведмедик» виробництва ТзОВ «Леосіті Інвест» експерт встановив використання в обидвох випадках таких суттєвих ознак як: склад основних композиційних елементів - голова з вушками та тулуб з передніми і задніми лапами; форма виробу в цілому і/або форма його композиційних елементів (об`ємна характеристика, абрис, силуети) - виріб об`ємної форми, стилізований під зовнішній вигляд ведмедика; пластичне пророблення виробу - спина та потилична частина голови пласкі, лобна частина голови округла, бокові частини тулуба округлі; взаємне розташування елементів (композиційне, компонувальне рішення) - задні лапи виконані у вигляді стоп.

Водночас при порівнянні сукупності їхніх суттєвих ознак експерт виявив такі неспівпадіння: форма виробу в цілому і/або форма його композиційних елементів (об`ємна характеристика, абрис, силуети) - голова видовжена і голова округла, тулуб видовжений і тулуб округлий; пластичне пророблення виробу - скроні голови пласкі і скроні голови округлі, передня частина тулуба пласка і передня частина тулуба округла; взаємне розташування елементів (композиційне, компонувальне рішення) - лапи витягнуті вперед і лапи знаходяться на рівні тулуба, вушка розміщені зверху голови і направлені вверх та вушка розміщені по боках голови і направлені в сторони.

При порівнянні сукупності суттєвих ознак промислового зразка «ІНФОРМАЦІЯ_1» за патентом України № НОМЕР_2 від 10.03.2016 р. з суттєвими ознаками кондитерського виробу «БОМ-БІК Кільце» виробництва ТзОВ «Леосіті Інвест» експерт встановив використання в обидвох випадках таких суттєвих ознак як: склад основних композиційних елементів - наскрізний отвір; форма виробу в цілому і/або форма його композиційних елементів (об`ємна характеристика, абрис, силуети) - виріб об`ємний, нижня поверхня виробу пласка; взаємне розташування елементів (композиційне, компонувальне рішення) - наскрізний отвір знаходиться в центральній частині виробу.

Водночас при порівнянні сукупності їхніх суттєвих ознак експерт виявив такі неспівпадіння: склад основних композиційних елементів - об`ємне кільце і зрізаний конус; форма виробу в цілому і/або форма його композиційних елементів (об`ємна характеристика, абрис, силуети) - має форму кільця і має форму зрізаного конусу, край наскрізного отвору має вигляд замкнутої криволінійної лінії і край наскрізного отвору має вигляд кола; пластичне пророблення виробу - поверхня виробу має рельєфний вигляд утворений виступаючими вільними кінцями дугоподібних виступів, які стирчать, внутрішня поверхня наскрізного отвору містить вільні виступаючі кінці дугоподібних виступів, які стирчать, і поверхня виробу має рельєфний вигляд, що утворений прямими ребристими виступами, внутрішня поверхня наскрізного отвору містить вільні виступаючі кінці дугоподібних виступів, які стирчать, і внутрішня поверхня наскрізного отвору гладка.

За результатами досліджень експертом зроблено висновки, що у кондитерських виробах - грильяжі «Бом-Бік Ведмедик» та грильяжі «Бом-Бік Кільце» не використані всі суттєві ознаки промислового зразка «ІНФОРМАЦІЯ_2» за патентом України № НОМЕР_1 від 10.03.2016 р. та промислового зразка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за патентом України НОМЕР_4 від 10.03.2016 р., тобто при виготовленні кондитерських виробів не застосовувались дані патенти на промислові зразки.

23.04.2019 р. патентним повіреним Ривюк М.І. було надано рецензію на висновок експерта №6250 судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності у справі №914/1288/18. Рецензент обізнаний з тим, що рецензія буде надана до матеріалів судової справи, а також з відповідальністю (у тому числі кримінальною) за надання завідомо неправдивих показань.

В рецензії зазначено наступне.

На порушення вимог п.4.14. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, у вступній частині висновку не наведено: запису про відповідність матеріалів та об`єктів, що надійшли, матеріалам, зазначеним в документі про призначення експертизи; переліку зразків (не вказана кількість зразків); відомостей про назви наданих документів з числа матеріалів справи, які використав експерт, та кількість їх аркушів.

У розділі вступної частини висновку наведено шість найменувань нормативно-правових актів та літературних джерел, такі важливі джерела, як Угода про асоціацію та Методичні рекомендації у цьому переліку відсутні, а експертом проігноровано положення Угоди, які мають важливе значення. Отже, експертне дослідження проводилось з використанням застарілої нормативно-правової бази.

Крім того експертом не брались до уваги описи промислових зразків, що свідчить про неповноту дослідження, а правильність визначення суттєвих ознак об`єктів є сумнівною через неврахування положень Угоди про асоціацію. Відомості про промислові зразки за патентами експертом отримані самостійно з бази даних «Промислові зразки, зареєстровані в Україні», що свідчить про порушення заборони самостійно збирати матеріали, відтак при проведенні експертизи експерт вийшов за межі своєї компетенції.

Аналіз відомостей, викладених у порівняльних таблицях, свідчить про те, що визначення суттєвих ознак порівнюваних об`єктів викликає сумніви у правильності, а при порівнянні ознак деяких елементів порівнюваних об`єктів експерт фактично порівнює різні характеристики цих елементів. Отже порівняння ознак протиставлених об`єктів проведено з методичними порушеннями що виявилися у сумнівному визначенні суттєвих ознак та порівнянні неспівставних ознак.

За висновками рецензії, судова експертиза, за результатами якої був складений висновок №6250, проведена неповно, необ`єктивно, з істотними методичними порушеннями, з використанням застарілої нормативно-правової бази, порушенням вимог Інструкції та виходом експерта за межі його компетенції, а зроблені висновки є необ`єктивними та необґрунтованими.

При прийнятті рішення суд виходив з такого.

Відповідно до ч.ч.1- 3 ст.418 Цивільного кодексу України (тут і надалі суд, якщо не зазначено інше, посилається всі джерела матеріального права в редакціях, чинних на момент патентування промислових зразків та на момент правопорушення), право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об`єкт права інтелектуальної власності, визначений цим Кодексом та іншим законом. Право інтелектуальної власності становлять особисті немайнові права інтелектуальної власності та (або) майнові права інтелектуальної власності, зміст яких щодо певних об`єктів права інтелектуальної власності визначається цим Кодексом та іншим законом. Право інтелектуальної власності є непорушним. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у його здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

Частина 1 статті 420 ЦК України відносить до об`єктів права інтелектуальної власності, зокрема, винаходи, корисні моделі, промислові зразки.

Згідно з ч.1 ст.421 ЦК України, суб`єктами права інтелектуальної власності є: творець (творці) об`єкта права інтелектуальної власності (автор, виконавець, винахідник тощо) та інші особи, яким належать особисті немайнові та (або) майнові права інтелектуальної власності відповідно до цього Кодексу, іншого закону чи договору, а згідно з ч.1 ст.463 Кодексу, суб`єктами права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель та промисловий зразок є: винахідник, автор промислового зразка; інші особи, які набули прав на винахід, корисну модель та промисловий зразок за договором чи законом.

За умовами ч.ч.1 та 2 ст.461 ЦК України промисловий зразок вважається придатним для набуття права інтелектуальної власності на нього, якщо він, відповідно до закону, є новим. Об`єктом промислового зразка можуть бути форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, що визначають зовнішній вигляд промислового виробу.

Як передбачено ч.ч.1-3 ст.462 ЦК України, набуття права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок засвідчується патентом. Обсяг правової охорони визначається формулою винаходу, корисної моделі, сукупністю суттєвих ознак промислового зразка. Умови та порядок видачі патенту встановлюються законом.

Закон України «Про охорону прав на промислові зразки» у статті першій дає, зокрема, такі визначення: промисловий зразок - результат творчої діяльності людини у галузі художнього конструювання; патент - патент України на промисловий зразок; запатентований промисловий зразок - промисловий зразок, на який видано патент; Реєстр - Державний реєстр патентів України на промислові зразки.

Правова охорона надається промисловому зразку, що не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та відповідає умовам патентоспроможності. Об`єктом промислового зразка може бути форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, які визначають зовнішній вигляд промислового виробу і призначені для задоволення естетичних та ергономічних потреб. Право власності на промисловий зразок засвідчується патентом. Обсяг правової охорони, що надається, визначається сукупністю суттєвих ознак промислового зразка, представлених на зображенні (зображеннях) виробу, внесеному до Реєстру, і засвідчується патентом з наведеною у ньому копією внесеного до Реєстру зображення виробу. Тлумачення ознак промислового зразка повинно здійснюватися в межах його опису (ч.ч.1, 2, 6 ст.5 Закону).

Відповідно до ч.ч.1 та 2 ст.6 Закону, промисловий зразок відповідає умовам патентоспроможності, якщо він є новим. Промисловий зразок визнається новим, якщо сукупність його суттєвих ознак не стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету. Крім того, у процесі встановлення новизни промислового зразка береться до уваги зміст усіх раніше одержаних Установою заявок, за винятком тих, що на зазначену дату вважаються відкликаними, відкликані або за ними Установою прийняті рішення про відмову у видачі патентів і вичерпані можливості оскарження таких рішень.

Стаття 11 Закону визначає наступне. Особа, яка бажає одержати патент і має на це право, подає до Установи заявку. Заявка повинна стосуватися одного промислового зразка і може містити його варіанти (вимога єдності). Заявка складається українською мовою і повинна містити: заяву про видачу патенту; комплект зображень виробу (власне виробу чи у вигляді його макета, або малюнка), що дають повне уявлення про його зовнішній вигляд; опис промислового зразка; креслення, схему, карту (якщо необхідно). У заяві про видачу патенту необхідно вказати заявника (заявників) і його адресу, а також автора (авторів). Заявка повинна розкривати суть промислового зразка досить ясно і повно, щоб його зміг здійснити фахівець у зазначеній галузі. Інші вимоги до документів заявки визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності.

Згідно з ч.ч.1, 3, 8 ст.14 Закону, експертиза заявки має статус науково-технічної експертизи і проводиться закладом експертизи відповідно до цього Закону та правил, встановлених на його основі центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності. Кінцеві результати експертизи заявки, що не вважається відкликаною або не відкликана, відображаються в обгрунтованому висновку експертизи за заявкою, що набирає чинності після затвердження його Установою. На підставі такого висновку Установа приймає рішення про видачу патенту або про відмову у видачі патенту. Рішення Установи надсилається заявнику. Під час проведення експертизи: встановлюється дата подання заявки на підставі статті 12 цього Закону; визначається, чи належить об`єкт, що заявляється, до об`єктів, зазначених у пункті 2 статті 5 цього Закону; заявка перевіряється на відповідність формальним вимогам статті 11 цього Закону та правилам, встановленим на його основі центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності; документ про сплату збору за подання заявки перевіряється на відповідність встановленим вимогам.

На підставі рішення про видачу патенту та за наявності документів про сплату державного мита за видачу патенту і збору за публікацію про видачу патенту здійснюється публікація в офіційному бюлетені відомостей про видачу патенту, визначених в установленому порядку (ч.1 ст.16 Закону).

Відповідно до ч.1 ст.17 та ст..18 Закону, одночасно з публікацією відомостей про видачу патенту центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності здійснює державну реєстрацію патенту на промисловий зразок, для чого вносить до Реєстру відповідні відомості. Видача патенту здійснюється Установою у місячний строк після державної реєстрації патенту. Патент видається особі, яка має право на одержання патенту. Якщо право на одержання патенту мають кілька осіб, їм видається один патент. Патент видається під відповідальність його власника без гарантії чинності патенту

Матеріалами справи підтверджено, що автор промислових зразків ІНФОРМАЦІЯ_2» та « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернувся до належної установи з заявками, які містили всі необхідні документи, і внаслідок проведеної формальної експертизи заявок було прийнято висновки про видачу патентів на ці промислові зразки, отже ці промислові зразки відповідали умовам надання їм правової охорони.

З інтерактивної бази даних «Промислові зразки, зареєстровані в Україні» Державного підприємства «Укрпатент» вбачається, що власником патенту на промисловий зразок «ІНФОРМАЦІЯ_2» НОМЕР_3 та патенту на промисловий зразок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 є ЕйПі-АГДА ГРУП, с.р.о., а самі патенти були опубліковані 10.03.2016 р. і з цієї дати є чинними права на промислові зразки.

Дані патенти засвідчують обсяг правової охорони, яка надається промисловим зразкам, та визначається сукупністю їхніх суттєвих ознак, представлених на наведених у патентах зображеннях виробів.

Патенти на промислові зразки ІНФОРМАЦІЯ_2» та «ІНФОРМАЦІЯ_1» є чинними з 10.03.2016 р. і на даний час, в суду відсутні відомості про припинення їх дії чи оспорювання цих патентів.

Стаття 424 та стаття 464 ЦК України відносять до майнових прав інтелектуальної власності (на винахід, корисну модель, промисловий зразок): право на використання об`єкта права інтелектуальної власності (винаходу, корисної моделі, промислового зразка); виключне право дозволяти використання об`єкта права інтелектуальної власності (винаходу, корисної моделі, промислового зразка); виключне право перешкоджати неправомірному використанню об`єкта права інтелектуальної власності (винаходу, корисної моделі, промислового зразка), в тому числі забороняти таке використання; інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Згідно з ч.2 ст.464 ЦК України, майнові права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок належать володільцю відповідного патенту, якщо інше не встановлено договором чи законом.

Стаття 20 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» стосується прав, що випливають з патенту.

Так, права, що випливають з патенту, діють від дати публікації відомостей про його видачу за умови сплати річного збору за підтримання чинності патенту. Патент надає його власнику виключне право використовувати промисловий зразок за своїм розсудом, якщо таке використання не порушує прав інших власників патентів. Патент надає його власнику право забороняти іншим особам використовувати промисловий зразок без його дозволу, за винятком випадків, коли таке використання не визнається згідно з цим Законом порушенням прав власника патенту.

Частинами першою - третьою статті 426 ЦК України встановлено, що способи використання об`єкта права інтелектуальної власності визначаються цим Кодексом та іншим законом. Особа, яка має виключне право дозволяти використання об`єкта права інтелектуальної власності, може використовувати цей об`єкт на власний розсуд, з додержанням при цьому прав інших осіб. Використання об`єкта права інтелектуальної власності іншою особою здійснюється з дозволу особи, яка має виключне право дозволяти використання об`єкта права інтелектуальної власності, крім випадків правомірного використання без такого дозволу, передбачених цим Кодексом та іншим законом.

За умовами ч.1 ст.470 ЦК України та ч.1 ст.22 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки», будь-яка особа, яка до дати подання заявки на винахід, корисну модель, промисловий зразок або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності добросовісно використала винахід, корисну модель, промисловий зразок в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, має право на безоплатне продовження такого використання або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користувача).

Відповідно до ч.2 ст.22 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки», не визнається порушенням прав, що надаються патентом, використання запатентованого промислового зразка: в конструкції чи при експлуатації транспортного засобу іноземної держави, який тимчасово або випадково знаходиться у водах, повітряному просторі чи на території України, за умови, що промисловий зразок використовується виключно для потреб зазначеного засобу; без комерційної мети; з науковою метою або в порядку експерименту; за надзвичайних обставин (стихійне лихо, катастрофа, епідемія тощо) з повідомленням про таке використання власника патенту одразу як це стане практично можливим та виплатою йому відповідної компенсації. Не визнається порушенням прав, що надаються патентом, введення в цивільний оборот виробу, виготовленого із застосуванням запатентованого промислового зразка, після введення цього виробу в цивільний оборот власником патенту чи з його спеціального дозволу.

Таким чином позивачеві як володільцю відповідних патентів належали і належать права інтелектуальної власності на відповідні промислові зразки, зокрема такі майнові права стосовно промислових зразків як право на використання, виключне право дозволяти використання та виключне право перешкоджати неправомірному використанню. Використання ж промислових зразків ІНФОРМАЦІЯ_2» та «ІНФОРМАЦІЯ_1» будь-якими іншими особами могло та може здійснюватись лише з дозволу позивача, крім випадків правомірного використання без такого дозволу, які були згадані вище.

Як передбачено ч.2 ст.20 Закону, використанням промислового зразка визнається виготовлення виробу із застосуванням запатентованого промислового зразка, застосування такого виробу, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого виробу в зазначених цілях. Виріб визнається виготовленим із застосуванням запатентованого промислового зразка, якщо при цьому використані всі суттєві ознаки промислового зразка.

Позивач у справі переконаний, що відповідач використав промислові зразки, права на які належать позивачеві, протиправно та без дозволу позивача на таке використання і при цьому використання відбулося у спосіб виготовлення кондитерських виробів - грильяжу «Бом-Бік Ведмедик» та грильяжу «Бом-Бік Кільце» із застосуванням запатентованих промислових зразків, а також у спосіб подальшого введення виробів в цивільний оборот шляхом продажу та експорту товару, митне оформлення партії якого було призупинено внаслідок існування у митного органу підозри щодо порушення прав на об`єкти інтелектуальної власності.

Як роз`яснено пунктами 82 та 84 постанови Пленуму Вищого господарського суду України, від 17.10.2012 р. №12 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов`язаних із захистом прав інтелектуальної власності», за патентно-правовою системою охорони захист прав інтелектуальної власності надається проти будь-якого несанкціонованого використання іншою особою об`єкта права інтелектуальної власності, зокрема промислового зразка, корисної моделі, винаходу (крім передбачених законом випадків вільного використання чужих охоронюваних об`єктів) незалежно від того, чи був цей охоронюваний зразок, корисна модель, винахід свідомо використаний іншою особою або ці об`єкти були створені іншою особою в результаті її власної творчої діяльності, але вже після публікації відомостей про видачу відповідного патенту про їх охорону. Тому будь-яке несанкціоноване використання прав інтелектуальної власності на зазначені об`єкти іншими особами є встановленим фактом позадоговірного порушення патентних прав, яке відповідно до закону не доводиться при розгляді справи.

Питання, пов`язані з віднесенням ознак промислового зразка до суттєвих, використанням сукупності суттєвих ознак промислового зразка у виробі чи в іншому зареєстрованому промисловому зразку з більш пізнім пріоритетом, можуть вирішуватися господарським судом шляхом призначення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності

Суд, виходячи з предмету доказування у справі, переконаний, що для вирішення даного спору по суті ключовим є встановлення обставин того, чи дійсно відповідач допустив використання промислових зразків позивача, виготовляючи та розповсюджуючи свої кондитерські вироби, та, зокрема, чи відбулось таке використання при виготовленні конкретної партії кондитерських виробів, затриманих митницею.

При цьому те, що товар, митне оформлення якого було призупинено, на даний час не знаходиться на зберіганні органів Держмитслужби, оскільки був повернений відповідачеві за накладною 12.12.2018 р. (суду даний факт став відомим 11.03.2020 р. з наданих третьою особою пояснень і доказів), не впливає на необхідність дослідження обставин використання промислових зразків позивача у цьому товарі, адже більшість з заявлених позивачем позовних вимог стосуються саме цього конкретно визначеного товару, що був поданий до митного оформлення за митною декларацією від 06.07.2018 р. та відповідає товару, поверненому відповідачеві. Факт використання або невикористання у цій партії товару промислових зразків позивача, як і зумовлене цим задоволення або відмова в задоволенні позовних вимог, не залежить від того, де і на чиєму зберіганні перебував чи перебуває товар,у випадку, якщо можливо (як в даному випадку) встановити його ідентифікуючі характеристики (кондитерські вироби з цукру без вмісту какао - грильяж «БОМ-БІК Ведмедик» в кількості 50 ящиків, кондитерські вироби з цукру без вмісту какао - грильяж «БОМ-БІК Кільце» в кількості 50 ящиків на загальну суму 8898,67 грн, подані до митного оформлення за митною декларацією МД ЕК10 АА від 06.07.2018 р. №UA206070/2018/007655 та повернені за накладною №46 від 12.12.2018 р.)

З огляду на те, що виріб визнається виготовленим із застосуванням запатентованого промислового зразка лише якщо при цьому використані всі суттєві ознаки промислового зразка, слід встановити використання сукупності суттєвих ознак промислових зразків позивача у виробах відповідача, що потребує спеціальних знань, відтак такі питання повинні бути досліджені експертизою об`єктів інтелектуальної власності.

Згідно зі статтею 104 ГПК України, висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими статтею 86 цього Кодексу. Відхилення судом висновку експерта повинно бути мотивоване в судовому рішенні.

Наявний у справі висновок експерта №6250 судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності від 04.03.2019 р., складений на виконання ухвали Господарського суду Львівської області від 02.10.2018 р. у справі №914/1288/18, не може бути розцінений судом як допустимий та достовірний доказ та може вважатись одержаним з порушенням закону, у зв`язку з тим, що при проведенні експертизи експерт порушив законодавчо встановлений порядок її проведення, а саме самостійно отримав додаткові матеріали від відповідача та вступив в непередбачені контакти з учасником процесу, що вже встановлювалось судом раніше у справі.

Вказані висновки про порушення експертом порядку проведення експертизи підтримано та визнано вірними також і Західним апеляційним господарським судом в постанові від 16.08.2019 р., винесеній при перегляді ухвали Господарського суду Львівської області від 22.05.2019 р.

В матеріалах справи міститься і зроблений на замовлення позивача висновок експерта у сфері інтелектуальної власності №002-ООС/18. Разом з тим даний висновок існує в трьох різних редакціях:

- від 13.07.2018 р. з зазначенням про отримання експертом зразків кондитерських виробів відповідача 10.07.2018 р. (в той час як такі зразки були надані митницею позивачеві лише 12.07.2018 р.) та без зазначення у висновку того, що його підготовлено для подання до суду і експерт обізнаний про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок (подано з позовною заявою);

- від 13.07.2018 р. з зазначенням про отримання експертом зразків кондитерських виробів відповідача 13.07.2018 р. та вказівкою на те, що цей висновок підготовлено для подання до суду у відповідності до вимог процесуального законодавства та експерт обізнаний про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок, яка передбачена статтею 384 Кримінального кодексу України (подано з клопотанням позивача від 02.10.2018 р.);

- від 16.07.2018 р. з зазначенням про отримання експертом зразків кондитерських виробів відповідача 13.07.2018 р. та без зазначення у висновку того, що його підготовлено для подання до суду і експерт обізнаний про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок (подано з поясненнями третьої особи 11.03.2020 р.)

Також в матеріалах справи містяться докази, долучені до поданого 21.10.2019 р. представником позивача клопотання, - два пакети з підписами, печатками та написами: « 3 одиниці грильяжу «Бом-Бік Ведмедик» повернені разом з експертним висновком №002-ООС/18 від 16.07.2018 р. Судовий експерт Осмоловська Олена Сергіївна свідоцтво №1686 від 11.04.2014 р.» та « 3 одиниці грильяжу «Бом-Бік Кільце» повернені разом з експертним висновком №002-ООС/18 від 16.07.2018 р. Судовий експерт Осмоловська Олена Сергіївна свідоцтво №1686 від 11.04.2014 р.»

Суд не може вважати, що висновок експерта №002-ООС/18 є допустимим доказом та був складений без порушення закону, оскільки різні редакції висновку містять суперечливі посилання на дату отримання експертом зразків кондитерських виробів на дослідження, вигляд, в якому їх було отримано, кількість зразків, дату висновку тощо. Вказане свідчить про те, що експерт за бажанням міг змінювати свій висновок після його складення і такий висновок не відображає справжній зміст зробленого експертом дослідження та дійсний порядок його проведення.

Також не можна стверджувати, що предмети, які містяться у вищезгаданих пакетах, є саме взірцями товару, відібраного з числа товару, поданого до митного оформлення за митною декларацією МД ЕК10 АА від 06.07.2018 р. №UА206070/2018/007655 і щодо якого в подальшому було призупинено митне оформлення Івано-Франківською митницею ДФС, а позивачем не подано доказів того, що надані зразки кондитерських виробів взагалі поверталися позивачеві експертом, так як вказівки на це немає в жодній з редакцій висновку, а якщо поверталися - при якому супровідному листі і в якому вигляді та чи є долучені до клопотання пакети тими матеріалами, які було повернено експертом.

При цьому лише одна з редакцій згаданого висновку містить вказівку на те, що його підготовлено для подання до суду, а експерт обізнаний про кримінальну відповідальність, тобто тільки висновок у цій редакції суд міг би брати до уваги як висновок судової експертизи в розумінні процесуального законодавства, однак через наведені вище обставини суд не вправі цього вчинити.

Складені на замовлення відповідача 13.08.2018 р. висновки спеціаліста №754-18 та №755-18 теж неможливо вважати висновками судової експертизи в розумінні ст.98 ГПК України, так як вони не містять необхідних застережень та надані особою, яка не є судовим експертом. Ці висновки не є і висновками експерта у галузі права, а особа, яка надала висновки, не є спеціалістом в розумінні норм процесуального закону, адже відповідно до ст.71 ГПК України, спеціалістом є особа, яка володіє спеціальними знаннями та навичками, необхідними для застосування технічних засобів, і призначена судом для надання консультацій та технічної допомоги під час вчинення процесуальних дій, пов`язаних із застосуванням таких технічних засобів. При розгляді справи суд не призначав спеціаліста у зв`язку з відсутністю необхідності застосовувати технічні засоби під час вчинення процесуальних дій; складені ж висновки не стосуються надання консультацій та допомоги під час вчинення процесуальних дій.

Подані висновки спеціаліста можуть вважатись письмовими доказами у справі та відповідно до статті 86 ГПК України оцінюватись судом окремо з точки зору їх належності, допустимості, достовірності, а також в сукупності з іншими доказами з точки зору вірогідності і взаємного зв`язку доказів.

Суд вважає, що висновки спеціаліста не містять достатніх відомостей щодо того, яким способом та які саме об`єкти дослідження отримав спеціаліст, які методи та джерела він використовував, і фактично такі висновки є не більш, ніж висловленням суб`єктивної думки особи, яка може мати певні знання та досвід роботи у сфері інтелектуальної власності. Відтак вони не можуть бути покладені судом в основу прийнятого рішення, тим більше за відсутності інших доказів, які в сукупності з висновками могли б вважатись більш вірогідними на підтвердження наведених у висновках обставин, ніж докази, надані на їх спростування.

Суд не бере до уваги посилання відповідача на те, що постановою Івано-Франківського апеляційного суду від 08.11.2018 р. за наслідками розгляду протоколу про порушення митних правил скасовано постанову від 26.09.2018р. щодо працівника відповідача Каблака Т.Я. за ст.476 Митного кодексу України, яка передбачає відповідальність за переміщення товарів через митний кордон України з порушенням прав інтелектуальної власності, та закрито провадження на підставі п.1 ч.1 ст.247 КУпАП у зв`язку з відсутністю події та складу адміністративного правопорушення.

Частиною 6 ст.75 ГПК України, до якої було внесено зміни Законом від 20.09.2019 р., передбачено, що обвинувальний вирок суду в кримінальному провадженні або постанова суду, якою особу притягнуто до адміністративної відповідальності у справі про адміністративне правопорушення, які набрали законної сили, є обов`язковими для господарського суду, що розглядає справу про правові наслідки дій чи бездіяльності особи, стосовно якої ухвалений вирок або постанова суду, лише в питанні, чи мали місце ці дії (бездіяльність) та чи вчинені вони цією особою.

Згідно з ч.3 ст.3 ГПК України, судочинство у господарських судах здійснюється відповідно до закону, чинного на час вчинення окремої процесуальної дії, розгляду і вирішення справи, тому станом на час прийняття рішення у справі постанова суду, якою закрито провадження у справі про адміністративне правопорушення, не є обов`язковою для господарського суду в питанні, чи мало місце відповідне правопорушення.

Суд переконаний, що під час розгляду справи були відсутніми висновки експерта, які за даних обставин є обов`язковими для підтвердження або спростування використання сукупності суттєвих ознак промислових зразків позивача у виробах відповідача.

В постанові Західного апеляційного господарського суду від 16.08.2019р. зазначено, що місцевий суд до призначення повторної судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності повинен був здійснити перевірку (огляд) взірців товару (кондитерських виробів), які були відібрані Івано-Франківською митницею ДФС саме з числа товару, щодо якого прийнято рішення про призупинення митного оформлення, та чітко визначити об`єкти експертного дослідження у даній справі, виходячи із предмету та підстав заявленого позову; здійснити перевірку (огляд) матеріалів, які підлягають направленню на експертизу, з точки зору їх повноти та придатності для проведення експертизи.

Як роз`яснено пунктом 5 постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 р. №4 «Про деякі питання практики призначення судової експертизи», питання про призначення судової експертизи повинно вирішуватися лише після ґрунтовного вивчення обставин справи і доводів сторін щодо необхідності такого призначення. У вирішенні відповідного питання (до призначення судової експертизи) слід, зокрема, визначити об`єкти, що підлягають експертному дослідженню; визначити обсяг необхідних та достатніх для експертного дослідження матеріалів; здійснити перевірку (огляд) матеріалів, які підлягають направленню на експертизу, з точки зору їх повноти та придатності для проведення експертизи, в тому числі з урахуванням належного відображення ознак об`єктів і зразків, а за невідповідності матеріалів цим критеріям - вжити заходів до усунення недоліків матеріалів шляхом витребування додаткових документів і матеріалів у сторін та інших осіб; у разі потреби забезпечити відібрання зразків, у тому числі за необхідності - з участю спеціаліста.

Відповідно до п.1.7. постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 р. №5 «Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов`язаних із захистом права інтелектуальної власності», з метою виключення неоднозначності вихідних даних для проведення експертизи господарському суду до винесення ухвали про призначення судової експертизи слід оглянути об`єкт експертного дослідження і перевірити матеріали справи та в разі виявлення розбіжностей в них ознак об`єкта (наприклад, різні за кольором зображення одних і тих самих об`єктів) та/або розбіжностей у викладенні відомостей, які стосуються одних і тих самих фактичних даних (наприклад, щодо дати пріоритету, зображень структурних формул речовин тощо), вжити заходів до усунення цих розбіжностей.

За положеннями ч.ч.1, 3 ст.102 Господарського процесуального кодексу України, матеріали, необхідні для проведення експертизи, експерту надає суд, якщо експертиза призначена судом, або учасник справи, якщо експертиза проводиться за його замовленням. При призначенні експертизи суд з урахуванням думки учасників справи визначає, які саме матеріали необхідні для проведення експертизи. Суд може також заслухати призначених судом експертів з цього питання. Копії матеріалів, що надаються експерту, можуть залишатися у матеріалах справи. При визначенні матеріалів, що надаються експерту чи експертній установі, суд у необхідних випадках вирішує питання про витребування відповідних матеріалів за правилами, передбаченими цим Кодексом для витребування доказів.

Згідно зі ст.81 ГПК України, учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази. Будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

Виходячи із предмету та підстав заявленого позову, суд вважав, що при вирішенні питання про призначення повторної судової експертизи слід здійснити перевірку (огляд) взірців товару саме з числа товару, поданого до митного оформлення за митною декларацією МДЕК10АА від 06.07.2018р. №UА206070/2018/007655, та в подальшому направити такі зразки на експертизу, у зв`язку з чим з метою уникнення сумнівів в достовірності матеріалів витребовував їх безпосередньо в третьої особи ухвалами від 30.10.2019 р., 27.11.2019 р., 24.02.2020 р., а після того, як третя особа повідомила суду про здійснене 12.12.2018 р. повернення товару відповідачеві, - витребовував зразки товару у відповідача ухвалою від 11.03.2020 р.

Відповідач не виконав вимог суду, не подав витребуваних зразків, необхідних для призначення та проведення судової експертизи, не повідомив суд про неможливість їх подати та не заявив, що такі докази не існують, знищені або відчужені.

Крім того відповідач, належно отримуючи засобами поштового зв`язку ухвали суду від 30.10.2019 р., 27.11.2019 р., 24.02.2020 р. про витребування цих зразків у третьої особи та знаючи при цьому, що третя особа передала йому весь товар ще 12.12.2018 р., не довів цю обставину до відома суду.

При цьому відповідач з постанови апеляційної інстанції, прийнятої за його скаргою, достеменно знав, що наявний у справі висновок судової експертизи є недопустимим доказом, і у справі слід призначити судову експертизу взірців товару з числа товару, поданого до митного оформлення за митною декларацією МД ЕК10 АА від 06.07.2018р. №UА206070/2018/007655, проте не повідомив про відсутність товару в Держмитслужби і апеляційному суду, а з моменту прийняття згаданої постанови фактично повністю відсторонився від участі у справі, не відвідував судові засідання, не ознайомлювався з матеріалами справи, не подавав жодних пояснень чи доказів окрім доказів, поданих після закінчення підготовчого провадження, які не прийнято судом до розгляду.

Наслідком цього стало те, що суд не зміг отримати та оглянути взірці виробів, задоволити клопотання позивача та призначити судову експертизу щодо їх дослідження, а відтак і отримати винятково необхідний в даній справі висновок експерта.

Стаття 13 ГПК України закріплює принцип змагальності сторін - судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін. Учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов`язків, передбачених цим Кодексом. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом. Кожна сторона несе ризик настання наслідків, пов`язаних з вчиненням чи невчиненням нею процесуальних дій.

За умовами ч.2 ст.42 ГПК України, учасники справи зобов`язані: виявляти повагу до суду та до інших учасників судового процесу; сприяти своєчасному, всебічному, повному та об`єктивному встановленню всіх обставин справи; з`являтися в судове засідання за викликом суду, якщо їх явка визнана судом обов`язковою; подавати усі наявні у них докази в порядку та строки, встановлені законом або судом, не приховувати докази; надавати суду повні і достовірні пояснення з питань, які ставляться судом, а також учасниками справи в судовому засіданні; виконувати процесуальні дії у встановлені законом або судом строки; виконувати інші процесуальні обов`язки, визначені законом або судом.

Учасники судового процесу та їх представники повинні добросовісно користуватися процесуальними правами; зловживання процесуальними правами не допускається (ч.1 ст.43 ГПК України).

Частиною 4 статті 102 ГПК України передбачено, що у разі ухилення учасника справи від подання суду на його вимогу необхідних для проведення експертизи матеріалів, документів або від іншої участі в експертизі, що перешкоджає її проведенню, суд залежно від того, яка особа ухиляється, а також яке ця експертиза має значення, може визнати встановленою обставину, для з`ясування якої експертиза була призначена, або відмовити у її визнанні.

Згідно з ч.10 ст.81 ГПК України, у разі неподання учасником справи витребуваних судом доказів без поважних причин або без повідомлення причин суд, залежно від того, яка особа ухиляється від їх подання та яке ці докази мають значення, може визнати обставину, для з`ясування якої витребовувався доказ, або відмовити у її визнанні, або розглянути справу за наявними в ній доказами, а у разі неподання таких доказів позивачем - також залишити позовну заяву без розгляду.

З огляду на викладене, врахувавши правила розподілу обов`язків доказування, обставини систематичного невиконання відповідачем вимог ухвал суду без поважних причин, суд прийшов до висновку, що судова експертиза не була проведена саме з вини відповідача внаслідок його ухилення від подання на вимогу суду необхідних для проведення експертизи матеріалів. У зв`язку з цим, суд вважає за необхідне визнати встановленими обставини, з`ясуванню яких призначалась судова експертиза у справі, а саме такі обставини, що у кондитерському виробі з цукру без вмісту какао - грильяж «БОМ-БІК Ведмедик» виробництва ТОВ «Леосіті Інвест» використано всю сукупність суттєвих ознак промислового зразка «ІНФОРМАЦІЯ_2», що захищений патентом України НОМЕР_3 від 10.03.2016 р.; у кондитерському виробі з цукру без вмісту какао - грильяж «БОМ-БІК Кільце», виробництва ТОВ «Леосіті Інвест», використано всю сукупність суттєвих ознак промислового зразка «ІНФОРМАЦІЯ_1», що захищений патентом України НОМЕР_4 від 10.03.2016 р.

Правова позиція щодо можливості застосування положень ч.4 ст.102 ГПК України у випадку ненадання необхідних матеріалів до призначення судової експертизи наведена в постанові Верховного Суду від 29.10.2019 р. у справі №904/3713/18.

Внаслідок визнання встановленими цих обставин, в суду існує можливість достеменно стверджувати, що кондитерські вироби відповідача були виготовлені із застосуванням запатентованих промислових зразків позивача, тобто відбулось їх використання відповідачем.

В матеріалах справи відсутні докази і відповідач не доводив того, що запатентовані промислові зразки використовувались ним з дозволу позивача, на праві попереднього користування чи за наявності інших обставин, які дозволяють правомірне використання та не спричиняють порушення прав, що надаються патентом.

У зв`язку з цим, суд вважає, що відповідач при виготовленні та введенні в цивільний оборот виробів порушив права інтелектуальної власності позивача на промислові зразки, його права власника патенту, зокрема виключне право дозволяти використання промислових зразків.

Стаття 431 ЦК України визначає, що порушення права інтелектуальної власності, в тому числі невизнання цього права чи посягання на нього, тягне за собою відповідальність, встановлену цим Кодексом, іншим законом чи договором.

Згідно з ч.2 ст.16 ЦК України, способами захисту цивільних прав та інтересів можуть бути, в тому числі, припинення дії, яка порушує право; відновлення становища, яке існувало до порушення.

Відповідно до ст.432 ЦК України, суд у випадках та в порядку, встановлених законом, може постановити рішення, зокрема, про: зупинення пропуску через митний кордон України товарів, імпорт чи експорт яких здійснюється з порушенням права інтелектуальної власності; вилучення з цивільного обороту товарів, виготовлених або введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності та знищення таких товарів; вилучення з цивільного обороту матеріалів та знарядь, які використовувалися переважно для виготовлення товарів з порушенням права інтелектуальної власності або вилучення та знищення таких матеріалів та знарядь.

За умовами ст.27 Закону, захист прав на промисловий зразок здійснюється у судовому та іншому встановленому законом порядку. Юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у зв`язку з застосуванням цього Закону. Суди відповідно до їх компетенції розв`язують, зокрема, спори про: авторство на промисловий зразок; встановлення факту використання промислового зразка; встановлення власника патенту; порушення прав власника патенту; право попереднього користування; компенсації.

Вибір способу судового захисту прав інтелектуальної власності, включаючи такі, як вилучення та знищення товарів і матеріалів, введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності, та знарядь, що використовувалися для виготовлення таких товарів, здійснюється особою, якій належить право інтелектуальної власності. Водночас перевірка відповідності цього способу допущеному порушенню і меті здійснення судового розгляду є обов`язком суду, який має приймати рішення зі справи в межах заявлених позовних вимог та з урахуванням фактичних обставин конкретної справи, беручи до уваги як можливість у той чи інший спосіб захистити порушене право, так і необхідність подальшого виконання прийнятого судом рішення.

Варто зазначити, що, за загальним правилом, відсутність вини порушника не звільняє його від обов`язку припинити порушення права інтелектуальної власності, а так само не виключає застосування щодо нього заходів, спрямованих на захист таких прав.

Статтею 4 Митного кодексу України визначено, що контрафактні товари - це товари, що містять об`єкти права інтелектуальної власності, ввезення яких на митну територію України або вивезення з цієї території є порушенням прав інтелектуальної власності, що охороняються відповідно до закону.

У разі якщо орган доходів і зборів на підставі даних митного реєстру об`єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону, виявляє ознаки порушення прав інтелектуальної власності щодо товарів, пред`явлених до митного контролю та митного оформлення, їх митне оформлення призупиняється, а товари підлягають розміщенню на складі цього органу. У разі якщо протягом строків, зазначених у частині другій цієї статті, порушення прав інтелектуальної власності під час переміщення через митний кордон України товарів, щодо яких прийнято рішення про призупинення митного оформлення, буде підтверджене висновком експертизи, проведеної відповідним уповноваженим органом, то в установленому цим Кодексом порядку орган доходів і зборів порушує справу про порушення митних правил, а товари - безпосередні предмети правопорушення вилучаються (ч.ч.1, 14 ст.399 Митного кодексу України).

З огляду на наведене, суд вважає, що позовна вимога про визнання контрафактними товарів - грильяжу «БОМ-БІК Ведмедик» в кількості 50 ящиків та грильяжу «БОМ-БІК Кільце» в кількості 50 ящиків, поданих до митного оформлення за митною декларацією МД ЕК10 АА від 06.07.2018 р. №UA206070/2018/007655, підлягає задоволенню, адже дані товари містять в собі промислові зразки позивача і їх виготовлення та експорт порушують право інтелектуальної власності позивача, тобто такі товари підпадали під визначення контрафактних товарів, яке надавалось Митним кодексом України станом на час вчинення товариством правопорушення. Подальша ж передача товарів відповідачеві не може змінити факту порушення відповідачем прав власника патентів та встановленої контрафактності товарів.

Позовна вимога про вилучення з цивільного обороту цих товарів, а також позовна вимога про знищення цих товарів відповідають способам захисту, встановленим ч.2 ст.432 ЦК України, та, як було зазначено вище, можливість їхнього задоволення не залежить від того, де і на чиєму зберіганні перебував чи перебуває товар, якщо можливо (як в даному випадку) встановити найменування такого роду товарів, притаманні йому ознаки тощо.

Разом з тим позовна вимога про покладення витрат на зберігання та знищення товарів на відповідача не повинна бути задоволена, так як вищезгадані позовні вимоги звернені до відповідача і саме його суд зобов`язує знищити товари, а зі змісту попередніх позовних вимог очевидним є те, що він повинен вчинити ці дії за власний кошт.

З врахуванням того, що позивач має виключне право перешкоджати неправомірному використанню об`єкта права інтелектуальної власності, в тому числі забороняти таке використання, позовна вимога щодо заборони відповідачеві здійснювати виробництво та реалізацію товарів «Грильяж «Бом-Бік Ведмедик» та «Грильяж «Бом-Бік Кільце», які виготовлені з порушенням прав власника патентів на промислові зразки НОМЕР_3, НОМЕР_4, відповідає встановленим способам захисту та підлягає задоволенню.

При цьому правомірним є те, що такій забороні підлягають не тільки товари з числа поданих до митного оформлення за митною декларацією МД ЕК10 АА від 06.07.2018 р. №UA206070/2018/007655, а й всі товари «Грильяж «Бом-Бік Ведмедик» та «Грильяж «Бом-Бік Кільце», оскільки відповідачеві забороняється здійснювати виробництво та реалізацію лише всіх одиниць цих товарів, які містять порушення прав власника патентів на промислові зразки НОМЕР_3, НОМЕР_4, та не забороняється виробляти і реалізовувати товари «Грильяж «Бом-Бік Ведмедик» та «Грильяж «Бом-Бік Кільце» у випадку, якщо він змінить суттєві ознаки товарів таким чином, що вони більше не будуть відповідати всім суттєвим ознакам промислових зразків позивача.

Відповідно до ст.15 ЦК України кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання. Тобто підставами для захисту цивільного права є його порушення, невизнання або оспорювання.

Згідно зі ст.16 ЦК України, кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

Частиною другою статті 4 Господарського процесуального кодексу України визначено, що юридичні особи та фізичні особи-підприємці, фізичні особи, які не є підприємцями, державні органи, органи місцевого самоврядування мають право на звернення до господарського суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав та законних інтересів у справах, віднесених законом до юрисдикції господарського суду, а також для вжиття передбачених законом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням.

Статтею 13 ГПК України передбачено, що судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін.

Як встановлено ч.1 ст.73 ГПК України, доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Відповідно до ч.1 ст.74 ГПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Згідно ч.1 ст.86 ГПК України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.

Частиною 2 статті 86 ГПК України передбачено, що жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також вірогідність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності.

Враховуючи все наведене, суд дійшов висновку, що права позивача були порушені, а позовні вимоги підлягають задоволенню частково.

Як передбачено п.2 ч.5 ст.238 ГПК України, в резолютивній частині рішення зазначається про розподіл судових витрат. Оскільки згідно з п.2 ч.1 ст.129 ГПК України, судовий збір у спорах, що виникають при виконанні договорів та з інших підстав, покладається на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог, судовий збір підлягає стягненню з відповідача пропорційно до задоволених вимог.

Керуючись ст.ст.4, 13, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 86, 129, 233, 236, 237, 238, 241, 326 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

1. Позов задоволити частково.

2. Визнати товари «Грильяж «Бом-Бік Ведмедик» в кількості 50 ящиків та «Грильяж «Бом-Бік Кільце» в кількості 50 ящиків, подані до митного оформлення за митною декларацією МД ЕК10 АА від 06.07.2018 р. №UА206070/2018/007655, контрафактними, тобто виготовленими з порушенням прав власника патентів на промислові зразки НОМЕР_3, НОМЕР_4.

3. Заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю «Леосіті Інвест», Львівська область, Пустомитівський район, с.Чишки, вул.Л.Українки, 53 (ідентифікаційний код 39275260) здійснювати виробництво та реалізацію товарів «Грильяж «Бом-Бік Ведмедик» та «Грильяж «Бом-Бік Кільце», які виготовлені з порушенням прав власника патентів на промислові зразки НОМЕР_3, НОМЕР_4.

4. Вилучити з цивільного обороту товари «Грильяж «Бом-Бік Ведмедик» в кількості 50 ящиків та «Грильяж «Бом-Бік Кільце» в кількості 50 ящиків, подані до митного оформлення за митною декларацією МД ЕК10 АА від 06.07.2018 р. №UА206070/2018/007655.

5. Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю «Леосіті Інвест», Львівська область, Пустомитівський район, с.Чишки, вул.Л.Українки, 53 (ідентифікаційний код 39275260) знищити товари «Грильяж «Бом-Бік Ведмедик» в кількості 50 ящиків та «Грильяж «Бом-Бік Кільце» в кількості 50 ящиків, подані до митного оформлення за митною декларацією МД ЕК10 АА від 06.07.2018 р. №UА206070/2018/007655.

6. В задоволенні решти позову відмовити.

7. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Леосіті Інвест», Львівська область, Пустомитівський район, с.Чишки, вул.Л.Українки, 53 (ідентифікаційний код 39275260) на користь ЕйПі-АГДА Груп, с.р.о. (AP-AGDA Group, s.r.o.), Чеська Республіка, Прага 3 130 00, Жижков, Хлумова 206/21 (Ceska republika, Praha 3 130 00, Zizkov, Chlumova 206/21) 7048 грн судового збору.

Рішення суду набирає законної сили в порядку, передбаченому ст.241 ГПК України та може бути оскаржене до Західного апеляційного господарського суду протягом 20 днів з дня складення повного судового рішення.

В судовому засіданні 03.11.2020 р. підписано вступну та резолютивну частини рішення. Повне рішення складено 16.11.2020 р. (з врахуванням перебування членів колегії суддів на навчанні у Школі суддів України у період з 09.11.2020 р. по 13.11.2020 р. включно)

Головуючий суддя З.П. Гоменюк

Суддя Б.І. Яворський

Суддя Т.Я. Рим