РІШЕННЯ

Іменем України

06 листопада 2020 року м. Чернігів справа № 927/94/19

Господарський суд Чернігівської області у складі судді А.С. Сидоренка, за участю секретаря судового засідання Степаненко К.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні за правилами загального позовного провадження матеріали позовної заяви
за позовом DTEK HOLDINGS LIMITED (ДТЕК ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД) Фемістоклі Дерві, 3, Джулія Хаус, Р.С. 1066, Нікосія, Кіпр (CY) 01032, м. Київ, вул. Льва Толстого, 57 (адреса для листування) 01032, м. Київ, вул. Льва Толстого, 57, БЦ « 101 Tower» (к. 1932) (адреса представника) (ІНФОРМАЦІЯ_6)
Третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача: Державна митна служба України 04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, 11 - г ()
до відповідачів: 1. BLACKBERRY LIMITED (Блекберрі Лімітед) 2200 University Ave East Waterloo, Ontario, Canada, N2K 0A7 04071, м. Київ, вул. Межигірська, 61 (Адвокатське об`єднання «Айпістайл») (адреса для листування) ()
2. Фізична особа - підприємець Антоненко Олександр Володимирович АДРЕСА_1 (адреса для листування) (ІНФОРМАЦІЯ_1 )
про припинення порушення прав інтелектуальної власності

у присутності представників учасників справи:

від позивача: Дворніков А.О. - адвокат, дов. від 20.07.2020р.

від відповідача-1: Падох О.І. - адвокат (ордер серії АІ № 1048376 від 06.08.2020р.)

відповідача - 2: Шаповал Д.В. - адвокат (ордер серії АІ № 1002257 від 01.07.2019р.)

від третьої особи: не з`явився

В судовому засіданні 06.11.2020р., на підставі ст. 240 Господарського процесуального кодексу України, було оголошено вступну та резолютивну частину рішення.

ВСТАНОВИВ:

01 лютого 2019 року до Господарського суду Чернігівської області надійшла позовна заява DTEK HOLDINGS LIMITED (ДТЕК ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД) до BLACKBERRY LIMITED (Блекберрі Лімітед) та Фізичної особи - підприємця Антоненка Олександра Володимировича про припинення порушення прав інтелектуальної власності, згідно якої позивач просить:

зобов`язати BLACKBERRY LIMITED (Блекберрі Лімітед) припинити порушення прав інтелектуальної власності позивача на торговельну марку «D.TEK» шляхом припинення використання всіма доступними способами (експорт, імпорт, зберігання, пропонування для продажу, продаж, реалізація, рекламування) товарів з нанесенням на них (упаковку, в якій розміщується такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет) позначення «DTEK» на території України;

зобов`язати Фізичну особу - підприємця Антоненка Олександра Володимировича припинити порушення прав інтелектуальної власності позивача на торговельну марку «D.TEK» шляхом припинення використання всіма доступними способами (експорт, імпорт, зберігання, пропонування для продажу, продаж, реалізація, рекламування) товарів з нанесенням на них (упаковку, в якій розміщується такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет) позначення «DTEK» на території України;

зобов`язати Фізичну особу - підприємця Антоненка Олександра Володимировича вилучити з цивільного обороту та знищити весь наявний у нього, у т.ч., але не виключно, на складі, на вітринах магазинів, товар - мобільні телефони, чохли, аксесуари, на яких міститься позначення «DTEK».

В обґрунтування заявлених позовних вимог позивач посилається на те, що він являється власником знаку для товарів і послуг «D.TEK», зареєстрованого для товарів 1 - 45 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (надалі - МКТП), у т.ч. для 9 класу (телефонні апарати), згідно Свідоцтва № 166794, зареєстрованого в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг 11.02.2013р. Заявка на реєстрацію цього знаку була подана в Україні 01.10.2012р.

На території України здійснюється продаж мобільних телефонів Blackberry DTEK50 та Blackberry DTEK60 виробництва BLACKBERRY LIMITED.

На замовлення позивача було проведено експертне дослідження об`єктів інтелектуальної власності яким встановлено, що позначення DTEK, яке використовується у назві смартфона Blackberry DTEK50, є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 166794.

Також представником позивача було здійснено контрольну закупку мобільного телефону Blackberry DTEK60 та аксесуарів. На упаковку вказаного товару дійсно нанесено позначення «DTEK» і воно використовується для тих самих товарів 9 класу МКТП для яких зареєстровано знак для товарів та послуг «D.TEK», а саме: телефонних апаратів. Продавцем даного товару є відповідач - 2.

За таких обставин, на думку позивача, відповідачі без згоди позивача використовують позначення «DTEK», що схоже із торговельною маркою «D.TEK», стосовно наведених у свідоцтві товарів, а саме товарів 9 класу МКТП «телефонні апарати», та внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати.

Ухвалою Господарського суду Чернігівської області від 25.02.2019р.:

прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі;

постановлено здійснювати розгляд позовної заяви за правилами загального позовного провадження;

залучено Державну фіскальну службу України до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача;

призначено розгляд позовної заяви в підготовчому засіданні на 25.07.2019р.;

встановлено процесуальний строк для подання відповідачами відзиву на позовну заяву - протягом тридцяти днів з дня вручення даної ухвали;

встановлено процесуальний строк для подання третьою особою пояснень щодо позову - протягом тридцяти днів з дня вручення даної ухвали;

викликано для участі в підготовчому засіданні представників сторін та третьої особи;

провадження у справі зупинено до 25.07.2019р.

29 березня 2019 року, у встановлений судом процесуальний строк (зданий для відправки до відділення поштового зв`язку 26.03.2019р.) до Господарського суду Чернігівської області відповідачем - 2 поданий відзив від 26.03.2019р. на позов, зі змісту якого вбачається, що позовні вимоги останнім не визнаються з підстав їх протиправності та необґрунтованості.

В обґрунтування своїх заперечень відповідач - 2 зазначає, що він дійсно використовував в процесі реалізації телефонів Blackberry позначення «DTEK». Однак, і позивач, і відповідач - 1 обидва мають права інтелектуальної власності на оспорюване позначення, а тому відповідно до ч. 3 ст. 494 Цивільного кодексу України, набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію, не вимагає засвідчення свідоцтвом.

Відповідач - 1 є виробником товару та саме він здійснює перший продаж такого товару. Відповідно перепродаж телефонів Blackberry, які вже введені у цивільний обіг безпосередньо виробником, здійснюється відповідачем - 2 без порушення будь - яких прав на знак. Проте, у позовній заяві нормативне обґрунтування позовних вимог до відповідача - 2 здійснюється без врахування факту того, що він не є особою, яка ввела у цивільний оборот продукцію з оспорюваним позначенням. Таким чином, відповідач - 2 вільно використовував позначення «DTEK», адже діє принцип «вичерпання прав», у результаті чого відповідач - 2 не порушує прав інтелектуальної власності ані позивача, ані відповідача - 1.

Крім того, відповідач - 2 вказує, що використання ним знаку «DTEK» не порушує прав позивача, оскільки тотожність або схожість даного знаку до торгівельної марки «D.TEK» не була доведена та факт порушення прав позивача саме відповідачем - 1 не було підтверджено. Висновок судового експерта, наданий позивачем для підтвердження схожості оспорюваних позначень, не є належним і допустимим доказом, адже не були дотримані вимоги закону до такого висновку. Цей документ також не може бути використаний як висновок спеціаліста через відсутність такого засобу доказування у господарському процесі.

На думку відповідача - 2, обраний позивачем спосіб захисту проти порушення прав інтелектуальної власності є безпідставним, адже, по-перше, відповідач - 2 здійснював перепродаж оспорюваного товару, вільно користуючись торговельною маркою в силу дії принципу вичерпання прав; по-друге, позивачем не надано доказів зберігання відповідачем - 2 оспорюваного товару (перебування товару з оспорюваним позначенням на складі, вітринах магазинів чи у іншому місці) та що власником такого товару є відповідач - 2.

Ухвалою Господарського суду Чернігівської області від 06.05.2019р., яка набрала законної сили, повернуто зустрічну позовну заяву фізичної особи - підприємця Антоненка Олександра Володимировича до DTEK HOLDINGS LIMITED про дострокове припинення дії свідоцтва № 166794 на знак для товарів і послуг на території України частково, а саме - стосовно товарів та послуг, що належать до 9 класу Міжнародної класифікації товарів та послуг для реєстрації знаків (МКТП).

15 травня 2019 року, з порушенням встановленого процесуального строку, Державною фіскальною службою України до Господарського суду Чернігівської області подані пояснення щодо позову, які згідно ст. 118, 168, 179 Господарського процесуального кодексу України, залишені судом без розгляду.

22 липня 2019 року, у встановлений судом процесуальний строк, до Господарського суду Чернігівської області відповідачем - 1 поданий відзив від 18.07.2019р. № 7454 на позов, зі змісту якого вбачається, що останній вважає позовні вимоги необґрунтованими, неповними, недостовірними та такими, що не підтверджені достатніми і належними доказами, отже такими, що не підлягають задоволенню.

Свої заперечення відповідач - 1 мотивує тим, що він не набував правову охорону позначенню «DTEK» на території України з тих підстав, що BLACKBERRY LIMITED не мало/не має наміру та ніколи не здійснювало реалізацію продукції із використанням позначення «DTEK» на території України. Відповідач - займався виробництвом та реалізацією смартфонів (телефонних апаратів) моделей Blackberry DTEK50 та Blackberry DTEK60 в основному на ринку країн Європейського Союзу, в США та Канаді, де відповідним чином набув правову охорону комбінованому позначенню «DTEK». Таким чином, будь - яка реалізація третіми особами телефонних апаратів Blackberry DTEK50 та Blackberry DTEK60 та аксесуарів до них на території України не є діями, вчиненими відповідачем - 1.

Аргументи позивача про те, що а) відповідач - 1 здійснює продаж мобільних телефонів Blackberry DTEK50 та Blackberry DTEK60 на території України, б) ці товари є товарами виробництва відповідача - 1, в) на упаковках придбаного товару нанесено позначення «DTEK», не підтверджені жодними належними і допустимими доказами та є такими, що ґрунтуються лише на безпідставних доводах самого позивача. Наданий позивачем висновок експерта не відповідає вимогам законодавства, складений з порушенням вимог процесуального та матеріального законодавства щодо проведення судових експертиз та містить суттєві неточності, неузгодженості та ґрунтується на відомостях і інформації, не наданих до суду в якості належних і допустимих доказів. Як наслідок, даний висновок не може мати процесуального статусу висновку експерта.

Одночасно відповідач - 1 не погодився із запереченнями відповідача - 2 проти позову в частині того, що виробником проданого відповідачем - 2 позивачеві товару є саме відповідач - 1, оскільки ФОП Антоненко О.В. не надав до суду належних, допустимих, достовірних доказів придбання товарів, виробником яких є відповідач - 1, у тому числі, але не виключно рахунків, платіжних доручень, митних декларацій, документів, що підтверджують сплату митних платежів (ввізного мита) за ввезення (імпорт) продукції, сертифікатів про походження товару, копії упаковок, гарантійних талонів товару, тощо.

Стосовно доводів відповідача - 2 щодо принципу вичерпання прав відповідач - 1 зазначив, що вичерпання прав, тобто втрата відповідачем - 1 права забороняти іншим особам використовувати торговельні марки відповідача - 1 на товарах, які були введені в цивільний обіг відповідачем - 1, не має жодного відношення до прав позивача на торговельну марку «DТЕК», оскільки позивач не має відношення до зазначених товарів і є дійсним власником торговельної марки «D.ТЕК».

Позивач має законне право вимагати припинення використання його торговельної марки допоки свідоцтво на торговельну марку позивача є чинним (не є достроково припиненим внаслідок невикористання або визнаним недійсним).

Ухвалою Господарського суду Чернігівської області від 25.07.2019р. поновлено провадження у справі.

25 липня 2019 року господарський суд постановив протокольну ухвалу про відкладення підготовчого засідання на 29 серпня 2019 року з одночасним встановленням процесуальних строків для подання:

позивачем відповідей на відзиви - до 10 серпня 2019 року включно;

відповідачами заперечень - протягом п`ятнадцяти днів з дати отримання відповідей на відзиви;

Державною фіскальною службою України письмових пояснень щодо відзивів - до 10 серпня 2019 року включно;

сторонами відповідей на письмові пояснення третьої особи щодо відзивів - протягом п`ятнадцяти днів з дати їх отримання.

12 серпня 2019 року, у встановлений судом процесуальний строк, позивачем до Господарського суду Чернігівської області подана відповідь від 09.08.2019р. на відзиви відповідачів, з якої вбачається, що позивач не погоджується з позиціями останніх та наполягає на задоволенні позовних вимог в повному обсязі. Зокрема, позивач вказує, що відповідач - 1 є виробником мобільних телефонів (смартфонів) та підтримує свою торговельну марку на території України, що свідчить про постачання продукції ВІаскbеггу на територію України, оскільки підтримання торговельної марки ВІаскbеггу не є можливим без здійснення господарської діяльності в України. Також, відповідач - 1 не заперечує у відзиві факт постачання на територію України своєї продукції. Відповідач - 1 не надав належних документів, а саме: угод на продаж/дистрибуцію товарів на території України, де зазначена номенклатура продукції, що постачається.

Позивач стверджує, що продаж мобільних телефонів Blackberry DTEK50 та Blackberry DTEK60 здійснюється на території України відповідачем - 2, про що свідчить інформація в мережі інтернет на сайті за посиланням http://blackberry.ua/ (сторінка інтернет - магазину) та у звичайному магазині відповідача - 2, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 27, офіс 10.

Відповідно до інформації, розміщеної в мережі Інтернет на сайті за адресою http://blackberry.ua (сторінка інтернет - магазину), відповідачем - 2 здійснюється реалізація мобільних телефонів ВІаскbеггу DТЕК60 за ціною 6 292 грн. за одиницю. Кількість одиниць, що є у наявності, відповідно до інформації з зазначеного вище сайту, складає 8 одиниць.

Місцезнаходження магазину відповідача - 2, згідно даних в мережі Інтернет на сайті за адресою http://blackberry.ua: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 27, офіс 10. Аналогічна адреса зазначена у видатковій накладній № 218 від 25.01.2019 року, що підтверджує здійсненні контрольної закупки представником Позивача мобільного телефону ВІаскbеггу DТЕК60.

Виходячи з наведеної вище інформації вбачається, що у відповідача - 2 є у наявності 8 одиниць мобільного телефону ВІаскbеггу DТЕК60, придбати які можливо шляхом замовлення на сайті за адресою http://blackberry.ua, з організацією доставки, або у магазині відповідача - 2, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 27, офіс 10.

09 вересня 2019 року, у встановлений судом процесуальний строк, до Господарського суду Чернігівської області відповідачем - 2 подані заперечення від 05.09.2019р., зі змісту яких вбачається, що він не погоджується з думкою позивача, викладеною останнім у відповіді на відзив. При цьому, відповідач - 2 зазначає, що:

позивачем не наведено доказів того, що на мобільні телефони, які нібито продає підприємець, дійсно нанесено позначення «DTEK»;

він не має жодного стосунку до магазину як в мережі Інтернет (https://blackberry.ua), так і стаціонарного, адресу якого вказано на сайті Інтернет-магазину;

надані позивачем скріншоти не можуть бути належними доказами, оскільки не відповідають вимогам процесуального законодавства щодо їх достовірності та допустимості;

позивач обрав неналежний спосіб захисту порушених прав, оскільки його вимоги не є такими, що спрямовані на захист прав, що можуть бути порушені у майбутньому, що не передбачено чинним законодавством;

вимоги позивача передбачають неправомірну заборону користування будь - якими товарами з позначенням «DTEK» фізичній особі ОСОБА_1

19 вересня 2019 року, у встановлений судом процесуальний строк, до суду відповідачем - 1 подані заперечення від 16.09.2019р. № 8778, зі змісту яких вбачається, що доводи позивача відповідач - 1 вважає необґрунтованими, неточними та недостовірними, оскільки вони ґрунтуються не помилковому тлумаченні позивачем вимог процесуального законодавства щодо правил доказування.

В запереченнях відповідач - 1 вказує, що ні у позові, ні у відповіді на відзив позивачем не зазначено, в якій саме формі відповідач - 1 порушує права позивача на знак (у позові відсутні посилання на конкретні дії відповідача - 1, які згідно положень Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» вважалися б порушенням прав позивача на знак), а також не зазначено ніяких доказів таких порушень. Єдиний факт, на який позивач посилається, як на підтвердження своїх вимог до відповідача - 1, це наявність у цивільному обігу на території України продукції, яка, згідно припущень позивача, виготовлена відповідачем ~ 1 та розповсюджується відповідачем - 2.

З урахуванням положень ГПК України, саме позивач зобов`язаний підтвердити факт порушення його прав на знак з боку відповідача - 1; в свою чергу відповідач - 1 не має обов`язку доводити відсутність фактів, на які посилається Позивач.

Ухвалою Господарського суду Чернігівської області від 15.10.2019р. призначено по справі судову експертизу у сфері інтелектуальної власності щодо дослідження, пов`язаного з торговельними марками (знаками для товарів і послуг), проведення якої доручено Науково - дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України; на час проведення судової експертизи провадження у справі зупинено.

24 липня 2020 року до Господарського суду Чернігівської області надійшов Висновок експерта № 258/19 за результатами проведення експертизи у сфері інтелектуальної власності по даній справі.

Ухвалою Господарського суду Чернігівської області від 03.08.2020р. поновлено провадження у справі з призначенням підготовчого засідання на 07.08.2020р.

В підготовчому засіданні 07 серпня 2020 року суд постановив протокольну ухвалу про відмову в задоволенні клопотання від 06.04.2020р. відповідача - 2 про зупинення провадження у справі № 927/94/19 до набрання законної сили судовим рішенням у справі № 910/426/20 за позовом фізичної особи - підприємця Антоненка Олександра Володимировича до DTEK HOLDINGS LIMITED (ДТЕК ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД) про дострокове припинення дії Свідоцтва України № 166794 на знак для товарів і послуг на території України, а саме стосовно товарів та послуг 9 класу Міжнародної класифікації товарів та послуг для реєстрації знаків.

Обґрунтування відхилення даного клопотання відповідача - 2 наведено в ухвалі від 03.09.2020р. по даній справі.

Ухвалою Господарського суду Чернігівської області від 03.09.2020р.: здійснено заміну Державної фіскальної служби України її процесуальним правонаступником - Державною митною службою України; закрито підготовче провадження та призначено справу до судового розгляду по суті в судовому засіданні на 15.09.2020р.

В судовому засіданні 15.09.2020р. оголошено перерву до 01.10.2020р.

01 жовтня 2020 року до Господарського суду Чернігівської області надійшли пояснення Державної митної служби України від 24.09.2020р. № 08-10/10-04/8.19/12255 щодо заявленого позову, які згідно ст. 52, 118, 168, 179 Господарського процесуального кодексу України, залишені судом без розгляду у зв`язку з поданням їх після закінчення встановленого судом процесуального строку.

В судовому засіданні 01.10.2020р. оголошено перерву до 15.10.2020р.

У зв`язку з перебуванням судді А.С.Сидоренка у відпустці, призначене на 15.10.2020р. судове засідання не відбулось, про що учасники справи належним чином були повідомлені засобами телефонного зв`язку.

Ухвалою Господарського суду Чернігівської області від 22.10.2020р. було призначено судове засідання на 06.11.2020р. про що учасники справи були належним чином повідомлені.

Державна митна служба України не скористалася своїм процесуальним правом на участь в судовому засіданні.

Розглянувши подані документи і матеріали, вислухавши пояснення повноважних представників учасників справи, з`ясувавши фактичні обставини справи, дослідивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, господарський суд ВСТАНОВИВ:

Обставинами, які є предметом доказування у даній справі, є наявність або відсутність порушення відповідачами прав інтелектуальної власності позивача на торговельну марку «D.TEK», в т.ч. встановлення чи є позначення «DTEK», що використовує BLACKBERRY LIMITED (Блекберрі Лімітед) у назві мобільного телефону Blackberry DTEK 60, а фізична особа - підприємець Антоненко О.В. при продажі мобільного телефону Blackberry DTEK 60, схожим настільки, що його можна сплутати із зареєстрованим знаком для товарів і послуг «D.TEK» за свідоцтвом України № 166794 та належить DTEK HOLDINGS LIMITED (ДТЕК ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД). Чи може використання позначення «DTEK» у назві мобільного телефону Blackberry DTEK 60 ввести споживачів в оману щодо особи, яка виробляє зазначений товар, тобто призвести до змішування цих позначень, відповідного товару, що реалізується на території України з використанням позначень «DTEK» та «D.TEK» і суб`єктів господарювання - виробників товарів DTEK HOLDINGS LIMITED (ДТЕК ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД) та BLACKBERRY LIMITED (Блекберрі Лімітед).

На підтвердження заявлених позовних вимог позивачем надано:

свідоцтво України № 166794 на знак для товарів і послуг, зареєстрованого 11.02.2013р.;

лист ДП «Укрпатент» від 12.12.2018р. № 319 про надання виписки з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відносно свідоцтва № 166794;

виписку з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відносно свідоцтва № 166794 станом на 07.12.2018р.;

скріншоти сторінки інтернет - магазину BlackBerry.ua;

Висновок № 528 експертного дослідження об`єктів інтелектуальної власності від 18.08.2016р.;

видаткові накладні від 09.01.2019р. № 74, № 75, від 25.01.2019р. № 218, від 16.11.2017р. № 4502;

рахунки на оплату від 20.12.2018р. № 133, № 134, № 135;

платіжні доручення від 09.01.2019р. № 1, № 2, № 3;

лист DTEK HOLDINGS LIMITED від 20.12.2018р.;

заяву DTEK HOLDINGS LIMITED про сприяння захисту майнових прав на об`єкт права інтелектуальної власності;

чохол ВІаскВеггу DTEK50 Soft Shell силиконовий синій - 1 шт.;

чохол ВІаскВеггу DTEK60 умний флип чорний - 1 шт.;

смартфон ВІаскВеггу DTEK60 чорний - 1 шт.

рішення Печерського районного суду м. Києва від 12.03.2018р. по справі № 757/5252/17-ц;

скріншот сайту Судової влади України.

На підтвердження заперечень проти позову відповідачем - 2 надано:

витяг з бази даних Всесвітньої організації інтелектуальної власності (WIPO);

витяг з бази даних Департаменту патентів та торговельних марок США (United States Patent And Trademark Office);

витяг з рішення патентного відання (office action) Департаменту патентів та торговельних марок США;

скріншоти сторінки інтернет-магазину Amazon;

На підтвердження заперечень проти позову відповідачем - 1 надано:

лист - підтвердження від 03.07.2019р. BLACKBERRY LIMITED (Блекберрі Лімітед), засвідчений уповноваженим Державним нотаріусом Провінції Онтаріо, та легалізований у Департаменті закордонних справ, торгівлі та розвитку Канади, посольстві України в Канаді 08.07.2019р.;

інформацію з електронної Бази даних ДП «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент) «Зареєстровані в Україні знаки для товарів і послуг» щодо торговельної марки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (комб.) за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № 103843;

інформацію з електронної Бази даних ДП «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент) «Зареєстровані в Україні знаки для товарів і послуг» щодо торговельної марки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (комб.) за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № 103848;

інформацію з електронної Бази даних Всесвітньої організації інтелектуальної власності (WIPO) «Маdrid Моnitог» щодо надання правової охорони знаку «DТЕК» за міжнародною реєстрацією № 1310089 від 30.03.2016р.;

інформацію з бази даних торговельних марок в США з офіційного сайту Патентного відомства США (United States Patent And Trademark Office) щодо надання правової охорони знаку «DТЕК» за національною реєстрацією № 5112676 від 03.01.2017р.;

інформацію з бази даних торговельних марок в Канаді з офіційного сайту Уряду Канади щодо надання правової охорони знаку «DТЕК» за національною реєстрацією № ТМА988205 від 10.01.2018р. з нотаріально засвідченим перекладом;

відповіді на адвокатські запити: ТОВ «АЛЛО» (мережа магазинів «АЛЛО») № 873 від 10.06.2019р.; ТОВ «САВ ДИСТРИБЬЮШН» (мережа магазинів «Фокстрот. Техніка для дома») від 06.05.2019р.; ТОВ «РОЗЕТКА.УА» (інтернет магазин «РОЗЕТКА») № 11-07/19-180 від 11.07.2019р.; Міністерства економічного розвитку і торгівлі України № 6144 від 30.05.2019р.;

Регламент особливостей реєстрації приватних доменних імен другого рівня в домені .UА, розробленого спільно ТОВ «Хостмайстер», адміністраторами публічних доменів та реєстраторами від 01.04.2014р.

інформацію з веб - ресурсу WHOIS щодо доменного імені blackberry.ua;

інформацію з електронної Бази даних ДП «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент) «Зареєстровані в Україні знаки для товарів і послуг» щодо торговельної марки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (комб.) за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № 113507 на ім`я Бєлоусова Д.В.

Згідно ст. 418 Цивільного кодексу України, право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об`єкт права інтелектуальної власності, визначений цим Кодексом та іншим законом.

Право інтелектуальної власності становлять особисті немайнові права інтелектуальної власності та (або) майнові права інтелектуальної власності, зміст яких щодо певних об`єктів права інтелектуальної власності визначається цим Кодексом та іншим законом.

Право інтелектуальної власності є непорушним. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у його здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

Відповідно до ст. 420 Цивільного кодексу України, до об`єктів права інтелектуальної власності, зокрема, належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг).

За змістом ст. 492 Цивільного кодексу України, торговельною маркою може бути будь - яке позначення або будь - яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

У відповідності з ст. 494 Цивільного кодексу України, набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом.

Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом.

Набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію або визнана в установленому законом порядку добре відомою, не вимагає засвідчення свідоцтвом.

Статтею 495 Цивільного кодексу України встановлено, що майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є:

1) право на використання торговельної марки;

2) виключне право дозволяти використання торговельної марки;

3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання;

4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку належать володільцю відповідного свідоцтва, володільцю міжнародної реєстрації, особі, торговельну марку якої визнано в установленому законом порядку добре відомою, якщо інше не встановлено договором.

Згідно ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (в редакції чинній на момент виникнення спірних правовідносин, надалі - Закон), право власності на знак засвідчується свідоцтвом. Строк дії свідоцтва становить 10 років від дати подання заявки до Установи і продовжується Установою за клопотанням власника свідоцтва щоразу на 10 років, за умови сплати збору в порядку, встановленому п. 2 ст. 18 цього Закону.

Дія свідоцтва припиняється достроково за умов, викладених у статті 18 цього Закону.

Обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Право на одержання свідоцтва у порядку, встановленому цим Законом, має будь - яка особа, об`єднання осіб або їх правонаступники.

Положеннями ст. 16 Закону визначено, що права, що випливають із свідоцтва, діють від дати подання заявки.

Свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом.

Використанням знака визнається:

нанесення його на будь - який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

застосування його під час пропонування та надання будь - якої послуги, для якої знак зареєстровано;

застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом:

зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг;

зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги;

позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати;

позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак не поширюється на:

здійснення будь - якого права, що виникло до дати подання заявки або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки;

використання знака для товару, введеного під цим знаком в цивільний оборот власником свідоцтва чи за його згодою, за умови, що власник свідоцтва не має вагомих підстав забороняти таке використання у зв`язку з подальшим продажем товару, зокрема у разі зміни або погіршення стану товару після введення його в цивільний оборот;

некомерційне використання знака;

усі форми повідомлення новин і коментарів новин;

добросовісне застосування ними своїх імен чи адрес.

За правилами ст. 73, 74, 76, 77, 79, 86 Господарського процесуального кодексу України, доказами є будь - які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Ці дані встановлюються такими засобами: 1) письмовими, речовими і електронними доказами; 2) висновками експертів; 3) показаннями свідків.

Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи.

Належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування.

Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.

Обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.

Наявність обставини, на яку сторона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, вважається доведеною, якщо докази, надані на підтвердження такої обставини, є більш вірогідними, ніж докази, надані на її спростування.

Питання про вірогідність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.

Суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.

Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також вірогідність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності.

Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

З урахуванням зазначених положень Господарського процесуального кодексу України, саме Позивач зобов`язаний підтвердити факт порушення його прав на знак з боку відповідачів, в свою чергу відповідачі не мають обов`язку доводити відсутність фактів, на які посилається Позивач.

Надаючи оцінку зібраним у справі доказам, суд зазначає наступне:

матеріалами справи підтверджується, що позивач являється власником знаку для товарів і послуг «D.TEK», зареєстрованого для товарів 1 - 45 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (надалі - МКТП), у т.ч. для 9 класу (телефонні апарати), згідно Свідоцтва № 166794, зареєстрованого в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг 11.02.2013р. Заявка на реєстрацію цього знаку була подана в Україні 01.10.2012р.

Відповідач - 1 має ряд зареєстрованих торговельних марок (знаків для товарів і послуг) у різних країнах світу. В Україні відповідач - 1 набув правову охорону наступним позначенням:

торговельна марка «ВІаскВеггу» (комб.) за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № 103843 від 10.03.2009р. для товарів 9 та послуг 35, 38, 41, 42 класів МКТП;

торговельна марка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (слов.) за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № 103848 від 10.03.2009р. для товарів 9 та послуг 35, 38, 41, 42 класів МКТП.

Відповідач - 1 також є власником:

торговельної марки «DТЕК» (комб.) за міжнародною реєстрацією № 1310089 від 30.03.2016р. для товарів 9 класу МКТП. Дія міжнародної реєстрації поширюється на країни Європейського Союзу. Відповідач - 1 не набував правової охорони на території України для торговельної марки за міжнародною реєстрацією № 1310089.

аналогічної торговельної марки, зареєстрованої за національною процедурою в США за національною реєстрацією № 5112676 від 03.01.2017р. для товарів 9 класу МКТП;

аналогічної торговельної марки, зареєстрованої за національною процедурою в Канаді за національною реєстрацією № ТМА988205 від 10.01.2018р. для товарів 9 класу МКТП.

Антоненко Олександр Володимирович зареєстрований в якості суб`єкта господарювання 18.01.2007р., про що у Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань внесені відомості за № 2 010209.

В січні 2019 року DTEK HOLDINGS LIMITED придбало у ФОП Антоненка О.В.:

чохол ВІаскВеггу DTEK50 Soft Shell силиконовий синій - 1 шт.;

чохол ВІаскВеггу DTEK60 умний флип чорний - 1 шт.;

смартфон ВІаскВеггу DTEK60 чорний - 1 шт.

Дана обставина підтверджується наданими позивачем видатковими накладними від 09.01.2019р. № 74, № 75, від 25.01.2019р. № 218; рахунками на оплату від 20.12.2018р. № 133, № 134, № 135; платіжними дорученнями від 09.01.2019р. № 1, № 2, № 3.

В той же час, позивачем не було надано належних доказів того, що відповідач - 1 здійснював дії, направлені на виробництво, експорт, імпорт, зберігання, пропонування для продажу, продаж, реалізацію, рекламування на території України продукції із використанням позначень «ВІаскВеггу DTEK50», «ВІаскВеггу DTEK60».

Посилання позивача на скріншоти інтернет сторінки «blackberry.ua» судом відхиляється, оскільки з цих скріншотів та наданої відповідачем - 1 інформації з веб - ресурсу WHOIS вбачається, що:

на веб - сторінці розміщенні зображення телефонних апаратів та текст, зокрема «Смартфон «ВІаскВеггу DTEK60» чорний (black)» та «Смартфон «ВІаскВеггу DTEK50»»;

доменне ім`я «blackberry.ua» є доменним ім`ям другого рівня в зоні .ua. Отже, згідно обов`язкового для застосування реєстраторами доменних імен Регламенту особливостей реєстрації приватних доменних імен другого рівня в домені .UА, розробленого спільно ТОВ «Хостмайстер», адміністраторами публічних доменів та реєстраторами від 01.04.2014р., доменне ім`я «blackberry.ua» мало бути зареєстровано на підставі дійсної торговельної марки «blackberry.ua», що набула правову охорону на території України;

доменне ім`я « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зареєстроване (на веб-ресурсі значиться як «created») ІНФОРМАЦІЯ_4 на підставі свідоцтва (на веб-ресурсі значиться як «license») № 113507. Інформація щодо власника доменного імені (на веб-ресурсі значиться як (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») прихована;

згідно офіційної Бази даних «Зареєстровані в України знаки для товарів послуг» ДП «Інститут інтелектуальної власності України» (Укрпатент) торговельна марка за свідоцтвом № 113507 дійсно є зареєстрованою на їм`я ОСОБА_2 , адреса: АДРЕСА_2 ; дата реєстрації: 19.08.2009р.; для товарів 4 класу МКТП, а саме «мастильних матеріалів»; торговельна марка є словесною - ВLACKBERRY.

Докази надання відповідачем - 1 дозволу власнику доменного імені «blackberry.ua» та власнику веб - сайту за вказаним доменним іменем використовувати комерційне найменування та торговельні марки Відповідача - 1 відсутні.

В свою чергу, відповідачем - 1 надано лист - підтвердження від 03.07.2019р. за підписом уповноваженої особи BLACKBERRY LIMITED (Блекберрі Лімітед). Даним листом відповідач - 1, з метою надання Господарському суду Чернігівської області України інформації щодо достовірних обставин по справі № 927/94/19, засвідчує, що BLACKBERRY LIMITED (Блекберрі Лімітед) або будь - який у світі офіційний дистриб`ютор BLACKBERRY LIMITED (Блекберрі Лімітед) ніколи не продавали, експортували, імпортували в Україну або іншим чином вводили в цивільний обіг в Україні телефони моделей ВІаскВеггу DTEK50, ВІаскВеггу DTEK60 або аксесуари для телефонів моделей ВІаскВеггу DTEK50, ВІаскВеггу DTEK60. BLACKBERRY LIMITED (Блекберрі Лімітед) ніколи не продавали ОСОБА_1 (українському підприємцю, офіційна адреса: АДРЕСА_3 ) жодних телефонів моделей ВІаскВеггу DTEK50, ВІаскВеггу DTEK60 або аксесуарів для телефонів моделей ВІаскВеггу DTEK50, ВІаскВеггу DTEK60. BLACKBERRY LIMITED (Блекберрі Лімітед) має глибоке переконання, що всі телефони моделей ВІаскВеггу DTEK50, ВІаскВеггу DTEK60, а також аксесуари для телефонів моделей ВІаскВеггу DTEK50, ВІаскВеггу DTEK60, доступні на українських торгових площадках в мережі Інтернет або в магазинах в Україні, імпортуються в Україну після введення їх до цивільного обігу за межами України.

Справжність підпису на листі - підтвердженні - підпису Кейт Беннет, керівника відділу з податкових питань компанії BLACKBERRY LIMITED (Блекберрі Лімітед), засвідчено уповноваженим Державним нотаріусом Провінції Онтаріо, та належним чином легалізовано у Департаменті закордонних справ, торгівлі та розвитку Канади, посольстві України в Канаді 08.07. 2019р.

Також, відповідачем - 1 надано відповіді на адвокатські запити, а саме:

відповідь ТОВ «АЛЛО» (мережа магазинів «АЛЛО») № 873 від 10.06.2019р. на адвокатський запит, якою ТОВ «АЛЛО» підтверджує, що ТОВ «АЛЛО» та відповідач - 1 не укладали договорів на поставку товарів телефонних апаратів моделей ВІаскВеггу DTEK50, ВІаскВеггу DTEK60 та аксесуарів до них у період з 11.02.2013р. до дати надання відповіді; відповідач - 1 не здійснював поставок таких товарів до ТОВ «АЛЛО»;

відповідь ТОВ «САВ - ДИСТРИБЬЮШН» (мережа магазинів «Фокстрот. Техніка для дома») від 06.05.2019р., якою ТОВ «САВ - ДИСТРИБЬЮШН» підтверджує, що ТОВ «САВ - ДИСТРИБЬЮШН» та відповідач - 1 не укладали договорів на поставку товарів телефонних апаратів моделей ВІаскВеггу DTEK50, ВІаскВеггу DTEK60 та аксесуарів до них у період з 11.02.2013 р. до дати надання відповіді; відповідач - 1 не здійснював поставок таких товарів до ТОВ «САВ - ДИСТРИБЬЮШН»;

відповідь ТОВ «РОЗЕТКА.УА» (інтернет магазин «РОЗЕТКА») № 11-07/19-180 від 11.07.2019р., якою ТОВ «РОЗЕТКА.УА» підтверджує, що ТОВ «РОЗЕТКА.УА» та відповідач - 1 не укладали договорів на поставку товарів телефонних апаратів моделей ВІаскВеггу DTEK50, ВІаскВеггу DTEK60 та аксесуарів до них у період з 11.02.2013 р. до дати надання відповіді; відповідач - 1 не здійснював поставок таких товарів до ТОВ «РОЗЕТКА.УА».

відповідь Міністерства економічного розвитку і торгівлі України № 6144 від 30.05.2019р., якою Міністерство підтвердило, що в реєстрі державної системи сертифікації відсутні інформація про сертифікати відповідності та свідоцтва про визнання відповідності на продукцію під торговельною маркою ВІаскВеггу DTEK50 та/або ВІаскВеггу DTEK60.

З огляду на зміст поданих відповідачем - 1 доказів, суд вважає встановленими обставини того, що відповідач - 1 не займався реалізацією (продажем, експортом, введенням продукції в цивільний обіг іншими способами) та не реалізує станом на сьогодні телефонні апарати моделей ВІаскВеггу DTEK50, ВІаскВеггу DTEK60 та аксесуари до них на території України, в т.ч. ФОП Антоненку О.В., оскільки надані на підтвердження такої обставини докази є більш вірогідними, ніж докази, надані на її спростування.

Зважаючи на відсутність доказів порушення BLACKBERRY LIMITED (Блекберрі Лімітед) прав інтелектуальної власності DTEK HOLDINGS LIMITED (ДТЕК ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД), позовні вимоги в частині зобов`язання BLACKBERRY LIMITED (Блекберрі Лімітед) припинити порушення прав інтелектуальної власності позивача на торговельну марку «D.TEK» шляхом припинення використання всіма доступними способами (експорт, імпорт, зберігання, пропонування для продажу, продаж, реалізація, рекламування) товарів з нанесенням на них (упаковку, в якій розміщується такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет) позначення «DTEK» на території України, являються необґрунтованими і не підлягають задоволенню.

Щодо заявлених вимог до ФОП Антоненка О.В., суд зазначає наступне:

Як було вказано вище, в січні 2019 року DTEK HOLDINGS LIMITED придбало у ФОП Антоненка О.В.:

чохол ВІаскВеггу DTEK50 Soft Shell силиконовий синій - 1 шт.;

чохол ВІаскВеггу DTEK60 умний флип чорний - 1 шт.;

смартфон ВІаскВеггу DTEK60 чорний - 1 шт.

Дана обставина підтверджується наданими позивачем видатковими накладними від 09.01.2019р. № 74, № 75, від 25.01.2019р. № 218; рахунками на оплату від 20.12.2018р. № 133, № 134, № 135; платіжними дорученнями від 09.01.2019р. № 1, № 2, № 3 і не заперечується відповідачем - 2.

За правилами ст. 80 Господарського процесуального кодексу України, учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду.

Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб, повинні подати докази разом з поданням позовної заяви.

Якщо доказ не може бути поданий у встановлений законом строк з об`єктивних причин, учасник справи повинен про це письмово повідомити суд та зазначити: доказ, який не може бути подано; причини, з яких доказ не може бути подано у зазначений строк; докази, які підтверджують, що особа здійснила всі залежні від неї дії, спрямовані на отримання вказаного доказу.

У випадку визнання поважними причин неподання учасником справи доказів у встановлений законом строк суд може встановити додатковий строк для подання вказаних доказів.

Докази, не подані у встановлений законом або судом строк, до розгляду судом не приймаються, крім випадку, коли особа, яка їх подає, обґрунтувала неможливість їх подання у вказаний строк з причин, що не залежали від неї.

01 жовтня 2019 року позивачем до Господарського суду Чернігівської області було подано клопотання про призначення судової експертизи згідно якого позивач просив призначити по справі судову експертизу у сфері інтелектуальної власності щодо тотожності або схожості знаків: дослідження, пов`язані з торгівельними марками (знаками для товарів та послуг), відповідно до положень підпункту 1.2.5 пункту 1.2 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз, затвердженої наказом Міністерства юстиції України № 35/5 від 08.10.1998р.

З метою надання експерту матеріалів, необхідних для проведення експертизи, 11 жовтня 2019 року позивачем до Господарського суду Чернігівської області подано клопотання про долучення до матеріалів справи речових доказів згідно якого позивач просив долучити до матеріалів справи наступні речові докази:

1) мобільний телефон (смартфон) Blackberry DTEK60 чорний (black), модель (model) ВВА100-2, в оригінальній упаковці з аксесуарами та паспортною документацією (інструкціями) до телефону у комплекті, а саме:

мобільний телефон (смартфон) Blackberry DTEK60 чорний (black), серійний номер/ІМЕІ: НОМЕР_1 , PRD-63040-030;

оригінальна упаковка мобільного телефона (смартфона) Blackberry DTEK60 - коробка картонна прямокутної форми чорного кольору з позначеннями: Blackberry DTEK60, а також відповідної інформації іноземними мовами;

зарядний кабель USB чорного кольору в індивідуальній упаковці;

блок живлення чорного кольору;

навушники чорного кольору в індивідуальній упаковці;

металева скріпка для вилучення Sim-картки з мобільного телефону;

паспортна документація (інструкції) до смартфону з позначеннями Blackberry DTEK60 на іноземних мовах у кількості 5 штук.

2) чохол Blackberry DTEK50 Soft Shell силіконовий синій, запакований у целофані та у картонній упаковці з позначеннями Blackberry DTEK60 та відповідної інформації іноземними мовами.

3) чохол Blackberry DTEK60 розумний фліп чорний, запакований у целофані та у картонній упаковці з позначеннями Blackberry DTEK60 та відповідної інформації іноземними мовами, також разом з чохлом в упаковці наявні два паперові вкладники з інформацією іноземними словами, зокрема: Blackberry, Published in Canada.

Зважаючи на обґрунтованість клопотання позивача про призначення судової експертизи, сприяючи позивачу в реалізації ним цього процесуального права, суд призначив у справі судову експертизу та надав експерту для проведення експертизи матеріали справи № 927/94/19 (в т.ч. комплект мобільного телефону Blackberry DTEK 60 в оригінальній упаковці (IMEI: НОМЕР_1 ), придбаний позивачем у відповідача - 2.

Згідно Висновку експерта Науково - дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України № 258/19 за результатами проведення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності від 15.07.2020р.:

позначення «DTEK», що використовує BLACKBERRY LIMITED (Блекберрі Лімітед) у назві мобільного телефону Blackberry DTEK 60, є схожим настільки, що його можна сплутати із зареєстрованим знаком для товарів і послуг «D.TEK» за свідоцтвом України № 166794, що належить DTEK HOLDINGS LIMITED (ДТЕК ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД);

використання позначення «DTEK», яке є схожим настільки, що його можна сплутати із зареєстрованим знаком для товарів і послуг «D.TEK» за свідоцтвом України № 166794, у назві мобільного телефону Blackberry DTEK 60 може ввести споживачів в оману щодо особи, яка виробляє зазначений товар, тобто призвести до змішування цих позначень, відповідного товару, що реалізується на території України з використанням позначень «DTEK» та «D.TEK» і суб`єктів господарювання - виробників товарів DTEK HOLDINGS LIMITED (ДТЕК ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД) та BLACKBERRY LIMITED (Блекберрі Лімітед);

позначення «DTEK», що використовує фізична особа - підприємець Антоненко Олександр Володимирович при продажі мобільного телефону Blackberry DTEK 60 схожим настільки, що його можна сплутати із зареєстрованим знаком для товарів і послуг «D.TEK» за свідоцтвом України № 166794, що належить DTEK HOLDINGS LIMITED (ДТЕК ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД).

При цьому, 07.09.2020р. до суду надійшло клопотання судового експерта про виправлення описки в тексті висновку в частині реєстраційних даних знака «D.TEK».

Згідно ст. 104 Господарського процесуального кодексу України, висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими статтею 86 цього Кодексу. Відхилення судом висновку експерта повинно бути мотивоване в судовому рішенні.

Зважаючи на допущення експертом описок в частині реєстраційних даних знака «D.TEK» тільки на одному аркуші висновку (аркуш 3), враховуючи зміст висновку експерта та відсутність підстав вважати, що дослідження проведені з недотриманням чи відхиленням від методики дослідження, суд вважає за можливе оцінити висновок експерта разом з іншими доказами по справі.

В той же час, суд вважає, що речові докази (чохол ВІаскВеггу DTEK50 Soft Shell, чохол ВІаскВеггу DTEK60 умний флип, смартфон ВІаскВеггу DTEK60 чорний) були подані позивачем з пропуском встановленого судом процесуального строку, без клопотання про його поновлення та без обґрунтування неможливості їх подання у вказаний строк з причин, що не залежали від позивача, а тому вони не приймаються судом до розгляду.

Однак, оскільки відповідач - 2 у відзиві на позов визнав, що він дійсно використовував в процесі реалізації телефонів Blackberry позначення «DTEK», у взаємозв`язку з висновком експерта № 258/19 за результатами проведення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності від 15.07.2020р., суд дійшов висновку, що ФОП Антоненко О.В. при продажі мобільного телефону Blackberry DTEK 60 використав позначення «DTEK», яке є схожим настільки, що його можна сплутати із зареєстрованим знаком для товарів і послуг «D.TEK» за свідоцтвом України № 166794, що належить DTEK HOLDINGS LIMITED (ДТЕК ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД), без згоди позивача.

Згідно ст. 20 Закону, будь - яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Порушенням прав власника свідоцтва вважається також використання без його згоди в доменних іменах знаків та позначень, вказаних у пункті 5 статті 16 цього Закону.

На вимогу власника свідоцтва таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов`язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки. Власник свідоцтва може також вимагати усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати, або знищення виготовлених зображень знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати.

З огляду на зміст поданих позивачем доказів та висновок експерта, суд вважає встановленою обставиною того, що відповідачем - 2 було порушено права інтелектуальної власності DTEK HOLDINGS LIMITED (ДТЕК ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД), оскільки надані на підтвердження такої обставини докази є більш вірогідними, ніж докази, надані на її спростування.

Доводи відповідача - 2 щодо принципу вичерпання прав суд відхиляє, оскільки вичерпання прав, тобто втрата відповідачем - 1 права забороняти іншим особам використовувати торговельні марки відповідача - 1 на товарах, які були введені в цивільний обіг відповідачем - 1, не має жодного відношення до прав позивача на торговельну марку «DТЕК», оскільки позивач не має відношення до зазначених товарів і є дійсним власником торговельної марки «D.ТЕК».

Позивач має законне право вимагати припинення використання його торговельної марки допоки свідоцтво на торговельну марку позивача є чинним (не є достроково припиненим внаслідок невикористання або визнаним недійсним).

Щодо поданого позивачем висновку експертного дослідження об`єктів інтелектуальної власності від 18.08.2016р. № 528, то даний висновок не може вважатися висновком експерта в розумінні ст. 98 Господарського процесуального кодексу України, оскільки в ньому не зазначено, що висновок підготовлено для подання до суду та що експерт обізнаний про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок як того вимагає ч. 5 ст. 101 Господарського процесуального кодексу України.

Відповідно до ч. 1, 2 ст.4 Господарського процесуального кодексу України, право на звернення до господарського суду в установленому цим Кодексом порядку гарантується. Ніхто не може бути позбавлений права на розгляд його справи у господарському суді, до юрисдикції якого вона віднесена законом. Юридичні особи та фізичні особи підприємці, фізичні особи, які не є підприємцями, державні органи, органи місцевого самоврядування мають право на звернення до господарського суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав та законних інтересів у справах, віднесених законом до юрисдикції господарського суду, а також для вжиття передбачених законом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням.

Згідно з ч. 1 ст. 15 Цивільного кодексу України, кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання.

Частинами 1 ст. 16 Цивільного кодексу України встановлено, що кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

Кожний суб`єкт господарювання та споживач, відповідно до ч. 2 ст.20 Господарського кодексу України, має право на захист своїх прав і законних інтересів.

За змістом положень вказаних норм права, суд шляхом вчинення провадження у справах здійснює захист осіб, права й охоронювані законом інтереси яких порушені або оспорюються. Розпорядження своїм правом на захист є приписом цивільного законодавства і полягає в наданні особі, яка вважає свої права порушеними, невизнаними або оспорюваними, можливості застосувати способи захисту, визначені законом або договором.

Установивши наявність у особи, яка звернулася з позовом, суб`єктивного матеріального права або охоронюваного законом інтересу, про захист яких подано позов, суд з`ясовує наявність чи відсутність факту їх порушення або оспорення і відповідно ухвалює рішення про захист порушеного права або відмовляє позивачу в захисті, встановивши безпідставність та (або) необґрунтованість заявлених вимог.

Крім того, рішенням Конституційного Суду України від 09.07.2002 визначено, що ч.2 ст. 124 Конституції України передбачає право юридичної особи на захист судом своїх прав, встановлює юридичні гарантії їх реалізації, надаючи кожному захищати свої права будь-якими не забороненими законом засобами. Кожна особа має право вільно обирати не заборонений законом засіб захисту прав, у тому числі судовий захист. Суб`єкти правовідносин, у тому числі юридичні особи, у разі виникнення спору можуть звертатися до суду за його вирішенням. Юридичні особи мають право на звернення до суду для захисту своїх прав безпосередньо на підставі Конституції України.

Таким чином, сторона при зверненні з позовом до господарського суду повинна довести, що її суб`єктивне право порушено, не визнано чи оспорюється, а об`єктом захисту є її охоронюваний законом інтерес.

Відповідно до ст. 21 Закону, захист прав на знак здійснюється у судовому та іншому встановленому законом порядку.

Юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у зв`язку з застосуванням цього Закону.

Суди відповідно до їх компетенції розв`язують, зокрема, спори про: встановлення власника свідоцтва; укладання та виконання ліцензійних договорів; порушення прав власника свідоцтва.

За змістом ст. 432 Цивільного кодексу України, кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого права інтелектуальної власності відповідно до статті 16 цього Кодексу.

Суд у випадках та в порядку, встановлених законом, може постановити рішення, зокрема, про:

1) застосування негайних заходів щодо запобігання порушенню права інтелектуальної власності та збереження відповідних доказів;

2) зупинення пропуску через митний кордон України товарів, імпорт чи експорт яких здійснюється з порушенням права інтелектуальної власності;

3) вилучення з цивільного обороту товарів, виготовлених або введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності та знищення таких товарів;

4) вилучення з цивільного обороту матеріалів та знарядь, які використовувалися переважно для виготовлення товарів з порушенням права інтелектуальної власності або вилучення та знищення таких матеріалів та знарядь;

5) застосування разового грошового стягнення замість відшкодування збитків за неправомірне використання об`єкта права інтелектуальної власності. Розмір стягнення визначається відповідно до закону з урахуванням вини особи та інших обставин, що мають істотне значення;

6) опублікування в засобах масової інформації відомостей про порушення права інтелектуальної власності та зміст судового рішення щодо такого порушення.

Звертаючись з даним позовом до суду позивач просить, зокрема, зобов`язати ФОП Антоненка О.В. припинити порушення прав інтелектуальної власності позивача на торговельну марку «D.TEK» шляхом припинення використання всіма доступними способами (експорт, імпорт, зберігання, пропонування для продажу, продаж, реалізація, рекламування) товарів з нанесенням на них (упаковку, в якій розміщується такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет) позначення «DTEK» на території України;

зобов`язати ФОП Антоненка О.В. вилучити з цивільного обороту та знищити весь наявний у нього, у т.ч., але не виключно, на складі, на вітринах магазинів, товар - мобільні телефони, чохли, аксесуари, на яких міститься позначення «DTEK».

Статтею 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року (далі - Конвенція) визнається право людини на доступ до правосуддя, а відповідно до статті 13 Конвенції (право на ефективний засіб юридичного захисту), кожен, чиї права та свободи, визнані в цій Конвенції, було порушено, має право на ефективний засіб юридичного захисту в національному органі, навіть якщо таке порушення було вчинене особами, які здійснювали свої офіційні повноваження. При цьому як ефективний спосіб слід розуміти такий, що приводить до потрібних результатів, наслідків, дає найбільший ефект. Таким чином, ефективний спосіб захисту повинен забезпечити поновлення порушеного права, бути адекватним наявним обставинам.

Вирішуючи спір, суд повинен надати об`єктивну оцінку наявності порушеного права чи інтересу на момент звернення до суду, а також визначити, чи відповідає обраний позивачем спосіб захисту порушеного права тим, що передбачені законодавством, та чи забезпечить такий спосіб. Верховенство права, як основоположний принцип господарського судочинства, визначає спрямованість судочинства на досягнення справедливості та надання ефективного захисту.

Правосуддя за своєю суттю визнається таким лише за умови, що воно відповідає вимогам справедливості і забезпечує ефективне поновлення в правах (абзац 10 пункту 9 Рішення Конституційного Суду України від 30 січня 2003 року № 3-рп/2003).

При цьому під ефективним засобом (способом) слід розуміти такий, що призводить до потрібних результатів, наслідків, дає найбільший ефект.

Відтак, ефективний спосіб захисту повинен забезпечити поновлення порушеного права, бути адекватним наявним обставинам.

Аналогічна правова позиція викладена в постанові Великої Палати Верховного Суду від 12.02.2019 по справі № 826/7380/15.

Вибір способу судового захисту прав інтелектуальної власності, включаючи такі, як вилучення та знищення товарів і матеріалів, введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності, та знарядь, що використовувалися для виготовлення таких товарів, здійснюється особою, якій належить право інтелектуальної власності. Водночас перевірка відповідності цього способу допущеному порушенню і меті здійснення судового розгляду є обов`язком суду, який має приймати рішення зі справи в межах заявлених позовних вимог та з урахуванням фактичних обставин конкретної справи, беручи до уваги як можливість у той чи інший спосіб захистити порушене право, так і необхідність подальшого виконання прийнятого судом рішення.

Під час розгляду справи позивачем не було доведено, що ФОП Антоненко О.В. порушує права інтелектуальної власності позивача на торговельну марку «D.TEK» шляхом експорту, імпорту, зберігання, пропонування для продажу, рекламування товарів з нанесенням на них (упаковку, в якій розміщується такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет) позначення «DTEK» на території України, а також, що у ФОП Антоненка О.В. наявний на складі, на вітринах магазинів, товар - мобільні телефони, чохли, аксесуари, на яких міститься позначення «DTEK».

Посилання позивача на скріншоти сторінок інтернет магазину BlackBerry.ua суд не може взяти судом до уваги, оскільки з цих скріншотів не вбачається, що відповідач - 2 здійснює торгівельну діяльність через цей інтернет магазин. Належних доказів того, що відповідач - 2 здійснює торгівельну діяльність у звичайному магазині, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 27, офіс 10, також подано не було.

Твердження позивача, що аналогічна адреса зазначена у видатковій накладній № 218 від 25.01.2019р., не знайшло свого підтвердження.

Посилання позивача на видаткову накладну № 4502 від 16.11.2017р., видану відповідачем - 2, на якій наявний штамп «www.blackberry.ua», відхиляється судом, адже в ній вказана інша адреса: м. Київ, вул. Кудрявська, 10, оф. 5.

Надана позивачем копія рішення Печерського районного суду м. Києва від 12.03.2018р. по справі № 757/5252/17-ц та скріншот сайту Судової влади України (т. 3 а.с. 92 - 98), судом до уваги не приймаються, оскільки подані з пропуском встановленого процесуального строку.

Таким чином, з огляду на відсутність доказів порушення відповідачем - 2 прав інтелектуальної власності позивача на торговельну марку «D.TEK» (окрім одного встановленого факту продажу мобільного телефону) і відсутність доказів експорту, імпорту, зберігання, пропонування для продажу, рекламування товарів з нанесенням на них (упаковку, в якій розміщується такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет) позначення «DTEK» на території України, а також, що у ФОП Антоненка О.В. на даний час наявний на складі, на вітринах магазинів, товар - мобільні телефони, чохли, аксесуари, на яких міститься позначення «DTEK», суд дійшов висновку про наявність підстав для відмови у задоволенні позову до відповідача - 2.

За змістом ч. 8 ст. 129 Господарського процесуального кодексу України, розмір судових витрат, які сторона сплатила або має сплатити у зв`язку з розглядом справи, встановлюється судом на підставі поданих сторонами доказів (договорів, рахунків тощо).

Такі докази подаються до закінчення судових дебатів у справі або протягом п`яти днів після ухвалення рішення суду, за умови, що до закінчення судових дебатів у справі сторона зробила про це відповідну заяву.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 221 Господарського процесуального кодексу України, якщо сторона з поважних причин не може до закінчення судових дебатів у справі подати докази, що підтверджують розмір понесених нею судових витрат, суд за заявою такої сторони, поданою до закінчення судових дебатів у справі, може вирішити питання про судові витрати після ухвалення рішення по суті позовних вимог. Для вирішення питання про судові витрати суд призначає судове засідання, яке проводиться не пізніше п`ятнадцяти днів з дня ухвалення рішення по суті позовних вимог.

В судовому засіданні 06.11.2020р. до закінчення судових дебатів сторонами здійснено заяви про подання доказів, що підтверджують розмір понесених ними судових витрат, протягом п`яти днів після ухвалення рішення суду.

Керуючись ст. 233, 238, 240 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

ВИРІШИВ:

Позов DTEK HOLDINGS LIMITED (ДТЕК ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД) до BLACKBERRY LIMITED (Блекберрі Лімітед) про припинення порушення прав інтелектуальної власності залишити без задоволення.

Позов DTEK HOLDINGS LIMITED (ДТЕК ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД) до Фізичної особи - підприємця Антоненка Олександра Володимировича про припинення порушення прав інтелектуальної власності залишити без задоволення.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Рішення може бути оскаржено до Північного апеляційного господарського суду у строк, встановлений ч. 1 ст. 256 Господарського процесуального кодексу України, шляхом подання апеляційної скарги через місцевий господарський суд.

Призначити судове засідання для розгляду заяв сторін про розподіл судових витрат на 18 листопада 2020 року на 11 год. 00 хв. у приміщенні Господарського суду Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, проспект Миру, 20, зал судових засідань № 307.

Зобов`язати сторін протягом 5 (п`яти) днів з дня ухвалення рішення по суті позовних вимог надати суду докази щодо понесених ними судових витрат.

Повідомити сторін про те, що їх неявка не перешкоджає проведенню судового засідання та розгляду заяв про розподіл судових витрат.

Повний текст рішення складено 16.11.2020р.

Суддя А.С.Сидоренко