РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.10.2020Справа № 910/11573/18

Господарський суд міста Києва у складі судді Щербакова С.О., за участю секретаря судового засідання Філон І.М., розглянувши матеріали господарської справи

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Органосін ЛТД"

до 1) Компанії Мові Хелс ГМБХ,

2) Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

про визнання патенту на корисну модель недійсним та зобов'язання вчинити дії

Представники:

від позивача: Жулідова І.С.;

від відповідача-1: не з'явився;

від відповідача-2: не з'явився

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Органосін ЛТД" (далі - позивач) звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до Компанії Мові Хелс ГМБХ (далі - відповідач 1) та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - відповідач 2) про визнання недійсним патенту України від 12.10.2015 № UA 101993 на корисну модель «Фармацевтична композиція на основі хондроїтину сульфату та глюкозаміну сульфату», зареєстрований в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 12.10.2015; зобов`язання Міністерства економічного розвитку і торгівлі України внести зміни до Державного реєстру патентів України на корисні моделі щодо визнання недійсним патенту України № UA 101993 на корисну модель «Фармацевтична композиція на основі хондроїтину сульфату та глюкозаміну сульфату».

Рішенням Господарського суду міста Києва від 04.09.2019 (суддя Зеленіна Н.І.) відмовлено повністю в задоволенні позову Товариства з обмеженою відповідальністю "Органосін ЛТД" до Компанії Мові Хелс ГМБХ та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України про визнання патенту на корисну модель недійсним та зобов'язання вчинити дії. Стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю "Органосін ЛТД" на користь Компанії Мові Хелс ГМБХ 29 767 (двадцять дев'ять тисяч сімсот шістдесят сім) грн. 20 коп. витрат на проведення експертизи.

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 24.10.2019 рішення Господарського суду міста Києва від 04.09.2019 у справі № 910/11573/18 залишено без змін.

Постановою Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 25.02.2020 рішення Господарського суду міста Києва від 04.09.2019 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 24.10.2019 у справі № 910/11573/18 скасовано. Справу передано на новий розгляд до Господарського суду міста Києва.

12.03.2020 матеріали справи № 910/11573/18 надійшли до Господарського суду міста Києва та згідно автоматизованої системи документообігу передані на розгляд судді Щербакова С.О.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 16.03.2020 (суддя Щербаков С.О.) прийнято справу № 910/11573/18 до свого провадження. Розгляд справи № 910/11573/18 здійснюється за правилами загального позовного провадження. Підготовче засідання призначити на 09.04.2020.

08.04.2020 через відділ автоматизованого документообігу суду відповідач-1 подав письмові пояснення, в яких, зокрема зазначає, що для встановлення відповідності корисної моделі умові патентоздатності «новизна» необхідно порівнювати всю сукупність ознак формули корисної моделі (як незалежні, так і залежні пункти).

Судове засідання, призначене на 09.04.2020 не відбулося у зв'язку з необхідністю попередження виникнення та запобігання поширення гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом COVID-19, зважаючи на період карантину, визначений постановою КМУ "Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19" від 11.03.2020 № 211 (зі змінами внесеними постановою Кабінету Міністрів України № 239 від 25.03.2020), з урахуванням рішення Уряду про заборону пасажирських перевезень та обмеження кількості учасників масових заходів, а також листа Ради суддів України від 16.03.2020 № 9/рс-186/20.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 09.04.2020 підготовче засідання у справі № 910/11573/18 призначено на 07.05.2020

14.04.2020 через відділ автоматизованого документообігу суду від Компанії Мові Хелс ГМБХ надійшов відзив на позовну заяву, в якому відповідач-1 зазначає, що поданий позивачем висновок експерта № 10-01 містить дослідження та порівняння з лікарськими засобами «Протекон» і «Остеаль» виключно в частині незалежного пункту, в той час як для встановлення наявності або відсутності новизни у оспорюваному патенті на корисну модель, необхідно комплексно досліджувати повну формулу корисної моделі, а не лише її незалежний пункт.

14.04.2020 через відділ автоматизованого документообігу суду від Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України надійшов відзив на позовну заяву, в якому відповідач-2 зазначає, що патент України № UA101993 на корисну модель був виданий відповідно до порядку, встановленого законодавством про охорону прав на винаходи і корисні моделі.

15.04.2020 позивач через відділ автоматизованого документообігу суду подав письмові пояснення, в яких, зокрема зазначає, що перевірка новизни корисної моделі здійснюється шляхом порівняння сукупності ознак її незалежного пункту формули з сукупністю ознак найбільш близького аналога (прототипу).

У судовому засіданні 07.05.2020 суд на місці ухвалив продовжити строк проведення підготовчого провадження на 30 днів та оголосив перерву до 04.06.2020.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 04.06.2020 закрито підготовче провадження та призначено справу до судового розгляду по суті. Судове засідання у справі № 910/11573/18 призначено на 23.07.2020.

05.06.2020 через відділ автоматизованого документообіг суду позивач подав письмові пояснення, в яких, зокрема зазначає, що наявні у матеріалах справи обидва висновки судових експертів підтверджують співпадіння ознак, що становлять незалежний пункт формули корисної моделі за патентом України № UA101993 та ознак найбільш близьких аналогів - лікарських засобів «Протекон» та «Остеаль».

У судовому засіданні 23.07.2020 оголошено перерву до 20.08.2020.

03.08.2020 через відділ автоматизованого документообігу суду від Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України надійшло клопотання, відповідно до якого Мінекономіки підтримує позицію, викладену у відзиві, та просить суд розгляд справи проводити без участі представника відповідача-2.

У судовому засіданні 20.08.2020 оголошено перерву до 01.10.2020.

30.09.2020 через відділ автоматизованого документообігу суду відповідач-1 подав клопотання про повернення до розгляду справи у підготовчому провадженні, в якому, зокрема просить суд повернутися до розгляду справи № 910/11573/18 у підготовчому провадженні та продовжити підготовче засідання; долучити до матеріалів справи висновок експертів за результатами проведення комплексної експертизи об'єктів інтелектуальної власності № 1308 від 29.09.2020.

У судовому засіданні 01.10.2020, розглянувши клопотання відповідача-1 про повернення у підготовче засідання, відзначає наступне.

Згідно зі ст. 181 Господарського процесуального кодексу України, для виконання завдання підготовчого провадження в кожній судовій справі, яка розглядається за правилами загального позовного провадження, проводиться підготовче засідання та з урахуванням обставин справи і необхідності вчинення відповідних процесуальних дій.

Відповідно до ч. 1 ст. 177 Господарського процесуального кодексу України, завданнями підготовчого провадження є остаточне визначення предмета спору та характеру спірних правовідносин, позовних вимог та складу учасників судового процесу; з`ясування заперечень проти позовних вимог; визначення обставин справи, які підлягають встановленню, та зібрання відповідних доказів; вирішення відводів; визначення порядку розгляду справи; вчинення інших дій з метою забезпечення правильного, своєчасного і безперешкодного розгляду справи по суті.

Згідно ч. ч. 2-3 ст. 177 Господарського процесуального кодексу України, підготовче провадження починається відкриттям провадження у справі і закінчується закриттям підготовчого засідання. Підготовче провадження має бути проведене протягом шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі. У виняткових випадках для належної підготовки справи для розгляду по суті цей строк може бути продовжений не більше ніж на тридцять днів за клопотанням однієї із сторін або з ініціативи суду.

Приписами ч.2 ст.182 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що у підготовчому засіданні суд, вирішує заяви та клопотання учасників справи; встановлює строк для подання пояснень третіми особами та відповіді учасників справи на такі пояснення.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 185 Господарського процесуального кодексу України, за результатами підготовчого засідання суд постановляє ухвалу про закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті.

Суд зазначає, що як на підставу для повернення на стадію підготовчого провадження відповідач-1 посилається, зокрема на внесення змін до ст. 32 Закону України «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі», звернення до відповідача-2 з заявою про часткову відмову від прав, що випливають з державної реєстрації корисної моделі за патентом України на корисну модель № UA101993 та необхідність долучення до матеріалів справи нових доказів, зокрема висновку експертів за результатами проведення комплексної експертизи об'єктів інтелектуальної власності № 1308 від 29.09.2020.

Проте, суд зазначає, що внесенням змін до національного законодавства та подання відповідачем-1 заяви про часткову відмову від прав за спірним патентом не є підставою для повернення на стадію підготовчого провадження, оскільки ухвалою Господарського суду міста Києва від 24.10.2018 було вжито заходи забезпечення позову, зокрема заборонено Міністерству економічного розвитку і торгівлі України вносити зміни до Державного реєстру патентів України на корисні моделі стосовно корисної моделі за патентом України №UA 101993 та здійснювати відповідні публікації в офіційному бюлетені "Промислова власність".

При цьому, суд зазначає, що відповідно до ч. 3 ст. 80 Господарського процесуального кодексу України, відповідач, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, повинні подати суду докази разом з поданням відзиву або письмових пояснень третьої особи.

Якщо доказ не може бути поданий у встановлений законом строк з об'єктивних причин, учасник справи повинен про це письмово повідомити суд та зазначити: доказ, який не може бути подано; причини, з яких доказ не може бути подано у зазначений строк; докази, які підтверджують, що особа здійснила всі залежні від неї дії, спрямовані на отримання вказаного доказу (ч. 4 ст. 80 Господарського процесуального кодексу України).

Суд зазначає, що представники відповідача-1 ані у судових засіданнях, ані у письмових заявах по суті справи не повідомляли суд про необхідність подання нових доказів, зокрема висновку експерта.

Тож, враховуючи те, що судом були здійснені дії, передбачені ст. 182 Господарського процесуального кодексу України, приймаючи до уваги, що сторони не повідомляли суд про необхідність подання нових доказів, суд дійшов висновку про можливість закриття підготовчого провадження та призначення справи до розгляду по суті, про що винесено ухвалу від 04.06.2020.

Таким чином, з урахуванням викладеного, суд не вбачає підстав для задоволення вказаного клопотання відповідача-1 та, відповідно, повернення на стадію підготовчого провадження, у зв`язку з чим клопотання відповідача-1 про повернення до розгляду справи у підготовче провадження та залучення висновку експерта не підлягає задоволенню.

Крім того, суд зазначає, що вирішення питання про долучення доказів до матеріалів справи не потребує обов`язкового повернення на стадію підготовчого провадження.

Також, у судовому засіданні 01.10.2020 оголошено перерву до 22.10.2020

У цьому судовому засіданні представник позивача підтримав заявлені позовні вимоги.

Представник відповідача-1 у судове засідання не з'явився, причин неявки суду не повідомив, однак був повідомлений про дату, час та місце проведення судового засідання належним чином, що підтверджується розпискою про оголошення перерви.

Представник відповідача-2 у судове засідання також не з'явився, однак у поданому до суду клопотанні 03.08.2020 просив суд розгляд справи проводити без участі представника відповідача-2.

Приймаючи до уваги, що представник відповідача-1 та відповідача-2 були належним чином повідомлені про дату та час судового засідання, враховуючи, що матеріали справи містять достатньо документів для розгляду справи по суті, суд вважає, що неявка у судове засідання представників відповідача-1 та відповідача-2 не є перешкодою для прийняття рішення у даній справі.

Відповідно до ст. 233 Господарського процесуального кодексу України, рішення у даній справі прийнято у нарадчій кімнаті за результатами оцінки доказів, поданих сторонами та витребуваних судом.

У судовому засіданні 22.10.2020 відповідно до ст. 240 Господарського процесуального кодексу України судом проголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення представника позивача, Господарський суд міста Києва

ВСТАНОВИВ:

Як зазначає позивач, Товариство з обмеженою відповідальністю "Органосін ЛТД" є фармацевтичною компанією, що здійснює імпорт генеричних лікарських засобів індійського походження в Україну.

В свою чергу, Компанія Мові Хелс ГМБХ є власником патенту України № UA 101993 на корисну модель «Фармацевтична композиція на основі хондроїтину сульфату та глюкозаміну сульфату», зареєстрованого Державною службою інтелектуальної власності України (правонаступником якого є Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України) на підставі заявки № u201503521 від 15.04.2015, про що 12.10.2015 в офіційному бюлетені «Промислова власність» № 19 здійснено відповідну публікацію.

Проте, як зазначає позивач, станом на дату подання заявки на корисну модель «Фармацевтична композиція на основі хондроїтину сульфату та глюкозаміну сульфату» в України вже були зареєстровані лікарські засоби з композицією діючих речовин хондроїтину сульфату та глюкозаміну сульфату, а саме «Протекон» (реєстраційне посвідчення № UА/ 3347/01/01 від 29.06.2005, видане на підставі наказу МОЗ України № 305 від 24.06.2005 року) та «Остеаль» (реєстраційне посвідчення № UА/8488/01/01 від 23.09.2013 року), склад яких повністю відповідає єдиному незалежному пункту формули (п.1) заявленої корисної моделі за патентом № UA 101993

Отже, обґрунтовуючи свої вимоги, позивач зазначає, що патент України № UA 101993 на корисну модель «Фармацевтична композиція на основі хондроїтину сульфату та глюкозаміну сульфату» не відповідає умові патентоздатності - «новизна», у зв'язку з чим просить суд визнати повністю недійсним патент України на корисну модель № UA 101993.

Оцінюючи подані докази та наведені обґрунтування за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому засіданні всіх обставин справи в їх сукупності, суд вважає, що позовні вимоги підлягають задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.154 Господарського кодексу України відносини, пов'язані з використанням у господарській діяльності та охороною прав інтелектуальної власності, регулюються цим Кодексом та іншими законами. До відносин, пов'язаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, застосовуються положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом та іншими законами.

Частиною 1 ст.418 Цивільного кодексу України визначено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільним кодексом України та іншим законом.

Право інтелектуальної власності є непорушним відповідно до ч.3 ст.418 Цивільного кодексу України. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у здійсненні, крім випадків , передбачених законом.

До об'єктів права інтелектуальної власності, відповідно до ч. 1 ст. 155 Господарського кодексу України та ч. 1 ст. 420 Цивільного кодексу України , зокрема, належать винаходи.

Відповідно до ст. 459 Цивільного кодексу України , винахід вважається придатним для набуття права інтелектуальної власності на нього, якщо він, відповідно до закону, є новим, має винахідницький рівень і придатний для промислового використання. Об'єктом винаходу може бути продукт (пристрій, речовина тощо) або процес у будь-якій сфері технології. Законом можуть бути встановлені продукти та процеси, які не є придатними для набуття права інтелектуальної власності на них відповідно до цієї статті.

Згідно п. 3 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» винахід (корисна модель) - результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології.

Відповідно до ст. 461 Цивільного кодексу України , промисловий зразок вважається придатним для набуття права інтелектуальної власності на нього, якщо він, відповідно до закону, є новим. Об`єктом промислового зразка можуть бути форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, що визначають зовнішній вигляд промислового виробу.

Відповідно до частини 1-2 ст. 462 Цивільного кодексу України, набуття права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок засвідчується патентом. Обсяг правової охорони визначається формулою винаходу, корисної моделі, сукупністю суттєвих ознак промислового зразка.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» патент - охоронний документ, що засвідчує пріоритет, авторство і право власності на винахід (корисну модель).

Статтею 464 Цивільного кодексу України визначено, що майновими правами інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок є: - право на використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка; - виключне право дозволяти використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка (видавати ліцензії); - виключне право перешкоджати неправомірному використанню винаходу, корисної моделі, промислового зразка, в тому числі забороняти таке використання; - інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом. Майнові права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок належать володільцю відповідного патенту, якщо інше не встановлено договором чи законом.

Як встановлено судом, заявку № u201503521 на видачу патенту на корисну модель «Фармацевтична композиція на основі хондроїтину сульфату та глюкозаміну сульфату» за патентом №101993 було подано 15.04.2015.

Тож, Компанія Мові Хелс ГМБХ є власником патенту України № UA 101993 на корисну модель «Фармацевтична композиція на основі хондроїтину сульфату та глюкозаміну сульфату», зареєстрованого Державною службою інтелектуальної власності України (правонаступником якого є Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України) на підставі заявки № u201503521 від 15.04.2015.

Частино 2 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» передбачено, що об'єктом винаходу (корисної моделі), правова охорона якому (якій) надається згідно з цим Законом, може бути: - продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини тощо); - процес (спосіб), а також нове застосування відомого продукту чи процесу.

Відповідно до ч.ч. 1-4 ст. 7 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», винахід відповідає умовам патентоздатності, якщо він є новим, має винахідницький рівень і є промислово придатним. Корисна модель відповідає умовам патентоздатності, якщо вона є новою і промислово придатною. Винахід (корисна модель) визнається новим, якщо він не є частиною рівня техніки. Об'єкти, що є частиною рівня техніки, для визначення новизни винаходу повинні враховуватися лише окремо. Рівень техніки включає всі відомості, які стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету.

Рівень техніки включає також зміст будь-якої заявки на видачу в Україні патенту (у тому числі міжнародної заявки, в якій зазначена Україна) у тій редакції, в якій цю заявку було подано спочатку, за умови, що дата її подання (а якщо заявлено пріоритет, то дата пріоритету) передує тій даті, яка зазначена у частині четвертій цієї статті, і що вона була опублікована на цю дату чи після цієї дати. На визнання винаходу (корисної моделі) патентоздатним не впливає розкриття інформації про нього винахідником або особою, яка одержала від винахідника прямо чи опосередковано таку інформацію, протягом 12 місяців до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету. При цьому обов'язок доведення обставин розкриття інформації покладається на особу, заінтересовану у застосуванні цієї частини. (ч.ч. 5-6 ст. 7 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»).

Згідно з частиною першою статті 6 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" правова охорона надається винаходу (корисній моделі), що не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та відповідає умовам патентоздатності.

Як зазначає позивач, патент України UA 101993 на корисну модель «Фармацевтична композиція на основі хондроїтину сульфату та глюкозаміну сульфату» не відповідає умові патентоздатності - «новизна», у зв'язку з чим підлягає визнанню недійсним.

Частиною першою статті 33 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" встановлено, що патент може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі, зокрема, невідповідності запатентованого винаходу (корисної моделі) умовам патентоздатності, що визначені статтею 7 Закону.

Суд зазначає, що у матеріалах справи міститься висновок експерта № 10-01 за результатами експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 30.07.2018, складений експертом Петренко С.А. на замовлення позивача.

За результатами проведеного експертного дослідження експертом у висновку № 10-01 від 30.07.2018 було встановлено, що корисна модель за патентом № UA 101993 «Фармацевтична композиція на основі хондроїтину сульфату та глюкозаміну сульфату» (дата публікації відомостей про видачу патенту 12.10.2015), що належить на праві власності МОВІ ХЕЛС ГМБХ, Blegistrasse 11В, Baar, Switzerland 6340 (СН), не відповідає умові патентоздатності «новизна».

В свою чергу, на підтвердження власних доводів, відповідачем-1 було подано до матеріалів справи консультативний висновок від 19.10.2018 спеціаліста за результатами аналітичного дослідження висновку судового експерта №10-01 від 30.07.2019.

У вказаному консультативному висновку, складеному патентним повіреним, кандидатом юридичних наук Прохоров-Лукіним Г.В. зазначено, що "Судово-експертне дослідження у сфері інтелектуальної власності, за результатами якого складено висновок судового експерта від 30.07. 2018 р. № 10-01 за результатами судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності, проведено неповно, з використанням документально не підтверджених даних, а тому зроблений на його основі висновок є необґрунтованим та необ`єктивним, що свідчить про порушення вимог ч. 3 ст. 69 Господарського процесуального кодексу України та визначених ст. 3 Закону України принципів об`єктивності і повноти дослідження, а тому викликає сумніви у його правильності".

Разом з тим, ухвалою Господарського суду міста Києва від 09.01.2019 призначено у справі судову експертизу об`єктів прав інтелектуальної власності, проведення якої доручено Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України.

На вирішення експерта судом поставлено наступне питання:

- Чи спростовують новизну корисної моделі за патентом України №UA 101993 відомості, які містяться в матеріалах справи, що були загальнодоступними у світі до 15.04.2015 - дати подання заявки № u201503521?

За результатами комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності, проведеної судовими експертами Фоя О.А. та Чабанець Т.М., складено висновок експерта №073/19 від 22.05.2019, в якому встановлено, що відомості, які містяться в матеріалах справи, що були загальнодоступними у світі до 15.04.2015 - дати подання заявки № u201503521 не спростовують новизну корисної моделі за патентом України №UA101993.

Верховний Суд у складі суддів Касаційного господарського суду, скасовуючи рішення Господарського суду міста Києва від 04.09.2019 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 24.10.2019 у даній справі та передаючи справу № 910/11573/18 на новий розгляд, вказав, що в основу судових рішень попередніх інстанцій покладено висновок від 22.05.2019 № 073/19, складений за результатами комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності. Водночас, переглядаючи у касаційному порядку судові рішення Касаційний господарський суд з`ясував, що мотивів відхилення по суті висновку від 30.07.2018 № 10-01, складеного на замовлення позивача, в оскаржуваних судових рішеннях суди не зазначили. Вказаний експертний висновок не оцінювався судами на предмет його належності, допустимості, достовірності та достатності.

Верховний Суд також зазначив, що суди попередніх інстанцій у вирішенні спору як не підтвердили, так і не спростували відповідності здійсненої перевірки формули винаходу кожного з експертних висновків у справі при вирішенні питання щодо наявності/відсутності новизни корисної моделі, визначеному порядку; зміст експертних висновків не дослідили та по суті такі висновки не оцінили. У зв`язку з чим знайшли своє підтвердження доводи скаржника про те, що судами попередніх інстанцій у судових рішеннях у справі зміст, зокрема, висновку від 22.05.2019 № 073/9, який складений за результатами комісійної судової експертизи не досліджувався, аналіз його суті не здійснювався.

Відповідно до ч. 1 ст. 316 Господарського процесуального кодексу України, вказівки, що містяться у постанові суду касаційної інстанції, є обов'язковими для суду першої та апеляційної інстанцій під час нового розгляду справи.

Таким чином, з урахуванням вказівок Верховного Суду, викладених у постанові від 25.02.2020 у справі № 910/11573/18, суд відзначає наступне.

Відповідно до приписів частини першої статті 33 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» патент може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково, зокрема, у разі невідповідності запатентованого винаходу (корисної моделі) умовам патентоздатності, що визначені статтею 7 цього Закону.

Згідно з приписами статті 7 вказаного Закону корисна модель відповідає умовам патентоздатності, якщо вона є новою і промислово придатною. Корисна модель визнається новою, якщо вона не є частиною рівня техніки. Рівень техніки включає всі відомості, які стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету.

Надання правової охорони корисній моделі відбувається в порядку, встановленому Законом України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» та Правилами розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель, які затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 15.03.2002 № 197.

Водночас, питання щодо відсутності патентоздатності корисної моделі повинно вирішуватися з урахуванням тих самих критеріїв перевірки новизни, що й питання стосовно її наявності. Критерії перевірки новизни, вимоги до формули і порядок проведення (зміст) експертизи по суті визначені вказаними Правилами розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель. Висновок щодо відповідності корисної моделі умовам патентоздатності не може суперечити приписам цих правил.

Як встановлено експертами у висновку № 10-01 від 30.07.2018 та у висновку № 073/19 від 22.05.2019 формула корисної моделі «Фармацевтична композиція на основі хондроїтину сульфату та глюкозаміну сульфату» за патентом України № 101993 складається з одного незалежного та двох залежних пунктів, формули:

1. Фармацевтична композиція, що включає в себе хондроїтину сульфат, глюкозамін і допоміжні речовини, яка відрізняється тим, що глюкозамін представлений у вигляді сульфату.

2. Фармацевтична композиція за п. 1, яка відрізняється тим, що використовують 350-1350 мг хондроїтину сульфату і 400-1600 мг глюкозаміну сульфату.

3. Фармацевтична композиція за п. 1, яка відрізняється тим, що як допоміжні речовини використовують целюлозу мікрокристаличну, кремнію діоксид колоїдний безводний, тальк, натрію кроскармелозу, натрію крохмальгліколят (тип А), гіпромелозу, полі етиленгліколь 6000, титану діоксин (Е 171), тартразин (Е 102), етилцелюлозу, магнію стеарат, повідон, барвник жовтий захід FCF (Е110) в різнихкомбінаціях.

Здійснивши аналіз формули корисної моделі за патентом України № 101993 експертами встановлено, що незалежний та залежні пункти містять ознаки якими охарактеризовано композицію, тобто об'єктом корисної моделі за патентом № 101993 є фармацевтична композиція.

Технічний результат, який досягається корисною моделлю за патентом України № 101993 є підвищення ефективності фармацевтичної композиції для ліквідації болю та запалення при лікуванні в період ремісії захворювань суглобів і хребта, первинного та вторинного остеоартрозу, остеохондрозу, плечолопаткового періартриту, шляхом зміни її кількісного і якісного складу.

У Висновку № 10-01 від 30.07.2018 експерт Петренко С.А. зазначив, зокрема, що:

- відповідно до бібліографічних даних патенту України на корисну модель № 101993 датою подання заявки № u201503521 на зазначену корисну модель є 15.04.2015 року, проте до 15.04.2015 загальнодоступною стала інформація: щодо лікарського засобу «Протекон» (реєстраційне посвідчення № UA/3347/01/01 від 29.06.2005 року на підставі наказу МОУ України № 305 від 24.06.2005); щодо лікарського засобу «Остеаль» (реєстраційне посвідчення № UA/8488/01/01 від 23.09.2013) та, відповідно, інформація щодо зазначених лікарських засобів складала рівень техніки до 15.04.2015 року і може використовуватися для спростування новизни корисної моделі за патентом України № 101993.

- виходячи з того, що залежні пункти формули винаходу (корисної моделі) містять ознаки, які розвивають і (або) уточнюють сукупність його (її) ознак викладених у незалежному пункті, і які стосуються деяких випадків його (її) виконання і використання, а також враховуючи ті обставини, що під час проведення судової експертизи, на відміну від процесу кваліфікаційної експертизи матеріалів заявки на винахід не можливо здійснити корегування опублікованого незалежного пункту формули, перевірка на відомості з рівня техніки ознак залежних пунктів формули винаходу (корисної моделі) не проводиться.

- отже, перевірка «новизни» корисної моделі здійснюється шляхом порівняння сукупності ознак її незалежного пункту формули з сукупністю ознак найбільш близького аналога (прототипу).

- для відповіді на поставлене перед експертизою питання експертом досліджувалась відомість з кожного окремо взятого лікарського засобу «Протекон» (реєстраційне посвідчення № UA/3347/01/01 від 29.06.2005 року на підставі наказу МОУ України № 305 від 24.06.2005) та «Остеаль» (реєстраційне посвідчення № UA/8488/01/01 від 23.09.2013), ознак технічного рішення за патентом України на корисну модель № 101993, яке охарактеризоване у незалежному пункті формули зазначеної корисної моделі. Дослідження та результати наведені у таблиці № 1 Висновку експерта № 10-01 від 30.07.2018.

- відповідно до результатів дослідження, представлених у таблиці 1, кожна ознака незалежного пункту формули корисної моделі за патентом України № 101993 була відома з лікарського засобу Протекон» (реєстраційне посвідчення № UA/3347/01/01 від 29.06.2005 року на підставі наказу МОУ України № 305 від 24.06.2005) та з лікарського засобу Протекон» «Остеаль» (реєстраційне посвідчення № UA/8488/01/01 від 23.09.2013) до 15.04.2015 року - дату подання заявки № u201503521 на корисну модель.

Таким чином, експертом Петренко С.О. у висновку № 10-01 від 30.07.2018 встановлено, що корисна модель за патентом № UA 101993 «Фармацевтична композиція на основі хондроїтину сульфату та глюкозаміну сульфату» (дата публікації відомостей про видачу патенту 12.10.2015), що належить на праві власності МОВІ ХЕЛС ГМБХ, Blegistrasse 11В, Baar, Switzerland 6340 (СН), не відповідає умові патентоздатності «новизна».

З висновку № 073/19 від 22.05.2019 вбачається, що експерти Фоя О.А. та Чабанець Т.М. дійшли висновку, що відомості, які містяться в матеріалах справи, що були загальнодоступними у світі до 15.04.2015 - дати подання заявки № u201503521 не спростовують новизну корисної моделі за патентом України №UA101993, з огляду на наступне.

Так, у висновку № 073/19 від 22.05.2019 експерти Фоя О.А. та Чабанець Т.М. зазначили, що згідно з Законом новизна винаходу (корисної моделі) визначається на дату подання заявки або, якщо заявлено пріоритет, на дату його (її) пріоритету. Датою подання заявки на корисну модель за патентом України № 101993 від 12.10.2015 «Фармацевтична композиція на основі хондроїтину сульфату та глюкозаміну сульфату» є 15.04.2015.

Винахід (корисну модель) не визнають як такий, що відповідає умові новизни, якщо у відомостях матеріалів справи виявлено засіб, якому властиві ознаки, ідентичні або еквівалентні ознакам, які є у патентній формулі.

Тож, для відповіді на поставлене перед експертами питання, експертами Фоя О.А. та Чабанець Т.М. було досліджено матеріали стосовно джерел інформації, які можуть містити відомості про об'єкт дослідження, які стали загальнодоступними до дати пріоритету заявки до установи, а саме до 15.04.2015 та виявлено такі джерела інформації:

Д1. Реєстраційне посвідчення на лікарський засіб «ПРОТЕКОН» № UA/3347/01/01 від 29.06.2005. Якісний та кількісний склад лікарського засобу: активні речовини - глюкозаміну сульфату 500 мг, хондроїтину сульфату 400 мг; допоміжні речовини - целюлоза мікрокристалічна, кремнію діоксид колоїдний, тальк, натрію кроскармелоза, натрію крохмальгліколят, гіпермелоза, макрогол (РЕG-6000), титану ділксид, тартразин, етилцелюлоза.

Д2. Лікарський засіб «ОСТЕАЛЬ» (реєстраційне посвідчення № UA/8488/01/01 від 23.09.2013). Склад лікарського засобу: діючі речовини - глюкозамін сульфат 562,5 мг (відповідає комплексу глюкозаміну сульфат - калію хлорид 750 мг), хондроїтин сульфат натрію 350 мг; допоміжні речовини - кальцію гідрогенфосфат, целюлоза мікрокристалічна, натрію кроскармелоза, олія рослинна гідрогенізована, натрію лаурилсульфат, магнію стеарат, повідон, кремнію діоксид колоїдний безводний, гіпермелоза, Ораdry White Y17000, магрогол 400, макрогол 8000, тальк, віск карнаубський.

Здійснивши порівняння, експерти встановили, що лікарський засіб «ПРОТЕКОН» та лікарський засіб «ОСТЕАЛЬ» не містять всю сукупність суттєвих ознак корисної моделі «Фармацевтична композиція на основі хондроїтину сульфату та глюкозаміну сульфату» за патентом України № 101993 від 12.10.2015 року.

Тож, експерти Фоя О.А. та Чабанець Т.М. дійшли висновку, що в матеріалах справи № 910/11573/18 не містяться відомості, згідно яких сукупність суттєвих ознак корисної моделі за патентом України № 101993, стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки до Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності», а саме до 15.04.2015.

Відповідно до п.п. 7.2.2. та 7.2.4. Правил складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 22.01.2001 № 22 (далі - Правила складання і подання заявки), багатоланкову формулу винаходу (корисної моделі) застосовують для характеристики одного винаходу (корисної моделі) з розвитком і(або) уточненням сукупності його (її) ознак стосовно деяких випадків виконання і використання винаходу (корисної моделі) або для характеристики групи винаходів. Багатоланкова формула, що характеризує групу винаходів, має декілька незалежних пунктів, кожний з яких характеризує один з винаходів групи. При цьому кожний з винаходів групи може бути охарактеризований із залученням залежних пунктів, підпорядкованих відповідному незалежному пункту.

Відповідно до п. 7.3.5. Правил складання і подання заявки, до залежного пункту формули винаходу (корисної моделі) включають ознаки, що розвивають чи уточнюють сукупність ознак, зазначену в незалежному пункті формули, у тому числі шляхом розвитку чи уточнення окремих ознак цієї сукупності, та необхідні лише в окремих випадках виконання винаходу (корисної моделі) або його (її) використання.

Статтею 28 Закону України «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі», продукт визнається виготовленим із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), якщо при цьому використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу (корисної моделі), або ознаку, еквівалентну їй.

Суд зазначає, що відповідно до п. 24.2.1. Методичних рекомендацій з окремих питань проведення експертизи заявки на винахід (корисну модель), затверджених наказом Державного підприємства «Український інститут промислової власності» від 07.04.2014 № 91 (Методичні рекомендації), перевірка новизни здійснюється щодо всієї сукупності ідентифікованих ознак, наведених у незалежному пункті формули винаходу, шляхом порівняння цієї сукупності ознак із відомостями про об'єкти, що є частиною рівня техніки, виявленими в результаті проведеного закладом експертизи пошуку.

Згідно п. 24.2.3. Методичних рекомендацій, винахід не визнається новим, якщо з рівня техніки виявлено об'єкт, в якому використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу, або ознаку, еквівалентну їй. При цьому не має значення форма представлення ознаки: словесна, математична, графічна, символічна тощо. Еквівалентними визнаються ознаки, які відрізняються формою їх утілення, але виконують ту саму функцію за тим самим принципом у той самий спосіб, і при цьому сприяють досягненню технічного результату такого ж виду і якості.

Відповідно до п. 24.3.1. Методичних рекомендацій, якщо формула винаходу має незалежний та один або більше залежних пунктів, то в разі визнання винаходу новим за незалежним пунктом перевірку новизни стосовно відповідних залежних пунктів формули не проводиться і винахід у цілому визнається новим.

У разі невизнання винаходу новим за незалежним пунктом, винахід у цілому не визнається новим. У цьому разі з метою надання заявнику інформації щодо доцільності виправлення формули винаходу перевіряють у межах відомостей, отриманих у результаті пошуку, новизну окремих варіантів винаходу, охарактеризованих відповідними залежними пунктами (п. 24.3.2. Методичних рекомендацій).

Якщо за результатами перевірки, проведеної згідно з пунктами 24.2.1 - 24.2.6, не виявлено жодного об'єкта в якому використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу, або ознаку, еквівалентну їй, заявлений винахід визнається новим, в іншому разі робиться висновок про те, що заявлений винахід не є новим (п.24.4.1. Методичних рекомендацій).

Якщо визнано, що заявлений винахід не є новим, заявнику надсилається стосовно цього обґрунтований попередній висновок з пропозицією надати мотивовану відповідь з усуненням, у разі необхідності, недоліків, які перешкоджають визнати винахід новим, або надати обґрунтоване заперечення проти цього висновку (п. 24.4.2. Методичних рекомендацій).

У разі невизнання заявленого винаходу новим за незалежним пунктом формули при визнанні його новим за будь-яким із залежних пунктів, заявнику в обгрунтованому попередньому висновку може бути запропоновано, якщо це доцільно, виправити формулу винаходу шляхом уведення до незалежного пункту тих зазначених у залежному пункті ознак винаходу, які у сукупності з іншими ознаками зумовлюють його новизну (п.24.4.3 Методичних рекомендацій).

Якщо за результатами перевірки, проведеної згідно з пунктами 24.2.1 - 24.2.6, виявлено відомий з рівня техніки об'єкт, який є окремим випадком заявленого винаходу, робиться висновок про те, що винахід не є новим (п. 24.4.4. Методичних рекомендацій).

Відповідно до п. 6.5. Правил розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15.03.2002 № 197, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України від 15 квітня 2002 за № 364/6652 (далі - Правила), при перевірці заявленого винаходу умовам патентоздатності встановлюється відповідність винаходу умовам промислової придатності, новизни та винахідницького рівня, а також проводиться додаткова перевірка відповідності винаходу умовам надання правової охорони відповідно до частин 1-3 статті 6 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі».

Згідно п. 6.5.2.1. Правил розгляду заявки, винахід визнають новим, якщо він не є частиною рівня техніки. Рівень техніки включає всі відомості, що стали загальнодоступними в світі до дати подання заявки до Державної служби, або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету. При визначенні рівня техніки загальнодоступними вважаються відомості, що містяться в джерелах інформації, з якими будь-яка особа може ознайомитися.

Датою, яка визначає включення джерела інформації до рівня техніки, є: для опублікованих описів до охоронних документів - зазначена на них дата публікації; для опублікованих відомостей про заявку на патент на винахід, яку подано до Державної служби, - зазначена на них дата публікації; для друкованих видань - дата виходу в світ, а за відсутності можливості її встановлення - останній день місяця чи 31 грудня, зазначеного у виданні року, якщо дата виходу в світ визначається лише місяцем або роком; для депонованих рукописів, статей, оглядів, монографій тощо - дата їх депонування; для звітів про науково-дослідні роботи, пояснювальних записок до дослідно-конструкторських робіт та іншої конструкторської, технологічної і проектної документації, яка є в органах науково-технічної інформації, - дата надходження її до цих органів; для нормативно-технічної документації - дата реєстрації її в уповноваженому органі; для матеріалів дисертацій і авторефератів дисертацій, виданих на правах рукопису, - дата надходження їх до бібліотеки; для прийнятих на конкурс робіт - дата викладення їх для ознайомлення, підтверджена документами, які стосуються проведення конкурсу; для джерел інформації, що сприймаються візуально (плакати, моделі, вироби тощо), - документально підтверджена дата, від якої

стає можливим їх огляд; для експонатів, розміщених на виставці, - документально

підтверджена дата початку їх показу; для усних доповідей, лекцій, виступів тощо - дата доповіді, лекції, виступу, якщо вони зафіксовані апаратурою звукового запису або стенографією в установленому порядку, діючому на зазначену дату; для відомостей про технічні засоби, що стали відомими в результаті їх використання, - документально підтверджена дата, від якої ці відомості стали загальнодоступними; для повідомлень по радіо, телебаченню, кіно - дата такого повідомлення, якщо воно зафіксовано на відповідному носії інформації в установленому порядку, діючому на зазначену дату.

Пунктом 6.5.2.2. Правил розгляду заявки встановлено, що при перевірці новизни до рівня техніки включають також зміст будь-якої заявки на видачу в Україні патенту (у тому числі міжнародної заявки, у якій зазначена Україна) у тій редакції, у якій цю заявку було подано спочатку, за умови, що дата її подання (а якщо заявлено пріоритет, то дата пріоритету) передує даті подання заявки до Державної служби або, якщо заявлено пріоритет, даті її пріоритету і що вона була опублікована на цю дату чи після цієї дати.

Згідно з п. 6.5.2.3. Правил розгляду заявки, перевірку новизни здійснюють щодо всієї сукупності ознак, наведених у формулі винаходу.

Об'єкти, що стали відомими до дати подання заявки (або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету), для визначення новизни повинні враховуватися лише окремо. Відомості про об'єкт можуть бути наведені як в одному, так і в різних джерелах інформації (п. 6.5.2.4. Правил розгляду заявки).

За умовами п. 6.5.2.7. Правил розгляду заявки, на визнання заявленого винаходу новим не впливає розкриття інформації про нього винахідником або особою, яка одержала від винахідника прямо чи опосередковано таку інформацію протягом 12 місяців до дати подання заявки до Державної служби, або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету. При цьому обов'язок доведення обставин розкриття інформації покладається на особу, зацікавлену в застосуванні цього положення.

Відповідно до п. 6.5.2.8. Правил розгляду заявки, якщо заявлений винахід визнано новим відносно незалежного (незалежних) пункту (пунктів) формули, то перевірку

новизни відносно відповідних залежних пунктів формули не проводять.

Як зазначено судом вище, формула корисної моделі «Фармацевтична композиція на основі хондроїтину сульфату та глюкозаміну сульфату» за патентом України № 101993 складається з одного незалежного та двох залежних пунктів.

Виходячи з положень Методичних редомендацій та Правил розгляду заявки, перевірка «новизни» корисної моделі здійснюється шляхом порівняння сукупності ознак її незалежного пункту формули з сукупністю ознак найбільш близького аналога (прототипу).

Відповідно до бібліографічних даних патенту України на корисну модель № 101993 датою подання заявки № u201503521 на зазначену корисну модель є 15.04.2015 року, проте до 15.04.2015 загальнодоступною стала інформація: щодо лікарського засобу «Протекон» (реєстраційне посвідчення № UA/3347/01/01 від 29.06.2005 року на підставі наказу МОУ України № 305 від 24.06.2005); щодо лікарського засобу «Остеаль» (реєстраційне посвідчення № UA/8488/01/01 від 23.09.2013) та, відповідно, інформація щодо зазначених лікарських засобів складала рівень техніки до 15.04.2015 року і може використовуватися для спростування новизни корисної моделі за патентом України № 101993.

Як вбачається з висновку № 10-01 від 30.07.2018, експерт Петренко С.А. проводив перевірку «новизни» корисної моделі за патентом України № 101993 шляхом порівняння сукупності ознак її незалежного пункту формули з сукупністю ознак найбільш близкого аналога (прототипу), тобто відносто лікарських засобів «Протекон» та «Остеаль» та встановив використання у спірному патенті кожної ознаки незалежного пункту, в той час як експерти Фоя О.А. та Чабанець Т.М. у висновку № 073/19 від 22.05.2019 проводили перевірку «новизни» шляхом порівняння сукупності ознак залежних та незалежних пунктів формули патенту України № 101993 та встановили, що лікарські засоби «Протекон» та «Остеаль» не містять всю сукупність ознак корисної моделі за патентом України № 101993 на корисну модель «Фармацевтична композиція на основі хондроїтину сульфату та глюкозаміну сульфату» щодо залежних пунктів.

Проте, суд зазначає, що якщо корисну модель визнано не новою за незалежним пунктом, то не новою буде і сукупність ознак наведених з урахуванням залежних пунктів формули, оскільки кожне окреме виконання корисної моделі, визначене залежним пунктом, охоплюється узагальненим виконанням корисної моделі, визначеним у незалежному пункті.

Згідно з п. 6.5.4.1.Правил розгляду заявки, якщо винахід, охарактеризований багатоланковою формулою із залежними пунктами, не відповідає умовам новизни і(або) винахідницького рівня у незалежному пункті формули, то заявнику повідомляють про це і пропонують висловити свою думку щодо доцільності подальшого розгляду заявки і, якщо така доцільність ним підтверджується, то пропонують подати відкориговану формулу винаходу.

Якщо відомі джерела інформації, що можуть бути взяті до уваги за умови включення змісту залежних пунктів до незалежного пункту формули, то заявника повідомляють про це.

Якщо заявник у зазначених вище випадках подасть змінену формулу винаходу, то подальший розгляд заявки проводиться згідно з пунктами 6.4 і 6.5 цих Правил відносно винаходу (винаходів), охарактеризованого(их) у зміненій формулі (п. 6.5.4.3. Правил розгляду заявки).

Якщо заявник наполягає на видачі патенту з раніше викладеною ним формулою і при цьому не наводить доводи, що спростовують висновок про невідповідність винаходу умовам патентоздатності, або не надає змінену формулу винаходу, то подальший розгляд заявки не проводиться і Державна служба приймає рішення про відмову у видачі патенту (п. 6.5.4.4. Правил розгляду заявки).

Таким чином, приймаючи до уваги те, що залежні пункти формули винаходу (корисної моделі) містять ознаки, які розвивають і (або) уточнюють сукупність його (її) ознак викладених у незалежному пункті, і які стосуються деяких випадків його (її) виконання і використання, а також враховуючи ті обставини, що під час проведення судової експертизи, на відміну від процесу кваліфікаційної експертизи матеріалів заявки на винахід не можливо здійснити корегування опублікованого незалежного пункту формули, перевірка на відомості з рівня техніки ознак залежних пунктів формули винаходу (корисної моделі) не проводиться.

Тож, враховуючи викладене вище, оскільки експертами Фоя О.А. та Чабанець Т.М. у висновку № 073/19 від 22.05.2019 встановлено, що лікарські засоби «Протекон» та «Остеаль» не містять всю сукупність ознак корисної моделі за патентом України № 101993 на корисну модель «Фармацевтична композиція на основі хондроїтину сульфату та глюкозаміну сульфату» щодо залежних пунктів, суд не приймає до розгляду вказаний висновок експертів.

За змістом ст. 101 Господарського процесуального кодексу України, учасник справи має право подати до суду висновок експерта, складений на його замовлення. Порядок проведення експертизи та складення висновків експерта за результатами проведеної експертизи визначається відповідно до чинного законодавства України про проведення судових експертиз. У висновку експерта зазначається, що висновок підготовлено для подання до суду та що експерт обізнаний про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок. Експерт, який склав висновок за зверненням учасника справи, має ті самі права та обов'язки, що і експерт, який здійснює експертизу на підставі ухвали суду.

За змістом ст. 98 Господарського процесуального кодексу України, висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному законодавством. Предметом висновку експерта може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань. Висновок експерта може бути наданий на замовлення учасника справи або на підставі ухвали суду про призначення експертизи. У висновку експерта повинно бути зазначено: коли, де, ким (прізвище, ім'я, по батькові, освіта, спеціальність, а також, за наявності, свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта, стаж експертної роботи, науковий ступінь, вчене звання, посада експерта), на якій підставі була проведена експертиза, хто був присутній при проведенні експертизи, питання, що були поставлені експертові, які матеріали експерт використав. Інші вимоги до висновку експерта можуть бути встановлені законодавством. У висновку експерта має бути зазначено, що він попереджений (обізнаний) про відповідальність за завідомо неправдивий висновок, а у випадку призначення експертизи судом, також про відповідальність за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов'язків.

Висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими статтею 86 цього Кодексу. Відхилення судом висновку експерта повинно бути мотивоване в судовому рішенні (ст. 104 Господарського процесуального кодексу України).

Статтею 74 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається, як на підставу своїх вимог та заперечень.

Відповідно до ст.ст. 76, 77 Господарського процесуального кодексу України, належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Оцінюючи висновок експерта № 10-01 від 30.07.2018, суд вважає, що зазначений висновок містить відповіді на порушені питання, які є обґрунтованими та такими, що узгоджуються з іншими матеріалами справи, при цьому, висновок експерта складений кваліфікованим атестованим судовим експертом Петренком Сергієм Анатолійовичем, який має вищу технічну освіту (інженер хімік-технолог), вищу юридичну освіту, спеціальну вищу освіту в сфері інтелектуальної власності, науковий ступінь кандидата юридичних наук, вчене звання старший науковий співробітник, кваліфікацію судового експерта з питань інтелектуальної власності, у тому числі за спеціальністю 13.3. «Дослідження, пов'язані з винаходами і корисними моделями» (свідоцтво Міністерства юстиції України № 1231 про присвоєння кваліфікації судового експерт, видане 18.10.2017 року, дійсне до 18.10.2020 року), стаж роботи в сфері інтелектуальної власності і експертний стаж з 2002 року.

Крім того, у висновку зазначено, що експерт обізнаний про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок відповідно до ст. 384 Кримінального кодексу України.

Таким чином, висновок експерта № 10-01 за результатами експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 30.07.2018 приймається судом в якості належного та допустимого доказу.

При цьому, суд не приймає до уваги наданий відповідачем-1 консультативний висновок від 19.10.2018, складений спеціалістом Прохоровим-Лукіним Г.В. за результатами аналітичного дослідження висновку експерта № 10-01 від 30.07.2018, оскільки Прохоров-Лукін Г.В. не є атестованим судовим експертом, а вказаний висновок є лише аналітичним дослідженням проведени патентним повіреним, а не висновком експерта в розумінні ст. 98 Господарського процесуального кодексу України.

Враховуючи викладене вище, суд приходить до висновку про відсутність новизни у корисній моделі «Фармацевтична композиція на основі хондроїтину сульфату та глюкозаміну сульфату» за патентом України № 101993 від 12.10.2015, що свідчить про його невідповідність умовам патентоспроможності, встановленим ст. 7 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі".

За змістом приписів п. а) ч.1 ст. 33 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» патент може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності запатентованого винаходу (корисної моделі) умовам патентоздатності, що визначені статтею 7 цього Закону.

Відповідно до ч. 3 ст. 33 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» при визнанні патенту чи його частини недійсними Установа повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені.

Патент або його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності, від дати публікації відомостей про видачу патенту (ч. 4 ст. 33 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»).

З огляду на те, що корисна модель «Фармацевтична композиція на основі хондроїтину сульфату та глюкозаміну сульфату» за патентом України № 101993 від 12.10.2015 не відповідає критерію патентоздатності «новизна» і є такою, що видана з порушенням прав позивача, суд приходить до висновку про наявність підстав для визнання такого патенту недійсним, а тому позовні вимоги в частині визнання недійсним патенту України № UA101993 на корисну модель «Фармацевтична композиція на основі хондроїтину сульфату та глюкозаміну сульфату» підлягають задоволенню.

Щодо вимоги позивача про зобов'язання Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України внести зміни до Державного реєстру патентів України на корисні моделі щодо визнання недійсним патенту України № UA 101993 на корисну модель "Фармацевтична композиція на основі хондроїтину сульфату та глюкозаміну сульфату", суд зазначає наступне.

Відповідно до п. 2.3. Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 10.01.2002 №10, у процесі ведення реєстру до нього вносяться, в тому числі, відомості щодо припинення дії свідоцтва повністю або частково, які в силу п. 1.3. вказаного Положення Державна служба інтелектуальної власності України публікує в офіційному бюлетені «Промислова власність».

При цьому, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання оптимізації діяльності центральних органів виконавчої влади державної системи правової охорони інтелектуальної власності» від 23 серпня 2016 № 585, Кабінет Міністрів України постановив: ліквідувати Державну службу інтелектуальної власності, поклавши на Міністерство економічного розвитку і торгівлі завдання і функції з реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності; установити, що Міністерство економічного розвитку і торгівлі є правонаступником Державної служби інтелектуальної власності, що ліквідується, в частині реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності.

Судом встановлено, що Міністерство економічного розвитку і торгівлі, яке перейменовано на Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (постанова Кабінету Міністрів України № 829 від 02.09.2019 "Деякі питання оптимізації системи центральних органів виконавчої влади") є правонаступником Державної служби інтелектуальної власності.

Відповідно до абз. 3 п. 1 Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 459 "Питання Міністерства економічного розвитку і торгівлі", з урахуванням змін, внесених постановою Кабінету Міністрів України від 23.08.2016 № 585 (далі - Положення), Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (Мінекономрозвитку) є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику, зокрема, у сфері інтелектуальної власності.

Відповідно до п.п. 47-1, 47-2, 47-4, 47-7, 47-9 п. 4 Положення, Мінекономрозвитку відповідно до покладених на нього завдань, зокрема: організовує в установленому порядку проведення експертизи заявок на об'єкти права інтелектуальної власності, видає патенти/свідоцтва на об'єкти права інтелектуальної власності; здійснює державну реєстрацію об'єктів права інтелектуальної власності, проводить реєстрацію договорів про передачу прав на об'єкти права інтелектуальної власності, що охороняються на території України, ліцензійних договорів; веде державні реєстри об'єктів права інтелектуальної власності; організовує інформаційну та видавничу діяльність у сфері інтелектуальної власності; видає офіційні бюлетені з питань інтелектуальної власності.

За наведених обставин, у зв'язку з задоволенням вимоги про визнання недійсним патенту України № UA 101993 на корисну модель "Фармацевтична композиція на основі хондроїтину сульфату та глюкозаміну сульфату", внаслідок невідповідності критерію патентоздатності «новизна», позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Органосін ЛТД" про зобов'язання Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (яке перейменоване на Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України) внести зміни до Державного реєстру патентів України на корисні моделі щодо визнання недійсним патенту України № UA 101993 на корисну модель "Фармацевтична композиція на основі хондроїтину сульфату та глюкозаміну сульфату" є обґрунтованими та також підлягають задоволенню.

Відповідно до ст. 236 Господарського процесуального кодексу України, судове рішення повинно ґрунтуватися на засадах верховенства права, бути законним і обґрунтованим. Законним є рішення, ухвалене судом відповідно до норм матеріального права при дотриманні норм процесуального права. Судове рішення має відповідати завданню господарського судочинства, визначеному цим Кодексом.

Статтею 13 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін. Учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов'язків, передбачених цим Кодексом. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

За приписами статті 86 Господарського процесуального кодексу України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об'єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також вірогідність і взаємний зв'язок доказів у їх сукупності.

Таким чином, повно і всебічно з'ясувавши обставини справи, підтверджені тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні, суд вважає вимоги позивача обґрунтованими та відповідно такими, що підлягають задоволенню у повному обсязі.

Відповідно до ч. 4 ст. 129 Господарського процесуального кодексу України, інші судові витрати, пов'язані з розглядом справи, покладаються: 1) у разі задоволення позову - на відповідача; 2) у разі відмови в позові - на позивача; 3) у разі часткового задоволення позову - на обидві сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Водночас, ч. 9 ст. 129 Господарського процесуального кодексу України, передбачено, зокрема, що якщо спір виник внаслідок неправильних дій сторони, суд має право покласти на таку сторону судові витрати повністю або частково незалежно від результатів вирішення спору.

Враховуючи наведені приписи ч.ч. 4, 9 ст. 129 Господарського процесуального кодексу України та задоволення позовних вимог у повному обсязі, суд дійшов висновку, що понесені позивачем витрати по сплаті судового збору за подання позовної заяви покладаються на відповідача-1, як на сторону, внаслідок неправильних дій якої виник спір у даній справі.

Крім того, згідно п. 1 ч. 5 ст. 129 Господарського процесуального кодексу України, під час вирішення питання про розподіл судових витрат суд враховує чи пов'язані ці витрати з розглядом справи.

У випадках скасування рішення господарського суду і передачі справи на новий розгляд розподіл судового збору у справі, в тому числі й сплаченого за подання апеляційної та/або касаційної скарги або заяви про перегляд рішення за нововиявленими обставинами, здійснює господарський суд, який приймає рішення за результатами нового розгляду справи, керуючись загальними правилами розподілу судових витрат.

За таких обставин, враховуючи те, що судом задоволено позовні вимоги у повному обсязі, витрати, понесені Товариством з обмеженою відповідальністю "Органосін ЛТД" по сплаті судового збору за подання касаційної скарги на рішення Господарського суду міста Києва від 04.09.2019 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 24.10.2019 у справі № 910/11573/18 відповідно до ст. 129 Господарського процесуального кодексу України, покладаються на Компанію Мові Хелс ГМБХ.

Керуючись статтями 74, 76-80, 129, 236-242 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва

В И Р І Ш И В:

1. Позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Органосін ЛТД" задовольнити.

2. Визнати недійсним патент України від 12.10.2015 № UA 101993 на корисну модель "Фармацевтична композиція на основі хондроїтину сульфату та глюкозаміну сульфату", зареєстрований в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 12.10.2015.

3. Зобов'язати Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (01008, м. Київ, вул. М. Грушевського, буд. 12/2, ідентифікаційний код - 37508596) внести зміни до Державного реєстру патентів України на корисні моделі щодо визнання недійсним патенту України № UA 101993 на корисну модель "Фармацевтична композиція на основі хондроїтину сульфату та глюкозаміну сульфату".

4. Стягнути з Компанії Мові Хелс ГМБХ (6340 Егеріштрассе 35, Баар, Швейцарія (СН)) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Органосін ЛТД" (04112, м. Київ, вул. Авіаконструктора Ігоря Сікорського, буд. 8, ідентифікаційний код - 24377666) 3 524 (три тисячі п'ятсот двадцять чотири) грн. 00 коп. - судового збору та 3 524 (три тисячі п'ятсот двадцять чотири) грн. 00 коп. - судового збору за подання касаційної скарги.

5. Видати накази після набрання рішенням законної сили.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів з дня його проголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Згідно з пунктом 17.5 розділу ХІ "Перехідні положення" Господарського процесуального кодексу України, апеляційна скарга на рішення суду подається до апеляційного господарського суду або через відповідний місцевий господарський суд.

Повний текст рішення складено: 02.11.2020.

Суддя Щербаков С.О.