РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.10.2020Справа № 910/15160/19

Господарський суд міста Києва у складі судді Щербакова С.О., за участю секретаря судового засідання Філон І.М., розглянувши матеріали господарської справи

за позовом Приватного акціонерного товариства "Оболонь"

до 1) Товариства з обмеженою відповідальністю торгово-виробнича компанія "Перша приватна броварня "Для людей-як для себе!",

2) Міністерства розвитку економіки,торгівлі та сільського господарства України

про визнання недійсним повністю свідоцтва на знак для товарів і послуг

Представники:

від позивача: Вознюк В.А.;

від відповідача-1: не з'явився;

від відповідача-2: не з'явився

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Приватне акціонерне товариство "Оболонь" (далі-позивач) звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю торгово-виробнича компанія "Перша приватна броварня "Для людей - як для себе!" (далі-відповідач-1) та Міністерства розвитку економіки,торгівлі та сільського господарства України (далі - відповідач-2) в якому просить суд:

- визнати недійсним повністю свдоцтво України № 261708 на знак для товарів і послуг;

- зобов`язати Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України внести відомості до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про визнання недійсним повністю свідоцтва України № 261708 на знак для товарів і послуг, здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що знак для товарів і послуг зареєстрований за спірним свідоцтвом України № 261708 є схожим настільки, що його можна сплутати з позначенням позивача за заявкою на знак для товарів і послуг № m2017 26629, у зв`язку з чим позивач вважає, що спірний знак для товарів і послуг має бути визнаний недійсним повністю через невідповідність його умовам надання правової охорони, передбачених ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 31.10.2019 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі. Розгляд справи вирішено здійснювати в порядку загального позовного провадження. Підготовче засідання призначено на 28.11.2019.

19.11.2019 через відділ автоматизованого документообігу суду від Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України надійшов відзив на позовну заяву, в якому відповідач-2 зазначає, що комбінований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 261708, а також знак за заявкою № m201726629 становлять композицію зображуваних елементів, які створюють у споживачів різне загальне зорове сприйняття цих знаків. Крім того, відповідач-2 зазначає, що станом на дату подання позову за заявкою № m201726629 свідоцтво України позивачу не видано, відтак, у позивача відсутні права інтелектуальної власності за захистом яких він звернувся до суду.

22.11.2019 через відділ автоматизованого документообігу суду від Товариства з обмеженою відповідальністю торгово-виробнича компанія "Перша приватна броварня "Для людей-як для себе!" надійшов відзив на позовну заяву, в якому відповідач-1 зазначає, що товари та послуги 35 класу МКТП не охоплюються свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № 261708 та заявка позивача від 28.11.2017 року № m201726629 не містить товарів та послуг 33 класу, отже знак для товарів і послуг відповідача-1 та знак, поданий позивачем до реєстрації частково відносяться до різних класів МКТП, тому не є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати.

28.11.2019 позивач через відділ автоматизованого документообігу суду подав відповідь на відзиви, в якому зокрема повідомив, що 25.11.2019 на ім'я позивача відповідно до Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» здійснено державну реєстрацію знака для товарів і послуг № 267623 за заявкою № m201726629 у зв'язку з публікацією у офіційному бюлетені № 22 від 25.11.2019 відомостей про видачу свідоцтва.

У судовому засіданні 28.11.2019 суд на місці ухвалив продовжити строк проведення підготовчого провадження на 30 днів та оголосив перерву до 16.01.2020.

15.01.2020 відповідач-1 через відділ автоматизованого документообігу суду подав клопотання, в якому у зв'язку з неможливістю представника Товариства з обмеженою відповідальністю торгово-виробнича компанія "Перша приватна броварня "Для людей-як для себе!" бути присутнім у судовому засіданні призначеному на 16.01.2020, а також необхідністю додаткового часу для подання висновку експерта, просить суд продовжити строк підготовчого провадження на 30 днів та відкласти розгляд справи не пізніш ніж до 02.02.2020 року.

У судовому засіданні 16.01.2020 оголошено перерву до 13.02.2020.

06.02.2020 через відділ автоматизованого документообігу суду позивач подав заяву про зміну підстав позову, в якій зазначає, що позивачем отримано свідоцтво України № 267623 на знак для товарів і послуг «HARDMIX LEMON+GINGER» за заявкою про реєстрацію знака № m201726629 від 28.11.2017, у зв'язку з чим просить суд прийняти заяву про зміну підстав позову та розгляд справи здійснювати з урахуванням цієї заяви.

13.02.2020 відповідач-1 подав до суду висновок експертів комісійної експертизи у сфері інтелектуальної власності № 6174 від 03.02.2020 виконаний на замовлення Товариства з обмеженою відповідальністю торгово-виробнича компанія "Перша приватна броварня "Для людей-як для себе!".

У судовому засіданні 13.02.2020, розглянувши подану позивачем заяву про зміну підстав позову, оскільки суд не перейшов до розгляду справи по суті, суд визнав подану заяву про зміну підстав позову такою, що відповідає вимогам ст. 46 ГПК України у зв'язку з чим прийняв її до розгляду.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 13.02.2020 призначено у справі № 910/15160/19 судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України. Провадження у справі № 910/15160/19 зупинено до закінчення проведення судової експертизи. Матеріали справи № 910/15160/19 надіслано до Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України.

14.07.2020 матеріали справи № 910/15160/19 надійшли до Господарського суду міста Києва разом з висновком експерта № 047/20 від 25.06.2020.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 22.07.2020 поновлено провадження у справі № 910/15160/19. Підготовче засідання у справі № 910/15160/19 призначено на 20.08.2020.

У судовому засіданні 20.08.2020 представник позивача подав письмові пояснення, в яких зазначає, що висновок експертів № 6174 від 03.02.2020 виконаний на замовлення Товариства з обмеженою відповідальністю торгово-виробнича компанія "Перша приватна броварня "Для людей-як для себе!" є неповним, оскільки не містить належного дослідження домінуючих елементів протиставлених позначень позивача та відповідача-1.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 20.08.2020 закрито підготовче провадження та призначено справу до судового розгляду по суті. Судове засідання у справі № 910/15160/19 призначено на 08.10.2020.

У цьому судовому засіданні представник позивача підтримав заявлені позовні вимоги.

Представники відповідача-1 та відповідача-2 у судове засідання не з'явився, причин неявки суду не повідомили, однак були повідомлені про дату, час та місце проведення судового засідання належним чином, що підтверджується рекомендованими повідомленнями про вручення поштового відправлення.

Приймаючи до уваги, що представники відповідача-1 та відповідача-2 були належним чином повідомлені про дату та час судового засідання, враховуючи, що матеріали справи містять достатньо документів для розгляду справи по суті, суд вважає, що неявка у судове засідання представників відповідача-1 та відповідача-2 не є перешкодою для прийняття рішення у даній справі.

Відповідно до ст. 233 Господарського процесуального кодексу України, рішення у даній справі прийнято у нарадчій кімнаті за результатами оцінки доказів, поданих сторонами та витребуваних судом.

У судовому засіданні 08.10.2020 відповідно до ст. 240 Господарського процесуального кодексу України судом проголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення представника позивача Господарський суд міста Києва

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю торгово-виробнича компанія "Перша приватна броварня "Для людей-як для себе!" є власником свідоцтва України № 261708 від 10.07.2019 на знак для товарів і послуг - «Naturally Fermented «HARD LEMON» Ready-to-Drink» (комбінований), виданого на підставі заявки № m 2018 07719 від 30.03.2018 щодо 32 та 33 класів для товарів і послуг за Міжнародною класифікацією товарів і послуг (далі - МКТП), а саме:

Кл. 32: Пиво; мінеральні і газовані води та інші безалкогольні напої; фруктові напої і фруктові соки; сиропи та інші складники для виготовляння напоїв; аперитиви безалкогольні; безалкогольні напої зі смаком кави; безалкогольні напої зі смаком чаю; безалкогольні напої на основі меду; безалкогольні фруктові екстракти; виноградне сусло неферментоване; води (напої); екстракти хмелю для виготовляння пива; есенції для виготовляння напоїв; зельтерська вода; ізотонічні напої; імбирне пиво; імбирний ель; квас (безалкогольний напій); коктейлі безалкогольні; коктейлі на основі пива; лимонади; літієва вода; напої енергетичні безалкогольні; напої з алое вера безалкогольні; напої на основі рису, крім замінників молока; напої на основі сої, крім замінників молока; напої, що містять молочну сироватку; овочеві соки (напої); оршад; пивне сусло; порошки для виготовляння газованих напоїв; сарсапарель (безалкогольний напій); сидр безалкогольний; сиропи для лимонаду; складники для виготовляння газованих вод; складники для виготовляння лікерів; смузі; содова вода; солодове пиво; солодове сусло; спортивні напої, збагачені протеїном; столові води; сусла; таблетки для виготовляння газованих напоїв; томатний сік (напій); тонізуючі охолоджуючі напої; фруктові нектари безалкогольні; шербети (напої); ячмінний ель (пиво);

Кл. 33: Алкогольні напої (крім пива); алкогольні напої, що містять фрукти; анісова настоянка (лікер); анісовий лікер; аперитиви; арак; байцзю (китайський алкогольний напій); бренді; вина; віскі; горілка; горілка вишнева; грушевий сидр; джин; дигестиви (лікери та алкогольні напої); коктейлі; кюрасо; лікери; медовуха (напій медовий); м'ятні лікери; напої алкогольні змішані, крім напоїв на основі пива; настоянки гіркі; ніра (алкогольний напій на основі цукрової тростини); перегінні алкогольні напої; пікети (вино з виноградних вичавків); рисовий спирт; ром; саке; сидр; спиртні напої; спиртові екстракти; спиртові есенції; фруктові екстракти спиртові.

Разом з тим, позивачем 28.11.2017 було подано заявку № m2017 26629 на реєстрацію знака для товарів і послуг в Україні - «HARDMIX LEMON+GINGER» (комбінований).

25.11.2019 Приватним акціонерним товариством "Оболонь" отримано свідоцтво України № 267626 на вищезазначений знак для товарів і послуг щодо 32 та 35 класів МКТП, а саме:

Кл. 32: Пиво; пиво спеціальне; пиво безалкогольне; імбирне пиво; імбирний ель; солодове пиво; коктейлі на основі пива; напої на основі пива;

Кл. 35: Рекламування; телевізійне рекламування; радіорекламування; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі он-лайн; пряме поштове рекламування; рекламування поштою; публікування рекламних текстів; розповсюджування рекламних матеріалів; розповсюджування зразків, рекламних буклетів; розробляння рекламних матеріалів; рекламування зовнішнє; розклеювання рекламних плакатів; організовування фестивалів на комерційні або рекламні потреби; організовування виставок на комерційні або рекламні потреби; організовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; організовування презентацій на комерційні або рекламні потреби; організовування показів мод на рекламні потреби; демонстрування товарів; оформляння вітрин; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; маркетинг; телемаркетингові послуги; маркетингові досліджування; послуги щодо зв'язків з громадськістю; послуги з макетування на рекламні потреби; послуги з постачання для інших (закуповування товарів та замовляння послуг для інших підприємств); комерційне інформування та поради для споживачів (центри підтримки споживачів); надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; написання рекламних текстів; написання сценаріїв на рекламні потреби; оновлювання рекламних матеріалів; орендування рекламного місця; пошук спонсорів; прокат рекламних матеріалів; прокат торговельних стендів; прокат рекламного часу на засобах інформування; прокат торговельних автоматів; сприяння продажам для інших; створювання програм щодо замовляння товарів через телерекламу; створювання рекламних фільмів; вивчання ринку; визначання громадської думки.

Обґрунтовуючи свої вимоги, позивач зазначає, що свідоцтво України № 261708 на знак для товарів та послуг «Naturally Fermented «HARD LEMON» Ready-to-Drink» комбінований (словесно-зображувальний), має бути визнано недійсним повністю через невідповідність знаку для товарів і послуг умовам надання правової охорони, передбачених ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», оскільки є схожим настільки, що його можна сплутати із знаком для товарів та послуг позивача № 267626, заявленого на реєстрацію в України за заявкою № m2017 26629 від 28.11.2017 раніше відповідача-1.

Оцінюючи подані докази та наведені обґрунтування за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому засіданні всіх обставин справи в їх сукупності, суд вважає, що позовні вимоги підлягають задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно зі ст. 11 ЦК України, цивільні права та обов'язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов'язки; підставами виникнення цивільних прав та обов'язків, зокрема, є договори та інші правочини.

До відносин, пов'язаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, застосовуються положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України та іншими законами (ч. 2 ст. 154 ГК України).

Частиною 1 ст.418 Цивільного кодексу України визначено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільним кодексом України та іншим законом.

Право інтелектуальної власності є непорушним відповідно до ч.3 ст.418 Цивільного кодексу України. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у його здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

До об'єктів права інтелектуальної власності, відповідно до ч.1 ст.155 Господарського кодексу України та ч.1 ст.420 Цивільного кодексу України, зокрема, належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг).

Право інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом у випадках і порядку, передбачених законом (ч.1 ст.157 Господарського кодексу України).

Згідно п. 4 ст. 1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», знак - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів (ст. 492 Цивільного кодексу України).

У відповідності до ст. 494 Цивільного кодексу України, набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом. Набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію або визнана в установленому законом порядку добре відомою, не вимагає засвідчення свідоцтвом.

Згідно ст. 495 Цивільного кодексу України, майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є:

1) право на використання торговельної марки;

2) виключне право дозволяти використання торговельної марки;

3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання;

4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Відповідно до ч. 1-3 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом. Об'єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень. Право власності на знак засвідчується свідоцтвом.

Згідно п. 4 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Статтею 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» зазначено, що свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права. При цьому, використанням знака визнається:

- нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

- застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;

- застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

З частини 2 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» вбачається, що не можуть одержати правову охорону також позначення, які:

- звичайно не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання;

- складаються лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду;

- складаються лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв'язку з ними, зокрема вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг;

- є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу;

- складаються лише з позначень, що є загальновживаними символами і термінами;

- відображають лише форму, що обумовлена природним станом товару чи необхідністю отримання технічного результату, або яка надає товарові істотної цінності.

Позначення, вказані в абзацах другому, третьому, четвертому, шостому та сьомому цього пункту, можуть бути внесені до знака як елементи, що не охороняються, якщо вони не займають домінуючого положення в зображенні знака.

Крім того, відповідно до ч. 3 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з:

- знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг;

- знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності;

- фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до Установи заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг;

- кваліфікованими зазначеннями походження товарів (у тому числі спиртів та алкогольних напоїв), що охороняються відповідно до Закону України "Про охорону прав на зазначення походження товарів". Такі позначення можуть бути лише елементами, що не охороняються, знаків осіб, які мають право користуватися вказаними зазначеннями;

- знаками відповідності (сертифікаційними знаками), зареєстрованими у встановленому порядку.

Частиною 1 ст. 499 Цивільного кодексу України встановлено, що права інтелектуальної власності на торговельну марку визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом.

Як зазначає позивач, свідоцтво України № 261708 на знак для товарів та послуг «Naturally Fermented «HARD LEMON» Ready-to-Drink» комбінований (словесно-зображувальний) підлягає визнанню недійсним, оскільки є схожим настільки, що його можна сплутати із знаком для товарів та послуг позивача № 267626, заявленого на реєстрацію в України за заявкою № m2017 26629 від 28.11.2017 раніше відповідача-1.

Відповідно до ч. 1 ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі: - невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони; - наявності у свідоцтві елементів зображення знака та переліку товарів і послуг, яких не було у поданій заявці; - видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

Суд зазначає, що у матеріалах справи міститься висновок експертів № 06/09-2019 за результатами проведення комісійної експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 16.10.2019, складений експертами Дорошенко О.Ф. та Мінченко Н.В. на замовлення позивача.

За результатами проведеного експертного дослідження експертами у висновку № 06/09-2019 від 16.10.2019 було встановлено, що знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 261708 є схожим із позначенням за заявкою на знак для товарів та послуг № m201726629 настільки, що їх можна сплутати.

В свою чергу, Товариством з обмеженою відповідальністю торгово-виробнича компанія "Перша приватна броварня "Для людей-як для себе!" було долучено до матеріалів справи висновок експертів № 6174 комісійної експертизи у сфері інтелектуальної власності від 03.02.2020, складений експертами Харабуга Ю.С. та Калініченко М.М., на замовлення відповідача-1, відповідно до якого експерти дійшли наступного висновку: Позначення за заявкою № m201726629 на свідоцтво на знак для товарів і послуг та знак за свідоцтвом України № 261708 не є схожим настільки, що їх можна сплутати.

Враховуючи наявність двох протилежних за результатами дослідження свідоцтва України № 261708 на знак для товарів і послуг «Naturally Fermented «HARD LEMON» Ready-to-Drink» висновків експертів, наданих сторонами на підтвердження доводів, викладених у позовній заяві та, відповідно, у відзиві на позовну заяву відповідача-1, ухвалою Господарського суду міста Києва від 13.02.2020 було призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності у справі № 910/15160/19, на вирішення якої поставлено наступні питання:

- Чи є знак для товарів і послуг - «Naturally Fermented «HARD LEMON» Ready-to-Drink» (комбінований) за свідоцтвом України № 261708 від 10.07.2019, схожим настільки, що його можна сплутати із знаком для товарів і послуг - «HARDMIX LEMON+GINGER» за свідоцтвом України № 267623 від 25.11.2019?

У висновку експертів № 047/20 за результатами проведення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 25.06.2020 судовими експертами Федоренко В.Л. та Ковальова Н.М. встановлено:

Знак для товарів і послуг - «Naturally Fermented «HARD LEMON» Ready-to-Drink» (комбінований) за свідоцтвом України № 261708 від 10.07.2019, є схожим настільки, що його можна сплутати із знаком для товарів і послуг - «HARDMIX LEMON+GINGER» за свідоцтвом України № 267623 від 25.11.2019.

Суд зазначає, що наказом Держапатенту України № 116 від 28.07.1995 (затверджений в Міністерстві юстиції України 02.08.1995 за № 276/812) затверджені Правила складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг (далі - Правила).

Відповідно до п. 4 Правил, експертиза заявки на реєстрацію знака для товарів і послуг складається з таких етапів: встановлення дати подання заявки; експертиза заявки за формальними ознаками; експертиза заявки по суті позначення, що заявлено на реєстрацію як знак.

Згідно п. 4.3.2.1. Правил, згідно з пунктом 3 статті 6 Закону не реєструються як знак позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з:

а) знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи щодо однорідних товарів і/або послуг;

б) знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна: міжнародними знаками, що охороняються в Україні згідно з

Мадридською угодою; знаками загальновідомими в Україні, що охороняються відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції;

в) фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до Відомства заявки по відношенню до однорідних товарів і/або послуг;

г) найменуваннями місць походження, крім випадків, коли вони включені як неохороноспроможні елементи до знака, що реєструється на ім'я особи, яка має право користування таким найменуванням;

ґ) сертифікаційними знаками, зареєстрованими в установленому порядку.

Відповідно до п. 4.3.2.2 Правил, відповідно до пункту 4 статті 6 Закону перевіряється, чи не відтворює заявлене позначення: а) промислові зразки, права на які належать в Україні іншим особам; б) назви відомих (добре знаних) в Україні творів науки, літератури і мистецтва або цитати і персонажі з них; твори мистецтва або їх фрагменти без згоди власників авторського права або їх правонаступників; в) прізвища, імена, псевдоніми або похідні від них, портрети і факсиміле відомих в Україні осіб без їх згоди.

Пунктом 4.3.2.4. Правил визначено, що позначення вважається тотожним з іншим позначенням, якщо воно збігається з ним у всіх елементах. Позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів. При перевірці позначень на тотожність і схожість необхідно: провести пошук тотожних або схожих позначень; визначити ступінь схожості заявленого позначення та виявлених при проведенні пошуку позначень; визначити однорідність товарів і/або послуг, для яких заявлено знак, в порівнянні з товарами і/або послугами, для яких зареєстровані або заявлені тотожні або схожі знаки, виявлені під час пошуку. Серед позначень, зазначених в пунктах 4.3.2.1 а), б), в), 4.3.2.2. а) Правил, пошук здійснюється відносно тих позначень, які мають більш ранній пріоритет.

Відповідно до п. 4.3.2.5. Правил, для позначення, заявленого як знак, щодо якого проводиться експертиза по суті, і виявлених зареєстрованих та заявлених на реєстрацію знаків з більш раннім пріоритетом встановлюється однорідність товарів або товарів і послуг. При встановленні однорідності товарів або товарів і послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар або надає послуги. Для встановлення такої однорідності слід враховувати рід (вид) товарів і послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів, коло споживачів.

Суд зазначає, що судовими експертами у висновку № 047/20 від 25.06.2020, зокрема встановлено, що обидва досліджувані позначення - знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 261708 від 10.07.2019 року та знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 267623 від 25.11.2019 року, зареєстровано для товару - «пиво».

Встановлення схожості позначень має ґрунтуватися на комплексному, всебічному аналізі порівнюваних позначень, а саме: сприйнятті домінуючих і другорядних графічних елементів, співставленні звукового складу, асоціативного ряду, ступеню семантичної близькості тощо.

При дослідженні схожості комбінованих позначень, визначається як схожість усього позначення в цілому, так і його складових елементів, з урахуванням значимості розташування тотожних або схожих елементів.

Позначення 1 містить наступні основні складові елементи:

1. Домінуюче словесне позначення «HARD LEMON», виконане великими літерами латинської абетки, жирним шрифтом чорного кольору в центральній частині композиції.

2. Стилізоване зображення лимону на тлі якого розміщено домінуюче словесне позначення «HARD LEMON».

3. Жовте тло.

4. Словесні позначення «Naturally Fermented» та «Ready-to-Drink» зеленого кольору, виконані по дузі.

Позначення 2 містить наступні основні складові елементи:

1. Домінуюче словесне позначення «HARDMIX», виконане великими літерами латинської абетки, жирним шрифтом темного кольору в центральні частині композиції.

2. Стилізоване зображення лимону на тлі якого розміщено домінуюче словесне позначення «HARDMIX».

3. Жовте тло.

4. Словесне позначення «HARDMIX» виконане по дузі, «STRONG DRINK» та «LEMON+GINGER» та «ЗІ СМАКОМ ЛИМОНА ТА ІМБИРУ» та інші - горизонтально, рівно.

5. Стилізоване зображення лимону у верхній частині позначення, лимону, імбиру та злаків у нижній частині позначення.

Відповідно до Методики проведення експертних досліджень, пов'язаних із засобами індивідуалізації при порівнянні комбінованих позначень, аналізується композиція знаку та виявляється основний елемент, який має визначальний вплив на формування загального зорового враження позначення. Основними критеріями визначення основного елемента є вплив на зорове, фонетичне, семантичне сприйняття позначення, його місце розташування у площині знаку, смислове значення, геометричний розмір.

Домінуюче положення конкретного елемента позначення визначається його смисловим навантаженням і його впливом на зорове та/або фонетичне (семантичне) сприйняття знаку в цілому. Має значення також розмір цього та місце його розміщення у площині позначення. Тому для встановлення того чи займає конкретний елемент домінуюче положення необхідно розглядати ці критерії у сукупності.

Тобто, домінуюче положення певного елемента в зображення знака може визначатися зокрема такими факторами:

- геометричним розміром елемента;

- місцем розташування елемента у площі зображення знака;

- смисловим навантаженням елемента;

- впливом елемента на зорове та/або фонетичне (семантичне) сприйняття знаку в цілому.

До візуальних ознак, які враховуються при вирішенні питання щодо домінування елемента у зображенні позначення відносяться такі ознаки:

- топологічні (ознаки розташування);

- розмірні;

- кольорові.

За топологічними ознаками домінуючими у зображенні є елементи, які розташовуються у верхній або у середній частинах зображення позначення, які є зручнішими для сприйняття та з яких звичайно починається огляд зображень суб'єктами сприйняття - споживачами.

За розмірними ознаками домінуючими у зображенні позначення є елементи, які мають відносні більші розміри ніж інші елементи, завдяки чому вони займають більшу площу і, відповідно, привертають до себе більше уваги споживача.

За кольоровими ознаками домінуючими у зображенні позначення є елементи, які за рахунок кольорового виконання виділяються з-поміж інших елементів, наприклад, якщо останні виконані чорно-білими кольорами або контрастними до кольору фону.

До семантичних ознак, які враховуються при вирішенні питання щодо домінування елемента у зображенні позначення відносяться суттєві ознаки поняття, яким визначається певний об'єкт та яке відтворюється засобами мови споживача.

Зокрема, при вирішенні питання щодо графічної (візуальної) схожості (несхожості) словесних позначень враховуються такі основні ознаки:

- загальне зорове враження;

- вид шрифту (розмір, висота літер та ін.);

- особливості графічного виконання літер (друкарські або письмові, заголовкові чи рядкові);

- розташування букв одна відносно іншої;

- алфавіт, буквами якого написано слово;

- використані кольори.

Так, судовими експертами зазначено, що домінуюче положення в зображенні позначення 1 займає словесний елемент «HARD LEMON», оскільки саме він превалює за топологічними, розмірними та кольоровими ознаками над іншими елементами (розміром літер, кольором, розміром).

Домінуюче положення в зображенні позначення 2 займає словесний елемент «HARDMIX», оскільки саме він превалює за топологічним, розмірними та кольоровими ознаками над іншими елементами (розміром літер, кольором, розміром).

Експертами зазначено, що позначення схожі за більшістю фонетичних ознак та є тотожними на початку, а також схожі за усіма графічними ознаками.

Також, експерти дійшли висновку, про семантичну схожість домінуючих словесних елементів позначення 1 та позначення 2, оскільки, обидва позначення на початку містять тотожний словесний елемент HARD, тобто має місце збіг одного з елементів позначення на який припадає логічний наголос і який має самостійне значення, семантика якого добре знайома споживачу, отже має місце і подібність закладених у позначення понять, ідей.

Експертами зазначено, що словесне позначення «HARD LEMON» яке використовується для таких напоїв як пиво, український споживач сприймає як назву міцного пива зі смаком лимону.

Словесне позначення «HARDMIX», яке використовується для таких напоїв як пиво, український споживач сприймає як міцне пиво із змішаним смаком.

Враховуючи той факт, що при виробництві пива цитрусові не використовуються (пиво - продукт отриманий шляхом бродіння солодового сусла (частіше всього на основі ячменя) за допомогою пивних дріжджів, зазвичай з додаванням хмелю) споживач в обох випадках зрозуміє, що мова іде не про традиційне, а про спеціальне пиво - пиво, виготовлене з застосуванням смакових або ароматичних добавок.

Тож, комбіновані знаки для товарів і за свідоцтвом України № 261708 від 10.07.2019 року (№ m201807719 від 30.03.2018) і за свідоцтвом України № 267623 від 25.11.2019 року (№m201726629 від 23.11.2017), згідно опису наданому раніше, виконані у формі етикеток, в обох використана схожа кольорова гама, присутній зображувальний елемент - лимон, який підсилює семантичну та фонетичну схожість, містять схожі домінуючі словесні елементи та використовуються для того ж самого товару «пиво». Заявку № m201726629 на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №267623 від 25.11.2019 було подано 23.11.2017, тобто раніше за дату подачі заявки, № m201807719 від 30.03.2018 на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №261708 від 10.07.2019.

За змістом ст. 98 Господарського процесуального кодексу України, висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному законодавством. Предметом висновку експерта може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань. Висновок експерта може бути наданий на замовлення учасника справи або на підставі ухвали суду про призначення експертизи. У висновку експерта повинно бути зазначено: коли, де, ким (прізвище, ім'я, по батькові, освіта, спеціальність, а також, за наявності, свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта, стаж експертної роботи, науковий ступінь, вчене звання, посада експерта), на якій підставі була проведена експертиза, хто був присутній при проведенні експертизи, питання, що були поставлені експертові, які матеріали експерт використав. Інші вимоги до висновку експерта можуть бути встановлені законодавством. У висновку експерта має бути зазначено, що він попереджений (обізнаний) про відповідальність за завідомо неправдивий висновок, а у випадку призначення експертизи судом, також про відповідальність за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов'язків.

Статтею 74 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається, як на підставу своїх вимог та заперечень.

Відповідно до ст.ст. 76, 77 Господарського процесуального кодексу України, належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Оцінюючи висновок експерта № 047/20 від 25.06.2020, суд зазначає, що зазначений висновок містить відповідь на порушене питання, яка є обґрунтованою та такою, що узгоджується з іншими матеріалами справи, при цьому, висновок експерта складений кваліфікованими атестованими судовими експертами Федоренко В.Л та Ковальовою Н.М.

Таким чином, висновок експерта № 047/20 за результатами проведення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 25.06.2020 приймається судом в якості належного та допустимого доказу.

Відповідно до ч. 3. ст. 6. Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з: знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Згідно ч. 6. ст. 5. Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», право на одержання свідоцтва має заявник, заявка якого має більш ранню дату подання до Установи або, якщо заявлено пріоритет, більш ранню дату пріоритету, за умови, що вказана заявка не вважається відкликаною, не відкликана або за нею Установою не прийнято рішення про відмову в реєстрації знака, можливості оскарження якого вичерпані.

Відповідно до ч. 1 ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі: - невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони; - наявності у свідоцтві елементів зображення знака та переліку товарів і послуг, яких не було у поданій заявці; - видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

З огляду на наведене, суд приходить до висновку про невідповідність умовам надання правової охорони знаку для товарів і послуг - «Naturally Fermented «HARD LEMON» Ready-to-Drink» (комбінований) за свідоцтвом України № 261708 від 10.07.2019, встановленим ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», у зв'язку з чим наявні підстави для визнання свідоцтва України на знак для товарів і послуг «Naturally Fermented «HARD LEMON» Ready-to-Drink» (комбінований) за свідоцтвом України № 261708від 10.07.2019 недійсним.

Відповідно до ч. 2 ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» при визнанні свідоцтва чи його частини недійсними установа (центральний орган виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної власності відповідно до ст. 1 вказаного закону) повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені.

Свідоцтво або його частина, визнані недійсними, зокрема і на підставі ч. 4 ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», вважаються такими, що не набрали чинності від дати подання заявки.

Відповідно до п. 2.3. Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 10.01.2002 №10, у процесі ведення реєстру до нього вносяться, в тому числі, відомості щодо визнання свідоцтва недійсним повністю або частково, які в силу п. 1.3. вказаного Положення Державна служба інтелектуальної власності України публікує в офіційному бюлетені «Промислова власність».

При цьому, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання оптимізації діяльності центральних органів виконавчої влади державної системи правової охорони інтелектуальної власності» від 23 серпня 2016 № 585, Кабінет Міністрів України постановив: ліквідувати Державну службу інтелектуальної власності, поклавши на Міністерство економічного розвитку і торгівлі завдання і функції з реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності; установити, що Міністерство економічного розвитку і торгівлі є правонаступником Державної служби інтелектуальної власності, що ліквідується, в частині реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності.

Судом встановлено, що Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, перейменоване на Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Відповідач-2 є правонаступником Державної служби інтелектуальної власності, що ліквідується, в частині реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності.

Відповідно до абз. 3 п. 1 Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 459 "Питання Міністерства економічного розвитку і торгівлі", з урахуванням змін, внесених постановою Кабінету Міністрів України від 23.08.2016 № 585 (далі - Положення), Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (Мінекономрозвитку) є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику, зокрема, у сфері інтелектуальної власності.

Відповідно до п.п. 47-1, 47-2, 47-4, 47-7, 47-9 п. 4 Положення, Мінекономрозвитку відповідно до покладених на нього завдань, зокрема: організовує в установленому порядку проведення експертизи заявок на об'єкти права інтелектуальної власності, видає патенти/свідоцтва на об'єкти права інтелектуальної власності; здійснює державну реєстрацію об'єктів права інтелектуальної власності, проводить реєстрацію договорів про передачу прав на об'єкти права інтелектуальної власності, що охороняються на території України, ліцензійних договорів; веде державні реєстри об'єктів права інтелектуальної власності; організовує інформаційну та видавничу діяльність у сфері інтелектуальної власності; видає офіційні бюлетені з питань інтелектуальної власності.

За наведених обставин, у зв'язку з задоволенням вимоги про визнання свідоцтва України України № 261708 від 10.07.2019 на знак для товарів і послуг «Naturally Fermented «HARD LEMON» Ready-to-Drink» (комбінований) недійсним, позовні вимоги Приватного акціонерного товариства "Оболонь" про зобов'язання Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України внести відомості до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про визнання недійсним повністю свідоцтва України № 261708 на знак для товарів і послуг та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність" є обґрунтованими та також підлягають задоволенню.

Відповідно до ст. 236 Господарського процесуального кодексу України, судове рішення повинно ґрунтуватися на засадах верховенства права, бути законним і обґрунтованим. Законним є рішення, ухвалене судом відповідно до норм матеріального права при дотриманні норм процесуального права. Судове рішення має відповідати завданню господарського судочинства, визначеному цим Кодексом.

Статтею 13 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін. Учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов'язків, передбачених цим Кодексом. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

Статтею 74 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається, як на підставу своїх вимог та заперечень.

Відповідно до ст.ст. 76, 77 Господарського процесуального кодексу України, належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

За приписами статті 86 Господарського процесуального кодексу України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об'єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також вірогідність і взаємний зв'язок доказів у їх сукупності.

Таким чином, повно і всебічно з'ясувавши обставини справи, підтверджені тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні, суд вважає вимоги позивача обґрунтованими та відповідно такими, що підлягають задоволенню у повному обсязі.

Відповідно до ч. 4 ст. 129 Господарського процесуального кодексу України, інші судові витрати, пов'язані з розглядом справи, покладаються: 1) у разі задоволення позову - на відповідача; 2) у разі відмови в позові - на позивача; 3) у разі часткового задоволення позову - на обидві сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Водночас, ч. 9 ст. 129 Господарського процесуального кодексу України, передбачено, зокрема, що якщо спір виник внаслідок неправильних дій сторони, суд має право покласти на таку сторону судові витрати повністю або частково незалежно від результатів вирішення спору.

Враховуючи наведені приписи ч.ч. 4, 9 ст. 129 Господарського процесуального кодексу України та задоволення позовних вимог у повному обсязі, суд дійшов висновку, що понесені позивачем витрати по сплаті судового збору за подання позовної заяви покладаються на відповідача-1, як на сторону, внаслідок неправильних дій якої виник спір у даній справі.

Керуючись статтями 74, 76-80, 129, 236-242 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва.

В И Р І Ш И В:

1. Позовні вимоги Приватного акціонерного товариства "Оболонь" - задовольнити.

2. Визнати недійсним повністю свідоцтво України на знак для товарів і послуг № 261708.

3. Зобов'язати Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (01008, м. Київ, вул. М. Грушевського, буд. 12/2, ідентифікаційний код - 37508596) внести відомості до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про визнання недійсним повністю свідоцтва України № 261708 на знак для товарів і послуг та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

4. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю торгово-виробнича компанія "Перша приватна броварня "Для людей-як для себе!" (вул. Джорджа Вашингтона буд.10, м. Львів, 79032, ідентифікаційний код - 31978272) на користь Приватного акціонерного товариства "Оболонь" (вул. Богатирська 3, м. Київ, 04212, ідентифікаційний код - 05391057) 3 842 (три тисячі вісімсот сорок дві) грн. 00 коп. - судового збору.

5. Видати накази після набрання рішенням законної сили.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів з дня його проголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Згідно з пунктом 17.5 розділу ХІ "Перехідні положення" Господарського процесуального кодексу України, апеляційна скарга на рішення суду подається до апеляційного господарського суду або через відповідний місцевий господарський суд.

Повний текст рішення складено: 19.10.2020.

Суддя Щербаков С.О.