РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

21.10.2020Справа № 910/5465/20

За позовом Аллерган Сейлз, ЛЛСі (Allergan Sales LLC)

до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

про визнання незаконним та скасування рішення і зобов`язання вчинити дії

Суддя Зеленіна Н.І.

Секретар судового засідання Вовчик О.В.

Представники сторін: відповідно до протоколу судового засідання

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Аллерган Сейлз, ЛЛСі (Allergan Sales LLC) (далі - позивач) звернулось до Господарського суду міста Києва з позовом про:

- визнання незаконним та скасувати рішення Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 29.11.2019 р. про відмову в продовженні строку дії патенту України № 75580 на винахід "ЗАСТОСУВАННЯ ДАПОКСИТЕНУ АБО ЙОГО ФАРМАЦЕВТИЧНО ПРИЙНЯТНОЇ СОЛІ В ЛІКАРСЬКОМУ ЗАСОБІ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ РОЗГЛАДУ СТАТЕВОЇ ФУНКЦІЇ ТА ПРОМИСЛОВИЙ ВИРІБ ДЛЯ ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ" на 5 років;

- зобов`язання Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України винести рішення про продовження строку дії патенту України №75580 на 5 років, унести відомості про продовження строку дії зазначеного патенту до Державного реєстру патентів і деклараційних патентів України на винаходи, здійснити про це публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що рішення Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 29.11.2019 р. про відмову в продовженні строку дії патенту України № 75580 на винахід не відповідає положенням чинного законодавства України.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 25.05.2020 р. прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі, призначено підготовче засідання у справі на 17.06.2020 р.

15.06.2020 р. від позивача надійшло клопотання про поновлення строку подання доказу та доручення до матеріалів справи висновку експерта 23-ОВМ/18 від 10.06.2020 р.

Протокольною ухвалою від 17.06.2020 р. задоволено клопотання позивача від 15.06.2020 р. про доручення доказів до матеріалів справи та відкладено підготовче засідання на 15.07.2020 р.

22.06.2020 р. від відповідача надійшов відзив на позов.

Протокольною ухвалою від 15.07.2020 р. долучено до матеріалів справи відзив на позовну заяву від 22.06.2020 р. та відкладено підготовче засідання на 05.08.2020 р.

03.08.2020 р. від позивача надійшла відповідь на відзив.

У підготовчому засіданні 05.08.2020 р. відповідачем подано додаткові пояснення по справі.

Протокольною ухвалою від 05.08.2020 р. долучено до матеріалів справи додаткові пояснення та відповідь на відзив, а також відкладено підготовче засідання на 02.09.2020 р.

31.08.2020 р. позивачем подано додаткові пояснення по справі.

Протокольною ухвалою від 23.09.2020 р. відкладено підготовче засідання на 23.09.2020 р.

14.09.2020 р. від позивача надійшло клопотання про приєднання доказів до матеріалів справи, а саме: афідавіту від 04.08.2020 р.

Протокольною ухвалою від 23.09.2020 р. долучено афідавіт до матеріалів справи, закрито підготовче провадження та призначено справу до судового розгляду по суті на 21.10.2020 р.

У судовому засіданні 21.10.2020 р. позивач підтримав заявлені позовні вимоги та наполягав на їх задоволенні.

Представник відповідача у судове засідання не з`явився; про дату, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

У судовому засіданні 21.10.2020 р. проголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Дослідивши наявні в справі матеріали, всебічно і повно з`ясувавши всі фактичні дані, на яких ґрунтуються позовні вимоги, об`єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд встановив наступне.

Позивач є власником патенту України №75580 на винахід "ЗАСТОСУВАННЯ ДАПОКСИТЕНУ АБО ЙОГО ФАРМАЦЕВТИЧНО ПРИЙНЯТНОЇ СОЛІ В ЛІКАРСЬКОМУ ЗАСОБІ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ РОЗГЛАДУ СТАТЕВОЇ ФУНКЦІЇ ТА ПРОМИСЛОВИЙ ВИРІБ ДЛЯ ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ" від 15.05.2006 р., строк дії якого сплинув 22.08.2020 р.

11.10.2019 р. позивач через свого уповноваженого представника звернувся до відповідача із клопотанням про продовження строку дії означеного патенту, до клопотання було додано: нотаріально засвідчені копії посвідчень про державну реєстрацію лікарського засобу Пріліджи 30 МГ та 60 МГ №№ UA/15385/01/02 та UA/15385/01/01, довіреність разом з її перекладом та платіжне доручення №221 від 11.10.2019 про сплату відповідного збору.

У відповідь на клопотання, листом №2312-03/43846-07 від 24.10.2019 р. відповідач направив запит про надання додаткових матеріалів або повідомлення про неможливість їх надання, посилаючись на лист Укрпатента, із наступним обґрунтуванням: об`єкти винаходу за патентом №75580 такі як "застосування" та "промисловий вибір" не є лікарськими засобами, виходячи із абз. 2 ст. 2 Закону України "Про лікарські засоби"; за відсутності об`єкта захисту в лікарському засобі, а саме речовини за патентом України на винахід №7550, встановити її використання у лікарському засобі ПРІЛІДЖИ неможливо.

У відповідь на запит позивачем через свого представника було направлено лист, в якому було наведено аргументи що спростовують тези запиту та законодавчо обґрунтовують правомірність задоволення клопотання про продовження строку дії патенту, а саме: промисловим виробом за незалежним пунктом формули 21 є лікарський засіб ПРІЛІДЖИ; відповідно до абз. 5 ч. 2 Закону "Про лікарські засоби" до лікарських засобів відносяться готові лікарські засоби, які включають в тому числі і остаточне пакування; у лікарському засобі ПРІЛІДЖИ використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули 21 патенту №75580, а отже об`єктом цього винаходу є саме лікарський засіб; лікарський засіб Пріліджи є об`єктом винаходу за патентом № 75580 .

Однак, 29.11.2019 р. відповідачем винесено оскаржуване рішення, яким позивачу відмовлено у продовженні строку дії патенту, оскільки клопотання та документи, що додані до нього, не відповідають вимогам, зазначеним у розділах 1 та 2 Інструкції про порядок продовження строку дії патенту на винахід, об`єктом якого є засіб, використання якого потребує дозволу компетентного органу, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 13 травня 2002 року №298 (далі - Інструкція №298).

У контексті вище викладеного суд зазначає наступне.

Відповідно до п. 1 Положення про Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 р. №459 Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України є центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері, в тому числі, інтелектуальної власності.

Відповідно до ст. 1, ч.ч. 1-4 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" винахід (корисна модель) - результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології.

Патент (патент на винахід, деклараційний патент на винахід, деклараційний патент на корисну модель, патент (деклараційний патент) на секретний винахід, деклараційний патент на секретну корисну модель) - охоронний документ, що засвідчує пріоритет, авторство і право власності на винахід (корисну модель).

Патент на винахід - різновид патенту, що видається за результатами кваліфікаційної експертизи заявки на винахід.

Правова охорона надається винаходу (корисній моделі), що не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та відповідає умовам патентоздатності.

Об`єктом винаходу (корисної моделі), правова охорона якому (якій) надається згідно з цим Законом, може бути: продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини тощо); процес (спосіб), а також нове застосування відомого продукту чи процесу.

Правова охорона згідно з цим Законом не поширюється на такі об`єкти технології: сорти рослин і породи тварин; біологічні в своїй основі процеси відтворення рослин та тварин, що не відносяться до небіологічних та мікробіологічних процесів; топографії інтегральних мікросхем; результати художнього конструювання.

Пріоритет, авторство і право власності на винахід засвідчуються патентом (деклараційним патентом).

Пріоритет, авторство і право власності на корисну модель засвідчуються деклараційним патентом.

Строк дії патенту України на винахід становить 20 років від дати подання заявки до Установи.

Строк дії патенту на винахід, об`єктом якого є лікарський засіб, засіб захисту тварин, засіб захисту рослин тощо, використання якого потребує дозволу відповідного компетентного органу, може бути продовжено за клопотанням власника цього патенту на строк, що дорівнює періоду між датою подання заявки та датою одержання такого дозволу, але не більше ніж на 5 років. За подання клопотання сплачується збір.

Порядок подання клопотання та продовження строку дії патенту у цьому випадку визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності.

Відповідно до п.п. 1.1, 1.2 розділу 1 Інструкції №298, ця Інструкція, розроблена відповідно до ч. 4 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", встановлює порядок продовження строку дії патенту на винахід, об`єктом якого є лікарський засіб, засіб захисту тварин, засіб захисту рослин тощо (далі - засіб), використання якого потребує дозволу відповідного компетентного органу, та визначає вимоги до клопотання про продовження строку дії патенту на винахід, об`єктом якого є такий засіб (далі - клопотання), порядок розгляду клопотання.

Строк дії патенту на винахід, об`єктом якого є засіб, використання якого потребує дозволу відповідного компетентного органу (далі - патент), може бути продовжено на строк, що дорівнює періоду між датою подання заявки на винахід та датою одержання такого дозволу, але не більше ніж на 5 років.

Як вбачається зі змісту оскаржуваного рішення, у ньому не міститься інформації про те, у чому саме полягає невідповідність клопотання та доданих до нього документів вимогам розділів 1 та 2 Інструкції №298.

При цьому, у супровідному листі відповідача до оскаржуваного рішення від 16.12.2019 р. №2312-03/53912-07 зазначено, що позивачу відмовлено у продовженні строку дії патенту у зв`язку з тим, що винахід за неалежним пунктом 21 стосується промислового виробу "упаковки" ("3 або 6 таблеток у блістерах з маркуванням українською мовою) (витяг з реєстраційних посвідчень на лікарський засіб) та "Упаковка". Блістер з ПВХ-ПЕ-ПВДХ/алюмінію у розкладній упаковці для продавлювання із захистом від відкривання дітьми, що містить 3 або 6 таблеток, вкритих плівкою оболонкою".

Також, супровідним листом до оскаржуваного рішення відповідачем повідомлено, що характеристика винаходу за незалежним пунктом 21 не містить призначення саме промислового виробу як такого та характеристики, що визначає дозований лікарський засіб у тому вигляді та стані, в якому його застосовують.

У зв`язку з чим відповідачем зазначено, що винахід за незалежним пунктом 21 вочевидь не може вважатися лікарським засобом.

Крім того, відповідач у своїх запереченнях відповідач посилається на пояснення відділу хімії та фармацевтики відділу ДП "Український інститут інтелектуальної власності" як заклад експертизи, щодо позовної заяви та висковку ОСОБА_1 №23-ОВМ/18 від 10.06.2020, а саме завірену копію Службової записки від 29.07.2020 р. №Вн94243-С/2020.

Так, відповідно до службової записки зроблено висновок про те, що на момент подання заявки, за якою виданий патент України №75580, дапоксетин був уже відомий фахівцям в даній галузі техніки, і в формулі винаходу відсутній об`єкт, би захищав лікарський засіб як у формі індивідуальної речовини (дапоксетин або його фармацевтично прийнята сіль), так і у формі її композиції з іншими фармацевтично прийнятними речовинами та/або ексципієнтами (що характеризуються якісним/кількісним складом), то відсутні підстави для продовження дії патенту України №75580, оскільки лікарський засіб Пріліджи не містить речовин, які б були захищені вказаним патентом.

Суд проаналізувавши подані відповідачем документи зазначає наступне.

В обґрунтування позиції про те, що Укрпатент є закладом експертизи відповідач посилається на пп. 3.2. п. 3 Статуту Укрпапенту, відповідно до якого підприємство уповноважене діяти як заклад експертизи у питаннях щодо проведення науково-технічної експертизи заявок щодо об`єктів права інтелектуальної власності, підготовки відповідних висновків експертизи та ін.

Таким чином, Укрпатент відповідно до покладених на нього обов`язків проводить експертизу заявок на об`єкти, права на які ще не набуті.

Тому, Укрпатент не уповноважений діяти як заклад експертизи щодо виданих патентів на винаходи стосовно продовження строку їх дії.

Крім того, Укрпатент не наділений повноваженнями щодо проведення експертизи позовних заяв та висновків експертів.

Предметом розгляду даної справи є порушене право власника патенту на винахід, об`єктом якого є лікарський засіб, продовжити на 5 років строк чинності своїх майнових прав інтелектуальної власності на приналежний йому патент.

У вказаній справі оскаржується рішення про відмову у продовженні строку дії патенту, а отже експертиза за заявкою вже була завершена винесенням рішення про видачу патенту і патент вже було видано, а права на винахід вже набуто.

У свою чергу, відповідно до поданого позивачем висновку судового експерта №23-ОВМ/18 за результатами проведення експертного дослідження у сфері інтелектуальної власності від 10.06.2020 р. у лікарському засобі ПРІЛІДЖИ (реєстраційне посвідчення №№UA/15385/01/01 та UA/15385/01/02 від 19.08.2016 р.) використана кожна ознака винаходу, що включена до незалежного пункту формули 21 за патентом України №75580 від 15.05.2020 р. або ознака, еквівалентна їй; об`єкт винаходу за незалежним пунктом формули 21 за патентом України №75580 від 15.05.2006 р. є лікарським засобом.

Суттєві ознаки, включені до н.п. 21 формули винаходу та опису до нього вказує, що об`єктом винаходу за цим пунктом є продукт - лікарський засіб у вигляді промислового виробу (фармацевтичного набору), який містить фармацевтичну речовину (агент) для лікування та пакувальний матеріал, у продукті наявна етикетка, яка вказує на фармацевтичне призначення даного продукту.

З огляду на викладене, формула за н.п. 21 містить достатню кількість ознак, які вказують на те, що об`єктом є лікарський засіб у розумінні Закону України "Про лікарські засоби".

Викладене вище свідчить про те, що промисловий виріб н.п. 21 має пакувальний матеріал та містить діючу речовину Дапоксетин, а відтак є лікарським засобом у розумінні Закону України "Про лікарські засоби".

Таким чином, доводи відповідача повністю спростовуються наявними у матеріалах справи документами.

Як встановлено ст. ст. 73, 74 Господарського процесуального кодексу України, доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи.

Статтею 79 Кодексу передбачено, що достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета доказування. Питання про достатність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.

В порядку, передбаченому ст. 86 Господарського процесуального кодексу України, суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили.

Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

З урахуванням вищевикладених обставин, суд вважає позовні вимоги обґрунтованими, доведеними, такими, що відповідають фактичним обставинам справи і не спростовані належним чином і у встановленому законом відповідачем, а відтак, заявлені вимоги підлягають задоволенню у повному обсязі.

Відповідно до ст. 129 Господарського процесуального кодексу України, судовий збір за розгляд справи в суді першої інстанції покладається на позивача, в апеляційній та касаційній інстанціях - на сторони, що понесли такі витрати.

Керуючись ст. ст. 2, 74, 76-80, 129, 236-242 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд міста Києва, -

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити повністю.

2. Визнати недійним та скасувати рішення Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 29.11.2019 про відмову в продовженні строку дії патенту України №75580 на винахід "Застосування дапокситену або його фармацевтично прийнятої солі в лікарському засобі для лікування розладу статевої функції та промисловий виріб для його застосування" на 5 років.

3. Зобов`язати Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України винести рішення про продовження строку дії патенту України №75580 на 5 років, внести відомості про продовження строку дії зазначеного патенту до Державного реєстру патентів і деклараційних патентів України на винаходи, здійснити про це публікацію в офіційному бюлетні "Промислова власність".

На рішення може бути подано апеляційну скаргу протягом 20 днів з дня підписання повного тексту.

Рішення суду набирає законної сили у порядку і строки, передбачені ст. 241 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст рішення складено 28.10.2020 р.

Суддя Н.І. Зеленіна