УХВАЛА

про повернення до стадії підготовчого провадження, залучення співвідповідача,

повторний виклик експертів та відкладення засідання

м. Київ

03.11.2020Справа № 910/564/20

За позовом Джек Деніел`с Пропертіз, Інк., корпорація штату Делавер (Jack Daniel's Properties Inc., the corporation of the State of the Delaware) (4040 Сівік Центер Драйв, Сьют 528, Сан-Рафаель, Каліфорнія 94903, США; адреса для листування: 01032, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 110)

До: 1) Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (01008, м . Київ, вул. Михайла Грушевського, буд. 12/2, ідентифікаційний код: 37508596)

2) Товариства з обмеженою відповідальністю "Буклет-Юг" (65101, Одеська обл., м. Одеса, вул. Космонавта Комарова, буд. 12; ідентифікаційний код: 40748323) та

3) Товариства з обмеженою відповідальністю "СТРОНГДРІНК" (49023, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, просп. Мануйлівський, буд. 7; ідентифікаційний код: 40932872)

Про визнання недійними повністю свідоцтв України на знаки для товарів та послуг № 207145 від 25.12.2015, № 207146 від 25.12.2015, № 242037 від 25.05.2018, № 249674 від 12.11.2018, № 249675 від 12.11.2018, патентів України на промислові зразки № 34689 від 12.06.2017, № 35823 від 27.11.2017 та припинення порушень прав інтелектуальної власності на добре відомі торговельні марки.

За зустрічним позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Буклет-Юг" (65101, Одеська обл., м. Одеса, вул. Космонавта Комарова, буд. 12; ідентифікаційний код: 40748323)

До: 1) Джек Деніел`с Пропертіз, Інк., корпорація штату Делавер;

2) Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

Про визнання незаконним та скасування рішень Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України

Суддя Бондаренко - Легких Г.П.

Секретар судового засідання Гольцова М. В.

За участі представників сторін:

від позивача (відповідача-1 за зустрічним позовом): Коваль М.М., довіреність № б/н від 28.05.2019;

від відповідача-1 за первісним позовом (відповідача-2 за зустрічним): не прибув;

від відповідача-2 за первісним позовом (позивача за зустрічним): Коляда О.О., ордер серія АУ № 1014862 від 04.02.2020, брав участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням програми Microsoft Teams;

від відповідача-3 (за первісним позовом): Коляда О.О., Ордер серія АУ № 1014861 від 04.02.2020, брав участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням програми Microsoft Teams;

судові експерти: не прибули.

ВСТАНОВИВ:

Джек Деніел`с Пропертіз, Інк., корпорація штату Делавер (Jack Daniel's Properties Inc., the corporation of the State of the Delaware) (далі-позивач) звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (далі відповідач-1), Товариства з обмеженою відповідальністю "Буклет-Юг" (далі відповідач 2) та Товариства з обмеженою відповідальністю "СТРОНГДРІНК" (далі відповідач-3) про визнання недійними повністю свідоцтв України на знаки для товарів та послуг № 207145 від 25.12.2015, № 207146 від 25.12.2015, № 242037 від 25.05.2018, № 249674 від 12.11.2018, № 249675 від 12.11.2018, та патентів України на промислові зразки № 34689 від 12.06.2017, № 35823 від 27.11.2017 та припинення порушень прав інтелектуальної власності на добре відомі торговельні марки, що належать позивачеві.

Звертаючись до суду із даним позовом позивач просить:

- Визнати недійсним повністю свідоцтво України № 207145 від 25.12.2015 на знак для товарів і послуг "Блек Джек - грай по-дорослому", що належить Товариству з обмеженою відповідальністю "Буклет-Юг";

- Зобов`язати Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним повністю свідоцтва України № 207145 від 25.12.2015 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність";

- Визнати недійсним повністю свідоцтво України № 207146 від 25.12.2015 на знак для товарів і послуг "Май нейм із Джек. Блек Джек", що належить Товариству з обмеженою відповідальністю "Буклет-Юг";

- Зобов`язати Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним повністю свідоцтва України № 207146 від 25.12.2015 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність";

- Визнати недійсним повністю свідоцтво України № 242037 від 25.05.2018 на знак для товарів і послуг " BLACK JACK SILVER ", що належить Товариству з обмеженою відповідальністю "Буклет-Юг";

- Зобов`язати Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним повністю свідоцтва України № 242037 від 25.05.2018 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність";

- Визнати недійсним повністю свідоцтво України № 249674 від 12.11.2018 на знак для товарів і послуг "BLACK JACK for all", що належить Товариству з обмеженою відповідальністю "Буклет-Юг";

- Зобов`язати Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним повністю свідоцтва України № 249674 від 12.11.2018 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність";

- Визнати недійсним повністю свідоцтво України № 249675 від 12.11.2018 на знак для товарів і послуг "BLACK JACK SILVER for all", що належить Товариству з обмеженою відповідальністю "Буклет-Юг";

- Зобов`язати Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним повністю свідоцтва України № 249675 від 12.11.2018 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність";

- Визнати недійсним повністю патент України № 34689 від 12.06.2017 на промисловий зразок "КОМПЛЕКТ ЕТИКЕТОК", що належить Товариству з обмеженою відповідальністю "Буклет-Юг;

- Зобов`язати Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України внести запис до Державного реєстру патентів України на промислові зразки стосовно визнання недійсним повністю патенту України № 34689 від 12.06.2017 на промисловий зразок та здійснити про це публікацію в Офіційному бюлетені "Промислова власність";

- Визнати недійсним повністю патент України № 35823 від 27.11.2017 на промисловий зразок "КОМПЛЕКТ ЕТИКЕТОК "ВІСКІ КОЛА "BLACK JACK", що належить Товариству з обмеженою відповідальністю "Буклет-Юг";

- Зобов`язати Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України внести запис до Державного реєстру патентів України на промислові зразки стосовно визнання недійсним повністю патенту України № 35823 від 27.11.2017 на промисловий зразок та здійснити про це публікацію в Офіційному бюлетені "Промислова власність";

- Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю "СТРОНГДРІНК" припинити порушення прав інтелектуальної власності Джек Деніел`с Пропертіз, Інк., корпорації штату Делавер (Jack Daniel's Properties, Inc., corporation of Delaware State) на добре відому торговельну марку "Jack Daniel's" шляхом заборони використання схожих позначень "BLACK JACK" та "Блек Джек", шляхом заборони нанесення даних позначень на етикетки та пляшки напоїв алкогольних міцних "Солодових" (Солодовий) "BLACK JACK" ("Блек Джек"), заборони зберігання напоїв алкогольних міцних "Солодових" (Солодовий) "BLACK JACK" ("Блек Джек") із зазначеним нанесенням позначень "BLACK JACK" та "Блек Джек" з метою пропонування для продажу, заборони пропонування для продажу, заборони продажу напоїв алкогольних міцних "Солодових" (Солодовий) "BLACK JACK" ("Блек Джек") з нанесеними на них позначеннями "BLACK JACK" та "Блек Джек", заборони використання позначень "BLACK JACK" та "Блек Джек" в мережі Інтернет, зокрема, на сайті Товариства з обмеженою відповідальністю "СТРОНГДРІНК" за посиланнями: https://strongdrink.com.ua/produkcziya/trostnikovyii-napitok/black-iack. https://strongdrink.com.ua/ produkcziya/trostnikovvii-napitok/black-iack, https://strongdrink.com.ua/produkcziva/trostnikovvii- napitok/black-i ack, https://strongdrink.com.ua/produkcziva/trostnikovyii-napitok/black-iack. https://strongdrinLk.com.ua/produkcziva/trostnikovvii-napitok/black-iack, а також шляхом заборони використання позначень "BLACK JACK" та "Блек Джек" у діловій документації, зокрема, у договорах, у листах, у специфікаціях, у рахунках, у накладних, у сертифікатах, у технічних умовах, у рецептурах;

- Зобов`язати Товариств з обмеженою відповідальністю "СТРОНГДРІНК" (49023, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, проспект Мануйлівський, 7, ідентифікаційний код-- 40932872) усунути схожі з добре відомим знаком "Jack Daniel's" позначення "BLACK JACK/, та "Блек Джек" з напоїв алкогольних міцних "Солодових" (Солодовий) "BLACK JACK" ("Блек Джек"), з упаковок (етикеток) даних напоїв, з сайту у мережі Інтернет за посиланнями: https://strongdrink.com.ua/produkcziva/trostnikovvii-napitok/black-iack. https://strongdrink.com.ua/, produkcziya/trostnikovyii-napitok/black-iack. https://strongdrink.com.ua/produkcziva/ trostnikovyii- napitok/black-jack. https://strongdrink.com.ua/produkcziva/trostnikovyii-napitok/black-iack. https://strongdrink.com.ua/produkcziva/trostnikovyii-napitok/black-iack. з ділової документації, з договорів, з листів, зі специфікацій, з рахунків, з накладних, з сертифікатів, з технічних умов, з рецептур.

Також, позивач просить покласти на Товариство з обмеженою відповідальністю "СТРОНГДРІНК" та Товариство з обмеженою відповідальністю "Буклет-Юг" відшкодування усіх судових витрат у справі.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що позивач вважає, що державна реєстрація відповідачем - 1 торговельних марок "Блек Джек - грай по-дорослому", "Май нейм із Джек. Блек Джек", "BLACK JACK SILVER", "BLACK JACK for all", "BLACK JACK SILVER for all" за свідоцтвами України № 207145, 207146, 242037, 249674, 249675 та промислових зразків "КОМПЛЕКТ ЕТИКЕТОК", "КОМПЛЕКТ ЕТИКЕТОК "ВІСКІ КОЛА "BLACK JACK" за патентами України № 34689, 35823 на ім`я відповідача - 2 була здійснена із порушенням вимог чинного законодавства України, порушує його права та охоронювані законом інтереси на добре відомі торгівельні марки за свідоцтвами України № 207145, 207146, 242037, 249674, 249675, зазначені об`єкти інтелектуальної власності не відповідають умовам надання правової охорони, містять істотну складову частину "JACK/Джек", яка є імітацією, здатною викликати змішування із добре відомим знаком "Jack Daniel's".

Позивач зазначає, що фактичне використання усіх спірних торговельних марок на ринку для маркування алкогольної продукції міцних алкогольних напоїв "Солодових" (Солодовий) здійснюється саме відповідачем - 3, на підставі укладених ліцензійних договорів із відповідачем - 2, який є власником оскаржуваних товарних знаків та корисних моделей.

При цьому, як вже було встановлено Антимонопольним комітетом України та господарським судом у відповідних справах щодо дій недобросовісної конкуренції № 127-26.4/32-16 та № 910/16373/18 дії відповідача - 3 щодо використання відповідних позначень (етикеток) "BLACK JACK" є саме діями недобросовісної конкуренції по відношенню до позивача, що можуть спричинити змішування на ринку, ввести в оману споживачів, породжуючи помилкові асоціації саме з позивачем, його торговельними марками та всесвітньовідомою продукцією віскі "JACK DANIEL'S", яка маркується даними торговельними марками позивача.

Крім того, позивач вважає, що підлягають визнанню недійсними повністю у судовому порядку на підставі підпункту "в" п. 1 ст. 25 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" від 15.12.1993, так як їх було видано відповідачем - 1 внаслідок подання відповідачем - 2 відповідних заявок № s201700628, s201701808 саме з порушенням прав інтелектуальної власності позивача на добре відомі торговельні марки "Jack Daniel'S", оскільки вказані промислові зразки включають до свого складу позначення "BLACK JACK", і яке є схожим настільки, що його можна сплутати з даними добре відомими торговельними марками, тобто, яке імітує дані торговельні марки, а їх фактичне використання на ринку у якості етикеток міцних алкогольних напоїв "Солодових" (Солодовий) "BLACK JACK" та "BLACK JACK" "Silver" виробництва відповідача - 3, у яких фактично використовуються саме спірні промислові зразки, з оформленням етикеток віскі "JACK DANIEL'S" позивача, може ввести споживачів в оману, породжуючи асоціації саме з позивачем, належними йому добре відомими торговельними марками, етикетками продукції віскі "JACK DANIEL'S", самою продукцією віскі "JACK DANIEL'S" та з існуванням можливості змішування товарів на ринку.

20.01.2020 Суд постановив ухвалу про відкриття провадження у справі, розгляд справи ухвалив здійснювати за правилами загального позовного провадження, підготовче судове засідання призначив на 25.02.2020. Зобов`язав позивача надати у перше судове засідання витяг з торгового реєстру з офіційним перекладом на підтвердження його правосуб`єктності.

Крім того, 20.01.2020 Судом було постановлено ухвалу про забезпечення позову, а саме вжито наступні заходи забезпечення позову по справі № 910/564/20 до набрання рішенням Господарського суду міста Києва по справі законної сили:

- заборонено Товариству з обмеженою відповідальністю "Буклет-Юг" передавати у будь-який спосіб повністю чи частково право власності на знаки для товарів та послуг за свідоцтвами України № 207145 від 25.12.2015, № 207146 від 25.12.2015, № 242037 від 25.05.2018, № 249674 від 12.11.2018, № 249675 від 12.11.2018 або ж відмовлятися від зазначених свідоцтв України на знаки для товарів та послуг;

- заборонено Товариству з обмеженою відповідальністю "Буклет-Юг" передавати у будь-який спосіб повністю чи частково право власності на патенти України № 34689 від 12.06.2017, № 35823 від 27.11.2017 на промислові зразки або ж відмовлятися від зазначених патентів України на промислові зразки.

03.02.2020 від позивача надійшло клопотання про долучення доказів до справи.

10.02.2020 від відповідача - 2 надійшли наступні заяви: клопотання про застосування строків позовної давності, клопотання про зупинення провадження у справі, клопотання про витребування доказів по справі, заява щодо продовження строку подання відзиву та доповнення до заяви про продовження строку на подання відзиву.

10.02.2020 від відповідача - 3 надійшло клопотання про роз`єднання позовних вимог, продовження строку на подання відзиву, про застосування строку позовної давності, клопотання про зупинення провадження у справі, клопотання щодо продовження строку подання відзиву

10.02.2020 через відділ канцелярії Господарського суду міста Києва від відповідача - 1 надійшов відзив на позов та 11.02.2020 - клопотання про долучення доказів надсилання іншим учасникам справи відзиву.

12.02.2020 від відповідача-2 надійшла зустрічна позовна заява № 6/910/564/20 від 10.02.2020.

Позивач за зустрічним позовом просить Суд:

- визнати, незаконним та скасувати Рішення Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 15.02.2017р., затверджене Наказом Державної служби інтелектуальної власності України від 12.04.2017р. №41-Н; 2.

- визнати незаконним та скасувати Рішення Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 15.02.2017р., затверджене Наказом Державної служби інтелектуальної власності України від 12.04.2017р. №42-Н;

- визнати незаконним та скасувати Рішення Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 15.02.2017р., затверджене Наказом Державної служби інтелектуальної власності України від 12.04.2017р. №40-Н.

18.02.2020 від відповідача - 2 надійшли доповнення до заяви про продовження строку для надання відзиву на позовну заяву.

20.02.2020 від позивача надійшло клопотання про залучення до матеріалів справи письмових доказів; 24.02.2020 клопотання про приєднання до матеріалів справи доказів правосуб`єктності позивача, а також надійшла відповідь на відзив відповідача - 1.

Суд розглянув зустрічну позовну заяву та 24.02.2020 прийняв до спільного розгляду з первісним позовом у справі № 910/564/20 зустрічний позов Товариства з обмеженою відповідальністю "Буклет-Юг" до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України та Джек Деніел`с Пропертіз, Інк., (корпорація штату Делавер) про визнання незаконним та скасування рішень Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, ухвалив зустрічні позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Буклет-Юг" до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України та Джек Деніел`с Пропертіз, Інк., корпорація штату Делавер про визнання незаконним та скасування рішень Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України об`єднати в одне провадження з первісним позовом по справі № 910/564/20, відклав вирішення питання про витребування доказів до розгляду в судовому засіданні та викликав сторін в підготовче судове засідання, призначене на 25.02.2020.

В судовому засіданні 25.02.2020 суд постановив ухвалу в якій: відмовив у задоволенні клопотань Товариства з обмеженою відповідальністю "Буклет-Юг" про роз`єднання позовних вимог та зупинення провадження у справі; задовольнив клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Буклет-Юг" про витребування доказів; витребував у Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України матеріали заяв позивача (Джек Деніелз Пропертіх, корпорація штату Делавер), за результатами яких було прийнято рішення Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 15.02.2017, затверджених наказами Державної служби інтелектуальної власності України №№41-Н від 12.04.2017, №42-Н від 12.04.2017, №40-Н від 12.04.2017, про визнання знаків для товарів і послуг "Jack Daniel's", "Jack Daniel's, зобр.", "Jack Daniel's Tennessee WHISKEY, зобр." добре відомими в Україні; зобов`язав надати витребувані докази до наступного судового засідання; задовольнив клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Буклет-Юг" та Товариства з обмеженою відповідальністю "СТРОНГДРІНК" про продовження строку на подання відзиву по справі, встановив строки подання відзивів до 10.03.2020 включно; відклав підготовче судове засідання на 26.03.2020.

04.03.2020 від відповідача - 3 надійшов відзив на позов.

12.03.2020 від відповідача - 2 надійшов відзив на позов.

16.03.2020 від відповідача - 2 за зустрічним позовом (позивача за первісним позовом) надійшов відзив на зустрічний позов та заперечення на заяву відповідача - 2 щодо застосування позовної давності.

Від відповідачів - 2, 3 за первісним позовом 16.03.2020 надійшло клопотання про відкладення підготовчого засідання по справі.

Від позивача за первісним позовом 16.03.2020 надійшла відповідь на відзив.

Від відповідача - 1 за зустрічним позовом надійшли документи витребувані ухвалою суду від 25.02.2020.

18.03.2020 від відповідача -1 за зустрічним позовом надійшов відзив Мінекономіки у справі № 910/564/20 на зустрічну позовну заяву про скасування рішень Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності від 15.02.2017.

20.03.2020 від відповідача - 1 за зустрічним позовом надійшло клопотання про долучення доказів.

03.04.2020 від позивача за зустрічним позовом надійшла відповідь на відзив відповідача - 2.

Розгляд даної справи, призначений на 26.03.2020 не відбувся, оскільки з метою попередження виникнення та запобігання поширення гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом COVID-19, зважаючи на період карантину, визначений постановою Кабінету Міністрів України "Про запобігання поширенню на території України корона вірусу COVID-19" від 11.03.2020 №211, з урахуванням рішення Уряду про заборону пасажирських перевезень та обмеження кількості учасників масових заходів, а також листа Ради суддів України від 16.03.2020 9/рс-186/20, засідання Господарського суду міста Києва у складі судді Бондаренко Г.П., призначені на 26.03.2020, були зняті з розгляду, про що було розміщено відповідне оголошення на сайті Судової влади України.

Про дату наступного судового засідання - 26.05.2020 учасники справи були повідомлені ухвалою від 14.04.2020.

21.04.2020 від відповідача - 2 за зустрічним позовом надійшли заперечення на відповідь на відзив відповідача - 2 на зустрічний позов.

07.05.2020 від позивача за первісним позовом надійшло клопотання про залучення доказів до матеріалів справи.

08.05.2020 від відповідача - 2, 3 за первісним позовом надійшла заява про участь у справі в режимі відео конференції поза межами приміщення суду з використанням програми Скайп.

12.05.2020 від відповідача - 2 за первісним позовом надійшло клопотання про приєднання до матеріалів справи висновку експерта.

15.05.2020 від позивача за первісним позовом надійшла заява про відвід експерта Жирко В. В.

22.05.2020 від відповідача - 2, 3 за первісним позовом надійшли заперечення на заяву про відвід експерта Жирко В. В.

25.05.2020 від відповідача - 2 за зустрічним позовом надійшло клопотання про залучення доказів до матеріалів справи.

25.05.2020 від відповідача - 3 за первісним позовом надійшли письмові пояснення щодо висновку експертів № 208/19 від 12.11.2019.

В судовому засіданні 26.05.2020 суд на місці ухвалив відкласти підготовче засідання на 18.06.2020.

03.06.2020 від відповідача - 2 за зустрічним позовом надійшло клопотання про залучення доказу до матеріалів справи.

09.06.2020 від позивача за первісним позовом надійшли письмові пояснення щодо заперечення відповідача - 3 на відповідь на відзив та відповідь на відзив.

16.06.2020 від відповідача - 2 за первісним позовом надійшли заперечення та доповнення до клопотання про приєднання до матеріалів справи висновку експерта.

В судовому засіданні 18.06.2020 суд на місці ухвалив закрити підготовче провадження та призначити розгляд справи по суті на 13.08.2020.

15.07.2020 від позивача за первісним позовом надійшли додаткові письмові пояснення.

12.08.2020 від позивача за первісним позовом надійшли додаткові письмові пояснення.

12.08.2020 від відповідача - 2, 3 за первісним позовом надійшло клопотання про відкладення засідання по справі.

В судовому засіданні 13.08.2020 суд на місці ухвалив відкласти розгляд справи на 06.10.2020.

Ухвалою від 10.09.2020 суд повідомив учасників справи про перенесення дати розгляду справи на 22.09.2020.

14.09.2020 від відповідача - 2, 3 за первісним позовом надійшла заява про виклик експерта, в якій зазначені відповідачі просили викликати в судове засідання експертів Ковальову Н. М. та Стадник Д. М. для надання усних пояснень щодо складеного ними висновку № 208/19 за результатами проведення комплексного комісійного експертного дослідження у сфері інтелектуальної власності від 12.11.2019 та зобов`язати вказаних експертів надати суду письмові відповіді на питання, зазначені в клопотанні.

В судовому засіданні 22.09.2020 Суд: викликав в наступне судове засідання судових експертів: Ковальову Н. М. та Стадник Д. М., які є працівниками Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності (01133, м. Київ, бул. Л. Українки, буд. 26), які склали висновок експертів № 208/19 за результатами проведення комплексного комісійного експертного дослідження у сфері інтелектуальної власності від 12.11.2019, для надання усних та письмових роз`яснень щодо наданих висновків; відклав судове засідання на 03.11.2020. Про прийняті процесуальні рішення Суд постановив відповідну ухвалу, в якій навів мотиви та обґрунтування прийнятих процесуальних рішень.

24.09.2020 від позивача за первісним позовом надійшли додаткові письмові пояснення щодо спростування заяви відповідача - 2 за первісним позовом про застосування позовної давності.

22.10.2020 від позивача за первісним позовом надійшли додаткові письмові пояснення.

27.10.2020 від позивача за первісним позовом надійшло клопотання про залучення співвідповідача, в якому позивач за первісним позовом просить суд залучити до справи Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» у якості співвідповідача по даній справі

02.11.2020 від відповідача за первісним позовом надійшли клопотання про приєднання доказів до матеріалів справи та клопотання про призначення судової експертизи.

В судове засідання 03.11.2020 відповідач - 1 за первісним позовом та судові експерти, яких викликав суд не прибули, про причини неявки суд не повідомили, про час та місце проведення судового засідання були повідомлені належним чином, докази чого наявні в матеріалах справи.

Інші учасники справи в судове засідання 03.11.2020 прибули.

Позивач за первісним позовом підтримав подане ним клопотання про залучення співвідповідача, відповідачі - 2, 3 за первісним позовом проти задоволення зазначеного клопотання не заперечували.

Суд заслухав думку учасників справи щодо клопотання про залучення співвідповідача та дійшов висновку про його задоволення з наступних підстав.

Подане позивачем за первісним позовом клопотання обґрунтоване тим, що 16.10.2020 набув чинності Закону України від 16.06.2020 № 703-ІХ "Про внесення змін до деяких законів України щодо створення національного органу інтелектуальної власності", яким внесено зміни до Закону України «Про охорону прав па винаходи і корисні моделі», зокрема доповнено статтею 3-1. Так, п. 4 ч. 2 ст. 3-1 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» встановлено, що до владних повноважень, делегованих НОІВ, належить опублікування офіційних відомостей про винаходи і корисні моделі у Бюлетені, ведення Реєстру, внесення до нього відомостей.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13.10.2020 № 12167-р «Про національний орган інтелектуальної власності» визначено: на виконання підпункту 1 пункту 7 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України від 16.06.2020 № 703-ІХ "Про внесення змін до деяких законів України щодо створення національного органу інтелектуальної власності" визначити, що Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності" виконує функції Національного органу інтелектуальної власності.

У зв`язку із вищевикладеним, позивач за первісним позовом зазначає, що наразі саме на Державне підприємство «Укрпатент» покладено деякі функції і повноваження Міністерства розвитку торгівлі та сільського господарства України, відповідно у випадку задоволення позовних вимог позивача саме Державне підприємство «Урпатент» має внести до Державних реєстрів зміни щодо визнання недійсними патентів на промислові зразки та свідоцтв на торгівельні марки, які було вказано у прохальній частині позовної заяви.

Також, позивач за первісним позовом зазначає, що не міг знати до подання позову у справі про підстави залучення співвідповідача - Державне підприємство «Урпатент», оскільки такими підставами є зміни чинного законодавства, які набули чинності після закінчення підготовчого провадження по даній справі.

На підставі зазначеного позивач за первісним позовом просить залучити до участі у справі в якості співвідповідача за первісним позовом Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності".

Статтею 48 Господарського процесуального кодексу України внормовано, що суд першої інстанції має право за клопотанням позивача до закінчення підготовчого провадження залучити до участі у ній співвідповідача. Після спливу строків, зазначених в частинах першій та другій цієї статті, суд може залучити до участі у справі співвідповідача або замінює первісного відповідача належним відповідачем виключно у разі, якщо позивач доведе, що не знав та не міг знати до подання позову у справі про підставу залучення такого співвідповідача чи заміну неналежного відповідача. Про залучення співвідповідача чи заміну неналежного відповідача постановляється ухвала. За клопотанням нового відповідача або залученого співвідповідача розгляд справи починається спочатку.

Позивач за первісним позовом подав клопотання про залучення співвідповідача після початку розгляду справи по суті, тобто після спливу строків визначених ст. 48 Господарського процесуального кодексу України, проте позивач за первісним позовом дійсно не міг знати до подання позову у справі про підставу залучення такого співвідповідача, адже відповідні зміни чинного законодавства набули чинності після закінчення підготовчого провадження по даній справі.

Суд погоджується з позивачем за первісним позовом, що з огляду на зміни в чинного законодавстві, позовні вимоги в частині, яка стосується внесення змін до Державних реєстрів патентів та свідоцтв України щодо визнання недійсними патентів та свідоцтв та опублікування відомостей про це в офіційному бюлетені, безпосередньо стосуються Національного органу інтелектуальної власності, функції якого виконує Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності", та що в даному випадку наявні процесуальні підстави для залучення до участі у справі в якості співвідповідача Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності".

Відповідно до положень ч. 2 ст. 182 Господарського процесуального кодексу України питання про залучення співвідповідача суд вирішує у підготовчому засіданні.

Отже, відповідно до вимог процесуального закону залучення співвідповідача здійснюється судом на стадії саме підготовчого провадження.

Стадія підготовчого провадження з огляду на її мету є не формальною, а реальною запорукою здійснення ефективного правосуддя на стадії розгляду справи по суті, тож суд, з огляду на обставини необхідності залучення до участі у справі співвідповідача дійшов висновку про необхідність повернення у даній справі до стадії підготовчого провадження після його закриття та задоволення клопотання позивача за первісним про залучення до участі у справі співвідповідача.

Також суд дійшов висновку про необхідність здійснення повторного виклику експертів Ковальової Н. М. та Стадника Д. М., з огляду на їх неявку в дане судове засідання. Адже, відповідно до ч. 4 ст. 69 Господарського процесуального кодексу України експерт зобов`язаний з`явитися до суду за його викликом та роз`яснити свій висновок і відповісти на питання суду та учасників справи. За відсутності заперечень учасників справи експерт може брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції.

Відповідно до ч. 2, 3 ст. 183 Господарського процесуального кодексу України Суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження у випадках: 1) визначених частиною другою статті 202 цього Кодексу; 2) залучення до участі або вступу у справу третьої особи, заміни неналежного відповідача, залучення співвідповідача; 3) в інших випадках, коли питання, визначені частиною другою статті 182 цього Кодексу, не можуть бути розглянуті у даному підготовчому засіданні. У зв`язку із заміною неналежного відповідача, залученням співвідповідача такі особи мають право подати клопотання про розгляд справи спочатку не пізніше двох днів з дня вручення їм відповідної ухвали. Якщо таке клопотання не буде подане у вказаний строк, суд продовжує розгляд справи. У разі відкладення підготовчого засідання або оголошення перерви підготовче засідання продовжується зі стадії, на якій засідання було відкладене або у ньому була оголошена перерва.

Отже, в зв`язку з поверненням до стадії підготовчого провадження, залученням до участі у справі співвідповідача, необхідністю повторно викликати судових експертів для дачі роз`яснень щодо наданих ними висновків, дотримання процесуальних прав сторін, рівності сторін перед законом і судом, змагальності, дотримання принципів диспозитивності та пропорційності, закріплених положеннями ст. 7, 8, 13, 14, 15 Господарського процесуального кодексу України, суд на підставі статті 183 Господарського процесуального кодексу України дійшов висновку про необхідність відкладення підготовчого засідання у даній справі.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 48, 69, 98, 104, 183, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва

УХВАЛИВ:

1. Повернутися до розгляду справи № 910/564/20 у підготовчому провадженні.

2. Задовольнити клопотання Джек Деніел`с Пропертіз про залучення до участі у справі співвідповідача.

2.1. Залучити до участі у справі в якості співвідповідача Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності" (01601, м. Київ, вул. Глазунова, буд. 1; ідентифікаційний код 31032378).

2.2. Повідомити Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності" про його право подати клопотання про розгляд справи спочатку не пізніше двох днів з дня вручення йому відповідної ухвали.

2.3. Зобов`язати сторін у строк до 25.11.2020 направити Державному підприємству "Український інститут інтелектуальної власності" копії заяв по суті справи та доданих до них документів, докази чого надати суду до дати наступного судового засідання у справі.

2.4. Встановити Державному підприємству "Український інститут інтелектуальної власності" строк подання відзиву на первісний позов із урахуванням вимог статті 165 Господарського процесуального кодексу України - 15 днів з дня вручення ухвали.

2.5. Попередити Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності", що у разі ненадання відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд має право вирішити спір за наявними матеріалами справи.

3. Відкласти підготовче судове засідання на 02.12.20 о 10:00 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 19 .

4. Викликати (ПОВТОРНО) в наступне судове засідання таких судових експертів:

- Ковальову Н. М. та Стадник Д. М., які є працівниками Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності (01133, м. Київ, бул. Л. Українки, буд. 26), які склали висновок експертів № 208/19 за результатами проведення комплексного комісійного експертного дослідження у сфері інтелектуальної власності від 12.11.2019, для надання усних та письмових роз`яснень щодо наданих висновків;

4.1. Попередити експертів про кримінальну відповідальність за надання неправдивих висновків та роз`яснень.

4.2. Зобов`язати експертів надати роз`яснення в письмовому вигляді щодо запитань відповідачів - 2, 3, наданих до суду 14.09.2020, які надсилаються як додатки до даної ухвали кожному експертові в копії.

4.3. Повідомити експертів, як осіб яких Суд викликає в судове засідання та яких зобов`язує надати письмові роз`яснення про їх обов`язок у разі не можливості прибути в судове засідання та/на подати роз`яснення, які витребовує Суд, повідомити про це Суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

5. Явку експертів та сторін у справі в наступне судове засідання визнати обов`язковою.

6. Повідомити учасників справи та експертів, що всі письмові пояснення та інші документи по справі можуть бути подані засобами поштового зв`язку, а також подані на електронну адресу суду з зазначенням номеру справи та прізвища судді у справі та скріплення їх Електронним цифровим підписом.

7. Повідомити сторін та експертів про можливість участі у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням програми Microsoft Teams.

8. Порядок роботи з технічними засобами відеоконференцзв`язку під час судового засідання затверджений наказом Державної судової адміністрації України від 23.04.2020 N 196 "Про затвердження Порядку роботи з технічними засобами відеоконференцзв`язку під час судового засідання в адміністративному, цивільному та господарському процесах за участі сторін поза межами приміщення суду".

8.1. Для участі у судовому засіданні в режимі відеоконференції учасник справи повинен попередньо зареєструватись з використанням власного електронного підпису в Системі та перевірити наявні у нього власні технічні засоби на відповідність технічним вимогам, визначеним для роботи з обраною для проведення відеоконференції Системою.

8.2. Учасник справи подає заяву про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду, зразок якої наведено в додатку 2 до зазначеного Порядку, не пізніше ніж за п`ять днів до судового засідання. Копія заяви в той самий строк надсилається учасником, що подав заяву, іншим учасникам справи. За відсутності в матеріалах справи належних доказів підтвердження повноважень особи на представництво інтересів учасника справи, подати відповідні докази разом із заявою про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду.

8.3. Головуючий суддя приймає рішення про можливість проведення засідання в режимі відеоконференції за умови наявності у суді відповідної технічної можливості (наявність обладнання та можливість його використання у визначений день і час). Про прийняте рішення головуючим суддею учасники справи інформуються засобами телефонного зв`язку (електронної пошти), вказаними у заяві, щодо технічної можливості проведення засідання в режимі відеоконференції або відсутності такої можливості.

8.4. Учасник, що бере участь у судовому засіданні в режимі відеоконференцзв`язку, зобов`язаний: зайти та авторизуватися в Системі за 10 хвилин до початку судового засідання; активувати технічні засоби (мікрофон, навушники та камера) та перевірити їх працездатність шляхом тестування за допомогою Системи; очікувати запрошення Секретаря до участі в судовому засіданні. Підтвердження особи учасника відбувається шляхом його авторизації в Системі із застосуванням електронного підпису. Система не дає можливості участі в судовому засіданні у режимі відеоконференції неавторизованим учасникам.

9. Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення та оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено: 06.11.2020.

Додатки:

- копія заяви про виклик експертів, подана до суду 14.09.2020 на 5-ти аркушах.

Суддя Г. П. Бондаренко - Легких