УХВАЛА

про заміну неналежного відповідача та

відкладення підготовчого засідання

м. Київ

26.10.2020справа № 910/10326/20

Господарський суд міста Києва у складі судді Марченко О.В., за участю секретаря судового засідання Роздобудько В.В.,

розглядаючи у відкритому судовому засіданні

справу № 910/10326/20

за позовом товариства з обмеженою відповідальністю «Аграрний Холдинг Авангард» (03115, м. Київ, пр-т Перемоги, 121 В; ідентифікаційний код 30406014)

до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (01008, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 12/2; ідентифікаційний код 37508596) та

товариства з обмеженою відповідальністю «Авіс-Україна» (42342, Сумська обл., Сумський район, с. Косівщина, вул. Польова, буд. 1; ідентифікаційний код 36719694)

про визнання свідоцтва України №150985 на знак для товарів і послуг недійсним повністю, зобов`язання вчинити певні дії і припинення порушення прав інтелектуальної власності,

за участю представників:

позивача - Сороки О.О. (довіреність від 01.07.2020 №б/н);

відповідача-1 - не з`явився;

відповідача-2 - Власенкової Т.В. (ордер від 11.09.2020 серія ВМ №1008495),

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Аграрний Холдинг Авангард» (далі - Холдинг) звернулося до господарського суду міста Києва з позовом до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (далі - Міністерство) та товариства з обмеженою відповідальністю «Авіс-Україна» (далі - Товариство) про:

- визнання недійсним належного Товариству свідоцтва України №150985 на знак для товарів і послуг «КВОЧКІНО» щодо усіх товарів 29 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП);

- зобов`язання Міністерства внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг (далі - Реєстр) щодо визнання недійсним свідоцтва України №150985, про що здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність»;

- припинення порушення прав інтелектуальної власності Холдингу шляхом заборони Товариству використовувати позначення « КВОЧКИНО » та «КВОЧКІНО» для товарів 29 класу МКТП, зокрема, нанесення таких позначень на продукцію (товар), упаковку, що містять зазначений товар, інший прикріплений до зазначеного товару предмет, зберігання продукції із нанесеним позначенням, пропонувати продукую із нанесеним позначенням для продажу, продаж, експорт (вивезення), застосування такого позначення в рекламі, діловій документації, мережі Інтернет.

Позов мотивовано тим, що:

- Холдинг утворений у 2004 році та є одним з найбільших агропромислових підприємств України, який спеціалізується на виробництві курячих яєць і продуктів яєчної переробки; Товариство є провідною компанією, яка здійснює оптові, дрібно-оптові та роздрібні продажі своєї продукції на вітчизняному ринку; головна стратегія позивача - зберегти і підтвердити репутацію авторитетного агропромислового підприємства України; Холдинг реалізує свою продукцію в мережі супермаркетів і роздрібні магазини, оптовим покупцям і промисловим клієнтам по всій Україні, в тому числі, яйця під торговельною маркою «КВОЧКА»;

- позивач створив серію знаків для товарів і послуг на основі сильного (домінуючого) словесного елементу «КВОЧКА», до якої включено добре відомий знак «КВОЧКА» відповідно до рішення Апеляційної палати від 01.03.2019, за яким вказаний знак став добре відомим в Україні у відношенні Холдингу для товарів 29 класу МКТП «яйця» станом на 01.07.2015;

- позивачем було з`ясовано, що Державною службою інтелектуальної власності України на ім`я відповідача-2 був зареєстрований знак для товарів і послуг «КВОЧКІНО» за свідоцтвом України №150985 (заявка від 11.03.2011 № m201103692), правова охорона якому надана для відповідного переліку товарів 29 класу МКТП;

- на думку Холдингу, знак для товарів і послуг «КВОЧКІНО» за свідоцтвом України № 150985 є схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованим на ім`я позивача добре відомим знаком для товарів і послуг «КВОЧКА» за свідоцтвом України № 77315 , та є таким, що у разі його використання може ввести в оману споживачів щодо особи, яка виробляє товари 29 класу МКТП, оскільки породжує у свідомості споживача асоціації, пов`язані з іншим виробником, а саме з Холдингом.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 20.07.2020 позовну заяву Холдингу залишено без руху та встановлено позивачу десятиденний строк з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху для усунення недоліків позовної заяви.

27.07.2020 позивач подав суду документи на виконання ухвали суду від 20.07.2020.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 05.08.2020 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі в порядку загального позовного провадження; підготовче засідання призначено на 14.09.2020.

Міністерство 17.08.2020 подало суду документи, підготовлені на виконання вимог ухвали суду від 05.08.2020.

26.08.2020 Міністерство подало відзив на позовну заяву, в якому вказало, що:

- за результатами експертизи заявки № m 201103692 було встановлено, що заявлене позначення відповідає умовам надання правової охорони, встановленим статтею 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», і на нього не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені статтею 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»;

- експертиза заявки № m 201103692 та видача свідоцтва України №150985 на знак для товарів і послуг «КВОЧКІНО» була проведена з урахуванням обставин, що склалися на момент подання вказаної заявки, тобто на 11.03.2011, а рішенням Апеляційної палати Мінекономіки від 01.03.2019 позначення «КВОЧКА» визнано таким, що стало добре відомим в України відносно Холдингу щодо товарів 29 класу МКТП станом на 01.07.2015;

- при співвідношенні позначень вбачається, що знак позивача за свідоцтвом України №77315 відрізняється від знака відповідача за свідоцтвом України №150985 за своєю фонетичною, графічною та семантичною відмінністю, а тому можна зробити висновок, що знаки не є схожими настільки, що їх можна сплутати стосовно товарів 29 класу МКТП;

- оскільки при проведенні експертизи заявленого позначення ймовірність введення в оману споживача встановлена не була, то для підтвердження того, що на позначення «КВОЧКІНО» за свідоцтвом України №150985 поширюється підстава для відмови в наданні правової охорони, встановлена пунктом 3 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», позивач повинен довести, що в процесі використання позначення «КВОЧКІНО» є небезпека введення споживача в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послуги.

Міністерство 27.08.2020 подало суду клопотання про долучення до матеріалів справи доказів надіслання відзиву на позов та доданих до нього документів Холдингу і Товариству.

Товариство 28.08.2020 подало суду відзив на позовну заяву, в якому зазначило таке:

- позивач не скористався своїм правом на подання обґрунтованих заперечень проти реєстрації заявки із заявленим Товариством до реєстрації позначенням з підстав його невідповідності умовам надання правової охорони; Холдинг не звернувся самостійно у період з моменту подання Товариством заявки на реєстрацію торговельної марки «КВОЧКІНО» до моменту видачі Товариству відповідного свідоцтва України, із заявою про реєстрацію свого права на знак для товарів і послуг; крім того, Холдинг не має жодних реєстрацій на знак для товарів та послуг «КВОЧКІНО», як не має і раніше набутих законних прав на такий або схожий знак; у позивача на відміну від Товариства відсутні будь-які охоронювані законом права на торговельну марку « КВОЧКІНО »;

- торговельна марка «КВОЧКІНО» використовується Товариством на законних підставах для позначення товарів власного виробництва, зокрема, для яєць курячих; кваліфікаційна експертиза заявки на реєстрацію знака «КВОЧКІНО» (станом на її проведення) встановила відсутність підстав для відмови у наданні правової охорони знаку «КВОЧКІНО»; наведена марка належить Товариству на підставі відповідного свідоцтва України, отриманого у встановленому законом порядку, тому її використання є абсолютно законним і таким, що повністю відповідає положенням чинного законодавства України;

- порівнювані упаковки товарів позивача і Товариства є очевидно візуально різними в цілому, що виключає схожість до ступеню змішування, у тому числі схожість знаків, що використовуються для позначення продукції Холдингу і Товариства;

- позивач наводить проведений ним порівняльний аналіз знака для товарів та послуг «КВОЧКА», що належить Холдингу, та знака для товарів та послуг «КВОЧКІНО», що належить Товариству;

- порівняльний аналіз, проведений позивачем за власним переконанням, є суб`єктивним твердженням Холдингу, та таким, що не встановлює фактичні дані про властивості, ознаки, закономірності створення та використання об`єктів, що за своєю природою є нематеріальними;

- показники, наведені позивачем у порівняльному аналізі, виключають схожість до ступеню змішування;

- Холдингом невірно застосовано методологію порівняння позначень на предмет їх схожості, а саме фонетичних, графічних та семантичних критеріїв; зокрема, не взято до уваги той факт, що порівнювані знаки фонетично відрізняються додатковим словесним елементом «-ІНО» та містять абсолютно інше загальне зорове та слухове враження, породжуване їх позначеннями, розміром, наявністю зображувальних елементів на противагу монооб`єктному словесному позначенню знаку «КВОЧКА»;

- позначення «КВОЧКА» є загальновживаним терміном відповідно до Великого тлумачного словника сучасної української мови та визначається як курка, що висиджує або водить курчат; натомість позначення «КВОЧКІНО» не має тлумачення і є авторським;

- торговельна марка «КВОЧКІНО» не є схожою чи тотожною з торговельною маркою «КВОЧКА» як за стилем написання, за змістом чи порядком розміщенням слів, так і за звуковими (фонетичними), графічними (візуальними), семантичними (смисловими) ознаками, за місцем розташування торговельної марки «КВОЧКІНО» на упаковці; також смислове значення, геометричний розмір зображення торговельної марки « КВОЧКІНО » є різними із зображенням належної позивачу торговельної марки «КВОЧКА»;

- правова охорона знака для товарів і послуг за свідоцтвом України №150985 отримана 25.01.2012, тобто за 3,5 (три з половиною) роки його добросовісного використання до дати визнання знака «КВОЧКА» добре відомим для товарів 29 класу МКТП «яйця»; на момент видачі свідоцтва України №150985 не можуть братися до уваги та не можуть застосовуватися положення статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності, які вказують на підстави для відмови у видачі свідоцтва на знак для товарів і послуг у зв`язку з його схожістю із добре відомим знаком, тому що станом на 25.01.2012 (дата публікації відомостей про реєстрацію торговельної марки «КВОЧКІНО») знак для товарів і послуг «КВОЧКА» за свідоцтвом України № 77315 не мав статусу добре відомого; відсутність визнання знака для товарів і послуг «КВОЧКА» за свідоцтвом України № 77315 добре відомим на момент видачі Товариству свідоцтва України №150985 не може братися до уваги;

- відлік строку позовної давності на звернення Холдингу до суду за захистом своїх прав, які начебто порушені Товариством, розпочався з 25.01.2012; позивачем не надано суду належних і допустимих доказів на спростування презумпції можливості та обов`язку знати про стан своїх майнових прав, що свідчить про пропуск строку позовної давності і відсутність поважних причин для поновлення цього строку, а також не подано до суду заяву про поновлення пропущеного строку позовної давності.

Холдинг 31.08.2020 подав суду відповідь на відзив Міністерства, в якій заперечив проти доводів Міністерства.

19.08.2020 Холдинг подав заяву про забезпечення позову.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 04.09.2020 заяву Холдингу про забезпечення позову у справі №910/10326/20 задоволено частково.

14.09.2020 позивач подав суду письмові пояснення щодо відзиву Товариства, в якій заперечив проти доводів відповідача-2 та подав суду висновок експерта від 11.09.2020 №196 за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності.

Товариство 14.09.2020 подало суду заяву про застосування строку позовної давності, в якій зазначило, що: строк позовної давності для звернення до суду у даній справі позивачем пропущено; позивач мав можливість знати про одночасне використання на ринку продовольчих товарів позначення знаків «КВОЧКА» та «КВОЧКИНО» протягом 2013 - 2017 років; Холдингом не надано суду належних і допустимих доказів на спростування презумпції можливості та обов`язку знати про стан своїх прав, що свідчить про пропуск строку позовної давності і відсутність поважних причин для поновлення цього строку.

01.10.2020 Холдинг подав суду заперечення на заяву Товариства щодо застосування строку позовної давності, в яких зазначив про те, що твердження відповідача-2 про пропущений позивачем строку позовної давності для звернення до суду 16.07.2020 з відповідною позовною заявою є такими, що не відповідають дійсності, оскільки перебіг позовної давності починається не з дня публікації про видачу охоронюваного документу чи з дня, коли позивач міг довідатися про існування охоронюваного документу, а з дня, коли Холдинг довідався, що оскаржуване свідоцтво порушує його права; саме після отримання попередніх відмов від 19.05.2020 позивачу стало відомо як про зареєстрований на ім`я відповідача-2 знак для товарів і послуг «КВОЧКІНО» за свідоцтвом України №150985, так і про те, що така реєстрація порушує його права та охоронювані законом інтереси.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 05.10.2020 продовжено строк підготовчого провадження у справі №910/10326/20; відкладено підготовче засідання з розгляду справи №910/10326/20 на 26.10.2020.

У підготовче засідання 26.10.2020 з`явилися представник позивача та відповідача-2; представник відповідача-1 у підготовче засідання не з`явився; про дату час та місце проведення підготовчого засідання повідомлені належним чином, що підтверджується розпискою, яка наявна у матеріалах справи; про причини неявки суду не повідомив.

Представник позивача у підготовчому засіданні 26.10.2020 подав суду клопотання про залучення до участі у справі №910/10326/20 правонаступника Міністерства - державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» (далі - Укрпатент), мотивоване тим, що:

- 14.10.2020 набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо створення національного органу інтелектуальної власності» від 16.06.2020 №703-ІХ (далі - Закон про НОІВ), яким визначено повноваження Національного органу інтелектуальної власності;

- розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13.10.2020 №1267-р «Про Національний орган інтелектуальної власності» визначено, що Укрпатент виконує функції Національного органу інтелектуальної власності;

- Укрпатент має, серед інших, такі повноваження: опублікування офіційних відомостей про промислові зразки, торговельні марки, компонування, географічні зазначення, винаходи і корисні моделі у бюлетені; ведення державних реєстрів; ведення Бази даних заявок на торговельні марки;

- позивачем заявлено вимогу до Міністерства про зобов`язання Міністерства внести зміни до Реєстру щодо визнання недійсним свідоцтва України №150985, про що здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність»;

- з огляду на зазначені зміни у законодавстві виконання заявленої позивачем вимоги можливе виключно Укрпатент, оскільки саме йому були передані відповідні повноваження (функції).

Разом з тим, суд поставив на вирішення сторонам питання про заміну неналежного відповідача.

Представник позивача погодився із необхідністю заміни неналежного відповідача, представник відповідача-2 у підготовчому засіданні 26.10.2020 розгляд клопотання позивача залишив на розсуд суду.

Частинами першою та четвертою статті 48 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) передбачено, що суд першої інстанції має право за клопотанням позивача до закінчення підготовчого провадження, а у разі розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження - до початку першого судового засідання, залучити до участі у ній співвідповідача.

Про залучення співвідповідача чи заміну неналежного відповідача постановляється ухвала. За клопотанням нового відповідача або залученого співвідповідача розгляд справи починається спочатку.

Судом встановлено, що:

- 14.10.2020 набрав чинності Закон про НОІВ, яким визначено повноваження Національного органу інтелектуальної власності;

- відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.10.2020 №1267-р «Про Національний орган інтелектуальної власності» Укрпатент, виконує функції НОІВ;

- Укрпатент відноситься до сфери управління Міністерства і є єдиним в Україні державним закладом експертизи, який:

здійснює розгляд і проведення експертизи заявок на об`єкти інтелектуальної власності (ОІВ), які надходять на його адресу;

забезпечує (а де-факто здійснює) державну реєстрацію та видачу охоронних документів на зазначені об`єкти;

забезпечує (а де-факто здійснює) публікацію офіційних видань у сфері інтелектуальної власності;

здійснює інформаційну, просвітницьку, навчальну та інноваційну діяльності, необхідні для проведення експертизи заявок й подальшого розвитку закладу експертизи;

є центром міжнародного обміну виданнями;

здійснює повноваження Міжнародного пошукового органу та Органу міжнародної попередньої експертизи відповідно до Договору про патентну кооперацію (PCT); ці повноваження Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ) надала Підприємству у 2013 році та подовжила з 2017 року по 2027 рік;

надає патентно-інформаційні послуги, здійснює інформаційну підтримку суб`єктів інноваційної діяльності, організовує та проводить семінари, конференції, круглі столи з актуальних питань щодо набуття та охорони прав на ОІВ.

З огляду на викладене, оскільки суд не перейшов до розгляду справи по суті, а також враховуючи підстави позову у даній справі, з метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин справи, господарський суд міста Києва вважає за необхідне задовольнити клопотання позивача та замінити у справі №910/10326/20 неналежного відповідача - Міністерство належним - Укрпатентом.

Представник відповідача у підготовчому засіданні 26.10.2020 подала суду заперечення на письмові пояснення позивача на відзив Товариства, в яких просила застосувати суд наслідки спливу строку позовної давності щодо всіх позовних вимог Холдингу та відмовити у задоволенні позовних вимог у повному обсязі.

Разом з тим, представник відповідача у підготовчому засіданні 26.10.2020 подала суду клопотання про призначення у справі судової експертизи, мотивоване тим, що висновок експерта Жили Б.В. від 11.09.2020 №196 суперечить фактичним обставинам справи та не відображає реальної ситуації з початком використання торговельної марки «КВОЧКА» на території України; даний факт є суттєвим, оскільки торговельну марку «КВОЧКА» та торговельну марку « КВОЧКІНО » почали використовувати одночасно в 2012 році, тому даний факт міг би суттєво вплинути на результати експертизи, якщо б вони були взяті експертом (Жилою Б.В.) до уваги.

На вирішення судової експертизи відповідач-2 просить поставити ті ж питання, які були поставлені позивачем перед експертом Жилою Б.В., а саме:

« 1. Чи є знак для товарів і послуг (торговельна марка) за свідоцтвом України № 150985 схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг (торговельною маркою) за свідоцтвом України № 77315?

2. Чи є знак для товарів і послуг (торговельна марка) за свідоцтвом України № 150985 таким, що може ввести в оману щодо особи виробника товарів?

3. Чи є позначення «КВОЧКИНО», нанесене на картонні упаковки курячих яєць виробництва Товариства з обмеженою відповідальністю «АВІС- УКРАЇНА», схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг (торговельною маркою) за свідоцтвом України № 77315 та добре відомим в Україні знаком (торговельною маркою) «КВОЧКА» ?».

Проведення такої експертизи позивач просить доручити Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності.

Суд відклав розгляд вказаного клопотання відповідача-2 до наступного судового засідання, надавши можливість позивачеві викласти свою думку щодо необхідності призначення судової експертизи.

Відповідно до частини другої статті 183 ГПК України суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження у випадках: 1) визначених частиною другою статті 202 цього Кодексу; 2) залучення до участі або вступу у справу третьої особи, заміни неналежного відповідача, залучення співвідповідача; 3) в інших випадках, коли питання, визначені частиною другою статті 182 цього Кодексу, не можуть бути розглянуті у даному підготовчому засіданні.

Частиною другою статті 202 ГПК України передбачено, що суд відкладає розгляд справи в судовому засіданні в межах встановленого цим Кодексом строку з таких підстав: 1) неявка в судове засідання учасника справи, щодо якого немає відомостей про направлення йому ухвали з повідомленням про дату, час і місце судового засідання; 2) перша неявка в судове засідання учасника справи, якого повідомлено про дату, час і місце судового засідання, якщо він повідомив про причини неявки, які судом визнано поважними; 3) виникнення технічних проблем, що унеможливлюють участь особи у судовому засіданні в режимі відеоконференції, крім випадків, коли відповідно до цього Кодексу судове засідання може відбутися без участі такої особи; 4) необхідність витребування нових доказів, у випадку коли учасник справи обґрунтував неможливість заявлення відповідного клопотання в межах підготовчого провадження.

Отже, враховуючи необхідність залучення до участі у справі співвідповідача суд вважає за необхідне відкласти підготовче засідання.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 48, 183, 234 та 235 ГПК України, господарський суд міста Києва

УХВАЛИВ:

1. Замінити у справі №910/10326/20 неналежного відповідача - Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України належним - державним підприємством «Український інститут інтелектуальної власності» (01601, м. Київ, вул. Глазунова, буд. 1; ідентифікаційний код 31032378).

2. Відкласти підготовче засідання з розгляду справи №910/10326/20 на 30.11.20 о 10:00 год. Засідання відбудеться у приміщенні господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал №12.

3. Встановити позивачу строк до 09.11.2020 подати суду докази надіслання державному підприємству «Український інститут інтелектуальної власності» позовної заяви з доданими до неї документами.

4. Встановити державному підприємству «Український інститут інтелектуальної власності» строк у п`ятнадцять днів з дня вручення даної ухвали для надання суду:

- відзиву на позов в порядку статті 165 ГПК України з доданням доказів, що підтверджують викладені обставини, та доказів надіслання відзиву і доданих до нього документів позивачу;

- документів, що підтверджують повноваження представників (накази, довіреності, тощо), - оригіналів для огляду, належним чином засвідчених копій для долучення до матеріалів справи.

5. Повідомити державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» про те, що особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

6. Встановити позивачу строк у п`ять днів з дня отримання від державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» відзиву на позовну заяву для подання до суду відповіді на відзив в порядку статті 166 ГПК України з доданням доказів, що підтверджують викладені обставини, та доказів направлення вказаних документів відповідачу.

7. Встановити державному підприємству «Український інститут інтелектуальної власності» строк у п`ять днів з дня отримання відповіді на відзив для подання до суду заперечення на відповідь на відзив в порядку статті 167 ГПК України з доданням доказів, що підтверджують викладені обставини, та доказів направлення вказаних документів позивачу.

8. Копію даної ухвали учасникам справи.

Ухвала набрала законної сили 26.10.2020 та оскарженню не підлягає.

Суддя О.В. Марченко