РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

19.10.2020справа № 910/9185/20

Господарський суд міста Києва у складі судді Марченко О.В., за участю секретаря судового засідання Роздобудько В.В., розглянув у відкритому судовому засіданні

справу № 910/9185/20

за позовом приватного акціонерного товариства «Оболонь» (04212, м. Київ, вул. Богатирська, буд. 3; ідентифікаційний код 05391057)

до товариства з обмеженою відповідальністю Торгово-виробничої компанії «Перша приватна броварня «Для людей - як для себе!» (79032, м. Львів, вул. Джорджа Вашингтона, буд. 10; ідентифікаційний код 31978272),

Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (01008, м. Київ, вул. Михайла Грушевського, буд. 12/2; ідентифікаційний код 37508596) та

Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (01601, м. Київ, вул. Глазунова, буд. 1; ідентифікаційний код 31032378)

про визнання незаконним та скасування висновку від 18.05.2020 №51155/ЗМ/20, що набув статусу рішення про реєстрацію знака для товарів і послуг за заявкою № m 2018 07716,

за участю представників:

позивача - Вознюка В.А. (довіреність від 13.03.2020 № 31/0/25-20);

відповідачів - не з'явилися.

ІСТОРІЯ СПРАВИ

1. Стислий виклад позовних вимог

Приватне акціонерне товариство «Оболонь» (далі - Товариство) звернулося до господарського суду міста Києва з позовом до товариства з обмеженою відповідальністю Торгово-виробничої компанії «Перша приватна броварня «Для людей - як для себе!» (далі - Броварня), Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (далі - Міністерство) і державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (далі - Підприємство) про визнання незаконним та скасування висновку Підприємства від 18.05.2020 №51155/ЗМ/20 про відповідність позначення умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи заявки №m201807716, поданої 30.03.2018, що набув статусу рішення про реєстрацію знака після його затвердження Міністерством (далі - Висновок).

Позовні вимоги мотивовано тим, що:

- провідним експертом Соколік Ж.А. Підприємства складено, а заступником директора департаменту інтелектуальної власності - начальником управління державних реєстрацій Малиш А.А. затверджено висновок від 18.05.2020 №51155/ЗМ/20 про відповідність позначення умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи заявки №m201807716, поданої 30.03.2018 Броварнею, що набув статусу рішення про реєстрацію знака;

- відповідно бібліографічних даних Висновку, позначення «HARDMIX CITRUS» за заявкою №m201807716 відповідача-1 є комбінованим, складається з домінуючого словесного елемента «HARD CITRUS» та зображувального позначення, яке доповнює його, з заявленою правовою охороною щодо товарів 32 та 33 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП);

- Товариство є власником знака для товарів і послуг «» за свідоцтвом України №242319 (знак зареєстровано 25.05.2018 за заявкою від 20.10.2016 №m201623023), знака для товарів і послуг «» за свідоцтвом України №244894 (знак зареєстровано 25.07.2018 за заявкою від 28.10.2016 №m201623725) та знака для товарів і послуг «» за свідоцтвом України № 242177 (знак зареєстровано 25.05.2018 за заявкою від 21.09.2016 №m201620675), які зареєстровані для товарів і послуг 32 і 35 класів МКТП;

- 30.03.2018 Броварня звернулася до Підприємства з заявкою №m201807716 про видачу свідоцтва на знак для товарів і послуг «HARD CITRUS»;

- 04.09.2018 Товариством було подано Підприємству заперечення проти заявки на знак щодо невідповідності наведеного в ній позначення умовам надання правової охорони;

- невідповідність знака для товарів і послуг умовам надання правової охорони підтверджується рішенням господарського суду Львівської області від 04.12.2019 зі справи №914/1667/18 за позовом Товариства до Броварні та приватного акціонерного товариства «Пиво-безалкогольний комбінат «Радомишль» (далі - Комбінат) про заборону використання позначення та зобов'язання вчиняти певні дії;

- вказаним рішенням позов Товариства задоволено; заборонено Броварні здійснювати використання позначення «HARD CITRUS», яке є схожим настільки, що його можна сплутати із зареєстрованими знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України №242319 та №244894, зокрема, шляхом нанесення такого позначення (маркування) на продукцію 32 класу МКТП (для товарів пиво, пиво спеціальне) та її етикетку або іншу упаковку (стікер, споживчу тару, контретикетку, кольєретку, ярлик, пробку), її зберігання із нанесеним позначенням, пропонування продукції із нанесеним позначенням для продажу, продаж; зобов'язано Броварню вилучити з виробництва та знищити всю наявну етикетку, контретикетку або іншу упаковку пива спеціального, які містять позначення «HARD CITRUS», яке є схожим настільки, що його можна сплутати із зареєстрованими знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України №242319 та №244894; заборонено Комбінату здійснювати використання позначення «HARD CITRUS», яке є схожим настільки, що його можна сплутати із зареєстрованими знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України №242319 та №244894, зокрема, шляхом нанесення такого позначення (маркування) на продукцію 32 класу МКТП (для товарів пиво, пиво спеціальне) та її етикетку або іншу упаковку (стікер, споживчу тару, контретикетку, кольєретку, ярлик, пробку), її зберігання із нанесеним позначенням, пропонування продукції із нанесеним позначенням для продажу, продаж; зобов'язано Комбінат вилучити з виробництва та знищити всю наявну етикетку, контретикетку або іншу упаковку пива спеціального, які містять позначення «HARD CITRUS», яке є схожим настільки, що його можна сплутати із зареєстрованими знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України №242319 та №244894;

- рішенням господарського суду Львівської області від 04.12.2019 зі справи №914/1667/18, зокрема, встановлено схожість позначення «HARD CITRUS», що нанесене на етикетку пляшки та застосовується Броварнею і Комбінатом для маркування пива спеціального із зареєстрованим знаком для товарів і послуг «HARDMIX CITRUS» за свідоцтвом України №242319 та знаком для товарів і послуг «HARDMIX CITRUS» (етикетка) за свідоцтвом України №244894 настільки, що їх можна сплутати, а також, що позначення «HARD CITRUS», яке нанесено на етикетку пляшки та застосовується Броварнею і Комбінатом для маркування пива спеціального є таким, що може ввести в оману споживача щодо товару та особи, яка виробляє товари 32 класу МКТП;

- станом на 26.06.2020 (дата підписання позову) рішення господарського суду Львівської області від 04.12.2019 зі справи №914/1667/18 оскаржується в апеляційному порядку;

- за Висновком Підприємства за результатами кваліфікаційної експертизи встановлено, що позначення «HARD CITRUS» відповідає умовам надання правової охорони відносно усього переліку товарів і послуг.

2. Стислий виклад заперечень Броварні

15.07.2020 Броварня подала суду відзив на позов, в якому просила суд закрити провадження у справі, оскільки провадження у даній справі відкрито з порушеннями статті 20 та підпункту 16 пункту 1 розділу XI «Перехідні положення» Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України); даний спір підлягає розгляду в порядку адміністративного судочинства, оскільки стосується індивідуального акту - Висновку, прийнятого суб'єктом владних повноважень в результаті здійснення своїх владно-управлінських функцій - наданням адміністративної послуги з реєстрації свідоцтва України на знак для товарів і послуг; провадження у даній справі підлягає закриттю на підставі статті 175 та статті 231 ГПК України.

3. Стислий виклад заперечень Підприємства і Міністерства

17.07.2020 та 20.07.2020 Підприємство та Міністерство подали суду відзиви на позовну заяву, в яких заперечили проти задоволення позовних вимог, а відповідач-3 вважає, що Підприємство не є належним відповідачем у даній справі з огляду на те, що:

- публікацію відомостей про видачу, державну реєстрацію та видачу свідоцтва на знак для товарів і послуг здійснює Міністерство як центральний орган виконавчої влади, а тому позов подано не до тієї особи, яка повинна відповідати за позовом, а саме до Підприємства;

- експертиза заявки №m201807716 проводилась Підприємством відповідно до Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі - Закон) та встановлених на його основі Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 №116 (далі - Правила);

- 30.03.2018 відповідачем-3 отримано заяву Броварні про реєстрацію знака для товарів і послуг в Україні; заявці присвоєно №m201807716;

- 27.12.2018 Підприємством підготовлено висновок формальної експертизи заявки №m 201807716 на підставі статті 10 Закону та пункту 4.2 Правил;

- в подальшому відповідачем-3 розпочато проведення кваліфікаційної експертизи (експертизи по суті) заявки №m201807716;

- 04.09.2018 на адресу Підприємства надійшло заперечення від Товариства проти заявки на знак для товарів і послуг з підстав схожості до ступеню зміщування із знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України №242319, №244894 для товарів 32 класу МКТП, що йому належать; 10.05.2019 позивачем надіслано додаток до заперечення;

- листом від 09.10.2018 (вих. №903-18) на адресу відповідача-3 була надіслана мотивована відповідь заявника на заперечення Товариства, в якій Броварня виклала власні доводи щодо необхідності реєстрації свого знака;

- за результатами проведення кваліфікаційної експертизи було підготовлено Висновок;

- проте державна реєстрація та публікація відомостей не відбулася на виконання ухвали господарського суду міста Києва від 18.06.2020 №910/8499/20, якою було вжито заходи забезпечення позову до пред'явлення позову Товариством;

- як вбачається з позовної заяви знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №242319 та №244894 позивача і знак для товарів і послуг «HARD CITRUS» за заявкою №m201807716 Броварні є комбінованими та мають оригінальне графічне виконання;

- на думку відповідачів-2,3, протиставлені комбіновані знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №242319 та №244894, а також позначення за заявкою №m201807716 є абсолютно різними, оскільки становлять композиції зображуваних елементів, які створюють у споживачів різне загальне зорове сприйняття цих знаків; очевидно, що завдяки наявності у складі порівнюваних знаків різних зображувальних, словесних елементів, різної кольорової гами вони створюють у споживачів різне загальне зорове сприйняття; графічно, фонетично і семантично знаки також є різними, а тому знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №242319 та №244894 позивача і знак для товарів і послуг «HARD CITRUS» за заявкою №m201807716 Броварні не можуть вважатися схожими до ступеня змішування;

- на думку Підприємства та Міністерства, твердження Товариства про те, що позначення для товарів і послуг за свідоцтвом України №261708 не відповідає умовам надання правової охорони, є необґрунтованими.

4. Процесуальні дії у справі

Ухвалою господарського суду міста Києва від 03.07.2020 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі в порядку загального позовного провадження; підготовче засідання призначено на 03.08.2020.

Міністерство 22.07.2020 подало суду клопотання про долучення до матеріалів справи доказів надіслання відзиву на позов учасникам справи.

27.07.2020 Товариство подало суду відповідь на відзиви відповідачів, в якій зазначило, що:

- дану справу не належить розглядати за правилами адміністративного судочинства, Міністерство у спірних правовідносинах не здійснює владних управлінських функцій, а Підприємство не є суб'єктом владних повноважень, його Висновок не є актом суб'єкта владних повноважень;

- вимога позивача (предмет позову) є способом захисту його цивільних прав на знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №242319, №244894 і №242177 та випливають з відносин, що мають приватноправовий характер, тому не є публічно-правовими;

- відповідачем-3 під час проведення кваліфікаційної експертизи неналежним чином здійснено перевірку відповідності позначення умовам надання правової охорони, а відповідачем-2 затверджено Висновок, який не містить обґрунтування щодо встановленого ступеня схожості із знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України №242319, №244894 і №242177 Товариства та необхідності виключення з правової охорони словесного позначення «Hard Citrus»;

- відповідач-2 очевидно необґрунтовано посилається на неописані ним другорядні та незначні відмінності композиції зображувальних елементів, що слугують фоном, не являються вирізняльною ознакою порівнюваних позначень; пересічний споживач під час замовлення товарів, маркованих такими позначеннями, не буде замовляти їх за композицією, передавати композицію/зорове сприйняття вербальним способом під час спілкування, розрізняти такі товари за стилізованою зображувальною композицією цитрусових фруктів, що залишились під час першого, часто не чіткого враження про комбіновані знаки на товарах або послугах.

03.08.2020 Товариство подало суду клопотання про долучення до матеріалів справи висновку експерта від 30.07.2020 №62-07/20.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 03.08.2020 продовжено строк підготовчого провадження; підготовче засідання відкладено на 07.09.2020.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 07.09.2020 підготовче засідання відкладено на 28.09.2020.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 28.09.2020 закрито підготовче провадження та призначено справу до судового розгляду по суті на 19.10.2020.

Представники відповідачів у судове засідання 19.10.2020 не з'явилися, про причини неявки суд не повідомили, про дату, час та місце проведення судового засідання були повідомлені належним чином.

Представник позивача у судовому засіданні 19.10.2020 оголосив вступне слово та підтримав позовні вимоги у повному обсязі.

Суд, заслухавши вступне слово представника позивача, з'ясувавши обставини, на які посилаються сторони, дослідив в порядку статей 209 і 210 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) докази у справі.

Після закінчення з'ясування обставин справи та перевірки їх доказами суд перейшов до судових дебатів.

Представник позивача виступив з промовою (заключним словом), в якій посилався на обставини і докази, досліджені у судовому засіданні.

У судовому засіданні 19.10.2020 було оголошено вступну та резолютивну частини рішення відповідно до статті 233 ГПК України.

Судом згідно з вимогами статей 222 і 223 ГПК України здійснювалося повне фіксування судового засідання технічними засобами та секретарем судового засідання велися протоколи судових засідань, які долучені до матеріалів справи.

ВИКЛАД ОБСТАВИН СПРАВИ, ВСТАНОВЛЕНИХ СУДОМ

Товариство є власником:

- знаків для товарів і послуг «» за свідоцтвом України №242319 (знак зареєстровано 25.05.2018 за заявкою від 20.10.2016 №m201623023) і «» за свідоцтвом України №244894 (знак зареєстровано 25.07.2018 за заявкою від 28.10.2016 №m201623725), які зареєстровані для:

товарів 32 класу МКТП «Пиво; пиво спеціальне; пиво безалкогольне; імбирне пиво; солодове пиво; коктейлі на основі пива; напої на основі пива; коктейлі безалкогольні; аперитиви безалкогольні; безалкогольні напої; безалкогольні фруктові напої; безалкогольні напої зі смаком кави; безалкогольні напої зі смаком чаю; безалкогольні напої на основі меду; спортивні напої, збагачені протеїном; квас (безалкогольний напій); лимонади; фруктовий нектар безалкогольний»;

послуг 35 класу МКТП «Рекламування; телевізійне рекламування; радіорекламування; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі он-лайн; пряме поштове рекламування; рекламування поштою; публікування рекламних текстів; розповсюджування рекламних матеріалів; розповсюджування зразків, рекламних буклетів; рекламування зовнішнє; розклеювання рекламних плакатів; організовування фестивалів на комерційні або рекламні потреби; організовування виставок на комерційні або рекламні потреби; організовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; організовування презентацій на комерційні або рекламні потреби; організовування показів мод на рекламні потреби; демонстрування товарів; оформляння вітрин; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; маркетинг; телемаркетингові послуги; маркетингові досліджування; послуги щодо зв'язків з громадськістю; послуги з макетування на рекламні потреби; комерційне інформування та поради для споживачів (центри підтримки споживачів); надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; написання рекламних текстів; написання сценаріїв на рекламні потреби; оновлювання рекламних матеріалів; орендування рекламного місця; пошук спонсорів; прокат рекламних матеріалів; прокат торговельних стендів»;

- знака для товарів і послуг «» за свідоцтвом України №242177 (знак зареєстровано 25.05.2018 за заявкою від 21.09.2016 №m201620675), який зареєстрований для:

товарів 32 класу МКТП «Пиво; пиво спеціальне; пиво безалкогольне; імбирне пиво; солодове пиво; коктейлі на основі пива; коктейлі безалкогольні; аперитиви безалкогольні; безалкогольні напої; безалкогольні фруктові напої; безалкогольні напої зі смаком кави; безалкогольні напої зі смаком чаю; безалкогольні напої на основі меду; спортивні напої, збагачені протеїном; води (напої); газовані води; зельтерська вода; мінеральні води (напої); содова вода; столові води; літієва вода; вода питна; квас (безалкогольний напій); квас живого бродіння; лимонади; овочеві соки (напої); смузі (напої на основі фруктових або овочевих сумішей); соки фруктові; томатний сік (напій); фруктовий нектар безалкогольний; яблучний сік; шербети (напої)»;

послуг 35 класу МКТП «Рекламування; телевізійне рекламування; радіорекламування; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі он-лайн; пряме поштове рекламування; рекламування поштою; публікування рекламних текстів; розповсюджування рекламних матеріалів; розповсюджування зразків, буклетів; рекламування зовнішнє; розклеювання рекламних плакатів; демонстрування товарів; оформляння вітрин; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; організовування виставок на комерційні або рекламні потреби; організовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; організовування фестивалів на комерційні або рекламні потреби; маркетинг; телемаркетингові послуги; маркетингові досліджування; послуги щодо зв'язків з громадськістю; комерційне інформування та поради для споживачів (центри підтримки споживачів)».

30.03.2018 Броварня подало заявку №m201807716 про видачу свідоцтва на знак для товарів і послуг «HARD CITRUS».

Окрім того, в мережах оптової та роздрібної торгівлі було виявлено продукцію «Перша приватна броварня. ХАРД ЦИТРУС / HARD CITRUS» (дослівна назва продукту на контретикетці для споживачів) з використання/нанесенням позначення за заявкою №m20180771 про реєстрацію знаку для товарів і послуг.

04.09.2018 позивач користуючись правом наданим пунктом 8 статті 10 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» подано Підприємству заперечення №1877/0/2-18 проти заявки №m201807716 на знак щодо невідповідності наведеного в ній позначення умовам надання правової охорони відповідно до пунктів 2 і 3 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знак для товарів і послуг».

Товариством з обмеженою відповідальністю «Формула-Брок» 19.04.2019 було подано Підприємству, для долучення до матеріалів заявки №m201807716, висновок експертів Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз від 17.04.2019 №1483, складений за результатами проведення комісійної експертизи у сфері інтелектуальної власності за листом Броварні (далі - Висновок №1483), на вирішення якої було поставлено такі питання:

« 1. «Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України про знак для товарів і послуг № 242319 схожим із позначенням, яке використовується при виробництві пива спеціального «ПЕРША ПРИВАТНА БРОВАРНЯ ХАРД ЦИТРУС /HARD Citrus» на упаковці (стікері, споживчій тарі, контретикетці, кольєретці, ярлику, пробці) пляшки, настільки, що їх можна сплутати між собою?»

2. «Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України про знак для товарів і послуг № 244894 схожим із позначенням, яке використовується при виробництві пива спеціального «ПЕРША ПРИВАТНА БРОВАРНЯ ХАРД ЦИТРУС /HARD Citrus» на упаковці (стікері, споживчій тарі, контретикетці, кольєретці, ярлику, пробці) пляшки, настільки, що їх можна сплутати між собою?»

3. «Чи є позначення «HARD Citrus», яке нанесене на етикетку пляшки пива спеціального «ПЕРША ПРИВАТНА БРОВАРНЯ ХАРД ЦИТРУС /HARD Citrus» таким, що може ввес ти в оману споживача щодо товару та/чи особи, яка виробляє товари 32 класу МКТП?»

4. «Чи має місце нанесення знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України № 242319 та/або знаку для товарів і послуг за свідоцтвом україни № 244894 на упаковці (стікері, споживчій тарі, контретикетці, кольєретці, ярлику, пробці) пива спеціального «ПЕРША ПРИВАТНА БРОВАРНЯ ХАРД ЦИТРУС /HARD Citrus»?»

5. «Чи є упаковка (етикетка, стікер, споживча тара, контр етикетка, кольєретка, ярлик, пробка, тощо) з позначенням «HARD Citrus» продукту виробництва ПрАТ «ПБК «Радомишль» пиво спеціальне «ПЕРША ПРИВАТНА БРОВАРНЯ ХАРД ЦИТРУС /HARD Citrus», із використанням позначення за зареєстрованим знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 242319 та знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 244894, що може ввести в оману споживача щодо товару та/чи особи, яка виробляє товари?»».

За результатами експертного дослідження експерти дійшли таких висновків:

« 1. Комбіноване позначення «HARD CITRUS» на етикетці пляшки для пива спеціального «ПЕРША ПРИВАТНА БРОВАРНЯ ХАРД ЦИТРУС /HARD CITRUS» виробництва ПрАТ «Пиво-безалкогольний комбінат «Радомишль» та знак для товарів і послуг № 242319 від 25.05.2018 р. не є схожими між собою настільки, що їх можна сплутати між собою щодо однорідних та / або споріднених товарів;

2. Комбіноване позначення «HARD CITRUS» на етикетці пляшки для пива спеціального «ПЕРША ПРИВАТНА БРОВАРНЯ ХАРД ЦИТРУС /HARD CITRUS» виробництва ПрАТ «Пиво-безалкогольний комбінат «Радомишль» та знак для товарів і послуг № 244894 від 25.07.2018 р. не є схожими між собою настільки, що їх можна сплутати між собою щодо однорідних та / або споріднених товарів.

3. Позначення «HARD CITRUS» на етикетці пляшки для пива спеціального «ПЕРША ПРИВАТНА БРОВАРНЯ ХАРД ЦИТРУС /HARD CITRUS» виробництва ПрАТ «Пиво-безалкогольний комбінат «Радомишль» не є таким, що може ввести в оману споживача щодо товару та особи, яка виробляє товари 32 класу МКТП.

4. На упаковці (стікері, споживчій тарі, контретикетці, кольєретці, ярлику, пробці) пива спеціального «ПЕРША ПРИВАТНА БРОВАРНЯ ХАРД ЦИТРУС /HARD Citrus» не нанесені знаки для товарів і послуг за свідоцтвом України №242319 та № 244894.».

10.05.2019 позивачем було подано додаток до заперечень проти заявки на знак щодо невідповідності наведеного в ній позначення умовам надання правової охорони, разом з висновком експерта від 27.07.2018 №185/18 (складного експертом Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Ковальовою Н.М.; далі - Висновок №185/18) за результатами проведення експертного дослідження у сфері інтелектуальної власності.

Так, на вирішення експерту Ковальовій Н.М. було поставлено такі питання:

« 1. Чи є позначення «HARD CITRUS», що нанесене на етикетку пляшки та застосовується ТзОВ ТВК «Перша приватна броварня «Для людей - як для себе!» та ПрАТ «ПБК «Радомишль» для маркування пива спеціального, схожим із зареєстрованим знаком для товарів і послуг «HARDMIX CITRUS» за свідоцтвом України № 242319 від 25.05.2018 р., та знаком для товарів і послуг «HARDMIX CITRUS» (етикетка) за свідоцтвом України № 244894 зареєстрованого 25.07.2018р., настільки, що їх можна сплутати?

2. Чи є позначення «HARD CITRUS», що нанесене на етикетку пляшки та застосовується ТзОВ ТВК «Перша приватна броварня «Для людей - як для себе!» та ПрАТ «ПБК «Радомишль» для маркування пива спеціального таким, що може ввести в оману споживача щодо товару та особи, яка виробляє товари 32 класу МКТП?».

За результатами експертного дослідження експерт Ковальова Н.М. дійшла таких висновків:

« 1. Позначення «HARD CITRUS», що нанесене на етикетку пляшки та застосовується ТзОВ ТВК «Перша приватна броварня «Для людей - як для себе!» та ПрАТ «ПБК «Радомишль» для маркування пива спеціального є схожим із зареєстрованим знаком для товарів і послуг«HARDMIX CITRUS» за свідоцтвом України № 242319 від 25.05.2018 р., та знаком для товарів і послуг «HARDMIX CITRUS» (етикетка) за свідоцтвом України № 244894 зареєстрованого 25.07.2018р., настільки, що їх можна сплутати.

2. Позначення «HARD CITRUS», що нанесене на етикетку пляшки та застосовується ТзОВ ТВК «Перша приватна броварня «Для людей - як для себе!» та ПрАТ «ПБК «Радомишль» для маркування пива спеціального є таким, що може ввести в оману споживача щодо товару та особи, яка виробляє товари 32 класу МКТП.».

Товариство звернулося до господарського суду Львівської області з позовом до Броварні та приватного акціонерного товариство «Пиво-безалкогольний комбінат «Радомишль» (далі - Комбінат) про:

- заборону Броварні здійснювати використання позначення «HARD CITRUS», яке є схожим настільки, що його можна сплутати із зареєстрованими знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України №242319 і №244894, зокрема, шляхом нанесення такого позначення (маркування) на продукцію 32 класу МКТП (для товарів пиво, пиво спеціальне) та її етикетку або іншу упаковку (стікер, споживчу тару, контретикетку, кольєретку, ярлик, пробку), її зберігання із нанесеним позначенням, пропонування продукції із нанесеним позначенням для продажу, продаж;

- зобов'язання Броварні вилучити з виробництва та знищити всю наявну етикетку, контретикетку або іншу упаковку пива спеціального, які містять позначення «HARD CITRUS», яке є схожим настільки, що його можна сплутати із зареєстрованими знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України №242319 і №244894;

- заборону Комбінату здійснювати використання позначення «HARD CITRUS», яке є схожим настільки, що його можна сплутати із зареєстрованими знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України №242319 і №244894, зокрема, шляхом нанесення такого позначення (маркування) на продукцію 32 класу МКТП (для товарів пиво, пиво спеціальне) та її етикетку або іншу упаковку (стікер, споживчу тару, контретикетку, кольєретку, ярлик, пробку), її зберігання із нанесеним позначенням, пропонування продукції із нанесеним позначенням для продажу, продаж;

- зобов'язання Комбінату вилучити з виробництва та знищити всю наявну етикетку, контретикетку або іншу упаковку пива спеціального, які містять позначення «HARD CITRUS», яке є схожим настільки, що його можна сплутати із зареєстрованими знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України №242319 і №244894.

Рішенням господарського суду Львівської області від 04.12.2019 зі справи №914/1667/18 позов задоволено повністю.

В межах розгляду вказаної справи позивачем, крім Висновку №185/18, було подано суду висновок експерта від 10.06.2019 №18-06/19 (складений судовим експертом Соповою Катериною Андріївною; далі - Висновок №18-06/19) за результатами проведення експертного дослідження у сфері інтелектуальної власності, на вирішення якого постановлено такі питання:

« 1.Який елемент займає домінуюче положення в зображенні знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 242319, 244894?

2. Який елемент займає домінуюче положення в зображенні етикеток пива спеціального «Hard citrus», об'єму 0,4 та 0,9 літрів, що застосовується ТзОВ ТВК «Перша приватна броварня «Для людей - як для себе!» та ПрАТ «ПБК «Радомишль»?

3. Чи є словесні елементи «hardmix» «hard» та «citrus» загальновживаними словами для товарів 32 класу МКТП «пиво»?».

За результатами експертного дослідження судовий експерт Сопова К.А. дійшла таких висновків:

« 1. Словесний елемент «HARDMIX CITRUS» займає домінуюче положення у зображенні знаків для товарів і послуг за свідоцтвми України №№ 242319, 244894.

2. Словесний елемент «HARD CITRUS» займає домінуюче положення у зображенні етикеток пива спеціального «Hard citrus», об'єму 0,4 та 0,9 літрів, що застосовується ТзОВ ТВК «Перша приватна броварня «Для людей - як для себе!» та ПрАТ «ПБК «Радомишль».

3. Словесні елементи «hardmix», «hard» та «citrus» не є загальновживаними як позначення товарів певного виду, а також не відносяться до загальновживаних термінів для товару 32 класу МКТП «пиво».».

Рішенням господарського суду Львівської області від 04.12.2019 зі справи №914/1667/18 було встановлено схожість позначення «HARD CITRUS», що нанесене на етикетку пляшки та застосовується Броварнею для маркування пива спеціального із зареєстрованим знаком для товарів і послуг «HARDMIX CITRUS» за свідоцтвом України №242319 та знаком для товарів і послуг «HARDMIX CITRUS» (етикетка) за свідоцтвом України №244894 настільки, що їх можна сплутати, а також, що позначення «HARD CITRUS», яке нанесено на етикетку пляшки та застосовується Броварнею для маркування пива спеціального є таким, що може ввести в оману споживача щодо товару та особи, яка виробляє товари 32 класу МКТП.

21.01.2020 позивачем подано Підприємству додаток до заперечення проти заявки №m201807716 - копію рішення господарського суду Львівської області від 24.12.2019 зі справи №914/1667/18.

Товариством з обмеженою відповідальністю «Формула-Брок» 13.03.2020 було подано Підприємству відповідь на заперечення проти заявки №m201807716, в яких вказане товариство не погоджується з тим, що позначення за заявкою №m201807716 є схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованими знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України №242319 і №244894.

18.05.2020 Підприємством прийнято рішення про відповідність позначення за заявкою №m201807716 умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи.

Товариством подано суду висновок експерта від 30.07.2020 №62-07/20, складений судовим експертом Соповою К.А. за результатами проведення експертизи об'єктів інтелектуальної власності, за вирішення якої було поставлено таке питання: « 1. Чи є позначення за заявкою на знак для товарів та послуг № m 2018 07716 схожим настільки, що його можна сплутати зі знаками для товарів і послуг за свідоцтва України №№ 242319, 244894, 242177?».

За результатами проведення експертизи експерт дійшла висновку про те, що « 1. Позначення за заявкою на знак для товарів і послуг № m 2018 07716 є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 242319, 244894, 242177».

Постановою Західного апеляційного господарського суду від 25.08.2020 рішення господарського суду Львівської області від 04.12.2019 зі справи №914/1667/18 скасовано; позов задоволено частково; заборонено Броварні здійснювати використання комбінованого позначення «HARD CITRUS» згідно з заявкою №m201807716 шляхом нанесення такого позначення (маркування) на продукцію 32 класу МКТП (для товарів пиво, пиво спеціальне) та її етикетку або іншу упаковку (стікер, споживчу тару, контретикетку, кольєретку, ярлик, пробку), її зберігання із нанесеним позначенням, пропонування продукції із нанесеним позначенням для продажу, продаж; зобов'язано Броварню вилучити з виробництва та знищити всю наявну етикетку, контретикетку або іншу упаковку пива спеціального, які містять комбіноване позначення «HARD CITRUS» відповідно до заявки №m201807716; в позові щодо Комбінату - відмовлено.

Апеляційною інстанцією під час перегляду рішення господарського суду Львівської області від 04.12.2019 зі справи №914/1667/18 було встановлено таке.

Етикетки пива спеціального «Hard Citrus» та комбінований знак для товарів і послуг, що наведений у заявці №m201807716, містять одне і те ж комбіноване позначення, використання якого оспорює Товариство у справі №914/1667/18.

З метою досудового врегулювання спору Товариство звернулося до Броварні з претензією від 07.08.2018 №1714/0/2-18, в якій вимагало припинити використання позначення «Hard Citrus», яке є схожим настільки, що його можна сплутати із торговельною маркою «Hardmix Citrus».

Дану претензію Броварня відхилила з підстав несхожості використаних позначень та торговельних марок Товариства.

Матеріалами справи №914/1667/18 в сукупності підтверджується, що саме Товариство здійснювало використання спірного комбінованого позначення «Hard Citrus» шляхом нанесення його на етикетку продукції пива спеціального «Hard Citrus», оскільки:

- на етикетках (кольєретках) пива спеціального «Hard Citrus» розміщено не лише торговельну марку «Перша приватна броварня», а й інформацію про те, що власне виробником товару є Броварня; в той же час, на етикетках цієї продукції (як об`ємом 0,4 л, так і об`ємом 0,9 л), Комбінат зазначено в контексті місця виробничих потужностей, а не безпосереднього виробника продукції;

- в розумінні частин першої і другої статті 15 Закону України «Про захист прав споживачів» інформація про найменування та місцезнаходження виробника продукції, яка міститься на етикетці, входить до складу інформації про продукцію, яка повинна бути доведена до відома споживача з метою можливості свідомого і компетентного ним вибору продукції. До характеристик, яким повинна відповідати така інформація, закон відносить, зокрема, достовірність;

- із відомостей про стан діловодства за заявкою на знак для товарів і послуг №m201807716, а також із долучених висновків за результатами формальної та кваліфікаційної експертизи вказаної заявки вбачається, що саме Броварня, а не Комбінат, вчиняла дії, спрямовані на державну реєстрацію прав на відповідне комбіноване позначення «Hard Citrus»;

- претензійне листування щодо використання спірного комбінованого позначення «Hard Citrus» відбувалося лише між Товариством та Броварнею, а Комбінат в ньому участі не брав; при цьому, Броварня заперечувала проти претензійних вимог Товариства, виходячи із факту несхожості комбінованих позначень «Hard Citrus» та «Hardmix Citrus», а не з того факту, що Броварня не здійснює використання комбінованого позначення.

Під час розгляду справи №914/1667/18 в суді першої інстанції Товариство та Броварня подали суду експертні висновки, підготовані за їх ініціативою, щодо того, чи можна вважати зареєстровані за Товариством знаки для товарів і послуг та позначення, використане на етикетці пива спеціального «Hard Citrus» схожими настільки, що їх можна сплутати.

Усі висновки експертів аналізуються судом лише по суті заданих питань у сфері спеціальних знань експертів без врахування їх вказівок на питання, яка саме особа є виробником пива спеціального «Hard Citrus».

Так, на замовлення Товариства судовим експертом Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України Ковальовою Н.М. складено Висновок №185/18, яким було встановлено, що основним елементом знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України №244894 і №242319 є словесний елемент «Hardmix Citrus», який головним чином впливає на формування загального зорового враження, оскільки займає одне з центральних місць у знаку, крім того, є словами внаслідок чого краще та легше запам'ятовується, ніж зображувальні елементи.

З приводу дослідження звукових (фонетичних) ознак (Хард Цитрус) і (Хардмікс Цитрус) експертом зазначено, що досліджувані позначення є схожими за фонетичними ознаками; такий висновок обумовлено, в першу чергу розташуванням співпадаючих звуків (на початку позначення та наприкінці позначень) та повним входженням одного позначення в інше.

За результатами дослідження графічних (візуальних) ознак експерт зробив висновок, що за результатами порівняння досліджувані позначення є графічно схожими за більшістю ознак, в тому числі з врахуванням загального зорового враження, наявності графічного елемента, виконання латиницею, графічним написанням у два горизонтальні рядки, стилізованого шрифту.

З приводу дослідження смислових (семантичних) ознак експертом вказано, що словесне позначення «Hardmix Citrus», яке використовується для таких напоїв як пиво, український споживач сприймає як назву пива з міцним змішаним, комбінованим цитрусовим смаком; словесне позначення «Hard Citrus», яке використовується для таких напоїв як пиво, український споживач сприймає як міцне пиво із смаком цитрусу. Враховуючи факт використання досліджуваних позначень для одного і того ж товару (пиво), подібність закладених у них ідей (міцне пиво із смаком цитрусу) та наявний збіг одного з елементів позначень, на який падає логічний наголос і який має самостійне значення (хард цитрус), експерт дійшла висновку, що знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №244894 і №242319 та позначення «Hard Citrus» є схожими за семантичними ознаками.

З врахуванням наведеного у таблиці визначення ступеню схожості експерт зазначила про схожість порівнюваних позначень за фонетичною, графічною, семантичною ознаками, відтак, про схожість порівнюваних позначень.

У Висновку №1483 зазначено, що серед слів «Strong», «Drink», «Obolon», «Hardmix», «Citrus» домінуюче положення у знака Товариства займає словосполучення «Obolon Hardmix Citrus». При цьому, експертами також було зазначено, що: візуально знак можна розділити на дві частини - верхню, яка включає зображення преса і словосполучення « Strong Drink » та нижню, яка містить словосполучення «Obolon Hardmix Citrus»; найменший розмір літер серед слів має слово «Obolon», яке знаходиться в верхньому рядку, в центральній частині знака.

При порівняльному дослідженні фонетичних (звукових) ознак домінуючих словесних елементів експертами порівнювалися саме звукові сигнали позначень «Obolon Hardmix Citrus» та «Hard Citrus», при чому зазначено відмінності через відсутність частини «Obolon». При порівнянні візуальної схожості знаків експерти також виходили з того, що порівнювати слід позначення «Obolon Hardmix Citrus» та «Hard Citrus».

При семантичному порівнянні знаків експерти дійшли висновку, що змістове повідомлення щодо потенційного вмісту товарів «Hardmix Citrus» та «Hard Citrus» частково співпадає, оскільки у першому випадку створює враження напою, що складається з кількох інгредієнтів та має міцний (яскраво виражений) цитрусовий смак (аромат), а в другому випадку створює враження міцного напою, що має цитрусовий смак (аромат). При аналізі ідей, які несуть вказані позначення та їх елементи, на які падають логічні наголоси, експерти зазначили про несхожість вказаних позначень у зв'язку із присутністю на одному з позначень міцного асоціативного зв'язку із виробником товару - компанією «Оболонь».

Водночас, на сторінках 10-11 висновку експерти зазначили, що згідно з Методикою судово-експертного дослідження знаків для товарів і послуг (торговельних марок), розробленою Київським НДІСЕ, домінуючий елемент у позначенні - це такий елемент, який за рахунок певних характеристик переважно привертає увагу споживачів та, у порівнянні з іншими елементами, відіграє найбільш значиму роль при обранні ними певного товару. За розмірними ознаками домінуючими у зображенні знака (позначення) є елементи, які мають відносно більші розміри ніж інші елементи, завдяки чому вони займають більшу площу і, відповідно, привертають до себе більше уваги споживача.

Як було зазначено, самими ж експертами встановлено, що слово «Obolon» має найменший розмір літер серед слів у комбінованих позначеннях позивача. Вказаний висновок робить також колегія суддів, виходячи із власного сприйняття досліджуваних знаків Товариства. Візуально слово «Obolon» не сприймається як частина домінуючого елемента у комбінованих позначеннях. Вказане свідчить про невідповідність висновку експертів Методиці, в частині визначення домінуючого елемента на порівнюваних знаках.

У письмових поясненнях, наданих експертами на вимогу суду вказано, що Товариство не є єдиною, що маркує спеціальне пиво словом «hard», а слово «mix» означає суміш, що підсилює значення слова «hard» як пива зі смаком безалкогольного напою, комбінація «hardmix» за своїм походження повинна викликати асоціацію не з певним виробником, а з даним типом пива. Що стосується зазначення у висновку експертів відсутності розрізняльної здатності у слова «Hardmix», експерти пояснили таке: слова «hard» та «mix» належать до поширених слів англійської мови; у США термін «hard soda» позначає спеціальне пиво в стилі безалкогольного напою; за даними Вікіпедії станом на кінець травня 2016 року в США існує щонайменше 39 марок напою «hard soda»; в Україні даний напій набув певної популярності у 2016 році після появи пива зі смаком лимона «Seth&Rileus Garage Hard Lemon» та пива зі смаком лимонного чаю «Seth&Rileus Garage Hard Lemon Tea»; згідно з інформацією, наведеною у 2016 році у різних українських інтернет-джерелах, поява на українському ринку спеціального пива «Оbоlоn Hardmix Citrus» обумовлена саме успіхом вказаної продукції.

Відповідно до експертного висновку від 02.05.2019 №1484 експертизи у сфері інтелектуальної власності (далі - Висновок №1484), проведеної на підставі звернення Броварні, експертом Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз Струком І.О. встановлено таке:

«Оформлена комплектом етикеток упаковка (пляшка) пива спеціального «Перша приватна броварня Хард Цитрус / Hard Citrus» з позначенням «Hard Citrus» продукту виробництва ПрАТ «ПБК «Радомишль», не є схожою з оформленою комплектом етикеток упаковкою (пляшкою) пива спеціального «Оболонь Хардмікс Цитрус» / Obolon Hardmix Citrus», виробництва ПрАТ «Оболонь» із використанням позначення за зареєстрованим знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України №242319 та знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України №244894 настільки, що може ввести в оману споживача щодо товару та/чи особи, яка виробляє товари».

У вказаному висновку експерта зазначено, що об'єктами дослідження були скляна пляшка пива спеціального «Hard Citrus» та скляна пляшка пива спеціального «Hardmix Citrus», виробництва Товариства.

Колегія суддів зазначає, що предметом справи №914/1667/18 є припинення використання Броварнею і Комбінатом позначення «Hard Citrus», яке, за твердженням Товариства, порушує його права як власника знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України №242319 і №244894. Таким чином, до предмета доказування у справі не входить з'ясування зовнішнього вигляду усієї продукції, а лише встановлення факту порушення Броварнею і Комбінатом авторського права Товариства у зв`язку з використанням спірних етикеток, що містять позначення «Hard Citrus».

Таким чином, на думку колегії суддів, Висновок №1484 не стосується предмета спору. Більше того, вказаний висновок експерта в частині твердження про розбіжність комбінованих позначень «Hard Citrus» та «Hardmix Citrus», що містяться на етикетках пляшок, здійснено з посиланням на Висновок №1483, який, як було зазначено, суд у цій частині визнав необґрунтованим.

У Висновку №18-06/19 експерт зазначила, що за результатом проведеного дослідження встановлено, що словесні елементи «Hardmix» та «Citrus» займають домінуюче положення у зображенні знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України №242319 та 244894 за рахунок їх зорового домінування у композиції етикетки - розміщення у центральній частині, розмірних характеристик - мають найбільший розмір у порівнянні з іншими елементами, графічних ознак - виділення кольором, товщиною елементів літер та стилізованим видом шрифту. Словесний елемент «Obolon» через свій малий розмір менш помітний на темному фоні.

В результаті проведеного дослідження семантичного сприйняття знаку експерт вказала, що назва товару «Hardmix Citrus» превалює в смисловому значенні над сукупністю інших елементів, оскільки саме вона застосовується при усних сповіщеннях, наприклад, при замовленні напою в барах, ресторанах або магазинах. Крім того, саме назва напою, а також відповідний смак, якщо напій представлений у різних смаках може відображатися у меню. Тому саме назва напою «Hardmix» та смак «Citrus» (напій представлено також зі смаком лимону та імбиру) буде тим елементом, що застосовується при усних сповіщеннях та сприймається як оригінальна назва товару - пива спеціального. Елемент «Obolon» попри високий ступінь розрізняльної здатності не превалює в смисловому значенні досліджуваних знаків.

За рахунок того, що основним із методів розповсюдження таких товарів є продаж через заклади громадського харчування, а звичайним способом замовлення споживачем є усне замовлення назви товару, експерт дійшла висновку що саме за назвою товару споживачі розпізнають та описують потрібний їм напій, отже назва напою «Hardmix» та смак «Citrus» ідентифікують потрібний продукт під час усних замовлень, внаслідок чого це словосполучення превалює у фонетичному значенні над сукупністю інших елементів.

За результатом проведеного дослідження етикеток пива спеціального «Hard Citrus» експерт встановила, що словесні елементи «Hard» і «Citrus» займають домінуюче положення у зображенні етикеток цього напою об`ємом 0,4 та 0,9 літрів за рахунок їх зорового домінування у композиції етикетки - розміщення у центральній частині, розмірних характеристик - мають найбільший розмір у порівнянні з іншими елементами та займають більше половини площі етикетки, графічних ознак - виділення кольором, товщиною елементів літер та стилізованим видом шрифту. З аналогічних до наведених підстав, експерт дійшла висновку і про семантичне та фонетичне превалювання назви товару «Hard Citrus» над сукупністю інших елементів.

З приводу третього питання експерт зазначила, що слова «Hardmix», «Hard» та «Citrus» не відносять до видових та родових найменувань товару, а також не застосовують у пивоварній галузі у зв`язку з пивом. Вказаний висновок експерт зробила на підставі аналізу статей з Універсального словника-енциклопедії, Словника українського сленгу та Великого тлумачного словника сучасної української мови, а також положень ДСТУ 3888:2015 «Пиво. Загальні технічні умови».

Вказаних джерел, на переконання колегії суддів, недостатньо для висновку із питання щодо застосування відповідних слів у пивоварній галузі, оскільки загальні статті із словників не розкривають специфіки галузі, а аналіз експертом єдиного стандарту ДСТУ 3888:2015 свідчить про недостатнє вивчення відповідного питання, оскільки в пивоварній галузі використовуються набагато більше стандартів, в тому числі, спеціальних; суд також звертає увагу на те, що стандарт ДСТУ 3888:2015 не містить інформації щодо сортів пива, видів пива спеціального тощо, а, отже, вказаного документа недостатньо для відповіді на поставлене питання.

З урахуванням встановлених апеляційним судом обставин, суд дійшов висновку про те, що спірне комбіноване позначення «Hard Citrus», яке нанесене на етикетку пляшки пива спеціального «Перша приватна броварня Хард Цитрус / Hard Citrus» є схожим із зареєстрованими знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України №242319 і №244894 настільки, що їх можна сплутати та таким, що може ввести в оману споживача щодо товару та особи, яка виробляє товари 32 класу МКТП.

Відповідно до частини четвертої статті 75 ГПК України обставини, встановлені рішенням суду в господарській, цивільній або адміністративній справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді іншої справи, у якій беруть участь ті самі особи або особа, стосовно якої встановлено ці обставини, якщо інше не встановлено законом.

З огляду на положення частини четвертої статті 75 ГПК України встановлені в межах розгляду справи №914/1667/18 обставини щодо схожості знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України №242319 і №244894 із позначенням «Hard Citrus», заявленим Броварнею до реєстрації, не підлягають повторному доведенню під час розгляду даної справи.

ДЖЕРЕЛА ПРАВА Й АКТИ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ. ПОЗИЦІЯ СУДУ

Статтею 55 Конституції України передбачено, що кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

Відповідно до статті 15 ЦК України кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання.

Кожна особа має право на захист свого інтересу, який не суперечить загальним засадам цивільного законодавства.

Право на захист - це юридично закріплена можливість особи використати заходи правоохоронного характеру для поновлення порушеного права і припинення дій, які порушують це право.

Згідно з частинами першою і другою статті 16 ЦК України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу та визначив способи здійснення захисту цивільних права та інтересів судом.

Способами захисту цивільних прав та інтересів можуть бути:

1) визнання права;

2) визнання правочину недійсним;

3) припинення дії, яка порушує право;

4) відновлення становища, яке існувало до порушення;

5) примусове виконання обов'язку в натурі;

6) зміна правовідношення;

7) припинення правовідношення;

8) відшкодування збитків та інші способи відшкодування майнової шкоди;

9) відшкодування моральної (немайнової) шкоди;

10) визнання незаконними рішення, дій чи бездіяльності органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб.

Пунктами 1, 2, 4 і 5 статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (в редакції, чинній на момент складання Підприємством Висновку) передбачено, що права, що випливають із свідоцтва, діють від дати подання заявки. Строк дії свідоцтва продовжується за умови сплати відповідного збору.

Свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом.

Використанням знака визнається:

нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;

застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом:

зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг;

зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги;

позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати;

позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Відповідно до пунктів 2 і 3 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону також позначення, які, зокрема, є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Позначення, вказані в абзацах другому, третьому, четвертому, шостому та сьомому цього пункту, можуть бути внесені до знака як елементи, що не охороняються, якщо вони не займають домінуючого положення в зображенні знака.

Не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати, зокрема, з знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Згідно із статтею 1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» знак - це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Заявка - це сукупність документів, необхідних для видачі свідоцтва;

Пунктами 1 і 15 статті 10 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» передбачено, що експертиза заявки має статус науково-технічної експертизи, складається з формальної експертизи та кваліфікаційної експертизи (експертизи по суті) і проводиться закладом експертизи відповідно до цього Закону та правил, встановлених на його основі центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності.

Під час кваліфікаційної експертизи перевіряється відповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони, визначеним цим Законом. При цьому використовуються інформаційна база закладу експертизи, в тому числі матеріали заявки, а також довідково-пошуковий апарат та відповідні офіційні видання.

Відповідно до статті 21 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» захист прав на знак здійснюється у судовому та іншому встановленому законом порядку.

Юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у зв'язку з застосуванням цього Закону.

Суди відповідно до їх компетенції розв'язують, зокрема, спори про:

встановлення власника свідоцтва;

укладання та виконання ліцензійних договорів;

порушення прав власника свідоцтва.

Згідно з пунктом 1.4 Правил об'єктами правової охорони можуть бути такі знаки:

словесні у вигляді слів або сполучень літер;

зображувальні у вигляді графічних композицій будь-яких форм на площині;

об'ємні у вигляді фігур або їх композицій у трьох вимірах;

комбінації вищезазначених позначень.

Такі знаки можуть бути виконані у будь-якому кольорі чи поєднанні кольорів.

Знак може бути звуковим, світловим, а також кольором чи поєднанням кольорів тощо. Такі знаки реєструються Відомством при наявності технічної можливості внесення їх до Реєстру та оприлюднення інформації стосовно їх реєстрації.

Згідно з пунктом 1.5 Правил підставою для відмови в наданні правової охорони знака є умови, які викладено в пункті 1 статті 5 та в статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Пунктом 4.3 Правил передбачено, що задачею експертизи заявки по суті позначення, заявленого на реєстрацію як знак, відповідно до пункту 7 статті 10 Закону, є перевірка позначення на відповідність умовам надання правової охорони.

Експертиза заявки по суті складається з:

- перевірки позначення щодо наявності підстав для відмови у наданні правової охорони відповідно до пункту 1 статті 5 та пунктів 1, 2 статті 6 Закону;

- перевірки позначення щодо наявності підстав для відмови у наданні правової охорони, зазначених у пунктах 3, 4 статті 6 Закону.

Відповідно до підпункту 4.3.1.3 пункту 4.3 Правил при перевірці позначення, заявленого на реєстрацію як знак, щодо наявності підстав для відмови в наданні правової охорони, відповідно до пункту 2 статті 6 Закону, встановлюється, чи не являються позначення такими, що:

а) не мають розрізняльної здатності;

б) є загальновживаними як позначення товарів певного виду;

в) являють собою загальновживані символи і терміни;

г) вказують на вид, якість, кількість, властивості, склад, призначення, цінність товарів і/або послуг, а також на місце і час їх виготовлення чи збуту;

Ґ) є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Згідно з підпунктом 4.3.1.9 пункту 4.3 Правил до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності.

Позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача.

Підпунктом 4.3.2.1 пункту 4.3 Правил передбачено, що згідно з пунктом 3 статті 6 Закону не реєструються як знак позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з:

а) знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи щодо однорідних товарів і/або послуг;

б) знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна:

- міжнародними знаками, що охороняються в Україні згідно з Мадридською угодою;

- знаками загальновідомими в Україні, що охороняються відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції;

в) фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до Відомства заявки по відношенню до однорідних товарів і/або послуг;

г) найменуваннями місць походження, крім випадків, коли вони включені як неохороноспроможні елементи до знака, що реєструється на ім'я особи, яка має право користування таким найменуванням;

ґ) сертифікаційними знаками, зареєстрованими в установленому порядку.

Відповідно до підпункту 4.3.2.3 пункту 4.3 Правил під час пошуку на тотожність і схожість серед позначень, зазначених в пункті 4.3.2.1 а), б) Правил, не враховуються:

- знаки, зазначені в пункті 4.3.2.1 а) Правил, для яких строк припинення дії свідоцтва, згідно зі статтею 18 Закону, становить більш, ніж три роки. Якщо строк припинення дії свідоцтва становить менше, ніж три роки, то пошук по цих знаках проводиться тільки на тотожність;

- знаки, зазначені в пункті 4.3.2.1 а) Правил, заявки на реєстрацію яких вважаються відхиленими або відкликаними на підставі пунктів 6, 8 статті 10 Закону;

- знаки, зазначені в пункті 4.3.2.1 а), б) Правил, свідоцтва на які, або міжнародні реєстрації яких визнані недійсними згідно зі статтею 19 Закону;

- заявки або міжнародні реєстрації, за якими прийнято рішення про відхилення, і можливість оскарження такого рішення вичерпана.

Під час пошуку на тотожність серед позначень, зазначених в пункті 4.3.2.2 а) Правил, не враховуються:

- промислові зразки, дія патентів на які припинена згідно зі статтею 24 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки»;

- промислові зразки, патенти на які визнані недійсними згідно зі статтею 25 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки».

Згідно з підпунктом 4.3.2.4 пункту 4.3 Правил позначення вважається тотожним з іншим позначенням, якщо воно збігається з ним у всіх елементах.

Позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

При перевірці позначень на тотожність і схожість необхідно:

- провести пошук тотожних або схожих позначень;

- визначити ступінь схожості заявленого позначення та виявлених при проведенні пошуку позначень;

- визначити однорідність товарів і/або послуг, для яких заявлено знак, в порівнянні з товарами і/або послугами, для яких зареєстровані або заявлені тотожні або схожі знаки, виявлені під час пошуку.

Серед позначень, зазначених в пунктах 4.3.2.1 а), б), в), 4.3.2.2. а) Правил, пошук здійснюється відносно тих позначень, які мають більш ранній пріоритет.

Підпунктом 4.3.2.5 пункту 4.3 Правил передбачено, що для позначення, заявленого як знак, щодо якого проводиться експертиза по суті, і виявлених зареєстрованих та заявлених на реєстрацію знаків з більш раннім пріоритетом встановлюється однорідність товарів або товарів і послуг.

При встановленні однорідності товарів або товарів і послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар або надає послуги.

Для встановлення такої однорідності слід враховувати рід (вид) товарів і послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів, коло споживачів.

Відповідно до підпункту 4.3.2.6 пункту 4.3 Правил словесні позначення, заявлені як знаки, порівнюються з словесними та комбінованими позначеннями, до композиції яких входять словесні елементи.

При встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

Згідно з підпунктом 4.3.2.7 пункту 4.3 Правил зображувальні та об'ємні позначення, заявлені як знаки, порівнюються з зображувальними, об'ємними та комбінованими позначеннями, в композиції яких входять зображувальні чи об'ємні елементи.

Підпунктом 4.3.2.8 пункту 4.3 Правил передбачено, що комбіновані позначення, заявлені як знаки, порівнюються з комбінованими позначеннями та з тими видами позначень, які входять до складу комбінованого позначення, що перевіряється, як елементи.

ВИСНОВКИ

Товариство є власником знаків для товарів і послуг «» за свідоцтвом України №242319, «» за свідоцтвом України №244894 і «» за свідоцтвом України №242177.

Заявлене Броварнею до реєстрації позначення «Hard Citrus» за заявкою №m201807716 є схожим настільки, що його можна сплутати з належними Товариству знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України №242319, №244894 і №242177.

Крім того, позначення «Hard Citrus» є таким, що може ввести в оману щодо товару та особи (Товариства), яка виробляє товар.

В свою чергу, відповідачами не доведено суду законності прийняття Підприємством рішення щодо реєстрації позначення «Hard Citrus» за заявкою Броварні №m201807716. Висновок Підприємства не містить жодних обґрунтувань відсутності схожості знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України №242319 і №244894 із позначенням «Hard Citrus», а також можливості вести в оману щодо товару і особи, яка виробляє товар.

Отже Висновок Підприємства є незаконним, у зв'язку з чим підлягає скасуванню.

За приписами статті 129 ГПК України витрати зі сплати судового збору слід покласти на Броварню.

Керуючись статтями 129, 233, 236 - 238, 240 та 241 ГПК України, господарський суд міста Києва

ВИРІШИВ:

1. Позовні вимоги приватного акціонерного товариства «Оболонь» (04212, м. Київ, вул. Богатирська, буд. 3; ідентифікаційний код 05391057) до товариства з обмеженою відповідальністю Торгово-виробничої компанії «Перша приватна броварня «Для людей - як для себе!» (79032, м. Львів, вул. Джорджа Вашингтона, буд. 10; ідентифікаційний код 31978272), Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (01008, м. Київ, вул. Михайла Грушевського, буд. 12/2; ідентифікаційний код 37508596) та державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (01601, м. Київ, вул. Глазунова, буд. 1; ідентифікаційний код 31032378) про визнання незаконним та скасування висновку від 18.05.2020 №51155/ЗМ/20, що набув статусу рішення про реєстрацію знака для товарів і послуг за заявкою № m 2018 07716 задовольнити повністю.

2. Визнати незаконним та скасувати висновок державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» від 18.05.2020 №51155/ЗМ/20 про відповідність позначення умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи заявки № m 2018 07716, поданої 30.03.2018, що набув статусу рішення про реєстрацію знака після його затвердження Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

3. Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю Торгово-виробничої компанії «Перша приватна броварня «Для людей - як для себе!» (79032, м. Львів, вул. Джорджа Вашингтона, буд. 10; ідентифікаційний код 31978272) на користь приватного акціонерного товариства «Оболонь» (04212, м. Київ, вул. Богатирська, буд. 3; ідентифікаційний код 05391057) 2 102 (дві тисячі сто дві) грн. судового збору.

Після набрання рішенням законної сили видати відповідний наказ.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду може бути подана до Північного апеляційного господарського суду через господарський суд міста Києва протягом двадцяти днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Повне судове рішення складено 02.11.2020.

Суддя О.В. Марченко