ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
УХВАЛА

про зупинення провадження у справі

"21" жовтня 2020 р. Справа№ 910/8197/19

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Отрюха Б.В.

суддів: Копитової О.С.

Остапенка О.М.

Секретар судового засідання: Вознюк К.Л.

За участю представників: відповідно до протоколу судового засідання від 21.10.2020.

розглянувши апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "ЕН-АЙ-ЕС Україна" на рішення Господарського суду міста Києва від 25.02.2020 (повний текст складено і підписано 06.03.2020)

у справі № 910/8197/19 (суддя Картавцева Ю.В.)

за позовом Xiaomi Inc.

До Товариства з обмеженою відповідальністю "Ен-Ай-Ес Україна"

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору на стороні позивача - Київська міська митниця Державної фіскальної служби України

про зобов`язання вчинити дії

ВСТАНОВИВ :

Xiaomi Inc. звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Ен-Ай-Ес Україна" про зобов`язання вчинити дії, а саме:

- заборону Товариству з обмеженою відповідальністю "Ен-Ай-Ес Україна" (04073, м. Київ, вул. С. Скляренко, буд. 9, ) здійснювати розповсюдження товарів за митною декларацією № UA 100200/2019/017514 від 04.06.2019 року, а саме товар - багатофункціональний прилад "Фітнес-трекер" МІ Band 3 (black): модель XMSH05HM, що включає у себе наступні функції: наручний годинник; Bluetooth; відстеження та аналіз сну-активність протягом сну та його тривалість, в кількості 100 штук;

- вилучення з цивільного обороту та знищення контрафактного товару за митною декларацією № UA 100200/2019/017514 від 04.06.2019 року, а саме товар-багатофункціональний прилад "Фітнес-трекер" MI Band 3 (black): модель XMSH05HM, що включає у себе наступні функції: наручний годинник; Bluetooth; відстеження та аналіз сну-активність протягом сну та його тривалість, в кількості 100 штук.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 03.07.2019 (суддя Блажівська О.Є.) прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі № 910/8197/19, справу вирішено розглядати за правилами загального позовного провадження, призначено підготовче засідання.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 03.07.2019 (суддя Блажівська О.Є.) заяву Xiaomi Inc., про забезпечення позову задоволено, вжито заходи до забезпечення позову, а саме: заборонено Київській міський митниці ДФС України здійснювати митне оформлення за митною декларацією № UA 100200/2019/017514 від 04.06.2019 р. на товар - багатофункціональний прилад "Фітнес-трекер" MI Band 3 (black: модель XMSH05HM, що включає у себе наступні функції: наручний годинник; Bluetooth; відстеження та аналіз сну-активність протягом сну та його тривалість; вимірювання пульсу), в кількості 100 шт., імпортером якого є Товариство з обмеженою відповідальністю "Ен-Ай-ЕС Україна"; в іншій частині заяви про забезпечення позову відмовлено; вжито заходи зустрічного забезпечення; зобов`язано Xiaomi Inc. (Китайська Народна Республіка, Пекін, 13 поверх, ІІ крило, Реінбоу Сіті оф Чайна Різосіс, №68, вул. Ціньге Міддл Стріт, района Хайдянь) надати зустрічне забезпечення шляхом внесення протягом десяти днів з дня постановлення даної ухвали на депозитний рахунок Господарського суду міста Києва (ідентифікаційний код 05379487; депозитний рахунок №5332, відкритий в Державній казначейській службі України (МФО 820172) грошові кошти у розмірі 28000 (двадцять вісім тисяч) грн. 00 коп.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 24.07.2019 залучено до участі у справі третю особу, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору на стороні позивача - Київську міську митницю Державної фіскальної служби України.

Рішенням Господарського суду міста Києва від 25.02.2020 року у справі № 910/8197/19 позов задоволено повністю. Заборонено Товариству з обмеженою відповідальністю "Ен-Ай-Ес Україна" (04073, м. Київ, вул. Семена Скляренка, 9; ідентифікаційний код: 39454930) здійснювати розповсюдження товарів за митною декларацією № UA 100200/2019/017514 від 04.06.2019, а саме товар - багатофункціональний прилад "Фітнес-трекер" МІ Band 3 (black): модель XMSH05HM, що включає у себе наступні функції: наручний годинник; Bluetooth; відстеження та аналіз сну - активність протягом сну та його тривалість, в кількості 100 штук. Вилучено з цивільного обороту та зобов`язано знищити контрафактний товар за митною декларацією № UA 100200/2019/017514 від 04.06.2019, а саме товар-багатофункціональний прилад "Фітнес-трекер" MI Band 3 (black): модель XMSH05HM, що включає у себе наступні функції: наручний годинник; Bluetooth; відстеження та аналіз сну - активність протягом сну та його тривалість, в кількості 100 штук. Присуджено до стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю "Ен-Ай-Ес Україна" (04073, м. Київ, вул. Семена Скляренка, 9; ідентифікаційний код: 39454930) на користь Xiaomi Inc. (Китайська Народна Республіка, Пекін, 13 поверх, фаза ІІ, Рейнбоу Сіті оф Чайна Рісорсіз, №68, вул. Цинхе Міддл Стріт, Хайдянь Дістрікт) судовий збір у розмірі 3842 (три тисячі вісімсот сорок дві) грн. 00 коп.

Не погоджуючись із зазначеним рішенням місцевого господарського суду, Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕН -АЙ -ЕС Україна" звернулось до Північного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою в якій просить, рішення Господарського суду міста Києва від 25.02.2020 року по справі №910/8197/19 скасувати та ухвалити нове рішення, яким у задоволенні позовних вимог Xiaomi Inc. відмовити повністю.

Згідно витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями зазначену апеляційну скаргу передано на розгляд колегії суддів у складі: головуючий суддя - Отрюх Б.В., судді: Поляков Б.М., Грек Б.М.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 27.04.2020 відкрито апеляційне провадження у справі №910/8197/19 за апеляційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю "ЕН-АЙ-ЕС Україна" на рішення Господарського суду міста Києва від 25.02.2020 у визначеному складі. Призначено справу до розгляду на 24.06.2020.

06.05.2020 від Товариства з обмеженою відповідальністю "Ен-Ай-ЕС Україна" надійшла заява про відвід судді Грека Б.М.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 14.05.2020 визнано необґрунтованим заявлений Товариством з обмеженою відповідальністю "Ен-Ай-ЕС Україна" відвід судді Греку Б.М. від розгляду справи №910/8197/19.

Передано матеріали справи №910/8197/19 для вирішення питання про відвід у порядку, встановленому статтею 32 Господарського процесуального кодексу України.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 19.05.2020 у задоволенні заяви ТОВ "ЕН-АЙ-ЕС Україна" про відвід судді Грека Б.М., поданої в межах розгляду апеляційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "ЕН-АЙ-ЕС Україна" у справі № 910/8197/19, - відмовлено.

Розпорядженням Керівника апарату суду № 09.1-08/1754/20 від 22.06.2020 у зв`язку з перебуванням судді Полякова Б.М., який не є головуючим суддею (суддею-доповідачем), у відпустці, відповідно до підпунктів 2.3.25., 2.3.49. пункту 2.3. Положення про автоматизовану систему документообігу суду, призначено повторний автоматизований розподіл справи № 910/8197/19.

У відповідності до витягу з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 22.06.2020 визначено наступний склад колегії суддів: головуючий суддя Отрюх Б.В., судді: Грек Б.М., Остапенко О.М.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 22.06.2020 апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "ЕН-АЙ-ЕС Україна" на рішення Господарського суду міста Києва від 25.02.2020 у справі №910/8197/19 прийнято до провадження колегією суддів у складі: головуючого судді Отрюха Б.В., суддів Грека Б.М., Остапенка О.М.

24.06.2020 через відділ управління автоматизованого документообігу та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від Xiaomi Inc. надійшло клопотання про відкладення розгляду справи та заява про продовження строку подання відзиву на апеляційну скаргу.

Разом з тим, 24.06.2020 суддею Греком Б.М. заявлено самовідвід від розгляду справи, який мотивований наявністю обставин, які виключають можливість участі судді у розгляді даної справи.

Так, під час дослідження матеріалів справи встановлено, що у складі головуючого судді Грека Б.М. та суддів Чорногуза М.Г., Полякова Б.М. була розглянута справа №911/2674/17 за позовом Компанії "XIAOMI H.K. Limited" до ТОВ "Ен-Ай-Ес", з урахуванням заяви про зміну предмета позову про заборону здійснювати розповсюдження товарів - смартфонів Xiaomi RedMi 4 2/16 Gb - 100 шт., поданих до митного оформлення за митною декларацією на території України.

24.12.2019 прийнято постанову у справі №911/2674/17, у складі головуючого судді Грека Б.М., Чорногуза М.Г., Полякова Б.М., з окремою думкою судді Грека Б.М., якою апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Ен-Ай-Ес" задоволено, рішення Господарського суду Київської області від 25.09.2018 у справі №911/2674/17 скасовано, прийнято нове рішення, яким в задоволенні позовних вимог Компанії "XIAOMI H.K. Limited" відмовлено в повному обсязі.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 24.06.2020 заяву судді Північного апеляційного господарського суду Грека Б.М. про самовідвід у справі №910/8197/19 задоволено. Відведено суддю Північного апеляційного господарського суду Грека Б.М. від розгляду справи №910/8197/19. Матеріали справи №910/8197/19 передано для здійснення визначення складу судової колегії у відповідності до положень ГПК України.

Розпорядженням Керівника апарату від 03.07.2020 № 09.1-08/1824/20 у зв`язку із задоволенням заяви судді Грека Б.М. про самовідвід у розгляді апеляційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "ЕН-АЙ-ЕС Україна" на рішення Господарського суду міста Києва від 25.02.2020 призначено повторний автоматизований розподіл справи №910/8197/19.

Відповідно до витягу з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями, апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "ЕН-АЙ-ЕС Україна" на рішення Господарського суду міста Києва від 25.02.2020 у справі №910/8197/19 передано на розгляд колегії суддів у складі: головуючого судді Отрюха Б.В., суддів Копитова О.С. та Остапенка О.М.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 06.07.2020 прийнято апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "ЕН-АЙ-ЕС Україна" на рішення Господарського суду міста Києва від 25.02.2020 у справі №910/8197/19 у визначеному складі та призначено справу до розгляду на 26.08.2020 о 14 год. 15 хв.

31.07.2020 від Товариства з обмеженою відповідальністю "Ен-Ай-ЕС Україна" надійшла заява про відвід суддів Отрюха Б.В. та Остапенка О.М.

Розпорядженням Керівника апарату суду № 09.1-08/2437/20 від 11.08.2020 у зв`язку з перебуванням судді Копитової О.С., яка не є головуючим суддею (суддею-доповідачем), у відпустці, відповідно до підпунктів 2.3.25., 2.3.49. пункту 2.3. Положення про автоматизовану систему документообігу суду, призначено повторний автоматизований розподіл справи № 910/8197/19.

У відповідності до витягу з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 11.08.2020 визначено наступний склад колегії суддів: головуючий суддя Отрюх Б.В., судді: Поляков Б.М., Остапенко О.М.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 12.08.2020 апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "ЕН-АЙ-ЕС Україна" на рішення Господарського суду міста Києва від 25.02.2020 у справі №910/8197/19 прийнято до провадження колегією суддів у складі: головуючого судді Отрюха Б.В., суддів Полякова Б.М., Остапенка О.М.

Разом з тим, ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 13.08.2020 визнано необґрунтованим заявлений Товариством з обмеженою відповідальністю "Ен-Ай-ЕС Україна" відвід суддів Отрюха Б.В. та Остапенка О.М. від розгляду справи №910/8197/19 та передано матеріали справи №910/8197/19 для вирішення питання про відвід у порядку, встановленому статтею 32 Господарського процесуального кодексу України.

19.08.2020 до відділу забезпечення автоматизованого розподілу, контролю та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від Xiaomi Inc., надійшов відзив на апеляційну скаргу, в якому компанія заперечувала проти доводів апеляційної скарги, просила залишити рішення Господарського суду міста Києва від 25.02.2020 по справі №910/8197/19 без змін, а апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Ен - Ай - Ес Україна" без задоволення.

Відповідно до витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 21.08.2020 заяву передано на розгляд колегії суддів: Поляк О.І. (головуючий), Алданова С.О., Кропивна Л.В.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 25.08.2020 відмовлено в задоволенні заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "ЕН-АЙ-ЕС Україна" про відвід суддів Отрюха Б.В. та Остапенка О.М., поданої в межах розгляду апеляційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "ЕН-АЙ-ЕС Україна" на рішення Господарського суду міста Києва від 25.02.2020 у справі № 910/8197/19.

Розпорядженням Керівника апарату суду № 09.1-08/2700/20 від 25.08.2020 у зв`язку з перебуванням судді Полякова Б.М., який не є головуючим суддею (суддею-доповідачем), у відпустці, відповідно до підпунктів 2.3.25., 2.3.49. пункту 2.3. Положення про автоматизовану систему документообігу суду, призначено повторний автоматизований розподіл справи № 910/8197/19.

У відповідності до витягу з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 25.08.2020 визначено наступний склад колегії суддів: головуючий суддя Отрюх Б.В., судді: Сотніков С.В., Остапенко О.М.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 26.08.2020 апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "ЕН-АЙ-ЕС Україна" на рішення Господарського суду міста Києва від 25.02.2020 у справі № 910/8197/19 прийнято до провадження колегією суддів у складі: головуючого судді Отрюха Б.В., суддів Сотнікова С.В., Остапенко О.М.

26.08.2020 до відділу забезпечення автоматизованого розподілу, контролю та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від Xiaomi Inc., надійшло клопотання про призначення комплексної судової експертизи.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 26.08.2020 розгляд апеляційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "Ен-Ай-Ес Україна" на рішення Господарського суду міста Києва від 25.02.2019 у справі № 910/8197/19 відкладено на 24.09.2020 о 14 год. 00 хв., запропоновано учасникам апеляційного провадження ознайомитися з матеріалами справи та надати письмові пояснення та вмотивовані обґрунтування стосовно своєї правової позиції, щодо предмета оскарження та наявного в матеріалах справи клопотання про призначення комплексної судової експертизи.

Розпорядженням Керівника апарату суду № 09.1-08/3310/20 від 22.09.2020 у зв`язку з перебуванням судді Сотнікова С.В., який не є головуючим суддею (суддею-доповідачем), у відпустці, відповідно до підпунктів 2.3.25., 2.3.49. пункту 2.3. Положення про автоматизовану систему документообігу суду, призначено повторний автоматизований розподіл справи № 910/8197/19.

У відповідності до витягу з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями визначено наступний склад колегії суддів: головуючий суддя Отрюх Б.В., судді: Верховець А.А., Остапенко О.М.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 23.09.2020 апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "ЕН-АЙ-ЕС Україна" на рішення Господарського суду міста Києва від 25.02.2020 у справі № 910/8197/19 прийнято до провадження колегією суддів у складі: головуючого судді Отрюха Б.В., суддів Верховця А.А., Остапенка О.М.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 24.09.2020 оголошено перерву в судовому засіданні з розгляду апеляційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "ЕН-АЙ-ЕС Україна" на рішення Господарського суду міста Києва від 25.02.2020 у справі № 910/8197/19 до 07.10.2020 о 17 год. 30 хв. Запропоновано уповноваженим представникам учасників по справі ознайомитися з матеріалами справи та надати чіткі, вмотивовані пояснення та/або заперечення стосовно предмета спору.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 07.10.2020 розгляд апеляційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "Ен-Ай-Ес Україна" на рішення Господарського суду міста Києва від 25.02.2019 у справі № 910/8197/19 призначено на 21.10.2020 о 17 год. 30 хв. Запропоновано учасникам апеляційного провадження ознайомитися з матеріалами справи та надати письмові пояснення та вмотивовані обґрунтування стосовно своєї правової позиції, щодо предмета оскарження та наявного в матеріалах справи клопотання про призначення комплексної судової експертизи.

21.10.2020 до відділу забезпечення автоматизованого розподілу, контролю та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від Xiaomi Inc., надійшли пояснення щодо необхідності призначення судової експертизи з врахуванням правової позиції Верховного Суду у справі №910/6411/19.

Розпорядженням Керівника апарату суду № 09.1-08/3928/20 від 20.10.2020 у зв`язку з перебуванням судді Верховця А.А., який не є головуючим суддею (суддею-доповідачем), на лікарняному, відповідно до підпунктів 2.3.25., 2.3.49. пункту 2.3. Положення про автоматизовану систему документообігу суду, призначено повторний автоматизований розподіл справи № 910/8197/19.

У відповідності до витягу з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 20.10.2020 визначено наступний склад колегії суддів: головуючий суддя Отрюх Б.В., судді: Копитова О.С. та Остапенко О.М.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 21.10.2020 апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "ЕН-АЙ-ЕС Україна" на рішення Господарського суду міста Києва від 25.02.2020 у справі №910/8197/19 прийнято до провадження колегією суддів у складі: головуючого судді Отрюха Б.В., суддів Копитової О.С., Остапенка О.М.

Наявні в судовому засіданні 21.10.2020 представники, Xiaomi Inc. та Товариства з обмеженою відповідальністю "Ен-Ай-Ес Україна" надали пояснення стосовно поданого клопотання про призначення комплексної експертизи.

Представник Xiaomi Inc. підтримала клопотання про долучення додаткових матеріалів та клопотання про призначення комплексної судової експертизи.

Представник Товариства з обмеженою відповідальністю "Ен-Ай-Ес Україна" заперечувала проти клопотання про долучення додаткових матеріалів та клопотання про призначення комплексної судової експертизи.

В судове засідання 21.10.2020 уповноважені представники, інших учасників апеляційного провадження не з`явилися.

Відповідно до ст. 98 ГПК України висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному законодавством. Предметом висновку експерта може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань. Предметом висновку експерта не можуть бути питання права. Висновок експерта може бути наданий на замовлення учасника справи або на підставі ухвали суду про призначення експертизи. Висновок експерта викладається у письмовій формі і приєднується до справи. Суд має право за заявою учасників справи або з власної ініціативи викликати експерта для надання усних пояснень щодо його висновку. У висновку експерта повинно бути зазначено: коли, де, ким (прізвище, ім`я, по батькові, освіта, спеціальність, а також, за наявності, свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта, стаж експертної роботи, науковий ступінь, вчене звання, посада експерта), на якій підставі була проведена експертиза, хто був присутній при проведенні експертизи, питання, що були поставлені експертові, які матеріали експерт використав. Інші вимоги до висновку експерта можуть бути встановлені законодавством. У висновку експерта має бути зазначено, що він попереджений (обізнаний) про відповідальність за завідомо неправдивий висновок, а у випадку призначення експертизи судом, також про відповідальність за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків. Якщо експерт під час підготовки висновку встановить обставини, що мають значення для справи, з приводу яких йому не були поставлені питання, він має право включити до висновку свої міркування про ці обставини.

Статтею 99 ГПК України встановлено, що суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов:

1) для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо;

2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів.

У разі необхідності суд може призначити декілька експертиз, додаткову чи повторну експертизу.

При призначенні експертизи судом експерт або експертна установа обирається сторонами за взаємною згодою, а якщо такої згоди не досягнуто у встановлений судом строк, експерта чи експертну установу визначає суд. З урахуванням обставин справи суд має право визначити експерта чи експертну установу самостійно. У разі необхідності може бути призначено декілька експертів для підготовки одного висновку (комісійна або комплексна експертиза).

Питання, з яких має бути проведена експертиза, що призначається судом, визначаються судом.

Відповідно до ч. 2 ст. 9 Закону України «Про судову експертизу» особа або орган, які призначають або замовляють судову експертизу, можуть доручити її проведення тим судовим експертам, яких внесено до державного Реєстру атестованих судових експертів, або іншим фахівцям з відповідних галузей знань, якщо інше не встановлено законом.

Судом встановлено, що Xiaomi Іnc. є власником наступних знаків для товарів і послуг за міжнародними реєстраціями, дія яких поширюється на територію України: "ХІАОМІ" (за міжнародною реєстрацією № 1177611, діє на території України в повному обсязі з 28.11.2012 р.); "Мі" (за міжнародною реєстрацією № 1173649, діє на території України в повному обсязі з 28.11.2012 р.); "Redmi" (за міжнародною реєстрацією № 1213534, діє на території України в повному обсязі з 23.04.2014 р.) (надалі разом - "Знаки").

Вказані знаки зареєстровані, зокрема, для товарів 9 класу МКТП, переліки яких наведені у відповідних міжнародних реєстраціях.

Підставою позову в даній справі є те, що товари, які відображені у митній декларації від 04.06.2019 р. № UA100200/2019/017514, містять ознаки порушення прав інтелектуальної власності Позивача на Знаки, оскільки Позивач не уповноважував Відповідача на здійснення імпорту своєї продукції до України, не продавав Відповідачу товари та не укладав з ним жодної угоди стосовно ввезення таких товарів. Тому відповідно до положень Митного кодексу України такі товари підпадають під визначення контрафактних товарів із застосуванням до них відповідних правових наслідків.

А саме, відповідно до п. 17 ч. 1 ст. 4 Митного кодексу України, контрафактні товари - це, зокрема, товари, що є предметами порушення прав інтелектуальної власності на торговельну марку в Україні, на яких без дозволу міститься позначення, тотожне із охоронюваною в країні торговельною маркою стосовно одного й того самого виду товарів, або яке є схожим стільки, що його можна сплутати з такою торговельною маркою.

А тому, для з`ясування обставин у даній справі, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання з різних галузей знань у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо.

Колегія суддів, дослідивши доводи клопотання позивача, доводи апеляційної скарги та дослідивши матеріали справи, заслухавши представників сторін, вважає за необхідне призначити у даній справі комплексну судову експертизу, оскільки для правильного вирішення спору потрібно встановити факти порушення прав інтелектуальної власності позивача на Знаки та контрафактності товару, які заперечуються відповідачем. Для цього перед експертом необхідно поставити питання, які будуть стосуватися наявності на спірному товарі й упаковках позначень, тотожних чи схожих до ступеню сплутування зі знаком Позивача "Мі" за міжнародною реєстрацією № 1173649, а також індивідуальних характеристик маркування і пакування товару, виготовлення товару конкретною особою.

Суд доручає проведення цієї експертизи атестованим Міністерством юстиції України за експертними спеціальностями 13.6 «Дослідження, пов`язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними значеннями» та 12.1 «Визначення вартості машин, обладнання, сировини та споживчих товарів» судовим експертам Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України (за адресою: 03170, м. Київ, вул. Велика Кільцева, 4 (зареєстроване місцезнаходження:01024, м. Київ, вул. Богомольця, 10)).

Витрати, пов`язані з проведенням судової експертизи, під час судового розгляду має нести заінтересована сторона.

Відшкодування цих витрат за правилами ст. 49 ГПК України здійснюватиметься за наслідками вирішення спору по суті.

З урахуванням того, що Xiaomi Inc. просило призначити у даній справі комплексну судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності, а також з огляду на вимоги законодавства України, суд вважає за необхідне покласти витрати, пов`язані з її проведенням, на Xiaomi Inc.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 228 ГПК України у зв`язку з призначенням судової експертизи провадження у справі підлягає зупиненню.

Керуючись ст.ст. 99, 100, 107, 228, 234 Господарського процесуального кодексу України, Північний апеляційний господарський суд -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання Xiaomi Inc. про долучення до матеріалів справи № 910/8197/19 додаткових матеріалів задовольнити.

2. Долучити до матеріалів справи, товар «Mi Band 3 Black», придбаний в картонній коробці у формі паралелепіпеду, яка містить на лицьовій стороні - його найменування «Mi Band 3 Black», зображення та знак за міжнародною реєстрацією №1173649, на зворотній стороні - відомості про товар англійською та китайською мовою, штрих-код з арабськими цифрами та латинськими літерами 19831/08806331 SKU: MGW4041GL? Штрих-код з арабськими цифрами 6 89, а також наліпку, яка містить відомості про товар українською мовою (в тому числі його найменування «Mi Band 3 Black»), код 378468, найменування та місцезнаходження виробника та імпортера, дата виготовлення 08.10.2019 р., строк придатності 3 роки, знак відповідності технічним регламентам, штрих-код із арабськими цифрами 0 10.

3. Долучити до матеріалів справи №910/8197/19 оригінал Протоколу огляду веб-сайту hhttps://www.mi.com/ua та придбання товару (в порядку статті 20 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність») від 23.06.2020 р. і додатків до нього.

4. Долучити до матеріалів справи №910/8197/19 фіскальний чек про придбання 23.06.2020 о 12:40 в магазині «Алло» (Київська обл., м. Київ, Майдан Незалежності, 1, ПТП №1, сектор «В») фітнес-браслету «Mi Band 3 Black», (S/N)IMEI 19831/08806331, сума 555,00 грн., оплата готівкою.

5. Клопотання Xiaomi Inc. про призначення комплексної судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності та товарів задовольнити.

6. Призначити у справі № 910/8197/19 комплексну судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручити атестованим Міністерством юстиції України за експертними спеціальностями 13.6 «Дослідження, пов`язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними значеннями» та 12.1 «Визначення вартості машин, обладнання, сировини та споживчих товарів» судовим експертам Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України (за адресою: 03170, м. Київ, вул. Велика Кільцева, 4 (зареєстроване місцезнаходження:01024, м. Київ, вул. Богомольця, 10)).

7. Попередити судових експертів про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивого висновку (ст. 384 КК України) та відмову без поважних причини від виконання покладених на експерта обов`язків (ст. 385 КК України).

8. На вирішення експерта поставити наступне питання:

- чи є позначення, нанесені на товар MІ Band 3 (black), модель XMSH05HM, за митною декларацією № UA 100200/2019/017514 та його упаковку, тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із знаком для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 1173649?

- яке найменування та призначення товару - MІ Band 3 (black), модель XMSH05HM, за митною декларацією № UA 100200/2019/017514?

- чи відповідають маркувальні дані товару MІ Band 3 (black), модель XMSH05HM, за митною декларацією № UA 100200/2019/017514, та його упаковки дійсним товарним характеристикам товару?

- чи правильно виконані маркування та пакування товару MІ Band 3 (black), модель XMSH05HM, за митною декларацією № UA 100200/2019/017514?

- чи відповідає маркування та пакування товару MІ Band 3 (black), модель XMSH05HM, за митною декларацією № UA 100200/2019/017514, наданому зразку (фітнес-браслету «Mi Band 3 Black», (S/N)IMEI 19831/08806331) та вимогам нормативно-технічної документації?

- яким підприємством і коли виготовлено товар MІ Band 3 (black), модель XMSH05HM, за митною декларацією № UA 100200/2019/017514?

- якими є індивідуальні характеристики наданого на дослідження товару MІ Band 3 (black), модель XMSH05HM, за митною декларацією № UA 100200/2019/017514 (заводський номер тощо)?

9. Матеріали справи № 910/8197/19 направити Державному науково-дослідному експертно-криміналістичному центру МВС України (за адресою: 03170, м. Київ, вул. Велика Кільцева, 4 (зареєстроване місцезнаходження:01024, м. Київ, вул. Богомольця, 10)).

10. Зобов`язати Xiaomi Inc. оплатити попередні витрати, пов`язані з проведенням судової експертизи, докази чого надати суду для залучення до матеріалів справи після поновлення апеляційного провадження для включення до складу судових витрат.

11. Зупинити апеляційне провадження у справі № 910/8197/19 до одержання судом висновку судової експертизи.

12. Ухвалу надіслати сторонам у даній справі та Державному науково-дослідному експертно-криміналістичному центру МВС України (за адресою: 03170, м. Київ, вул. Велика Кільцева, 4 (зареєстроване місцезнаходження:01024, м. Київ, вул. Богомольця, 10)).

Відповідно до ч. 1 ст. 235 ГПК України ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення та з урахуванням положень ч. 3 ст. 287 ГПК України може бути оскаржена до Верховного Суду у порядку та строк, передбачений ст.ст. 288, 289 ГПК України.

Головуючий суддя Б.В. Отрюх

Судді О.С. Копитова

О.М. Остапенко