РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

07.10.2020Справа № 910/5794/20

За позовом до третя особа, проКомпанії Фейсбук, Інк. (Facebook, Ink) 1) Товариства з обмеженою відповідальністю "ДОГС КОМПАНІ" 2) Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України яка не заявляє самостійні вимоги на предмет спору на стороні відповідача-1 - Товариство з обмеженою відповідальністю "НАПОЇ ПЛЮС" дострокове припинення дії свідоцтва України на знак для товарів і послуг
Суддя Підченко Ю.О. Секретар судового засідання Лемішко Д.А.
Представники сторін:
від позивача:Жухевич О.В. - представник за довіреністю;
від відповідача-1: від відповідача-2: від третьої особи:Шкробтак І.В. - представник за довіреністю; не з`явився; Петриченко О.П. - представник за довіреністю.
ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

У провадженні Господарського суду міста Києва перебуває справа № 910/5794/20 за позовом Компанії Фейсбук, Інк (Facebook, Inc) (надалі - позивач) до Товариства з обмеженою відповідальністю "ДОГС КОМПАНІ" (надалі - відповідач-1) та Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (надалі - відповідач-2) про:

- дострокове повне припинення дії свідоцтва України № 165513 на знак для товарів і послуг щодо усіх товарів 30, 32 та 33 класів МКТП, для яких знак зареєстровано (надалі - Спірне свідоцтво);

- зобов`язання Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв на знаки для товарів і послуг про дострокове повне припинення дії свідоцтва України № 165513 на знак для товарів і послуг, про що здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що знак для товарів і послуг за Спірним свідоцтвом не використовується в Україні більше ніж протягом останніх п`яти років щодо усіх товарів, для яких вона зареєстрована, а також, відсутні поважні причини для її невикористання, що дає достатні підстави для дострокового припинення дії свідоцтва України № 165513 повністю щодо усіх товарів, для яких він зареєстрований в судовому порядку.

Крім того, 28.04.2020 позивачем подано заву про забезпечення позову, відповідно до якої він просив суд:

- заборонити Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України вносити будь-які зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо передання виключних майнових прав інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 165513 іншим особам та щодо припинення дії свідоцтва України № 165513 на знак для товарів та послуг у зв`язку із відмовою від нього власника повністю або частково до набрання рішенням суду в даній справі законної сили;

- заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю "ДОГС КОМПАНІ" повністю або частково передавати виключні права інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 165513 та припиняти дію свідоцтва України № 165513 на знак для товарів і послуг шляхом відмови від нього повністю або частково до набрання рішенням суду по даній справі законної сили.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 28.05.2020 року відкрито провадження у справі № 910/5794/20, вирішено розглядати справу за правилами загального позовного провадження, призначено підготовче судове засідання на 10.07.2020 та зобов`язано позивача довести, що невжиття заходів щодо забезпечення позову може утруднити чи унеможливити виконати рішення суду або ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача.

22.06.2020 від відповідача-2 до суду надійшов відзив, у якому він надав пояснення щодо законодавчо встановлених норм для дострокового припинення дії свідоцтва України на знак товарів та послуг, а також щодо положень Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом та щодо повноважень Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України щодо використання свідоцтв на знак товарів та послуг.

07.07.2020 відповідач-2 звернувся до суду із клопотанням про розгляд справи без участі його уповноваженого представника.

08.07.2020, на виконання вимог суду, позивачем надані додаткові письмові пояснення до заяви про забезпечення позову.

09.07.2020 відповідач-1 заявив про залучення до участі в справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійні вимоги на предмет спору Товариства з обмеженою відповідальністю "НАПОЇ ПЛЮС".

10.07.2020 суд задовольнив заяву позивача про забезпечення позову та заяву відповідача-1 про продовження строку на подання відзиву, а також вирішив продовжити строк підготовчого провадження на тридцять днів, відкласти підготовче судове засідання на 14.08.2020 та залучити до участі в справі третьою особою, яка не заявляє самостійні вимоги на предмет спору на стороні відповідача-1 Товариство з обмеженою відповідальністю "НАПОЇ ПЛЮС" (надалі - третя особа), про що було відображено у відповідних ухвалах суду.

06.08.2020 через відділ автоматизованого документообігу суду, моніторингу виконання документів (канцелярія) відповідачем-1 подано відзив на позовну заяву, у якому він зазначив, що станом на дату подачі позовної заяви у позивача були відсутні реальні, підтверджені належними доказами, наміри використовувати схоже позначення в 30, 32, 33 класах Міжнародної класифікації товарів і послуг (надалі - МКТП), а тому позивачем не доведено яким чином свідоцтво України №165513 на знак для товарів і послуг порушує права останнього в частині товарів 30, 32, 33 класів МКТП.

Також, відповідач-1 зазначив, що знак використовувався третьою особою протягом 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 років шляхом його нанесення на етикетки товарів в 30, 32, 33 класах МКТП, які в подальшому реалізовувалися на території України, а тому вимога позивача про дострокове повне припинення свідоцтва України №165513 на знак для товарів та послуг щодо усіх товарів 30, 32, 33 класів, для яких знак зареєстровано у зв`язку з невикористанням знаку понад 5 років є безпідставною такою, що не підлягає задоволенню.

06.08.2020 від третьої особи до суду надійшли пояснення щодо предмета спору, у яких третя особа зазначила, що нею здійснювалось використання знака в розумінні частини 4 статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів та послуг" протягом - 2018 років шляхом нанесення такого знаку на етикетки товарів, що виробляться третьою особою в 30, 32, 33 класах МКТП, а тому вважає, що позовні вимоги є такими, що не підлягають задоволенню.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 14.08.2020 було закрито підготовче провадження та призначено справу до судового розгляду по суті на 07.10.2020.

25.09.2020 від позивача до суду надійшла відповідь на відзив, у якій він зазначив, що відповідач-1 монополізував право на торговельну марку за Свідоцтвом України № 165513 не використовуючи її протягом п`яти років, чим порушує охоронюваний законом комерційний інтерес позивача зареєструвати та використовувати у своїй діяльності схоже позначення, а також заперечив надані відповідачем-1 та третьою особою докази використання знаку.

У судове засідання, що відбулось 07.10.2020 представник відповідача-2 не з`явився.

Пунктом 1 ч. 3 ст. 202 Господарсько-процесуального кодексу України (надалі - ГПК України) визначено, що якщо учасник справи або його представник були належним чином повідомлені про судове засідання, суд розглядає справу за відсутності такого учасника справи у разі неявки в судове засідання учасника справи (його представника) без поважних причин або без повідомлення причин неявки.

Частиною 1 ст. 202 ГПК України визначено, що неявка у судове засідання будь-якого учасника справи за умови, що його належним чином повідомлено про дату, час і місце цього засідання, не перешкоджає розгляду справи по суті, крім випадків, визначених цією статтею.

Таким чином, оскільки відповідача-2 було належним чином повідомлено про судові засіданні та приймаючи до уваги подане відповідачем-2 клопотання про розгляд справи без участі представника, яке надійшло до суду 07.07.2020, суд вважає за можливе розглянути справу за відсутності представника відповідача-2.

Розглянувши подані документи і матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об`єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, Господарський суд міста Києва, -

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до ч. 1 ст. 154 Господарського кодексу України, до відносини, пов`язаних з використанням у господарській діяльності та охороною прав інтелектуальної власності, регулюються Господарським кодексом України та іншими законами.

Поряд із тим, до відносин, пов`язаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, застосовуються положення Цивільного кодексу України (надалі - ЦК України) з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України (надалі - ГК України) та іншими законами (ч. 2 ст. 154 ГК України).

Частиною 1 ст. 418 ЦК України визначено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об`єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільним кодексом України та іншим законом.

При цьому, право інтелектуальної власності є непорушним в силу ч. 3 ст. 418 ЦК України. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

До об`єктів права інтелектуальної власності, відповідно до приписів ч. 1 ст. 155 ГК України та ч. 1 ст. 420 ЦК України, зокрема, належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг).

За визначенням статті 492 ЦК України, торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

При цьому, право інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом у випадках і порядку, передбачених законом (ч. 1 ст. 157 ГК України, ч. 1 ст. 494 ЦК України).

Як вбачається з витягу з бази даних Зареєстровані в Україні знаки для товарів та послуг Українського інституту інтелектуальної власності (Укрпатент), копія якого міститься в матеріалах справи, відповідач-1 є власником свідоцтва № 165513 від 10.01.2013 (дата подання заявки № m201119788 - 09.12.2011; дата публікації - 10.01.2013 бюл. № 1; попередній власник - АКВА ЕН.ЕР.ДЖИ. ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД) про реєстрацію комбінованого знака "LIKE! LIKE!" щодо наступного переліку товарів та послуг МКТП:

- 30-й клас: "Анісове (ганусове) насіння; арахісові кондитерські вироби; бджолиний клей (прополіс) харчовий; бікарбонат натрію для куховарення (харчова сода); паста з бобів сої (приправа); бобове борошно; борошно; борошно з тапіоки харчове; борошняні вироби; борошняні кондитерські вироби; булочки; булочки здобні; бутерброди (канапки, сандвічі); ванілін (замінник ванілі); ваніль (запашник); вафлі; вермішель; вівсяне борошно; вівсяні пластівці; вівсяні продукти; вода морська для куховарення; водорості (приправа); в`язівні речовини для морозива; галетне печиво; гвоздика (прянощі); гірчиця; гірчичне борошно; глюкоза харчова; домішки (приправа); дріжджі; дріжджі спресовані нелікарські (немедичні); есенції до харчових продуктів, крім ефірних есенцій і ефірних олій; желе фруктові (кондитерські вироби); жуйки (жуйні гумки) нелікарські (немедичні); заварний крем; закваска; закуски з рису; закуски зі злаків; замінники кави; заморожений йогурт (льодяні кондитерські виробі); запашники до напоїв, крім ефірних олій; запашники до тортів, тістечок, крім ефірних олій; запашники харчові; запашники, крім ефірних олій; речовини для усталювання збитих вершків; згустки для куховарення; зернові продукти; імбир (прянощі); кава; кава непряжена (нежарена); кавові запашники; кавові напої; кавові напої з молоком; кавові рослинні замінники; какао; какао з молоком; какаові напої; какаові продукти; каперці (приправа); карамелі (цукерки); карамельки-таблетки (кондитерські вироби); карі (кері) (гостра приправа); картопляне борошно харчове; кетчуп (соус); клейковина харчова; в`язівні речовини для ковбас; кондитерські вироби (солодощі); сіль для консервування харчових продуктів; коржі кукурудзяні; кориця (прянощі); крохмаль харчовий; крупа для мамалиги; крупи харчові; кукурудза подрібнена; кукурудза пряжена (жарена); кукурудзяне борошно; кукурудзяні баранці; кукурудзяні пластівці; куркума харчова; кускус (манна крупа); кухонна сіль; ласощі для прикрашання новорічних ялинок; лід для охолоджування; лід натуральний або штучний; лід харчовий; локричні кондитерські вироби; локшина; льодяники (смоктунці); майонез; макарони; макаронні вироби; мальтоза; мамалига; манна крупа; маринад овочевий (приправа); марципани; маткове молочко бджолине харчове, крім лікарського (медичного); мед; меляса харчова; мигдальне печиво; мигдальне тісто; мигдальні кондитерські вироби; млинарські продукти; млинці; млинці фаршировані; молочні каші харчові; морозиво; порошки на морозиво; мускатні горіхи; муслі; м`ясна підлива; м`якшівні речовини для м`яса (побутові); пироги з м`ясом; м`ята до солодощів; м`ятні цукерки; напої на основі чаю; напої шоколадні; насіння бодяну (зірчастого анісу); настоянки нелікувальні; овес очищений; овес подрібнений; оцет; очищений ячмінь; палички локричні (кондитерські вироби); пельмені; перець; перець (прянощі); перець запашний; печиво; пивний оцет; пироги; пироги із різною начинкою; підсолоджувані природні; піца; пластівці (зернові продукти); плачинди; помадки (кондитерські вироби); праліне; харчові прикраси для тортів, тістечок; приправи; приправи до салату; присмаки; прісний хліб; пряники; прянощі; пудинги; пудра на торти, тістечка; пшеничне борошно; рис; рисові торти, тістечка; розпушувач пекарський; розчина (запарка) на тісто; саго (крупи); садові трави законсервовані (приправи); селерна сіль; сироп мелясовий; соєве борошно; соєвий соус; солод харчовий; солодове сухе печиво; солодові екстракти харчові; соус томатний; соуси (приправи); спагеті; сухарі; сухарі панірувальні; сухе печиво; суші; табуле; такос; тапіока; тістечка; тістечка маленькі; тісто на торти, тістечка; тонке сухе печиво (крекер); торти, пироги з фруктами; фруктове морозиво; халва; хліб; цикорій (кавовий замінник); цукерки; цукор; чай; чай холодний; чатні (приправа); шафран (присмака); шоколад; шоколадні напої з молоком; ячмінне (ячне) борошно; ячмінь подрібнений;";

- 32-й клас: "Аперитиви неалкогольні; арахісове молоко (неалкогольний напій); безалкогольні напої; безалкогольні напої на основі меду; безалкогольні фруктові екстракти; безалкогольні фруктові напої; порошки для виготовляння газованих напоїв; таблетки для виготовляння газованих напоїв; виноградне сусло; вода зельтерська; вода літієва; води (напої); води столові; газовані води; складники для виготовляння газованих вод; есенції для виготовляння напоїв; ізотонічні напої; імбирне пиво; квас (безалкогольні напої); коктейлі неалкогольні; лимонади; складники для виготовляння лікерів; мигдалеве молоко (напій); складники для виготовляння мінеральних вод; мінеральні води (напої); напої з молочної сироватки; складники для виготовляння напоїв; нектар фруктовий неалкогольний; овочеві соки (напої); оршад (напій); пивне сусло; пиво; сарсапарель (безалкогольний напій); сидр неалкогольний; сиропи до напоїв; сиропи на лимонади; содова вода; соки фруктові; солодове пиво; солодове сусло; сусла; томатний сік (напій); екстракти хмелю для виготовляння пива; шербети (напої); напої з незначним вмістом алкоголю;";

33-й клас; "Алкогольні напої, крім пива; аперитиви; арак (рисовий алкогольний напій); бренді; вина; віскі; ганусова (анісова) горілка (настоянка); ганусовий (анісовий) лікер; гідромель (медівка); горілка; горілка вишнева; грушевий сидр; джин (ялівцева горілка); коктейлі; кюрасо (лікер); лікери; м`ятні настоянки; напої алкогольні перегінні; напої, що містять фрукти, алкогольні; настоянки гіркі; пікети (вино з виноградних вичавків); рисовий спирт; ром; саке (рисова горілка); сидри; спиртні напої; спиртові екстракти; спиртові есенції; алкогольні напої, що сприяють травленню; фруктові екстракти спиртові; ".

Мотивуючи позовні вимоги щодо дострокового припинення дії Спірного свідоцтва, позивач вказує на те, що підставою звернення до суду є охоронюваний законом інтерес позивача стосовно прагнення зареєструвати позначення, яке є схожим настільки, що його можна сплутати з торговельною маркою відповідача-1 щодо товарів 30, 32 та 33 класів МКТП та здійснювати підприємницьку діяльність під торговельною маркою (прагнення правомірного її використання в майбутньому) на території України, а наявність реєстрації торговельної марки за Спірним свідоцтвом створює перешкоди позивачеві у набутті ним прав інтелектуальної власності на позначення схоже настільки, що його можна сплутати з торговельною маркою відповідача-1 для тих же класів товарів МКТП на території України та використовувати його позивачем у своїй діяльності, позаяк відповідач-1 монополізував право торговельну марку за Спірним свідоцтвом, не використовуючи її протягом п`яти років, чим порушує охоронюваний законом комерційний інтерес позивача щодо можливості зареєструвати та використовувати у своїй діяльності схоже позначення.

Так, за змістом ч. 1 ст. 15 та ч. 1 ст. 16 ЦК України, кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання. Кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

Поряд із тим, статтею 4 ГПК України передбачено, що юридичні особи та фізичні особи - підприємці, фізичні особи, які не є підприємцями, державні органи, органи місцевого самоврядування мають право на звернення до господарського суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав та законних інтересів у справах, віднесених законом до юрисдикції господарського суду, а також для вжиття передбачених законом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням.

Згідно з рішенням Конституційного Суду України № 18-рп/2004 від 01.12.2004 р. під охоронюваними законом інтересами необхідно розуміти прагнення до користування конкретним матеріальним та/або нематеріальним благом, зумовлений загальним змістом об`єктивного і прямо не опосередкований у суб`єктивному праві простий легітимний дозвіл, що є самостійним об`єктом судового захисту та інших засобів правової охорони з метою задоволення індивідуальних і колективних потреб, які не суперечать Конституції і законам України, суспільним інтересам, справедливості, добросовісності, розумності та іншим загальноправовим засадам. Отже, охоронюваний законом інтерес є самостійним об`єктом судового захисту та інших засобів правової охорони.

Разом із тим, при наданні оцінки наявності охоронюваного законом інтересу позивача, суд також приймає до уваги обраний позивачем спосіб захисту, який ґрунтується на приписах ч. 4 ст. 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", відповідно до яких закріплено, що якщо торговельна марка не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг безперервно протягом п`яти років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або якщо використання торговельної марки призупинено з іншої дати після цієї публікації на безперервний строк у п`ять років, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково.

З урахуванням вищевикладеного, з огляду на належне обґрунтування позивачем власного охоронюваного законом інтересу, а також враховуючи особливості, встановлені приписом ч. 4 ст. 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" що закріплює право будь-якої особи звернутися до суду з вимогою про дострокове припинення дії свідоцтва, суд приходить до висновку, що охоронюваний законом інтерес позивача підлягає захисту.

Водночас, суд приймає до уваги, що 01.09.2017 набула чинності Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі - Угода про асоціацію та Сторони), яка була вчинена 21.03.2014 та 27.06.2014 в м. Брюсселі та ратифікована Україною 16.09.2014 згідно Закону України від 16.09.2014 № 1678-VII "Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони".

Відповідно до статті 158 Угоди про асоціацію для цілей цієї Угоди права інтелектуальної власності включають зокрема, торговельні марки.

Угодою про асоціацію встановлені окремі стандарти, які доповнюють та уточнюють права і зобов`язання Сторін згідно з Угодою про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (ТРІПС) та іншими міжнародними договорами у сфері інтелектуальної власності, зокрема, щодо торговельних марок.

Статтею 198 Угоди про асоціацію визначено, що сторони передбачають, що реєстрація торговельної марки підлягає анулюванню, якщо протягом безперервного п`ятирічного періоду вона не була введена у використання на відповідній території для товарів або послуг, стосовно яких вона зареєстрована, і відсутні належні причини для невикористання; проте жодна особа не може заявити, що права власника на торговельну марку мають бути анульовані, якщо протягом проміжку часу між закінченням п`ятирічного періоду і поданням заяви про анулювання розпочалося або було поновлено реальне використання торговельної марки; початок використання або його поновлення протягом трьохмісячного періоду, що передує заяві про анулювання, яке розпочалося відразу після закінчення безперервного п`ятирічного періоду невикористання, не беруться до уваги, якщо підготовка до початку або поновлення використання здійснюється лише у зв`язку з тим, що власник усвідомлює можливість подання заяви про анулювання.

Таким чином, наведені норми ст. 198 Угоди про асоціацію передбачають анулювання реєстрації торговельної марки, якщо протягом безперервного п`ятирічного періоду вона не була введена у використання на відповідній території для товарів або послуг, стосовно яких вона зареєстрована, і відсутні належні причини для невикористання.

Зазначена норма Угоди про асоціацію кореспондується за змістом із п. 4 ст. 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", згідно якої достроково може бути припинена повністю або частково дія свідоцтва, знак за яким не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом п`яти років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації.

Статтею 9 Конституції України встановлено, що чинні міжнародні договори, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України.

Статтею 19 Закону України "Про міжнародні договори України" визначено, що чинні міжнародні договори України, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства і застосовуються у порядку, передбаченому для норм національного законодавства. Якщо міжнародним договором України, який набрав чинності в установленому порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені у відповідному акті законодавства України, то застосовуються правила міжнародного договору. Аналогічні приписи містить стаття 10 Цивільного кодексу України.

Таким чином, з урахуванням ст. 198 Угоди про асоціацію, реєстрація торговельної марки підлягає анулюванню, якщо протягом безперервного п`ятирічного періоду вона не була введена у використання на відповідній території для товарів або послуг, стосовно яких вона зареєстрована, і відсутні належні причини для невикористання.

Так, згідно ч. 1 ст. 426 ЦК України, способи використання об`єкта права інтелектуальної власності визначаються Цивільним кодексом України та іншим законом.

Використанням торговельної марки у сфері господарювання, відповідно до ч. 2 ст. 157 ГК України, визнається застосування її на товарах та при наданні послуг, для яких вона зареєстрована, на упаковці товарів, у рекламі, друкованих виданнях, на вивісках, під час показу експонатів на виставках і ярмарках, що проводяться в Україні, у проспектах, рахунках, на бланках та в іншій документації, пов`язаній з впровадженням зазначених товарів і послуг у господарський (комерційний) обіг.

Відповідно до п. 4 ст. 16 Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" використанням знака визнається:

- нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

- застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;

- застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака. (п. 4 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг").

Відповідно до п. 4 ст. 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", для цілей цього пункту використанням знака власником свідоцтва вважається також використання його іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва.

Відтак, обов`язок доведення факту використання зареєстрованого знаку, а у разі відсутності такого використання, - обов`язок зазначення поважних причин, з яких знак не використовувався, покладається на відповідача-1.

Так, на підтвердження факту використання знака власник свідоцтва має подати суду докази вчинення принаймні деяких дій з числа зазначених у частині четвертій статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг"; такими доказами можуть бути, зокрема, примірники товарів, на яких нанесено відповідний знак для товарів і послуг, документи із зображенням знака (каталоги, прайс-листи з пропозиціями щодо надання послуг чи поставки товарів тощо). Поширення на території України товарів із зображенням знака може бути підтверджено касовими чеками, квитанціями, накладними, іншими документами, що містять інформацію про найменування товару й місце його придбання, а в разі коли власником знака є нерезидент, підтвердженням ввезення товарів в Україну можуть бути митні декларації та інші митні документи. При цьому докази, які можуть підтвердити використання знака для товарів і послуг, повинні бути, як правило, обмежені трирічним строком до дати звернення позивача до суду.

Саме лише укладення договорів (у тому числі ліцензійних) щодо розпорядження майновими правами на знак для товарів і послуг не може вважатися використанням даного знака. Доказами використання певного позначення у відповідності з укладеним договором можуть виступати, зокрема, договори купівлі-продажу чи поставки товару, на якому розміщено знак, договори про розміщення рекламної продукції про такі товари на відповідних рекламних носіях тощо. Використання позначення може підтверджуватися й фактичними даними про використання його іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва (доказами такого використання позначення мають бути такі ж документи, як і у випадку, якби власник знака використовував його у власній діяльності).

В обґрунтування факту використання третьою особою знаку, зареєстрованого за Спірним свідоцтвом, відповідачем-1 та третьою особою надано суду договори про передачу (відчуження) всіх виключних майнових прав інтелектуальної власності на твори з актами приймання передачі, етикетки товарів (пива спеціального, сидру, води питної негазованої, напоїв слабоалкогольних, цукерки з використанням арахісу, довідки про реалізацію товарів за період 2015 -2018 років та видаткові накладі за період 2015 - 2018 років.

При цьому зі змісту доводів відповідача та третьої особи вбачається, що згідно означених договорів була здійснена розробка дизайну етикетки товарів з нанесенням на такі етикетки знаку за Спірним свідоцтвом та згодом, відповідно до означених первинних документів, третьою особою були реалізовані товари, що належать до 30, 32, 33 класів МКТП та на які нанесено знак за Спірним свідоцтвом.

Судом досліджено означені докази, що були надані відповідачем-1 та третьою особою та при цьому встановлено наступне.

1. Зі змісту наданих суду договорів про передачу (відчуження) всіх виключних майнових прав інтелектуальної власності на твори від 20.01.2014, 01.07.2015, 01.08.2016 та від 03.01.2017, що були укладені між третьою особою, як замовником та ОСОБА_1 , як виконавцем, вбачається, що Виконавець зобов`язується розробити дизайн сидру звичайного газованого солодкого "Епс Макінтош" (за договором від 20.01.2014), напою слабоалкогольного сильногазованого "Роджерс "Ром Тропік", пива спеціального пастеризованого "Журавлинець", напою слабоалкогольного сильногазованого "Шейк коктейль "Бора Бора" (за договором від 01.07.2015), води питної з артезіанської свердловини негазованої "Природне джерело" (за договором від 01.08.2016) та цукерки Грильяжний батончик Crops (за договором від 03.01.2017) Замовникові та передати у власність зі створеними власною творчою працею дизайн етикетки (надалі - Твори), а також передати (відчужити) Замовнику всі у повному складі виключні майнові права інтелектуальної власності на Твори, створені їх автором (Виконавцем), а Замовник зобов`язаний оплатити Виконавцю визначену у цьому Договорі вартість створення Творів та передачі (відчуження) виключних майнових прав інтелектуальної власності на них (п. 1.1. договорів від 20.01.2014, 01.07.2015, 01.08.2016 та від 03.01.2017).

Відповідно до п. 1.2 договорів від 20.01.2014, 01.07.2015, 01.08.2016 та від 03.01.2017, всі виключні права інтелектуальної власності на Твори передаються, враховуючі положення ст. 6, ч. 3 ст. 631, ч. 1 ст. 638 Цивільного кодексу України, за Актом приймання передачі прав інтелектуальної власності з дати, вказаної в цьому Акті.

2. Як вбачається з наданих відповідачем-1 та третьою особою актів приймання-передачі прав інтелектуальної власності за договорами від 20.01.2014, 01.07.2015, 01.08.2016 та від 03.01.2017 вбачається, що ОСОБА_1 передав третій особі права на твори, створення яких визначено у п. 1.1. договорів, а саме - дизайн етикеток сидру звичайного газованого солодкого "Епс Макінтош", напою слабоалкогольного сильногазованого "Роджерс "Ром Тропік", пива спеціального пастеризованого "Журавлинець", напою слабоалкогольного сильногазованого "Шейк коктейль "Бора Бора", води питної з артезіанської свердловини негазованої "Природне джерело" та цукерки Грильяжний батончик Crops.

3. Зі змісту наданих відповідачем-1 та третьою особою видаткових накладних та довідки третьої особи № 1122/1 від 13.07.2020 вбачається, що третя особа здійснила протягом 2015 - 2018 років поставку на адреси Товариств з обмеженою відповідальністю "Дітрейд", "Ростава", "Торгсервіс", "Рома", "Бэль" та фізичної особи-підприємця Коротченко Ірини Олексіївни, зокрема наступного товару:

- "сидр звичайний газований солодкий "Епс Макінтош" (код УКТ ЗЕД );

- "шейк коктейль "Бора Бора" напій слабоалкогольний сильногазований (код УКТ ЗЕД );

- "природне джерело" вода питна негазована (код УКТ ЗЕД );

- "Журавлинець" пиво спец. пастер. (код УКТ ЗЕД );

- "Роджерс "Ром Тропік", напій слабоалкогольний (код УКТ ЗЕД ).

При цьому цукерки "ТМ Crops" про які зазначено у довідці третьої особи № 1122/2 від 13.07.2020 - відсутні у наданих відповідачем-1 та третьою особою видаткових накладних та натомість, у накладних містяться цукерки під іншою назвою.

Так, згідно ч. 1 ст. 73 ГПК України, доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

За приписом ст. 76 ГПК України належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування.

Поряд із тим, обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування (ст. 77 ГПК України).

Згідно ст. 78 ГПК України достовірними є докази, на підставі яких можна встановити дійсні обставини справи.

Відповідно до ст. 79 ГПК України, наявність обставини, на яку сторона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, вважається доведеною, якщо докази, надані на підтвердження такої обставини, є більш вірогідними, ніж докази, надані на її спростування. Питання про вірогідність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.

Так, із означених вище видаткових накладних неможливо достовірно встановити той факт, що товари "сидр звичайний газований солодкий "Епс Макінтош", "шейк коктейль "Бора Бора" напій слабоалкогольний сильногазований, "природне джерело" вода питна негазована, "Журавлинець" пиво спец. пастер., "Роджерс "Ром Тропік", напій слабоалкогольний, які реалізувалися за даними накладними, були вироблені та реалізовані саме з використанням дизайну етикеток, право власності на які отримала третя особа відповідно до договорів про передачу (відчуження) всіх виключних майнових прав інтелектуальної власності на твори від 20.01.2014, 01.07.2015, 01.08.2016 та від 03.01.2017.

При цьому відповідачем-1 та третьою особою не надано жодного примірника товару із використанням отриманого третьою особою на підставі зазначених договорів етикеток та який можливо було-б співставити із переліком товарів, які були реалізовані згідно видаткових накладних.

За приписами ст. 86 ГПК України, суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також вірогідність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

З урахуванням вищевикладеного, слід дійти висновку, що в матеріалах справи відсутні належні та допустимі докази на підставі яких можливо достовірно та вірогідно встановити той факт, що знак "LIKE! LIKE!", який охороняється за Спірним свідоцтвом, було розміщено на товарах, що реалізовувався згідно з наданими відповідачем-1 та третьою особою видатковими накладними.

Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень (ч. 1 ст. 74 ГПК України).

Відповідачем-1 та третьою особою не доведено факту використання ними знаку "LIKE! LIKE!", що охороняється за Спірним свідоцтвом щодо товарів та послуг 30, 32 та 33 класу МКТП протягом 5-ти років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва (30.01.2013), що в силу приписів п. 4 ст. 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", які кореспондується за змістом із нормами ст. 198 Угоди про асоціацію, є підставою для дострокового припинення дії Спірного свідоцтва.

Підсумовуючи вищевикладене, суд приходить до висновку, що вимоги позивача про дострокове повне припинення дії свідоцтва України № 165513 на знак для товарів і послуг щодо усіх товарів 30, 32 та 33 класів МКТП, для яких знак зареєстровано, є обґрунтованими, у зв`язку із чим позов у даній частині вимог підлягає задоволенню.

Також, позивач звернувся до суду з вимогою про зобов`язання Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв на знаки для товарів і послуг про дострокове повне припинення дії свідоцтва України № 165513 на знак для товарів і послуг, про що здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Так, відповідно до п. 2.3. Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 10.01.2002 р. № 10 (зі змінами, внесеними Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 578 від 14.06.2011 р.), у процесі ведення реєстру до нього вносяться, в тому числі, відомості щодо припинення дії свідоцтва повністю або частково, які в силу п. 1.3. вказаного Положення Державна служба інтелектуальної власності України публікує в офіційному бюлетені «Промислова власність».

При цьому, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання оптимізації діяльності центральних органів виконавчої влади державної системи правової охорони інтелектуальної власності» від 23.08.2016 за № 585, Кабінет Міністрів України постановив: ліквідувати Державну службу інтелектуальної власності, поклавши на Міністерство економічного розвитку і торгівлі завдання і функції з реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності; установити, що Міністерство економічного розвитку і торгівлі є правонаступником Державної служби інтелектуальної власності, що ліквідується, в частині реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності.

Згідно з п. 1 Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 за № 459 "Питання Міністерства економічного розвитку і торгівлі", з урахуванням змін, внесених постановою Кабінету Міністрів України від 23.08.2016 за № 585 (далі - Положення), Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (Мінекономрозвитку) є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику, зокрема, у сфері інтелектуальної власності.

Відповідно до п.п. 47-1, 47-2, 47-4, 47-7, 47-9 п. 4 Положення, Мінекономрозвитку відповідно до покладених на нього завдань, зокрема:

- організовує в установленому порядку проведення експертизи заявок на об`єкти права інтелектуальної власності, видає патенти/свідоцтва на об`єкти права інтелектуальної власності;

- здійснює державну реєстрацію об`єктів права інтелектуальної власності, проводить реєстрацію договорів про передачу прав на об`єкти права інтелектуальної власності, що охороняються на території України, ліцензійних договорів;

- веде державні реєстри об`єктів права інтелектуальної власності;

- організовує інформаційну та видавничу діяльність у сфері інтелектуальної власності;

- видає офіційні бюлетені з питань інтелектуальної власності.

За наведених обставин, у зв`язку з задоволенням вимог в частині дострокового повного припинення дії свідоцтва України № 165513 на знак для товарів і послуг щодо усіх товарів 30, 32 та 33 класів МКТП, для яких знак зареєстровано, суд приходить до висновку, що позовні вимоги позивача в частині зобов`язання Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв на знаки для товарів і послуг про дострокове повне припинення дії свідоцтва України № 165513 на знак для товарів і послуг, про що здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність" є обґрунтованими, а тому позов у даній частині вимог також підлягає задоволенню.

Відповідно до положень ст. 129 Господарського процесуального кодексу України, витрати зі сплати судового збору покладаються на відповідача-1.

Керуючись ст. ст. 12, 13, 73, 74, 76, 77, 86, 129, 214, 232, 233, 237, п. 2 ч. 5 ст. 238, ст. ст. 240, 241, ч. 1 ст. 256, 288 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

ВИРІШИВ:

1. Позовні вимоги Компанії Фейсбук, Інк. (Facebook, Ink) задовольнити повністю.

2. Достроково повністю припинити дію свідоцтва України № 165513 на знак для товарів і послуг щодо усіх товарів 30, 32 та 33 класів МКТП, для яких знак зареєстровано.

3. Зобов`язати Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України (01008, м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 12/2; ) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв на знаки для товарів і послуг про дострокове повне припинення дії свідоцтва України № 165513 на знак для товарів і послуг, про що здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність".

4. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "ДОГС КОМПАНІ" (01601, м. Київ, Спортивна площа, буд. 3; ідентифікаційний ) на користь Компанії Фейсбук, Інк. (Facebook, Ink) (1601 Уіллоу Роад Менло Парк, Каліфорнія 94025, США (1601 Willow Road Menlo Park, CA 94025) витрати зі сплати судового збору в розмірі 4 204, 00 грн.

5. Після набрання рішенням законної сили видати відповідні накази.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Дата складання та підписання повного тексту рішення: 16.10.2020 року.

Суддя Ю.О. Підченко