ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"06" жовтня 2020 р. Справа№ 910/1583/19

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Кравчука Г.А.

суддів: Козир Т.П.

Коробенка Г.П.

при секретарі судового засідання Вороніній О.С.

за участю представників сторін

від позивача 1 Павленко М.В. - витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осоіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Каландирець А.В. витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осоіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань,

від позивача 2 Письмак О.В.- ордер серія ПТ №130563 від 13.07.2020

від відповідача Кондрашова А.О наказ №3-ОД від 22.01.20

від третьої особи, яка не заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору, на стороні позивачів не з`явився,

від третьої особи, яка не заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору, на стороні відповідача не з`явився

розглянувши апеляційні скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "Черкаський завод автохімії" та Товариства з обмеженою відповідальністю "МГ Автомотів"

на рішення Господарського суду міста Києва від 30.01.2020 (повний текст складено 24.02.2020)

у справі №910/1583/19 (суддя Бондаренко Г.П.)

за позовом 1. Товариства з обмеженою відповідальністю "Черкаський завод автохімії", м. Черкаси

2. Товариства з обмеженою відповідальністю "МГ Автомотів", м. Полтава

до Антимонопольного комітету України, м. Київ

третя особа, яка не заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору, на стороні позивачів ОСОБА_1 , м. Луганськ

третя особа, яка не заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору, на стороні відповідача Товариство з обмеженою відповідальністю "Делфін Дістріб`юшн Україна" , с. Рівнопілля, Чернігівська обл.

про визнання недійсним та скасування рішення

ВСТАНОВИВ:

Короткий зміст і підстави позовних вимог.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Черкаський завод автохімії" (далі - ТОВ "Черкаський завод автохімії", позивач 1) звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до Антимонопольного комітету України (далі - відповідач, АМКУ, Комітет) про визнання недійсним та скасування рішення.

Звертаючись до суду з даним позовом, позивач 1 просить визнати недійсним та скасувати рішення Антимонопольного комітету України від 27.12.2018 № 783-р в частині визнання вчинення з боку ТОВ "Черкаський завод авто хімії" порушення, передбаченого ст. 4 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції" (п. 3 рішення) та стягнення з ТОВ "Черкаський завод автохімії" штрафу в розмірі 150 000,00 грн (п. 4 рішення).

В судовому засіданні 02.04.2019 місцевий господарський суд залучив до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійні вимоги на предмет спору, на стороні відповідача Товариство з обмеженою відповідальністю "Делфін Дістріб`юшн Україна", задовольнив клопотання Комітету про об`єднання справ, об`єднав в одне провадження справи №910/1583/19 та № 910/2666/19 та присвоїв об`єднаній справі № 910/1583/19, постановив передати судді Бондаренко Г.П. справу № 910/2666/19 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "МГ Автомотів" (далі - ТОВ "МГ Автомотів", позивач 2) до Антимонопольного комітету України про визнання недійсним рішення, яка перебуває в провадженні у судді Мандриченка О. В., відмовив в задоволенні клопотання ТОВ "Черкаський завод автохімії" про залучення до участі у справі третіх осіб (№ 118 від 28.03.2019) - ТОВ "МГ Автомотів" та ОСОБА_1 .

В судовому засіданні 13.06.2019 місцевий господарський суд ухвалив залучити ОСОБА_1 до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивачів.

Короткий зміст рішення місцевого господарського суду та мотиви його прийняття.

Рішенням Господарського суду міста Києва від 30.01.2020 у справі №910/1583/19 у позові відмовлено.

Відмовляючи в задоволенні позовних вимог, суд першої інстанції виходив з того, що позивачами не доведено порушення прав, за захистом яких вони звернулися до суду, а відтак - вимоги позивачів про визнання недійсним рішення Антимонопольного комітету України № 783-р від 27.12.2018 у справі № 227-26.4/224-11 "Про порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції та накладення штрафу" є необґрунтованими.

Короткий зміст вимог апеляційної скарги ТОВ "Черкаський завод автохімії" та узагальнення її доводів.

Не погоджуючись з рішенням Господарського суду міста Києва від 30.01.2020 у справі № 910/1583/19, ТОВ "Черкаський завод автохімії" звернулося до Північного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати оскаржуване рішення та прийняти нове рішення, яким позовні вимоги ТОВ "Черкаський завод автохімії" задовольнити, визнати недійним рішення Комітету від 27.12.2018 "Про порушення законодавства про захист від недобросовістної конкуренції та накладення штрафу" № 783-р у справі №227-26.4/224-11.

Обґрунтовуючи вимоги апеляційної скарги, позивач 1 зазначає, що місцевий господарський суд дійшов передчасних висновків, що ТОВ "Черкаський завод автохімії" вчинило порушення, передбачене ст.ст. 1, 4 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції", у вигляді неправомірного використання без дозволу ТОВ "Делфін Дістріб`юшн Україна" оформлення упаковки (етикетки й контретикетки) та позначення ІНФОРМАЦІЯ_2 для автомобільної оливи, схожих на оформлення упаковки (етикетки та контретикетки) та позначення ІНФОРМАЦІЯ_1, яке раніше почало використовувати ТОВ "Делфін Дістріб`юшн України" для хімічної автомобільної продукції, що могло призвести до змішування з діяльністю ТОВ "Делфін Дістріб`юшн Україна", оскільки, обставини справи схожості зовнішнього оформлення упаковки продукції ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_1 не досліджені в повному обсязі, так як, при вирішені питання порушення у формі змішування з діяльністю ТОВ "Делфін Дістріб`юшн Україна" є, насамперед, проведення опитування споживачів, адже лише їх думка може бути вагомим аргументом для встановлення ступеня схожості етикетки основного фону оформлення упаковки (етикетки й контретикетки), загальної композиції упаковки, розміщення основних позначень, окремих елементів, шрифтів та використання схожої гами кольорів, а не лише суб`єктивна думка відповідача.

Короткий зміст вимог апеляційної скарги ТОВ "МГ Автомотів" та узагальнення її доводів.

Не погоджуючись з прийнятим рішенням, ТОВ "МГ Автомотів" звернулося до Північного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить рішення Господарського суду міста Києва від 30.01.2020 скасувати та постановити нове, яким позов задовольнити.

В обґрунтування вимог апеляційної скарги позивач 2 зазначає, що висновки місцевого господарського суду не відповідають обставинам справи, є такими, що порушують норми матеріального та процесуального права.

За твердженням позивача 2, ТОВ "МГ Автомотів" у процесі використання знаку для товарів і послуг ІНФОРМАЦІЯ_2 в порядку та на умовах, що визначений ліцензійним договором від 07.04.2011 не порушив ст. 4 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції". За твердженням позивача 2 відсутність порушення ст. 4 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції" підтверджується тим, що ТОВ "Делфін Дістриб`юшн Україна" не направляло на адресу ТОВ "МГ Автомотів" жодних листів із забороною використання знаку для товарів і послуг ІНФОРМАЦІЯ_2 оформлення упаковки (етикетки й контретикетки) та відсутністю позовів до ТОВ "МГ Автомотів" з вимогами припинити неправомірне використання знаку для товарів і послуг, який належить громадянину ОСОБА_1 .

Разом з цим, ТОВ "Делфін Дістріб`юшн Україна" не надано доказів на підтвердження права на використання упаковки (етикетки й контретикетки), яка, на його думку, є схожою з упаковкою (етикеткою й контретикеткою), яку використовував ТОВ "МГ Автомотів" у своїй господарській діяльності.

Також, за твердженням позивача 2, місцевий господарський суд в оскаржуваному рішенні посилається на висновки комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 27.08.2012 у справі №5011-59/1087-2012, предметом дослідження якої були знаки для товарів і послуг ІНФОРМАЦІЯ_2 і ІНФОРМАЦІЯ_1 (словесне позначення), а не оформлення упаковки (етикетки й контретикетки), що є предметом розгляду у даній справі.

Окремо позивачем 2 зазначено, що ТОВ "Черкаський завод автохімії" та ТОВ "МГ Автомотів" під час розгляду справи у суді першої інстанції неодноразово наголошували про порушення ТОВ "Делфін Дістриб`юшн Україна", процесуального строку на звернення до відповідача із заявою про захист його прав.

За твердженням позивача 2, ТОВ "Делфін Дістриб`юшн Україна" стало відомо про реєстрацію знаку для товарів і послуг ІНФОРМАЦІЯ_2 на території України, відповідно до заявки № від 08.08.2001 та свідоцтва №38725 від 15.04.2004, з дати публікації в бюлетені Всесвітньої організації інтелектуальної власності від 19.05.2005 рішення ДП "Український інститут промислової власності" про попередню часткову відмову у наданні правової охорони знаку №822543, саме з підстав наявності в Україні знаку №38725. Зазначена публікація була здійснена в офіційному видані Всесвітньої організації інтелектуальної власності №15 від 19.05.2005, про що є інформація на офіційному сайті WIPO. ТОВ "Делфін Дістріб`юшн Україна" звернулось із заявою про порушення Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції" з боку позивачів в 2011 році, тобто з значним пропуском зазначеного вище шестимісячного строку, що є підставою для відмови у прийнятті заяви згідно ст. 28 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції".

Дії суду апеляційної інстанції щодо розгляду апеляційної скарги по суті.

Відповідно до витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями справу №910/1583/19 передано на розгляд колегії суддів у складі: головуючого судді Кравчука Г.А. (судді доповідача), суддів Козир Т.П. та Коробенка Г.П.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 06.03.2020 відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою ТОВ "Черкаський завод автохімії" на рішення Господарського суду міста Києва від 30.01.2020 у справі №910/1583/19, розгляд справи призначено на 21.04.2020 о 15 год. 45 хв.

Також ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 30.03.2020 відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою ТОВ "МГ Автомотів" на рішення Господарського суду міста Києва від 30.01.2020 у справі №910/1583/19, розгляд апеляційної скарги призначено на 21.04.2020 о 15 год. 45 хв.

З метою мінімізації ризиків розповсюдження гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, відповідно до приписів ст. 32 ГПК України, з метою надання можливості учасникам справи скористатися своїми процесуальними правами, передбаченими ст. 124, п.п. 1, 3 ч. 2 ст. 129 Конституції України, ч. 3 ст. 2, ст.ст. 7, 13 ГПК України, щодо рівності усіх учасників судового процесу перед законом і судом, гласності судового процесу, змагальності сторін та свободі в наданні ними суду своїх доказів і у доведеності перед судом їх переконливості, враховуючи завдання господарського судочинства, Північний апеляційний господарський суд ухвалою від 09.04.2020 розгляд справи №910/1583/19 відклав на 02.06.2020 о 15 год. 30 хв. та повідомив сторін, що судове засідання призначене на 21.04.2020 не відбудеться.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 29.05.2020, у зв`язку з відпусткою головуючого судді (судді доповідача ) Кравчука Г.А. 02.06.2020, розгляд справи №910/1583/19 відкладено на 14.07.2020 о 15 год. 00 хв.

07.07.2020 через відділ забезпечення автоматизованого розподілу, контролю та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від позивача 1 надійшло клопотання про відкладення розгляду справи у зв`язку з тим, що 11.03.2020 постановою Кабінету Міністрів України №211 "Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19" (зі змінами) з 12.03.2020 в Україні запроваджено карантин. Листом Ради суддів України від 16.03.2020 № 9рс-186/20, враховуючи вказану постанову КМУ, рекомендовано судам на період карантину встановити особливий режим роботи судів України.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 14.07.2020 клопотання позивача 1 про відкладення розгляду справи задоволено, розгляд справи відкладено на 15.09.2020 о 16 год. 20 хв.

У судовому засіданні 15.09.2020 оголошено перерву до 06.10.2020 о 15 год. 00 хв.

Позиції учасників справи.

24.03.2020 через відділ документального забезпечення діяльності Північного апеляційного господарського суду від відповідача надійшов відзив на апеляційну скаргу ТОВ "Черкаський завод автохімії" відповідно до якого останній просить апеляційний господарський суд залишити апеляційну скаргу ТОВ "Черкаський завод автохімії" без задоволення, а оскаржуване рішення місцевого господарського суду залишити без змін.

Також, 29.04.2020 через відділ документального забезпечення діяльності Північного апеляційного господарського суду відповідачем подано відзив на апеляційну скаргу ТОВ "МГ Автомотів" відповідно до якого відповідач просить апеляційний господарський суд залишити без задоволення апеляційну скаргу ТОВ "МГ Автомотів", а оскаржуване рішення місцевого господарського суду залишити без змін.

Явка представників сторін.

У судове засідання 06.10.2020 з`явилися представники позивачів та відповідача.

Представники позивача 1 та позивача 2 у судовому засіданні вимоги апеляційних скарг підтримали, просили апеляційний господарський суд рішення Господарського суду міста Києва від 30.01.2020 у справі № 910/1583/19 скасувати та прийняти нове рішення, яким позовні вимоги задовольнити.

Представник відповідача у судовому засіданні проти вимог апеляційних скарг позивача 1 та позивач 2 заперечував, просив апеляційний господарський суд апеляційні скарги залишити без задоволення, а оскаржуване рішення місцевого господарського суду залишити без змін.

Обставини справи, встановлені судом першої інстанції та перевірені судом апеляційної інстанції.

Як підтверджено матеріалами справи, 27.12.2018 Антимонопольним комітетом України за результатами розгляду справи № 227-26.4/224-11 постановлене рішення № 783-р "Про порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції та накладення штрафу".

Підставою для відкриття справи № 227-26.4/224-11 була заява ТОВ "Делфін Дістриб`юшн Україна" про порушення ТОВ "МГ Автомотів" та ТОВ "Черкаський завод автохімії" законодавства про захист від недобросовісної конкуренції та подання Управління розслідувань недобросовісної конкуренції від 23.07.2018 № 227-26.4/224-11/258-спр.

В п. 1 резолютивної частини рішення Комітету від 27.12.2018 № 783 - р "Про порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції та накладення штрафу" визнано, що ТОВ "МГ Автомотів" вчинило порушення, передбачене ст. 4 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції", у вигляді неправомірного використання без дозволу ТОВ "Делфін Дістриб`юшн Україна" оформлення упаковки (етикетки й контретикетки) та позначення ІНФОРМАЦІЯ_2 для автомобільної оливи, схожих на оформлення упаковки (етикетки й контретикетки) та позначення ІНФОРМАЦІЯ_1, які раніше почало використовувати ТОВ "Делфін Дістриб`юшн Україна" для хімічної автомобільної продукції, що могло призвести до змішування з діяльністю ТОВ "Делфін Дістриб`юшн Україна".

За порушення, зазначене в п. 1 резолютивної частини вказаного рішення, накладено на ТОВ "МГ Автомотів" штраф у розмірі 280000,00 грн (п. 2 рішення АМКУ від 27.12.2018 № 783 - р "Про порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції та накладення штрафу").

В п. 3 резолютивної частини рішення Комітету від 27.12.2018 № 783 - р "Про порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції та накладення штрафу" визнано, що Товариство з обмеженою відповідальністю "Черкаський завод автохімії" вчинило порушення, передбачене ст. 4 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції", у вигляді неправомірного використання без дозволу ТОВ "Делфін Дістриб`юшн Україна" оформлення упаковки (етикетки й контретикетки) та позначення ІНФОРМАЦІЯ_2 для автомобільної оливи, схожих на оформлення упаковки (етикетки й контретикетки) та позначення ІНФОРМАЦІЯ_1, які раніше почало використовувати ТОВ "Делфін Дістриб`юшн Україна" для хімічної автомобільної продукції, що могло призвести до змішування з діяльністю ТОВ "Делфін Дістриб`юшн Україна".

За порушення, зазначене в п. 3 резолютивної частини вказаного рішення, накладено на ТОВ "Черкаський завод автохімії" штраф у розмірі 150 000, 00 грн (п. 2 рішення АМКУ від 27.12.2018 № 783 - р "Про порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції та накладення штрафу").

Рішення Комітету мотивовано, зокрема, такими фактичними даними та доводами:

(3) ТОВ "Делфін Дістриб`юшн Україна" є ексклюзивним представником Закритого акціонерного товариства "Делфін Індастрі" (далі - ЗАТ "Делфін Індастрі", Заявник) (Російська Федерація);

(4) З 2007 по 2008 рік Заявник здійснював реалізацію в Україні автомобільних моторних масел, змазок та іншої хімічної продукції, виробництва ЗАТ "Делфін Індастрі", під позначенням "ІНФОРМАЦІЯ_2". Починаючи з 2008 року, у зв`язку з проведеним ребрендингом, найменування бренда "ІНФОРМАЦІЯ_2" було змінено на "ІНФОРМАЦІЯ_1". Подальша реалізація ТОВ "Делфін Дістриб`юшн Україна" на ринку України вищевказаної хімічної продукції здійснюється під позначенням ІНФОРМАЦІЯ_1;

(8) ТОВ "МГ Автомотів" здійснювало замовлення автомобільної оливи під позначенням ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою її подальшої реалізації;

(10) ТОВ "Черкаський завод автохімії" спеціалізується на виробництві й продажу рідин технічного призначення для автомобільної промисловості. ТОВ "Черкаський завод автохімії" здійснював фасування моторних олив під позначенням ІНФОРМАЦІЯ_2;

(19) Господарська діяльність Заявника полягає в реалізації автомобільних моторних масел, змазок та іншої хімічної продукції, зокрема, виробництва закритого акціонерного товариства "Делфін Індастрі" (далі - "Делфін Індастрі") під позначенням ІНФОРМАЦІЯ_1, що зареєстроване як знак для товарів і послуг (свідоцтво) № НОМЕР_2 від 12.05.2009);

(32) Основними, домінуючими та розрізняльними елементами знаків за свідоцтвами на товарні знаки (знаки обслуговування) № НОМЕР_3 (дата подання заявки: 16.06.2000), № НОМЕР_5 (дата подання заявки: 23.06.2000), № НОМЕР_4 (дата подання заявки 19.12.2002) та міжнародної реєстрації № НОМЕР_6 "ІНФОРМАЦІЯ_3" є словесний елемент ІНФОРМАЦІЯ_2, який виконаний літерами білого кольору в оригінальному шрифті з виразною літерою Х, та зображувальний елемент, який представляє собою поєднання кіл та квадратів, що знаходяться всередині один одного, на тлі синього, червоного та білого кольорів;

(33) Продукція під знаком "ІНФОРМАЦІЯ_3" була представлена на багатьох спеціалізованих виставках, серед яких: Мотор шоу - 2002, Автосалон - 2003, 8-ма Московська міжнародна автомобільна виставка МІМS-2004, МОВІ-9 спеціалізована виставка автомобілів, обладнання для ремонту й технічного обслуговування автотранспорту, автохімії та автокосметики;

(37) Із 2007 року продукцію під зазначеним знаком на українському ринку почало реалізовувати безпосередньо ТОВ "Делфін Дістриб`юшн Україна". Завдяки зазначеним особам товари під знаком "ІНФОРМАЦІЯ_3" на українському ринку автохімічної продукції завоювали широку популярність серед українських споживачів, що стало результатом застосування фінансових, матеріальних та організаційних ресурсів;

(41) Отже, під знаком "ІНФОРМАЦІЯ_3" здійснюється реалізація різноманітної автохімічної продукції, а саме: різноманітні синтетичні, напівсинтетичні, мінеральні моторні і трансмісійні масла для автомобілів. При цьому асортимент цієї продукції постійно розширювався. ВАТ "Пушкінський завод" стало виробником не лише олійних та мастильних продуктів, а й інших товарів, зокрема великого асортименту автомобільних фільтрів (повітряних, масляних), охолоджувальних рідин на базі етиленгліколів, склозмивачів із різними ароматичними добавками (літні й зимові варіанти), промивних рідин, присадок і добавок до масел, автокосметики, пластичних мастил і багатьох інших, в які не додавалась нафта або масло. З огляду на зазначене знак "ІНФОРМАЦІЯ_3" (з елементом "ІНФОРМАЦІЯ_5") став обмежувати асортимент продукції Заявника тільки маслами і не відповідати реаліям часу. (42) У зв`язку із зазначеними обставинами Заявником здійснено ребрендинг знака;

(43) Знак "ІНФОРМАЦІЯ_3" став "ІНФОРМАЦІЯ_1" ;

(44) При цьому після ребрендинга знак "ІНФОРМАЦІЯ_1" зберіг усі характерні та звичні для споживачів ознаки, а саме:

кольорову гаму - білий, червоний, синій (тло - поєднання синього й червоного, які розділяються оригінальною літерою Х, літери виконані білим кольором);

оригінальний шрифт із виразною літерою Х;

зображувальний графічний елемент; зовнішній вигляд упаковки продукції;

(46) Починаючи з кінця 2007 року, продукція Заявника, маркована і знаком "ІНФОРМАЦІЯ_3" , і знаком "ІНФОРМАЦІЯ_1", реалізовувалася в Україні паралельно в одних і тих самих точках продажу та через одні й ті ж самі канали збуту, що здійснювалось спеціально з тим, щоб швидко призвичаїти споживачів до оновленого бренда і, тим самим, не дати можливість загубити досягнення вже відомого знака з високим ступенем репутації та відомості. У точках продажу велася роз`яснювальна робота щодо ребрендинга, на стійках із продукцією з`явились листівки, які інформували про зміни зовнішнього вигляду знака й нову продукцію, для якої цей знак використовувався. У популярних спеціальних виданнях для автомобілістів, таких, як "Авто-експерт", "Автобазар", "За рулём", "Аргументи и Факти", на сайті публікувалися матеріали з детальною інформацією про нові продукти марки ;

(47) У середині 2008 року процес перетворення знака "ІНФОРМАЦІЯ_3" в "ІНФОРМАЦІЯ_1" був повністю завершений, а дія свідоцтв на всі товарні знаки (знаки обслуговування) серії ІНФОРМАЦІЯ_2 - припинена;

(48) В Україні заявка на знак була подана 12.02.2008, пов`язаним із ВАТ "Пушкінський завод" товариством з обмеженою відповідальністю "Зотік" (далі - ТОВ "Зотік") (ідентифікаційний код юридичної особи 32611302). 12.05.2009 Державний департамент інтелектуальної власності України зареєстрував зазначений знак та видав свідоцтво України № НОМЕР_2 на знак для товарів і послуг;

(49) 20.02.2012 ТОВ "Зотік" та ВАТ "Пушкінський завод" уклали договір про передачу виключних майнових прав на знак для товарів і послуг " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". 27.02.2012 Державною службою інтелектуальної власності було прийнято рішення про опублікування в офіційному бюлетені "Промислова власність" та внесення до Держаного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомостей про передачу права власності на знак " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за свідоцтвом України № НОМЕР_2 на знак для товарів і послуг (реєстраційний номер 12455, дата публікації та реєстрації: 12.03.2012);

(61) Знак "ІНФОРМАЦІЯ_1" становить собою виконане латиницею великими білими літерами позначення ІНФОРМАЦІЯ_1, розміщене в синьо-червоному прямокутнику таким чином, що літера Х поділяє напис ІНФОРМАЦІЯ_1 на дві частини: сполучення літер ІНФОРМАЦІЯ_4, розміщене на синій частині прямокутника, та розміщену на червоній частині прямокутника літеру Е разом із позначкою у вигляді розташованого в білому колі біло-червоного квадрата з колами в середині.

(62) Продукція "ІНФОРМАЦІЯ_1" реалізовується в оригінальних поліетиленових пляшках і каністрах різної місткості (1 л, 3 л, 5 л, 10 л тощо) та різного кольору (синього, зеленого, жовтого, сірого тощо), закручених кришками такого ж кольору, як і відповідна тара;

(63) Загальний фон етикетки та контретикетки для хімічної автомобільної продукції "ІНФОРМАЦІЯ_1" має такий же колір, як і поліетиленова пляшка або каністра (синій, зелений, жовтий, сірий тощо), в які фасується зазначена продукція;

(64) Етикетка складається з двох чотирикутників - верхнього малого та нижнього більшого, які разом візуально сприймаються як один елемент. На основному фоні етикетки розміщено зображення у формі краплі, яке складається з трьох частин: верхньої частини, оформленої червоним кольором, середньої - сіро-сріблястим і нижньої частини, оформленої синім кольором;

(65) У середній частині етикетки на сіро-сріблястому фоні в синьо-червоному прямокутнику розміщено позначення "ІНФОРМАЦІЯ_1". З лівого боку середньої частини етикетки в сірому колі червоними літерами латиницею виконано літери PR, ART або SL залежно від найменування продукції. Також на етикетці розміщено інші позначення: найменування та клас в`язкості продукції, місткість тари тощо;

(66) Зовнішнє оформлення контретикетки включає:

- основний фон кольору поліетиленової пляшки або каністри (синій, зелений, жовтий, сірий тощо), в яку фасується зазначена продукція;

- "ІНФОРМАЦІЯ_1" розміщено у верхній частині контретикетки;

- інформація про властивості товару, що виконана різними мовами;

(67) "ІНФОРМАЦІЯ_1" Заявник використовує на підставі ліцензійного договору від 30.05.2009, укладеного ТОВ "Делфін Дістриб`юшн Україна" з ТОВ "Зотік" (змінено власника на ВАТ "Пушкінський завод");

(68) З 2007 року до сьогодні виключним представником ЗАТ "Дельфін Індастрі" на території України залишається Заявник;

(69) За наданою Заявником інформацією, продукції під ТМ "ІНФОРМАЦІЯ_1" у період з 2007 по 2011 роки Заявником реалізовано 3 295 573 тонни;

(72) Разом з тим, відповідно до рішення Апеляційної палати від 20.06.2012, затвердженого наказом Держслужби від 05.07.2012 № 341-Н, "ІНФОРМАЦІЯ_1" з 01.06.2012 став добре відомим в Україні;

(74) У травні 2011 року ТОВ "Делфін Дістриб`юшн Україна" стало відомо, що в торговельних мережах України реалізовувались різні види моторної оливи для автомобілів із назвою ІНФОРМАЦІЯ_2. Зовнішнє оформлення упаковки під позначенням ІНФОРМАЦІЯ_2 (каністра, дизайн етикетки, контретикетки) схоже на оформлення аналогічних елементів упаковки продукції . На етикетках вказаної продукції містилась інформація про виробника, а саме компанію "Mineralol-Raffinergen GmBH", фасувальника - ТОВ "Черкаський завод автохімії" та замовника - ТОВ "МГ Автомотів";

(76) Позначення ІНФОРМАЦІЯ_2 було зареєстроване в Україні гр. ОСОБА_1 як знак для товарів і послуг, що засвідчувалось відповідним свідоцтвом № НОМЕР_1 від 15.04.2004 (далі - ТМ "ІНФОРМАЦІЯ_2").

(77) Зовнішнє оформлення продукції ТОВ "Черкаський завод автохімії" та ТОВ "МГ Автомотів" під позначенням ІНФОРМАЦІЯ_2 являє собою виконане латиницею білими великими літерами позначення ІНФОРМАЦІЯ_2, розміщене в синьо-червоному прямокутнику таким чином, що літера Х поділяє напис ІНФОРМАЦІЯ_2 на дві частини: сполучення літер ІНФОРМАЦІЯ_4, розміщене на синій частині прямокутника, та розміщене на червоній частині прямокутника сполучення літер ІНФОРМАЦІЯ_5;

(78) Продукція ТОВ "Черкаський завод автохімії" та ТОВ "МГ Автомотів" під ТМ "ІНФОРМАЦІЯ_2" реалізовується в оригінальних поліетиленових пляшках і каністрах різної місткості (1 л, 3 л, 5 л, 10 л тощо) та різного кольору (синього, зеленого, жовтого, сірого тощо), закручених кришками такого ж кольору, як і відповідна тара;

(79) Загальний фон етикетки та контретикетки для автомобільної оливи під ТМ "ІНФОРМАЦІЯ_2", виробництва ТОВ "Черкаський завод автохімії" на замовлення ТОВ "МГ Автомотів", має такий же колір, як і поліетиленова пляшка або каністра (синій, зелений, жовтий, сірий тощо), в які фасується зазначена продукція;

(80) Етикетка продукції під ТМ "ІНФОРМАЦІЯ_2", виробництва ТОВ "Черкаський завод автохімії" на замовлення ТОВ "МГ Автомотів", складається з двох чотирикутників - верхнього малого та нижнього більшого, які разом візуально сприймаються як один елемент;

(81) На основному (кольорі пляшки) фоні етикетки розміщено зображення у формі краплі чорного кольору із синьо-червоними розводами, які створюють символічний трикутник;

(82) У середній частині краплі на чорному фоні розміщене домінуюче позначення ІНФОРМАЦІЯ_2 у синьо-червоному прямокутнику, оформлене відповідно до свідоцтва. У нижній частині краплі розміщено триколірну кулю, по зовнішньому колу якої латиницею маленьким шрифтом зазначено: "made in Germany innovation technology", найменування та клас в`язкості продукції, місткість тари;

(83) Зовнішнє оформлення контретикетки включає: основний фон кольору поліетиленової пляшки або каністри (синій, зелений, жовтий, сірий тощо), в яку фасується зазначена продукція; у верхній частині контретикетки в синьо-червоному прямокутнику розміщено ТМ "ІНФОРМАЦІЯ_2", оформлену відповідно до свідоцтва; у середній частині контретикетки розміщено інформацію про властивості товару, виконану різними мовами значно меншим шрифтом білим літерами;

(85) Відповідно до договору підряду на виконання робіт від 01.04.2011 № 108, укладеного між ТОВ "МГ Автомотів" із ТОВ "Черкаський завод авто хімії", його предметом є олива, розфасована в поліетиленові каністри та позначена торгівельною маркою "ІНФОРМАЦІЯ_2";

(86) За договором підряду, ТОВ "Черкаський завод автохімії" зобов`язувався у визначений строк за завданням ТОВ "МГ Автомотів" виконати роботу із фасування олив, а ТОВ "МГ Автомотів" прийняти та оплатити виконану роботу на умовах договору підряду;

(87) Роботи за договором підряду виконувалися як із сировини ТОВ "МГ Автомотів", та і з матеріалів ТОВ "Черкаський завод автохімії";

(88) Сировину для олив під ТМ "ІНФОРМАЦІЯ_2" ТОВ "Черкаський завод автохімії" отримував від іншого суб`єкта господарювання. Згідно з контрактом від 16.03.2011 № 0211/1, укладеним між компанією "Mineralol-Raffinerger GmBH" і ТОВ "Черкаський завод автохімії", компанія "Mineralol-Raffinerger GmBH" є виробником оливи, яка постачається ТОВ "Черкаський завод автохімії";

(92) ТОВ "Черкаський завод автохімії" самостійно на власних потужностях, за свій рахунок виготовляв упаковку (поліетиленову пляшку) на підставі Договору підряду та з використанням промислового знака від 23.07.2001 № 5826;

(96) Проте, за повідомленням ТОВ "Черкаський завод автохімії", етикетку для продукції під ТМ "ІНФОРМАЦІЯ_2" виготовляло Товариство з обмеженою відповідальністю "Імпрес" на підставі договору поставки поліграфічної продукції від 28.10.2010 б/н, укладеного ТОВ "Черкаський завод автохімії" із зазначеним суб`єктом господарювання;

(97) Також, як зазначено ТОВ "Черкаський завод автохімії", розробником та виробником оригінал - макетів етикеток є ТОВ "МГ Автомотів", що підтверджується наданими ТОВ "МГ Автомотів" та ТОВ "Черкаський завод автохімії" оригінал-макетами етикеток, затвердженими директором ТОВ "МГ Автомотів";

(98) За повідомленням ТОВ "Черкаський завод автохімії", подальшу реалізацію автомобільної оливи під ТМ "ІНФОРМАЦІЯ_2", виробництва ТОВ "Черкаський завод автохімії", в Україні здійснювало ТОВ "МГ Автомотів";

(99) Тобто, ТОВ "Черкаський завод автохімії" здійснював розфасовку моторних олив та іншої хімічної продукції з наданої компанією "Mineralol-Raffinerger GmBH" сировини, у тару та упаковку, яку ТОВ "Черкаський завод автохімії" виготовляло власними силами, марковану, відповідно до Договору підряду, виключно етикеткою, макет якої надавав ТОВ "МГ Автомотів";

(102) Із наявної в Комітеті інформації, реалізація олив під ТМ "ІНФОРМАЦІЯ_2" не здійснюється з листопада 2012 року;

(104) Етикетки продукції під ТМ "ІНФОРМАЦІЯ_1" та під ТМ "ІНФОРМАЦІЯ_2" являють собою прямокутник, в якому на синьо-червоному фоні розміщені елементи таким чином, що позначення ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 поділяються на дві частини, кожна з яких розміщена на синій та червоній частині прямокутника;

(105) Обидві етикетки мають схожі обрамлення овальної форми, ледь-ледь витягнуті в довжину;

(106) Позначення ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 виконано іноземною мовою, латинським шрифтом великими літерами;

(107) Ключовим елементом, що додає схожості етикеткам продукції під ТМ "ІНФОРМАЦІЯ_1" та під ТМ "ІНФОРМАЦІЯ_2", є розміщення латинської літери X на вказаних позначеннях цих торговельних марок, правий верхній та лівий нижній край якої виконані таким чином, що вказана літера ділить зазначені позначення навпіл;

(109) Аналіз зовнішнього оформлення етикеток продукції під торговельною маркою "ІНФОРМАЦІЯ_2", яку реалізовує ТОВ "МГ Автомотів" та фасує ТОВ "Черкаський завод автохімії", свідчить про те, що розміщене на етикетці домінуюче позначення ІНФОРМАЦІЯ_2 за своїм виконанням та кольоровою гамою є схожим на позначення ІНФОРМАЦІЯ_1; крім того, використані на цих етикетках елементи, а саме:

- поділ етикетки на два чотирикутники - верхній малий та нижній більший, що разом візуально сприймаються як один елемент;

- розміщення на етикетці зображення у формі краплі, розділеної на два елементи, є схожими на основні елементи оформлення етикетки продукції під ТМ "ІНФОРМАЦІЯ_1";

(119) Отже, використання ТОВ "МГ Автомотів" та ТОВ "Черкаський завод автохімії" для своєї продукції назви ІНФОРМАЦІЯ_2, що є схожою на назву ІНФОРМАЦІЯ_1, а також оформлення упаковки (етикетки й контретикетки), схожого на оформлення упаковки (етикетки й контретикетки) продукції під ТМ "ІНФОРМАЦІЯ_1", яку реалізовує Заявник в Україні, може призвести до змішування з діяльністю Заявника;

(126) ТОВ "Черкаський завод автохімії" повідомив про те, що використання позначення ІНФОРМАЦІЯ_2 припинено ТОВ "Черкаський завод автохімії" ще у 2012 році. Документи знищені згідно з наказом Відповідача 2 від 18.03.2014 № 18/03.

(128) ТОВ "Черкаський завод автохімії" наголошено на тому, що заявка № на реєстрацію позначення ІНФОРМАЦІЯ_2 за свідоцтвом НОМЕР_1 подана 08.08.2001 (на ім`я ОСОБА_1) та зареєстрована Державним департаментом інтелектуальної власності 15.04.2004 для товарів 1, 4 та 9 класів МКТП;

(129) Також, як зазначено ТОВ "Черкаський завод автохімії", тільки у 2014 році Апеляційним судом м. Києва від 21.01.2014 задоволено позов ВАТ "Пушкінський завод" про визнання свідоцтва на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1 недійсним частково;

(130) ТОВ "Черкаський завод автохімії" окремо наголошує на тому, що право на використання зазначеного знака передано ТОВ "Черкаський завод автохімії" відповідно до Цивільного кодексу України на підставі ліцензійного договору від 07.04.2011;

(131) ТОВ "Черкаський завод автохімії" просить Комітет із розумінням поставитись до виваженої позиції товариства з метою взаємного дотримання чинного законодавства України.

Спір у справі виник щодо наявності підстав для визнання недійсними рішення АМКУ від 27.12.2018 № 783 - р "Про порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції та накладення штрафу".

Мотиви та джерела права, з яких виходить суд апеляційної інстанції при прийнятті постанови.

Згідно ст. 1 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" Антимонопольний комітет України є державним органом із спеціальним статусом, метою діяльності якого є забезпечення державного захисту конкуренції у підприємницькій діяльності та у сфері державних закупівель. При цьому, особливості спеціального статусу Антимонопольного комітету України обумовлюються його завданнями та повноваженнями, в тому числі роллю у формуванні конкурентної політики, та визначаються цим Законом, іншими актами законодавства і полягають, зокрема, в особливому порядку призначення та звільнення Голови Антимонопольного комітету України, його заступників, державних уповноважених Антимонопольного комітету України, голів територіальних відділень Антимонопольного комітету України, у спеціальних процесуальних засадах діяльності Антимонопольного комітету України, наданні соціальних гарантій, охороні особистих і майнових прав працівників Антимонопольного комітету України на рівні з працівниками правоохоронних органів, в умовах оплати праці.

Статтею 3 зазначеного Закону до основних завдань Антимонопольного комітету України віднесено участь у формуванні та реалізації конкурентної політики в частині здійснення державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції на засадах рівності суб`єктів господарювання перед законом та пріоритету прав споживачів, запобігання, виявлення і припинення порушень законодавства про захист економічної конкуренції.

Частиною 1 ст. 7 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" визначено, що у сфері здійснення контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції Антимонопольний комітет України має повноваження, в тому числі, розглядати заяви і справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та проводити розслідування за цими заявами і справами; приймати передбачені законодавством про захист економічної конкуренції розпорядження та рішення за заявами і справами, перевіряти та переглядати рішення у справах, надавати висновки щодо кваліфікації дій відповідно до законодавства про захист економічної конкуренції; перевіряти суб`єкти господарювання, об`єднання, органи влади, органи місцевого самоврядування, органи адміністративно-господарського управління та контролю щодо дотримання ними вимог законодавства про захист економічної конкуренції та під час проведення розслідувань за заявами і справами про порушення законодавства про захист економічної конкуренції; при розгляді заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, проведенні перевірки та в інших передбачених законом випадках вимагати від суб`єктів господарювання, об`єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, їх посадових осіб і працівників, інших фізичних та юридичних осіб інформацію, в тому числі з обмеженим доступом тощо.

Частиною 1 ст. 48 Закону України "Про захист економічної конкуренції" визначено, що за результатами розгляду справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції органи Антимонопольного комітету України приймають рішення, в тому числі про визнання вчинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції; накладення штрафу тощо.

Згідно з ч. 1 ст. 59 Закону України "Про захист економічної конкуренції" підставами для зміни, скасування чи визнання недійсними рішень органів Антимонопольного комітету України, зокрема, є: неповне з`ясування обставин, які мають значення для справи; не доведення обставин, які мають значення для справи і які визнано встановленими; невідповідність висновків, викладених у рішенні, обставинам справи; порушення або неправильне застосування норм матеріального чи процесуального права.

Відповідно до приписів ст. 27 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції" процесуальні засади діяльності органів Антимонопольного комітету України щодо захисту від недобросовісної конкуренції, зокрема розгляд справ про недобросовісну конкуренцію, порядок виконання рішень та розпоряджень органів Антимонопольного комітету України, голів його територіальних відділень, їх перевірка, перегляд, оскарження та гарантії учасників процесу, інші питання щодо захисту від недобросовісної конкуренції регулюються законодавством про захист економічної конкуренції з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

Розглядаючи позов про визнання недійсним Рішення АМКУ, господарський суд має не встановлювати безпосередньо наявність чи відсутність акта недобросовісної конкуренції з боку суб`єкта господарювання, а зобов`язаний перевірити наявність чи відсутність визначених законом підстав для визнання Рішення АМКУ недійсним (ст. 59 Закону України "Про захист економічної конкуренції").

Обов`язковою умовою для притягнення особи до відповідальності за порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції є вчинення нею дій, що суперечать торговим та іншим чесним звичаям у господарській діяльності.

У відповідності до ч. 3 та 5 ст. 13 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) не допускаються дії особи, що вчиняються з наміром завдати шкоди іншій особі, а також зловживання правом в інших формах.

Не допускаються використання цивільних прав з метою неправомірного обмеження конкуренції, зловживання монопольним становищем на ринку, а також недобросовісна конкуренція.

Відповідно до статті 10bis Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20.03.1883 (набула чинності для України 25.12.1991) країни Союзу зобов`язані забезпечити ефективний захист від недобросовісної конкуренції; актом недобросовісної конкуренції вважається будь-який акт конкуренції, що суперечить чесним звичаям у промислових і торговельних справах; зокрема, підлягають забороні всі дії, здатні яким би то не було способом викликати змішування відносно підприємства, продуктів чи промислової або торговельної діяльності конкурента.

Частиною 1 ст. 1 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції" встановлено, що недобросовісною конкуренцією є будь-які дії у конкуренції, що суперечать торговим та іншим чесним звичаям у господарській діяльності.

Статтею 4 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції" визначено, що неправомірним є використання імені, комерційного (фірмового) найменування, торговельної марки (знака для товарів і послуг), рекламних матеріалів, оформлення упаковки товарів і періодичних видань, інших позначень без дозволу (згоди) суб`єкта господарювання, який раніше почав використовувати їх або схожі на них позначення у господарській діяльності, що призвело чи може призвести до змішування з діяльністю цього суб`єкта господарювання.

З аналізу вказаних вище норм законодавства вбачається, що недобросовісною конкуренцією є будь-які дії у конкуренції, що суперечать торговим та іншим чесним звичаям у господарській діяльності, виходячи з першості використання будь-якого позначення чи сукупності позначень у господарській діяльності без дозволу (згоди) суб`єкта господарювання, який почав їх використовувати раніше.

Для кваліфікації порушення передбаченого ст. 4 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції" в діях суб`єкта господарювання необхідно встановити одночасну наявність таких елементів відповідного правопорушення: (1) використання суб`єктом господарювання торгівельної марки, оформлення упаковки товарів, тощо без дозволу іншого суб`єкта; (2) першість використання об`єкта інтелектуальної власності іншим суб`єктом господарювання; (3) схожість позначень, оформлення упаковки тощо, що використовуються без дозволу; (4) наявність або можливість настання наслідків такого використання, у вигляді змішування діяльності таких суб`єктів господарювання.

Позивачі 1, 2 та третя особа на стороні відповідача здійснювали свою комерційну діяльність на одному ринку стосовно однорідних товарів - автомобільні оливи. Вказана обставина не заперечується учасниками справи, відтак визнається ними.

Обставини відсутності дозволу з боку третьої особи на використання позивачами оформлення упаковки (зовнішнього оформлення поліетиленових пляшок і каністр різної місткості (1 л, 3 л, 5 л, 10 л тощо) та різного кольору (синього, зеленого, жовтого, сірого тощо) із позначенням "ІНФОРМАЦІЯ_2") схожого на оформлення упаковки, яке використовує третя особа на стороні відповідача встановлені АМКУ, і з цього питання спір між сторонами відсутній.

Так само не заперечуються позивачами і обставини першості використання третьою особою на стороні відповідача на ринку України упаковок для автомобільних олив із позначеннями "ІНФОРМАЦІЯ_2" та "ІНФОРМАЦІЯ_1".

Позивачі 1, 2 зазначають про правомірність використання з їх боку торгового знаку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (свідоцтво № НОМЕР_1 від 15.04.2004) на упаковках автомобільних олив, їх виробництва. На думку позивачів 1, 2 використання ними відповідного торгового знаку на упаковках вирізняє продукцію позивачів серед продукції їх конкурентів, в тому числі третьої особи на стороні відповідача.

Пунктом 2 ст. 16 Закону "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" встановлено, що свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом.

Відповідно до пункту 4 цієї ж статті Закону використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Наявність у позивачів 1 та 2 прав на використання промислового зразку на упаковку автомобільних олив "ІНФОРМАЦІЯ_2", їх виробництва, матеріалами справи не підтверджена, як і наявність зареєстрованого у відповідності до чинного законодавства відповідного промислового зразка (патенту).

З огляду на зміст ст. 4 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції" та ст. 16 Закону "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" наявність зареєстрованих знаків товарів та послуг та використання таких знаків на упаковці не звільняє особу, якій належать права на знак, за порушення законодавства про конкуренцію, в тому числі за оформлення упаковки товарів без дозволу (згоди) суб`єкта господарювання, який раніше почав використовувати їх або схожі на них позначення у господарській діяльності, що призвело чи може призвести до змішування з діяльністю цього суб`єкта господарювання.

Аналогічна правова позиція наведена в постанові Вищого господарського суду України від 09.11.2017 у справі № 910/4172/15-г.

Разом з цим, торговельна марка "ІНФОРМАЦІЯ_2" за свідоцтвом України № НОМЕР_1 була зареєстрована Державним департаментом інтелектуальної власності України 15.04.2004 для товарів 1, 4 та 9 класів МКТП:

Кл.1: антидетонатори до палива двигунів внутрішнього згорання; антистатики, крім побутових; антифризи; ацетон; вулканувальні препарати; прискорювачі вулканування; диспергатори олій; домішки хімічні до моторного палива; емалебарвильні хімікати; емульгатори; здистильована вода; знебарвники на промислові потреби; каучук рідкий; клеї для шин; клеї на промислові потреби; корозивні препарати; мінеральні кислоти; нейтралізатори отрутних газів; хімікати для очищання олій; очищальні домішки до бензину; очищальні препарати; препарати, що сприяють ощадженню палива; підкислена вода для перенаснажування акумуляторів; протинакипники (препарати, що запобігають накипові); протипінні розчини для акумуляторів електричних; промислові хімікати; рідини для вилучання сульфатів з електричних акумуляторів; рідини до гідравлічних систем; рідини трансмісійні; непрозорники до скла; склобарвильні хімікати; спирт етиловий; трансмісійні рідини; цідильні (фільтрувальні) керамічні матеріали подрібнені; цідильні (фільтрувальні) матеріали (мінеральні речовини); цідильні (фільтрувальні) матеріали (рослинні речовини); цідильні (фільтрувальні) матеріали (хімічні речовини); речовини для лагодження шин.

Кл. 4: бензин; бензол; вазелін технічний; віск на промислові потреби; газолін гас; дизельне паливо; домішки нехімічні до моторного палива; жири тверді; зволожувальні олії; касторова олія на технічні потреби; мазут; мастила для зброї; мастила для пасів; мастильний графіт; мастильні жири; мастильні матеріали; мастильні оливи; метиловании денатурат; мінеральне паливо; моторне паливо; моторні оливи; нафта; нафтовий газ; оливи для двигунів; олії до фарб; паливний газ; паливні олії; паливні суміші скарбюровані; паливо; паливо на основі спирту; рідини різально-охолоджувальні; ріпакова олія технічна; соняшникова олія технічна; технічні жири (мастила); технічні оливи.

Кл. 9: автоматичні керувальні пристрої до транспортних засобів; автомобільні пожежні насоси (помпи); автостоянкові лічильники (часу); акумулятори електричні; акумулятори електричні до транспортних засобів; амперметри; анодні батареї; антени; ареометри для кислот (ацидометри) акумуляторні; банки акумуляторів; батареї електричні; покажчики рівня бензину; бензонасоси (помпи) до станцій технічного обслуговування блимкі сигнальні ліхтарі; вимикачі електричні; вимірювальні інструменти; вимірювальні прилади; вимірювальні пристрої; випрямлячі струму; лічильники пройденої відстані до транспортних засобів віскозиметри; вмістини мірні; вогнегасники; газоаналізатори; газометри денсиметри; денситометри; дзвоники сигнальні; дзвоники сигнальні електричні; дзвоники сполохової сигналізації; дзеркала для контрольно-оглядових робіт; дзеркала оптичні; діагностичні апарати нелікарські; дорожні знаки світиві або механічні; дрібні вимірювальні інструменти; з`єднувальні затискачі електричні; з`єднувальні коробки електричні; з`єднувачі електричні; замки електричні; запалювальні апарати електричні дистанційні; захисні (захистові) шоломи, каски; збалансовувальні пристрої; зварювальні апарати електродугові; звукові сигнальні пристрої; звуковідтворювальна апаратура; звукозаписувальна апаратура; знаки світиві; індикатори електричні; іскрогасники; кабелі (жильники) електричні; комутаційні електричні апарати; лічильники; наснажувальні пристрої для акумуляторів.

При цьому, рішенням Солом`янського районного суду міста Києва від 11.10.2013 у справі № 2609/10153/13 (провадження №2-3620/13), яке було залишено без змін Апеляційним судом міста Києва 21.01.2014 та Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 15.09.2014, за позовом Відкритого акціонерного товариства "Пушкінський завод" до Державної служби інтелектуальної власності України, ОСОБА_1 , треті особи: ОСОБА_2 , ОСОБА_3 про визнання свідоцтва на знак для товарів і послуг недійсним частково та зобов`язання вчинити дії, позов Відкритого акціонерного товариства "Пушкінський завод" задоволено.

Визнано свідоцтво України № НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг недійсним частково для товарів 1 класу МКТП, а саме: антидетонатори до палива двигунів внутрішнього згорання; антистатики, крім побутових; антифризи; ацетон; вулканувальні препарати; прискорювачі вулканування; домішки хімічні до моторного палива; здистильована вода; каучук рідкий; клеї для шин; клеї на промислові потреби; корозивні препарати; нейтралізатори отрутних газів; хімікати для очищання олій; очищальні домішки до бензину; очищальні препарати; препарати, що сприяють ощадженню палива; підкислена вода для перенаснажування акумуляторів; протинакипники (препарати, що запобігають накипові); протипінні розчини для акумуляторів електричних; рідини для вилучання сульфатів з електричних акумуляторів; рідини до гідравлічних систем; рідини трансмісійні; непрозорники до скла; склобарвильні хімікати; спирт етиловий; трансмісійні рідини; речовини для лагодження шин та товарів 4 класу МКТП, а саме: бензин; бензол; газолін; гас; дизельне паливо; домішки нехімічні до моторного палива; жири тверді; зволожувальні олії; мазут; мастила для зброї; мастила для пасів; мастильний графіт; мастильні жири; мастильні матеріали; мастильні оливи; метилований денатурат; мінеральне паливо; моторне паливо; моторні оливи; нафта; нафтовий газ; оливи для двигунів; паливний газ; паливні олії; паливні суміші скарбюровані; паливо; паливо на основі спирту; рідини різально- охолоджувальні; технічні жири (мастила); технічні оливи.

За змістом ст. 19 Закону України "Про охорону на знаки для товарів і послуг" свідоцтво або його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності від дати подання заявки.

Отже, для товарів 4 класу МКТП: моторні оливи, технічні оливи - свідоцтво № НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг вважається таким, що не було зареєстровано.

Таким чином, в результаті укладення ліцензійного договору про передачу прав на використання торговельної марки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " від 07.04.2011 позивачі 1 та 2 не отримали прав, щодо використання знаку для товарів і послуг " ІНФОРМАЦІЯ_2 " щодо таких товарів, як моторні та технічні оливи.

Зазначене, зокрема, підтверджено в рішенні Господарського суду міста Києва від 07.12.2015 у справі № 5011-59/1087-2012 за позовом ТОВ "МГ Автомотів" про визнання свідоцтва України на знак для товарів та послуг № НОМЕР_2 від 12.05.2009 недійсним повністю, яке залишене без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 01.03.2016, яким у задоволенні позовних вимог було відмовлено.

Вищезазначене спростовує доводи позивачів 1 та 2 щодо правомірності використання ними торгового знаку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " щодо таких товарів, як моторні та технічні оливи.

Як вбачається із матеріалів справи оскаржуване рішення про визнання факту недобросовісної конкуренції з боку позивачів 1, 2, внаслідок оформлення позивачами 1, 2 упаковки товарів без дозволу (згоди) третьої особи на стороні відповідача, яка раніше почала використовувати таку упаковку у господарській діяльності, було прийнято з урахуванням таких доказів, наявних у справі № 227-26.4/224-11: аналізу зовнішнього оформлення упаковок продукції, яка реалізовується третьою особою на стороні відповідача та яка реалізовується та фасується позивачами 1, 2, проведеного Комітетом; рішень Солом`янського районного суду міста Києва та Господарського суду міста Києва; висновків науково - дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності № 39/12 від 27.08.2012.

Так, порівняльний аналіз оформлення упаковок вказує, на переконання Комітету, на те, що оформлення продукції третьої особи на стороні відповідача та позивачів 1, 2 за загальною художньою композицією та стилем, кольоровою гамою (фоном, кольором написів), розміщенням основних написів і окремих елементів, є схожим.

Вказані докази на думку суду є достатніми для прийняття рішення Комітетом про схожість упакування маргарину столового, виробництва позивача та третьої особи.

Таким чином, при розгляді справи № 227-26.4/224-11 Комітетом була доведена схожість оформлення упаковки, що використовувалася позивачами 1, 2 без дозволу третьої особи на стороні відповідача та наявність або можливість настання наслідків такого використання, у вигляді змішування діяльності позивачів 1, 2 та третьої особи на стороні відповідача.

Щодо доводів позивачів 1, 2, що на час укладання та виконання договору підряду № 108 від 01.04.2011 не існувало будь - яких претензій, судових спорів, обмежень чи заборон з боку третіх осіб по використанню торгової марки "ІНФОРМАЦІЯ_2" та, що ТОВ "Черкаський завод автохімії" та ТОВ "МГ Автомотів", правомірно її використовували на підставі ліцензійного договору від 07.04.2011 з власником торгової марки "ІНФОРМАЦІЯ_2", обгрунтовано відхиленні місцевим господарським судом, як такі, що спростовані матеріалами справи та не впливають на кваліфікацію правопорушення.

При вирішенні справи АМКУ було надано оцінку висновку науково - дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності № 39/12 від 27.08.2012, який був складений за результатами комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності, проведеної в рамках розгляду справи № 5011-59/1087-2012 за позовом ТОВ "МГ Автомотів" до Державної служби інтелектуальної власності України, ТОВ "Делфін Дістріб`юшн Україна", ТОВ "Зотік" про визнання недійсним свідоцтва № НОМЕР_2 від 12.05.2009 для товарного знаку "ІНФОРМАЦІЯ_1", про що прямо зазначено в оскаржуваному рішенні.

Щодо твердженням апелянтів в частині пропущення шестимісячного строку на звернення до АМКУ відповідно до ст. 4 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції", колегія суддів апеляційного господарського суду зазначає таке.

Відповідно до матеріалів справи №227-26.4/224-11, господарська діяльність ТОВ "Черкаський завод авто хімії" з використання спірного позначення, розпочалась з укладення договору підряду на виконання робіт від 01.04.2011 №108. ТОВ "Делфін Дістріб`юшн Україна" дізналося про порушення своїх прав у травні 2011 року та звернулося з заявою про порушення - 05.08.2011. Таким чином ТОВ "Делфін Дістріб`юшн Україна" не було пропущено шестимісячний строк із зверненням з заявою про порушення.

Щодо твердження позивача 2 про використання знаку для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_2" позивачем 1 та 2 здійснюється законно, що підтверджується закриттям кримінального провадження №0000652 у зв`язку відсутністю в діях позивачів 1, 2 складу кримінального правопорушення, колегія суддів апеляційного господарського суду зазначає, що відсутність в діях позивачів складу кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 229 Кримінального кодексу України не свідчить про відсутність порушення позивачами 1, 2 законодавства про захист від недобросовісної конкуренції.

Разом з цим колегія суддів апеляційного господарського суду зазначає, що ТОВ "Делфін Дістріб`юшн Україна" раніше почало реалізовувати автомобільні оливи з відповідним оформленням упаковки продукції під позначенням "ІНФОРМАЦІЯ_1", і відповідні обставини доведені АМКУ, відповідно у діях позивачів - 1, 2 з оформлення схожої упаковки однорідної продукції вбачається порушення, передбачене ст. 4 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції".

Доводи позивачів 1, 2 щодо першості реєстрацію знаку "ІНФОРМАЦІЯ_2" порівняно зі знаком "ІНФОРМАЦІЯ_1" правомірно відхиленні місцевим господарським судом з тих підстав, що в даному випадку АМКУ досліджується не першість реєстрації знаку, а першість використання упаковки, а також з тих підстав, що свідоцтво № НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_2" вважається таким, що не було зареєстровано для товарів 4 класу МКТП, з огляду на зазначене вище рішення суду.

Щодо нарахованого Комітетом та накладеного на позивача штрафу, слід вказати таке.

Вчинення дій, визначених Законом України "Про захист від недобросовісної конкуренції" як недобросовісна конкуренція, тягне за собою відповідальність, передбачену цим Законом (ст. 20).

Частиною 1 ст. 21 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції" передбачено, що вчинення суб`єктами господарювання дій, визначених цим Законом як недобросовісна конкуренція, тягне за собою накладення штрафу у розмірі до п`яти відсотків доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) суб`єкта господарювання за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф.

Розмір штрафу, накладеного Комітетом в рішенні відповідає вимогам законодавства про захист економічної конкуренції, а рішення про накладення штрафу прийнято в межах повноважень органів Комітету.

Отже, доказами, зібраними у справі № 227-26.4/224-11, доводиться, а доводами апелянтів не спростовується, висновки АМКУ викладені в резолютивній частині оскаржуваного рішення.

Статтею 59 Закону України "Про захист економічної конкуренції" визначено, що підставами для зміни, скасування чи визнання недійсними рішень органів Антимонопольного комітету України є: неповне з`ясування обставин, які мають значення для справи; недоведення обставин, які мають значення для справи і які визнано встановленими; невідповідність висновків, викладених у рішенні, обставинам справи; заборона концентрації відповідно до Закону України "Про санкції"; порушення або неправильне застосування норм матеріального чи процесуального права.

Підставами для визнання акта недійсним є невідповідність його вимогам чинного законодавства та/або визначеній законом компетенції органу, який видав цей акт. Обов`язковою умовою визнання акта недійсним є також порушення у зв`язку з прийняттям відповідного акта прав та охоронюваних законом інтересів підприємства чи організації - позивача у справі. Якщо за результатами розгляду справи факту такого порушення не встановлено, у господарського суду немає правових підстав для задоволення позову.

Перевіривши юридичну оцінку обставин справи № 227-26.4/224-11 та повноту їх встановлення в оскаржуваному рішенні, місцевий господарський суд дійшов правильного висновку про те, що відповідачем дотримано вимог Закону України "Про захист економічної конкуренції", Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції", Правил розгляду справ, які затверджено розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19.04.1994 № 5, у зв`язку з чим всебічно, повно і об`єктивно розглянуто обставини справи № 227-26.4/224-11, досліджено подані документи, належним чином проаналізувало відносини сторін.

Викладені в оскаржуваному рішенні висновки відповідача відповідають фактичним обставинам справи № 227-26.4/224-11, нормам матеріального права, є законними та обґрунтованими.

За таких обставин доводи апелянтів по суті апеляційних скарг в межах заявлених вимог свого підтвердження в судовому засіданні не знайшли, у звязку з чим не спростовують висновків суду першої інстанції та не можуть бути підставами для скасування рішення господарського суду першої інстанції.

Висновки суду апеляційної інстанції за результатами розгляду апеляційної скарги.

Відповідно до ст. 269 ГПК України суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними у ній і додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги. Суд апеляційної інстанції не обмежений доводами та вимогами апеляційної скарги, якщо під час розгляду справи буде встановлено порушення норм процесуального права, які є обов`язковою підставою для скасування рішення, або неправильне застосування норм матеріального права.

Нормою ст. 276 ГПК України передбачено, що суд апеляційної інстанції залишає апеляційну скаргу без задоволення, а судове рішення без змін, якщо визнає, що суд першої інстанції ухвалив судове рішення з додержанням норм матеріального і процесуального права.

З огляду на викладені обставини, висновки суду першої інстанції про встановлені обставини і правові наслідки є вичерпними, відповідають дійсності і підтверджуються достовірними доказами, а тому рішення Господарського суду міста Києва від 30.01.2020 у справі № 910/1583/19 відповідає чинному законодавству, фактичним обставинам та матеріалам справи і підстав для його скасування не вбачається.

Судові витрати.

У зв`язку з відсутністю підстав для задоволення апеляційної скарги витрати за подання апеляційної скарги у відповідності до ст. 129 ГПК України покладаються на апелянтів.

Керуючись ст.ст. 74, 129, 269, 275, 276, 281-284 Господарського процесуального кодексу України, Північний апеляційний господарський суд,

П О С Т А Н О В И В:

1. Апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Черкаський завод автохімії" на рішення Господарського суду міста Києва від 30.01.2020 у справі №910/1583/19 залишити без задоволення.

2. Апеляційну Товариства з обмеженою відповідальністю "МГ Автомотів" на рішення Господарського суду міста Києва від 30.01.2020 у справі №910/1583/19 залишити без задоволення.

3. Рішення Господарського суду міста Києва від 30.01.2020 у справі №910/1583/19 залишити без змін.

4. Матеріали справи №910/1583/19 повернути Господарському суду міста Києва.

Постанова набирає законної сили з дня її прийняття та може бути оскаржена в касаційному порядку протягом двадцяти днів з дня складання її повного тексту.

Повний текст постанови складено 15.10.2020.

Головуючий суддя Г.А. Кравчук

Судді Т.П. Козир

Г.П. Коробенко