РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

12.10.2020Справа № 910/13876/16

За позовом Компанії Novartis AG/Новартіс АГ

до 1) Товариства з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров`я"

2) Міністерства охорони здоров`я України

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача-1 - Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична група "Здоров`я".

про припинення порушень прав та визнання недійсними посвідчень на лікарські засоби

Суддя Гумега О.В.

секретар судового засідання

Мухіна Я.І.

Представники:

від позивача: Сопільняк В.Ю. на підставі ордеру серії КС №532170 від 09.07.2019

від відповідача-1: Ткаченко І.В. на підставі ордеру серії КС 733791 від 12.10.2020

від відповідача-2: не з`явився

від третьої особи: не з`явився

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Компанія Novartis AG/Новартіс АГ (далі - позивач, Компанія) звернулась до Господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров`я" (далі - відповідач-1, Товариство або ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров`я"), Міністерства охорони здоров`я України (далі - відповідач-2, Міністерство), Державного підприємства "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров`я України" (далі - відповідач-3, Центр) про зобов`язання припинити використання знаків для товарів і послуг, належних позивачу; визнання недійсними висновків про рекомендацію до реєстрації лікарських засобів; визнання недійсними наказів "Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів та внесення змін до реєстраційних матеріалів"; визнання недійсними реєстраційних посвідчень на лікарський засіб; зобов`язання вилучити з цивільного обігу лікарські засоби.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що:

- позивач (Компанія) є власником:

- знаку для товарів і послуг "ЕКЗОДЕРИЛ" за свідоцтвом України № 138108 від 26.04.2011, який зареєстрований для товарів 05 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг, правова охорона на який діє в Україні з 12.04.2010;

- знаку для товарів і послуг " EXODERIL " за свідоцтвом України № 191155 від 25.09.2014, який зареєстрований для товарів 03, 10 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг, правова охорона на який діє в Україні з 14.06.2013 (далі разом - знаки позивача);

- позивач має виключне право використовувати та забороняти іншим особам використовувати належні йому знаки для товарів, для яких вони зареєстровані, а також для інших товарів, споріднених з ними, а саме: фармацевтичні препарати, мило, косметика, лосьйони для волосся, лікарські (медичні) прилади та інструменти;

- позивач стверджує, що відповідачем-1 (Товариством) виготовляються, пропонуються до продажу, продаються, зберігаються та рекламуються лікарські засоби у різних лікарських формах (крем, спрей, розчин) під назвою "ЕКЗО-ДЕРМ" ("ЕКZO-DERM") (далі разом - лікарські засоби відповідача-1 або оскаржувані лікарські засоби);

- враховуючи приписи абз. 5 п. 4 та п. 5 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" та з огляду на те, що позивач не надавав відповідачу-1 дозволу на використання його знаків, позивач вважає, що відповідач-1 незаконно використовує шляхом нанесення на упаковки, тари (туби та флакони) назву "ЕКЗО-ДЕРМ" ("ЕКZO-DERM") для товарів, що є спорідненими з тими, для яких зареєстровано знаки позивача, внаслідок чого цю назву і знаки позивача можна сплутати;

- при цьому позивач зазначає, що відповідачем-2 (Міністерством), на підставі відповідних висновків, підготовлених Державним підприємством "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров`я України", було прийнято рішення про реєстрацію лікарських засобів відповідача-1 та видано накази на реєстрацію в Державному реєстрі цих лікарських засобів, назва яких є схожою до ступеня змішування із знаками позивача;

- зважаючи на наведене позивач стверджує про порушення його прав інтелектуальної власності, яке полягає в тому, що відповідач-1 незаконно використовує знаки позивача в назві своїх лікарських засобів, використовуючи їх різноманітними способами (ділова документація, в мережі Інтернет, виготовлення, пропонування до продажу і продаж, зберігання, рекламування тощо), у зв`язку з чим позивач звернувся з даним позовом до суду про припинення порушення прав інтелектуальної власності у спосіб, передбачений законом.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 01.08.2016 порушено провадження у справі № 910/13876/16.

01.09.2016 через відділ діловодства суду від представника відповідача-3 надійшов відзив на позовну заяву, відповідно до якого відповідач-3 просив суд відмовити у задоволенні позовної заяви Компанії Новартіс АГ в частині визнання недійсними висновків Державного підприємства "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров`я України" про рекомендацію до реєстрації лікарських засобів "ЕКЗО-ДЕРМ" (розчин нашкірний), "ЕКЗО-ДЕРМ" (спрей нашкірний), "ЕКЗО-ДЕРМ" (крем). В якості додатків до відзиву додано матеріали реєстраційних досьє на лікарські засоби "ЕКЗО-ДЕРМ" (розчин нашкірний), "ЕКЗО-ДЕРМ" (спрей нашкірний), "ЕКЗО-ДЕРМ" (крем), витребувані у відповідача-3 ухвалою Господарського суду міста Києва від 01.08.2016.

05.09.2016 через відділ діловодства суду від представника відповідача-1 надійшов відзив на позов, відповідно до якого відповідач-1 вважає позовні вимоги позивача необгрунтованими та такими, що підтверджуються неналежними доказами, у зв`язку з чим просив суд у задоволенні позову відмовити повністю.

05.09.2016 через відділ діловодства суду від представника відповідача-1 надійшло клопотання, відповідно до якого відповідач-1 просив суд зупинити розгляд справи № 910/13786/16 до розгляду по суті справи № 910/30096/15 за позовом Компанії Новартіс АГ до Товариства з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична група "Здоров`я", Державної служби інтелектуальної власності України про визнання недійсними свідоцтв на знаки для товарів та послуг № 203287 від 10.09.2015, № 203290 від 10.09.2015, № 203291 від 10.09.2015 та зобов`язання вчинити певні дії.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 05.09.2016 відкладено розгляд справи на 19.09.2016 о 12:40 год.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 19.09.2016 продовжено строк вирішення спору та відкладено розгляд справи на 26.09.2016 о 09:40 год.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 28.09.2016 призначено розгляд справи на 06.10.16 о 10:00 год.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 06.10.2016 призначено судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності у справі № 910/13876/16, проведення якої доручено судовому експерту Стародубову Ігорю Вадимовичу, провадження у справі № 910/13876/16 зупинено до закінчення проведення судової експертизи.

17.02.2017 через відділ діловодства суду одержано Висновок експерта № 017-СІВ/16 від 25.01.2017 за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності. Разом з наведеним висновком до суду були повернуті матеріали справи № 910/13876/16 в 2-х томах та 20-ти додатках.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 28.02.2017 поновлено провадження у справі № 910/13876/16 та призначено розгляд справи на 23.03.2017 о 09:30 год.

14.03.2017 через відділ діловодства суду від представника відповідача-3 надійшли пояснення з приводу висновку експерта № 017-СІВ/16 за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності.

21.03.2017 через відділ діловодства суду від представника відповідача-1 надійшли письмові пояснення, відповідно до яких відповідач-1 просив суд відмовити у задоволенні позовних вимог з підстав, викладених у зазначених поясненнях, зокрема, відповідач -1 вказує, що висновком судової експертизи було встановлено, що знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №203287, №203290, №203291 не є схожими зі знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України №191155, № 138108 настільки, що їх можна сплутати.

23.03.2017 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшло клопотання про призначення у справі повторної судової експертизи.

Суд оголосив перерву в судовому засіданні 23.03.2017 до 10.04.2017 о 11:20 год.

10.04.2017 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшло клопотання про залучення доказів до матеріалів справи.

10.04.2017 через відділ діловодства суду від представника відповідача-1 надійшли заперечення на клопотання про призначення повторної експертизи.

В судове засідання 10.04.2017 з`явилися представники сторін.

Представник позивача в судовому засіданні 10.04.2017 підтримав подане ним 23.03.2017 через відділ діловодства суду клопотання про призначення у справі повторної судової експертизи.

Представник відповідача-1 заперечував проти клопотання про призначення у справі повторної судової експертизи та просив суд відмовити позивачу у задоволені зазначеного клопотання.

Суд дійшов висновку, що клопотання позивача про призначення у справі повторної судової експертизи, подане 23.03.2017 через відділ діловодства суду, буде розглянуте в наступному судовому засіданні.

Суд оголосив перерву в судовому засіданні 10.04.2017 до 26.04.2017 о 15:00 год.

В судове засідання 26.04.2017 з`явилися представники сторін.

Представник позивача в судовому засіданні 26.04.2017 підтримав подане ним клопотання про призначення у справі повторної судової експертизи.

Представники відповідача-1, відповідача-2, відповідача-3 просили суд зупинити розгляд справи № 910/13786/16 до завершення перегляду Київським апеляційним господарським судом в апеляційному порядку справи № 910/30096/15 за позовом Компанії Новартіс АГ до Товариства з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична група "Здоров`я", Державної служби інтелектуальної власності України про визнання недійсними свідоцтв на знаки для товарів та послуг № 203287 від 10.09.2015, № 203290 від 10.09.2015, № 203291 від 10.09.2015 та зобов`язання вчинити певні дії.

Представник позивача проти клопотання про зупинення провадження у справі заперечував.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 26.04.2017 зупинено провадження у справі № 910/13876/16 до вирішення пов`язаної з нею справи Господарського суду міста Києва № 910/30096/15 та набрання законної сили рішенням суду у зазначеній справі.

09.06.2017 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшло клопотання про поновлення провадження у справі № 910/13876/16, яким позивач повідомив суд про те, що 23.05.2017 Київським апеляційним господарським судом була винесена постанова у справі № 910/30096/15, обставини, що зумовили зупинення провадження у справі № 910/13876/16 усунуті. В якості додатку до клопотання про поновлення провадження у справі № 910/13876/16, представником позивача було додано копію постанови Київського апеляційного господарського суду від 23.05.2017 у справі № 910/30096/15.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 19.06.2017 поновлено провадження у справі № 910/13876/16 та призначено розгляд справи на 11.07.2017 о 15:00 год.

10.07.2017 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшло клопотання про ознайомлення з матеріалами справи. Клопотання судом задоволене.

11.07.2017 через відділ діловодства суду від представника відповідача-1 надійшли письмові пояснення, якими відповідач-1 просив суд відмовити позивачу в задоволенні позову.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 11.07.2017 у справі № 910/13876/16 призначено повторну судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено Київському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, та зупинено провадження у справі № 910/13876/16 до закінчення проведення повторної судової експертизи.

Справу скеровано до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України.

28.09.2017 через відділ діловодства суду від Київського науково-дослідного інституту судових експертиз надійшов супровідний лист від 22.09.2017 № 16510/17-53 з додатками, в якості додатків було додано клопотання № 16510/17-53 про уточнення питань ухвали та матеріали справи № 910/13876/16 в трьох томах та двадцять томів додатків.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 09.10.2017 поновлено провадження у справі № 910/13876/16, розгляд справи призначено на 26.10.17 о 11:40 год.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 26.10.2017 доручено судовим експертам проводити повторну судову експертизу лише щодо питань VII, VIII, IX, X, визначених в ухвалі Господарського суду міста Києва від 11.07.2017 у справі № 910/13876/16; дозволено проведення повторної експертизи у строк понад дев`яносто днів; провадження у справі № 910/13876/16 зупинено до закінчення проведення повторної судової експертизи, призначеної ухвалою Господарського суду міста Києва від 11.07.2017 у справі № 910/13876/16, з урахуванням переліку питань, визначених даною ухвалою.

Справу скеровано до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України.

15.12.2017 набула чинності нова редакція Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України), відповідно до пункту 9 частини 1 Перехідних положень якого справи у судах першої та апеляційної інстанції, провадження у яких порушено до набрання чинності цією редакцією Кодексу, розглядаються за правилами, що діють після набрання чинності цією редакцією Кодексу.

26.04.2018 через відділ діловодства суду одержано Висновок судових експертів за результатами проведення повторної комісійної експертизи у сфері інтелектуальної власності № 16510/17-53/7436-7440/18-53 від 10.04.2018. Разом з наведеним висновком до суду були повернуті матеріали справи № 910/13876/16 в 3 томах та 20 томів додатків.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 08.05.2018 поновлено провадження у справі № 910/13876/16, призначено здійснювати розгляд справи у порядку загального позовного провадження та призначено підготовче засідання у справі на 04.06.2018 о 09:40 год.

24.05.2018 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшло клопотання про ознайомлення з матеріалами справи. Клопотання судом задоволене.

25.05.2018 через відділ діловодства суду від представника відповідача-3 надійшов відзив на позовну заяву, відповідно до якого відповідач-3 просив суд відмовити позивачу у задоволенні позову в частині визнання недійсними висновків Центру про рекомендацію до реєстрації оскаржуваних лікарських засобів, з огляду на таке:

- до повноважень Центру належить проведення експертизи реєстраційних матеріалів, за результатами якої складаються вмотивовані висновки про можливість (або неможливість) реєстрації лікарських засобів, не застосовуючи при цьому владних управлінських функцій, оскільки зазначені функції належать до компетенції МОЗ України;

- відповідно до чинного законодавства, перевірка щодо порушення прав інтелектуальної власності на знаки для товару (назва лікарського засобу) не відноситься до компетенції Центру, а факт порушення таких прав третіми особами не є підставою для припинення чи відмови в проведенні експертизи реєстраційних матеріалів Центром;

- під час проведення експертизи матеріалів реєстраційного досьє на лікарські засоби "ЕКЗО-ДЕРМ" Центр не вчинив будь-яких дій, які вказували на комерційне використання знаку, що виключає будь-яке порушення прав інтелектуальної власності на знак відповідно до п. 6 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг";

- результати судової експертизи, наведені у Висновку судових експертів за результатами проведення повторної комісійної експертизи у сфері інтелектуальної власності № 16510/17-53/7436-7440/18-53 від 10.04.2018, не свідчать про порушення Центром процедури проведення експертизи матеріалів реєстраційного досьє на оскаржувані лікарські засоби "ЕКЗО-ДЕРМ";

- на думку відповідача-3, Центр не вчинив жодних дій, які б порушували встановлений діючим законодавством порядок реєстрації лікарських засобів (в даному випадку - надання висновків щодо ефективності, безпечності та якості на лікарські засоби "ЕКЗО-ДЕРМ", а також рекомендації їх до державної реєстрації).

04.06.2018 через відділ діловодства суду від представника відповідача-1 надійшов відзив на позов, відповідно до якого відповідач-1 зазначив, що позовні вимоги позивача є необґрунтованими та такими, що підтверджуються неналежними доказами, а тому просив суд у задоволенні позову відмовити в повному обсязі, з огляду на таке:

- відповідно до Ліцензійного договору на використання об`єктів інтелектуальної власності № 4 від 01.05.2008, укладеного між ТОВ "Фармацевтична група "Здоров`я" (ліцензіар) та ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров`я" (ліцензіат, відповідач-1), та Додаткової угоди № 113 від 03.10.2017 до нього, відповідач-1 має право використовувати знак для товарів та послуг "ЕКЗО-ДЕРМ", який належить ТОВ "Фармацевтична група "Здоров`я" за свідоцтвом на знак для товарів та послуг України № 231740 від 11.09.2017;

- враховуючи зазначене, відповідач-1 при використанні позначення "ЕКЗО-ДЕРМ" не порушувало та не порушує прав третіх осіб на знаки для товарів та послуг та використовує зазначене позначення на законних правових підставах;

- оскільки свідоцтво на знак для товарів та послуг № 231740 від 11.09.2017 є чинним, не було визнано недійсним та не скасоване в судовому порядку, відповідач-1 правомірно використовував позначення "ЕКЗО-ДЕРМ", а отже, для скасування наказів відповідача-2 № 453 від 18.05.2016 в частині реєстрації лікарського засобу "ЕКЗО-ДЕРМ", розчин нашкірний (реєстраційне посвідчення № UА/13758/01/01), № 665 від 24.09.2014 в частині реєстрації лікарського засобу "ЕКЗО-ДЕРМ", спрей нашкірний (реєстраційне посвідчення № UА/13915/01/01), № 222 від 16.04.2015 в частині реєстрації лікарського засобу "ЕКЗО-ДЕРМ", крем (реєстраційне посвідчення № UА /13915/02/01), відсутні правові підстави;

- відповідач-1 стверджує, що позивачем не надано жодного належного доказу на підтвердження схожості позначень "ЕКЗО-ДЕРМ", які відповідач-1 використовує для маркування лікарських засобів власного виробництва, зі знаками для товарів та послуг "ЕКЗОДЕРИЛ" та "EXODERIL", належними позивачу за свідоцтвами України на знаки для товарів та послуг № 138108 , № 191155, настільки, що їх можна сплутати;

- відповідач-1 вважає, що встановлення факту схожості позначень "ЕКЗО-ДЕРМ" зі знаками для товарів та послуг "ЕКЗОДЕРИЛ" та "EXODERIL" настільки, що їх можна сплутати, необхідні спеціальні знання, тобто вказаний факт може бути встановлений виключно висновком судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності;

- відповідач-1 звернув увагу, що Господарським судом міста Києва розглядається справа № 910/20650/17 за позовом Компанії Новартіс АГ до ТОВ "Фармацевтична група "Здоров`я", Міністерства економічного розвитку та торгівлі України про визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів та послуг № 231740 від 11.09.2017 та зобов`язання вчинити певні дії, у зв`язку з чим відповідач-1 вважає, що розгляд даної справи є неможливим до розгляду справи № 910/20650/17 по суті.

04.06.2018 через відділ діловодства суду від представника відповідача-1 надійшло клопотання, відповідно до якого відповідач-1 просив суд відкласти розгляд справи, у зв`язку з участю представника відповідача-1 в іншому судовому засіданні.

04.06.2018 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшли письмові пояснення у справі з урахуванням висновку судової експертизи, які позивач просив залучити до матеріалів справи та врахувати при прийнятті рішення у справі. У наведених поясненнях позивач зазначив, що:

- Висновком судових експертів № /87436-7440/18-53 від 10.04.2018 за допомогою спеціальних знань у сфері інтелектуальної власності повністю підтверджено позовні вимоги позивача;

- Висновок судових експертів № /87436-7440/18-53 від 10.04.2018 містить докладний опис проведених досліджень, зроблені в результаті їх висновки та обґрунтовані відповіді на поставлені судом питання узгоджуються з іншими зібраними у справі доказами як окремо, так і у їх сукупності, а отже, на думку позивача, такий висновок слід вважати належним та допустимим доказом, що повинен бути врахований при прийнятті судового рішення у даній справі.

У підготовче засідання, призначене на 04.06.2018, з`явилися представники позивача та відповідача-3.

Представники відповідача-1 та відповідача-2 в підготовче засідання, призначене на 04.06.2018, не з`явилися, по дату, час і місце цього засідання були належним чином повідомлені, що підтверджується матеріалами справи.

У підготовчому засіданні 04.06.2018 суд вчинив дії, визначені частиною другою статті 182 ГПК необхідні для забезпечення правильного і своєчасного розгляду справи по суті.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 04.06.2018 постановлено закрити підготовче провадження та призначити справу до судового розгляду по суті на 03.07.2018 о 09:30 год.

21.06.2018 відповідач-1 через відділ діловодства суду звернувся до суду з клопотанням про призначення повторної судової експертизи інтелектуальної власності.

21.06.2018 відповідач-1 через відділ діловодства суду звернувся до суду з клопотанням про долучення до матеріалів справи копії рецензії на висновок судових експертів.

В судовому засіданні 03.07.2018 судом задоволене клопотання відповідача-1 подане 03.07.2018 через відділ діловодства суду про долучення до матеріалів справи копії рецензії на висновок судових експертів.

В судовому засіданні, призначеному на 03.07.2018, суд звернув увагу сторін на необхідність зупинення провадження у справі № 910/13876/16 на підставі п. 7 ч. 1 ст. 228 ГПК України, оскільки в провадженні Господарського суду міста Києва перебуває справа № 910/20650/17 (суддя Мандриченко О.В.) за позовом Компанії Novartis AG/Новартіс АГ до Товариства з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров`я" та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України про визнання недійсним свідоцтва України № 231740 відносно всіх товарів 05 класу МКТП, для яких знак було зареєстровано та зобов`язання Міністерства економічного розвитку і торгівлі України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним свідоцтва України № 231740 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Представник позивача в судовому засіданні 03.07.2018 заперечував проти зупинення провадження у справі № 910/13876/16.

В судовому засіданні, призначеному на 03.07.2018, представник відповідача-1 просив суд відкласти вирішення питання про зупинення провадження у справі № 910/13876/16, а представник відповідача-3 залишив вирішення цього питання на розсуд суду.

Суд дійшов висновку, що наявність або відсутність у відповідача-1 права використовувати знак для товарів та послуг "ЕКЗО-ДЕРМ", який належить ТОВ "Фармацевтична група "Здоров`я" за свідоцтвом на знак для товарів та послуг України № 231740 від 11.09.2017 для товарів 5 класу, є істотною обставиною, що може вплинути на оцінку доказів у даній справі № 910/13876/16.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 03.07.2018 зупинено провадження у справі № 910/13876/16 до вирішення іншої справи № 910/20650/17, що розглядається в порядку господарського судочинства до набрання законної сили судовим рішенням у справі № 910/20650/17.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 11.09.2018 апеляційну скаргу Компанії Novartis AG/Новартіс АГ на ухвалу Господарського суду міста Києва від 03.07.2018 у справі № 910/13876/16 залишено без задоволення, ухвалу Господарського суду міста Києва від 03.07.2018 у справі № 910/13876/16 залишено без змін.

12.03.2020 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшло клопотання про поновлення провадження у справі. Зазначеним клопотанням представник позивача повідомив, що 20.02.2020 Верховним Судом прийнято постанову у справі № 910/20650/17, якою рішення Господарського суду міста Києва від 19.07.2018 залишено в силі, а тому усунуто обставини, що стали підставою для зупинення провадження у справі № 910/13876/16.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 07.05.2020 № 910/13876/16 поновлено провадження у справі № 910/13876/16 та призначено судове засідання у справі на 01.06.2020 о 10:00.

27.05.2020 через відділ діловодства суду від представника відповідача-1 надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

27.05.2020 через відділ діловодства суду від представника відповідача-1 надійшло клопотання, відповідно до якого відповідач-1 просив суд повернутись до розгляду справи № 910/13876/16 у підготовчому провадження та встановити учасникам справи № 910/13876/16 строк на подання письмових пояснень та додаткових клопотань, доказів з урахуванням висновків, викладених у постанові Верховного Cуду від 20.02.2020 № 910/20650/17.

29.05.2020 через відділ діловодства суду від представника відповідача-3 надійшло клопотання про ознайомлення з матеріалами справи. Клопотання судом задоволене.

01.06.2020 через відділ діловодства суду від представника відповідача-1 надійшло клопотання, відповідно до якого відповідач-1 просив суд повернутися до розгляду справи №910/13876/16 у підготовчому провадженні та залучити до участі у справі № 910/13876/16 третю особу, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача-1 - Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична група "Здоров`я". В обґрунтування цього клопотання відповідач-1 зазначив таке.

Оскільки між ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров`я" та ТОВ "Фармацевтична група "Здоров`я" існують договірні відносини, висновки Господарського суду у справі №910/13876/16 можуть вплинути на права і обов`язки ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров`я" щодо ТОВ "Фармацевтична група "Здоров`я", а також в результаті ухвалення судового рішення у справі № 910/13876/16 ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров`я" може набути право щодо ТОВ "Фармацевтична група "Здоров`я" на стягнення, зокрема, збитків.

В судове засідання, призначене на 01.06.2020, з`явились представники позивача та відповідачів-1,3. Представники відповідача-2 - не з`явились.

Представник відповідача-1 у судовому засіданні 01.06.2020, після поновлення провадження у справі, не підтримав клопотанням про призначення повторної судової експертизи інтелектуальної власності, подане 21.06.2018 через відділ діловодства суду.

В судовому засіданні, призначеному на 01.06.2020, здійснювався розгляд клопотання відповідача-1 про повернення до розгляду справи № 910/13876/16 у підготовчому провадженні.

Представник позивача щодо задоволення цього клопотання заперечував.

Суд дійшов висновку про розгляд цього клопотання в наступному засіданні.

Суд також дійшов висновку про розгляд у наступному засіданні клопотання відповідача-1 від 01.06.2020 про залучення до участі у справі № 910/13876/16 третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача-1 Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична група "Здоров`я".

В судовому засіданні, призначеному на 01.06.2020, суд оголосив перерву до 25.06.2020 о 15:20 год.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 01.06.2020 повідомлено відповідача-2 про дату, час та місце судового засідання.

04.06.2020 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшло клопотання про ознайомлення з матеріалами справи. Клопотання судом задоволене.

10.06.2020 через відділ діловодства суду від представника відповідача-3 надійшли додаткові пояснення щодо позовної вимоги до Державного підприємства "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров`я України". Зазначеними додатковими поясненнями відповідач-3 просив суд відмовити у задоволенні позовних вимог позивача щодо нього. Відповідач-3 зазначив, що висновок Центру про рекомендацію до реєстрації лікарських засобів є підставою для прийняття Міністерством наказу про реєстрацію лікарського засобу і оцінюється як необхідна передумова для вирішення питання про правильність реєстрації Міністерством лікарського засобу і за таких обставин вимога про визнання недійсним висновку Центру не може розглядатись як окрема позовна вимога, а тому не підлягає задоволенню. Крім того вказав, що висновок Центру фактично вичерпав свою дію шляхом реєстрації лікарського засобу, у зв`язку з чим обраний позивачем спосіб захисту порушених прав у відповідній частині не забезпечує їх реального захисту.

10.06.2020 через відділ діловодства суду від представника відповідача-3 надійшли заперечення на клопотання про повернення до розгляду справи № 910/13876/16 у підготовчому провадженні.

В судовому засіданні, призначеному на 25.06.2020, здійснювався розгляд клопотання відповідача-1 про повернення до розгляду справи № 910/13876/16 у підготовчому провадженні.

Представники відповідача-1 зазначене клопотання підтримали.

Представники позивача та відповідача-3 проти задоволення цього клопотання заперечували.

В судовому засіданні, призначеному на 25.06.2020, здійснювався розгляд клопотання відповідача-1 про залучення до участі у справі № 910/13876/16 третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача-1 - Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична група "Здоров`я".

Представники відповідача-1 зазначене клопотання підтримали.

Представники позивача та відповідача-3 проти задоволення цього клопотання заперечували.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 25.06.2020 постановлено повернутися до розгляду справи у підготовчому провадженні, призначити підготовче засідання у справі на 03.08.2020 о 11:20 год., залучити до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача-1 - Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична група "Здоров`я".

09.07.2020 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшло клопотання про залучення доказів направлення копії позовної заяви з додатками третій особі.

28.07.2020 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшло клопотання про ознайомлення з матеріалами справи. Клопотання судом задоволене.

31.07.2020 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшла заява про зміну предмету позову.

31.07.2020 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшла заява про забезпечення позову № 200731/12155 від 31.07.2020.

03.08.2020 від представника відповідача-3 через відділ діловодства суду надійшли додаткові письмові пояснення.

У підготовче засідання, призначене на 03.08.2020, з`явились представники позивача, відповідачів-1, 3. Представники відповідача-2 та третьої особи - не з`явились.

У підготовчому засіданні 03.08.2020 клопотання позивача про залучення доказів та додаткові пояснення відповідача-3 долучені судом до матеріалів справи.

У підготовчому засіданні 03.08.2020 суд зазначив, що заява про зміну предмету позову, подана 31.07.2020 через відділ діловодства суду, буде розглянута в наступному підготовчому засіданні.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 03.08.2020 відкладено підготовче засідання у справі на 07.09.2020 о 10:40 год.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 04.08.2020 заяву Компанії Novartis AG/Новартіс АГ про забезпечення позову № 200731/12155 від 31.07.2020 повернуто заявнику.

04.08.2020 через відділ діловодства суду від представника відповідача-3 надійшли заперечення на заяву про забезпечення позову.

04.08.2020 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшло клопотання про долучення доказів.

У підготовче засідання, призначене на 07.09.2020, з`явились представники позивача, та відповідача - 3. Представники відповідача-1,2 та третьої особи - не з`явились.

У підготовчому засіданні 07.09.2020 суд долучив до матеріалів справи клопотання позивача про долучення доказів.

У підготовчому засіданні 07.09.2020 здійснювався розгляд заяви позивача про зміну предмету позову, поданої 31.07.2020 через відділ діловодства суду.

Представник позивача зазначену заяву підтримав.

Суд встановив, що заява позивача про зміну предмету позову відповідає вимогам, визначеним ст. 46 ГПК України, та прийняв її до розгляду.

Суд розглядає позовні вимоги позивача, викладені у заяві про зміну предмету позову, поданій 31.07.2020 через відділ діловодства суду.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 07.09.2020 відкладено підготовче засідання у справі на 21.09.2020 о 10:40 год.

08.09.2020 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшла заява про забезпечення позову № 200907/12155 від 07.09.2020, відповідно до якої позивач просить суд заборонити Державному підприємству "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров`я України" вносити будь-які зміни до реєстраційних матеріалів лікарського засобу "Екзо-Дерм" в тому числі і такі, що мають наслідком зміну назви лікарського засобу, зміну заявника або виробника, їх найменування тощо.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 09.09.2020 заяву Компанії Novartis AG/Новартіс АГ про забезпечення позову № 200907/12155 від 07.09.2020 задоволено, вжито заходи забезпечення позову, а саме заборонено Державному підприємству "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров`я України" вносити будь-які зміни до реєстраційних матеріалів лікарського засобу "ЕКЗО-ДЕРМ" ("ЕКЗО-ДЕРМ" у формі розчину, 10 мг/мл по 8 мл або 15 мл у флаконі, забезпеченому спрей-насосом, насадкою-розпилювачем та захисним ковпачком; по 1 флакону у коробці з картону, "ЕКЗО-ДЕРМ" у формі спрею нашкірного, розчину, 10 мг/мл по 8 мл або 15 мл у флаконі, забезпеченому спрей-насосом, насадкою-розпилювачем та захисним ковпачком; по 1 флакону у коробці з картону та "ЕКЗО-ДЕРМ" у формі крему, 10 мг/г; по 15 г. у тубі; по 1 тубі у коробці, маркованих позначеннями "ЕКЗО-ДЕРМ" та "ЕKZO-DERM"), в тому числі і такі, що мають наслідком зміну назви лікарського засобу, зміну заявника або виробника, їх найменування тощо.

15.09.2020 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшло клопотання про ознайомлення з матеріалами справи. Клопотання судом задоволене.

18.09.2020 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшла заява про часткову відмову від позову. Зазначеною заявою позивач просив прийняти відмову від частини позовних вимог, а саме до Державного підприємства "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров`я України" про визнання недійсними висновків Державного підприємства "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров`я України" про рекомендацію до реєстрації лікарських засобів "ЕКЗО-ДЕРМ" (розчин нашкірний), "ЕКЗО-ДЕРМ" (спрей нашкірний), "ЕКЗО-ДЕРМ" (крем) та закрити провадження у справі в частині цих вимог.

У підготовче засідання, призначене на 21.09.2020, з`явились представники позивача та відповідачів-1,3. Представники відповідача-2 та третьої особи - не з`явились.

У підготовчому засіданні, призначеному на 21.09.2020, здійснювався розгляд заяви позивача про відмову від частини позовних вимог.

Представник позивача зазначену заяву підтримав.

У підготовчому засіданні, призначеному на 21.09.2020, після виходу з нарадчої кімнати, суд оголосив вступну та резолютивну частини ухвали про закриття провадження у справі в частині вимог Компанії Novartis AG/Новартіс АГ до Державного підприємства "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров`я України" про визнання недійсними висновків Державного підприємства "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров`я України" про рекомендацію до реєстрації лікарських засобів "ЕКЗО-ДЕРМ" (розчин нашкірний), "ЕКЗО-ДЕРМ" (спрей нашкірний), "ЕКЗО-ДЕРМ" (крем).

У підготовчому засіданні 21.09.2020 суд продовжив розгляд справи.

Враховуючи закриття провадження у справі № 910/13876/16 в частині вимог Компанії Novartis AG/Новартіс АГ до Державного підприємства "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров`я України" (відповідача-3), суд дійшов висновку про визначення складу учасників справи: позивач - Компанія Novartis AG/Новартіс А; відповідач-1 - Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров`я"; відповідач-2 - Міністерство охорони здоров`я України; третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача-1 - Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична група "Здоров`я".

Представник відповідача-1 у підготовчому засіданні звернувся до суду з усним клопотанням про відкладення підготовчого засідання з метою надання третьою особою пояснень.

Усне клопотання відповідача -1 судом відхилене як необґрунтоване.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 21.09.2020 постановлено закрити підготовче провадження та призначити справу до судового розгляду по суті на 12.10.2020 о 11:40 год.

21.09.2020 через відділ діловодства суду від Державного підприємства "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров`я України" надійшло повідомлення про виконання Центром ухвали Господарського суду міста Києва від 09.09.2020 про забезпечення позову у справі № 910/13876/16, у зв`язку з чим видано наказ Центру від 16.09.2020 № 179 "Про заборону вчиняти дії".

24.09.2020 через відділ діловодства суду від Державного підприємства "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров`я України" надійшла заява щодо виплати грошової компенсації його витрат, пов`язаних із наданням доказів. Зазначеною заявою Центр просив суд стягнути з компанії "Новартіс АГ"/Novartis AG на користь Державного підприємства "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров`я України" витрати, пов`язані із наданням доказів у розмірі 9775,08 грн.

09.10.2020 через відділ діловодства суду від представника відповідача-1 надійшло клопотання про ознайомлення з матеріалами справи. Клопотання судом задоволене.

У судове засідання, призначене на 12.10.2020, з`явились представники позивача та відповідача-1.

Представники відповідача-2 та третьої особи у судове засідання, призначене на 12.10.2020, не з`явились, про причини неявки суд не повідомили, про розгляд справи були повідомлені належним чином, що підтверджується матеріалами справи.

Відповідно до п. 1 ч. 3 ст. 202 ГПК України якщо учасник справи або його представник були належним чином повідомлені про судове засідання, суд розглядає справу за відсутності такого учасника справи у разі неявки в судове засідання учасника справи (його представника) без поважних причин або без повідомлення причин неявки.

Зважаючи на наведені приписи ст. 202 ГПК України та повідомлення учасників справи належним чином про судове засідання 12.10.2020, суд дійшов висновку про здійснення розгляду справи по суті в судовому засіданні 12.10.2020 за відсутності відповідача-2 та третьої особи (їх представників).

У судовому засіданні 12.10.2020 судом здійснювався розгляд справи по суті, під час якого судом було заслухано вступне слово позивача та відповідача-1.

Представник позивача позовні вимоги підтримав повністю.

Представник відповідача-1 проти позову заперечував повністю.

У судовому засіданні 21.09.2020 здійснювалось з`ясування обставин справи та дослідження доказів, після чого суд перейшов до судових дебатів, представники позивача та відповідача-1 виступили з промовою (заключним словом).

Після виходу суду з нарадчої кімнати, у судовому засіданні 12.10.2020 було проголошено вступну та резолютивну частину рішення та повідомлено, що повне рішення буде складено у термін, передбачений ч. 6 ст. 233 ГПК України.

Заслухавши представників сторін, 'ясувавши обставини справи, на які сторони посилались як на підставу своїх вимог і заперечень, та дослідивши в судовому засіданні докази, якими учасники справи обґрунтовували обставини справи, суд

ВСТАНОВИВ:

Згідно зі ст. 41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.

Відповідно до ч. 1 ст. 154 Господарського кодексу України (далі - ГК України) відносини, пов`язані з використанням у господарській діяльності та охороною прав інтелектуальної власності, регулюються Господарським кодексом України та іншими законами.

До відносин, пов`язаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, застосовуються положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України та іншими законами (ч. 2 ст. ГК України).

Відносини, що виникають у зв`язку з набуттям і здійсненням прав на торговельні марки в Україні регулює Закон України від 15.12.1993 № 3689-ХІІ "Про охорону прав на торговельні марки" (зі змінами та доповненнями) (далі також - Закон).

Згідно із Законом України 21.07.2020 № 815-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентними зловживаннями" (далі - Закон № 815-IX), у тексті Закону: слова "знаки для товарів і послуг" в усіх відмінках і числах замінено словами "торговельна марка" у відповідному відмінку і числі; слова "зареєстрований знак" в усіх відмінках і числах замінено словами "зареєстрована торговельна марка" у відповідному відмінку і числі; слово "знак" в усіх відмінках і числах замінено словами "торговельна марка" у відповідному відмінку і числі, крім абзаців шістнадцятого і двадцять першого статті 1, абзацу сьомого пункту 3 статті 6 та пункту 2 статті 24; слова "офіційний бюлетень" в усіх відмінках замінено словом "Бюлетень".

Разом з цим, подальший зміст норм Закону України від 15.12.1993 № 3689-ХІІ "Про охорону прав на торговельні марки" наводиться у редакції, чинній станом на час виникнення спірних правовідносин сторін. Також, зміст доводів і заперечень учасників справи наводиться відповідно до норм чинного на час виникнення спірних правовідносин сторін законодавства.

Частиною 1 ст. 418 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) визначено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об`єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільним кодексом України та іншим законом.

Право інтелектуальної власності є непорушним відповідно до ч. 3 ст. 418 ЦК України. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

До об`єктів права інтелектуальної власності, відповідно до ч. 1 ст. 155 ГК України та ч. 1 ст. 420 ЦК України, зокрема, належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг).

Відповідно до ст. 492 ЦК України, торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

Право інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом у випадках і порядку, передбачених законом (ч. 1 ст. 157 ГК України).

Частиною 1 ст. 494 ЦК України та п. 3 ст. 5 Закону також встановлено, що набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом, умови та порядок видачі якого встановлюються законом.

Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом (ч. 2 ст. 494 ЦК України).

Згідно з п. 4 ст. 5 Закону України, обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру (Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг згідно ст. 1 Закону України), і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Відповідно до ч. 1 ст. 16 Закону України права, що випливають із свідоцтва, діють від дати подання заявки.

Частиною 1 статті 495 ЦК України визначено, що майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є:

1) право на використання торговельної марки;

2) виключне право дозволяти використання торговельної марки;

3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання;

4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Згідно з п. 5 ст. 16 Закону України визначено, що свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом:

- зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг;

- зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги;

- позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати;

- позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Згідно з п. 4 статті 16 Закону України використанням знака визнається:

нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;

застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Згідно з ч. 2, 3 ст. 157 ГК України (в редакції, чинній станом на час виникнення спірних правовідносин), використанням торговельної марки у сфері господарювання визнається застосування її на товарах та при наданні послуг, для яких вона зареєстрована, на упаковці товарів, у рекламі, друкованих виданнях, на вивісках, під час показу експонатів на виставках і ярмарках, що проводяться в Україні, у проспектах, рахунках, на бланках та в іншій документації, пов`язаній з впровадженням зазначених товарів і послуг у господарський (комерційний) обіг (ч. 2). Свідоцтво надає право його володільцеві забороняти іншим особам використовувати зареєстровану торговельну марку без його дозволу, за винятком випадків правомірного використання торговельної марки без його дозволу (ч. 3).

Згідно з ч. 2, 3 ст. 157 ГК України (в редакції Закону № 815-IX), умови використання торговельної марки у сфері господарювання визначаються законом (ч. 2). Свідоцтво надає право його власнику забороняти іншим особам використовувати зареєстровану торговельну марку без його дозволу, крім випадків, передбачених законом (ч. 3).

Novartis AG/Новартіс - юридична особа, створена за законодавством Швейцарії, що підтверджується реєстром торгових фірм і організацій кантону Базель-Штадт, є власником:

- знаку для товарів і послуг "ЕКЗОДЕРИЛ" за свідоцтвом України № 138108 від 26.04.2011 (дата реєстрації 26.04.2011; дата публікації відомостей про видачу свідоцтва та номер бюлетеня 26.04.2011, Бюл. № 8; номер заявки m 101005578; дата подачі заявки 12.04.2010; дата закінчення строку дії продовження 12.04.2030; знак зареєстровано для товарів 5 класу Міжнародної класифікації товарів та послуг (далі - МКТП), а саме: фармацевтичні препарати);

- знаку для товарів і послуг "EXODERIL" за свідоцтвом України № 191155 від 25.09.2014 (дата реєстрації 25.09.2014; дата публікації відомостей про видачу свідоцтва та номер бюлетеня 25.09.2014, Бюл. № 18; номер заявки m 201310534; дата подачі заявки 14.06.2013; дата закінчення строку дії свідоцтва 14.06.2023; знак зареєстровано для товарів 03 класу МКТП, а саме: мило, косметика; для товарів 10 класу МКТП, а саме: лосьйони для волосся, лікарські (медичні) прилади та інструменти).

Novartis AG/Новартіс (позивач, Компанія) зазначив, що Товариством з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров`я" (відповідач-1, Товариство) виготовляються, пропонуються до продажу, продаються, зберігаються та рекламуються лікарські засоби у різних лікарських формах (крем, спрей, розчин) під назвою "ЕКЗО-ДЕРМ" ("ЕКZO-DERM") (далі разом - лікарські засоби відповідача-1 або оскаржувані лікарські засоби).

Оскільки позивач не надавав відповідачу-1 дозволу на використання належних йому за свідоцтвами України № 138108, № 191155 знаків, то за таких обставин позивач стверджував, що відповідач-1 незаконно використовує шляхом нанесення на упаковки, тари (туби та флакони) назву "ЕКЗО-ДЕРМ" ("ЕКZO-DERM") для товарів, що є спорідненими з тими, для яких зареєстровано знаки позивача, внаслідок чого цю назву і знаки позивача можна сплутати, чим порушуються права інтелектуальної власності позивача.

На твердження позивача, незаконне використання належних йому знаків відповідач-1 здійснює такими шляхами:

- виготовлення: на упаковках, в яких містяться тари з під лікарських засобів, на тарах (тюбиках, флаконах, тощо) вказується слово "ЕКЗО-ДЕРМ", при цьому також вказується, що виробником таких лікарських засобів є відповідач-1;

- зберігання: після виготовлення лікарських засобів "ЕКЗО-ДЕРМ" відповідач-1 зберігає їх на своїх складах, з подальшою метою їх продажу;

- продаж: оскільки вказані лікарські засоби "ЕКЗО-ДЕРМ" позивач придбав в аптеці, існують підстави стверджувати, що особа, яка здійснює діяльність через вказану аптеку попередньо їх закупила у відповідача-1 або у інших осіб, яким останній її продав;

- пропонування до продажу, рекламування та застосування в мережі Інтернет: відповідач-1 на своєму сайті в мережі Інтернет за адресою https://www.zt.com.ua/prod.php здійснює пропонування до продажу та рекламування даних лікарських засобів.

Відповідно до приписів ч. 1 ст. 9, ч. 1 ст. 20 Закону України "Про лікарські засоби" можливість застосування в Україні лікарських засобів пов`язується з їх державною реєстрацією.

Процедуру реєстрації лікарських засобів в Україні врегульовано нормами Закону України "Про лікарські засоби", Порядком державної реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів і розмірів збору за їх державну реєстрацію (перереєстрацію), затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2005 № 376 (далі - Порядок № 376), Порядком проведення експертизи реєстраційних матеріалів на лікарські засоби, що подаються на державну реєстрацію (перереєстрацію), а також експертизи матеріалів про внесення змін до реєстраційних матеріалів протягом дії реєстраційного посвідчення, затвердженого Наказом Міністерства охорони здоров`я України від 26.08.2005 № 426 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров`я України від 23 липня 2015 року № 460) (далі - Порядок № 426). Подальший зміст приписів Закону України "Про лікарські засоби", Порядку № 376 та Порядку № 426 наводиться у редакції, чинній станом на час виникнення спірних правовідносин сторін.

У ст. 9 Закону України "Про лікарські засоби" наведено перелік основних вимог до державної реєстрації лікарських засобів, виконання яких є необхідною передумовою допуску лікарських засобів до застосування в Україні.

Відповідно до пункту 2 Порядку № 376 державна реєстрація лікарського засобу здійснюється МОЗ на підставі заяви та результатів експертизи реєстраційних матеріалів на такий засіб, проведеної Державним експертним центром МОЗ (далі - Центр), у визначеному МОЗ порядку.

Зі змісту приписів статті 9 Закону України "Про лікарські засоби", Порядку № 376 і Порядку № 426 вбачається, що до повноважень Центру належить проведення експертизи реєстраційних матеріалів, за результатами якої складаються вмотивовані висновки про можливість (або неможливість) реєстрації лікарських засобів.

За результатами розгляду зазначених матеріалів центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров`я у місячний термін приймає рішення про реєстрацію або відмову в реєстрації лікарського засобу, як це встановлено частиною 5 статті 9 Закону України "Про лікарські засоби".

Як зазначив позивач та підтверджується матеріалами справи, на підставі рекомендацій Державного підприємства "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров`я України" (відповідач-3, Центр) Міністерство охорони здоров`я України (відповідач-2) прийняло рішення про реєстрацію оскаржуваних лікарських засобів та видало накази від 29.07.2014 № 528, від 24.09.2014 № 665, від 16.04.2015 № 222, від 18.05.2016 № 453.

Відповідно до ч. 21 ст. 9 Закону України "Про лікарські засоби" після закінчення строку, протягом якого було дозволено застосування лікарського засобу в Україні, його подальше застосування можливе за умови перереєстрації. Після перереєстрації строк застосування в Україні лікарського засобу не обмежується.

Згідно з абз. 1, 5 п. 10 Порядку № 376, після закінчення строку, протягом якого дозволяється застосування лікарського засобу в Україні, його подальше застосування можливе за умови перереєстрації. Після перереєстрації строк застосування в Україні лікарського засобу не обмежується, крім випадків, передбачених пунктом 8 цього Порядку.

Позивач повідомив, що під час зупинення провадження у даній справі до вирішення іншої господарської справи № 910/20650/17 відбулася перереєстрація:

- лікарського засобу "ЕКЗО-ДЕРМ" у формі спрею нашкірного, розчину, 10 мг/мл по 8 мл або 15 мл у флаконі, забезпеченому спрей-насосом, насадкою-розпилювачем та захисним ковпачком; по 1 флакону у коробці з картону;

- лікарського засобу "ЕКЗО-ДЕРМ" у формі крему, 10 мг/г; по 15 г. у тубі; по 1 тубі; по 1 тубі у коробці;

- лікарського засобу "ЕКЗО-ДЕРМ" у формі розчину нашкірного, 10 мг/г; по 8 мл або по 20 мл у флаконі, закупореному пробкою-крапельницею та закритому кришкою; по 1 флакону в коробці з картону.

Факт перереєстрації вказаних вище лікарських засобів підтверджується:

- наказом Міністерства охорони здоров`я України (відповідач-2) "Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів (медичних імунобіологічних препаратів) та внесення змін до реєстраційних матеріалів та внесення зміни до додатка 3 до наказу Міністерства охорони здоров`я України від 30 січня 2019 року № 231" № 464 від 22.02.2019;

- наказом Міністерства охорони здоров`я України (відповідач-2) "Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів (медичних імунобіологічних препаратів) та внесення змін до реєстраційних матеріалів" № 1030 від 08.05.2019;

- наказом Міністерства охорони здоров`я України (відповідач-2) "Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів (медичних імунобіологічних препаратів) та внесення змін до реєстраційних матеріалів" № 2352 від 28.11.2019.

Згідно з ч. 1 ст. 2 Закону України "Про лікарські засоби", Державний реєстр лікарських засобів - нормативний документ, який містить відомості про лікарські засоби, дозволені для виробництва і застосування в медичній практиці.

Наявні в матеріалах справи роздруківки з сайту Державного реєстру лікарських засобів України (www.drlz.com.ua) свідчать, що у Державному реєстрі лікарських засобів України дійсно зареєстровані лікарські засоби у різних лікарських формах (спрей, крем, розчин) під назвою "ЕКЗО-ДЕРМ" ("ЕКZO-DERM"), заявником яких вказано Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров`я" (відповідач-1), а саме:

ЕКЗО-ДЕРМ (спрій нашкірний) - лікарський засіб, реєстрація якого затверджена відповідним наказом Міністерства охорони здоров`я України, діє на підставі реєстраційного посвідчення № UA/13915/01/01;

ЕКЗО-ДЕРМ (крем) - лікарський засіб, реєстрація якого затверджена відповідним наказом Міністерства охорони здоров`я України, діє на підставі реєстраційного посвідчення № UA/13915/02/01;

ЕКЗО-ДЕРМ (розчин нашкірний) - лікарський засіб, реєстрація якого затверджена відповідним наказом Міністерства охорони здоров`я України, діє на підставі реєстраційного посвідчення № UA/13758/01/01.

З огляду на вищезазначені дії, вчинені відповідачем-1 (ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров`я"), відповідачем-2 (Міністерством охорони здоров`я України), позивач звернувся до господарського суду за захистом своїх порушених прав інтелектуальної власності на зареєстровані знаки для товарів і послуг "ЕКЗОДЕРИЛ" та "EXODERIL" за свідоцтвами України № 138108 від 26.04.2011 та № 191155 від 25.09.2014.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 4 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) право на звернення до господарського суду в установленому цим Кодексом порядку гарантується. Ніхто не може бути позбавлений права на розгляд його справи у господарському суді, до юрисдикції якого вона віднесена законом. Юридичні особи та фізичні особи - підприємці, фізичні особи, які не є підприємцями, державні органи, органи місцевого самоврядування мають право на звернення до господарського суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав та законних інтересів у справах, віднесених законом до юрисдикції господарського суду, а також для вжиття передбачених законом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням.

Відповідно до ст. 365 ГПК України іноземні особи мають такі самі процесуальні права та обов`язки, що і громадяни України та юридичні особи, створені за законодавством України, крім винятків, встановлених законом або міжнародним договором, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України.

Частиною 1 ст. 15 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) передбачено, що кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання.

Відповідно до ч. 1 ст. 16 ЦК України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу. Частиною другою цієї статті визначено способи захисту цивільних прав та інтересів, якими можуть бути, зокрема, припинення дії, яка порушує право, відновлення становища, яке існувало до порушення. Суд може захистити цивільне право або інтерес іншим способом, що встановлений договором або законом.

Відповідно до ст. 20 ЦК України, право на захист особа здійснює на свій розсуд.

Позивачем заявлено такі позовні вимоги (з урахуванням заяви про зміну предмету позову та заяви про часткову відмову від позову):

1. Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "ЗДОРОВ`Я" припинити використання позначення "Екзо-Дерм" та/або "Еkzo-Derm", яке є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаками для товарів і послуг "ЕКЗОДЕРИЛ" та " EXODERIL " за свідоцтвами України №№138108, 191155, в тому числі нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

2. Визнати недійсним наказ Міністерства охорони здоров`я України № 453 від 18.05.2016 "Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів та внесення змін до реєстраційних матеріалів" в частині внесення змін до реєстраційних матеріалів лікарського засобу "ЕКЗО-ДЕРМ" у формі розчину нашкірного, 10 мг/мл по 8 мл або по 20 мл у флаконах № 1.

3. Визнати недійсним наказ Міністерства охорони здоров`я України № 665 від 24.09.2014 "Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів та внесення змін до реєстраційних матеріалів" в частині державної реєстрації лікарського засобу "ЕКЗО -ДЕРМ" у формі спрею нашкірного, розчину, 10 мг/мл, по 8 мл у флаконах № 1.

4. Визнати недійсним наказ Міністерства охорони здоров`я України № 222 від 16.04.2015 "Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів та внесення змін до реєстраційних матеріалів" в частині державної реєстрації лікарського засобу "ЕКЗО-ДЕРМ" у формі крему, 10 мг/г по 15 г у тубах № 1.

5. Визнати недійсним наказ Міністерства охорони здоров`я України № 528 від 29.07.2014 "Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів та внесення змін до реєстраційних матеріалів" в частині державної реєстрації лікарського засобу "ЕКЗО-ДЕРМ" у формі розчину нашкірного, 10 мг/г; по 8 мл або по 20 мл у флаконах № 1.

6. Визнати недійсним наказ Міністерства охорони здоров`я України № 1030 від 08.05.2019 "Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів та внесення змін до реєстраційних матеріалів" в частині державної перереєстрації лікарського засобу "ЕКЗО-ДЕРМ" у формі спрея нашкірний, розчин, 10 мг/мл, по 8 мл або по 15 мл у флаконі, забезпеченому спрей-насосом, насадкою-розпилювачем та захисним ковпачком, по 1 флакону у коробці з картону.

7. Визнати недійсним наказ Міністерства охорони здоров`я України № 2352 від 28.11.2019 "Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів та внесення змін до реєстраційних матеріалів" в частині державної перереєстрації лікарського засобу "ЕКЗО -ДЕРМ" у формі крему, 10 мг/г; по 15 г. у тубі; по 1 тубі у коробці.

8. Визнати недійсним наказ Міністерства охорони здоров`я України № 464 від 22.02.2019 Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів та внесення змін до реєстраційних матеріалів" в частині державної перереєстрації лікарського засобу "ЕКЗО -ДЕРМ" у формі розчину нашкірного, 10 мг/г; по 8 мл або по 20 мл у флаконі, закупореному пробкою-крапельницею та закритому кришкою; по 1 флакону в коробці з картону.

9. Визнати недійсними реєстраційні посвідчення на лікарський засіб "ЕКЗО-ДЕРМ" № UA/13758/01/01, "ЕКЗО-ДЕРМ" № UA/13915/01/01, "ЕКЗО-ДЕРМ" № UA/13915/02/01.

10. Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "ЗДОРОВ`Я" вилучити з цивільного обігу лікарські засоби: "ЕКЗО-ДЕРМ" у формі розчину, 10 мг/мл по 8 мл або 15 мл у флаконі, забезпеченому спрей-насосом, насадкою-розпилювачем та захисним ковпачком; по 1 флакону у коробці з картону, "ЕКЗО-ДЕРМ" у формі спрею нашкірного, розчину, 10 мг/мл по 8 мл або 15 мл у флаконі, забезпеченому спрей-насосом, насадкою-розпилювачем та захисним ковпачком; по 1 флакону у коробці з картону та "ЕКЗО-ДЕРМ" у формі крему, 10 мг/г; по 15 г. у тубі; по 1 тубі у коробці, маркованих позначенням "Екзо-Дерм" та/або "Ekzo-Derm", яке є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаками для товарів і послуг "ЕКЗОДЕРИЛ" та " EXODERIL " за свідоцтвами України №№138108, 191155, та знищити упаковки та тари вказаних лікарських засобів.

Відповідно до ч. 1-3 статті 13 ГПК України судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін. Учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов`язків, передбачених цим Кодексом. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

Згідно з ч. 1 ст. 73 ГПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Ці дані встановлюються такими засобами: 1) письмовими, речовими і електронними доказами; 2) висновками експертів; 3) показаннями свідків (ч. 2 ст. 73 ГПК України).

Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи (ч. 1 ст. 74 ГПК України).

За змістом ст. 76-79 ГПК України належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення (ст. 76). Обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування (ст. 77). Достовірними є докази, створені (отримані) за відсутності впливу, спрямованого на формування хибного уявлення про обставини справи, які мають значення для справи (ст. 78). Наявність обставини, на яку сторона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, вважається доведеною, якщо докази, надані на підтвердження такої обставини, є більш вірогідними, ніж докази, надані на її спростування. Питання про вірогідність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання (ст. 79).

Судом по матеріалам справи встановлено, що позивач є власником свідоцтва України № 138108 від 26.04.2011 на знак для товарів і послуг "ЕКЗОДЕРИЛ" для товарів 5 класу МКТП та свідоцтва України № 191155 від 25.09.2014 на знак для товарів і послуг " EXODERIL " для товарів 3, 10 класу МКТП, а тому, в силу вищенаведених приписів частини 1 статті 495 ЦК України, пункту 5 статті 16 Закону України "Про охорону прав на торговельні марки" (в редакції чинній, станом на час виникнення спірних правовідносин сторін), позивачу було надано виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати.

Позивач при зверненні з позовом до суду стверджував, що відповідач-1 використовує назву "ЕКЗО-ДЕРМ" ("ЕКZO-DERM") для товарів, що є спорідненими з тими, для яких зареєстровано знаки для товарів і послуг позивача "ЕКЗОДЕРИЛ" та "EXODERIL", внаслідок чого вказану назву і знаки позивача можна сплутати.

Суд дійшов висновку, що для вирішення даної справи по суті необхідно визначити:

Чи є товари виробництва Товариства з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров`я" під назвою "ЕКЗО-ДЕРМ" спорідненими із товарами, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 138108?

Чи є товари виробництва Товариства з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров`я" під назвою "ЕКЗО-ДЕРМ" спорідненими із товарами, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 191155?

Чи є назви лікарських засобів "ЕКЗО-ДЕРМ", що зареєстровані за реєстраційними посвідченнями № UA/13758/01/01, № UA/13915/01/01, № UA/13915/02/01, схожими зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 191155 настільки, що його можна сплутати?

Чи є назви лікарських засобів " ЕКЗО-ДЕРМ ", що зареєстровані за реєстраційними посвідченнями № UA/13758/01/01, № UA/13915/01/01, № UA/13915/02/01, схожими зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 138108 настільки, що його можна сплутати?

З метою об`єктивного вирішення спору у справі № 910/13876/16, оскільки вказані питання належать до предмету доказування у справі, а для встановлення чи спростування відповідних фактів необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, судом було призначено судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено судовому експерту Стародубову Ігорю Вадимовичу на підставі ухвали Господарського суду міста Києва від 06.10.2016.

За результатами вищевказаної експертизи був наданий Висновок експерта №017-СІВ/16 за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 25 січня 2017 (а.с. 81-125 т. 2).

В подальшому, враховуючи клопотання представника позивача про призначення у справі повторної судової експертизи від 13.03.2017, суд дійшов висновку про необхідність призначення у справі повторної судової експертизи, проведення якої було доручено Київському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України на підставі ухвали Господарського суду міста Києва від 11.07.2017, а згідно ухвали Господарського суду міста Києва від 26.10.2017 доручено судовим експертам проводити повторну судову експертизу лише щодо питань VII, VIII, IX, X, визначених в ухвалі Господарського суду міста Києва від 11.07.2017, а саме:

Чи є товари виробництва Товариства з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров`я" під назвою "ЕКЗО-ДЕРМ" спорідненими із товарами, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 138108?

Чи є товари виробництва Товариства з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров`я" під назвою "ЕКЗО-ДЕРМ" спорідненими із товарами, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 191155?

Чи є назви лікарських засобів "ЕКЗО-ДЕРМ", що зареєстровані за реєстраційними посвідченнями № UA/13758/01/01, № UA/13915/01/01, № UA/13915/02/01, схожими зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 191155 настільки, що його можна сплутати?

Чи є назви лікарських засобів " ЕКЗО-ДЕРМ ", що зареєстровані за реєстраційними посвідченнями № UA/13758/01/01, № UA/13915/01/01, № UA/13915/02/01, схожими зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 138108 настільки, що його можна сплутати?

При проведенні дослідження для вирішення вищенаведених питань судовими експертами Київського науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України було встановлено, зокрема, таке:

- питання щодо визнання товарів "тими самими" або "спорідненими" вирішувалось відповідно до Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг". "Ті самі"- це товари (послуги), що відносяться до одного виду, мають однакові призначення та споживчі характеристики. Спорідненими вважаються такі товари і/або послуги, які відносяться до одного і того ж роду і виду, тобто такі, в яких відображаються загальні та суттєві ознаки предмета (товару) або дії (деякі з цих ознак можуть відрізнятися); і у зв`язку з цим створюється принципова імовірність виникнення у споживачів враження про належність їх одній особі, що виготовляє товари або надає послуги. До основних ознак спорідненості товарів відносять: рід (вид) товарів, призначення товарів та матеріал, з якого виготовлені товари. Допоміжними ознаками є: умови та місце продажу (реалізації) товарів, сектор (коло споживачів), аксесуари до товарів. Слід враховувати, що наведені ознаки спорідненості, такі як рід (вид) товарів і послуг, їх призначення можуть враховуватися як окремо, так і в сукупності один з одним;

- ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров`я" є виробником таких товарів під назвою "ЕКЗО-ДЕРМ": спрей нашкірний для лікування грибкових інфекцій, розчин нашкірний для лікування грибкових інфекцій, крем для лікування грибкових інфекцій, тобто лікарських засобів у різних лікарських формах - спрею, розчину і крему (том 1, а.с. 168-173). Знак для товарів і послуг "ЕКЗОДЕРИЛ" за свідоцтвом України № 138108 зареєстровано для товарів 05 класу МКТП "Фармацевтичні препарати";

- такі товари, як фармацевтичні препарати та лікарські засоби є товарами одного роду - лікарськими препаратами, мають однакове призначення - лікування, профілактика захворювань, мають спільні канали збуту - аптечні заклади, медичні заклади, а також спільне коло споживачів - осіб зацікавлених у лікуванні та профілактиці хвороб (кінцеві споживачі), медичних працівників, які призначають або рекомендують лікарські препарати кінцевим споживачам;

- товари 05 класу МКТП "фармацевтичні препарати", є загальним поняттям для товарів - лікарські засоби для лікування грибкових інфекцій (у вигляді спрею нашкірного, розчину нашкірного та крему, призначених для лікування грибкових інфекцій);

- досліджувані товари 05 класу МКТП, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг "ЕКЗОДЕРИЛ" та товари, для яких використовується позначення "ЕКЗО-ДЕРМ" (назва лікарських засобів у вигляді спрею нашкірного, розчину нашкірного та крему, призначених для лікування грибкових інфекцій), відносяться до специфічних товарів, які проходять державну реєстрацію - в Бюро реєстрації лікарських засобів Міністерстві охорони здоров`я (МОЗ) України;

- отже, в результаті дослідження встановлено, що товари виробництва Товариства з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров`я" під назвою "ЕКЗО-ДЕРМ", а саме - лікарські засоби (спрей нашкірний, розчин нашкірний та крем, призначені для лікування грибкових інфекцій), є спорідненими з товарами 05 класу МКТП "фармацевтичні препарати", для яких зареєстровано знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 138108;

- знак для товарів і послуг " EXODERIL " за свідоцтвом України № 191155 зареєстровано для товарів 03 класу МКТП "мило; косметика; лосьйони для волосся" та 10 класу МКТП "лікарські (медичні) прилади та інструменти". ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров`я" є виробником таких товарів під назвою "ЕКЗО-ДЕРМ", як лікарські засоби у різних лікарських формах - розчин нашкірний, спрей нашкірний, розчин та крем, що підтверджується наявними в матеріалах справи копіями витягів з Державного реєстру лікарських засобів стосовно засобів за реєстраційними посвідченнями № UА/13758/01/01, № UА/13915/01/01, № UА/13915/02/01 (том 1, а.с. 168-173);

- загальні назви таких товарів, як "косметика", "мило" та "лосьйони для волосся" 03 класу МКТП охоплюють відповідні товари з парфумерно-косметичними, гігієнічними властивостями, що застосовуються для очищення шкіри з гігієнічною та профілактичною метою підтримання здорового стану шкіри, в тому числі для запобігання грибковим ураженням шкіри, що може виникнути як результат недбалого догляду та неналежного підтримання гігієни шкіри тіла. Отже, у числі засобів із гігієнічними властивостями особливе місце займають засоби по догляду за ротовою порожниною, слизовими оболонками, шкірою рук, обличчя, тіла. Такі засоби в основному виробляються за участі медичних закладів, науково-дослідних інститутів;

- у зв`язку з цим, співставлення вищевказаних товарів з такими товарами, як лікарські засоби у вигляді спрею нашкірного, розчину нашкірного та крему, призначених для лікування грибкових інфекцій вказує на те, що вони:

- мають спільне призначення - підтримання здорового стану шкіри людини, профілактику та запобігання ураженням шкіри (волосся та шкіри голови), що може виникнути як результат недбалого догляду та неналежного підтримання гігієни шкіри тіла, в тому числі попередження грибкових уражень шкіри, задля лікування яких призначені лікарські засоби під назвою "ЕКЗО-ДЕРМ" виробництва ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров`я"; а саме: спрей нашкірний, розчин нашкірний та крем, призначені для лікування грибкових інфекцій;

- мають спільні канали збуту, оскільки можуть реалізовуватись через аптечні заклади або спеціалізовані відділи косметичної продукції, зокрема, косметичної продукції з лікувальними властивостями;

- мають спільне коло кінцевих споживачів - осіб зацікавлених у попередженні, лікуванні та/або профілактиці захворювань, в тому числі, грибкових;

- товари 10 класу МКТП "лікарські (медичні) прилади та інструменти", не є спорідненими із товарами під назвою "ЕКЗО-ДЕРМ" (лікарські засоби, у різних лікарських формах - спрею, розчину і крему для лікування грибкових інфекцій), виробником яких є ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров`я";

- отже, в результаті дослідження встановлено, що товари виробництва Товариства з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія «Здоров`я" під назвою "ЕКЗО-ДЕРМ", а саме - лікарські засоби (спрей нашкірний, розчин нашкірний та крем, призначені для лікування грибкових інфекцій), є спорідненими з товарами 03 класу МКТП «мило, косметика, лосьйони для волосся», для яких, в тому числі, зареєстровано знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 191155;

- згідно Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 № 116 із змінами і доповненнями, внесеними наказом Державного патентного відомства України від 20.08.1997, № 72, для визначення схожості словесних позначень необхідно провести порівняння об`єктів дослідження за їх графічними (візуальними), звуковими (фонетичними), смисловими (семантичними ознаками;

- досліджувані об`єкти - знак "EXODERIL" за свідоцтвом України № 191155 та назви лікарських засобів "ЕКЗО-ДЕРМ", що зареєстровані за реєстраційними посвідченнями № UА/13758/01/01, № UА/13915/01/01, № UА/13915/02/01 - мають схожість за фонетичними та семантичними ознаками, та є несхожими за графічними ознаками;

- експерти врахували методичні положення, які стосуються задачі встановлення схожості позначень (знаків) до ступеня змішування. Зазначили, зокрема, що схожість "… фонетичних та/або семантичних ознак словесних елементів зазвичай є достатньою підставою для констатації можливості змішування, оскільки словесні елементи є більш семантично визначеними (ніж графічні) та легше запам`ятовуються споживачами", "збіг семантичних ознак позначень може бути самостійною підставою для висновку про схожість позначень до ступеню змішування" (стор. 32, 38 Висновку судової експертизи);

- підсумовуючи проведені дослідження та враховуючи, що позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, не зважаючи на окрему різницю елементів, з урахуванням того, що в порівнювані знак та позначення (назви лікарських засобів) закладені спільні ідеї та поняття, а також досліджувані знак та позначення (назви лікарських засобів) призначені для маркування споріднених товарів, експерти дійшли висновку про те, що назви лікарських засобів "ЕКЗО-ДЕРМ", що зареєстровані за реєстраційними посвідченнями № UА/13758/01/01, № UА/13915/01/01, № UА/13915/02/01, є схожими зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 191155 настільки, що їх можна сплутати;

- досліджувані об`єкти - знак " ЕКЗОДЕРИЛ " за свідоцтвом України № 138108 та назви лікарських засобів "ЕКЗО-ДЕРМ", що зареєстровані за реєстраційними посвідченнями № UА/13758/01/01, № UА/13915/01/01, № UА/13915/02/01 - мають схожість за графічними, фонетичними та семантичними ознаками;

- підсумовуючи проведені дослідження та враховуючи, що позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, не зважаючи на окрему різницю елементів, з урахуванням того, що в порівнювані знак та позначення (назви лікарських засобів) закладені спільні ідеї та поняття, а також досліджувані позначення (назви лікарських засобів) та знак (у числі інших), призначені для маркування споріднених товарів, слід зробити висновок про те, що назви лікарських засобів "ЕКЗО-ДЕРМ", що зареєстровані за реєстраційними посвідченнями № UA/13758/01/01, № UA/13915/01/01, № UA/13915/02/01, є схожими зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 138108 настільки, що їх можна сплутати.

Враховуючи наведене, у наданому суду Висновку судових експертів за результатами проведення повторної комісійної експертизи у сфері інтелектуальної власності № 16510/17-53/7436-7440/18-53 від 10.04.2018 (далі - Висновок судових експертів № 16510/17-53/7436-7440/18-53 від 10.04.2018) судові експерти Київського науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України дійшли таких висновків:

1. (VII). Товари виробництва Товариства з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров`я" під назвою "ЕКЗО-ДЕРМ", а саме - лікарські засоби (спрей нашкірний, розчин нашкірний та крем, призначені для лікування грибкових інфекцій), є спорідненими з товарами 05 класу МКТП "фармацевтичні препарати", для яких зареєстровано знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 138108.

2. (VIII). Товари виробництва Товариства з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров`я" під назвою "ЕКЗО-ДЕРМ", а саме - лікарські засоби (спрей нашкірний, розчин нашкірний та крем, призначені для лікування грибкових інфекцій), є спорідненими з товарами 03 класу МКТП "мило, косметика, лосьйони для волосся", для яких, в тому числі, зареєстровано знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 191155.

3. (IX). Назви лікарських засобів "ЕКЗО-ДЕРМ", що зареєстровані за реєстраційними посвідченнями № UA/13758/01/01, № UA/13915/01/01, № UA/13915/02/01, є схожими зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 191155 настільки, що їх можна сплутати.

4. (X). Назви лікарських засобів "ЕКЗО-ДЕРМ", що зареєстровані за реєстраційними посвідченнями № UA/13758/01/01, № UA/13915/01/01, № UA/13915/02/01, є схожими зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 138108 настільки, що їх можна сплутати.

Згідно частини 1 статті 98 ГПК України, висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному законодавством.

Комісійна експертиза проводиться не менш як двома експертами одного напряму спеціальних знань (ч. 1 ст. 105 ГПК України).

Як зазначено у Висновку судових експертів № 16510/17-53/7436-7440/18-53 від 10.04.2018, проведення комісійної судової експертизи доручено комісії експертів у складі:

завідувача відділу товарознавчих досліджень та досліджень об`єктів інтелектуальної власності лабораторії автотехнічних, товарознавчих та спеціальних видів досліджень Голової Інни Георгіївни, судового експерта першого кваліфікаційного класу, яка має вищу економічну та товарознавчу освіту та спеціальну освіту в галузі інтелектуальної власності другого рівня за ступенем магістра, кваліфікацію судового експерта за спеціальністю: 12.1 "Визначення вартості обладнання, сировини, машин та споживчих товарів", 13.6. "Дослідження, пов`язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями", 13.9. "Економічні дослідження у сфері інтелектуальної власності", 13.4. "Дослідження, пов`язані з промисловими зразками", стаж експертної роботи з 2003 року, (свідоцтво № 45-11 від 27.06.2012, видане ЕКК КНДІСЕ, дійсне до 29.05.2022; свідоцтво № 482-16 від 27.04.2016, видане ЕКК КНДІСЕ, дійсне до 27.04.2021; свідоцтво № 483-16 від 27.04.2016, видане ЕКК КНДІСЕ, дійсне до 27.04.2021, свідоцтво № 601-17 від 29.05.2017, видане ЕКК КНДІСЕ, дійсне до 29.05.2022);

провідного судового експерта відділу товарознавчих досліджень та досліджень об`єктів інтелектуальної власності лабораторії автотехнічних, товарознавчих та спеціальних видів досліджень Климової Наталії Борисівни , яка має вищу юридичну освіту, філософську освіту та спеціальну освіту в галузі інтелектуальної власності другого рівня за ступенем магістра, кваліфікацію судового експерта другого кваліфікаційного класу з правом проведення експертиз за спеціальностями: 13.1"Дослідження, пов`язані з літературними і художніми творами": 13.1.1 "Дослідження, пов`язані з літературними, художніми творами та інші" 13.1.2 "Дослідження, пов`язані з комп`ютерними програмами і компіляціями даних (базами даних) " (свідоцтво №49-11 від 29.05.2017, видане ЕКК КНДІСЕ, дійсне до 29.05.2022); 13.2 "Дослідження, пов`язані з виконанням, фонограмами, відеограмами, програмами (передачами) організацій мовлення» (свідоцтво №602-17 від 29.05.2017, видане ЕКК КНДІСЕ, дійсне до 29.05.2022); 13.6. "Дослідження, пов`язані з комерційними фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями" (свідоцтво №603-17 від 29.05.2017, видане ЕКК КНДІСЕ, дійсне до 29.05.2022); 13.9. "Економічні дослідження у сфері інтелектуальної власності" (свідоцтво №602-17 від 29.05.2017, видане ЕКК КНДІСЕ, дійсне до 29.05.2022); 13.4. "Дослідження, пов`язані з промисловими зразками" (свідоцтво №566-17 від 03.02.2017, видане ЕКК КНДІСЕ, дійсне до 03.02.2022); стаж експертної роботи - 13 років з 2005 року.

Про кримінальну відповідальність за надання завідомо неправдивого висновку за ст. 38 Кримінального кодексу України та відмову без поважних причин від виконання покладених на них обов`язків за ст. 385 Кримінального кодексу України експертів попереджено.

З огляду на наведене, суд вважає, що Висновок судових експертів № 16510/17-53/7436-7440/18-53 від 10.04.2018 у справі № 910/13876/16 складений кваліфікованими судовими експертами та містить докладний опис проведених експертами досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертам, складений у порядку, визначеному законодавством.

Додатково судом враховано, що матеріали справи № 910/13876/16 містять Висновок експерта №017-СІВ/16 за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 25 січня 2017 (далі - Висновок експерта №017-СІВ/16 від 25.01.2017), складений судовим експертом, директором Департаменту судової експертизи та експертних досліджень у сфері інтелектуальної власності ДП "Інформаційні судові системи" Стародубовим І.В.

На вирішення експерта Стародубова І.В. ставились питання №№ I - X, серед яких питання №№ VII, VIII, IX, X відповідають тим питанням, які були поставлені на вирішення повторної судової експертизи, призначеної ухвалою Господарського суду міста Києва від 11.07.2017 з урахуванням ухвали Господарського суду міста Києва від 26.10.2017, якою доручено судовим експертам проводити повторну судову експертизу лише щодо питань VII, VIII, IX, X, визначених в ухвалі Господарського суду міста Києва від 11.07.2017.

Висновок експерта №017-СІВ/16 від 25.01.2017 містить відповідь на питання № VII, аналогічну відповіді на питання № 1 згідно Висновку судових експертів № 16510/17-53/7436-7440/18-53 від 10.04.2018.

Проте, на однакові за змістом питання №№ VIII, IX, X у Висновку експерта №017-СІВ/16 від 25.01.2017 та питання №№ 2, 3, 4 у Висновку судових експертів № 16510/17-53/7436-7440/18-53 від 10.04.2018 надані різні відповіді.

При цьому у Висновку судових експертів № 16510/17-53/7436-7440/18-53 від 10.04.2018 судові експерти вказали: "Розбіжності між висновком судової експертизи у сфері інтелектуальної власності №017-СІВ/16 від 25 січня 2017 року, складеним судовим експертом, директором Департаменту судової експертизи та експертних досліджень у сфері інтелектуальної власності ДП "Інформаційні судові системи" Стародубовим І.В. наведені нижче:

по восьмому питанню причиною розбіжностей є те, що експертом не проаналізовано коло споживачів та призначення товарів;

по дев`ятому та десятому питанню причиною розбіжностей є те, що експертом не врахована семантична схожість (9, 10 питання) та графічна схожість (10 питання)".

Відповідно до ст. 104 ГПК України висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими статтею 86 цього Кодексу. Відхилення судом висновку експерта повинно бути мотивоване в судовому рішенні.

Дослідивши обидва висновки, суд критично оцінює Висновок експерта №017-СІВ/16 від 25.01.2017 в частині наданих у ньому відповідей на питання №№ 8, 9, 10, виходячи при цьому з того, що по восьмому питанню експертом не проаналізовано коло споживачів та призначення товарів, а по дев`ятому та десятому питанню - експертом не врахована семантична схожість (9, 10 питання) та графічна схожість (10 питання). За таких обставин, суд відхиляє Висновок експерта №017-СІВ/16 від 25.01.2017. В частині наданих відповідей на питання 8, 9, 10 у Висновку експерта №017-СІВ/16 від 25.01.2017 суд вважає більш вірогідними відповіді на питання у Висновку судових експертів № 16510/17-53/7436-7440/18-53 від 10.04.2018.

Суд також відхиляє додану відповідачем до матеріалів справи Рецензію патентного повіреного Прохорова-Лукіна Г.В. від 25.06.2018 на Висновок судових експертів № 16510/17-53/7436-7440/18-53 від 10.04.2018 за результатами проведення повторної комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 10.04.2018, оскільки такий засіб (рецензія на висновок експерта) не визначений приписами статті 73 Господарського процесуального кодексу у якості засобу доказування, на підставі якого суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обгрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Враховуючи наведене, здійснивши оцінку Висновку судових експертів № 16510/17-53/7436-7440/18-53 від 10.04.2018 разом із іншими доказами у справі № 910/13876/16 за правилами, встановленими ст. 86, ГПК України, судом приймається такий висновок у якості належного та допустимого доказу у справі у розумінні ст. 76, 77 ГПК України.

Таким чином, Висновок судових експертів № 16510/17-53/7436-7440/18-53 від 10.04.2018 у справі № 910/13876/16 обґрунтовано підтвердив, що:

- товари виробництва Товариства з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров`я" (відповідача-1) під назвою "ЕКЗО-ДЕРМ", а саме - лікарські засоби (спрей нашкірний, розчин нашкірний та крем, призначені для лікування грибкових інфекцій), є спорідненими з товарами 05 класу МКТП "фармацевтичні препарати", для яких зареєстровано знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 138108, а також, є спорідненими з товарами 03 класу МКТП "мило, косметика, лосьйони для волосся", для яких, в тому числі, зареєстровано знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 191155;

- назви лікарських засобів " ЕКЗО-ДЕРМ ", що зареєстровані за реєстраційними посвідченнями № UA/13758/01/01, № UA/13915/01/01, № UA/13915/02/01, є схожими зі знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України № 191155, № 138108 настільки, що їх можна сплутати.

Відтак, матеріалами справи підтверджуються доводи позивача, який при зверненні з позовом до суду стверджував про те, що відповідач-1 (ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров`я") використовує назву "ЕКЗО-ДЕРМ" ("ЕКZO-DERM") для товарів, саме - лікарських засобів (спрей нашкірний, розчин нашкірний та крем, призначені для лікування грибкових інфекцій), що є спорідненими з тими, для яких зареєстровано знаки для товарів і послуг позивача "ЕКЗОДЕРИЛ" та "EXODERIL", внаслідок чого вказану назву і знаки позивача можна сплутати.

Отже, позначення "ЕКЗО-ДЕРМ" та/або "ЕКZO-DERM" є схожим настільки, що їх можна сплутати зі знаками для товарів і послуг " ЕКЗОДЕРИЛ " та " EXODERIL " за свідоцтвами України №№138108, 191155, власником яких є позивач.

В свою чергу, відповідно до п. 5 ст. 16 Закону України (в редакції, чинній станом на час виникнення спірних правовідносин сторін), позивач, як власник свідоцтв України № 138108, № 191155 на знаки для товарів і послуг "ЕКЗОДЕРИЛ" та " EXODERIL ", мав виключне право забороняти іншим особам (в т.ч. і відповідачу-1) використовувати без його згоди:

- зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг;

- зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги;

- позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати;

- позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Крім того, відповідно до пункту 5 статті 16 Закону України "Про охорону прав на торговельні марки" (в редакції, чинній на час постановлення рішення у справі) свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом:

позначення, тотожне із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг;

позначення, тотожне із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання це позначення і торговельну марку можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою;

позначення, схоже із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою;

позначення, схоже із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання ці позначення можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою.

Приписи стосовно того, що саме визнається використанням знаку (торговельної марки) містять норми п. 4 ст. 16 Закону України та ч. 2 ст. 157 ГК України, а згідно норм ч. 3 вказаної статті ГК України свідоцтво надає право його власнику забороняти іншим особам використовувати зареєстровану торговельну марку без його дозволу, за винятком випадків правомірного використання торговельної марки без його дозволу.

Матеріали справи не містять доказів надання позивачем відповідачу-1 згоди (дозволу) на використання належних йому за свідоцтвами України № 138108, № 191155 знаків.

При цьому судом відхиляються як безпідставні доводи відповідача-1 про використання ним на законних правових підставах позначення "ЕКЗО-ДЕРМ" відповідно до укладеного між ним та ТОВ "Фармацевтична група "Здоров`я" Ліцензійного договору на використання об`єктів інтелектуальної власності № 4 від 01.05.2008 (далі - Ліцензійний договір № 4), Додатковою угодою № 113 від 03.10.2017 до якого сторони доповнили перелік об`єктів права інтелектуальної власності, щодо яких надається ліцензія, знаком для товарів та послуг "ЕКЗО-ДЕРМ" за свідоцтвом України № 231740 від 11.09.2017 - для всіх зазначених у свідоцтві товарів класу 5 МКТП, у зв`язку з чим відповідач-1 ніби то не порушував та не порушує прав третіх осіб на знаки для товарів та послуг. Відхиляючи наведені доводи відповідача-1, суд відзначає таке.

Компанія Новартіс АГ (Novartis AG) звернулась до Господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична група "Здоров`я" (далі - ТОВ "ФГ "Здоров`я", Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (перейменоване з Міністерства економічного розвитку і торгівлі України) (далі - Міністерство) про визнання недійсним свідоцтва України № 231740 на знаки для товарів і послуг відносно всіх товарів 05 класу МКТП для яких знак було зареєстровано; зобов`язання Міністерства внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним свідоцтва України № 231740 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Позовні вимоги у справі № 910/20650/17 з посиланням на приписи статті 499 ЦК України та статті 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" обгрунтовано тим, що оспорюване свідоцтво не відповідає умовам надання правової охорони та зареєстроване з порушенням прав позивача на знаки, захищені свідоцтвами України № 138108 та №191155.

Рішенням Господарського суду міста Києва від 19.07.2018 у справі № 910/20650/17 позов задоволено повністю; визнано недійсним свідоцтво України на знак для товарів і послуг від 11.09.2017 № 231740, зареєстроване за ТОВ "ФГ "Здоров`я", відносно всіх товарів 05 класу МКТП; зобов`язано Міністерство внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсними свідоцтв України на знак для товарів і послуг від 11.09.2017 № 231740 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність"; стягнуто з відповідача на користь позивача судовий збір

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 24.06.2019 у справі № 910/20650/17 скасовано рішення Господарського суду міста Києва від 19.07.2018 та ухвалено нове рішення, яким відмовлено у задоволенні позовних вимог.

Постановою Касаційного господарського суду в складі Верховного Суду від 26.09.2019 постанову Північного апеляційного господарського суду від 24.06.2019 у справі № 910/20650/17 скасовано, справу передано на новий розгляд до Північного апеляційного господарського суду.

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 25.11.2019 у справі № 910/20650/17 рішення Господарського суду міста Києва від 19.07.2018 скасовано та ухвалено нове рішення, яким у задоволенні позову відмовлено.

Постановою Касаційного господарського суду в складі Верховного Суду від 20.02.2020 постанову Північного апеляційного господарського суду від 25.11.2019 у справі № 910/20650/17 скасовано, рішення Господарського суду міста Києва від 19.07.2018 у справі № 910/20650/17 залишено в силі.

Згідно висновків Касаційного господарського суду в складі Верховного Судуу наведеній постанові від 20.02.2020 за результатами розгляду касаційної скарги № 910/20650/17, зазначено, що суд апеляційної інстанції неправильно застосував норми матеріального права, зокрема положення статті 86 ГПК, абзацу п`ятого пункту 2, абзацу другого пункту 3 статті 6 Закону № 3689-XII, Порядку. Отже, наявні підстави для задоволення касаційної скарги, скасування оскаржуваної постанови суду апеляційної інстанції та залишення в силі рішення суду першої інстанції.

Постанова Касаційного господарського суду в складі Верховного Суду від 20.02.2020 у справі № 910/20650/17 набрала законної сили з моменту її прийняття, є остаточною і оскарженню не підлягає.

Отже, рішенням Господарського суду міста Києва від 19.07.2018 у справі № 910/20650/17, залишеним без змін Постановою Касаційного господарського суду в складі Верховного Суду від 20.02.2020, яке набрало законної сили 20.02.2020, визнано недійсним свідоцтво України № 231740 на знаки для товарів і послуг відносно всіх товарів 05 класу МКТП для яких знак було зареєстровано.

Відповідно до ч. 4 ст. 75 ГПК України обставини, встановлені рішенням суду в господарській, цивільній або адміністративній справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді іншої справи, у якій беруть участь ті самі особи або особа, стосовно якої встановлено ці обставини, якщо інше не встановлено законом.

Враховуючи наведену норму ст. 75 ГПК України, суд дійшов висновку, що вищезазначені обставини щодо недійсності свідоцтва України № 231740 на знаки для товарів і послуг відносно всіх товарів 05 класу МКТП для яких знак було зареєстровано, встановлені рішенням Господарського суду міста Києва від 19.07.2018 у справі № 910/20650/17, залишеним без змін Постановою Касаційного господарського суду в складі Верховного Суду від 20.02.2020, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді даної справи Господарського суду міста Києва № 910/13876/16, у якій беруть участь ті самі особи, щодо яких встановлено ці обставини, не залежно від складу інших учасників відповідного судового процесу.

Таким чином, відповідачем-1 не доведено належними та допустимими доказами використання ним на законних правових підставах позначення "ЕКЗО-ДЕРМ" та/або "ЕKZO-DERM".

Згідно з частиною 2 статті 20 Закону України "Про охорону прав на торговельні марки", будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника (ч. 1). На вимогу власника свідоцтва таке порушення повинно бути припинено. а порушник зобов`язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки. Власник свідоцтва може також вимагати усунення з товару, його упаковки незаконно використаної торговельної марки або позначення, схожого з нею настільки, що їх можна сплутати, або знищення виготовлених зображень торговельної марки або позначення, схожого з нею настільки, що їх можна сплутати (ч. 2).

Отже, за встановлених судом обставин, вимоги позивача про зобов`язання відповідача-1 (Товариства з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "ЗДОРОВ`Я") припинити використання позначення "Екзо-Дерм" та/або "Еkzo-Derm", яке є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаками для товарів і послуг "ЕКЗОДЕРИЛ" та " EXODERIL " за свідоцтвами України №№138108, 191155, в тому числі нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет, - визнаються судом обґрунтованими та підлягають задоволенню.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 432 Цивільного кодексу України суд у випадках та в порядку, встановлених законом, може постановити рішення, зокрема, про вилучення з цивільного обороту товарів, виготовлених або введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності, та знищення таких товарів.

Оскільки лікарські засоби відповідача-1 були виготовлені з порушенням прав інтелектуальної власності позивача за свідоцтвами України № 138108, № 191155 на знаки для товарів і послуг "ЕКЗОДЕРИЛ" та "EXODERIL", то вимоги позивача про зобов`язання відповідача-1 (Товариства з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "ЗДОРОВ`Я")) вилучити з цивільного обігу лікарські засоби: "ЕКЗО-ДЕРМ" у формі розчину, 10 мг/мл по 8 мл або 15 мл у флаконі, забезпеченому спрей-насосом, насадкою-розпилювачем та захисним ковпачком; по 1 флакону у коробці з картону, "ЕКЗО-ДЕРМ" у формі спрею нашкірного, розчину, 10 мг/мл по 8 мл або 15 мл у флаконі, забезпеченому спрей-насосом, насадкою-розпилювачем та захисним ковпачком; по 1 флакону у коробці з картону та "ЕКЗО-ДЕРМ" у формі крему, 10 мг/г; по 15 г. у тубі; по 1 тубі у коробці, маркованих позначенням "Екзо-Дерм" та/або "Ekzo-Derm", яке є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаками для товарів і послуг "ЕКЗОДЕРИЛ" та "EXODERIL" за свідоцтвами України №№138108, 191155, та знищити упаковки та тари вказаних лікарських засобів, - визнаються судом обґрунтованими та підлягають задоволенню.

Стосовно інших заявлених позивачем вимог судом встановлено наступне.

Використання в цивільному обороті лікарських засобів на території України можливе лише після проведення їх державної реєстрації. Державна реєстрація лікарських засобів виступає тим юридичним фактом, на підставі якого вони вводяться у цивільний оборот на території України.

Спірні правовідносини сторін досліджувались судом на підставі законодавства (зокрема, Закону України "Про лікарські засоби", Порядку № 376 та Порядку № 426), чинного станом на час виникнення таких спірних правовідносин.

Відповідно до частини першої статті 9 Закону України "Про лікарські засоби" лікарські засоби допускаються до застосування в Україні після їх державної реєстрації, крім випадків, передбачених цим Законом.

На зареєстрований лікарський засіб заявнику видається посвідчення, в якому зазначається строк дії, протягом якого лікарський засіб дозволяється до застосування в Україні (ч. 18 ст. 9 Закону України "Про лікарські засоби").

Відповідно до пункту 2 Порядку № 376 державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарського засобу здійснює МОЗ на підставі результатів експертизи реєстраційних матеріалів (реєстраційного досьє) на такий засіб, проведеної Державним експертним центром МОЗ (далі - Центр), у порядку, визначеному МОЗ.

Зі змісту приписів статті 9 Закону України "Про лікарські засоби", Порядку № 376 і Порядку № 426 вбачається, що до повноважень Центру належить проведення експертизи реєстраційних матеріалів, за результатами якої складаються вмотивовані висновки про можливість (або неможливість) реєстрації лікарських засобів.

За результатами розгляду зазначених матеріалів центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров`я у місячний термін приймає рішення про реєстрацію або відмову в реєстрації лікарського засобу, як це встановлено частиною 5 статті 9 Закону України "Про лікарські засоби".

Згідно п. 3 Порядку № 376 у заяві про державну реєстрацію лікарського засобу, яку подає до МОЗ юридична або фізична особа, що несе відповідальність за якість, безпечність та ефективність лікарського засобу (далі - заявник), зазначаються найменування та адреса заявника, юридична адреса та адреса місця провадження діяльності виробника лікарського засобу, назва лікарського засобу, його торговельна назва, назва діючої речовини, синоніми, форма випуску, повний склад лікарського засобу, показання до застосування та протипоказання, дозування, умови відпуску, способи застосування, строк та умови зберігання, інформація про упаковку, дані щодо реєстрації лікарського засобу в інших країнах. За результатами розгляду заяви МОЗ надсилає до Центру лист-направлення разом із копією заяви для проведення експертизи. Після надходження до Центру листа-направлення МОЗ заявником подаються до Центру документи, перелік яких наведено у підпунктах 1-5 вказаного пункту Порядку.

Відповідно до п. 5 Порядку № 376, за результатами експертизи Центр готує вмотивовані висновки щодо ефективності, безпечності та якості лікарського засобу і рекомендує здійснити державну реєстрацію такого засобу або відмовити в ній.

На підставі поданих Центром висновків та рекомендацій МОЗ у місячний строк приймає рішення про реєстрацію лікарського засобу або про відмову в такій реєстрації.

З наведених вище норм вбачається, що висновок Центру базується на дослідженні наданих заявником матеріалів та на перевірці достовірності наданих матеріалів й безпечності лікарського засобу, що подається на реєстрацію.

Рішення про відмову в державній реєстрації лікарського засобу приймається, якщо не підтверджуються висновки щодо його ефективності та безпечності. Також, у державній реєстрації може бути відмовлено у разі, коли внаслідок такої реєстрації будуть порушені захищені патентом чинні майнові права інтелектуальної власності, в тому числі при виробництві, використанні, продажу лікарських засобів (ч. 23, 24 ст. 9 Закону України "Про лікарські засоби").

Статтею 41 Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (ТРІПС) передбачено, що члени повинні гарантувати, що примусові процедури, як визначено в цій частині, що їхнє законодавство передбачає, що дозволяють ефективні заходи проти будь-якої дії, що порушує права інтелектуальної власності, що підлягають під цю Угоду, зокрема швидкі заходи, спрямовані на недопущення порушень, та заходи, що стримують від подальших порушень. Ці процедури повинні застосовуватися таким чином, щоб уникнути створення бар`єрів для законної торгівлі та забезпечити гарантії проти їх зловживання.

В силу ч. 1 ст. 21 ЦК України суд визнає незаконним та скасовує правовий акт індивідуальної дії, виданий органом державної влади, органом влади Автономної Республіки Крим або органом місцевого самоврядування, якщо він суперечить актам цивільного законодавства і порушує цивільні права або інтереси.

Як було встановлено, позивач є власником свідоцтв України № 138108, № 191155 на знаки для товарів і послуг "ЕКЗОДЕРИЛ" та " EXODERIL ". Також судом встановлено, що позначення відповідача-1 "ЕКЗО-ДЕРМ" та/або "ЕКZO-DERM" є схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками для товарів і послуг "ЕКЗОДЕРИЛ" та "EXODERIL" за свідоцтвами України №№138108, 191155.

Враховуючи, що заявником лікарських засобів за оскаржуваними у даній справі наказами Міністерства охорони здоров`я України (відповідача-2) є Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "ЗДОРОВ`Я" і останнім не доведено правомірність використання ним спірних позначень, суд доходить висновку, що прийняті Міністерством охорони здоров`я України накази:

- № 453 від 18.05.2016 "Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів та внесення змін до реєстраційних матеріалів" в частині внесення змін до реєстраційних матеріалів лікарського засобу "ЕКЗО-ДЕРМ" у формі розчину нашкірного, 10 мг/мл по 8 мл або по 20 мл у флаконах № 1;

- № 665 від 24.09.2014 "Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів та внесення змін до реєстраційних матеріалів" в частині державної реєстрації лікарського засобу "ЕКЗО -ДЕРМ" у формі спрею нашкірного, розчину, 10 мг/мл, по 8 мл у флаконах № 1;

- № 222 від 16.04.2015 "Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів та внесення змін до реєстраційних матеріалів" в частині державної реєстрації лікарського засобу "ЕКЗО -ДЕРМ" у формі крему, 10 мг/г по 15 г у тубах № 1;

- № 528 від 29.07.2014 "Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів та внесення змін до реєстраційних матеріалів" в частині державної реєстрації лікарського засобу "ЕКЗО -ДЕРМ" у формі розчину нашкірного, 10 мг/г; по 8 мл або по 20 мл у флаконах № 1.

- № 1030 від 08.05.2019 "Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів та внесення змін до реєстраційних матеріалів" в частині державної перереєстрації лікарського засобу "ЕКЗО -ДЕРМ" у формі спрея нашкірний, розчин, 10 мг/мл, по 8 мл або по 15 мл у флаконі, забезпеченому спрей-насосом, насадкою-розпилювачем та захисним ковпачком, по 1 флакону у коробці з картону;

- № 2352 від 28.11.2019 "Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів та внесення змін до реєстраційних матеріалів" в частині державної перереєстрації лікарського засобу "ЕКЗО-ДЕРМ" у формі крему, 10 мг/г; по 15 г. у тубі; по 1 тубі у коробці;

- № 464 від 22.02.2019 Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів та внесення змін до реєстраційних матеріалів" в частині державної перереєстрації лікарського засобу "ЕКЗО-ДЕРМ" у формі розчину нашкірного, 10 мг/г; по 8 мл або по 20 мл у флаконі, закупореному пробкою-крапельницею та закритому кришкою; по 1 флакону в коробці з картону, порушують виключні майнові права позивача на знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № 138108, № 191155.

При цьому судом було враховано та надано належну оцінку формального дотримання Міністерством охорони здоров`я України існуючої на час її здійснення процедури реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів, яка за будь-яких умов не має домінувати над відповідним майновим правом позивача як власника відповідних свідоцтв на знаки для товарів і послуг.

Вищевикладене дає підстави вважати позовні вимоги позивача про визнання недійсними вищенаведених наказів Міністерства охорони здоров`я України (відповідача-2), - обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.

В свою чергу, судом також визнаються обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню вимоги позивача про визнання недійсними реєстраційних посвідчень на лікарський засіб "ЕКЗО-ДЕРМ" № UА/13758/01/01, "ЕКЗО-ДЕРМ" № UА/13915/01/01, "ЕКЗО-ДЕРМ" № UА/13915/02/01.

Відповідно до статті 86 ГПК України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також вірогідність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

Повно і всебічно з`ясувавши обставини, на які сторони посилались як на підставу своїх вимог і заперечень, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні, здійснивши оцінку доказів у порядку ст. 86 ГПК України, надавши оцінку всім аргументам учасників справи, суд дійшов висновку про задоволення позову повністю.

Стосовно розподілу судових витрат суд зазначає таке.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 123 ГПК України судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов`язаних з розглядом справи. Розмір судового збору, порядок його сплати, повернення і звільнення від сплати встановлюються законом.

Відповідно до ч. 3 ст. 123 ГПК України до витрат, пов`язаних з розглядом справи, належать витрати:

1) на професійну правничу допомогу;

2) пов`язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів, експертів та проведенням експертизи;

3) пов`язані з витребуванням доказів, проведенням огляду доказів за їх місцезнаходженням, забезпеченням доказів;

4) пов`язані з вчиненням інших процесуальних дій, необхідних для розгляду справи або підготовки до її розгляду.

Відповідно до ч. 1 ст. 4 Закону України "Про судовий збір" (в редакції чинній станом на час звернення позивача з позовом до суду (28.07.2016)) судовий збір справляється у відповідному розмірі від мінімальної заробітної плати у місячному розмірі, встановленої законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява або скарга подається до суду, - у відсотковому співвідношенні до ціни позову та у фіксованому розмірі.

Відповідно до статті 8 Закону України "Про Державний бюджет України на 2016 рік" установлено у 2016 році мінімальну заробітну плату у місячному розмірі з 1 січня - 1378,00 гривень.

Відповідно до ч. 1 ст. 4 Закону України "Про судовий збір" (в редакції чинній станом на час подання позивачем заяви про зміну предмета позову (31.07.2020)) судовий збір справляється у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява або скарга подається до суду, - у відсотковому співвідношенні до ціни позову та у фіксованому розмірі

Відповідно до статті 7 Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" з 1 січня 2020 року прожитковий мінімум для працездатних осіб становить 2102,00 грн.

Частиною 1 статті 124 ГПК України визначено, що разом з першою заявою по суті спору кожна сторона подає до суду попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які вона понесла і які очікує понести у зв`язку із розглядом справи. При цьому частиною 2 наведеної статті ГПК України передбачено, що у разі неподання стороною попереднього розрахунку суми судових витрат, суд може відмовити їй у відшкодуванні відповідних судових витрат, за винятком суми сплаченого нею судового збору.

Сторонами не подано попереднього розрахунку суми судових витрат в порядку ст. 124 ГПК України.

Позивачем при зверненні з позовом до суду 28.07.2020 сплачено судовий збір у загальному розмірі 16536,00 грн за 12 вимог немайнового характеру (в тому числі за 3 вимоги немайнового характеру про визнання недійсними висновків Державного підприємства "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров`я України" про рекомендацію до реєстрації лікарських засобів "ЕКЗО-ДЕРМ" (розчин нашкірний), "ЕКЗО-ДЕРМ" (спрей нашкірний), "ЕКЗО-ДЕРМ" (крем)), що підтверджується платіжним дорученням № 3057 від 27.07.2016 (а.с. 26 т. 1).

При подачі заяви про зміну предмета позову позивачем здійснено доплату судового збору у загальному розмірі 8408,00 грн за 4 вимоги немайнового характеру, що підтверджується платіжними дорученнями № 261 від 31.07.2020, № 262 від 03.08.2020 (а.с. 122, 225 т. 5).

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 21.09.2020 постановлено закрити провадження у справі № 910/13876/16 в частині вимог Компанії Novartis AG/Новартіс АГ до Державного підприємства "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров`я України" про визнання недійсними висновків Державного підприємства "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров`я України" про рекомендацію до реєстрації лікарських засобів "ЕКЗО-ДЕРМ" (розчин нашкірний), "ЕКЗО-ДЕРМ" (спрей нашкірний), "ЕКЗО-ДЕРМ" (крем) у зв`язку з відмовою позивача від позову в цій частині позовних вимог.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 7 Закону України "Про судовий збір" сплачена сума судового збору повертається за клопотанням особи, яка його сплатила за ухвалою суду в разі закриття (припинення) провадження у справі (крім випадків, якщо провадження у справі закрито у зв`язку з відмовою позивача від позову і така відмова визнана судом), у тому числі в апеляційній та касаційній інстанціях.

Враховуючи наведені приписи ст. 7 Закону України "Про судовий збір", судовий збір у сумі 4134,00 грн (за 3 вимоги немайнового характеру, від яких позивач відмовився і його відмову прийнято судом) покладається на позивача.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 129 ГПК України судовий збір покладається у спорах, що виникають при виконанні договорів та з інших підстав, - на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Відповідно до ч. 4 ст. 129 ГПК України інші судові витрати, пов`язані з розглядом справи, покладаються: 1) у разі задоволення позову - на відповідача; 2) у разі відмови в позові - на позивача; 3) у разі часткового задоволення позову - на обидві сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Водночас, ч. 9 ст. 129 ГПК України передбачено, зокрема, що якщо спір виник внаслідок неправильних дій сторони, суд має право покласти на таку сторону судові витрати повністю або частково незалежно від результатів вирішення спору.

З огляду на наведені приписи ст. 129 ГПК України та задоволення заявленого позивачем позову повністю, суд дійшов висновку, що сплачений позивачем судовий збір у розмірі 20810,00 грн (за 13 вимог немайнового характеру) покладається на відповідача-1, як на сторону, внаслідок неправильних дій якої виник спір у даній справі (12402,00 грн + 8408,00 грн = 20810,00 грн).

Сплачений позивачем судовий збір за подання заяви про забезпечення позову № 200907/12155 від 07.09.2020 у розмірі 1051,00 грн (платіжне доручення № 260 від 31.07.2020) - покладається на відповідача-1, як на сторону, внаслідок неправильних дій якої виник спір у даній справі.

Понесені позивачем витрати на проведення судової експертизи у сумі 38131,20 грн, що підтверджується платіжним дорученням № 4699 від 23.11.2016 (а.с. 23 т. 3), покладаються на відповідача-1, як на сторону, внаслідок неправильних дій якої виник спір у даній справі. Інших доказів на підтвердження понесених позивачем витрати на проведення судової експертизи матеріали справи не містять.

Стосовно поданої Державним підприємством "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров`я України" (далі - Центр) 24.09.2020 через відділ діловодства суду заяви щодо виплати грошової компенсації його витрат, пов`язаних із наданням доказів (далі - заява про виплату грошової компенсації витрат, пов`язаних із наданням доказів), суд зазначає таке.

В обгрунтування поданої заяви та понесених Центром витрат, пов`язаних з наданням доказів у розмірі 9775,08 грн, Центр зазначив, що ухвалою Господарського суду міста Києва від 01.08.2016 у справі № 910/13876/16 було зобов`язано Центр (відповідача-3 станом на час постановлення такої ухвали) надати суду для залучення до матеріалів справи належним чином засвідчені копії реєстраційних матеріалів (реєстраційних досьє) на лікарські засоби "ЕКЗО-ДЕРМ" (розчин нашкірний), "ЕКЗО-ДЕРМ" (спрей нашкірний), "ЕКЗО-ДЕРМ" (крем).

01.06.2016 Центром було надано суду належним чином засвідчені копії матеріалів реєстраційних досьє на лікарські засоби "ЕКЗО-ДЕРМ" (розчин нашкірний), "ЕКЗО-ДЕРМ" (спрей нашкірний), "ЕКЗО-ДЕРМ" (крем) на 6034 арк.

Враховуючи значний обсяг матеріалів реєстраційних досьє, Центром здійснені матеріальні витрати, пов`язані з копіюванням відповідних доказів, у зв`язку з чим Центр, на підставі ст. 128, 130 ГПК України, просив суд стягнути з компанії "Новартіс АГ"/Novartis AG на користь Центру витрати, пов`язані із наданням доказів у розмірі 9775,08 грн, на підтвердження яких надав Розрахунок фактичних витрат Центру на копіювання матеріалів реєстраційного досьє лікарського засобу, Довідку від 05.06.2020 № 2122/14-8 за підписом директора та головного бухгалтера Центру про наявність копіювальної техніки.

Згідно з п. 3 ч. 3 ст. 123 ГПК України до витрат, пов`язаних з розглядом справи, належать витрати пов`язані з витребуванням доказів.

Частиною 1 статті 124 ГПК України визначено, що разом з першою заявою по суті спору кожна сторона подає до суду попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які вона понесла і які очікує понести у зв`язку із розглядом справи. При цьому частиною 2 наведеної статті ГПК України передбачено, що у разі неподання стороною попереднього розрахунку суми судових витрат, суд може відмовити їй у відшкодуванні відповідних судових витрат, за винятком суми сплаченого нею судового збору.

Частиною 1 статті 128 ГПК України передбачено, що особа, яка надала доказ на вимогу суду, має право вимагати виплати грошової компенсації своїх витрат, пов`язаних із наданням такого доказу. Розмір грошової компенсації визначає суд на підставі поданих такою особою доказів здійснення відповідних витрат.

Частиною 5 статті 130 ГПК України визначено, що у разі закриття провадження у справі або залишення позову без розгляду відповідач має право заявити вимоги про компенсацію здійснених ним витрат, пов`язаних з розглядом справи, внаслідок необґрунтованих дій позивача.

Судом за результатами розгляду справи не встановлено необґрунтованих дій позивача, які б могли бути підставою для заявлення Центром відповідно до ч. 5 ст. 130 ГПК України вимоги про компенсацію здійснених ним спірних витрат, пов`язаних з наданням доказів, за рахунок позивача. При цьому суд звертає увагу, що докази (матеріали реєстраційних досьє), необхідні для розгляду справи, були витребувані у Центра у зв`язку з розглядом спору у справі № 910/13876/16, у якій позовні вимоги на час відкриття провадження були заявлені, окрім відповідача-3, також і до відповідача-1, відповідача-2.

Відтак, подана Центром заява про стягнення з Компанії "Новартіс АГ"/Novartis AG на користь Центру витрат, пов`язаних із наданням доказів у розмірі 9775,08 грн, - задоволенню не підлягає.

Водночас, судом по матеріалам справи встановлено, що разом з першою заявою по суті спору (відзив на позовну заяву № 14/117/Б від 24.05.2018 - а.с. 48-51 т. 4) Центр (відповідач-3 на той час) не подав до суду попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які він поніс і які очікує понести у зв`язку із розглядом справи.

Отже, відповідно до частини 2 статті 124 ГПК України суд відмовляє Центру у відшкодуванні відповідних судових витрат, пов`язаних із наданням доказів у розмірі 9775,08 грн.

Керуючись ст. 4, 13, 73, 74, 76-80, 86, 98, 99, 103-105, 123, 124, 128, 129, 130, 232, 233, 236-241, 327 ГПК України, Господарський суд міста Києва

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити повністю.

2. Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "ЗДОРОВ`Я" (Україна, 61013, Харківська обл., місто Харків, вулиця Шевченка, будинок 22; ідентифікаційний код 31437750) припинити використання позначення "Екзо-Дерм" та/або "Еkzo-Derm", яке є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаками для товарів і послуг "ЕКЗОДЕРИЛ" та "EXODERIL" за свідоцтвами України №№138108, 191155, в тому числі нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

3. Визнати недійсним наказ Міністерства охорони здоров`я України (Україна, 01021, м. Київ, вулиця Грушевського, будинок 7; ідентифікаційний код 00012925) № 453 від 18.05.2016 "Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів та внесення змін до реєстраційних матеріалів" в частині внесення змін до реєстраційних матеріалів лікарського засобу "ЕКЗО-ДЕРМ" у формі розчину нашкірного, 10 мг/мл по 8 мл або по 20 мл у флаконах № 1.

4. Визнати недійсним наказ Міністерства охорони здоров`я України (Україна, 01021, м. Київ, вулиця Грушевського, будинок 7; ідентифікаційний код 00012925) № 665 від 24.09.2014 "Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів та внесення змін до реєстраційних матеріалів" в частині державної реєстрації лікарського засобу "ЕКЗО -ДЕРМ" у формі спрею нашкірного, розчину, 10 мг/мл, по 8 мл у флаконах № 1.

5. Визнати недійсним наказ Міністерства охорони здоров`я України (Україна, 01021, м. Київ, вулиця Грушевського, будинок 7; ідентифікаційний код 00012925) № 222 від 16.04.2015 "Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів та внесення змін до реєстраційних матеріалів" в частині державної реєстрації лікарського засобу "ЕКЗО -ДЕРМ" у формі крему, 10 мг/г по 15 г у тубах № 1.

6. Визнати недійсним наказ Міністерства охорони здоров`я України (Україна, 01021, м. Київ, вулиця Грушевського, будинок 7; ідентифікаційний код 00012925) № 528 від 29.07.2014 "Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів та внесення змін до реєстраційних матеріалів" в частині державної реєстрації лікарського засобу "ЕКЗО -ДЕРМ" у формі розчину нашкірного, 10 мг/г; по 8 мл або по 20 мл у флаконах № 1.

7. Визнати недійсним наказ Міністерства охорони здоров`я України (Україна, 01021, м. Київ, вулиця Грушевського, будинок 7; ідентифікаційний код 00012925) № 1030 від 08.05.2019 "Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів та внесення змін до реєстраційних матеріалів" в частині державної перереєстрації лікарського засобу "ЕКЗО -ДЕРМ" у формі спрея нашкірний, розчин, 10 мг/мл, по 8 мл або по 15 мл у флаконі, забезпеченому спрей-насосом, насадкою-розпилювачем та захисним ковпачком, по 1 флакону у коробці з картону.

8. Визнати недійсним наказ Міністерства охорони здоров`я України (Україна, 01021, м. Київ, вулиця Грушевського, будинок 7; ідентифікаційний код 00012925) № 2352 від 28.11.2019 "Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів та внесення змін до реєстраційних матеріалів" в частині державної перереєстрації лікарського засобу "ЕКЗО-ДЕРМ" у формі крему, 10 мг/г; по 15 г. у тубі; по 1 тубі у коробці.

9. Визнати недійсним наказ Міністерства охорони здоров`я України (Україна, 01021, м. Київ, вулиця Грушевського, будинок 7; ідентифікаційний код 00012925) № 464 від 22.02.2019 Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів та внесення змін до реєстраційних матеріалів" в частині державної перереєстрації лікарського засобу "ЕКЗО-ДЕРМ" у формі розчину нашкірного, 10 мг/г; по 8 мл або по 20 мл у флаконі, закупореному пробкою-крапельницею та закритому кришкою; по 1 флакону в коробці з картону.

10. Визнати недійсними реєстраційні посвідчення на лікарський засіб "ЕКЗО-ДЕРМ" № UA/13758/01/01, "ЕКЗО-ДЕРМ" № UA/13915/01/01, "ЕКЗО-ДЕРМ" № UA/13915/02/01.

11. Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "ЗДОРОВ`Я" (Україна, 61013, Харківська обл., місто Харків, вулиця Шевченка, будинок 22; ідентифікаційний код 31437750) вилучити з цивільного обігу лікарські засоби: "ЕКЗО-ДЕРМ" у формі розчину, 10 мг/мл по 8 мл або 15 мл у флаконі, забезпеченому спрей-насосом, насадкою-розпилювачем та захисним ковпачком; по 1 флакону у коробці з картону, "ЕКЗО-ДЕРМ" у формі спрею нашкірного, розчину, 10 мг/мл по 8 мл або 15 мл у флаконі, забезпеченому спрей-насосом, насадкою-розпилювачем та захисним ковпачком; по 1 флакону у коробці з картону та "ЕКЗО-ДЕРМ" у формі крему, 10 мг/г; по 15 г. у тубі; по 1 тубі у коробці, маркованих позначенням "Екзо-Дерм" та/або "Ekzo-Derm", яке є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаками для товарів і послуг "ЕКЗОДЕРИЛ" та "EXODERIL" за свідоцтвами України №№138108, 191155, та знищити упаковки та тари вказаних лікарських засобів.

12. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров`я" (Україна, 61013, Харківська обл., місто Харків, вулиця Шевченка, будинок 22; ідентифікаційний код 31437750) на користь Компанії Novartis AG/Новартіс АГ 4002 Базель, Швейцарія; номер фірми CHE-103.867.266) 20810,00 грн (двадцять тисяч вісімсот десять гривень 00 коп.) судового збору за подання заяви та заяви про зміну предмета позову; 1051,00 грн (одну тисячу п`ятдесят одну гривню 00 коп.) судового збору за подання заяви про забезпечення позову; 38131,20 грн (тридцять вісім тисяч сто тридцять одну гривню 20 коп.) витрат на проведення судової експертизи.

13. Після набрання рішенням господарського суду законної сили видати накази.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду (ч. 1, 2 ст. 241 ГПК України).

Рішення господарського суду може бути оскаржене в порядку, передбаченому ст. 253, 254, 256-259 ГПК України з урахуванням підпункту 17.5 пункту 17 Розділу XI "Перехідні положення" ГПК України.

Повне рішення складено 16.10.2020

Суддя Гумега О.В.