ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"08" жовтня 2020 р. Справа№ 910/6518/19

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Полякова Б.М.

суддів: Верховця А.А.

Яковлєва М.Л.

за участю секретаря судового засідання Михайлюченко О.Г.

перевіривши матеріали апеляційних скарг Товариства з обмеженою відповідальністю "Хладопром" (далі - ТОВ "Хладопром", скаржник-1, заявник-1) та Товариство з обмеженою відповідальністю «Фабрика морозива «Хладопром» (далі - ТОВ «Фабрика морозива «Хладопром», скаржник-2, заявник-2)

на рішення Господарського суду міста Києва від 18.06.2020

у справі №910/6518/19 (суддя Щербаков С.О.)

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Три Ведмеді"

до 1) Товариства з обмеженою відповідальністю "Хладопром",

2) Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача-1 - Товариство з обмеженою відповідальністю «Фабрика морозива «Хладопром»

про дострокове припинення дії свідоцтва

за участю представників сторін відповідно до протоколу судового засідання від 08.10.2020

ВСТАНОВИВ:

ТОВ "Три Ведмеді" звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до ТОВ "Хладопром" та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України в якому просив суд:

- припинити дію свідоцтва України № НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1" внаслідок визнання позначення "ІНФОРМАЦІЯ_1" загальновживаним щодо товару класу 30 МКТП "морозиво";

- зобов`язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знак для товарів і послуг щодо припинення дії свідоцтва України № НОМЕР_1 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що відповідач є власником свідоцтва України № НОМЕР_1 від 16.04.2001 на знак для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1", проте, як зазначає позивач, позначення "ІНФОРМАЦІЯ_1" стало загальновживаним для 30 класу МКТП після дати подання заявки на його реєстрацію, оскільки останнє, зокрема, використовується як назва товару фахівцями відповідних галузей виробництва та споживачами, застосовується як назва одного і того ж товару великою кількістю виробників.

Рішенням Господарського суду міста Києва від 18.06.2020 позов задоволено. Припинено дію свідоцтва України № НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1" внаслідок визнання позначення "ІНФОРМАЦІЯ_1" загальновживаним щодо товару класу 30 МКТП "морозиво". Зобов`язано Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знак для товарів і послуг щодо припинення дії свідоцтва України № НОМЕР_1 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлтені "Промислова власність".

Ключовими мотивами рішення є:

- знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1" є загальновживаним позначенням для товарів чи послуг, для яких його зареєстровано, зокрема, морозива, станом на 22.02.1999 - дату подання заявки № 99020539;

- суд дійшов висновку про припинення дії свідоцтва України № НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1" внаслідок визнання позначення "ІНФОРМАЦІЯ_1" загальновживаним щодо товару класу 30 МКТП "морозиво".

Не погодившись з прийнятим рішенням, ТОВ "Хладопром", ТОВ «Фабрика морозива «Хладопром» звернулися до Північного апеляційного господарського суду з апеляційними скаргами, в яких просять скасувати рішення Господарського суду міста Києва від 18.06.2020 та ухвалити нове рішення, яким у задоволенні позовних вимог відмовити.

Ключовими аргументами скарги є:

- суд проігнорував та порушив вимоги ст. 75 та ч. 2 ст. 237 ГПК України;

- суд незаконно припинив дію свідоцтва № НОМЕР_1 повністю, щодо всіх товарів і послуг;

- подані позивачем докази не відповідають ст. 76, 78 ГПК України.

Від позивача надійшов відзив на апеляційній скарги ТОВ "Хладопром", ТОВ «Фабрика «Хладопром».

Ключовими аргументами відзиву є:

- позначення, яке зареєстроване в якості торговельної марки за свідоцтвом № НОМЕР_1, перетворилося в загальновживане позначення;

- подані позивачем докази відповідають ст. 76, 78 ГПК України;

- відповідач - ТОВ "Хладопром" володіє монопольними правами на знак для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1" за свідоцтвом № НОМЕР_1, що обмежує права позивача.

Від Мінекономіки надійшов відзив на апеляційній скарги ТОВ "Хладопром", ТОВ «Фабрика морозива «Хладопром».

Ключовими аргументами відзиву є:

- позивач не довів, що знак "ІНФОРМАЦІЯ_1" за свідоцтвом № НОМЕР_1 в процесі використання перетворився у загальновживане позначення для товарів певного виду після дати подання заявки;

- знак для товарів і послуг був зареєстрований законно;

- до повноважень Мінекономіки не входить здійснення контролю за використання знаків для товарів і послуг їх власниками, в тому числі перетворення знаків в позначення, що стали загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду після дати подання заявки на них.

Відповідно до витягів з протоколів автоматизованого розподілу судової справи № 910/6518/19 між суддями від 04.08.2020 апеляційні скарги ТОВ "Хладопром", ТОВ «Фабрика морозива «Хладопром» передані на розгляд колегії суддів у складі: головуючий суддя Поляков Б.М., судді Верховець А.А., Яковлєв М.Л. Зазначена колегія суддів сформована відповідно до рішення загальних зборів суддів Північного апеляційного господарського суду від 02.10.2018 зі змінами від 12.11.2019.

Відтак, судова колегія зазначає, що визначений за допомогою автоматизованої системи розподілу судової справи склад колегії суддів є судом, встановленим законом, у розумінні ст. 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод.

Європейський суд з прав людини у рішенні у справі «Сокуренко і Стригун проти України» від 20 липня 2006 року вказав, що фраза «встановленого законом» поширюється не лише на правову основу самого існування «суду», але й дотримання таким судом певних норм, які регулюють його діяльність. У рішенні у справі «Zand v. Austria», висловлено думку, що термін «судом, встановленим законом» у ч. 1 ст. 6 Конвенції передбачає «усю організаційну структуру судів, включно з питаннями, що належать до юрисдикції певних категорій судів».

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду 10.08.2020 відкрито апеляційне провадження за апеляційними скаргами ТОВ "Хладопром" та ТОВ «Фабрика морозива «Хладопром» на рішення Господарського суду міста Києва від 18.06.2020 у справі №910/6518/19, справу призначено до розгляду.

В судовому засіданні 08.10.2020 ТОВ "Хладопром" та ТОВ «Фабрика морозива «Хладопром» заявили клопотання про поновлення строків для подання клопотань по справі (клопотання про проведення експертизи, витребування доказів). Клопотання мотивовано тим, що скаржники не мали можливості ознайомитися з матеріалами справи своєчасно.

По виходу з нарадчої кімнати колегія суддів ухвалила відхилити клопотання про поновлення строків для подання клопотань по справі, у зв`язку з тим, що ТОВ "Хладопром" та ТОВ «Фабрика морозива «Хладопром» мали достатню кількість часу для ознайомлення з матеріалами справи та відповідно до ухвали суду про відкриття апеляційного провадження від 10.08.2020 строк для подачі клопотань було обмежено до 11.09.2020. Крім того, колегія суддів наголошує, що клопотання про проведення експертизи та витребування доказів могли бути заявлені на стадії подання апеляційних скарг.

В силу положень ст. 269 ГПК України суд апеляційної інстанції перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги.

Заслухавши пояснення учасників судового засідання, обговоривши доводи апеляційних скарг, перевіривши наявні матеріали справи, проаналізувавши застосування судом норм матеріального та процесуального права, колегія суддів дійшла висновку, що апеляційні скарги задоволенню не підлягають.

Відповідно до ч. 3 ст. 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», дія свідоцтва припиняється за рішенням суду у зв`язку з перетворенням знака в позначення, що стало загальновживаним як позначення товарів і послуг певного виду після дати подання заявки.

Частиною 2 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» визначено, що згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону також позначення, які: звичайно не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання; складаються лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду; складаються лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв`язку з ними, зокрема вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг; є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу; складаються лише з позначень, що є загальновживаними символами і термінами; відображають лише форму, що обумовлена природним станом товару чи необхідністю отримання технічного результату, або яка надає товарові істотної цінності.

Позначення, вказані в абзацах другому, третьому, четвертому, шостому та сьомому цього пункту, можуть бути внесені до знака як елементи, що не охороняються, якщо вони не займають домінуючого положення в зображенні знака.

Відповідно до ч. 1 ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі: - невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони; - наявності у свідоцтві елементів зображення знака та переліку товарів і послуг, яких не було у поданій заявці; - видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

З матеріалів справи вбачається, що ТОВ "Три Ведмеді" є виробником морозива «ІНФОРМАЦІЯ_2» та «ІНФОРМАЦІЯ_3», та використовує торгівельні марки за свідоцтвом України № 121586 від 26.04.2010 та за свідоцтвом України № 121585 від 26.04.2010 на підставі ліцензійного договору про надання дозволу на використання торговельних марок (знаків для товарів і послуг) від 31.12.2016, укладеного позивачем з власником вказаних свідоцтв - ОСОБА_1 .

Обґрунтовуючи свої вимоги, позивач зазначає, що знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» став загальновживаним для позначення товарів класу 30 МКТП «морозиво» після дати подання Відкритим акціонерним товариством "Київський холодокомбінат №2" заявки на реєстрацію, у зв`язку з чим, на думку позивача, дія свідоцтва України № НОМЕР_1 має бути припинена на підставі ч. 3 ст. 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Матеріали справи містять:

- висновок експертів № 011-СІВ/19 за результатами проведення комісійної експертизи у сфері інтелектуальної власності від 21.06.2019, складений експертами Стародубовим І.В. та Бегуш. В.В. на замовлення позивача. За результатами проведеного експертного дослідження експертами було встановлено, що знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом України № НОМЕР_1 став загальновживаним позначенням для товарів 30 класу МКТП: морозиво, після дати подання Відкритим акціонерним товариством "Київський холодокомбінат №2" заявки на його реєстрацію.

- висновок експерта № 161 від 18.07.2019, який було зроблено на замовлення ТОВ "Хладопром", відповідно до якого експерт дійшов наступного висновку, що спірний знак для товарів та послуг не перетворився на позначення, що стало загальновживаним.

Враховуючи наявність двох протилежних висновків експертів за результатами досліджень свідоцтва України № НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1" наданих сторонами, судом першої інстанції було призначено судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності у справі № 910/6518/19.

В результаті проведеного дослідження, судовий експерт дійшов наступних висновків:

1. Позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» після дати 22.02.1999р. використовувалося в якості назви певного виду морозива пломбір в шоколадній глазурі, з притаманними саме йому властивостями, споживачами, працівниками відповідних галузей виробництва та торгівлі. При цьому, у свідомості споживачів, фахівців відповідної галузі виробництва та торгівлі виник стійкий зв`язок між товаром - певний вид морозива пломбір в шоколадній глазурі, що має притаманні саме йому властивості, та позначенням «ІНФОРМАЦІЯ_1», яке використовується в якості його назви.

2. Товар - певний вид морозива пломбір в шоколадній глазурі, що має притаманні саме йому властивості, на якому застосовується позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» в якості назви, випускається різними виробниками.

3. Позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» відносно товару - певний вид морозива, застосовується незалежними виробниками тривалий час.

Матеріали справи (роздруківки статей, відзивів, тестів, результати соціологічних опитувань) свідчать про те, що споживачі добре обізнані з тим, що морозиво, назва якого містить слово «ІНФОРМАЦІЯ_1», випускається в Україні різними виробниками, причому значною кількістю виробників, і обирають конкретне морозиво «ІНФОРМАЦІЯ_1», яке вони хочуть придбати (серед іншого морозива «ІНФОРМАЦІЯ_1»), не за назвою «ІНФОРМАЦІЯ_1», а за іншими елементами упакування, в першу чергу за торговельною маркою виробника.

Враховуючи наведене (наявність 2 експертиз, роздруківки статей, відзивів, тестів, результати соціологічних опитувань) колегія суддів погоджується з висновком суду першої інстанції, що внаслідок тривалого використання позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» відносно товару «морозиво» певного виду різними виробниками, воно втратило можливість виконувати основну функцію торговельної марки, а саме відрізняти товар однієї особи-виробника від аналогічного товару іншої особи-виробника, через те, що виник стійкий асоціативний зв`язок між позначенням «ІНФОРМАЦІЯ_1» та певним видом морозива, а не з конкретним його виробником.

Таким чином, позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» стало загальновживаним для позначення товарів певного виду - певний вид морозива пломбір в шоколадній глазурі, що має притаманні саме йому властивості, внаслідок його тривалого використання різними виробниками, а у споживачів та фахівців відповідної галузі сформувався стійкий зв`язок між позначенням «ІНФОРМАЦІЯ_1», що використовується як назва товару, та товаром - певний вид морозива пломбір в шоколадній глазурі, що має притаманні саме йому властивості.

Отже, позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» перетворилося у позначення, загальновживане для такого товару 30 класу МКТП як морозиво, а також для товарів і послуг, наведених у свідоцтві України № НОМЕР_1 загалом, у зв`язку з чим відповідно до ч. 3 ст. 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» свідоцтво України № НОМЕР_1 підлягає припиненню.

Посилання скаржників, що судом першої інстанції протиправно призначено у справі судового експерта Дорошенка О.Ф., оскільки в матеріалах справи містяться докази того, що позивач звертався до експерта Дорошенка О.Ф. в рамках даної справи про проведення експертизи, відхиляються судом, оскільки дане посилання вже було предметом перегляду при прийнятті постанови Північного апеляційного господарського суду від 11.12.2019 у справі № 910/6518/19 (у складі головуючого: Доманської М.Л., суддів: Полякова Б.М., Верховця А.А.), яка в касаційному порядку не скасована та має преюдиційне значення для даної справи.

Доводи апеляційних скарг щодо неправильності застосування судом першої інстанції норм процесуального закону стосовно оцінки доказів, апеляційний суд відхиляє у зв`язку з їх недоведеністю.

Колегія суддів також звертає увагу на те, що Європейський Суд з прав людини у рішенні, прийнятому у справі «Проніна проти України» зазначив, що п. 1 ст. 6 Конвенції зобов`язує суди давати обґрунтування своїх рішень, але це не може сприйматись як вимога надавати детальну відповідь на кожен аргумент.

За таких обставин судова колегія прийшла до висновку, що рішення Господарського суду міста Києва від 18.06.2020 у справі №910/6518/19 ухвалено відповідно до фактичних обставин справи, з дотриманням норм матеріального та процесуального права і підстав для його зміни чи скасування не вбачається.

Судові витрати в порядку ст. 129 ГПК України покладаються на скаржника.

Керуючись ст. ст. 253-255, 269, 276, 277, 281-284 Господарського процесуального кодексу України, Північний апеляційний господарський суд

П О С Т А Н О В И В:

1. Апеляційні скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "Хладопром" та Товариство з обмеженою відповідальністю «Фабрика морозива «Хладопром» на рішення Господарського суду міста Києва від 18.06.2020 у справі №910/6518/19 залишити без задоволення.

2. Рішення Господарського суду міста Києва від 18.06.2020 у справі №910/6518/19 залишити без змін.

3. Судові витрати за розгляд апеляційних скарг покласти на скаржників.

4. Справу №910/6518/19 повернути до Господарського суду м. Києва.

5. Постанова набирає законної сили з дня її прийняття. Порядок касаційного оскарження передбачено ст. 287 ГПК України.

Головуючий суддя Б.М. Поляков

Судді А.А. Верховець

М.Л. Яковлєв

повний текст складено 09.10.2020