ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
УХВАЛА

про призначення експертизи

"06" жовтня 2020 р. Справа№ 910/16653/19

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Копитової О.С.

суддів: Дідиченко М.А.

Остапенка О.М.

за участю секретаря судового засідання: Гуньки О.В.

у присутності представників сторін згідно протоколу судового засідання від 06.10.2020 року

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "Агронта"

на рішення господарського суду міста Києва від 01.06.2020 року

(повний текст складено 17.06.2020 року)

у справі №910/16653/19 (суддя Марченко О.А.)

за позовом Compo Expert GmbH (Компо Експерт ГмбХ)

до товариства з обмеженою відповідальністю "Агронта" та Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

про визнання недійсними свідоцтв України №219491, №222864, №249242 на знаки для товарів і послуг та зобов`язання вчинити певні дії,

ВСТАНОВИВ:

Рішенням господарського суду міста Києва від 01.06.2020 року у справі №910/16653/19 позов Compo Expert GmbH (Компо Експерт ГмбХ) до товариства з обмеженою відповідальністю "Агронта" та Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України про визнання недійсними свідоцтв України №219491, №222864, №249242 на знаки для товарів і послуг та зобов`язання вчинити певні дії задоволено. Визнано недійсними належні товариству з обмеженою відповідальністю "Агронта" свідоцтва України: №219491 на знак для товарів і послуг, зареєстрований для всіх товарів 01 класу Міжнародної реєстрації товарів і послуг для реєстрації знаків; №222864 на знак для товарів і послуг, зареєстрований для всіх товарів 01 класу Міжнародної реєстрації товарів і послуг для реєстрації знаків; №249242 на знак для товарів і послуг, зареєстрований для послуг 35 класу Міжнародної реєстрації товарів і послуг для реєстрації знаків. Зобов`язано Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсними свідоцтв України: №219491, №222864 та №249242 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність". Стягнуто з товариства з обмеженою відповідальністю "Агронта" на користь Compo Expert GmbH (Компо Експерт ГмбХ) ?11 526?,00 грн. судового збору. Зобов`язано видати накази.

Не погоджуючись із зазначеним рішенням місцевого господарського суду, товариство з обмеженою відповідальністю "Агронта" звернулось до Північного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить апеляційну скаргу задовольнити в повному обсязі, рішення господарського суду міста Києва від 01.06.2020 року у справі №910/16653/19 скасувати, прийняти нове рішення, яким відмовити в задоволенні позовних вимог Compo Expert GmbH (Компо Експерт ГмбХ) в повному обсязі.

Відповідно до витягу з протоколу автоматичного визначення складу колегії суддів від 14.07.2020 року вказану апеляційну скаргу передано на розгляд колегії суддів у складі головуючого судді: Копитової О.С., суддів: Дідиченко М.А., Грека Б.М.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 20.07.2020 року відкрито апеляційне провадження по справі №910/16653/19 та призначено до розгляду на 26.07.2020 року.

12.08.2020 року через відділ документообігу суду від представника позивача надійшов відзив на апеляційну скаргу, в якому останній просить апеляційну скаргу залишити без задоволення, а рішення господарського суду міста Києва - без змін.

Розпорядженням керівника апарату Північного апеляційного господарського суду від 25.08.2020 року, у зв`язку з перебуванням судді Грека Б.М., який не є головуючим суддею (суддею-доповідачем), у відпустці, призначено повторний автоматизований розподіл справи.

Відповідно до витягу з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 25.08.2020 року, для розгляду справи сформовано колегію у складі головуючого судді: Копитової О.С. суддів: Дідиченко М.А., Сотнікова С.В.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 26.08.2020 року вищевказаною колегією суддів прийнято до свого провадження апеляційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "Агронта" на рішення господарського суду міста Києва від 01.06.2020 року у справі № 910/16653/19 та призначено справу до розгляду на 26.08.2020 року.

26.08.2020 року в судовому засіданні представником скаржника подано клопотання про призначення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності.

Обґрунтовуючи подане клопотання представник скаржника зазначає, що під час судового розгляду справи в суді першої інстанції він був позбавлений можливості заявити відповідне клопотання на стадії підготовчого провадження, оскільки в зв`язку з карантинними заходами не приймав участь в судовому засіданні, на якому було призначено справу до судового розгляду. При цьому відповідач вважає, що Висновок експертного дослідження №19/23/2-1/28-ЕД/19 від 22.11.2019 року був складений зі значною кількістю процесуальних порушень, виключно за матеріалами справи позивача, та без урахування ряду методичних положень під час надання відповідей на питання №1 та №4. суд першої інстанції не мотивував причини відхилення Висновку експерта №1293 від 14.02.2020 року, що призвело до неповного з`ясування всіх обставин справи, а як наслідок до винесення неправильного рішення.

Крім того, представник відповідача наголошує, що експерт, який складав висновок на замовлення позивача про кримінальну відповідальність не попереджався, його дослідження проводились без врахування доводів та доказів відповідача і відповідно такий висновок не може бути покладений в основу судового рішення.

Враховуючи той факт, що вирішення даної справи не можливе без застосування спеціальних знань - складення висновку експерта, а наявний в матеріалах справи Висновок експертного дослідження №19/23/2-1/28-ЕД/19 від 22.11.2019 року викликає відповідні сумніви щодо його правильності, скаржник вважає за необхідне клопотати про призначення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності по даній справі.

Проведення судової експертизи скаржник просить доручити Науково-дослідному центру судових експертиз з питань інтелектуальної власності (01133. м.Київ, бульвар Лесі Українки, буд.26, оф.501) або атестованому судовому експерту Пейкрішвілі Мамукі Шотаєвичу (свідоцтво експерта №1332, АДРЕСА_2) чи атестованому судовому експерту Жилі Богдану Володимировичу (свідоцтво експерта №1065, АДРЕСА_1 ).

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 26.08.2020 року розгляд справи №910/16653/19 відкладено на 06.10.2020 року та зобов`язано товариство з обмеженою відповідальністю "Агронта" направити Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України копію клопотання про призначення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності. Позивачу Compo Expert GmbH (Компо Експерт ГмбХ) та Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України надати свої пояснення щодо клопотання про призначення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності.

29.09.2020 року через відділ документообігу суду від представника позивача надійшли заперечення стосовно клопотання про призначення судової експертизи, в яких останній просить відмовити в задоволенні клопотання про призначення судової експертизи.

Позивач вважає, що суд першої інстанції правомірно відхилив клопотання про призначення експертизи, оскільки таке клопотання не було подано представником у підготовчому засіданні. Крім того, наголошує на відсутності процесуальних порушень у Висновку експертного дослідження №19/23/2-1/28-ЕД/19 від 22.11.2019 року, вважає його складеним у відповідності до норм діючого законодавства.

05.10.2020 року через відділ документообігу суду від Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України надійшли пояснення щодо призначення судової експертизи, в яких останній підтримує клопотання відповідача стосовно призначення судової експертизи та зазначає свій перелік питань. Також представник у своїх поясненнях заперечує щодо питань скаржника, які поставлені в клопотанні про призначення експертизи, стосовно набуття додаткової розрізняльної здатності торговельними марками за свідоцтвами №222864, №219491, №219492.

Проведення судової експертизи представник Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України просить доручити на розсуд суду атестованим спеціалізованим установам: Київському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (вул. Смоленська, 6, м.Київ, 03057), Науково-дослідному центру судових експертиз з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (01133. м.Київ, бульвар Лесі Українки, буд.26, оф.501).

Розпорядженням керівника апарату Північного апеляційного господарського суду від 05.10.2020 року, у зв`язку з перебуванням судді Сотнікова С.В. який не є головуючим суддею (суддею-доповідачем), у відпустці, призначено повторний автоматизований розподіл справи.

Відповідно до витягу з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 05.10.2020 року, для розгляду справи сформовано колегію у складі головуючого судді: Копитової О.С. суддів: Дідиченко М.А., Остапенка О.М.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду 06.10.2020 року вищевказаною колегією суддів прийнято до свого провадження апеляційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "Агронта" на рішення господарського суду міста Києва від 01.06.2020 року у справі № 910/16653/19 та призначено справу до розгляду на 06.10.2020 року.

06.10.2020 року в судовому засіданні представники сторін надали пояснення по справі.

Відповідно до ст. 99 Господарського процесуального кодексу України суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов:

1) для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо;

2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів.

У разі необхідності суд може призначити декілька експертиз, додаткову чи повторну експертизу.

При призначенні експертизи судом експерт або експертна установа обирається сторонами за взаємною згодою, а якщо такої згоди не досягнуто у встановлений судом строк, експерта чи експертну установу визначає суд. З урахуванням обставин справи суд має право визначити експерта чи експертну установу самостійно. У разі необхідності може бути призначено декілька експертів для підготовки одного висновку (комісійна або комплексна експертиза).

Питання, з яких має бути проведена експертиза, що призначається судом, визначаються судом.

Учасники справи мають право запропонувати суду питання, роз`яснення на яких, на їхню думку, потребує висновку експерта. У разі відхилення або зміни питань, запропонованих учасниками справи, суд зобов`язаний мотивувати таке відхилення або зміну.

Питання, які ставляться експерту, і його висновок з них не можуть виходити за межі спеціальних знань експерта.

Призначений судом експерт невідкладно повинен повідомити суд про неможливість проведення ним експертизи через відсутність у нього необхідних знань або без залучення інших експертів.

Відповідно до ст. 100 Господарського процесуального кодексу України про призначення експертизи суд постановляє ухвалу, в якій зазначає підстави проведення експертизи, питання, з яких експерт має надати суду висновок, особу (осіб), якій доручено проведення експертизи, перелік матеріалів, що надаються для дослідження, та інші дані, які мають значення для проведення експертизи.

Якщо суд доручає проведення експертизи кільком експертам чи експертним установам, суд в ухвалі призначає провідного експерта або експертну установу.

Ухвала про призначення експертизи направляється особам, яким доручено проведення експертизи, та учасникам справи. Об`єкти та матеріали, що підлягають дослідженню, направляються особі, якій доручено проведення експертизи (провідному експерту або експертній установі).

В ухвалі про призначення експертизи суд попереджає експерта про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок та за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків.

Колегія суддів, заслухавши пояснення представників сторін, дослідивши матеріали справи, враховуючи той факт, що судова експертиза в справі не призначалась, експерти про кримінальну відповідальність не попереджались, документи обох сторін експертом при наданні висновку №19/23/2-1/28-ЕД/19 від 22.11.2019 року не оглядались, дійшла висновку про наявність підстав для задоволення клопотання відповідача про призначення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності у даній справі. При цьому колегія суддів враховує запропоновані представниками сторін питання, які необхідно поставити на вирішення експерту.

Відшкодування цих витрат за правилами ст. 49 Господарського процесуального кодексу України здійснюватиметься за наслідками вирішення спору по суті.

З урахуванням того, що апелянт просив призначити у даній справі судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності, а також з огляду на вимоги законодавства України, суд вважає за необхідне покласти витрати, пов`язані з її проведенням, на товариство з обмеженою відповідальністю "Агронта" .

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 228 Господарського процесуального кодексу України у зв`язку з призначенням судової експертизи провадження у справі (в даному випадку апеляційне провадження) підлягає зупиненню.

Керуючись ст.ст. 99, 100, 107, 228, 234 Господарського процесуального кодексу України, Північний апеляційний господарський суд -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання товариства з обмеженою відповідальністю "Агронта" про призначення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності задовольнити.

2.Призначити у справі № 910/16653/19 судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності.

3.Проведення судової експертизи доручити Науково-дослідному центру судових експертиз з питань інтелектуальної власності, за адресою: 01133, м. Київ, бул. Лесі Українки, буд. 26, оф. 501.

4.Попередити судових експертів про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивого висновку (ст. 384 Кримінального кодексу України) та відмову без поважних причини від виконання покладених на експерта обов`язків (ст. 385 Кримінального кодексу України).

5. На вирішення судової експертизи поставити наступні питання:

- Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 222864 схожим настільки, що його можна сплутати із раніше зареєстрованими знаками для товарів і послуг за свідоцтвом України № 86737 та міжнародною реєстрацією № 394701 щодо споріднених товарів?

- Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 219491 схожим настільки, що його можна сплутати із раніше зареєстрованими знаками для товарів і послуг за свідоцтвом України № 86737 та міжнародною реєстрацією № 394701 щодо споріднених товарів?

- Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 249242 схожим настільки, що його можна сплутати із раніше зареєстрованими знаками для товарів і послуг за свідоцтвом України № 86737 та міжнародною реєстрацією № 394701 щодо споріднених товарів?

- Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 222864 таким, що може ввести в оману споживачів стосовно особи виробника, а саме щодо компанії Compo Expert GmbH (Компо Експерт ГмбХ)?

- Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 219491 таким, що може ввести в оману споживачів стосовно особи виробника, а саме щодо компанії Compo Expert GmbH (Компо Експерт ГмбХ)?

- Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 249242 таким, що може ввести в оману споживачів стосовно особи виробника, а саме щодо компанії Compo Expert GmbH (Компо Експерт ГмбХ)?

- Чи набув знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 222864 додаткову розрізняльну здатність відносно вказаних у свідоцтві товарів і послуг в процесі його використання товариством з обмеженою відповідальністю "Агронта"?

- Чи набув знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 219491 додаткову розрізняльну здатність відносно вказаних у свідоцтві товарів і послуг в процесі його використання товариством з обмеженою відповідальністю "Агронта"?

- Чи набув знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №249242 додаткову розрізняльну здатність відносно вказаних у свідоцтві товарів і послуг в процесі його використання товариством з обмеженою відповідальністю "Агронта"?

6.Матеріали справи №910/16653/19 направити Науково-дослідному центру судових експертиз з питань інтелектуальної власності, за адресою: 01133, м. Київ, бул. Лесі Українки, буд. 26, оф. 501.

7. Витрати, пов`язані з проведенням експертизи покласти на товариство з обмеженою відповідальністю "Агронта" (вул. Чорновола, 25, оф. 3, місто Київ, 01135).

8. Зупинити апеляційне провадження у справі № 910/16653/19.

9.Ухвалу надіслати сторонам у даній справі та Науково-дослідному центру судових експертиз з питань інтелектуальної власності, за адресою: 01133, м. Київ, бул. Лесі Українки, буд. 26, оф. 501.

Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення та може бути оскаржена до Верховного Суду протягом двадцяти днів з дня складення повного тексту

Повний текст складено та підписано 15.10.2020 року.

Головуючий суддя О.С. Копитова

Судді М.А. Дідиченко

О.М. Остапенко