ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

01.10.2020 Справа № 914/1176/20

За позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю «Ласунка», м. Дніпро,

до відповідача: Приватного акціонерного товариства «Львівський холодокомбінат»,

м. Львів,

про:

- визнання дій ПрАТ «Львівський холодокомбінат» із виробництва та введення в цивільний оборот продукції-виробу (морозива) «ІНФОРМАЦІЯ_3» порушення прав інтелектуальної власності на промисловий зразок «ІНФОРМАЦІЯ_2» за патентом України № НОМЕР_1 від 12.01.2016 року та промисловий зразок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за патентом України № НОМЕР_2 від 25.04.2019 року, які використовує у своїй діяльності Товариство з обмеженою відповідальністю «Ласунка» ();

- визнання дій Приватного акціонерного товариства «Львівський холодокомбінат» () щодо реалізації (продажу) продукції - виробу (морозива) «ІНФОРМАЦІЯ_4» порушенням прав інтелектуальної власності на промисловий зразок «ІНФОРМАЦІЯ_2» за патентом України № НОМЕР_1 від 12.01.2016 року та промисловий зразок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за патентом України № НОМЕР_2 від 25.04.2019 року, які використовує у своїй діяльності Товариство з обмеженою відповідальністю «Ласунка» ();

- заборону Приватному акціонерному товариству «Львівський холодокомбінат» () здійснювати виробництво, реалізацію та введення в цивільний обіг будь-яким способом продукції - виробів (морозива) «ІНФОРМАЦІЯ_4», які порушують права інтелектуальної власності на промисловий зразок «ІНФОРМАЦІЯ_2» за патентом України № НОМЕР_1 від 12.01.2016 року та промисловий зразок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за патентом України № НОМЕР_2 від 25.04.2019 року, які використовує у своїй

Діяльності Товариство з обмеженою відповідальністю «Ласунка» ();

- вилучення із цивільного обігу та знищити продукцію-вироби (морозиво) «ІНФОРМАЦІЯ_4», яке вироблене та введене в цивільний обіг Приватним акціонерним товариством «Львівський холодокомбінат» () з порушенням прав інтелектуальної власності на промисловий зразок «ІНФОРМАЦІЯ_2» за патентом України НОМЕР_4 від 12.01.2016 року та промисловий зразок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за патентом України № НОМЕР_2 від 25.04.2019 року, які використовує у своїй діяльності Товариство з обмеженою відповідальністю «Ласунка» (),

Суддя Козак І.Б.

При секретарі Пришляк Ю.-М.В.

Представники сторін:

Від позивача: І. О. Чередник - представник (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 4073),

Від відповідача: М. П. Рабінович - представник (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 000851).

На розгляд господарського суду Львівської області Товариством з обмеженою відповідальністю «Ласунка» подано позов до Приватного акціонерного товариства «Львівський холодокомбінат» про визнання неправомірними дій, заборону вчинення дій, вилучення з цивільного обороту та знищення продукції.

У підготовчому засіданні 25.09.2020 оголошувалася перерва до 01.10.2020.

Підготовче засідання 01.10.2020 проводиться в режимі відеоконференції з використанням програмного забезпечення «EasyCon».

У судове засідання 01.10.2020 представник позивача з`явився. Позовні вимоги обґрунтовані тим, що ПрАТ «Львівській холодокомбінат» порушує права інтелектуальної власності, надані ТОВ «Ласунка`за укладеними ліцензійними договорами шляхом неправомірного використання у виробі (морозиві) «ІНФОРМАЦІЯ_5», виробником якого є ПрАТ «Львівській холодокомбінат», усієї сукупності суттєвих ознак промислового зразка «ІНФОРМАЦІЯ_2» за патентом України № НОМЕР_1 від 12.01.2016 року та промислового зразка «ІНФОРМАЦІЯ_1» за патентом України № НОМЕР_2 від 25.04.2019 року, які використовує у своїй діяльності ТОВ «Ласунка».Також позивачем подано виготовлений на його замовлення висновок судового експерта № 1238 від 12.12.2019 (а.с.38-44, т.І), де на вирішення експерта поставлено такі питання:

1. Чи використано у виробі (морозиві) «ІНФОРМАЦІЯ_6», виробником якого є ПрАТ«Львівський холодокомбінат», всю сукупність суттєвих ознак промислового зразка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за патентом України № НОМЕР_1 від 12.01.2016 року, власником якого є ОСОБА_1 ?

2. Чи використано у виробі (морозиві) «ІНФОРМАЦІЯ_6», виробником якого є ПрАТ«Львівський холодокомбінат», всю сукупність суттєвих ознак промислового зразка «ІНФОРМАЦІЯ_1» за патентом України № НОМЕР_2 від 25.04.2019 року, власником якого є ОСОБА_1

За результатами дослідження експертом зроблено такі висновки:

1. У виробі (морозиві) «ІНФОРМАЦІЯ_6», виробником якого є ПрАТ «Львівський холодокомбінат», використано всю сукупність суттєвих ознак промислового зразка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за патентом України № НОМЕР_1 від 12.01.2016 року, власником якого є ОСОБА_1 .

2. У виробі (морозиві) «ІНФОРМАЦІЯ_6», виробником якого є ПрАТ«Львівський холодокомбінат», використано всю сукупність суттєвих ознак промислового зразка «ІНФОРМАЦІЯ_1» за патентом України № НОМЕР_2 від 25.04.2019, власником якого є ОСОБА_1 .

Представник відповідача у судове засідання 01.10.2020 з`явився. У відзиві на позов (вх.№ 20953/20 від 01.07.2020) проти позову заперечив повністю. У поданому запереченні (а.с.206-214, т.І) на висновок експерта, поданий позивачем, відповідач заперечив проти нього з таких мотивів:

- В експерта не було підстав для проведення експертиз, бо Висновок був підготовлений на замовлення ТОВ «Ласунка», юридичної особи, не для подання до суду в якості доказу (відповідне зазначення не міститься у вступній частині висновку), не вказано справу за якою вона призначена, відсутній договір з експертом чи експертною установою як підстава для проведення експертизи, експертиза проведена з порушенням процесуального законодавства і не відповідаєпринципу допустимості доказів. Крім того, експертиза проведена з порушенням п. 4.14. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень № 53/5 від 08.10.1998 (зі змінами) (далі - Інструкція), оскільки: не зазначена справа, за якою вона призначена, її номер або стаття закону,якою передбачено надання висновку експерта;

- Відсутній запис про відповідність матеріалів та об`єктів, що надійшли доекспертної установи (експерта), матеріалам, зазначеним у документі пропризначення експертизи (залучення експерта);

- Відсутня інформація про те, що висновок підготовлений для подання до суду;

- Відсутні відомості про підстави та осіб, які були присутні під час проведеннядосліджень (прізвище, ініціали, статус).

- Відсутність об`єкта дослідження, а саме виробу (морозива) «ІНФОРМАЦІЯ_6», виробником якого є ПрАТ «Львівський холодокомбінат». У вступній частині Висновку за п. 6 наданих експерту матеріалів, вказуються «зразки упаковки морозива «ІНФОРМАЦІЯ_7» у кількості 3 шт. Водночас зразки упаковки не є виробом, суттєві ознаки якого експерт вказував як об`єкт порівняння.

- Як убачається зі змісту висновку, ще до проведення відповідного дослідження експерт встановив, що у фотознімках товарів (морозива) використано патенти на промислові зразки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , що свідчить про упередженість експерта при проведенні експертизи. На с. 2 Висновку експерт вказує об`єктами дослідження «фотознімки товарів (морозива) «ІНФОРМАЦІЯ_6», однак у дослідницькій частині вказує на виріб «ІНФОРМАЦІЯ_8», який не надавався експерту на дослідження.

- Експертом на с.7 висновку зазначив,що визначення сукупності суттєвих ознак промислових зразків необхідно визначати з фотографій (креслень загального вигляду, ергономічних схем), які внесені до Реєстру. Однак, в подальшому дослідженні експерт вигадує, на думку відповідача, власні ознаки, які неможливо ідентифікувати за зображеннями зовнішнього вигляду виробу, внесеного до Реєстру (с.7, 8 висновку).

- Тлумачення ознак промислового зразка повинно здійснюватися в межах його опису, однак експерт жодного разу не послався на опис зразків за НОМЕР_5 та НОМЕР_6.

Враховуючи все наведене вище, відповідач просить не брати до уваги поданий позивачем висновок, оскільки експертиза проведена з порушенням чинного законодавства, висновок не є допустимим доказом, дослідницька частина Висновку експерта за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності № 1283 від 12.12.2019 містить необґрунтовані та неправильні твердження, визначення суттєвих ознак досліджуваних об`єктів проведене з порушенням Правил та Методик проведення судових експертиз, дослідження проведене не в повному обсязі, тому, зроблені на їх основі експертом висновки не можна вважати повними, обґрунтованими та об`єктивними, а отже висновки експерта викликають сумнів щодо їх правильності.

У відповіді на відзив (вх.№ 22537/20 від 24.07.2020, а.с.223-239, т.І) позивач повністю заперечив проти аргументів відповідача.

Відповідач у клопотанні (вх.№ 22658/20 від 27.07.2020) подав замовлений ним висновок судового експерта № 61-07/20 від 20.07.2020(а.с.1-36, т.ІІ), на розгляд судового експерта відповідачем ставилися такі уточнені питання:

1) Чи використано у виробі - вафельний стаканчик «ЛІМО», який застосовується ПрАТ «Львівських холодокомбінат» при виробництві морозива «ІНФОРМАЦІЯ_6», всю сукупність суттєвих ознак промислового зразка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за патентом України № НОМЕР_1 від 12.02.2016, власником якого є ОСОБА_1 ?

2) Чи використано у виробі - вафельний стаканчик «ЛІМО», який застосовується ПрАТ «Львівських холодокомбінат» при виробництві морозива «ІНФОРМАЦІЯ_6», всю сукупність суттєвих ознак промислового зразка «ІНФОРМАЦІЯ_1» за патентом України № НОМЕР_2 від 25.04.2019, власником якого є ОСОБА_1 ?

На поставлені питання судовий експерт надав такі висновки (а.с.36, т.ІІ):

1- У виробі - вафельний стаканчик «ЛІМО», який застосовується ПрАТ «Львівських холодокомбінат» при виробництві морозива «ІНФОРМАЦІЯ_6», не використано всю сукупність суттєвих ознак промислового зразка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за патентом України № НОМЕР_1 від 12.02.2016, власником якого є ОСОБА_1 .

2- У виробі - вафельний стаканчик «ЛІМО», який застосовується ПрАТ «Львівських холодокомбінат» при виробництві морозива «ІНФОРМАЦІЯ_6», не використано всю сукупність суттєвих ознак промислового зразка «ІНФОРМАЦІЯ_1» за патентом України № НОМЕР_2 від 25.04.2019, власником якого є ОСОБА_1 .

Також, під час розгляду справи відповідачем подано речові докази (вх.№914/1176/20/Р/1 від 01.07.2020):

- вафельний стаканчик для морозива з написом «ЛІМО», який використовується ПрАТ «Львівських холодокомбінат» при виробництві морозива «ІНФОРМАЦІЯ_6».

Позивач поштою надіслав на адресу суду речові докази:

- «ІНФОРМАЦІЯ_1», патент України на промисловий зразок № НОМЕР_2 від 25.04.2019 (вх. № 914/1176/20/Р/3 від 01.10.2020);

- «ІНФОРМАЦІЯ_2», патент України на промисловий зразок № НОМЕР_1 від 12.01.2016 (вх. № 914/1176/20/Р/2 від 01.10.2020).

Оцінивши подані двома сторонами спору висновки судових експертів, керуючись п.2 ч.1 ст.99 ГПК України, суд вважає за необхідне з власної ініціативи призначити у цій справі судову експертизу з таких міркувань.

У відповідності до положень ст.1 Закону України «Про судову експертизу» судова експертиза - це дослідження експертом на основі спеціальних знань матеріальних об`єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про обставини справи.

Відповідно до ч. ч. 1, 2ст.98 ГПК України висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному законодавством. Предметом висновку експерта може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань.

Згідно з ч.1 ст.99 ГПК України суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов: 1) для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо; 2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів.

Ч.ч. 4, 5 ст.99 ГПК України встановлено, що питання, з яких має бути проведена експертиза, що призначається судом, визначаються судом. Учасники справи мають право запропонувати суду питання, роз`яснення яких, на їхню думку, потребує висновку експерта. У разі відхилення або зміни питань, запропонованих учасниками справи, суд зобов`язаний мотивувати таке відхилення або зміну.

Проаналізувавши подані висновки двох учасників процесу, суд враховує заперечення відповідача щодо висновку позивача та зазначає, що зі змісту заявлених позовних вимог убачається наявність спору про безпідставне і незаконне, на думку позивача, використання відповідачем у виробництві морозива«ІНФОРМАЦІЯ_6», саме вафельного стаканчика, патенти НОМЕР_4 та НОМЕР_6 на які має позивач. Позивачем на дослідження судового експерта ставилося питання щодо використання суттєвих ознак у виробі (морозиві) «ІНФОРМАЦІЯ_6» і досліджувалася упаковка товару, хоча спір існує лише щодо самого стаканчика без наповнювача і упаковки. Також не бере до уваги суд і висновок експерта, поданий відповідачем, оскільки в ньому невірно зазначено дату патенту НОМЕР_4 від 12.02.2016, тоді як вірною є дата 12.01.2016.

Додатково, суд звертає увагу сторін на те, що позивач користується на підставі ліцензійних договорів патентом на промисловий зразок НОМЕР_4 на «ІНФОРМАЦІЯ_2» (а.с.19-20, т.1) та патентом на промисловий зразок НОМЕР_6 «ІНФОРМАЦІЯ_1» (а.с.21-24, т.1). Відповідач є власником патенту на промисловий зразок № НОМЕР_3 «ІНФОРМАЦІЯ_9» (а.с.164-168, т.1). Тобто, об`єктом правової охорони є промисловий зразок, внесений до Державного реєстру України промислових зразків, і, в даному випадку, таким об`єктом є вафельний стаканчик (без упаковки, без наповнювача).

Для встановлення факту використання чи невикористання відповідачем всіх суттєвих ознак промислових зразків НОМЕР_6 та НОМЕР_4 у своєму виробі - промисловому зразку НОМЕР_3 суд вважає за необхідне призначити судову експертизу, оскільки не володіє спеціальними знаннями у цій сфері.

При визначенні питань судовому експерту суд враховує питання, запропоновані стронами та керується Науково-методичними рекомендаціями з питань підготовки і призначення судових експертиз та експертних досліджень, Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.98 № 53/5. Зокрема, враховуючи обставини даної справи, суд вважає за необхідне поставити судовому експерту такі питання:

1- Чи використано у виробі - ІНФОРМАЦІЯ_9», патент № НОМЕР_3 від 10.10.2019, який застосовується ПрАТ «Львівських холодокомбінат» при виробництві морозива «ІНФОРМАЦІЯ_6», всю сукупність суттєвих ознак промислового зразка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за патентом України № НОМЕР_1 від 12.01.2016?

2- - Чи використано у виробі - ІНФОРМАЦІЯ_9», патент № НОМЕР_3 від 10.10.2019, який застосовується ПрАТ «Львівських холодокомбінат» при виробництві морозива «ІНФОРМАЦІЯ_6», всю сукупність суттєвих ознак промислового зразка «ІНФОРМАЦІЯ_1» за патентом України НОМЕР_6 від 25.04.2019?

3- Чи використано у виробі - ІНФОРМАЦІЯ_9», який застосовується ПрАТ «Львівський холодокомбінат» при виробництві морозива «ІНФОРМАЦІЯ_10», всю сукупність суттєвих ознак промислового зразка «ІНФОРМАЦІЯ_9» за патентом України № НОМЕР_3 від 10.10.2019?

Враховуючи наведене, керуючись ст.ст. 73, 99, 228, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд -

У Х В А Л И В:

1. Призначити у справі №914/1176/20 судову експертизу об`єктів прав інтелектуальної власності.

2. Проведення судової експертизи доручити Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд 26, оф. 501).

3. На вирішення експерта поставити наступні питання:

1 - Чи використано у виробі - ІНФОРМАЦІЯ_9», патент № НОМЕР_3 від 10.10.2019, який застосовується ПрАТ «Львівських холодокомбінат» при виробництві морозива «ІНФОРМАЦІЯ_6», всю сукупність суттєвих ознак промислового зразка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за патентом України № НОМЕР_1 від 12.01.2016?

2 - Чи використано у виробі - ІНФОРМАЦІЯ_9», патент НОМЕР_7 від 10.10.2019, який застосовується ПрАТ «Львівських холодокомбінат» при виробництві морозива «ІНФОРМАЦІЯ_6», всю сукупність суттєвих ознак промислового зразка «ІНФОРМАЦІЯ_1» за патентом України НОМЕР_6 від 25.04.2019р.?

3 - Чи використано у виробі - ІНФОРМАЦІЯ_9», який застосовується ПрАТ «Львівський холодокомбінат» при виробництві морозива «ІНФОРМАЦІЯ_10», всю сукупність суттєвих ознак промислового зразка «ІНФОРМАЦІЯ_9» за патентом України № НОМЕР_3 від 10.10.2019?

4. Витрати на проведення експертизи покласти на Товариство з обмеженою відповідальністю «Ласунка» та Приватне акціонерне товариство «Львівський холодокомбінат» в рівних частинах.

5. Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю «Ласунка» та Приватне акціонерне товариство «Львівський холодокомбінат» попередньо на вимогу експертів оплатити вартість експертизи у повному обсязі.

6. Попередити експерта про кримінальну відповідальність, передбачену ст. ст. 384, 385 Кримінального кодексу України.

7. Зупинити провадження у справі №914/1176/20.

8. Матеріали справи та речові докази для проведення експертизи направити Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд 26, оф. 501).

9. Зобов`язати сторін повідомити суд про результати проведення судової експертизи.

10. Ухвала набирає законної сили відповідно до вимог ст. 235 ГПК України і може бути оскаржена до апеляційної інстанції у строки передбачені ст. 256 ГПК України.

Дата складення повного тексту ухвали - 06.10.2020 р.

Суддя І.Б. Козак