УХВАЛА

про забезпечення позову

м. Київ

02.10.2020справа №910/14951/20

Господарський суд міста Києва у складі судді Марченко Оксани Володимирівни, розглянувши заяву товариства з обмеженою відповідальністю «Брендлі» (02222, м. Київ, вул. Закревського, буд. 22; ідентифікаційний код 43033810) про забезпечення позову до пред`явлення позову,

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Брендлі» (далі - Товариство) звернулося до господарського суду міста Києва з заявою про забезпечення позову до пред`явлення позову, в якій просить суд до набрання рішенням законної сили заборонити:

- товариству з обмеженою відповідальністю «Виробнича компанія «Перетворення» (далі - Компанія) у будь-який спосіб передавати повністю або частково виключні майнові права інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг «» за свідоцтвом України НОМЕР_3 іншим особам та відмовлятися від свідоцтва України НОМЕР_3;

- Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (далі - Міністерство) вносити будь-які зміни (відомості) до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно власника та статусу знака для товарів і послуг «» за свідоцтвом України НОМЕР_3 та здійснювати публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність»;

- Компанії і Міністерству вносити в матеріали заявки від 11.04.2019 №m201908490 відомості про зміну заявника внаслідок передачі права на одержання свідоцтва за вказаною заявкою.

Заяву мотивовано тим, що:

- Kroonmere Holdings Limited є власником знаків для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за свідоцтвом України № НОМЕР_1 і «ІНФОРМАЦІЯ_2» за свідоцтвом України № НОМЕР_2 ;

- 30.06.2019 Товариством (ліцензіат) і Kroonmere Holdings Limited (ліцензіар) укладено ліцензійний договір №30/06/19, за умовами якого ліцензіар надає ліцензіату ліцензію на використання торговельної марки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за свідоцтвом України № НОМЕР_1 і торговельної марки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за свідоцтвом України № НОМЕР_2 на території України протягом строку дії договору, а ліцензіат приймає від ліцензіара ліцензію на використання торговельних марок на умовах та у порядку, передбачених договором;

- за умовами пункту 4.4 вказаного договору Товариство має право на свій розсуд вживати будь-які заходи для захисту майнових прав на торговельні марки, включаючи надсилання претензій, листів, звернення до суду з відповідними позовами щодо захисту прав на тотожні або схожі настільки, що їх можна сплутати торговельні марки, та/або визнання недійсними охоронних документів (свідоцтв, міжнародних реєстрацій на торговельні марки та інше) третіх осіб тощо; вжиття таких заходів не потребуватиме будь-якої додаткової згоди Kroonmere Holdings Limited;

- 11.04.2019 Компанією було подано на реєстрацію комбіноване позначення «» (заявка №m201908494) та словесне позначення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (заявка №m201908490);

- 25.02.2020 Компанії було видано свідоцтво України НОМЕР_3 на знак для товарів і послуг «»;

- що ж до словесного позначення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за заявкою від 11.04.2019 №m201908490, то станом на день подання заяви про забезпечення позову питання щодо реєстрації вказаного позначення не вирішено;

- торговельна марка за свідоцтвом України НОМЕР_3 є схожою настільки, що її можна сплутати з раніше зареєстрованою торговельною маркою за свідоцтвом України №230263, що порушує права Товариства.

Із заяви про забезпечення позову вбачається, що Товариство планує звернутися до суду з позовом про:

- визнання недійсним повністю свідоцтва України НОМЕР_3 на знак для товарів і послуг «», володільцем якого є Компанія;

- зобов`язання Міністерства внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо визнання недійсним повністю свідоцтва України НОМЕР_3 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність»;

- зобов`язання Міністерства відхилити реєстрацію позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2» за заявкою від 11.04.2019 №m201908490 як знака для всіх зазначених у заявці товарів і послуг.

Товариством 01.10.2020 подано суду додаткові документи та уточнену заяву про забезпечення позову.

Перевіривши зміст уточненої заяви про забезпечення позову, судом встановлено, що фактично у заяві змінено ідентифікаційний код Міністерства, в іншій частині уточнена заява є аналогічною первісно поданій заяві про забезпечення позову.

Відповідно до статті 136 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) господарський суд за заявою учасника справи має право вжити передбачених статтею 137 цього Кодексу заходів забезпечення позову.

Забезпечення позову допускається як до пред`явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи, якщо невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду.

Згідно з пунктами 2, 4 і 10 частини першої статті 137 ГПК України позов забезпечується: забороною відповідачу вчиняти певні дії; забороною іншим особам вчиняти дії щодо предмета спору або здійснювати платежі, або передавати майно відповідачеві, або виконувати щодо нього інші зобов`язання; іншими заходами у випадках, передбачених законами, а також міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України.

Частиною четвертою статті 137 ГПК України передбачено, що заходи забезпечення позову, крім арешту морського судна, що здійснюється для забезпечення морської вимоги, мають бути співмірними із заявленими позивачем вимогами.

Відповідно до частини першої статті 140 ГПК України заява про забезпечення позову розглядається судом не пізніше двох днів з дня її надходження без повідомлення учасників справи.

Згідно з пунктом 1 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 26.12.2011 №16 «Про деякі питання практики застосування заходів до забезпечення позову» у вирішенні питання про забезпечення позову господарський суд має здійснити оцінку обґрунтованості доводів заявника щодо необхідності вжиття відповідних заходів з урахуванням:

розумності, обґрунтованості і адекватності вимог заявника щодо забезпечення позову;

забезпечення збалансованості інтересів сторін, а також інших учасників судового процесу;

наявності зв`язку між конкретним заходом до забезпечення позову і предметом позовної вимоги, зокрема, чи спроможний такий захід забезпечити фактичне виконання судового рішення в разі задоволення позову;

імовірності утруднення виконання або невиконання рішення господарського суду в разі невжиття таких заходів;

запобігання порушенню у зв`язку із вжиттям таких заходів прав та охоронюваних законом інтересів осіб, що не є учасниками даного судового процесу.

Пунктом 7 статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» встановлено, що власник свідоцтва може передавати будь-якій особі виключні майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг на підставі договору.

Відповідно до частини другої статті 1114 Цивільного кодексу України факт передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, які відповідно до цього Кодексу або іншого закону є чинними після їх державної реєстрації, підлягає державній реєстрації.

Разом з тим, пунктом 2.2 Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 10.10.2002 №10, встановлено, що реєстр містить такі відомості із зазначенням міжнародних цифрових кодів для ідентифікації бібліографічних даних відповідно до стандарту Всесвітньої організації інтелектуальної власності, зокрема, ім`я або повне найменування та адресу власника (власників) свідоцтва.

У процесі ведення реєстру до нього вносяться відомості, зокрема, щодо зміни, пов`язаної зі зміною особи власника (власників) свідоцтва (пункт 2.3 вказаного Положення).

Крім того, у справах, пов`язаних з визнанням охоронних документів недійсними, можливе застосування заходів до забезпечення позову у вигляді заборони відповідачеві - володільцеві спірного документа передавати будь-якій особі (особам) право власності на об`єкт інтелектуальної власності та/або надавати будь-якій особі (особам) дозвіл (видавати ліцензію) на використання об`єкта інтелектуальної власності; заборони Державній службі інтелектуальної власності України приймати рішення про внесення будь-яких змін до Державного реєстру патентів/свідоцтв України стосовно даного об`єкта інтелектуальної власності, вносити відповідні зміни до даного Реєстру та здійснювати пов`язані з цим публікації в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Такі заходи мають на меті, зокрема, запобігти невиправданому розширенню кола осіб, прав та інтересів яких стосуватиметься судове рішення, а відтак - утрудненню чи неможливості виконання цього рішення.

Згідно з пунктом 1 статті 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» власник свідоцтва в будь-який час може відмовитися від нього повністю або частково на підставі заяви, поданої до Установи. Зазначена відмова набирає чинності від дати публікації відомостей про це в Бюлетені.

Статтею 22 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» встановлено, що ніхто інший, крім колишнього власника свідоцтва, не має права на повторну реєстрацію торговельної марки протягом двох років після припинення дії свідоцтва згідно з пунктами 1 і 2 статті 18 цього Закону, крім випадків, коли власник свідоцтва, дію якого припинено, надасть згоду на реєстрацію заявленої торговельної марки.

Отже, передача Компанією прав на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_3, а також зміна заявника за заявкою від 11.04.2019 №m201908490 призведе до необхідності залучення до участі у справі осіб, прав і інтересів яких стосується вирішення такого спору, неможливості виконання рішення суду у випадку задоволення позову в зв`язку із наявністю нового власника знака для товарів і послуг; а також може зумовити необхідність звернення Товариства з іншими позовами для захисту його порушених прав. Вказане свідчить про те, що невжиття заходів забезпечення може у майбутньому утруднити чи зробити неможливим виконання рішення суду.

Також Товариство просить заборонити Компанії і Міністерству вносити в матеріали заявки від 11.04.2019 №m201908490 відомості про зміну заявника внаслідок передачі права на одержання свідоцтва за вказаною заявкою.

Відповідно до абзаців першого - третього пункту 5 статті 10 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» заявник має право вносити до заявки виправлення помилок та зміни свого імені (найменування) і своєї адреси, адреси для листування, імені та адреси свого представника, а також зміни щодо скорочення переліку товарів і послуг.

Заявник може вносити до заявки зміни, пов`язані зі зміною особи заявника, за умови згоди зазначених у заявці інших заявників. Такі зміни може за згодою всіх заявників вносити також особа, яка бажає стати заявником.

Ці виправлення та зміни враховуються, якщо вони одержані закладом експертизи не пізніше одержання ним документа про сплату державного мита за видачу свідоцтва.

Абзацами першим - четвертим підпункту 3.3.8 і підпунктом 3.3.9 пункту 3.3 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Держпатенту України від 28.07.1995 №116 (в редакції наказу Держпатенту від 20.08.1997 №72), передбачено, що відомості про зміну заявника внаслідок передачі права на одержання свідоцтва за заявкою (далі - передача права) вносяться в матеріали заявки за заявою заявника.

Заява може стосуватися однієї заявки або декількох заявок за умови, що заявником та правонаступником цих заявок є ті самі особи.

У заяві вказується реєстраційний номер заявки (заявок), міститься посилання на передачу права і відомості про особу, якій це право передається.

До заяви додаються:

- договір про передачу права або нотаріально засвідчений витяг з документа, який містить відомості щодо факту передачі права;

- документ про сплату встановленого збору;

- довіреність на ведення справ від правонаступника представнику, якщо такий призначається.

У разі дотримання вимог, встановлених пунктом 3.3.8, в матеріали заявки вноситься зміна заявника, про що заявник та його правонаступник повідомляються протягом місяця від дати надходження заяви про передачу права до Відомства.

Датою передачі права на заявку вважається дата відправлення заявнику та його правонаступнику повідомлення про внесення зміни заявника в матеріали заявки.

Все подальше листування ведеться з правонаступником заявника або його представником.

Згідно з поданими Товариством документами, Компанія станом на 02.10.2020 уклала з ОСОБА_1 договір від 27.08.2020 №2 про передачу прав на одержання свідоцтва на знак для товарів та послуг.

Крім того 16.09.2020 Компанія подала до Укрпатенту заяву про внесення змін в матеріали заявки від 11.04.2019 №m201908490 щодо зміни заявника на одержання свідоцтва за зазначеною заявкою.

Таким чином, наведений захід забезпечення позову є недоцільним, оскільки дії, які Товариство просить заборонити вчиняти Компанії, фактично вчинені останньою.

Отже, оскільки на даний час інформації щодо внесення Міністерством змін до заявки від 11.04.2019 №m201908490 немає, то необхідним є вжиття заходів забезпечення позову шляхом заборони Міністерству вносити в матеріали заявки від 11.04.2019 №m201908490 відомості про зміну заявника для запобігання розширенню кола осіб, прав та інтересів яких стосуватиметься судове рішення у разі задоволення позову Товариства, а відтак і утруднення чи неможливості виконання такого рішення суду.

Виходячи з викладеного, суд вважає, що вжиття заходів забезпечення позову до подання Товариством позову шляхом:

- заборони Компанії у будь-який спосіб передавати повністю або частково виключні майнові права інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг «» за свідоцтвом України НОМЕР_3 іншим особам та відмовлятися від свідоцтва України НОМЕР_3;

- заборони Міністерству вносити будь-які зміни (відомості) до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно власника та статусу знака для товарів і послуг «» за свідоцтвом України НОМЕР_3 та здійснювати публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність»;

- заборони Міністерству вносити в матеріали заявки від 11.04.2019 №m201908490 відомості про зміну заявника внаслідок передачі права на одержання свідоцтва за вказаною заявкою, -

є адекватними і здатними забезпечити виконання рішення суду у разі задоволення позовних вимог Товариства.

Відповідно до частини шостої статті 140 ГПК України про забезпечення позову або про відмову у забезпеченні позову суд постановляє ухвалу.

Керуючись статтями 136, 137, 138, 139, 140, 234 та 235 ГПК України, господарський суд міста Києва

УХВАЛИВ:

1. Заяву товариства з обмеженою відповідальністю «Брендлі» (02222, м. Київ, вул. Закревського, буд. 22; ідентифікаційний код 43033810) про забезпечення позову до пред`явлення позову задовольнити частково.

2. Вжити заходів забезпечення позову до пред`явлення позову товариством з обмеженою відповідальністю «Брендлі» до товариства з обмеженою відповідальністю «Виробнича компанія «Перетворення» та Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України про визнання недійсним повністю свідоцтва України НОМЕР_3 на знак для товарів і послуг «» та зобов`язання вчинити певні дії шляхом:

- заборони товариству з обмеженою відповідальністю «Виробнича компанія «Перетворення» (04213, м. Київ, просп. Героїв Сталінграду, буд. 58-А, кв. 1; ідентифікаційний код 40577332) у будь-який спосіб передавати повністю або частково виключні майнові права інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг «» за свідоцтвом України НОМЕР_3 іншим особам та відмовлятися від свідоцтва України НОМЕР_3;

- заборони Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (01008, м. Київ, вул. Михайла Грушевського, буд. 12/2; ідентифікаційний код 37508596) вносити будь-які зміни (відомості) до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно власника та статусу знака для товарів і послуг «» за свідоцтвом України НОМЕР_3 та здійснювати публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність»;

- заборони Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (01008, м. Київ, вул. Михайла Грушевського, буд. 12/2; ідентифікаційний код 37508596) вносити в матеріали заявки від 11.04.2019 №m201908490 відомості про зміну заявника внаслідок передачі права на одержання свідоцтва за вказаною заявкою.

3. У задоволенні решти вимог заяви про забезпечення позову відмовити.

4. Боржниками за даною ухвалою є:

товариство з обмеженою відповідальністю «Виробнича компанія «Перетворення» (04213, м. Київ, просп. Героїв Сталінграду, буд. 58-А, кв. 1; ідентифікаційний код 40577332);

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (01008, м. Київ, вул. Михайла Грушевського, буд. 12/2; ідентифікаційний код 37508596).

5. Стягувачем за даною ухвалою є товариство з обмеженою відповідальністю «Брендлі» (02222, м. Київ, вул. Закревського, буд. 22; ідентифікаційний код 43033810).

6. Ухвала підлягає негайному виконанню у порядку, встановленому для виконання судових рішень, та її оскарження не зупиняє її виконання.

7. Строк пред`явлення даної ухвали до виконання складає три роки з моменту її винесення, тобто до 02.10.2023.

Ухвала набрала законної сили 02.10.2020 та може бути оскаржена протягом десяти днів з моменту її підписання до Північного апеляційного господарського суду через Господарський суд міста Києва.

Суддя Оксана Володимирівна Марченко