ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" вересня 2020 р. Справа№ 910/11309/18

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Остапенка О.М.

суддів: Сотнікова С.В.

Отрюха Б.В.

за участю секретаря судового засідання: Добродзій Є.В.

у присутності представників сторін:

від позивача: Франчук А.В. - ордер серії АІ № 1038389 від 10.06.2020

від відповідача-1: Бойко Н.В. - ордер серії АІ № 1016663 від 18.12.2019

від відповідача-2: не з`явились

від третьої особи-1: не з`явились

від третьої особи-2: Куриляк О.О. - ордер серії АА № 1036255 від 06.07.2020

розглядаючи апеляційні скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "Імперіал Буд Компані" на рішення господарського суду міста Києва від 27.11.2019 року та на додаткове рішення господарського суду міста Києва від 24.12.2019 року

у справі № 910/11309/18

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Корона Груп"

до 1. Товариства з обмеженою відповідальністю "Імперіал Буд Компані"

2. Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського

господарства України

за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача - ТОВ "Коронахім" (третя особа-1)

за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - ТОВ "Еко Полімербуд Трейд" (третя особа-2)

про визнання частково недійсними свідоцтв та зобов`язання припинити

дії, що порушують право

ВСТАНОВИВ:

У серпні 2018 року ТОВ "Корона Груп" звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до ТОВ "Імперіал Буд Компані" та Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, в якому з урахуванням останньої заяви від 02.10.2019 року про зміну предмету позову просив суд визнати частково недійсними свідоцтва та зобов`язання припинити дії, що порушують право.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що оскаржуваний знак зареєстровано для позначення у тому числі товарів, що є спорідненими з товарами, для яких зареєстровано знак позивача, за ознаками використання або складу.

Також позивач зазначає, що на його переконання існують дві самостійні підстави для оскарження знаків відповідача-1: не можуть одержати правову охорону позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу; не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім`я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Позивач зазначає, що знаки "ЕКО КЕНП" (свідоцтво № 226309 ) та "ЭКО КЭНП" (свідоцтво №226310) не відповідають умовам надання правової охорони, передбаченим п.п. 2, 3 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", а саме, є схожими настільки, що їх можна сплутати з раніше зареєстрованим знаком за свідоцтвом України №91567, який належить Позивачу, та є такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

За наслідками розгляду заявлених вимог, рішенням господарського суду міста Києва від 27.11.2019 року у справі № 910/11309/18 позов задоволено повністю. Визнано недійсними свідоцтва України № 226309 та № 226310 від 12.05.2017 року в частині надання правової охорони щодо наступних товарів 1-го класу МКТП: хімічні продукти, призначені для використовування в промисловості, науці, сільському господарстві, садівництві та лісівництві; необроблені синтетичні смоли; необроблені пластмаси; клейкі речовини на промислові потреби; а також щодо усіх товарів 27-го класу МКТП, наведених у свідоцтвах № 226309 та № 226310. Зобов`язано Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про визнання частково недійсними та внесення відповідних змін до свідоцтв України №226309 та 226310 від 12.05.2017 та здійснити про це публікацію в офіційному бюлетені Державної служби інтелектуальної власності України - "Промислова власність". Заборонено ТОВ "Імперіал Буд Компані" використовувати позначення ЭКО КЕНП в тому числі нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення), застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано, застосовування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет для наступних товарів: будівельні матеріали неметалеві; будівельні неметалеві жорсткі труби; асфальт, смола і бітум;неметалеві пересувні споруди; неметалеві пам`ятники; азбестові будівельні розчини; бітумні покриви для покрівель; будівельні розчини; будівельні розчини для облаштування наливних підлог; будівельні розчини рідкі; вогнетривкі матеріали; вогнетривкі цементні покриви; ґрунтувальні будівельні матеріали; композиції для облаштування наливних підлог; личкувальні матеріали будівельні; облицювальні покриття неметалеві; оздоби неметалеві будівельні; перекриття неметалеві; підлоги неметалеві; плити неметалеві; покриви (будівельні матеріали); покрівлі неметалеві; цегла; цемент; шпаклювальні будівельні матеріали, а також таких споріднених товарів: наливного епоксидного покриття підлоги; композиції епоксидні для наливних підлог; епоксидна ґрунтовка для бетонних основ; акрилова ґрунтовка - мембраноутворювач; кольоровий зносостійка декоративна наливна підлога на основі епоксидних модифікованих смол; кольоровий епоксидний зносостійкий состав для фарбування підлоги в складських і виробничих приміщеннях; кольоровий вододисперсійний епоксидний зносостійкий состав, для фарбування підлоги в складських і виробничих приміщеннях; кольоровий епоксидний зносостійкий состав, не містить розчинників, призначений для фарбування підлоги в складських і виробничих приміщеннях для пішохідних навантажень, руху візків на гумовому ходу слабкої та сильної інтенсивності; безкольоровий полімерний матеріал на епоксидній основі для ремонту і влаштування полімерних підлог; напівматовий епоксидний лак, без жовтого відтінку, стійкий до УФ випромінювання, призначений для порозаполнення і лакування поверхні; вододисперсійний напівматовий епоксидний лак, без жовтого відтінку, призначений для порозаповнення і лакування поверхні; глянцевий прозорий епоксидний лак, без жовтого відтінку, призначений для порозаповнення і лакування поверхні; паропроникний вододисперсійний ремонтний склад, що застосовується по вологій основі; упрочнитель для бетону. Стягнуто з ТОВ "Імперіал Буд Компані" на користь ТОВ "Корона Груп" 5 286 грн. судовий збір.

04.12.2019 року ТОВ "Корона Груп" звернулось господарського суду міста Києва із заявою про ухвалення додаткового рішення щодо розподілу судових витрат.

За наслідком розгляду зазначеної вище заяви додатковим рішенням від 24.12.2019 року у справі №910/11309/18 заяву ТОВ "Корона Груп" задоволено, стягнуто з ТОВ "Імперіал Буд Компані" на користь ТОВ "Корона Груп" 29000,00 грн. витрат на професійну правничу допомогу та 23 550,00 грн. витрат на оплату послуг експерта.

Не погоджуючись із зазначеними рішенням та додатковим рішенням місцевого господарського суду, ТОВ "Імперіал Буд Компані" звернулося до апеляційного господарського суду з апеляційними скаргами, в яких просить скасувати рішення господарського суду міста Києва від 27.11.2019 року та додаткове рішення господарського суду міста Києва від 24.12.2019 року та прийняти нове, яким у задоволенні позову та заяви про відшкодуванні витрат на професійну правничу допомогу та витрат на проведення експертизи відмовити.

В обґрунтування вимог апеляційних скарг відповідач-1 посилається на неповне з`ясування судом першої інстанції обставин, що мають значення для справи, невідповідність висновків обставинам справи, а також порушення норм матеріального та процесуального права, що призвело до прийняття неправильного рішення.

Згідно витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями вказані апеляційні скарги передано на розгляд колегії суддів у складі: головуючий суддя - Остапенко О.М., судді: Отрюх Б.В., Копитова О.С.

Ухвалами суду від 03.02.2020 року та від 06.02.2020 року відкрито апеляційне провадження за апеляційними скаргами ТОВ "Імперіал Буд Компані" на рішення господарського суду міста Києва від 27.11.2019 року та на додаткове рішення господарського суду міста Києва від 24.12.2019 року у справі № 910/11309/18, встановлено строк для подання відзиву на апеляційні скарги та призначено справу до розгляду на 20.02.2020 року за участю повноважних представників сторін.

До початку судового засідання через відділ документального забезпечення суду від представника позивача надійшли відзиви на апеляційні скарги та клопотання про дослідження веб-сторінки, а від представника скаржника - клопотання про виклик експертів та призначення повторної судової експертизи.

Ухвалою суду від 20.02.2020 року розгляд справи №910/11309/18 відкладено на 19.03.2020 року, викликано в судове засідання судового експерта Жилу Б.В. для надання додаткових роз`яснень щодо поданого ним Висновку експерта № 167 від 03.09.2019 року за результатами проведення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності у справі № 910/11309/18. Явку судового експерта Жили Б.В. визнано обов`язковою.

13.03.2020 року через відділ документального забезпечення суду від позивача надійшло клопотання про долучення доказів до матеріалів справи.

18.03.2020 року від представника відповідача-1 засобами електронного зв`язку надійшла заява про вступ у справу як представника.

Крім того, 18.03.2020 року від представників позивача та відповідача-1 та 19.03.2020 року від представника відповідача-1 засобами електронного зв`язку надійшли клопотання про відкладення розгляду справи.

У зв`язку із встановленням постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 року на усій території України карантину з 12.03.2020 року до 03.04.2020 року та враховуючи лист Ради суддів України від 16.03.2020 року №9рс-186/20, яким рекомендовано встановити особливий режим роботи судів України на зазначений період, ухвалами суду від 19.03.2020 року повідомлено учасників провадження у справі № 910/11309/18, що судове засідання з розгляду апеляційної скарги ТОВ "Імперіал Буд Компані" на рішення господарського суду міста Києва від 27.11.2019 року у справі № 910/11309/18, призначене на 19.03.2020 року, не відбудеться.

Ухвалами суду від 13.04.2020 року призначено розгляд справи №910/11309/18 на 14.05.2020 року за участю повноважних представників сторін, повторно викликано в судове засідання судового експерта Жилу Б.В. для надання додаткових роз`яснень щодо поданого ним Висновку експерта № 167 від 03.09.2019 року за результатами проведення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності у справі № 910/11309/18. Явку судового експерта Жили Б.В. визнано обов`язковою.

Судовий експерт в судове засідання 14.05.2020 року не з`явився, надіславши до його початку засобами електронного зв`язку заяву про неможливість з`явитись на виклик суду з огляду на запровадження на усій території України карантину та просив надати йому письмові питання щодо висновку експерта, які сторони вважають необхідним поставити.

Представник позивача в судове засідання не з`явився, надіславши до його початку засобами електронного зв`язку клопотання про відкладення розгляду справи на іншу дату у зв`язку із неможливістю прибуття в судове засідання експерта, якого суд вважає за необхідне опитати, а також у зв`язку із запровадженням на усій території України карантину.

Представник скаржника в судове засідання не з`явився, надіславши до його початку засобами електронного зв`язку клопотання про відкладення розгляду справи на іншу дату у зв`язку із запровадженням на усій території України карантину та просив направити експерту Жилі Б.В. орієнтовний перелік питань, який було надано суду 18.03.2020 року.

Представники відповідача-2 в судове засідання також не з`явились, причини неявки суд не повідомили. Про дату, час та місце розгляду справи повідомлені належним чином.

Ухвалами суду від 14.05.2020 року відкладено розгляд справи на 11.06.2020 року на підставі ст.ст. 69, 216 ГПК України, повторно викликано в судове засідання судового експерта Жилу Б.В. для надання додаткових роз`яснень щодо поданого ним Висновку експерта №167 від 03.09.2019 року за результатами проведення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності у справі №910/11309/18, явку якого визнано обов`язковою, поставлено останньому низку питань представника відповідача-1 та зобов`язано судового експерта надати суду обґрунтований та об`єктивний письмовий висновок на поставлені питання.

До початку судового засідання через відділ документального забезпечення суду від представника позивача надійшли доповнення до відзиву на апеляційну скаргу, а від представника відповідача-1 - заява про неналежного відповідача, в якій останній зазначає, що станом на дату судового засідання новим власником спірних свідоцтв є ТОВ "Еко Полімербуд Трейд", відтак, на його думку, ТОВ "Імперіал Буд Компані" є неналежним відповідачем у справі, оскільки після винесення місцевим господарським судом рішення відповідачем у справі відчужено спірні свідоцтва на користь ТОВ "Еко Полімербуд Трейд".

В судове засідання 11.06.2020 року з`явився представник позивача, а також викликаний судовий експерт Жила Б.В. На вимогу ухвали суду експертом надано письмові пояснення щодо складеного ним висновку експерта.

Ухвалами суду від 11.06.2020 року відкладено розгляд справи на 25.06.2020 року на підставі ст. 216 ГПК України, залучено ТОВ "Еко Полімербуд Трейд" до участі у справі № 910/11309/18 у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, зобов`язано ТОВ "Корона Груп" надати суду докази направлення на адресу ТОВ "Еко Полімербуд Трейд" копії позовної заяви з доданими до неї додатками, зобов`язано ТОВ "Імперіал Буд Компані" надати суду докази направлення на адресу ТОВ "Еко Полімербуд Трейд" копії апеляційної скарги з доданими до неї додатками.

16.06.2020 року представник ТОВ "Корона Груп" звернувся до суду із заявою про забезпечення позову, в якій просить:

- заборонити Міністерству економічного розвитку та торгівлі провадити дії щодо внесення змін до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо свідоцтв України № 225309 та № 226310 від 12.05.2017 року, власником яких є ТОВ "ЕКО ПОЛІМЕРБУД ТРЕЙД", а саме: стосовно передачі третім особам повністю або частково права власності (користування) на знак для товарів і послуг за свідоцтвами України № 225309 та № 226310 від 12.05.2017 року; щодо дострокового припинення дії свідоцтв України №225309 та №226310 від 12.05.2017 року на знак для товарів і послуг за заявою власника повністю або частково, до набрання рішення господарського суду міста Києва у справі законної сили;

- заборонити ТОВ "ЕКО ПОЛІМЕРБУД ТРЕЙД" передавати повністю або частково право власності (користування) на знак для товарів і послуг за свідоцтвами України №225309 та №226310 від 12.05.2017 року, а також відмовлятися повністю чи частково від знаку для товарів і послуг за свідоцтвами України №225309 та №226310 від 12.05.2017 року, до набрання рішенням господарського суду міста Києва у справі законної сили.

Ухвалою суду від 17.06.2020 року вказану заяву повернуто позивачу без розгляду по суті на підставі ч. 7 ст. 140 ГПК України.

До початку судового засідання через відділ документального забезпечення суду від представника відповідача-1 на виконання вимог ухвали суду від 11.06.2020 року надано докази вручення ТОВ "Еко Полімербуд Трейд" копії апеляційної скарги з доданими до неї додатками, а від представника позивача - заява про забезпечення позову, в якій останній просить суд:

- заборонити Міністерству економічного розвитку та торгівлі провадити дії щодо внесення змін до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо свідоцтв України № 225309 та № 226310 від 12.05.2017 року, власником яких є ТОВ "ЕКО ПОЛІМЕРБУД ТРЕЙД", а саме: стосовно передачі третім особам повністю або частково права власності (користування) на знак для товарів і послуг за свідоцтвами України № 225309 та № 226310 від 12.05.2017 року; щодо дострокового припинення дії свідоцтв України №225309 та №226310 від 12.05.2017 року на знак для товарів і послуг за заявою власника повністю або частково, до набрання рішення господарського суду міста Києва у справі законної сили;

- заборонити ТОВ "ЕКО ПОЛІМЕРБУД ТРЕЙД" передавати повністю або частково право власності (користування) на знак для товарів і послуг за свідоцтвами України №225309 та №226310 від 12.05.2017 року, а також відмовлятися повністю чи частково від знаку для товарів і послуг за свідоцтвами України №225309 та №226310 від 12.05.2017 року, до набрання рішенням господарського суду міста Києва у справі законної сили.

Вказану заяву мотивовано наявністю ймовірної подальшої передачі третьої особою прав на знак для товарів та послуг за спірними свідоцтвами на користь інших осіб.

Ухвалою суду від 25.06.2020 року відкладено розгляд справи на 07.07.2020 року на підставі ст. 216 ГПК України та повторно зобов`язано ТОВ "Корона Груп" надати суду докази направлення на адресу ТОВ "Еко Полімербуд Трейд" копії позовної заяви з доданими до неї додатками.

Іншою ухвалою суду від 25.06.2020 року об`єднано в одне апеляційне провадження для спільного розгляду апеляційну скаргу ТОВ "Імперіал Буд Компані" на додаткове рішення господарського суду міста Києва від 24.12.2019 року у справі №910/11309/18 з апеляційною скаргою ТОВ "Імперіал Буд Компані" на рішення господарського суду міста Києва від 27.11.2019 року у справі №910/11309/18 та відкладено розгляду справи на 07.07.2020 року.

25.06.2020 року представником позивача надано суду докази направлення на адресу ТОВ "Еко Полімербуд Трейд" копії позовної заяви з доданими до неї додатками.

Ухвалою суду від 26.06.2020 року за наслідками розгляду заяви ТОВ "Корона Груп" №01/15/20 від 24.06.2020 року про забезпечення позову вказану заяву задоволено, заборонено Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України провадити дії щодо внесення змін до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо свідоцтв України №225309 та № 226310 від 12.05.2017 року, власником яких є ТОВ "ЕКО ПОЛІМЕРБУД ТРЕЙД", а саме: стосовно передачі третім особам повністю або частково права власності (користування) на знак для товарів і послуг за свідоцтвами України №225309 та №226310 від 12.05.2017 року; щодо дострокового припинення дії свідоцтв України №225309 та №226310 від 12.05.2017 року на знак для товарів і послуг за заявою власника повністю або частково, до набрання рішення господарського суду міста Києва у справі законної сили, а також заборонено ТОВ "ЕКО ПОЛІМЕРБУД ТРЕЙД" передавати повністю або частково право власності (користування) на знак для товарів і послуг за свідоцтвами України №225309 та №226310 від 12.05.2017 року, а також відмовлятися повністю чи частково від знаку для товарів і послуг за свідоцтвами України №225309 та №226310 від 12.05.2017 року, до набрання рішенням господарського суду міста Києва у справі законної сили.

До початку судового засідання через відділ документального забезпечення суду від представника третьої особи надійшли клопотання про ознайомлення з матеріалами справи та про зобов`язання позивача надіслати на адресу ТОВ "ЕКО ПОЛІМЕРБУД ТРЕЙД" копію позовної заяви з доданими до неї додатками в редакції від 16.10.2018 року та в редакції від 02.10.2019 року і, як наслідок, відкладення розгляду справи, а від представника відповідача - клопотання про призначення у справі повторної судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності.

Ухвалою суду від 07.07.2020 року відкладено розгляд справи на 20.08.2020 року на підставі ст. 216 ГПК України.

До початку судового засідання через відділ документального забезпечення суду від представника позивача надішли заперечення на клопотання відповідача-1 про призначення судової експертизи у справі, від третьої особи - пояснення по суту спору, а від представника ТОВ "Коронахім" - заява про вступ у справу у якості третьої особи без самостійних вимог.

У зв`язку з перебуванням судді Копитової О.С. у відпустці, витягом з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 17.08.2020 для розгляду справи №910/11309/18 сформовано колегію суддів у складі: головуючий суддя Остапенко О.М., судді: Сотніков С.В., Отрюх Б.В.

Ухвалою суду від 20.08.2020 року вищевказаною колегією суддів прийнято до провадження справу №910/11309/18 за апеляційними скаргами ТОВ "Імперіал Буд Компані" на рішення господарського суду міста Києва від 27.11.2019 року та на додаткове рішення господарського суду міста Києва від 24.12.2019 року.

В судовому засіданні 20.08.2020 року судом розглянута заява ТОВ "Коронахім" про вступ у справу у якості третьої особи без самостійних вимог.

Ухвалою суду від 20.08.2020 року розгляд справи відкладено на 17.09.2020 року на підставі ст. 216 ГПК України та залучено ТОВ "Коронахім" до участі у справі № 910/11309/18 у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача, зобов`язано ТОВ "Корона Груп" надати суду докази направлення на адресу ТОВ "Коронахім" копії позовної заяви з доданими до неї додатками та зобов`язано ТОВ "Імперіал Буд Компані" надати суду докази направлення на адресу ТОВ "Коронахім" копії апеляційної скарги з доданими до неї додатками.

До початку судового засідання через відділ документального забезпечення суду від представника третьої особи на стороні відповідача надійшли додаткові пояснення щодо висновку експерта, складеного на замовлення ТОВ "Еко Полімербуд Трейд", від представника третьої сосби на стороні позивача - пояснення, а від позивача - заперечення проти пояснень та клопотання третьої особи.

В судовому засіданні 17.09.2020 року розглядалось клопотання скаржника про призначення у справі повторної судової експертизи, мотивовано тим, що в основу оскаржуваного рішення місцевим судом покладено висновок №167 від 03.09.2019 року, який був складений експертом Жилою Б.В. на замовлення позивача, при цьому за твердженням апелянта, даний висновок ґрунтується на неналежних та недопустимих доказах.

Крім того, на думку скаржника, вказаний експерт вдався до товарознавчого аналізу товарних груп за відсутності своєї компетенції.

Представники відповідача-1 та третьої особи на стороні відповідача вищевказане клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Представник позивача проти задоволення заявленого клопотання скаржника заперечував, просив відмовити в його задоволенні.

Колегія суддів прийшла до висновку, що вирішення даного клопотання необхідно відкласти після надання сторонами та третьою особою пояснень по суті спору.

Представники відповідача-1 та третьої особи на стороні відповідача в судовому засіданні вимоги апеляційних скарг підтримали, просили їх задовольнити, скасувати рішення господарського суду міста Києва від 27.11.2019 року та додаткове рішення господарського суду міста Києва від 24.12.2019 року та прийняти нове, яким у задоволенні позову та заяви про відшкодуванні витрат на професійну правничу допомогу та витрат на проведення експертизи відмовити.

Представник позивача в судовому засіданні проти вимог скаржника, викладених в апеляційних скаргах, заперечував, просив залишити їх без задоволення, а оскаржуване рішення та додаткове рішення суду першої інстанції - без змін.

Представник третьої особи на стороні позивача в судове засідання не з`явився, подавши до початку судового засідання клопотання про розгляд справи у відсутності представника.

Представники відповідача-2 в судове засідання не з`явилися, причини неявки суд не повідомили. Про час, дату та місце розгляду справи повідомлялись належним чином. Клопотань про відкладення розгляду справи не направляли.

Згідно ч. 12 ст. 270 ГПК України, неявка сторін або інших учасників справи, належним чином повідомлених про дату, час та місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду справи.

Розглянувши клопотання позивача про призначення у справі №910/11309/18 повторної судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності та заслухавши позиції представників сторін та третьої особи, колегія суддів ухвалою від 17.09.2020 року відмовила у задоволені вказаного клопотання.

17.09.2020 року оголошено вступну та резолютивну частини постанови Північного апеляційного господарського суду у даній справі.

Розглянувши доводи апеляційної скарги, перевіривши матеріали справи та дослідивши докази, проаналізувавши на підставі встановлених фактичних обставин справи правильність застосування судом першої інстанції норм законодавства та заслухавши пояснення представників позивача, відповідача-1 та третьої особи на стороні відповідача, колегія суддів апеляційного господарського суду дійшла висновку, що у задоволенні апеляційних скарг слід відмовити, а рішення господарського суду міста Києва від 27.11.2019 року та додаткове рішення господарського суду міста Києва від 24.12.2019 року у справі № 910/11309/18 - залишити без змін, виходячи з наступного.

Згідно зі статтею 270 ГПК України у суді апеляційної інстанції справи переглядаються за правилами розгляду справ у порядку спрощеного позовного провадження з урахуванням особливостей, передбачених у цій главі.

У відповідності до вимог ст. 269 ГПК України суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними у ній і додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги. Суд апеляційної інстанції досліджує докази, що стосуються фактів, на які учасники справи посилаються в апеляційній скарзі та (або) відзиві на неї. У суді апеляційної інстанції не приймаються і не розглядаються позовні вимоги та підстави позову, що не були предметом розгляду в суді першої інстанції.

Як вбачається з матеріалів справи та вірно встановлено судом першої інстанції, позивач є власником знаку для товарів і послуг № 91567 "КЭНП" і згідно свідоцтва (дата реєстрації знаку 12.05.2008 року) знак зареєстровано для товарів 19го класу МКТП, а саме: будівельні матеріали неметалеві; будівельні неметалеві жорсткі труби; асфальт, смола і бітум; неметалеві переміси і споруди; неметалеві пам`ятники; азбестові будівельні розчини; бітумні покриви для покрівель; будівельні розчини; будівельні розчини для облаштовування наливних підлог; будівельні розчини рідкі; вогнетривкі матеріали; вогнетривкі цементні покриви; грунтувальні будівельні матеріали; композиції для облаштовування наливних підлог; личкувальні матеріали будівельні; облицювальні покриття неметалеві; оздоби неметалеві будівельні; перекриття неметалеві; підлоги неметалеві; плити неметалеві; покриви (будівельні матеріали); покрівлі неметалеві; цегла; цемент; шпаклювальні будівельні матеріали.

10.05.2017 року відповідачем-2 за заявкою відповідача-1 було зареєстровано знаки для товарів та послуг "ЕКО КЕНП" (свідоцтво №226309) та "ЭКО КЭНП" (свідоцтво № 226310, далі разом - оскаржувані свідоцтва) для позначення товарів 1 та 27 класу МКТП, а саме: 1) хімічні продукти, призначені для використовування в промисловості, науці, фотографії, сільському господарстві, садівництві та лісівництві; необроблені синтетичні смоли, необроблені пластмаси; добрива; хімічні речовини для гасіння вогню; препарати для термообробляння і паяння металів; хімічні речовини для консервування харчових продуктів; дубильні речовини; клейкі речовини на промислові потреби; 27) килими, рогожі, мати, лінолеум та інші покриви на підлогу; драпірувальні матеріали настінні (нетекстильні).

Позивач стверджує, що оскаржуваний знак зареєстровано для позначення у тому числі товарів, що є спорідненими з товарами, для яких зареєстровано знак позивача, за ознаками використання або складу, та що оскаржувані свідоцтва відповідача-1 на знаки слід визнати недійсними, оскільки не можуть одержати правову охорону позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, і не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім`я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Отже, фактично позивач зазначає, що знаки "ЕКО КЕНП" (свідоцтво № 226309 ) та "ЭКО КЭНП" (свідоцтво № 226310) не відповідають умовам надання правової охорони, передбаченим п.п. 2, 3 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", а саме, є схожими настільки, що їх можна сплутати з раніше зареєстрованим знаком за свідоцтвом України №91567, який належить Позивачу, та є такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Відповідно до ст. ст. 15, 16 ЦК України, кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання. Кожна особа має право на захист свого інтересу, який не суперечить загальним засадам цивільного законодавства. Кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

Статтею 418 ЦК України визначено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об`єкт права інтелектуальної власності, визначений цим Кодексом та іншим законом. Право інтелектуальної власності становлять особисті немайнові права інтелектуальної власності та (або) майнові права інтелектуальної власності, зміст яких щодо певних об`єктів права інтелектуальної власності визначається цим Кодексом та іншим законом. Право інтелектуальної власності є непорушним. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у його здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

Згідно зі ст. 420 Кодексу, до об`єктів права інтелектуальної власності, зокрема, належать комерційні (фірмові) найменування, торговельні марки (знаки для товарів і послуг), географічні зазначення.

За приписами ст. 424 Кодексу, майновими правами інтелектуальної власності є:

1) право на використання об`єкта права інтелектуальної власності;

2) виключне право дозволяти використання об`єкта права інтелектуальної власності;

3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню об`єкта права інтелектуальної власності, в тому числі забороняти таке використання;

4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Статтею 426 ЦК України передбачено, що особа, яка має виключне право дозволяти використання об`єкта права інтелектуальної власності, може використовувати цей об`єкт на власний розсуд, з додержанням при цьому прав інших осіб. Використання об`єкта права інтелектуальної власності іншою особою здійснюється з дозволу особи, яка має виключне право дозволяти використання об`єкта права інтелектуальної власності, крім випадків правомірного використання без такого дозволу, передбачених цим Кодексом та іншим законом. Умови надання дозволу (видачі ліцензії) на використання об`єкта права інтелектуальної власності можуть бути визначені ліцензійним договором, який укладається з додержанням вимог цього Кодексу та іншого закону.

Частинами 2, 4 статті 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" встановлено, що об`єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень. Обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Згідно з ч. 4 ст. 16 Закону, використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Апеляційний суд погоджується з висновком суду першої інстанції, що порушенням прав на знак, зокрема, визнається введення в цивільний оборот позначень, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із: знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім`я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг; знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності; фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг; кваліфікованими зазначеннями походження товарів (п. 63 постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 № 12 "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов`язаних із захистом прав інтелектуальної власності").

Висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному законодавством.

Предметом висновку експерта може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань.

З метою з`ясування обставин, які мають значення для справи, а саме: чи є товари 01, 27 класів МКТП, для яких зареєстровані знаки за свідоцтвами України № 226309 та № 226310 відповідача-1, спорідненими з товарами 19 класу МКТП, для яких зареєстрований знак за свідоцтвом України № 91567 Позивача; чи є знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № 226309 та № 226310 відповідача-1 схожими зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 91567 Позивача настільки, що їх можна сплутати; чи є знаки для товарів і послуг за свідоцтвом України №226309 та №226310 відповідача-1 такими, що не мають розрізнювальної здатності, і такими, що можуть ввести в оману щодо особи виробника товарів. Також, належить встановити, чи належить продукція "композиції епоксидні для наливних підлог ТМ "ЕКО КЕНП" ("ЭКО КЕНП") до товарів 01 або 27 класів МКТП, на які поширюється охорона, надана знакам для товарів і послуг за свідоцтвами України № 226309 та № 226310, і до якого класу МКТП для реєстрації знаків відносяться продукція " Еко композиції епоксидні для наливних підлог ТМ ЕКО КЕШІ " ("ЭКО КЕНП"), необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо.

Судом встановлено, що наведені обставини досліджувалися експертом (висновок від 03.09.2019 року судом залучено до справи як такий, що відповідає вимогам ст. 98, 101 ГПК України), та експерт встановив наступні обставини:

- всі товари 27 класу МКТП, а також такі товари 01 класу МКТП, як хімічні продукти, призначені для використовування в промисловості, науці, сільському господарстві, садівництві та лісівництві; необроблені синтетичні смоли; необроблені пластмаси; клейкі речовини на промислові потреби, наведені у свідоцтвах України №№ 226309, 226310 на знаки для товарів і послуг, є спорідненими з товарами 19 класу МКТП, наведеними у свідоцтві України № 91567 на знак для товарів і послуг;

- знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № 226309 та №226310 є схожими зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 91567 настільки, що їх можна сплутати;

- знаки для товарів і послуг за свідоцтвом України № 226309 та № 226310 не є такими, що не мають розрізнювальної здатності;

- знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 226309, 226310, є такими, що можуть ввести в оману щодо особи виробника таких, наведених у свідоцтвах, товарів 01 класу МКТП, як хімічні продукти, призначені для використання в промисловості, науці, сільському господарстві, садівництві та ліснивництві; необроблепі синтетичні смоли; необроблені пластмаси; клейкі речовини на промислові потреби та всіх, наведених у свідоцтвах, товарів 27 класу МКТП;

- продукція "композиції епоксидні для наливних підлог ТМ "ЕКО КЕНП" ("ЭКО КЕНП"), а також інші товари під вказаним позначенням, такі, як матовий епоксидний лак, без жовтого відтінку, стійкий до УФ випромінювання, призначений для порозаповнення та лакування поверхонь (власна назва "ЭКО КЕНП 502"); вододисперсійний напівматовий епоксидний лак, без жовтого відтінку, стійкий до УФ випромінення, призначений для порозаповнення та лакування поверхонь (власна назва "ЭКО КЕНП 506"); паропроникний вододисперсійний ремонтний склад, застосовується по вологій основі (власна назва "ЭКО КЕНП 507"); зміцнювач для бетону; готова до застосування суха суміш на основі високоактивного цементу, фракційних кварцових наповнювачів, модифікуючи добавок (власна назва "ЭКО КЕНП 601"); епоксидна ґрунтовка для бетонних основ (власна назва "ЭКО КЕНП 101"); епоксидна ґрунтовка для бетонних основ (власна назва "ЭКО КЕНП 102"); епоксидна ґрунтовка (трьохкомпонентна) на водній основі по вологій бетонній основі (власна назва "ЭКО КЕНП 103"); акрилова грунтовка-мембраноутворювач (власна назва "ЭКО КЕНП 104") не належать до товарів 01 або 27 класів МКТП, на які поширюється надана знакам для товарів і послуг за свідоцтвами України №226309 та №226310 охорона;

- такі товари, як "Еко композиції епоксидні для наливних підлог ТМ "ЕКО КЕНП" ("ЭКО КЕНП") відносяться до 19 класу МКТП для реєстрації знаків.

Як вбачається з матеріалів справи, висновок №167 від 03.09.2019 року за результатами проведення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності складено судовим експертом Жилою Б.В., який є кваліфікованим судовим експертом з правом проведення експертиз у сфері інтелектуальної власності, у тому числі за спеціальністю 13.6 "Дослідження, пов`язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торгівельними марками (знаками для товарів та послуг), географічними зазначеннями", 13.4 "Дослідження, пов`язані з промисловими зразками", якого було попереджено про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок за ст. 384 КК України.

Вказаний висновок складено відповідно до вимог законодавства та з урахуванням відповідей на поставлені питання щодо даного висновку, наданих на виконання вимог ухвали суду апеляційної інстанції, є повним, вичерпним та обґрунтованим, будь-яких порушень положень законодавства та методології при його складенні судом не встановлено.

Під час проведення експертного дослідження експертом застосовано достатній обсяг матеріалів, нормативних актів та науково-практичної літератури.

Таким чином, даний висновок правомірно визнано судом належним та допустимим доказом у справі, який узгоджується з іншими долученими до справи доказами як окремо, так і у їх сукупності.

Посилання апелянта на висновок експерта №14852 від 22.11.2019 року судом апеляційної інстанції до уваги не беруться, оскільки ухвалою господарського суду міста Києва від 27.11.2019 року було відмовлено ТОВ "Імперіал Буд Компані" у поновленні пропущеного процесуального строку для його подання та залишено вказаний висновок без розгляду.

При цьому, наданий третьої особою суду апеляційної інстанції висновок експерта Петренка С.А. від 20.07.2020 року №14933, є неналежним доказом у справі, оскільки він суперечить всім іншим доказам у справі, а також містить певні недоліки, зокрема щодо незазначення номеру справи, для подання в яку його підготовлено, та переліку питань, поставлених на вирішення експерту, які не є тотожними питанням, що були визначені ухвалою господарського суду міста Києва від 12.12.2018 року у справі №910/11309/18.

Судом першої інстанції також правомірно відхилено доводи відповідача-2 щодо необхідності судом здійснення самостійної оцінки питання введення споживача товару в оману та правильності застосування експертом методології, оскільки така оцінка та питання правильного застосування методології потребують спеціальних знань, якими суд, на відміну від експерта, не володіє та посилання відповідача-2 на власний висновок, наданий під час прийняття рішення щодо реєстрації спірних знаків, оскільки, по-перше, наслідки таких висновків і є предметом судового оскарження у даній справі, а по-друге отримання відповідних висновків є обов`язковою передумовою для реєстрації будь-якого знаку для товарів та послуг, і стаття 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" передбачає можливість визнання свідоцтва недійсним, не пов`язуючи таке право або його відсутність з дотриманням відповідних процедур під час реєстрації оскаржуваного знаку, а пов`язуючи таку можливість лише з невідповідністю зареєстрованого знака умовам надання правової охорони або з порушенням прав інших осіб.

Судом обґрунтовано спростовано твердження відповідача-2 про те, що такі товари, як "килими, рогожі, мати, лінолеум та інші покриви на підлогу; драпірувальні матеріали настінні (нетекстильні)", на думку останнього, не є спорідненими з товарами 19 класу МКТП, наведеними у свідоцтві позивача, оскільки таке твердження є власною думкою самого відповідача-2, тоді як висновок компетентного експерта, який є належним доказом у справі на відміну від не підтвердженого доказами твердження, свідчить про інше.

Доводи Міністерства судом також правомірно відхилені, оскільки фактично відповідач-1 використовує для позначення будівельних матеріалів три позначення: ЕКО КЕНП; ЭКО КЭНП; та ЭКО КЕНП і предметом позову у справі №910/4208/17 є заборона використання лише позначення ЕКО КЕНП для певного переліку товарів, а предметом позову у даній справі є (після часткової відмови від позову) вимоги визнати недійсним свідоцтва України: № 226309 та № 226310 від 12.05.2017 року в частині надання правової охорони щодо наступних товарів: килими, рогожі, мати, лінолеум та інші покриви на підлогу; драпірувальні матеріали настінні (нетекстильні), та зобов`язання Міністерства внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про визнання частково недійсними та внесення відповідних змін до свідоцтв України №226309 та №226310 від 12.05.2017 року та здійснити про це публікацію в офіційному бюлетені Державної служби інтелектуальної власності України - "Промислова ясність", і також заборонити відповідачу-2 використання позначення ЭКО КЕНП щодо переліку товарів. Тобто, у даній справі та у справі №910/4208/17 йдеться про використання різних позначень: ЕКО КЕНП (у справі № 910/4208/17) та ЭКО КЕНП (у даній справі).

Щодо оспорюваних свідоцтв відповідача-1, то позивач вважає належними доказами надані суду витяги з відкритого реєстру бази даних знаків для товарів та послуг по цим свідоцтвам, крім того, відповідачем-2 вже була надана суду їх ксерокопії.

Посилання скаржника та третьої особи на відмову позивача від частини позовних вимог, то судом встановлено, що 24.09.2018 року позивачем подано заяву про відмову позивача від частини позовних вимог щодо товарів першого класу МКТП, наведених в оскаржуваних свідоцтвах.

Однак, на переконання колегії суддів, дана обставина не є перешкодою для подальшого розгляду відповідних позовних вимог та прийняття рішення на ними.

Так, відповідно до ч. 3 ст. 231 ГПК України, повторне звернення до суду із спору між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав не допускається у разі закриття провадження у справі.

Згідно ч. 1 наведеної статті, суд закриває провадження у справі, якщо позивач відмовився від позову і відмову прийнято судом.

Отже, визначальною умовою для вирішення питання можливості розгляду позовних вимог є не заява позивача про відмову від позову, а ухвала суду про закриття провадження за такими вимогами.

Якщо між моментом звернення позивача із заявою про відмову від позову та відмовою позивача від такої заяви, в тому числі шляхом подання заяви про зміну предмету позову, судом не приймалось відповідне процесуальне рішення про закриття провадження за такими вимогами, то відповідно й відсутні підстави для застосування ч. 3 ст. 231 ГПК України.

Відтак, судом першої інстанції правомірно розглянуто позовні вимоги згідно заяви позивача про зміну предмету позову від 02.10.2019 року саме в редакції такої заяви.

Судова колегія також звертає увагу скаржника на те, що Європейський суд з прав людини в рішенні у справі „Серявін та інші проти України" вказав, що згідно з його усталеною практикою, яка відображає принцип, пов`язаний з належним здійсненням правосуддя, у рішеннях, зокрема, судів мають бути належним чином зазначені підстави, на яких вони ґрунтуються. Хоча пункт 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод зобов`язує суди обґрунтовувати свої рішення, його не можна тлумачити як такий, що вимагає детальної відповіді на кожний аргумент. Міра, до якої суд має виконати обов`язок щодо обґрунтування рішення, може бути різною залежно від характеру рішення.

Названий Суд зазначив, що, хоча пункт 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод зобов`язує суди обґрунтовувати свої рішення, це не може розумітись як вимога детально відповідати на кожен довід (рішення Європейського суду з прав людини у справі „Трофимчук проти України").

Таким чином, доводи апелянта щодо неправильного застосування норм матеріального та процесуального права судом апеляційної інстанції відхиляються як недоведені, та не знайшли свого підтвердження під час перегляду справи в апеляційному порядку.

За наведених обставин, колегія суддів апеляційного господарського суду дійшла висновку, що рішення місцевого господарського суду прийнято відповідно до норм чинного законодавства, доводи скаржника, викладені в апеляційній скарзі, є необґрунтованими, безпідставними, недоведеними, спростовуються матеріалами справи та правильності висновків суду першої інстанції не спростовують, а відтак правових підстав для її задоволення та скасування оскаржуваного рішення не вбачається.

У зв`язку із залишенням апеляційної скарги без задоволення, судовий збір за її подання відповідно до ст. 129 ГПК України покладається на відповідача-1.

Переглядаючи в апеляційному порядку законність прийняття оскаржуваного додаткового рішення, колегія суддів погоджується з висновком місцевого господарського суду з наступних підстав.

Відповідно до положень ч. 4, 5 ст. 129 ГПК України інші судові витрати (не судовий збір), пов`язані з розглядом справи, покладаються: 1) у разі задоволення позову - на відповідача; 2) у разі відмови в позові - на позивача; 3) у разі часткового задоволення позову - на обидві сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог. Під час вирішення питання про розподіл судових витрат суд враховує: 1) чи пов`язані ці витрати з розглядом справи; 2) чи є розмір таких витрат обґрунтованим та пропорційним до предмета спору, з урахуванням ціни позову, значення справи для сторін, у тому числі чи міг результат її вирішення вплинути на репутацію сторони або чи викликала справа публічний інтерес; 3) поведінку сторони під час розгляду справи, що призвела до затягування розгляду справи, зокрема, подання стороною явно необґрунтованих заяв і клопотань, безпідставне твердження або заперечення стороною певних обставин, які мають значення для справи, безпідставне завищення позивачем позовних вимог тощо; 4) дії сторони щодо досудового вирішення спору та щодо врегулювання спору мирним шляхом під час розгляду справи, стадію розгляду справи, на якій такі дії вчинялись.

Згідно з ч. 8 ст. 129 ГПК України розмір судових витрат, які сторона сплатила або має сплатити у зв`язку з розглядом справи, встановлюється судом на підставі поданих сторонами доказів (договорів, рахунків тощо). Такі докази подаються до закінчення судових дебатів у справі або протягом п`яти днів після ухвалення рішення суду, за умови, що до закінчення судових дебатів у справі сторона зробила про це відповідну заяву. У разі неподання відповідних доказів протягом встановленого строку така заява залишається без розгляду.

Статтею 221 ГПК України визначено, що якщо сторона з поважних причин не може до закінчення судових дебатів у справі подати докази, що підтверджують розмір понесених нею судових витрат, суд за заявою такої сторони, поданою до закінчення судових дебатів у справі, може вирішити питання про судові витрати після ухвалення рішення по суті позовних вимог. Для вирішення питання про судові витрати суд призначає судове засідання, яке проводиться не пізніше п`ятнадцяти днів з дня ухвалення рішення по суті позовних вимог. У випадку, визначеному частиною другою цієї статті, суд ухвалює додаткове рішення в порядку, передбаченому статтею 244 цього Кодексу.

Відповідно до вимог ст. 244 ГПК України, суд, що ухвалив рішення, ухвалює додаткове судове рішення в тому самому складі протягом десяти днів з дня надходження відповідної заяви. Додаткове судове рішення ухвалюється в тому самому порядку, що й судове рішення. У разі необхідності суд може викликати сторони або інших учасників справи в судове засідання. Неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені про дату, час та місце судового засідання, не перешкоджає розгляду заяви. Додаткове рішення або ухвала про відмову в прийнятті додаткового рішення можуть бути оскаржені.

Як вбачається із матеріалів справи, 27.11.2019 року - до закінчення судових дебатів у справі позивач подав по справі заяву щодо відшкодування судових витрат, в якій позивач повідомив суд, що протягом 5 днів після ухвалення судового рішення позивачем будуть надані докази розміру судових витрат, що позивач поніс, у зв`язку з розглядом справи. У вказаній заяві позивач також зазначив, що надати такі докази до ухвалення судового рішення не може, оскільки, зокрема, розмір витрат на правову допомогу залежить від змісту рішення суду.

В подальшому, 04.12.2019 року позивачем подано заяву про ухвалення додаткового рішення щодо розподілу судових витрат, до якої додані докази понесення позивачем витрат на професійну правничу допомогу у сумі 29 000,00 грн. та витрат на проведення експертизи у сумі 23 550,00 грн.

Зокрема, надано:

- належним чином засвідчена копія договору про надання юридичних послуг від 01.08.2018, укладеного між адвокатом Ялі К.А. та ТОВ "Корона Груп" в особі директора Ілюшина В.А.;

- належним чином завірена копія акту приймання-передачі юридичних послуг від 28.11.2019 року згідно договору про надання юридичних послуг від 01.08.2018 року, на виконання пункту 3.1 відповідного договору;

- належним чином завірена копія Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю №251, відповідно до Закону України "Про адвокатуру", виданого 15.03.2001 року;

- оригінал платіжного доручення № 401 від 28.11.2019 року про сплату 29 000, 00 грн. - за юридичні послуги за договором від 01.08.2018 року та актом від 28.11.2019 року;

- належним чином засвідчений акт здавання-приймання послуг згідно з рахунком №23-08/19 СЕ від 23.08.2019 року відповідно до проведення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності, виконаний виконавцем ФОП Жилою Б.В. - патентним повіреним, судовим експертом;

- належним чином завірена копія платіжного доручення №382 від 27.08.2019 року на суму 23 550,00 грн., про оплату за складання висновку експертизи, згідно рахунку № 23-08/2019 від 23.08.2019 року.

Докази розміру інших судових витрат, понесених позивачем, були подані суду протягом п`яти днів після ухвалення рішення суду, при цьому, до закінчення судових дебатів у справі позивач зробив про це відповідну заяву, в якій зазначив поважні причини неможливості подання відповідних доказів до закінчення судових дебатів.

Отже, місцевим судом правомірно прийнято до розгляду вищезазначену заяву, а доводи апеляційної скарги в зазначеній частині є безпідставними.

В своїй заяві позивач просив покласти на відповідача - 1 свої витрати на професійну правничу допомогу у сумі 29 000,00 грн. та витрати на проведення експертизи у сумі 23 550,00 грн., які були понесені у зв`язку із розглядом справи.

Відповідно до ст. 123 ГПК України судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов`язаних з розглядом справи. Розмір судового збору, порядок його сплати, повернення і звільнення від сплати встановлюються законом. До витрат, пов`язаних з розглядом справи, належать витрати: 1) на професійну правничу допомогу; 2) пов`язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів, експертів та проведенням експертизи; 3) пов`язані з витребуванням доказів, проведенням огляду доказів за їх місцезнаходженням, забезпеченням доказів; 4) пов`язані з вчиненням інших процесуальних дій, необхідних для розгляду справи або підготовки до її розгляду.

Статтею 126 ГПК України внормовано, що витрати, пов`язані з правничою допомогою адвоката, несуть сторони, крім випадків надання правничої допомоги за рахунок держави. За результатами розгляду справи витрати на професійну правничу допомогу адвоката підлягають розподілу між сторонами разом із іншими судовими витратами. Для цілей розподілу судових витрат: 1) розмір витрат на професійну правничу допомогу адвоката, в тому числі гонорару адвоката за представництво в суді та іншу професійну правничу допомогу, пов`язану зі справою, включаючи підготовку до її розгляду, збір доказів тощо, а також вартість послуг помічника адвоката, визначається згідно з умовами договору про надання правничої допомоги та на підставі відповідних доказів щодо обсягу наданих послуг і виконаних робіт та їх вартості, що сплачена або підлягає сплаті відповідною стороною або третьою особою; 2) розмір суми, що підлягає сплаті в порядку компенсації витрат адвоката, необхідних для надання правничої допомоги, встановлюється згідно з умовами договору про надання правничої допомоги на підставі відповідних доказів, які підтверджують здійснення відповідних витрат. Для визначення розміру витрат на професійну правничу допомогу з метою розподілу судових витрат учасник справи подає детальний опис робіт (наданих послуг), виконаних адвокатом, та здійснених ним витрат, необхідних для надання правничої допомоги. Розмір витрат на оплату послуг адвоката має бути співмірним із: 1) складністю справи та виконаних адвокатом робіт (наданих послуг); 2) часом, витраченим адвокатом на виконання відповідних робіт (надання послуг); 3) обсягом наданих адвокатом послуг та виконаних робіт; 4) ціною позову та (або) значенням справи для сторони, в тому числі впливом вирішення справи на репутацію сторони або публічним інтересом до справи. У разі недотримання вимог частини четвертої цієї статті суд може, за клопотанням іншої сторони, зменшити розмір витрат на професійну правничу допомогу адвоката, які підлягають розподілу між сторонами. Обов`язок доведення неспівмірності витрат покладається на сторону, яка заявляє клопотання про зменшення витрат на оплату правничої допомоги адвоката, які підлягають розподілу між сторонами.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 1 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" договір про надання правової допомоги - домовленість, за якою одна сторона (адвокат, адвокатське бюро, адвокатське об`єднання) зобов`язується здійснити захист, представництво або надати інші види правової допомоги другій стороні (клієнту) на умовах і в порядку, що визначені договором, а клієнт зобов`язується оплатити надання правової допомоги та фактичні витрати, необхідні для виконання договору.

Відповідно до ст. 30 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" гонорар є формою винагороди адвоката за здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги клієнту.

Порядок обчислення гонорару (фіксований розмір, погодинна оплата), підстави для зміни розміру гонорару, порядок його сплати, умови повернення тощо визначаються в договорі про надання правової допомоги.

При встановленні розміру гонорару враховуються складність справи, кваліфікація і досвід адвоката, фінансовий стан клієнта та інші істотні обставини. Гонорар має бути розумним та враховувати витрачений адвокатом час.

Предметом договору про надання юридичних послуг від 01.08.2018 року, який наданий позивачем на підтвердження факту понесення ним витрат на правничу допомогу, відповідно до п. 1.1. є надання консультативних та інших юридичних послуг щодо подання позовної заяви до ТОВ "Імперіал Буд Компані" та Мінекономрозвитку та торгівлі про скасування свідоцтв на знаки для товарів та послуг № 226309 та № 26310 від 12.05.2017 року та заборону використання позначення "ЄКО КЕНП", та подальшого представництва у суді інтересів замовника в порядку, визначеному договором.

В п. 3.1. договору про надання юридичних послуг від 01.08.2018 року сторони погодили, що за послуги адвоката замовник сплачує винагороду у розмірі, що визначається наступним чином: за складання позовної заяви з попереднім вивченням документів - 5 000,00 грн.; за виконання іншої роботи, у тому числі за участь у судових засіданнях з врахуванням часу, витраченого на прибуття у судове засідання, яке не відбулося не з вини адвоката) - з розрахунку 500,00 грн. за кожну витрачену годину; у випадку задоволення позову судом першої інстанції - премія у розмірі 10 000,00 грн.

Відповідно до підписаного сторонами акту приймання-передачі юридичних послуг від 28.11.2019 року, адвокатом були надані замовнику такі послуги: складання позовної заяви - 5000,00 грн.; складання відповіді на відзив - 1000,00 грн.; складання відповіді на відзив відповідача-1 - 1000,00 грн.; складання відповіді на пояснення відповідача-2 - 1000,00 грн.; складання заяв про зміну предмету позову - 1500,00 грн.; складання апеляційної скарги на ухвалу про призначення експертизи - 1500,00 грн.; організація замовлення та проведення судової експертизи - 2000,00 грн.; участь в судових засіданнях (12 годин) - 6000,00 грн.; премія за досягнення позитивного результату - 10000,00 грн.; загалом - 29000,00 грн.

Як вірно встановлено судом та підтверджується матеріалами справи, надання послуг позивачу адвокатом Ялі К.А., підтверджується його присутністю в судових засіданнях та складанням й поданням від імені позивача процесуальних документів, які наявні в матеріалах справи № 910/11309/18.

Оплата позивачем витрат на правничу допомогу у зазначеному розмірі підтверджується оригіналом платіжного доручення № 401 від 28.11.2019 року про сплату 29 000, 00 грн.

Отже, позивачем доведений розмір понесених витрат на оплату правової допомоги в розмірі 29 000,00 грн.

Відповідно до положень ст. 127 ГПК України експерт, спеціаліст чи перекладач отримують винагороду за виконану роботу, пов`язану із справою, якщо це не входить до їхніх службових обов`язків. Розмір витрат на підготовку експертного висновку на замовлення сторони, проведення експертизи, залучення спеціаліста, оплати робіт перекладача встановлюється судом на підставі договорів, рахунків та інших доказів. Розмір витрат на оплату робіт залученого стороною експерта, спеціаліста, перекладача має бути співмірним із складністю відповідної роботи, її обсягом та часом, витраченим ним на виконання робіт. У разі недотримання вимог щодо співмірності витрат суд може, за клопотанням іншої сторони, зменшити розмір витрат на оплату послуг експерта, спеціаліста, перекладача, які підлягають розподілу між сторонами. Обов`язок доведення неспівмірності витрат покладається на сторону, яка заявляє клопотання про зменшення витрат, які підлягають розподілу між сторонами.

Статтею 98 ГПК України визначено, що висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному законодавством.

На підтвердження факту понесення позивачем витрат на проведення експертизи в розмірі 23 550, 00 грн. позивач надав суду акт здавання-приймання послуг згідно з рахунком №23-08/19 СЕ від 23.08.2019 року, про проведення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності, виконаний виконавцем ФОП Жилою Б.В. - патентним повіреним, судовим експертом у справі №910/11309/18 вартістю 23550,00 грн., та належним чином завірену копію платіжного доручення № 382 від 27.08.2019 року на суму 23550,00 грн., про оплату за складання висновку експертизи, згідно рахунку №23-08/2019 від 23.08.2019 року.

Відповідно до положень ст. 15 Закону України "Про судову експертизу" витрати на проведення судових експертиз науково-дослідними установами Міністерства юстиції України та судово-медичними і судово-психіатричними установами Міністерства охорони здоров`я України у цивільних і господарських справах відшкодовуються в порядку, передбаченому чинним законодавством. Проведення інших експертних досліджень і обстежень державними спеціалізованими установами здійснюється за рахунок замовника.

Державні спеціалізовані установи, а також фахівці, що не є працівниками цих установ, зазначені у статті 7 цього Закону, виконують інші роботи на договірних засадах.

Експертне дослідження від 03.09.2019 року виконане ФОП Жилою Б.В. виконане на договірних засадах, що відповідає діючому законодавству, і вартість зазначеного дослідження співмірна із складністю відповідної роботи, її обсягом та часом, витраченим експертами на виконання робіт.

Отже, позивачем доведений розмір понесених витрат на оплату витрат на проведення експертизи в розмірі 23 550,00 грн.

Враховуючи доведеність понесених позивачем витрат, задоволення позовних вимог позивача та процесуальну поведінку відповідача-1 при розгляді справи, беручи до уваги рівень складності юридичної кваліфікації правовідносин у справі, обсяг та обґрунтованість підготовлених та поданих до суду адвокатом документів, їх значення для спору, колегія суддів погоджується з висновком місцевого суду про те, що відповідно до ст. 129 ГПК України витрати по оплаті витрат на проведення експертизи в розмірі 23 550,00 грн. та витрати на правову допомогу в розмірі 29 000,00 грн. покладаються судом на відповідача-1.

Заявлений до стягнення розмір витрат на професійну правничу допомогу є співмірним із складністю справи та виконаними адвокатом робіт (наданими послугами), часом, витраченим адвокатом на виконання відповідних робіт (надання послуг), обсягом наданих адвокатом послуг та виконаних робіт.

Заперечуючи проти задоволення заяви щодо розподілу судових витрат понесених позивачем відповідач-1 в той же час, не просить суд зменшити розмір таких витрат (не заявляв відповідних клопотань та/або заяв), а просто просить суд відмовити у відшкодуванні витрат повністю.

При цьому, положення ч.5 ст.126 та ч.6 ст. 127 ГПК України, виключають можливість суду самостійно (без клопотання іншої сторони) зменшувати розмір витрат на професійну правничу допомогу та витрат на оплату послуг експерта, спеціаліста, перекладача, які підлягають розподілу між сторонами.

Аналогічна правова позиція викладена в постанові Верховного суду у складі колегії Касаційного господарського суду від 25.07.2019 року у справі №910/11310/18.

Відповідно, враховуючи, що позивач не звертався з клопотанням про зменшення розміру витрат на професійну правничу допомогу та витрат на оплату послуг експерта, спеціаліста, перекладача, у суду відсутні процесуальні підстави для їх зменшення.

Водночас відсутні в даному випадку і процесуальні підстави для відмови у відшкодуванні витрат повністю, адже у відповідності до положень ст. 129 ГПК України, інші судові витрати (не судовий збір), пов`язані з розглядом справи, покладаються у разі задоволення позову - на відповідача.

Щодо доводів відповідача-1 стосовно відсутності підстав для покладення судових витрат тільки на нього, суд зазначає, що згідно роз`яснень наданих в ч.2 п. 69 постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 N 12 "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов`язаних із захистом прав інтелектуальної власності", у разі задоволення позову про визнання свідоцтва на знак недійсним повністю або частково, господарський суд не має права покладати судовий збір та інші судові витрати на Державну службу інтелектуальної власності України, якщо останню було залучено до участі у справі як одного з відповідачів, а видачу відповідного свідоцтва здійснено нею згідно з чинним законодавством.

Доводи відповідача-1 стосовно не наведення поважних причини для неподання суду доказів, не надання детального опису робіт (наданих послуг) виконаних адвокатом в розрізі витрачених адвокатом годин, та стосовно того, що премія у розмірі 10 000,00 грн. не входить до визначених статтею 126 ГПК України витрат на професійну правничу допомогу адвоката, то відповідні доводи не спростовують вимог позивача і відповідно відхиляються судом, як юридично неспроможні.

Більш того, з приводу доводів апеляційної скарги про неможливість включення до складу судових витрат на правову допомогу винагороди адвоката за досягнення позитивного результату (ухвалення рішення на корить клієнта) судова колегія звертає увагу апелянта на позицію Великої Палати Верховного Суду від 12.05.2020 року у справі №904/4507/18, згідно якої винагорода адвоката за досягнення позитивного результату є складовою судових витрат на правову допомогу, і відмовити у стягненні таких витрат на користь заявника суд може лише з підстав, передбачених ГПК України. Тобто, суд повинен оцінювати розумність витрат, їх співмірність із ціною позову, складністю справи та її значенням для позивача.

При цьому, відповідачем-1 не наведено доводів, які б доводили невідповідність витрат позивача на правову допомогу вказаним критеріям.

Отже суд дійшов вірного висновку, що вимоги позивача про стягнення з відповідача витрат на професійну правничу допомогу адвоката є обґрунтованими та такими що підлягають задоволенню.

Таким чином, доводи апелянта щодо неправильного застосування судом норм процесуального права не знайшли свого підтвердження під час перегляду справи в апеляційному порядку.

За наведених обставин, колегія суддів апеляційного господарського суду дійшла висновку, що додаткове рішення місцевого господарського суду прийнято відповідно до норм чинного законодавства, доводи скаржника, викладені в апеляційній скарзі, є необґрунтованими, безпідставними, недоведеними, спростовуються матеріалами справи та правильності висновків суду першої інстанції не спростовують, а відтак правових підстав для її задоволення та скасування оскаржуваного додаткового рішення не вбачається.

Керуючись статтями 129, 244, 269, 270, 273, 275, 276, 281-284 ГПК України та Законом України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", Північний апеляційний господарський суд,

ПОСТАНОВИВ:

1. Апеляційні скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "Імперіал Буд Компані" на рішення господарського суду міста Києва від 27.11.2019 року та на додаткове рішення господарського суду міста Києва від 24.12.2019 року у справі №910/11309/18 залишити без задоволення.

2. Рішення господарського суду міста Києва від 27.11.2019 року та додаткове рішення господарського суду міста Києва від 24.12.2019 року у справі № 910/11309/18 залишити без змін.

3. Копію постанови суду надіслати сторонам у справі та третім особам.

4. Матеріали справи повернути до господарського суду міста Києва.

Постанова суду апеляційної інстанції набирає законної сили з дня її прийняття та може бути оскаржена до Верховного Суду у порядку та строки, передбачені ст.ст. 286-291 ГПК України.

Повний текст постанови підписано 18.09.2020 року.

Головуючий суддя О.М. Остапенко

Судді С.В. Сотніков

Б.В. Отрюх