Господарський суд
Житомирської області
_______________________________________
___________________________________________________________________
РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" серпня 2020 р. м. Житомир Справа № 906/807/19

Господарський суд Житомирської області у складі:

судді Кравець С.Г.

секретар судового засідання: Гекалюк О.І.

за участю представників сторін:

від позивача: Захарчук К.О., адвокат, довіреність від 18.05.2020,

від відповідача: Скляренко О.П., адвокат, ордер серія КС №589668 від 27.11.2019,

від третьої особи: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Житомирі справу

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю" Торговий Дім ЮСОН" (м.Дніпро)

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Папірус Універсал" (смт.Брусилів,

Житомирська область)

за участі у справі в якості третьої особи без самостійних вимог на стороні позивача

Товариства з обмеженою відповідальністю "Українська світлотехнічна компанія"

(м.Дніпро)

про зобов`язання вчинити певні дії.

Судове засідання проводиться в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду.

У провадженні Господарського суду Житомирської області перебуває справа за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий Дім ЮСОН" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Папірус Універсал" про:

- заборону Товариству з обмеженою відповідальністю "Папірус Універсал" здійснювати виробництво, продаж, пропонування до продажу та будь-яке інше використання (введення в цивільний обіг) виробу (ручки кулькової), що є візуально схожим на виріб "Авторучка "USON CLARY", право власності на який охороняється патентом № НОМЕР_1 , зареєстрованим в державному реєстрі патентів України на промислові зразки 25.11.2010.

- зобов`язання Товариства з обмеженою відповідальністю "Папірус Універсал" вилучити з цивільного обігу вироби "Ручка кулькова ECONOMIX PROMO MONACO", що є візуально схожими на вироби "Авторучка "USON CLARY", право власності на які охороняється патентом № НОМЕР_1 , зареєстрованим в державному реєстрі патентів України на промислові зразки 25.11.2010.

Ухвалою Господарського суду Житомирської області від 07.10.2019 залучено до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача - Товариство з обмеженою відповідальністю "Українська світлотехнічна компанія", а також продовжено строк підготовчого провадження та відкладено підготовче засідання на 22.10.2019.

Розгляд справи в підготовчому провадженні неодноразово відкладався та оголошувались перерви. Так, ухвалою Господарського суду Житомирської області від 04.11.2019 відкладено підготовче засідання на 14.11.2019.

Ухвалою Господарського суду Житомирської області від 28.11.2019 призначено судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено Центру судової експертизи та експертних досліджень при державній судовій адміністрації та зупинено провадження у справі №906/807/19.

На адресу Господарського суду Житомирської області 06.05.2020 від Відокремленого структурного підрозділу ДП "Інформаційні судові системи" "Центр судової експертизи та експертних досліджень" надійшов супровідний лист №87/20-вих від 21.04.2020, до якого додано висновок експерта №002-СІВ/20 від 16.04.2020 за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності у господарській справі №906/807/19 та речовий доказ №2 - дві кулькові ручки, оглянуті в судовому засіданні 14.11.2019, запаковані в конверт білого кольору з написом "Кулькові ручки "ECONOMIX РROMO MONACO" білого кольору, які 12.11.2019 надійшли на адресу суду поштою від Товариства з обмеженою відповідальністю "Українська світлотехнічна компанія".

Ухвалою Господарського суду Житомирської області від 21.05.2020 провадження у справі №906/807/19 поновлено та розгляд справи у підготовчому засіданні призначено на 16.06.2020.

Ухвалою Господарського суду Житомирської області від 16.06.2020 закрито підготовче провадження у справі №906/807/19 та призначено судове засідання для розгляду справи по суті на 26.08.2020.

Представник позивача в судовому засіданні 26.08.2020 позовні вимоги підтримала у повному обсязі з підстав, викладених в позовній заяві (т.1, а.с.4-8), відповіді на відзив (т.1, а.с.97-100) та письмових поясненнях (т.1, а.с.103-104), відповіді на заперечення від 21.10.2019 №40/418 (т.1, а.с.244-245) просила позовні вимоги задовольнити. Заперечила щодо поданої відповідачем заяви від 20.07.2020 про відшкодування судових витрат з позивача, зокрема, вказала, що витрати на понесення трьох аналогічних експертиз є необов`язковими витратами, а здійснені на власний розсуд відповідача. Вказала, що в орієнтованому розрахунку витрат на правову допомогу певні категорії повторюються та завищені. Крім того, зазначила, що необхідності приїздити в судові засідання не було та відповідач міг брати участь в режимі відеоконференцій.

Представник відповідача в судовому засіданні 26.08.2020 проти позову заперечила, просила у позові відмовити з підстав наведених у відзиві на позовну заяву №40/375 від 02.09.2019, доповненнях до відзиву на позов №40/404 від 04.10.2019, відповіді на письмові пояснення позивача №40/419 від 21.10.2019, запереченнях №420 від 21.10.2019, поясненнях №40/433 від 13.11.2019, додаткових поясненнях від 12.06.2020 (т.1, а.с.42-47, 118-119, 188-190, 213-214; т.2, а.с. 37-38, 206-208). Підтримала заяву про відшкодування судових витрат з позивача від 20.07.2020 та просила її задовольнити.

Третя особа повноважного представника в судове засідання не направила, про час та місце розгляду справи повідомлялась своєчасно та належним чином, про що свідчать рекомендовані повідомлення №862, №149 про вручення поштових відправлень (т.2, а.с.228-229).

В заяві за вх.№29654 від 04.11.2019 третя особа просила розглядати справу без участі у судових засіданнях представника товариства за наявними у справі матеріалами (т.1, а.с.242).

Дослідивши наявні в матеріалах справи докази, заслухавши пояснення представників сторін, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об`єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, господарський суд,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з матеріалів справи, громадянин України ОСОБА_1 є власником патенту на промисловий зразок №21152 на виріб "Авторучка "USON CLARY", який зареєстрований в державному реєстрі патентів України на промислові зразки 25.11.2010 (т.1, а.с.11-12).

Так, 31.01.2016 між громадянином України ОСОБА_1 (ліцензіар) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Торговий Дім "Юсон" (ліцензіат/позивач) було укладено ліцензійний договір №1608-1 (т.1, а.с.13-16).

Згідно п.1.1. договору, за цим договором ліцензіар надає ліцензіату невиключну ліцензію на право використання промислових зразків, захищених патентами на промислові зразки, зокрема, номер патенту на промисловий зразок № НОМЕР_1 від 25.11.2010 Авторучка "USON CLARY".

Відповідно до пункту 1.2. договору, ліцензіар є власником усіх вищезазначених патентів на промислові зразки.

За цим договором ліцензіату надається право: використовувати промисловий зразок на умовах, визначених у цьому договорі.

Використанням промислового зразка визнається: виготовлення виробу із застосуванням промислового зразка, застосування такого виробу, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж (експорт), імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого виробу в зазначених цілях.

Виріб визнається виготовленим із застосуванням промислового зразка, якщо при цьому використано всі суттєві ознаки промислового зразка.

Перешкоджати неправомірному використанню промислового зразка, забороняти таке використання, вимагати поновлення порушених прав Ліцензіара, як власника патенту у спосіб, що передбачений законодавством.

Сторони зобов`язуються негайно повідомляти одна одну про випадки протиправного використання іншими особами промислових зразків, захищених патентами, зазначених в п.1.1. цього Договору (пункти 2.1, 2.2 договору).

За умовами пункту 4.1 договору, дія даного договору поширюється (права діють) на всю територію України.

Згідно з пунктом 4.2 договору, невиключне право використовувати промисловий зразок, надане ліцензіату за цим договором діє протягом 5 років з моменту підписання цього договору. У випадку, якщо жодна із сторін не пізніше ніж за 30 календарних днів до закінчення строку не звернеться із повідомленням про відмову від продовження договору, договір є продовженим на той самий строк. Договір може бути розірвано достроково за домовленістю сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього договору.

Відповідно до пункту 7.1 договору, у разі, якщо ліцензіат забажає порушити позови відносно порушника прав, що випливають з патентів на промислові зразки, зазначені у п.1.1. договору, ліцензіар надає згоду та уповноважує ліцензіата здійснювати всі необхідні дії щодо поновлення його порушених прав, як власника патентів, у тому числі шляхом звернення до суду.

Вказаний договір підписаний представниками сторін.

Обґрунтовуючи позовні вимоги у даній справі позивач вказує, що Товариству з обмеженою відповідальністю "Торговий Дім ЮСОН" стало відомо про те, що відповідач виготовляє, пропонує для продажу та здійснює невизначеному колу осіб продаж виробу "Ручка кулькова "ECONOMIX PROMO MONACO", який має всі суттєві ознаки промислового зразка "Авторучка "USON CLARY", захищеного патентом №21152 від 25.11.2010. Доводить, що при візуальному порівнянні запатентованого зразка авторучки з авторучками, що введені в обіг ТОВ "Папірус Універсал", вбачається схожість між ними, а саме схожість образного вирішення виробу, схожість форми виробу та його частин (об`ємна характеристика, абрис, силует), взаємного розташування елементів; схожість його пластичного та колористичного вирішення, матеріалу виробу та його фактури. Зазначає, що виріб "Ручка кулькова ECONOMIX PROMO MONACO", який введено в цивільний обіг ТОВ "Папірус Універсал" можливо сплутати з виробом "Авторучка "USON CLARY", продаж якого здійснюється позивачем.

Посилаючись на використання ТОВ "Папірус Універсал" промислового зразка "Авторучка "USON CLARY", захищеного патентом України №21152 від 25.11.2010, що є незаконним і завдає суттєвої шкоди правам та законним інтересам як позивача так і власнику патенту, позивач звернувся даним позовом в якому просить заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю "Папірус Універсал" здійснювати виробництво, продаж, пропонування до продажу та будь-яке інше використання (введення в цивільний обіг) виробу (ручки кулькової), що є візуально схожим на виріб "Авторучка "USON CLARY", а також зобов`язати відповідача вилучити з цивільного обігу вироби "Ручка кулькова ECONOMIX PROMO MONACO", що є візуально схожими на вироби "Авторучка "USON CLARY", право власності на які охороняється патентом № НОМЕР_1 , зареєстрованим в державному реєстрі патентів України на промислові зразки 25.11.2010.

Оцінивши подані докази та наведені обґрунтування за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об`єктивному розгляді в судовому засіданні всіх обставин справи в їх сукупності, суд вважає, що позовні вимоги не підлягають задоволенню, виходячи з такого.

За положеннями ч.ч.1, 2 ст.11 ЦК України, цивільні права та обов`язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов`язки. Підставами виникнення цивільних прав та обов`язків, зокрема, є договори та інші правочини.

Відповідно до ч.1 ст.15 ЦК України кожна особа має право на захист свого цивільного права в разі його порушення, невизнання або оспорювання.

Згідно частини 1 статті 16 ЦК України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

За приписами статті 432 ЦК України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого права інтелектуальної власності відповідно до статті 16 цього Кодексу. Суд у випадках та в порядку, встановлених законом, може постановити рішення, зокрема, про: вилучення з цивільного обороту товарів, виготовлених або введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності та знищення таких товарів.

Відповідно до ч.1 ст.154 Господарського кодексу України, відносини, пов`язані з використанням у господарській діяльності та охороною прав інтелектуальної власності, регулюються Господарським кодексом України та іншими законами.

До відносин, пов`язаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, застосовуються положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України та іншими законами (ч.2 ст.154 Господарського кодексу України).

Відповідно до частин 1,3 статті 418 Цивільного кодексу України право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об`єкт права інтелектуальної власності, визначений цим Кодексом та іншим законом. Право інтелектуальної власності є непорушним; ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у його здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

Відповідно до ч.1 ст.155 Господарського кодексу України та ч.1 ст.420 Цивільного кодексу України, об`єктами прав інтелектуальної власності у сфері господарювання визнаються, зокрема, промислові зразки.

Частиною 1 статті 424 ЦК України передбачено, що майновими правами інтелектуальної власності є, зокрема, право на використання об`єкта права інтелектуальної власності; виключне право дозволяти використання об`єкта права інтелектуальної власності, виключне право перешкоджати неправомірному використанню об`єкта права інтелектуальної власності, в тому числі забороняти таке використання.

Об`єктом промислового зразка, відповідно до ч.2 ст.461 Цивільного кодексу України, можуть бути форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, що визначають зовнішній вигляд промислового виробу.

Суб`єктами права інтелектуальної власності, зокрема на промисловий зразок, є автор промислового зразка та інші особи, які набули прав на промисловий зразок за договором чи законом (ч. 1 ст. 463 Цивільного кодексу України).

Правові засади регулювання відносин, що виникають у зв`язку з набуттям і здійсненням права власності на промислові зразки в Україні визначено Законом України "Про охорону прав на промислові зразки" (тут - і надалі в редакції, що діяла на момент виникнення спірних правовідносин).

Відповідно до частин 1,2 статті 5 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки", право та охорона надається промисловому зразку, що не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та відповідає умовам патентоспроможності. Об`єктом промислового зразка може бути форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, які визначають зовнішній вигляд промислового виробу і призначені для задоволення естетичних та ергономічних потреб.

Набуття права інтелектуальної власності на промисловий зразок засвідчується патентом (ч.1 ст.462 Цивільного кодексу України, ч.1 ст.156 Господарського кодексу України та ч.5 ст.5 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки").

Частиною 5 статті 5 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки", строк дії патенту на промисловий зразок становить 10 років від дати подання заявки до Установи і продовжується Установою за клопотанням власника патенту, але не більш як на п`ять років.

Дія патенту припиняється достроково за умов, викладених у статті 24 цього Закону.

За приписами частини 6 статті 5 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки", обсяг правової охорони, що надається, визначається сукупністю суттєвих ознак промислового зразка, представлених на зображенні (зображеннях) виробу, внесеному до Реєстру, і засвідчується патентом з наведеною у ньому копією внесеного до Реєстру зображення виробу. Тлумачення ознак промислового зразка повинно здійснюватися в межах його опису.

Обсяг правової охорони визначається сукупністю суттєвих ознак промислового зразка (ч.2 ст.462 Цивільного кодексу України).

За умовами частин 2,5,6 статті 20 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки", патент надає його власнику виключне право використовувати промисловий зразок за своїм розсудом, якщо таке використання не порушує прав інших власників патентів. Використанням промислового зразка визнається виготовлення виробу із застосуванням запатентованого промислового зразка, застосування такого виробу, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого виробу в зазначених цілях. Власник патенту має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання промислового зразка на підставі ліцензійного договору. Договір про передачу права власності на промисловий зразок і ліцензійний договір вважаються дійсними, якщо вони укладені у письмовій формі і підписані сторонами. Сторона договору має право на інформування невизначеного кола осіб про передачу права власності на промисловий зразок або видачу ліцензії на використання промислового зразка. Таке інформування здійснюється шляхом публікації в офіційному бюлетені відомостей в обсязі та порядку, встановлених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності, з одночасним внесенням їх до Реєстру.

Відповідно до вимог статті 26 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки", будь-яке посягання на права власника патенту, передбачені статтею 20 цього Закону, вважається порушенням прав власника патенту, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України. На вимогу власника патенту таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов`язаний відшкодувати власнику патенту заподіяні збитки. Вимагати поновлення порушених прав власника патенту може за його згодою також особа, яка придбала ліцензію.

Судом встановлено, що вказані права передані позивачу власником патенту за ліцензійним договором №1608-1 від 31.01.2016.

Позивач доводить, що відповідач виготовляє, пропонує для продажу та здійснює невизначеному колу осіб продаж виробу "Ручка кулькова ECONOMIX PROMO MONACO", який, на думку позивача, має всі суттєві ознаки промислового зразка "Авторучка "USON CLARY", захищеного патентом № НОМЕР_1 від 25.11.2010. Вказує, що саме виріб "Ручка кулькова ECONOMIX PROMO MONACO", який введено в цивільний обіг відповідачем, можливо сплутати з виробом "Авторучка "USON CLARY", продаж якого здійснює позивач. Зазначає, що доказами використання ТОВ "Папірус Універсал" промислового зразка "Авторучка "USON CLARY" є, зокрема видаткова накладна №00009659 від 25.04.2019.

До позовної заяви позивачем додано висновок експертного дослідження Дніпропетровського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру №16/13.4/4 від 21.06.2019 (т.1, а.с. 18-26).

В свою чергу відповідач заперечує, що у виробі "Ручка кулькова ECONOMIX PROMO MONACO" використано всі суттєві ознаки промислового зразка "Авторучка "USON CLARY", на підтвердження чого відповідачем надано до матеріалів справи три висновки експертів: висновок судового експерта Дорошенка О.Ф. №1278 від 29.08.2019 (т.1, а.с.59-69); висновок експерта Київського науково-дослідного інституту судових експертиз №26103/19-53 від 02.10.2019 (т.1, а.с.124-130); висновок експерта №214/19 за результатами комісійного експертного дослідження у сфері інтелектуальної власності від 30.09.2019 Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (т.1, а.с.132-142).

Відповідно до статті 104 ГПК України висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими статтею 86 цього Кодексу. Відхилення судом висновку експерта повинно бути мотивоване в судовому рішенні.

Ознайомившись з експертним дослідженням Дніпропетровського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру №16/13.4/4 від 21.06.2019, судом встановлено, що у ньому відсутнє попередження експерта про кримінальну відповідальність за подання завідомо неправдивого висновку. Також, експерту для даного дослідження за патентом України №21152 не було надано опису промислового зразка "Авторучка "USONCLARY", про що зазначено в самому експертному дослідженні. За наведених обставин, у суду відсутні підстави вважати правильним та обґрунтованим наданий позивачем висновок експертного дослідження Дніпропетровського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру №16/13.4/4 від 21.06.2019.

Як вбачається з експертних висновків, які проводились на замовлення відповідача, на вирішення всіх експертиз, які замовляв відповідач, було поставлено одне запитання: "Чи використано у виробі ручка кулькова, виробник - ТОВ "Папірус Універсал" зразок якого надано для дослідження, всі суттєві ознаки промислового зразка України №21152 від 25.11.2010 "Авторучка "USON CLARY" ?

Дослідивши надані відповідачем експертні висновки №1278 від 29.08.2019, №26103/19-53 від 02.10.2019, №214/19 від 30.09.2019 за їх змістом судом встановлено, що відповідачем для дослідження експертам надавались зразки ручок кулькових виробництва ТОВ "Папірус Універсал" без зазначення ідентифікуючих ознак виробу (найменування, моделі тощо), в той час коли за доводами позивача, відповідач виготовляє та здійснює продаж виробу саме "Ручка кулькова ECONOMIX PROMO MONACO", який має всі суттєві ознаки промислового зразка "Авторучка "USON CLARY", захищеного патентом №21152 від 25.11.2010. При цьому, як пояснювала під час судових засідань представник відповідача, ТОВ "Папірус Універсал" виробляє близько 200 видів ручок кулькових. За наведених обставин, вважати, що надані відповідачем висновки експертів складені за наслідками дослідження експертами як об`єкту дослідження саме виробу "Ручка кулькова ECONOMIX PROMO MONACO", у суду підстави відсутні.

Також надані відповідачем експертні висновки містять суперечливі відомості щодо кількості суттєвих ознак промислового зразка "Авторучка "USON CLARY" та наявності використання у виробі - ручка кулькова, ТОВ "Папірус Універсал" всієї сукупності суттєвих ознак промислового зразка за патентом України №21152 від 25.11.2010, що дає підстави для обґрунтованих сумнівів стосовно їх достовірності та правильності. Так, експерти у висновках, наданих відповідачем, вказують на різну кількість суттєвих ознак зразків та наявність різних ознак використання промислового зразка за патентом України №21152. Зокрема, експерти Київського науково-дослідного інституту судових експертиз та експерт Дорошенко О.Ф. виділяють 8 суттєвих ознак промислового зразка вказуючи, що 3 суттєві ознаки за даним патентом у кульковій ручці, виробництва ТОВ "Папірус Універсал" не були використані. При цьому, експерти Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України визначають 11 суттєвих ознак промислового зразка вказуючи, що 2 суттєві ознаки за даним патентом у кульковій ручці, виробництва ТОВ "Папірус Універсал" не були використані.

Згідно з частиною 2 статті 107 ГПК України за наявністю сумнівів у правильності висновку експерта (необґрунтованість, суперечність з іншими матеріалами справи тощо) за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи суд може призначити повторну експертизу, доручивши її проведення іншим експертам.

З метою встановлення дійсних обставин справи, господарський суд дійшов висновку про необхідність призначення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності. Так, ухвалою Господарського суду Житомирської області від 28.11.2019 було призначено судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено Центру судової експертизи та експертних досліджень при державній судовій адміністрації та зупинено провадження у справі №906/807/19.

Вказаною ухвалою суду на вирішення експерта поставлені наступні питання:

1) Які ознаки промислового зразка "Авторучка "USON CLARY" за патентом України №21152 від 25.11.2010 є суттєвими?

2) Чи використано у виробі - ручка кулькова "ECONOMIX РROMO MONACO", виробництва ТОВ "Папірус Універсал" всю сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України №21152 від 25.11.2010?

Для проведення експертизи судом було надіслано до Центру судової експертизи та експертних досліджень при державній судовій адміністрації справу №906/807/19 та об`єкт дослідження: речовий доказ №2 - дві кулькові ручки, оглянуті в судовому засіданні 14.11.2019, запаковані в конверт білого кольору з написом "Кулькові ручки "ECONOMIX РROMO MONACO" білого кольору, які 12.11.2019 надійшли на адресу суду поштою від Товариства з обмеженою відповідальністю "Українська світлотехнічна компанія".

За наслідками проведення судової експертизи експертом Стародубовим І.В. складено висновок від №87/20-вих від 21.04.2020 в якому встановлено, що суттєвими ознаками промислового зразка Авторучка "USON CLARY" за патентом України №21152 є:

1. Виріб є подовженою горизонтально орієнтованою композицією.

2. Корпус виробу є циліндричної форми.

3. Корпус є прозорим.

4. Корпус зорово поділений на дві частини: нижню і верхню.

5. Нижня частина виконана звуженою і має горизонтальні канавки.

6. Верхня - протилежна - уявляє собою хвостову частину з кришкою та кишеньковим затискачем.

7. Хвостова частина корпусу відокремлюється циліндричним обідком.

8. На хвостовій частині корпусу розташована циліндрична різьбова кришка з фігурним заглибленнями.

9. Верхня торцева поверхня кришки зверху виконана під кутом до горизонту.

10. В середині корпусу розміщений записуючий стержень з пастою, який виступає із корпусу (можливо побачити завдяки прозорості корпусу).

11. Кінець стержня має конусоподібну форму із закругленим кінчиком.

При порівняні сукупності суттєвих ознак промислового зразка за патентом України №21152 та ознак виробу ручка кулькова "ECONOMIX РROMO MONACO", виробництва ТОВ "Папірус Універсал", експертом було встановлено, що у ручці кульковій "ECONOMIX РROMO MONACO" відсутні такі ознаки як: корпус є не прозорим, нижня частина виконана звуженою та є гладкою, хвостова частина корпусу не відокремлюється циліндричним обідком, на хвостовій частині корпусу не розташована циліндрична кришка з фігурним заглибленням.

За результатами проведеного дослідження, експерт дійшов висновку, що у виробі ручка кулькова "ECONOMIX РROMO MONACO", виробництва ТОВ "Папірус Універсал" не використано всю сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України №21152 (т.2, 144-160).

Відповідно до частини 2 статті 20 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" використанням промислового зразка визнається виготовлення виробу із застосуванням запатентованого промислового зразка, застосування такого виробу, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого виробу в зазначених цілях.

Виріб визнається виготовленим із застосуванням запатентованого промислового зразка, якщо при цьому використані всі суттєві ознаки промислового зразка.

Як визначає ст.73 ГПК України, доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Відповідно до ст.74 ГПК України докази подаються сторонами та іншими учасниками судового процесу. Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

За змістом статті 86 ГПК України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності.

Враховуючи вищенаведене, позивачем не доведено тих обставин, на які він посилається як на підстави своїх вимог щодо використання ТОВ "Папірус Універсал" у виробі ручка кулькова "ECONOMIX РROMO MONACO" всіх суттєвих ознак промислового зразка за патентом України №21152 від 25.11.2010, ліцензіатом якого є Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий Дім ЮСОН", відтак, у задоволенні позовних вимог суд відмовляє, у зв`язку з їх недоведеністю та безпідставністю.

У ч.4 ст.129 ГПК України передбачено, що у разі відмови у позові судові витрати, пов`язані з розглядом справи, покладаються на позивача.

Слід зазначити, що ухвалою Господарського суду Житомирської області від 28.11.2019 було призначено судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено Центру судової експертизи та експертних досліджень при державній судовій адміністрації і оплата за яку була здійснена позивачем.

Судові витрати по сплаті судового збору за подачу позову та витрати на проведення експертизи, яка була призначена ухвалою суду від 28.11.2019, покладаються на позивача.

Представник відповідача просила стягнути з позивача судові витрати у розмірі 56781,88грн, з яких: 37434,00грн витрати на проведення експертних досліджень із виготовлення висновків, 14420,00грн витрати пов`язані з наданням правничої допомоги, 4927,88грн витрати на проїзд для участі представника в судових засіданнях.

Що стосується витрат на проведення експертних досліджень із виготовлення висновків у розмірі 37434,00грн, суд зазначає наступне.

В обґрунтування понесених відповідачем витрат на проведення експертиз за наданими відповідачем експертними висновками №1278 від 29.08.2019, №26103/19-53 від 02.10.2019, №214/19 від 30.09.2019, останнім були надані наступні документи: договір про надання послуг №21/01-2019 від 21.08.2019, платіжне доручення №8007 від 23.08.2019 на суму 12000,00грн, платіжне доручення №8391 від 23.09.2019 на суму 13188,00грн, платіжне доручення №8334 від 19.09.2019 на суму 12246,00грн, рахунок-фактура №165 від 18.09.2019, листи №40/363/1 від 21.08.2019, №40/384/1 від 10.09.2019, №40/385/1 від 10.09.2019 (т.1, а.с.56,57,152-154; т.3, а.с.8,11,13).

Суд не зобов`язаний присуджувати стороні, на користь якої відбулося рішення, всі його витрати. Заявник має право на компенсацію судових та інших витрат лише якщо буде доведено, що такі витрати були фактичними і неминучими, а їхній розмір - обґрунтованим.

Сформована практика Європейського суду з прав людини заснована на тому, що заявник має право на відшкодування витрат в розмірі, який був необхідний та розумний і дійсно понесений.

Судом враховується, що експертизи (за наданими відповідачем експертними висновками №1278 від 29.08.2019, №26103/19-53 від 02.10.2019, №214/19 від 30.09.2019) відповідачем проводились вже після відкриття провадження у справі і надавались відповідачем в якості власних доказів на підтвердження доводів у спростування позовних вимог. При цьому, відповідач не був позбавлений можливості заявити клопотання про призначення судом експертизи в межах даної справи.

Враховуючи наведене у сукупності, судом не встановлено обставин, що у даному випадку самостійне проведення відповідачем трьох експертиз було необхідним та доцільним, а тому вимоги відповідача про відшкодування за рахунок позивача витрат в сумі 37434,00грн за понесених у зв`язку з проведенням експертиз (експертні висновки №1278 від 29.08.2019, №26103/19-53 від 02.10.2019, №214/19 від 30.09.2019) є безпідставними. У задоволенні заяви ТОВ "Папірус Універсал" від 20.07.2020 в цій частині суд відмовляє.

Стосовно витрат відповідача в розмірі 14420,00грн, пов`язаних з наданням правничої допомоги, судом враховується таке.

Учасники справи мають право користуватися правничою допомогою (ч.1 ст.16 ГПК України).

Відповідно ч.3 ст.123 ГПК України до витрат, пов`язаних з розглядом справи, належать зокрема, витрати на професійну правничу допомогу.

Представництво у суді, як вид правничої допомоги, здійснюється виключно адвокатом (професійна правнича допомога), крім випадків, встановлених законом (ч.2 ст.16 ГПК України).

Пунктом 1 частини 1 статті 1 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" визначено, що адвокат - це фізична особа, яка здійснює адвокатську діяльність на підставах та в порядку, що передбачені цим Законом.

Адвокатська діяльність здійснюється на підставі договору про надання правової допомоги (ч.1 ст.26 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність").

Відповідно до п.4 ч.1 ст.1 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність", договір про надання правової допомоги - домовленість, за якою одна сторона (адвокат, адвокатське бюро, адвокатське об`єднання) зобов`язується здійснити захист, представництво або надати інші види правової допомоги другій стороні (клієнту) на умовах і в порядку, що визначені договором, а клієнт зобов`язується оплатити надання правової допомоги та фактичні витрати, необхідні для виконання договору.

Відповідно до частини 3 статті 30 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" при встановленні розміру гонорару враховуються складність справи, кваліфікація і досвід адвоката, фінансовий стан клієнта та інші істотні обставини. Гонорар має бути розумним та враховувати витрачений адвокатом час.

Статтею 123 ГПК України встановлено, що судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов`язаних з розглядом справи.

До витрат, пов`язаних з розглядом справи, належать, зокрема витрати на професійну правничу допомогу.

Згідно з положеннями статті 126 ГПК України витрати, пов`язані з правничою допомогою адвоката, несуть сторони, крім випадків надання правничої допомоги за рахунок держави.

За результатами розгляду справи витрати на професійну правничу допомогу адвоката підлягають розподілу між сторонами разом із іншими судовими витратами.

Для цілей розподілу судових витрат: 1) розмір витрат на професійну правничу допомогу адвоката, в тому числі гонорару адвоката за представництво в суді та іншу професійну правничу допомогу, пов`язану зі справою, включаючи підготовку до її розгляду, збір доказів тощо, а також вартість послуг помічника адвоката, визначається згідно з умовами договору про надання правничої допомоги та на підставі відповідних доказів щодо обсягу наданих послуг і виконаних робіт та їх вартості, що сплачена або підлягає сплаті відповідною стороною або третьою особою; 2) розмір суми, що підлягає сплаті в порядку компенсації витрат адвоката, необхідних для надання правничої допомоги, встановлюється згідно з умовами договору про надання правничої допомоги на підставі відповідних доказів, які підтверджують здійснення відповідних витрат.

Для визначення розміру витрат на професійну правничу допомогу з метою розподілу судових витрат учасник справи подає детальний опис робіт (наданих послуг), виконаних адвокатом, та здійснених ним витрат, необхідних для надання правничої допомоги.

Розмір витрат на оплату послуг адвоката має бути співмірним із: 1) складністю справи та виконаних адвокатом робіт (наданих послуг); 2) часом, витраченим адвокатом на виконання відповідних робіт (надання послуг); 3) обсягом наданих адвокатом послуг та виконаних робіт; 4) ціною позову та (або) значенням справи для сторони, в тому числі впливом вирішення справи на репутацію сторони або публічним інтересом до справи.

Тобто, визначаючи розмір суми, що підлягає сплаті в порядку компенсації гонорару адвоката іншою стороною, суди мають виходити з встановленого у договорі розміру та/або порядку обчислення таких витрат, що узгоджується з приписами статті 30 Закону України "Про адвокатуру і адвокатську діяльність".

Як вбачається з матеріалів справи, 09.08.2019 між Адвокатським об`єднанням "Дарницька колегія адвокатів" міста Києва (об`єднання) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Папірус Універсал" було укладено договір про надання правничої допомоги №118 (т.3, а.с.16-17).

15.11.2019 між Товариством з обмеженою відповідальністю "Папірус Універсал" (замовник) та Адвокатом Скляренко Оленою Петрівною було укладено договір про надання правової допомоги адвокатом №18/2019 (т.3, а.с.21-22).

За умовами вказаних договорів Адвокатським об`єднанням "Дарницька колегія адвокатів" міста Києва та Адвокатом Скляренко Оленою Петрівною ТОВ "Папірус Універсал" надавалась правнича допомога у справі №906/807/19.

Вказані договори підписані уповноваженими особами.

Обґрунтовуючи вимогу про відшкодування витрат на оплату послуг адвоката, до матеріалів справи надано розрахунки витрат на правничу допомогу наданих послуг Адвокатським об`єднанням "Дарницька колегія адвокатів" міста Києва та Адвокатом Скляренко Оленою Петрівною ТОВ "Папірус Універсал" згідно договорів про надання правової (правничої) допомоги, додаток до договору №1 на суму 4000,00грн, акт надання послуг №3 від 18.11.2019 на суму 5000,00грн, рахунок-фактура №1/19 від 26.12.2019 на суму 2750,00грн, акт №1/19 приймання-передачі наданих послуг від 26.12.2019, рахунок-фактуру №1/20 від 26.06.2020 на суму 26.06.2020, акт №2/19 приймання-передачі наданих послуг від 26.06.2020 (т.3, а.с.17, 19,23-26).

На підтвердження повноважень адвоката Перепьолкіної Ю.В. надано ордер серії КВ №191482 про надання правничої допомоги від 09.08.2019, посвідчення адвоката від 19.10.2018, свідоцтво на право зайняття адвокатською діяльністю КС №7045/10 від 19.10.2018 (т.1,а.с.38-38-а), а також на підтвердження повноважень адвоката Скляренко О.П. було надано посвідчення адвоката від 01.03.2019 (т.2, а.с.116).

Відповідно до ст.126 ГПК України за результатами розгляду справи, витрати на професійну правничу допомогу адвоката підлягають розподілу між сторонами із іншими судовими витратами.

Факт понесених відповідачем витрат на професійну правничу допомогу в розмірі 9000,00грн підтверджується платіжними дорученнями: №8083 від 29.08.2019 на суму 4000,00грн, №427 від 21.11.2019 на суму 5000,00грн (т.3, а.с.18,20).

Враховуючи вищевикладене, з огляду на заявлені позивачем позовні вимоги та вартість витрат на послуги адвокатів відповідача, враховуючи обсяг наданих адвокатами послуг, судом встановлено, що сума витрат на правничу допомогу, яка заявлена до стягнення є співмірною та обґрунтованою з предметом позову, наданими адвокатами послугами, часом витраченим адвокатами на надання послуг та обсягом таких послуг.

Також судом взято до уваги, що заявлена сума на професійну правничу допомогу визначена за погодженням сторін договорами про надання правничої (правової) допомоги та узгоджено її розмір. При цьому, в п.4.2 договору про надання правової допомоги №18/2019 від 15.11.2019 зазначено, що оплата за надані послуги адвокату Скляренко О.П. здійснюється у безготівковій формі на підставі акту приймання-передачі наданих послуг, протягом 2-х банківський днів з моменту підписання такого акту.

В судовому засіданні 26.08.2020 адвокат Скляренко О.П. підтвердила, що Товариством з обмеженою відповідальністю "Папірус Універсал" було сплачено 2750,00грн та 2670,00грн за актами приймання-передачі наданих послуг №1/19 від 26.12.2019 та №2/19 від 26.06.2020.

За змістом пункту 1 ч.2 ст.126, ч.8 ст.129 ГПК України розмір витрат на оплату професійної правничої допомоги адвоката встановлюється і розподіляється судом згідно з умовами договору про надання правничої допомоги при наданні відповідних доказів щодо обсягу наданих послуг і виконаних робіт та їх вартості, як уже сплаченої, так і тієї, що лише підлягає сплаті (буде сплачена) відповідною стороною або третьою особою.

Отже, витрати на надану професійну правничу допомогу у разі підтвердження обсягу наданих послуг і виконаних робіт та їх вартості підлягають розподілу за результатами розгляду справи незалежно від того, чи їх уже фактично сплачено стороною/третьою особою чи тільки має бути сплачено (пункт 1 частини 2 статті 126 цього Кодексу). Аналогічних висновків дійшла Об`єднана палата Верховного Суду у складі Касаційного господарського суду у постанові від 03.10.2019 у справі №922/445/19.

З огляду на наведене, вимога відповідача про стягнення з позивача витрат на професійну правничу допомогу в сумі 14420,00рн є обґрунтованою та такою, що підлягає задоволенню.

Обов`язок доведення неспівмірності витрат покладається на сторону, яка заявляє клопотання про зменшення витрат на оплату правничої допомоги адвоката, однак позивач клопотання про зменшення розміру витрат на професійну правничу допомогу не заявляв.

Щодо заявлених відповідачем вимог стосовно стягнення 4927,88грн витрат на проїзд для участі представника в судових засіданнях, судом враховується наступне.

На підтвердження понесених витрат на пальне відповідачем подано довідку №40/107 від 23.06.2020 та подорожні службові листи легкового автомобіля (т.3, а.с.27-31).

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини, про що, зокрема, зазначено у пункті 95 рішення у справі "Баришевський проти України" від 26.02.2015, пунктах 34-36 рішення у справі "Гімайдуліна і інших проти України" від 10.12.2009, пункті 80 рішення у справі "Двойних проти України" від 12.10.2006, пункті 88 рішення у справі "Меріт проти України" від 30.03.2004, заявник має право на відшкодування судових та інших витрат лише у разі, якщо доведено, що такі витрати були фактичними і неминучими, а їх розмір обґрунтованим. У рішенні Європейського суду з прав людини у справі "Лавентс проти Латвії" від 28.11.2002 зазначено, що відшкодовуються лише витрати, які мають розумний розмір.

З довідки в.о. головного бухгалтера Товариства з обмеженою відповідальністю "Папірус Універсал" №40/107 від 23.06.2020 вбачається, що загальна сума витрат на пальне автомобіля VIDA 4692 за поїздками 03.09.2019, 17.09.2019, 07.10.2019, 22.10.2019, 04.11.2019, 14.11.2019, 28.11.2019 складає 4927,88грн (т.3, а.с.27). Відповідно до подорожніх листів службового легкового автомобіля (т.3, а.с.28-31) відстань в обидві сторони становить 280км. Однак, з поданих документів незрозуміло з якого місця автомобіль відповідача виїздив в напрямку призначення, що унеможливлює здійснити перевірку пройденого автомобілем шляху.

При цьому, наявні в матеріалах справ подорожні листи службового легкового автомобіля свідчать про те, що автомобіль ЗАЗ VIDA AM4692СЕ 03.09.2019, 17.09.2019, 07.10.2019, 22.10.2019, 04.11.2019, 14.11.2019, 28.11.2019 їздив на відстань 280 км з певною витратою пального. Однак факт придбання такого пального та його вартість, вказані відповідачем у довідці №40/107 від 23.06.2020, документально не підтверджені.

Отже, ні відстань, ні кількість використаного палива на проїзд, ні вартість пального, як і факт його придбання не підтверджені належними та допустимими доказами. Поданими до справи доказами також не підтверджується факт прибуття представників відповідача саме автомобільним транспортом, подорожні листи на який виписано відповідачем (відрядження представника та водія відповідача з відповідними відмітками суду, тощо).

Враховуючи викладене, господарський суд дійшов висновку, що відповідачем не доведено фактичного розміру транспортних витрат, пов`язаних із розглядом справи та їх понесення. Таким чином, суд відмовляє Товариству з обмеженою відповідальністю "Папірус Універсал" у відшкодуванні транспортних витрат в сумі 4927,88грн в зв`язку із їх необґрунтованістю.

Керуючись статтями 123, 129, 233, 236 - 238, 240, 241 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд,

ВИРІШИВ:

1. У задоволенні позову Товариства з обмеженою відповідальністю" Торговий Дім ЮСОН" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Папірус Універсал", за участі у справі в якості третьої особи без самостійних вимог на стороні позивача Товариства з обмеженою відповідальністю "Українська світлотехнічна компанія" про зобов`язання вчинити певні дії - відмовити.

2. Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Папірус Універсал" про відшкодування судових витрат з позивача від 20.07.2020 задовольнити частково.

3. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю" Торговий Дім ЮСОН" (49000, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Князя Володимира Великого, буд. 9; ідентифікаційний номер 34562797) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Папірус Універсал" (12601, Житомирська область, Брусилівський район, смт Брусилів, вул. Базарна, буд. 25; ідентифікаційний код 40959684) 14420,00грн витрат на професійну правничу допомогу. В решті вимог заяви ТОВ "Папірус Універсал" від 20.07.2020 - відмовити.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів.

Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Повне рішення складено: 04.09.20

Суддя Кравець С.Г.

Друк:

1 - в справу

2,3 - сторонам (рек. з пов.),

4 - третій особі ТОВ "Українська світлотехнічна компанія": 49000, м.Дніпро, вул.Князя Володимира Великого, 9 (рек. з пов.).