УХВАЛА

про забезпечення позову

м. Київ

04.09.2020справа №910/10326/20

Господарський суд міста Києва у складі судді Марченко Оксани Володимирівни, розглянувши заяву товариства з обмеженою відповідальністю «Аграрний Холдинг Авангард» (03115, м. Київ, пр-т Перемоги, 121 В; ідентифікаційний код 30406014; далі - Холдинг) про забезпечення позову

у справі №910/10326/20

за позовом Холдингу

до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (01008, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 12/2; ідентифікаційний код 37508596) та

товариства з обмеженою відповідальністю «Авіс-Україна» (42342, Сумська обл., Сумський район, с. Косівщина, вул. Польова, буд. 1; ідентифікаційний код 36719694)

про визнання свідоцтва України №150985 на знак для товарів і послуг недійсним повністю, зобов`язання вчинити певні дії і припинення порушення прав інтелектуальної власності,

без виклику представників сторін,

ВСТАНОВИВ:

Холдинг звернувся до господарського суду міста Києва з позовом до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (далі - Міністерство) та товариства з обмеженою відповідальністю «Авіс-Україна» (далі - Товариство) про:

- визнання недійсним належного ТОВ «Авіс-Україна» свідоцтва України №150985 на знак для товарів і послуг «КВОЧКІНО» щодо усіх товарів 29 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП);

- зобов`язання Міністерства внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг (далі - Реєстр) щодо визнання недійсним свідоцтва України №150985, про що здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність»;

- припинення порушення прав інтелектуальної власності Холдингу шляхом заборони Товариству використовувати позначення « КВОЧКИНО » та «КВОЧКІНО» для товарів 29 класу МКТП, зокрема, нанесення таких позначень на продукцію (товар), упаковку, що містять зазначений товар, інший прикріплений до зазначеного товару предмет, зберігання продукції із нанесеним позначенням, пропонувати продукую із нанесеним позначенням для продажу, продаж, експорт (вивезення), застосування такого позначення в рекламі, діловій документації, мережі Інтернет.

Позов мотивовано тим, що:

- Холдинг утворений у 2004 році та є одним з найбільших агропромислових підприємств України, який спеціалізується на виробництві курячих яєць і продуктів яєчної переробки; Товариство є провідною компанією, яка здійснює оптові, дрібно-оптові та роздрібні продажі своєї продукції на вітчизняному ринку; головна стратегія позивача - зберегти і підтвердити репутацію авторитетного агропромислового підприємства України; Холдинг реалізує свою продукцію в мережі супермаркетів і роздрібні магазини, оптовим покупцям і промисловим клієнтам по всій Україні, в тому числі, яйця під торговельною маркою «КВОЧКА»;

- позивач створив серію знаків для товарів і послуг на основі сильного (домінуючого) словесного елементу «КВОЧКА», до якої включено добре відомий знак «КВОЧКА» відповідно до рішення Апеляційної палати від 01.03.2019, за яким вказаний знак став добре відомим в Україні у відношенні Холдингу для товарів 29 класу МКТП «яйця» станом на 01.07.2015;

- позивачем було з`ясовано, що Державною службою інтелектуальної власності України на ім`я відповідача-2 був зареєстрований знак для товарів і послуг «КВОЧКІНО» за свідоцтвом України №150985 (заявка від 11.03.2011 № m201103692), правова охорона якому надана для відповідного переліку товарів 29 класу МКТП;

- на думку Холдингу, знак для товарів і послуг «КВОЧКІНО» за свідоцтвом України № 150985 є схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованим на ім`я позивача добре відомим знаком для товарів і послуг «КВОЧКА» за свідоцтвом України № 77315 , та є таким, що у разі його використання може ввести в оману споживачів щодо особи, яка виробляє товари 29 класу МКТП, оскільки породжує у свідомості споживача асоціації, пов`язані з іншим виробником, а саме з Холдингом.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 20.07.2020 позовну заяву Холдингу залишено без руху та встановлено позивачу десятиденний строк з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху для усунення недоліків позовної заяви.

27.07.2020 позивач подав суду документи на виконання ухвали суду від 20.07.2020.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 05.08.2020 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі в порядку загального позовного провадження; підготовче засідання призначено на 14.09.2020.

Міністерство 17.08.2020 подало суду документи, підготовлені на виконання вимог ухвали суду від 05.08.2020.

26.08.2020 Міністерство подало відзив на позовну заяву, в якому вказало, що:

- за результатами експертизи заявки № m 201103692 було встановлено, що заявлене позначення відповідає умовам надання правової охорони, встановленим статтею 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», і на нього не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені статтею 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»;

- експертиза заявки № m 201103692 та видача свідоцтва України №150985 на знак для товарів і послуг «КВОЧКІНО» була проведена з урахуванням обставин, що склалися на момент подання вказаної заявки, тобто на 11.03.2011, а рішенням Апеляційної палати Мінекономіки від 01.03.2019 позначення «КВОЧКА» визнано таким, що стало добре відомим в України відносно Холдингу щодо товарів 29 класу МКТП станом на 01.07.2015;

- при співвідношенні позначень вбачається, що знак позивача за свідоцтвом України №77315 відрізняється від знака відповідача за свідоцтвом України №150985 за своєю фонетичною, графічною та семантичною відмінністю, а тому можна зробити висновок, що знаки не є схожими настільки, що їх можна сплутати стосовно товарів 29 класу МКТП;

- оскільки при проведенні експертизи заявленого позначення ймовірність введення в оману споживача встановлена не була, то для підтвердження того, що на позначення «КВОЧКІНО» за свідоцтвом України №150985 поширюється підстава для відмови в наданні правової охорони, встановлена пунктом 3 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», позивач повинен довести, що в процесі використання позначення «КВОЧКІНО» є небезпека введення споживача в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послуги.

Міністерство 27.08.2020 подало суду клопотання про долучення до матеріалів справи доказів надіслання відзиву на позов та доданих до нього документів Холдингу і Товариству.

Товариство 28.08.2020 подало суду відзив на позовну заяву, в якому зазначило таке:

- позивач не скористався своїм правом на подання обґрунтованих заперечень проти реєстрації заявки із заявленим Товариством до реєстрації позначенням з підстав його невідповідності умовам надання правової охорони; Холдинг не звернувся самостійно, у період з моменту подання Товариством заявки на реєстрацію торговельної марки «КВОЧКІНО» до моменту видачі Товариству відповідного свідоцтва України, із заявою про реєстрацію свого права на знак для товарів і послуг; крім того, Холдинг не має жодних реєстрацій на знак для товарів та послуг «КВОЧКІНО», як не має і раніше набутих законних прав на такий або схожий знак; у позивача на відміну від Товариства відсутні будь-які охоронювані законом права на торговельну марку « КВОЧКІНО »;

- торговельна марка «КВОЧКІНО» використовується Товариством на законних підставах для позначення товарів власного виробництва, зокрема, для яєць курячих; кваліфікаційна експертиза заявки на реєстрацію знака «КВОЧКІНО» (станом на її проведення) встановила відсутність підстав для відмови у наданні правової охорони знаку «КВОЧКІНО»; наведена марка належить Товариству на підставі відповідного свідоцтва України, отриманого у встановленому законом порядку, тому її використання є абсолютно законним і таким, що повністю відповідає положенням чинного законодавства України;

- порівнювані упаковки товарів позивача і Товариства є очевидно візуально різними в цілому, що виключає схожість до ступеню змішування, у тому числі схожість знаків, що використовуються для позначення продукції Холдингу і Товариства;

- позивач наводить проведений ним порівняльний аналіз знака для товарів та послуг «КВОЧКА», що належить Холдингу, та знака для товарів та послуг «КВОЧКІНО», що належить Товариству;

- порівняльний аналіз, проведений позивачем за власним переконанням, є суб`єктивним твердженням Холдингу, та таким, що не встановлює фактичні дані про властивості, ознаки, закономірності створення та використання об`єктів, що за своєю природою є нематеріальними;

- показники, наведені позивачем у порівняльному аналізі, виключають схожість до ступеню змішування;

- Холдингом невірно застосовано методологію порівняння позначень на предмет їх схожості, а саме фонетичних, графічних та семантичних критеріїв; зокрема, не взято до уваги той факт, що порівнювані знаки фонетично відрізняються додатковим словесним елементом «-ІНО» та містять абсолютно інше загальне зорове та слухове враження, породжуване їх позначеннями, розміром, наявністю зображувальних елементів на противагу монооб`єктному словесному позначенню знаку «КВОЧКА»;

- позначення «КВОЧКА» є загальновживаним терміном відповідно до Великого тлумачного словника сучасної української мови та визначається як курка, що висиджує або водить курчат; натомість позначення «КВОЧКІНО» не має тлумачення і є авторським;

- торговельна марка «КВОЧКІНО» не є схожою чи тотожною з торговельною маркою «КВОЧКА» як за стилем написання, за змістом чи порядком розміщенням слів, так і за звуковими (фонетичними), графічними (візуальними), семантичними (смисловими) ознаками, за місцем розташування торговельної марки «КВОЧКІНО» на упаковці; також смислове значення, геометричний розмір зображення торговельної марки « КВОЧКІНО » є різними із зображенням належної позивачу торговельної марки «КВОЧКА»;

- правова охорона знака для товарів і послуг за свідоцтвом України №150985 отримана 25.01.2012, тобто за 3,5 (три з половиною) роки його добросовісного використання до дати визнання знака «КВОЧКА» добре відомим для товарів 29 класу МКТП «яйця»; на момент видачі свідоцтва України №150985 не можуть братися до уваги та не можуть застосовуватися положення статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності, які вказують на підстави для відмови у видачі свідоцтва на знак для товарів і послуг у зв`язку з його схожістю із добре відомим знаком, тому що станом на 25.01.2012 (дата публікації відомостей про реєстрацію торговельної марки «КВОЧКІНО») знак для товарів і послуг «КВОЧКА» за свідоцтвом України № 77315 не мав статусу добре відомого; відсутність визнання знака для товарів і послуг «КВОЧКА» за свідоцтвом України № 77315 добре відомим на момент видачі Товариству свідоцтва України №150985 не може братися до уваги;

- відлік строку позовної давності на звернення Холдингу до суду за захистом своїх прав, які начебто порушені Товариством, розпочався з 25.01.2012; позивачем не надано суду належних і допустимих доказів на спростування презумпції можливості та обов`язку знати про стан своїх майнових прав, що свідчить про пропуск строку позовної давності і відсутність поважних причин для поновлення цього строку, а також не подано до суду заяву про поновлення пропущеного строку позовної давності.

Холдинг 31.08.2020 подав суду відповідь на відзив Міністерства, в якій заперечив проти доводів Міністерства.

19.08.2020 Холдинг подав заяву про забезпечення позову, в якій просить:

- заборонити Товариству до набуття рішенням суду у даній справі законної сили передавати повністю або частково право інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №150985, передавати повністю або частково права інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №150985 у використання іншим особам, у тому числі, на підставі ліцензійних угод, відмовлятися від свідоцтва України №150985 повністю або частково, а також подавати до Міністерства для офіційної публікації заяви про надання будь-якій особі дозволу на використання знака для товарів і послуг за свідоцтвом України №150985 та відмовлятися від свідоцтва України №150985 повністю або частково;

- заборонити Міністерству до набуття рішенням суду у даній справі законної сили вносити до Реєстру будь-які зміни, що стосуються правового статусу знака для товарів та послуг за свідоцтвом України №150985, в тому числі, але не обмежуючись, щодо передання прав на знак для товарів та послуг за вказаним свідоцтвом України повністю або частково, щодо реєстрації ліцензійних договорів за свідоцтвом України №150985, а також щодо припинення його дії шляхом відмови Товариства від зазначеного свідоцтва України повністю або частково, та здійснювати пов`язані з цим публікації в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Заяву мотивовано тим, що передання Товариством прав на спірну торговельну марку третім особам призведе до утруднення виконання рішення суду у разі задоволення позовних вимог.

Відповідно до статті 136 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) господарський суд за заявою учасника справи має право вжити передбачених статтею 137 цього Кодексу заходів забезпечення позову.

Забезпечення позову допускається як до пред`явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи, якщо невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду.

Згідно з частиною першою статті 137 ГПК України позов забезпечується: 1) накладенням арешту на майно та (або) грошові кошти, що належать або підлягають передачі або сплаті відповідачу і знаходяться у нього чи в інших осіб; 2) забороною відповідачу вчиняти певні дії; 4) забороною іншим особам вчиняти дії щодо предмета спору або здійснювати платежі, або передавати майно відповідачеві, або виконувати щодо нього інші зобов`язання; 5) зупиненням стягнення на підставі виконавчого документа або іншого документа, за яким стягнення здійснюється у безспірному порядку; 6) зупиненням продажу майна, якщо подано позов про визнання права власності на це майно, або про виключення його з опису і про зняття з нього арешту; 8) зупиненням митного оформлення товарів чи предметів, що містять об`єкти інтелектуальної власності; 9) арештом морського судна, що здійснюється для забезпечення морської вимоги; 10) іншими заходами у випадках, передбачених законами, а також міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України.

Частиною четвертою статті 137 ГПК України передбачено, що заходи забезпечення позову, крім арешту морського судна, що здійснюється для забезпечення морської вимоги, мають бути співмірними із заявленими позивачем вимогами.

Відповідно до частини першої статті 140 ГПК України заява про забезпечення позову розглядається судом не пізніше двох днів з дня її надходження без повідомлення учасників справи.

У пункті 1 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 26.12.2011 № 16 «Про деякі питання практики застосування заходів до забезпечення позову» зазначено, що у вирішенні питання про забезпечення позову господарський суд має здійснити оцінку обґрунтованості доводів заявника щодо необхідності вжиття відповідних заходів з урахуванням:

розумності, обґрунтованості і адекватності вимог заявника щодо забезпечення позову;

забезпечення збалансованості інтересів сторін, а також інших учасників судового процесу;

наявності зв`язку між конкретним заходом до забезпечення позову і предметом позовної вимоги, зокрема, чи спроможний такий захід забезпечити фактичне виконання судового рішення в разі задоволення позову;

імовірності утруднення виконання або невиконання рішення господарського суду в разі невжиття таких заходів;

запобігання порушенню у зв`язку із вжиттям таких заходів прав та охоронюваних законом інтересів осіб, що не є учасниками даного судового процесу.

Пунктом 7 статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» встановлено, що власник свідоцтва може передавати будь-якій особі право власності на знак повністю або відносно частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг, на підставі договору.

Відповідно до пункту 2 статті 1114 Цивільного кодексу України факт передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, які відповідно до цього Кодексу або іншого закону є чинними після їх державної реєстрації, підлягає державній реєстрації.

Разом з тим, пунктом 2.2 Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 10.10.2002 №10, встановлено, що реєстр містить такі відомості із зазначенням міжнародних цифрових кодів для ідентифікації бібліографічних даних відповідно до стандарту Всесвітньої організації інтелектуальної власності, зокрема, ім`я або повне найменування та адресу власника (власників) свідоцтва.

У процесі ведення реєстру до нього вносяться відомості, зокрема, щодо зміни, пов`язаної зі зміною особи власника (власників) свідоцтва (пункт 2.3 вказаного Положення).

Крім того, у справах, пов`язаних з визнанням охоронних документів недійсними, можливе застосування заходів до забезпечення позову у вигляді заборони відповідачеві - володільцеві спірного документа передавати будь-якій особі (особам) право власності на об`єкт інтелектуальної власності та/або надавати будь-якій особі (особам) дозвіл (видавати ліцензію) на використання об`єкта інтелектуальної власності; заборони Державній службі інтелектуальної власності України приймати рішення про внесення будь-яких змін до Державного реєстру патентів/свідоцтв України стосовно даного об`єкта інтелектуальної власності, вносити відповідні зміни до даного Реєстру та здійснювати пов`язані з цим публікації в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Такі заходи мають на меті, зокрема, запобігти невиправданому розширенню кола осіб, прав та інтересів яких стосуватиметься судове рішення, а відтак - утрудненню чи неможливості виконання цього рішення.

Згідно з пунктом 1 статті 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» власник свідоцтва в будь-який час може відмовитися від нього повністю або частково на підставі заяви, поданої до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності. Зазначена відмова набирає чинності від дати публікації відомостей про це в офіційному бюлетені Установи.

Статтею 22 Закону встановлено, що ніхто інший, крім колишнього власника свідоцтва, не має права на повторну реєстрацію знака протягом трьох років після припинення дії свідоцтва згідно із пунктами 1 - 3 статті 18 цього Закону.

Отже, передача Товариством прав на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №150985 призведе до необхідності залучення до участі у справі осіб, прав і інтересів яких стосується вирішення цього спору, неможливості виконання рішення суду у випадку задоволення позову в зв`язку із наявністю нового власника знака для товарів і послуг; а також може зумовити необхідність звернення позивача з іншими позовами для захисту його порушених прав. Вказане свідчить про те, що невжиття заходів забезпечення може у майбутньому утруднити чи зробити неможливим виконання рішення суду.

Виходячи з викладеного, суд вважає, що вжиття заходів забезпечення позову шляхом:

- заборони Товариству передавати повністю або частково права інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг за свідоцтвом України №150985 іншим особам, відмовлятися від свідоцтва України № 150985 повністю або частково та видавати ліцензії на використання торговельної марки;

- заборони Міністерству вносити зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно передання Товариством права власності на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №150985 третім особам, реєстрації ліцензійних договорів за свідоцтвом України №150985 та відмови Товариства від прав на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №150985, -

є пов`язаними з предметом спору у справі №910/10326/20 та спроможні забезпечити фактичне виконання судового рішення у разі задоволення позову.

Що ж до заходів забезпечення стосовно заборони Товариству подавати до Міністерства для офіційної публікації заяви про надання будь-якій особі дозволу на використання знака для товарів і послуг за свідоцтвом України №150985 повністю або частково, то такий захід забезпечення позову є тотожним з забороною Товариству видавати ліцензії на використання знака для товарів і послуг, а тому задоволенню не підлягає.

Згідно з частиною шостою статті 140 ГПК України про забезпечення позову або про відмову у забезпеченні позову суд постановляє ухвалу.

Керуючись статтями 136, 137, 138, 139, 140, 234 та 235 ГПК України, господарський суд міста Києва

УХВАЛИВ:

1. Заяву товариства з обмеженою відповідальністю «Аграрний Холдинг Авангард» про забезпечення позову у справі №910/10326/20 задовольнити частково.

2. До вирішення позову по суті вжити заходи до забезпечення позову шляхом:

- заборони товариству з обмеженою відповідальністю «Авіс-Україна» (42342, Сумська обл., Сумський район, с. Косівщина, вул. Польова, буд. 1; ідентифікаційний код 36719694) передавати повністю або частково права інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №150985 іншим особам, відмовлятися від свідоцтва України № 150985 повністю або частково та видавати ліцензії на використання торговельної марки;

- заборони Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (01008, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 12/2; ідентифікаційний код 37508596) вносити зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно передання товариством з обмеженою відповідальністю «Авіс-Україна» права власності на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №150985 третім особам, реєстрації ліцензійних договорів за свідоцтвом України №150985 та відмови товариства з обмеженою відповідальністю «Авіс-Україна» від прав на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №150985.

3. У вжитті решти заходів забезпечення позову відмовити.

4. Боржниками за даною ухвалою є:

товариство з обмеженою відповідальністю «Авіс-Україна» (42342, Сумська обл., Сумський район, с. Косівщина, вул. Польова, буд. 1; ідентифікаційний код 36719694);

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (01008, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 12/2; ідентифікаційний код 37508596).

5. Стягувачем за даною ухвалою є товариства з обмеженою відповідальністю «Аграрний Холдинг Авангард» (03115, м. Київ, пр-т Перемоги, 121 В; ідентифікаційний код 30406014).

6. Ухвала підлягає негайному виконанню у порядку, встановленому для виконання судових рішень, та її оскарження не зупиняє її виконання.

7. Строк пред`явлення даної ухвали до виконання складає три роки з моменту її винесення, тобто до 04.09.2023.

Ухвала набрала законної сили 04.09.2020 та може бути оскаржена протягом десяти днів з моменту її підписання до Північного апеляційного господарського суду через Господарський суд міста Києва.

Суддя Оксана Володимирівна Марченко