РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

13.08.2020Справа № 910/11487/18

Господарський суд міста Києва у складі:

судді - Бондаренко - Легких Г. П.,

за участю секретаря - Гольцова М. В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві матеріали господарської справи

За позовом МакДональдз Інтернешнл Проперті Компані, Лтд., компанія штату Делавер (США), (McDonald's International Property Company, Ltd, company of Delaware State) (USA) (2711 Сентервіль Роад, Сьют 400, Уілмінгтон, Делавер, 19808, США; 01032, м. Київ, вул. Жилянська, 110, 9-й поверх)

До 1) Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (01008, м. Київ, вул. М. Грушевського, буд. 12/2)

2) Товариства з обмеженою відповідальністю "Асканія-Трейдінг" (01042, м. Київ, пров. Новопечерський, буд. 5)

Про визнання недійсним свідоцтв на знаки для товарів та послуг та зобов`язання вчинити дії

За участі представників сторін:

Від позивача: Коваль А. М., довіреність № б/н від 01.10.2015;

Від відповідача-1: не прибув;

Від відповідача - 2: Конопля А. М., довіреність № б/н від 14.01.2020;

Падалка О. Б., довіреність № б/н від 10.09.2019;

Вільний слухач: Габеля Г. М., помічник адвоката.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

МакДональдз Інтернешнл Проперті Компані, Лтд., компанія штату Делавер (США), (McDonald's International Property Company, Ltd, company of Delaware State) (USA) (далі - позивач) звернувся до Господарського суду міста Києва з позовом до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - відповідач-1) та Товариства з обмеженою відповідальністю "Асканія-Трейдінг" (далі - відповідач-2) про зобов`язання вчинити дії, зокрема: визнати свідоцтво України № 130111 від 11 жовтня 2010 року на знак для товарів і послуг "Mc'Corn" недійсним повністю; зобов`язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним повністю свідоцтва України № 130111 від 11 жовтня 2010 року та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність"; визнати свідоцтво України № 130112 від 11 жовтня 2010 року на знак для товарів і послуг "MacCorn" недійсним повністю; зобов`язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним повністю свідоцтва України № 130112 від 11 жовтня 2010 року та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

За заявою МакДональдз Інтернешенл Проперті Компані, Лтд., компанії штату Делавер 14.09.2018 суд постановив ухвалу, в якій вжив таких заходів забезпечення позову у справі до набрання рішенням Господарського суду міста Києва по справі законної сили:

- заборонив відповідачу - 1 вносити будь-які зміни до Державного реєстру свідоцтв України стосовно власника знаку для товарів і послуг за свідоцтвами України № № 130111, 130112 від 11 жовтня 2010 року стосовно товарів і послуг 30, 35 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг або ж відмови від зазначених свідоцтв України на знаки для товарів та послуг;

- заборонив відповідачу - 2 передавати у будь-який спосіб повністю чи частково право власності на знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 130111, 130112 від 11 жовтня 2010 року стосовно товарів і послуг 30, 35 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг іншим особам або ж відмовлятися від зазначених свідоцтв України на знаки для товарів та послуг.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 18.12.2018 призначено у справі №910/11487/18 з ініціативи суду судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 25.03.2019 за клопотанням директора Центру судової експертизи та експертних досліджень Державного підприємства "Інформаційні судові системи" Суд доручив проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності директору Центру судової експертизи та експертних досліджень Державного підприємства "Інформаційні судові системи" - експерту Стародубову І. В. та зобов`язав сторін по справі своєчасно надавати на вимогу експерту всі необхідні для проведення експертизи додаткові матеріали, необхідні для проведення експертизи, забезпечити доступ до об`єкта експертизи, надавати на вимогу експерта додаткові документи, рахунки-фактури, пояснення тощо, а також забезпечувати та всіляко сприяти проведенню експертизи.

22.07.2019 через канцелярію Господарського суду міста Києва надійшло клопотання від директора Центру судової експертизи та експертних досліджень Державного підприємства "Інформаційні судові системи" Стародубова І. В. вих. № 170/19-Вих від 18.07.2019, в якому експерт просить надати додаткові матеріали та уточнити зміст і обсяг доручення щодо проведення експертизи, призначеної судом ухвалою Господарського суду міста Києва від 18.12.2018.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 31.07.2019 поновлено провадження у справі № 910/11487/18, клопотання директора Центру судової експертизи та експертних досліджень Державного підприємства "Інформаційні судові системи" експерта Стародубова І. В. за вих. № 170/19-Вих від 18.07.2019 про надання додаткових матеріалів та уточнення змісту й обсягу доручення задоволено, зобов`язано позивача надати суду у строк до 14.08.2019 наступну інформацію з відповідними доказами в яких саме об`єктах дослідження використовується знак Mc, зокрема: знаках для товарів та послуг, які належать компанії "МакДональдз Інтернешнл Проперті Компані, Лтд"., комерційному (фірмовому) найменуванні, назвах продуктів харчування, веб-сайтах, доменних іменах, маркуваннях товарів і послуг, тощо. Зупинено провадження у справі № 910/11487/18.

На адресу Господарського суду міста Києва від позивача МакДональдз Інтернешнл Проперті Компані, Лтд., компанія штату Делавер (США) надійшли додаткові письмові пояснення № 190827/13419 від 27.08.2019 на виконання вимог ухвали Господарського суду міста Києва від 31.07.2019 щодо задоволення клопотання експерта Стародубова І.В. про надання додаткових матеріалів та уточнення змісту доручення та направлені до направлені до Центру судової експертизи та експертних досліджень Державного підприємства "Інформаційні судові системи".

27.12.2019 від Центру судової експертизи та експертних досліджень Державного підприємства "Інформаційні судові системи" повернулися матеріали по справі № 910/11487/18 разом з висновком експерта №001-СІВ/19 за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності у господарській справі № 910/11487/19 від 20.12.2019.

10.01.2020 Суд поновив провадження у справі, підготовче судове засідання призначив на 04.02.2020, а також запропонував сторонам надати письмові пояснення щодо висновку експерта №284/19-вих від 26.12.2019 за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності у господарській справі № 910/11487/19.

23.01.2020 від позивача надійшли пояснення щодо висновку експерта та клопотання про долучення доказів.

03.02.2020 через канцелярію Господарського суду міста Києва надійшли пояснення відповідача-2 та клопотання про витребування оригіналів письмових доказів, 04.02.2020 від відповідача-2 надійшли пояснення та клопотання про відкладення розгляду справи.

04.02.2020 в судовому засіданні Суд ухвалив замінити назву відповідача-1 відповідно до Постанови КМУ № 829 від 02.09.2019 "Про деякі питання оптимізації системи центральних органів виконавчої влади" на Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Позивач надав пояснення щодо висновку експерта та клопотання про долучення доказів до матеріалів справи.

Відповідач-2 надав суду пояснення щодо клопотання про витребування доказів у позивача, які були долучені ним до позовної заяви, а також клопотання про призначення повторної судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності.

Суд, розглянувши клопотання повивача про долучення доказів до матеріалів справи ухвалив відмовити у його задоволенні, оскільки докази не входять в предмет доказування, так як надані на підтвердження преюдиційних фактів, а обсяг доказів є надмірним, що перешкоджає розгляду справи.

Щодо клопотання відповідача-2 про витребування оригіналів доказів у позивача ухвалив зобов`язати позивача на стадії дослідження доказів надати оригінали всіх засвідчених копій доказів.

Розглянувши клопотання відповідача-2 про проведення повторної судової експертизи, Суд протокольно ухвалив відмовити у його задоволенні.

У зв`язку з тим, що всі завдання підготовчого провадження були виконані, Суд на місці ухвалив закрити підготовче провадження у справі та призначив справу до судового розгляду по суті на 12.03.2020.

10.03.2020 від позивача надійшли заперечення.

11.03.2020 від Товариства з обмеженою відповідальністю "Асканія-Трейдінг" надійшло клопотання про виклик експерта, в якому відповідач-2 просить викликати в судове засідання судового експерта Стародубова Ігоря Вадимовича, який проводив судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності та склав висновок експерта № 001-СІВ/19 від 20.12.2019 у сфері інтелектуальної власності для надання суду та учасникам справи пояснень у відношенні складеного ним висновку, оскільки надання роз`яснень експертом стосовно наданого ним висновку має важливе значення для вирішення справи.

Засідання, призначене на 12.03.2020, не відбулось у зв`язку з перебуванням судді на лікарняному.

Суд повідомив сторін про дату наступного судового засідання - 31.03.2020 ухвалою від 16.03.2020.

16.03.2020 суд розглянув клопотання відповідача - 2 про виклик експерта, задовольнив останнє та викликав в судове засідання експерта Стародубова Ігоря Вадимовича в судове засідання на 31.03.2020, про що постановив відповідну ухвалу, в якій навів мотиви та обґрунтування прийнятих процесуальних рішень.

30.03.2020 від позивача надійшли заперечення на письмові пояснення та клопотання відповідача - 2 щодо висновку експерта № 001-СІВ/19 за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності у господарській справі № 910/11487/18 від 20.12.2019.

09.04.2020 від Відокремленого структурного підрозділу «Центр судової експертизи та експертних досліджень» ДП «Інформаційні судові системи» Державної судової адміністрації України надійшов лист від 30.03.2020 вих. № 71/20-вих «Щодо господарської справи № 910/11487/18» за підписом І. В. Стародубова, в якому було викладено прохання зобов`язати зацікавлені сторони надати в письмовій формі питання, що пропонуються експертові для надання відповідей в письмовій формі.

Розгляд даної справи, призначений на 31.03.2020 не відбувся, оскільки з метою попередження виникнення та запобігання поширення гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом COVID-19, зважаючи на період карантину, визначений постановою Кабінету Міністрів України "Про запобігання поширенню на території України корона вірусу COVID-19" від 11.03.2020 №211, з урахуванням рішення Уряду про заборону пасажирських перевезень та обмеження кількості учасників масових заходів, а також листа Ради суддів України від 16.03.2020 9/рс-186/20, засідання Господарського суду міста Києва у складі судді Бондаренко Г.П., призначені на 31.03.2020, були зняті з розгляду, про що було розміщено відповідне оголошення на сайті Судової влади України.

В ухвалі про повідомлення від 14.04.2020 суд повідомив учасників справи, що розгляд справи призначається на 19.05.2020 та про особливості розгляду справ в період дії карантинних заходів.

18.05.2020 від відповідача - 2 надійшли письмові пояснення щодо пропуску строків позовної давності.

19.05.2020 від відповідача - 2 надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

В судовому засіданні 19.05.2020 суд повернувся на стадію підготовчого засідання, з огляду на явку судового експерта, розглянув клопотання відповідача - 2 про відкладення розгляду справи, відмовив в задоволенні останнього, зазначив, що експерт виконав свій обов`язок щодо прибуття до суду для дачі пояснень в порядку ч. 4 ст. 69 ГПК України, закрив підготовче провадження та призначив розгляд справи по суті на 23.06.2020.

20.05.2020 від відповідача - 2 надійшли письмові пояснення щодо пропуску строків позовної давності.

17.06.2020 від відповідача надійшли письмові заперечення на письмові пояснення відповідача - 2 відносно пропуску позивачем строку позовної давності для звернення до суду та застосування позовної давності.

19.06.2020 від відповідача - 2 надійшло клопотання, в якому відповідач - 2 просив суд залишити без розгляду позовну заяву позивача підписану адвокатом Ковалем А.М., а також кожний документ, підписаний і поданий адвокатом Ковалем А. М. у справі № 910/11487/18.

В судовому засіданні 23.06.2020 суд на місці ухвалив відмовити у задоволенні клопотання відповідача - 2, оскільки в матеріалах справи достатньо документів, які підтверджують повноваження представника - Коваля А. М. на представництво інтересів позивача та відклав судове засідання по суті справи на 13.08.2020.

15.07.2020 та 06.08.2020 від позивача надійшли письмові заперечення на висловлені у судовому засіданні 23.06.2020 доводи представників відповідача - 2 щодо неналежності повноважень представника позивача на представництво його інтересів у даній справі.

В судове засідання 13.08.2020 відповідач - 1 не прибув, про причини неявки суд не повідомив, про час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, докази чого наявні в матеріалах справи.

Інші учасники справи, позивач та відповідача - 2, в судове засідання 13.08.2020 прибули та надали суду усні пояснення по суті справи, в яких позивач заявлені позовні вимоги підтримав в повному обсязі, а відповідач - 2 проти задоволення позовних вимог заперечив.

В судовому засіданні 13.08.2020 було досліджено докази у справі, після чого в порядку статті 233 ГПК України суд оголосив вступну та резолютивну частини рішення у справі про відмову у задоволенні позову.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши впродовж розгляду справи пояснення учасників справи, оглянувши наявні в матеріалах справи докази, Господарський суд міста Києва

ВСТАНОВИВ:

Матеріалами справи підтверджено, що 11.10.2010 Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (правонаступником якого є відповідач - 1) було зареєстровано дві словесні торгівельні марки «Mc`Corn» та «Mаc`Corn» для товарів та послуг 30, 35 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг, пов`язаних із різними продуктами харчування та напоями, та видала на ім`я відповідача - 2 відповідні свідоцтва України № 130111 та № 130112, що підтверджується офіційною інформацією щодо дії вказаних свідоцтв України, наведеною в офіційній базі даних «Зареєстровані в Україні знаки для товарів і послуг» на офіційному інтернет сайті ДП «Укрпатент», а також публікацією про видачу даних свідоцтв відповідачу - 2, що була здійснена в офіційному бюлетені «Промислова власність» № 19 за 2010 рік.

Дата подання відповідачем - 2 відповідних заявок № m201010846 та № m201010848 - 14.07.2010.

На даний час торгівельні марки « Mc`Corn » та «Mаc`Corn» фактично використовуються відповідачем - 2 на ринку громадського харчування для маркування продуктів швидкого харчування - попкорну для мікрохвильової печі з 2011 року. Торгівельні марки «Mc`Corn» та «Mаc`Corn» відповідач - 2 використовує з використанням поєднання червоного, жовтого та білого кольорів.

Водночас, позивач є власником добре відомої торгівельної марки «Мс» для широкого переліку товарів і послуг у класах 29, 30, 43 Міжнародної класифікації товарів і послуг, пов`язаних з громадським харчуванням станом на 01.06.2009, що підтверджується рішенням Апеляційної Палати Державної служби інтелектуальної власності України від 26.12.2016, що набрало законної сили 18.01.2017. Торгівельна марка «Мс» для товарів та послуг 29, 30, 31, 32, 35, 36, 41, 43 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг зареєстрована за позивачем на підставі свідоцтва України № 144001 від 08.02.2010.

Також позивач є власником добре відомих торгівельних марок «McDonald`s» та «» для усіх товарів і послуг у класах 29, 30, 31, 32, 35, 37, 41, 42 Міжнародної класифікації товарів і послуг станом на 05.12.1995, що підтверджується рішенням Господарського суду міста Києва від 03.03.2004 у справі № 21/609, залишеним без змін за результатами перегляду в апеляційній та касаційній інстанції.

Загалом, позивач є власником 89 торгівельних марок зі спільним словесним елементом - префіксом «Mc (Mаc)», зареєстрованих на території України.

При цьому, позивач використовує належні йому позначення у комбінаціях з переважно червоного, жовтого та білого кольорів.

На думку позивача, державна реєстрація торгівельних марок «Mc`Corn» та «Mаc`Corn» за свідоцтвами № 130111 та № 130112 була здійснена із порушенням вимог чинного законодавства, порушує його права та охоронювані законом інтереси на добре відому торгівельну марку «Mc», інші добре відомі торгівельні марки зі спільним словесним елементом - префіксом «Mc», сім`ю (серію) із 49 раніше зареєстрованих торгівельних марок зі спільним словесним елементом - префіксом «Mc(Mаc)», які протягом тривалого часу інтенсивно та безперервно використовуються на ринку громадського харчування для позначення товарів харчування та напоїв у діяльності ресторанів позивача.

За твердженням позивача зареєстровані торгові марки « Mc`Corn » та «Mаc`Corn» не відповідають умовам надання правової охорони, оскільки відповідні торгові марки є:

- оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу;

- схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6bis Паризької конвенції про охорону промислової власності.

Торгові марки « Mc`Corn » та «Mаc`Corn» є оманливими тому, що можуть породити помилкову асоціацію із позивачем та належною йому сім`єю (серією) торгівельних марок зі спільним словесним елементом - префіксом «Mc(Mаc)», в тому числі з огляду на фактичне використання спірних торгівельних марок відповідачем - 2 у поєднанні з комбінацією червоного, жовтого і білого кольорів для таких же самих та споріднених з ними товарів 30 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг. Відповідні асоціації породжують небезпеку введення в оману споживача щодо особи, яка виробляє товари громадського харчування або надає послуги ресторанів.

Спірні торговельні марки «Mc`Corn» та « Mаc`Corn » відповідача - 2 повністю включають до свого складу добре відому та раніше зареєстровану торговельну марку «Мс» позивача, спільний елемент - префікс «Мс(Мас)» раніше зареєстрованої сім`ї (серії) торгівельних марок позивача, і при цьому суттєвою своєю частиною, а саме, вказаним префіксом «Мс(Мас)» відтворюють та імітують добре відому торговельну марку позивача «Мс», що здатне викликати змішування з даною добре відомою торговельною маркою.

На замовлення позивача судовим експертом Жилою Б. В. 09.07.2018 складено висновок експерта № 143 за результатами проведення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності.

На розгляд судового експерта позивачем поставлені наступні питання:

1) Чи містить торговельна марка «Mc`Corn» за свідоцтвом України № 130111 від 11.10.2010 істотну частину, яка відтворює належну МакДональдз Інтернешенл Проперті Компані, Лтд., компанії штату Делавер добре відому торговельну марку «Мс» або є імітацією, здатною викликати змішування з нею?

2) Чи містить торговельна марка «Mаc`Corn» за свідоцтвом України № 130112 від 11.10.2010 істотну частину, яка відтворює належну МакДональдз Інтернешенл Проперті Компані, Лтд., компанії штату Делавер добре відому торговельну марку «Мс» або є імітацією, здатною викликати змішування з нею?

3) Чи можуть торговельні марки «Mc`Corn» та «Mаc`Corn» за свідоцтвами України № № 130111, 130112 від 11.10.2010 ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги?

За результатами проведеного дослідження експерт дійшов таких висновків:

1) Торговельна марка "Mc`Corn" за свідоцтвом України № 130111 від 11.10.2010 має істотну складову частину «Мс», яка відтворює належну МакДональдз Інтернешенл Проперті Компані, Лтд., компанії штату Делавер добре відому торговельну марку «Мс».

Всі товари 30 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг, а також такі послуги 35 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг, як реклама; керування справами; ділове адміністрування; агентства комерційного інформування; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; аналізування собівартості; аукціонний продаж; вивчання ринку; визначання громадської думки; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; демонстрування товарів; ділове досліджування; ділове інформування; ділове оцінювання; ділове розвідування; ділові довідки; допомога в керуванні справами; досліджування ринкове; економічне прогнозування; експертування на ділову успішність; записування повідомин; представляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; збирання інформації до комп`ютерних баз даних; збирання статистичних даних; послуги щодо зв`язків з громадськістю; розповсюджування зразків; імпортно-експортні агентства; інвойсування; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадча допомога в діловому керуванні; комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; консультування щодо керування справами; поради щодо налагоджування і керування справами; комерційна інформація і консультації для споживачів (центри підтримки споживачів); упорядковування (систематизування) інформації комп`ютерних баз даних; консультування фахове щодо підприємництва; консультування щодо налагоджування справ; консультування щодо штату працівників; послуги манекенників для рекламування або сприяння продажеві; написання рекламних текстів; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; оформляння вітрин; послуги з розміщування рекламних матеріалів; послуги із укладання субдоговорів (комерційна допомога); послуги постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); послуги з порівнювання цін; публікування рекламних текстів; радіорекламування; реклама поштою; наймання (орендування) місця на рекламу; наймання рекламного часу на засобах інформування; рекламні агентства; наймання (прокат) рекламних матеріалів; розповсюджування рекламних матеріалів; готування рекламних смуг; рекламування через комп`ютерну мережу; розклеювання (розміщування) афіш, об`яв; розсилання поштою рекламних матеріалів; сприяння продажеві (посередництво); телевізійне рекламування; наймання (прокат) торговельних автоматів; розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту різноманітних товарів, що дозволяє споживачам оглядати, замовляти та купувати ці товари у підприємствах оптової і роздрібної торгівлі або в спеціалізованих магазинах; розміщування в мережі інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах інформації щодо асортименту різноманітних товарів та переліку надаваних послуг, що дозволяє покупцям зручно оглядати, замовляти та купувати ці товари і замовляти послуги з веб - сторінок і веб-сайтів в інтернеті, а також отримувати необхідну інформацію про ці товари чи надавані послуги, для яких зареєстровано знак за свідоцтвом України № 130111, є спорідненими з товарами 29 та 30 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг, щодо яких торгівельну марку «Мс» визнано добре відомою в Україні;

2) Торговельна марка «Mаc`Corn» за свідоцтвом України № 130112 від 11.10.2010 має істотну складову частину «Мас», яка є імітацією належної МакДональдз Інтернешенл Проперті Компані, Лтд., компанії штату Делавер добре відомої торговельної марки «Мс», здатною викликати змішування з нею;

Всі товари 30 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг, а також такі послуги 35 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг, як: реклама; керування справами; ділове адміністрування; агентства комерційного інформування; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; аналізування собівартості; аукціонний продаж; вивчання ринку; визначання громадської думки; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; демонстрування товарів; ділове досліджування; ділове інформування; ділове оцінювання; ділове розвідування; ділові довідки; допомога в керуванні справами; досліджування ринкове; економічне прогнозування; експертування на ділову успішність; записування повідомин; представляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; збирання інформації до комп`ютерних баз даних; збирання статистичних даних; послуги щодо зв`язків з громадськістю; розповсюджування зразків; імпортно-експортні агентства; інвойсування; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадча допомога в діловому керуванні; комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; консультування щодо керування справами; поради щодо налагоджування і керування справами; комерційна інформація і консультації для споживачів (центри підтримки споживачів); упорядковування (систематизування) інформації комп`ютерних баз даних; консультування фахове щодо підприємництва; консультування щодо налагоджування справ; консультування щодо штату працівників; послуги манекенників для рекламування або сприяння продажеві; написання рекламних текстів; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; оформляння вітрин; послуги з розміщування рекламних матеріалів; послуги із укладання субдоговорів (комерційна допомога); послуги постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); послуги з порівнювання цін; публікування рекламних текстів; радіорекламування; реклама поштою; наймання (орендування) місця на рекламу; наймання рекламного часу на засобах інформування; рекламні агентства; наймання (прокат) рекламних матеріалів; розповсюджування рекламних матеріалів; готування рекламних смуг; рекламування через комп`ютерну мережу; розклеювання (розміщування) афіш, об`яв; розсилання поштою рекламних матеріалів; сприяння продажеві (посередництво); телевізійне рекламування; наймання (прокат) торговельних автоматів; розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту різноманітних товарів, що дозволяє споживачам оглядати, замовляти та купувати ці товари у підприємствах оптової і роздрібної торгівлі або в спеціалізованих магазинах; розміщування в мережі інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах інформації щодо асортименту різноманітних товарів та переліку надаваних послуг, що дозволяє покупцям зручно оглядати, замовляти та купувати ці товари і замовляти послуги з веб - сторінок і веб-сайтів в інтернеті, а також отримувати необхідну інформацію про ці товари чи надавані послуги, для яких зареєстровано знак за свідоцтвом України № 130112, є спорідненими з товарами 29 та 30 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг, щодо яких торгівельну марку «Мс» визнано добре відомою в Україні;

3) Торговельні марки «Mc`Corn» та «Mаc`Corn» за свідоцтвами України № № 130111, 130112 від 11.10.2010 є такими, що можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє наведені у вказаних свідоцтвах товари 30 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг та надає наведені у вказаних свідоцтвах послуги 35 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг.

Позивач також надав до матеріалів справи докази успішного відстоювання ним прав на належну йому добре відому торгівельну марку «Мс», що утворює відповідну сім`ю (серію) торговельних марок зі спільним елементом - префіксом «Мс(Мас)», на території США та Європейського Союзу.

За твердженням позивача, він довідався про дію в Україні оскаржуваних свідоцтв України № 130111 та № 130112 на спірні торговельні марки «Mc`Corn» та «Mаc`Corn» 07.03.2018 з листа - відповіді представника позивача за № 070318/134419, направленого позивачу за результатами проведеного представниками позивача пошуку щодо чинних в Україні реєстрацій схожих торгівельних марок до позначення «МасСоіn», згідно листа позивача з відповідними інструкціями від 27.02.2018 за № 270218. Засвідчені копії вказаних листів наявні в матеріалах справи.

В подальшому позивач направив відповідачу - 2 пропозицію щодо добровільної відмови від спірних торговельних марок, проте відповідач - 2 на пропозицію позивача не погодився, що і стало підставою для звернення до суду.

Предметом позову у справі є матеріально - правові вимоги позивача до відповідача - 2 про визнання недійсними свідоцтв України № 130111 та № 130112 та до відповідача - 1 про зобов`язання останнього внести відомості про визнання недійсними свідоцтв України № 130111 та № 130112 до Державного реєстру свідоцтв України на знак для товарів і послуг та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені відповідача - 1.

Відповідач - 2 проти задоволення позовних вимог заперечує з підстав спливу строку позовної давності щодо відповідних вимог, адже товарні знаки «Mc`Corn» та «Mаc`Corn» було зареєстровано 11.10.2010 - за майже 8 років до направлення позивачем відповідачу - 2 листів з пропозицією добровільно відмовитись від свідоцтв України № 130111 та № 130112, при цьому товари під торговим знаком «Mc`Corn» були присутні на ринку весь цей час, тому позивач міг дізнатися про існування таких товарів та реєстрацію знаків «Mc`Corn» та « Mаc`Corn » до березня 2018 року. З огляду на зазначене, відповідач - 2 просить застосувати позовну давність до вимог позивача.

Крім того, відповідач - 2 зазначає, що словесний елемент «Мс» сам по собі не має (та не може мати) розрізняльної здатності, що підтверджується наявністю великої кількості чинних реєстрацій знаків для товарів і послуг на ім`я різних власників, що містять в своєму складі, а саме на початку, словесний елемент «Мс(Мас)» та які зареєстровано у відношенні також товарів класів 29, 30 та послуг класу 43 Міжнародної класифікації товарів і послуг, та які мають як пріоритетні дати подання заявок на видачу свідоцтв, ніж дата, станом на яку було визнано знак «Мс» добре відомим, так і не мають пріоритету і були зареєстровані пізніше. Перелік відповідних знаків відповідач - 2 наводить у своєму відзиві на позов, серед яких знак «MacCoffee», який також був визнаний в Україні добре відомим.

Фактична діяльність з використанням торговельних марок «Mc`Corn» та «Mаc`Corn» відповідачем - 2 та фактична діяльність під товарними знаками позивача, на думку відповідача - 2, абсолютно різна, що робить неможливим введення позивача в оману, що підтверджується в тому числі, тривалим співіснуванням на ринку України знаків «Mc`Corn» та «Mаc`Corn» та знаку «Мс», а також інших знаків позивача.

Також відповідач - 2 зазначає про відсутність схожості спірних знаків із знаками позивача до ступеню сплутування та відсутність однорідності товарів і послуг позивача та відповідача - 2, та що сильними елементами, а отже істотними частинами спірних знаків є слова «Corn», а не префікси «Мс(Мас)».

Судова практика Європейського Союзу (крім рішень Європейського суду з прав людини) та судова практика Сполучених Штатів Америки, на думку відповідача - 2, не має жодного відношення до вирішення судових справ в Україні, оскільки судова практика зазначених країн не джерелом національного права України та не може братися до уваги при прийнятті рішень судами в Україні.

Відповідач - 2 також вважає, що висновок експерта № 143, наданий позивачем не підтверджує заявлені позовні вимоги, оскільки експертом не було враховано, що товари під товарними знаками «Mc`Corn» та «Mаc`Corn» реалізуються через роздрібну мережу, а товари під товарними знаками позивача - ні, що відповідні товари мають різні канали збуту, та оскільки експертом не було проведено повного дослідження щодо всіх товарних знаків позивача, зокрема щодо тих товарних знаків, які зазначено ним як такі, що складають серію знаків, адже експерту не було поставлене питання щодо наявності (відсутності) серії знаків.

Відповідач - 2 вважає, що позивач зловживає правами на знаки для товарів і послуг, які містять в своєму складі префікс іноземного походження «Мс(Мас)», переслідуючи мету отримання ексклюзивних прав (монополію) на зазначені префікси, і що позивачем не зазначено, яким саме чином порушуються його права та інтереси внаслідок існування зареєстрованих знаків для товарів і послуг «Mc`Corn» та «Mаc`Corn» за свідоцтвами № 130111 та № 130112.

Відповідач - 2 надав в матеріали справи висновок експерта № G-003-TTM/18, складений 04.10.2018, складений судовим експертом Ткачук Т.М. на замовлення відповідача-2. На вирішення експерту були поставлені запитання щодо схожості знаків відповідача - 2 та позивача до ступеня змішування.

За результатами проведеного дослідження експерт дійшов таких висновків:

1. Торговельна марка Mc`Corn» за свідоцтвом України № 130111 від 11.10.2010 не є схожою настільки, що її можна сплутати із раніше зареєстрованими торговельною маркою «» за свідоцтвом України № 4960 від 16.05.1994 на ім`я МакДональдз Інтернешенл Проперті Компані, Лтд., компанії штату Делавер, торговельною маркою «McDonald`s» за свідоцтвом України № 4963 від 16.05.1994, торговельною маркою «Мс» за свідоцтвом України № 144001 від 12.09.2011 для таких самих або споріднених з ними товарів класу 30 Міжнародної класифікації товарів і послуг та послуг 35 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг.

2. торговельна марка «Mаc`Corn» за свідоцтвом України № 130112 від 11.10.2010 не є схожою настільки, що її можна сплутати із раніше зареєстрованими торгівельною маркою «» за свідоцтвом України № 4960 від 16.05.1994 на ім`я МакДональдз Інтернешенл Проперті Компані, Лтд., компанії штату Делавер, торговельною маркою «McDonald`s» за свідоцтвом України № 4963 від 16.05.1994, торговельною маркою «Мс» за свідоцтвом України № 144001 від 12.09.2011 для таких самих або споріднених з ними товарів класу 30 Міжнародної класифікації товарів і послуг та послуг 35 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг.

3. Торгівельні марки «Mc`Corn» за свідоцтвом України № 130111та «Mаc`Corn» за свідоцтвом України № 130112 не є схожими настільки, що їх можна сплутати із торговельною маркою «Мс», визнаною добре відомою в Україні на ім`я МакДональдз Інтернешенл Проперті Компані, Лтд.

4. Торгівельні марки «Mc`Corn» та «Mаc`Corn» за свідоцтвами України № 130111 та № 130112 не є такими, що можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, а саме щодо особи МакДональдз Інтернешенл Проперті Компані, Лтд., компанії штату Делавер.

При цьому, експерт дійшов наступних висновків: (1) товари 30-го класу МКТП, для яких зареєстровано знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № №130111 та 130112 є частково тими самими та в цілому порідненими з товарами 30-го класу, для яких зареєстровано знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № № 4960, 4963, 144001 та знак «Мс» визнаний добре відомим в Україні за рішенням Апеляційної палати України від 26.12.2016 послуги 35-го МКТП, для яких зареєстровані знаки за свідоцтвами України №№ 130111, 130112 можуть розглядатись як супутні послуги для реалізації товарів 30 класу; (2) порівнювані знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 130111, 130112 зі знаками за свідоцтвами України №№ 4960, 4963, 144001 та знаком «Мс», зазнаним добре відомим в Україні за рішенням Апеляційної палати України від 15 12.2016, в цілому не є схожими; (3) в наданих матеріалах містяться відомості про зареєстровані знаки в Україні для товарів 30-го та послуг 35 класів МКТП, відповідно до яких існує певна кількість : реєстрованих в Україні знаків, які мають у своєму складі префікс та/або початкову частину «мас/мс». Тобто наявність такого елемента у знаку не пов`язується з певним виробником або товаром; (4) фактична діяльність з використанням порівнюваних знаків компанією МакДональдз Інтернешенл Проперті Компані, Лтд. та відповідачем є різною, що унеможливлює введення в оману споживачів.

Відповідач - 1 проти задоволення позовних вимог заперечує, з тих підстав що торгівельні знаки «Mc`Corn» та «Mаc`Corn» зареєстровано у повній відповідності до вимог чинного законодавства та зазначив, що за результатами проведеної кваліфікаційної експертизи заявок № m 2010 10846 та № m 2010 10848 було встановлено, що заявлені позначення відповідають умовам надання правової охорони.

На думку відповідача - 1, оскільки станом на 14.07.2010 - дату подання відповідачем - 2 заявок № m 2010 10846 та № m 2010 10848 знак позивача «Мс» ще не був визнаний добре відомим в Україні, вказаний товарний знак об`єктивно не міг бути врахований при проведенні кваліфікаційної експертизи заявок відповідача - 2, а дії відповідача - 1 є такими, що повністю відповідають чинному законодавству.

Враховуючи наявність в матеріалах справи висновків експертів, наданих сторонами, які викликали у суду обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, з огляду на їх суперечність один одному, а також для з`ясування причин розбіжностей у висновках, суд за власною ініціативою призначив у справі судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності, на вирішення якої поставив наступні питання:

- Яка причина розбіжності у висновках, до яких дійшли судові експерти, що проводили судову експертизу № G-003-TTM/18 у сфері інтелектуальної власності від 04.10.2018 та судову експертизу № 145 від 09.07.2018?

- Чи є торговельні марки «Mc`Corn» за свідоцтвом України № 130111 та «Mаc`Corn» за свідоцтвом України № 130112 від 11.10.2010 схожими настільки, що їх можна сплутати із раніше зареєстрованими торговельними марками на ім`я МакДональдз Інтернешенл Проперті Компані, Лтд., компанія штату Делавер (США) за свідоцтвом України № 4960 від 16.05.1994, «McDonald`s» за свідоцтвом України № 4963 від 16.05.1994, «Мс» за свідоцтвом № 144001 від 12.09.2011, для таких самих або споріднених з ними товарів класу 30 МКТП та послуг класу 35 МКТП?;

- Чи є істотною частина "Мс (Мас)" в торговельних марках « Mаc`Corn » за свідоцтвами України №130111 та №130112, яка відтворює належну МакДональдз Інтернешенл Проперті Компані, Лтд., компанії штату Делавер, добре відому торговельну марку "Мс" або є імітацією, здатною викликати змішування з нею?;

- Чи можуть торговельні марки «Mc`Corn» та «Mаc`Corn» за свідоцтвами України №№ 130111, 130112 від 11.10.2010 ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги?;

- Чи містяться в матеріалах справи відомості про фактори, які підтверджують обставини того, що станом на 01.06.2009 для товарів 29 класу МКТП: "харчові продукти, виготовлені з м`яса, свинини, риби, свійської Птиці; коктейлі молочні", 30 класу МКТП: "сандвічі; сандвічі з м`ясом; сандвічі з свининою; сандвічі з рибою; сандвічі з курячим м`ясом"; тістечка; борошняні кондитерські вироби; морозиво" та послуг 43 класу МКТП: "ресторани самообслуговування; заклади швидкого і повсякчасного обслуговування; послуги ресторанів; послуги щодо готування страв та напоїв на винос"; знак для товарів і послуг «Мс» вже був добре відомим в Україні знаком для товарів і послуг компанії "МакДональдз Інтернешнл Проперті Компані, Лтд., компанії штату Делавер (США) (McDonald's International Property Company, Ltd., company of Delaware State (USA)?;

- Чи використовується знак «Мс» інших належних компанії "МакДональдз Інтернешнл Проперті Компані, Лтд., компанії штату Делавер (США) (McDonald's International Property Company, Ltd., company of Delaware State (USA) знаках для товарів і послуг, комерційному (фірмовому) найменуванні, назвах продуктів харчування, веб-сайтах, доменних іменах, маркуванні товарів і послуг, рекламних та інших матеріалах, які містяться в матеріалах справи?;

- Чи має знак «Мс» розрізняльну здатність відносно товарів і послуг компанії "МакДональдз Інтернешнл Проперті Компані, Лтд., компанії штату Делавер (США) (McDonald's International Property Company, Ltd., company of Delaware State (USA)?;

- Чи містить торговельна марка «Mc`Corn» за свідоцтвом України № 130111 від 11.10.2010 істотну частину, яка відтворює належну МакДональдз Інтернешенл Проперті Компані, Лтд., компанії штату Делавер добре відому торговельну марку «Мс» або є імітацією, здатною викликати змішування з нею?;

- Чи містить торговельна марка «Mаc`Corn» за свідоцтвом України № 130112 від 11.10.2010 істотну частину, яка відтворює належну МакДональдз Інтернешенл Проперті Компані, Лтд., компанії штату Делавер добре відому торговельну марку «Мс» або є імітацією, здатною викликати змішування з нею?

За результатами судової експертизи у справі судовим експертом Стародубовим І. В. був складений висновок експерта № 001-СІВ/19 від 20.12.2019, в якому наведені такі висновки щодо поставлених судом питань:

1 (2). Торговельні марки «Mc`Corn» за свідоцтвом України № 130111 та «Mаc`Corn» за свідоцтвом України № 130112 від 11.10.2010 не є схожими настільки, що їх можна сплутати із раніше зареєстрованими торгівельними марками на ім`я МакДональдз Інтернешнл Проперті Компані, Лтд., компанії штату Делавер (США) «» за свідоцтвом України № 4960 від 16.05.1994, «McDonald`s» за свідоцтвом України № 4963 від 16.05.1994.

Торговельні марки «Mc`Corn» за свідоцтвом України № 130111 та «Mаc`Corn» за свідоцтвом України № 130112 від 11.10.2010 є схожими настільки, що їх можна сплутати із раніше зареєстрованою торгівельною маркою на ім`я МакДональдз Інтернешнл Проперті Компані, Лтд., компанії штату Делавер (США) «Мс» за свідоцтвом України № 144001 від 12.09.2011, для таких самих або споріднених з товарами і послугами 29, 30, 31, 32, 35, 36, 41, 43 класів МКТП товарів класу 30 МКТП та послуг класу 35 МКТП.

2 (3). Істотна складова частина «Мс (Мас)» в торговельних марках «Mc`Corn» та « Mаc`Corn » за свідоцтвами України № 130111 та № 130112, яка відтворює належну МакДональдз Інтернешнл Проперті Компані, Лтд., компанії штату Делавер (США) добре відому торгівельну марку «Мс» є імітацією, здатною викликати змішування з нею для таких самих та споріднених товарів і послуг 30-го та 35-го класів МКТП з товарами 29-го, 30-го класів МКТП та послуг 43-го класу МКТП «ресторани самообслуговування; заклади швидкого і повсякчасного обслуговування; послуги ресторанів; послуги щодо готування страв та напоїв на винос» товарів 30-го та послуг 35 класу МКТП товарів 30-го та послуг 35 класу МКТП.

3 (4). Торговельні марки «Mc`Corn» та «Mаc`Corn» за свідоцтвами України №№ 130111, 130112 від 11.10.2010 можуть ввести в оману щодо МакДональдз Інтернешнл Проперті Компані, Лтд., компанії штату Делавер (США), як особи, яка виробляє товари та надає послуги.

4 (5). У наданих матеріалах справи містяться відомості про фактори, які підтверджують обставини, що станом на 01.06.2009 для товарів 29 класу МКТП: «харчові продукти, виготовлені з м`яса, свинини, риби, свійської Птиці; коктейлі молочні», 30 класу МКТП: «сендвічі; сандвічі з м`ясом; сандвічі з свининою; сандвічі з рибою; сендвічі з курячим м`ясом»; тістечка; борошняні кондитерські вироби; морозиво» та послуг 43 класу МКТП: «ресторани самообслуговування; заклади швидкого і повсякчасного обслуговування; послуги ресторанів; послуги щодо готування страв та напоїв на винос»; знак для товарів і слуг «Мс» вже був добре відомим в Україні знаком для товарів і послуг компанії «МакДональдз Інтернешнл Проперті Компані, Лтд., компанії штату Делавер (США).

5 (6). Знак «Мс», визнаний добре відомим в Україні за рішенням Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 26.12.2016, використовується у інших належних компанії «МакДональдз Інтернешнл Проперті Компані, Лтд., компанії штату Делавер (США) знаках для товарів і послуг за переліком згідно Таблиці 1 нижче, комерційних (фірмових) найменуваннях згідно Таблиці 2 нижче, назвах ресторанів «McDonald`s», продуктів харчування за переліком згідно Таблиці 3 нижче, веб-сайтах та доменних іменах за переліком згідно Таблиці 4 нижче, відомості про що містяться у матеріалах справи № 910/11487/18.

6 (7). Знак «Мс», визнаний добре відомим за рішенням Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 26.12.2016, має розрізняльну здатність відносно товарів і послуг компанії «МакДональдз Інтернешнл Проперті Компані, Лтд., компанії штату Делавер (США).

Оцінюючи подані докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів, та враховуючи, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, суд вважає, що вимоги позивача не підлягають задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 499 Цивільного кодексу України права інтелектуальної власності на торговельну марку визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом. За змістом ст. ст. 494, 495 Цивільного кодексу України права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчуються свідоцтвом, зважаючи на що визнанню недійсним підлягає саме свідоцтво.

Як визначено підпунктом "а" п. 1 ст. 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" свідоцтво на знак для товарів і послуг може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.

Статтею 3 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" визначено, що "якщо міжнародним договором України встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством України про знаки, то застосовуються правила міжнародного договору". Таким міжнародним договором України в розумінні статті 3 Закону є Паризька конвенція від 20.03.1883, участь України в якій підтверджена в серпні 1992 року (надалі за текстом - "Паризька конвенція").

В силу статті 6-bis Паризької конвенції, відхиляється або визнається недійсною реєстрація і забороняється застосування товарного знака, що становить відтворення, імітацію чи переклад іншого знака, здатні викликати змішування зі знаком, що за визначенням компетентного органу країни реєстрації чи країни застосування вже є у цій країні загальновідомим як знак особи, що користується привілеями цієї Конвенції, і використовується для ідентичних або подібних продуктів. Це положення поширюється і на ті випадки, коли істотна складова частина знака становить відтворення такого загальновідомого знака чи імітацію, здатну викликати змішування з ним. Рекомендації щодо охорони загальновідомих знаків містяться у Спільній рекомендації відносно положень про охорону загальновідомих знаків, прийнятій Асамблеєю Паризького союзу з охорони промислової власності та Генеральною Асамблеєю Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) на тридцять четвертій сесії засідань Асамблей держав-членів ВОІВ 20-29 вересня 1999 р. (надалі за текстом - "Рекомендації ВОІВ"). Оскільки згідно ст. 1 Паризької конвенції Україна як її учасник входить до Паризького союзу з охорони промислової власності, наведені Рекомендації мають для неї відповідне рекомендаційне значення.

Також в силу статті 6-quinquies Паризької конвенції "Товарні знаки…можуть бути відхилені при реєстрації чи визнанні недійсними лише в таких випадках:

1. Якщо знаки можуть порушити права, набуті третіми особами в країні, де витребовується охорона;

3. Якщо знаки суперечать моралі чи громадському порядку та, особливо, якщо вони можуть ввести в оману громадськість".

Згідно з ч. 2 п. 3 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім`я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Згідно з приписами п. 4.3.2.8 Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг комбіновані позначення, заявлені як знаки, порівнюються з комбінованими позначеннями та з тими видами позначень, які входять до складу комбінованого позначення, що перевіряється, як елементи.

Позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів (п. 4.3.2.4 Правил).

Відповідно до п. 4.3.2.6 Правил при встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

Позивач в ході розгляду справи неодноразово наголошував, що правовою підставою його позовних вимог є положення статті 6-bis Паризької конвенції, відповідно до яких за клопотанням зацікавленої особи визнається недійсною реєстрація товарного знаку, що становить відтворення, імітацію загальновідомого знака в цій країні, що здатні викликати змішування цих знаків, або коли істотна складова частина знака становить відтворення такого загальновідомого знака чи імітацію, здатну викликати змішування з ним.

Загальновідомим знак «Мс» було визнано Апеляційною Палатою Державною служби інтелектуальної власності України в 2017 році (рішення від 26.12.2016, затверджене наказом Державної служби інтелектуальної власності України 18.01.2017) на дату - 01.06.2009.

У матеріалах справи наявний висновок експерта № 001-СІВ/19 за результатами проведення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності від 20.12.2019, складений атестованим судовим експертом Стародубовим І. В.

У вказаному висновку, експерт, зокрема, дійшов висновків: що торговельні марки «Mc`Corn» за свідоцтвом України № 130111 та «Mаc`Corn» за свідоцтвом України № 130112 від 11.10.2010 є схожими настільки, що їх можна сплутати із раніше зареєстрованою торгівельною маркою на ім`я МакДональдз Інтернешнл Проперті Компані, Лтд., компанії штату Делавер (США) «Мс» за свідоцтвом України № 144001 від 12.09.2011, для таких самих або споріднених з товарами і послугами 29, 30, 31, 32, 35, 36, 41, 43 класів МКТП товарів класу 30 МКТП та послуг класу 35 МКТП; що істотна складова частина «Мс (Мас)» в торговельних марках «Mc`Corn» та «Mаc`Corn», яка відтворює належну МакДональдз Інтернешнл Проперті Компані, Лтд., компанії штату Делавер (США) добре відому торгівельну марку «Мс» є імітацією, здатною викликати змішування з нею для таких самих та споріднених товарів і послуг; що торговельні марки «Mc`Corn» та «Mаc`Corn» можуть ввести в оману щодо МакДональдз Інтернешнл Проперті Компані, Лтд., компанії штату Делавер (США), як особи, яка виробляє товари та надає послуги.

Проаналізувавши висновок експерта № 001-СІВ/19 від 20.12.2019, суд дійшов висновку про його обґрунтованість та узгодженість із іншими матеріалами справи та чинним законодавством України. Отже, складений за допомогою застосування спеціальних знань у сфері інтелектуальної власності висновок експерта № 001-СІВ/19 від 20.12.2019 є належним і допустимим доказом у справі і заслуговує на увагу господарського суду у якості важливого доказу по справі у сукупності із іншими зібраними у справі доказами.

Господарським судом встановлено, що висновок експерта № 001-СІВ/19 від 20.12.2019 відповідає вимогам ст. 98 Господарського процесуального кодексу України і заслуговує на увагу суду, і не викликає сумніву у його правильності, оскільки висновки надані в межах компетенції експерта, ґрунтуються на методичних рекомендаціях, висновки чіткі, логічні, послідовні і відповідають фактичним даним справи, а також не були спростовані відповідачами - 1, 2 жодними іншими належними і допустимими доказами у справі.

Матеріалами справи підтверджується, що зареєстровані на ім`я відповідача - 2 знаки для товарів і послуг «Mc`Corn» за свідоцтвом України № 130111 та «Mаc`Corn» за свідоцтвом України № 130112 від 11.10.2010 не відповідають умовам надання правової охорони станом на дату подання заявки на його реєстрацію, оскільки вони є схожими до ступеня змішування із раніше зареєстрованим знаком позивача «Мс» для таких самих товарів або споріднених товарів та є такими, що можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послуги, при цьому істотна складова частина вказаних знаків є імітацією знаку «Мс», яка також здатна викликати змішування. При цьому, суд зазначає, що на дату подання заявок щодо оскаржуваних знаків (охороняються за Свідоцтвами України № 130111 та № 130112), а саме станом на 14.07.2010 - дату подання відповідачем - 2 заявок, знак позивача «Мс», що охороняється за свідоцтвом № 144001 (дата подання заявки - 08.02.2010 року), не був визнаний добре відомим.

Згідно абз. 4 п. 63 Постанови пленуму Вищого господарського суду України Про деякі питання практики вирішення спорів, пов`язаних із захистом прав інтелектуальної власності від 17.10.2012 року №12 (далі - Постанова пленуму ВГСУ №12), порушенням прав на знак, зокрема, визнається введення в цивільний обіг позначень, які с тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із: знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім`я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг; знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6bis Паризької конвенції про охорону промислової власності; фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг; кваліфікованими зазначеннями походження товарів.

Згідно із ч. 2 ст. 20 Закону про торговельні марки, на вимогу власника свідоцтва таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов`язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки.

За таких обставин, суд дійшов висновку про порушення відповідачем - 2 прав та законних інтересів позивача, як власника знаку «Мс», а відтак і про обґрунтованість та доведеність позовних вимог компанії МакДональдз Інтернешнл Проперті Компані, Лтд.

Проте, Суд погоджується з відповідачем - 2 стосовно доводів останнього, щодо спливу строку позовної давності за вимогами позивача.

До вимог, пов`язаних з визнанням недійсними свідоцтв України на знак для товарів і послуг, застосовуються правила позовної давності. Позовну давність законом визначено саме для позивача у справі, як строк, у межах якого він може звернутися до суду.

Частиною 3 ст. 267 Цивільного кодексу України передбачена можливість застосування позовної давності лише за заявою сторони у справі, зробленою до винесення рішення судом.

Відповідач - 2 у справі зробив заяву до винесення рішення по справі про застосування позовної давності до вимог позивача.

Відповідно до ч. 1 ст. 256 Цивільного кодексу України позовна давність - це строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу.

Частиною 1 ст. 257 Цивільного кодексу України визначено, що загальна позовна давність встановлюється тривалістю в три роки. Згідно з ч. 1 статті 260 Цивільного кодексу України позовна давність обчислюється за загальними правилами визначення строків, встановленими ст. 253-255 цього Кодексу. Порядок обчислення позовної давності не може бути змінений за домовленістю сторін.

Статтею 253 Цивільного кодексу України унормовано, що перебіг строку починається з наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з якою пов`язано його початок. Відповідно до ст. 254 Цивільного кодексу України строк, що визначений роками, спливає у відповідні місяць та число останнього року строку.

Частиною 1 ст. 261 Цивільного кодексу України визначено, що перебіг позовної давності починається від дня, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила.

Для визначення моменту виникнення права на позов важливими є як об`єктивні (сам факт порушення права), так і суб`єктивні (особа довідалася або повинна була довідатись про це порушення) чинники.

Аналіз стану поінформованості особи, вираженого дієсловами «довідалася» та «могла довідатися» у ст. 261 Цивільного кодексу України, дає підстави для висновку про презумпцію можливості та обов`язку особи знати про стан своїх майнових прав, а тому доведення факту, через який позивач не знав про порушення свого цивільного права і саме з цієї причини не звернувся за його захистом до суду, недостатньо.

За твердженням відповідача - 2 позивач міг дізнатися про факт реєстрації товарних знаків «Mc`Corn» та «Mаc`Corn», ще в жовтні 2010 року (з моменту реєстрації знаків), адже доступ до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг є публічним і будь - яка особа має можливість отримати відомості з реєстру за відповідним клопотанням.

Водночас, позивач зазначає, що дізнався про дію в Україні оскаржуваних свідоцтв України № 130111 та № 130112 на спірні торговельні марки «Mc`Corn» та «Mаc`Corn» 07.03.2018 з листа - відповіді представника позивача за № 070318/134419, направленого позивачу за результатами проведеного представниками позивача пошуку щодо чинних в Україні реєстрацій схожих торгівельних марок до позначення «МасСоіn», згідно листа позивача з відповідними інструкціями від 27.02.2018 за № 270218.

Також позивач зазначає, що позивач є американською компанією, тобто нерезидентом України, здійснює свою діяльність на території Сполучених штатів Америки, і не зобов`язаний здійснювати періодичний доступ до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг з метою відстеження реєстрацій знаків, що порушують його права на об`єкт інтелектуальної власності.

В цьому аспекті суд погоджується з позивачем, що дата реєстрації знаку в Реєстрі не є початком перебігу строку позовної давності для звернення до суду із позовом про визнання оскаржуваних свідоцтв недійсними.

Проте, суд не погоджується з позивачем, що в даному випадку перебіг позовної давності починається з 07.03.2018 - за результатами проведеного представниками позивача пошуку щодо чинних в Україні реєстрацій схожих торгівельних марок до позначення «МасСоіn», з огляду на нижчевикладене.

Матеріалами справи підтверджено та не заперечується сторонами, що товар - попкорн маркований знаком «Mc`Corn» був випущений на ринок в 2011 році, в тому числі сам позивач надав в матеріали справи докази, із яких вбачається, що станом на 2012 рік відповідний товар був широко представлений в мережі інтернет.

Водночас в позовній заяві позивач сам зазначає, що ним на території України в період з грудня 1977 року до серпня 2016 року здійснювалися реєстрації сім`ї (серії) торгівельних марок зі спільним елементом - префіксом «Мс(Мас)», в тому числі були отримані свідоцтва України № 146703 від 28.10.2010, № 146704 від 28.10.2010, № 146705 від 28.10.2010, № 146706 від 28.10.2010, № 146717 від 29.10.2010, № 148763 від 08.11.2010, № 148764 від 08.11.2010, № 148765 від 08.11.2010, № 148766 від 08.11.2010, № 148767 від 08.11.2010, № 148768 від 08.11.2010, № 148769 від 08.11.2010, № 148770 від 08.11.2010, № 149374 від 29.10.2010, № 166116 від 16.01.2012, № 171058 від 27.03.2012, № 173456 від 02.07.2012, № 197759 від 11.12.2013, № 210474 від 04.11.2014, № 225268 від 18.07.2016, № 228795 від 17.12.2015, № 228796 від 17.12.2015, тощо.

Зазначене переконливо свідчить про те, що позивач в період з 28.10.2010 до 07.03.2018 міг дізнатися, про дію в Україні оскаржуваних свідоцтв України № 130111 та № 130112 на спірні торговельні марки «Mc`Corn» та «Mаc`Corn», оскільки реєстрація знаку з великою вірогідністю супроводжується пошуком чинних в Україні реєстрацій схожих торгівельних марок. При цьому, позивач не зобов`язаний проводити пошуку щодо чинних в Україні реєстрацій схожих торгівельних марок, що містять позначення "МС", однак позивач самостійно або через уповноважених представників не позбавлений можливості проводти такий пошук у будь-який час.

Наведені обставини справи повністю спростовують доводи позивача, що в даному випадку перебіг позовної давності починається з 07.03.2018.

На переконання суду в даному випадку початок строку позовної давності щодо вимог позивача має обліковуватися з 2012 року - року, який слідує за роком виведення товару відповідача - 2 маркованого спірним знаком на ринок України, оскільки про дію спірних свідоцтв позивач в цей час міг дізнатися, і здійснивши пошук в реєстрі, і з огляду на представлення відповідного товару на ринку в загальному доступі в мережі Інтернет.

Адже, якщо встановити день, коли особа довідалась про порушення права або про особу, яка його порушила, неможливо, перебіг позовної давності починається від дня, коли особа могла довідатися про порушення свого права.

Під можливістю довідатися про порушення права або про особу, яка його порушила, в цьому випадку слід розуміти передбачувану неминучість інформування особи про такі обставини, або існування в особи певних зобов`язань, як міри належної поведінки, в результаті виконання яких вона мала б змогу дізнатись про відповідні протиправні дії того, хто їх вчинив.

Позивач не довів той факт, що він не міг дізнатися про порушення свого цивільного права до 2012 року, більш того навпаки, матеріали справи свідчать про протилежне. При цьому, представник позивача не зміг надати доказів, що він протягом жовтня 2010 року по березень 2018 року не звертався до уповноваженого відомства щодо пошуку схожих позначень, які можуть викликати змішування з позначенням "МС" (охороняється за свідоцтвом № 144001).

Отже, враховуючи, що позивач міг дізнатися про існування торгівельних марок, що належать відповідачеві-2 з моменту виходу товарів ( та/або послуг), маркованих оскаржуваними товарними знаками на ринок, а матеріали справи містять докази виходу таких товарів на ринок з 2012 року, позивач звернувся до суду за захистом своїх порушених прав поза межами строку позовної давності, що є підставою для відмови у позові, з огляду на заяву відповідача - 2, подану до ухвалення рішення у справі, про застосування строку позовної давності.

При цьому, суд відхиляє доводи позивача, що не міг звернутися із даним позовом до суду раніше 18.01.2017, оскільки підстава позову позивача щодо захисту прав на добре відомий знак «Мс» згідно ст. 6 bis Паризької конвенції об`єктивно виникла лише від дати набрання чинності рішенням Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України.

Так, визнання Апеляційною палатою Установи знака добре відомим в Україні здійснюється на підставі відповідної заяви про визнання знака добре відомим в Україні, тобто за заявою самого позивача, відповідно момент звернення із такою заявою цілком і повністю залежав від самого позивача.

Суд також зазначає, що в рішенні про визнання знака добре відомим в Україні вказується дата, на яку знак став добре відомим в Україні, з якої в тому числі знаку надається охорона, при цьому в заяві заявник має самостійно вказати на яку дату він просить визнати знак добре відомим. Отже, дата на яку знак визнається добре відомим також залежить від позивача. Такою датою в рішенні Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 26.12.2016 визначено дату - 01.06.2009, тобто знак за заявою позивача визнаний добре відомим на дату, яка на 6 років передує подачі заяви про визнання знаку добре відомим, та передує даті подання відповідачем - 2 заявок № m201010846 та № m201010848 на реєстрацію спірних знаків. Вказане на переконання суду спростовує доводи позивача, що до 18.01.2017, він був позбавлений можливості звернутися до суду із заявленим на цій підставі позовом, оскільки визнання знаку добре відомим цілком залежить від подання відповідної заяви.

Крім того, позивач правовими підставами цього позову визначив не тільки положення ст. 6 bis Паризької конвенції, а і невідповідність оскаржуваних знаків умова правової охорони, визначним чинним законодавством України.

Статтею 13 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін. Учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов`язків, передбачених цим Кодексом. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

При цьому, згідно ч. 4 зазначеної норми кожна сторона несе ризик настання наслідків, пов`язаних з вчиненням чи невчиненням нею процесуальних дій.

Статтею 74 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається, як на підставу своїх вимог та заперечень.

За приписами ст.ст. 76, 77, 78, 79 Господарського процесуального кодексу України, належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення. Обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування. Докази, одержані з порушенням закону, судом не приймаються. Достовірними є докази, на підставі яких можна встановити дійсні обставини справи. Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета доказування. Питання про вірогідність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.

В силу приписів ст. 86 Господарського процесуального кодексу України, суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

Таким чином, повно і всебічно з`ясувавши обставини справи, підтверджені тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні, суд вважає вимоги позивача обґрунтованими та відповідно такими, що підлягають задоволенню, проте з огляду на те, що позивач звернувся до суду поза межами строку позовної давності, про застосування якої заявлено відповідачем - 2, суд відмовляє в задоволенні заявлених позовних вимог.

При цьому суд вважає за необхідне зазначити, що Європейський суд з прав людини у рішенні в справі "Серявін та інші проти України" вказав, що згідно з його усталеною практикою, яка відображає принцип, пов`язаний з належним здійсненням правосуддя, у рішеннях, зокрема, судів мають бути належним чином зазначені підстави, на яких вони ґрунтуються. Хоча пункт 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод зобов`язує суди обґрунтовувати свої рішення, його не можна тлумачити як такий, що вимагає детальної відповіді на кожний аргумент. Міра, до якої суд має виконати обов`язок щодо обґрунтування рішення, може бути різною залежно від характеру рішення.

В ході розгляду справи судом з метою забезпечення позову були вжиті заходи забезпечення позову по справі № 910/11487/18 до набрання рішенням Господарського суду міста Києва по справі законної сили - заборонено відповідачу - 1 вносити будь-які зміни до Державного реєстру свідоцтв України стосовно власника знаку для товарів і послуг за свідоцтвами України № № 130111, 130112 від 11.10.2010 стосовно товарів і послуг 30, 35 класів МКТП або ж відмови від зазначених свідоцтв України на знаки для товарів та послуг та заборонено відповідачу - 2 передавати у будь-який спосіб повністю чи частково право власності на знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 130111, 130112 від 11.10.2010 стосовно товарів і послуг 30, 35 класів МКТП іншим особам або ж відмовлятися від зазначених свідоцтв України на знаки для товарів та послуг.

Частинами 9, 10 ст. 145 Господарського процесуального кодексу України визначено, що у випадку залишення позову без розгляду, закриття провадження у справі або у випадку ухвалення рішення щодо повної відмови у задоволенні позову, суд у відповідному судовому рішенні зазначає про скасування заходів забезпечення позову. В такому разі заходи забезпечення позову зберігають свою дію до набрання законної сили відповідним рішенням або ухвалою суду.

З огляду на вказані положення процесуального закону та приймаючи до уваги, що суд при розгляді справи дійшов висновку про відмову в задоволенні позовних вимог, вжиті судом заходи забезпечення позову підлягають скасуванню.

Відповідно до вимог ст. 129 Господарського процесуального кодексу України судові витрати позивача по сплаті судового збору та інші судові витрати покладаються на позивача з огляду на відмову в позові.

Керуючись ст. 74, 76-80, 129, 236, 237, 238, 240-242 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

1. В задоволенні позову МакДональдз Інтернешнл Проперті Компані, Лтд., компанії штату Делавер (США) (McDonald's International Property Company, Ltd, company of Delaware State, USA/2711 Сентервіль Роад, Сьют 400, Уілмінгтон, Делавер, 19808, США; 01032, м. Київ, вул. Жилянська, 110, 9-й поверх) до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (01008, м. Київ, вул. М. Грушевського, буд. 12/2; ідентифікаційний код 37508596) та Товариства з обмеженою відповідальністю "Асканія-Трейдінг" (01042, м. Київ, пров. Новопечерський, буд. 5; ідентифікаційний код 25390060) про визнання недійсним свідоцтв на знаки для товарів та послуг та зобов`язання вчинити дії відмовити.

2. Судові витрати позивача по сплаті судового збору та інші судові витрати покласти на МакДональдз Інтернешнл Проперті Компані, Лтд., компанію штату Делавер (США) (McDonald's International Property Company, Ltd, company of Delaware State, USA/2711 Сентервіль Роад, Сьют 400, Уілмінгтон, Делавер, 19808, США; 01032, м. Київ, вул. Жилянська, 110, 9-й поверх).

3. Скасувати заходи забезпечення позову, вжиті у справі № 910/11487/18 ухвалою про забезпечення позову від 14.09.2018, з моменту набрання законної сили цим рішенням.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів з дня його проголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Повне рішення складене 31.08.2020.

Суддя Г. П. Бондаренко - Легких