ЗАХІДНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
_________________________________________________________________________________________________________
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" серпня 2020 р. Справа №914/1667/18

Західний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючої судді Орищин Г.В.

суддів Галушко Н.А.

Желіка М.Б.

секретар судового засідання Федорів Н.В.

розглянув апеляційні скарги Товариства з обмеженою відповідальністю Торгово-виробнича компанія "Перша Приватна Броварня "Для людей-як для себе!" від 11.01.2020 за № 17 та Приватного акціонерного товариства "Пиво-безалкогольний комбінат "Радомишль" від 15.01.2020

на рішення Господарського суду Львівської області від 04.12.2019 (повний текст складено 16.12.2019, головуючий суддя Фартушок Т.Б., судді Березяк Н.Є. та Крупник Р.В.)

у справі №914/1667/18

за позовом Приватного акціонерного товариства "Оболонь", м. Київ

до відповідача-1 Товариства з обмеженою відповідальністю торгово-виробнича компанія "Перша приватна броварня "Для людей-як для себе!", м. Львів

до відповідача-2 Приватне акціонерне товариство "Пиво-безалкогольний комбінат "Радомишль", місто Радомишль Житомирська область

про: 1) заборону відповідачу-1 та відповідачу-2 здійснювати використання позначення "HARD CITRUS", яке є схожим настільки, що його можна сплутати із зареєстрованими знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України №242319 та №244894, зокрема, шляхом нанесення такого позначення (маркування) на продукцію 32 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (для товарів пиво, пиво спеціальне) та її етикетку або іншу упаковку (стікер, споживчу тару, контретикетку, кольєретку, ярлик, пробку), її зберігання із нанесеним позначенням, пропонування продукції із нанесеним позначенням для продажу, продаж;

2) зобов`язання відповідача-1 та відповідача-2 вилучити з виробництва та знищити всю наявну етикетку, контретикетку або іншу упаковку пива спеціального, які містять позначення "HARD CITRUS", яке є схожим настільки, що його можна сплутати із зареєстрованими знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України №242319 та №244894

представники сторін:

- від позивача - Вознюк Віталій Анатолійович,

- від відповідача-1 - Макарик Ігор Володимирович,

- від відповідача-2 - Свистович Юлія Петрівна .

03.09.2018 до Господарського суду Львівської області звернулося Приватне акціонерне товариство (надалі - ПрАТ) "Оболонь" із позовом до відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю торгово-виробнича компанія "Перша приватна броварня "Для людей - як для себе!" (надалі - ТзОВ «Перша приватна броварня» про:

- заборону відповідачу здійснювати використання позначення "Hard Citrus", яке є схожим настільки, що його можна сплутати із торговельною маркою "Hardmix Citrus", зареєстрованою відповідно до свідоцтв України на знаки для товарів і послуг №242319 та №244894, зокрема, шляхом нанесення такого позначення (маркування) на продукцію 32 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (пиво) та її етикетку або іншу упаковку (стікер, споживчу тару, контретикетку, кольєретку, ярлик, пробку), її зберігання із нанесеним позначенням, пропонування продукції із нанесеним позначенням для продажу, продаж;

- зобов`язання відповідача вилучити з виробництва та знищити всю наявну етикетку, контретикетку або іншу упаковку пива, які містять позначення "Hard Citrus", яке є схожим настільки, що його можна сплутати із торговельною маркою "Hardmix Citrus", зареєстрованою відповідно до свідоцтв України на знаки для товарів і послуг №242319 та №244894.

Ухвалами Господарського суду Львівської області від 23.10.2018 до участі у справі залучено співвідповідача Приватне акціонерне товариство «Пиво-безалкогольний комбінат «Радомишль» (надалі - ПрАТ «ПБК «Радомишль»), а також задоволено заяву позивача про зміну предмета позову від 17.10.2018 (а.с. 179-83, т.1). Позовні вимоги, викладені позивачем у заяві від 17.10.2018 є аналогічними до початкових позовних вимог, однак адресовані обом відповідачам - ТзОВ «Перша приватна броварня» та ПрАТ «ПБК «Радомишль».

Ухвалою суду від 08.11.2018 прийнято заяву позивача про зміну предмета позову від 26.10.2018 (а.с. 214-215, т.1). Позовні вимоги, викладені позивачем у заяві від 26.10.2018 не містять покликання на торговельну марку "Hardmix Citrus", а лише на зареєстровані знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №242319 та №244894.

Позов у даній справі мотивовано тим, що обома відповідачами при виробництві пива спеціального на етикетці цього пива було застосовано позначення «Hard Citrus», яке є схожим до зареєстрованих у встановленому законом порядку знаків для товарів і послуг «Hardmix Citrus», власником яких є позивач. На думку позивача, ця схожість є такою, що відповідне позначення відповідачів та знаки для товарів та послуг позивача можна сплутати і, відповідно, це може ввести в оману споживачів щодо товару та особи, яка виробляє товар. У зв`язку з цим позивач вважає, що до спірних правовідносин підлягають застосуванню відповідні наслідки порушення його прав на знаки для товарів і послуг, передбачені ст. 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» та ст. 432 ЦК України.

Рішенням Господарського суду Львівської області від 04.12.2019 позов у даній справі задоволено.

Ухвалюючи рішення, місцевий господарський суд:

1) відхилив надані відповідачами експертні висновки №1483 від 17.04.2019 та №1484 від 02.05.2019, з огляду на: - неповноту дослідження, суперечливість висновків щодо слова «Obolon», неповне їх обґрунтування, а також те, що у цих висновках порівнювались окремі елементи знаків, а не знак позивача загалом, словесні позначення; - невизначення експертами головних та другорядних елементів, а відтак, невірне визначення домінуючих елементів знаків; - те, що вказаними висновками експертів аналізується відмінність, тоді як предметом доведення є схожість позначень; - неповноту експертних висновків щодо аналізу відмінностей (фіксування «+» та «-» замість вербального опису); - відсутність підставних пояснень експертів щодо використаних методик;

2) врахував висновки експертів №185/18 від 27.07.2018 та №18-06/19 від 10.06.2019, які були надані позивачем та якими встановлено факт суттєвої схожості позначення «Hard Citrus» та знаків для товарів і послуг «Hardmix Citrus» та, у зв`язку з цим, ймовірність введення в оману споживачів щодо товару та особи, яка виробляє товари. При цьому, суд зазначив, що із врахуванням правової позиції, висловленої у п.53 постанови Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 15.07.2019 у справі №910/18587/16, відповідні експертні висновки оцінені ним з точки зору пересічного споживача, оскільки сприйняття марок пересічним споживачем відіграє вирішальну роль при їх порівнянні і оцінюванні;

3) відмовив у задоволенні клопотання відповідача-2 про закриття провадження у справі у зв`язку із відсутністю предмета спору, яке мотивоване тим, що продукція із позначенням «Hard Citrus» вже не виробляється. При цьому суд послався на наступне: - надані відповідачем-2 докази відсутності продукції на двох складах не є доказами відсутності такої на інших складах відповідача-2, розміщення продукції на складах інших суб`єктів господарювання чи повної реалізації такої; - незважаючи на неодноразове покликання відповідачів на існування договору, на підставі якого відповідач-1 передав торгову марку (прав) відповідачеві-2, такий договір суду не було надано.

Також за результатами вирішення спору суд стягнув із кожного з відповідачів на користь позивача по 4405 грн. судового збору (судовий збір, сплачений позивачем за подання позову у даній справі та за подання апеляційної скарги на одну з ухвал місцевого господарського суду), а також по 13728 грн. витрат, пов`язаних з розглядом справи (а саме, витрат позивача за здійснення експертного дослідження у сфері інтелектуальної власності, оформленого висновком №185/18 від 27.07.2018).

Дане рішення оскаржили обидва відповідачі.

ТзОВ «Перша приватна броварня» у своїй апеляційній скарзі зазначило про те, що рішення суду першої інстанції є незаконним та необґрунтованим, ухваленим з порушенням норм матеріального та процесуального права та з неповним з`ясуванням обставин, що мають значення для справи, у зв`язку з чим просило його скасувати в частині вимог щодо відповідача-1 та ухвалити нове рішення, яким у позові в цій частині відмовити. У своїй апеляційній скарзі відповідач-1 зазначив наступне:

1) в матеріалах справи відсутні докази того, що ТзОВ «Перша приватна броварня» здійснювала використання позначення, яке на думку позивача є схожим із його власним. Так, судом першої інстанції не взято до уваги: наданих відповідачем-1 оборотно-сальдових відомостей по рахунках №28 «Товари» та № 26 «Готова продукція» та прибуткової накладної, якими спростовується факт виготовлення відповідачем-1 продукції під умовною назвою «Hard Citrus»; інформації з етикетки продукції під умовною назвою «Hard Citrus», з якої вбачається, що саме ПрАТ «ПБК «Радомишль» здійснювало її виробництво; пояснень відповідача-2, наданих у судових засіданнях з приводу того, що саме він є виробником цієї продукції;

2) зі свідоцтв України про реєстрацію знаків для товарів і послуг позивача №242319 та №244894 вбачається, що правова охорона відповідним знакам надана на території України. Однак, в резолютивній частині рішення суду, яке оскаржується, відповідачам заборонено використовувати спірне позначення без вказівки на обмеження певною територією, що порушує їхні права стосовно можливого використання позначення для аналогічного товару за межами території України;

3) словесне позначення «Hard Citrus» не є зареєстрованим за будь-якою іншою особою для будь-якого класу МКТП в Україні; слова «Hard» та «Citrus» також не є зареєстрованими як позначення для 32 класу МКТП за будь-якою іншою особою. Незважаючи на це, у своєму рішенні суд заборонив відповідачу-1 здійснювати використання позначення «Hard Citrus», не зазначивши, чи ця заборона стосується словесного, комбінованого, зображувального чи будь-якого іншого позначення;

4) щодо висновків експертиз, які суд взяв до уваги, то резолютивні частини таких містять висновки з питання права, а саме, в частині твердження експертів про використання позначення «Hard Citrus» відповідачем-1. Натомість, вказаний факт підлягає доведенню в загальному порядку при розгляді даної справи, у зв`язку з чим скаржник вважає, що на підставі положень ч. 2 ст. 77 ГПК України вказані висновки не можуть прийматися судом при розгляді справи.

Водночас у резолютивній частині своєї апеляційної скарги відповідач-1 заявив клопотання про долучення до матеріалів справи нових доказів: ліцензійного договору, який посвідчує факт передачі в користування торгової марки «Перша приватна броварня» від відповідача-1 до відповідача-2; ліцензійного договору на передачу в користування від відповідача-1 до відповідача-2 рецептури спеціального пива під умовною назвою «Hard Citrus».

Скаржник зазначив, що вказані докази свідчать про підстави, на яких відповідач-2 вказував інформацію про ТзОВ «Перша приватна броварня» на етикетці своєї продукції. Причинами неподання цих доказів до суду першої інстанції відповідач-1 зазначив наступні: а) суд першої інстанції неправомірно поклав на відповідачів обов`язок доведення факту використання відповідачем-1 позначення «Hard Citrus» та встановив такий факт лише на підставі відомостей, які значилися на етикетці продукції, без врахування пояснень відповідачів, чим порушив принцип змагальності сторін; б) відповідач-1 вважає, що ці докази не стосуються предмета спору чи предмета доказування, а необхідність їх подання виникла після виготовлення повного тексту рішення суду, у якому було надано перевагу відомостям з етикетки перед оборотно-сальдовими відомостями, прибутковими накладними та поясненнями відповідачів.

ПрАТ "ПБК "Радомишль" у своїй апеляційній скарзі зазначило про те, що рішення суду першої є незаконним та необґрунтованим, ухваленим з порушенням норм матеріального та процесуального права та з неповним з`ясуванням обставин, що мають значення для справи, у зв`язку з чим просило його скасувати в частині вимог щодо відповідача-2 та ухвалити нове рішення, яким закрити провадження у справі в цій частині. Вказане, на думку скаржника, випливає з наступного:

1) суд невірно оцінив надані відповідачем-2 інвентаризаційні описи, які містять дані щодо всієї готової продукції, яка перебувала у власності ПрАТ «ПБК «Радомишль» на момент проведення інвентаризації, оскільки інвентаризація - це перевірка фактичної наявності майна підприємства. Таким чином, подані суду інвентаризаційні описи підтверджують відсутність у залишках готової продукції пива спеціального, яке містить позначення «Hard Citrus». Також суд не міг покликатися на те, що докази відсутності продукції на двох складах відповідача-2 не є доказами відсутності такої на складах інших суб`єктів господарювання, оскільки відповідач-2 не несе відповідальності за дії третіх осіб.

На думку відповідача-2, суд також безпідставно не взяв до уваги інших доказів, наданих ним, а саме, доказів щодо припинення виробництва (виробничих звітів), а також доказів відсутності в обліку і на складах ПрАТ «ПБК «Радомишль» будь-якої фурнітури з позначенням «Hard Citrus». Відповідач-2 наголосив, що суду першої інстанції було повідомлено про те, що виробництво і продаж пива спеціального «Перша приватна броварня Хард Цитрус / Hard Citrus» не проводиться і що цей товар відсутній на ринку через низький попит споживачів. Вищенаведені обставини, на думку відповідача-2, свідчать про відсутність предмета спору у даній справі в частині позовних вимог до нього;

2) суд першої інстанції, задовольняючи позовні вимоги, вийшов за межі способу відновлення порушених прав позивача, оскільки заборонив відповідачеві-2 використання позначення «Hard Citrus» без уточнення території такого використання. При цьому, відповідачі є міжнародними компаніями з 100 % іноземними інвестиціями, які проводять свою господарську діяльність як на території України, так і за її межами, зокрема здійснюють експорт та імпорт продукції. Таким чином відповідачеві-2 безпідставно, в супереч нормам Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» заборонено здійснювати використання цього позначення і за межами території України, на що відповідач-2 наголошував при розгляді справи в суді першої інстанції, але зазначені доводи не були взяти до уваги судом;

3) суд своїм рішенням заборонив відповідачам використання позначення «Hard Citrus» в цілому (а не комбінованого чи будь-якого іншого позначення), незважаючи на надані відповідачами докази того, що: словесне позначення «Hard Citrus» використовується багатьма виробниками напоїв такого ж виду; словесне позначення «Hard Citrus» не має і не може мати схожості з торговельними марками позивача; позивач не набув правової охорони на позначення «Hard Citrus» та не має зареєстрованого такого словесного чи іншого позначення;

4) безпідставним є посилання суду на неналежність висновку експертів №1483 від 17.04.2019 з тих підстав, що зазначений висновок проведено на основі матеріалів, які відсутні в матеріалах справи, оскільки: зазначений висновок не був результатом експертизи, призначеної судом і не базувався виключно на матеріалах судової справи; цей висновок виготовлявся на замовлення відповідача-1, за його заявою та за поданими ним матеріалами; законодавством експерти не обмежені при проведенні експертної оцінки у використанні будь-яких даних і джерел для проведення об`єктивного дослідження відповідних обставин.

Відповідач-2 подав відзив на апеляційну скаргу відповідача-1, у якому підтримав доводи та вимоги апеляційної скарги. У своєму відзиві відповідач-2 підтвердив, що саме він є фактичним виробником продукції пиво спеціальне «Перша приватна броварня. Хард цитрус / Hard Citrus», яку він випускав на підставі ліцензійних договорів, укладених із відповідачем-1. При цьому, причиною нанесення на етикетку продукції відомостей про додаткового виробника (відповідача-1) було те, що в майбутньому, у разі здійснення ефективних продажів продукції, планувалося можливе виготовлення відповідного продукту на виробничому майданчику, розташованому у місті Львів, який належить ТзОВ „Перша приватна броварня".

Позивач подав відзиви на обидві апеляційні скарги, в яких заперечив доводи апеляційних скарг та просив їх залишити без задоволення, а рішення місцевого господарського суду - без змін. При цьому, він зазначив наступне:

1) щодо твердження відповідача-1 про те, що він не є фактичним виробником продукції під назвою пиво спеціальне «Перша приватна броварня. Хард цитрус / Hard Citrus», а також своїми діями не порушує прав позивача, то таке спростовується наступним:

- інформація про відповідача-1 як виробника продукції розміщена на контретикетці продукції;

- в матеріалах справи відсутні докази того, що відповідач-1 звертався до відповідача-2 або до інших осіб з повідомленням про розміщення на продукції неправдивої інформації щодо виробника товару;

- відповідач-1 має тісні ділові зв`язки з ПрАТ „ПБК „Радомишль", а відповідно до інформації про засновників вказаних юридичних осіб, відповідачі є пов`язаними особами та перебувають під контролем третьої сторони - одних і тих же бенефіціарних власників;

- відповідач-1 купує, зберігає та здійснює перепродаж продукції, позначення на якій порушують права позивача;

- відповідач-1 забезпечив відповідача-2 засобами для виробництва спірної продукції (технологічною інструкцією на виробництво спірної продукції, якою, серед іншого визначено назву продукції);

- відповідач-1 здійснив розробку комбінованого позначення "Hard Citrus" (яке є частиною спірної етикетки) та подав заявку № m201807716 на державну реєстрацію вказаного позначення як знака для товарів і послуг;

2) стосовно твердження відповідача-1 про несхожість та нетотожність етикетки та зовнішнього вигляду пива спеціального «Хард цитрус» з продукцією позивача «Хардмікс цитрус», то позивач погоджується із тим, що відповідні позначення є нетотожними, оскільки містять різні словесні та художні елементи;

3) щодо схожості позначення етикетки продукції відповідачів із зареєстрованими знаками для товарів і послуг позивача, то відповідно підпункту 4.3.2.4 Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України №116 від 28.07.1995, позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Під час розгляду справи в суді першої інстанції позивачем було долучено до матеріалів справи два експертні висновки, якими встановлено наступне:

- висновком експерта №185/18 від 27.07.2018 встановлено, що позначення, використане для маркування пива спеціального «Hard Citrus» є схожим із зареєстрованим знаком для товарів і послуг «Hardmix Citrus» настільки, що їх можна сплутати, та таким, що може ввести в оману споживача щодо товару та особи, яка виробляє товари 32 класу МКТП;

- висновком експерта №18-06/19 від 10.06.2019 встановлено, що словесний елемент «Hardmix Сitrus» займає домінуюче положення у зображенні знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України № 242319, 244894, а словесний елемент «Hard Citrus» - домінуюче положення у зображенні етикеток пива спеціального «Hard Citrus»; словесні елементи «hardmix», «hard» та «citrus» не є загальновживаними як позначення товарів певного виду, а також не відносяться до загальновживаних термінів для товару 32 класу МКТП «пиво».

Висновком експертів Львівського НДІСЕ №1483 від 17.04.2019, який був наданий відповідачем-1, також встановлено, що словесний елемент «Hard Citrus» займає домінуюче положення у зображенні етикеток пива спеціального «Hard citrus», об`єму 0,4 та 0,9 літрів, що застосовується відповідачами.

При цьому, у вказаному висновку експерти зазначили, що відповідні знаки для товарів і послуг позивача мають домінуючі словесні елементи «Obolon», «Hardmix» та «Citrus». Однак такий висновок експертів позивач вважає необґрунтованим зважаючи, зокрема, на таке: експерти Львівського НДІСЕ Калініченко М.М. та Харабуга Ю.С. не мають профільної освіти в сфері інтелектуальної власності та мають незначний стаж в проведенні судової експертизи за спеціальністю 13.6 (дослідження пов`язанні з торговельними марками), при наданні усних пояснень в судовому засіданні експерти підтвердили, що елемент «Obolon», що ними враховувався під час порівняння, фактично є назвою виробника товарів, а відповідно до вказаного ними методичного джерела, видові найменування підприємств та дані, які містять відомості про виробника (особу, що надає послуги), відносяться до описових позначень. Вказане має важливе значення, оскільки протилежний висновок мав би наслідком можливість реєстрації будь-якої торговельної марки з зазначенням найменування одного виробника у раніше зареєстрованих торговельних марках іншого виробника;

4) щодо припинення відповідачами виробництва продукції пива спеціального «Перша приватна броварня. Хард цитрус / Hard Citrus», то позивач покликається на таке:

- відповідно до ч.1 ст.20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України. Згідно до статті 431 ЦК України порушення права інтелектуальної власності, в тому числі невизнання цього права, чи посягання на нього, тягне за собою відповідальність, встановлену цим Кодексом, іншим законом чи договором;

- випуск товару з нанесенням на нього позначення "Hard Citrus" та готування до вчинення таких дій, є порушенням прав позивача як власника відповідних свідоцтв на знаки для товарів і послуг. З апеляційних скарг вбачається, що відповідачі не визнають позов і не вважають, що ними порушено права інтелектуальної власності позивача. Таким чином, у даній справі наявний предмет спору, що потребує захисту судом - заборони відповідачам використання позначення, що схоже зі знаками для товарів і послуг позивача за свідоцтвами України №242319 та №244894;

5) здійснення експорту або імпорту товару, що ввозиться або вивозиться з території України, на якому використано позначення з порушеннями прав інтелектуальної власності позивача, що захищені свідоцтвами на знаки для товарів і послуг України №242319 та №244894, без дозволу їх власника, є порушенням прав інтелектуальної власності позивача. Таким чином, незважаючи на ту обставину, що відповідачі належать іноземним власникам корпоративних прав, під час своєї діяльності в Україні вони повинні додержуватись законодавства України, яке регулює їх діяльність в Україні, а не за її межами.

6) щодо заборони відповідачам використовувати словесне позначення «Hard Citrus», то позивач зазначив, що:

- всіма експертизами, проведеними учасниками справи, встановлено, що домінуючим позначенням положення на етикетці пива спеціального «Перша приватна броварня. Хард цитрус / Hard Citrus» є саме словесне позначення «HARD CITRUS», використання якого відповідачами головним чином призводить до можливості сплутування зі знаками для товарів і послуг позивача за свідоцтвами України №242319 та №244894.

- предмет позову у даній справі стосується заборони відповідачам використання позначення "Hard Citrus", яке є схожим настільки, що його можна сплутати із зареєстрованими знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України №242319 та №244894, а, отже, відповідає вимогам чинного законодавства та призводить до ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав і законних інтересів позивача.

Окрім клопотання про долучення до матеріалів справи ліцензійних договорів, яке викладене у апеляційній скарзі, 15.06.2020 відповідач-1 подав до суду клопотання про долучення до матеріалів справи висновку ДП «Укрпатент» №51155/3М/20 від 18.05.2020 за результатами кваліфікаційної експертизи заявки №m201807716, а також копій платіжних доручень про сплату мита та збору за публікацію свідоцтва на знак для товарів і послуг.

Відповідач-1 просив долучити вказані документи до матеріалів справи на стадії апеляційного перегляду з огляду на те, що вони були отримані ним лише 05.06.2020. При цьому, відповідач-1 зазначив, що вказані докази є підставою для реєстрації за відповідачем-1 відповідного знака для товарів і послуг (оскільки відповідний висновок є, по-суті, рішенням про реєстрацію) та свідчать про те, що спірне позначення не перебуває у користуванні, власності чи володінні позивача, а забезпечене державою саме за відповідачем-1.

20.08.2020 до суду надійшло клопотання відповідача-1 про зупинення провадження у даній справі до набрання законної сили судовим рішенням у справі №910/9185/20.

У вказаному клопотанні відповідач-1 зазначив, що ПрАТ «Оболонь» оскаржило висновок ДП «Укрпатент» №51155/3М/20 від 18.05.2020 в судовому порядку до Господарського суду м.Києва. Станом на даний момент вказаним судом відкрито провадження у справі №910/9185/20 про визнання незаконним та скасування вищезазначеного висновку (ухвала від 03.08.2020). Крім того, ухвалою суду від 18.06.2020 у справі №910/8499/20 було забезпечено відповідний позов ПрАТ «Оболонь» шляхом заборони Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України вчиняти дії: щодо державної реєстрації свідоцтва на знак для товарів і послугу за заявкою №m201807716; публікації відомостей про видачу такого свідоцтва в офіційному бюлетені «Промислова власність»; внесення будь-яких відомостей до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг за заявкою №m201807716. Станом на даний час ухвала Господарського суду м.Києва від 18.06.2020 у справі №910/8499/20 оскаржується відповідачем-1 в касаційному порядку.

Таким чином, на думку відповідача-1, розгляд даної справи є об`єктивно неможливим до розгляду справи №910/9185/20, а Західний апеляційний господарський суд, в рамках даної справи, не може дослідити та оцінити правомірність надання дозволу відповідачем-1 на використання спірного позначення «Hard Citrus» відповідачу-2.

21.08.2020 до суду надійшли заперечення позивача щодо зупинення провадження у справі. Позиція позивача ґрунтується на наступному:

1) відповідно до ст. 494 ЦК України, набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Таким чином, тільки отримання свідоцтва на знак «Hard Citrus» відповідачем-1 за заявкою №m201807716 може бути підставою для зупинення провадження у даній справі, а не отримання висновку ДП «Укрпатент», що набув статусу рішення про реєстрацію знаку для товарів і послуг;

2) вирішення по суті спору у даній справі за апеляційними скаргами відповідачів у даній справі має вагоме значення для позивача, оскільки визнання або відхилення аргументів апеляційних скарг у даній справі буде використано під час розгляду господарської справи №910/9185/20.

В судовому засіданні 25.08.2020 представник позивача усно підтримав свої заперечення проти клопотання відповідача про зупинення провадження у даній справі та зазначив про те, що не заперечує проти долучення до матеріалів даної справи копії висновку ДП «Укрпатент» №51155/3М/20 від 18.05.2020.

Розглянувши клопотання відповідача-1 про долучення до матеріалів справи висновку ДП «Укрпатент» №51155/3М/20 від 18.05.2020 за результатами кваліфікаційної експертизи заявки №m201807716, а також копій платіжних доручень про сплату мита та збору за публікацію свідоцтва на знак для товарів і послуг, колегія суддів дійшла висновку про необхідність задоволення такого.

Задовольняючи вказане клопотання колегія суддів виходить з наступного: ГПК України встановлює загальне правило подання сторонами доказів, відповідно до якого усі докази повинні бути подані під час підготовчого засідання у суді першої інстанції. Водночас, відповідно до ч.3 ст. 269 ГПК України, докази, які не були подані до суду першої інстанції, приймаються судом лише у виняткових випадках, якщо учасник справи надав докази неможливості їх подання до суду першої інстанції з причин, що об`єктивно не залежали від нього.

Докази, про долучення яких просить відповідач-1, були створені та отримані ним під час розгляду справи в суді апеляційної інстанції, стосуються предмета спору у даній справі та їх оцінка є необхідною в контексті вирішення клопотання відповідача-1 про зупинення провадження у даній справі.

Розглянувши клопотання відповідача-1 про зупинення провадження у даній справі, колегія суддів відмовляє в його задоволенні з огляду на наступне:

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 277 ГПК України, суд зобов`язаний зупинити провадження у справі у випадку об`єктивної неможливості розгляду цієї справи до вирішення іншої справи, що розглядається в порядку конституційного провадження, адміністративного, цивільного, господарського чи кримінального судочинства, - до набрання законної сили судовим рішенням в іншій справі.

Цим же пунктом передбачено, що суд не може посилатися на об`єктивну неможливість розгляду справи у випадку, коли зібрані докази дозволяють встановити та оцінити обставини (факти), які є предметом судового розгляду.

Відповідно до ч. 3 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», набуття права на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Набуття права на торговельну марку, що має міжнародну реєстрацію або визнана добре відомою в Україні, не вимагає засвідчення свідоцтвом.

Частиною 4 вказаної статті встановлено, що обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням торговельної марки та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення торговельної марки та переліком товарів і послуг.

З матеріалів даної справи (зокрема, з відомостей про стан діловодства за заявкою на знак для товарів і послуг №m201807716) вбачається, що відповідач з березня 2018 року вчиняє дії, спрямовані на державну реєстрацію права на знак для товарів і послуг, використання якого оспорює позивач у даній справі. Станом на даний час заявка №m201807716 пройшла стадію формальної та кваліфікаційної експертизи та перебуває на стадії підготовки до державної реєстрації та публікації.

Однак, свідоцтва, з яким закон пов`язує виникнення у особи права на торговельну марку, відповідач-1 не отримав. Таким чином, колегія суддів вважає безпідставними твердження відповідача-1 про визнання державою Україна в особі компетентних органів права на використання за ним спірного комбінованого позначення.

З огляду на це, колегія суддів констатує, що станом на даний час відповідач-1 не є власником зареєстрованого у встановленому порядку знаку для товарів і послуг, а, отже, наявність спору в Господарському суді м.Києва з приводу оскарження висновку ДП «Укрпатент» №51155/3М/20 від 18.05.2020 за результатами кваліфікаційної експертизи заявки №m201807716, не свідчить про об`єктивну неможливість розгляду даної справи до вирішення справи №910/9185/20. Більше того, в матеріалах даної справи наявні достатні докази, що дозволяють встановити та оцінити обставини (факти), які є предметом даного судового розгляду.

Залежно від результатів розгляду господарської справи №910/9185/20 та обставин, які будуть встановлені під час цього розгляду, колегія суддів роз`яснює відповідачу-1 про можливість скористатися правовими механізмами, що передбачені у главі 3 розділу 4 ГПК України, у випадку наявності відповідних правових підстав.

Суд відмовляє у задоволенні клопотання відповідача-1 про долучення до матеріалів справи ліцензійного договору від 03.01.2013, який посвідчує факт передачі в користування торгової марки «Перша приватна броварня» від відповідача-1 до відповідача-2 та ліцензійного договору від 15.03.2018 на передачу в користування від відповідача-1 до відповідача-2 рецептури спеціального пива «Перша приватна броварня Хард Цитрус / Hard Citrus».

Як зазначалося вище, відповідно до ч.3 ст. 269 ГПК України, докази, які не були подані до суду першої інстанції, приймаються судом лише у виняткових випадках, якщо учасник справи надав докази неможливості їх подання до суду першої інстанції з причин, що об`єктивно не залежали від нього.

Ліцензійні договори, які просить долучити відповідач-1:

- станом на час розгляду даного спору в суді першої інстанції існували як об`єкти матеріального світу, а про їх існування було відомо як відповідачу-1, так і відповідачу-2. В колегії суддів немає підстав допускати протилежне;

- стосуються безпосередньо як предмета даного спору, так і тісно пов`язані із доводами як позивача, так і відповідачів, які висловлювалися під час розгляду справи в суді першої інстанції. Так, питання про те, хто з відповідачів безпосередньо використовував спірне комбіноване позначення «Hard Citrus», порушувалося самими ж відповідачами, а їхні відповідні доводи ґрунтувалися на видаткових накладних, оборотно-сальдових відомостях та інших документах. При цьому, жоден з них не долучив первинних документів - ліцензійних договорів.

Відповідно до ст. 13 ГПК України, кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом. Кожна сторона несе ризик настання наслідків, пов`язаних з вчиненням чи невчиненням нею процесуальних дій.

Таким чином, вищенаведене не свідчить про неможливість подання відповідачем-1 до суду першої інстанції з причин, що об`єктивно не залежали від нього, ліцензійних договорів від 03.01.2013 та від 15.03.2018. Вказане унеможливлює прийняття судом апеляційної інстанції вказаних доказів відповідно до ч.3 ст. 269 ГПК України.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін та оцінивши подані сторонами докази на відповідність їх фактичним обставинам і матеріалам справи, судова колегія вважає, що наявні підстави для часткового задоволення апеляційних скарг та скасування оскаржуваного рішення, з огляду на наступне:

Відповідно до cвідоцтва на знак для товарів і послуг №242319, зареєстрованого в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг 25.05.2018, ПрАТ "Оболонь" є власником комбінованого знака для товарів і послуг із словесним елементом "Hardmix Citrus" за яким відсутня правова охорона кольорів (номер заявки та дата подання: №m201623023 від 20.10.2016; дата публікації: 25.05.2018, бюлетень №10; очікувана дата закінчення строку дії 20.10.2026).

Вказаний знак складається з наступних елементів: зображувального елемента у вигляді пресу для чавлення, що розташований між словами «Strong» та «Drink», виконаних шрифтом меншого розміру; слова «Obolon», виконаного шрифтом меншого розміру; cловосполучення «Hardmix Citrus», яке виконано стилізованим заголовним шрифтом значно більшого розміру із розташуванням вказаних слів одне під одним. Всі елементи виконані чорним кольором на білому фоні.

Відповідно до cвідоцтва на знак для товарів і послуг №244894, зареєстрованого в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг 25.07.2018, ПрАТ "Оболонь" є власником комбінованого знака для товарів і послуг із словесним елементом "Hardmix Citrus", який виконано у формі етикетки та кольєретки, за яким надано охорону наступним кольорам чи поєднанням кольорів: темно-зелений, жовтий, салатовий, зелений, білий (номер заявки та дата подання: №m201623725 від 28.10.2016; дата публікації: 25.07.2018, бюлетень №14; очікувана дата закінчення строку дії 28.10.2026).

Вказаний знак складається із виконаного у жовтому кольорі знаку, що захищений свідоцтвом №244894, із його розміщенням на прямокутній етикетці темно-зеленого кольору зі салатовим та білим обрамленням. Окрім того, на вказаній етикетці присутнє зображення дольки цитрусового фрукту з колосками по боках жовтого кольору, що розташоване у нижній частині етикетки та фонове зображення розрізаного навпіл цитрусового фрукту зеленого кольору, розташоване у верхній частині. На кольєретці темно-зеленого кольору зображена стилізована долька цитрусового фрукту з краплею соку жовтого кольору.

У свідоцтвах №242319 та №244894 зазначено наступні індекси Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків та перелік товарів і послуг:

- клас 32: пиво; пиво спеціальне; пиво безалкогольне; імбирне пиво; солодове пиво; коктейлі на основі пива; напої на основі пива; коктейлі безалкогольні; аперитиви безалкогольні; безалкогольні напої; безалкогольні фруктові напої; безалкогольні напої зі смаком кави; безалкогольні напої зі смаком чаю; безалкогольні напої на основі меду; спортивні напої, збагачені протеїном; квас (безалкогольний напій); лимонади; фруктовий нектар безалкогольний;

- клас 35: рекламування; телевізійне рекламування; радіорекламування; рекламування через комп`ютерну мережу в режимі он-лайн; пряме поштове рекламування; рекламування поштою: публікування рекламних текстів: розповсюджування рекламних матеріалів; розповсюджування зразків, рекламних буклетів; рекламування зовнішнє; розклеювання рекламних плакатів; організовування фестивалів на комерційні або рекламні потреби; організовування виставок на комерційні або рекламні потреби; організовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; організовування презентацій на комерційні або рекламні потреби; організовування показів мод на рекламні потреби; демонстрування товарів; оформляння вітрин; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; маркетинг; телемаркетингові послуги; маркетингові досліджування: послуги щодо зв`язків з громадськістю; послуги з макетування на рекламні потреби; комерційне інформування та поради для споживачів (центри підтримки споживачів); надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; написання рекламних текстів; написання сценаріїв на рекламні потреби; оновлювання рекламних матеріалів; орендування рекламного місця; пошук спонсорів; прокат рекламних матеріалів; прокат торговельних стендів.

У позовній заяві позивач зазначив, що у 2018 році йому стало відомо про появу в мережах оптової та роздрібної торгівлі України продукції під назвою пиво спеціальне "Перша приватна броварня. Хард цитрус / Hard citrus" (надалі - пиво спеціальне "Hard Citrus"), етикетка якого є схожою на знаки для товарів і послуг «Hardmix Citrus» , що належать позивачу на підставі свідоцтв №242319 та №244894.

Факт появи на ринку вказаної продукції позивач обґрунтував фіскальними чеками торговельної мережі «АТБ-Маркет» від 20.06.2018 та від 06.08.2018, у яких серед придбаних товарних позицій зазначено "пиво 0,9 л. Hard Citrus", а також етикетками вказаної продукції, що долучені до позовної заяви, з яких вбачається, що відповідна продукція випускалася у тарі об`ємом 0,4 л та 0,9 л.

Етикетка пива спеціального «Hard Citrus» об`ємом 0,4 літра має прямокутну форму із оранжевим фоном на якій нанесено наступні елементи: словосполучення «Naturally Farmented», виконане штрифтом меншого розміру сріблястого кольору, розташоване у верхній частині; цифрове позначення "6,2%" чорного кольору, виконане шрифтом більшого розміру, розташоване під ним; словосполучення «Hard Citrus», розташоване у центральній частині етикетки, яке виконано стилізованим заголовним шрифтом чорного кольору значно більшого розміру із розташуванням вказаних слів одне під одним; словосполучення «Ready-To-Drink», виконане штрифтом меншого розміру сріблястого кольору, розташоване у нижній частині; зображувальний елемент у вигляді чорних дугоподібних ліній, що обрамляють інші словесні елементи та за формою нагадують цитрусовий фрукт.

Етикетка пива спеціального «Hard Citrus» об`ємом 0,9 літра містить аналогічні елементи, проте має іншу форму, що розрахована для використання на іншій тарі (пластиковій). Інші елементи на цих етикетках мають значно менший розмір та є інформаційними щодо виду товару, його кількісних та якісних характеристик, а також місця виробництва та виробника.

Так, на етикетці пива спеціального "Hard Citrus" об`ємом 0,4 л. як виробника продукції вказано ТзОВ ТВК «Перша приватна броварня «Для людей - як для себе!». На контретикетці цього пива також вказано як виробника ТзОВ ТВК «Перша приватна броварня «Для людей - як для себе!», а також зазначено дві адреси потужностей виробництва: (А) ТзОВ ТВК «Перша приватна броварня «Для людей - як для себе!», вул.Дж.Вашингтона, 10, м.Львів, 79032, Україна, тел.: +38 , , № ліцензії на виробництво 88; (В) ПрАТ «ПБК «Радомишль», вул. Микгород, 71, м. Радомишль, Житомирська обл., 12201, Україна, тел.: +3 (04132) 4 22 60, код ЄДПОУ 05418365, ліцензія на виробництво №89.

Відповідно до маркування, що нанесене на етикетці поруч із штрих-кодом, вказану продукцію вироблено на заводі (В).

На етикетці пива спеціального "Hard Citrus" об`ємом 0,9 л як виробника продукції вказано ТзОВ ТВК «Перша приватна броварня «Для людей - як для себе!» із зазначенням потужностей виробництва ПрАТ «ПБК «Радомишль».

З матеріалів справи вбачається, що 30.03.2018 ТзОВ "Перша приватна броварня" подало до ДП «Український інститут інтелектуальної власності» електронну заявку №m201807716 на реєстрацію комбінованого знака для товарів і послуг із словесним елементом "Hardmix Citrus" та наданням охорони наступним кольорам чи поєднанням кольорів: помаранчевий, білий, чорний та застосуванням цього знаку для продукції 32 та 33 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг.

Як зазначалося вище, відповідно до інформації, що наявна у даній справі, вказана заявка ТзОВ "Перша приватна броварня" пройшла стадію формальної та кваліфікаційної експертизи та перебуває станом на даний момент на стадії підготовки державної реєстрації та публікації.

Однак, свідоцтва, з яким закон пов`язує виникнення у особи права на торговельну марку, ТзОВ "Перша приватна броварня" не отримало.

Станом на даний час у Господарському суді м.Києва розглядається спір з приводу оскарження висновку ДП «Укрпатент» №51155/3М/20 від 18.05.2020 за результатами кваліфікаційної експертизи заявки №m201807716 (справа №910/9185/20).

Етикетки пива спеціального "Hard Citrus" та комбінований знак для товарів і послуг, що наведений у заявці №m201807716 містять одне і те ж комбіноване позначення, використання якого оспорює позивач у даній справі.

З метою досудового врегулювання спору позивач звернувся до відповідача-1 з претензією №1714/0/2-18 від 07.08.2018 (а.с. 58-60, т.1) з вимогою припинити використання позначення «Hard Citrus», яке є схожим настільки, що його можна сплутати із торговельною маркою «Hardmix Citrus». Копія вказаної претензії адресована також відповідачу-2.

Дану претензію відповідач-1 відхилив з підстав несхожості використаних позначень та торговельних марок позивача (лист №895 від 23.08.2018, а.с. 64-66, т.1).

Відповідно до статті 20 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Частиною 2 вказаної статті передбачено, що на вимогу власника свідоцтва таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов`язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки. Власник свідоцтва може також вимагати усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати, або знищення виготовлених зображень знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати.

Частиною 4 статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" передбачено, що використанням знака для товарів і послуг визнається:

- нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

- застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;

- застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Частиною 5 вказаної статті визначено, що свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом:

- зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг;

- зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги;

- позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати;

- позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Відповідно до п.4.3.2.4 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28 липня 1995 року за №116, позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

У пункті 4.3.2.5 вказаних Правил визначено, що при встановленні однорідності товарів або товарів і послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар або надає послуги; для встановлення такої однорідності слід враховувати рід (вид) товарів і послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів, коло споживачів.

У п.4.3.2.8 Правил зазначено, що комбіновані позначення, заявлені як знаки, порівнюються з комбінованими позначеннями та з тими видами позначень, які входять до складу комбінованого позначення, що перевіряється, як елементи.

Матеріалами даної справи в сукупності підтверджується, що саме відповідач-1 здійснював використання спірного комбінованого позначення «Hard Citrus» шляхом нанесення його на етикетку продукції пива спеціального «Hard Citrus», оскільки:

- на етикетках (кольєретках) пива спеціального «Hard Citrus» розміщено не лише торгову марку «Перша приватна броварня», а й інформацію про те, що власне виробником товару є ТзОВ «Перша приватна броварня» (відповідач-1). В той же час, на етикетках цієї продукції (як об`ємом 0,4 л, так і об`ємом 0,9 л), ПрАТ «ПБК «Радомишль» (відповідач-2) зазначено в контексті місця виробничих потужностей, а не безпосереднього виробника продукції;

- в розумінні частин 1 та 2 статті 15 Закону України «Про захист прав споживачів», інформація про найменування та місцезнаходження виробника продукції, яка міститься на етикетці, входить до складу інформації про продукцію, яка повинна бути доведена до відома споживача з метою можливості свідомого і компетентного ним вибору продукції. До характеристик, яким повинна відповідати така інформація, закон відносить, зокрема, достовірність;

- із відомостей про стан діловодства за заявкою на знак для товарів і послуг №m201807716, а також із долучених висновків за результатами формальної та кваліфікаційної експертизи вказаної заявки вбачається, що саме ТзОВ «Перша приватна броварня» (відповідач-1), а не ПрАТ «ПБК «Радомишль», вчиняло дії, спрямовані на державну реєстрацію прав на відповідне комбіноване позначення "Hard Citrus" ;

- претензійне листування щодо використання спірного комбінованого позначення «Hard Citrus» відбувалося лише між ПАТ «Оболонь» та ТзОВ «Перша приватна броварня», а ПрАТ «ПБК «Радомишль» в ньому участі не брало. При цьому, ТзОВ «Перша приватна броварня» заперечувало проти претензійних вимог ПАТ «Оболонь», виходячи із факту несхожості комбінованих позначень «Hard Citrus» та «Hardmix Citrus», а не з того факту, що ТзОВ «Перша приватна броварня» не здійснює використання комбінованого позначення.

Висновку суду про те, що саме відповідач-1 здійснював використання спірного комбінованого позначення «Hard Citrus» не спростовують ні надані відповідачем-1 оборотно-сальдові відомості по рахунках №28 «Товари» та № 26 «Готова продукція» та прибуткова накладна (які сторона надала з метою спростування факту виготовлення продукції - пива спеціального «Hard Citrus»), ні надані відповідачем-2 інвентаризаційні описи та виробничі звіти (які сторона надала з метою підтвердження факту припинення виробництва відповідної продукції та відсутності в обліку і на складах будь-якої фурнітури з позначенням «Hard Citrus»). Вищезазначені докази є внутрішніми бухгалтерськими чи виробничими документами сторін, що складені в односторонньому порядку та, в розмінні ст. 79 ГПК України, у своїй сукупності не є більш вірогідними доказами, ніж ті, якими суд обґрунтував свій висновок вище. Прибуткова накладна, якою відповідач-1 обґрунтовує факт придбання ним у відповідача-2 пива спеціального «Hard Citrus» також не спростовує цього висновку.

Суд наголошує, що відповідачі не подали у встановленому ГПК України порядку жодного первинного документа, який би міг бути покладений в основу іншого висновку суду. Як було зазначено вище, надаючи оцінку тому, хто саме з відповідачів здійснював використання спірного комбінованого позначення "Hard Citrus", суд не враховує ліцензійних договорів, оскільки такі були подані відповідачем-1 з порушенням ч. 3 ст. 269 ГПК України. В той же час, в силу ст. 74 ГПК України, обов`язок доведення обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог або заперечень, покладений на кожну із сторін.

З огляду на це, попри відповідні усні твердження обох відповідачів, колегія суддів, враховуючи інформацію про виробника, що міститься на етикетці пива спеціального «Hard Citrus» та враховуючи положення статті 15 Закону України «Про захист прав споживачів», вважає доведеним той факт, що використання спірного комбінованого позначення «Hard Citrus» здійснював відповідач-1.

В той же час, матеріалами справи не доведено факту використання цього позначення відповідачем-2, у зв`язку з чим в позові щодо нього слід відмовити. Зазначення на етикетці продукції інформації про відповідача-2 в контексті місцезнаходження виробничих потужностей, не свідчить про те, що безпосередньо відповідач-2 здійснював використання спірного комбінованого позначення «Hard Citrus» шляхом його нанесення на етикетку відповідної продукції.

Під час розгляду даної справи в суді першої інстанції позивач та відповідач-1 подали до суду експертні висновки, підготовані за їх ініціативою, щодо того, чи можна вважати зареєстровані за позивачем знаки для товарів і послуг та позначення, використане на етикетці пива спеціального "Hard Citrus" схожими настільки, що їх можна сплутати. У всіх висновках, наданих сторонами, зазначено про обізнаність експертів про кримінальну відповідальність згідно ст.384 КК України.

Усі вищенаведені висновки експертів аналізуються судом лише по суті заданих питань у сфері спеціальних знань експертів без врахування їхніх вказівок на питання, яка саме особа є виробником пива спеціального «Hard Citrus». Оцінка обставин справи щодо того, яка саме особа використовувала спірне комбіноване позначення була надана судом вище.

Так, на замовлення позивача судовим експертом Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України Ковальовою Н.М. за результатами проведення експертного дослідження у сфері інтелектуальної власності складено висновок №185/18 від 27.07.2018 (а.с. 29-48, т.1), відповідно до якого:

1) позначення «Hard Citrus», що нанесене на етикетку пляшки та застосовується ТзОВ «Перша приватна броварня» та ПрАТ «ПБК «Радомишль» для маркування пива спеціального є схожим із зареєстрованим знаком для товарів і послуг «Hardmix Citrus» за свідоцтвом України №242319 від 25.05.2018 та знаком для товарів і послуг «Hardmix Citrus» (етикетка) за свідоцтвом України №244894 від 25.07.2018, настільки, що їх можна сплутати;

2) позначення «Hard Citrus», що нанесене на етикетку пляшки та застосовується ТзОВ «Перша приватна броварня» та ПрАТ «ПБК «Радомишль» для маркування пива спеціального є таким, що може ввести в оману споживача щодо товару та особи, яка виробляє товари 32 класу МКТП.

У вказаному висновку експерта було встановлено, що основним елементом знаків для товарів та послуг за свідоцтвами України №244894, 242319 є словесний елемент «Hardmix Citrus», який головним чином впливає на формування загального зорового враження, оскільки займає одне з центральних місць у знаку, крім того, є словами внаслідок чого краще та легше запам`ятовується, ніж зображувальні елементи.

З приводу дослідження звукових (фонетичних) ознак (Хард Цитрус) і (Хардмікс Цитрус) експертом зазначено, що досліджувані позначення є схожими за фонетичними ознаками; такий висновок обумовлено, в першу чергу розташуванням співпадаючих звуків (на початку позначення та наприкінці позначень) та повним входженням одного позначення в інше.

За результатами дослідження графічних (візуальних) ознак експерт зробив висновок, що за результатами порівняння досліджувані позначення є графічно схожими за більшістю ознак, в тому числі з врахуванням загального зорового враження, наявності графічного елемента, виконання латиницею, графічним написанням у два горизонтальні рядки, стилізованого шрифту.

З приводу дослідження смислових (семантичних) ознак експертом зазначено, що словесне позначення "Hardmix Citrus", яке використовується для таких напоїв як пиво, український споживач сприймає як назву пива з міцним змішаним, комбінованим цитрусовим смаком; словесне позначення "Hard Citrus", яке використовується для таких напоїв як пиво, український споживач сприймає як міцне пиво із смаком цитрусу. Враховуючи факт використання досліджуваних позначень для одного і того ж товару (пиво), подібність закладених у них ідей (міцне пиво із смаком цитрусу) та наявний збіг одного з елементів позначень, на який падає логічний наголос і який має самостійне значення (хард цитрус), експерт дійшла висновку, що знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №244894, №242319 і позначення «Hard Citrus» є схожими за семантичними ознаками.

З врахуванням наведеного у таблиці визначення ступеню схожості експерт зазначила про схожість порівнюваних позначень за фонетичною, графічною, семантичною ознаками, відтак, про схожість порівнюваних позначень.

Відповідно до експертного висновку від 17.04.2019 за №1483 комісійної експертизи у сфері інтелектуальної власності, проведеної на підставі звернення ТзОВ «Перша приватна броварня» (а.с. 260-275, т.2), експертами Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз Калініченком М.М. та Харабугою Ю.С. , встановлено наступне:

1) комбіноване позначення «Hard Citrus» на етикетці пляшки для пива спеціального «Перша приватна броварня. Хард цитрус / Hard Citrus» виробництва ПрАТ «ПБК «Радомишль» та знак для товарів і послуг №242319 від 25.05.2018 не є схожими між собою настільки, що їх можна сплутати між собою щодо однорідних та/або споріднених товарів;

2) комбіноване позначення «Hard Citrus» на етикетці пляшки для пива спеціального «Перша приватна броварня. Хард цитрус / Hard Citrus» виробництва ПрАТ «ПБК «Радомишль» та знак для товарів і послуг №244894 від 25.07.2018 не є схожими між собою настільки, що їх можна сплутати між собою щодо однорідних та/або споріднених товарів;

3) позначення «Hard Citrus» на етикетці пляшки для пива спеціального "Перша приватна броварня Хард цитрус / Hard Citrus" виробництва ПрАТ «ПБК «Радомишль» не є таким, що може ввести в оману споживача щодо товару та особи, яка виробляє товари 32 класу МКТП;

4) на упаковці (стікері, споживчій тарі, контретикетці, кольєретці, ярлику, пробці) пива спеціального «Перша приватна броварня. Хард цитрус / Hard Citrus» не нанесені знаки для товарів і послуг за свідоцтвом України №242319 та №244894.

У вказаному експертному висновку зазначено, що серед слів «Strong», «Drink», «Obolon», «Hardmix», «Citrus» домінуюче положення в знаку позивача займає словосполучення «Obolon Hardmix Citrus». При цьому, експертами також було зазначено, що: візуально знак можна розділити на дві частини - верхню, яка включає зображення преса і словосполучення « Strong Drink » та нижню, яка містить словосполучення «Obolon Hardmix Citrus»; найменший розмір літер серед слів має слово «Obolon», яке знаходиться в верхньому рядку, в центральній частині знака.

При порівняльному дослідженні фонетичних (звукових) ознак домінуючих словесних елементів експертами порівнювались саме звукові сигнали позначень «Obolon Hardmix Citrus» та «Hard Citrus», при чому зазначено відмінності через відсутність частини «Obolon». При порівнянні візуальної схожості знаків експерти також виходили з того, що порівнювати слід позначення «Obolon Hardmix Citrus» та «Hard Citrus».

При семантичному порівнянні знаків експерти дійшли висновку, що змістове повідомлення щодо потенційного вмісту товарів «Hardmix Citrus» та «Hard Citrus» частково співпадає, оскільки у першому випадку створює враження напою, що складається з кількох інгредієнтів та має міцний (яскраво виражений) цитрусовий смак (аромат), а в другому випадку створює враження міцного напою, що має цитрусовий смак (аромат). При аналізі ідей, які несуть вказані позначення та їх елементи, на які падають логічні наголоси, експерти зазначили про несхожість вказаних позначень у зв`язку із присутністю на одному з позначень міцного асоціативного зв`язку із виробником товару - компанією «Оболонь».

Водночас, на сторінках 10-11 висновку експерти зазначили, що згідно Методики судово-експертного дослідження знаків для товарів і послуг (торговельних марок), розробленого Київським НДІСЕ, домінуючий елемент у позначенні - це такий елемент, який за рахунок певних характеристик переважно привертає увагу споживачів та, у порівнянні з іншими елементами, відіграє найбільш значиму роль при обранні ними певного товару. За розмірними ознаками домінуючими у зображенні знака (позначення) є елементи, які мають відносно більші розміри ніж інші елементи, завдяки чому вони займають більшу площу і, відповідно, привертають до себе більше уваги споживача.

Як було зазначено вище, самими ж експертами встановлено, що слово «Obolon» має найменший розмір літер серед слів у комбінованих позначеннях позивача. Вказаний висновок робить також колегія суддів, виходячи із власного сприйняття досліджуваних знаків позивача. Візуально слово «Obolon» не сприймається як частина домінуючого елемента у комбінованих позначеннях. Вказане свідчить про невідповідність висновку експертів Методиці, на яку вони покликалися, в частині визначення домінуючого елемента на порівнюваних знаках.

У письмових поясненнях, наданих експертами на вимогу суду (а.с. 156, т.3) вказано, що компанія «Оболонь» не є єдиною, що маркує спеціальне пиво словом «hard», а слово «mix» означає суміш, що підсилює значення слова «hard» як пива зі смаком безалкогольного напою, комбінація «hardmix» за своїм походження повинна викликати асоціацію не з певним виробником, а з даним типом пива. Що стосується зазначення у висновку експертів відсутності розрізняльної здатності у слова «Hardmix», експерти пояснили наступне: слова «hard» та «mix» належать до поширених слів англійської мови; у США термін «hard soda» позначає спеціальне пиво в стилі безалкогольного напою; за даними Вікіпедії станом на кінець травня 2016 року в США існує щонайменше 39 марок напою «hard soda»; в Україні даний напій набув певної популярності у 2016 році після появи пива зі смаком лимона «Seth&Rileus Garage Hard Lemon» та пива зі смаком лимонного чаю «Seth&Rileus Garage Hard Lemon Tea»; згідно інформації, наведеної у 2016 році у різних українських інтернет-джерелах, поява на українському ринку спеціального пива «Оbоlоn Hardmix Citrus» обумовлена саме успіхом вищевказаної продукції.

Відповідно до експертного висновку від 02.05.2019 за №1484 експертизи у сфері інтелектуальної власності, проведеної на підставі звернення ТзОВ «Перша приватна броварня» (а.с. 289-293, т.2), експертом Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз Струком І.О. встановлено наступне:

«Оформлена комплектом етикеток упаковка (пляшка) пива спеціального «Перша приватна броварня Хард Цитрус / Hard Citrus» з позначенням «Hard Citrus» продукту виробництва ПрАТ «ПБК «Радомишль», не є схожою з оформленою комплектом етикеток упаковкою (пляшкою) пива спеціального «Оболонь Хардмікс Цитрус» / Obolon Hardmix Citrus», виробництва ПрАТ «Оболонь» із використанням позначення за зареєстрованим знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України №242319 та знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України №244894 настільки, що може ввести в оману споживача щодо товару та/чи особи, яка виробляє товари».

У вказаному висновку експерта зазначено, що об`єктами дослідження були скляна пляшка пива спеціального «Hard Citrus» та скляна пляшка пива спеціального «Hardmix Citrus», виробництва ПрАТ «Оболонь».

Колегія суддів зазначає, що предметом даної справи є припинення використання відповідачами позначення «Hard Citrus», яке, за твердженням позивача, порушує його права як власника знаків для товарів і послуг згідно свідоцтв №242319 та №244894. Таким чином, до предмета доказування у даній справі не входить з`ясування зовнішнього вигляду усієї продукції, а лише встановлення факту порушення відповідачами авторського права позивача у зв`язку з використанням спірних етикеток, що містять позначення «Hard Citrus».

Таким чином, на думку колегії суддів, висновок експерта від 02.05.2019 за №1484 не стосується предмета спору у даній справі. Більше того, вказаний висновок експерта в частині твердження про розбіжність комбінованих позначень «Hard Citrus» та «Hardmix Citrus», що містяться на етикетках пляшок, здійснено із покликанням на експертний висновок комісійної експертизи від 17.04.2019 за №1483, який, як було зазначено вище, суд у цій частині визнав необґрунтованим.

Відповідно до експертного висновку від 10.06.2019 за №18-06/19 експертизи об`єктів інтелектуальної власності, проведеної на підставі звернення ПрАТ «Оболонь» (а.с. 33-69, т.3), експертом Соповою К.А. встановлено наступне:

1) словесний елемент «Hardmix Citrus» займає домінуюче положення у зображенні знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України №№242319, 244894;

2) словесний елемент «Hard Citrus» займає домінуюче положення у зображенні етикеток пива спеціального «Hard citrus» об`єму 0,4 та 0,9 літрів, що застосовується ТзОВ ТВК «Перша приватна броварня «Для людей як для себе!» та ПрАТ «ПБК «Радомишль»;

3) словесні елементи «Hardmix», «Hard» та «Citrus» не є загальновживаними як позначення товарів певного виду, а також не відносяться до загальновживаних термінів для товару 32 класу МКТП «пиво».

У вказаному висновку експерт послалася на пункти 11.1.12 та 10.6 Методичних рекомендацій з окремих питань проведення експертизи на заявки на знаки для товарів і послуг, затверджених ДП «Український інститут промислової власності», відповідно до яких при дослідженні розташування словесного й зображувального елементів в комбінованому позначенні враховується фактор візуального домінування одного з елементів. Таке домінування може бути викликане як більш великими розмірами елемента, так і його більш зручнішим для сприйняття розташуванням в композиції (наприклад, елемент може займати центральне місце, з якого починається огляд позначення). Зображення одного з елементів у кольорі може сприяти домінуванню цього елемента в композиції.

З огляду на це, експерт зазначила, що за результатом проведеного дослідження встановлено, що словесні елементи «Hardmix» та «Citrus» займають домінуюче положення у зображенні знаків для товарів і послуг за свідоцтвами №242319 та 244894 за рахунок їх зорового домінування у композиції етикетки - розміщення у центральній частині, розмірних характеристик - мають найбільший розмір у порівнянні з іншими елементами, графічних ознак - виділення кольором, товщиною елементів літер та стилізованим видом шрифту. Словесний елемент «Obolon» через свій малий розмір менш помітний на темному фоні.

В результаті проведеного дослідження семантичного сприйняття знаку експерт зазначила, що назва товару «Hardmix Citrus» превалює в смисловому значенні над сукупністю інших елементів, оскільки саме вона застосовується при усних сповіщеннях, наприклад при замовленні напою в барах, ресторанах або магазинах. Крім того, саме назва напою, а також відповідний смак, якщо напій представлений у різних смаках може відображатись у меню. Тому саме назва напою «Hardmix» та смак «Citrus» (напій представлено також зі смаком лимону та імбиру) буде тим елементом, що застосовується при усних сповіщеннях та сприймається як оригінальна назва товару - пива спеціального. Елемент «Obolon» попри високий ступінь розрізняльної здатності не превалює в смисловому значенні досліджуваних знаків.

За рахунок того, що основним із методів розповсюдження таких товарів є продаж через заклади громадського харчування, а звичайним способом замовлення споживачем є усне замовлення назви товару, експерт дійшла висновку що саме за назвою товару споживачі розпізнають та описують потрібний їм напій, отже назва напою «Hardmix» та смак «Citrus» ідентифікують потрібний продукт під час усних замовлень, внаслідок чого це словосполучення превалює у фонетичному значенні над сукупністю інших елементів.

За результатом проведеного дослідження етикеток пива спеціального «Hard Citrus» експерт встановила, що словесні елементи «Hard» і «Citrus» займають домінуюче положення у зображенні етикеток цього напою об`ємом 0,4 та 0,9 літрів за рахунок їх зорового домінування у композиції етикетки - розміщення у центральній частині, розмірних характеристик - мають найбільший розмір у порівнянні з іншими елементами та займають більше половини площі етикетки, графічних ознак - виділення кольором, товщиною елементів літер та стилізованим видом шрифту. З аналогічних до наведених вище підстав, експерт дійшла висновку і про семантичне та фонетичне превалювання назви товару «Hard Citrus» над сукупністю інших елементів.

З приводу третього питання експерт зазначила, що слова «Hardmix», «Hard» та «Citrus» не відносять до видових та родових найменувань товару, а також не застосовують у пивоварній галузі у зв`язку з пивом. Вказаний висновок експерт зробила на підставі аналізу статтей з Універсального словника-енциклопедії, Словника українського сленгу та Великого тлумачного словника сучасної української мови, а також положень ДСТУ 3888:2015 «Пиво. Загальні технічні умови».

Вказаних джерел, на переконання колегії суддів, недостатньо для висновку із питання щодо застосування відповідних слів у пивоварній галузі, оскільки загальні статті із словників не розкривають специфіки галузі, а аналіз експертом єдиного стандарту ДСТУ 3888:2015 свідчить про недостатнє вивчення відповідного питання, оскільки в пивоварній галузі використовуються набагато більше стандартів, в тому числі, спеціальних; суд також звертає увагу на те, що стандарт ДСТУ 3888:2015 не містить інформації щодо сортів пива, видів пива спеціального, тощо, а, отже, вказаного документа недостатньо для відповіді на поставлене питання.

З приводу долученої до матеріалів справи відповідачем-1 рецензії на висновок експерта №185/18 від 27 липня 2018 року, підготовленої патентним повіреним України, кандидатом юридичних наук Прохоровим-Лукіним Григорієм Вікторовичем, колегія суддів вважає правомірним висновок суду першої інстанції про те, що така є неналежним та недопустимим доказом та не може бути врахована при розгляді даної справи, оскільки:

- процесуальним законом не передбачено інституту рецензування експертних висновків, натомість зазначено, що такі висновки підлягають оцінці на рівні з іншими доказами, наявними у справі;

- Порядком проведення рецензування висновків судових експертів та висновків експертних досліджень, затвердженим наказ Міністерства юстиції України від 25.05.2015 за № 775/5, врегульовано інститут рецензування висновків, який запроваджено з метою вдосконалення професійної майстерності експертів, поліпшення якості та обґрунтованості їх висновків. При цьому, зі змісту Порядку вбачається, що таке рецензування не проводиться з метою спростування чи підтвердження висновків;

- за даними Державного реєстру атестованих судових експертів Мінюсту України встановлено, що Прохоров-Лукін Григорій Вікторович не є судовим експертом, свідоцтво експерта недійсне з 18.10.2011 у зв`язку із звільненням 18.10.2011 з Київського НДІСЕ на підставі наказу експертно-кваліфікаційної комісії №386к від 06.10.2011.

Таким чином, на переконання колегії суддів, при вирішенні спору у даній справі, підлягають врахуванню надані позивачем експертний висновок №185/18 від 27.07.2018, складений судовим експертом Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України Ковальовою Н.М. та експертний висновок від 10.06.2019 за №18-06/19, складений експертом Соповою К.А.

Колегія суддів, з підстав наведених вище, відхиляє надані відповідачем-1 експертний висновок від 17.04.2019 за №1483, складений експертами Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз Калініченком М.М. та Харабугою Ю.С., а також експертний висновок від 02.05.2019 за №1484, складений експертом Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз Струком І.О.

З огляду на наведене, суд вважає, що спірне комбіноване позначення «Hard Citrus», що нанесене на етикетку пляшки пива спеціального «Перша приватна броварня Хард Цитрус / Hard Citrus» є схожим із зареєстрованими знаками для товарів і послуг за свідоцтвами №242319 від 25.05.2018 та №244894 від 25.07.2018, настільки, що їх можна сплутати та таким, що може ввести в оману споживача щодо товару та особи, яка виробляє товари 32 класу МКТП.

Предметом позову у даній справі є, зокрема, вимога позивача про заборону відповідачу здійснювати використання позначення "Hard Citrus".

З огляду на характер доводів сторін у даній справі, суть проведених експертиз та суть їх висновків, суд погоджується із доводами відповідача-1 про недопустимість повного задоволення позову та заборони відповідачу-1 здійснювати використання у своїй діяльності будь-яких позначень «Hard Citrus».

Так, з матеріалів даної справи вбачається, що позивач оспорює використання відповідачами саме комбінованого позначення «Hard Citrus» згідно заявки №m201807716, а всі експертизи у даній справі стосуються встановлення схожості комбінованих позначень «Hard Citrus» згідно заявки №m201807716 та зареєстрованих знаків для товарів і послуг ПрАТ «Оболонь» за свідоцтвами №242319 від 25.05.2018 та №244894 від 25.07.2018. Висновок про схожість позначень у даній справі ґрунтується на порівнянні візуальних, фонетичних та семантичних складових таких позначень. При цьому, першочергове значення в оцінці комбінованого позначення має саме візуальна складова, від якої будуються подальші висновки про фонетичну та семантичну складові. В той же час, при задоволенні позову суд першої інстанції заборонив відповідачам використовувати позначення «Hard Citrus» без вказівки на його ознаки (текстове, комбіноване, тощо).

Відповідно до ч. 1 ст. 5 ГПК України, здійснюючи правосуддя, господарський суд захищає права та інтереси фізичних і юридичних осіб, державні та суспільні інтереси у спосіб, визначений законом або договором.

Частиною 2 вказаної статті передбачено, що у випадку, якщо закон або договір не визначають ефективного способу захисту порушеного права чи інтересу особи, яка звернулася до суду, суд відповідно до викладеної в позові вимоги такої особи може визначити у своєму рішенні такий спосіб захисту, який не суперечить закону.

З огляду на наведене, колегія суддів вважає, що у даній справі наявні підстави для задоволення позову в частині вимог до відповідача-1, однак, при цьому, необхідно звузити відповідні позовні вимоги та задоволити їх лише в частині, що стосується заборони відповідачу-1 здійснювати використання та зобов`язання відповідача-1 вилучити з виробництва та знищити етикетку (контретикетку, іншу упаковку) щодо комбінованого позначення «Hard Citrus» згідно заявки №m201807716 (а не будь-якого позначення «Hard Citrus»).

Твердження скаржників про порушення прав відповідачів на використання позначення «Hard Citrus» поза межами території України є необґрунтованим, оскільки відповідно до статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" використанням знака для товарів і послуг визнається, зокрема, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення) товару.

Інші доводи скаржників колегія суддів також відхиляє як такі, що не спростовують наявності підстав для частково задоволення позову щодо відповідача-1.

Відповідно до ч.1 ст. 269 ГПК України, суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними у ній і додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги.

Відповідно до ч.3 ст.13 ГПК України, кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

Відповідно до ст. 86 ГПК України, суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили.

У зв`язку з вищевикладеним, оскаржуване рішення місцевого господарського суду підлягає скасуванню у зв`язку з невідповідністю висновків, викладених у рішенні суду першої інстанції, встановленим обставинам справи.

Відповідно до ч. 14 ст. 129 ГПК України, якщо суд апеляційної, касаційної інстанції, не передаючи справи на новий розгляд, змінює рішення або ухвалює нове, цей суд відповідно змінює розподіл судових витрат.

Відповідно до п.2 ч.1 та ч. 4 ст.129 ГПК України судовий збір та інші судові витрати, пов`язані із розглядом справи, покладаються на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Судові витрати, понесені позивачем під час розгляду даної справи, складаються з наступних сум:

- 7048 грн. судового збору за подання позовної заяви (із врахуванням заяви про зміну предмета спору);

- 1762 грн. судового збору за апеляційне оскарження ухвали Господарського суду Львівської області від 18.12.2018 про призначення судової експертизи та зупинення провадження у справі, яка була скасована на підставі постанови Західного апеляційного господарського суду від 07.03.2019;

- 27456 грн. за складення висновку експерта у сфері інтелектуальної власності від 27.07.2018 за №185/18, складеного експертом Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України Ковальовою Н.М. на підставі договору №04/07 від 11.07.2018, укладеного між Науково-дослідним центром судової експертизи з питань інтелектуальної власності та Приватним акціонерним товариством «Оболонь».

Судові витрати, понесені відповідачем-2 під час розгляду даної справи, складаються з 2643 грн. судового збору за подання апеляційної скарги на рішення Господарського суду Львівської області від 04.12.2019.

Зважаючи на наведене, у зв`язку із задоволенням позову у даній справі лише в частині позовних вимог до відповідача-1, судові витрати у даній справі підлягають наступному розподілу:

- на позивача слід покласти - половину від сплачених ним сум судового збору за подання позову у даній справі, за апеляційне оскарження ухвали місцевого господарського суду від 18.12.2018 та витрат, пов`язаних із проведенням експертизи; а також 2643 грн. судового збору, сплачених відповідачем-2 за подання апеляційної скарги у даній справі;

- на відповідача-1 слід покласти - 3524 грн. судового збору за подання позову у даній справі, 881 грн. судового збору за апеляційне оскарження позивачем ухвали Господарського суду Львівської області від 18.12.2018 та 13728 грн. витрат, пов`язаних із проведенням експертизи (половина від сплачених позивачем сум).

Керуючись ст. 129, 269, 275, 278, 282, 284 ГПК України, Західний апеляційний господарський суд

П О С Т А Н О В И В :

Апеляційні скарги Товариства з обмеженою відповідальністю Торгово-виробнича компанія "Перша Приватна Броварня "Для людей-як для себе!" та Приватного акціонерного товариства "Пиво-безалкогольний комбінат "Радомишль" задоволити частково.

Рішення Господарського суду Львівської області від 04.12.2019 у справі №914/1667/18 скасувати. Позов задоволити частково.

Заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю торгово-виробнича компанія "Перша приватна броварня "Для людей-як для себе!" (79032, м.Львів, вул. Джорджа Вашингтона, 10, ідентифікаційний код 31978272) здійснювати використання комбінованого позначення "HARD CITRUS" згідно заявки №m201807716 шляхом нанесення такого позначення (маркування) на продукцію 32 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (для товарів пиво, пиво спеціальне) та її етикетку або іншу упаковку (стікер, споживчу тару, контретикетку, кольєретку, ярлик, пробку), її зберігання із нанесеним позначенням, пропонування продукції із нанесеним позначенням для продажу, продаж;

Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю торгово-виробнича компанія "Перша приватна броварня "Для людей-як для себе!" (79032, м.Львів, вул. Джорджа Вашингтона, 10, ідентифікаційний код 31978272) вилучити з виробництва та знищити всю наявну етикетку, контретикетку або іншу упаковку пива спеціального, які містять комбіноване позначення "HARD CITRUS" згідно заявки №m201807716.

В позові щодо Приватного акціонерного товариства "Пиво-безалкогольний комбінат "Радомишль" - відмовити.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю торгово-виробнича компанія «Перша приватна броварня «Для людей - як для себе!» (79032, Львівська обл., м. Львів, вул. Джорджа Вашингтона, буд. 10, ідентифікаційний код - 31978272) на користь Приватного акціонерного товариства «Оболонь» (04212, м.Київ, вул.Богатирська, 3, ідентифікаційний код 05391057) 4405 грн. судового збору та 13728 грн. судових витрат, пов`язаних з розглядом справи.

Стягнути з Приватного акціонерного товариства «Оболонь» (04212, м.Київ, вул.Богатирська, 3, ідентифікаційний код 05391057) на користь Приватного акціонерного товариства «Пиво-безалкогольний комбінат «Радомишль» (12201, Житомирська область Радомишльський район, м.Радомишль, вул.Микгород, буд.71, ідентифікаційний код - 05418365) 2643 грн. судового збору.

Господарському суду Львівської області видати накази на виконання даної постанови.

Постанова набирає законної сили з дня її прийняття та може бути оскаржена в касаційному порядку відповідно до ст. 287, 288 ГПК України.

Справу повернути в Господарський суд Львівської області.

Повний текст постанови складено 28.08.2020.

Головуюча суддя Г.В. Орищин

суддя Н.А. Галушко

суддя М.Б. Желік