ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" серпня 2020 р. Справа№ 910/11005/16

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Доманської М.Л.

суддів: Верховця А.А.

Полякова Б.М.

за участю секретаря судового засідання Чміль Я.Є.

та представників учасників провадження у даній справі відповідно до протоколу судового засіданні від 10.08.2020 у даній справі

розглянувши матеріали апеляційної скарги Публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України"

на рішення господарського суду міста Києва від 10.08.2016

у справі № 910/11005/16 (суддя Зеленіна Н.І.)

за позовом публічного акціонерного товариства "СБЄРБАНК РОСІЇ"

до 1) Міністерста розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (попередня назва - Міністерства економічного розвитку і торгівлі України)

2) публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України"

про визнання свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 82116 недійсним

За участю представників сторін:

від позивача:Сюсєль І.М., Столяренко О.В., Капітоненко А.Г.
від відповідача-1не з`явились
від відповідача-2Ющенко Т.В., Огнев`юк Я.В.
судовий експертКлимова Н.Б.

ВСТАНОВИВ:

Рішенням господарського суду міста Києва від 10.08.2016 у справі № 910/11005/16 позов задоволено повністю; визнано недійсним Свідоцтво України на знак для товарів і послуг від 10.09.2007 № 82116 щодо послуг 36 класу міжнародної класифікації товарів і послуг, видане Публічному акціонерному товариству "Державний ощадний банк України" ; зобов`язано Державну службу інтелектуальної власності України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 82116 від 10.09.2007 недійсним повністю щодо послуг 36 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Не погоджуючись з вказаним рішенням господарського суду міста Києва, Акціонерне товариство "Державний ощадний банк України" (попередня назва - Публічне акціонерне товариство "Державний ощадний банк України") звернулося до апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просило скасувати повністю оскаржуване рішення та прийняти нове судове рішення, яким у задоволенні позовних вимог відмовити.

Апеляційна скарга мотивована порушенням норм матеріального та процесуального права, вказано, що в матеріалах справи відсутні докази щодо відомості фірмового найменування «Сбербанк России ОАО» станом на 24.05.2006. Обставина про відомість фірмового найменування позивача, яку суд першої інстанції визнав доведеною, не є такою через неповноту дослідження обставин справи та невсебічну і неналежну оцінку доказів у справі. Судом безпідставно встановлено, що засоби масової інформації публікували статті, які містили згадування фірмового найменування саме позивача. Також скаржник зазначив, що в матеріалах справи немає жодного доказу надання позивачем послуг 36 класу на території України станом на 24.05.2006, що виключає можливість введення споживачів в оману щодо особи, що надає такі ж послуги за спірним Свідоцтвом або споріднені з ними послуги (щодо відповідача-2) . У позивача відсутні права чи охоронювані законом інтереси на захист фірмових найменувань «Сбербанк России ОАО» та «Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество)», оскільки вони ним не використовуються. Також скаржником зазначено, що суд першої інстанції безпідставно відхилив заяву про застосування строку позовної давності, який позивачем пропущено.

28.09.2016 від Публічного акціонерного товариства "СБЄРБАНК РОСІЇ" надійшов відзив, в якому зазначено, що господарський суд міста Києва правомірно визнав доведеною належними та допустими доказами відомість фірмового найменування позивача в Україні щодо послуг 36 класу МКТП. Позивач зазначає, що велика кількість статей у засобах масової інформації свідчить про загальну відомість фірмового найменування позивача, за захистом прав на які позивач звернувся з даним позовом. Позивач наголошує на тому, що відповідач-2 не має жодних підстав стверджувати, що місцевий господарський суд неповно з`ясував обставини, що мають значення для справи, чи визнав встановленими обставини, що не було доведено, адже доведення використання позивачем послуг 36 класу на території України для надання правової охорони фірмовому найменуванню позивача та застосування положень ч. 3 ст. 6 Закону України «Про охорону знаків для товарів і послуг» не відносяться до обставин, що підлягають доказуванню в справі, оскільки правове значення у цьому питанні має відомість фірмового найменування позивача.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 09.10.2019 колегією суддів встановлено, що Постановою Кабінету Міністрів України "Деякі питання оптимізації системи центральних органів виконавчої влади" від 02.09.2019 № 829 Мінекономрозвитку перейменовано на Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (далі - Мінекономіки). Судовою колегією були прийняті до уваги вказані зміни, внесені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо найменування Відповідача-1.

14.11.2017 від Відповідача-1 надійшов відзив, в якому зазначено, що відповідач-1 підтримує апеляційну скаргу відповідача-2, що судом невірно встановлено доведеність матеріалами справи обставин відомості комерційного (фірмового) найменування позивача та можливості введення в оману споживачів щодо особи позивача станом на 24.05.2006. Також зазначено, що судом невірно надано оцінку застосуванню строку позовної давності.

Під час апеляційного перегляду судом було встановлено, що Кабінетом міністрів України 05.06.2019 прийнято постанову №568 «Питання акціонерного товариства "Державний ощадний банк України», пунктом першим якої постановлено змінити тип Публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" з публічного на приватне та перейменувати його в Акціонерне товариство "Державний ощадний банк України", затверджено статут Акціонерного товариства "Державний ощадний банк України». Вказані зміни підтверджуються витягом з ЄДРПОУ, який долучений до матеріалів справи. Зміна назви Відповідача-2 береться судом до уваги.

Представники сторін про час та місце судового засідання були повідомлені належним чином направленням на адреси місцезнаходження учасників справи копій відповідної ухвали суду.

З огляду на викладене, апеляційний господарський суд вважає за можливе здійснювати розгляд скарги без участі представників певних учасників провадження, що не з`явились у судове засідання, так як сторони належним чином повідомленні про дату, час та місце розгляду справи, учасниками якої вони є.

Ухвалою від 07.08.2020 у даній справі у зв`язку зі зміною складу суду згідно з витягом з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями Північного апеляційного господарського суду від 05.08.2020, апеляційну скаргу прийнято до провадження у новому складі суду.

У судовому засіданні 10.08.2020 вирішено поставити на обговорення та розглянути в судовому засіданні наступні клопотання, що надійшли від сторін до суду апеляційної інстанції та залишились нерозглянутими: клопотання про залучення нових доказів від 01.11.2016 (т.5 а.с. 25), клопотання про залучення висновку експертного дослідження 179/16 (т. 5 а.с 138), клопотання про залучення рецензії на висновок експертизи №18031/16-53 (т. 5 а.с. 232), клопотання про виклик ОСОБА_1 до суду для дачі пояснень у справі від 19.12.2017 (т. 6 а.с 1), клопотання про залучення висновку іноземного спеціаліста до матеріалів справи (т.6 а.с. 3), клопотання про виклик свідка-експерта до суду від 19.12.2017 (т.6 а.с. 222), клопотання про виклик ОСОБА_1 (т.6 а.с. 240), клопотання про залучення висновку спеціаліста ОСОБА_1 (т. 9 а.с. 45), клопотання про залучення висновків експертів Петренка С.А., Андрєєвої А.В., Ткачука Т.М. від 23.06.2020, поданого до суду 24.06.2020 (т.9 а.с. 124), пояснення від 23.06.2020 з вимогою про залучення висновку спеціаліста на висновок експерта та висновок атестованого судового експерта (т.10, а.с.1-17), клопотання про виклик судового експерта Петренка С.А. від 07.07.2020, клопотання про виклик судового експерта Андрєєвої А.В. від 07.07.2020, клопотання про виклик судового експерта Ткачука Т.М. від 07.07.2020 та Клопотання, подані від відповідача-2 про дотримання розумного строку розгляду справи від 03.07.2019 та клопотання про прискорення розгляду справи від 10.08.2020.

В судовому засіданні представники позивача підтримали вищевказані поданні ними клопотання, представники відповідача-2 заперечили проти їх задоволення з посиланням на те, що відповідні дії щодо заявлення позивачем цих клопотання зводяться до намагання затягування судового процесу, нові докази, які позивач просить залучити до справи, не можуть бути взяти судом до уваги, позивачем не доведено неможливість подання їх до суду у встановлені законодавством строки, клопотання позивачем не обґрунтовані. Представники відпорвідача-2 підтримали подані ними вищевказані клопотання, представники позивача не заперечували проти їх задоволення щодо дотримання розумного строку розгляду справи.

Заслухавши думку сторін, проаналізувавши матеріали справи, колегія суддів прийшла до висновку про часткове задоволення вказаних клопотань відповідача-2 про прискорення розгляду справи та дотримання розумного строку. Так, суд вважає за можливе прискорити розгляд апеляційної скарги, враховуючи розумні строки розгляду справи. Щодо встановлення обмежувальних строків на подання будь-яких заяв у справі, суд відхиляє клопотання в цій частині, оскільки, певні заяви можуть бути подані сторонами протягом всього розгляду апеляційної скарги у встановлені чинним законодавством порядку та строкі.

Вищезазначені клопотання, поданні позивачем, суд вирішив відхилити, з огляду на наступне.

Відповідно до ст. 13 ГПК України, судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін. Учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов`язків, передбачених цим Кодексом.

Суд, зберігаючи об`єктивність і неупередженість сприяє учасникам судового процесу в реалізації ними прав, передбачених цим Кодексом та запобігає зловживанню учасниками судового процесу їхніми правами та вживає заходів для виконання ними їхніх обов`язків.

Відповідно до ч.ч. 2, 3 ст. 269 ГПК України, суд апеляційної інстанції досліджує докази, що стосуються фактів, на які учасники справи посилаються в апеляційній скарзі та (або) відзиві на неї. Докази, які не були подані до суду першої інстанції, приймаються судом лише у виняткових випадках, якщо учасник справи надав докази неможливості їх подання до суду першої інстанції з причин, що об`єктивно не залежали від нього.

З матеріалів справи вбачається, що позивачем під час апеляційного перегляду подано певну кількість клопотань про залучення нових доказів, при цьому багато з них мають аналогічне обгунтування з тими клопотаннями, що вже розглянуті судом раніше та відхилені, виходячи з вимог чинного законодавства. Так, доводів стосовно того, що відповідні нові докази- рецензії- мають важливе значення для вирішення спору у справі позивачем не наведено, щодо певних доказів -експертних висновків- не доведено об"єктивної неможливості їх замовлення і виготовлення чи подання аналогічних доказів до суду першої інстанції. Так, експертні висновки Петренка С.А. від 16.06.20 (замовлення позивача отримано експертом 10.06.2020), Андрєєвої А.В. від 22.06.2020 (замовлення надійшло 05.06.2020), Ткачука Т.М.від 12.06.2020 (замовлення отримано 05.06.2020) були замовлені позивачем лише у червні 2020, та із клопотанням про залучення цих доказів позивач звернувся до суду лише у липні 2020. Належних обгрунтувань та документального підтвердження винятковості випадку щодо неможливості їх замовлення та подання до суду у встановлені чинним законодавством строки з причин, що об`єктивно не залежали від позивача, останнім не подано.Так, посилання на те, що аналогічні експертні висновки раніше подавались до суду, але вони містили певні суттєві недоліки, та лише у червні 2020 ці експертні висновки приведені у повну відповідність нормам процесуального законодавства, не береться судом до уваги як поважна причина для прийняття цих нових доказів судом апеляційної інстанції.

Щодо клопотання про залучення висновку експертного дослідження 179/16, суд вважає відповідний висновок судового експерта новим доказом в розумінні ч.ч. 2, 3 ст. 269 ГПК України. Так, як вбачається з матеріалів справи, експертний висновок 179/16 був замовлений 30.05.2016, складений експертом Ткачуком Т.М. 24.06.2016, тобто до прийняття оскаржуваного рішення суду першої інстанції. Обґрунтування в клопотанні щодо неможливості подання відповідного висновку до суду першої інстанції не наведено, об"єктивна неможливість його подання позивачем у встановлені чинним законодавством строки до суду першої інстанції не підтверджується належними доказами.

Що стосується клопотання позивача про залучення висновку іноземного спеціаліста Фредеріка Мостерта від 19.10.2017, то вказане клопотання не може бути задоволене, оскільки доданими до висновку документами, беззаперечно не доведено, що вказаний експерт має кваліфікацію спеціаліста у сфері інтелектуальної власності. Зазначена особа не підпадає під визначення експерта, наданого в ст. 69 ГПК України. Крім того, аналогічне клопотання вже було розглянуто, та відхилено судом, надано оцінку аналогічним доводам позивача за ухвалою суду від 03.07.2019 у даній справі.

Щодо повторних клопотань про виклик експерта ОСОБА_1 та залучення рецензії, складеної ним, судова колегія вважає за необхідне зазначити, що у відповідності до ст. 214 ГПК України учасники справи можуть давати свої пояснення з приводу висновку експерта. Документ під назвою "Рецензія на висновок повторної судової експертизи" та висновоки-рецензії не можуть бути віднесені до належних та допустимих доказів у розумінні ГПК України в даному випадку. Судова колегія не вбачає підстав для задоволення клопотання позивача про виклик до суду ОСОБА_1 та залучення його рецензії у якості нового доказу, з огляду на наступне.

Особа, що складає рецензії за власною ініціативою або на замовлення сторін судового процесу, з приводу оцінки висновку судового експерта, його правильності та обґрунтованості не несе жодної відповідальності за свої міркування, не має відповідних прав та обов`язків, встановлених процесуальним законодавством та Законом України «Про судову експертизу» для судового експерта. Рецензент не є учасником процесу, тому не може бути викликаний в суд для надання пояснень. Таким чином, такий експерт не може надавати суду допомогу в оцінюванні доказів у справі.

Крім того, рецензія на висновок судового експерта не може бути віднесена до письмових доказів. Так, документ під назвою "Висновок фахівця за результатами аналізу висновку експертизи у сфері інтелектуальної власності" за своєю суттю є рецензією на судову ексертизу. Доводи, які викладені у такій рецензії, можуть бути викладені сторонами як письмові пояснення та надані суду.

Судом також відхилено клопотання про виклик свідка до суду (т.6 а.с. 222), а саме, експерта ОСОБА_2, з огляду на відсутність доводів позивача про незрозумілість його експертного висновку та за відсутністю у справі поставлених сторонами питань до нього.

Щодо клопотання позивача про виклик експертів Петренка С.А., Андрєєвої А.В., Ткачука Т.М., то воно відхиляється судовою колегією за необґрунтованістю, оскільки експерт викликається лише в тих випадках, коли стороні необхідні додаткові обґрунтування, у зв`язку з неточністю, на думку сторони, висновку. Судова колегія звертає увагу, що вказані висновки експертів були подані саме позивачем, та в клопотанні не зазначено, які саме питання будуть поставлені перед експертами та що позивачу є незрозумілим у наданих висновках експертів. Разом з тим, у відповідності до ст. 98 ГПК України виклик експерта є правом суду, а не обов`язком. Оскільки судом відхилені вищевказані клопотання про залучення висновків цих експертів, то, відповідно, суд відхиляє клопотання про виклик експертів Петренка С.А., Андрєєвої А.В., Ткачука Т.М. для дачі пояснень по цих висновках.

Вирішуючи питання щодо залучення доказів, які без поважних причин не подавалися до суду першої інстанції, апеляційний суд повинен врахувати зобов`язання особи, яка бере участь у справі, добросовісно здійснювати свої права та виконувати процесуальні обов`язки.

Європейський суд з прав людини зауважує, що принцип «процесуальної рівності сторін» передбачає, що у випадку спору, який стосується приватних інтересів, кожна зі сторін повинна мати розумну можливість представити свою справу, включаючи докази, в умовах, які не ставлять цю сторону в істотно більш несприятливе становище стосовно протилежної сторони (DOMBO BEHEERB.V. v. THE NETHERLANDS, № 14448/88, § 33, ЄСПЛ, від 27 жовтня 1993 року).

У судовому засіданні 10.08.2020 представники скаржника підтримали вимоги апеляційної скарги та просили суд її задовольнити. Представники позивача, заперечили проти задоволення апеляційної скарги та просили суд залишити її без задоволення, а оскаржуване рішення - без змін.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 24.06.2020 задоволено клопотання Публічного акціонерного товариства "СБЄРБАНК РОСІЇ" про виклик експертів Климової Н.Б. та Ракової А.О. до суду для дачі пояснень у справі №910/11005/16. Викликано у судове засідання 07.07.2020 судового експерта Климову Н.Б. та судового експерта Ракову А.О. та зобов`язано надати до суду письмові пояснення на поставлені перед ними питання.

У зв`язку з неявкою експертів, ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 07.07.2020 повторно викликано у судове засідання 10.08.2020 судового експерта Климову Н.Б. та судового експерта Ракову А.О. для дачі пояснень по суті висновку експертів за результатами проведення повторної комісійної експертизи у сфері інтелектуальної власності №/19-53 від 20.03.2020.

На вимогу суду, в судовому засіданні 10.08.2020 була присутня експерт Климова Н.Б., яка надала відповіді на всі поставлені їй питання представника позивача та навела для суду змістовні пояснення щодо проведеної судової експертизи, додавши до справи письмові відповіді на поставлені їй запитання. Експерт Ракова А.О. не з`явилась, як пояснила Климова Н.Б. , у зв`язку із звільненням з експертної установи.

Розглянувши доводи апеляційної скарги, перевіривши матеріали справи, заслухавши думку сторін, дослідивши та розглянувши всі подані відзиви, заперечення, пояснення по справі, клопотання сторін, проаналізувавши на підставі встановлених фактичних обставин справи правильність застосування судом першої інстанції норм матеріального, процесуального права, Північний апеляційний господарський суд вважає, що апеляційна скарга підлягає задоволенню, а оскаржуване судове рішення від 10.08.2016 у даній справі скасуванню з прийняттям нового рішення про відмову в задоволенні позову, з наступних підстав.

Відповідно до ст. 269 Господарського процесуального кодексу України суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними у ній і додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги.

Як встановлено судом першої інстанції та вбачається з матеріалів справи, предметом спору у даній справі є вимоги позивача - Публічного акціонерного товариства «Сбербанк Росії» (російською мовою Публичное акционерное общество «Сбербанк России», яке є юридичною особою за законодавством Російської Федерації) про визнання недійсним оспорюваного Свідоцтва України від 10.09.2007 № 82116, з підстав, передбачених п. п. «а» та «в» ч. 1 ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Обґрунтовуючи заявлені вимоги, позивач вказує, що знак «Сбербанк» за свідоцтвом України від 10.09.2007 № 82116 є схожим настільки, що його можна сплутати із фірмовим найменуванням, що відоме в Україні, і належить позивачу, який одержав право на нього до дати подання заявки 24.05.2006 на знак за свідоцтвом щодо таких же або споріднених з ними послуг 36 класу МКТП; свідоцтво України на знак від 10.09.2007 № 82116 було видано внаслідок подання заявки на знак з порушенням прав позивача на комерційне (фірмове) найменування; знак «Сбербанк» за свідоцтвом України від 10.09.2007 № 82116, виданий АТ «Державний ощадний банк України» (попередня назва - ПАТ «Державний ощадний банк України») може ввести в оману споживача щодо особи, яка надає послуги 36 класу МКТП, щодо особи позивача.

Задовольняючи позовні вимоги, суд першої інстанції зазначив про схожість знаку «Сбербанк» за свідоцтвом України № 82116 із фірмовим найменуванням позивача «Сбербанк России ОАО», яке ним використовувалось на дату подання заявки (24.05.2006) та отримало правову охорону в силу положень ст.8 Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20.03.1883, що свідчить про видачу спірного свідоцтва з порушенням прав позивача на фірмове (комерційне) найменування та про невідповідність зареєстрованого знака умовам надання правової охорони. Суд першої інстанції вказав про наявність підстав, визначених п.п. а), в) ч. 1 ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», для визнання недійсним свідоцтва України від 10.09.2007 № 82116, з огляду на доведеність факту відомості фірмового найменування позивача в Україні та отримання права на його використання до дати подання відповідачем-2 заявки на знак для товарів та послуг щодо таких же товарів і послуг 36 класу МКТП.

Апеляційний господарський суд не може погодитись з висновками місцевого господарського суду та вважає їх необґрунтованими та такими, що не підтверджені належними та достатніми доказами, наявними в матеріалах справи, з огляду на наступне.

Відповідно до ст. ст. 15, 16 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України), кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання. Кожна особа має право на захист свого інтересу, який не суперечить загальним засадам цивільного законодавства. Кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

Виходячи з положень ч. 1 ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково, зокрема, у разі:

а) невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони;

в) видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

Порушенням прав на знак, зокрема, визнається введення в цивільний оборот позначень, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із: знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім`я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг; знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності; фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг; кваліфікованими зазначеннями походження товарів.

Відповідно до абзацу п`ятого пункту 3 Постанови Верховної Ради України від 23.12.1993р. № 3771-XII «Про введення в дію Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» свідоцтво України може бути визнано недійсним у разі невідповідності знака умовам його реєстрації, визначеним законодавством, що діяло на дату подання заявки.

Датою подання заявки на реєстрацію знаку від 10.09.2007 № 82116 є 24.05.2006, що підтверджено випискою з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, у зв`язку з чим, оцінка відповідності зареєстрованих позначень умовам надання правової охорони має здійснюватись судом на вказану дату.

Частиною третьою ст. 159 Господарського кодексу України (далі - ГК України) визначено, що правовій охороні підлягає як повне, так і скорочене комерційне найменування суб`єкта господарювання, якщо воно фактично використовується ним у господарському обігу.

Статтею 8 Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20.03.1883, що набрала чинності для України 25.12.1991 (далі-Паризька конвенція) передбачено, що фірмове найменування охороняється в усіх країнах Союзу без обов`язкового подання заявки чи реєстрації і незалежно від того, чи є воно частиною товарного знака.

За змістом частини другої статті 489 ЦК України право інтелектуальної власності на комерційне найменування є чинним з моменту першого використання цього найменування та охороняється без обов`язкового подання заявки на нього чи його реєстрації і незалежно від того, є чи не є комерційне найменування частиною торговельної марки.

Водночас відповідно до приписів пункту 1 статті 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг`правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

Згідно з пунктом 3 статті 6 цього Закону не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати, зокрема, з фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до Установи заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг.

Відповідно до ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі:

а) невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони;

б) наявності у свідоцтві елементів зображення знака та переліку товарів і послуг, яких не було у поданій заявці;

в) видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

При визнанні свідоцтва чи його частини недійсними Установа повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені.

Свідоцтво або його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності від дати подання заявки.

Аналіз наведених положень законодавства дає підстави для висновку про те, що товарний знак, який є тотожним або схожим до ступеня сплутування з фірмовим найменуванням іншої юридичної особи щодо таких же або споріднених послуг, є неохороноспроможним, а тому, з огляду на приписи статті 19 Закону у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково.

Як вбачається з матеріалів справи, станом на 24.05.2006 позивачем використовувалось повне фірмове найменування «Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации» (открытое акционерное общество) та скорочене фірмове найменування «Сбербанк России ОАО», що встановлено судом першої інстанції в оскаржуваному рішенні, із чим погоджується позивач.

Позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів (п. 4.3.2.4 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджені наказом Держпатенту України від 28.07.1995 №116).

Судом першої інстанції зазначено, що знак "Сбербанк", зареєстрований за відповідачем-2 за Свідоцтвом України від 10.09.2007 № 82116 може бути визнано тотожним у словесному позначенні із частиною скороченого фірмового найменування позивача: «Сбербанк Росии ОАО», яке використовується позивачем згідно з п. 1.2 Статуту, який затверджено 24.06.2005 та погоджено Московським головним територіальним управлінням Центрального банку Російської Федерації 13.09.2005 із внесенням запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб Російської Федерації, тобто вони є схожими настільки, що їх можна сплутати.

Для вирішення спору та дослідження всіх обставин справи в повній мірі, для з`ясування таких питань, як: чи було фірмове найменування "Сбербанк Росии ОАО» відомим в Україні станом на 24.05.2006 та якщо було, то для яких саме товарів і послуг дане фірмове найменування було відомим, також, для встановлення факту такої схожості (тотожності) судом було проведено судові експертизи, за результатом проведення яких складені наступні судові висновки.

За результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності складено висновок від 06.09.2017 №18031/16-53, експерт І.Г. Голова дійшов таких висновків:

- Знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 82116 не є схожим настільки, що його можна сплутати з фірмовим найменуванням «Сбербанк России ОАО» щодо таких або споріднених послуг 36 класу МКТП на 24.05.2006.

- Знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 82116 не був таким, що міг ввести в оману щодо особи позивача відносно послуг 36-го класу МКТП станом на 24.05.2006.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 19.12.2017 призначено повторну судову експертизу об`єктів інтелектуальної, проведення якої доручено Харківському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, м. Харків. Поставлено на вирішення експерта наступні питання, що потребують роз`яснення: чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 82116 схожим настільки, що його можна сплутати із фірмовим найменуванням "Сбербанк Росии ОАО" щодо таких самих або споріднених послуг 36 класу МКТП на 24.05.2006?; чи був знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 82116 таким, що міг ввести в оману щодо особи позивача відносно послуг 36-го класу МКТП станом на 24.05.2006?

За результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності складено висновок від 27.12.2017 №209, експерт Копитько А.П. дійшов таких висновків:

- знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №82116 не був схожим настільки, що його можна сплутати із фірмовим найменуванням "Сбербанк Росии ОАО" щодо таких самих або споріднених послуг 36 класу МКТП на 24.05.2006;

- знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 82116 не був таким, що міг ввести в оману щодо особи позивача відносно послуг 36-го класу МКТП станом на 24.05.2006;

Ухвалою від 03.07.2019 судом апеляційної інстанції за клопотанням позивача залучено висновок експерта Петренка С.А. №1/06-1 за результатами експертного дослідження об`єктів інтелектуальної власності, оскільки висновок судового експерта Петренка С.А. №1/06-1 був складений лише 20.12.2017, а тому позивач не мав можливості долучити даний доказ до матеріалів справи раніше, а саме експертне дослідження було замовлено ще до винесення оскаржуваного рішення господарського суду міста Києва від 10.08.2016, а тому суд визнав поважними причини неподання його до суду першої інстанції.

За результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності складено висновок від 20.12.2017 №1/06-1, судовий експерт Петренко С.А. дійшов таких висновків:

- знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 82116 був схожим с відомим в Україні фірмовим найменуванням "Сбербанк Росії" та/або «Сбербанк Росії ВАТ» (російською мовою «Сбербанк России» та/або «Сбербанк России ОАО») щодо таких же або споріднених послуг настільки, що їх можна сплутати, станом на 24.05.2006;

- знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 82116 був таким, що може ввести в оману щодо особи, яка надає послугу 36-го класу МКТП, а саме щодо Акціонерного комерційного Сбэрэгательного банку Російської Федерації (відкрите акціонерне товариство), Сбербанк Росії ВАТ, станом на 24.05.2006.

Ухвалою Північного апеляційного господарського від 03.07.2019 у справі №910/11005/16 призначено повторну судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності. Проведення судової експертизи доручено Київському науково-дослідному інституту судових експертиз (іншому експерту). На вирішення експерта поставлено наступні питання: - чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 82116 схожим настільки, що його можна сплутати із фірмовим найменуванням "Сбербанк Росии ОАО" щодо таких самих або споріднених послуг 36 класу МКТП на 24.05.2006? -чи був знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 82116 таким, що міг ввести в оману щодо особи позивача відносно послуг 36-го класу МКТП станом на 24.05.2006?

За результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності складено висновок від 20.03.2020 № 20781/20782/19-53, судові експерти Климова Н.Б., Ракова А.О. дійшли таких висновків:

- знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 82116 «СБЕРБАНК» не є схожим настільки, що його можна сплутати із фірмовим найменуванням "Сбербанк Росии ОАО" щодо таких самих або споріднених послуг 36 класу МКТП станом на 24.05.2006;

- знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 82116 «СБЕРБАНК» не був таким, що міг ввести в оману щодо особи позивача відносно послуг 36-го класу МКТП станом на 24.05.2006.

Дослідивши вищезазначені висновки експертів, проаналізувавши їх відповідно до поданих пояснень та заперечень сторін щодо повноти та обґрунтованості, заслухавши думку сторін та пояснення і відповіді, надані експертом в судовому засіданні, суд апеляційної інстанції надає оцінку висновкам від 06.09.2017 №18031/16-53, від 27.12.2017 №209, від 20.12.2017 №1/06-1, від 20.03.2020 №20781/20782/19-53 у сукупності із іншими доказами у справі.

Суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (стаття 86 ГПК України);

Відповідно до ч. 1 - 3 ст. 98 ГПК України висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному законодавством. Предметом висновку експерта може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань. Висновок експерта може бути наданий на замовлення учасника справи або на підставі ухвали суду про призначення експертизи.

У висновку експерта повинно бути зазначено: коли, де, ким (прізвище, ім`я, по батькові, освіта, спеціальність, а також, за наявності, свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта, стаж експертної роботи, науковий ступінь, вчене звання, посада експерта), на якій підставі була проведена експертиза, хто був присутній при проведенні експертизи, питання, що були поставлені експертові, які матеріали експерт використав. Інші вимоги до висновку експерта можуть бути встановлені законодавством.

У висновку експерта має бути зазначено, що він попереджений (обізнаний) про відповідальність за завідомо неправдивий висновок, а у випадку призначення експертизи судом, також про відповідальність за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків; у висновку експерта зазначається, що висновок підготовлено для подання до суду та що експерт обізнаний про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок; відхилення судом висновку експерта повинно бути мотивоване в судовому рішенні.

Враховуючи вищезазначене, суд апеляційної інстанції прийшов до висновку, що вказані висновки експертиз 06.09.2017 №18031/16-53, від 27.12.2017 №209, від 20.03.2020 №20781/20782/19-53 відповідають всім зазначеним вище вимогам процесуального закону, оскільки містять: докладний опис проведених судовим експертом досліджень, висновки, обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, зазначення де, коли, ким складено, питання, які були поставлені експертові, матеріали, які використав експерт, доказ обізнаності експерта про кримінальну відповідальність, тощо.

З огляду на наведене є всі підстави вважати вказані три висновки судових експертиз обґрунтованими та такими, що не викликають сумнівів в їх правильності. Вказані документи відповідають законодавчо визначеним критеріям належності, допустимості та достовірності доказів, узгоджується з іншими доказами у справі, а тому беруться судом до уваги у даній справі.

При цьому, вказані висновки повністю узгоджуються між собою та з іншим матеріалами справи. Експертизи було зроблено на підставі ґрунтовного аналізу спірних об`єктів інтелектуальної власності, що проводився атестованими судовими експертами, які мають кваліфікацію судових експертів та внесені до Реєстру атестованих судових експертів.

Натомість, щодо експертних висновків експерта Петренка С.А. від 13.05.2016 № 1/06 (поданий до суду першої інстанції) та від 20.12.2017 №1/06-1 (поданий до суду апеляційної інстанції), то суд не може взяти їх до уваги, з огляду на те, що його висновки суперечать встановленим обставинам справи, іншим доказам у справі у їх сукупності, у тому числі і вищезазначеним висновкам судових експертиз. При цьому, відсутні докази того, що у експерта були всі необхідні матеріали справи для проведення повного та об`єктивного дослідження. Так, висновки експертів не мають для суду заздалегідь встановленої сили та оцінюються судом сукупно з іншими доказами у справі, що і враховано в даному випадку судом апеляційної інстанції.

В оскаржуваному рішенні суд першої інстанції прийшов до необгрунтованих висновків про наявність встановлених обставин справи щодо відомості українським споживачам комерційного найменування «Сбербанк России ОАО» до дати подання відповідачем до Установи заявки на спірний знак. Так, суд першої інстанції зазначив, що доводи позивача щодо відомості його фірмового найменування в Україні, зокрема, стосовно послуг у сфері банківської діяльності, віднесених до 36 класу МКТП, підтверджені матеріалами справи, встановлені у дослідженні ТОВ «Агентство корпоративних новин» та у експертному висновку від 13.05.2016 № 1/06 експертного дослідження об`єктів інтелектуальної власності судовим експертом Петренком С.А.

Натомість, апеляційний господарський суд не може погодитись з вищевказаним та вважає відповідні докази такими, що не є достатніми для встановлення обставини щодо відомості в Україні фірмового найменування «Сбербанк России ОАО» станом на 24.05.2006 щодо послуг 36 класу МКТП або схожих з ними послуг.

Статтею 90 Цивільного кодексу України (далі ЦК України) встановлено, що:

- юридична особа повинна мати своє найменування, яке містить інформацію про її організаційно-правову форму та назву; найменування установи має містити інформацію про характер її діяльності; юридична особа може мати крім повного найменування скорочене найменування; юридична особа, що є підприємницьким товариством, може мати комерційне (фірмове) найменування; комерційне (фірмове) найменування юридичної особи може бути зареєстроване у порядку, встановленому законом; найменування юридичної особи вказується в її установчих документах і вноситься до єдиного державного реєстру.

Відповідно до положень ЦК України:

- правова охорона надається комерційному найменуванню, якщо воно дає можливість вирізнити одну особу з-поміж інших та не вводить в оману споживачів щодо справжньої її діяльності; право інтелектуальної власності на комерційне найменування є чинним з моменту першого використання цього найменування та охороняється без обов`язкового подання заявки на нього чи його реєстрації і незалежно від того, є чи не є комерційне найменування частиною торговельної марки; особи можуть мати однакові комерційні найменування, якщо це не вводить в оману споживачів щодо товарів, які вони виробляють та (або) реалізовують, та послуг, які ними надаються (частини перша, друга, четверта статті 489);

- майновими правами інтелектуальної власності на комерційне найменування, зокрема, є: 1) право на використання комерційного найменування; 2) право перешкоджати іншим особам неправомірно використовувати комерційне найменування, в тому числі забороняти таке використання (частина перша статті 490).

Статтею 159 ГК України також передбачено, зокрема, що суб`єкт господарювання, в тому числі юридична особа, може мати комерційне найменування, і правовій охороні підлягає як повне, так і скорочене комерційне найменування суб`єкта господарювання, якщо воно фактично використовується ним у господарському обігу; при цьому особа, яка використовує чуже комерційне найменування, на вимогу його власника зобов`язана припинити таке використання.

У вирішенні спорів, пов`язаних з правовою охороною комерційного (фірмового) найменування, судам необхідно виходити зі змісту статей 489, 490 ЦК України та статті 159 ГК України, відповідно до яких комерційне (фірмове) найменування дає можливість вирізнити одну особу з-поміж інших та не вводить споживачів в оману щодо справжньої діяльності цієї особи. Тому правовласнику надається правова охорона як проти використання іншими особами тотожних найменувань, так і проти використання ними найменувань, які є схожими настільки, що їх можна сплутати з відповідним комерційним (фірмовим) найменуванням і це вводить в оману споживачів щодо товарів, які виробляються та (або) реалізовуються, та послуг, які надаються.

Статтею 8 Паризької конвенції передбачено, що фірмове найменування охороняється в усіх країнах Союзу без обов`язкового подання заявки чи реєстрації і незалежно від того, чи є воно частиною товарного знака.

У свою чергу, відповідно до Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» знак - це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Згідно з частинами першої-четвертої статті 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі, та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом. Об`єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень. Право власності на знак засвідчується свідоцтвом. Обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Відповідно до частин другої, п`ятої статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом. Свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Частиною першою статті 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» встановлено, що свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі: а) невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони; б) наявності у свідоцтві елементів зображення знака та переліку товарів і послуг, яких не було у поданій заявці; в) видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

Відповідно до пункту 4.3.1.9 Правил до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов`язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності. Позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача.

Разом з тим, за приписами статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» не можуть одержати правову охорону позначення, що можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу. Згідно з положеннями статті 6 bis Паризької конвенції Країни Союзу зобов`язуються чи з ініціативи адміністрації, якщо це допускається законодавством даної країни, чи за клопотанням зацікавленої особи відхиляти або визнавати недійсною реєстрацію і забороняти застосування товарного знака, що становить відтворення, імітацію чи переклад іншого знака, здатні викликати змішування зі знаком, що за визначенням компетентного органу країни реєстрації чи країни застосування вже є у цій країні загальновідомим як знак особи, що користується привілеями цієї Конвенції, і використовується для ідентичних або подібних продуктів. Не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати, зокрема, з фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до Установи заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг.

При цьому наведений припис статті 6 Закону є абсолютним критерієм для відмови в наданні правової охорони та стосується виключно змісту самого заявленого на реєстрацію позначення (його власної видимої оманливості), тоді як можливість сплутування з фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до Установи заявки, як відносний критерій та наслідки цього (зокрема, щодо можливості введення в оману) мають правове значення при застосуванні статті 6 статті Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Водночас суду для правильного вирішення даного судового спору по суті належить виходити з наведених приписів норм матеріального права, з того, що право інтелектуальної власності на комерційне найменування є чинним з моменту першого використання цього найменування; з`ясування тотожності та/або схожості спірного знаку та фірмового (комерційного) найменування позивачва має відбуватись за їх зовнішніми ознаками, а не виходячи з наявності у них статусу об`єкта, що підлягає самостійній правовій охороні (фірмове найменування, торговельна марка тощо); висновки судового експерта в даному випадку не мають для суду обов`язкового характеру та підлягають оцінці, суд їх враховує в сукупності з іншими доказами зі справи.

Так, як вже було встановлено, спірний знак зареєстровано для послуг 36 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (МКТП), а саме: «страхування; фінансова діяльність; кредитно-грошові операції; операції з нерухомістю; всі послуги, що включені до 36 класу», при чому позивач зазначає, що надає такі ж послуги.

На підтвердження своїх доводів щодо відомості фірмового найменування споживачам в Україні, зокрема, стосовно таких же послуг у сфері банківської діяльності (віднесених до 36 класу МКТП) станом на 24.05.2006 позивач посилається на дослідження ТОВ «Агентство корпоративних новин» від 13.05.2016 (далі - АКН).

Як вбачається з матеріалів справи та з вказаного Дослідження АКН, в даному випадку досліджувалось лише згадування позначення «Сбербанк» в засобах масової інформації у відповідний період. В той же час, для встановлення відомості комерційного (фірмового) найменування «Сбербанк России ОАО» доцільніше було ставити питання щодо згадування саме цього скороченого фірмового найменування Позивача, за захистом прав на яке він звернувся до суду з даним позовом. При цьому, тільки в деяких статтях йде мова про юридичну особу з Російської Федерації, позначення «Сбербанк» застосовується у відповідних статтях та на відповідних сайтах різноманітними способами, а саме: «Российский Сбербанк», «Сбербанк РФ», та не згадується саме «Сбербанк России ОАО», «Сбербанк России» згадується лише у деяких статтях. Матеріалами справи не підтверджено, яке коло українських споживачів ознайомлено з цими статтями, який вік осіб, що з ними ознайомлювались, тобто вказаних доказів недостатньо для встановлення факту відомості відповідного фірмового найменування позивача українським споживачам, тим більше, саме у сфері послуг 36 класу МКТП чи схожих з ними послуг станом на 24.05.2006. З наданих до суду доказів неможливо встановити ступінь відомості чи визнання відповідного фірмового найменування позивача у відповідному секторі суспільства на території України, серед українських споживачів щодо послуг 36 класу МКТП чи схожих послуг станом на 24.05.2006. Крім іншого, в своїх поясненнях суду експерт Климова Н.Б. зазначила, що судовими експертами не встановлювалось факту відомості чи невідомості фірмового найменування позивача на території України на певну дату, але ними проводилось дослідження всіх ознак відповідного фірмового найменування позивача, які необхідні для встановлення судом факту його відомості на певну дату, досліджувалось наявність відповідних відомостей в наданих екпертам на дослідження матеріалах справи, що враховано судом апеляційної інстанції.

Суд першої інстанції не надав вищезазначеним обставинам справи оцінки та не звернув уваги на те, що позивачем не доведено, що відповідне фірмове найменування позивача згадувалося в українських засобах масової інформаціїі та було відомо широкому загалу на території України саме щодо послуг 36 класу МКТП чи схожих послуг станом на 24.05.2006. Суд не звернув уваги на те, що у справі не доведено, що у відповідних статтях йдеться саме про особу позивача.

Як вбачається з тексту оскаржуваного рішення, судом першої інстанції не надано належної оцінки доказам використання відповідного фірмового найменування позивачем - диску, який позивачем додано до матеріалів справи та на якому зафіксовані статті, які згадуються в дослідженні АКН. Судом не надано ґрунтовного аналізу наданим до суду роздруківкам статей, а зазначено лише адреси сайтів, за якими нібито згадується позначення «Сбербанк» та назви статей, в яких дане найменування згадується.

Ці докази не доводять відомості відповідного фірмового найменування позивача широкому загалу на території України, з матеріалів справи неможливо зробити обгрунтований аналіз того, яке коло українських споживачів мало доступ до відповідних статей, скільки осіб і якого віку переглянуло відповідні статті та ознайомились з ними.

Відомості відповідного фірмового найменування позивача не доводить і надані позивачем до суду докази листування позивача з окремими юридичними особами, у тому числі на триторії України, доказів доведення цих доказів (листування) до широкого загалу на території України не надано, на що, крім іншого, звернула увагу у своїх поясненнях експерт Климова Н.Б..

Таким чином, суд апеляційної інстанції не може вважати, що місцевим господарським судом повно та всебічно досліджено як доказ вищевказане дослідження АКН та докази листування позивача із використанням відповідного фірмового найменування. В даному випадку не можна стверджувати про відомість в Україні фірмового найменування «Сбербанк России ОАО», тим більше, правове значення у цьому питанні має відомість саме вказаного у позові фірмового найменування позивача.

Щодо оцінки висновку експертного дослідження об`єктів інтелектуальної власності від 01.07.2016 №1/06, як доказу наданого позивачем на підтвердження своїх вимог, суд зазначає наступне.

Так, судом першої інстанції зазначено, що висновок експертного дослідження від 01.07.2016 №1/06 визнано таким, що підтверджує відомість фірмового найменування «Сбербанк России ОАО».

Натомість, викладений висновок був виготовлений до порушення провадження у даній справі, а тому у експерта не могло бути всього обсягу доказів, що містяться в матеріалах справи для проведення повного дослідження. Крім того, в матеріалах справи містяться інші судові експертні висновки, що спростовують вірність експертного дослідження від 01.07.2016 №1/06, про що вже зазначалось вище. Висновки експертів не мають для суду заздалегідь встановленої сили та оцінюються судом сукупно з іншими доказами у справі, що і враховано в даному випадку судом апеляційної інстанції.

Пунктом 2 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» встановлено, що згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону також позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Суду треба звернути увагу на докази, які можуть безпосередньо вказувати на те, що вказане фірмове найменування є відомим населенню України, як докази отримання українськими споживачами до 24.05.2006 саме послуг 36 класу МКТП чи схожих з ними послуг (у тому числі договори, акти, що свідчать про факт надання послуг 36 класу МКТП або споріднених з ними послуг, тощо).

Натомість, суд першої інстанції встановив обставини, які є фактично недоведеними. Відомість комерційного (фірмового) найменування позивача «Сбербанк России ОАО», «Сбербанк Росии» на території України станом на 24.05.2006 саме щодо послуг 36 класу МКТП або споріднених з ними послуг, за захистом прав на яке позивач звернувся до суду, не підтверджено належними доказами у справі.

Відповідно до ч. 1 ст. 19 Закону України «Про банки та банківську діяльність» (станом на виникнення спірних правовідносин), банк має право здійснювати банківську діяльність тільки після отримання банківської ліцензії.

Крім іншого, в матеріалах справи не міститься доказів отримання позивачем банківської ліцензії на території України та надання відповідних послуг послуг 36 класу МКТП або споріднених з ними послуг станом на дату подання заявки на реєстрацію оскаржуваного позначення відповідачем-2. Позивач вірно зазначає, що доведення використання позивачем послуг 36 класу на території України для надання правової охорони фірмовому найменуванню позивача не є суттєвою обставиною, що підлягає доказуванню в справі, оскільки правове значення у цьому питанні має відомість фірмового найменування позивача. Суд апеляційної інстанції звертає увагу позивача на те, що правове значення у цьому питанні має не просто "відомість фірмового найменування позивача", а його відомість на території України станом на 24.05.2006 саме щодо послуг 36 класу МКТП або споріднених з ними послуг, чого позивачем не доведено.

За таких обставин, суд апеляційної інстанції не може вважати докази, на які посилався місцевий господарський суд в оскаржуваному рішенні (в тому числі дослідження АКН та висновок 1/06), належними та достатніми для встановлення факту відомості вищевказаного фірмового найменування позивача українським споживачам станом на 24.05.2006 саме щодо послуг 36 класу МКТП або споріднених з ними послуг.

Згідно зі статтями 73, 74, 79 Господарського процесуального кодексу України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи. Наявність обставини, на яку сторона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, вважається доведеною, якщо докази, надані на підтвердження такої обставини, є більш вірогідними, ніж докази, надані на її спростування. За приписами статті 86 Господарського процесуального кодексу України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності.

Принцип змагальності забезпечує повноту дослідження обставин справи. Цей принцип передбачає покладання тягаря доказування на сторони. Одночасно цей принцип не передбачає обов`язку суду вважати доведеною та встановленою обставину, про яку сторона стверджує. Така обставина підлягає доказуванню таким чином, аби задовольнити, як правило, стандарт переваги більш вагомих доказів, тобто коли висновок про існування стверджуваної обставини з урахуванням поданих доказів видається більш вірогідним, ніж протилежний.

Враховуючи вищевикладене, відсутність доведення порушених прав та охоронюваних законом інтересів позивача, відсутність доказів відомості вищевказаного фірмового (комерційного) найменування позивача на території України щодо послуг, які відносяться до 36 класу МКТП або споріднених з ними станом на 24.05.2006, виключає можливість задоволення позову та визнання недійсним свідоцтва України № 82116.

Судом також встановлено, що у матеріалах справи міститься заява про застосування наслідків спливу строків позовної давності, яка мотивована пропущенням позивачем загального строку позовної давності.

Перш ніж застосовувати позовну давність, господарський суд повинен з`ясувати та зазначити в судовому рішенні, чи порушене право або охоронюваний законом інтерес позивача, за захистом якого той звернувся до суду.

Таким чином, суд апеляційної інстанції прийшов до висновку про відсутність порушеного права або охоронюваного законом інтересу позивача, за захистом якого він звернувся до суду з даним позовом, а тому питання застосування строку позовної давності в даному випадку судом не розглядається, суд залишає поза увагою доводи апелянтів щодо невірного надання судом першої інстанції оцінки застосуванню строку позовної давності у даній справі.

У справах Руїс Торіха проти Іспанії, Суомінен проти Фінляндії, Гірвісаарі проти Фінляндії Європейський суд з прав людини неодноразово наголошував, що згідно з його усталеною практикою, яка відображає принцип, пов`язаний з належним здійсненням правосуддя, у рішеннях судів та інших органів з вирішення спорів мають бути належним чином зазначені підстави, на яких вони ґрунтуються. Хоча пункт 1 статті 6 Конвенції зобов`язує суди обґрунтовувати свої рішення, його не можна тлумачити як такий, що вимагає детальної відповіді на кожен аргумент. Міра, до якої суд має виконати обов`язок щодо обґрунтування рішення, може бути різною залежно від характеру рішення (рішення у справі "Руїс Торіха проти Іспанії" (Ruiz Torija v. Spain) від 09.12.1994). Хоча національний суд має певну свободу розсуду щодо вибору аргументів у тій чи іншій справі та прийняття доказів на підтвердження позицій сторін, орган влади зобов`язаний виправдати свої дії, навівши обґрунтування своїх рішень (рішення у справі "Суомінен проти Фінляндії" (Suominen v. Finland), № 37801/97 від 01.07.2003). Ще одне призначення обґрунтованого рішення полягає в тому, щоб продемонструвати сторонам, що вони були почуті (рішення у справі "Гірвісаарі проти Фінляндії" (Hirvisaari v. Finland), № 49684/99 від 27.09.2001).

За таких обставин, колегія суддів Північного апеляційного господарського суду за результатами перегляду справи в апеляційному порядку, дійшла висновку, що апеляційну скаргу слід задовольнити; рішення суду першої інстанції від 10.08.2016 у даній справі - скасувати із прийняттям нового судового рішення, яим в задоволені позовних вимог слід відмовити.

Відповідно до п.2 ч. 2 ст.4 Закону України "Про судовий збір" за подання до господарського позовної заяви немайнового характеру сплачується судовий збір у сумі 1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

З урахуванням вказаних приписів Закону, розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого Законом станом на дату подання позову до суду першої інстанції, становив - 1378,00 грн.

В свою чергу згідно з Законом України "Про судовий збір" судовий збір за звернення з апеляційною скаргою на рішення суду має бути сплачений в розмірі 150 відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги.

З матеріалів справи вбачається, що позивачем заявлено дві позовні вимоги немайнового характеру.

Таким чином, при зверненні до суду апеляційної інстанції скаржником мав бути сплачений судовий збір у розмірі 4 134 грн. 00 коп. (1378,00 х 2=2756; 2756,00 х 150% = 4134,00 грн).

Перевіривши матеріали апеляційної скарги, колегія суддів встановила, що судовий збір за подання апеляційної скарги скаржником сплачено лише у сумі 3 190,00 грн.

Отже, апеляційний господарський суд прийшов до висновку про стягнення з скаржника недоплаченої суми судового збору на користь Державного бюджету України у розмірі 944,00 грн за подання апеляційної скарги на рішення господарського суду міста Києва від 10.08.2016 у справі №910/11005/16.

Відповідно до ч. 14 ст. 129 ГПК України, якщо суд апеляційної, касаційної інстанції, не передаючи справи на новий розгляд, змінює рішення або ухвалює нове, цей суд відповідно змінює розподіл судових витрат.

За змістом п.1 ч. 4 ст. 129 ГПК України, у разі відмови в позові судові витрати, повязані з розглядом справи, покладаються на позивача. Оскільки в цій справі суд приймає нове рішення про відмову в задоволенні позовних вимог, судовий збір за перегляд справи в апеляційному порядку покладається на позивача у справі №910/11005/16. За наслідком чого, апеляційний господарський суд вважає за необхідне доручити суду першої інстанції видати накази щодо стягнення судових витрат.

Керуючись ст.ст. 129, 269, 270, 271, 275, 277, 282, 283 ГПК України, Північний апеляційний господарський суд -

ПОСТАНОВИВ:

Апеляційну скаргу Публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" задовольнити.

Рішення господарського суду міста Києва від 10.08.2016 у справі №910/11005/16 скасувати.

Прийняти нове рішення, яким відмовити у задоволенні позовних вимог.

Стягнути з Публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" в Державний бюджет України суму судового збору у розмірі 944,00 грн (дев`ятсот сорок чотири гривні) за подання апеляційної скарги на рішення господарського суду міста Києва від 10.08.2016 у справі №910/11005/16.

Стягнути з Публічного акціонерного товариства "СБЄРБАНК РОСІЇ" на користь Публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" суму судового збору у розмірі 4134,00 грн (чотири тисячі сто тридцять чотири гривні) за розгляд апеляційної скарги на рішення господарського суду міста Києва від 10.08.2016 у справі №910/11005/16.

Матеріали справи №910/11005/16 направити до господарського суду міста Києва.

Постанова апеляційного господарського суду набирає законної сили з дня її прийняття.

Постанову Північного апеляційного господарського суду може бути оскаржено до Верховного Суду у випадках, у порядку та строк, передбачений ст.ст. 288-291 ГПК України.

Повний текст постанови підписаний 18.08.2020.

Головуючий суддя М.Л. Доманська

Судді А.А. Верховець

Б.М. Поляков