ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
УХВАЛА

про відкладення розгляду справи

"03" серпня 2020 р. Справа№ 910/24991/15

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Грека Б.М.

суддів: Хрипуна О.О.

Дідиченко М.А.

перевіривши матеріали апеляційної скаргиТовариства з обмеженою відповідальністю «Фармацевтична компанія «Здоров`я»
на рішенняГосподарського суду міста Києва від 13.02.2019
у справі№910/24991/15 (суддя Зеленіна Н.І.)
за позовом Приватного акціонерного товариства «Фармацевтична фірма «Дарниця»
до1) Державної служби інтелектуальної власності України
2) Товариства з обмеженою відповідальністю «Фармацевтична компанія «Здоров`я» 3) Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
провизнання патенту недійсним
ВСТАНОВИВ:

Рішенням Господарського суду міста Києва від 13.02.2019 у справі №910/24991/15 позов задоволено повністю. Визнано недійсним Патент України №54880 від 15.12.2005, зобов`язано Міністерство економічного розвитку і торгівлі України внести зміни до Державного реєстру патентів України на винаходи про визнання недійсним патенту України №54880 від 15.12.2005, присуджено до стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров`я" на користь Приватного акціонерного товариства "Фармацевтична фірма "Дарниця" 609 грн. судового збору та 39 559,20 грн витрат на оплату судових експертиз.

Не погоджуючись з зазначеним рішенням, Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров`я" звернулось до Північного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати повністю рішення Господарського суду міста Києва від 13.02.2019 у справі № 910/24991/15 та ухвалити нове рішення, яким відмовити в задоволенні позовних вимог.

Згідно витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 25.03.2019 справу №910/24991/15 передано на розгляд колегії суддів у складі головуючого судді Отрюха Б.В., суддів: Верховця А.А., Остапенка О.М.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 01.04.2019 відкрито апеляційне провадження у справі № 910/24991/15 та призначено справу до розгляду у вище зазначеному складі суду.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 03.07.2019 задоволено заяви про самовідвід суддів Північного апеляційного господарського суду Отрюха Б.В., Верховця А.А. та Остапенка О.М. у справі № 910/24991/15, матеріали справи передано для здійснення визначення складу судової колегії автоматизованою системою.

Відповідно до витягу з протоколу повторного автоматизованого розподілу справу № 910/24991/15 передано на розгляд колегії суддів у складі: головуючий суддя: Грек Б.М., судді: Хрипун О.О., Дідиченко М.А.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 09.07.2019 справу призначено до розгляду.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 05.08.2019 задоволено клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Фармацевтична компанія «Здоров`я» про призначення судової експертизи, призначено у справі №910/24991/15 судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності. У зв`язку з призначенням судової експертизи зупинено апеляційне провадження у справі №910/24991/15 до отримання висновку експерта.

26.06.2020 матеріали справи №910/24991/15 разом з висновком експертів за результатами проведення експертизи з Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України повернулись до суду апеляційної інстанції.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 30.06.2020 провадження у справі №910/24991/15 поновлено та справу призначено до розгляду.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 16.07.2020 розгляд апеляційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю «Фармацевтична компанія «Здоров`я» відкладено за клопотанням позивача у справі.

27.07.2020 ПАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» звернулось до суду з клопотання про призначення повторної судової експертизи у справі.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 27.07.2020 розгляд справи відкладено, відповідачу надано строк для подання заперечень щодо призначення повторної судової експертизи у справі, учасників справи зобов`язано скласти перелік питань, які будуть поставлені експертам та спеціалісту, якими було проведено судову експертизу у справі.

29.07.2020 до Північного апеляційного господарського суду ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров`я» подано письмові заперечення щодо призначення повторної судової експертизи.

29.07.2020 ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров`я» подало до суду апеляційної інстанції заяву про застосування строку позовної давності.

30.07.2020 ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров`я» подано питання до судових експертів щодо Висновку №205/19 від 10.06.2020 за результатами проведення повторної комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності.

03.08.2020 ПАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» подало до Північного апеляційного господарського суду перелік питань до експертів Чабанець Т.М. , Фої О.А. та спеціаліста Кисличенко В.С .

У судовому засіданні 03.08.2020 учасники справи підтримані подані ними письмові переліки із запитаннями для судових експертів та спеціаліста.

Дослідивши письмові заяви учасників справи, проаналізувавши обставини справи, врахувавши подані учасниками справи клопотання, колегія суддів ухвалила викликати у судове засідання експертів Чабанець Т. М. , Фою О.А. Кисличенко В.С . , зобов`язавши їх надати відповіді на поставлені сторонами запитання, у зв`язку з чим відкласти розгляд справи.

Керуючись ст.ст.202, 216, 234, 270, Господарського процесуального кодексу України, Північний апеляційний господарський суд, -

УХВАЛИВ:

Викликати у судове засідання експерта Кисличенко Вікторію Сергіївну ( 61000, м. Харків, вул. Пушкінська, 53), експерта Чабанець Тетяну Миколаївну ( 01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, 26), експерта Фою Оксану Анатоліївну ( 01133, м . Київ, бульвар Лесі Українки, 26).

Зобов`язати експертів надіслати завчасно до слухання справи на адресу Північного апеляційного господарського суду письмові відповіді на питання:

(запитання ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров`я» для експертів Чабанець Т.М. та Фої О.А. )

1.Якими нормативними джерелами експерти користувались під час проведення експертного дослідження та оформлення Висновку № 205/19 за результатами комплексної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 10.06.2020?

2.Чи були попереджені судові експерти про кримінальну відповідальність за надання завідомо неправдивого висновку, зокрема судовий експерт Фоя О.А.?

3.Чи передоручали судові експерти будь-кому проведення експертного дослідження по справі № 910/24991/15 або проводили його самостійно?

4.Чи збирались самостійно судовими експертами додаткові матеріали або досліджувались матеріали справи № 910/24991/15 при підготовці Висновку №205/19?

(запитання ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров`я» для спеціаліста у галузі хімії Кисличенко В.С.:)

1.Чи був спеціаліст попереджений про кримінальну відповідальність за надання завідомо неправдивого висновку?

2.Чи збиралися самостійно спеціалістом додаткові матеріали або досліджувались матеріали справи № 910/24991/15 при підготовці Висновку №205/19?

3.Чи надавалися спеціалістом відповіді, які виходять за межі його спеціальних знань?

(запитання ПАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» для експертів Чабанець Т.М. та Фої О.А. стосовно порядку призначення та проведення судової експертизи)

1.Хто саме доручив проведення комплексної судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності у справі № 910/24991/15 Фої О.А .?

2.Чи була Фоя О. А. персонально попереджена про кримінальну відповідальність за надання завідомо неправдивого висновку експерта відповідно до ст. 384 Кримінального кодексу України, а також за відмову експерта без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків відповідно до ст. 385 Кримінального кодексу України, якщо суд не доручав проведення експертизи Фої О. А.? Якщо експерт Фоя О. А. була персонально попереджена про кримінальну відповідальність, то ким саме?

3.Чи мала право експерт Чабанець Т.М. відповідно до положень п.п. 2.2, 2.3 Інструкції передоручати або з власної ініціативи залучати до проведення дослідження експерта Фою О.А., якщо судом не було визначено її як експерта, який буде проводити експертизу?

4.Чи є Висновок експерта Чабанець Т.М. і Фої О.А. висновком повторної судової експертизи?

5.Чи повинна згідно з п. 4.15 Інструкції дослідницька частина висновку експерта при проведенні повторної експертизи містити причини розбіжностей з висновками попередніх експертиз, якщо такі розбіжності мали місце?

6.Якщо Висновок експертів Чабанець Т.М. і Фої О.А. у даній справі є висновком повторної судової експертизи, то в якій частині цього Висновку, визначені причини розбіжностей з висновками попередніх експертиз: Висновком експерта Короткого Є.В. і Висновком експерта Оцалюка В.М.?

(запитання ПАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» для експертів Чабанець Т.М. , Фої О.А. та Кисличенко В.С. )

1.Чи були враховані при складенні Висновку експертів Чабанець Т.М. і Фої О.А. відповіді експерта Кисличенко В.С. від 23.12.2019 та 02.04.2020?

2.Яким нормативно-правовим актом передбачена можливість в ході проведення експертизи ставити питання спеціалісту, якщо такі питання не були поставлені судом?

3.На якій підставі Фоя О. А. ставила Кисличенко В.С. питання, які суд не ставив на вирішення судової експертизи?

4. Чи є Кисличенко В.С. атестованим судовим експертом за спеціальністю 13.3 «Дослідження пов`язані з винаходами і корисними моделями»?

5. На якій підставі пані Кисличенко ставила підпис як експерт на стор. №З, стор. №З0 Висновку експертів Чабанець Т .М. і Фої О.А., на стор. №5 своєї відповіді від 23.12.2019 та на стор. №З, стор. № 6 своєї відповіді від 02.04.2020?

6.Чи ставила Фоя О.А. питання Кисличенко В.С. щодо відповідності винаходу за оспорюваним патентом умові патентоздатності "новизна"?

7.Якщо таке питання перед Кисличенко В.С. не ставилося Фоєю О. А. , на підставі чого Кисличенко В.С , зроблено наступний висновок: "проаналізувавши усі доступні матеріали щодо новизни патенту України на винахід № 54880 "Застосування сполуки (S)-2-aмiнo-5- гуанідинопентанової кислоти (S)-2-аміноглутарат (L-аргініну L-глутамат) як фармацевтичного препарату, що має гепапротекторну та детоксикуючу дію, спосіб його одержання, фармацевтична композиція на його основі" на дату подання заявки на видачу патенту - 30.04.2020 р. відповідає умовам патентоздатності "новизна"?

8.Які методичні джерела, використовувала Кисличенко В.С. при визначенні новизни винаходу? Чи є будь-який документ з наведеного на стор. З відповіді Кисличенко В.С. від 02.04.2020 переліку джерелом, яке б стосувалося права інтелектуальної власності та правил визначення новизни винаходів?

9.Чи може експерт відповідно до ст. 102 ГПК України та п. 2.3 Інструкції самостійно збирати матеріали, які підлягають дослідженню?

10.У відповіді Кисличенко В.С. від 02.04.2020 вказано, що "08.10.2019 на адресу [Кисличенко В.С.] надійшов лист Державного науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України з питаннями експерта Центру Фої О. А.". Надайте оригінал листа та опису вкладення до листа, у якому визначено, які саме матеріали господарської справи надійшли Кисличенко В.С . від Державного науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України.

11. Кисличенко В.С. , знаходячись за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 53, отримала питання Фої О. А. ( м. Київ, бул. Л. Українки, 26 ) 08.10.2019, а відповіді на питання надала спершу 23.12.2019, а згодом 02.04.2020. Де в період часу з 08.10.2019 по 02.04.2020 знаходилися матеріали даної господарської справи? Чи пересилалися вони з Києва в Харків і назад?

12. Чи надавав суд матеріали даної справи в розпорядження Кисличенко В.С. відповідно до п. 5 резолютивної частини ухвали від 05.08.2020 ?

13.Хто та у який спосіб надавав доступ Кисличенко В.С. до будь-яких матеріалів даної господарської справи?

14.Відповідно до п. 3.7 Інструкції "у документі про призначення експертизи (залучення експерта) для проведення комплексної експертизи зазначаються її назва та експертна(і) установа (установи), експертам якої (яких) доручено її проведення, а в разі участі в її проведенні особи, яка не працює в експертній установі, - також прізвище, ім`я та по батькові, освіта, спеціальність, місце роботи, місце реєстрації цієї особи, інші дані".

Враховуючи дане положення, а також те, що суд в ухвалі від 05.08.2019 не зазначив жодних перерахованих даних про Кисличенко В.С. , з яких джерел експертам Чабанець Т.М. і Фої О.А. стало відомо, що "ухвалою ... від 05.08.2019р. ... для проведення комплексної експертизи залучено академіка ВГО "Академія наук вищої освіти України" Кисличенко Вікторію Сергіївну, доктора фармацевтичних наук, професора, завідувача кафедри хімії природних сполук Національного фармацевтичного університету (61000, м. Харків, вул. Пуиікінська, 53), як спеціаліста у галузі хімії" (абз. 2 стор. З Висновку експертів Чабанець і Фої)?

15. Чи містять матеріали справи будь-які підтвердження того, що Кисличенко В.С. дійсно має спеціальні знання в галузі хімії?

(запитання ПАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» для експертів Чабанець Т.М. , Фої О.А. та Кисличенко В.С. щодо проведеного ними дослідження)

1.Чи відомо, що під час складення двох попередніх незалежних один від одного висновків судових експертиз, експерти Короткий і Оцалюк визначили, що документами з описом технічних рішень, що становлять рівень техніки винаходу за оспорюваним патентом, є наступні:

- ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 "Антитоксический и гепатопротекторный эффект соли аргинина и глутаминовой кислоты", IV Российский национальный конгресс "Человек и лекарство", тезисы докладов, Москва, 8-12 апреля 1997 г. - С. 184 (надалі також - "Джерело 1"; у Висновку експертів Фої О.А. і Чабанець Т.М. цей документ названий "Д2");

- Інструкція до медичного застосування лікарського засобу Глутаргін (розчин для ін`єкцій 4% по 5 мл в ампулах № 10), Наказ Міністерства охорони здоров`я України № 332 від 12.12.2000 «Про державну реєстрацію лікарських засобів» (надалі також - "Джерело 2");

- Інструкція до медичного застосування лікарського засобу Глутаргін (таблетки по 0,25 г №10 у контурних чарункових або безчарункових упаковках, №30 у банках, контейнерах), Наказ Міністерства охорони здоров`я України № 70 від 22.02.2001 «Про державну реєстрацію лікарських засобів» (надалі також - "Джерело З")?

2.У Висновку відмовилися проводити порівняння сукупності ознак об`єкта винаходу за Оспорюваним патентом та технічного рішення, відомого з Джерела 1, пославшись на відсутність у Джерелі 1 "відомостей щодо готового фармацевтичного препарату або фармацевтичної композиції, які б містили як діючу речовину глутамат аргініну, що можливо було б протиставити [винаходу за Оспорюваним патентом]".

Який нормативно-правовий акт прямо передбачає обов`язкову вимогу до джерела "містити відомості щодо готового фармацевтичного препарату або фармацевтичної композиції" для визначення новизни винаходу?

3.Чи достатньо для визначення новизни винаходу, щоб відомості про ознаки об`єкта винаходу були відомі, тобто стали частиною рівня техніки до дати подання заявки на винахід?

4.За результатами порівняння ознак винаходу за Оспорюваним патентом та ознак технічного рішення, описаного в Джерелах 2 і 3 (інструкції до препарату 'Тлутаргін"), прийшли до висновку про неспівпадіння ознак за незалежними пунктами винаходу 1 і 2 та неповне співпадіння ознак за незалежним пунктом винаходу 3.

Поясність детальніше різницю між наступними ознаками:

а)ознака винаходу за незалежним пунктом 1 "застосування сполуки (8)-2-аміно-5- гуанідинопентанової кислоти (S)-2-аміноглутарат (L-аргініну L-глутамат)" та ознака, наведену в Джерелах 2 і 3 "использование L-аргинина L-глутамат"-,

б)ознака винаходу за незалежним пунктом 1 "як фармацевтичного препарату, що має гепатопротекторну та детоксикуючу дію" і ознака, наведену в Джерелах 2 і 3 "в качестве препарата, который оказывает гепатопротекторное действие и снижает общетоксическое, а также нейротоксическое действие аммиака"-,

в)ознака винаходу за незалежним пунктом 4 "фармацевтична композиція, що має гепатопротекторну та детоксикуючу дію" і ознака, наведену в Джерелах 2 і З "фармацевтическая композиция, которая оказывает гепатопротекторное действие, а также снижает общетоксическое и нейротоксическое действие аммиака"',

г)ознака винаходу за незалежним пунктом 4 "як активний інгредієнт містить сполуку (S)-2-аміно-5-гуанідинопентанової кислоти (S)-2-аміноглутарат (L-аргініну L-глутамат)" і ознака, наведену в Джерелах 2 і 3 "содержит L-аргинина L-глутамат в качестве активного ингридиента".

5.Чи конкретизований у незалежних пунктах №№ 1, 4 формули винаходу за Оспорюваним патентом спосіб отримання сполуки L-аргініну L-глутамат, яка застосовується як фармацевтичний препарат і яка використовується як АФІ фармацевтичної композиції?

6.Що означає "незалежність" пункту формули винаходу?

7.Чи повинна досліджуватися новизна кожного незалежного пункту формули винаходу окремо?

8.Чому зроблено висновок про новизну незалежних пунктів №№ 1, 4 формули винаходу на підставі незалежного пункту № 3 формули винаходу (спосіб одержання сполуки (S)-2-аміно-5-гуанідинопентанової кислоти (S)-2-аміноглутарат (L-аргініну L-глутамат), якщо у пунктах №№ 1, 4 не конкретизовано, яким саме способом отримано сполуку?

9.Чи досліджувала Кисличенко В.С. у своїй відповідях, які експерти Чабанець Т.М. і Фоя О.А. поклали в основу свого Висновку, відомість застосування сполуки L-аргініну L-глутамат як фармацевтичного препарату, що має гепатопротекторну та детоксикуючу дію, та відомість фармацевтичної композиції з активним інгредієнтом сполуки L-аргініну L-глутамат?

10.Відповідач-2 в одному зі своїх процесуальних документів вказав наступне: "патентом [на винахід № 54880] захищена сполука (S)-2-аміно-5-гуанідинопентанової кислоти (S)-2- аміноглутарат (L-аргініну L-глутамат) як фармацевтичного препарату, що має гепатопротекторну та детоксикуючу дію. Зазначена сполука є активною діючою речовиною лікарського засобу "ГЛУТАРГІН" за реєстраційним посвідченням UA/4022/01/02, виробником якого є [Відповідач-2]".

Активна діюча речовина лікарського засобу "Глутаргін" описана в Джерелах 2 і 3.

Чи означає це, що насправді сполука, що охороняється Оспорюваним патентом, була відомою з Джерел 2 і 3, оскільки насправді вона є активною діючою речовиною препарату "Глутаргін", що визнає сам Відповідач-2?

(запитання ПАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» для експерта Кисличенко В.С.)

1.Якими нормативними та/або методичними джерелами використовувались при визначенні відповідності винаходу за Оспорюваним патентом умові патентоздатності "новизна"?

2.Чи здійсенювали розробку фармацевтичних препаратів або будь-яку діяльність, пов`язану з розробкою фармацевтичних препаратів, які виробляють або планували виробляти ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров`я" або ТОВ "Фармацевтична група "Здоров`я"?

3.Чи отримували будь-коли або отримуєте будь-яку винагороду чи інші види матеріальних чи нематеріальних благ за здійснення розробки фармацевтичних препаратів чи іншу пов`язану з цим діяльність від ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров`я" або ТОВ "Фармацевтична група "Здоров`я"?

4.У своїй відповіді від 02.04.2020 стверджуєте, що в Оспорюваному патенті "запропоновано зовсім новий спосіб одержання синтезу (S)-2-аміно-5- гуанідинопентанової кислоти (S)-2-аміноглутарат (L-аргініну L-глутамат) ... Це надало передумову для виробника - ТОВ "Фармацевтична фірма "Здоров`я" створювати різні фармакологічно активні композиції: ін`єкційні розчини, таблетки різного дозування, капсули тощо. А також розширювати спектр вивчення фармакологічної дії інших фармакологічних активностей цих композицій: деклараційний патент №102070" (абз. 1-2 стор. 5-6 відповіді пані Кисличенко від 02.04.2020).

5.Чи маєте будь-яке відношення до розробки вказаного способу одержання синтезу (S)-2- аміно-5- гуанідинопентанової кислоти (8)-2-аміноглутарат (L-аргініну L-глутамат)? Чи відносяться зазначені Вами "передумови для розширення спектру виробництва" до питань, поставлених на експертне дослідження?

Розгляд справи № 910/24991/15 відкласти на 22.09.2020 о 16 год. 00 хв. Засідання суду відбудеться у приміщенні Північного апеляційного господарського суду за адресою: м.Київ, вул. Шолуденка, буд.1-А (зал судових засідань № 3, перший поверх).

Документи подаються через відділ забезпечення документообігу суду та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду (канцелярію суду) за адресою: м. Київ, вул. Шолуденка, 1-а (І поверх).

Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття.

Головуючий суддя Б.М. Грек

Судді О.О. Хрипун

М.А. Дідиченко