ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 серпня 2020 року Справа № 926/479/20

Господарський суд Чернівецької області у складі судді Байталюка В. Д., при секретарці судового засідання Циганчук І. В., розглянувши матеріали справи

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Вог Кард»

до відповідачів:

1. Товариства з обмеженою відповідальністю «Техно-Західна нафтова група»

2. Товариства з обмеженою відповідальністю «Техно-Нафта плюс»

про захист прав інтелектуальної власності та стягнення збитків в сумі 35998200,00 грн

Представники сторін:

від позивача - не з`явився.

від відповідачів - Антипова Ю. С.

В С Т А Н О В И В :

1. Короткий зміст позовних вимог.

1.1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Вог Кард», м. Луцьк, звернулось до Господарського суду Чернівецької області з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «Техно-Західна нафтова група», Чернівецька область Глибоцький район с. Чагор, та Товариства з обмеженою відповідальністю «Техно-Нафта плюс», Чернівецька область Герцаївський район м. Герца, в якому просить суд:

1. зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю «Техно-Західна нафтова група» припинити порушення прав інтелектуальної власності Товариства з обмеженою відповідальністю «Вог Кард» на знаки для товарів та послуг за свідоцтвами № 191164 (Sun Market), № 191167 (WOG з поєднанням зеленого і жовтого кольору), № 27216 (WOG) шляхом припинення використання даних знаків та схожих з ними знаків на вивісках та стелах автомобільних заправних станцій.

2. зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю «Техно-Нафта плюс» припинити порушення прав інтелектуальної власності Товариства з обмеженою відповідальністю «Вог Кард» на знаки для товарів та послуг за свідоцтвами № 191164 (Sun Market), № 191167 (WOG з поєднанням зеленого і жовтого кольору), № 27216 (WOG) шляхом припинення використання даних знаків та схожих з ними знаків на вивісках та стелах автомобільних заправних станцій.

3. стягнути солідарно з Товариства з обмеженою відповідальністю «Техно-Західна нафтова група» та Товариства з обмеженою відповідальністю «Техно-Нафта плюс» на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Вог Кард» 35998200,00 грн збитків у виді упущеної вигоди та судовий збір.

1.2. Позов обгрунтовується тим, що за договором про передачу виключних майнових прав інтелектуальної власності від 05.08.2015 Акціонерним товариством «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «ВОГ ИНВЕСТ» набуто виключні права на знаки для товарів і послуг за свідоцтвами № 191164 (Sun Market), № 191167 (WOG з поєднанням зеленого і жовтого кольору), № 27216 (WOG).

04.01.2019 між Акціонерним товариством «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «ВОГ ИНВЕСТ» (ліцензіар) та Товариством з обмеженою відповідальністю «ВОГ КАРД» укладено Ліцензійний договір № 0401 про право на використання знаку для товарів і послуг, згідно з пунктом 3.1 якого ліцензіар надає ліцензіату право протягом терміну дії даного договору використовувати в підприємницькій діяльності останнього товарні знаки (згідно додатку до даного договору) на правах невиключної ліцензії, а ліцензіат зобов`язується прийняти у використання й добросовісно використовувати товарні знаки на умовах даного договору. Додатком № 1 до цього договору сторонами погоджено, що ліцензіатом набуто право використовувати знаки для товарів та послуг за свідоцтвами № 191164 (Sun Market), № 191167 (WOG з поєднанням зеленого і жовтого кольору), № 27216 (WOG) (за усіма зареєстрованими класами).

Відповідачі протягом значного проміжку часу, безперервно, починаючи з 1 кварталу 2017 року здійснюють діяльність під брендом «WOG», протиправно використовуючи знаки для товарів і послуг та порушуючи інтелектуальні права правоволодільця, норми Цивільного кодексу України та Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

1.3. У зв`язку з цим позивач вимагає від відповідачів припинити порушення прав інтелектуальної власності на знаки для товарів та послуг за свідоцтвами №№ 27216 (WOG), 191167 (WOG з поєднанням зеленого і жовтого кольору), 191164 (Sun Market), а також просить суд стягнути з відповідачів збитки у вигляді упущеної вигоди на підставі статті 22 Цивільного кодексу України та статті 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

2. Короткий зміст заперечень проти позову Товариства з обмеженою відповідальністю «Техно-Західна нафтова група».

2.1. Перший відповідач у відзиві на позов зазначає, що Товариство з обмеженою відповідальністю «Техно-Західна нафтова група» розпочало значну підготовку для використання та розвитку продажів ПММ під торговельною маркою «WOG» з моменту свого створення, а саме з липня 2002 року. Станом на кінець 2011 року всі комплекси АЗС, які належать першому відповідачу на праві власності, були реконструйовані під брендом «WOG» в поєднанні жовтого та зеленого кольорів.

Посилаючись на норми статті 500 Цивільного кодексу України та статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» перший відповідач проти позову заперечує в повному обсязі.

2.2. Також, заперечуючи проти позову перший відповідач у відзиві зазначає, що, Товариство з обмеженою відповідальністю «Техно-Західна нафтова група» ніколи не здійснювало та не здійснює торговельну діяльність. Реалізація пального та надання послуг через брендові АЗС проводили спеціально створені підприємства в дольовій участі 50%/50% від представників компанії «ТЕХНО» та компанії «WOG», які забезпечували на орендованих у першого відповідача брендових комплексах АЗС роздрібну торгівлю ПММ та супутніми товарами (продовольчої та промислової групи).

3. Короткий зміст заперечень проти позову Товариства з обмеженою відповідальністю «Техно-Нафта плюс».

3.1. Другий відповідач проти позову заперечує з підстав, викладених у його відзиві на позов. Зокрема, зазначає, що Товариство з обмеженою відповідальністю «Техно-Нафта плюс» є партнером позивача по реалізації нафтопродуктів під торговельними марками «WOG», оскільки входить до складу мережі власних та орендованих (партнерських) АЗС, через яку позивач здійснює оптову та роздрібну торгівлю ПММ під вказаними торговельними марками, володільцем якої він являється.

Також, позивач презентує зазначені вище АЗС, на яких працює другий відповідач в складі мережі власних та орендованих (партнерських) АЗС, які він має в наявності як учасник відкритих торгів, що підтверджується витягом з тендерної пропозиції учасника ТОВ «ВОГ КАРД» на відкритих торгах за оголошенням КП «Міжнародний аеропорт Чернівці» про проведення відкритих торгів UA-2019-02-23-000094-b, на які позивач подав довідку-інформацію про запропоновану ним мережу АЗС по реалізації ПММ в Чернівцях та Чернівецькій області під брендом «WOG». Також, другий відповідач надає послуги позивачу по відповідальному зберіганню ПММ, здійснює роздрібну реалізацію пального за готівку, по талонам та смарткарткам позивача під ТМ «WOG».

Таким чином, позивач, фактично реалізує товари бренду «WOG» через орендовані другим відповідачем АЗС.

3.2. Позивачем не доведено, що саме заявлений розмір доходу (неотриманої вигоди) дійсно мав би бути отриманий ним, якби не дії другого відповідача. Доходи другого відповідача, отримані від реалізації нафтопродуктів під брендом «WOG», які поставлялись позивачем згідно податкової декларації з податку на прибуток за 2019 рік та звіту про фінансові результати за 2019 рік, склав 59644511,00 грн, з якого чистий прибуток до оподаткування склав 379441,00 грн.

Такі фінансові показники господарської діяльності підприємства другого відповідача не являються співрозмірними з упущеною вигодою позивача.

4. Короткий зміст ухвал суду та хід розгляду справи.

4.1. Згідно з протоколом автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 02.03.2020 позовну заяву передано на розгляд судді Байталюку В. Д.

Ухвалою суду від 23.03.2020 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі за правилами загального позовного провадження. Підготовче засідання призначено на 14 квітня 2020 року о 10:20.

Ухвалою суду від 09.04.2020 залишено без розгляду заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Вог Кард» про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду.

Ухвалою суду від 14.04.2020 відкладено підготовче засідання на 29.04.2020.

Ухвалою суду від 29.04.2020 за клопотаннями представників відповідачів розгляд справи відкладено на 20.05.2020.

Ухвалою суду від 13.05.2020 призначено розгляд справи № 926/479/20 в судовому засіданні 20.05.2020 о 11:30 год. в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду за участю представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Вог Кард».

Ухвалою суду від 20.05.2020 за клопотаннями представників відповідачів продовжено строк підготовчого провадження на 30 днів та відкладено розгляд справи на 11.06.2020.

Ухвалою суду від 03.06.2020 призначено розгляд справи № 926/479/20 в судовому засіданні 11.06.2020 о 11:00 год. в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду за участю представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Вог Кард».

Ухвалою суду від 11.06.2020 відкладено підготовче засідання на 02.07.2020.

Ухвалою суду від 24.06.2020 призначено розгляд справи № 926/479/20 в судовому засіданні 02.07.2020 в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду за участю представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Вог Кард».

02.07.2020, у зв`язку із тимчасовою непрацездатністю судді Байталюка В. Д. розгляд справи № 926/479/20 не відбувся. Тому, ухвалою суду від 06.07.2020 призначено судове засідання на 21.07.2020 о 15:00 год. в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду за участю представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Вог Кард».

Ухвалою суду від 21.07.2020 відмовлено у задоволенні заяв відповідачів про відкладення розгляду справи, закрито підготовче провадження та призначено справу до судового розгляду по суті на 05 серпня 2020 року о 11 год. 30 хв. в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду за участю представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Вог Кард».

4.2. У судовому засіданні, 05.08.2020, представник відповідачів просила суд відкласти розгляд справи з метою надання додаткових доказів та необхідністю виклику керівників товариств відповідачів для надання письмових пояснень.

Представник позивача заперечувала проти відкладення розгляду справи.

Відповідно до частин третьої та четвертої статті 80 Господарського процесуального кодексу України відповідач повинен подати суду докази разом з поданням відзиву, а якщо доказ не може бути поданий у встановлений законом строк з об`єктивних причин, учасник справи повинен про це письмово повідомити суд та зазначити: доказ, який не може бути подано; причини, з яких доказ не може бути подано у зазначений строк; докази, які підтверджують, що особа здійснила всі залежні від неї дії, спрямовані на отримання вказаного доказу.

Однак, представник відповідачів заявляючи клопотання про відкладення розгляду справи не надала жодних підтверджуючих доказів, передбачених частиною четвертою статті 80 Господарського процесуального кодексу України, а тому клопотання представника відповідачів не підлягає задоволенню.

4.3. У судовому засіданні, 05.08.2020, після судових дебатів оголошено перерву до 07.08.2020 для виходу суду до нарадчої кімнати та оголошення рішення.

У судове засідання, 07.08.2020, представник позивача не з`явився.

5. Фактичні обставини справи, встановлені судом.

5.1. Спір виник у зв`язку з незаконним здійсненням діяльності під брендом «WOG» та використанням відповідачами торговельних марок в оздобленні шести АЗС, що знаходяться за адресами:

· Чернівецька область, Герцаївський район, м. Герца, вулиця Центральна, буд. 4Ж;

· Чернівецька область, Глибоцький район, смт. Глибока, вулиця Привокзальна, буд. 2;

· Чернівецька область, Заставнівський район, м. Заставна, вул. Бажанського, буд. 78Д;

· Чернівецька область, Сторожинецький район, м. Сторожинець, вулиця Видинівського, буд. 66А;

· Чернівецька область, Глибоцький район, с. Чагор, вул. Перша Приміська, буд. 1А;

· Чернівецька область, м. Чернівці, вул. Комарова Володимира, буд. 3А.

5.2. На вказаних АЗС здійснюється реалізація нафтопродукту (бензин А-92, А-95, дизельне паливо, газ) та продаж супутніх товарів (продукти харчування, промислові товари, алкогольні та безалкогольні напої) шляхом використання знаків для товарів та послуг за наступними свідоцтвами:

· свідоцтво на знак для товарів і послуг № 27216 («WOG»), очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва 26.11.2021, зареєстровано для товарів і послуг (але не виключно) за класами: Кл.4: Бензин; оливи для двигунів; паливо; мастильні матеріали; парафін. Кл.35: сприяння продажеві (посередництво). Кл.37: технічне доглядання та лагодження автомобілів; встановлювання і лагодження вантажопідіймачів; відновлювання двигунів, повністю зношених або частково зруйнованих; відновлювання покришок шин; вулканування шин; миття автомобілів; миття транспортних засобів; прокладання і технічне доглядання нафтопроводів; обслуговування на станціях транспортних засобів; технічне доглядання транспортних засобів; брукування доріг; будування автозаправних станцій; послуги автозаправних станцій. Кл.40: Обробляння нафти. Кл.42: Забезпечення харчами та напоями, послуги барів, буфети.

· свідоцтво на знак для товарів і послуг № 191167 («WOG» з поєднанням зеленого і жовтого кольору), очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва 19.06.2023, зареєстровано для товарів і послуг (але не виключно) за класами: Кл.4: Бензин, бензол, брикети з деревини, брикети паливні, віск для пасів, газ генераторний, газ світильний, гази стверджені (паливо), гноти до ламп, гноти до свічок, добавки нехімічні до моторного палива, дрова, етанол (паливо), мазут, мастила для пасів, мастильні матеріали, мастильні оливи, мастильно-охолоджувальні рідини, мінеральне паливо, моторне паливо, моторні оливи, нафта, нафта сира або перероблена, нафтове паливо (рідке або скраплене), нафтовий газ, паливний газ, паливвні суміші скарбюровані, паливо на основі спирту, свічки, світильне паливо, спирт (паливо), технічні жири (мастила), технічні оливи, торф(паливо), торф збрикетований (паливо), тріски, стружки з деревини для розпалювання. Кл.35: демонстрування товарів; демонстрування товарів за допомогою комп`ютерних мереж; представляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; розміщування в одному місці,; на користь іншим особам; асортименту товарів 1; 4; 6; 9; 12; 16; 18; 21; 24; 25; 34 класів; яке дозволяє покупцям зручно оглядати та купувати ці товари в магазинах оптової та роздрібної торгівлі; супермаркетах та універмагах; а також з веб-сторінок в мережі інтернет; на яких розміщена інформація щодо вищезазначених товарів»; Кл.43: їдальні; кав`ярні, кафе; кафетерії; ресторани; ресторани самообслуговування; шинки чи буфети (заклади швидкого і повсякчасного обслуговування).

· свідоцтво на знак для товарів і послуг № 191164 («Sun Market»), очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва 19.06.2023, зареєстровано для товарів і послуг (але не виключно) за класами: Кл.35: демонстрування товарів; демонстрування товарів за допомогою комп`ютерних мереж; представляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; розміщування в одному місці; на користь іншим особам; асортименту товарів 1; 4; 6; 9; 12; 16; 18; 21; 24; 25; 34 класів, яке дозволяє покупцям зручно оглядати та купувати ці товари в магазинах оптової та роздрібної торгівлі, супермаркетах та універмагах, а також з веб-сторінок в мережі інтернет на яких розміщена інформація щодо вищезазначених товарів.

5.3. Власником зазначених знаків для товарів та послуг є Акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «ВОГ ИНВЕСТ» на підставі договору про передачу виключних майнових прав інтелектуальної власності від 05.08.2015 укладеним зі Спільним українсько-англійським підприємством «Західна нафтова група» у формі товариства з обмеженою відповідальністю.

Відповідно до пункту 1.1 договору власник свідоцтв передає, а правонаступник приймає будь-які та всі права власності на знаки, в тому числі право володіти, розпоряджатися, користуватися знаками, гудвіл, що асоціюється із знаками та всі інші права на знаки.

Згідно з пунктом 1.2 договору знаки передаються стосовно всіх товарів і послуг, для яких їх зареєстровано. Перелік товарів і послуг, для яких зареєстровано знаки, наведено у копії свідоцтв України на знаки.

Отже, за договором про передачу виключних майнових прав інтелектуальної власності від 05.08.2015 Акціонерним товариством «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «ВОГ ИНВЕСТ» набуто виключні права на знаки для товарів і послуг за свідоцтвами № 191164 (Sun Market), № 191167 (WOG з поєднанням зеленого і жовтого кольору), № 27216 (WOG).

5.4. 04.01.2019 між Акціонерним товариством «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «ВОГ ИНВЕСТ» (ліцензіар) та Товариством з обмеженою відповідальністю «ВОГ КАРД» (ліцензіат) укладено Ліцензійний договір № 0401 про право на використання знаку для товарів і послуг, згідно з пунктом 3.1 якого ліцензіар надає ліцензіату право протягом терміну дії даного договору використовувати в підприємницькій діяльності останнього товарні знаки (згідно додатку до даного договору) на правах невиключної ліцензії, а ліцензіат зобов`язується прийняти у використання й добросовісно використовувати товарні знаки на умовах даного договору.

Відповідно до підпунктів 5.2.5, 5.2.6 пункту 5.2 ліцензійного договору ліцензіат, зокрема, має право укладати субліцензійні договори щодо використання товарних знаків на правах невиключної ліцензії та у випадку незаконного використання Товарного знаку третіми особами вимагати поновлення своїх прав на Товарний знак (в тому числі і вимагати стягнення збитків), будь-яким законним способом, включаючи можливість звернення від свого імені до суду чи органу, який має право вирішувати спір.

Додатком № 1 до ліцензійного договору сторонами погоджено, що ліцензіатом набуто право використовувати знаки для товарів та послуг за свідоцтвами № 191164 (Sun Market), № 191167 (WOG з поєднанням зеленого і жовтого кольору), № 27216 (WOG) (за усіма зареєстрованими класами).

Отже, позивач наділений правом вимагати від інших осіб припинення порушення прав інтелектуальної власності на знаки для товарів та послуг за свідоцтвами №№ 27216 (WOG), 191167 (WOG з поєднанням зеленого і жовтого кольору), 191164 (Sun Market), шляхом припинення використання даних знаків та схожих з ними знаків на вивісках та стелах автомобільних заправних станцій.

5.5. Всі 6 комплексів АЗС на яких використовуються знаки для товарів і послуг за свідоцтвами № 191164 (Sun Market), № 191167 (WOG з поєднанням зеленого і жовтого кольору), № 27216 (WOG) належать першому відповідачу на праві власності та були ним реконструйовані під брендом «WOG», що підтверджується відзивом на позов з доданими до нього доказами першого відповідача, в тому числі наявними в матеріалах справи свідоцтвами про право власності на нерухоме майно, а також наданими позивачем фото.

5.6. Торговельну діяльність на 6 комплексах АЗС на яких використовуються знаки для товарів і послуг за свідоцтвами № 191164 (Sun Market), № 191167 (WOG з поєднанням зеленого і жовтого кольору), № 27216 (WOG) здійснює другий відповідач, що підтверджується відзивом на позов з доданими до нього доказами другого відповідача, відзивом на позов з доданими до нього доказами першого відповідача, а також наданими позивачем фото та копіями фіскальних чеків про придбання палива та товарів на даних АЗС.

6. Джерела права й акти їх застосування

Цивільний кодекс України:

частини перша-третя статті 22:

- особа, якій завдано збитків у результаті порушення її цивільного права, має право на їх відшкодування;

- збитками є:

1) втрати, яких особа зазнала у зв`язку зі знищенням або пошкодженням речі, а також витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного права (реальні збитки);

2) доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене (упущена вигода);

- збитки відшкодовуються у повному обсязі, якщо договором або законом не передбачено відшкодування у меншому або більшому розмірі. Якщо особа, яка порушила право, одержала у зв`язку з цим доходи, то розмір упущеної вигоди, що має відшкодовуватися особі, право якої порушено, не може бути меншим від доходів, одержаних особою, яка порушила право;

стаття 494:

- набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом;

- обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом;

- набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію або визнана в установленому законом порядку добре відомою, не вимагає засвідчення свідоцтвом;

стаття 495:

- майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є, зокрема:

1) право на використання торговельної марки;

2) виключне право дозволяти використання торговельної марки;

3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання;

частини перша, друга, третя статті 698:

- за договором роздрібної купівлі-продажу продавець, який здійснює підприємницьку діяльність з продажу товару, зобов`язується передати покупцеві товар, що звичайно призначається для особистого, домашнього або іншого використання, не пов`язаного з підприємницькою діяльністю, а покупець зобов`язується прийняти товар і оплатити його;

- договір роздрібної купівлі-продажу є публічним;

- до відносин за договором роздрібної купівлі-продажу з участю покупця - фізичної особи, не врегульованих цим Кодексом, застосовується законодавство про захист прав споживачів;

стаття 500:

- будь-яка особа, яка до дати подання заявки на торговельну марку або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності добросовісно використала торговельну марку в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, має право на безоплатне продовження такого використання або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користувача);

- право попереднього користувача може передаватися або переходити до іншої особи тільки разом із підприємством чи діловою практикою або з тією частиною підприємства чи ділової практики, в яких було використано торговельну марку або здійснено значну і серйозну підготовку для такого використання;

частина перша статті 700:

- продавець зобов`язаний надати покупцеві необхідну і достовірну інформацію про товар, що пропонується до продажу. Інформація має відповідати вимогам закону та правилам роздрібної торгівлі щодо її змісту і способів надання.

Господарський процесуальний кодекс України:

частина перша статті 13:

- судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін;

частина перша статті 73:

- доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи;

частина перша статті 74:

- кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень;

частина перша статті 76:

- належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування;

стаття 86:

- суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів;

- жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності;

- суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів);

частини перша статті 123:

- судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов`язаних з розглядом справи;

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15.12.1993 № 3689-XII (далі - Закон):

пункт 4 статті 5:

- обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

пункти 4 та 5 статті 16:

- використанням знака визнається:

1) нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

2) застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;

3) застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет;

- знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

- свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом:

1) зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг;

2) зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги;

3) позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати;

4) позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

стаття 20:

- будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України;

- на вимогу власника свідоцтва таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов`язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки;

- власник свідоцтва може також вимагати усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати, або знищення виготовлених зображень знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати.

7. Оцінка аргументів учасників справи.

7.1. Відповідно до пункту 4 статті 5 Закону обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесених до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до названого реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

7.2. Товари і послуги згруповано відповідно до Міжнародної класифікації товарів та послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП), яку затверджено Ніццькою угодою про Міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків (далі - Ніццька угода), укладеною 15.06.1957. Згідно з Законом України від 01.06.2000 № 1762-ІІІ Україна приєдналася до Ніццької угоди, яка набрала чинності для України з 29.12.2000.

МКТП (у одинадцятій редакції) включає:

- перелік класів, супроводжуваний пояснювальними примітками;

- абетковий перелік товарів і послуг із зазначенням класу, до якого належить кожний товар чи послуга, та базового номера.

Господарським суд зауважує, що власник прав на знак для товарів і послуг має право забороняти іншим особам використовувати тотожне чи схоже до ступеня змішування з цим знаком позначення лише стосовно тих товарів і послуг, щодо яких цей знак зареєстровано, чи споріднених з ними товарів і послуг.

Отже, у справі зі спору про припинення порушення прав інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг господарському суду слід з`ясовувати перелік товарів і послуг, для яких спірні знаки зареєстровано, та встановлювати фактичні обставини використання спірних позначень відповідачем у справах в частині їх фактичного зображення та переліку товарів і послуг, для яких вони використовуються (беручи до уваги необхідність їх порівняння з товарами і послугами, для яких торговельну марку (торговельні марки) зареєстровано позивачем).

7.3. Матеріалами справи підтверджується та відповідачами не спростовується, що на шести АЗС, власником яких є перший відповідач та які ним брендовані як АЗС «WOG», а торговельну діяльність на яких здійснює другий відповідач, будь-які ліцензії або дозволи на використання відповідачами знаків для товарів та послуг за свідоцтвами № 191164 (Sun Market), № 191167 (WOG з поєднанням зеленого і жовтого кольору), № 27216 (WOG) (за усіма зареєстрованими класами) відсутні.

Дослідивши наявні в матеріалах справи свідоцтва суд, дійшов висновку про те, що обсяг правової охорони який надається за свідоцтвами № 191164 (Sun Market), № 191167 (WOG з поєднанням зеленого і жовтого кольору), № 27216 (WOG) (за усіма зареєстрованими класами) розповсюджується на торговельну діяльність, яку здійснює другий відповідач на шести АЗС, власником яких є перший відповідач.

7.4. Відповідальність за порушення права інтелектуальної власності у вигляді відшкодування шкоди, завданої суб`єктові відповідного права, може наставати лише за одночасної наявності таких умов:

1) факту протиправної поведінки відповідача (зокрема, недодержання умов авторського, ліцензійного договорів, використання об`єкта права інтелектуальної власності без дозволу правовласника);

2) шкоди, завданої суб`єктові права інтелектуальної власності;

3) причинно-наслідкового зв`язку між протиправною поведінкою особи та завданою шкодою;

4) вини особи, яка заподіяла шкоду.

Доказування наявності перших трьох умов покладається на позивача. При цьому, судом застосовується презумпція вини особи, яка завдала шкоду: така особа вважається винною, поки не буде доведено інше.

11.01.2019 між Товариством з обмеженою відповідальністю «ВОГ КАРД» (ліцензіат) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Центуріон-Дістрібюшин» (субліцензіат) укладено субліцензійний договір № 11-01/2019 пунктом 2.1 якого сторонами погоджено, що ліцензіат надає субліцензіату право протягом строку дії договору використовувати в підприємницькій діяльності останнього товарні знаки на правах невиключної субліцензії, а субліцензіат зобов`язується прийняти у використання й добросовісно використовувати товарні знаки на умовах договору.

Додатком № 1 до субліцензійного договору сторонами погоджено, що ліцензіатом набуто право використовувати знаки для товарів та послуг за свідоцтвами № 191164 (Sun Market), № 191167 (WOG з поєднанням зеленого і жовтого кольору), № 27216 (WOG) (за усіма зареєстрованими класами).

Додатком № 2 до субліцензійного договору погоджено, що розмір винагороди за використання товарних знаків за свідоцтвами № 191164 (Sun Market), № 191167 (WOG з поєднанням зеленого і жовтого кольору), № 27216 (WOG) складає 100000000,00 грн, 100000000,00 грн та 115000000,00 грн відповідно.

На виконання умов субліцензійного договору субліцензіатом оплачено ліцензіату 315000000,00 грн суму роялті, погодженого Додатком № 2 до субліцензійного договору за 1 квартал 2019 року за використання торгових марок на 210 автомобільних заправних станціях, що підтверджується наявними в матеріалах справи копіями виписок з банку та листа субліцензіата. Загальна кількість АЗС, на яких використовувались торговельні марки субліцензіатом і за які позивачем отримано роялті, складає 210 об`єктів.

Загальна кількість АЗС, на яких використовувались торговельні марки відповідачами складає 6 (шість) об`єктів.

Процентне відношення 6 АЗС від 210 АЗС складає 2,857 %.

Розмір роялті, який підлягав би сплаті відповідачами за використання торговельних марок на 6 АЗС за один квартал складає 8999550,00 грн (2,857 % від загальної суми роялті 315000000,00 грн, сплаченої за використання торговельних марок на 210 АЗС за субліцензійним договором).

Таким чином, суд погоджується з розрахунком позивача та зазначає, що загальний розмір упущеної вигоди позивача за використання відповідачами знаків для товарів та послуг за свідоцтвами № 27216 (WOG), № 191167 (WOG з поєднанням зеленого і жовтого кольору), № 191164 (Sun Market) за 2019 рік складає 35998200,00 грн з розрахунку: 8999550,00 грн х 4 квартали 2019 року.

7.5. При цьому, суд зазначає, що для солідарного стягнення з відповідачів збитків у вигляді упущеної вигоди, наявні всі необхідні умови, а саме факт протиправної поведінки відповідачів у вигляді використання торговельних марок без дозволу; завдана діями відповідачів шкода, яка полягає у неотриманні позивачем розміру роялті, який би останній міг отримати, передавши відповідачам у використання об`єкти права інтелектуальної власності.

7.6. У відзиві на позов перший відповідач зазначає, що використання торговельних марок на власних АЗС здійснюється на підставі домовленостей між компанією «ТЕХНО» та компанією «КОНТИНІУМ» до складу якої входив первісний власник торговельних марок Спільне українсько-англійське підприємство «ЗАХІДНА НАФТОВА ГРУПА» у формі товариства з обмеженою відповідальністю, в підтвердження надає копії протоколів.

Проте, з аналізу наданих першим відповідачем протоколів, відсутні підстави вважати, що сторони домовлялися про використання першим відповідачем торговельних марок, з приводу яких стягуються збитки, тим більше про їх безоплатне використання на АЗС.

Також, відсутні докази щодо домовленостей про використання торговельних марок та про перелік АЗС на яких це використання планувалося.

7.7. У відзиві на позовну заяву перший відповідач зазначає, що під час проведення будівельних робіт проекти реконструкції АЗС під брендом «WOG» затверджувалися безпосередньо первісним власником спірних торговельних марок СП «ЗНГ» у формі ТОВ, проте доказів такого затвердження перший відповідач не надав.

7.8. Перший відповідач посилається, що згідно досягнутих домовленостей сторони погодили здійснювати реалізацію пального на АЗС, через спеціально створені підприємства в дольовій участі 50%/50% від представників компанії «ТЕХНО» та «WOG», та серед інших підприємств, що здійснювали реалізацію пального за домовленістю сторін, вказує другого відповідача у справі.

Проте, з інформації, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань в розділі «Перелік засновників (учасників) юридичної особи» єдиним засновником (учасником) ТОВ «Техно-Нафта плюс» зазначено ОСОБА_1 з розміром внеску до статутного фонду 50000,00 грн.

Таким чином, твердження першого відповідача щодо реалізації палива на АЗС через підприємства з дольовою участю двох компаній не відповідають дійсності.

7.9. У відзиві на позов другий відповідач посилається, що працює як оператор продажу торговельних продуктів бренду «WOG» на орендованих ним комплексах АЗС під брендом «WOG», а також зауважує, що ТОВ «Техно-Нафта плюс» є партнером позивача по реалізації нафтопродуктів під торговельними марками «WOG», оскільки входить до складу мережі власних та орендованих (партнерських) АЗС і надає позивачу послуги по відповідальному зберіганню ПММ, здійснює роздрібну реалізацію пального за готівку, по талонам та смарткарткам позивача під ТМ «WOG».

Однак, використання торговельних марок здійснюється другим відповідачем без згоди на те власника торговельних марок, а наведені другим відповідачем докази не доводять правомірності використання торговельних марок та не надають відповідачеві права на таке використання у своїй господарській діяльності.

7.10. Також, другий відповідач зазначає, що надає позивачу послуги по відповідальному зберіганню ПММ, здійснює роздрібну реалізацію пального за готівку, по талонам та смарткарткам позивача під ТМ «WOG» на підтвердження чого долучає до відзиву договір поставки товарів та договір відповідального зберігання.

З договору зберігання чітко вбачається, що відпуск палива здійснюється через спеціальні паливні картки, разом з тим, з доказів доданих позивачем до позову (фіскальні чеки) вбачається, що другий відповідач реалізує паливо за готівковий розрахунок, що відповідно підтверджує продаж відповідачем не лише продукції компанії «WOG».

Суд погоджується з твердженням позивача, що такі дії другого відповідача можуть вводити в оману покупців, оскільки відпускаючи пальне по паливним карткам «WOG» та обладнавши АЗС аналогічно заправним комплексам «WOG», у споживачів складається враження, що це і є АЗС «WOG», які насправді ними не являються.

7.11. Також, не є доказом, що підтверджує правомірність використання торговельної марки наявність укладених договорів поставки ПММ та зберігання з ТОВ «ВЕСТ ПЕТРОЛ МАРКЕТ» та ТОВ «ВОГ ТРЕЙД РЕСУРС», оскільки надані до відзиву договори не підтверджують надання другому відповідачеві дозволу на використання торговельних марок.

7.12. Посилання другого відповідача на невеликий розмір чистого прибутку від реалізації палива не підтверджується жодними доказами. Крім того, посилання другого відповідача на податкові декларації, яких не додано до відзиву, не відображають об`ємів реалізації нафтопродукту та супутніх товарів на АЗС.

8. Висновки за наслідками розгляду справи.

8.1. Наведені відповідачами доводи не спростовують вимог викладених в позовній заяві та не підтверджені належними та допустимими доказами.

8.2. Першим відповідачем жодним чином не доведено наявність обставин, з якими пов`язується виникнення права попереднього користувача, а саме добросовісне використання в інтересах своєї діяльності торговельної марки та здійснення значної і серйозної підготовки для такого використання.

8.3. Наявні в матеріалах справи докази підтверджують, що своїми протиправними діями, відповідачами завдана шкода, яка полягає у неотриманні позивачем розміру роялті, який би останній міг отримати, передавши відповідачам у використання об`єкти права інтелектуальної власності на законних підставах.

8.4. Враховуючи вищенаведене суд дійшов висновку що позовні вимоги у даній справі ґрунтуються на нормах чинного законодавства та підлягають задоволенню.

9. Розподіл судових витрат.

Враховуючи обґрунтованість позову, судовий збір, відповідно до статті 129 Господарського процесуального кодексу України, підлягає стягненню з відповідачів на користь позивача.

Керуючись статтями 237, 238, 240, 241 Господарського процесуального кодексу України, суд

У Х В А Л И В :

1. Позов Товариства з обмеженою відповідальністю «Вог Кард» до Товариства з обмеженою відповідальністю «Техно-Західна нафтова група» та Товариства з обмеженою відповідальністю «Техно-Нафта плюс» про захист прав інтелектуальної власності та стягнення збитків в сумі 35998200,00 грн задовольнити.

2. Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю «Техно-Західна нафтова група» (Чернівецька область, Глибоцький район, с. Чагор, вул. Приміська, 1А, ідентифікаційний код 32016687) припинити порушення прав інтелектуальної власності Товариства з обмеженою відповідальністю «Вог Кард» (Волинська область, м. Луцьк, вул. Кременецька, 38, ідентифікаційний код 42264086) на знаки для товарів та послуг за свідоцтвами № 191164 (Sun Market), № 191167 (WOG з поєднанням зеленого і жовтого кольору), № 27216 (WOG) шляхом припинення використання даних знаків та схожих з ними знаків на вивісках та стелах автомобільних заправних станцій.

3. Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю «Техно-Нафта плюс» (Чернівецька область, Герцаївський район, м. Герца, вул. Центральна, 4Ж, ідентифікаційний код 40963408) припинити порушення прав інтелектуальної власності Товариства з обмеженою відповідальністю «Вог Кард» (Волинська область, м. Луцьк, вул. Кременецька, 38, ідентифікаційний код 42264086) на знаки для товарів та послуг за свідоцтвами № 191164 (Sun Market), № 191167 (WOG з поєднанням зеленого і жовтого кольору), № 27216 (WOG) шляхом припинення використання даних знаків та схожих з ними знаків на вивісках та стелах автомобільних заправних станцій.

4. Стягнути солідарно з Товариства з обмеженою відповідальністю «Техно-Західна нафтова група» (Чернівецька область, Глибоцький район, с. Чагор, вул. Приміська, 1А, ідентифікаційний код 32016687) та Товариства з обмеженою відповідальністю «Техно-Нафта плюс» (Чернівецька область, Герцаївський район, м. Герца, вул. Центральна, 4Ж, ідентифікаційний код 40963408) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Вог Кард» (Волинська область, м. Луцьк, вул. Кременецька, 38, ідентифікаційний код 422640,00 грн збитків у вигляді упущеної вигоди та судовий збір в сумі 544177,00 грн.

Позивач - Товариство з обмеженою відповідальністю «Вог Кард» (Волинська область, м. Луцьк, вул. Кременецька, 38, ідентифікаційний код 42264086).

Відповідач-1 - Товариство з обмеженою відповідальністю «Техно-Західна нафтова група» (Чернівецька область, Глибоцький район, с. Чагор, вул. Приміська, 1А, ідентифікаційний код 32016687).

Відповідач-2 - Товариство з обмеженою відповідальністю «Техно-Нафта плюс» (Чернівецька область, Герцаївський район, м. Герца, вул. Центральна, 4Ж, ідентифікаційний код 40963408).

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду може бути подана до Західного апеляційного господарського суду протягом двадцяти днів з дня його проголошення (якщо оголошено вступну та резолютивну частини рішення - з дня складання повного судового рішення).

У судовому засіданні оголошено вступну та резолютивну частину рішення суду.

Повне рішення складено 07.08.2020.

Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://cv.arbitr.gov.ua/sud5027/

Суддя В. Байталюк