У Х В А Л А

11 серпня 2020 року м. Чернігів справа № 927/94/19

Господарський суд Чернігівської області у складі судді А.С. Сидоренка, розглянувши матеріали позовної заяви
за позовом DTEK HOLDINGS LIMITED (ДТЕК ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД) Фемістоклі Дерві, 3, Джулія Хаус, Р.С. 1066, Нікосія, Кіпр (CY) 01032, м. Київ, вул. Льва Толстого, 57 (адреса для листування) 01032, м. Київ, вул. Льва Толстого, 57, БЦ « 101 Tower» (к. 1932) (адреса представника) @mail.gov.ua)
Третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача: Державна фіскальна служба України 04053, м. Київ, Львівська площа, 8 ()
Відповідачі: 1. BLACKBERRY LIMITED (Блекберрі Лімітед) 2200 University Ave East Waterloo, Ontario, Canada, N2K 0A7 04071, м. Київ, вул. Межигірська, 61 (Адвокатське об`єднання «Айпістайл») (адреса для листування) ()
2. Фізична особа - підприємець Антоненко Олександр Володимирович АДРЕСА_1 (адреса для листування) (ІНФОРМАЦІЯ_1 )
про припинення порушення прав інтелектуальної власності

у присутності представників:

від позивача: Дворніков А.О. - адвокат, дов. від 20.07.2020р.

від відповідача - 1: Падох О.І. - адвокат (ордер серії АІ № 1048376 від 06.08.2020р., в підготовчому засіданні 07.08.2020р.)

відповідача - 2: Шаповал Д.В. - адвокат (ордер серії АІ № 1002257 від 01.07.2019р., в підготовчому засіданні 07.08.2020р.)

від третьої особи: не з`явився

ВСТАНОВИВ:

01 лютого 2019 року до Господарського суду Чернігівської області надійшла позовна заява DTEK HOLDINGS LIMITED (ДТЕК ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД) до BLACKBERRY LIMITED (Блекберрі Лімітед) та Фізичної особи - підприємця Антоненка Олександра Володимировича про припинення порушення прав інтелектуальної власності, згідно якої позивач просить:

зобов`язати BLACKBERRY LIMITED (Блекберрі Лімітед) припинити порушення прав інтелектуальної власності позивача на торговельну марку «D.TEK» шляхом припинення використання всіма доступними способами (експорт, імпорт, зберігання, пропонування для продажу, продаж, реалізація, рекламування) товарів з нанесенням на них (упаковку, в якій розміщується такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет) позначення «DTEK» на території України;

зобов`язати Фізичну особу - підприємця Антоненка Олександра Володимировича припинити порушення прав інтелектуальної власності позивача на торговельну марку «D.TEK» шляхом припинення використання всіма доступними способами (експорт, імпорт, зберігання, пропонування для продажу, продаж, реалізація, рекламування) товарів з нанесенням на них (упаковку, в якій розміщується такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет) позначення «DTEK» на території України;

зобов`язати Фізичну особу - підприємця Антоненка Олександра Володимировича вилучити з цивільного обороту та знищити весь наявний у нього, у т.ч., але не виключно, на складі, на вітринах магазинів, товар - мобільні телефони, чохли, аксесуари, на яких міститься позначення «DTEK».

В обґрунтування заявлених позовних вимог позивач посилається на те, що він являється власником знаку для товарів і послуг «D.TEK», зареєстрованого для товарів 1 - 45 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (надалі - МКТП), у т.ч. для 9 класу (телефонні апарати), згідно Свідоцтва № 166794, зареєстрованого в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг 11.02.2013р. Заявка на реєстрацію цього знаку була подана в Україні 01.10.2012р.

На території України здійснюється продаж мобільних телефонів Blackberry DTEK50 та Blackberry DTEK60 виробництва BLACKBERRY LIMITED.

На замовлення позивача було проведено експертне дослідження об`єктів інтелектуальної власності яким встановлено, що позначення DTEK, яке використовується у назві смартфона Blackberry DTEK50, є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 166794.

Також представником позивача було здійснено контрольну закупку мобільного телефону Blackberry DTEK60 та аксесуарів. На упаковку вказаного товару дійсно нанесено позначення «DTEK» і воно використовується для тих самих товарів 9 класу МКТП для яких зареєстровано знак для товарів та послуг «D.TEK», а саме: телефонних апаратів. Продавцем даного товару є відповідач - 2.

За таких обставин, на думку позивача, відповідачі без згоди позивача використовують позначення «DTEK», що схоже із торговельною маркою «D.TEK», стосовно наведених у свідоцтві товарів, а саме товарів 9 класу МКТП «телефонні апарати», та внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати.

Ухвалою Господарського суду Чернігівської області від 25.02.2019р.:

прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі;

постановлено здійснювати розгляд позовної заяви за правилами загального позовного провадження;

залучено Державну фіскальну службу України до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача;

призначено розгляд позовної заяви в підготовчому засіданні на 25.07.2019р.;

встановлено процесуальний строк для подання відповідачами відзиву на позовну заяву - протягом тридцяти днів з дня вручення даної ухвали;

встановлено процесуальний строк для подання третьою особою пояснень щодо позову - протягом тридцяти днів з дня вручення даної ухвали;

викликано для участі в підготовчому засіданні представників сторін та третьої особи;

провадження у справі зупинено до 25.07.2019р.

29 березня 2019 року, у встановлений процесуальний строк (зданий для відправки до відділення поштового зв`язку 26.03.2019р.) до Господарського суду Чернігівської області відповідачем - 2 поданий відзив від 26.03.2019р. на позов, зі змісту якого вбачається, що позовні вимоги останнім не визнаються з підстав їх протиправності та необґрунтованості.

В обґрунтування своїх заперечень відповідач - 2, зокрема, зазначає, що він дійсно використовував в процесі реалізації товарів, виробником яких є відповідач - 1, позначення «DTEK», що схоже з торговельною маркою «D.TEK», стосовно товарів 9 класу МКТП, та внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати. Однак, і позивач, і відповідач - 1 обидва мають права інтелектуальної власності на оспорюване позначення, а тому відповідно до ч. 3 ст. 494 Цивільного кодексу України, набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію, не вимагає засвідчення свідоцтвом.

Відповідач - 1 є виробником товару та саме він здійснює перший продаж такого товару. Відповідно перепродаж телефонів Blackberry, які вже введені у цивільний обіг безпосередньо виробником, здійснюється відповідачем - 2 без порушення будь - яких прав на знак. Проте, у позовній заяві нормативне обґрунтування позовних вимог до відповідача - 2 здійснюється без врахування факту того, що він не є особою, яка ввела у цивільний оборот продукцію з оспорюваним позначенням. Таким чином, відповідач - 2 вільно використовував позначення «DTEK», адже діє принцип «вичерпання прав», у результаті чого відповідач - 2 не порушує прав інтелектуальної власності ані позивача, ані відповідача - 1.

Крім того, відповідач - 2 вказує, що використання ним знака «DTEK» не порушує прав позивача, оскільки тотожність або схожість даного знака до торгівельної марки «D.TEK» не була доведена та факт порушення прав позивача саме відповідачем - 1 не було підтверджено. Висновок судового експерта, наданий позивачем для підтвердження схожості оспорюваних позначень, не є належним і допуститмим доказом, адже не були дотримані вимоги закону до такого висновку. Цей документ також не може бути використаний як висновок спеціаліста через відсутність такого засобу доказування у господарському процесі.

15 травня 2019 року, з порушенням встановленого процесуального строку, третьою особою до Господарського суду Чернігівської області подані пояснення щодо позову.

22 липня 2019 року до Господарського суду Чернігівської області відповідачем - 1 поданий відзив від 18.07.2019р. № 7454 на позов, зі змісту якого вбачається, що останній вважає позовні вимоги необґрунтованими, неповними, недостовірними та такими, що непідтверджені достатніми і належними доказами, отже такими, що не підлягають задоволенню.

Свої заперечення відповідач - 1 мотивує тим, що він не набував правову охорону позначенню «DTEK» на території України з тих підстав, що BLACKBERRY LIMITED не мало/не має наміру та ніколи не здійснювало реалізацію продукції із використанням позначення « DTEK » на території України. Відповідач - займався виробництвом та реалізацією смартфонів (телефонних апаратів) моделей Blackberry DTEK50 та Blackberry DTEK60 в основному на ринку країн Європейського Союзу, в США та Канаді, де відповідним чином набув правову охорону комбінованому позначенню «DTEK». Таким чином, будь - яка реалізація третіми особами телефонних апаратів Blackberry DTEK50 та Blackberry DTEK60 та аксесуарів до них на території України не є діями, вчиненими відповідачем - 1.

Аргументи позивача про те, що а) відповідач - 1 здійснює продаж мобільних телефонів Blackberry DTEK50 та Blackberry DTEK60 на території України, б) ці товари є товарами виробництва відповідача - 2, в) на упаковках придбаного товару нанесено позначення «DTEK», не підтверджені жодними належними і допустимими доказами та є такими, що ґрунтуються лише на безпідставних доводах самого позивача. Наданий позивачем висновок експерта не відповідає вимогам законодавства, складений з порушенням вимог процесуального та матеріального законодавства щодо проведення судових експертиз та містить суттєві неточності, неузгодженості та ґрунтується на відомостях і інформації, не наданих до суду в якості належних і допустимих доказів. Як наслідок, даний висновок не може мати процесуального статусу висновку експерта.

Ухвалою Господарського суду Чернігівської області від 25.07.2019р. поновлено провадження у справі.

25 липня 2019 року господарський суд постановив протокольну ухвалу про відкладення підготовчого засідання на 29 серпня 2019 року з одночасним встановленням процесуальних строків для подання:

позивачем відповідей на відзиви - до 10 серпня 2019 року включно;

відповідачами заперечень - протягом п`ятнадцяти днів з дати отримання відповідей на відзиви;

Державною фіскальною службою України письмових пояснень щодо відзивів - до 10 серпня 2019 року включно;

сторонами відповідей на письмові пояснення третьої особи щодо відзивів - протягом п`ятнадцяти днів з дати їх отримання.

12 серпня 2019 року, у встановлений судом процесуальний строк (здана для відправки до відділення поштового зв`язку 09.08.2019р.), позивачем до Господарського суду Чернігівської області подана відповідь б/н від 09.08.2019р. на відзиви відповідачів, з якої вбачається, що позивач не погоджується з позиціями останніх та наполягає на задоволенні позовних вимог в повному обсязі. Зокрема, позивач стверджує, що продаж мобільних телефонів Blackberry DTEK50 та Blackberry DTEK60 здійснюється на території України відповідачем - 2, про що свідчить інформація в мережі інтернет на сайті за посиланням http://blackberry.ua/ (сторінка інтернет - магазину) та у звичайному магазині відповідача - 2, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 27, офіс 10.

29 серпня 2019 року господарський суд постановив протокольну ухвалу про відкладення підготовчого засідання на 01 жовтня 2019 року.

Крім того, в підготовчому засіданні 29.08.2019р. суд постановив протокольну ухвалу про продовження строку підготовчого провадження на тридцять днів.

09 вересня 2019 року до Господарського суду Чернігівської області відповідачем - 2 подані заперечення б/н від 05.09.2019р., зі змісту яких вбачається, що він не погоджується з думкою позивача, викладеною останнім у відповіді на відзив. При цьому, відповідач - 2 зазначає, що:

позивачем не наведено доказів тго, що на мобільні телефони, які нібито продає підприємець, дійсно нанесено позначення «DTEK»;

він не має жодного стосунку до магазину як в мережі Інтеренет (https://blackberry.ua), так і стаціонарного, адресу якого вказано на сайті Інтернет-магазину;

надані позивачем скріншоти не можуть бути належними доказами, оскільки не відповідають вимогам процесуального законодавства щодо їх достовірності та допустимості;

позивач обрав неналежний спосіб захисту порушених прав, оскільки його вимоги не є такими, що спрямовані на захист прав, що можуть бути порушені у майбутньому, що не передбачено чинним законодавством;

вимоги позивача передбачають неправомірну заборону підприємцю користування будь-якими товарами з позначенням «DTEK».

19 вересня 2019 року до Господарського суду Чернігівської області відповідачем - 1 подані заперечення від 16.09.2019р. № 8778, зі змісту яких вбачається, що доводи позивача відповідач - 1 вважає необґрунтованими, неточними та недостовірними, оскільки вони ґрунтуються не помилковому тлумаченні позивачем вимог процесуального законодавства щодо правил доказування.

Ухвалою Господарського суду Чернігівської області від 15.10.2019р. призначено по справі судову експертизу у сфері інтелектуальної власності щодо дослідження, пов`язаного з торговельними марками (знаками для товарів і послуг), проведення якої доручено Науково - дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України; на час проведення судової експертизи провадження у справі зупинено.

24 липня 2020 року до Господарського суду Чернігівської області надійшов Висновок експерта № 258/19 за результатами проведення експертизи у сфері інтелектуальної власності по даній справі.

Ухвалою Господарського суду Чернігівської області від 03.08.2020р. поновлено провадження у справі з призначенням підготовчого засідання на 07.08.2020р.

У зв`язку з відсутністю фінансування на оплату поштових послуг, копії вказаної вище ухвали від 03.08.2020р. учасникам справи в паперовій формі засобами поштового зв`язку не направлялись. Проте, були направлені на їх електронні адреси, наявні в матеріалах справи, з проханням повідомити про їх отримання.

Сторони належним чином були повідомлені про поновлення провадження у справі, призначення підготовчого засідання на 07.08.2020р. та направили своїх повноважних представників до суду; відомості щодо повідомлення третьої особи про поновлення провадження у справі, про дату, час та місце проведення підготовчого засідання в матеріалах справи відсутні.

В підготовчому засіданні 07.08.2020р., на підставі ст. 216 Господарського процесуального кодексу України, оголошено перерву до 11.08.2020р.

Після перерви в підготовче засідання повноважні представники відповідачів не з`явились.

10 серпня 2020 року на електронну пошту Господарського суду Чернігівської області надійшло клопотання від 10.08.2020р. відповідача - 2 про відкладення розгляду справи.

В обґрунтування даного клопотання відповідач - 2 посилається на Постанову Кабінету Міністрів України від 11.03.2020р. № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», якою на всій території України запроваджений карантин та відповідні обмежувальні заходи у зв`язку з цим.

Відповідно до ст. 183, 202, 216 Господарського процесуального кодексу України, неявка в судове засідання учасника справи, щодо якого немає відомостей про направлення йому ухвали з повідомленням про дату, час і місце судового засідання, є обов`язковою підставою для відкладення розгляду справи.

Зважаючи на відсутність відомостей про направлення Державній фіскальній службі України ухвали з повідомленням про дату, час і місце підготовчого засідання, з метою дотримання принципів рівності всіх учасників судового процесу перед законом і судом та змагальності сторін, 11 серпня 2020 року господарський суд постановив протокольну ухвалу про відкладення підготовчого засідання на 03 вересня 2020 року на 12 год. 00 хв.

Керуючись ст. 120, 121, 183, 202, 216, 233, 234 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

УХВАЛИВ:

1. Призначити підготовче засідання на 03 вересня 2020 р. о 12:00 у приміщенні Господарського суду Чернігівської області за адресою: 14000, м. Чернігів, проспект Миру, 20, зал судових засідань № 305.

2. Повідомити відповідачів та третю особу про призначення судового засідання, а також про те, що їх неявка не перешкоджає проведенню судового засідання та розгляду справи.

3. Копії цієї ухвали надіслати відповідачам та третій особі.

4. Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та не підлягає оскарженню.

Дата набрання ухвалою законної сили - 11.08.2020р.

Суддя А.С.Сидоренко