У Х В А Л А

03 серпня 2020 року м. Чернігів справа № 927/94/19

Господарський суд Чернігівської області у складі судді А.С. Сидоренка, розглянувши матеріали позовної заяви
за позовом DTEK HOLDINGS LIMITED (ДТЕК ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД) Фемістоклі Дерві, 3, Джулія Хаус, Р.С. 1066, Нікосія, Кіпр (CY) 01032, м. Київ, вул. Льва Толстого, 57 (адреса для листування) 01032, м. Київ, вул. Льва Толстого, 57, БЦ « 101 Tower» (к. 1932) (адреса представника)
Третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача: Державна фіскальна служба України 04053, м. Київ, Львівська площа, 8
Відповідачі: 1. BLACKBERRY LIMITED (Блекберрі Лімітед) 2200 University Ave East Waterloo, Ontario, Canada, N2K 0A7 03045, м. Київ, вул. Набережна-Корчуватська, 84, кв. 33 (адреса для листування)
2. Фізична особа - підприємець Антоненко Олександр Володимирович АДРЕСА_1 (адреса для листування)
про припинення порушення прав інтелектуальної власності

ВСТАНОВИВ:

01 лютого 2019 року до Господарського суду Чернігівської області надійшла позовна заява DTEK HOLDINGS LIMITED (ДТЕК ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД) до BLACKBERRY LIMITED (Блекберрі Лімітед) та Фізичної особи - підприємця Антоненка Олександра Володимировича про припинення порушення прав інтелектуальної власності, згідно якої позивач просить:

зобов`язати BLACKBERRY LIMITED (Блекберрі Лімітед) припинити порушення прав інтелектуальної власності позивача на торговельну марку «D.TEK» шляхом припинення використання всіма доступними способами (експорт, імпорт, зберігання, пропонування для продажу, продаж, реалізація, рекламування) товарів з нанесенням на них (упаковку, в якій розміщується такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет) позначення «DTEK» на території України;

зобов`язати Фізичну особу - підприємця Антоненка Олександра Володимировича припинити порушення прав інтелектуальної власності позивача на торговельну марку «D.TEK» шляхом припинення використання всіма доступними способами (експорт, імпорт, зберігання, пропонування для продажу, продаж, реалізація, рекламування) товарів з нанесенням на них (упаковку, в якій розміщується такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет) позначення «DTEK» на території України;

зобов`язати Фізичну особу - підприємця Антоненка Олександра Володимировича вилучити з цивільного обороту та знищити весь наявний у нього, у т.ч., але не виключно, на складі, на вітринах магазинів, товар - мобільні телефони, чохли, аксесуари, на яких міститься позначення «DTEK».

В обґрунтування заявлених позовних вимог позивач посилається на те, що він являється власником знаку для товарів і послуг «D.TEK», зареєстрованого для товарів 1 - 45 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (надалі - МКТП), у т.ч. для 9 класу (телефонні апарати), згідно Свідоцтва № 166794, зареєстрованого в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг 11.02.2013р. Заявка на реєстрацію цього знаку була подана в Україні 01.10.2012р.

На території України здійснюється продаж мобільних телефонів Blackberry DTEK50 та Blackberry DTEK60 виробництва BLACKBERRY LIMITED.

На замовлення позивача було проведено експертне дослідження об`єктів інтелектуальної власності яким встановлено, що позначення DTEK, яке використовується у назві смартфона Blackberry DTEK50, є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 166794.

Також представником позивача було здійснено контрольну закупку мобільного телефону Blackberry DTEK60 та аксесуарів. На упаковку вказаного товару дійсно нанесено позначення «DTEK» і воно використовується для тих самих товарів 9 класу МКТП для яких зареєстровано знак для товарів та послуг «D.TEK», а саме: телефонних апаратів. Продавцем даного товару є відповідач - 2.

За таких обставин, на думку позивача, відповідачі без згоди позивача використовують позначення «DTEK», що схоже із торговельною маркою «D.TEK», стосовно наведених у свідоцтві товарів, а саме товарів 9 класу МКТП «телефонні апарати», та внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати.

Ухвалою Господарського суду Чернігівської області від 25.02.2019р.:

прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі;

постановлено здійснювати розгляд позовної заяви за правилами загального позовного провадження;

залучено Державну фіскальну службу України до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача;

призначено розгляд позовної заяви в підготовчому засіданні на 25.07.2019р.;

встановлено процесуальний строк для подання відповідачами відзиву на позовну заяву - протягом тридцяти днів з дня вручення даної ухвали;

встановлено процесуальний строк для подання третьою особою пояснень щодо позову - протягом тридцяти днів з дня вручення даної ухвали;

викликано для участі в підготовчому засіданні представників сторін та третьої особи;

провадження у справі зупинено до 25.07.2019р.

29 березня 2019 року, у встановлений процесуальний строк (зданий для відправки до відділення поштового зв`язку 26.03.2019р.) до Господарського суду Чернігівської області відповідачем - 2 поданий відзив від 26.03.2019р. на позов, зі змісту якого вбачається, що позовні вимоги останнім не визнаються з підстав їх протиправності та необґрунтованості.

В обґрунтування своїх заперечень відповідач - 2, зокрема, зазначає, що він дійсно використовував в процесі реалізації товарів, виробником яких є відповідач - 1, позначення «DTEK», що схоже з торговельною маркою «D.TEK», стосовно товарів 9 класу МКТП, та внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати. Однак, і позивач, і відповідач - 1 обидва мають права інтелектуальної власності на оспорюване позначення, а тому відповідно до ч. 3 ст. 494 Цивільного кодексу України, набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію, не вимагає засвідчення свідоцтвом.

Відповідач - 1 є виробником товару та саме він здійснює перший продаж такого товару. Відповідно перепродаж телефонів Blackberry, які вже введені у цивільний обіг безпосередньо виробником, здійснюється відповідачем - 2 без порушення будь - яких прав на знак. Проте, у позовній заяві нормативне обґрунтування позовних вимог до відповідача - 2 здійснюється без врахування факту того, що він не є особою, яка ввела у цивільний оборот продукцію з оспорюваним позначенням. Таким чином, відповідач - 2 вільно використовував позначення «DTEK», адже діє принцип «вичерпання прав», у результаті чого відповідач - 2 не порушує прав інтелектуальної власності ані позивача, ані відповідача - 1.

Крім того, відповідач - 2 вказує, що використання ним знака «DTEK» не порушує прав позивача, оскільки тотожність або схожість даного знака до торгівельної марки «D.TEK» не була доведена та факт порушення прав позивача саме відповідачем - 1 не було підтверджено. Висновок судового експерта, наданий позивачем для підтвердження схожості оспорюваних позначень, не є належним і допуститмим доказом, адже не були дотримані вимоги закону до такого висновку. Цей документ також не може бути використаний як висновок спеціаліста через відсутність такого засобу доказування у господарському процесі.

15 травня 2019 року, з порушенням встановленого процесуального строку, третьою особою до Господарського суду Чернігівської області подані пояснення щодо позову.

22 липня 2019 року, у встановлений процесуальний строк, до Господарського суду Чернігівської області відповідачем - 1 поданий відзив від 18.07.2019р. № 7454 на позов, зі змісту якого вбачається, що останній вважає позовні вимоги необґрунтованими, неповними, недостовірними та такими, що непідтверджені достатніми і належними доказами, отже такими, що не підлягають задоволенню.

Свої заперечення відповідач - 1 мотивує тим, що він не набував правову охорону позначенню «DTEK» на території України з тих підстав, що BLACKBERRY LIMITED не мало/не має наміру та ніколи не здійснювало реалізацію продукції із використанням позначення «DTEK» на території України. Відповідач - займався виробництвом та реалізацією смартфонів (телефонних апаратів) моделей Blackberry DTEK50 та Blackberry DTEK60 в основному на ринку країн Європейського Союзу, в США та Канаді, де відповідним чином набув правову охорону комбінованому позначенню «DTEK». Таким чином, будь - яка реалізація третіми особами телефонних апаратів Blackberry DTEK50 та Blackberry DTEK60 та аксесуарів до них на території України не є діями, вчиненими відповідачем - 1.

Аргументи позивача про те, що а) відповідач - 1 здійснює продаж мобільних телефонів Blackberry DTEK50 та Blackberry DTEK60 на території України, б) ці товари є товарами виробництва відповідача - 2, в) на упаковках придбаного товару нанесено позначення «DTEK», не підтверджені жодними належними і допустимими доказами та є такими, що ґрунтуються лише на безпідставних доводах самого позивача. Наданий позивачем висновок експерта не відповідає вимогам законодавства, складений з порушенням вимог процесуального та матеріального законодавства щодо проведення судових експертиз та містить суттєві неточності, неузгодженості та ґрунтується на відомостях і інформації, не наданих до суду в якості належних і допустимих доказів. Як наслідок, даний висновок не може мати процесуального статусу висновку експерта.

Ухвалою Господарського суду Чернігівської області від 25.07.2019р. поновлено провадження у справі.

25 липня 2019 року господарський суд постановив протокольну ухвалу про відкладення підготовчого засідання на 29 серпня 2019 року з одночасним встановленням процесуальних строків для подання:

позивачем відповідей на відзиви - до 10 серпня 2019 року включно;

відповідачами заперечень - протягом п`ятнадцяти днів з дати отримання відповідей на відзиви;

Державною фіскальною службою України письмових пояснень щодо відзивів - до 10 серпня 2019 року включно;

сторонами відповідей на письмові пояснення третьої особи щодо відзивів - протягом п`ятнадцяти днів з дати їх отримання.

12 серпня 2019 року, у встановлений судом процесуальний строк (здана для відправки на пошту 09.08.2019р.), позивачем до Господарського суду Чернігівської області подана відповідь від 09.08.2019р. на відзиви відповідачів, з якої вбачається, що позивач не погоджується з позиціями останніх та наполягає на задоволенні позовних вимог в повному обсязі. Зокрема, позивач стверджує, що продаж мобільних телефонів Blackberry DTEK50 та Blackberry DTEK60 здійснюється на території України відповідачем - 2, про що свідчить інформація в мережі інтернет на сайті за посиланням http://blackberry.ua/ (сторінка інтернет - магазину) та у звичайному магазині відповідача - 2, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 27, офіс 10.

29 серпня 2019 року господарський суд постановив протокольну ухвалу про відкладення підготовчого засідання на 01 жовтня 2019 року.

Крім того, в підготовчому засіданні 29.08.2019р. суд постановив протокольну ухвалу про продовження строку підготовчого провадження на тридцять днів.

09 вересня 2019 року до Господарського суду Чернігівської області відповідачем - 2 подані заперечення від 05.09.2019р., зі змісту яких вбачається, що він не погоджується з думкою позивача, викладеною останнім у відповіді на відзив. При цьому, відповідач - 2 зазначає, що:

позивачем не наведено доказів того, що на мобільні телефони, які нібито продає підприємець, дійсно нанесено позначення «DTEK»;

він не має жодного стосунку до магазину як в мережі Інтеренет (https://blackberry.ua), так і стаціонарного, адресу якого вказано на сайті Інтернет-магазину;

надані позивачем скріншоти не можуть бути належними доказами, оскільки не відповідають вимогам процесуального законодавства щодо їх достовірності та допустимості.

19 вересня 2019 року до Господарського суду Чернігівської області відповідачем - 1 подані заперечення від 16.09.2019р. № 8778, зі змісту яких вбачається, що доводи позивача відповідач - 1 вважає необґрунтованими, неточними та недостовірними, оскільки вони ґрунтуються не помилковому тлумаченні позивачем вимог процесуального законодавства щодо правил доказування.

Ухвалою Господарського суду Чернігівської області від 15.10.2019р. призначено по справі судову експертизу у сфері інтелектуальної власності щодо дослідження, пов`язаного з торговельними марками (знаками для товарів і послуг), проведення якої доручено Науково - дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України; на час проведення судової експертизи провадження у справі зупинено.

24 липня 2020 року до Господарського суду Чернігівської області надійшов Висновок експерта № 258/19 за результатами проведення експертизи у сфері інтелектуальної власності по даній справі.

Згідно ст. 230 Господарського процесуального кодексу України, провадження у справі поновлюється за клопотанням учасників справи або за ініціативою суду не пізніше десяти днів з дня отримання судом повідомлення про усунення обставин, що викликали його зупинення. Про поновлення провадження у справі суд постановляє ухвалу.

З дня поновлення провадження у справі перебіг процесуальних строків продовжується.

Провадження у справі продовжується із стадії, на якій його було зупинено.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає за необхідне поновити провадження у справі та призначити підготовче засідання.

Подане представником відповідача - 2 клопотання від 06.04.2020р. про зупинення провадження у справі суд вважає за необхідне розглянути у підготовчому засіданні з витребуванням копії позовної заяви ФОП Антоненка О.В. до DTEK HOLDINGS LIMITED (ДТЕК ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД) про дострокове припинення дії свідоцтва.

Керуючись ст. 230, 233, 234 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

УХВАЛИВ:

1. Поновити провадження у справі.

2. Підготовче засідання призначити на 07 серпня 2020 р. о 12:00 у приміщенні Господарського суду Чернігівської області за адресою: 14000, м. Чернігів, проспект Миру, 20, зал судових засідань № 301.

3. Викликати для участі в підготовчому засіданні представника DTEK HOLDINGS LIMITED (ДТЕК ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД) в якості позивача. Повідомити позивача, що у разі його неявки в судове засідання без поважних причин або неповідомлення ним про причини неявки, суд залишає позовну заяву без розгляду, крім випадку, якщо від нього надійде заява про розгляд справи за його відсутності і його нез`явлення не перешкоджає вирішенню спору.

4. Викликати для участі в підготовчому засіданні представників BLACKBERRY LIMITED (Блекберрі Лімітед) та фізичної особи - підприємця Антоненка Олександра Володимировича в якості відповідачів. Повідомити відповідачів, що їх неявка не перешкоджає проведенню судового засідання та розгляду справи.

5. Викликати для участі в підготовчому засіданні представника Державної фіскальної служби України в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача. Повідомити третю особу, що її неявка не перешкоджає проведенню судового засідання та розгляду справи.

6. Зобов`язати відповідача - 2 надати копію позовної заяви ФОП Антоненка О.В. до DTEK HOLDINGS LIMITED (ДТЕК ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД) про дострокове припинення дії свідоцтва, поданої до Господарського суду міста Києва.

7. Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Дата набрання ухвалою законної сили - 03.08.2020р.

Суддя А.С.Сидоренко