ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
УХВАЛА

про призначення експертизи

"13" липня 2020 р. Справа№ 910/9610/18

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Доманської М.Л.

суддів: Грека Б.М.

Верховця А.А.

за участю секретаря судового засідання Чміль Я.Є. та представників учасників провадження у даній справі відповідно до протоколу судового засіданні від 13.07.2020 у даній справі
розглянувши апеляційну скаргу Міністерства економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства України (попередня назва - Міністерства економічного розвитку і торгівлі України)
на рішеннягосподарського суду міста Києва від 03.06.2019
у справі № 910/9610/18
за позовомДочірнього підприємства "Кондитерська корпорація "РОШЕН"
довідповідач-1: Міністерства економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства України (попередня назва - Міністерства економічного розвитку і торгівлі України) відповідача-2: Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності"
провизнання права власності на знак для товарів і послуг
ВСТАНОВИВ:

Рішенням господарського суду міста Києва від 03.06.2019 у справі № 910/9610/18 позов задоволено, вирішено інші процесуальні питання.

Не погоджуючись з вказаним рішенням суду першої інстанції, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України звернулося до Північного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, у якій просить суд скасувати рішення господарського суду міста Києва від 03.06.2019 у справі №910/9610/18, ухвалити нове рішення, яким у задоволенні позовних вимог Дочірнього підприємства "Кондитерська корпорація "РОШЕН" відмовити повністю, судові витрати стягнути з Дочірнього підприємства "Кондитерська корпорація "РОШЕН".

06.09.2019 через відділ забезпечення документообігу суду та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від відповідача-1 надійшло клопотання про призначення повторної судової експертизи у даній справі, в якому він просить суд доручити проведення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності на розсуд суду: Київському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6) або Дорошенко Олександру Федоровичу.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 28.10.2019, крім іншого, призначено у справі №910/9610/18 повторну судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, матеріали справи №910/9610/18 направлено Київському науково-дослідному інституту судових експертиз, за адресою: 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6.

До Північного апеляційного господарського суду від Київського науково-дослідного інституту судових експертиз надійшли матеріали справи №910/9610/18 та клопотання про надання матеріалів необхідних для проведення експертизи.

Дослідивши подане експертами клопотання та заслухавши пояснення сторін в судовому засіданні 03.02.2019, судова колегія дійшла висновку, що прохання експертів про надання сторонами певних матеріалів для проведення експертизи є необґрунтованим.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 03.02.2020 клопотання експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз про надання матеріалів, що необхідні для проведення судової експертизи у господарській справі № 910/9610/18 відхилено. Для здійснення повторної судової експертизи повернуто Київському науково-дослідному інституту судових експертиз матеріали справи № 910/9610/18. По закінченню експертизи висновки експерта разом з матеріалами справи, а також дані щодо витрат, пов'язаних з проведенням судової експертизи, подати Північному апеляційному господарському суду. Направлено до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз матеріали справи № 910/9610/18 для проведення повторної судової експертизи, призначеної ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 28.10.2019 у даній справі. Апеляційне провадження у справі № 910/9610/18 зупинено до отримання висновку судової експертизи від Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

27.04.2020 від Київського науково-дослідного інституту судових експертиз до Північного апеляційного господарського суду надійшло повідомлення про неможливість надання висновку від 03.04.2020 та матеріали господарської справи №910/9610/18.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 01.06.2020 поновлено апеляційне провадження у справі № 910/9610/18. Розгляд апеляційної скарги призначено на 17.06.2020.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 17.06.2020 розгляд апеляційної скарги Міністерства економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства України на рішення господарського суду міста Києва від 03.06.2019 у справі №910/9610/18 відкладено на 08.07.2020.

08.07.2020 в судовому засіданні представник Міністерства економічного розвитку і торгівлі України заявив, що зважаючи на відмову Київського науково-дослідного інституту судових експертиз в проведенні експертизи, все ж таки представник скаржника вважає за доцільне проведення судової експертизи у справі та підтримав своє раніше подане клопотання про призначення експертизи інтелектуальної власності у даній справі з викладеними в ньому доводами.

Представники позивача на заявлене клопотання про призначення експертизи відповідачем зазначили, що не вважають за доцільне призначення експертизи, адже наявних в матеріалах справи доказів для вирішення справи по суті достатньо. При цьому, представник позивача зазначив, що потребує додаткового часу для запропонування питань, що можуть бути поставлені на розгляд експерту та погодження відповідної експертної установи.

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України в судовому засіданні було запропоновано доручити проведення експертизи Київському науково-дослідному інституту судових експертиз судовому експерту Дорошенко О.Ф.

Заслухавши думку сторін щодо заявленого клопотання відповідача про призначення судової експертизи у справі, для надання позивачу можливості надати свої доводи щодо пропонування експертної установи, колегія суддів прийшла до висновку про оголошення перерви до 13.07.2020.

13.07.2020 від Дочірнього підприємства "Кондитерська корпорація "РОШЕН" надійшло клопотання про призначення експертизи, в якому запропоновано два питання та прохання про доручення проведення експертизи у справі судовому експерту Дорошенку О.Ф.

В судовому засіданні 13.07.2020 представник позивача зазначив про недоцільність призначення повторної експертизи, але зазначив, що у випадку призначення судом експертизи доводи свого клопотання поданого 13.07.2020 підтримує.

Розглянувши за повторною вимогою подане апелянтом клопотання про призначення у справі повторної судової експертизи від 05.09.2019, заслухавши доводи сторін, колегія суддів дійшла висновку про можливість задовольнити вказане клопотання, з огляду на наступне.

Відповідно до ч. 1 - 3 ст. 98 ГПК України висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному законодавством. Предметом висновку експерта може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань. Висновок експерта може бути наданий на замовлення учасника справи або на підставі ухвали суду про призначення експертизи.

Статтею 99 ГПК України встановлено, що суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов:

1) для з'ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо;

2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів.

У разі необхідності суд може призначити декілька експертиз, додаткову чи повторну експертизу.

При призначенні експертизи судом експерт або експертна установа обирається сторонами за взаємною згодою, а якщо такої згоди не досягнуто у встановлений судом строк, експерта чи експертну установу визначає суд. З урахуванням обставин справи суд має право визначити експерта чи експертну установу самостійно. У разі необхідності може бути призначено декілька експертів для підготовки одного висновку (комісійна або комплексна експертиза).

Питання, з яких має бути проведена експертиза, що призначається судом, визначаються судом.

Отже, частиною 2 статті 99 ГПК України передбачено право суду призначити додаткову або повторну судову експертизу та у цих випадках слід виходити з такого.

Повторною визнається судова експертиза, у проведенні якої експерт досліджує ті ж самі об'єкти і вирішує ті ж самі питання, які досліджувалися і вирішувалися у первинній судовій експертизі. Нові об'єкти на дослідження повторної судової експертизи подаватися не можуть, так само як не можуть ставитися на її вирішення питання, які не розглядалися попередньою експертизою.

Повторна судова експертиза призначається з ініціативи суду або за клопотанням учасників процесу, якщо висновок експерта визнано необґрунтованим чи таким, що суперечить іншим матеріалам справи, або коли він викликає сумнів у його правильності, або за наявності істотного порушення норм, які регламентують порядок призначення і проведення експертизи. Повторну судову експертизу може бути призначено також, якщо є розходження у висновках кількох експертів і їх неможливо усунути шляхом одержання додаткових пояснень експертів у судовому засіданні. Повторну судову експертизу слід доручати іншому експерту (експертам).

У зв'язку з відмовою в проведенні судової експертизи Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз на виконання вимог ухвали Північного апеляційного господарського суду від 03.02.2020, в судовому засіданні 13.07.2020 апелянт повторно наполягав на необхідності проведення експертизи та знову просив призначити її, підтримуючи вже раніше подане ним клопотання про призначення експертизи.

Клопотання мотивовано недостовірністю і невідповідністю раніше проведеного експертного дослідження та висновку судового експерта доказам у справі, звертаючи увагу на те, що червоний колір (pantone 485c) безпосередньо не застосовується ДП "КК "Рошен" в оформленні упаковки тортів власного виробництва, а використовується лише на упакувальній стрічці вказаного кольору з написом "ROSHEN" золотого або жовтого кольору, який багаторазово повторюється по всій її довжині, чого позивачем не спростовано. Відтак, зважаючи на те, що у судовому висновку експерта відсутнє жодне згадування використання саме заявленого знаку, як такого, без напису "ROSHEN, зобр.", виконаного золотим чи жовтим кольором, Міністерство економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства України вважає Висновок експерта № 333/18 неналежним та недостовірним доказом, а також таким, що викликає сумніви у його правильності.

Також, скаржник зазначає про те, що у вищевказаному висновку судової експертизи зазначено, що позначення за заявкою № m201710458 мало розрізняльну здатність на дату подання даної заявки - 13.05.2017, та набуло розрізняльної здатності внаслідок його використання Дочірнім підприємством "Кондитерська корпорація "РОШЕН". Проте, експертом, крім іншого, недостатньо обґрунтовано, на підставі яких доказів він дійшов такого висновку щодо товарів 30 класу МКТП "борошняні кондитерські вироби, торти".

Крім того, у вищевказаному висновку судової експертизи зазначено, що позначення за заявкою №m201710458 не є схожим зі знаком для товарів і послуг відповідно до міжнародної реєстрації від 02.12.1996 №667827 настільки, що їх можна сплутати. Проте, експертом, крім іншого, недостатньо обґрунтовано, чому він дійшов саме такого висновку із врахуванням довжини хвилі в нанометрах помаранчевого кольору та червоного кольору за пантоном 485с за вказаними міжнародною реєстрацією та заявкою позивача.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши учасників судового процесу з метою перевірки обґрунтованості та правильності Висновку №333/18 вважає за доцільне призначити у даній справі повторну судову експертизу на повторну вимогу апелянта за клопотанням про призначення експертизи від 05.09.2019 №2434-03/513 та доручити проведення даної експертизи експерту Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України Дорошенку Олександру Федоровичу.

Відповідачем пропонувалось проведення експертизи у справі №910/9610/18 доручити саме судовому експерту Дорошенку Олександру Федоровичу (свідоцтво експерта від 28.10.2005 №933). Представником позивача в судовому засіданні підтримано проведення експертизи саме експертом Дорошенко О.Ф..

Зазначено, що експерт Дорошенко Олександр Федорович є кандидатом юридичних наук, виконуючим обов'язки керівника НДІ Інтелектуальної власності Академії правових наук України, має стаж експертної роботи за спеціальністю «інтелектуальна власність» з 2002 року. За цей час ним підготовлено понад 700 експертиз щодо об'єктів інтелектуальної власності, основна кількість із яких - стосовно торговельних марок. Крім того, експерт Дорошенко Олександр Федорович є автором численних наукових публікацій з питань інтелектуальної власності, що дозволяє йому повно, всебічно та глибоко досліджувати питання, що ставляться у разі призначення експертизи.

Куруючись ч. 3 ст. 99 ГПК України, враховуючи, що сторони дійшли згоди щодо проведення судової експертизи експертом Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України Дорошенком Олександром Федоровичем, колегія суддів прийшла до висновку про обґрунтованість вибору сторонами Дорошенка Олександра Федоровича в якості експерта для проведення повторної судової експертизи по справі №910/9610/18.

Витрати, пов'язані з проведенням судової експертизи під час судового розгляду має нести заінтересована сторона.

Відшкодування цих витрат за правилами ст. 129 ГПК України здійснюватиметься за наслідками вирішення спору по суті.

З урахуванням того, що повторну судову експертизу призначено за ініціативою апелянта, а також з огляду на вимоги законодавства України, суд вважає за необхідне покласти витрати, пов'язані з її проведенням, на апелянта.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 228 ГПК України у зв'язку з призначенням повторної судової експертизи апеляційне провадження у справі підлягає зупиненню.

Керуючись ст.ст. 99, 100, 107, 228, 234 Господарського процесуального кодексу України, Київський апеляційний господарський суд -

УХВАЛИВ:

1. Призначити у справі №910/9610/18 повторну судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності.

2. Проведення судової експертизи доручити експерту Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України, за адресою: 49054, м. Київ, вул. Пилипа Орлика, 3, Дорошенку Олександру Федоровичу (свідоцтво експерта від 28.10.2005 №933).

3. Попередити судового експерта Дорошенка Олександра Федоровича про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивого висновку (ст. 384 КК України) та відмову без поважних причини від виконання покладених на експерта обов'язків (ст. 385 КК України).

4. На вирішення експерта поставити наступні питання:

- чи мало розрізняльну здатність позначення за заявкою №m 201710458 на дату подання заявки - 13.05.2017, та чи набуло розрізняльної здатності внаслідок його використання Дочірнім підприємством "Кондитерська корпорація "РОШЕН"?

- чи є позначення за заявкою №m 201710458 схожим зі знаком для товарів і послуг відповідно до міжнародної реєстрації №667827 від 02.12.1996 настільки, що їх можна сплутати?

5. Матеріали справи №910/9610/18 направити Науково-дослідному інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України, за адресою: 49054, м. Київ, вул. Пилипа Орлика, 3 експерту Дорошенку Олександру Федоровичу.

6. Зобов'язати Міністерство економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства України оплатити попередні витрати, пов'язані з проведенням судової експертизи, докази чого надати суду для залучення до матеріалів справи після поновлення апеляційного провадження для включення до складу судових витрат.

7. Зупинити апеляційне провадження у справі № 910/9610/18 до повернення матеріалів справи з Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України, за адресою: 49054, м. Київ, вул. Пилипа Орлика, 3.

8. Ухвалу надіслати сторонам у даній справі та Науково-дослідному інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України, за адресою: 49054, м. Київ, вул. Пилипа Орлика, 3 (експерту Дорошенку Олександру Федоровичу).

Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення та може бути оскаржена до Верховного Суду у випадках, у порядку та строк, передбачених ст.ст. 287-291 ГПК України.

Повний текст постанови підписаний 14.07.2020.

Головуючий суддя М.Л. Доманська

Судді Б.М. Грек

А.А. Верховець