ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
УХВАЛА

про зупинення провадження у справі

"08" липня 2020 р. Справа№ 910/16093/18

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Доманської М.Л.

суддів: Пантелієнка В.О.

Верховця А.А.

за участю секретаря судового засідання Чміль Я.Є.

та представників учасників провадження у даній справі відповідно до протоколу судового засіданні від 08.07.2020 у даній справі

розглянувши апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "ФАРМАЦЕВТИЧНА ГРУПА "ЗДОРОВ`Я"

на рішення господарського суду міста Києва від 08.04.2019

у справі № 910/16093/18 (суддя О.В. Гумега )

за позовом KALCEKS, AS (Akciju sabiedriba "KALCEKS") Акціонерне товариство "Калцекс"

до відповідача-1: Товариства з обмеженою відповідальністю "ФАРМАЦЕВТИЧНА ГРУПА "ЗДОРОВ`Я"

відповідача-2: Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

про визнання недійсним свідоцтв на знак для товарів та послуг та зобов`язання вчинити дії

ВСТАНОВИВ :

Рішенням господарського суду міста Києва від 08.04.2019 у справі №910/16093/18 позов задоволено повністю; вирішено інші процесуальні питання.

Не погоджуючись з вказаним рішенням суду першої інстанції Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАРМАЦЕВТИЧНА ГРУПА "ЗДОРОВ`Я" звернулось до Північного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить суд скасувати повністю рішення господарського суду міста Києва від 08.04.2019 у справі № 910/16093/18 та ухвалити нове, яким відмовити KALCEKS, AS (Akciju sabiedriba "KALCEKS") Акціонерне товариство "Калцекс" в задоволенні позовних вимог в повному обсязі, долучити до матеріалів справи в якості належних та допустимих доказів Рецензію на висновок експертів за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності № 1237 від 02.11.2018 та Висновок експертів № 066/19 за результатами комісійного експертного дослідження у сфері об`єктів інтелектуальної власності від 04.04.2019.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 19.06.2019, крім іншого, призначено у справі № 910/16093/18 комісійну судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності, проведення комісійної судової експертизи доручено Київському науково-дослідному інституту судових експертиз, за адресою: 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6, зупинено апеляційне провадження у справі №910/16093/18.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 17.03.2020, крім іншого, задоволено клопотання Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, матеріали справи № 910/16093/18 направлено Київському науково-дослідному інституту судових експертиз, за адресою: 03057, м. Київ, вул.Смоленська, 6 для проведення перевірки інформації, зазначеної у клопотанні ТОВ "Фармацевтична група "Здоров`я" та, у разі необхідності, доопрацювання висновку експертів від 07.11.2019, зупинено апеляційне провадження у справі №910/16093/18 до надходження матеріалів справи від Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

06.05.2020 від Київського науково-дослідного інституту судових експертиз до Північного апеляційного господарського суду надійшли матеріали справи №910/16093/18 та доопрацьований висновок експертів № 19118/19119/19-53/1954/20-27 від 05.05.2020 за результатами проведення комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 02.06.2020, крім іншого, поновлено апеляційне провадження у справі № 910/16093/18, розгляд апеляційної скарги призначено на 24.06.2020.

23.06.2020 через відділ забезпечення документообігу суду та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від апелянта надійшло клопотання про призначення додаткової комісійної судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності.

У судовому засіданні 24.06.2020, колегія суддів, дійшла висновку про відкладення розгляду апеляційної скарги на іншу дату для надання можливості Позивачу та Відповідачу-2 надати свої доводи та міркування щодо клопотання Відповідача-1 (за наявності), у разі відсутності заперечень - запропонувати запитання експертам та погодити із Відповідачем-1 експертну установу, до якої має бути призначена відповідна судова експертиза.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 24.06.2020 розгляд апеляційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "ФАРМАЦЕВТИЧНА ГРУПА "ЗДОРОВ`Я" на рішення господарського суду міста Києва від 08.04.2019 у справі № 910/16093/18 відкладено на 08.07.2020.

07.07.2020 через відділ забезпечення документообігу суду та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від позивача надійшло заперечення на клопотання відповідача-1 про призначення додаткової комісійної судової експертизи.

У судовому засіданні 08.07.2020, апелянт підтримав клопотання про призначення додаткової комісійної судової експертизи, представник позивача заперечила проти клопотання апелянта. Також представник позивача у судовому засіданні подав клопотання про виклик експертів.

Розглянувши подане апелянтом клопотання про призначення у справі додаткової комісійної судової експертизи, колегія суддів дійшла висновку про можливість задовольнити вказане клопотання з огляду на наступне.

Відповідно до ч. 1 - 3 ст. 98 ГПК України висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному законодавством. Предметом висновку експерта може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань. Висновок експерта може бути наданий на замовлення учасника справи або на підставі ухвали суду про призначення експертизи.

Статтею 99 ГПК України встановлено, що суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов:

1) для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо;

2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів.

У разі необхідності суд може призначити декілька експертиз, додаткову чи повторну експертизу.

При призначенні експертизи судом експерт або експертна установа обирається сторонами за взаємною згодою, а якщо такої згоди не досягнуто у встановлений судом строк, експерта чи експертну установу визначає суд. З урахуванням обставин справи суд має право визначити експерта чи експертну установу самостійно. У разі необхідності може бути призначено декілька експертів для підготовки одного висновку (комісійна або комплексна експертиза).

Питання, з яких має бути проведена експертиза, що призначається судом, визначаються судом.

Отже, частиною 2 статті 99 ГПК України передбачено право суду призначити додаткову або повторну судову експертизу.

Частиною 2 статті 107 ГПК України передбачено, що за наявності сумнівів у правильності висновку експерта (необґрунтованість, суперечність з іншими матеріалами справи тощо) за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи суд може призначити повторну експертизу, доручивши її проведення іншим експертам. В той же час, згідно з частиною 1 статті 107 ГПК України, якщо висновок експерта є неповним або неясним, за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи суд може призначити додаткову експертизу, яка доручається тому самому або іншому експерту (експертам).

Додаткова експертиза призначається судом після розгляду ним висновку первинної експертизи, якщо виявиться, що усунути неповноту або неясність висновку в судовому засіданні шляхом заслуховування експерта неможливо. Висновок експерта визнається неповним, якщо досліджено не всі надані йому об`єкти або не дано вичерпних відповідей на всі поставлені перед експертом питання. Висновок експерта визнається неясним, якщо він викладений нечітко або носить непевний, неконкретний характер. В ухвалі про призначення додаткової експертизи необхідно чітко зазначити, які саме висновки експерта суд вважає неповними чи неясними або які обставини зумовили необхідність розширення експертного дослідження. Така судова експертиза може призначатись як з ініціативи суду, так і за клопотанням учасників судового процесу, а її проведення може бути доручено тому ж або іншому експерту. Якщо необхідно здійснити дослідження нових об`єктів або з інших обставин справи, призначається нова, а не повторна експертиза.

Обов`язок доказування та подання доказів, відповідно до статті 74 ГПК України, розподіляється між сторонами, виходячи з того, хто посилається на певні юридичні факти, які обґрунтовують його вимоги та заперечення.

Так, матеріали справи містять висновок судової експертизи від 07.11.2019 № 19118/19119/19-53 та висновок комісійної судової експертизи від 05.05.2020 № 19118/19119/19-53/1954/20-27, що наданий до суду після доопрацювання вищевказаного висновку від 07.11.2019 № 19118/19119/19-53.

В обґрунтування заявленого відповідачем-1 клопотання про призначення додаткової комісійної експертизи останній зазначає, що питання щодо набуття розрізняльної здатності позначенням «Промедол» внаслідок його використання відповідачем-1 входить до предмету доказування у даній справі та вказане не було досліджено під час проведення судової комісійної експертизи.

Відповідно до п. 10.1.5 Методичних рекомендацій з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів та послуг, затверджених наказом ДП «Український інститут промислової власності» від 07.04.2014 № 91 розрізняльна здатність може бути властива позначенню з моменту його створення або набута ним внаслідок використання.

Представник позивача, заперечуючи проти клопотання апелянта про призначення додаткової комісійної судової експертизи, крім іншого, послався на практику Верховного Суду, а саме на постанову від 18.06.2020 у справі № 910/15156/18.

Судом досліджено вказану постанову та встановлено, що Верховний Суд, скасовуючи рішення господарського суду міста Києва від 24.10.2019 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 04.02.2020 зі справи №910/15156/18 за позовом АТ "Калцекс" до Товариство з обмеженою відповідальністю "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров`я народу" про визнання недійсним свідоцтв та передання справи на новий розгляд до господарського суду міста Києва, зазначив, що «У постанові суду апеляційної інстанції не зазначено, на підставі яких доказів, наданих сторонами, суд апеляційної інстанції дійшов висновку, що позначення "ЗН" має розрізняльну здатність або набуло такої внаслідок його використання». Тобто, Верховний Суд вказав про необхідність дослідження зазначених обставин при новому розгляді справи.

Колегія суддів, дослідивши матеріали справи, заслухавши учасників судового процесу та врахувавши позицію Верховного Суду в схожій справі, з метою перевірки обґрунтованості та правильності висновків, наявних в матеріалах справи, вважає за доцільне призначення додаткової комісійної судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності. Так, відповідні питання щодо набуття спірними позначеннями розрізняльної здатності внаслідок їх використання відповідачем-1 не були досліджені під час проведення судової експертизи.

Дослідивши матеріали справи, апеляційний господарський суд вважає за доцільне призначити у даній справі додаткову комісійну судову експертизу, задовольнивши клопотання апелянта та доручити проведення даної експертизи Київському науково-дослідному інституту судових експертиз, за адресою: 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6.

Відповідно до положення п. 1.6. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень (далі - Інструкція), експертизи та дослідження проводяться експертними установами за зонами регіонального обслуговування згідно з Переліком регіональних зон обслуговування науково-дослідними установами судових експертиз Міністерства юстиції України, наведеним у додатку 1 до цієї Інструкції. При цьому, згідно з Додатком 1 до Інструкції, що визначає перелік регіональних зон обслуговування науково-дослідними установами судових експертиз Міністерства юстиції України, саме Київський науково-дослідний інститут судових експертиз є державною експертною установою, яка проводить експертизи на території м. Києва. А отже, з урахуванням приписів п. 1.6. Інструкції, Додатку 1 до Інструкції, доцільним є доручення проведення додаткової комісійної судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності саме Київському науково-дослідному інституту судових експертиз.

Щодо суб`єктів понесення витрат, пов`язаних з проведенням судової експертизи, то, витрати, пов`язані з проведенням судової експертизи, під час судового розгляду має нести заінтересована сторона.

Відшкодування цих витрат за правилами ст. 129 ГПК України здійснюватиметься за наслідками вирішення спору по суті.

З урахуванням того, що додаткову комісійну судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності призначено за ініціативою апелянта, а також з огляду на вимоги законодавства України, суд вважає за необхідне покласти витрати, пов`язані з її проведенням, на апелянта.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 228 ГПК України у зв`язку з призначенням додаткової комісійної судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності апеляційне провадження у справі підлягає зупиненню.

Керуючись ст.ст. 99, 100, 107, 228, 234 Господарського процесуального кодексу України, Київський апеляційний господарський суд -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "ФАРМАЦЕВТИЧНА ГРУПА "ЗДОРОВ`Я" про призначення додаткової комісійної судової експертизи задовольнити.

2. Призначити у справі № 910/16093/18 додаткову комісійну судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності.

3. Проведення додаткової комісійної судової експертизи доручити Київському науково-дослідному інституту судових експертиз, за адресою: 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6.

4. Попередити судових експертів про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивого висновку (ст. 384 КК України) та відмову без поважних причини від виконання покладених на експерта обов`язків (ст. 385 КК України).

5. На вирішення додаткової комісійної судової експертизи поставити наступні питання:

1. Чи є елемент «ПРОМЕДОЛ», який входить до позначення, що охороняються як знак для товарів і послуг «ПРОМЕДОЛ-ЗН» за свідоцтвом України № 129188 таким, що набув розрізняльну здатність, внаслідок його використання станом на 04.09.2009 - дату подання заявки № m 200911119?

2. Чи є елемент «ПРОМЕДОЛ», який входить до позначення, що охороняються як знак для товарів і послу «PROMEDOL ПРОМЕДОЛ» за свідоцтвом України № 227836, таким, що набув розрізняльну здатність, внаслідок його використання станом на 02.11.2016 - дату подання заявки № m201624211?

3. Чи є знак для товарів і послуг «PROMEDOL ПРОМЕДОЛ» за свідоцтвом України № 227836 таким, що набув розрізняльну здатність, внаслідок його використання станом на 02.11.2016 - дату подання заявки № m201624211?

4. Чи є елемент «-ЗН», який входить до позначення, що охороняється як знак для товарів і послуг «ПРОМЕДОЛ-ЗН» за свідоцтвом України № 129188 таким, що набув розрізняльну здатність внаслідок його використання станом на 04.09.2009 - дату подання заявки № m200911119?

5. Чи є знак для товарів і послуг «ПРОМЕДОЛ-ЗН» за свідоцтвом України № 129188 таким, що набув розрізняльну здатність, внаслідок його використання станом на 04.09.2009 - дату подання заявки № m 200911119?

6. Матеріали справи № 910/16093/18 направити Київському науково-дослідному інституту судових експертиз, за адресою: 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6.

7. Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАРМАЦЕВТИЧНА ГРУПА "ЗДОРОВ`Я" оплатити попередні витрати, пов`язані з проведенням судової експертизи, докази чого надати суду для долучення до матеріалів справи після поновлення апеляційного провадження для включення до складу судових витрат.

8. Зупинити апеляційне провадження у справі № 910/16093/18.

9. Ухвалу надіслати сторонам у даній справі та Київському науково-дослідному інституту судових експертиз, за адресою: 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6.

Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення та може бути оскаржена до Верховного Суду протягом двадцяти днів з дня складення повного тексту.

Головуючий суддя М.Л. Доманська

Судді В.О. Пантелієнко

А.А. Верховець