ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

"26" червня 2020 р. м. Київ Справа № 911/165/18

За позовомКомпанії "Баєр Інтеллекчуел Проперті Гмбх" (Bayer Intellectual Property GmbH; 40789, Мюнхейм, Німеччина)
ДоАкціонерного товариства "Фармак" (04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 63)
Третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача
Київська митниця Держмитслужби (03124, м. Київ, бульв. Вацлава Гавела, 8-А)
Третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача
Компанія "Assia Chemical Industries Ltd" (Ізраїль, 2 Denmark, Petah Tikva, Israel)
Про про захист порушеного права інтелектуальної власності на винахід
Суддя Третьякова О.О.

Секретар судового засідання Булавіна Є.С.

Представники:

Від позивачаОгнев`юк Я.В., Ющенко Т.В. - адвокати
Від відповідача Тесля Ю.О. - адвокат
Від третьої особи-1 не з`явився
Від третьої особи-2 Боков І.О. - адвокат

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

У січні 2018 року Компанія "Баєр Інтеллекчуел Проперті Гмбх" (юридична особа за законодавством Федеративної Республіки Німеччина, далі - позивач) звернулася до Господарського суду Київської області з позовом від 26.01.2018, заявивши вимоги до Публічного акціонерного товариства "Фармак" (після зміни найменування - Акціонерне товариство "Фармак", далі - відповідач) про заборону відповідачу використовувати винахід "Заміщені оксазолідинони і їх застосування для запобігання згортанню крові" за патентом України № 73339 без дозволу його власника - позивача та про вилучення і знищення товару - фармсубстанції "Rivaroxaban" у кількості 9 кг, серії 150100217, 150100317, 150100417, CAS:366789-02-8 торговельної марки "Teva", виробник Компанія "Assia Chemical Industries Ltd (Ізраїль), заявленого на митне оформлення до Київської митниці ДФС згідно з митною декларацією від 11.01.2018 UA №125100/2018/300832, імпортером якого є відповідач.

Ухвалою Господарського суду Київської області від 31.01.2018 відкрито провадження у справі №911/165/18 за вказаними вимогами.

Позовна заява, з посиланням на приписи, зокрема, ст.15, 418, 424, 431, 459, 462, 464 Цивільного кодексу України та ст.6, 21, 28 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", мотивована тим, що відповідач здійснює імпорт продукції під торговельною маркою "Teva", в якому застосовано винахід за патентом України №73339 на діючу речовину "Rivaroxaban", що є порушенням прав інтелектуальної власності позивача, оскільки він є власником майнових прав на винахід за патентом України №73339 "Заміщені оксазолідинони і їх застосування для запобігання згортанню крові" (заявка № подана 11.12.2000, публікація про видачу здійснена 15.07.2005, очікувана дата закінчення терміну дії патенту 11.12.2025); винахід за патентом України №73339 використовується позивачем та пов`язаними з ним корпоративними правами особами при виробництві та продажу лікарського засобу "Ксарелто" ("Xarelto"), діючою речовиною якого є "ривароксабан" ("Rivaroxaban"); молекула "ривароксобану" ("Rivaroxaban") захищена чинним патентом України №73339 у першому незалежному пункті формули винаходу, а також заявлена у залежному пункті 7 формули винаходу.

У січні 2018 року відповідач здійснював ввезення на територію України фармсубстанції "Rivaroxaban", кількістю 9 кг, серії 150100217 , 150100317, 150100417, САS: 366789-02-8, торговельної марки "Teva", виробник "Assia Chemical Industries Ltd", для чого заявив її до митного оформлення за митною декларацією від 11.01.2018 UA 125100/2018/300832 як зразок для проведення хімічних, фізичних досліджень, розробка і апробація аналітичних методів контролю якості.

Уповноваженим органом Державної митної служби України у січні 2018 року митне оформлення описаного товару було призупинено (лист від 12.01.2018 №255/2/10-70-18-04-47).

Відповідач позовні вимоги заперечує, посилаючись на те, що зразок фармсубстанції "Rivaroxaban" ввозиться ним виключно з науковою метою, що виключає порушення прав, визначених у патенті; вказана інформація щодо намірів АТ "Фармак" також міститься в митній декларації від 11.01.2018 UA 125100/2018/300832.

З метою ввезення зразка субстанції відповідач звертався до Міністерства охорони здоров`я України в порядку, передбаченому Наказом Міністерства охорони здоров`я "Про затвердження порядку ввезення на територію України незареєстрованих лікарських засобів, стандартних зразків, реагентів" від 26.04.2011 № 237, та у відповідь відомство (лист від 19.12.2017 № 18.1-07/3868) не заперечувало щодо ввезення на митну територію України незареєстрованого лікарського засобу, стандартних зразків, реагентів, зокрема "Rivaroxaban", кількістю 9 кг, серії 150100217, 150100317, 150100417, виробник "Assia Chemical Industries Ltd.", Ізраїль, мета ввезення: проведення хімічних, фізичних досліджень, розробка та апробація аналітичних методів контролю якості.

Спір між сторонами виник у зв`язку з неврегульованістю питання щодо наявності або відсутності підстав для заборони відповідачу використовувати винахід за патентом України №73339 без дозволу його власника з науковою метою, про яку він заявив, вказуючи на те, що підприємство підготовлене до відповідних досліджень і наукових робіт, має належних фахівців та обладнання, лабораторію, керівництвом видавалися необхідні розпорядчі акти.

Рішенням Господарського суду Київської області від 07.11.2018 у справі №911/154/18, залишеним без змін постановою Північного апеляційного господарського суду від 22.01.2020, у задоволенні позову Компанії "Баєр Інтеллекчуел Проперті Гмбх" відмовлено повністю.

Постановою Верхового Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 14.04.2020 у справі №911/165/18 скасовано рішення Господарського суду Київської області від 07.11.2018 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 22.01.2020 у названій справі, справу передано на новий розгляд до суду першої інстанції.

У постанові суду касаційної інстанції, серед іншого, наголошено на наступному:

- попередні судові інстанції при прийнятті судових рішень виходили, зокрема, з того, що Лабораторія є самостійним структурним підрозділом відповідача, який підпорядковується керівнику департаменту досліджень та розробки, а відповідно до наведеної відповідачем структури та штату Лабораторії 59 працівників з 71 займають керівні та інженерні посади, що є більше 50 відсотків, встановлених у Законі України України "Про наукову і науково-технічну діяльність", для проведення Лабораторією наукової діяльності;

- попередні судові інстанції не звернули уваги на те, що до предмета доказування у цій справі належить відповідність й кваліфікаційних ознак наявних працівників Лабораторії (наукових працівників) вимогам вказаного Закону, а тому судам належало б не обмежуватися структурою та штатом Лабораторії з посиланням на довідку відповідача від 09.10.2018 №17-8/93, оскільки перелік формальних вимог до осіб, що мають заповнювати посади у штаті Лабораторії, не є належним та допустимим доказом відповідності конкретних працівників цим вимогам (науковий працівник);

- також попередні судові інстанції не звернули уваги на відсутність доказів, на підставі яких можна встановити дійсну кількість наукових працівників Лабораторії, та помилково обмежились встановленням наявності в штаті Лабораторії лише певної кількості відповідних посад на підставі довідки відповідача від 09.10.2018 №17-8/93, що згідно з приписами п.3, 4 ч.3 ст. 310 Господарського процесуального кодексу України є підставою для скасування прийнятих ними судових рішень з передачею справи на новий розгляд до місцевого суду;

- водночас з огляду на необхідність доведення використання запатентованої речовини саме з науковою метою (як визначеного законодавцем випадку обмеження майнових прав позивача - власника відповідного патенту) до предмета доказування у цій справі входять й наявність у відповідача технічної можливості (обладнання) для проведення відповідних наукових робіт, й кількість речовини, зазвичай необхідної для реалізації проголошеної мети (надмірна для наукової мети кількість речовини може бути ознакою підготовки до вчинення інших - ніж наукові дослідження - дій).

За наслідками автоматизованого розподілу судової справи справу №911/165/18 передано на розгляд судді Третьяковій О.О., у зв`язку з чим її прийнято до провадження та призначенню до розгляду у підготовчому засіданні на 22.05.2020.

У підготовче засідання, призначене на 22.05.2020, з`явилися представники сторін та третьої особи-2.

Третя особа-1 уповноваженого представника до суду не направила.

Оскільки Київська Митниця Держмитслужби була належним чином та завчасно повідомлена про дату, час і місце проведення підготовчого засідання і явка її представника до суду обов`язковою не визнавалася, суд не встановив процесуальних підстав, які б унеможливили проведення підготовчого засідання, призначеного на 22.05.2020 за відсутності представника третьої особи-1.

У ході проведення підготовчого засідання та з`ясування процесуальних питань за ч.2 ст.182 Господарського процесуального кодексу України судом було прийнято для залучення до матеріалів справи пояснення третьої особи-2 від 20.05.2020 по суті спору та пояснення відповідача у справі від 21.05.2020, які складені з урахуванням висновків, що містяться в постанові Верхового Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 14.04.2020 у справі №911/165/18.

Під час проведення підготовчого засідання представники відповідача заявили суду клопотання від 21.05.2020 про виклик свідка у судове засідання, клопотання про надання додаткового строку для подання доказів від 21.05.2020 та клопотання про розгляд справи у закритому судовому засіданні від 21.05.2020.

Заслухавши обґрунтування представника відповідача щодо клопотання про виклик свідка (особу, яка займає посаду технологічного директора Акціонерного товариства "Фармак"), суд залучив його до матеріалів справи та залишив без розгляду. При цьому судом було роз`яснено стороні відповідача основні положення процесуального законодавства, яким врегульований процесуальний інститут показань свідка як одного із засобів доказування у господарському процесі. Зокрема озвучено ст.88, 89 Господарського процесуального кодексу України та з`ясовано, що представники відповідача розуміють їх зміст, та, відповідно, свої процесуальні правомочності у розрізі заявленого клопотання.

За наслідками заслуховування обґрунтування представника відповідача щодо заявленого клопотання про надання додаткового строку для подання доказів, суд також залучив це клопотання до матеріалів справи та залишив без розгляду та роз`яснив стороні відповідача, що питання продовження процесуального строку для подання доказів станом на 22.05.2020 не є актуальним у розумінні процесуального законодавства, з огляду на те, що відповідні процесуальні строки не завершилися, у тому числі і з огляду на положення п.4 Прикінцевих положень Господарського процесуального кодексу України.

У подальшому, заслухавши обґрунтування клопотання відповідача про розгляд справи у закритому судовому засіданні, з`ясувавши думку представників позивача та третьої особи-2 з цього приводу, суд на місці без виходу до нарадчої кімнати постановив ухвалу із занесенням до протоколу судового засідання про відкладення підготовчого засідання на 29.05.2020 та, відповідно, відкладення вирішення по суті клопотання про розгляд справи у закритому судовому засіданні.

29.05.2020 у підготовче засідання з`явилися представники сторін та третьої особи-2.

Станом на час розгляду справи від позивача до суду надійшло клопотання про призначення комплексної комісійної судової експертизи від 29.05.2020 (далі по тексті - судової експертизи), від відповідача надійшло клопотання з додатками про долучення доказів до матеріалів справи від 28.05.2020, а також клопотання про розгляд справи у закритому судовому засіданні (уточнене) від 28.05.2020.

Повернувшись після відкладення підготовчого засідання до розгляду вимоги відповідача про розгляд справи в закритому судовому засіданні та додатково заслухавши вимоги та обґрунтування представника Акціонерного товариства "Фармак" щодо розгляду справи в закритому судового засіданні, суд постановив ухвалу про часткове задоволення клопотання Акціонерного товариства "Фармак" про розгляд справи №911/165/18 у закритому судовому засіданні, шляхом вирішення питання розгляду справи №911/165/18 у закритому судовому засіданні щодо кожного судового засідання окремо.

29.05.2020 розпочато розгляд клопотання позивача про призначення судової експертизи.

За наслідками підготовчого засідання, що відбулося 29.05.2020, суд на місці без виходу до нарадчої кімнати постановив ухвалу із занесенням до протоколу судового засідання про відкладення підготовчого засідання на 10.06.2020, у тому числі з урахуванням необхідності надання відповідачеві часу для формування своєї правової позиції з приводу клопотання про призначення судової експертизи, формування питань експерту, пропозицій щодо визначення експертної установи тощо.

09.06.2020 від відповідача до суду надійшло клопотання №58/20 від 05.06.2020 про долучення доказів до матеріалів справи та заперечення на клопотання про призначення судової експертизи №59/20 від 05.06.2020.

Станом на час проведення підготовчого засідання 10.06.2020 позивач подав до суду доповнення до клопотання про призначення судової експертизи від 10.06.2020 та пояснення на заперечення відповідача щодо призначення судової експертизи від 10.06.2020.

У підготовчому засіданні 10.06.2020 судом заслухано пояснення й додаткові обґрунтування представників позивача з приводу клопотання про призначення судової експертизи та заперечення представника відповідача і оголошено перерву у підготовчому засіданні до 26.06.2020.

Представник третьої особи-2 при обговоренні клопотання про призначення судової експертизи пояснив суду, що підтримує правову позицію відповідача і заперечує проти призначення судової експертизи.

19.06.2020 від Київської митниці Держмитслужби надійшло клопотання №7.8-10/2814 від 16.06.2020 про розгляд справи за відсутності представника третьої особи-1.

22.06.2020 до суду від Київської митниці Держмитслужби надійшла заява від 16.06.2020 №7.8-10/2812 про процесуальне правонаступництво, відповідно до якої третя особа просить замінити Київську митницю ДФС її правонаступником - Київською митницею Держмитслужби (03124, м. Київ, бульв. Вацлава Гавела, 8-А, ідентифікаційний код 43337359).

Ухвалою Господарського суду Київської області від 25.06.2020 постановлено замінити третю особу, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача Київську Митницю ДФС на її правонаступника - Київську митницю Держмитслужби.

25.06.2020 від відповідача до суду надійшло клопотання №04/20 від 24.06.2020 про долучення доказів до матеріалів справи (інвентаризаційні описи основних засобів на підтвердження наявності в Акціонерного товариства "Фармак" технічної можливості та відповідного обладнання для проведення наукових робіт).

У підготовчому засіданні 26.06.2020 представником відповідача подано суду доповнення №71/20 від 26.06.2020 до заперечення на клопотання про призначення судової експертизи.

Розглянувши клопотання позивача про призначення судової експертизи з урахуванням поданих доповнень, заслухавши виступи і пояснення представників учасників провадження з приводу призначення судової експертизи, запропонованих позивачем питань та експертної установи, детально проаналізувавши заперечення відповідача і третьої особи проти призначення судової експертизи, суд зазначає таке.

Заявлене позивачем клопотання про призначення комплексної комісійної судової експертизи мотивоване необхідністю з`ясування всіх фактичних обставин справи з урахуванням обов`язкових для суду першої інстанції висновків Верхового Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду, що викладені у постанові від 14.04.2020 у справі №911/165/18. Зокрема, встановленню підлягають обставини того, чи підходить наявне у відповідача обладнання для здійснення наукової діяльності та проведення відповідних наукових робіт для реалізації проголошеної мети, що стала підставою для імпортування Акціонерним товариством "Фармак" на територію України фармсубстанції "Rivaroxaban" у кількості 9 кг, серії 150100217 , 150100317, 150100417, CAS:366789-02-8 торговельної марки "Teva", виробник Компанія "Assia Chemical Industries Ltd, заявленого на митне оформлення до Київської митниці ДФС згідно з митною декларацією від 11.01.2018 UA №125100/2018/300832. Також має бути з`ясована кількість речовини, необхідна для реалізації проголошеної відповідачем мети для здійснення наукової діяльності та проведення ним відповідних наукових робіт.

На переконання позивача при розгляді справи в суді першої інстанції необхідно з`ясувати чи могли вказані відповідачем працівники відповідно до їх освіти здійснювати наукову діяльність та проводити наукові роботи для реалізації проголошеної підприємством мети.

Згідно з поданим клопотанням позивач вважає, що для вирішення питання стосовно обладнання відповідача необхідно провести експертне дослідження судовими експертами, атестованими для проведення товарознавчої експертизи та судовими експертами, атестованими для проведення експертизи матеріалів, речовин та виробів "Речовини хімічних виробництв та спеціальних хімічних речовин". Для вирішення питання стосовно кількості речовини, яка охороняється патентом, необхідної відповідачу для реалізації проголошеної мети для здійснення наукової діяльності та проведення відповідних наукових робіт, позивач вбачає за належне доручити проведення експертного дослідження судовим експертам, атестованим для проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів "Речовини хімічних виробництв та спеціальних хімічних речовин" та судовим експертам, атестованим для проведення судових експертиз у сфері інтелектуальної власності, а саме стосовно винаходів і корисних моделей. Для вирішення питання щодо того, чи могли визначені відповідачем працівники відповідно до їх освіти здійснювати наукову діяльність та проводити відповідні наукові роботи для реалізації проголошеної відповідачем мети стосовно речовини, яка охороняється патентом, доцільним є проведення експертного дослідження судовими експертами, атестованими для проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів "Речовини хімічних виробництв та спеціальних хімічних речовин" та судовими експертами, атестованими для проведення судових експертиз у сфері інтелектуальної власності, а саме стосовно винаходів і корисних моделей.

Обґрунтовуючи вибір запропонованої експертної установи, позивач посилається на те, що в рамках надання професійної правничої допомоги Компанії "Баєр Інтеллекчуел Проперті Гмбх" при розгляді господарської справи №911/165/18 уповноваженими представниками позивача на адресу двох державних експертних установ були направлені адвокатські запити. Станом на 10.06.2020 відповідь надійшла від Відокремленого структурному підрозділу Державного підприємства "Інформаційні судові системи" Державного підприємства "Центр судової експертизи та експертних досліджень", в якій йдеться про наявність у цієї установи атестованих судових експертів для проведення судової товарознавчої експертизи, експертизи матеріалів, речовин та виробів "Речовин хімічних виробництв та спеціальних хімічних речовин" та судової експертизи у сфері інтелектуальної власності, а саме стосовно винаходів і корисних моделей. Також зазначена установа підтвердила можливість проведення експертного дослідження у межах розумних строків, передбачених Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженою Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5.

26.06.2020 в підготовчому засіданні представники позивача повідомили суду, що станом на час проведення підготовчого засідання отримали на електронну скриньку адвоката відповідь на аналогічний запит від Київського науково-дослідного інституту судових експертиз з позитивною відповіддю. До матеріалів справи лист експертної установи подано не було.

З урахуванням доповнень до вказаного клопотання позивач просить суд:

- призначити у справі №911/165/18 комплексну комісійну судову експертизу, проведення якої доручити експертам Відокремленому структурному підрозділу Державного підприємства "Інформаційні судові системи" Державного підприємства "Центр судової експертизи та експертних досліджень";

- на вирішення судових експертів поставити такі питання

1) чи було наявне у Акціонерного товариства "Фармак" відповідно до доказів, які знаходяться в матеріалах справи №911/165/18, обладнання для здійснення наукової діяльності та проведення відповідних наукових робіт для реалізації проголошеної Акціонерним товариством "Фармак" мети стосовно фармсубстанції Rivoroxaban?

2) яка кількість речовини - фармсубстанції Rivoroxaban, яка охороняється патентом України на винахід №73339, необхідна для реалізації проголошеної Акціонерним товариством "Фармак" мети для здійснення наукової діяльності та проведення відповідних наукових робіт Акціонерним товариством "Фармак" відповідно до доказів, наявних в матеріалах справи №911/165/18?

3) чи була достатньою кваліфікація вказаних Акціонерним товариством "Фармак" працівників, інформація про яких міститься в матеріалах справи №911/165/18, відповідно до їх освіти та спеціалізації для здійснення наукової діяльності та проведення відповідних наукових робіт для реалізації проголошеної Акціонерним товариством "Фармак" мети стосовно фармсубстанції Rivoroxaban, яка охороняється патентом України на винахід №73339?

- первинну оплату стосовно проведення судової експертизи покласти на позивача;

- зупинити провадження у справі до закінчення проведення судової експертизи.

Відповідач проти призначення судової експертизи заперечував повністю з мотивів, викладених у направлених до суду запереченнях з додатками з таких мотивів:

- у клопотанні позивача не наведено обґрунтування відповідності поставлених питань завданням визначених ним видів судової експертизи та відповідної компетенції експертів;

- з огляду на запропоновані позивачем питання судова експертиза не може вважатися комісійною;

- запропоновані позивачем питання не відносяться до переліку питань, які можуть бути вирішені в рамках експертного дослідження, адже вони не узгоджуються із жодним із завдань та переліком питань товарознавчої експертизи, що наведені у Науково-методичних рекомендаціях з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, що затверджені Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5;

- питання кількості речовими - фармсубстанції Rivaroxaban, необхідної для реалізації проголошеної Акціонерним товариством "Фармак" мети, так і питання кваліфікації працівників підприємства для здійснення ними наукової діяльності знаходяться поза межами компетенції судового експерта у сфері інтелектуальної власності;

- висновок експерта у справі може і має бути замінений іншими засобами доказування.

Також відповідач зазначив, що направив до експертної установи запит для з`ясування можливості проведення судової експертизи за переліком запропонованих позивачем питань. У відповідь за свій запит відповідач отримав лист Товариства з обмеженою відповідальністю "Київська незалежна судово-експертна установа", в якому експертна установа повідомила про неможливість проведення експертизи за наведеними питаннями.

У ході розгляду клопотання про призначення судової експертизи представник третьої особи-2 підтримав правову позицію відповідача та просив суд відмовити позивачеві у задоволенні заявленого клопотання.

Заслухавши пояснення представників сторін і третьої особи-2, детально вивчивши та проаналізувавши доводи кожної зі сторін, підстави заперечень щодо призначення судової експертизи суд дійшов висновку про обґрунтованість клопотання позивача та доцільність призначення у справі комплексної комісійної судової експертизи з огляду на те, що питання, які необхідно з`ясувати, факти, які необхідно встановити та співставити між собою, й обставини, які необхідно дослідити при вирішення заявленого спору виходять за межі знань правознавства та не охоплюються лише правозастосуванням або ж знанням законодавства, судової практики тощо.

Приписами ч.1 ст.316 Господарського процесуального кодексу України унормовано, що вказівки, що містяться у постанові суду касаційної інстанції, є обов`язковими для суду першої та апеляційної інстанцій під час нового розгляду справи.

Частиною 1 ст.73 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Відповідно до ч.2 вказаної статті ці дані встановлюються, зокрема, висновками експертів.

Згідно з ч.1, 2 ст.87 Господарського процесуального кодексу України висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному законодавством. Предметом висновку експерта може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань. Предметом висновку експерта не можуть бути питання права.

Згідно зі ст.1 Закону України "Про судову експертизу" судова експертиза - це дослідження на основі спеціальних знань у галузі науки, техніки, мистецтва, ремесла тощо об`єктів, явищ і процесів з метою надання висновку з питань, що є або будуть предметом судового розгляду.

Частиною 1 ст.99 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов: для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо; жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів.

Аналізуючи викладені норми законодавства та виступи представників сторін суд погоджується з доводами позивача та відхиляє заперечення відповідача щодо питання призначення судової експертизи, адже вважає наявною сукупність умов, про які йдеться у ч.1 ст.99 Господарського процесуального кодексу України, і відповідач зворотнього не довів.

Так, на переконання суду обставини того, чи дозволяють технічні і функціональні властивості наявного у відповідача станом на січень 2018 року обладнання, суттєвий перелік якого описаний у клопотаннях про долучення доказів, реалізувати проведення наукових досліджень з використанням фармсубстанції Rivaroxaban без порушення немайнових прав позивача очевидно і беззаперечно виходять далеко за межі знань права та процесуального законодавства. До прикладу, жодна з галузей права не вивчає порядок роботи ультразвукової ванни, лазерного дифракційного аналізатору розміру часток, рідинного хроматографу, мас-спектрометричної системи, спектрофотометру та ін.

Так само, не є наслідками знань права, матеріального і процесуального законодавства вміння визначати та співставляти професійну підготовленість конкретного працівника для з`ясування того, чи достатній його кваліфікаційний рівень, ступінь освіти, займана посада тощо для проведення наукових досліджень фармсубстанції Rivaroxaban на наявному у відповідача обладнанні.

Аналогічну мотивацію (об`єктивна відсутність спеціальних знань) суд застосовує і до питання встановлення достатньої кількості фармсубстанції Rivaroxaban для проведення наукових досліджень, на які посилається відповідач, заперечуючи проти позову.

У зв`язку з викладеним суд не погоджується з відповідачем щодо того, що висновок експерта у справі може і має бути замінений іншими засобами доказування та наголошує на тому, що висновок судової експертизи (у разі його складення з усіх питань та/або частини з них) не становитиме для суду єдиного джерела доказування у заявленому спорі та не матиме наперед пріоритетного значення, визначального сенсу. Під час вирішення спору по суті та в ході ухвалення остаточного рішення суд керуватиметься приписами ст.86 Господарського процесуального кодексу України, досліджуватиме всі наявні докази з позиції їх належності, допустимості, достовірності, вірогідності, у тому числі і висновок судової експертизи (у разі його отримання).

Так, ст.86 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також вірогідність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

Під час свого виступу із запереченнями щодо призначення судової експертизи представником відповідача зауважено, що подана Акціонерним товариством "Фармак" заява свідка містить достатньо відомостей щодо кваліфікації працівників Лабораторії підприємства, наявного обладнання й устаткування та інформації про проведення наукових досліджень з використанням фармсубстанції Rivoroxaban.

Суд не погоджується з позицією відповідача з цього приводу та не вважає, що заява свідка може замінити висновок судової експертизи з мотивів, що викладені вище. Крім того, суд зауважує, що пояснення свідка не зможуть повноцінно замінити собою інше джерело доказування, яким у цій справі може стати безсторонній висновок судової експертизи, складений незалежними судовими експертами.

Щодо заперечень відповідача в частині невідповідності запропонованих позивачем питань завданням експертизи (тим видам судової експертизи, що їх вказав позивач у своєму клопотанні) та орієнтовному переліку питань, що наведений у Науково-методичних рекомендаціях з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5, суд зазначає, що зазначені науково-методичні рекомендації не мають виключно імперативного характеру і дії. Сама назва зазначеного документу, затвердженого актом центрального державного відомства, вказує на його рекомендаційний характер, а у тексті наводяться орієнтовні переліки питань за різними видами експертизи, які можливо передати на вирішення експертів.

Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5 затверджено Інструкцію про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичні рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень. Наказ зареєстровано у Міністерстві юстиції України 03.11.1998 за № 705/3145.

Зазначена Інструкція визначає основні види (підвиди) експертиз, до яких відносить:

- криміналістичну (почеркознавча; лінгвістична експертиза мовлення; технічна експертиза документів; експертиза зброї та слідів і обставин її використання; трасологічна (крім досліджень слідів пошкодження одягу, пов`язаних з одночасним спричиненням тілесних ушкоджень, які проводяться в бюро судово-медичної експертизи); фототехнічна, портретна; експертиза голограм; відео-, звукозапису; вибухотехнічна; техногенних вибухів; матеріалів, речовин та виробів (лакофарбових матеріалів і покрить; полімерних матеріалів; волокнистих матеріалів; нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів; скла, кераміки; наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів; спиртовмісних сумішей; ґрунтів; металів і сплавів та виробів з них; наявності шкідливих речовин (пестицидів) у навколишньому середовищі; речовин хімічних виробництв та спеціальних хімічних речовин; харчових продуктів; сильнодіючих і отруйних речовин); біологічна;

- інженерно-технічну (інженерно-транспортна (автотехнічна, транспортно-трасологічна, залізнично-транспортна); дорожньо-технічна; будівельно-технічна; оціночно-будівельна; земельно-технічна; оціночно-земельна; експертиза з питань землеустрою; пожежно-технічна; безпеки життєдіяльності; гірничотехнічна; інженерно-екологічна; електротехнічна; комп`ютерно-технічна; телекомунікаційна, електротранспортна експертиза; експертиза технічного стану ліфтів);

- економічну (бухгалтерського та податкового обліку; фінансово-господарської діяльності; фінансово-кредитних операцій);

- товарознавчу (машин, обладнання, сировини та товарів народного споживання; автотоварознавча; транспортно-товарознавча; військового майна, техніки та озброєння);

- експертизу у сфері інтелектуальної власності (літературних та художніх творів; фонограм, відеограм, програм (передач) організації мовлення; винаходів і корисних моделей; промислових зразків; сортів рослин і порід тварин; комерційних (фірмових) найменувань, торговельних марок (знаків для товарів і послуг), географічних зазначень; топографій інтегральних мікросхем; комерційної таємниці (ноу-хау) і раціоналізаторських пропозицій; економічна у сфері інтелектуальної власності);

- психологічну;

- мистецтвознавчу;

- екологічну;

- військову;

- судово-ветеринарну;

- гемологічну.

Відповідно до п.1.2.13 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень комісійною є експертиза, яка проводиться двома чи більшою кількістю експертів, що мають кваліфікацію судового експерта за однією експертною спеціалізацією (фахівцями в одній галузі знань). Комісія експертів може утворюватися органом (особою), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), або керівником експертної установи.

Під комплексною слід розуміти експертизу, що проводиться із застосуванням спеціальних знань різних галузей науки, техніки або інших спеціальних знань (різних напрямів у межах однієї галузі знань) для вирішення одного спільного (інтеграційного) завдання (питання). До проведення таких експертиз у разі потреби залучаються як експерти експертних установ, так і фахівці установ та служб (підрозділів) інших центральних органів виконавчої влади або інші фахівці, що не працюють у державних спеціалізованих експертних установах.

Як вказувалося вище, суд визнає обґрунтованим і доцільним клопотання позивача про призначення судової експертизи та цілком погоджується як із запропонованими позивачем питаннями, так і з використаними ним означеннями виду експертизи, усвідомлюючи при цьому розвиток суспільних й економічних відносин, постійні зміни в законодавстві, несталість і непередбачуваність сучасного світу, динамічність фінансових процесів і процедур, що прямо і опосередковано впливає і на господарські правовідносини. У цьому ракурсі суд зауважує, що різноманіття сучасних господарських операцій і, відповідно, спорів, що можуть виникати між господарюючими суб`єктами, не можливо вкласти в рамки формалізму як у даному разі - чітко підвести необхідні для вирішення спору обставини і факти під рекомендації із визначення виду судових експертиз та під орієнтовний перелік питань.

На думку суду, класифікація судової експертизи, що призначається, як комплексної, що включає товарознавчу, судову експертизу матеріалів, речовин та виробів "Речовини хімічних виробництв та спеціальних хімічних речовин", судову експертизу у сфері інтелектуальної власності (стосовно винаходів і корисних моделей) є максимально наближеною та максимально охоплюються видами експертиз, їх завданнями, що вказані в Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендаціях з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень. Так само суд оцінює і сформульовані позивачем питання, з якими погоджується, вважаючи їх також максимально наближеними до орієнтовного переліку, наведеного у Науково-методичних рекомендаціях з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень.

Можливі відхилення у класифікації експертизи, на переконання суду, узгоджуються з п.1.2.12 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, де вказується, що з метою більш повного задоволення потреб слідчої та судової практики щодо вирішення питань, які потребують застосування наукових, технічних або інших спеціальних знань, експертними установами організовується проведення інших видів експертиз (крім судово-медичної та судово-психіатричної), у тому числі й тих, що перебувають у стадії наукової розробки.

Крім того, слід зауважити, що чинний Господарський процесуальний кодекс України не містить імперативних приписів, які б зобов`язували суд визначати вид судової експертизи, що призначається у справі. Визначальним у цьому разі є мотивування та обґрунтування судового рішення, яким призначається судова експертиза, його постановлення з дотриманням вимог процесуального законодавства, тоді як визначення виду призначеної експертизи доцільно вважати прерогативою судового експерта та/або експертної установи в особі її керівника.

За приписами ч.3 ст.99 Господарського процесуального кодексу України при призначенні експертизи судом експерт або експертна установа обирається сторонами за взаємною згодою, а якщо такої згоди не досягнуто у встановлений судом строк, експерта чи експертну установу визначає суд. З урахуванням обставин справи суд має право визначити експерта чи експертну установу самостійно. У разі необхідності може бути призначено декілька експертів для підготовки одного висновку (комісійна або комплексна експертиза).

Статтею 7 Закону України "Про судову експертизу" визначено, що судово-експертну діяльність здійснюють державні спеціалізовані установи, а також судові експерти, які не є працівниками зазначених установ, та інші фахівці (експерти) з відповідних галузей знань у порядку та на умовах, визначених цим Законом.

Відповідно до п.1.6, 1.7 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 експертизи та дослідження проводяться експертними установами за зонами регіонального обслуговування згідно з Переліком регіональних зон обслуговування науково-дослідними установами судових експертиз Міністерства юстиції України, наведеним у додатку 1 до цієї Інструкції. Експертизи та дослідження, що проводяться атестованими судовими експертами, які не є працівниками державних спеціалізованих установ, здійснюються з урахуванням обмежень, передбачених ст.7 Закону України "Про судову експертизу".

Щодо визначення експертної установи, суд зазначає, що позивачем було запропоновано суду доручити проведення судової експертизи Відокремленому структурному підрозділу Державного підприємства "Інформаційні судові системи" Державного підприємства "Центр судової експертизи та експертних досліджень". Мотивація позивача зводиться до того, що ця установа попередньо підтвердила наявність у неї атестованих експертів за відповідними напрямками та необхідної бази, а також можливість проведення судової експертизи у розумні строки.

26.06.2020 представники позивача у підготовчому засіданні доповіли суду про те, що підтвердження своїх можливостей проведення судової експертизи Компанію "Баєр Інтеллекчуел Проперті Гмбх" також повідомив Київський науково-дослідний інститут судових експертиз. Проте, відповідні підтверджуючі документи представниками до матеріалів справи подано не було. А тому суд, дослідивши наявні докази, дійшов висновку про можливість доручення проведення судової експертизи у цій справі установі, яка попередньо підтвердила свою готовність провести експертне дослідження за запитуваними напрямками.

У ході розгляду клопотання про призначення судової експертизи відповідач заперечив вибір запропонованої позивачем експертної установи. Так, відповідач зазначив, що направив до Товариства з обмеженою відповідальністю "Київська незалежна судово-експертна установа" запит для з`ясування можливості проведення судової експертизи за переліком запропонованих позивачем питань. У відповідь за свій запит відповідач отримав лист Товариства з обмеженою відповідальністю "Київська незалежна судово-експертна установа", в якому експертна установа повідомила про неможливість проведення експертизи за наведеними питаннями.

Суд відхиляє заперечення відповідача в цій частині, адже вони за своєю суттю є виразом незгоди з призначенням судової експертизи загалом, тоді як суд вважає таку процесуальну дію доцільною. Крім того, суд враховує, що відповідач альтернативних пропозицій щодо експертної установи не надав.

Згідно з ч.4. 5 ст.99 Господарського процесуального кодексу України питання, з яких має бути проведена експертиза, що призначається судом, визначаються судом. Учасники справи мають право запропонувати суду питання, роз`яснення яких, на їхню думку, потребує висновку експерта. У разі відхилення або зміни питань, запропонованих учасниками справи, суд зобов`язаний мотивувати таке відхилення або зміну.

Як вказувалося вище, суд погоджується з питаннями, запропонованими позивачем, тоді як відповідач власних питань не запропонував, заперечуючи в цілому проти призначення судової експертизи. Поряд з цим суд вважає за належне уточнити питання, запропоновані позивачем, шляхом конкретизування проміжку часу, станом на який слід визначати відповідність наявного у відповідача обладнання і кваліфікації працівників (січень 2018 року, тобто календарний місяць ввезення відповідачем фармсубстанції Rivoroxaban на територію України).

Таким чином, наявні всі умови, за яких законодавцем надано суду повноваження на призначення судової експертизи, визначені у ч.1 ст.99 Господарського процесуального кодексу України.

У листі від 09.06.2020 №120/20-Вих, складеному на запит адвоката позивача, Відокремлений структурний підрозділ Державного підприємства "Інформаційні судові системи" Державного підприємства "Центр судової експертизи та експертних досліджень" пропонує залучити до проведення експертного дослідження експертів за різними спеціальностями, а також декількох експертів за однаковими спеціальностями, а тому, судова експертиза, що призначається у цій справі належить до комплексної та комісійної відповідно до п.1.2.13 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень.

Згідно зі ст.13 Закону України "Про судову експертизу" незалежно від виду судочинства судовий експерт має право: подавати клопотання про надання додаткових матеріалів, якщо експертиза призначена судом або органом досудового розслідування або ознайомлюватися з матеріалами справи, що стосуються предмета судової експертизи; вказувати у висновку експерта на виявлені в ході проведення судової експертизи факти, які мають значення для справи і з приводу яких йому не були поставлені питання.

Витрати на проведення судової експертизи та організаційні питання, пов`язані з її проведенням, на даній стадії розгляду справи покладаються на сторону позивача, який у добровільному порядку та з власної ініціативи підтвердив готовність щодо їх понесення.

Враховуючи все викладене вище та керуючись ст.ст. 42, 99, 234-235 Господарського процесуального кодексу України, суд

ПОСТАНОВИВ:

1. Призначити у справі №911/165/18 комплексну комісійну судову експертизу, проведення якої доручити Відокремленому структурному підрозділу Державного підприємства "Інформаційні судові системи" Державного підприємства "Центр судової експертизи та експертних досліджень" (03045, м. Київ, вул. Плещеєва, 10) із залученням судових експертів з належною кваліфікацією для вирішення наступних питань, що ставляться судом:

1.1. Чи було наявне станом на січень 2018 року у Акціонерного товариства "Фармак" відповідно до доказів, які знаходяться в матеріалах справи №911/165/18, обладнання для здійснення наукової діяльності та проведення відповідних наукових робіт для реалізації проголошеної Акціонерним товариством "Фармак" мети стосовно фармсубстанції Rivoroxaban?

1.2 Яка кількість речовини - фармсубстанції Rivoroxaban, яка охороняється патентом України на винахід №73339, необхідна для реалізації проголошеної Акціонерним товариством "Фармак" мети для здійснення наукової діяльності та проведення відповідних наукових робіт Акціонерним товариством "Фармак" відповідно до доказів, наявних в матеріалах справи №911/165/18?

1.3 Чи була станом на січень 2018 року достатньою кваліфікація вказаних Акціонерним товариством "Фармак" працівників, інформація про яких міститься в матеріалах справи №911/165/18, відповідно до їх освіти та спеціалізації для здійснення наукової діяльності та проведення відповідних наукових робіт для реалізації проголошеної Акціонерним товариством "Фармак" мети стосовно фармсубстанції Rivoroxaban, яка охороняється патентом України на винахід №73339?

2 Відповідно до ст.4 Закону України "Про судову експертизу" попередити експертів про кримінальну відповідальність, передбачену ст.ст.384, 385 Кримінального кодексу України та надіслати їм копію ухвали.

4. Зобов`язати Компанію "Баєр Інтеллекчуел Проперті Гмбх" (Bayer Intellectual Property GmbH; 40789, Мюнхейм, Німеччина) оплатити вартість витрат по проведенню судової експертизи, докази чого надати суду.

5. У разі неоплати зобов`язаною стороною витрат на проведення судової експертизи, запропонувати відповідачу вирішити питання з експертною установою щодо сплати, в т.ч. шляхом попередньої оплати сум за проведення судової експертизи.

6. Зобов`язати сторін своєчасно надавати на вимогу експертів всі необхідні для проведення експертизи документи, доступ до об`єкту експертного дослідження, а також забезпечувати та всіляко сприяти проведенню експертизи експертною установою та експертами.

7. Попередити сторін про майнову відповідальність, передбачену ст.135 Господарського процесуального кодексу України, зокрема, за ухилення від вчинення дій, обов`язок вчинення яких покладено господарським судом на учасника судового процесу.

8. Ухвалу суду разом з матеріалами справи № 911/165/18 направити до експертної установи.

9. По закінченню судової експертизи висновок експерта разом з матеріалами справи №911/165/18, а також відомостями щодо витрат, пов`язаних з проведенням судової експертизи, подати Господарському суду Київської області.

Інформацію по справі сторони можуть отримати на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет (http://court.gov.ua/fair/).

Ухвала набирає законної сили 26.06.2020 та відповідно до підпункту 17.5 пункту 17 Розділу XI "Перехідні положення" Господарського процесуального кодексу України може бути оскаржена в апеляційному порядку до Північного апеляційного господарського суду через Господарський суд Київської області шляхом подачі апеляційної скарги протягом 10 днів з дня її складення.

Повний текст ухвали складено 03.07.2020.

Суддя О.О. Третьякова