РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.06.2020Справа № 910/6518/19

Господарський суд міста Києва у складі судді Щербакова С.О., за участю секретаря судового засідання Філон І.М., розглянувши матеріали господарської справи

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Три Ведмеді"

до 1) Товариства з обмеженою відповідальністю "Хладопром",

2) Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача-1 - Товариство з обмеженою відповідальністю «Фабрика морозива «Хладопром»

про дострокове припинення дії свідоцтва

Представники:

від позивача: Казанкіна А.Ю.;

від відповідача-1: не з`явився;

від відповідача-1: не з`явився;

від третьої особи: Бондарець Р.Б.;

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Три Ведмеді" (далі-позивач) звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Хладопром" (далі-відповідач 1) та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - відповідач 2) в якому просить суд:

- припинити дію свідоцтва України № 19356 на знак для товарів і послуг "КАШТАН" внаслідок визнання позначення "КАШТАН" загальновживаним щодо товару класу 30 МКТП "морозиво";

- зобов`язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знак для товарів і послуг щодо припинення дії свідоцтва України № 19356 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлтені "Промислова власність".

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що відповідач є власником свідоцтва України № 19356 від 16.04.2001 на знак для товарів і послуг "КАШТАН", проте, як зазначає позивач позначення "КАШТАН" стало загальновживанним для 30 класу МКТП після дати подання заявки на його реєстрацію, оскільки останнє, зокрема, використовується як назва товару фахівцями відповідних галузей виробництва та споживачами, застосовується як назва одного і того ж товару великою кількістю виробників.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 27.05.2019 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі. Розгляд справи вирішено здійснювати в порядку загального позовного провадження. Підготовче засідання призначено на 25.06.2019.

20.06.2019 через відділ автоматизованого документообігу суду від Товариства з обмеженою відповідальністю "Хладопром" надійшов відзив на позовну заяву, в якому відповідач-1 зазначив, що втрата розрізняльної здатності позначення можлива лише до дати подання заявки, а не після, як помилкового зазначає позивач. Крім того, відповідач-1 зазначає, що свідоцтво пройшло перевірку на відповідність умовам надання правової охорони відповідно до Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг». Відповідач-1 також зазначає, що знак "КАШТАН" не є загальновживаним, а визнано судом добре відомим позначенням в Україні в 30 класі МКТП товар - морозиво з 29.09.2000 року за відповідачем-1 - ТОВ "Хладопром".

25.06.2019 позивач через відділ автоматизованого документообігу суду подав клопотання про залучення доказів, в якому просить суд залучити до матеріалів справи та враховувати при вирішенні спору по суті висновок експертів № 011-СІВ/19 за результатами проведення комісійної експертизи у сфері інтелектуальної власності від 21.06.2019.

У судовому засіданні 25.06.2019 відповідач-2 подав відзив на позовну заяву, в якому зазначає, що позивачем зокрема не доведено, що після 22.02.1999 позначення "КАШТАН" застосовувалось як назва товару «морозиво» різними виробниками морозива тривалий час; позначення "КАШТАН" (після дати подання заявки - 22.02.1999) стало загальновживаним позначенням товару «морозиво» певного виду, внаслідок його тривалого використання різними виробниками, а у працівників та споживачів сформувався стійкий і нерозривний зв`язок між позначенням "КАШТАН", що використовується як назва твору та товаром з усіма притаманними йому ознаками, властивостями і якостями.

Також, у судовому засіданні 25.06.2019 суд на місці ухвалив продовжити строк проведення підготовчого провадження на 30 днів та оголосив перерву до 08.08.2019.

01.08.2019 через відділ автоматизованого документообігу суду відповідач-1 подав заперечення на висновок експерта, в якому зокрема зазначив, що експерти не дослідили в повному обсязі обставини щодо підстав виробництва морозива із позначенням "КАШТАН" у своєму висновку, що на думку відповідача-1 ставить під сумнів повноту, неупередженість та об`єктивність дослідження експертів. Крім того, відповідач-1 надав висновок експерта № 161 від 18.07.2019 складений на замовлення Товариства з обмеженою відповідальністю "Хладопром".

02.08.2019 позивач через відділ автоматизованого документообігу суду подав відповіді на письмове опитування відповідача-1.

Крім того, 02.08.2019 позивач подав відповідь на відзив, в якій зазначає, що після подання ВАТ «Київський холодокомбінат №2» заявки на реєстрацію позначення "КАШТАН", вказане позначення використовувалося декількома виробниками, а саме: ВАТ «Київський холодокомбінат №2» та Приватним акціонерним товариством «ХЛАДОПРОМ». Також, позивач зазначає, що відповідач-1 не укладав ліцензійні договори з усіма виробниками морозива «КАШТАН», що свідчить про загальновживаність даного позначення.

08.08.2019 через відділ автоматизованого документообігу суду відповідач-1 подав клопотання про витребування доказів, в якому просить суд поновити строк для подання клопотання про витребування доказів та витребувати (зобов`язати надати) у позивача - ТОВ "Три Ведмеді" оригінали документів (доказів) які надані останнім для складання висновку за №11-СІВ/19 від 21.06.2019 в порядку ст. 91 ГПК України, зокрема: оригінал прейскуранту № 016; оригінал ТУ у 46.39.096-96 «Морозиво» і доповнення до технологічної інструкції по виробництву морозива; оригінал ТУ У 14275901.015-96 «Мороженое со стабилизатором «Мейпроген».

Також, 08.08.2019 відповідач-1 подав заперечення на відповідь на відзив, в яких зазначає, що позивачем не надано доказів втрати знаком для товарів і послуг "КАШТАН" за свідоцтвом України № 19356 розрізняльної здатності.

Крім того, 08.08.2019 відповідач-1 подав доповнення до заперечень, в яких зокрема зазначає, що жодні технічні умови не надають право маркувати товар (морозиво) торгівельним знаком (позначенням).

У судовому засіданні 08.08.2019 оголошено перерву до 29.08.2019.

29.08.2019 через відділ автоматизованого документообігу суду позивач подав письмові пояснення, в яких зазначає, що позначення "КАШТАН" перетворилося у загальновживане позначення і може бути використано будь-яким виробником на ринку без дозволу відповідача.

Також, 29.08.2019 позивач подав письмові пояснення на клопотання відповідача-1 про витребування оригіналів документів, в яких зазначає, що Товариство з обмеженою відповідальністю "Три Ведмеді" не є власником технічних умов чи утримувачем оригіналів технічних умов.

У судовому засіданні 29.08.2019 оголошено перерву до 12.09.2019.

09.09.2019 через відділ автоматизованого документообігу суду Товариство з обмеженою відповідальністю «Фабрика морозива «Хладопром» подало заяву про залучення третьою особою, в якій заявник просить суд залучити Товариство з обмеженою відповідальністю «Фабрика морозива «Хладопром» до участі у справі, у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача-1.

12.09.2019 через відділ автоматизованого документообігу суду відповідач-1 подав письмові заперечення на висновок експерта № 20-08/19 від 28.08.2019.

Також, 12.09.2019 відповідач подав клопотання, в якому навів питання на вирішення експерта при призначенні у даній справі судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності.

Крім того, 12.09.2019 відповідач-1 подав заперечення на звіт за результатами соціологічного дослідження щодо визначення особливостей сприйняття зовнішнього оформлення пакування морозива "КАШТАН" підготовленого на замовлення позивача.

У судовому засіданні 12.09.2019 позивач надав клопотання, в якому навів питання на вирішення експерта при призначенні у даній справі судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності, а також надав письмові пропозиції щодо експертів.

Також, у судовому засіданні 12.09.2019 оголошено перерву до 19.09.2019.

17.09.2019 відповідач-1 через відділ автоматизованого документообігу суду подав Інформаційну довідку щодо ліцензіатів свідоцтва № 19356 на знак для товарів і послуг "КАШТАН".

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 19.09.2019 заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Фабрика морозива «Хладопром» про залучення третьою особою - задоволено. Залучено до участі у розгляді справи третьою особою, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача-1 - Товариство з обмеженою відповідальністю «Фабрика морозива «Хладопром». Зокрема, підготовче засідання відкладено на 26.09.2019.

26.09.2019 через відділ автоматизованого документообігу суду третя особа подала письмові пояснення, в яких зазначає, що заперечує проти задоволення позовних вимог та зазначає, що "КАШТАН" не є загальновживаним позначенням, а таким, що визнано судом добре відомим позначенням в Україні в 30 класі МКТП товар - морозиво з 29.09.2000 за відповідачем-1 (Товариством з обмеженою відповідальністю "Хладопром").

Також, 26.09.2019 Товариство з обмеженою відповідальністю «Фабрика морозива «Хладопром» подало письмові заперечення на висновки експертів № 11-СІВ/19 від 21.06.2019, № 20-08/19 від 28.08.2019 та на звіт за результатами соціологічного дослідження щодо визначення особливостей сприйняття зовнішнього оформлення пакування морозива "КАШТАН" підготовленого на замовлення позивача.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 26.09.2019 призначено у справі № 910/6518/19 судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено атестованому судовому експерту Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України Дорошенку Олександру Федоровичу. Провадження у справі № 910/6518/19 зупинено до закінчення проведення судової експертизи. Матеріали справи № 910/6518/19 надіслано до Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України.

04.10.2019 через відділ автоматизованого документообігу суду від Товариства з обмеженою відповідальністю "Хладопром" та Товариства з обмеженою відповідальністю «Фабрика морозива «Хладопром» надійшли заяви про виправлення описок в ухвалі Господарського суду міста Києва від 26.09. 2019.

08.10.2019 через відділ автоматизованого документообігу Господарського суду міста Києва від Товариства з обмеженою відповідальністю "Хладопром" та Товариства з обмеженою відповідальністю "Фабрика Морозова "Хладопром" надійшли апеляційні скарги на ухвалу Господарського суду міста Києва про призначення експертизи об`єктів інтелектуальної власності від 26.09.2019.

10.10.2019 через відділ автоматизованого документообігу суду від Товариства з обмеженою відповідальністю "Хладопром" та Товариства з обмеженою відповідальністю «Фабрика морозива «Хладопром» надійшли заяви про відвід експерта Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України Дорошенко О.Ф. у справі № 910/6518/19 у порядку ст. 38 ГПК України.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 15.10.2019 відкладено вирішення питання про прийняття до розгляду заяв Товариства з обмеженою відповідальністю "Хладопром" та Товариства з обмеженою відповідальністю "Фабрика морозива "Хладопром" про виправлення описок в ухвалі Господарського суду міста Києва від 26.09.2019 у справі № 910/6518/19 до повернення матеріалів справи № 910/6518/19 до Господарського суду міста Києва з Північного апеляційного господарського суду.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 15.10.2019 відкладено вирішення питання про прийняття до розгляду заяв Товариства з обмеженою відповідальністю "Хладопром" та Товариства з обмеженою відповідальністю «Фабрика морозива «Хладопром» про відвід експерту у справі № 910/6518/19 до повернення матеріалів справи № 910/6518/19 до Господарського суду міста Києва з Північного апеляційного господарського суду.

05.11.2019 матеріали справи № 910/6518/19 надійшли до Господарського суду міста Києва разом з висновком експерта № 1288 від 29.10.2019.

Супровідним листом від 12.11.2019 № 01-10/5342-19 Господарським судом міста Києва матеріали справи № 910/6518/19 направлені до Північного апеляційного господарського суду у зв`язку з надходженням апеляційної скарги на ухвалу Господарського суду міста Києва від 26.09.2019 у справі № 910/6518/19.

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 11.12.2019 ухвалу Господарського суду міста Києва від 26.09.2019 у справі № 910/6518/19 залишено без змін.

09.01.2020 матеріали справи № 910/6518/19 надійшли до Господарського суду міста Києва.

Супровідним листом від 14.01.2020 № 910/6518/19/55/2020 Господарським судом міста Києва направлено матеріали справи № 910/6518/19 до Північного апеляційного господарського суду для подальшого скерування до Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду, у зв`язку з надходженням касаційної скарги на постанову Північного апеляційного господарського суду від 11.12.2019 у справі № 910/6518/19.

Постановою Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 13.02.2020 відмовлено у відкритті касаційного провадження за касаційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю "Фабрика Морозива Хладопром" на постанову Північного апеляційного господарського суду від 11.12.2019 зі справи №910/6518/19.

24.02.2020 матеріали справи № 910/6518/19 надійшли до Господарського суду міста Києва.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 13.03.2020 поновлено провадження у справі № 910/6518/19. Підготовче засідання у справі № 910/6518/19 призначено на 16.04.2020. Зокрема, викликано для участі в судовому засіданні судового експерта Дорошенко Олександра Федоровича. Попереджено судового експерта Дорошенка Олександра Федоровича, що його неявка у судове засідання, в якому вирішується питання про відвід, не перешкоджає розгляду судом питання про відвід.

10.04.2020 через відділ автоматизованого документообігу суд відповідач-1 та третя особа подали клопотання про відкладення розгляду справи, в яких з урахуванням встановлення на всій території України карантину, запровадженого постановою КМУ № 211 від 11.03.2020 з метою запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19, просять суд відкласти розгляд справи на іншу дату.

Судове засідання, призначене на 16.04.2020 не відбулося у зв`язку з необхідністю попередження виникнення та запобігання поширення гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом COVID-19, зважаючи на період карантину, визначений постановою КМУ "Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19" від 11.03.2020 № 211 (зі змінами внесеними постановою Кабінету Міністрів України № 239 від 25.03.2020), з урахуванням рішення Уряду про заборону пасажирських перевезень та обмеження кількості учасників масових заходів, а також листа Ради суддів України від 16.03.2020 № 9/рс-186/20.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 16.04.2020 підготовче засідання у справі № 910/6518/19 призначено на 14.05.2020.

08.05.2020 відповідач через відділ автоматизованого документообігу суду подав заяву про відкладення розгляду справу, в якій відповідач з урахуванням встановлення на всій території України карантину, запровадженого постановою КМУ № 211 від 11.03.2020 з метою запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19, а також те, що ТОВ "Хладопром" та його представники територіально знаходяться в м. Харків, просить суд відкласти розгляд справи на іншу дату, після офіційного завершення карантину щодо протидії коронавірусної інфекції в Україні та офіційного відновлення транспортного сполучення між областями та містами в Україні.

14.05.2020 через відділ автоматизованого документообігу суду позивач подав письмові пояснення про висновок судового експерта.

У судовому засіданні 14.05.2020 суд на місці ухвалив відкласти розгляд справи на 28.05.2020.

26.05.2020 відповідач через відділ автоматизованого документообігу суду подав клопотання про відкладення розгляду справи, в якому повторно зазначає, що ТОВ "Хладопром" та його представники територіально знаходяться в м. Харкові, а судове засідання відбудеться в м. Київі, проте в Україні офіційно призупинено транспортне сполучення між областями та містами на невизначений строк, у зв`язку з чим просить суд відкласти розгляд справи на іншу дату, після офіційного завершення карантину щодо протидії коронавірусної інфекції в Україні та офіційного відновлення транспортного сполучення між областями та містами в Україні.

28.05.2020 через відділ автоматизованого документообігу суду позивач подав письмові пояснення, в яких зазначає, що судовим рішенням ще у 2015 році було встановлено, що морозиво «Каштан» виробляється декількома виробниками.

У судовому засіданні 28.05.2020 розглянувши клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Фабрика морозива «Хладопром» про відкладення розгляду справи, суд відмовив у його задоволенні (мотиви викладені в ухвалі суду від 28.05.2020).

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 28.05.2020 у задоволенні заяв Товариства з обмеженою відповідальністю "Хладопром" та Товариства з обмеженою відповідальністю "Фабрика морозива "Хладопром" про відвід експерта Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України Дорошенко О.Ф. у справі № 910/6518/19 - відмовлено.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 28.05.2020 закрито підготовче провадження та призначено справу до судового розгляду по суті. Судове засідання у справі № 910/6518/19 призначено на 18.06.2020.

18.06.2020 через відділ автоматизованого документообігу суду представник третьої особи подав заяву про оголошення перерви, в якій зазначає, що ТОВ "ФМ "Хладопром" тільки 17.06.2020 звернулося до адвоката Бондарець Р.Б. для надання правничої допомоги і здійснення представництва ТОВ "ФМ "Хладопром" як третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на стороні ТОВ "Хладопром" у даній справі, у зв`язку з чим просить суд оголосити перерву для ознайомлення представника ТОВ "ФМ "Хладопром" з матеріалами справи.

19.06.2020 через відділ автоматизованого документообігу суду від ТОВ "ФМ "Хладопром" надійшла заява про відкладення розгляду справи, в якій третя особа з урахуванням встановлення на всій території України карантину, запровадженого постановою КМУ № 211 від 11.03.2020 з метою запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19, а також те, що ТОВ "ФМ "Хладопром" та його представники територіально знаходяться в м. Харків, просить суд відкласти розгляд справи на іншу дату, після офіційного завершення карантину щодо протидії коронавірусної інфекції в Україні та повноцінного відновлення перевезення пасажирів залізничним транспортом.

У цьому судовому засіданні представник третьої особи підтримав подане клопотання про оголошення перерви.

Розглянувши клопотання ТОВ "ФМ "Хладопром" про відкладення розгляду справи та оголошення перерви, суд зазначає наступне.

Відповідно до приписів ст. 56 Господарського процесуального кодексу України, сторона, третя особа, а також особа, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах іншої особи, може брати участь в судовому процесі особисто (самопредставництво) та (або) через представника. Особиста участь у справі особи не позбавляє її права мати в цій справі представника. Юридична особа незалежно від порядку її створення бере участь у справі через свого керівника, члена виконавчого органу, іншу особу, уповноважену діяти від її імені відповідно до закону, статуту, положення, трудового договору (контракту) (самопредставництво юридичної особи), або через представника.

Таким чином, юридична особа не обмежена колом осіб, які можуть представляти її інтереси в суді.

При цьому, суд зазначає, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 392 від 20.05.2020 з 01 червня 2020 року дозволено, зокрема, перевезення пасажирів залізничним транспортом в усіх видах внутрішнього сполучення (приміському, міському, регіональному та дальньому) між регіонами в межах кількості місць для сидіння, передбачених технічною характеристикою транспортного засобу або визначеної в реєстраційних документах на цей транспортний засіб. У разі здійснення перевезення між регіонами транзитом через регіон, в якому не діють послаблення протиепідемічних заходів, дозволяється перевезення в межах кількості місць для сидіння, передбаченої технічною характеристикою транспортного засобу або визначеної в реєстраційних документах на цей транспортний засіб (без права посадки пасажирів у транзитному регіоні). У разі здійснення перевезення до регіону, в якому не застосовується послаблення протиепідемічних заходів, дозволяється перевезення в межах 50 відсотків кількості місць для сидіння, передбаченої технічною характеристикою транспортного засобу або визначеної в реєстраційних документах на цей транспортний засіб, за умови розсадки пасажирів з вільним місцем поруч, спереду, позаду; міжобласні пасажирські перевезення автомобільним транспортом між регіонами в межах кількості місць для сидіння, передбаченої технічною характеристикою транспортного засобу або визначеної в реєстраційних документах на цей транспортний засіб. У разі здійснення перевезення до регіону, в якому не застосовується послаблення протиепідемічних заходів, дозволяється перевезення в межах 50 відсотків кількості місць для сидіння, передбаченої технічною характеристикою транспортного засобу або визначеної в реєстраційних документах на цей транспортний засіб, за умови розсадки пасажирів з вільним місцем поруч, спереду, позаду.

Крім того, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв`язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» статтю 197 Господарського процесуального кодексу України було доповнено новою частиною, відповідно до якої під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), учасники справи можуть брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів. Підтвердження особи учасника справи здійснюється із застосуванням електронного підпису, а якщо особа не має такого підпису, то у порядку, визначеному Законом України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус" або Державною судовою адміністрацією України.

Тож, враховуючи викладене вище, суд зазначає, що викладені у клопотанні обставини не є підставою для його задоволення, тому суд відмовляє у задоволенні клопотання ТОВ "ФМ "Хладопром" про відкладення розгляду справи.

Щодо заяви представника третьої особи про оголошення перерви для ознайомлення з матеріалами справи, суд з огляду на межі розгляду справи, принципи господарського судочинства: диспозитивності, рівності усіх учасників судового процесу перед законом та судом, враховуючи те, що Товариство з обмеженою відповідальністю «Фабрика морозива «Хладопром» було залучено до участі у справі третьою особою ще у 2019 році, приймаючи до уваги що з минулого судового засідання, яке відбулося 28.05.2020 пройшов майже місяць та ТОВ «Фабрика морозива «Хладопром» мало завчасно звернутися до адвоката Бондарець Р.Б. для забезпечення останнього можливістю ознайомитися з матеріалами справи, а також враховуючи те, що розгляд справи №910/6518/19 неодноразово відкладався, суд відмовляє у задоволенні заяви представника третьої особи про оголошення перерви для ознайомлення з матеріалами справи.

Також, у цьому судовому засіданні представник позивача підтримав заявлені позовні вимоги та подав заяву про понесені витрати.

Представник третьої особи заперечив проти задоволення позовних вимог.

Представники відповідача-1 та відповідача-2 у судове засідання не з`явилися, причин неявки суду не повідомили, однак були повідомлені про дату, час та місце проведення судового засідання належним чином, що підтверджується рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення та списком розсилки поштової кореспонденції.

Приймаючи до уваги, що представники відповідача-1 та відповідача-2 були належним чином повідомлені про дату та час судового засідання, враховуючи, що матеріали справи містять достатньо документів для розгляду справи по суті, суд вважає, що неявка у судове засідання представників відповідача-1 та відповідача-2 не є перешкодою для прийняття рішення у даній справі.

Відповідно до ст. 233 Господарського процесуального кодексу України, рішення у даній справі прийнято у нарадчій кімнаті за результатами оцінки доказів, поданих сторонами та витребуваних судом.

У судовому засіданні 18.06.2020 відповідно до ст. 240 Господарського процесуального кодексу України судом проголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення представників позивача та третьої особи, Господарський суд міста Києва

ВСТАНОВИВ:

16.04.2001 Державною службою інтелектуальної власності України було зареєстровано знак для товарів та послуг «КАШТАН» та видано Відкритому акціонерному товариству "Київський холодокомбінат №2" свідоцтво на знак для товарів та послуг "КАШТАН" за № 19356, зареєстрованого щодо товарів та послуг 16, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі - МКТП) на підставі заявки № 99020539 від 22.02.1999 року, а саме:

Кл. 16: Папір; картон і вироби з них; зокрема: опаковання; коробки картонні або паперові; кульки; пакети паперові; пакети паперові на вершки; вивіски паперові або картонні; обгортковий папір; папір для пакування; друкарська продукція; зокрема: бланки; брошури; буклети; довідники; каталоги; плакати; проспекти рекламні та інші друковані видання; об`яви; реєстри; наклейки; пластмасові матеріали для пакування,; зокрема: пластмасові листи; торбинки; пакети для обгортання і пакування; листи целофанові обгорткові; коробки (мішки) паперові або пластмасові для пакування; пластикові розтяжні плівки для пакування; пластмасові плівки обгорткові; печатки; штампи;

Кл. 29: М`ясо; риба; птиця; дичина; м`ясні екстракти; законсервовані; сухі; несирі фрукти та овочі; желе; повидла; фруктові компоти; яйця; молоко та молочні продукти; харчова олія і жири; всі товари, що включені до 29 класу;

Кл. 30: Кава; чай; какао; цукор; рис; тапіока; саго; замінники кави; борошно та зернові продукти; хліб; солодощі; морозиво; мед; сироп мелясовий; дріжджі; пекарські порошки; сіль; гірчиця; оцет; приправи; прянощі; харчовий лід; всі товари, що включені до 30 класу, за виключенням печива;

Кл. 31:Сільськогосподарські; садові та лісові продукти і зерно; що не належать до інших класів; живі тварини; свіжі фрукти та овочі; насіння; живі рослини і квіти; корми; солод; всі товари, що включені до 31 класу;

Кл. 32: Пиво; мінеральні і газовані води та інші безалкогольні напої; фруктові напої і фруктові соки; сиропи та інші складники для готування напоїв; всі товари, що включені до 32 класу;

Кл. 33:Алкогольні напої (крім пива); всі товари, що включені до 33 класу;

Кл.34: Тютюн; курильне приладдя; сірники; всі товари, що включені до 34 класу; за виключенням сигарет;

Кл. 35: Реклама; керування справами; ділове адміністрування; діловодство; всі послуги, що включені до 35 класу; за виключенням імпортно-експортних агенств;

11.07.2016 до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг внесено зміни в частині найменування власника свідоцтва України № 19356 - ТОВ «Хладопром».

З матеріалів справи вбачається, що Товариство з обмеженою відповідальністю "Три Ведмеді" є виробником морозива «КАШТАН Ваніль» та «КАШТАН Шоколад», та використовує торгівельні марки за свідоцтвом України № 121586 від 26.04.2010 та за свідоцтвом України № 121585 від 26.04.2010 на підставі ліцензійного договору про надання дозволу на використання торговельних марок (знаків для товарів і послуг) від 31.12.2016, укладеного позивачем з власником вказаних свідоцтв - ОСОБА_1 .

Обґрунтовуючи свої вимоги, позивач зазначає, що знак для товарів і послуг «КАШТАН» став загальновживаним для позначення товарів класу 30 МКТП «морозиво» після дати подання Відкритим акціонерним товариством "Київський холодокомбінат №2" заявки на реєстрацію, у зв`язку з чим, на думку позивача, дія свідоцтва України № 19356 має бути припинена на підставі ч. 3 ст. 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Оцінюючи подані докази та наведені обґрунтування за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об`єктивному розгляді в судовому засіданні всіх обставин справи в їх сукупності, суд вважає, що позовні вимоги підлягають задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно зі ст. 11 ЦК України, цивільні права та обов`язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов`язки; підставами виникнення цивільних прав та обов`язків, зокрема, є договори та інші правочини.

До відносин, пов`язаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, застосовуються положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України та іншими законами (ч. 2 ст. 154 ГК України).

Частиною 1 ст.418 Цивільного кодексу України визначено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об`єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільним кодексом України та іншим законом.

Право інтелектуальної власності є непорушним відповідно до ч.3 ст.418 Цивільного кодексу України. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у його здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

До об`єктів права інтелектуальної власності, відповідно до ч.1 ст.155 Господарського кодексу України та ч.1 ст.420 Цивільного кодексу України, зокрема, належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг).

Право інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом у випадках і порядку, передбачених законом (ч.1 ст.157 Господарського кодексу України).

Згідно п. 4 ст. 1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», знак - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів (ст. 492 Цивільного кодексу України).

У відповідності до ст. 494 Цивільного кодексу України, набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом. Набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію або визнана в установленому законом порядку добре відомою, не вимагає засвідчення свідоцтвом.

Згідно ст. 495 Цивільного кодексу України, майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є:

1) право на використання торговельної марки;

2) виключне право дозволяти використання торговельної марки;

3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання;

4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Відповідно до ч. 1-3 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом. Об`єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень. Право власності на знак засвідчується свідоцтвом.

Згідно п. 4 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Відповідно до ч. 2 ст. 157 Господарського кодексу України, використанням торговельної марки у сфері господарювання визнається застосування її на товарах та при наданні послуг, для яких вона зареєстрована, на упаковці товарів, у рекламі, друкованих виданнях, на вивісках, під час показу експонатів на виставках і ярмарках, що проводяться в Україні, у проспектах, рахунках, на бланках та в іншій документації, пов`язаній з впровадженням зазначених товарів і послуг у господарський (комерційний) обіг".

Так, 22.02.1999 Відкритим акціонерним товариством "Київський холодокомбінат №2" було подано заявку № 99020539 на словесне позначення «КАШТАН» для товарів та послуг 16, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 класів МКТП.

За результатами експертизи заявки № 99020539 Відкрите акціонерне товариство "Київський холодокомбінат №2" отримало свідоцтво України № 19356 від 16.04.2001 на знак для товарів і послуг «КАШТАН» щодо товарів та послуг 16, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 класів МКТП.

Частиною 2 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» визначено, що згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону також позначення, які: звичайно не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання; складаються лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду; складаються лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв`язку з ними, зокрема вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг; є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу; складаються лише з позначень, що є загальновживаними символами і термінами; відображають лише форму, що обумовлена природним станом товару чи необхідністю отримання технічного результату, або яка надає товарові істотної цінності.

Позначення, вказані в абзацах другому, третьому, четвертому, шостому та сьомому цього пункту, можуть бути внесені до знака як елементи, що не охороняються, якщо вони не займають домінуючого положення в зображенні знака.

Відповідно до ч. 1 ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі: - невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони; - наявності у свідоцтві елементів зображення знака та переліку товарів і послуг, яких не було у поданій заявці; - видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

Суд зазначає, що у матеріалах справи міститься висновок експертів № 011-СІВ/19 за результатами проведення комісійної експертизи у сфері інтелектуальної власності від 21.06.2019, складений експертами Стародубовим І.В. та Бегуш. В.В. на замовлення позивача.

За результатами проведеного експертного дослідження експертами у висновку № 011-СІВ/19 від 21.06.2019 було встановлено, що знак для товарів і послуг «КАШТАН» за свідоцтвом України № 19356 став загальновживаним позначенням для товарів 30 класу МКТП: морозиво, після дати подання Відкритим акціонерним товариством "Київський холодокомбінат №2" заявки на його реєстрацію.

В свою чергу, Товариством з обмеженою відповідальністю "Хладопром" було долучено до матеріалів справи висновок експерта № 161 від 18.07.2019 за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності, складений експертом Жилою Б.В., відповідно до якого експерт дійшов наступного висновку:

1. Знак для товарів і послуг «КАШТАН» за свідоцтвом України № 19356 від 16.04.2001 не перетворився на позначення, що стало загальновживаним як позначення товарів певного виду після подання заявки № 99020539 від 22.02.1999.

Враховуючи наявність двох протилежних за результатами дослідження свідоцтва України № 19356 на знак для товарів і послуг "КАШТАН" висновків експертів наданих сторонами, на підтвердження доводів, викладених у позовній заяві та, відповідно, у відзиві на позовну заяву відповідача-1, ухвалою Господарського суду міста Києва від 26.09.2019 було призначено судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності у справі № 910/6518/19, на вирішення якої поставлено наступне питання:

- Чи став знак для товарів і послуг «КАШТАН» за свідоцтвом України № 19356 від 16.04.2001 загальновживаним позначенням для товарів 30 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг: морозиво, після дати (22.02.1999) подання Відкритим акціонерним товариством «Київський холодокомбінат № 2» заявки № 99020539 на його реєстрацію?

У висновку експерта № 1288 за результатами проведення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності від 29.10.2019 судовим експертом Дорошенко О.Ф. встановлено:

- Знак для товарів і послуг «КАШТАН» за свідоцтвом України № 19356 від 16.04.2001 став загальновживаним позначенням для товарів 30 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг: морозиво, після дати (22.02.1999) подання Відкритим акціонерним товариством «Київський холодокомбінат № 2» заявки № 99020539 на його реєстрацію.

Суд зазначає, що зміст поняття «загальновживане позначення» розкрито в п.4.3.1.5. Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Держпатенту України від 28 липня 1995 р. № 116 (в редакції Наказу Держпатенту № 72 від 20.08.97) (далі - Правила) згідно з яким: «До позначень, що є загальновживаними для товарів певного виду, належать позначення, які використовуються для певних товарів і які, внаслідок їх тривалого використання для одного й того ж товару або товару такого ж виду різними виробниками, стали видовими або родовими поняттями».

З приведеного положення випливає, що загальновживане позначення, це позначення, яке початково мало індивідуалізуючий (відрізняльний) характер і тому використовувалось для маркування тих чи інших товарів, проте внаслідок поєднання вказаних у положенні факторів у вигляді одночасного використання різними виробниками такого ж товару чи товару того ж виду, що відбувалось тривалий період часу, стало видовим або родовим поняттям.

Відповідно до п. 10.2.2. Методичних рекомендацій з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного підприємства «Український інститут промислової власності» від 07.04.2014 № 91, ознаками, які характеризують позначення, що є загальновживаним для товарів (послуг), є:

1) використання позначення як назви товару (послуги) не лише споживачами, а й фахівцями відповідних галузей виробництва, працівниками торгівлі. У свідомості всіх перерахованих категорій повинен виникати стійкий однозначний зв`язок між товаром (послугою), що має певні ознаки, властивості, якості, і позначенням, яке використовується в якості його назви;

2) застосування позначення як назви одного і того ж товару (послуги) або товарів (послуг) того ж виду, що випускаються (надаються) різними особами. Під різними особами маються на увазі незалежні один від одного виробники товарів (надавачі послуг) та, які не мають між собою організаційногосподарських зв`язків і не пов`язані відповідними договорами;

3) застосування позначення незалежними особами тривалий час.

Тривалість може визначатися динамічними процесами розвитку ринку того чи іншого виду товару (послуги), але в будь-якому випадку незалежні особи повинні використовувати таке позначення як назву товару (послуги) неодноразово.

Лише за наявності усіх зазначених ознак позначення може бути віднесено до категорії загальновживаних для товарів (послуг) певного виду.

Зокрема, загальновживаним позначенням як позначення товару (послуги) певного виду можуть бути: номенклатурна (загальна (прозивна), родова, видова) назва товару (послуги), наприклад, автомобіль, олія соняшникова, пошив одягу; назва певного живого організму (сорту рослин, породи тварин, штаму мікроорганізму тощо); назва певного товару (послуги), яка добросовісно застосовується для його (її) маркування кількома незалежними одна від одної особами; знаки, які в минулому мали власників, проте, увійшли до загального користування як прозивна назва товару різних осіб.

Наявність всіх перелічених критеріїв свідчить про те, що позначення стало загальновживаним позначенням товарів/послуг певного виду, внаслідок його тривалого використання різними виробниками, а у споживачів та працівників сформувався стійкий зв`язок між позначенням, що використовується як назва товару, та товаром з притаманними йому ознаками та властивостями.

Судовим експертом у висновку № 1288 від 29.10.2019, зокрема зазначено, що надані на дослідження матеріали господарської справи № 910/6518/19 містять наступні копії документів та відомості щодо морозива «Каштан»:

- копія прейскуранту № 016 «Розничные цены на мороженое и молочные прохладительные напитки», затвердженого Державним комітетом цін Ради міністрів СССР у 1973 році (т. 1, а.с. 19 - 20);

У зазначеному прейскуранті 1973 року на сторінці 13 «Украинская ССР» (прейскурант № 016-02) у Розділі «Торты, пирожные из мороженого (фасованные)» зокрема міститься наступна інформація у найменуваннях видів морозива: «Пирожное «Каштан» из пломбира в шоколадной глазури».

Тобто, у зазначеному виданні, слово «Каштан» використовується по відношенню до тістечка з морозива у якості найменування виду тістечка з морозива.

- нормативна документація: копія ТУ У 46.39.096-96 «Мороженое» і доповнення до технологічної інструкції (нормативна документація, розроблена, затверджена та зареєстрована ТУ молочної промисловості та «Укрпродконтрактом» Мінсельхозпроду України) (т.1, а.с.-37 - 80). Термін дії з 01.04.97 р., без обмеження терміну дії;

У ТУ У 46.39.096-96 «Морозиво» міститься наступна інформація щодо морозива «Каштан»:

- «Ці технічні умови розповсюджуються на морозиво основних та любительських видів.

- 1.1.1.2, Морозиво молочне, вершкове і пломбір без наповнювачів та з наповнювачами, без добавок та з добавками в глазурі або ароматизованому покритті, у тому числі:

- «Чебурашка», «Каштан» - вершкове, пломбір в шоколадній глазурі або ароматизованому покритті».

Отже, відповідно до зазначеної нормативної документації, до основних видів морозива, а саме морозива молочного, вершкового і пломбіру без наповнювачів та з наповнювачами, без добавок та з добавками в глазурі або ароматизованому покритті, відноситься зокрема: морозиво «Каштан» - вершкове, пломбір в шоколадній глазурі або ароматизованому покритті».

Крім того, матеріали справи містять роздруківки статей з веб-сайтів щодо морозива під назвою «Каштан», які не містять конкретного виробника морозива «Каштан».

Також, матеріали справи містять роздруківки з незалежного ресурсу - сайту «otzovik.com» (т. 2, а.с. 3 - 51), відповідно до яких за пошуковим запитом на цьому веб-сайті «КАШТАН мороженое» видає зокрема наступне морозиво різних виробників, назва якого містить слово «Каштан», та відзиви про них: ОСОБА_3 « Каштан »; Мороженое Телочка «Каштан»; Мороженое Лимо «Львовский каштан»; Мороженое пломбир Хладопром «Каштан классический»; Мороженое Рудь «Каштан»; Мороженое Лимо «Каштан»; Мороженое Полярная сказка «Каштан»; Мороженое Винтерпром «Каштан»; Мороженое Ласка «Каштан»; Мороженое Полюс «Каштан»; Мороженое Ласунка «Каштан»; Мороженое Геркулес «Каштан донецкий»; Мороженое Ласунка «Каштаны Лева»; Мороженое Своя Линия «Каштан»; Мороженое Луганскхолод «Каштан»; Мороженое пломбир Полтавахолод «Каштан Полтавский»; Мороженое Три медведя «Каштан»; Мороженое эскимо Минский Хладокомбынат № 2 «Каштан»; Мороженое ПрАТ Хладопром «Золотой каштан»; Мороженое Мушкетер «Каштан».

Відзиви споживачів (значна кількість відзивів) щодо морозива «Каштан», що містяться на зазначеному ресурсі, також свідчать про те, що назва морозива «Каштан» асоціюється у споживачів із певним видом морозива, з притаманними саме йому властивостями, а не з конкретним виробником. Крім того, зазначені відзиви свідчать про те, що споживачі добре обізнані з тим, що морозиво під назвою «Каштан» виробляється різними виробниками, і обирають «Каштан» саме певного виробника серед інших за своїми особистими смаковими уподобаннями.

Судовим експертом у висновку № 1288 від 29.10.2019 зазначено, що вся наведена вище інформація щодо морозива, назва якого містить слово «Каштан», свідчить про те, що у споживачів та фахівців відповідної галузі виник стійкий асоціативний зв`язок між словом «Каштан» та певним видом морозива пломбір у шоколадній глазурі з притаманними йому властивостями, а також вказує на те, що споживачам відомо, що морозиво «Каштан» випускається в Україні різними виробниками, що також підтверджується висновками соціологічних досліджень, що містяться у матеріалах справи.

Крім того, матеріали справи містять роздруківку статті «Простое мороженое: экспертиза мороженого» з веб-сайту від 24.07.2019 (т. 2, а. с. 157 - 159), в якій наведено результати тесту 11 торгівельних марок морозива, проведеного у 2002 році Центром Незалежних Споживацьких Експертиз, у тому числі такі, як: «Каштан» - київський холодокомбінат № 2; «Каштан» - харківська компанія «Полюс»; «Каштан» - Хмельницький; «Каштан» - черкаська компанія «Юрія», що додатково свідчить про те, що морозиво «Каштан» випускалося та випускається різними виробниками, а також про те, що морозиво під назвою «Каштан» асоціюється із певним видом морозива з притаманними йому властивостями.

Крім зазначеного матеріали справи містять наступні Листи-відповіді на адвокатські запити (т.2, а.с. 146 - 154), а саме:

- лист № 824 від 01.07.2019 від АТ «Житомирський маслозавод», у якому зазначено, що AT «Житомирський маслозавод» в період з 01.05.2014 р. по 31.05.2017 р. використовував знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 19356 для позначення морозива на підставі Ліцензійних договорів, укладених з ПрАТ «Хладопром» (пізніше ТОВ «Хладопром»). 31.05.2017 року AT «Житомирський маслозавод» припинило використання знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України № 19356 через недосягнення домовленості з власником знака. Також зазначено, що з метою збереження асортименту продукції AT «Житомирський маслозавод» було подано до ДП «Укрпатент» заявки для реєстрації знаків для товарів і послуг «Каштан Поліський Білий» та «Каштан Поліський Шоколадний».

- лист ТОВ «Продюсерська компанія «Гаромнія», відповідно до якого ТОВ «Лубенський молочний завод» здійснювало виробництво морозива «Лубенський каштан» на підставі ліцензійного договору на використання знаку з ТОВ «Продюсерська компанія «Гаромнія».

- лист № 1913 від 05.07.2019 р. від ПрАТ «Львівський холодокомбінат», у якому зокрема зазначено, що з 1997 року ВАТ «Львівський холодокомбінат» розпочало виробництво морозива «Каштан», яке виготовлялось по ТУ У 46.39.096-96 «Морозиво» від 01.04.1997 року та по ТУ У 14275901,015-96 «Мороженое со стабилизатором «Мейпроген» від 19.07.1996 року. Технічні умови, згідно яких у вказані роки було розпочато виробництво морозива «Каштан», є нормативними документами, що підтвердило ДП «Всеукраїнський Державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів» (ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ») у своєму листі від 11.10.2018 № 20-57/322, зазначивши також, що виробництво товару «морозиво» у період 1990-2006 р.р. в Україні (УРСР) проводилося (тобто було регламентовано) за технічними умовами, які пройшли державну реєстрацію. Приблизно у 2002 році ПрАТ «Львівський холодокомбінат» почало також виготовляти й реалізовувати морозиво ескімо із назвою «Каштан Львівський», виробництво якого, у свою чергу, було дозволено і закріплено за ВАТ «Львівський холодокомбінат» на нормативному рівні, а саме - відповідно до зміни № 3 до Технічних умов У 15.5-20016121.002.2002. У 2010 році ПрАТ «Львівський холодокомбінат» було розпочато виробництво морозива «Каштан зі смаком ванілі», а станом на 2019 рік ПрАТ «Львівський холодокомбінат» здійснює також виробництво морозива «Каштан зі Львова» та «Лімо-Каштан зі смаком ванілі».

Матеріали справи містять також копію Звіту про надання патентно-інформаційних послуг за договором № 853/1 від 01.02.2018 (т. 2, а. с. 228 - 243), відповідно до якого після дати 22.02.1999 - дати подання заявки на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 19356, в Україні, за результатами інформаційного пошуку щодо словесного позначення «Каштан» відносно товарів 30 класу МКТП по базі зареєстрованих знаків та по базі поданих заявок на реєстрацію в Україні знаків для товарів і послуг (за національною процедурою та Мадридською Угодою), виявлені наступні тотожні та схожі позначення станом на 01.02.2018 - за національною процедурою та станом на 01.02.2018 - за Мадридською Угодою, а саме на дату проведення пошуку база зареєстрованих знаків та база поданих заявок на реєстрацію в Україні знаків для товарів і послуг містила 18 зареєстрованих знаків, що включають слово «Каштан», на ім`я 7 різних заявників, та 27 заявок, що включають слово «Каштан» (діловодство по яким не припинено на зазначену дату), поданих трьома різними заявниками. Всі зазначені заявки подані після 22.02.1999р. - дати подання заявки на знак для товарів і послуг «Каштан» за свідоцтвом № 19356, та містять у переліку товарів такий товар, як «морозиво».

З урахуванням зазначеного, судовим експертом вказано, що наведене також свідчить про те, що у споживачів та фахівців відповідної галузі виник стійкий асоціативний зв`язок між словом «Каштан» та певним видом морозива пломбір у шоколадній глазурі з притаманними йому властивостями, а також вказує на те, що морозиво «Каштан» випускається в Україні різними виробниками.

Так, відповідно до наданих на дослідження експерту матеріалів справи виробництво морозива, назва якого містить слово «Каштан», після дати 22.02.1999р. - дати подання заявки на знак для товарів і послуг «Каштан» за свідоцтвом № 19356, здійснюють або здійснювали принаймні такі українські виробники морозива: ТОВ «Хладопром»; ТОВ «Три Ведмеді»; ПАТ «Житомирський маслозавод»; ПрАТ «Львівський холодокомбінат»; ТОВ «Ласунка»; ЗАО «Геркулес»; ТОВ «Еліт»; ПОГ «АПВТ «Фірма Ласка»; ТОВ «АЖУР ФРОУЗЕН ФУД»; ТОВ «ТРОЯНДА-М»; ТзОВ «Полтавахолод»; ТОВ «Лубенський молочний завод»; ВАТ «Луганськхолод».

Крім того, у матеріалах справи містяться роздруківки фотографій упаковок морозива «КАШТАН» різних виробників (інформація з відкритих джерел), а саме (т. 1, а.с. 123 - 140):

- Морозиво «Каштан» з ароматом ванілі глазуроване» ТМ «Ажур»;

- Морозиво «Каштан» шоколадне глазуроване» ТМ «Ажур»; Морозиво «Каштан» з шоколадним смаком в глазурі» ТМ «Геркулес»;

- Морозиво «Каштан» ванільне» ТМ «Королевское мороженое»;

- Морозиво «Каштан» шоколадне» ТМ «Королевское мороженое»;

- Морозиво «Каштан» з курагою в шоколадній глазурі» ТМ «Ласунка»;

- Морозиво «Каштан зі Львова» з шоколадним смаком» ТМ «Лімо»;

- Морозиво «Лімо-Каштан» зі смаком ванілі» ТМ «Лімо»;

- Морозиво ескімо «Каштан» Класичний» ТМ «Рудь»;

- Морозиво ескімо «Каштан» шоколадний» ТМ «Рудь»; Морозиво «Каштан» ТМ «Своя Лінія»;

- Морозиво «Каштан» з какао» ТМ «Своя лінія»;

- Морозиво «Каштан» Український морозиво шоколадне» ТМ «Троянда»;

- Морозиво «Каштан» Український морозиво з ароматом ванілі глазуроване» ТМ «Троянда»;

- Морозиво «Каштан шоколадний» шоколадне в глазурі» ТМ «а1»;

- Морозиво «Каштан» пломбір шоколадний в шоколадній глазурі» ТМ «Смак Дитинства».

З роздруківок фотографій вищезазначених упаковок морозива «КАШТАН» (т. 1, а.с. 123 - 140) вбачається, що упаковки морозива різних виробників, назва якого містить слово «Каштан», відрізняються багатьма елементами, мають різне оформлення, слово «Каштан» має різні графічні виконання, до слова «Каштан» у назві можуть додаватися інші словесні елементи, такі, як «Український», «Лімо», «Класичний», «зі Львова» тощо, на упаковках поряд із назвою «Каштан» застосовується торговельна марка виробника морозива, яка саме і ідентифікує для споживача товар «морозиво «Каштан»» конкретного виробника з-поміж товарів «морозиво «Каштан»» інших виробників.

Також, матеріали справи містять роздруківки з наступних веб-сайтів виробників морозива «Каштан» (на яких розміщено зображення упаковок та інформацію щодо морозива «Каштан») (т. 1, а.с. 141 - 151):

- ТМ «Лімо»: морозиво «Лімо-Каштан» зі смаком ванілі, морозиво «Каштан зі Львова» з шоколадним смаком у шоколадній глазурі, морозиво «Каштан зі Львова» з шоколадним смаком;

- ТМ «Laska»: морозиво «Каштани Лева» з шоколадним смаком, морозиво «Каштан»;

- ТМ «Ласунка»: морозиво «Каштанчик»;

- ТМ «Рудь»: морозиво «Каштан» класичний, «Каштан» шоколадний;

- ТМ «Геркулес»: морозиво «Каштан Донецький»;

- ТМ «Дригало»: морозиво «Каштан».

Крім зазначеного, матеріали справи містять роздруковані фотографії упаковок морозива «Каштан» різних виробників, придбані згідно копії чеку у магазині, а саме (т. 1, а.с. 152 - 167):

- Морозиво «Каштан» з ароматом ванілі глазуроване, ТМ «Ажур». Вироблено на замовлення ТОВ «Ажур Фроузен Фуд»;

- Морозиво «Каштан» шоколадне глазуроване, ТМ «Ажур». Вироблено на замовлення ТОВ «Ажур Фроузен Фуд»;

- Морозиво «Каштан» класичний з шоколадним смаком в глазурі, ТМ «Геркулес». На упаковці зазначено: «Вироблено на замовлення ТВ «Наш продукт плюс». Адреса потужностей виробництва: (В) ПАТ «Полтавахолод», (Г) ПАТ «Львівський холодокомбінат»;

- Морозиво «Каштан» з комбінованим складом сировини з курагою у шоколадній глазурі («Каштанчик»), ТМ «Ласунка». Виробник ТОВ «Ласунка», місце виробництва та пакування: ТОВ «Пінгвін».

- Морозиво «Золотой каштан» пломбір шоколадний у вершковій глазурі, ТМ «Хладик». Виробник: ТОВ «Хдадопром», ТОВ «ФМ Хладопром»;

- Морозиво «Золотой каштан» пломбір у вершковій глазурі, ТМ «Хладик». Виробник: ТОВ «Хдадопром», ТОВ «ФМ Хладопром».

При цьому, матеріали справи містять копії Ліцензійних договорів, складених між ТОВ «Хладопром» та Ліцензіатами про надання дозволу на використання знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України№ 19356 (т. 1, а.с.211 -274).

Так, відповідно до цих договорів, частина із зазначених вище виробників морозива, що містить у складі назви слово «Каштан», а саме: ПАТ «Житомирський маслозавод», ПОГ «АПВТ «Фірма Ласка», ТОВ «Ласунка» та ТОВ «АЖУР ФРОУЗЕН ФУД», у певний період часу використовували знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 19356 за ліцензійною угодою з ТОВ «Хладопром». Причому ці договори мають наступні терміни дії:

- Ліцензіат ПАТ «Житомирський маслозавод» - з 01.05.2014 до 31.12.2016;

- Ліцензіат ПОГ «АПВТ «Фірма Ласка» - з 02.06.2014 до 01.06.2015;

- Ліцензіат ТОВ «Ласунка» - з 02.06.2014 до 01.06.2015;

- Ліцензіат ТОВ «АЖУР ФРОУЗЕН ФУД» - 01.01.2017 до 31.12.2018.

Отже, за ліцензією, виданою ТОВ «Хладопром» морозиво випускалось зазначеними виробниками тільки певний зазначений період часу.

При цьому, у відзиві на позовну заяву відповідач-1 зазначає, що всі виробники морозива, а саме: ТОВ «АТВ Маркет», ТОВ «ФМ «ХЛАДОПРОМ», ТОВ «ХЛАДІК УКРАЇНА», ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД», ПОГ АПВТ «ФІРМА ЛАСКА», ТОВ «АЙС РІТЕЙЛ», ТОВ «ТАВРІЯ-В», ТОВ «ФУДМЕРЕЖА», ТОВ «ГАЛИЧИНА ЛАСУНКА», ТОВ «ПІНГВІН», ТОВ «ЛАСУНКА», ТОВ «НАШ ПРОДУКТ ПЛЮС», ТОВ «АЖУР ФРОЗЕН ФУД» здійснюють виробництво морозива в Україні із торговельною маркою «КАШТАН» на підставі укладених з відповідачем -1 ліцензійних договорів щодо використання свідоцтва України № 19356.

Проте, суд зазначає, що такі твердження відповідача-1 є хибними, оскільки у матеріалах справи відсутні докази укладення відповідачем-1 ліцензійних договорів з ТОВ "Три Ведмеді", ПрАТ «Львівський холодокомбінат», ТОВ «Еліт» та ТОВ «ТРРОЯНДА-М», які також є виробниками морозива «КАШТАН».

При цьому, наданий відповідачем-1 субліцензійний договір № 270318-01 від 27.03.2018 стосується торговельної марки «Геркулес», що не є предметом позову.

Суд також зазначає, що з наявних у матеріалах справи копій етикеток вбачається, що позначення «КАШТАН» використовується всіма виробниками у різному вигляді, має різні шрифти і забарвлення, графічне виконання, наявні додаткові елементи, такі, наприклад, як «Класичний», «зі Львова», «Лімо», «Український» тощо, що в цілому відрізняється від знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України № 19356, при цьому позначення «КАШТАН» на етикетках супроводжується знаками для товарів і послуг того чи іншого виробника, що у цілому унеможливлює виникнення у споживачів асоціації, що позначення «КАШТАН» застосовується виробниками на підставі дозволу відповідача-1, оскільки інформація щодо того, що знак для товарів і послуг використовується по ліцензії ТОВ «Хладопром», на упакуваннях відсутня.

Між тим, суд вважає за необхідне зазначити, що судовим експертом у висновку № 1288 від 29.10.2019 було вказано, що надання ТОВ «Хладопром» значної кількості ліцензій різним виробникам на використання знака для товарів і послуг за свідоцтвом України № 19356, та відсутність доступної інформації для споживача - на упакуваннях морозива «Каштан» про те, що знак використовується з дозволу та по ліцензії ТОВ «Хладопром», а також вказівки на те, що слово «Каштан» нанесене на ці упакування є зареєстрованим знаком для товарів і послуг, у свою чергу призвело до певного «розмивання» знаку. Тобто, навіть те морозиво «Каштан», яке випускалося іншими виробниками по ліцензії, виданої ТОВ «Хладопром», у споживачів не асоціювалося та не створювало зв`язок з власником знаку, а саме ТОВ «Хладопром», а почало створювати асоціативний зв`язок із виробником, торговельна марка якого була проставлена на упакуванні морозива.

В результаті проведеного дослідження, судовий експерт дійшов наступних висновків:

1. Позначення «КАШТАН» після дати 22.02.1999р. використовувалося в якості назви певного виду морозива пломбір в шоколадній глазурі, з притаманними саме йому властивостями, споживачами, працівниками відповідних галузей виробництва та торгівлі. При цьому, у свідомості споживачів, фахівців відповідної галузі виробництва та торгівлі виник стійкий зв`язок між товаром - певний вид морозива пломбір в шоколадній глазурі, що має притаманні саме йому властивості, та позначенням «КАШТАН», яке використовується в якості його назви.

2. Товар - певний вид морозива пломбір в шоколадній глазурі, що має притаманні саме йому властивості, на якому застосовується позначення «КАШТАН» в якості назви, випускається різними виробниками.

3. Позначення «КАШТАН» відносно товару - певний вид морозива, застосовується незалежними виробниками тривалий час.

Отже, проаналізувавши наведену з матеріалів справи інформацію, можна дійти висновку, що внаслідок тривалого використання позначення «Каштан» відносно товару «морозиво» певного виду різними виробниками, воно втратило можливість виконувати основну функцію торговельної марки, а саме відрізняти товар однієї особи-виробника від аналогічного товару іншої особи-виробника, через те, що виник стійкий асоціативний зв`язок між позначенням «Каштан» та певним видом морозива, а не з конкретним його виробником.

До того ж, матеріали справи (роздруківки статей, відзивів, тестів, результати соціологічних опитувань) свідчать про те, що споживачі добре обізнані з тим, що морозиво, назва якого містить слово «Каштан», випускається в Україні різними виробниками, причому значною кількістю виробників, і обирають конкретне морозиво «Каштан», яке вони хочуть придбати (серед іншого морозива «Каштан»), не за назвою «Каштан», а за іншими елементами упакування, в першу чергу за торговельною маркою виробника.

Тож, позначення «КАШТАН» стало загальновживаним для позначення товарів певного виду - певний вид морозива пломбір в шоколадній глазурі, що має притаманні саме йому властивості, внаслідок його тривалого використання різними виробниками, а у споживачів та фахівців відповідної галузі сформувався стійкий зв`язок між позначенням «КАШТАН», що використовується як назва товару, та товаром - певний вид морозива пломбір в шоколадній глазурі, що має притаманні саме йому властивості.

Таким чином, суд зазначає, що матеріалами справи підтверджується перетворення позначення «КАШТАН» у позначення, загальновживане для такого товару 30 класу МКТП, як морозиво, зокрема, а також для товарів і послуг, наведених у свідоцтві України № 19356 загалом.

Щодо тверджень відповідача-1 про відсутність порушеного права позивача, суд зазначає, що ТОВ "Три Ведмеді" є виробником морозива «КАШТАН Ваніль» та «КАШТАН Шоколад», та використовує торгівельні марки «КАШТАН Ваніль» (комбіноване) за свідоцтвом України № 121586 від 26.04.2010 та «КАШТАН Шоколад» (комбіноване) за свідоцтвом України № 121585 від 26.04.2010 на підставі ліцензійного договору про надання дозволу на використання торговельних марок (знаків для товарів і послуг) від 31.12.2016, укладеного позивачем з власником вказаних свідоцтв - ОСОБА_1 .

При цьому, станом на дату винесення рішення у даній справі в провадженні Печерського районного суду міста Києва перебуває справа № 755/3335/17 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Фабрика морозива «Хладопром» до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та ОСОБА_1 предметом якого є визнання недійсними свідоцтв України №№ 121585, 121586 на знаки для товарів і послуг, з підстав захисту прав інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг «КАШТАН» за свідоцтвом України № 19356.

З урахуванням викладеного, суд приходить до висновку, що знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 19356 є таким, що складається лише з позначень, що є загальновживаними позначеннями для товарів чи послуг, для яких його зареєстровано, зокрема, морозива, станом на 22.02.1999 - дату подання заявки № 99020539.

Відповідно до ч. 3 ст. 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», дія свідоцтва припиняється за рішенням суду у зв`язку з перетворенням знака в позначення, що стало загальновживаним як позначення товарів і послуг певного виду після дати подання заявки.

З огляду на наведене, суд дійшов висновку про припинення дії свідоцтва України № 19356 на знак для товарів і послуг "КАШТАН" внаслідок визнання позначення "КАШТАН" загальновживаним щодо товару класу 30 МКТП "морозиво".

Відповідно до п. 2.3. Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 10.01.2002 №10, у процесі ведення реєстру до нього вносяться, в тому числі, відомості щодо припинення дії свідоцтва повністю або частково, які в силу п. 1.3. вказаного Положення Державна служба інтелектуальної власності України публікує в офіційному бюлетені «Промислова власність».

При цьому, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання оптимізації діяльності центральних органів виконавчої влади державної системи правової охорони інтелектуальної власності» від 23 серпня 2016 № 585, Кабінет Міністрів України постановив: ліквідувати Державну службу інтелектуальної власності, поклавши на Міністерство економічного розвитку і торгівлі завдання і функції з реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності; установити, що Міністерство економічного розвитку і торгівлі є правонаступником Державної служби інтелектуальної власності, що ліквідується, в частині реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності.

Судом встановлено, що Міністерство економічного розвитку і торгівлі, яке перейменовано на Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (постанова Кабінету Міністрів України № 829 від 02.09.2019 "Деякі питання оптимізації системи центральних органів виконавчої влади") є правонаступником Державної служби інтелектуальної власності.

Відповідно до абз. 3 п. 1 Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 459 "Питання Міністерства економічного розвитку і торгівлі", з урахуванням змін, внесених постановою Кабінету Міністрів України від 23.08.2016 № 585 (далі - Положення), Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (Мінекономрозвитку) є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику, зокрема, у сфері інтелектуальної власності.

Відповідно до п.п. 47-1, 47-2, 47-4, 47-7, 47-9 п. 4 Положення, Мінекономрозвитку відповідно до покладених на нього завдань, зокрема: організовує в установленому порядку проведення експертизи заявок на об`єкти права інтелектуальної власності, видає патенти/свідоцтва на об`єкти права інтелектуальної власності; здійснює державну реєстрацію об`єктів права інтелектуальної власності, проводить реєстрацію договорів про передачу прав на об`єкти права інтелектуальної власності, що охороняються на території України, ліцензійних договорів; веде державні реєстри об`єктів права інтелектуальної власності; організовує інформаційну та видавничу діяльність у сфері інтелектуальної власності; видає офіційні бюлетені з питань інтелектуальної власності.

За наведених обставин, у зв`язку з задоволенням вимоги про припинення дії свідоцтва України № 19356 на знак для товарів і послуг "КАШТАН" внаслідок визнання позначення "КАШТАН" загальновживаним щодо товару класу 30 МКТП "морозиво", позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Три Ведмеді" про зобов`язання Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (яке перейменоване на Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знак для товарів і послуг щодо припинення дії свідоцтва України № 19356 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлтені "Промислова власність" є обґрунтованими та також підлягають задоволенню.

Відповідно до ст. 236 Господарського процесуального кодексу України, судове рішення повинно ґрунтуватися на засадах верховенства права, бути законним і обґрунтованим. Законним є рішення, ухвалене судом відповідно до норм матеріального права при дотриманні норм процесуального права. Судове рішення має відповідати завданню господарського судочинства, визначеному цим Кодексом.

Статтею 13 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін. Учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов`язків, передбачених цим Кодексом. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

Статтею 74 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається, як на підставу своїх вимог та заперечень.

Відповідно до ст.ст. 76, 77 Господарського процесуального кодексу України, належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

За приписами статті 86 Господарського процесуального кодексу України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також вірогідність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності.

Таким чином, повно і всебічно з`ясувавши обставини справи, підтверджені тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні, суд вважає вимоги позивача обґрунтованими та відповідно такими, що підлягають задоволенню у повному обсязі.

Відповідно до ч. 4 ст. 129 Господарського процесуального кодексу України, інші судові витрати, пов`язані з розглядом справи, покладаються: 1) у разі задоволення позову - на відповідача; 2) у разі відмови в позові - на позивача; 3) у разі часткового задоволення позову - на обидві сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Водночас, ч. 9 ст. 129 Господарського процесуального кодексу України, передбачено, зокрема, що якщо спір виник внаслідок неправильних дій сторони, суд має право покласти на таку сторону судові витрати повністю або частково незалежно від результатів вирішення спору.

Враховуючи наведені приписи ч.ч. 4, 9 ст. 129 Господарського процесуального кодексу України та задоволення позовних вимог у повному обсязі, суд дійшов висновку, що понесені позивачем витрати по сплаті судового збору за подання позовної заяви покладаються на відповідача-1, як на сторону, внаслідок неправильних дій якої виник спір у даній справі.

Керуючись статтями 74, 76-80, 129, 236-242 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва

В И Р І Ш И В:

1. Позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Три Ведмеді" задовольнити.

2. Припинити дію свідоцтва України № 19356 на знак для товарів і послуг "КАШТАН" внаслідок визнання позначення "КАШТАН" загальновживаним щодо товару класу 30 МКТП "морозиво".

3. Зобов`язати Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (01008, м. Київ, вул. М. Грушевського, буд. 12/2, ідентифікаційний код - 37508596) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знак для товарів і послуг щодо припинення дії свідоцтва України № 19356 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлтені "Промислова власність".

4. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Хладопром" (61099, м. Харків, вул. Хабарова, 1, ідентифікаційний код - 01548734) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Три Ведмеді" (02095, м. Київ, вул. Зрошувальна, буд. 7, ідентифікаційний код - 31450478) 3 842 (три тисячі вісімсот сорок дві) грн. 00 коп. - судового збору.

5. Видати накази після набрання рішенням законної сили.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів з дня його проголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Згідно з пунктом 17.5 розділу ХІ "Перехідні положення" Господарського процесуального кодексу України, апеляційна скарга на рішення суду подається до апеляційного господарського суду або через відповідний місцевий господарський суд.

Повний текст рішення складено: 30.06.2020.

Суддя Щербаков С.О.