СХІДНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" червня 2020 р. справа №922/2017/17

Східний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого Попков Д.О.
суддів Стойка О.В., Барбашова С.В.
секретар судового засідання Акімова К.К.
за участю представників:
від позивача (відповідача 1 за зустрічним позовом) Лузан О.С. (адвокат, ордер серії ХВ №00-1001 від 03.12.2018р.);
від відповідача (позивача за зустрічним позовом) Рабінович М.П. (адвокат, ордер серії ВС №1011093 від 27.05.2020р.);
від відповідача 2 за зустрічним позовом не з`явився
розглянувши у відкритому судовому засіданні на новому розгляді апеляційну скаргу Приватного акціонерного товариства «Львівський холодокомбінат», м.Львів
на рішення господарського суду Харківської області
ухваленого на новому розгляді 24.07.2019р. (повний текст підписано 29.07.2019р.) у м. Харкові
у справі №922/2017/17 (суддя Жельне С.Ч.)
за первісним позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Фабрика морозива Хладопром», м. Харків
до Приватного акціонерного товариства «Львівський холодокомбінат», м.Львів
про заборону використання знаку для товарів і послуг та визнання дій незаконними
за зустрічним позовом Приватного акціонерного товариства «Львівський холодокомбінат», м.Львів
до 1. Товариства з обмеженою відповідальністю «Фабрика морозива Хладопром», м. Харків, 2. Товариства з обмеженою відповідальністю «Хладопром», м. Харків
про визнання права попереднього користувача

В С Т А Н О В И В:

І. Короткий зміст позовних вимог, провадження з розгляду справи та рішення суду першої інстанції, прийнятого на новому розгляді:

1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Фабрика морозива Хладопром», м. Харків (далі Позивач за первісним позовом) звернулось до Господарського суду Харківської області з позовом (а.с.а.с.4-8 т.1) до Приватного акціонерного товариства «Львівський холодокомбінат», м. Львів (далі Відповідач за зустрічним позовом) з вимогами про:

- заборону незаконного використання з боку Приватного акціонерного товариства «Львівський холодокомбінат» знаку для товарів і послуг «Каштан» відповідно до свідоцтва для товарів і послуг №19356 від 14.04.2001р.;

- заборону Приватному акціонерному товариству «Львівський холодокомбінат» маркувати товар «морозиво» знаком для товарів і послуг «Каштан» відповідно до свідоцтва на знак для товарів і послуг №19356 від 14.04.2001р.;

- визнання дії Приватного акціонерного товариства «Львівський холодокомбінат» щодо використання знаку для товарів і послуг «Каштан» незаконними, у зв`язку з відсутністю права на використання знаку для товарів і послуг «Каштан» згідно свідоцтва на знак для товарів і послуг №19356 від 14.04.2001р.

2. Рішенням Господарського суду Харківської області від 18.09.2017р. у справі №922/2017/17 (а.с.а.с.47-57 т.3), залишеним без змін постановою Харківського апеляційного господарського суду від 12.12.2017р. (а.с.а.с.63-74 т.4), позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю «Фабрика морозива Хладопром» були задоволені в повному обсязі.

Постановою Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 30.05.2018р. у справі №922/2017/17 (а.с.а.с.133-143 т.5) рішення Господарського суду Харківської області від 18.09.2017р. та постанова Харківського апеляційного господарського суду від 12.12.2017р. було скасовано, а справу передано на новий розгляд до Господарського суду Харківської області. При цьому касаційною інстанцією були сформульовані вказівки для місцевого суду щодо необхідності вирішення питання про призначення у справі повторної судової експертизи та необхідності надання встановленим обставинам і доводам сторін (зокрема, аргументам Відповідача і наданим в їх підтвердження доказам про здійснення останнім значної та серйозної підготовки для використання знаки для товарів і послуг до дати подання заявки на знак для товарів і послуг «КАШТАН») належної правової оцінки.

3. Ухвалою Господарського суду Харківської області від 20.07.2018р. призначено справу №922/2017/17 до розгляду в порядку загального позовного провадження з повідомленням сторін.

4. Приватне акціонерне товариство «Львівський холодокомбінат», м. Львів (далі Позивач за зустрічним позовом) звернулось до Господарського суду Харківської області з зустрічним позовом (а.с.а.с.179-185 т.5) до Товариства з обмеженою відповідальністю «Фабрика морозива Хладопром», м. Харків (далі Відповідач 1 за зустрічним позовом) та Товариства з обмеженою відповідальністю «Хладопром», м. Харків (далі Відповідач 2 за зустрічним позовом) з вимогами про визнання за ним права попереднього користувача на словесне позначення «КАШТАН» для товару 30 класу МКТП «морозива» та послуг 35 класу МКТП «морозива» та послуг 35 класу МКТП «рекламування; керування справами; ділове адміністрування; діловодство за свідоцтвом на знаки для товарів і послуг №19356 від 14.04.2001р.

5. Ухвалою Господарського суду Харківської області від 14.08.2018р. у справі №922/2017/17 зустрічну позовну заяву прийнято до спільного розгляду з первісним позовом, вимоги за зустрічним позовом об`єднано в одне провадження з первісним позовом.

6. Рішенням Господарського суду Харківської області від 24.07.2019р. (повний текст підписано 29.07.2019р.) у справі №922/2017/17 (а.с.а.с.64-85 т.9) на новому розгляді первісний позов Товариства з обмеженою відповідальністю «Фабрика морозива Хладопром» задоволено в повному обсязі, тоді як у задоволенні зустрічних позовних вимог Приватного акціонерного товариства «Львівський холодокомбінат» відмовлено.

7. Означене рішення суду щодо первісних позовних вимог обґрунтоване встановленням матеріалами справи факту використання Приватним акціонерним товариством «Львівський холодокомбінат» належного Товариству з обмеженою відповідальністю «Фабрика морозива Хладопром» знаку для товарів і послуг «Каштан» згідно свідоцтва на знак для товарів і послуг №19356 від 16.04.2001р., яке здійснюється шляхом нанесення цього знаку на морозиво, котре виробляється і реалізується Відповідачем за первісним позовом «Львівський Каштан», «ЛІМО-Каштан зі смаком ванілі», «Каштан зі смаком ванілі» та «Каштан зі Львова». Так, за висновком суду, дії Відповідача за первісним позовом щодо використання знаку «Каштан» при маркуванні та реалізації морозива «Львівський Каштан», «ЛІМО-Каштан зі смаком ванілі», «Каштан зі смаком ванілі» та «Каштан зі Львова» власного товариства порушують права та законні інтереси як власника свідоцтва, так і Товариства з обмеженою відповідальністю «Фабрика морозива Хладопром» як ліцензіата за ліцензійним договором на використання свідоцтва на знак для товарів і послуг «КАШТАН» за №19356 від 16.04.2001р.

8. Рішення суду щодо зустрічних позовних вимог обґрунтоване не доведеністю Позивачем за зустрічним позовом факту порушення Товариством з обмеженою відповідальністю «Фабрика морозива Хладопром» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Хладопром будь-яких прав, свобод або інтересів Приватного акціонерного товариства «Львівський холодокомбінат» щодо подання останнім пріоритету використання знаку «Каштан» до подання заявки та видачі свідоцтва «Каштан» за №19356 від 14.04.2001р., враховуючи, що:

- доводи викладені Позивачем за зустрічним позовом щодо пріоритету використання останнім позначення «Каштан» в розумінні ст.500 Цивільного кодексу України не знаходять свого підтвердження в матеріалах справи;

- не надано доказів в підтвердження факту здійснення Позивачем за зустрічним позовом використання позначення «Каштан» в рекламуванні морозива «Каштан» власного виробництва; використання позначення «Каштан» при керуванні справами, діловому адмініструванні та діловодству до дати подання заявки на свідоцтво №19356 - 22.02.1999р.;

- Позивач за зустрічним позовом не підтвердив належну підготовку використання позначення «КАШТАН» для товару 30 класу МКТП «морозива», оскільки суду не надано доказів щодо обсягів та часу виробництва морозива, підготовку до продажу та обсяги продажу товару морозива із позначенням «Каштан» на території України;

- Позивач за зустрічним позовом не підтвердив належну підготовку щодо попереднього використання словесного позначення «Каштан» для товару 30 класу МКТП «морозива» та послуг 35 класу МКТП «рекламування; керування справами; ділове адміністрування; діловодство за свідоцтвом на знаки для товарів і послуг №19356, оскільки надані останнім заяви свідків не міститься документів, які б підтверджували що вищевказані свідки працювали на підприємстві - Приватному акціонерному товаристві «Львівський холодокомбінат». До того ж, дати зазначені свідками як період праці на підприємстві Позивача за зустрічним позовом суперечать офіційним даним Міністерства юстиції України щодо дати реєстрації Позивача за зустрічним позовом.

ІІ. Короткий зміст вимог та узагальнених доводів апеляційної скарги, результат апеляційного перегляду (під час попереднього розгляду) та висновки Верховного суду після касаційного перегляду:

9. Приватне акціонерне товариство «Львівський холодокомбінат», не погодившись з прийнятим рішенням суду, звернулось з апеляційною скаргою до Східного апеляційного господарського суду, в якій просило рішення Господарського суду Харківської області від 24.07.2019р. у справі №922/2017/17 скасувати та ухвалити нове рішення, яким у задоволені первісних позовних вимог Товариства з обмеженою відповідальністю «Фабрика морозива Хладопром» відмовити в повному обсязі, а зустрічні позовні вимоги Приватного акціонерного товариства «Львівський холодокомбінат» задовольнити.

10. Підставами для задоволення апеляційних вимог Скаржник зазначає:

10.1. помилковий висновок місцевого суду щодо належності позивача за первісним позовом, оскільки можливість у Товариства з обмеженою відповідальністю «Фабрика морозива Хладопром» звертатися до суду саме з позовом про заборону використання позначення, право на використання якого передано за невиключною ліцензією, була відсутня, оскільки виключне право власника забороняти неправомірне використання такого знаку для товарів послуг Товариства з обмеженою відповідальністю «Хладопром» не передало Позивачу у встановлений законом спосіб шляхом укладення відповідного договору про передачу виключних прав, який підлягає державній реєстрації, а відтак умови ліцензійного договору №2/9-17 від 01.01.2017р. в частині надання прав на звернення до суду за захистом порушених прав є нікчемними в частині заборони іншим використовувати позначення, оскільки суперечать положенням Цивільного кодексу України. Відтак суд першої інстанції при вирішенні спору не застосував ст.ст.1107-1109 Цивільного кодексу України, ч.ч.5, 6 ст.13, ч.ч.1-2 ст.22, а також ч.ч.1, 2 ст.23 Закону України «Про судоустрій та статус суддів», і дійшов помилкового висновку про задоволення первісних позовних вимог;

10.2. залишення місцевим судом поза увагою, що експертом під час проведення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності досліджувалось лише питання схожості словесних позначень між собою, замість дослідження питання схожості та можливості введення в оману внаслідок використання цих позначень, а отже висновок експерта Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності ОСОБА_1 №005/19 від 25.02.2019р. не є допустимим та належним доказом, оскільки у ньому не досліджувалися обставина, які становлять предмет доказування. Окрім того, означений висновок експерта складений з грубим порушенням приписів Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Держпатенту України №116 від 28.07.1995р. (в редакції наказу Держпатенту №72 від 20.08.1997р.) та Методичних рекомендацій з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного підприємств «Український інститут промислової власності» №91 від 07.04.2014р. (із змінами, внесеними наказом Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» №8 від 22.01.2016р.), а також експертом з власної ініціативи, в порушення приписів ч.6 ст.100 Господарського процесуального кодексу України неправомірно змінено редакцію поставлених перед експертом питань, та поверхнево без належного аналізу їх досліджено, а отже висновок експерта не відповідає вимогам ст.ст.76-79 Господарського процесуального кодексу України;

10.3. безпідставне не прийняття місцевим судом в якості належного доказу висновку судового експерта Сопової Катерини Андріївни №13-04/19 за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності від 08.04.2019р., оскільки останній складений у цілковитій відповідності до вимог чинного законодавства, під час складання якого експерт досліджував обставини, що входять до предмету доказування, а відтак й повністю підтверджують доводи Приватного акціонерного товариства «Львівський холодокомбінат» про те, що використання останнім позначень «Львівський Каштан», « ІНФОРМАЦІЯ_1 зі смаком ванілі», «ЛІМО-Каштан зі смаком ванілі» та «Каштан зі Львова» не порушує прав інтелектуальної власності Товариства з обмеженою відповідальністю «Фабрика морозива Хладопром» як власника свідоцтва України на знак для товарів і послуг №19356 «КАШТАН»;

10.4. оскільки всі права та обов`язки, які пов`язані із знаком на товари та послуги «КАШТАН», виникли у Товариства з обмеженою відповідальністю «Фабрика морозива Хладопром» виключно на підставі ліцензійного договору №2/9-17 на право використання об`єктів інтелектуальної власності від 01.01.2017р., то й можливість використання прав, якими користується власник знаку, визнаного добре відомим, також мав би бути обумовлений у зазначеній угоді. Між тим, оскільки ліцензійний договір №2/9-17 від 01.01.2017р. не містить згадки про рішенням Солом`янського районного суду м. Києва від 19.11.2015р. у справі №760/18843/15-ц, яким «КАШТАН» визнано добре відомим в України в 30 класі МКТП товар Морозиво, тому твердження про розповсюдження дії «добре відомості знаку» на Позивача за первісним позовом є безпідставним та таким, що не відповідає фактичним обставинам справи;

10.5. твердження суду про неможливість застосування у спірних правовідносинах ст.500 Цивільного кодексу України є безпідставним, оскільки механізм реалізації права попереднього користувача (тобто можливість особи, яка до подання заявки на знак добросовісно використала цей, чи схожий знак, або здійснила серйозну та/чи значну підготовку до такого використання, надалі використовувати позначення), що виникло у особи до набрання чинності Цивільним кодексом України, буде регулюватися останнім з огляду на існування цього права з моменту його виникнення, й відсутності підстав або законодавчих норм, які б свідчили про те, що таке право не було припинено. Вказане свідчить про неправомірне не застосування місцевим судом ст.500 Цивільного кодексу України, яка беззаперечно підлягає застосуванню. Окрім того, Скаржник зауважує, що оскільки відповідне право у Приватного акціонерного товариства «Львівський холодокомбінат» (можливість використовувати свої позначення без будь-яких дозволів) виникло ще до дати подання заявки на спірне позначення, й наявне станом на день розгляду означеної справи, застосуванню також підлягає ст.4 Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20.03.1883р., як приписи міжнародного акту, який набув чинності для України 25.12.1991р. та становить частину національного законодавства;

10.6. при винесенні оскаржуваного рішення місцевим судом не повно та не всебічно було досліджено та неправомірно відхилено надані Відповідачем за первісним позовом докази, що є прямим порушенням приписів ст.86 Господарського процесуального кодексу України, оскільки:

- факт праці свідків ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 у Приватному акціонерному товаристві «Львівський холодокомбінат» не ставився під сумнів протягом усього розгляду справи, відтак Скаржником не подавалися докази перебування з ним у трудових відносинах означених свідків, а тому суд неправомірно відхилив такі докази. Окрім того, у своїх заявах свідки не вказували, що до перетворення на Відкрите акціонерне товариство вони працювали на Приватному акціонерному товаристві, а зазначили, що працювали на підприємстві «Львівський холодокомбінат», організаційно-правова форма якого змінювалася (за наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській області від 29.12.1995р. №3047 та загальних зборів орендарів Орендного підприємства «Львівський холодокомбінат» (протокол №1 від 27.12.1995р.) засновано Відкрите акціонерне товариство «Львівський холодокомбінат» шляхом перетворення з Орендного підприємства «Львівський холодокомбінат», відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України «Про приватизацію цілісних майнових комплексів державних підприємств та їх структурних підрозділів, зданих в оренду» від 20.05.1993р. №57-93 і є його правонаступником),

- не надав належної оцінки наявному у матеріалах справи свідоцтву №984-1 від 10.09.1997р. про присвоєння товару - Морозиву «Каштан» Відкритого акціонерного товариства «Львівський холодокомбінат» - ідентифікаційного номеру в міжнародній системі товарної нумерації ЕАК 013,

- безпідставне відхилення судом посилань Відповідача за первісним позовом на Технічні умови, оскільки виробництво останнім морозива здійснювалося по ТУ У 46.39.096-96 від 01.04.1997р. та ТУ У 14275901.015-96 від 19.07.1996р.

11. Постановою Східного апеляційного господарського суду від 09.01.2020р. у справі №922/2017/17 (а.с.а.с.101-113 т.10) апеляційну скаргу Приватного акціонерного товариства «Львівський холодокомбінат» залишено без задоволення, а рішення Господарського суду Харківської області від 24.07.2019р. залишено без змін.

12. Постанова апеляційного суду обґрунтована тим, що доводи апеляційної скарги в частині задоволення первісного позову не знайшли свого підтвердження під час розгляду справи в суді апеляційної інстанції, оскільки:

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Фабрика морозива «Хладопром» є користувачем свідоцтва на знак товарів і послуг «Каштан» за №19356 від 16.04.2001р. на підставі ліцензійного договору, тоді як ст.20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» передбачено право власника свідоцтва вимагати припинення порушення, яке полягає у посяганні на права власника свідоцтва та вчинення без його згоди певних дій, а порушник, своєю чергою, зобов`язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки»;

- висновок комплексної судової експертизи №005/19 від 25.02.2019р. не суперечить іншим матеріалам справи, а виникнення сумнівів у його правильності ґрунтується лише на припущеннях та виключно оціночних судженнях апелянта. До того ж, питання, які поставлені експерту для дослідження Скаржником вже оскаржувалися шляхом подання апеляційної скарги на ухвалу Господарського суду Харківської області від 17.09.2018р. про призначення експертизи, яка була залишена в силі постановою Східного апеляційного господарського суду від 03.12.2018р.;

- за оцінкою місцевого суду висновок експерта Сопової К.А. №13-04/19 від 08.04.2019р. складений з порушення ч.2 ст.102 Господарського процесуального кодексу України та п. 2.3. «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», від 08.10.1998р. №53/5, що полягає у збиранні з власної ініціативи матеріалів для проведення експертного дослідження із джерел, які не надавались експерту для дослідження, в зв`язку з чим зазначений висновок не був прийнятий місцевим господарським судом.

Своєю чергою, апеляційний суд зазначив, що Скаржник помилково застосовує приписи ст.500 Цивільного кодексу України, оскільки цієї норми не існувало як на момент подачі заявки №99020539 в 1999р. так і на момент видачі свідоцтва №19356 від 16.04.2001р. Відтак, у період з 1993р. по 1999р. законом, який регулює правовідносини в сфері інтелектуальної власності щодо пріоритету використання позначення, є Закон України «Про охорону прав на знаки для товарі і послуг» від 15.12.1993р., тоді як в матеріалах справи відсутні докази надання Приватному акціонерному товариству «Львівський холодокомбінат» пріоритету на використання «Каштан» у відповідності до Закону України «Про охорону прав на знаки для товарі і послуг», як і відсутні докази подання заперечення на реєстрацію свідоцтва на знак для товарів і послуг «Каштан» за №19356 від 16.04.2001р., та підтвердження того, що Відповідачі за зустрічним позовом порушили будь-які права, свободи або інтереси Приватного акціонерного товариства «Львівський холодокомбінат» щодо заявлення останнім пріоритету використання знаку «Каштан» до подання заявки та видачі свідоцтва «Каштан» за №19356.

Окрім того, у постанові зазначено, що «..в обґрунтування зустрічної позовної заяви ПрАТ «Львівський Холодокомбінат» надав цілу низку документів, на підтвердження факту виробництва ним морозива, позначеного знаком для товарів і послуг «КАШТАН», зокрема: довідку (журналу, звіту) ВАТ «Львівський Холодокомбінат» по виробництву морозива за 3-й квартал 1997 року, товарно-транспортні накладні тощо, які не були прийняті судом першої інстанції з огляду на те, що вони не відповідають вимогам, що ставляться законом до первинних документі, що унеможливлює визнання їх доказами здійснення відповідних господарських операцій, і з чим погоджується апеляційний господарський суд.»

13. Постановою Верховного суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 12.03.2020р. у справі №922/2017/17 (а.с.а.с.227-242 т.10) касаційну скаргу Приватного акціонерного товариства «Львівський холодокомбінат» задоволено частково: постанову Східного апеляційного господарського суду від 09.01.2020р. у справі скасовано, а справу направлено на новий розгляд до суду апеляційної інстанції з відповідними вказівками.

14. Необхідність нового апеляційного розгляду у постанові касаційного суду була обґрунтована наступним:

14.1. «…у розгляді справи судом апеляційної скарги, а саме безпосередньо до апеляційної скарги ПрАТ «Львівський холодокомбінат» додано докази (копії трудових книжок), які, на його думку, підтверджують те, що особи, які надали заяви до суду першої інстанції як свідки, дійсно працювали на підприємстві відповідача за первісним позовом у досліджуваний період. При цьому, судом першої інстанції такі заяви свідків відхилені з посиланням на відсутність документів, які підтверджували б те, що такі свідки працювали на підприємстві ВАТ «Львівський холодокомбінат» у зазначені ними періоди часу. В апеляційній скарзі зазначається про те, що обставини роботи свідків на підприємстві відповідача за первісним позовом не ставилися під сумнів протягом всього часу розгляду справи, тому такі докази й не були подані до суду першої інстанції. Проте суд апеляційної інстанції не вирішив питання щодо прийняття чи відмови у прийнятті додатково поданих доказів, залишивши їх поза увагою»;

14.2. «…знайшов своє підтвердження довід скаржника про те, що, всупереч приписам статті 269 ГПК України, суд апеляційної інстанції не надав власної оцінки висновку експерта ОСОБА_5 від 08.04.2019 № 13-04/19, зазначивши виключно про те, що такий висновок не прийнятий місцевим господарським судом. Водночас частина третя статті 86 ГПК України передбачає, що суд, зокрема, надає оцінку доказам, у тому числі, й кожному доказу, що міститься у справі, мотивує їх відхилення або врахування. Таким чином, доводи касаційної скарги про те, що подані ПрАТ «Львівський холодокомбінат» докази не були досліджені судом апеляційної інстанції, а обґрунтування судом відмови у їх прийнятті відсутнє, підтверджуються матеріалами справи, і є підставою для скасування оскаржуваної постанови Східного апеляційного господарського суду від 09.01.2020 у зв`язку з порушенням ним норм процесуального права, що вплинуло на встановлення фактичних обставин, які мають значення для правильного вирішення справи».

15. Приватним акціонерним товариством «Львівський холодокомбінат», з урахуванням висновків Верховного Суду, було надано письмові пояснення на новому розгляді справи в суді апеляційної інстанції щодо висновку судового експерта ОСОБА_6 Катерини Андріївни №13-04/19 від 08.04.2019р., з яких вбачається, що твердження суду про порушення експертом ч.2 ст.98 Господарського процесуального кодексу України є помилковим, оскільки лише і виключно експерту належить право визначати способи проведення експертного дослідження, а визначення загальновживаності позначення та його розрізняльної здатності у даному випадку було частиною процесу такого дослідження, а не відповіддю на питання. Відповідач 2 за зустрічним позовом зазначає, що питання, на які експертом було надано відповіді у висновку №13-04/19 від 08.04.2019р., стосувалися саме встановлення обставин, що формують предмет доказування у розглядуваній справі, а тому такий висновок є належним та достатнім доказом, що прямо спростовує доводи первісного позову.

ІІІ. Узагальнені доводи та заперечення Відповідачів за зустрічним позовом з урахуванням висновків Верховного Суду:

16. Товариством з обмеженою відповідальністю «Фабрика морозива Хладопром», в межах встановленого апеляційним судом строку, надано відзив на апеляційну скаргу, за змістом якого останнє проти її задоволення заперечує, наголошуючи на законності і обґрунтованості оскаржуваного рішення суду, зазначає, що:

16.1. посилання Скаржника на відсутність сумнівів у суду першої інстанції стосовно фактичних обставин трудових відносин свідків ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 з Позивачем за зустрічним позовом не відповідає матеріалам справи, оскільки Товариством з обмеженою відповідальністю «Хладопром» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Фабрика морозива Хладопром» неодноразово у своїх заявах по суті ставилось під сумнів заяви свідків та їх роботу на Приватному акціонерному товариству «Львівський холодокомбінат», тому не зрозумілим є факт подання копій трудових книжок до суду апеляційної інстанції;

16.2. доводи апеляційної скарги стосовно відсутності у Товариства з обмеженою відповідальністю «Фабрика морозива Хладопром» права бути позивачем в означеній справі є неаргументованими, оскільки власником свідоцтва на знак для товарів і послуг «Каштан» №19356 від 16.04.2001р. надано Позивачу за первісним позовом право, в тому числі і на судовий захист свідоцтва в судах загальною юрисдикції України, яке передбачено ст.20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» та ст.4 Господарського процесуального кодексу України;

16.3. аргументи Скаржника щодо самостійної зміни експертом питань при складанні висновку судової експертизи №005/19 від 25.02.2019р., що є порушенням ч.6 ст.100 Господарського процесуального кодексу України, спростовується зазначеним у п.4.14 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998р., правом експерта;

16.4. Скаржником за текстом апеляційної скарги не наведено, які саме норми права були порушені в розрізі визначення місцевим судом порушення експертом ОСОБА_5 ч.2 ст.102 Господарського процесуального кодексу України та п.2.3 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998р., при складанні висновку №13-04/19 від 08.04.2019р.;

16.5. визначення позначення «Каштан» добре відомим в Україні за рішенням Солом`янського районного суду м. Києва від 19.11.2015р. у справі №760/18843/15-ц є додатковою інформацією, що була відома Скаржнику, у зв`язку з його участю в означеній справі;

16.6. доводи Скаржника про існування у нього пріоритету на використання позначення «Каштан» в розумінні ст.500 Цивільного кодексу України, необґрунтоване жодним належним доказом у справі;

16.7. посилання місцевого суду стосовно невідповідності документів бухгалтерського обліку Приватного акціонерного товариства «Львівський холодокомбінат» та довідки по виробництву морозива «Каштан» за 3 квартал 1997р., наданих останнім разом з зустрічною позовною заявою, є обґрунтованим, скільки з них, зокрема, неможливо зробити висновок про здійснення Скаржником виробництва та реалізації продукції, позначення якої співвпадає з позначенням знаком для товарів і послуг «Каштан»;

16.8. висновок місцевого суду про суперечливість обставин, які містяться у заявах свідків ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 від 09.08.2018р. стосовно проміжку часу їх трудової діяльності на Приватному акціонерному товаристві «Львівський холодокомбінат» офіційним даним Міністерства юстиції України, зроблений з урахуванням усіх матеріалів справи;

16.9. існування свідоцтва штрихового кодування ЕАН №984-7 з номером 013 не впливає та жодним чином не надає право Скаржнику маркувати морозиво знаком «Каштан», факт чого вірно було встановлено місцевим судом;

16.10. посилання Скаржника на залишення місцевим судом поза увагою його клопотань про виклик експертів та зупинення провадження є таким, що не відповідає дійсності, адже протокольними ухвалами Господарського суду Харківської області від 26.06.2019р. вже були вирішені означені питання;

16.11. Скаржником при поданні до суду чисельної кількості документів в розглядуваній справі, всупереч приписів ст.ст.91, 162 Господарського процесуального кодексу України, не зазначено про наявність у нього/іншої особи оригіналів означених документів, порядок їх отримання та засвідчення копій.

17. Товариством з обмеженою відповідальністю «Хладопром», в межах встановленого апеляційним судом строку, також надано відзив на апеляційну скаргу, за змістом якого останнє проти її задоволення заперечує, наголошуючи на законності і обґрунтованості оскаржуваного рішення суду, зазначаючи підстави, тотожні доводам та аргументам викладеним у відзиві на апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Фабрика морозива Хладопром».

IV. Щодо процедури апеляційного провадження (при новому розгляді):

18. У відповідності до вимог ст.32 та ч.1 ст.260 Господарського процесуального кодексу України за протоколом автоматизованого розподілу від 02.04.2020р. для розгляду справи №922/2017/17 сформовано колегію суддів у складі: Попков Д.О. (головуючий, суддя-доповідач), Стойка О.В., Барбашова С.В.

19. Ухвалою від 06.04.2020р. вказана судова колегія відкрила апеляційне провадження у справі №922/2017/17, а ухвалою від 20.05.2020р., після проведення підготовчих дій, призначила розгляд апеляційної скарги Приватного акціонерного товариства «Львівський холодокомбінат» у судовому засіданні на 27.05.2020р. об 11:00 з повідомленням учасників справи.

Також, ухвалою Східного апеляційного господарського суду від 20.05.2020р. було відмовлено у задоволенні клопотання Приватного акціонерного товариства «Львівський холодокомбінат» про визнання поважними причин неподання останнім під час розгляду справи №922/2017/17 у Господарському суді Харківської області доказів, а саме: копій трудових книжок свідків ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_3 та прийняття цих доказів на стадії апеляційного провадження.

Вказана ухвала апеляційної інстанції опосередковує реагування на вказівки касаційного суду, зміст яких приведений в п.14.1. цієї постанови.

20. Ухвалою Східного апеляційного господарського суду від 27.05.2020р. у судовому засіданні з розгляду справи №922/2017/17 було оголошено перерву до 01.06.2020 р. об 14:10, ухвалою від 01.06.2020р. оголошено перерву до 09.06.2020р. об 14:10 та ухвалою від 09.06.2020р. оголошено перерву до 15.06.2020р. об 12:30.

20.1. Отримавши відповіді від експертів представник Приватного акціонерного товариства «Львівський холодокомбінат» зазначив про відсутність необхідності в призначенні нової експертизи об`єктів інтелектуальної власності, а отже клопотання про призначення у розглядуваній справі експертизи об`єктів інтелектуальної власності просив суд залишити без розгляду. Зважаючи на оголошену позицію Скаржника щодо відкликання ним свого клопотання про призначення експертизи, суд, враховуючи надані пояснення експертів та позицію Позивача дійшов висновку про відсутність підстав для розгляду такого клопотання.

20.2. Також, ухвалою Східного апеляційного господарського суду від 09.06.2020р. було відмовлено у задоволенні клопотання Приватного акціонерного товариства «Львівський холодокомбінат» про зупинення провадження у справі №922/2017/17 до вирішення Господарським судом міста Києва справи №910/21300/17. Необхідність розгляду та вирішення цього клопотання, актуальність якого на новому апеляційному розгляді підтвердив представник Скаржника у судовому засіданні, кореспондується із врахуванням відповідних зауважень касаційного суду, приведених в постанові від 30.05.2018р. (а.с.а.с.133-143 т.5)

21. Враховуючи викладене в п.п.18-20 цієї постанови, та відсутність визначених ст.ст.38, 39 Господарського процесуального кодексу України підстав для відводу/самовідводу члені судової колегії, сформована судова колегія Східного апеляційного господарського суду у складі Попков Д.О. (головуючий, суддя-доповідач), Стойка О.В. та Барбашова С.В. відповідає вимогам «суду, створеним відповідно до закону» у розумінні п.1 ст.6 ратифікованої Україною Конвенції про захист прав і основоположних свобод людини 1950р.

22. Фіксація судового засідання апеляційної інстанції здійснювалась у протоколі судового засідання та за допомогою відеозаписувального технічного засобу у відповідності до вимог ст.ст.222, 223 Господарського процесуального кодексу України з урахуванням п.17.7. його Перехідних положень в порядку розгляду апеляційної скарги, встановленому ст.270 цього Кодексу.

23. У судовому засіданні 15.06.2020р. уповноважений представник Скаржника підтримав свої вимоги і доводи, викладені в апеляційній скарзі, надав додаткові пояснення на запитання суду.

Уповноважений представник Позивача (Відповідача 1 за зустрічним позовом) у судове засідання також з`явився, проти задоволення апеляційної скарги заперечував з підстав, викладених у відзиві на апеляційну скаргу та додаткових поясненнях.

Представник Відповідача 2 за зустрічним позовом у судове засідання 15.06.2020р. попри належне повідомлення не з`явився, про причини неявки не повідомив, що, за висновком судової колегії, враховуючи повідомлення його належним чином, доведення позиції безпосередньо зі змісту відзиву на апеляційну скаргу та достатність матеріалів справи, не перешкоджає розгляду справи по суті.

24. Апеляційний суд зазначає, що забезпечення встановлених п.1 ст.6 ратифікованої Україною Конвенції про захист прав та основоположних свобод людини 1950р. гарантій, в контексті усталеної практики Європейського суду з прав людини, їх застосування щодо належності перегляду судової справи та повноти встановлення і дослідження обставин, враховуючи вказівки Верховного Суду, викладені в постанові від 12.03.2020р. у справі №922/2017/17, обставини проведення судових засідань під час пандемії коронавірусу, які утруднювали оперативне вирішення процедурних питань, пов`язаних із забезпеченням належних умов для апеляційного перегляду, переважає формальні вимоги щодо дотримання строків апеляційного провадження.

25. Згідно із вимогами ст.269 Господарського процесуального кодексу України справа переглядається апеляційним судом за наявними в ній і додатково поданими доказами та перевіряється законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги, якщо під час розгляду не буде встановлено порушення норм процесуального права, які є обов`язковою підставою для скасування

V. Встановлені судом першої інстанції та неоспорені обставини, а також обставини, встановлені судом апеляційної інстанції, і визначені відповідно до них правовідносини:

26. Як встановлено місцевим судом та вбачається з наявних матеріалів справи, 16.04.2001р. за заявкою №99020539 від 22.02.1999р. Державним департаментом інтелектуальної власності України було зареєстровано знак для товарів та послуг «КАШТАН» та видано Відкритому акціонерному товариству «Київський холодокомбінат №2» свідоцтво на знак для товарів та послуг «Каштан» №19356 (а.с.15 т.1) за такими класами МКТП: 16, 29, 30 (у тому числі морозиво), 31, 32, 33, 34, 35.

27. З позовної заяви вбачається та сторонами не заперечується, що 25.05.2011р. право власності на знак для товарів і послуг за свідоцтвом №19356 передано Акціонерному товариству закритого типу «Хладопром», у зв`язку з чим внесено відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг.

28. Відповідно до виписки №19356 від 11.07.2016р. з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг (а.с.26 т.1) внесено зміни в частині найменування власника свідоцтва №19356, зазначено власника свідоцтва - Товариство з обмеженою відповідальністю «Хладопром» (публікація в офіційному бюлетені за №13 від 11.07.2016р.).

29. 01.01.2017р. Товариство з обмеженою відповідальністю «Хладопром» (Ліцензіар) уклало з Товариством з обмеженою відповідальністю «Фабрика морозива «Хладопром» (Ліцензіат) ліцензійний договір на право використання об`єктів права інтелектуальної власності №2/9-17 (а.с.а.с.12-14 т.1), відповідно до п.2.1. якого Ліцензіар на строк дії та на умовах договору надає Ліцензіатові за винагороду невиключну ліцензію на використання свідоцтв на знаки для товарів і послуг, зокрема №UA19356 від 16.04.2001р. для позначення товарів і послуг, що виготовляються, збуваються, та/або надаються згідно переліку товарів і послуг, згрупованих за класами 29, 30, 31, 32, 35, 43 згідно МКТП.

29.1. Згідно з п.4.5 означеного договору, зокрема, визначено, що Ліцензіар надає Ліцензіату всі свої матеріальні та процесуальні права при здійсненні захисту прав, що випливають зі свідоцтв, зазначених в п.1.1. даного договору, в усіх державних та правоохоронних органах, установах та організаціях всіх форм власності та підпорядкування, в судах загальною юрисдикції України, тощо.

Якщо треті особи порушують права, які надані за цим договором Ліцензіату, то Ліцензіат має право пред`являти позов щодо захисту прав інтелектуальної власності (п.4.3 договору).

У п.7.1 сторони встановили, що про випадки протиправного використання третіми особами прав, які захищені свідоцтвами Ліцензіара та стали відомими Ліцензіату, сторони негайно інформують одна одну та приймають спільні дії, які спрямовані на припинення такого використання.

29.2. Строк дії ліцензійного договору №2/9-17 визначений в п.9.1 цього договору до 31.12.2017р. Своєю чергою, додатковою угодою від 29.12.2017р. до ліцензійного договору №2/9-17 від 01.01.2017р. на знак для товарів і послуг по свідоцтву №19356 від 16.04.2001р. (а.с.13 т.6) сторони змінили п.9.1 договору та встановили строк дії ліцензійного договору до 31.12.2019р.

Представником Позивача (Відповідача за зустрічним позовом) у судовому засіданні апеляційної інстанції 15.09.2020р. зазначено, що наразі ліцензійний договір №2/9-17 від 01.01.2017р. чинний та продовжив свою дію після 31.12.2019р., проте відповідної додаткової угоди до договору суду надано не було, хоча і представник Скаржника в перебігу провадження у справі не піддавав сумніву поточну чинність вказаного ліцензійного договору за мотивами спливу строку його дії.

Наразі, колегія апеляційного господарського суду враховує, що переглядуване/оскаржуване в апеляційному порядку рішення місцевого суду було ухвалене 24.07.2019р. в межах строку дії вказаного ліцензійного договору з урахуванням наявної в матеріалах справи додаткової угоди до нього від 29.12.2017р.

30. З наданих до матеріалів справи оригіналів/копій етикеток морозива «Каштан» (а.с.28 т.1, а.с.70 т.3, а.с.а.с.3, 4 т.4, а.с.10 т.6) вбачається, що Позивачем здійснює виробництво морозива з використанням знаку для товарів і послуг «КАШТАН» згідно свідоцтва на знак для товарів і послуг №19356 від 16.04.2001р., тоді як Публічне акціонерне товариство «Львівський Холодокомбінат» здійснюється виробництво і реалізація морозива з написом «ЛІМО-Каштан зі смаком ванілі», «Каштан зі смаком ванілі», «Львівський Каштан» та «Каштан зі Львова», про що свідчать оригінали/копії упаковок товару наявні в матеріалах справи (а.с.27 т.1, а.с.212 т.2, а.с.а.с.3, 4 т.4, а.с.а.с.11, 12 т.6).

Виробництво і реалізація Відповідачем за первісним позовом морозива із вказаними вище написами на етикетках підтверджується відомостями на упаковках такого морозива, зокрема міститься напис «Виробник та адреса потужностей виробництва: ПАТ «Львівський холодокомбінат» вул. Повітряна, 2, м. Львів, 79025, Україна, тел. телефон інформаційного центру ЛІМО, www.limo.ua», а факт реалізації фіскальним чеком на якому міститься напис з назвою товару «МОРОЖ. «ЛИМО» 70 гр. Каштан ванільний 10,25 х 1.000», що в перебігу розгляду справи останнім не заперечувалося.

31. Матеріали справи містять претензію Товариства з обмеженою відповідальністю «Фабрика морозива «Хладопром» №19-ю від 12.05.2017р. (а.с.а.с.89-92 т.1), направлену Публічному акціонерному товариству «Львівський холодокомбінат» з вимогою, зокрема:

- припинити незаконне використання знаку для товарів та послуг «КАШТАН»;

- з моменту отримання претензії протягом 30 календарних днів здійснити дії щодо утилізації всього наявного пакувального матеріалу на який нанесено знак для товарів та послуг «КАШТАН»;

- повідомити письмово Товариство з обмеженою відповідальністю «Фабрика морозива «Хладопром» про вчинені заходи з утилізації та про результат розгляду означеної претензії.

Також Позивач зазначив, що у випадку наявності бажання й надалі продовжувати використовувати знак для товарів та послуг «КАШТАН», Публічне акціонерне товариство «Львівський холодокомбінат» може укласти ліцензійний договір на використання знаку для товарів та послуг «КАШТАН» з власником свідоцтва - Товариством з обмеженою відповідальністю «Хладопром».

32. Відповіддю на означену претензію Публічне акціонерне товариство «Львівський холодокомбінат» №1773 від 25.05.2017р. (а.с.а.с.87, 88 т.1) повідомило Позивача за первісним позовом, що Львівське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України не виявило порушень з боку Публічного акціонерного товариства «Львівський холодокомбінат» щодо правомірності використання знаку для товарів і послуг «КАШТАН», та додатково повідомило, що не здійснює використання знаку для товарів і послуг ТМ «КАШТАН» у продукції товариства, а отже претензія не підлягає задоволенню у зв`язку з безпідставністю заявлених вимог.

33. Вказані в п.п.26-32 цієї постанови обставини підтверджуються матеріалами справи та сторонами не оспорюються.

Матеріали справи також містять надану Відповідачем (Позивачем за зустрічним позовом) відповідь Львівського обласного територіальної відділення Антимонопольного комітету України №13/04-2028 від 23.10.2014р. (а.с.а.с.161, 162 т.2) надану за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю «Хладопром», в якій Відділення зазначає, що Публічне акціонерне товариство «Львівський холодокомбінат» почало використовувати у виробництві морозиво «Каштан» до моменту отримання свідоцтва України на знак для товарів і послуг №19356 від 16.04.2001р. Приватним акціонерним товариством «Хладопром», тоді як за результатами проведеного аналізу зовнішнього оформлення упаковки морозива «Львівський Каштан» та «Каштан зі смаком ванілі» встановлено, що за загальною композицією та кольоровою гамою воно не є схожим до ступеня змішування з упаковкою морозива «Каштан» виробництва Приватного акціонерного товариства «Хладопром».

34. Вважаючи, що Публічне акціонерне товариство «Львівський холодокомбінат» (наразі Приватне акціонерне товариство «Львівський холодокомбінат») неправомірно використовує знак для товарів і послуг «Каштан» за свідоцтвом України №19356 від 16.04.2001р. при маркуванні товару - морозива «Львівський Каштан», «Каштан зі ІНФОРМАЦІЯ_2 ванілі», «ЛІМО-Каштан зі ІНФОРМАЦІЯ_2 ванілі», «Каштан зі Львова», Товариство з обмеженою відповідальністю «Фабрика морозива «Хладопром» звернулось до суду з вимогами про:

- заборону незаконного використання з боку Публічного акціонерного товариства «Львівський холодокомбінат» знаку для товарів і послуг «Каштан» відповідно до свідоцтва для товарів і послуг №19356 від 14.04.2001р.;

- заборону Публічному акціонерному товариству «Львівський холодокомбінат» маркувати товар «морозиво» знаком для товарів і послуг «Каштан» відповідно до свідоцтва на знак для товарів і послуг №19356 від 14.04.2001р.;

- визнання дії Публічного акціонерного товариства «Львівський холодокомбінат» щодо використання знаку для товарів і послуг «Каштан» незаконними, у зв`язку з відсутністю права на використання знаку для товарів і послуг «Каштан» згідно свідоцтва на знак для товарів і послуг №19356 від 14.04.2001р.

35. Приватне акціонерне товариство «Львівський холодокомбінат» також звернулось до господарського суду за захистом своїх прав із зустрічною позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю «Фабрика морозива «Хладопром» та Товариства з обмеженою відповідальністю «Хладопром» з вимогами про визнання за ним права попереднього користувача на словесне позначення «Каштан» для товару 30 класу МКТП «морозива» та послуг 35 класу МКТП «морозива» та послуг 35 класу МКТП «рекламування; керування справами; ділове адміністрування; діловодство за свідоцтвом на знаки для товарів і послуг №19356 від 14.04.2001р.

36. Місцевим судом на новому розгляді справи було призначено проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності, проведення якої доручено Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності (а.с.а.с.170-175 т.6). На вирішення судових експертів поставлені наступні питання:

« 1. Чи є позначення «Каштан Львівський» таким, що може ввести в оману щодо товару, послуги та особи, яка виробляє товар та надає послуги у 30 класі МКТП з використанням знаку для товарів та послуг за свідоцтвом на знак для товарів і послуг України № 19356 від 16.04.2001р.?

2. Чи є позначення «Каштан зі смаком ванілі» таким, що може ввести в оману щодо товару, послуги та особи, яка виробляє товар та надає послуги у 30 класі МКТП з використанням знаку для товарів та послуг за свідоцтвом на знак для товарів і послуг України № 19356 від 16.04.2001р.?

3. Чи є позначення «Каштан зі Львова» таким, що може ввести в оману щодо товару, послуги та особи, яка виробляє товар та надає послуги у 30 класі МКТП з використанням знаку для товарів та послуг за свідоцтвом на знак для товарів і послуг України №19356 від 16.04.2001р.?

4. Чи є позначення «ЛІМО-Каштан зі смаком ванілі» таким, що може ввести в оману щодо товару, послуги та особи, яка виробляє товар та надає послуги у ЗО класі МКТП з використанням знаку для товарів та послуг за свідоцтвом на знак для товарів і послуг України №19356 від 16.04.2001р.?

5. Чи є позначення «Каштан Львівський» схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаком для товарів та послуг за свідоцтвом на знак для товарів і послуг України №19356 від 16.04.2001р.?

6. Чи є позначення «Каштан зі смаком ванілі» схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаком для товарів та послуг за свідоцтвом на знак для товарів і послуг України №19356 від 16.04.2001р.?

7. Чи є позначення «Каштан зі Львова» схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаком для товарів та послуг за свідоцтвом на знак для товарів і послуг України № 19356 від 16.04.2001р.?

8. Чи є позначення «ЛІМО-Каштан зі смаком ванілі» схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаком для товарів та послуг за свідоцтвом на знак для товарів і послуг України №19356 від 16.04.2001р.?»

37. Згідно з висновком призначеної у справі експертизи в сфері інтелектуальної власності №005/19 від 25.02.2019р. (а.с.а.с.11-35 т.7), виконаної експертом Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності ОСОБА_1 встановлено:

« 1. Позначення «Львівський Каштан», що використовується для товару - морозиво, є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів та послуг за свідоцтвом України №19356 від 16.04.2001р.

2. Позначення «Львівський Каштан» є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар у 30 класі МКТП з використанням знаку для товарів та послуг за №19356 від 16.04.2001р.

3. Позначення «Каштан зі смаком ванілі», що використовується для товару - морозиво, є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів та послуг за свідоцтвом на знак для товарів і послуг України №19356 від 16.04.2001р.

4. Позначення «Каштан зі смаком ванілі» є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар у 30 класі МКТП з використанням знаку для товарів та послуг за свідоцтвом України №19356 від 16.04.2001р.

5. Позначення «Каштан зі Львова», що використовується для товару - морозиво, є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів та послуг за свідоцтвом України №19356 від 16.04.2001р.

6. Позначення «Каштан зі Львова» є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар у 30 класі МКТП з використанням знаку для товарів та послуг за свідоцтвом України №19356 від 16.04.2001р.

7. Позначення «ЛІМО-Каштан зі смаком ванілі», що використовується для товару морозиво, є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів та послуг за свідоцтвом України №19356 від 16.04.2001р.

8. Позначення «ЛІМО-Каштан» зі смаком ванілі» є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар у 30 класі МКТП з використанням знаку для товарів та послуг за свідоцтвом України №19356 від 16.04.2001р.».

38. Представник Відповідача (Позивача за зустрічним позовом), не погоджуючись із вищевказаним висновком експерта, надав до матеріалів справи висновок експерта Сопової Катерини Андріївни за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності №13-04/19 від 08.04.2019р. (а.с.а.с.92-169 т.7). На вирішення експерту поставлені наступні питання:

« 1. Чи є позначення «Каштан Львівський» на упакуванні товару морозиво, виробником якого є Публічне акціонерне товариство «Львівський холодокомбінат», схожим із знаком для товарів і послуг «Каштан» за свідоцтвом на знаки для товарів і послуг України 19356 від 16.04.2001р. настільки, що внаслідок такого використання ці позначення можна сплутати?

2. Чи є позначення «Каштан Львівський» на упакуванні товару морозиво, виробником якого є Публічне акціонерне товариство «Львівський холодокомбінат», схожим настільки, що внаслідок такого використання можна ввести в обману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги за свідоцтвом на знаки для товарів і послуг України 19356 від16.04.2001р.?

3. Чи є позначення «Каштан зі смаком ванілі» на упакуванні товару морозиво, виробником якого є Публічне акціонерне товариство «Львівський холодокомбінат», схожим із знаком для товарів і послуг «Каштан» за свідоцтвом на знаки для товарів і послуг України 19356 від 16.04.2001р. настільки, що внаслідок такого використання ці позначення можна сплутати?

4. Чи є позначення «Каштан зі смаком ванілі» на упакуванні товару морозиво, виробником якого є Публічне акціонерне товариство «Львівський холодокомбінат», схожим настільки, що внаслідок такого використання можна ввести в обману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги за свідоцтвом на знаки для товарів і послуг України 19356 від16.04.2001р.?

5. Чи є позначення «Каштан зі Львова» на упакуванні товару морозиво, виробником якого є Публічне акціонерне товариство «Львівський холодокомбінат», схожим із знаком для товарів і послуг «Каштан» за свідоцтвом на знаки для товарів і послуг України 19356 від 16.04.2001р. настільки, що внаслідок такого використання ці позначення можна сплутати?

6. Чи є позначення «Каштан зі Львова» на упакуванні товару морозиво, виробником якого є Публічне акціонерне товариство «Львівський холодокомбінат», схожим настільки, що внаслідок такого використання можна ввести в обману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги за свідоцтвом на знаки для товарів і послуг України 19356 від16.04.2001р.?

7. Чи є позначення «ЛІМО-Каштан» на упакуванні товару морозиво, виробником якого є Публічне акціонерне товариство «Львівський холодокомбінат», схожим із знаком для товарів і послуг «Каштан» за свідоцтвом на знаки для товарів і послуг України 19356 від 16.04.2001р. настільки, що внаслідок такого використання ці позначення можна сплутати?

8. Чи є позначення «ЛІМО-Каштан» на упакуванні товару морозиво, виробником якого є Публічне акціонерне товариство «Львівський холодокомбінат», схожим настільки, що внаслідок такого використання можна ввести в обману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги за свідоцтвом на знаки для товарів і послуг України 19356 від16.04.2001р.?

9. Чи є позначення «Каштан Львівський» таким, що може ввести в оману щодо товару, послуги та особи, яка виробляє товар та надає послуги у 30 класі МКТП з використання знаку для товарів і послуг за свідоцтвом на знак для товарів і послуг України №19356 від 16.04.2001р.?

10. Чи є позначення «Каштан зі смаком ванілі» таким, що може ввести в оману щодо товару, послуги та особи, яка виробляє товар та надає послуги у 30 класі МКТП з використання знаку для товарів і послуг за свідоцтвом на знак для товарів і послуг України №19356 від 16.04.2001р.?

11. Чи є позначення «Каштан зі Львова» таким, що може ввести в оману щодо товару, послуги та особи, яка виробляє товар та надає послуги у 30 класі МКТП з використання знаку для товарів і послуг за свідоцтвом на знак для товарів і послуг України №19356 від 16.04.2001р.?

12. Чи є позначення «ЛІМО-Каштан» таким, що може ввести в оману щодо товару, послуги та особи, яка виробляє товар та надає послуги у 30 класі МКТП з використання знаку для товарів і послуг за свідоцтвом на знак для товарів і послуг України №19356 від 16.04.2001р.?

13. Чи є позначення «Каштан Львівський» схожим настільки, що їх можна сплутати зі знаком для товарів та послуг за свідоцтвом на знак для товарів і послуг України №19356 від 16.04.2001р.?

14. Чи є позначення «Каштан зі смаком ванілі» схожим настільки, що їх можна сплутати зі знаком для товарів та послуг за свідоцтвом на знак для товарів і послуг України №19356 від 16.04.2001р.?

15. Чи є позначення «Каштан зі Львова» схожим настільки, що їх можна сплутати зі знаком для товарів та послуг за свідоцтвом на знак для товарів і послуг України №19356 від 16.04.2001р.?

16. Чи є позначення «ЛІМО-Каштан» схожим настільки, що їх можна сплутати зі знаком для товарів та послуг за свідоцтвом на знак для товарів і послуг України №19356 від 16.04.2001р.?»

39. Означені питання були згруповані експертом наступним чином: « 1, 13»; « 2, 9»; 3, 14»; « 4, 10»; « 5, 15»; « 6, 11»; « 7, 16»; « 8, 12». Внаслідок виконаної експертизи встановлено:

- по питанням « 1, 13», що позначення «Львівський Каштан» на упакуванні товару морозиво, виробником якого є Публічне акціонерне товариство «Львівський холодокомбінат», не є схожим зі знаком для товарів і послуг «Каштан» за свідоцтвом України №19356 від 16.04.2001р. настільки, що внаслідок такого використання це позначення і знак можна сплутати.

- по питанням « 2, 9», що позначення « ІНФОРМАЦІЯ_3 Каштан» на упакуванні товару морозиво, виробником якого є Публічне акціонерне товариство «Львівський холодокомбінат», не є таким, що вводить в оману щодо товару 30 класу МКТП «морозиво» або особи, яка виробляє цей товар. Позначення «Львівський Каштан» на упакуванні товару морозиво, виробником якого є Публічне акціонерне товариство «Львівський холодокомбінат» не є схожим настільки, що внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, а саме щодо власника свідоцтва України на знак для товарів і послуг №19356 від 16.04.2001р.

- по питанням « 3, 14», що позначення «Каштан зі смаком ванілі» на упакуванні товару морозиво, виробником якого є Публічне акціонерне товариство «Львівський холодокомбінат», не є схожим зі знаком для товарів і послуг «Каштан» за свідоцтвом України №19356 від 16.04.2001р. настільки, що внаслідок такого використання це позначення і знак можна сплутати.

- по питанням « 4, 10», що позначення «Каштан зі смаком ванілі» на упакуванні товару морозиво, виробником якого є Публічне акціонерне товариство «Львівський холодокомбінат», не є таким, що вводить в оману щодо товару 30 класу МКТП «морозиво» або особи, яка виробляє цей товар. Позначення «Каштан зі смаком ванілі» на упакуванні товару морозиво, виробником якого є Публічне акціонерне товариство «Львівський холодокомбінат» не є схожим настільки, що внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, а саме щодо власника свідоцтва України на знак для товарів і послуг №19356 від 16.04.2001р.

- по питанням « 5, 15», що позначення «Каштан зі Львова» на упакуванні товару морозиво, виробником якого є Публічне акціонерне товариство «Львівський холодокомбінат», не є схожим зі знаком для товарів і послуг «Каштан» за свідоцтвом України №19356 від 16.04.2001р. настільки, що внаслідок такого використання це позначення і знак можна сплутати.

- по питанням « 6, 11», що позначення «Каштан зі Львова» на упакуванні товару морозиво, виробником якого є Публічне акціонерне товариство «Львівський холодокомбінат», не є таким, що вводить в оману щодо товару 30 класу МКТП «морозиво» або особи, яка виробляє цей товар. Позначення «Каштан зі Львова» на упакуванні товару морозиво, виробником якого є Публічне акціонерне товариство «Львівський холодокомбінат» не є схожим настільки, що внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, а саме щодо власника свідоцтва України на знак для товарів і послуг №19356 від 16.04.2001р.

- по питанням « 7, 16», що позначення «ЛІМО-Каштан» на упакуванні товару морозиво, виробником якого є Публічне акціонерне товариство «Львівський холодокомбінат», не є схожим зі знаком для товарів і послуг «Каштан» за свідоцтвом України №19356 від 16.04.2001р. настільки, що внаслідок такого використання це позначення і знак можна сплутати.

- по питанням « 8, 12», що позначення «ЛІМО-Каштан» на упакуванні товару морозиво, виробником якого є Публічне акціонерне товариство «Львівський холодокомбінат», не є таким, що вводить в оману щодо товару 30 класу МКТП «морозиво» або особи, яка виробляє цей товар. Позначення «ЛІМО-Каштан» на упакуванні товару морозиво, виробником якого є Публічне акціонерне товариство «Львівський холодокомбінат» не є схожим настільки, що внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, а саме щодо власника свідоцтва України на знак для товарів і послуг №19356 від 16.04.2001р.

40. Місцевим судом щодо означеного висновку встановлено, що експертом ОСОБА_5 при складенні висновку в порушення ч.2 ст.102 Господарського процесуального кодексу України та п.2.3. «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», №53 від 08.10.1998р. здійснено самостійне збирання з власної ініціативи матеріалів для проведення експертного дослідження із джерел, які не надавались експерту для дослідження (аркуші 29-33 висновку), тоді як на аркушах 29-31 висновку експертом досліджені питання, які не були їй поставлені для дослідження (загальновживаності та розрізняльної здатності позначення «Каштан» за свідоцтвом №19356), враховуючи також, що перелік поставлених Приватним акціонерним товариством «Львівський Холодокомбінат» питань не відповідає змісту позовних вимог за первісним позовом - Позивач вимагає заборонити незаконне використання знаку для товарів і послуг «КАШТАН», а також маркування товару «морозиво» зазначеним знаком не щодо конкретного морозива, а взагалі на будь-якому виді морозива. Окрім того, судом встановлено, що експертом ОСОБА_5 на аркушах 20, 21 висновку досліджено документ цінник на товари під назвою «Прейскурант №016 Розничные цены на ІНФОРМАЦІЯ_4 и ІНФОРМАЦІЯ_5 прохладительные напитки. Москва 1973 г.» за наслідком якого зроблено висновок, що «Каштан» є назвою певного виду товару, а саме морозива з 1973р. Між тим, «Прейскурант цін №016 від 1973 м. Москва» не може оцінюватись судом як належний доказ, оскільки не є нормативно-правовим актом або нормативно-технічним актом, не має жодного відношення до свідоцтва України на знак для товарів і послуг «Каштан» за №19356.

41. Позивачем (Відповідачем за зустрічним позовом) надано до матеріалів справи копію Витягу з бази Українського інституту інтелектуальної власності (Укрпатент), відповідно до якого «Каштан» визнано добре відомим в України в 30 класі МКТП товар морозиво за рішенням Солом`янського районного суду м. Києва у справі №760/18843/15-ц від 19.11.2015р. (а.с.14 т.8). Місцевим судом встановлено, що в абз.2 резолютивної частини рішення вказано: «Визнати словесний знак для товарів і послуг «Каштан» добре відомим в Україні знаком Приватного акціонерного товариства «Хладопром» відносно товару 30 класу МКТП «морозиво» станом на 29.09.2000р.». При цьому, в мотивувальній частині означеного рішення, зокрема, вказано, що «...той факт, що тривалість та характер використання позначення обумовили набуття ним ознак добре відомого в Україні знака певного виробника конкретного товару, вказує на те, що таке позначення володіє особливою, в порівнянні з іншими знаками, розрізняльною здатністю, оскільки, на відміну від них, воно асоціюється виключно з особою конкретного виробника товарів». Означене рішення відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру судових рішень було залишено в силі постановою Верховного Суд у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду від 06.02.2019р. у справі №760/18843/15-ц.

Окрім того, на підтвердження підстав виробництва морозива в Україні із торгівельною маркою «Каштан» іншими виробниками надано копії ліцензійних договорів з останніми (а.с.а.с.15-77 т.8)

42. Відповідач (Позивач за зустрічним позовом), своєю чергою, зазначає, що ще з 1997р. підприємство розпочало серйозну підготовку до виробництва морозива «Каштан», а також й саме виробництво із вказаним позначенням відповідно до ТУ У 46.39.096-96 від 01.04.1997р., де виділено основні види морозива, що виробляється на молочній, плодово-ягідній основах, зокрема, виділено морозиво «Каштан» - пломбір в шоколадній глазурі. Відповідно до ТУ У 15.5-20016121.002-2002 (а.с.а.с.54-114 т.2) виключно Публічному акціонерному товариству «Львівський холодокомбінат» дозволено виробництво морозива під назвою «Львівський Каштан».

Між тим, наявні в матеріалах справи упаковки морозива з позначенням «Львівський Каштан», « ІНФОРМАЦІЯ_1 зі смаком ванілі», « ІНФОРМАЦІЯ_1 зі Львова» та «ЛІМО-Каштан зі смаком ванілі» не містять посилання на ТУ У 46.39.096-96 від 01.04.1997р. та ТУ У 15.5-20016121.002-2002, тоді як на оборотній стороні упаковки зазначено, що відповідна продукція вироблена відповідно до ДСТУ 4735:2007.

43. У підтвердження здійснення Публічним акціонерним товариством «Львівський холодокомбінат» значної та серйозної підготовки до використання назви «Каштан» з 1997р. також надано свідоцтво №984-1 від 10.09.1997р. про присвоєння товару ідентифікаційного номеру в міжнародній системі товарної нумерації EAN (а.с.187 т.5), яке містить інформацію, що Асоціація Товарної Нумерації України «ЄАН-Україна» присвоює товару морозиво «Каштан» Відкритого акціонерного товариства «Львівський Холодокомбінат» в пакеті з поліпропілену, маса нетто 80г. ТУ У 46.39.096-96 ідентифікаційний номер 013 в системі кодування EAN.

З матеріалів справи вбачається, що долучені етикетки морозива виробництва Публічного акціонерного товариства «Львівський холодокомбінат» не містять реквізити свідоцтва «ЄАН-Україна» за №984-1 від 10.09.1997р., оскільки промарковані зовсім іншими штриховими кодами: «Каштан зі смаком ванілі», штриховий код 369; «Львівський Каштан», штриховий код НОМЕР_1 ; «ЛІМО-Каштан зі смаком ванілі» штриховий код НОМЕР_2 ; «Каштан зі Львова» штриховий код 022.

44. Надані Відповідачем (Позивачем за зустрічним позовом) кольорові зображення упаковок морозива з позначеннями « ІНФОРМАЦІЯ_3 Каштан», «Морозиво Каштан» та «Каштан», роздрукованих на принтері (а.с.а.с.188-190 т.5), містять штриховий код НОМЕР_3 та посилання на ТУ У 15.5-20016121.002-2002, проте відсутність в матеріалах справи оригіналу вищевказаних упаковок, а також дати виготовлення та номеру партії вищевказаних видів морозива, унеможливлює встановлення фактичної дати початку введення в обіг вищевказаного товару.

45. Зазначаючи про здійснення значної та серйозної підготовки до використання назви «Каштан» з 1997р., Приватне акціонерне товариство «Львівський холодокомбінат» надає до матеріалів справи Звіт по виробництву морозива за 1997р. (зокрема, довідку по виробництву морозива за 3-й квартал 1997р.) та документи на реалізацію морозива «Каштан» - накладні за 1998р. (а.с.а.с.199-214 т.5) Між тим, довідка по виробництву морозива за 3-й квартал 1997р. не містить жодних печаток, посад та підписів осіб, дати складання такої довідки з боку Відповідача (Позивача за зустрічним позовом), тоді як з копії податкової накладної №37576 від 24.10.1998р. та копії товарно-транспортної накладної №37576 від 24.10.1998р. вбачається їх складення між Торговий дім «НАЯ» та ФОП Ячев Ю.Д. означені накладні не містять жодних реквізитів Відкритого акціонерного товариства «Львівський холодокомбінат» або виробництва морозива «Каштан» цього підприємства.

46. У матеріалах справи наявні нотаріально засвідчені заяви свідків ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_8 від 09.08.2018р ІНФОРМАЦІЯ_6 (а.с.а.с.196-198 т.5), в яких останні зазначили, що працювали на підприємстві «Львівський холодокомбінат» (організаційно-правова форма підприємства змінювалась) з 1979/1990р.р. по теперішній час, а також те, що станом на 1997р. вже здійснювалось виробництво та реалізація морозива ескімо «Каштан», яке виготовлялося на автоматичній машині-лінії DERBY 300.

Документи, які б підтверджували факт праці вищевказаних свідків на підприємстві Відкритого акціонерного товариства «Львівський холодокомбінат» (наразі Приватне акціонерне товариство «Львівський холодокомбінат») з 1979/1990р.р., враховуючи відмову ухвалою Східного апеляційного господарського суду від 20.05.2020р. у задоволенні клопотання Приватного акціонерного товариства «Львівський холодокомбінат» про визнання поважними причин неподання останнім під час розгляду справи №922/2017/17 у Господарському суді Харківської області доказів (копій трудових книжок свідків ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_3 ) та прийняття цих доказів на стадії апеляційного провадження, в межах означеної справи, відсутні.

47. Відповідно до даних з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Відкрите акціонерне товариство «Львівський холодокомбінат» (наразі Приватне акціонерне товариство «Львівський холодокомбінат») з ідентифікаційним кодом 01553706 створено та зареєстровано 05.01.1996р. (дата запису - 17.11.2004р., номер запису - 1 НОМЕР_4 НОМЕР_5 НОМЕР_6 001979) (а.с.а.с.118-120 т.2).

48. Відносно означених обставин спірні правовідносини були розглянуті судами в контексті приписів законодавства, що регулює відносини у сфері інтелектуальної власності, зокрема Цивільного кодексу України, Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Закону України «Про авторське право і суміжні права» та Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15.12.1993р.

49. На новому розгляді справи судом апеляційної інстанції вирішено питання щодо наданих до апеляційної скарги копій трудових книжок свідків ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_3 - ухвалою Східного апеляційного господарського суду від 20.05.2020р. у задоволенні клопотання про визнання поважними причин їх неподання до суду першої інстанції та прийняття означених доказів на стадії апеляційного провадження відмовлено.

50. Викликані у судове засідання 09.06.2020р. експерти надали пояснення на запитання суду та сторін (письмово викладені питання а.с.а.с.68-70 т.11, а.с.а.с.34-39, 55, 56 т.12) щодо складених ними висновків, направили письмово оформлені відповіді до суду (а.с.а.с.104-109, 128-136 т.12).

50.1. З пояснень судового експерта Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності ОСОБА_1 щодо складеного нею висновку №005/19 від 25.02.2019р. на запитання Приватного акціонерного товариства «Львівський холодокомбінат» вбачається, що:

- враховуючи той факт, що судом було призначено експертизу об`єктів інтелектуальної власності, а саме знаків для товарів і послуг, а не слів або словосполучень, керуючись п.4.14. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженою Міністерством юстиції України №53/5 від 08.10.1998р. (у редакції наказу Міністерства юстиції України №1950/5 від 26.12.2012р.), розуміючи зміст поставленого завдання, а також з метою приведення редакції питання відповідно до Науково-методичних рекомендацій, не змінюючи суті питань, судовий експерт виклала їх в тій редакції та послідовності, яка якомога точніше відповідає завданню, що ставилося перед нею, враховуючи наявні серед матеріалів справи зразки етикеток призначених для пакування морозива, які містять словесні позначення із назвою товару «Львівський Каштан» (а.с.3 т.4, а.с. НОМЕР_7 т.5), а не «Каштан Львівський» як було зазначено в ухвалі суду;

- твердження про «невідповідність» визначених ухвалою суду питань Науково-методичним рекомендаціям не відповідає дійсності, оскільки питання суду сформульовано ясно, однак, згідно із Науково-методичними рекомендаціями з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, питання має містити конкретні данні щодо об`єктів дослідження, відтак, розуміючи зміст поставленого завдання, а також з метою приведення редакції питання відповідно до Науково-методичних рекомендацій, не змінюючи суті питань, експерт виклала їх в тій редакції та послідовності в якій було найбільш доцільно досліджувати об`єкти експертизи та зручно і послідовно викладати його результати;

- твердження про проведення експертом аналізу лінгвістичного значення слів, під час складання висновку, не відповідає дійсності, оскільки таке дослідження в межах означеної експертизи не проводилося, а здійснювалось дослідження семантичного значення позначень, яке не потребує проведення лінгвістичної експертизи писемного мовлення;

- усі відомості про об`єкти дослідження були отримані експертом виключно із матеріалів справи, тоді як при дослідженні було встановлено, що: по-перше, товар «морозиво», для якого використовується Позначення №1 як елемент пакування, є в переліку товарів 30 класу МКТП для яких зареєстровано знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №19356; по-друге, Позначення №1 є схожим зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України №19356 за фонетичними та семантичними ознаками; по-третє, між порівнюваними словесними позначеннями є відмінності, що не впливають на висновок про їх схожість, враховуючи загальновизнану практику оцінювати саме схожість, а не відмінності; по-четверте, має місце повне входження одного позначення в інше. Схожість словесних позначень виникає під впливом багатьох ознак, що притаманні вищезазначеним характеристикам, тоді як ці три складові тісно пов`язані між собою, але при дослідженні кожної з них може виступати як у ролі головної, так і другорядної. Порівняно зі звуковою, графічна схожість має мінливий характер, вона може зникати, у той час як складова позначення залишається незмінною. Смислова схожість, на відміну від графічної, може виступати як самостійний критерій;

- висновки про можливість введення в оману були зроблені експертом на основі дослідження, яке проводилося відповідно до методичних рекомендацій, призначених для використання судовими експертами, тоді як Правила, на які посилається представник Відповідача (Позивача за зустрічним позовом), не мають жодного відношення до проведеної судової експертизи, оскільки рекомендації з окремих питань проведення експертизи заявок на знаки для товарів і послуг розроблено ДП УІПВ для експертів не є нормативно-правовим актом і можуть бути застосовані експертами під час проведення експертизи лише як практична допомога в правильному застосуванні окремих положень Закону та Правил;

- опис процесу проведеного дослідження при наданні відповідей на питання №№2, 4, 6 та 8 викладені на сторінках висновку №005/19 від 25.02.2019р.: аркуші 17, 18 щодо питання №2; аркуші 20, 21 щодо питання №4; аркуші 22 щодо питання №6; аркуші 24 щодо питання №24;

- від судових експертів державних спеціалізованих науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України в жодному разі не вимагається використовувати зазначені рекомендації, але допускається їх використання в якості довідкової літератури. Відтак, Правила складання і подання заявки на видачу свідоцтва України, затверджені Наказом Укрпатенту і призначені для використання фахівцями Укрпатенту, нe мають жодного відношення до судової експертизи, яка проводиться відповідно до Інструкцій та методичних рекомендацій затверджених Мінюстом;

- питання відповідності позначень вимогам п.4.3.1.9. Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України, затверджені Наказом Укрпатенту розглядаються фахівцями кваліфікаційної експертизи Укрпатенту;

- при дослідження питання №3 (аркуш 8 експертного висновку №005/19 від 25.02.2019р.), наведено докладний опис дослідження, згідно якого позначення «зі смаком ванілі» є описовим і, відповідно, не має вирішального значення, тоді як спеціального дослідження стосовно виклику тих чи інших асоціацій та їстівних смаків у споживачів від позначення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не проводилося;

- питання щодо проведення судовим експертом будь-яких інших досліджень у сфері інтелектуальної власності у справах, де однією стороною є Товариство з обмеженою відповідальністю «Фабрика морозива «Хладопром» та Товариства з обмеженою відповідальністю «Хладопром» не стосується висновку №005/19 за результатами судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності у господарській справі №922/2017/17.

50.2. З пояснень судового експерта Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності ОСОБА_1 щодо складеного нею висновку №005/19 від 25.02.2019р. на запитання Товариства з обмеженою відповідальністю «Фабрика морозива «Хладопром» вбачається, що:

- вона є виконуючим обов`язків завідувача лабораторією права промислової власності Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності, є судовим експертом вищого кваліфікаційного класу, має вищу економічну освіту (освітньо-кваліфікаційний рівень магістр), відповідну вищу освіту у сфері інтелектуальної власності (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст), спеціальну освіту (товарознавство та комерційна діяльність), кваліфікацію судового експерта в тому числі за спеціальностями: 13.1.1 «Дослідження, пов`язані з літературними, художніми творами та інші» (свідоцтво №57 від 12.10.2016р., видане ЕКК Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності). 13.4 «дослідження пов`язані з охоронного прав на промислові зразки» та 13.6. «Дослідження, пов`язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торгівельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями (свідоцтво №26 від 20.07.2011р., видане ЕКК Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності) Стаж експертної роботи з 2002р.;

- для складання висновку №005/19 за результатами судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності у господарській справі №922/2017/17 було цілком достатньо наданих судом матеріалів;

- необхідності в отриманні додаткової інформації не було;

- всі відомості про об`єкти дослідження були отримані виключно із матеріалів справи, нових матеріалів справи експертом не збиралось.

50.3. З пояснень експерта ОСОБА_5 щодо складеного нею висновку №13-04/19 від 08.04.2019р на запитання Приватного акціонерного товариства «Львівський холодокомбінат» вбачається, що:

- знак для товарів і послуг це не лише відокремлене позначення, тобто певне слово, словосполучення, зображення або їх комбінація, це позначення, зареєстроване для конкретного переліку товарів чи послуг або нанесене на конкретний товар чи використовується у зв`язку з наданням конкретної послуги, а відтак не можна досліджувати якісь абстрактні словесні або будь-які інші позначення без прив`язки їх до товару або послуги. Оскільки однією з позовних вимог за первісним позовом була заборона використання знака для товарів і послуг, власник знака має право забороняти використання не будь-якого знака на будь-якому товарі, а лише тотожного або схожого із зареєстрованим знаком для таких самих або споріднених товарів та послуг згідно з п.4 ст.16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»;

- експертом була змінена редакція питань та питання були згруповані відповідно до п.4.14. Інструкції 53/5, про що повідомлено особу, яка залучила її як експерта. Щодо позначення «Каштан Львівський» (поставлені питання №1 та №2) також було повідомлено особу, яка залучила її як експерта, про те, що на упакуваннях, які містяться у матеріалах справи замість позначення «Каштан Львівський» є позначення «Львівський Каштан»;

- об`єкти дослідження були вказані у зверненні про проведення експертизи від голови правління Приватного акціонерного товариства «Львівський холодокомбінат» ОСОБА_9 від 09.12.2018р., а також аркуш справи, в якому вони містяться, вказані щодо кожного об`єкту у розділі «Опис об`єктів дослідження»;

- експерт користувалась під час проведення експертного дослідження загальнодоступними джерелами/відомостями, оскільки обов`язком експерта згідно процесуального законодавства є проведення повного дослідження, надання обґрунтованого та об`єктивного письмового висновку на поставлені питання. Джерела із загальнодоступною інформацією були надані на дослідження особою, яка залучила її як експерта (документи 5-7 висновку), а також застосовувались експертом при проведенні дослідження згідно з п.1.4 Інструкції 53/5. Окрім того, звернення до загальнодоступної інформації, зокрема словники, енциклопедії, бази даних Укрпатенту, тощо, передбачено методиками проведення судових експертиз у сфері інтелектуальної власності і є звичайною практикою;

- дослідження семантичної схожості експерта засноване на встановленні семантичного значення позначень з урахуванням товарів, для яких вони зареєстровані або на які вони нанесені. Із врахуванням методичних рекомендації Укрпатенту, Всесвітньої організації інтелектуальної власності, а також Методики проведення експертних досліджень, пов`язаних із засобами індивідуалізації, що внесена до Реєстру методик проведення судових експертиз за реєстраційним кодом 13.6.01 (далі Методика), експертом було досліджено семантичне значення досліджуваних позначень на стадії Роздільного дослідження у кожному поставленому питанні;

- експертом при встановлені відсутності можливого введення в оману позначень « ІНФОРМАЦІЯ_3 Каштан», « ІНФОРМАЦІЯ_1 зі ІНФОРМАЦІЯ_2 ванілі», «Каштан зі Львова» та «ЛІМО-Каштан зі смаком ванілі», які нанесені на упакування товару - морозива виробництва Публічного акціонерного товариства «Львівський холодохомбінат» щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг №19356 від 16.04.2001р. використовувались: Правила складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг [3]; Методичні рекомендації Укрпатенту [4]; Методичні рекомендації експертизи знаків [6]; Методичні рекомендації Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) [5]; Методика судово-експертного дослідження знаків для товарів і послуг (торговельних марок): звіт НДР [8]; Методика проведення експертних досліджень, пов`язаних із засобами індивідуалізації [9];

- всі методичні рекомендації та методики, перераховані при відповіді на попереднє питання встановлюють головне правило, що «до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов`язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності».

- експертом при складанні висновку було чітко дотримано Методику та правильно вибрано спосіб та методи дослідження щодо визначення схожості позначень настільки, що їх можна сплутати. При вирішенні таких питань на стадії роздільного дослідження необхідно встановити ступінь розрізняльної здатності кожного елементу, що входить до складу порівнюваних позначень. Ігнорування експертом відомостей з документів, що містяться у матеріалах справи та були надані на дослідження експерту про відсутність розрізняльної здатності окремих елементів досліджуваних позначень призвело би до неправильних відповідей на поставлені перед експертом питання.

50.4. З пояснень експерта ОСОБА_5 щодо складеного нею висновку №13-04/19 від 08.04.2019р на запитання Товариства з обмеженою відповідальністю «Фабрика морозива «Хладопром»/Товариства з обмеженою відповідальністю «Хладопром» вбачається, що:

- експерту відомо, що Приватне акціонерне товариство «Львівський холодокомбінат» має один знак, до якого входить слово «Каштан» - «Левовий Каштан» за свідоцтвом України № НОМЕР_8 , та знак «Каштановий Львів» за свідоцтвом України № НОМЕР_9 . Крім того, експерт зазначила, що свідоцтво на знак для товарів і послуг не є підставою чи необхідним документом для вироблення такого товару як морозиво. Для маркування морозива певними позначеннями виробник не повинен мати свідоцтво на знак для товарів і послуг - це його право, реєструвати свій знак чи ні;

- технічні умови враховувались як одні із численних документів, що містились у матеріалах справи і свідчили про використання різними виробниками позначення «Каштан» на товарі - морозиво з часів радянського союзу та до сьогодні, зокрема Приватним акціонерним товариством «Львівський холодокомбінат» як до дати подання заявки на знак за свідоцтвом України № НОМЕР_10 так і після неї. Вказане було встановлено у результаті складного дослідження та аналізу значної кількості документів, що містились у матеріалах справи та були надані особою, яка залучила експерта;

- експерту відомо, що свідоцтво може бути визнане недійсним або його дію може бути припинено. Так, наразі у Господарському суді міста Києва розглядається справа №910/6518/19 про припинення дії свідоцтва України №19356 на знак для товарів і послуг «Каштан» внаслідок визнання позначення «Каштан» загальновживаним щодо товару 30 класу МКТП «морозиво». Крім того, для маркування своєї продукції виробник не обов`язково повинен мати свідоцтво на знак для товарів і послуг, тоді як позначення, які наносяться на упакування товару можуть використовуватись виробником без реєстрації їх як торговельних марок;

- питання щодо начебто збирання експертом самостійно з власної ініціативи матеріалів для проведення експертизи та складання висновку №13-04/19 від 08.04.2019р. (аркуші висновку №29-33), містить у собі неправдиве, виключно оціночне судження та емоційний заклик, якими Товариство з обмеженою відповідальністю «Фабрика морозива Хладопром»/Товариство з обмеженою відповідальністю «Хладопром» намагається чинити тиск на експерта. Так, на аркуші 29 висновку експерт посилається на зображення етикеток, що були надані експерту на дослідження і зазначені у п.5 вступної частини висновку. На аркушах 29-30 висновку експерт посилається на роздруківки з веб-сторінок у мережі Інтернет, що були надані експерту на дослідження і зазначені у п.п.6, 7 вступної частини висновку. На аркушах 31-33 висновку експерт посилається на енциклопедії, словники та довідкову інформацію, яка не відноситься до матеріалів, необхідних для проведення експертизи згідно з процесуальним законодавством, а є довідковою літературою;

- на аркушах 29-31 висновку досліджувались не конкретні поставлені на вирішення експерта питання, а встановлювались ознаки та властивості об`єктів дослідження, що здійснюються за Методикою проведення експертних досліджень, пов`язаних із засобами індивідуалізації (внесена до Реєстру методик проведення судових експертиз за реєстраційним кодом 116,01) на стадії роздільного дослідження при вирішенні питання щодо схожості позначень та знаків для товарів і послуг настільки, що їх можна сплутати. Експерту були поставлені питання саме щодо схожості позначень на конкретних товарах зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України №19356;

- щодо посилання Товариства з обмеженою відповідальністю «Фабрика морозива «Хладопром» та Товариства з обмеженою відповідальністю «Хладопром» про ігнорування експертом факту визнання знаку для товарів і послуг «Каштан» добре відомим в Україні, що підтверджується постановою Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду від 06.02.2019р. у справі №760/18843/15-ц, експерт зазначила, що їй не було поставлено жодного питання щодо схожості позначень із добре відомим знаком, а також те, що останні свідомо вводять в оману суд та чинять тиск на експерта, оскільки в матеріалах справи не було жодного документа, який би свідчив про цей факт. У вступній частині висновку чітко зазначено, що на дослідження були надані матеріали справи №922/2017/17 станом на 03.12.2018р., тобто за три місяці до прийняття означеної постанови Верховного Суду. Своєю чергою, експертом встановлено, що виходячи з матеріалів справи та документів, наданих експерту, морозиво марковане позначенням «Каштан» не асоціюється споживачем з конкретним виробником, а згадується як вид морозива (в якості опису товару), яке пов`язується лише з певними властивостями морозива, що виготовляється незалежними один від одного виробниками. Окрім того, твердження про те, що експерт вийшла за межі предмету позову та предмета доказування у справі й досліджувала документи, які не є об`єктами дослідження є неправдивими, оскільки експерт не проводив дослідження щодо схожості знака за свідоцтвом України № НОМЕР_10 зі вказаними нею у висновку знаками та позначеннями на упакуваннях (експерт наводив дані свідоцтв та упакування морозива на етапі роздільного дослідження з урахуванням методичних рекомендацій).

VІ. Оцінка апеляційного суду:

51. За змістом ст.ст.4, 5 Господарського процесуального кодексу України, ст.15 Цивільного кодексу України та ст.20 Господарського кодексу України можливість задоволення позовних вимог вимагає наявності та доведеності наступної сукупності елементів: наявність у Позивача захищуваного суб`єктивного права/охоронюваного законом інтересу, порушення (невизнання або оспорювання) такого права/інтересу з боку визначеного Відповідача та належність (адекватність характеру порушення та відповідність вимогам діючого законодавства) обраного способу судового захисту. Відсутність або недоведеність будь-якого із вказаних елементів, що становлять предмет доказування для Позивача, унеможливлює задоволення позову.

52. Сутність розглядуваного спору за первісним позовом полягає у забороні незаконного використання з боку Приватного акціонерного товариства «Львівський холодокомбінат» знаку для товарів і послуг «Каштан» відповідно до свідоцтва для товарів і послуг №19356 від 14.04.2001р., забороні маркування товар «морозиво» знаком для товарів і послуг «Каштан» відповідно до свідоцтва на знак для товарів і послуг №19356 від 14.04.2001р. та визнанні дій Приватного акціонерного товариства «Львівський холодокомбінат» щодо використання знаку для товарів і послуг «Каштан» незаконними, у зв`язку з відсутністю права на використання знаку для товарів і послуг «Каштан» згідно свідоцтва на знак для товарів і послуг №19356 від 14.04.2001р.

53. Сутність розглядуваного спору за зустрічним позовом полягає у визнанні за Приватним акціонерним товариством «Львівський холодокомбінат» права попереднього користувача на словесне позначення «Каштан» для товару 30 класу МКТП «морозива» та послуг 35 класу МКТП «морозива» та послуг 35 класу МКТП «рекламування»; «керування справами»; «ділове адміністрування»; «діловодство за свідоцтвом на знаки для товарів і послуг №19356».

54. Беручи до уваги правову природу розглядуваних правовідносин, кореспондуючі права та обов`язки їх учасників, оцінка правомірності заявлених вимог має здійснюватися судом з урахуванням положень Цивільного кодексу України, що регулюють правовідносини з використання права інтелектуальної власності на торговельну марку, та інших відповідних нормативно-правових актів, зокрема, приписів Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Викладене зумовлює погодження із доводами місцевого суду щодо визначення норм матеріального права, у світлі яких має вирішуватися питання відносно розглядуваного спору.

55. Відповідно до ст.492 Цивільного кодексу України одним з об`єктів права інтелектуальної власності є торговельна марка (знак для товарів і послуг), своєю чергою, ст.494 цього Кодексу встановлює, що набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом.

Застосування норм Цивільного кодексу України, заважаючи на дату видачі свідоцтва для товарів і послуг №19356 від 14.04.2001р. зумовлюється приписами абз.2 п.4 його Прикінцевих та перехідних положень.

56. Згідно з ч.8 ст.16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», власник свідоцтва, отримання якого передбачено ч.3 ст.5 означеного Закону та ст.494 Цивільного кодексу України, має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання знака на підставі ліцензійного договору.

Окрім того, частинами 1-2, 5 ст.16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» визначено, що права, які випливають із свідоцтва, діють від дати подання заявки; свідоцтво надає його власнику право використовувати знак (зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг) та інші права, визначені цим Законом та надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом.

57. Використанням знака для товарів та послуг, відповідно до ч.4 ст.16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», визнається в тому числі нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення). Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

58. Згідно зі ст.20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені ст.16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Задля захисту прав власника свідоцтва на вимогу останнього таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов`язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки. Власник свідоцтва може також вимагати усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати, або знищення виготовлених зображень знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати.

59. Розглянувши доводи та вимоги апеляційної скарги Приватного акціонерного товариства «Львівський холодокомбінат» в контексті аргументів та вимог первісного та зустрічного позовів, з урахуванням наявних матеріалів справи та вказівок Верховного Суду, викладених в постанові від 12.03.2020р. в означеній справі, які є обов`язковими в світлі приписів ч.1 ст.316 Господарського процесуального кодексу України, суд апеляційної інстанції зазначає наступне:

60. Аргумент Скаржника, пов`язаний з твердженням про відсутність у Товариства з обмеженою відповідальністю «Фабрика морозива «Хладопром» права на позовні вимоги, ґрунтується на безпідставному сприйнятті використання Позивачем ліцензійного договору №2/9-17 від 01.01.2017р. у якості підстави набуття останнім виключного немайнового права забороняти використовувати позначення «Каштан». Між тим, в розглядуваному випадку мова йде саме про суб`єктивне право Товариства з обмеженою відповідальністю «Хладопром» та його порушення з боку Відповідача за первісним позовом, тоді як Товариство з обмеженою відповідальністю «Фабрика морозива «Хладопром» у відповідності до ч.2 ст.20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» та на підставі п.4.5 ліцензійного договору за згодою правовласника здійснює дії, направлені на судовий захист. Судова колегія зазначає, що існування на момент відкриття провадження у справі вказаної норми Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» наразі відповідає ч.3 ст.4 Господарського процесуального кодексу України.

60.1. Дійсно, відповідно до ліцензійного договору №2/9-17 від 01.01.2017р., що міститься в матеріалах справи, Позивач за первісним позовом не набув для себе виключних майнових прав на заборону незаконного використання знаку для товарів і послуг «Каштан» та маркування товару означеним знаком, проте ці права, наявність яких підтверджене свідоцтвом для товарів і послуг №19356 від 14.04.2001р. та які належать Товариству з обмеженою відповідальністю «Хладопром», Позивач має процесуальні права захищати шляхом подання означеного позову.

60.2. Апеляційний суд звертає увагу на передбачену ст.204 Цивільного кодексу України презумпцію правомірності ліцензійного договору №2/9-17 від 01.01.2017р. та невірне застосування Скаржником ст.ст.1107-1109, 1113 цього Кодексу через помилкове визначення/ототожнення Позивача за первісним позовом з особою, права якої захищаються/порушуються. Відтак, судова колегія відхиляє посилання Скаржника на постанову Верховного Суду від 03.04.2018р. у справі №918/560/18, правова позиція в якій викладена щодо інших обставин та не релевантна до застосування в розглядуваних правовідносинах.

60.3 Доводи Скаржника про неможливості в контексті п.4.5 ліцензійного договору звернення Позивачем з відповідним позовом до суду саме в межах господарської юрисдикції, є юридично неспроможними та суперечать приписам ч.1 ст.18 Закону України «Про судоустрій та статус суддів», на що справедливо звертали увагу у своїх відзивах на апеляційну скаргу Позивач (Відповідач 1 за зустрічним позовом) та Відповідач 2 за зустрічним позовом. Так, суди загальної юрисдикції спеціалізуються на розгляді цивільних, кримінальних, господарських, адміністративних справ, а також справ про адміністративні правопорушення, тоді як Скаржник безпідставно ототожнює поняття «суди загальної юрисдикції» та «місцеві загальні суди», враховуючи, що останні входять до судів загальної юрисдикції.

60.4. Таким чином, аргументи Скаржника, наведені в п.10.1. цієї постанови, колегією суддів відхиляються як юридично неспроможні.

61. Аргументи апеляційної скарги щодо недоліків експертного висновку експерта Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності ОСОБА_1 №005/19 від 25.02.2019р. відхиляються судовою колегією через їх необґрунтованість, адже проведення означеної експертизи цілком відповідало положенням Закону України «Про судову експертизу» та Інструкції про призначення та проведення судових досліджень, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998р., п.4.14 якої, як слушно наголошували у своїх відзивах на апеляційну скаргу Позивач (Відповідач 1 за зустрічним позовом) та Відповідач 2 за зустрічним позовом, передбачає, що у разі якщо питання сформульовано неясно або його редакція не відповідає рекомендаціям, але зміст завдання експертові зрозумілий, то після наведення питання в редакції документа про призначення експертизи, він може дати відповідні роз`яснення і викласти питання в редакції, що відповідає зазначеним рекомендаціям, тоді якщо поставлено декілька питань, експерт має право згрупувати їх і викласти в послідовності, яка забезпечує найдоцільніший порядок дослідження тощо.

Більш того, відповіді експерта ОСОБА_1 з урахуванням даних, викладених в дослідницькій частині з посиланням (а.с.а.с.11-35 т.7), що були надані експерту, дозволяють однозначно зробити висновок, що досліджувалось питань саме використання «позначок» з боку Приватного акціонерного товариства «Львівський холодокомбінат».

61.1. Надані Позивачем (Відповідач 1 за зустрічним позовом) зразки пакування, що використовувались Приватним акціонерного товариства «Львівський холодокомбінат», підтверджують факт порушення захищуваних прав, тому експертом у повній відповідності з сутністю питань, вказаних в ухвалі Господарського суду Харківської області від 17.09.2018р. у справі №922/2017/17, вивчалися обставини наявності/відсутності схожості та можливого введення в оману щодо знаку з оформленням упакування «Каштан», що в повній мірі кореспондується з ч.4 ст.16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

61.2. Заперечення апелянта відносно висновку експерта про домінування елементу позначення «Каштан» на етикетці, нормативно не обґрунтоване, оскільки з висновку вбачається, що оцінювалося й загальне зорове враження тобто експерт не залишив поза увагою всю необхідну сукупність порівняльних характеристик, а непогодження з вмотивованим висновком про критерії домінування елементу позначення «Каштан» на етикетці не спростовує цього висновку, оскільки він зроблений з урахуванням «фонетичних ознак».

Більш того, апеляційний суд зауважує, що незгода Скаржника з редакцією питань вже розглядалася апеляційним судом (постанова Східного апеляційного господарського суду від 03.12.2018р. (а.с.а.с.240-243 т.6), а тому повторна ревізія цих же питань, поставлених на вирішення експертів, є недопустимою.

61.3. Отже, апеляційний суд відхиляє доводи апелянта, приведені в п.10.2. цієї постанови, враховуючи при цьому в порядку ст.ст.86, 104 Господарського процесуального кодексу України, що сутність висновку призначеної судом експертизи узгоджується із висновком експертного дослідження в сфері інтелектуальної власності №9721 від 16.06.2017р., який (з урахуванням процесуального законодавства на дату його складання) розцінюється у якості письмового доказу. При цьому, колегія суддів враховує, що в постанові Верховного суду від 30.05.2018р. в межах цієї справи не було сформульовано жодних застережень відносно порушення норм законодавства з приводу прийнятності у якості письмового доказу вказаного експертного дослідження касаційний суд наголошував лише на неприйнятності доручення цьому ж експерту судової експертизи у розглядуваному спорі.

Апеляційний суд також вважає за необхідне зазначити про безпідставність зауважень апелянта в контексті ч.6 ст.100 Господарського процесуального кодексу України, адже змінена редакції питань та їх групування в перебігу дослідження цілком відповідає п.4.14. Інструкції 53/5, про що повідомлено особу, яка залучила її як експерта, тоді як визначення експертом в дослідженні наявних в матеріалах справи упакуваннях «Львівський Каштан» замість помилково (через невірне відображення послідовності слів) згаданого в ухвалі суду позначення «Каштан Львівський» жодною мірою не вказують на наявність обґрунтованих сумнівів щодо змісту і обсягу доручення призначеної судом експертизи.

62. Зважаючи на аргументи апеляційної скарги, приведені в п.10.3 цієї постанови та вказівки касаційної інстанції, зміст яких приведено в п.14.2. цієї постанови, судова колегія відносно складеного за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності висновку №13-04/19 від 08.04.2019р. експерта ОСОБА_6 Катерини Андріївни (а.с.а.с.92-169 т.7), погоджуючись із аналізом і висновками з цього приводу місцевого суду, керуючись ст.104 Господарського процесуального кодексу України формулює наступну правову позиції щодо доказової неприйнятності означеного висновку:

62.1. Положення ст.104 Господарського процесуального кодексу України визначають необхідність оцінки висновку експерта у сукупності із іншими доказами у справі за правилами ст.86 цього Кодексу. Своєю чергою, приписи ч.1 ст.74 та ч.3 ст.80 цього Кодексу встановлюють обов`язок відповідача надати докази до матеріалів справи разом із відзивом. Сукупний аналіз цих норм процесуального права дає підстави для висновку про те, що матеріали, які досліджував залучений за замовленням Відповідача експерт, та докази, які такий Відповідач своєчасно мав долучити до матеріалів справи, мають співпадати для можливості належної правової оцінки судом прийнятності такого висновку експерта. Наразі, як вбачається з визначених експертом ОСОБА_5 досліджуваних документів (а.с.а.с.92, 93 т.7), окрім копії матеріалів судової справи станом на 03.12.2018р., експертом враховувалися і інші матеріали, надані його Відповідачем, які той своєчасно суду не представив. Зокрема, використаний під час дослідження експертом ОСОБА_5 на аркушах 20, 21 висновку документ цінник на товари під назвою «Прейскурант № НОМЕР_11 Розничные цены на ІНФОРМАЦІЯ_4 и ІНФОРМАЦІЯ_5 прохладительные напитки. Москва 1973 г.» за наслідком якого зроблено висновок, що «Каштан» є назвою певного виду товару, а саме морозива з 1973р., взагалі не може вважатися належним та допустимим доказом та не має жодного відношення до питань, які підлягають встановленню в контексті розглядуваних позовних вимог.

62.2. З аркушів 29-33 вказаного висновку дійсно вбачається використання останньою з власної ініціативи матеріалів для проведення експертного дослідження із джерел, які не надавались експерту для дослідження, враховуючи їх перелік на аркуші 1 такого висновку (на це обґрунтовано звернув увагу Позивач а.с.а.с.2, 3 т.8), тоді як на аркушах 29-31 висновку експертом досліджені питання які не були їй поставлені для дослідження (загальновживаності та розрізняльної здатності позначення «Каштан» за свідоцтвом № НОМЕР_10 ). При цьому, відповіді експерта ОСОБА_5 , надані в суді апеляційної інстанції під час нового розгляду, не спростовують означених висновків місцевого суду та в цілому викликають сумніви щодо неупередженості експерта під час проведення експертного дослідження, адже вказують на спробу піддати сумніву юридичну обґрунтованість досліджуваних за визначеними місцевим судом запитаннями (відносно визначення «належного» предмету і меж доказування), тоді як їх подібна ревізія не тільки є неможливою з урахуванням чинної постанови Східного апеляційного господарського суду від 03.12.2018р., але й взагалі не відноситься до кола повноважень експерта.

62.3. Перелік поставлених Приватним акціонерним товариством «Львівський Холодокомбінат» питань експерту ОСОБА_10 Андріївни, як вірно зазначено місцевим судом, не відповідає змісту позовних вимог за первісним позовом, оскільки Товариство з обмеженою відповідальністю «Фабрика морозива «Хладопром» за змістом позовних вимог вимагає заборонити незаконне використання знаку для товарів і послуг «Каштан», а також маркування товару - морозиво зазначеним знаком не щодо конкретного морозива, а взагалі.

62.4. Перебираючи на себе повноваження суду, визначені ст.19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», експертом фактично ревізується правоохоронна здатність знаку товарів і послуг «Каштан» через безпідставне (з огляду на представлені Позивачем за первісним позовом відомості а.с.а.с.5, 6 та їх докази а.с.а.с.15-77 т.8) ствердження про його загальновживаність для товарів певного виду, хоча оспорювання законності свідоцтва №19356 є предметом розгляду іншої справи - №910/6518/19, розглядуваної Господарським судом м. Києва.

62.5. Юридична неспроможність позиції експерта, покладена в основу розглядуваного висновку, щодо загально вживаності позначення «Каштан», підтверджується чиною постановою Верховного Суду від 06.02.2019р. у справі №760/18843/15-ц безвідносно до її об`єктивної відсутності у розпорядженні експерта на дату проведення нею дослідження, адже в даному випадку мова йде саме про безпідставне невілювання правозахисної властивості знаку (підтвердженого як чинним свідоцтвом, так і визнання його добре відомим) ототожненням із загальновживаним позначенням.

63. Згадування в оскаржуваному рішенні Господарського суду Харківської області (враховуючи дату ухвалення такого рішення 24.07.2019р.) рішення Солом`янського районного суду м. Києва від 19.11.2015р. у справі №760/18843/15-ц, яким визнано словесний знак для товарів і послуг «Каштан» добре відомим в Україні знаком Приватного акціонерного товариства «Хладопром» відносно товару 30 класу МКТП «морозиво» станом на 29.09.2000р., є обґрунтованим, адже воно хоча і стосується прав правовласника - Товариства з обмеженою відповідальністю «Хладопром», проте Позивач за первісним позовом правомірно захищає саме їх (а не свої права), про що безпосередньо вказується за текстом позовних вимог.

Своєю чергою, згідно із ч.4 ст.25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» з дати, на яку за визначенням суду знак став добре відомим в Україні, йому надається правова охорона така сама, якби цей знак був заявлений на реєстрацію в Україні. При цьому вона поширюється також на товари і послуги, що не споріднені з тими, для яких знак визнано добре відомим в Україні, якщо використання цього знака іншою особою стосовно таких товарів і послуг вказуватиме на зв`язок між ними та власником добре відомого знака і його інтересам, ймовірно, буде завдано шкоди таким використанням.

Таким чином, зумовлена вказаною вище нормою тотожність до судового захисту добре відомого і зареєстрованого знаку дають підстави для висновку про правомірність застування цієї норми в контексті вимог первісного позову у світлі правової позиції Великої палати Верховного суду, сформульованій в п.4.13. постанови від 16.10.2018р. у справі №910/18195/17 та зумовлюють відхилення зауважень Скаржника, приведених в п.10.4. цієї постанови.

64. Своєю чергою, відносно застосування в розглядуваних правовідносинах ст.500 Цивільного кодексу України, практики її застосування Вищим господарським судом України та посилання на положення Паризької конвенції про охорону промислової власності, в якості обґрунтування зустрічних позовних вимог, апеляційний суд частково погоджується з доводами Скаржника викладеними в апеляційній скарзі, оскільки місцевий суд безпідставно оцінював докази, надані на підтвердження зустрічного позову та позиції щодо правомірності використання Відповідачем (Позивачем за зустрічним позовом) знаку в своїй господарській діяльності, а саме свідоцтво ЕАН №984-1 від 10.09.1997р., довідку за третій квартал 1997р., технічні умови ТУ У 46.39.096-96 від 01.04.1997р. та ТУ У 15.5-20016121.002-2002, в контексті наявності/відсутності положень про надання прав на маркування товару, тоді як з урахуванням вказівок Верховного Суду, викладених в постанові від 30.05.2018р., ці документи в сукупності необхідно було оцінювати в розрізі «значущості та серйозності підготовки до виробництва» для обґрунтування права попереднього користування.

65. Відносно означеного права, що є об`єктом захисту за зустрічними позовними вимогами, наявність якого в силу діючої редакції абз.2 ч.6 ст.16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» робить неможливим порушення суб`єктивного права, захищуваного первісним позовом, апеляційний суд зауважує:

- діюча ст.500 Цивільного кодексу України, частина 1 якої передбачає право, покладене в основу зустрічних позовних вимог, набрала чинності 01.01.2004р. та відповідно до ч.1 ст.5 означеного Кодексу підлягає безпосередньому застосуванні до обставин (прав та обов`язків), які виникли з дня набрання чинності означеною статтею (тоді як в розглядуваному випадку Позивач за зустрічним позовом обґрунтовує виникнення такого права обставинами 1997р.);

- частина 3 ст.5 Цивільного кодексу України (відповідно якої якщо цивільні відносини виникли раніше і регулювалися актом цивільного законодавства, який втратив чинність, новий акт цивільного законодавства застосовується до прав та обов`язків, що виникли з моменту набрання ним чинності) та п.4 Прикінцевих і перехідних положень Цивільного кодексу України (відповідно якого до цивільних відносин, які виникли до набрання чинності цим Кодексом, його положення застосовуються до тих прав і обов`язків, що виникли або продовжують існувати після набрання ним чинності) обумовлюють необхідність вивчення питання наявності/відсутності такого права у Відповідача (Позивача за зустрічним позовом) за період з 1997р. та по дату отримання свідоцтва Товариством з обмеженою відповідальністю «Хладопром» на знак для товарів і послуг №19356 від 16.04.2001р.

66. Згадувана Відповідачем (Позивачем за зустрічним позовом) Паризька конвенції про охорону промислової власності від 20.03.1883р., що набрала чинності для України 25.12.1991р., не тільки передбачає в розділі «В» випадки, що стосуються прав третіх осіб по день виникнення пріоритету (не має відношення до розглядуваної у справі ситуації, адже питання надання пріоритету в цьому спорі не розглядається), але й відсилає до внутрішнього законодавства:

66.1. Діюча станом на 1997р. редакція Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» в редакції від 01.07.1994р., не містила положень про виникнення права попереднього користувача на торгову марку, тоді як тільки Законом України про внесення змін №751-ХIV від 16.06.1999р., який набрав чинності 20.07.1999р., ч.3 ст.16 Закону було доповнено приписами наступного змісту:«Не визнається порушенням прав власника свідоцтва, одержаного до введення в дію п.4 ст.6 цього Закону, добросовісне використання цього позначення іншими особами, розпочате до 1 січня 1992 року». Означене положення Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» було діючим і на момент видання свідоцтва України на знак для товарів і послуг №19356 від 16.04.2001р. Так, з означеної норми вбачається, що сумлінність використання, яке не визнається порушенням права власника свідоцтва та в цьому контексті може розглядатися як аналог права попереднього користувача у розумінні ст.500 Цивільного кодексу України, пов`язане з використанням, розпочатим до 01.01.1992р.

66.2. Своєю чергою, редакція Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 22.05.2003р., що набрала чинності 25.06.2003р. та діяла на момент набрання чинності Цивільним кодексом України, в абз.2 ч.6 ст.16 встановлювала, що виключне право, яке виникло до дати подання заявки або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки, не розповсюджується на існування будь-якого права, що виникло до дати подання заявки, а відтак означена редакція Закону безпосередньо не була правостворюючою (при наявності доведених обставин використання торгової марки) в розумінні ст.4 Цивільного кодексу УРСР для Відповідача (Позивача за зустрічним позовом) в контексті захищуваного ним суб`єктивного права по зустрічному позову, адже не скасовувала правила виникнення прав на добросовісне використання позначення, лише якщо воно було розпочате до 01.01.1992р.

67. Не доведення Приватним акціонерним товариством «Львівський холодокомбінат» за зустрічним позовом жодними доказами здійснення ним сумлінного використання належного Товариству з обмеженою відповідальністю «Хладопром» на підставі свідоцтва №19356 від 16.04.2001р. знаку для товарів і послуг «Каштан» до 01.01.1992р., має наслідком не обґрунтування виникнення відповідного суб`єктивного права в цьому контексті. Таким чино, до моменту вступу в силу ст.500 Цивільного кодексу України (01.01.2004р.) по відношенні до заявника зустрічного позову відсутні підстави стверджувати про виникнення та існування у нього відповідного суб`єктивного права, передбаченого ч.1 ст.500 Цивільного кодексу України, застосування якої було б виправдано у відповідності до ч.3 ст.4 та абз.2 п.4 Прикінцевих і перехідних положень Цивільного кодексу України.

При цьому, судова колегія зазначає, що означений висновок не перебуває в залежності від результатів оцінки доказів «значної та серйозної підготовки до виробництва», що стосуються періоду 1997р., а не періоду до 01.01.1992р. як вимагається законодавством. Разом із тим, міркування, наведені в п.п.42-47 цієї постанови і не спростовані в перебігу апеляційного провадження щодо представлених доказів заявником зустрічного позову, зумовлюють висновок про їх доказову неспроможність через невідповідність вимогам достовірності та вірогідності у розумінні ст.ст.78, 79 Господарського процесуального кодексу України.

Отже, викладене зумовлює відхилення аргументів Скаржника, наведених в п.п.10.5., 10.6 цієї постанови, безвідносно до неналежно посилання місцевим судом на положення ст.ст.1, 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність», прийняття якого 16.07.1999р. об`єктивно унеможливлює його застування до документів, датованих періодом 1997р. При цьому, колегія апеляційного господарського суду також враховує і правильне посилання на п.2.4. Положення про документальне забезпечення записів в бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Мінфіну №88 від 24.05.1995р.

68. Апеляційний суд зауважує, що сам факт подання Приватним акціонерним товариством «Львівський холодокомбінат» зустрічного позову та його обґрунтування правомірністю використання приналежного іншій особі знаку для товарів та послуг на підставі ст.500 Цивільного кодексу України у розумінні принципу «заборони суперечливої поведінки», визначеного у постанові Верховного Суду у складі Об`єднаної палати Касаційного цивільного суду від 10.04.2019р. у справі №390/34/17, достатнім чином підтверджує факт використання останнім знаку для товарів і послуг «КАШТАН», що з огляду на відсутність ліцензійного договору з власником свідоцтва та відсутності доказів виникнення права попереднього користувача, свідчить про наявність порушення Приватним акціонерним товариством «Львівський холодокомбінат» прав Позивача за первісним позовом у сфері інтелектуальної власності.

69. З огляду на викладене, оскільки доводи і вимоги апеляційної скарги не підтверджують ухвалення оскаржуваного рішення із порушеннями, які ст.277 Господарського процесуального кодексу України визначені у якості підстав для зміни чи скасування оскаржуваного рішення, а підстав для виходу за межі апеляційних доводів і вимог в порядку ч.4 ст.269 цього Кодексу апеляційним судом встановлено не було, апеляційна скарга Приватного акціонерного товариства «Львівський холодокомбінат» залишається без задоволення, а переглядуване рішення без змін.

70. За змістом ст.129 Господарського процесуального кодексу України такий результат апеляційного перегляду має наслідком віднесення на рахунок Скаржника судових витрат зі сплати судового збору як за подання апеляційної так і за подання касаційної скарги (враховуючи повернення справи на новий розгляд до суду апеляційної інстанції постановою Верховного Суду від 12.03.2020р. у справі №922/2017/17 і вказівку на проведення розподілу судових витрат в цілому).

Керуючись ст.ст.74, 76, 78, 79, 129, 269, 270, 273, 275-277, 281-284, 316 Господарського процесуального кодексу України, Східний апеляційний господарський суд, -

П О С Т А Н О В И В:

1. Апеляційну скаргу Приватного акціонерного товариства «Львівський холодокомбінат», м.Львів на рішення Господарського суду Харківської області від 24.07.2019р. (повний текст підписано 29.07.2019р.) у справі №922/2017/17 залишити без задоволення.

2. Рішення Господарського суду Харківської області від 24.07.2019р. (повний текст підписано 29.07.2019р.) у справі №922/2017/17 залишити без змін.

3. Судові витрати, понесені у зв`язку з переглядом справи у суді апеляційної та касаційної інстанції, віднести на рахунок Приватного акціонерного товариства «Львівський холодокомбінат», м.Львів.

4. Постанова набирає сили з дня її прийняття, але може бути оскаржена в касаційному порядку до Верховного суду протягом двадцяти днів з дня складання повного тексту, з урахуванням порядку подання касаційної скарги, передбаченого п.17.5. Перехідних положень Господарського процесуального кодексу України.

У судовому засіданні 15.06.2020р. проголошено вступну та резолютивну частину постанови.

Повний текст постанови складено та підписано 18.06.2020р.

Головуючий, суддя-доповідач Д.О. Попков

Суддя О.В. Стойка

Суддя С.В. Барбашова

Надіслано судом до ЄДРСР 18.06.2020р.