РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

01.06.2020справа №910/16653/19

Господарський суд міста Києва у складі судді Марченко О.В., за участю секретаря судового засідання Роздобудько В.В., розглянув у відкритому судовому засіданні

справу №910/16653/19

за позовом Compo Expert GmbH (Компо Експерт ГмбХ) (Кроегервег 10, 48155 Мюнстер, Німеччина)

до товариства з обмеженою відповідальністю «Агронта» (03022, м. Київ, вул. Ломоносова, буд. 26, кв. 27; ідентифікаційний код 36885811) та

Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (01008, м. Київ, вул. М. Грушевського, буд. 12/2; ідентифікаційний код 37508596)

про визнання недійсними свідоцтв України №219491, №222864, №249242 на знаки для товарів і послуг та зобов`язання вчинити певні дії,

за участю представників:

позивача - Жухевича О.В. (адвокат; ордер від 12.02.2020 серія КС№189021);

відповідача-1 - Картушина Д.М. (довіреність від 14.01.2020 №б/н);

відповідача-2 - не з`явився.

ІСТОРІЯ СПРАВИ

1. Стислий виклад позовних вимог

Compo Expert GmbH (Компо Експерт ГмбХ; далі - Компанія) звернулася до господарського суду міста Києва з позовом про:

- визнання недійсними належних товариству з обмеженою відповідальністю «Агронта» (далі - Товариство) свідоцтв України:

№219491 на знак для товарів і послуг «»,зареєстрований для всіх товарів 01 класу Міжнародної реєстрації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП);

№222864 на знак для товарів і послуг «»,зареєстрований для всіх товарів 01 класу МКТП;

№249242 на знак для товарів і послуг «», зареєстрований для послуг 35 класу МКТП;

- зобов`язання Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (далі - Міністерство) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсними свідоцтв України: №219491 на знак для товарів і послуг «», №222864 на знак для товарів і послуг «» та №249242 на знак для товарів і послуг «» та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Позовні вимоги мотивовано тим, що:

- позивач є власником свідоцтва України №86737 на знак для товарів і послуг «», зареєстрований для товарів 01 класу МКТП «добривні хімікати для грунту; добривні суміші; добрива; солі (добрива)» та міжнародної реєстрації №394701 на знак для товарів та послуг «BASFOLIAR», зареєстрований для товарів 01 класу МКТП «хімічні продукти для сільського господарства, садівництва та лісового господарства, а саме зволожуючих продуктів і розчинників для добрив і для засобів захисту рослин, продуктів для поліпшення ґрунтів; добрива (природні та штучні)»;

- Міністерством 25.11.2016 зареєстровано свідоцтво України №219491 на знак для товарів і послуг «», 27.02.2017 зареєстровано свідоцтво України №222864 на знак для товарів і послуг «» для товарів 01 класу МКТП «хімічні продукти, призначені для використовування в промисловості, науці, фотографії, сільському господарстві, садівництві та лісівництві; бактерійні біологічні препарати, крім лікарських (медичних) і ветеринарних; гумус; дефоліанти; добрива; добривні суміші; культури мікроорганізмів, крім лікарських (медичних) і ветеринарних; препарати з мікроелементами для рослин; препарати для поліпшування стану ґрунту; препарати з мікроорганізмів, крім лікарських (медичних) і ветеринарних; речовини, що сприяють зберіганню насіння; росторегулівні препарати для рослин; солі (добрива); субстрати (підклади) для вирощування без ґрунту (сільське господарство); хімікати для плодівництва, крім фунгіцидів, гербіцидів, інсектицидів і паразитоцидів», та 25.10.2018 зареєстровано свідоцтво України №249242 на знак для товарів і послуг «» для послуг 35 класу МКТП, а саме «адміністративне обробляння замовлень на купівлю; адміністрування програм лояльності для клієнтів; вивчання ринку; демонстрування товарів; економічне прогнозування; збирання інформації у комп`ютерні бази даних; комерційне інформування та поради для споживачів (центри підтримки споживачів); комп`ютеризоване ведення справ; маркетинг; маркетингові досліджування; написання рекламних текстів; організовування виставок на комерційні або рекламні потреби; організовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; послуги агентств комерційного інформування; послуги з комерційного посередництва; послуги з постачання для інших (закуповування товарів та замовляння послуг для інших підприємств); послуги імпортно-експортних агентств; послуги щодо роздрібного або оптового продажу фармацевтичних, ветеринарних, гігієнічних препаратів, медичних товарів та препаратів для сільського господарства; пошукова оптимізація для сприяння продажам; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; пряме поштове рекламування; публікування рекламних текстів; радіорекламування; рекламування; рекламування поштою; рекламування через комп`ютерну мережу в режимі он-лайн; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; розробляння рекламних матеріалів; систематизування інформації у комп`ютерні бази даних; сприяння продажам для інших; створювання програм щодо замовляння товарів через телерекламу»;

- позначення за свідоцтвами України: № 219491 на знак для товарів і послуг «», №222864 на знак для товарів і послуг «» та №249242 на знак для товарів і послуг «» є схожими настільки, що їх можна сплутати із знаками для товарів і послуг позивача, що є підставою для відмови у наданні правової охорони таким позначенням згідно з пунктом 3 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі - Закон);

- позначення за свідоцтвами України: № 219491 на знак для товарів і послуг «», №222864 на знак для товарів і послуг «» та №249242 на знак для товарів і послуг «» можуть викликати у споживача асоціативне уявлення про товар, яке не відповідатиме дійсності, що не виключає можливість введення споживача в оману стосовно певної якості та виробника товарів, що є підставами для відмови у наданні правової охорони згідно з пунктом 2 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі - Закон);

- викладене є підставою для визнання недійсними вказаних свідоцтв України відповідно до підпункту «а» пункту 1 статті 19 Закону.

3. Стислий виклад заперечень Товариства

Товариство 20.01.2020 подало суду відзив на позовну заяву, в якому заперечує проти задоволення позовних вимог, оскільки:

- Товариство активно починаючи з 2016 року використовує позначення за свідоцтвами України: № 219491 на знак для товарів і послуг «», №222864 на знак для товарів і послуг «» та №249242 на знак для товарів і послуг «» для відповідних товарів 01 і послуг 35 класів МКТП для яких вони зареєстровані, та здобуло на вітчизняному ринку добру репутацію та відомість серед доречного кола споживачів, а як наслідок, твердження позивача про можливість оскаржуваних знаків вводити в оману споживачів щодо особи, яка виробляє товари/надає послуги, а саме щодо Компанії є хибними, та такими, що не відповідають дійсності;

- твердження позивача про невідповідність позначень за свідоцтвами України: №219491 на знак для товарів і послуг «», №222864 на знак для товарів і послуг «» та №249242 на знак для товарів і послуг «» умовам надання правової охорони не відповідають дійсності та спростовуються доказами, доданими відповідачем-1 до даного відзиву;

- висновок експерта від 22.11.2019 №19/23/2-1/28-ЕД/19 не може розцінюватись судом як належний та допустимий доказ у розумінні статей 76 - 78 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України), як наслідок, не може бути покладеним судом в основу під час винесення рішення у даній справі з огляду на ту обставину, що складений виключно за матеріалами позивача, що суперечить пункту 1 частини першої статті 12 Закону України «Про судову експертизу», відповідно до якого судовий експерт зобов`язаний провести повне дослідження і дати обґрунтований та об`єктивний письмовий висновок.

4. Стислий виклад заперечень Міністерства

Міністерство 16.01.2020 подало суду відзив на позовну заяву, в якому заперечує проти задоволення позовних вимог з огляду на те, що:

- датою подання заявок №m 2015 14923, №m 2015 14924 за свідоцтвами України: № 219491 на знак для товарів і послуг «», №222864 на знак для товарів і послуг «» є 03.09.2015; датою подання заявки № m 2017 03100 за свідоцтвом України та №249242 на знак для товарів і послуг «» є 16.02.2017; станом на 03.09.2015 та 16.02.2017 - була чинна редакція Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» (далі - Закон) з останніми змінами від 09.04.2015; таким чином, відповідність знака умовам правової охорони має розглядатися, виходячи із дати подання відповідної заявки;

- за заявками № m 2015 14923, № m 2015 14924 та № m 2017 03100 була проведена формальна та кваліфікаційна експертиза відповідно до Закону та встановлених на його основі Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 № 116 (в редакції наказу Державного патентного відомства України від 20.08.1997 №72), під час якої заявлені до реєстрації позначення перевірялись на відповідність умовам надання правової охорони, визначених Законом;

- при проведенні кваліфікаційної експертизи вказаних заявок заявлені позначення перевірялися на відповідність умовам надання правової охорони, визначеним Законом, зокрема, пунктом 2 статті 6 Закону; разом з тим, використовувалася інформаційна база закладу експертизи, в тому числі матеріали раніше поданих заявок, а також довідково-пошуковий апарат та відповідні офіційні видання;

- позивач скористався своїм правом, передбаченим пунктом 8 статті 10 Закону, та подав до закладу експертизи мотивовані заперечення проти реєстрації знаків за заявками № m 2015 14923, № m 2015 14924;

- заявник (відповідач-1) скористався своїм правом та подав відповіді на подані заперечення за заявками № m 2015 14923, № m 2015 14924 (у яких зазначив про несхожість до ступеню змішування його заявлених на реєстрацію позначень зі знаками позивача та те, що він був тривалий час дистриб`ютором препарату «Басфоліар», виробником якого була польська компанія «АДОБ», яка передала свої права на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 86737 позивачеві і не сповістила про це дистриб`юторів; саме тому для уникнення конфлікту відповідач-1 переорієнтував свою діяльність і розробив заявлений знак);

- в силу приписів статті 10 Закону такі заперечення третіх осіб беруться до уваги експертом при проведенні кваліфікаційної експертизи, але відповідність позначення умовам надання правової охорони, передбаченим статтею 6 Закону, визначається за результатами проведення кваліфікаційної експертизи, а не за результатами розгляду мотивованих заперечень;

- за результатами кваліфікаційної експертизи заявок № m 2015 14923, № m 2015 14924 та № m 2017 03100 закладом експертизи були складені висновки про відповідність знаків умовам надання правової охорони, які після затвердження набули статусу рішень про реєстрацію знаків, на підставі яких були видані оскаржувані свідоцтва;

- знак для товарів і послуг «» за свідоцтвом України №86737, що належить позивачу, та знак для товарів і послуг «» за свідоцтвом України №249242, що належить відповідачу-1, є словесними, мають схожі другі частини словесних позначень «ФОЛІАР», проте зареєстровані для неспоріднених товарів 1 та послуг 35 класу МКТП;

- порівнювальні знаки для товарів та послуг «» та «» взагалі не є схожими зі словесним знаком «БАСФОЛІАР», оскільки є фантазійними за семантикою, мають значні зорово-графічні та фонетичні відмінності, що створюють у свідомості споживача різні асоціації (образи), тому такі позначення не можуть бути визнані схожими настільки, що їх можна сплутати;

- така обставина як введення в оману споживачів щодо особи, яка надає, виробляє товари, при використанні оспорюваних знаків має бути доведена позивачем документально підтвердженими даними про факти змішування споживачами товарів, маркованих таким знаком, на ринку при введенні їх в господарський оборот, що призвело до порушення його прав;

- наявність певних прав у Товариства не є перешкодою для реалізації прав Компанії, оскільки у матеріалах справи відсутні докази того, що відповідачі забороняли або іншим чином створювали перешкоди позивачу у здійсненні ним господарської діяльності.

4. Процесуальні дії у справі

Ухвалою господарського суду міста Києва від 29.11.2019 позовну заяву Компанії залишено без руху та встановлено позивачу десятиденний строк з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху для усунення недоліків позовної заяви.

12.12.2019 позивач подав суду документи на виконання ухвали суду від 29.11.2019.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 19.12.2019 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі в порядку загального позовного провадження; підготовче засідання призначено на 20.01.2020.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 19.12.2019 заяву Компанії про забезпечення позову задоволено; до вирішення позову по суті вжито заходи до забезпечення позову шляхом: заборони Товариству передавати повністю або частково права інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №219491, №222864 і №249242 іншим особам та відмовлятися від свідоцтв України №219491, №222864 і №249242 повністю або частково; заборони Міністерству вносити зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно передання Товариством права власності на знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №219491, №222864 і №249242 третім особам та відмови Товариства від прав на знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №219491, №222864 і №249242.

15.01.2020 Міністерство подало суду клопотання про долучення до матеріалів справи матеріалів заявок на реєстрацію знаків для товарів і послуг «»,«» і «» Товариства, за якими видано свідоцтво України №219491, №222864, №249242.

20.01.2020 Товариство подало суду заяву про застосування наслідків спливу строків позовної давності.

У підготовчому засіданні 20.01.2020 оголошено перерву до 17.02.2020.

10.02.2020 позивач подав суду відповідь на відзив Товариства, в якій заперечив проти доводів Товариства та фактично виклав доводи позовної заяви.

Разом з тим, до відповіді на відзив позивачем додано суду заперечення проти заяви про застосування наслідків спливу строків позовної давності.

17.02.2020 Товариство подало суду клопотання про долучення до матеріалів справи доказів.

У підготовчому засіданні 17.02.2020 продовжено строк підготовчого провадження; оголошено перерву до 10.03.2020.

Товариство 02.03.2020 подало суду заперечення на відповідь на відзив позивача, в яких підтримало доводи експерта, викладені у висновку експертизи від 14.02.2020 №1293, та фактично виклало доводи відзиву на позов.

05.03.2020 Товариство подало суду заперечення на висновок експертного дослідження від 22.11.2019 №19/23/2-1/28-ЕД/19, в яких зазначило про те, що вказаний висновок не може розцінюватися судом як належний та допустимий доказ у розумінні статей 76-78 ГПК України.

У підготовчому засіданні 10.03.2020 оголошено перерву до 13.04.2020.

Позивач 09.04.2020 подав суду:

- пояснення щодо висновку експертного дослідження від 22.11.2019 №19/23/2-1/28-ЕД/19, в яких зазначив, що висновок є обґрунтованим, містить повне дослідження питань, що поставлені експерту, та наразі є єдиним в матеріалах справи висновком експерта, що стосується предмета доказування у даній справі;

- пояснення стосовно заперечення на відповідь на відзив на позов, в яких фактично виклав доводи позову та наголосив на належного доказу у справі висновку експертного дослідження від 22.11.2019 №19/23/2-1/28-ЕД/19.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 13.04.2020 закрито підготовче провадження та призначено справу до судового розгляду по суті на 01.06.2020.

Представник Міністерства у судове засідання 01.06.2020 не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, про дату, час та місце проведення судового засідання був повідомлений належним чином, що підтверджується наявним в матеріалах справи рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення за адресою місцезнаходження Міністерства.

Товариство 01.06.2020 подало клопотання про призначення у справі судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності, на вирішення якої просить поставити такі питання:

« 1. Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 222864 схожим настільки, що його можна сплутати із раніше зареєстрованими знаками для товарів і послуг за свідоцтвом України № 86737 та міжнародною реєстрацією № 394701 щодо споріднених товарів?

2. Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 219491 схожим настільки, що його можна сплутати із раніше зареєстрованими знаками для товарів і послуг за свідоцтвом України № 86737 та міжнародною реєстрацією № 394701 щодо споріднених товарів?

3. Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 249242 схожим настільки, що його можна сплутати із раніше зареєстрованими знаками для товарів і послуг за свідоцтвом України № 86737 та міжнародною реєстрацією № 394701 щодо споріднених товарів?

4. Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 222864 таким, що може ввести в оману споживачів стосовно особи виробника, а саме щодо компанії КОМПО ЕКСПЕРТ ГмбХ?

5. Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 219491 таким, що може ввести в оману споживачів стосовно особи виробника, а саме щодо компанії КОМПО ЕКСПЕРТ ГмбХ?

6. Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 249242 таким, що може ввести в оману споживачів стосовно особи виробника, а саме щодо компанії КОМПО ЕКСПЕРТГмбХ?

7. Чи набув знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 222864 додаткову розрізняльну здатність відносно вказаних у свідоцтві товарів і послуг в процесі його використання ТОВ «АГРОНТА»?

8. Чи набув знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 219491 додаткову розрізняльну здатність відносно вказаних у свідоцтві товарів і послуг в процесі його використання ТОВ «АГРОНТА»?

9. Чи набув знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 249242 додаткову розрізняльну здатність відносно вказаних у свідоцтві товарів і послуг в процесі його використання ТОВ «АГРОНТА»?»,

проведення експертизи Товариство запропонувало доручити Науково-дослідному центру судових експертиз з питань інтелектуальної власності або атестованому судовому експерту Пейкрішвілі Мамуці Шотаєвичу або атестованому судовому експерту Жилі Богдану Володимировичу .

Представник Товариства підтримав вказане клопотання та просив його задовольнити.

Згідно з частиною першою статті 99 ГПК України суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов:

1) для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо;

2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів.

Відповідно до пункту 8 частини другої статті 182 ГПК України у підготовчому засіданні суд, зокрема, вирішує питання про призначення експертизи.

Статтею 207 ГПК України передбачено, що головуючий з`ясовує, чи мають учасники справи заяви чи клопотання, пов`язані з розглядом справи, які не були заявлені з поважних причин в підготовчому провадженні або в інший строк, визначений судом, та вирішує їх після заслуховування думки інших присутніх у судовому засіданні учасників справи.

Суд залишає без розгляду заяви та клопотання, які без поважних причин не були заявлені в підготовчому провадженні або в інший строк, визначений судом.

Так, ухвалою суду від 19.12.2019 було відкрито провадження у даній справі.

Представник Товариства був присутній у кожному підготовчому засіданні (20.01.2020, 17.02.2020, 10.03.2020) проте жодного разу не заявив клопотання про призначення у справі судової експертизи.

Ухвалою суду від 13.04.2020 закрито підготовче провадження та призначено справу до судового розгляду по суті.

Клопотання про призначення судової експертизи подано Товариством 01.06.2020 без зазначення поважних причин, у зв`язку з якими таке клопотання не було подане Товариством в підготовчому засіданні.

З огляду на викладене суд вважає за необхідне залишити клопотання Товариства про призначення у справі судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності без розгляду.

Представник позивача у судовому засіданні 01.06.2020 оголосив вступне слово та підтримав позовні вимоги у повному обсязі.

Представник Товариства оголосив вступне слово та заперечив проти задоволення позовних вимог.

Суд, заслухавши вступне слово представників сторін, з`ясувавши обставини, на які посилаються сторони, дослідив в порядку статей 209 і 210 ГПК України докази у справі.

Після закінчення з`ясування обставин справи та перевірки їх доказами суд перейшов до судових дебатів.

Представники сторін виступили з промовами (заключним словом), в яких посилалися на обставини і докази, досліджені у судовому засіданні.

У судовому засіданні 01.06.2020 було оголошено вступну та резолютивну частини рішення відповідно до статті 233 ГПК України.

Судом згідно з вимогами статей 222 і 223 ГПК України здійснювалося повне фіксування судового засідання технічними засобами та секретарем судового засідання велися протоколи судових засідань, які долучені до матеріалів справи.

ВИКЛАД ОБСТАВИН СПРАВИ, ВСТАНОВЛЕНИХ СУДОМ

Компанія є володільцем:

- свідоцтва України №86737 на знак для товарів і послуг «», зареєстрований для товарів 01 класу МКТП «добривні хімікати для грунту; добривні суміші; добрива; солі (добрива)»; знак зареєстровано 10.01.2008;

- міжнародної реєстрації №394701 на торговельну марку «BASFOLIAR», що зареєстрована для товарів 01 класу МКТП «хімічні продукти для сільського господарства, садівництва та лісового господарства, а саме зволожуючих продуктів і розчинників для добрив і для засобів захисту рослин, продуктів для поліпшення ґрунтів; добрива (природні та штучні)»; дата поширення реєстрації на територію України - 04.09.2008.

Товариство є власником таких знаків для товарів і послуг:

- «» за свідоцтвом України №219491, зареєстрованого для товарів 01 класу МКТП «хімічні продукти, призначені для використовування в промисловості, науці, фотографії, сільському господарстві, садівництві та лісівництві; бактерійні біологічні препарати, крім лікарських (медичних) і ветеринарних; гумус; дефоліанти; добрива; добривні суміші; культури мікроорганізмів, крім лікарських (медичних) і ветеринарних; препарати з мікроелементами для рослин; препарати для поліпшування стану ґрунту; препарати з мікроорганізмів, крім лікарських (медичних) і ветеринарних; речовини, що сприяють зберіганню насіння; росторегулівні препарати для рослин; солі (добрива); субстрати (підклади) для вирощування без ґрунту (сільське господарство); хімікати для плодівництва, крім фунгіцидів, гербіцидів, інсектицидів і паразитоцидів»;

- «» за свідоцтвом України №222864, зареєстрованого для товарів 01 класу МКТП «хімічні продукти, призначені для використовування в промисловості, науці, фотографії, сільському господарстві, садівництві та лісівництві; бактерійні біологічні препарати, крім лікарських (медичних) і ветеринарних; гумус; дефоліанти; добрива; добривні суміші; культури мікроорганізмів, крім лікарських (медичних) і ветеринарних; препарати з мікроелементами для рослин; препарати для поліпшування стану ґрунту; препарати з мікроорганізмів, крім лікарських (медичних) і ветеринарних; речовини, що сприяють зберіганню насіння; росторегулівні препарати для рослин; солі (добрива); субстрати (підклади) для вирощування без ґрунту (сільське господарство); хімікати для плодівництва, крім фунгіцидів, гербіцидів, інсектицидів і паразитоцидів»;

- «» за свідоцтвом України №249242, зареєстрованого для послуг 35 класу МКТП «адміністративне обробляння замовлень на купівлю; адміністрування програм лояльності для клієнтів; вивчання ринку; демонстрування товарів; економічне прогнозування; збирання інформації у комп`ютерні бази даних; комерційне інформування та поради для споживачів (центри підтримки споживачів); комп`ютеризоване ведення справ; маркетинг; маркетингові досліджування; написання рекламних текстів; організовування виставок на комерційні або рекламні потреби; організовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; послуги агентств комерційного інформування; послуги з комерційного посередництва; послуги з постачання для інших (закуповування товарів та замовляння послуг для інших підприємств); послуги імпортно-експортних агентств; послуги щодо роздрібного або оптового продажу фармацевтичних, ветеринарних, гігієнічних препаратів, медичних товарів та препаратів для сільського господарства; пошукова оптимізація для сприяння продажам; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; пряме поштове рекламування; публікування рекламних текстів; радіорекламування; рекламування; рекламування поштою; рекламування через комп`ютерну мережу в режимі он-лайн; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; розробляння рекламних матеріалів; систематизування інформації у комп`ютерні бази даних; сприяння продажам для інших; створювання програм щодо замовляння товарів через телерекламу».

Судом встановлено, що 03.06.2015 Товариство звернулося до державного підприємства «Український інститут промислової власності» з заявками №m 2015 14923 (стосовно знака для товарів і послуг «») і №m 2015 14924 (щодо знака для товарів і послуг «»), а 16.02.2017 - з заявкою №m 2017 03100 (стосовно знака для товарів і послуг «»).

Листом-попередженням від 28.03.2016 вих.№GLF-1726 позивач просив Товариство:

- надати інформацію про наявність ліцензії або іншого договору, або інших документів, відповідно до яких Товариству надано дозвіл на використання торговельної марки «BASFOLIAR» щодо імпорту і продажу продукції з використанням вказаної марки в Україні, а також надати інформацію про виробника та постачальника, у яких Товариство купує продукцію;

- припинити використання торговельної марки «BIFOLIAR» будь-яким чином, в тому числі на сайті www .agronta.com.ua, оскільки торговельна марка «BIFOLIAR» схожа до ступеню змішування з торговельною маркою «BASFOLIAR», правовласником якої є Компанія, та не використовувати торговельну марку «BIFOLIAR» будь-яким чином у майбутньому;

- припинити замовлення, зберігання, реалізацію продукції під торговельною маркою «BIFOLIAR»;

- надати інформацію про виробників, постачальників, імпортерів продукції під торговельною маркою «BIFOLIAR».

03.06.2016 і 23.08.2016 Компанією було подано до державного підприємства «Український інститут промислової власності» заперечення щодо надання правової охорони в Україні торговельним маркам «» і «».

29.09.2016 Укрпатентом було прийнято рішення про реєстрацію знака для товарів і послуг «»; 05.01.2017 - про реєстрацію знака для товарів і послуг «»; 06.09.2018 - про реєстрацію знака для товарів і послуг «».

25.11.2016 було зареєстровано знак для товарів і послуг «» за свідоцтвом України №219491, про що здійснено публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність» від 25.11.2016 №22.

27.02.2017 було зареєстровано знак для товарів і послуг «» за свідоцтвом України №222864, про що здійснено публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність» від 27.02.2017 №4.

25.10.2018 було зареєстровано знак для товарів і послуг «» за свідоцтвом України №249242, про що здійснено публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність» від 25.10.2018 №20.

Позовні вимоги мотивовано тим, що знаки для товарів і послуг «» за свідоцтвом України №219491, «» за свідоцтвом України №222864 та «» за свідоцтвом України №249242 є схожими настільки, що їх можна сплутати з торговельними марками позивача, а також існує можливість введення споживача в оману стосовно певної якості та виробника товарів, що свідчать про невідповідність оспорюваних позначень умовам надання правової охорони; наведене є підставою для визнання недійсними вказаних свідоцтв України відповідно до підпункту «а» пункту 1 статті 19 Закону.

Так, позивачем подано суду висновок експертного дослідження від 22.11.2019 №19/23/2-1/28-ЕД/19, проведеного судом експертом Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру Міністерства внутрішніх справ України ОСОБА_3 , на вирішення якого було поставлено такі питання:

- чи є торговельна марка «» за свідоцтвом України № 219491 і торговельна марка «» за свідоцтвом України № 222864 схожими настільки, що їх можна сплутати з торговельною маркою «BASFOLIAR» (міжнародна реєстрація №394701) і торговельною маркою «БАСФОЛІАР» (свідоцтво України №86737) у відношенні товарів 01 класу МКТП, зазначених у свідоцтвах України №219491 і №222864?;

- чи були торговельна марка «» за свідоцтвом України №219491 і торговельна марка «» за свідоцтвом України № 222864 такими, що можуть ввести в оману у відношенні особи виробника товару, а саме Компанії, станом на 03.09.2015, з урахуванням того, що Компанія є всесвітньо відомим виробником добрив під торговельною маркою «BASFOLIAR» (міжнародна реєстрація №394701) і торговельною маркою «БАСФОЛІАР» (свідоцтво України №86737)?;

- чи є торговельна марка «БІФОЛІАР» за свідоцтвом України № 249242 схожою настільки, що її можна сплутати з торговельною маркою «BASFOLIAR» (міжнародна реєстрація №394701) і торговельною маркою «БАСФОЛІАР» (свідоцтво України №86737) у відношенні послуг 35 класу МКТП, вказаних у свідоцтві України №2492472?;

- чи була торговельна марка «БІФОЛІАР» за свідоцтвом України №249242 такою, що може ввести в оману щодо особи, яка надає послуги, а саме Компанії, станом на 16.02.2017?

За результатами експертного дослідження експерт дійшов таких висновків:

- торговельна марка «» за свідоцтвом України №219491 і торговельна марка «» за свідоцтвом України № 222864 є схожими настільки, що їх можна сплутати з торговельною маркою «BASFOLIAR» (міжнародна реєстрація №394701) і торговельною маркою «БАСФОЛІАР» (свідоцтво України №86737) у відношенні товарів 01 класу МКТП, зазначених у свідоцтвах України №219491 і №222864;

- торговельна марка «» за свідоцтвом України № 219491 і торговельна марка «» за свідоцтвом України № 222864 є такими, що можуть ввести в оману стосовно особи виробника товару, а саме Компанії, станом на 03.09.2015, з урахуванням того, що відповідно до вказаного представником правовласника - Компанія є всесвітньо відомим виробником добрив під торговельною маркою «BASFOLIAR» (міжнародна реєстрація №394701) і торговельною маркою «БАСФОЛІАР» (свідоцтво України №86737), що присутні на ринку України щонайменше протягом останніх 5 років;

- торговельна марка «» за свідоцтвом України № 249242 та торговельна марка «BASFOLIAR» (міжнародна реєстрація № 394701 ) і торговельною маркою «БАСФОЛІАР» (свідоцтво України №86737) є схожими настільки, що її можна сплутати у відношенні послуг 35 класу МКТП, зазначених у свідоцтві України №249242;

- торговельна марка «БІФОЛІАР» за свідоцтвом України № 249242 , правовласником якої є Товариство, є такою, що може ввести в оману щодо особи, а саме Компанії, яка виробляє товари під торговельними марками (знаками для товарів і послуг) «BASFOLIAR» (міжнародна реєстрація №394701) і торговельною маркою «БАСФОЛІАР» (свідоцтво України №86737) станом на 16.02.2017.

В свою чергу, Товариством подано суду висновок експерта від 14.02.2020 №1293 за результатами експертизи об`єктів інтелектуальної власності, складений судовим експертом Коваленко Тетяною Вікторівною , на вирішення якої було поставлено такі питання:

- чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №222864 схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованими знаками для товарів і послуг за свідоцтвом України №86737 та міжнародною реєстрацією №394701 щодо споріднених товарів?;

- чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №219491 схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованими знаками для товарів і послуг за свідоцтвом України №86737 та міжнародною реєстрацією №394701 щодо споріднених товарів?;

- чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №249242 схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованими знаками для товарів і послуг за свідоцтвом України №86737 та міжнародною реєстрацією №394701 щодо споріднених товарів?;

- чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №222864 таким, що може ввести в оману споживачів стосовно особи виробника, а саме щодо Компанії?;

- чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №219491 таким, що може ввести в оману споживачів стосовно особи виробника, а саме щодо Компанії?;

- чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №249242 таким, що може ввести в оману споживачів стосовно особи виробника, а саме щодо Компанії?

За результатами експертного дослідження експерт дійшов висновків про те, що:

- знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №222864 не є схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованими знаками для товарів і послуг за свідоцтвом України №86737 та міжнародною реєстрацією №394701 щодо однорідних та споріднених товарів;

- знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №219491 не є схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованими знаками для товарів і послуг за свідоцтвом України №86737 та міжнародною реєстрацією №394701 стосовно однорідних та споріднених товарів;

- знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №249242 не є схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованими знаками для товарів і послуг за свідоцтвом України №86737 та міжнародною реєстрацією №394701 щодо споріднених товарів;

- знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №222864 не є таким, що може ввести в оману споживачів стосовно особи виробника, а саме Компанії;

- знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №219491 не є таким, що може ввести в оману споживачів щодо особи виробника, а саме Компанії;

- знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №249242 не є таким, що може ввести в оману споживачів стосовно особи виробника, а саме Компанії.

При порівнянні торговельних марок позивача з торговельними марками Товариства експертом встановлено таке:

- за фонетичною схожістю знаки є частково схожими;

- за графічною схожістю:

знаки не схожі, оскільки зображувальний елемент знаків за свідоцтвами України №219491 і №222864 є домінуючим у просторовому відношенні і саме на зображувальному елементі найбільше фіксується увага споживачів;

знак «» за свідоцтвом України №249242 може бути тотожним або схожим за графічними ознаками із знаками «BASFOLIAR» за міжнародною реєстрацією №394701 та «» за свідоцтвом України №86737 лише за однакових умов їх використання;

- за семантичною схожістю: частини слів « Фоліар » та «Foliar» не є відомими українському споживачу, при цьому для їх запам`ятовування та згадування у подальшому споживач повинен буде прикласти чимало зусиль; що стосується частин « Би », « Бас » та «Bas» вони є більш відомими споживачам, асоціюються з бджолою та басом, тому саме на них падає логічний наголос і вони найкраще запам`ятовуються споживачем; у випадку із знаками для товарів і послуг «» за свідоцтвом України №222864 та «» за свідоцтвом України № 219491 при сприйнятті їх споживачем зображувальний елемент має самостійне смислове значення яким є «зображення бджоли на квітці, позакореневий» (що також застосовано експертом і до знака «» за свідоцтвом України № 249242 ); семантичним значенням знаків «» і «BASFOLIAR» є «низький, позакореневий»; з огляду на викладене, знаки не є семантично схожими;

- оскільки товари 01 класу МКТП, зареєстровані за свідоцтвами України № 222864 і № 86737 та за міжнародною реєстрацією № 394701 є дуже специфічними, споживачами таких товарів є фахівці у певних галузях - сільському господарстві, садівництві, лісівництві, а також фахівці у галузі хімії, то знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № 222864 і № 219491 не є схожими настільки, що їх можна сплутати з раніше зареєстрованими знаками для товарів і послуг за свідоцтвом України № 86737 та міжнародною реєстрацією № 394701 щодо однорідних та споріднених товарів;

- що ж до введення в оману споживачів стосовно особи виробника, то у зв`язку з тим, що знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №222864, № 219491 і №249242 не є схожими настільки, що їх можна сплутати із знаками для товарів і послуг за свідоцтвом України № 86737 та міжнародною реєстрацією №394701, то і загрози ввести споживачів в оману немає.

Судом встановлено, що позивач є відомим виробником продукції добрив для садівництва і сільського господарства.

Введення Компанією відповідної продукції на ринок України та її продаж підтверджується наявними в матеріалах справи:

- рахунками на оплату товару під торговельними марками «» і «BASFOLIAR», що поставлявся в Україну у значних обсягах, у 2015-2018 роках;

- публікаціями в журналі «Агроном» № 4 за листопад 2013 року, №1 за лютий 2014 року та № 2 за травень 2014 року, та в журналі «Agroexpert» №1 ( 78) за січень 2015 року і №2(79) за лютий 2015 року;

- експертним висновком за результатами проведеної фіксації і дослідження змісту веб-сторінок у мережі Інтернет про згадування торговельних марок «» і «BASFOLIAR» в публікаціях в мережі Інтернет, який підтверджує наявність великої кількості посилань та інформації про товари позивача під торговельними марками «» і «BASFOLIAR», станом до 03.09.2015 (зокрема, за результатами пошуку в Google за назвою «BASFOLIAR» за період з 01.01.2014 по 01.09.2015 було отримано посилання на 17 джерел інформації, за назвою «» - на 29 джерел інформації; зафіксовано ряд спеціалізованих статей стосовно товарів позивача під наведеними торговельними марками;

- афідевітом Компанії підтверджено, що: позивач присутній ринку України з 2013 року (початок продажів); компанія КОМПО ГмбХ енд Ко. КГ (СОМРО GmbH & Co.KG) - пов`язана з Компанією, почала свої продажі в Україні з 2008 року; торговельна марка «BASFOLIAR» була вперше використана у Німеччині в 1972 році; перші продажі під торговельною маркою «BASFOLIAR» почалися у травні 2012 року; обсяги продажів добрив і біостимулянтів під торговельною маркою «BASFOLIAR» дистриб`юторам в Україні у період з травня 2012 року по грудень 2017 року склали 1 860 тон на суму 3 681 297,26 євро, а станом на кінець серпня 2015 року - 657 тон на суму 1 433 599 євро і продані у повному об`ємі українським споживачам; в Україні здійснювався продаж лінійки продукції - добрив із такими найменуваннями: Basfoliar Zn Flo, Basfoliar Excellent Flo, Basfoliar Trippie Flo, Basfoliar SC 17-17-17, Basfoliar SC 14-10-29, Basfoliar SC 13-21-13, Basfoliar Kelp SL, Basfoliar Aktiv SL, Basfoliar Combi Stipp SL, Basfoliar SP 30-10-10, Basfoliar Bor SL, Basfoliar Multi flo;

- листом товариства з обмеженою відповідальністю «Бінфілд Агро Технолоджіз» від 19.11.2019 №2019/11-19-02, згідно з яким вказане товариство як офіційний імпортер та дистриб`ютор в Україні товарів позивача з 2012 року (тобто до моменту подання заявок на спірні знаки для товарів і послуг, власником яких є Товариство, підтверджує факт реалізації в Україні широкого спектру мінеральних добрив (10 видів) Компанії під торговельними марками «» і «BASFOLIAR»;

- реєстрацією агрохімікатів позивача в Україні починаючи з 2011 року (витяг з Державного реєстру пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні (реєстр з 2008 по 2019 роки), доступний на сайті Міністерства енергетики та захисту довкілля за посиланням: https://menr.qov.ua/content/derzhavniv-reestr-pesticidiv-i-aqrohimikativ-dozvolenih-do-vikoristannya-v-ukraini-dopovnennya-z-01012017-zqidno-vimoq-postanovi-kabinetu-ministriv-ukraini-vid-28.html;

- висновком державної санітарно-епідеміологічної експертизи Міністерства охорони здоров`я України від 25.12.2014 №05.03.02-05/78578;

- посвідченням Міністерства екології та природних ресурсів України про державну реєстрацію препарату Басфоліар (Нутрісід), серія А, №04396.

Відповідно до маркетингового дослідження рівня обізнаності споживачів та фахівців щодо торговельної марки «BASFOLIAR»/«БАСФОЛІАР» від 10.08.2017, підготовленого за результатами опитування спеціалістів в галузі виробництва та реалізації хімічної продукції для сільського господарства та садівництва, а також пересічних споживачів в п`яти найбільших містах та областях України 70,6% з числа опитуваних вважають, що Компанія може бути виробником товарів під торговельними марками «БІФОЛІАР» (логотипи «» і «»), при цьому торговельні марки «BASFOLIAR» та «БАСФОЛІАР» відомі 64% респондентам-споживачам та 82% респондентам-фахівцям, що працюють в галузі виробництва та реалізації хімічних продуктів для сільського господарства та садівництва.

Крім того, за маркетинговим дослідженням 62,9% респондентів, яким знайомі торговельні марки «BASFOLIAR» та «БАСФОЛІАР» підтверджують, що торговельні марки «» і «» викликають у них асоціації з торговельними марками позивача, при цьому, загальний процент респондентів, яким відомі торговельні марки Компанії тривалий час (більше 2-х років та більше 5-ти років від дати проведення опитування - серпень 2017 року) складає 73,3% споживачів та 76,4% фахівців.

В противагу наведеного Товариство вказує про те, що воно є відомим на території України дистриб`ютором мінеральних добрив, які виготовляються з використанням належних Товариству знаків для товарів і послуг.

Вказані добрива з торговельною маркою «БІФОЛІАР» виробляються польською компанією VITAFER Cyprian Cieslinski на замовлення Товариства починаючи з 2016 року, та реалізуються останнім на всій території України.

На підтвердження наведеного Товариством подано суду такі документи:

- посвідчення Міністерства екології та природних ресурсів України про державну реєстрацію препарату Біфоліар, р., мінеральне добриво, Серія А, №05482;

- витяг з Державного реєстру пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні (режим доступу https://menr.gov.ua/content/derzhavniy-reestr-pesticidiv-i- agrohimikativ- dozvolenih - do-vikoristannya-v-ukraini - dopovnennya -z-01012017 -zgidno-vimog-postanovi-kabinetu-ministriv-ukraini -vid-21112007--1328.html) щодо товарів ТМ «БІФОЛІАР» Товариства;

- етикетки товарів з торговельною маркою «БІФОЛІАР» Товариства;

- товаро-транспортні накладні, які підтверджують факт поставки польською компанією VITAFER Cyprian Cieslinski товарів з торговельною маркою «БІФОЛІАР» Товариства для подальшого продажу на території України;

- бухгалтерську довідку від 30.12.2019 вих.№301219, відповідно до якої за період з 2016 року по 2019 рік, на замовлення Товариства польською компанією VITAFER Cyprian Cieslinski було виготовлено та імпортовано на територію України 464 950 літрів мінеральних добрив маркованих торговельною маркою «БІФОЛІАР»;

- бухгалтерську довідку від 30.12.2019 вих.№301219/1, згідно з якою за період з 2016 року по 2019 рік, Товариством було реалізовано на території України 445 110 літрів мінеральних добрив маркованих торговельною маркою «БІФОЛІАР»;

- національний сертифікат Всеукраїнського галузево-аналітичного центру, яким Товариство визнано компанією року 2018 за вагомий внесок у розвиток економіки регіону, здобуття права першості в галузі та відмінну динаміку розвитку підприємства, згідно з КВЕД 46.75 «Оптова торгівля хімічними продуктами»;

- бухгалтерську довідку від 30.12.2019 вих.№301219/2, відповідно до якої за період з 2016 року по 2019 рік, витрати Товариства на рекламу мінеральних добрив «БІФОЛІАР» склали 5 558 520 грн.

Товариство зазначає, що в процесі активного виведення на український ринок товарів з торговельною маркою «БІФОЛІАР» Товариством було здійснено масштабну рекламну кампанію, що включала в себе різні способи популяризації вказаних товарів «БІФОЛІАР», зокрема, розміщення реклами у друкованих засобах масової інформації (журнали: «Пропозиція»; «Зерно»; «Соняшник»), розміщення реклами в мережі Інтернет, виготовлення брендованої продукції.

На замовлення Товариства товариством з обмеженою відповідальністю «Рема-Принт» у січні - квітні 2019 року було виготовлено брошуру з інформацією про товари з торговельною маркою «БІФОЛІАР» у кількості 5 000 штук, загальною вартістю 25 400 грн.

Інформація про Товариство та його товари з торговельною маркою «БІФОЛІАР» розміщена на офіційному веб-сайті Товариства - http://agronta.com.ua/ua.

Крім того, Товариством і товариством з обмеженою відповідальністю «Аванс Універсал» укладено договір від 26.12.2018 №261218 про надання послуг, за умов якого Товариству були надані послуги з розробки та виготовлення рекламних товарів з маркуванням «БІФОЛІАР». Відповідно до актів приймання-передачі виконаних робіт було розроблено і виготовлено такі рекламні товари з ТМ «БІФОЛІАР», які постачає Товариство на український ринок: ручки у кількості 500 шт.; пакети у кількості 500 шт.; блокноти А5 у кількості 500 шт.; брелоки-ліхтарики у кількості 300 шт.; кепки у кількості 1 600 шт.; рулетки у кількості 1 000 шт.

Таким чином, як вказує Товариство, за рахунок рекламування знаків для товарів і послуг за оскаржуваними свідоцтвами України, вони стали відомим українському споживачу та асоціюється у нього із особою Товариства та його товарами.

Разом з тим, знаки за свідоцтвами України №219491, №222864, №249242 і №86737 та за міжнародною реєстрацією №394701 зареєстровані, зокрема, для товарів, які відносяться до одного роду та виду товарів, а саме - до хімічних продуктів, добрив, добривних сумішей.

При дослідженні однорідності чи спорідненості товарів, для яких зареєстровано знаки для товарів і послуг (торговельні марки), аналізується сфера призначення товару або послуги, враховуючи галузь і мету застосування товару або послуги.

Торговельна марка за міжнародною реєстрацією № 394701 та знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №219491, №222864 і №86737 зареєстровані для товарів 01 класу МКТП, який, зокрема, включає в себе товари «хімічну продукцію для сільського господарства, садівництва та лісового господарства, добрива, добривні суміші».

Знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №249242 зареєстрований для послуг 35 класу МКТП, який включає послуги з адміністрування (керування) справами, в тому числі у комерційній діяльності, роботи, що направлені на рекламну діяльність, у тому числі й послуги щодо роздрібного або оптового продажу препаратів, зокрема - для сільського господарства.

Тобто відповідно до властивостей та функцій об`єктів, що заявлені у 01 класі МКТП, останні не відносяться до товарів першої необхідності, не є виробами короткострокового використання, направлені на задоволення потреб за сферою діяльності (сільське господарство, садівництво, лісівництво), відносяться до специфічних галузей (сільське господарство, садівництво, лісове господарство, промисловість), що вже обмежує коло споживачів, а, отже, орієнтовані на працівників або конкретних категорій осіб, сферою діяльності яких є сільське господарство, садівництво та лісове господарство, тобто пов`язані з рослинництвом, тому можуть реалізовуватися через спеціалізовані магазини (магазини, торговельні центри, садово-городні центри з продажу насіння, добривних сумішей, хімікатів, включаючи й Інтернет-сайти, які спеціалізуються на реалізації відповідної продукції).

Наведене також може передбачати надання послуг професійного характеру (з урахуванням особливостей хімікатів, добривних сумішей, особливостей обробки та застосування в певній галузі, його специфіку тощо).

Таким чином, знаки за свідоцтвами України №219491, №222864, №249242 і №86737 та за міжнародною реєстрацією №394701 зареєстровані та використовуються для товарів (продукції), які: відносяться до однієї галузі та мають однакову мету застосування; належать до одного роду (хімічна продукція) та виду товарів (добрива, добривні суміші); відносяться до однієї групи товарів, а саме продукції, яка направлена на задоволення потреб споживачів за сферою діяльності; не є товарами довгострокового використання; мають однакове призначення (сільське господарство, садівництво, лісове господарство) та матеріал, з якого виготовляється товар (мінеральні добрива, хімічні суміші); коло потенційних споживачів визначається, зокрема, сферою сільського господарства, садівництва та лісового господарства, рослинництва, яка включає в себе застосування хімічної продукції, добривних сумішей, солей.

Вказане свідчить про те, що товари (продукція), для яких зареєстровано знаки для товарів і послуг за свідоцтвом України №86737 і за міжнародною реєстрацією №394701, є однорідними з товарами (продукцією), для яких зареєстровані знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №219491 і №222864, у 01 класі МКТП в переліку «хімічна продукція для сільського господарства, садівництва та лісового господарства, добривні суміші; добрива; солі (добрива), продукти для поліпшення ґрунтів» та суміжними в переліку «дефоліанти; росторегулівні препарати для рослин, субстрати, хімікати для плодівництва; речовини, що сприяють зберіганню насіння», а також спорідненими з послугами 35 класу МКТП («послуги щодо роздрібного або оптового продажу... прератів для сільського господарства;»), для якого зареєстровано знак для товарів та послуг за свідоцтвом України №249242.

Товари, які марковані відповідними знаками за міжнародною реєстрацією №394701 та свідоцтвами України №86737, №219491 і №222864 можуть перетинатися/реалізовуватися через торговельні мережі, які спеціалізуються на продажі відповідної продукції, тобто наданню послуг певного характеру, для яких, зокрема, зареєстровано знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №249242 у 35 класі МКТП, який передбачає надання послуг, у тому числі з оптового та/або роздрібного продажу препаратів для сільського господарства; такий оптовий та/або роздрібний продаж вже виокремлює певний сегмент у торгівлі (товари, що забезпечують функціонування певної галузі - сільського господарства) через магазини, торговельні центри, садово-городні центри з продажу насіння, добривних сумішей, хімікатів, включаючи й Інтернет-сайти, які спеціалізуються на реалізації відповідної продукції.

Знаки «» і «BASFOLIAR» є словесними, а знаки «» і «» є комбінованими.

Так, словесні позначення, заявлені як знаки, порівнюються з словесними та комбінованими позначеннями, до композиції яких входять словесні елементи; при встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість; в свою чергу, комбіновані позначення, заявлені як знаки, порівнюються з комбінованими позначеннями та з тими видами позначень, які входять до складу комбінованого позначення, що перевіряється, як елементи; при цьому враховується чинник візуального домінування одного з елементів, яке може бути викликано як великим розмірами елемента, так і його більш зручним для сприйняття розташуванням в композиції позначення.

Знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № 219491 і № 222864 є комбінованими, композиція складається із словесної та зображувальної частин; словесна частина виконана в однаковій оригінальній графіці та розташована під зображувальним елементом, що є значно більшим за розмірами.

Слід також враховувати, що на етикетці товару, маркованого торговельними марками Товариства, словесна частина знака є більшою, ніж зображувальна.

Тобто в даному випадку словесна частина знаків має важливе значення, адже, на відміну від зображувальної, є читабельною, а тому увага споживачів при ідентифікації товару буде акцентована і на словесній частині.

Порівнюючи торговельну марку «BASFOLIAR» за міжнародною реєстрацією № 394701 і словесну частину знака для товарів і послуг «» за свідоцтвом України №219491 на звукову (фонетичну) схожість встановлено, що у фонетичній транскрипції більшість ознак співпадає; збіг в ідентичності фонетичних ознак припадає на другий елемент словесної частини; тобто за звуковими (фонетичними) ознаками торговельна марка «BASFOLIAR» (міжнародна реєстрація № 394701 ) та торговельна марка «» (свідоцтво України № 219491 ) є схожими за фонетичними ознаками за рахунок ідентичності (звучання) їх словесних елементів; через фонетичну схожість словесного знака «BASFOLIAR» і словесної частини знака «», споживач буде усвідомлювати їх семантику через подібність закладених у позначеннях понять, а тому знаки є семантично схожими.

Слід також взяти до уваги, що торговельні марки як позивача, так і відповідача зареєстровані для специфічного виду товарів, не відомих широкому загалу, а отже, й схожість позначень визначають особи, які займаються використанням, розповсюдженням, виробництвом хімікатів і добривних сумішей тощо. З огляду на наведене суд дійшов висновку, що саме словесна частина знаків відповідача має домінуюче значення.

Отже, з урахуванням фонетичної, семантичної і графічної схожості знаків «BASFOLIAR» за міжнародною реєстрацією №394701 і «» за свідоцтвом України № 219491 в словесній частині, а також однорідність товарів у 01 класі МКТП, суд дійшов висновку про те, що знаки для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 394701 і за свідоцтвом України № 219491 є схожими настільки, що їх можна сплутати.

При порівнянні торговельних марок «» за свідоцтвом України №86737 і «» за свідоцтвом України № 222864 встановлено їх фонетичну схожість внаслідок ідентичності звучання середньої та прикінцевої частин цих елементів, у зв`язку з чим споживач буде усвідомлювати їх семантику через подібність закладних у позначеннях понять; з урахуванням візуального сприйняття знаків, враховуючи тісний взаємозв`язок звукової і семантичної схожості словесних елементів, графічна схожість підсилює подібність таких знаків через використання однакового алфавіту, що сприяє подібності позначень.

Таким чином, знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № 86737 та №222864 є схожими настільки, що їх можна сплутати.

Порівнюючи знаки для товарів і послуг «BASFOLIAR» за міжнародною реєстрацією № 394701 , «» за свідоцтвом України № 86737 та «» за свідоцтвом України № 249242 встановлено, що вони є фонетично схожими внаслідок ідентичності звучання кінцевих частин, внаслідок чого споживач буде усвідомлювати їх семантику через подібність закладних у позначеннях понять.

Вказані знаки відтворені в однаковому алфавіті, в словесних елементах знаків присутній ідентичний елемент, що сприяє схожості та підсилює її, тобто знаки є графічно схожими; отже, враховуючи викладене, а також те, що знаки є спорідненими у 01 і 35 класах МКТП, знаки за міжнародною реєстрацією № 394701 та свідоцтвами України №86737 і № 249242 є схожими настільки, що їх можна сплутати.

Підсумовуючи викладене, суд дійшов висновку про те, що введення на певній території в обіг таких товарів (що марковані торговельними марками певного правовласника (виробника)), які спорідненими з послугами, що надаються іншим правовласником (виробником), тобто їх можливість реалізації через відповідні спеціалізовані торговельні мережі, та знаками іншого виробника, які є схожими настільки, що їх можна сплутати, може призвести до сплутування їх споживачами, а також може породжувати асоціацію, що така продукція з нанесенням відповідних торговельних марок належить одному виробнику продукції, тобто є серією продукції «хімічній продукції для сільського господарства, садівництва та лісового господарства»; отже, знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № 219491 , № 222864 і № 249242 є такими, що можуть ввести в оману щодо особи (Компанії), яка виробляє товар під торговельними марками «BASFOLIAR» і «».

Наведене підтверджено.

Заперечуючи проти висновку експертного дослідження від 22.11.2019 №19/23/2-1/28-ЕД/19, Товариство зазначає, що експертом не вказано у висновку про те, хто був присутній при проведенні експертизи, а також не зазначено, що експерт попереджений (обізнаний) про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок; крім того, експертом надано необґрунтовані відповіді на поставлені йому питання.

Разом з тим, не зазначення ОСОБА_3 у висновку експертного дослідження від 22.11.2019 №19/23/2-1/28-ЕД/19 інформації стосовно того, хто був присутній при проведенні експертизи свідчить про те, що експертне дослідження проведено виключно ОСОБА_3 .

Крім того, жодної інформації стосовно того, що окрім експерта, який проводив дослідження, при експертному дослідження були присутні інші особи, матеріали справи не містять.

Також суду не надано доказів того, що ОСОБА_3 була притягнута до кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого статтею 384 Кримінального кодексу України, та щодо неї було винесено вирок.

Мотиви ж Товариства щодо необґрунтованості та неправильності висновку експертного дослідження від 22.11.2019 №19/23/2-1/28-ЕД/19 по суті зводяться до непогодження з результатом експертного дослідження.

Що ж до висновка експерта від 14.02.2020 №1293, то експертом Коваленко Т.В. не було в повній мірі порівняно знаки за фонетичними, семантичними та графічними елементами схожості, а зроблено лише поверхневий аналіз такої подібності, що призвело до помилкового висновку експерта про відсутність схожості оспорюваних знаків із знаками Компанії.

Крім того, експертом було обмежено коло споживачів відповідних товарів до фахівців підприємства із закупівлі товарів виробничо-технічного призначення, при цьому не взято до уваги, що споживачами також можуть бути і підприємці і окремі фізичні особи.

ДЖЕРЕЛА ПРАВА Й АКТИ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ. ПОЗИЦІЯ СУДУ

Пунктом 1 статті 5 Закону передбачено, що правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

Відповідно до пункту 2 статті 5 Закону об`єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень.

Право власності на знак засвідчується свідоцтвом (пункт 3 статті 5 Закону).

Згідно з пунктом 2 статті 6 Закону не можуть одержати правову охорону позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

За приписом пункту 3 статті 6 Закону не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім`я іншої особи для таких самих або споріднених із ними товарів і послуг.

Підпунктом «а» пункту 1 статті 19 Закону передбачено, що свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.

Згідно з частиною другою статті 4 ГПК України юридичні особи та фізичні особи - підприємці, фізичні особи, які не є підприємцями, державні органи, органи місцевого самоврядування мають право на звернення до господарського суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав та законних інтересів у справах, віднесених законом до юрисдикції господарського суду, а також для вжиття передбачених законом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням.

Статтею 13 ГПК України визначено, що судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін.

Учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов`язків, передбачених цим Кодексом.

Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

Відповідно до частини першої статті 73 ГПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

За приписом частини першої статті 74 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Судом враховано в тому числі статті 76 - 79 ГПК України щодо належності, допустимості, достовірності і вірогідності доказів.

Згідно з частинами першою - третьою статті 83 ГПК України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.

Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також вірогідність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності.

Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

Відповідно до статті 194 ГПК України завданням розгляду справи по суті є розгляд та вирішення спору на підставі зібраних у підготовчому провадженні матеріалів, а також розподіл судових витрат.

Частиною першою статті 210 ГПК України передбачено, що суд під час розгляду справи повинен безпосередньо дослідити докази у справі: ознайомитися з письмовими та електронними доказами, висновками експертів, поясненнями учасників справи, викладеними в заявах по суті справи, показаннями свідків, оглянути речові докази.

У частині першій статті 98 ГПК України зазначено, що висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному законодавством.

Відповідно до частини першої статті 101 ГПК України учасник справи має право подати до суду висновок експерта, складений на його замовлення.

Згідно із статтею 104 ГПК України висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими статтею 86 цього Кодексу. Відхилення судом висновку експерта повинно бути мотивоване в судовому рішенні.

Відповідно до пункту 2.3 Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 10.01.2002 №10 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.01.2002 за №64/6352 (далі - Положення), у процесі ведення реєстру до нього вносяться відомості щодо визнання свідоцтва недійсним повністю або частково.

Статтею 256 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) встановлено, що позовна давність - це строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу.

Згідно з частиною першою статті 260 ЦК України позовна давність обчислюється за загальними правилами визначення строків, встановленими статтями 253 - 255 цього Кодексу.

Перебіг строку починається з наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з якою пов`язано його початок (стаття 253 ЦК України), а спливає у відповідні місяць та число останнього року строку, якщо строк визначений роками (частина перша статті 254 ЦК України).

Відповідно до абзацу третього підпункту 1.1 пункту 1 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 29.05.2013 №10 «Про деякі питання практики застосування позовної давності у вирішенні господарських спорів» (далі - Постанова №10) оскільки закон (пункт 10 частини другої статті 16, стаття 21 ЦК України, абзац третій частини другої статті 20 Господарського кодексу України визначає визнання недійсними актів державних та інших органів, що суперечать законодавству і порушують права та законні інтереси осіб, як спосіб захисту цивільних прав, то до позовних заяв юридичних осіб і зазначених громадян про визнання недійсними таких актів застосовується загальна позовна давність.

В абзаці першому та п`ятому підпункту 2.1 пункту 2 Постанови №10 зазначено, що частиною третьою статті 267 ЦК України передбачена можливість застосування позовної давності, у тому числі й спеціальної, лише за заявою сторони у спорі, зробленою до винесення рішення судом. Посилання сторони на сплив позовної давності в процесі касаційного перегляду судового рішення не вважається такою заявою.

Якщо відповідачів у справі два чи кілька, суд вправі відмовити в задоволенні позову за наявності згаданої заяви лише одного з них, оскільки позовну давність законом визначено саме для позивача у справі як строк, у межах якого він може звернутися до суду.

Згідно з пунктом 2.2 Постанови №10 за змістом частини першої статті 261 ЦК України позовна давність застосовується лише за наявності порушення права особи.

ВИСНОВКИ

Товариством було подано заяву про застосування наслідків спливу строку позовної давності щодо позовних вимог Компанії.

У свою чергу, позивач заперечував проти застосування наслідків спливу позовної давності, посилаючись на те, що про порушення свого права дізнався після публікації у офіційному бюлетені «Промислова власність» інформації про видачу Товариству оспорюваних свідоцтв України, а позовна заява подана 25.11.2019, тобто без порушення строку.

Так, Товариство зазначає, що позивач обізнаний з господарською діяльністю Товариства оскільки:

- 28.03.2016 уповноваженим представником Компанії на адресу Товариства надіслано лист-попередження щодо порушення прав інтелектуальної власності від 28.03.2016, зокрема, з вимогою припинити використання торговельної марки «BIFOLIAR» будь-яким чином, а також припинити замовлення, зберігання, реалізацію продукції під торговельною маркою «BIFOLIAR»;

- позивачем 03.06.2016 і 23.08.2016 були подані заперечення проти заявок Товариства на реєстрацію знаків для товарів і послуг «» і «».

Проте предметом даного спору є невідповідність належних Товариству знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України №219491, №222864 і №249242 умовам надання правової охорони.

На момент надіслання листа-попередження від 28.03.2016 вих.№GLF-1726 правова охорона торговельній марці «BIFOLIAR» надана не була, а тому такий лист не стосується умов надання правової охорони знакам для товарів і послуг за свідоцтвами України №219491, №222864 і №249242.

Стосовно поданих Компанією заперечень на заявки Товариства, то відповідно до частини четвертої статті 5 Закону обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Частиною першою статті 13 Закону передбачено, що одночасно з публікацією відомостей про видачу свідоцтва Установа здійснює державну реєстрацію знака, для чого вносить до Реєстру відповідні відомості.

Таким чином, позивачу стало відомо про порушення його прав на належні Компанії торговельні марки:

25.11.2016 (публікація в офіційному бюлетені «Промислова власність» від 25.11.2016 №22 про реєстрацію знака для товарів і послуг «» за свідоцтвом України №219491);

27.02.2017 (публікація в офіційному бюлетені «Промислова власність» від 27.02.2017 №4 про реєстрацію знака для товарів і послуг «» за свідоцтвом України №222864);

25.10.2018 (публікація в офіційному бюлетені «Промислова власність» від 25.10.2018 №20 про реєстрацію знака для товарів і послуг «» за свідоцтвом України № 249242 .

З огляду на викладене строк позовної давності не сплинув і підстав для застосування наслідків спливу строку позовної давності, передбачених статтею 267 ЦК України, немає.

Отже, знаки для товарів і послуг «» за свідоцтвом України №219491, «» за свідоцтвом України №222864 та «» за свідоцтвом України № 249242 , не відповідали умовам надання правової охорони на момент подання заявок на їх реєстрацію, оскільки могли ввести в оману щодо особи Компанії - виробника добривних хімікатів для грунту, добривних сумішей, добрива, солі (добрива), а також є схожими настільки, що їх можна сплутати, зі знаками для товарів і послуг Компанії.

Враховуючи наведене, суд вважає, що наявні підстави визнати недійсними свідоцтва України №219491 на знак для товарів і послуг «», №222864 на знак для товарів і послуг «» та №249242 на знак для товарів і послуг «».

Що ж до вимоги про зобов`язання Міністерства внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсними свідоцтв України №219491, №222864 та №249242 на знаки для товарів і послуг та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність», то враховуючи, що Міністерство є правонаступником всіх прав і обов`язків Державної служби інтелектуальної власності України, відповідна вимога як похідна від основної (визнання недійсними свідоцтв) підлягає задоволенню з урахуванням припису пункту 2.3 Положення і частини другої статті 19 Закону.

Відповідно до пункту 2 частини третьої статті 123 ГПК України до витрат, пов`язаних з розглядом справи, належать витрати пов`язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів, експертів та проведенням експертизи.

Також Компанія просить стягнути з Товариства 5 625,60 грн., сплачених позивачем за проведення експертизи.

Згідно з частиною четвертою статті 127 ГПК України розмір витрат на підготовку експертного висновку на замовлення сторони, проведення експертизи, залучення спеціаліста, оплати робіт перекладача встановлюється судом на підставі договорів, рахунків та інших доказів.

На підтвердження витрат Компанії на підготовку експертного висновку на її замовлення, позивачем подано суду договір від 07.11.2019 №5484/19 про надання послуг, укладений Компанією (замовник) і Державним науково-дослідним експертно-криміналістичним центром Міністерства внутрішніх справ України (виконавець), за умовами якого замовник доручає, а виконавець бере на себе зобов`язання щодо надання послуг з виконання експертного дослідження у сфері інтелектуальної власності середньої складності згідно з запитом від 25.10.2019 вих.№GLF-1726; вартість послуг визначається відповідно до переліку платних послуг, що надаються підрозділами Міністерства внутрішніх прав, Національної поліції та Державної міграційної служби, і розміру плати за їх надання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2007 №795 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 №1098).

Разом з тим, жодних рахунків щодо оплати підготовленого експертного висновку, актів приймання-передачі наданих експертом послуг тощо суду не подано.

Відтак Компанією не підтверджено понесення витрат на підготовку експертного висновку у сумі 5 625,60 грн., а тому наведена сума не підлягає стягненню з Товариства.

За приписами статті 129 ГПК України витрати зі сплати судового збору слід покласти на Товариство.

Керуючись статтями 129, 233, 236 - 238, 240 та 241 ГПК України, господарський суд міста Києва

ВИРІШИВ:

1. Позов Compo Expert GmbH (Компо Експерт ГмбХ) (Кроегервег 10, 48155 Мюнстер, Німеччина) до товариства з обмеженою відповідальністю «Агронта» (03022, м. Київ, вул. Ломоносова, буд. 26, кв. 27; ідентифікаційний код 36885811) та Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (01008, м. Київ, вул. М. Грушевського, буд. 12/2; ідентифікаційний код 37508596) про визнання недійсними свідоцтв України №219491, №222864, №249242 на знаки для товарів і послуг та зобов`язання вчинити певні дії задовольнити.

2. Визнати недійсними належні товариству з обмеженою відповідальністю «Агронта» (03022, м. Київ, вул. Ломоносова, буд. 26, кв. 27; ідентифікаційний код 36885811) свідоцтва України:

№ 219491 на знак для товарів і послуг «», зареєстрований для всіх товарів 01 класу Міжнародної реєстрації товарів і послуг для реєстрації знаків;

№222864 на знак для товарів і послуг «»,зареєстрований для всіх товарів 01 класу Міжнародної реєстрації товарів і послуг для реєстрації знаків;

№249242 на знак для товарів і послуг «», зареєстрований для послуг 35 класу Міжнародної реєстрації товарів і послуг для реєстрації знаків.

3. Зобов`язати Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (01008, м. Київ, вул. М. Грушевського, буд. 12/2; ідентифікаційний код 37508596) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсними свідоцтв України: №219491, №222864 та №249242 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

4. Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю «Агронта» (03022, м. Київ, вул. Ломоносова, буд. 26, кв. 27; ідентифікаційний код 36885811) на користь Compo Expert GmbH (Компо Експерт ГмбХ) (Кроегервег 10, 48155 Мюнстер, Німеччина) ?11 526? (одинадцять тисяч п`ятсот двадцять шість) грн. судового збору.

5. Після набрання рішенням законної сили видати відповідні накази.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду може бути подана до Північного апеляційного господарського суду через господарський суд міста Києва протягом двадцяти днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Повне судове рішення складено 17.06.2020.

Суддя О.В. Марченко