ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" червня 2020 р. Справа№ 910/2318/16

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Отрюха Б.В.

суддів: Сотнікова С.В.

Грека Б.М.

секретар судового засідання: Ковган О.І.

за участю представників відповідно до протоколу судового засідання від 10.06.2020.

розглянувши апеляційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю «Фармацевтична компанія «Здоров`я» (далі - ТОВ «ФК «Здоров`я»)

на рішення Господарського суду міста Києва від 04.12.2018

у справі № 910/2318/16 (суддя Картавцева Ю.В.)

за позовом приватного акціонерного товариства "Фармацевтична фірма "Дарниця" (далі - ПАТ «ФФ «Дарниця»)

до Державної служби інтелектуальної власності України (далі - ДСІВ України),

ТОВ "ФК "Здоров`я",

товариства з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична група "Здоров`я" (далі - ТОВ «ФГ «Здоров`я»),

Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (попередня назва - Міністерство економічного розвитку і торгівлі України; далі - Міністерство)

про визнання недійсним патенту та зобов`язання вчинити дії,

ВСТАНОВИВ:

ПАТ "ФФ "Дарниця" звернулось до Господарського суду міста Києва з позовною заявою до ДСІВ України та ТОВ "ФК "Здоров`я" про визнання недійсним патенту та зобов`язання вчинити дії.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що винахід за патентом України №102070 від 10.06.2013 не відповідає умовам надання правової охорони, оскільки станом на дату подання заявки не був новим.

У зв`язку з опублікуванням Постанови Кабінету Міністрів України від 11.05.2017 № 320, Державна служба інтелектуальної власності України (ДСІВ) з 19.05.2017 припинила виконувати функції з реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності: діяльність, пов`язану з їх виконанням, здійснювало Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 11.05.2017 до участі у справі № 910/2318/16 залучено Міністерство економічного розвитку і торгівлі України в якості відповідача.

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України "Деякі питання оптимізації системи центральних органів виконавчої влади" від 02.09.2019 № 829 Міністерство економічного розвитку і торгівлі України перейменовано на Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, що судом було взято до уваги.

Рішенням господарського суду міста Києва від 04.12.2018 у справі № 910/2318/16, зокрема:

- позов ПАТ "ФФ "Дарниця" до ТОВ "ФГ "Здоров`я" та Міністерства задоволено повністю, а саме визнано недійсним патент України № UA102070C2 від 10.06.2013 на винахід «Застосування фармацевтичної композиції, що містить (S)-2-аміно-5-гуанідинопентанової кислоти (S)-2-аміноглутарат, для лікування і профілактики патологій вагітності» (далі - Патент України № UA102070C2);

- зобов`язано Міністерство внести зміни до Державного реєстру патентів України на винаходи про визнання недійсним Патенту України № UA102070C2 та здійснити про це публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність".

- в позові ПАТ "ФФ "Дарниця" до ДСІВ України та ТОВ "ФК "Здоров`я" відмовлено.

Не погоджуючись з вказаним рішенням суду першої інстанції, ТОВ «ФК «Здоров`я» звернулось до Північного апеляційного господарського суду (ПАГС) з апеляційною скаргою, в якій просила суд відкрити апеляційне провадження за даною апеляційною скаргою, скасувати повністю рішення господарського суду міста Києва від 04.12.2018 у справі № 910/2318/16 та ухвалити нове рішення, яким відмовити позивачу в задоволенні позовних вимог в повному обсязі.

Апеляційна скарга мотивована, зокрема, тим, що оскаржуване рішення: винесено з порушенням норм статті 104 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) щодо оцінки висновку судової експертизи судом; прийнято з порушеннями приписів частини 3 статті 86, частини 5 статті 236 та пункту 2 частини 4 статті 238 ГПК України, оскільки судом не повно та не всебічно не з`ясовано обставини справи та не надано оцінки всім аргументам учасників справи; під час його ухвалення були порушені норми матеріального права, зокрема, стаття 155 Господарського кодексу України (далі - ГК України), Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі".

25.04.2019 відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внесено запис про державну реєстрацію припинення юридичної особи - Державна служба інтелектуальної власності України.

Постановою ПАГС від 15.10.2019, зокрема: апеляційну скаргу ТОВ «ФК «Здоров`я» задоволено; рішення господарського суду міста Києва від 04.12.2018 у справі № 910/2318/16 скасовано; прийнято нове рішення, яким відмовлено у задоволенні позовних вимог ПАТ "ФФ "Дарниця".

Не погоджуючись з постановою ПАГС від 15.10.2019, ПАТ «ФФ «Дарниця» звернулось до Касаційного господарського суду у складі Верховного суду з касаційною скаргою, в якій просило суд поновити ПАТ «ФФ «Дарниця» строк на касаційне оскарження постанови ПАГС від 15.10.2019, скасувати вказану постанову, а справу № 910/2318/16 передано на новий розгляд до ПАГС.

Постановою Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 25.02.2020 касаційну скаргу ПАТ «ФФ «Дарниця» задоволено, постанову ПАГС від 15.10.2019 скасовано, а справу передано на новий розгляд до ПАГС.

Позиція Верховного Суду у постанові від 25.02.2020 зводиться до того, що апеляційним господарським судом 15.10.2019 розглянуто справу за відсутності представника позивача, якого не було належним чином повідомлено про дату, час і місце судового засідання, що відповідно до згаданих приписів статей 120, 242, 270 та пункту 5 частини першої статті 310 ГПК України є підставою для скасування прийнятої ним постанови з передачею справи на новий апеляційний розгляд.

28.02.2020 разом з супровідним листом Касаційного господарського суду у складі Верховного суду від 26.02.2020 № 23.2-16/910/2318/16/68/2020 матеріали справи № 910/2318/16 надійшли до суду апеляційної інстанції.

Відповідно до витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями, справу № 910/2318/16 передано на розгляд колегії суддів у складі головуючого судді Отрюха Б.В., суддів: Сотнікова С.В., Грека Б.М.

03.03.2020 ухвалою ПАГС відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою ТОВ «ФК «Здоров`я» у визначеному складі та призначено справу № 910/2318/16 до розгляду на 25.03.2020.

18.03.2020 учасників справи було повідомлено, що розгляд вказаної апеляційної скарги ТОВ «ФК «Здоров`я» 25.03.2020 не відбудеться.

23.03.2020 суду апеляційної інстанції від ПАТ «ФФ «Дарниця» надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

30.04.2020 ухвалою ПАГС призначено розгляд справи № 910/2318/16 на 20.05.2020.

13.05.2020 ТОВ «ФФ «Здоров`я» надійшло клопотання про відкладення розгляду справи, у зв`язку із продовженням карантину з метою уникнення поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19.

19.05.2020 ПАТ «ФФ «Дарниця» подало клопотання про відкладення розгляду справи, у зв`язку із продовженням карантину з метою уникнення поширення COVID-19.

У судове засідання 20.05.2020 уповноважені представники учасників апеляційного провадження не з`явилися.

Ухвалою суду від 20.05.2020 розгляд апеляційної скарги ТОВ «ФК «Здоров`я» на рішення Господарського суду міста Києва від 04.12.2018 у справі № 910/2318/16 відкладено до 10.06.2020, крім того доведено до відома учасників судового процесу, що нез`явлення їх представників у судове засідання не є перешкодою для розгляду апеляційної скарги.

09.06.2020 відділом діловодства суду отримано клопотання від ПАТ «ФФ «Дарниця» про відкладення розгляду справи, у зв`язку із продовженням карантину до 22.06.2020 з метою уникнення поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19.

У судовому засіданні 10.06.2020, дослідивши доводи, що наведені у клопотанні позивача про відкладення розгляду справи, колегія суддів дійшла висновку про відмову в його задоволенні з огляду на таке.

Розгляд справи можливо здійснювати судом без участі учасників справи з метою мінімізації ризиків розповсюдження гострої респіраторної хвороби COVID-19 на підставі постанови Кабінету Міністрів України № 211 від 11.03.2020 "Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19", Закону України № 530-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)", листа Голови Ради суддів України від 16.03.2020 № 9рс-186/20 щодо запровадження особливого режиму роботи на період карантинних заходів.

Колегія суддів звертає увагу, що справа надійшла на розгляд суду апеляційної інстанції ще 28.02.2020, при цьому, судом врахований принцип ефективності судового процесу, який діє у господарському судочинстві і направлений на недопущення затягування процесу, а також враховано положення статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, яким передбачено, що справа має бути розглянута судом у розумний строк.

Учасники справи були належним чином повідомлені про час та місце судового розгляду справи, крім того, судом було доведено до відома учасників судового процесу, що нез`явлення їх представників у судове засідання не є перешкодою для розгляду апеляційної скарги.

У рішеннях Європейського суду з прав людини у справах "Ryabykh v.Russia" від 24.07.2003 року, "Svitlana Naumenko v. Ukraine" від 09.11.2014 року зазначено, що право на справедливий судовий розгляд, гарантоване частиною 1 статті 6 Конвенції, повинно тлумачитись у світлі Преамбули Конвенції, яка проголошує верховенство права спільною спадщиною Високих Договірних Сторін.

"Розумність" строку визначається окремо для кожної справи. Для цього враховують її складність та обсяг, поведінку учасників судового процесу, час, необхідний для проведення відповідної експертизи (наприклад, рішення Суду у справі "G. B. проти Франції"), тощо. Отже, поняття "розумний строк" є оціночним, суб`єктивним фактором, що унеможливлює визначення конкретних строків судового розгляду справи, тому потребує нормативного встановлення.

Точкою відліку часу розгляду справи протягом розумного строку умовно можна вважати момент подання позовної заяви до суду.

Роль національних суддів полягає у швидкому та ефективному розгляді справ (рішення Європейського суду з прав людини від 30.11.2006 у справі "Красношапка проти України").

Разом з тим, у постанові Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 05.05.2020 у справі № 910/3880/19 під час розгляду клопотань, Верховним Судом зроблено такий висновок: «Клопотання АМК про відкладення судового розгляду, яке мотивовано тим, що постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 установлено карантин, і пов`язані з цим обставини є поважною причиною для неявки в судове засідання, касаційною інстанцією залишено без задоволення з огляду на те, що явка представників учасників у судове засідання обов`язковою не визнавалась, АМК подано відзив на касаційну скаргу, АМК не повідомляє про намір його представника взяти участь у судовому засіданні та не зазначає причин, які безпосередньо перешкоджають цьому, тоді як саме по собі оголошення карантину не зупиняє роботи судів».

Отже, з огляду на наявну судову практику та з метою дотримання процесуальних строків, колегія суддів апеляційної інстанції вважає за можливе розглянути апеляційну скаргу за відсутністю представника позивача за наявними матеріалами.

Представник скаржника надав пояснення по суті апеляційної скарги та просив її задовольнити.

Колегією суддів на підставі частини сьомої статті 270 ГПК України надано учаснику судової справи можливість виступити у судових дебатах, яке ним реалізовано.

Розглянувши наявні матеріали справи, перевіривши юридичну оцінку фактичних обставин даної справи та повноту їх встановлення судом першої інстанції, Північний апеляційний господарський суд дійшов висновку про можливість задоволення апеляційної скарги з огляду на таке.

Зміст частини першої статті 269 ГПК України встановлює, що суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними у ній і додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги.

10.06.2013 за наслідками розгляду заявки № а200913109 від 16.12.2009 ДСІВ України було видано патент України №UA102070C2 на винахід «Застосування фармацевтичної композиції, що містить (S)-2-аміно-5-гуанідинопентанової кислоти (S)-2-аміноглутарат, для лікування і профілактики патологій вагітності», власником якого є ТОВ «ФГ «Здоров`я» (відповідач 3).

Частиною 1 статті 15 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) передбачено, що кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання.

Кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу (частина 1 статті 16 ЦК України).

Статтею 4 ГПК України передбачено, що юридичні особи та фізичні особи - підприємці, фізичні особи, які не є підприємцями, державні органи, органи місцевого самоврядування мають право на звернення до господарського суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав та законних інтересів у справах, віднесених законом до юрисдикції господарського суду, а також для вжиття передбачених законом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням.

За змістом рішення Конституційного Суду України № 18-рп/2004 від 01.12.2004 під охоронюваними законом інтересами необхідно розуміти прагнення до користування конкретним матеріальним та/або нематеріальним благом, зумовлений загальним змістом об`єктивного і прямо не опосередкований у суб`єктивному праві простий легітимний дозвіл, що є самостійним об`єктом судового захисту та інших засобів правової охорони з метою задоволення індивідуальних і колективних потреб, які не суперечать Конституції і законам України, суспільним інтересам, справедливості, добросовісності, розумності та іншим загальноправовим засадам. Отже, охоронюваний законом інтерес є самостійним об`єктом судового захисту та інших засобів правової охорони.

Отже, з наведеного можна дійти висновку, що підставою для звернення до суду є наявність порушеного права (охоронюваного законом інтересу), і таке звернення здійснюється особою, котрій це право належить, і саме з метою його захисту. Відсутність обставин, які б підтверджували наявність порушення права особи, за захистом якого вона звернулася, чи охоронюваного законом інтересу, є підставою для відмови у задоволенні такого позову (аналогічних висновків дійшов Верховний Суд України в постанові від 21.10.2015 у справі №3-649гс15).

Як вбачається з матеріалів справи, ТОВ «ФК «Здоров`я» звернулось до Господарського суду Харківської області з позовом до ПАТ «ФФ «Дарниця» про припинення порушення права на винахід за патентами № 54880 та № 102070.

З тексту позовної заяви ТОВ «ФК «Здоров`я», що була подана до Господарського суду Харківської області, копія якої долучена до матеріалів справи 06.04.2016, зазначено, що ТОВ «ФГ «Здоров`я» за ліцензійним договором № 4 від 01.05.2008 та додатковою угодою № 60 від 01.07.2013 до вказаного договору передало ТОВ «ФК «Здоров`я» право на використання патентів на винахід № 54880 та № 102070.

Судом встановлено, що: ухвалою господарського суду Харківської області від 16.07.2015 за вказаним позовом порушено провадження у справі №922/4125/15; ухвалою вказаного суду від 16.07.2015 провадження у справі №922/4125/15 зупинено до вирішення господарським судом міста Києва справ №910/2318/16 та №910/24991/15.

Поданню позову у даній справі про визнання недійсним патенту України на винахід №102070, передувало подання позову про припинення позивачем у даній справі порушення належних ТОВ «ФГ «Здоров`я» прав, в тому числі на спірний патент на винахід, а за таких обставин, суд приходить до висновку, що позивач належними та допустимими доказами довів існування у нього охоронюваного законом інтересу, а отже і наявність підстав для звернення до суду з даним позовом.

Відносини, пов`язані з використанням у господарській діяльності та охороною прав інтелектуальної власності, регулюються Господарським кодексом України та іншими законами (частина 1 статті 154 ГК України).

До відносин, пов`язаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, застосовуються положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України та іншими законами (частина 2 статті 154 ГК України).

Частиною 1 статті 418 ЦК України визначено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об`єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільним кодексом України та іншим законом.

За змістом частини третьої статті 418 ЦК України, право інтелектуальної власності є непорушним відповідно. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

До об`єктів права інтелектуальної власності, зокрема, належать винаходи (частина 1 статті 155 ГК України та частина 1 статті 420 ЦК України).

Винахід вважається придатним для набуття права інтелектуальної власності на нього, якщо він, відповідно до закону, є новим, має винахідницький рівень і придатний для промислового використання. Об`єктом винаходу може бути продукт (пристрій, речовина тощо) або процес у будь-якій сфері технології. Законом можуть бути встановлені продукти та процеси, які не є придатними для набуття права інтелектуальної власності на них відповідно до цієї статті (стаття 459 ЦК України).

Набуття права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок засвідчується патентом. Обсяг правової охорони визначається формулою винаходу, корисної моделі, сукупністю суттєвих ознак промислового зразка (стаття 462 ЦК України).

Згідно з пунктом 3 Постанови Верховної Ради України "Про введення в дію Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" від 23.12.1993 авторське свідоцтво СРСР чи патент України на винахід може бути визнано недійсним у порядку, встановленому цим Законом, у разі невідповідності винаходу умовам охороноспроможності, визначеним законодавством, що діяло на дату подання заявки.

Як встановлено судом, заявку № а200913109 на видачу патенту на винахід №UA102070 С2 було подано 16.12.2009.

Отже, на дату подання заявки № а200913109 на видачу патенту (16.12.2009) чинною була редакція Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" в редакції Закону України від 14.04.2009 № 1256-VI (далі - Закон від 14.04.2009).

Відповідно до частини 1 статті 6 Закону від 14.04.2009, правова охорона надається винаходу (корисній моделі), що не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та відповідає умовам патентоздатності.

Згідно з частиною 1 статті 7 «Умови патентоздатності винаходу, корисної моделі» Закону від 14.04.2009, винахід відповідає умовам патентоздатності, якщо він є новим, має винахідницький рівень і є промислово придатним. Винахід (корисна модель) визнається новим, якщо він не є частиною рівня техніки. Об`єкти, що є частиною рівня техніки, для визначення новизни винаходу повинні враховуватися лише окремо. Рівень техніки включає всі відомості, які стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету. Рівень техніки включає також зміст будь-якої заявки на видачу в Україні патенту (у тому числі міжнародної заявки, в якій зазначена Україна) у тій редакції, в якій цю заявку було подано спочатку, за умови, що дата її подання (а якщо заявлено пріоритет, то дата пріоритету) передує тій даті, яка зазначена у частині четвертій цієї статті, і що вона була опублікована на цю дату чи після цієї дати. На визнання винаходу (корисної моделі) патентоздатним не впливає розкриття інформації про нього винахідником або особою, яка одержала від винахідника прямо чи опосередковано таку інформацію, протягом 12 місяців до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету. При цьому обов`язок доведення обставин розкриття інформації покладається на особу, заінтересовану у застосуванні цієї частини. Винахід має винахідницький рівень, якщо для фахівця він не є очевидним, тобто не випливає явно із рівня техніки. При оцінці винахідницького рівня зміст заявок, зазначених у частині п`ятій цієї статті, до уваги не береться. Винахід (корисна модель) визнається промислово придатним, якщо його може бути використано у промисловості або в іншій сфері діяльності.

З метою з`ясування питань, що виникли у вирішенні даного спору і потребують спеціальних знань, ухвалою господарського суду міста Києва від 18.05.2016 було призначено у справі № 910/2318/16 судову експертизу, проведення якої доручено судовим експертам Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної Академії Правових Наук України Дорошенко Олександру Федоровичу та Петренко Сергію Анатолійовичу . На вирішення експертів було поставлено наступні питання:

«чи було відомо до дати подання заявки на винахід за Патентом № 102070 (16.12.2009) застосування фармацевтичної композиції, що містить активнодіючу речовину (S)-2-аміно-5-гуанідинопентанової кислоти (S)-2-аміноглутарат щонайменше один фармацевтично прийнятний допоміжний засіб та/або розчинник, для лікування патологій вагітності, при цьому композицію вводять спочатку внутрішньовенно, а потім здійснюють пероральне введення композиції, яке відрізняється тим, що внутрішньовенно фармацевтичну композицію вводять 1-2 рази на добу з введенням за 1 раз композиції у дозі 2 г протягом 5-7 діб»?

«чи було частиною рівня техніки застосування фармацевтичної композиції, що містить активнодіючу речовину (S)-2-аміно-5-гуанідинопентанової кислоти (S)-2- аміноглутарат і щонайменше один фармацевтично прийнятний допоміжний засіб та/або розчинник, для лікування патологій вагітності, при цьому композицію вводять спочатку внутрішньовенно, а потім здійснюють пероральне введення композиції, яке відрізняється тим, що внутрішньовенно фармацевтичну композицію вводять 1-2 рази на добу з введенням за 1 раз композиції у дозі 2 г протягом 5-7 діб до дати подання заявки на винахід за Патентом № 102070 (16.12.2009)»?

«чи відповідає патент України №102070 умові патентоздатності "новизна"»?

14.04.2017 за результатами проведення вказаної судової експертизи, Господарським судом міста Києва було отримано висновок експерта №1109 за результатами проведення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності у господарській справі №910/2318/16 від 10.04.2017, згідно з яким судові експерти дійшли наступних висновків:

- застосування фармацевтичної композиції, яка містить активнодіючу речовину (S)-2-аміно-5-гуанідинопентанової кислоти (S)-2-аміноглутарат і щонайменше один фармацевтично прийнятний допоміжний засіб та/або розчинник, для лікування патологій вагітності, при цьому, композицію вводять спочатку внутрішньовенно, а потім здійснюють пероральне введення композиції, яке відрізняється тим, що внутрішньовенно фармацевтичну композицію вводять 1-2 рази на добу з введенням за 1 раз композиції у дозі 2 г протягом 5-7 діб, було відоме до дати подання заявки на винахід за патентом № 102070 (16.12.2009 );

- інформація про застосування фармацевтичної композиції, що містить активнодіючу речовину (S)-2-аміно-5-гуанідинпентанової кислоти (S)-2-аміноглутарат і щонайменше один фармацевтично прийнятний допоміжний засіб та/або розчинник, для лікування патологій вагітності, при цьому композицію вводять спочатку внутрішньовенно, а потім здійснюють прероральне введення композиції, яке відрізняється тим, що внутрішньовенно фармацевтичну композицію вводять 1-2 рази на добу з введенням за 1 раз композиції у дозі 2 г протягом 5-7 діб було частиною рівня техніки до дати подання заявки на винахід за патентом № 102070 (16.12.2009).

- «новизну» винаходу за патентом № 102070 спростовують відомості, які містяться в матеріалах справи, і були загальнодоступними до дати подання заявки № а 2009 13109 (16.12.2009).

ТОВ "ФК "Здоров`я" не погодилося з таким висновком на підставі того, що одне з джерел інформації і Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук "Удосконалення методів профілактики та лікування ускладнень вагітності при ізоімунній несумісності крові та плода", ОСОБА_3 ), згаданих в матеріалах справи № 910/2318/16 та протиставлене при підготовці Висновку експерта, не містить інформації про дату надходження джерела до відповідної бібліотеки та доказів, які підтверджують вказану обставину, тобто в матеріалах справи відсутня інформація про дату включення джерела до рівня техніки до дати подання заявки на винахід за патентом на винахід № 102070, у зв`язку з чим даний висновок судової експертизи не може бути взятий судом до уваги, як неналежний та недопустимий доказ.

24.10.2017 ухвалою Господарського суду міста Києва призначено у справі № 910/2318/16 повторну судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено атестованому судовому експерту Центра судової експертизи та експертних досліджень у сфері інтелектуальної власності Державного підприємства "Інформаційні судові системи" Оцалюку В.М. на вирішення повторної судової експертизи поставлено вищевказані питання.

23.03.2018 за результатами проведення судової експертизи у справі №910/2318/16, Господарським судом міста Києва було отримано висновок експерта №003-ОВМ/17 повторної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 15.03.2018, згідно з яким експерт дійшов наступних висновків:

- застосування фармацевтичної композиції, яка містить активнодіючу речовину (S)-2-аміно-5-гуанідинпентанової кислоти (S)-2-аміноглутарат, щонайменше один фармацевтично прийнятний допоміжний засіб та/або розчинник, для лікування патологій вагітності, при цьому композицію вводять спочатку внутрішньовенно, а потім здійснюють пероральне введення композиції, яке відрізняється тим, що внутрішньовенно фармацевтичну композицію вводять 1-2 рази на добу з введенням за 1 раз композиції у дозі 2 г протягом 5-7 діб, було відоме до дати подання заявки на винахід за патентом № 102070 (16.12.2009);

- застосування фармацевтичної композиції, що містить активнодіючу речовину (S)-2-аміно-5-гуанідинпентанової кислоти (S)-2-аміноглутарат і щонайменше один фармацевтично прийнятний допоміжний засіб та/або розчинник, для лікування патологій вагітності, при цьому композицію вводять спочатку внутрішньовенно, а потім здійснюють прероральне введення композиції, яке відрізняється тим, що внутрішньовенно фармацевтичну композицію вводять 1-2 рази на добу з введенням за 1 раз композиції у дозі 2 г протягом 5-7 діб було частиною рівня техніки до дати подання заявки на винахід за патентом № 102070 (16.12.2009);

- Патент України №102070 не відповідає умові патентоздатності "новизна" відповідно до матеріалів справи.

Водночас, 17.09.2018 представник відповідача-2 подав суду першої інстанції висновок експерта №G-001-ПЕГ/18 від 14.08.2018, складений ОСОБА_4 - кандидатом хімічних наук, старшим науковим співробітником, доцентом кафедри біоорганічної та біологічної хімії Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, згідно з яким, 4% розчин для ін`єкцій (по 50 мл.) та 40% концентрат у дозі 2,0 г (по 5 мл. на 150-250 мл. 0,9% розчину хлориду натрію), що описані в патенті України на винахід №102070, не еквівалентні.

Разом з тим, представник відповідача подав до суду Висновок судового експерта №3999 судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності у господарській справі №910/2318/16, складений судовим експертом Струком І.О., відповідно до якого експерт дійшов наступних висновків:

- застосування фармацевтичної композиції, яка містить активнодіючу речовину (S)-2-аміно-5-гуанідинопентанової кислоти (S)-2-аміноглутарат і щонайменше один фармацевтично прийнятний допоміжний засіб та/або розчинник, для лікування патологій вагітності, при цьому композицію вводять спочатку внутрішньовенно, а потім здійснюють пероральне введення композиції, яке відрізняється тим, що внутрішньовенно фармацевтичну композицію вводять 1-2 рази на добу з введенням за 1 раз композиції у дозі 2 г протягом 5-7 діб, не було відоме до дати подання заявки на винахід за патентом № 102070 (16.12.2009);

- інформація про застосування фармацевтичної композиції, що містить активнодіючу речовину (S)-2-аміно-5-гуанідинопентанової кислоти (S)-2-аміноглутарат і щонайменше один фармацевтично прийнятний допоміжний засіб та/або розчинник, для лікування патологій вагітності, при цьому композицію вводять спочатку внутрішньовенно, а потім здійснюють прероральне введення композиції, яке відрізняється тим, що внутрішньовенно фармацевтичну композицію вводять 1-2 рази на добу з введенням за 1 раз композиції у дозі 2 г протягом 5-7 діб не була частиною рівня техніки до дати подання заявки на винахід за патентом № 102070 (16.12.2009);

- відомості, які містяться у наданих на експертизу документах, які були загальнодоступними до дати подання заявки №а200913109 (16.12.2009), не спростовують "новизну" винаходу за патентом України №102070.

27.02.2019 через відділ документального забезпечення та моніторингу виконання документів до Північного апеляційного господарського суду від апелянта надійшло клопотання про призначення комплексної судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності.

Як вбачається з матеріалів справи 26.06.2019 у справі № 910/2318/16 було призначено комплексну судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено атестованому судовому експерту Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Чабанець Т .М. ; для проведення судової комплексної експертизи було залучено академіка ВГО "Академія наук вищої освіти України" Кисличенко В.С. доктора фармацевтичних наук, професора, завідувача кафедри хімії природних сполук Національного фармацевтичного університету (61000, м. Харків, вул. Пушкінська, 53), як спеціаліста у фармацевтичній галузі; на вирішення експертів поставлені наступні питання:

- чи було відомо до дати подання заявки на винахід за Патентом № 102070 (16.12.2009) застосування фармацевтичної композиції, що містить активнодіючу речовину (S)-2-аміно-5-гуанідинопентанової кислоти (S)-2-аміноглутарат щонайменше один фармацевтично прийнятний допоміжний засіб та/або розчинник, для лікування патологій вагітності, при цьому композицію вводять спочатку внутрішньовенно, а потім здійснюють пероральне введення композиції, яке відрізняється тим, що внутрішньовенно фармацевтичну композицію вводять 1-2 рази на добу з введенням за 1 раз композиції у дозі 2 г протягом 5-7 діб?

- чи було частиною рівня техніки застосування фармацевтичної композиції, що містить активнодіючу речовину (S)-2-аміно-5-гуанідинопентанової кислоти (S)-2- аміноглутарат і щонайменше один фармацевтично прийнятний допоміжний засіб та/або розчинник, для лікування патологій вагітності, при цьому композицію вводять спочатку внутрішньовенно, а потім здійснюють пероральне введення композиції, яке відрізняється тим, що внутрішньовенно фармацевтичну композицію вводять 1-2 рази на добу з введенням за 1 раз композиції у дозі 2 г протягом 5-7 діб до дати подання заявки на винахід за Патентом № 102070 (16.12.2009)?

- чи відповідає патент України №102070 умові патентоздатності "новизна"?

25.09.2019 за результатами проведення комплексної судової експертизи у справі №910/2318/16, ПАГС було отримано висновок експертів №148/19 за результатами проведення комплексної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 10.09.2019, згідно з яким експерти дійшли наступних висновків:

- до дати подання заявки на винахід за Патентом № 102070 (16.12.2009) не було відомо застосування фармацевтичної композиції, що містить активнодіючу речовину (S)-2-аміно-5-гуанідинопентанової кислоти (S)- 2-аміноглутарат щонайменше один фармацевтично прийнятний допоміжний засіб та/або розчинник, для лікування патологій вагітності, при цьому композицію вводять спочатку внутрішньовенно, а потім здійснюють пероральне введення композиції, яке відрізняється тим, що внутрішньовенно фармацевтичну композицію вводять 1-2 рази на добу з введенням за 1 раз композиції у дозі 2 г протягом 5-7 діб;

- застосування фармацевтичної композиції, що містить активнодіючу речовину (S)-2-аміно-5-гуанідинопентанової кислоти (S)-2- аміноглутарат щонайменше один фармацевтично прийнятний допоміжний засіб та/або розчинник, для лікування патологій вагітності, при цьому композицію вводять спочатку внутрішньовенно, а потім здійснюють пероральне введення композиції, яке відрізняється тим, що внутрішньовенно фармацевтичну композицію вводять 1-2 рази на добу з введенням за 1 раз композиції у дозі 2 г протягом 5-7 діб не було частиною рівня техніки до дати подання заявки на винахід за Патентом № 102070 (16.12.2009);

- Патент України №102070 відповідає умові патентоздатності "новизна".

Згідно вказаного висновку, в якому експерти зазначили, що «новизна - одна із умов патентоздатності, суть якої полягає в тому, що до дати подання заявки на видачу патенту або, якщо заявлено пріоритет до дати її пріоритету суть об`єкта не повинна бути розкрита для невизначеного кола осіб в обсязі, що дає можливість здійснити його.

При відповіді на питання 1, 2 встановлено, що до дати подання заявки на винахід за Патентом № 102070 (16.12.2009) не було відомо застосування фармацевтичної композиції, що містить активнодіючу речовину (S)-2-аміно-5-гуанідинопентанової кислоти (S)-2-аміноглутарат щонайменше один фармацевтично прийнятний допоміжний засіб та/або розчинник, для лікування патологій вагітності, при цьому композицію вводять спочатку внутрішньовенно, а потім здійснюють пероральне введення композиції, яке відрізняється тим, що внутрішньовенно фармацевтичну композицію вводять 1-2 рази на добу з введенням за 1 раз композиції у дозі 2 г протягом 5-7 діб; застосування фармацевтичної композиції, що містить активнодіючу речовину (S)-2-аміно-5-гуанідинопентанової кислоти (S)-2-аміноглутарат щонайменше один фармацевтично прийнятний допоміжний засіб та/або розчинник, для лікування патологій вагітності, при цьому композицію вводять спочатку внутрішньовенно, а потім здійснюють пероральне введення композиції, яке відрізняється тим, що внутрішньовенно фармацевтичну композицію вводять 1-2 рази на добу з введенням за 1 раз композиції у дозі 2 г протягом 5-7 діб не було частиною рівня техніки до дати подання заявки на винахід за Патентом № 102070 (16.12.2009)."

Відповідно до статті 98 ГПК України, висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному законодавством. Предметом висновку експерта може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань. Висновок експерта може бути наданий на замовлення учасника справи або на підставі ухвали суду про призначення експертизи. У висновку експерта має бути зазначено, що він попереджений (обізнаний) про відповідальність за завідомо неправдивий висновок, а у випадку призначення експертизи судом, також про відповідальність за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків.

Висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими статтею 86 цього Кодексу. Відхилення судом висновку експерта повинно бути мотивоване в судовому рішенні (ст. 104 ГПК України).

Дослідивши та оцінивши висновок експертів №148/19 за результатами проведення комплексної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 10.09.2019, складений судовими експертами Чабанець Т.М. та Кисличенко В.С., суд вважає, що вказаний висновок судових експертів містить докладний опис проведеного дослідження та є обґрунтованим, містить чіткі висновки з поставлених судом запитань; жодних доказів наявності обставин, які б свідчили про необґрунтованість, неправильність висновку чи суперечливість його іншим матеріалам справи, до матеріалів справи не надано. У зв`язку з викладеним, вказаний висновок судових експертів є належним і допустимим доказом у даній справі, що позивачем не спростовано, не заперечено.

Водночас, вказаний висновок було складено кваліфікованим атестованим судовим експертом Чабанець Т.М. та доктором фармацевтичних наук, професором, завідувачем кафедри хімії природних сполук Національного фармацевтичного університету, академіка ВГО "Академія наук вищої освіти України" Кисличенко В.С., які попереджені про кримінальну відповідальність за статей 384 та 385 Кримінального кодексу України.

Враховуючи вищевикладене, суд приходить до висновку, що на дату подання заявки № а200913109 на видачу патенту на винахід "Застосування фармацевтичної композиції, що містить (S)-2-аміно-5-гуанідинопентанової кислоти (S)-2-аміноглутарат, для лікування і профілактики патологій вагітності" (16.12.2009), останній відповідав умовам надання правової охорони, встановленим статтею 7 Закону України від 14.04.2009, а саме винахід був новим.

Відповідно до приписів пункту а) частини 1 статті 33 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" патент може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності запатентованого винаходу (корисної моделі) умовам патентоздатності, що визначені статтею 7 цього Закону.

При визнанні патенту чи його частини недійсними Установа повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені (частина 3 статті 33 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі").

Патент або його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності, від дати публікації відомостей про видачу патенту (частина 4 статті 33 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі").

Отже, з огляду на наведене, дослідивши наявні у матеріалах справи докази, врахувавши приписи, наведені у постанові Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 25.02.2020, Висновок комплексної судової експертизи, який не суперечить іншим належним доказам у справі, судова колегія дійшла висновку, що позовна вимога позивача до відповідачів щодо визнання недійсним патенту та зобов`язання вчинити дії не підлягає задоволенню.

Зміст статті 73 ГПК України встановлює, зокрема, таке.

Доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Ці дані встановлюються такими засобами:

1) письмовими, речовими і електронними доказами;

2) висновками експертів;

3) показаннями свідків.

Як вбачається з матеріалів справи, доводи, що їх наводить у апеляційній скарзі скаржник, не є очевидно необґрунтованими, у зв`язку з чим, на думку колегії суду апеляційної інстанції, рішення господарського суду міста Києва від 04.12.2018 у справі № 910/2318/16 підлягає скасуванню, а апеляційна скарга - задоволенню.

Разом з тим, у постанові Верховного Суду від 25.02.2020 зазначено, що оскільки апеляційним господарським судом 15.10.2019 розглянуто справу за відсутності представника позивача, якого не було належним чином повідомлено про дату, час і місце судового засідання, то в силу статей 120, 242, 270 та пункту 5 частини першої статті 310 ГПК України, наведені обставини стали підставою для скасування прийнятої ним постанови з передачею справи на новий апеляційний розгляд.

Відповідно до частини 1 статті 316 ГПК України вказівки, що містяться у постанові суду касаційної інстанції, є обов`язковими для суду першої та апеляційної інстанцій під час нового розгляду справи.

Під час нового розгляду даної справи ПАГС було виконано вказівки суду касаційної інстанції, а саме належним чином повідомлено позивача про дату, час та місце проведення судового засідання.

Судові витрати у справі, у відповідності до вимог статті 129 ГПК України, слід покласти на позивача.

Керуючись статями 129, 269, 270, 275, 277, 282, 283 ГПК України, Північний апеляційний господарський суд -

ПОСТАНОВИВ:

1. Апеляційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю «Фармацевтична компанія «Здоров`я» задовольнити.

2. Рішення господарського суду міста Києва від 04.12.2018 у справі № 910/2318/16 скасувати.

3. Постановити нове рішення:

« 1. Відмовити у задоволенні позовних вимог приватного акціонерного товариства "Фармацевтична фірма "Дарниця" повністю.

2. Стягнути з приватного акціонерного товариства "Фармацевтична фірма "Дарниця" (02093, м. Київ, вулиця Бориспільська, будинок 13; ідентифікаційний код: 00481212) на поточний рахунок товариства з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична група "Здоров`я" (61013, м. Харків, вулиця Шевченка, будинок 22; ідентифікаційний код: 35533730) 43 211 (сорок три тисячі двісті одинадцять) грн. 52 коп. витрат на проведення повторної судової експертизи, 30 144 (тридцять тисяч сто сорок чотири) грн. витрат на проведення комплексної судової експертизи, 4 134 (чотири тисячі сто тридцять чотири) грн. судового збору за подання апеляційної скарги".

4. Доручити Господарському суду міста Києва видати наказ на виконання даної постанови».

5. Матеріали справи № 910/2318/16 повернути до Господарського суду міста Києва.

Постанова апеляційного господарського суду набирає законної сили з дня її прийняття.

Постанову Північного апеляційного господарського суду може бути оскаржено до Верховного Суду у порядку та строк, передбачений статтями 288-291 ГПК України.

Повний текст постанови підписаний 17.06.2020.

Головуючий суддя Б.В. Отрюх

Судді С.В. Сотніков

Б.М. Грек