ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"02" червня 2020 р. Справа№ 910/513/18

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Верховця А.А.

суддів: Копитової О.С.

Пантелієнка В.О.

За участю секретаря судового засідання Брунько А.І.

та представників сторін:

від Даймлер АГ (DAIMLER AG): Казанкіна А.Ю. - довіреність №687/2017 від 08.03.2017

розглянувши матеріали апеляційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "АМГРУП" на рішення Господарського міста Києва від 23.01.2020

у справі № 910/513/18 (суддя Бондаренко Г.П.)

за позовом Даймлер АГ (DAIMLER AG)

до Товариства з обмеженою відповідальністю "АМГРУП";

Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

про визнання недійсним свідоцтва України №195028 на знак для товарів і послуг та зобов`язання внести зміни до державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг

ВСТАНОВИВ:

Даймлер АГ (DAIMLER AG) звернулось до Господарського суду міста Києва із позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "АМГРУП" та Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України про визнання недійсним свідоцтва України №195028 на знак для товарів і послуг та зобов`язання внести зміни до державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що знаку для товарів і послуг «АМГ» за свідоцтвом України №195028 від 12.01.2015, зареєстрованому відповідачем-2 на ім`я відповідача-1, було надано правову охорону з порушенням вимог, встановлених ст.ст. 5, 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", що є підставою для визнання цього свідоцтва недійсним повністю відповідно до п. а) ч. 1 ст. 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг".

Рішенням Господарського суду міста Києва від 04.06.2018, залишеним без змін постановою Північного апеляційного господарського суду від 15.01.2019, у позові відмовлено.

Постановою Верховного Суду від 09.04.2019 рішення Господарського суду міста Києва від 04.06.2018 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 15.01.2019 у справі №910/513/18 скасовано; справу передано на новий розгляд до Господарського суду міста Києва.

Постанова суду касаційної інстанції обґрунтована наступним:

- попередніми судовими інстанціями не надано будь-якої оцінки поданим позивачем висновкам експертів, як доказам по справі;

- судами не було враховано, що власник прав на торговельну марку має право забороняти іншим особам використовувати тотожне чи схоже до ступеня змішування з цією торговельною маркою позначення стосовно тих товарів і послуг, щодо яких відповідну торговельну марку зареєстровано, або споріднених з ними товарів і послуг;

- судами не було враховано, що відсутність у міжнародній реєстрації №789132 (на час судового розгляду даної справи) посилання на 39 клас МКТП, за наявності такого посилання в оспорюваному свідоцтві, сама по собі не може вважатися єдиною ознакою відсутності спорідненості послуг, які надаються позивачем і відповідачем з використанням позначень "AМГ" та "AMG";

- судами не було враховано, що для висновку про таку спорідненість чи її відсутність необхідним є встановлення й інших фактичних обставин щодо використання відповідних позначень відповідачем-1 у справі, у тому числі з точки зору можливості виникнення у споживача уявлення про приналежність таких послуг одній особі, яка їх надає.

Рішенням Господарського суду міста Києва від 23.01.2020 (повний текст складено 07.02.2020) позовні вимоги Даймлер АГ (DAIMLER AG) до Товариства з обмеженою відповідальністю "АМГРУП" та Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України про визнання недійсним свідоцтва України №195028 на знак для товарів і послуг та зобов`язання внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг задоволено; зобов`язано Товариство з обмеженою відповідальністю "АМГРУП" припинити порушення прав компанії Даймлер АГ (DAIMLER AG) на знак для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією №789132; визнано недійсним повністю свідоцтво України №195028 від 09.04.2013 на знак для товарів і послуг, власником якого є Товариство з обмеженою відповідальністю "АМГРУП" повністю; зобов`язано Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним повністю свідоцтва України на знак для товарів і послуг №195028 від 09.04.2013, про що здійснити публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність"; розподілено судові витрати.

Приймаючи дане рішення місцевий господарський суд дійшов висновку, що знак для товарів і послуг «АМГ» за свідоцтвом України №195028 не відповідає умовам надання правової охорони встановленим ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг".

Не погоджуючись із зазначеним рішенням місцевого господарського суду, Товариство з обмеженою відповідальністю "АМГРУП" звернулося до Північного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати рішення Господарського суду міста Києва від 23.01.2020 у справі №910/513/18 та ухвалити нове, яким відмовити Даймлер АГ (Daimler AG) у задоволенні його позовних вимог.

Обґрунтовуючи апеляційну скаргу скаржник посилається на те, що суд першої інстанції не дотримався вказівок касаційного господарського суду у складі Верховного Суду стосовно необхідності дослідження фактичних обставин використання відповідного позначення ТОВ "АМГРУП".

Крім того апелянт не погоджується з сумою стягнутого судового збору та судових витрат.

Поряд з цим скаржник вважає, що при задоволенні позовних вимог Господарський суд міста Києва вийшов за межі позовних вимог.

Згідно витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 05.03.2020 апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "АМГРУП" у справі №910/513/18 передано на розгляд колегії суддів у складі: головуючий суддя - Верховець А.А., судді - Поляков Б.М., Грек Б.М.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 11.03.2020 апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "АМГРУП" на рішення Господарського міста Києва від 23.01.2020 у справі №910/513/18 залишено без руху на підставі ч. 2 ст. 260 ГПК України, надано заявнику строк на усунення недоліків.

Після усунення недоліків апеляційної скарги, ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 30.03.2020 відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю "АМГРУП" на рішення Господарського міста Києва від 23.01.2020 у справі №910/513/18; розгляд апеляційної скарги призначено на 05.05.2020.

30.04.2020 на електронну адресу суду апеляційної інстанції від Товариства з обмеженою відповідальністю "АМГРУП" надійшло клопотання про відкладення розгляду справи у зв`язку із встановленням карантину на всій території України.

04.05.2020 до суду апеляційної інстанції від Даймлер АГ надійшов відзив на апеляційну скаргу, згідно якого позивач просить суд відмовити у задоволенні апеляційної скарги, оскаржуване рішення залишити без змін.

Згідно витягу з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 04.05.2020, здійсненого у зв`язку із перебуванням суддів Полякова Б.М. та Грека Б.М., які не є головуючим суддею (суддею-доповідачем), у відпустках, у справі №910/513/18 сформовано колегію суддів у складі: головуючий суддя Верховець А.А., судді Копитова О.М., Пантелієнко В.О.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 04.05.2020 апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "АМГРУП" на рішення Господарського міста Києва від 23.01.2020 у справі №910/513/18 прийнято до провадження у визначеному складі колегії суддів.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 04.05.2020 відкладено розгляд справи №910/513/18 за апеляційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю "АМГРУП" на рішення Господарського міста Києва від 23.01.2020 на 02.06.2020.

В судове засідання 02.06.2020 скаржник не з`явився, про час та місце судового розгляду повідомлявся у встановленому чинним процесуальним законодавством порядку.

Рекомендована кореспонденція, що була надіслана на адресу скаржника, що міститься у відомостях Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, повернута відділенням поштового зв`язку з відміткою: "інші причини, що не дали змоги виконати обов`язки щодо пересилання поштового відправлення".

Надіслання судом процесуальних документів на адресу, зазначену в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, у разі відсутності повідомлення особою іншої адреси для направлення поштової кореспонденції, є належним виконанням приписів процесуального закону щодо надсилання судових рішень учасникам справи (Аналогічна правова позиція викладена в постановах Верховного Суду від 11.09.2018 у справі № 911/3309/17; від 18.01.2019 у справі № 921/396/17-г).

Відповідно до ч. ч. 3, 7 ст. 120 ГПК України виклики і повідомлення здійснюються шляхом вручення ухвали в порядку, передбаченому цим Кодексом для вручення судових рішень. Учасники судового процесу зобов`язані повідомляти суд про зміну свого місцезнаходження чи місця проживання під час розгляду справи. У разі відсутності заяви про зміну місця проживання ухвала про повідомлення чи виклик надсилається учасникам судового процесу, які не мають офіційної електронної адреси, та за відсутності можливості сповістити їх за допомогою інших засобів зв`язку, які забезпечують фіксацію повідомлення або виклику, за останньою відомою суду адресою і вважається врученою, навіть якщо відповідний учасник судового процесу за цією адресою більше не знаходиться або не проживає.

Отже, у разі якщо ухвалу про вчинення відповідної процесуальної дії направлено судом за належною адресою, тобто, повідомленою суду стороною, і повернуто підприємством зв`язку з посиланням на відсутність (вибуття) адресата, відмову від одержання, закінчення строку зберігання поштового відправлення тощо, то вважається, що адресат повідомлений про вчинення відповідної процесуальної дії.

Також необхідно зазначити, що за змістом статті 2 Закону України "Про доступ до судових рішень" кожен має право на доступ до судових рішень у порядку, визначеному цим Законом. Усі судові рішення є відкритими та підлягають оприлюдненню в електронній формі.

Ухвали Північного апеляційного господарського суду постановлені у даній справі були оприлюднені у Єдиному державному реєстрі судових рішень (http://www.reyestr.court.gov.ua). Тобто, усі учасники справи користуючись відкритим безоплатним цілодобовим доступом до реєстру мали можливість ознайомитися зі змістом вказаних ухвал.

Обов`язок швидкого здійснення правосуддя покладається, в першу чергу, на відповідні державні судові органи. Розумність тривалості судового провадження оцінюється в залежності від обставин справи та з огляду на складність справи, поведінки сторін, предмету спору. Нездатність суду ефективно протидіяти недобросовісно створюваним учасниками справи перепонам для руху справи є порушенням ч. 1 ст.6 даної Конвенції (п.п. 66 - 69 рішення Європейського суду з прав людини від 08.11.2005р. у справі "Смірнова проти України").

Враховуючи вищенаведене, судова колегія, з метою дотримання процесуальних строків розгляду апеляційної скарги, унормованих ст. 273 ГПК України, а також з врахуванням того, що явка представників учасників справи судом апеляційної інстанції обов`язковою не визнавалась, а участь в засіданні суду є правом, а не обов`язком сторони, зважаючи на відсутність обґрунтованих клопотань про відкладення розгляду справи, дійшла висновку про можливість розгляду справи за відсутності представника скаржника, за наявними матеріалами справи.

Представник позивача заперечував проти вимог апеляційної скарги, з підстав наведених у відзиві на апеляційну скаргу, просив суд апеляційну скаргу залишити без задоволення, оскаржуване рішення без змін.

Відповідно до ст. 269 ГПК України, суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними у ній і додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги.

Згідно ч. 5 ст. 310 ГПК України висновки суду касаційної інстанції, у зв`язку з якими скасовано судові рішення, є обов`язковими для суду першої чи апеляційної інстанції під час нового розгляду справи.

В судовому засіданні 02.06.2020, згідно ст. 240 Господарського процесуального кодексу (далі за текстом - ГПК) України, оголошено вступну та резолютивну частини постанови.

Розглянувши доводи апеляційної скарги, заслухавши думку представника позивача, дослідивши матеріали справи, перевіривши правильність застосування судом першої інстанції при прийнятті оскаржуваного рішення норм матеріального та процесуального законодавства, перевіривши юридичну оцінку обставин справи та повноту їх встановлення, колегія суддів дійшла висновку, що вимоги апеляційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "АМГРУП" не підлягають задоволенню, виходячи з наступного.

Частиною 1 ст. 418 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) визначено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об`єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільним кодексом України та іншим законом.

Відповідно до ч. 3 ст. 418 ЦК України право інтелектуальної власності є непорушним. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

До об`єктів права інтелектуальної власності, відповідно до ч. 1 ст. 155 ГК України та ч. 1 ст. 420 ЦК України, зокрема, належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг).

Згідно з п. 4 ст. 1 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі - Закон), знак - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Відповідно до п. 2, 3, 4 ст. 5 Закону об`єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень. Право власності на знак засвідчується свідоцтвом. Обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Частиною 1 статті 432 ЦК України визначено, що кожна особа має право звернутись до суду за захистом свого права інтелектуальної власності відповідно до статті 16 цього Кодексу.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом першої інстанції, Даймлер АГ (DAIMLER AG) є власником наступних міжнародних реєстрацій знаків для товарів і послуг:

- №789132 від 30.08.2002 із зображенням, зокрема, "AМG" 12,14, 16, 18, 25, 27, 28, 36, 37, 39, 41 класу МКТП;

- №788248 від 18.06.2002 із зображенням, зокрема, "AFFALTERBACH AМG" 3, 9, 12, 14, 16, 18, 25, 27, 28, 36, 37, 39, 41 класу МКТП.

Станом на час подання позову до суду послуги віднесені до 39 та 36 класу МКТП виключені із обсягу правової охорони міжнародної реєстрації №789132 (згідно витягів із міжнародної бази даних стосовно міжнародної реєстрації та листа ДП «Український інститут інтелектуальної власності» від 27.04.2017 №5320/5).

Відповідно до п. 1 ст. 4 Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 14.04.1891, яка набула чинності для України 25.12.1991, з дати реєстрації, зробленої таким чином в Міжнародному бюро відповідно до положень статей 3 та 3ter, у кожній зацікавленій Договірній країні знаку надається така сама охорона, як і у випадку, коли б він був заявлений там безпосередньо.

В силу ч. 3 ст. 494 ЦК України набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію, не вимагає засвідчення свідоцтва.

Позивач стверджував, що добросовісно використовує зазначені торгівельні марки на території України, а відтак вони є добре відомими для широкого кола споживачів.

Разом з тим, 12.01.2015 Державною службою інтелектуальної власності України було зареєстровано торгівельну марку "AМГ" за свідоцтвом України № 195028 на знак для товарів і послуг для товарів 39 класу МКТП: послуги щодо експедування (відправляння) вантажів; інформування щодо перевозіння; послуги щодо перевозіння; завантажування та розвантажування вантажів; посередництво у перевозінні; зберігання товарів; зберігання товарів на складах (далі - оспорюване свідоцтво).

За твердженнями позивача, знак за свідоцтвом України №195028 не відповідає умовам надання правової охорони, а саме:

1) абз. 3 ч. 3 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг";

2) абз. 5 ч. 2 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг";

3) статті 6-quinquies Паризької конвенції від 20.03.1883 року, що є підставою для відмови у наданні правової охорони згідно абз. 3 п. 3 та абз. 5 п. 2 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг".

Відповідач-1 проти позовних вимог заперечував зазначаючи при цьому наступне:

- за результатами кваліфікаційної експертизи заявленого відповідачем-1 до реєстрації позначення було визначено, що воно відповідає умовам надання правової охорони;

- послуги 39 класу МКТП з урахуванням принципів спорідненості не можуть вважатись спорідненими із послугами 12,14, 16, 18, 25, 27, 28, 37, 41 класів МКТП для яких зареєстровано знак позивача;

- міжнародна реєстрація №789132 є комбінованим, а не словесним позначенням, тоді як торговельна марка за оспорюваним свідоцтвом є словесним знаком;

- правовий захист щодо послуг 36 та 39 класів МКТП для міжнародної реєстрації №789132 було скасовано за заявою власника, що змінює обсяг правової охорони та свідчить про відсутність порушеного права позивача.

Відповідач-2 також заперечував проти позову вказуючи на те, що за результатами експертизи заявки №m 201306089 на видачу свідоцтва України на знак для товарів та послуг "AМГ" було встановлено, що заявлене позначення відповідає умовам надання правової охорони і на нього не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони.

Таким чином, предметом спору у даній справі є матеріально - правові вимоги позивача до відповідача-1 про зобов`язання припинити порушення прав позивача на знак для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією №789132, визнати недійсним свідоцтво України №195028 на знак для товарів і послуг «АМГ» повністю, та вимоги позивача до відповідача - 2 про зобов`язання останнього внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним свідоцтва України №195028 повністю та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Вирішуючи питання стосовно наявності у Даймлер АГ (DAIMLER AG) права на звернення до суду з відповідним позовом, колегія суддів зазначає наступне.

Частиною 1 ст. 15 ЦК України передбачено, що кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання.

Згідно ч. 1 ст. 16 ЦК України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

Статтею 4 ГПК України передбачено, що юридичні особи та фізичні особи - підприємці, фізичні особи, які не є підприємцями, державні органи, органи місцевого самоврядування мають право на звернення до господарського суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав та законних інтересів у справах, віднесених законом до юрисдикції господарського суду, а також для вжиття передбачених законом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням.

Згідно з рішенням Конституційного Суду України №18-рп/2004 від 01.12.2004 під охоронюваними законом інтересами необхідно розуміти прагнення до користування конкретним матеріальним та/або нематеріальним благом, зумовлений загальним змістом об`єктивного і прямо не опосередкований у суб`єктивному праві простий легітимний дозвіл, що є самостійним об`єктом судового захисту та інших засобів правової охорони з метою задоволення індивідуальних і колективних потреб, які не суперечать Конституції і законам України, суспільним інтересам, справедливості, добросовісності, розумності та іншим загальноправовим засадам. Отже, охоронюваний законом інтерес є самостійним об`єктом судового захисту та інших засобів правової охорони.

Аналіз наведених вище норм дає підстави для висновку, що підставою для звернення до суду є наявність порушеного права (охоронюваного законом інтересу), і таке звернення здійснюється особою, котрій це право належить, і саме з метою його захисту. Відсутність обставин, які б підтверджували наявність порушення права особи, за захистом якого вона звернулася, чи охоронюваного законом інтересу, є підставою для відмови у задоволенні такого позову.

Оцінивши наявні в матеріалах справи докази в сукупності, враховуючи, що позивач є власником міжнародних реєстрацій знаків для товарів та послуг №789132, №788248, колегія суддів вважає, що звернення позивача до суду з позовом про визнання недійсним свідоцтва України №195028 є правомірним прагненням останнього, для захисту свого інтересу, запобігти виникненню можливих ускладнень у господарській діяльності. Відтак, слід дійти висновку про доведеність позивачем наявності у нього охоронюваного законом інтересу для звернення з даним позовом.

В підтвердження позовних вимог, Даймлер АГ (DAIMLER AG) скориставшись своїм правом передбаченим ст. 101 ГПК України, в якості доказу подав до суду наступні висновки експертів:

- висновок експертів №1186 за результатами проведення комісійної судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності від 29.01.2018;

- висновок експерта №133 за результатами проведення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності від 03.04.2018;

- висновок експерта №228/18 за результатами проведення експертного дослідження інтелектуальної власності від 07.09.2018;

- висновок експерта №212/19 за результатами проведення експертного дослідження у сфері інтелектуальної власності від 09.12.2019.

В свою чергу відповідач-1 спростовуючи позовні вимоги подав до суду комплексний патентно-правовий висновок фахівця №130218 від 13.03.2018.

Колегія суддів дослідивши матеріали справи та вказані висновки експертів (фахівця) встановила наступне.

Відповідно до висновку експертів №1186 за результатами проведення комісійної судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності від 29.01.2018, який складений на замовлення компанії Даймлер АГ (Daimler AG), судовими експертами Дорошенком О. Ф . та Юдіною Г.О. встановлено, що знак для товарів і послуг «АМГ» за свідоцтвом України № 195028 є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг «AMG» за міжнародною реєстрацією №789132, відносно всіх товарів 12, 14, 16, 18, 25, 27, 28 класів МКТП, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг «AMG» за міжнародною реєстрацією №789132 та послуг 39 класу МКТП, а саме: послуги щодо експедування (відправлення) вантажів; послуги щодо перевезення, завантажування та розвантажування вантажів; посередництво у перевезенні, зберіганні товарів, зберіганні товарів на складах, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг «АМГ» за свідоцтвом України №195028.

Зі змісту наведеного висновку вбачається, що під час проведення експертизи судовими експертами встановлено, що всі товари 12, 14, 16, 18, 25, 27, 28 класів МКТП, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг «AMG» за міжнародною реєстрацією №789132 є спорідненими з послугами 39 класу МКТП, а саме: «зберіганні товарів», «зберіганні товарів на складах», для яких зареєстровано знак для товарів і послуг «АМГ» за свідоцтвом України №195028, оскільки зазначені послуги не можуть бути надані без товарів.

При проведенні порівняльного дослідження фонетичних ознак словесного елемента «AMG» за міжнародною реєстрацією №789132 судовими експертами було, зокрема, встановлено, що позначення «АМГ» за свідоцтвом України №195028 є транслітерацією позначення «AMG», з чого слідує, що споживачі можуть сприймати ці слова як семантично тотожні.

Згідно висновку експерта №133 за результатами проведення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності від 03.04.2018, який складений на замовлення компанії Даймлер АГ (Daimler AG), судовим експертом Жилою Б.В. встановлено:

1. Відносно всіх товарів 39 класу МКТП, наведених у свідоцтві України №195028, торгівельна марка «АМГ» за вказаним свідоцтвом, є схожою з торгівельною маркою «AMG» за міжнародною реєстрацією № 789132 настільки, що їх можна сплутати.

2. Торгівельна марка «АМГ» за свідоцтвом України № 195028 є такою, що може ввести в оману щодо особи, яка надає зазначені у свідоцтві послуги 39 класу МКТП.

Колегія суддів дослідивши висновок експерта встановила, що відповідаючи на запитання 1. Чи є знак для товарів та послуг за свідоцтвом України №195028 схожим зі знаком за міжнародною реєстрацією №789132 настільки, що їх можна сплутати?, експертом встановлено: - послуги 39 класу МКТП за свідоцтвом України №195028 тісно пов`язані з такими товарами 12 класу МКТП, як моторні транспортні засоби та їх частини (включені в цей клас), стосовно яких, серед іншого, надано правову охорону знаку за міжнародною реєстрацією №789132; - наявність між знаком за свідоцтвом України №195028 та словесним елементом знака за міжнародною реєстрацією №789132 фонетичної та семантичної схожості, за відсутності візуальної схожості.

Надаючи відповідь на питання 2. Чи є торговельна марка «АМГ» за свідоцтвом України №195028 такою, що може ввести в оману щодо особи, яка надає послугу?, судовий експерт встановив, що при фактичному використані для наведених у свідоцтві України №195028 послуг 39 класу МКТП знака «АМГ» за вказаним свідоцтвом, у споживачів може виникнути помилкове враження як про пов`язаність цих послуг з діяльністю власника знака «AMG» за міжнародною реєстрацією №789132, так і про пов`язаність особи, яка надає вказані послуги 39 класу МКТП з власником знака «AMG» за міжнародною реєстрацією №789132.

Згідно висновку експерта №228/18 за результатами проведення експертного дослідження у сфері інтелектуальної власності від 07.09.2018, який складений на замовлення компанії Даймлер АГ (Daimler AG), експертом Ковальовою Н.М. встановлено, що: торгівельна марка «АМГ» за свідоцтвом України № 195028 є схожою настільки, що її можна сплутати з торгівельною маркою «AMG» за міжнародною реєстрацією №789132.

Аналізуючи висновок експерта №228/18 колегією суддів встановлено, що під час дослідження зв`язку між товарами та послугами зазначеними в свідоцтвах експерт дійшла висновку про те, що товари 12 класу МКТП: моторні транспортні засоби та їх частини (включені в цей клас), для яких зареєстровано знак для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією №789132, є спорідненими з послугами 39 класу МКТП: послуги щодо експедування (відправляння) вантажів; інформування щодо перевозіння; послуги щодо перевозіння; завантажування та розвантажування вантажів; посередництво у перевозінні та товарами 16 класу МКТП: картонний контейнер для пакування, мішки паперові для пакування, матеріали з пластику для пакування, а саме: конверти загального призначення, кульки та пластикові плівки, а всі товари 12, 14, 16, 25, 27, 28 класів МКТП є також спорідненими з послугами 39 класу, а саме зберігання товарів і зберігання товарів на складах; досліджувані позначення схожі за фонетичною ознакою.

Відповідно до висновку експерта №212/19 за результатами проведення експертного дослідження у сфері інтелектуальної власності від 09.12.2019, який складений на замовлення компанії Даймлер АГ (Daimler AG), експертом Ковальовою Н.М. встановлено, що:

1. Товари 12 класу МКТП: Моторні транспортні засоби та їх частини (включені в цей клас), для яких зареєстровано знак для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією №789132, є спорідненими з послугами 39 класу МКТП: послуги щодо експедування (відправляння) вантажів; інформування щодо перевезення; послуги щодо перевезення; завантажування та розвантажування вантажів; посередництво у перевезенні та товарами 16 класу МКТП: картонний контейнер для пакування, мішки паперові для пакування, матеріали з пластику для пакування, а саме: конверти загального призначення, кульки та пластмасові плівки, а всі товари 12, 14, 16, 25, 27, 28 класів МКТП для яких зареєстровано позначення 2, також є спорідненими з послугами 39 класу, а саме зберігання товарів і зберігання товарів на складах.

2. Знак «АМГ» за свідоцтвом України №195028 від 15.01.2015 є таким, що може ввести споживачів в оману щодо особи, яка виробляє зареєстровані товари або послуги за міжнародною реєстрацією №789132 від 30.08.2002 на знак для товарів і послуг «AMG».

3. Кола споживачів товарів та послуг за 12, 14, 16, 18, 25, 27, 28,37, 41 класів МКТП для яких зареєстровано знак для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією №789132 та послуг 39 класу МКТП для якого зареєстрований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №195028 є однаковими (або схожими).

4. Знак для товарів і послуг «АМГ» за свідоцтвом України №195028 є таким, що не має розрізняльної здатності відносно знака для товарів і послуг «AMG» за міжнародною реєстрацією №789132.

5. Умови та канали збуту товарів Даймлер АГ під знаком для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією №789132 та знака для товарів і послуг за свідоцтвом України №1950285 є спільними.

Скаржник стверджує, що висновок експерта №212/19 від 09.12.2019 за результатами проведення експертного дослідження у сфері інтелектуальної власності безпідставно залучений судом до матеріалів справи, оскільки поданий позивачем в порушення вимог ст. 80 ГПК України.

Суд апеляційної інстанції вважає дані доводи скаржника безпідставними, зважаючи на наступне.

Відповідно до частин 8, 9 статті 80 ГПК України докази, не подані у встановлений законом або судом строк, до розгляду судом не приймаються, крім випадку, коли особа, яка їх подає, обґрунтувала неможливість їх подання у вказаний строк з причин, що не залежали від неї. Копії доказів (крім речових доказів), що подаються до суду, заздалегідь надсилаються або надаються особою, яка їх подає, іншим учасникам справи. Суд не бере до уваги відповідні докази у разі відсутності підтвердження надсилання (надання) їх копій іншим учасникам справи, крім випадку, якщо такі докази є у відповідного учасника справи або обсяг доказів є надмірним, або вони подані до суду в електронній формі, або є публічно доступними.

Частиною 1 статті 119 ГПК України встановлено, що суд за заявою учасника справи поновлює пропущений процесуальний строк, встановлений законом, якщо визнає причини його пропуску поважними, крім випадків, коли Господарським процесуальним кодексом України встановлено неможливість такого поновлення.

Як слідує з матеріалів справи, необхідність поставити зазначені в експертизі №212/19 питання виникла у позивача після прийняття ухвали Господарського суду міста Києва від 06.08.2019 про проведення експертизи, що була скасована судом апеляційної інстанції. А відтак, зважаючи на принцип змагальності сторін та обов`язок сторони довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, позивач, скориставшись своїм правом передбаченим ст. 101 ГПК України, подав до суду вказаний висновок експерта.

Отже, місцевий господарський суд з`ясувавши причину неможливості подання позивачем вказаного висновку в передбачені процесуальним законодавством строки, дійшов обґрунтованого висновку про поновлення позивачу строку для подачі відповідного висновку та залучення його до матеріалів справи.

Північний апеляційний господарський суд здійснивши оцінку зазначених висновків експертів вважає, що місцевим господарським судом було вірно прийнято їх в якості належних та допустимих доказів по справі, оскільки висновки містять відповіді на порушені питання, є обґрунтованими та такими, що узгоджуються з іншими матеріалами справи.

Поряд з цим висновки експертів складені кваліфікованими атестованими судовими експертами Дорошенко О. Ф., Юдіною Г.О., Жилою Б.В. та Ковальовою Н. М., які мають вишу юридичну (освітній рівень "спеціаліст") та вищу спеціальну освіту у сфері інтелектуальної власності (освітній рівень "спеціаліст"), кваліфікацію судових експертів з проведення експертиз за спеціальністю: 13.6 "Дослідження, пов`язані з охороною прав на знаки для товарів і послуг", 13.4 "Дослідження, пов`язані з промисловими зразками", 13.6. «Дослідження, пов`язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торгівельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями» (Свідоцтва №933, 1893, 1065, 26 видані Міністерством юстиції України), та стаж експертної роботи в галузі права інтелектуальної власності; у висновках зазначено, що експерти обізнані про відповідальність за завідомо неправдивий висновок за статтею 384 Кримінального кодексу України (у висновку №212/19 також зазначено про те, що висновок експерта підготовлений для подання до господарського суду в якості доказу), а відтак є повними та такими, що відповідають вимогам ст. 98 ГПК України.

Що ж стосується наявного в матеріалах справи комплексного патентно-правового висновку фахівця №130218 від 13.03.2018, який складено на замовлення відповідача-1 патентним повіреним ОСОБА_7 , що дійшла висновку про те, що «за сукупністю критеріїв порівняння, знак для товарів і послуг (свідоцтво № 195028 ) «АМГ» та знак для товарів і послуг (міжнародна реєстрація №789132) «AMG» не є схожими. Знаки для товарів і послуг за свідоцтвом № 195028 «АМГ» та міжнародною реєстрацією №789132 «AMG» не можна сплутати, за умови використання знаків для товарів у формі зареєстрованих зображень та по відношенню до зареєстрованих товарів і послуг, згідно МКТП», то суд відзначає, що висновок патентного повіреного не може вважатись висновком експерта, а відтак не приймається в якості належного та допустимого доказу у справі, оскільки вказаний висновок не відповідає вимогам ст. 98 ГПК України. Зокрема, з висновку слідує, що патентний повірений ОСОБА_7 не має свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта; відсутні відомості стосовно повідомлення ОСОБА_7 про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок.

Разом з цим, відповідач-1 не надав належних та допустимих доказів, в розумінні статей 73-79 ГПК України, для спростування доводів позивача щодо невідповідності оспорюваного знака для товарів і послуг умовам надання правової охорони, тобто позовних вимог не спростував.

Відповідно до ч. 1 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі - Закон) правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

Згідно абз. 5 ч 2. ст. 6 Закону не можуть одержати правову охорону також позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

При цьому наведений припис абз. 5 ч. 2 ст. 6 Закону є абсолютним критерієм для відмови в наданні правової охорони та стосується виключно змісту самого заявленого на реєстрацію позначення (його власної видимої оманливості).

Згідно з підпунктом "а" частини 1 статті 19 Закону свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.

Відповідно до підпункту 4.3.1.9 пункту 4.3.1 Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов`язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності. Позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача.

У відповідності до підпункту 4.3.2.5 пункту 4.3.2 Правил при встановленні однорідності товарів або товарів і послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар або надає послуги.

За наведеного, враховуючи наявні в матеріалах справи докази, обґрунтованими є доводи позивача про те, що знак для товарів і послуг - «АМГ» за свідоцтвом України №195028 не відповідає умовам надання правової охорони, встановленим ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», у зв`язку з чим місцевий господарський суд дійшов вірного висновку про визнання недійсним свідоцтва Укрїни №195028 на знак для товарів та послуг «АМГ» та задоволення позовних вимог щодо зобов`язання відповідача - 1 припинити порушення прав компанії Даймлер АГ на знак для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією №798132.

Щодо тверджень відповідачів про те, що знак для товарів і послуг «АМГ» за свідоцтвом України №195028 відповідає умовам надання правової охорони, оскільки за заявкою №m 201306089 на реєстрацію словесного знаку за спірним свідоцтвом проводилась експертиза під час котрої заявлений до реєстрації знак перевірявся на відповідність умовам надання правової охорони, визначених Законом, суд відмічає, що саме лише виконання Правил у розгляді питання щодо розгляду уповноваженим на це органом заявки на видачу Свідоцтва №195028 не може вважатися безумовним (безперечним) свідченням неспорідненості позначень, що протиставляються одне одному у даному спорі. Адже зазначений нормативно-правовий акт, згідно з його преамбулою, визначає вимоги до заявки, встановлює правила подання та процедуру розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, - тобто унормовує правовідносини, відмінні від тих, що мають місце у цій справі і що пов`язані з визнанням недійсним вже виданого і чинного свідоцтва України на ЗТП та регулюються наведеними в цій постанові нормами Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг".

Щодо вимоги позивача про зобов`язання Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним повністю свідоцтва України на знак для товарів і послуг №195028 від 09.04.2013 та опублікувати відомості про це в офіційному бюлетені "Промислова власність", то вона правомірно задоволена господарським судом, оскільки за наявності підстав для задоволення позовних вимог про визнання недійсним свідоцтва України №195028, наявні й підстави для задоволення даної похідної вимоги.

Щодо суми сплаченого судового збору та відшкодування судових витрат, суд відмічає наступне.

Відповідно до ст. 129 ГПК України судовий збір у спорах, що виникають при виконанні договорів та з інших підстав, покладається на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Враховуючи задоволення позову у повному обсязі та зважаючи на те, що позовні вимоги містили 3 вимоги немайнового характеру, Господарський суд міста Києва правомірно стягнув з відповідача-1 на користь позивача 5 286,00 грн судового збору за подання позову (1762*3) та 10 572,00 грн судового збору за подання касаційної скарги (1762*3*200%).

Згідно ч. 4 ст. 129 ГПК України інші судові витрати, пов`язані з розглядом справи, покладаються: 1) у разі задоволення позову - на відповідача; 2) у разі відмови в позові - на позивача; 3) у разі часткового задоволення позову - на обидві сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог).

Оскільки позовні вимоги Даймлер АГ задоволені у повному обсязі, враховуючи, що на підтвердження факту понесення позивачем витрат на проведення експертиз в розмірах 20 004,00 грн за підготовку експертного висновку №1186 та 30 144,00 грн за підготовку експертного висновку №212/19, позивач надав суду докази, які відповідають вимогам процесуального закону щодо їх належності та допустимості, та беручи до уваги, що відповідні висновки враховані судом при прийнятті рішення по справі, витрати у розмірі 50 148,00 грн були правомірно покладені судом першої інстанції на відповідача-1.

Відповідно до ч. 1 ст. 74 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Згідно ст. 86 ГПК України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що грунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили.

Обґрунтовуючи своє рішення, колегія суддів приймає до уваги вимоги ст. 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», відповідно до якої суди застосовують при розгляді справи Конвенцію та практику Суду як джерело права та висновки Європейського суду з прав людини, зазначені в рішенні у справі «Руїс Торіха проти Іспанії» (Ruiz Torija v. Spain) від 9 грудня 1994 року, серія А, № 303А, п. 2958. Суд повторює, що згідно з його усталеною практикою, яка відображає принцип, пов`язаний з належним здійсненням правосуддя, у рішеннях судів та інших органів з вирішення спорів мають бути належним чином зазначені підстави, на яких вони ґрунтуються. Хоча пункт 1 статті 6 Конвенції зобов`язує суди обґрунтовувати свої рішення, його не можна тлумачити як такий, що вимагає детальної відповіді на кожен аргумент. Міра, до якої суд має виконати обов`язок щодо обґрунтування рішення, може бути різною залежно від характеру рішення.

Враховуючи викладене в постанові, Північний апеляційний господарський суд дійшов висновку про те, що місцевим господарським судом при прийнятті оскаржуваного рішення було повністю з`ясовано всі обставини справи та надано їм правильну юридичну оцінку. Порушень норм матеріального чи процесуального права, які б могли призвести до зміни чи скасування рішення Господарського суду міста Києва від 23.01.2020 судовою колегією не встановлено.

Доводи викладені в апеляційній скарзі висновків місцевого господарського суду не спростовують, а тому підстав для задоволення апеляційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "АМГРУП" судом не вбачається.

В зв`язку з відмовою у задоволенні апеляційної скарги, відповідно до ст. 129 ГПК України, судові витрати покладаються на апелянта.

Керуючись ст. ст. 269, 270, 275, 276, 282, 283 Господарського процесуального кодексу України, Північний апеляційний господарський суд,

ПОСТАНОВИВ:

1. Апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "АМГРУП" на рішення Господарського міста Києва від 23.01.2020 у справі №910/513/18 залишити без задоволення.

2. Рішення Господарського міста Києва від 23.01.2020 у справі №910/513/18 залишити без змін.

3. Матеріали справи №910/513/18 повернути до Господарського суду міста Києва.

Постанова суду апеляційної інстанції набирає законної сили з дня її прийняття.

Cторони мають право оскаржити постанову до Верховного суду в порядку, передбаченому ст.ст. 286-291 ГПК України.

Повний текст постанови складено 09.06.2020.

Головуючий суддя А.А. Верховець

Судді О.С. Копитова

В.О. Пантелієнко