ЗАХІДНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
_________________________________________________________________________________________________________
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"09" червня 2020 р. Справа №921/53/20

м.Львів

Західний апеляційний господарський суд у складі колегії:

головуючого судді М.І. Хабіб,

суддів О.П. Дубник,

О.В. Зварич,

секретар судового засідання Карнидал Л.Ю.,

за участю представників учасників справи:

позивача- не з`явився (належно повідомлений),

відповідача - не з`явився (належно повідомлений),

третьої особи- адвоката Мішенко А.Г. (довіреність від 10.02.2020),

розглянувши апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю Сола-Р від 20.03.2020 вих.док.№102

на ухвалу Господарського суду Тернопільської області від 03.03.2020 про призначення експертизи, повний текст ухвали складено 13.03.2020,

у справі № 921/53/20(суддя Сидорук А.М.)

за позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю "Нордкліфф", м. Вінниця,

до відповідача: Комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення "Тернопільміськсвітло", м. Тернопіль,

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача: Товариство з обмеженою відповідальністю "Сола-Р", м. Вінниця

про захист прав інтелектуальної власності

В С Т А Н О В И В:

У січні 2020року ТОВ «Нордкліфф» звернулося до Господарського суду Тернопільської області з позовом до КП електромереж зовнішнього освітлення "Тернопільміськсвітло" про захист порушеного права інтелектуальної власності позивача шляхом заборони відповідачу використовувати світильники, що підпадають під дію патентів на промислові зразки № 39764, №39765, №39766, №39767 від 25.07.2019, які були придбані у ТОВ «Сола-Р» за договорами №21/08 від 21.08.2019, № 26/11 від 26.11.2019, шляхом вилучення світильників та їх знищення, та стягнення 46 800,00грн завданих збитків.

Позовні вимоги обгрунтовані тим, що 25.07.2019 позивачу видані патенти № 39764, №39765, №39766, №39767 на промислові зразки світильники. Разом з тим, на підставі договорів №21/08 від 21.08.2019, №07/06 від 07.06.2019, №24/05 від 24.05.2019 та № 26/11 від 26.11.2019 відповідач придбав у ТОВ «Сола-Р» світильники, частину з яких встановив на вулицях міста, інша частина перебуває на складі відповідача. Позивач стверджує, що придбані відповідачем у ТОВ «Сола-Р» світильники за зовнішнім виглядом копіюють промислові зразки позивача за вказаними патентами.

Посилаючись на ч.2 ст.20, ч. 1 ст. 21 ЗУ «Про охорону прав на промислові зразки», позивач вказує на порушення відповідачем його права інтелектуальної власності на промислові зразки шляхом використання контрафактної продукції, оскільки придбані відповідачем світильники виготовлені із застосуванням запатентованих позивачем промислових зразків. Крім того, позивач зазначає, що за договорами №21/08 від 21.08.2019 та №26/11 від 26.11.2019 відповідач придбав у ТОВ «Сола-Р» 26 світильників вартістю 45 870грн. Такі ж самі світильники у разі їх придбання у позивача коштували б відповідачу щонайменше 46 800грн, у зв`язку вказує на завдані йому збитки у вигляді упущеної вигоди на суму 46 800грн .

Ухвалою від 22.01.2020 у справі №921/53/20 Господарський суд Тернопільської області відкрив провадження за вказаним позовом та залучив до участі у справі ТОВ «Сола-Р» як третю особу, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача. Підготовче засідання у справі призначено на 18.02.2020.

17.02.2020 позивач подав клопотання про витребування доказів та призначення експертизи в сфері інтелектуальної власності, на вирішення якої просив поставити питання: Чи використано у виробах Sola R-1х4200 Т750"; Sola R- 2*12*7800 Т750; Sola R-2х2х65 Т750; Sola R-2х2х90 Т750; Sola R-1х4200 Т750 всю сукупність суттєвих ознак промислових зразків за патентами України № 39764, №39765, №39766, №39767? (том 1.а.с. 172-174).

Ухвалою Господарського суду Тернопільської області від 03.03.2020 у справі № 921/53/20 відмовлено у задоволенні клопотання позивача про витребування доказів та

призначено судову експертизу в сфері інтелектуальної власності, на вирішення якої поставлено наступне питання: Чи використано у виробах Sola R-1х4200 Т750"; Sola R- 2*12*7800 Т750; Sola R-2х2х65 Т750; Sola R-2х2х90 Т750; Sola R-1х4200 Т750 всю сукупність суттєвих ознак промислових зразків за патентами України № 39764, №39765, №39766, №39767? Проведення експертизи доручено Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності, м. Київ. Провадження у справі зупинено. Ухвала мотивована ст. 99, 102, 228 ГПК України, ст. ст. 1, 7 ЗУ «Про судову експертизу», Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженою наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 (далі Інструкція), постановою пленуму Вищого господарського суду України «Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах, пов`язаних із захистом права інтелектуальної власності» №5 від 23.03.2012, рішенням ЄСПЛ «Дульський проти України».

Призначаючи судову експертизу, суд виходив з того, що запропоноване позивачем питання спрямоване на встановлення фактичних даних, що входять до предмета доказування у даному спорі, відповідає вимогам п.5.5 інструкції, дослідження яких потребує спеціальних знань.

Третя особа (ТОВ "Сола-Р") не погодилася з ухвалою суду в частині призначення судової експертизи та зупинення провадження у справі, оскаржила ухвалу в апеляційному порядку, посилаючись на порушення судом норм процесуального права та неправильне застосування норм матеріального права, просить її скасувати та відмовити у задоволенні клопотання позивача про призначення експертизи.

Скаржник вважає, що сформульоване позивачем питання, яке поставлене на вирішення експертизи, знаходиться поза межами доказування у даній справі. Зазначає, що згідно з специфікацією до договору №21/08 від 21.08.2019 та видатковою накладною №31 від 21.08.2019 відповідач придбав у третьої особи світильники моделей Sola R -1х4200 Т750" та Sola R - 2*12*7800 Т750, а світильників моделей Sola R-2х2х65 Т750 та Sola R-2х2х90 Т750 скаржник(ТОВ "Сола-Р") не продав, а відповідач не купував, у зв`язку з чим вважає, що питання використання цих світильників в межах даної справи не можуть розглядатись.

Вказує, що висновок судової експертизи в розумінні ст. 73ГПК України є доказом у справі, тому позивач зобов`язаний був відповідно до ч. 2 ст. 80 ГПК України подати такий доказ разом із позовною заявою, а випадку неможливості його подати самостійно звернутись до суду з відповідним клопотанням про витребування доказів. Таке клопотання має бути подане в строк, зазначений у частинах 2 та 3 ст.80 ГПК України, проте позивач не дотримав визначених процесуальним законом строків.

Зазначає, що договори на придбання світильників укладались з відповідачем відповідно до ЗУ «Про публічні закупівлі», який не встановлює обов`язку замовників відстежувати наявність на ринку запатентованих товарів та не містить окремого механізму закупівлі товарів, що охороняються законодавством як промислові зразки.

Крім того, вказує на порушення судом вимог ч.6 ст. 233 ГПК України щодо строку складання повного тексту ухвали - не більш як п`ять днів з дня оголошення вступної та резолютивної частин ухвали, оскільки в судовому засіданні 03.03.2020 було проголошено вступну та резолютивну частин ухвали, а повний текст її складено лише 13.03.2020.

У відзиві на апеляційну скаргу відповідач підтримує доводи та вимоги третьої особи, викладені в апеляційній скарзі, просить скасувати оскаржувану ухвалу та відмовити у задоволенні клопотання позивача про призначення експертизи.

Ухвалою Західного апеляційного господарського суду від 30.03.2020 у справі № 921/53/20 відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою третьої особи Ухвалою Західного апеляційного господарського суду від 07.04.2020 розгляд даної справи призначено в судовому засідання 19.05.2020.

Ухвалою від 19.05.2020 розгляд справи відкладено на 09.06.2020.

28.05.2020 на електронну адресу суду надійшли письмові пояснення представника позивача на апеляційну скаргу, в яких він просить залишити апеляційну скаргу без задоволення. Однак, згідно з довідкою провідного спеціаліста відділу документального забезпечення суду від 28.05.2020 вказані письмові пояснення не містять кваліфікованого цифрового підпису, у зв`язку з чим не беруться судом до уваги.

У судовому засіданні 09.06.2020 представник скаржника підтримав доводи, викладені в апеляційній скарзі, та уточнив, що оскаржує ухвалу в частині призначення експертизи.

Позивач та відповідач не забезпечили явки своїх представників в судове засідання, хоча про дату, час та місце розгляду справи були повідомлені належним чином.

Розглянувши апеляційну скаргу, матеріали справи, заслухавши пояснення представника скаржника, апеляційний господарський суд дійшов висновку, що апеляційна скарга не підлягає до задоволення з таких підстав.

Відповідно до ст. 1 ЗУ «Про судову експертизу» судова експертиза - це дослідження на основі спеціальних знань у галузі науки, техніки, мистецтва, ремесла тощо об`єктів, явищ і процесів з метою надання висновку з питань, що є або будуть предметом судового розгляду.

Спеціальні знання - це професійні знання, отримані в результаті навчання, а також навички, отримані обізнаною особою в процесі практичної діяльності в різноманітних галузях науки, техніки та інших суспільно корисних галузях людської діяльності, які використовуються разом з науково-технічними засобами під час проведення експертизи. Змістом спеціальних знань є теоретично обґрунтовані і перевірені практикою положення і правила, які можуть відноситися до будь-якої галузі науки, техніки, мистецтва тощо.

Згідно з ч. 1 ст. 99 ГПК України суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов:

1) для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо;

2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів.

У Рішенні Європейського суду з прав людини у справі "Дульський проти України" (Заява N 61679/00) від 01 червня 2006 року, вказано, що експертиза, призначена судом, є одним із засобів встановлення або оцінки фактичних обставин справи і тому складає невід`ємну частину судової процедури.

Предметом спору у даній справі є вимоги позивача про захист порушеного його права інтелектуальної власності на промислові зразки, засвідчене патентами № 39764, №39765, № 39766, №39767 від 25.07.2019, які обгрунтовані використанням відповідачем контрафактної продукції-світильників, що копіюють за зовнішнім виглядом промислові зразки позивача за вказаними патентами.

Згідно з пунктом 5.1 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 № 1950/5) основним завданням експертизи об`єктів інтелектуальної власності є визначення властивостей цих об`єктів, до яких належать об`єкти промислової власності, об`єкти авторського права і суміжних прав.

При дослідженні об`єктів промислової власності вирішуються питання щодо властивостей цих об`єктів, а саме: знаків для товарів і послуг (торговельних марок); комерційних найменувань; географічних зазначень; промислових зразків; винаходів і корисних моделей; комерційної таємниці і ноу-хау; раціоналізаторських пропозицій; топографії інтегральних мікросхем; сортів рослин; порід тварин тощо (п.5. 2 вказаної Інструкції).

Пунктом 5.5 Інструкції передбачено орієнтовний перелік вирішуваних питань, зокрема, чи використано у виробі (назва) всю сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України (номер).

Як роз`яснено у п. 5 постанови Пленуму Вищого господарського суду України №5 від 23.03.2012 «Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах, пов`язаних із захистом права інтелектуальної власності», опис промислового зразка є документом, що складається заявником та не публікується. Правилами розгляду заявки на промисловий зразок не передбачено при проведенні експертизи заявки обов`язкового приведення переліку суттєвих ознак, зазначених заявником у такому описі, у відповідність із зображенням виробу, яке міститься в матеріалах заявки. Отже, сам лише опис промислового зразка не може вважатися джерелом визначення суттєвих ознак такого зразка та обсягу правової охорони промислового зразка, на який видано патент.

З огляду на викладене колегія суддів апеляційного суду вважає правомірним та обгрунтованим висновок суду першої інстанції про призначення судової експертизи у даній справі, оскільки питання щодо використання у виробах, придбаних відповідачем у ТОВ «Сола-Р», сукупності суттєвих ознак промислових зразків за належними позивачу патентами спрямоване на встановлення фактичних даних, що входять до предмета доказування у даному спорі, відповідає вимогам п.5.5 інструкції, і їх дослідження потребує спеціальних знань.

Доводи скаржника про те, що він не продавав відповідачу світильників моделей Sola R-2х2х65 Т750 та Sola R-2х2х90 Т750, а відповідач їх не купував, спростовуються листом- відповіддю відповідача від 20.12.2019 № 485 на адвокатський запит, в якому відповідач підтвердив придбання таких світильників у скаржника (ТОВ «Сола-Р»).

Щодо доводів скаржника про те, що позивач не надав висновку експертизи при поданні позову та подав клопотання про призначення судової експертизи з порушенням строків, апеляційний суд відхиляє з огляду на наступне.

Згідно з ч. 3 ст. 98 ГПК України висновок експерта може бути наданий на замовлення учасника справи або на підставі ухвали суду про призначення експертизи.

Приписи ст.99 ГПК України, якою встановлений порядок призначення експертизи судом, не передбачають граничного строку для звернення учасників справи з клопотанням про призначення експертизи.

Разом з тим, відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 177 ГПК України визначення обставин справи, які підлягають встановленню, та зібрання відповідних доказів є одним із завдань підготовчого провадження.

Згідно з п. 8 ч. 2 ст. 182 ГПК України у підготовчому засіданні суд вирішує, зокрема, питання про призначення експертизи тощо.

Суд першої інстанції ухвалою від 22.01.2020 відкрив провадження у даній справі та призначив підготовче судове засідання на 18.02.2020.

Згідно з відміткою канцелярії суду першої інстанції позивач звернувся з клопотанням про призначення експертизи 17.02.2020, тобто до проведення судом підготовчого засідання.

Отже, вказані доводи скаржника є необґрунтованими, оскільки при зверненні з клопотанням про призначення судової експертизи позивач не порушив норм процесуального закону.

Щодо посилань скаржника на перевищення судом 5-денного строку складання повного тексту ухвали, встановленого ч. 6 ст. 233 ГПК України, то таке перевищення не призвело до постановлення неправомірної ухвали і в силу ч.2 ст. 277 ГПК України не можуть бути підставою для її скасування.

Інші доводи скаржника, зокрема, щодо укладення з відповідачем договорів на придбання світильників відповідно до ЗУ «Про публічні закупівлі», не беруться апеляційним судом до уваги, оскільки стосуються суті спору, в той час як спір по суті ще не вирішений судом.

На підставі викладеного апеляційний суд відхиляє як необґрунтовані доводи скаржника та вважає, що суд першої інстанції, з урахуванням обставин даної справи, правомірно призначив у справі судову експертизу у сфері інтелектуальної власності.

Згідно з ст. 269 ГПК України суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними у ній і додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги. Суд апеляційної інстанції не обмежений доводами та вимогами апеляційної скарги, якщо під час розгляду справи буде встановлено порушення норм процесуального права, які є обовязковою підставою для скасування рішення, або неправильне застосування норм матеріального права.

За приписами ст. 276 ГПК України суд апеляційної інстанції залишає апеляційну скаргу без задоволення, а судове рішення без змін, якщо визнає, що суд першої інстанції ухвалив судове рішення з додержанням норм матеріального і процесуального права.

Апеляційний суд дійшов висновку, що суд першої інстанції постановив ухвалу від 03.03.2020 у справі №921/53/20 про призначення судової експертизи з додержанням норм матеріального і процесуального права. Скаржником не доведено, а апеляційним судом не встановлено наявності підстав, визначених процесуальним законом, для скасування ухвали та для задоволення апеляційної скарги. Отже, ухвалу належить залишити без змін, апеляційну скаргу без задоволення.

Відповідно до ст. 129 ГПК України судовий збір, сплачений скаржником при поданні апеляційної скарги, покладається на скаржника.

Керуючись ст.ст. 86, 99, 129, 236, 254, 269, 270, 275, 276, 281, 282 ГПК України, Західний апеляційний господарський суд

ПОСТАНОВИВ:

1. Ухвалу Господарського суду Тернопільської області від 03.03.2020 у справі №921/53/20 залишити без змін, апеляційну скаргу - без задоволення.

2. Судовий збір за перегляд ухвали апеляційним судом покладається на скаржника.

3. Постанова набирає законної сили з дня її прийняття і згідно з п. 2 ч. 1 ст. 287 ГПК України не підлягає оскарженню в касаційному порядку.

4. Справу повернути до місцевого господарського суду.

Повна постанова складена 10.06.2020.

Головуючий суддя М.І. Хабіб

Суддя О.П. Дубник

Суддя О.В. Зварич