УХВАЛА

про призначення експертизи

м. Київ

28.05.2020Справа № 910/3962/18

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "БРИДЖ ПЛЮС" (03143, м. Київ, вул. Заболотного, буд. 15)

До 1) Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (01008, м. Київ, вул. М. Грушевського, буд. 12/2)

2) "Е.І.ДЮ ПОН де НЕМУР енд КОМПАНІ" (1007, Маркет Стріт, Вілмінгтон, Делавер 19898, США (1007, Market Street, Wilmington, Delaware 19898, USA)

Про визнання патенту на винахід недійсним та зобов`язання вчинити дії

Суддя Бондаренко Г.П.

Секретар судового засідання Лебович А.О.

Представники сторін:

Від позивача: Наконечний В.В. (довіреність № б/н від 22.04.2020);

Від відповідача -1: не з`явився;

Від відповідача-2: Дрюк Н.О. (довіреність № б/н від 01.12.17) ; Мамуня О.С. (довіреність № б/н від 01.12.17).

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "БРИДЖ ПЛЮС" (далі - позивач) звернулось до Господарського суду міста Києва з позовною заявою до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - відповідач-1) та Компанії "Е.І.ДЮ ПОН ДЕ НЕМУР ЕНД КОМПАНІ" (далі - відповідач-2) з вимогами про:

- визнання патенту України № 42072 на винахід недійсним;

- зобов`язання Міністерства економічного розвитку і торгівлі України внести зміни до Державного реєстру винаходів України стосовно визнання недійсним повністю патенту України № 42072 на винахід та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність". Також позивач просить покласти на відповідачів витрати, пов`язані зі сплатою судового збору.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 06.04.2018 позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "БРИДЖ ПЛЮС" залишено без руху.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 02.05.2018 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі, ухвалено здійснювати розгляд справи №910/3962/18 у порядку загального позовного провадження та призначено підготовче засідання на 05.06.2018.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 10.07.2018 призначено у справі №910/3962/18 судову експертизу об`єктів права інтелектуальної власності, проведення якої доручено експерту Центу судових експертиз та експертних досліджень ДП "Інформаційні судові системи" Стародубову Ігорю Вадимовичу , зупинено провадження у справі, заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Бридж Плюс" про вжиття заходів до забезпечення позову задоволено частково та вжито заходи до забезпечення позову відповідно до ухвали суду від 10.07.2018, в іншій частині заяви про вжиття заходів до забезпечення позову - відмовлено.

Не погоджуючись з вказаною ухвалою суду першої інстанції у частині відмови у вжитті заходів до забезпечення позову, Товариство з обмеженою відповідальністю "БРИДЖ ПЛЮС" звернулось до Київського апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить суд поновити строк на апеляційне оскарження, скасувати ухвалу господарського суду міста Києва від 10.07.2018 у справі № 910/39628/18 в частині відмови позивачу від вжиття заходів забезпечення позову шляхом заборони Державній фіскальній службі України та її структурним та територіальним органам вживати заходів щодо запобігання переміщенню через митний кордон України товарів, що містять винахід "ФУНГІЦИДНА КОМПОЗИЦІЯ ТА СПОСІБ КОНТРОЛЮВАННЯ ЗАХВОРЮВАНЬ РОСЛИН, ВИКЛИКАНИХ ПАТОГЕННИМИ ГРИБКАМИ" за оскаржуваним патентом України №42072 та ухвалити в цій частині нове рішення, яким заборонити Державній фіскальній службі України та її структурним та територіальним органам вживати заходів щодо запобігання переміщенню через митний кордон України товарів, що містять винахід "ФУНГІЦИДНА КОМПОЗИЦІЯ ТА СПОСІБ КОНТРОЛЮВАННЯ ЗАХВОРЮВАНЬ РОСЛИН, ВИКЛИКАНИХ ПАТОГЕННИМИ ГРИБКАМИ" за патентом України №42072.

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 08.11.2018 апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Бридж Плюс" на ухвалу господарського суду міста Києва від 10.07.2018 року у справі №910/3962/18 залишено без задоволення, ухвалу господарського суду міста Києва від 10.07.2018 року у справі № 910/3962/18 в частині відмови позивачу у вжитті заходів забезпечення позову залишено без змін.

28.11.2018 від відповідача-2 надійшли документи для долучення до матеріалів справи.

Після повернення матеріалів справи до суду, ухвалою Господарського суду міста Києва від 30.11.2018 поновлено провадження у справі № 910/3962/18, підготовче засідання у справі призначено на 18.12.2018.

18.12.2018 від позивача надійшло клопотання, в якому останній зазначив про те, що не заперечує щодо залучення фахівця, запропонованого Центром судових експертиз та експертних досліджень ДП "Інформаційні судові системи".

18.12.2018 Суд постановив ухвалу про задоволення заяви директора Центру судових експертиз та експертних досліджень ДП "Інформаційні судові системи" від 24.09.2018 № 2547/18-Вих. про залучення фахівця для проведення експертизи, призначеною ухвалою Господарського суду міста Києва від 10.07.2018 у справі № 910/3962/18 та зупинив провадження у справі № 910/3962/18 до закінчення проведення судової експертизи, призначеної ухвалою Господарського суду міста Києва від 10.07.2018. 21.01.2019 року матеріали справи № 910/3962/18 було скеровано до експертної установи для подальшого проведення експертизи.

23.03.2020 до суду від Центру судових експертиз та експертних досліджень супровідним листом № 61/20-Вих від 19.03.2020 повернулися матеріали справи № 910/3962/18 та висновок судової експертизи № 010-СІВ/18 від 13.03.2020 за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності.

03.04.2020 Суд постановив ухвалу про поновлення провадження у справі, призначив підготовче судове засідання на 12.05.2020.

05.05.2020 від Державного підприємства "Інформаційні Судові Системи" Центр судової експертизи та експертних досліджень надійшло клопотання про долучення висновку експерта до матеріалів справи з усіма підписаними експертами сторінками.

08.05.2020 позивач подав клопотання про відкладення розгляду справи через введені на території України карантинні заходи та клопотання про зміну підстав позову.

12.05.2020 Суд постановив ухвалу про зміну підстав позову та відкладення підготовчого судового засідання на 28.05.2020.

Підстави позову змінились шляхом їх доповнення новою підставою, оскільки позивач вважає, що патент має бути визнаний недійсним не тільки тому, що він не відповідає умові патентоздатності «винахідницький рівень», але й тому що він не відповідає умові патентоздатності - «промислова придатність», так як матеріали заявки на винахід не містять жодного підтвердження можливості реалізації винаходу за патентом України № 42072 за призначенням, а саме контролювання захворювань рослин, викликаних певними патогенними грибками у, зокрема, декоративних, овочевих, польових, зернових та фруктових рослин.

Крім того, в ухвалі від 12.05.2020 здійснив заміну назви відповідача-1, оскільки за час перебування справи на експертизі , відповідно до Постанови КМУ № 829 від 02.09.2019 "Про деякі питання оптимізації системи центральних органів виконавчої влади", було перейменовано Міністерство економічного розвитку і торгівлі на Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Зміна назви відповідача-1 не є правонаступництвом.

28.05.2020 до суду надійшов відзив відповідача-2 на позовну заяву зі зміненими підставами позову та клопотання про призначення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності.

Суд перейшов до розгляду клопотання відповідача-2 про призначення у справі судової експертизи.

Представники відповідача-2 надали пояснення щодо клопотання про призначення експертизи об`єктів інтелектуальної власності.

Клопотання обґрунтоване тим, що у зв`язку зі зміною підстав позову шляхом доповнення позовних вимог новою підставою, а саме щодо невідповідності винаходу за патентом України № 42072 не лише умові патентоздатності «винахідницький рівень», але умові патентоздатності - «промислова придатність», є необхідність проведення експертизи для з`ясування питання можливості реалізації вказаного винаходу за призначенням.

Проведення судової експертизи відповідач-2 просить доручити атестованим судовим експертам, які атестовані за експертною спеціальністю 13.3 «Дослідження, пов`язані з винаходами і корисними моделями», а саме Стародубову Ігорю Вадимовичу , що атестований за спеціальністю 13.3, а також фахівцю з освітою у сфері біологічних наук Бабаянц Ользі Вадимівни , яку було залучено до проведення експертного дослідження ухвалою суду від 18.12.2018.

Сторона позивача не заперечувала проти позначення експертизи у справі, а також проти кандидатур судового експерта та залучення вказаного фахівця у сфері біологічних наук до участі у проведенні експертизи.

На вирішення експертизи пропонує поставити питання: «Чи має винахід за патентом України № 42072 промислову придатність?».

Відповідно до статті 99 Господарського процесуального кодексу України, суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов: 1) для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо; 2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів.

Оскільки предметом спору у даній справі є відповідність винаходу «Фунгіцидна композиція та спосіб контролювання захворювань рослин, викликаних патогенними грибками" за патентом України № 42072 умовам патентноздатності: «винахідницький рівень» та «промислова придатність», а предметом позову є визнання патенту на винахід недійсним та зобов`язання вчинити дії, в предмет доказування у справі входить обставини відповідності/невідповідності патенту України на винахід № 42072 умовам патентоспроможності - «винахідницький рівень» та «промислова придатність».

Відповідно до статті 6 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» правова охорона надається винаходу (корисній моделі), що не суперечить суспільним інтересам, принципам гуманності і моралі та відповідає умовам патентоспроможності.

Умови патентноздатності визначені і у статті 7 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі».

Так винахід, корисна модель є патентноздатним у разі, якщо він є новим, має винахідницький рівень і є промислово придатним. Відповідно винахід є промислово придатним, якщо його може бути використано у промисловості або в іншій сфері діяльності (ч. 8 ст. 7 Закону № 3687-XII).

Встановлення даних обставин потребує спеціальних знань, про що зокрема зазначено і в пункті 6.1 п. 6 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 23.02.2012 року № 5 (із змінами та доповненнями) «Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов`язаних із захистом права інтелектуальної власності», відповідно до якого у вирішенні спорів про захист права інтелектуальної власності на винахід чи корисну модель, господарським судом залежно від обставин справи та суті спору лише за допомогою експертного дослідження можуть бути встановлені фактичні дані про наявність у винаходу винахідницького рівня, та відповідності критерію патентоздатності "промислова придатність".

Відповідність винаходу за патентом України № 42072 умові патентоспроможності «винахідницький рівень» вже попередньо була підтверджена за результатами судової експертизи (експертний висновок № 89/20-Вих від 21.04.2020), що була призначена ухвалою Господарського суду міста Києва від 10.07.2018.

Згідно з положеннями статті 1 Закону України «Про судову експертизу» - судова експертиза - це дослідження на основі спеціальних знань у галузі науки, техніки, мистецтва, ремесла тощо об`єктів, явищ і процесів з метою надання висновку з питань, що є або будуть предметом судового розгляду.

Необхідність судової експертизи в господарському судочинстві зумовлена тим, що в процесі здійснення правосуддя суд стикається з необхідністю встановлення таких фактів (обставин), дані про які потребують спеціальних досліджень.

В Рішенні Європейського суду з прав людини у справі «Дульський проти України» (Заява № 61679/00) від 01.06.2006, зазначено, що експертиза, призначена судом, є одним із засобів встановлення або оцінки фактичних обставин справи і тому складає невід`ємну частину судової процедури.

Відповідно до частини 1 статті 73 Господарського процесуального кодексу України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: 1) письмовими, речовими і електронними доказами; 2) висновками експертів; 3) показаннями свідків (частина 2).

Частиною 1 статті 77 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.

Як зазначається в п. 2 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 № 4 «Про деякі питання практики призначення судової експертизи», судова експертиза призначається лише у разі дійсної потреби у спеціальних знаннях для встановлення фактичних даних, що входять до предмета доказування, тобто у разі, коли висновок експерта не можуть замінити інші засоби доказування.

Отже, з метою повного і всебічного з`ясування всіх обставин даної справи, Суд дійшов висновку, що необхідно призначити у справі судову експертизу об`єктів права інтелектуальної власності.

Згідно зі статтею 100 Господарського процесуального кодексу України, про призначення експертизи суд постановляє ухвалу, в якій зазначає підстави проведення експертизи, питання, з яких експерт має надати суду висновок, особу (осіб), якій доручено проведення експертизи, перелік матеріалів, що надаються для дослідження, та інші дані, які мають значення для проведення експертизи.

Пунктом 5 постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012р. № 4 "Про деякі питання практики призначення судової експертизи" визначено, що у вирішенні відповідного питання (до призначення судової експертизи) слід визначитися з конкретною установою або конкретним експертом, якими проводитиметься експертиза.

Так, у клопотанні про призначення експертизи відповідач-2 просить доручити проведення експертизи тим самим фахівцям, оскільки Стародубов І. В. за участю фахівця Бабаянц О.В. вже проводив експертизу у даній справі щодо винахідницького рівня винаходу за патентом України № 42072.

Відповідно до пункту 9 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України № 4 від 23.03.2012р. "Про деякі питання практики призначення судової експертизи", в ухвалі про призначення експертизи суд попереджає експерта про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивого висновку або відмову дати висновок та за відмову без поважних причин від виконання покладених на них обов`язків, передбачену статтями 384 і 385 Кримінального кодексу України.

Враховуючи викладене, Суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання відповідача-2, призначити у справі експертизу об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручити атестованому Міністерством юстиції України за експертною спеціальністю 13.3 «Дослідження, пов`язані з охороною прав на винаходи, корисні моделі, раціоналізаторські пропозиції» судовому експерту Центу судових експертиз та експертних досліджень ДП «Інформаційні судові системи» Стародубову Ігорю Вадимовичу .

Крім того, Суд залучає до участі у проведенні експертного дослідження у якості фахівця з освітою у сфері біологічних наук Бабаянц Ольгу Вадимівну .

Суд ставить на вирішення експертизи одне питання, запропоноване відповідачем-2, та суд покладає оплату вартості проведення судової експертизи на відповідача-2 у справі.

У зв`язку з призначенням судом судової експертизи, провадження у справі № 910/3962/18, на підставі статті 228 Господарського процесуального кодексу України, підлягає зупиненню.

Відповідно до пункту 6 частини 1 статті 229 Господарського процесуального кодексу України провадження у справі зупиняється на час проведення експертизи.

Керуючись статтями 99, 100, 182, 185, 228, 233-235 Господарського процесуального кодексу України, Суд

УХВАЛИВ:

1. Клопотання відповідача-2 про призначення у справі експертизи об`єктів інтелектуальної власності задовольнити.

2. Призначити у справі експертизи об`єктів інтелектуальної власності, проведення експертизи доручити атестованому Міністерством юстиції України за експертною спеціальністю 13.3 «Дослідження, пов`язані з охороною прав на винаходи, корисні моделі, раціоналізаторські пропозиції» судовому експерту Центу судових експертиз та експертних досліджень ДП «Інформаційні судові системи» Стародубову Ігорю Вадимовичу (03045, м. Київ, вул. Плещеєва, 10).

3. Залучити до участі у проведенні експертного дослідження у якості фахівця з освітою у сфері біологічних наук Бабаянц Ольгу Вадимівну (65036, м. Одеса, вул. Овідіопольська дорога, 3).

4. На вирішення експертизи поставити наступне питання:

- Чи має винахід за патентом України № 42072 промислову придатність?

5. Попередити експерта про кримінальну відповідальність, передбачену статями 384, 385 Кримінального кодексу України.

6. Витрати по проведенню експертизи покласти на "Е.І.ДЮ ПОН ДЕ НЕМУР ЕНД КОМПАНІ" (1007, Маркет Стріт, Вілмінгтон, Делавер 19898, США (1007, Market Street, Wilmington, Delaware 19898, USA). Зобов`язати "Е.І.ДЮ ПОН ДЕ НЕМУР ЕНД КОМПАНІ" (1007, Маркет Стріт, Вілмінгтон, Делавер 19898, США (1007, Market Street, Wilmington, Delaware 19898, USA) попередньо на вимогу експертів оплатити вартість експертизи у повному обсязі.

7. Зобов`язати сторін по справі своєчасно надавати на вимогу експертів всі необхідні для проведення експертизи додаткові матеріали, необхідні для проведення експертизи, забезпечити доступ до об`єкта експертизи, надавати на вимогу експерта додаткові документи, рахунки-фактури, пояснення тощо, а також забезпечувати та всіляко сприяти проведенню експертизи.

8. Провадження у справі № 910/3962/18 зупинити до надання висновків судової експертизи, призначеної у справі.

9. У разі необхідності та великим експертним навантаженням суд надає свою згоду на проведення експертизи у термін понад 3 місяці.

10. Зобов`язати експерта після проведення дослідження та підготовки письмового висновку направити належним чином засвідчені копії висновку сторонам у справі.

11. Згідно частини 1 статті 235 Господарського процесуального кодексу України дана ухвала набирає законної сили негайно з моменту її проголошення та може бути оскаржена у порядку, встановленому статтею 256 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст ухвали складено та підписано: 02.06.2020.

Суддя Г.П. Бондаренко