ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 травня 2020 року м. Черкаси справа № 925/329/19

Господарський суд Черкаської області у складі головуючого судді Спаських Н.М., із секретарем судового засідання Буднік А.М., за участі представників сторін:

від позивача: Дударенко А.М. - адвокат за ордером;

від відповідача: Гончар С.М. - адвокат за довіреністю;

розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали справи за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Холі Ленд" (м. Київ) до фізичної особи - підприємця Савісько Василя Григоровича (с. Леськи, Черкаський район, Черкаська область) про зобов`язання вчинити дії

ВСТАНОВИВ:

Заявлено позов про заборону відповідачу використовувати знак для товарів і послуг Товариства з обмеженою відповідальністю "Холі Ленд" за належним позивачу свідоцтвом НОМЕР_1, а також схожі на нього позначення.

Позов обґрунтований тим, що позивач є власником знаку для товарів та послуг "Holy Land" за свідоцтвом № НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг, а відповідач під час пропонування товарів для продажу у мережі Інтернет на власному веб-сайті з продажу професійної косметики за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснює без дозволу використання цього знаку, що порушує майнові права інтелектуальної власності позивача.

Рішенням Господарського суду Черкаської області від 17.07.2019 (а.с. 156-164, том 1) у справі № 925/329/19 (суддя Довгань К.І.) позовні вимоги задоволено повністю:

заборонено фізичній особі-підприємцю Савісько Василю Григоровичу (РНОКПП НОМЕР_2 ; АДРЕСА_1 ) використовувати знак для товарів і послуг товариства з обмеженою відповідальністю "ХОЛІ ЛЕНД" --- HOLY LAND за свідоцтвом № НОМЕР_1, а також позначення схожі зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом № НОМЕР_1 настільки, що їх можна сплутати в рекламі та в мережі Інтернет. Стягнуто 1921 грн. витрат по сплаті судового збору та 22720 грн. інших судових витрат, пов`язаних із розглядом справи.

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 17.09.2019 (а.с. 211-217, том 1) рішення Господарського суду Черкаської області від 17.07.2019 у справі № 925/329/19 змінено та виключено з його резолютивної частини фразу "а також позначення схожі зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом № НОМЕР_1 настільки, що їх можна сплутати".

Суд апеляційної інстанції прийшов до висновку, що в частині вимог щодо заборони використання відповідачем іншого позначення, схожого зі знаком за свідоцтвом № НОМЕР_1, позивач не надав доказів вчинення відповідачем таких дій.

Постановою Верховного Суду від 10.12.2019 (а.с. 77-92, том 2) рішення Господарського суду Черкаської області від 17.07.2019 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 17.09.2019 скасовано повністю, а справу передано на новий розгляд.

Судом касаційної інстанції звернуто увагу, що судами попередніх інстанцій не враховано належним чином, що власник прав на знак для товарів і послуг має право забороняти іншим особам використовувати тотожне чи схоже до ступеня змішування з цим знаком позначення лише стосовно тих товарів і послуг, щодо яких цей знак зареєстровано, чи споріднених з ним товарів і послуг. Тому слід з`ясувати перелік товарів і послуг, для яких спірні знаки зареєстровано та встановлювати фактичні обставини використання спірних позначень відповідачем у порівнянні з товарами і послугами, для яких знак зареєстровано позивачем. Судам слід було правильно встановити правову природу діяльності, що здійснюється відповідачем з розміщення даних на його інтернет-ресурсі -- чи є розміщення відповідачем на веб-сторінках товарів з метою роздрібного продажу послугою в розумінні п. 17 ст. 1 Закону № 1023 та чи надавав відповідач послуги з рекламування чи представлення на інтернет-ресурсі товарів з метою роздрібного продажу із застосуванням спірних позначень та чи отримував за це грошові кошти.

Справа повторно розглядається у загальному позовному провадженні. В ході нового розгляду справи представник позивача свої позовні вимоги підтримала повністю і просить суд їх задовольнити.

Представник відповідача проти позову заперечив повністю. Примирення сторін не відбулося.

В судовому засіданні 07.05.2020 в порядку ст. 240 Господарського процесуального кодексу України проголошено вступну та резолютивну частини рішення.

У відповідності до ст. 13, 74 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог та заперечень.

Оцінивши зібрані у справі докази в їх сукупності, заслухавши доводи та заперечення представників сторін, суд вважає, що позов підлягає лише до часткового задоволення, виходячи з такого:

З матеріалів справи вбачається наступне:

Позивач є власником Свідоцтва № НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг "Holy Land", зареєстрованого для послуг 35 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг; дата подання заявки 18.11.2013, дата видачі свідоцтва - 10.04.2014, дата публікації в офіційному бюлетені "Промислова власність" - 10.04.2014 №7 (а.с.17-21 том 1).

Відповідач цієї обставини не спростовує та не заперечує.

Вказаний знак зареєстрований щодо послуг 35 класу МКТП, а саме:

"реклама; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи; агентства комерційного інформування; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; аналізування собівартості; аукціонний продаж; бухгалтерський облік; вивчання ринку; визначання громадської думки; випробовування (тестування) психологічне для відбирання працівників; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; влаштовування показів мод на рекламні потреби; готування платіжних документів; готування рекламних смуг; демонстрування товарів; ділове досліджування; ділове інформування; ділове оцінювання; ділове розвідування; довідки ділові; допомога в керуванні справами; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадча допомога в діловому керуванні; досліджування ринкове; економічне прогнозування; експортування на ділову успішність; записування повідомин; збирання інформації до комп`ютерних баз даних; збирання статистичних даних; імпортно-експортні агентства; інвойсування; інтерактивне рекламування через комп`ютерну мережу; керування комп`ютерними файлами; керування справами артистів-виконавців; керування справами в готелях; керування справами у спорті (менеджмент спортивний); комерційна інформація і консультації для споживачів (центри підтримки споживачів); комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; комплектування штату працівників; консультування фахове щодо підприємництва; консультування щодо налагоджування справ; консультування щодо штату працівників; консультування щодо керування справами; макетування реклами (послуги з розміщування рекламних матеріалів); маркетинг; машинописні роботи; множення документів; наймання (орендування) місця на рекламу; наймання (прокат) канцелярських машин і обладдя; наймання (прокат) рекламних матеріалів; наймання (прокат) торговельних автоматів; наймання (прокат) фотокопіювальної техніки; наймання рекламного часу на засобах інформування; написання рекламних текстів; обробляння текстів; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; оформляння вітрин; перевіряння рахунків (аудит); передплачування газет (посередництво); передплачування телекомунікаційних послуг для інших; поради щодо налагоджування і керування справами; послуги з порівнювання цін; послуги з постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); послуги із укладання субдоговорів (комерційна допомога); послуги секретарів; послуги стенографістів; послуги щодо переміщування підприємств (релокація); послуги щодо фотокопіювання; послуги щодо зв`язків з громадськістю; послуги щодо огляду преси; послуги телефонних відповідачів для відсутніх абонентів; послуги манекенників для рекламування або сприяння продажеві; пошук спонсорів; представляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; публікування рекламних текстів; радіорекламування; реклама поштою; рекламні агентства; розклеювання (розміщування) афіш, об`яв; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; розсилання поштою рекламних матеріалів; складання звітів про стан рахунків; складання податкових декларацій; служби працевлаштовування; сприяння продажеві (посередництво); створювання рекламних фільмів; телевізійне рекламування; телемаркетинг; упорядковування (систематизування) інформації комп`ютерних баз даних; шукання відомостей (інформації, даних) в комп`ютерних файлах для інших; розміщування в одному місці, на користь іншим особам, різноманітних товарів, що дозволяє покупцям оглядати, замовляти та купувати ці товари на підприємствах оптової та роздрібної торгівлі або в мережі фірмових магазинів; розміщування в мережі Інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах інформації щодо асортименту різноманітних товарів".

Позивач зазначив, що в грудні 2018 року ним було виявлено, що на веб-сторінках Інтернет сайту по продажу професійної косметики в мережі Інтернет за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюється неправомірне використання зареєстрованого знаку для товарів і послуг позивача та без його дозволу під час пропонування косметичних товарів для продажу.

За результатами дослідження інформаційного наповнення веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_1 позивачем було встановлено, що сайт позиціонує себе в якості веб-сайту Інтернет магазину професійної ізраїльської косметики Ргіmestyle.

Згідно довідки з відомостями про власника веб-сайту або інформацією про його встановлення від 09 січня 2019 року № 6/2019-Д-ЦК (а.с. 22 том 1), виданої Консорціумом "Український центр підтримки номерів і адрес", реєстрантом доменного імені веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_1 є Савісько Василь Григорович .

Адреса місцезнаходження реєстранта доменного імені: АДРЕСА_2 , адреса електронної пошти: vaas.bigmir.net.

За відсутності доказів іншого, власником веб-сайту вважається реєстрант доменного імені, яким адресується веб-сайт, та/або отримувач послуг хостингу.

Реєстрація доменного імені здійснена 28.02.2012 Товариством з обмеженою відповідальністю "Центр Інтернет-імен України" ().

Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Савісько Василь Григорович, зареєстрований як фізична-особа підприємець, дата запису ІНФОРМАЦІЯ_5 , номер запису 0035380, місце проживання: АДРЕСА_3 .

Одним із видів діяльності відповідно до Класифікації видів економічної діяльності щодо відповідача вказано - 46.45 оптова торгівля парфумними та косметичними товарами (а.с. 33-38 том 1).

Відповідач ФОП Савісько Василь Григорович, не заперечив проти достовірності обліку його як реєстранта доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_1, приналежності йому інтернет-сторінок ІНФОРМАЦІЯ_1. Не заперечив і проти реєстрації фізичною особою-підприємцем та використання ним веб-сайту за вказаною Інтернет адресою безпосередньо для використання в своїй господарській діяльності.

В ході розгляду справи представник відповідача вказав, що на вказаному інтернет-ресурсі відповідач пропонує до продажу косметичні товари ізраїльського виробництва фірми "Holy Land", яка ніби-то зараз випускається під брендом "НL".

Позивач вважає, що відповідач ФОП Савісько В.Г. неправомірно використовує позначення "Holy Land" в мережі Інтернет на веб-сторінках Інтернет сайту по продажу професійної косметики за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1. htmi під час пропонування ним власних товарів до продажу. При цьому майнові права на такий знак захищені Свідоцтвом № НОМЕР_1, обсяг правової охорони якого розповсюджується і на діяльність з розміщування в мережі Інтернет на вебсторінках і на вебсайтах інформації щодо асортименту різноманітних товарів та їх демонстрування.

Позивач в якості доказу порушення своїх прав надав складений Консорціумом "Український центр підтримки номерів і адрес" експертний висновок від 14.02.2019 №35/2019-ЕВ-ЦК (а.с. 39-48, 1 том) за результатами проведеної фіксації і дослідження змісту веб-сторінок відповідача у мережі Інтернет за адресами: ІНФОРМАЦІЯ_1 , на яких зафіксовано використання знаку "Holy Land" поряд із зображенням продукції, що пропонується до продажу на цих сторінках.

З наданих у справу скріншотів інтернет-сторінок із сайту відповідача ІНФОРМАЦІЯ_1 вбачається , що використання зареєстрованого за позивачем знаку "Holy Land" відповідачем здійснюється шляхом розміщення на вебсторінках інтернет-магазину графічного позначення HOLY LAND та Holy Land щодо переліку товарів, які пропонуються до продажу (а.с.43 том 1).

Відповідач даної обставини не заперечує.

За зверненням директора ТОВ "Холі Ленд" від 06.02.2019 судовим експертом Жилою Б.В. (Свідоцтво № 1065 від 26.02.2010, видане на підставі рішення Центральної експертно-кваліфікаційної комісії при Міністерстві юстиції України) проведено експертне дослідження об`єктів інтелектуальної власності та складено висновок експерта за його результатами № 154-3 від 25 лютого 2019 року (а.с. 49-62, том 1).

На виконання вимог ч. 5 ст. 101 ГПК України у висновку експерта зазначено, що висновок підготовлено для подання до суду та що експерт обізнаний про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок, а тому цей документ приймається судом в якості належного доказу у справі.

На вирішення експерта були поставлені такі питання:

1) Чи є позначення "HOLY LAND" та "Holy Land", розміщені на Інтернет-ресурсі з доменним іменем ІНФОРМАЦІЯ_1, зокрема на веб-сторінках за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1, тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 184388?

2) Чи є послуги з представляння на Інтернет-ресурсі з доменним іменем ІНФОРМАЦІЯ_1, зокрема на веб-сторінках за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1, товарів з метою роздрібного продажу із застосуванням позначень "HOLY LAND", "Holy Land", спорідненими з послугами, відносно яких надано правову охорону знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 ?.

В результаті розгляду питання № 1 судовим експертом вказано, що позначення "HOLY LAND" та "Holy Land", розміщені на Інтернет-ресурсі з доменним іменем ІНФОРМАЦІЯ_1, зокрема на вебсторінках за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 , є схожими зі знаком для товарів і послуг за Свідоцтвом № НОМЕР_1 -- Holy Land -- настільки, що їх можна сплутати.

По питанню № 2 судовий експерт дійшов висновку, що послуги з представляння на Інтернет-ресурсі з доменним іменем ІНФОРМАЦІЯ_1, зокрема на вебсторінках за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 товарів з метою роздрібного продажу із застосуванням позначень "HOLY LAND" та "Holy Land", є спорідненими з такими послугами 35 класу МКТП, як представляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу та розміщування в мережі Інтернет на вебсторінках і на вебсайтах інформації щодо асортименту різноманітних товарів, відносно яких надано правову охорону знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1.

Статтею 177, 424, 426 ЦК України передбачено, що об`єктами цивільних прав є речі, у тому числі гроші та цінні папери, інше майно, майнові права, результати робіт, послуги, результати інтелектуальної, творчої діяльності, інформація, а також інші матеріальні і нематеріальні блага. Майновими правами інтелектуальної власності є: право на використання об`єкта права інтелектуальної власності; виключне право дозволяти використання об`єкта права інтелектуальної власності; виключне право перешкоджати неправомірному використанню об`єкта права інтелектуальної власності, в тому числі забороняти таке використання; інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Особа, яка має виключне право дозволяти використання об`єкта права інтелектуальної власності, може використовувати цей об`єкт на власний розсуд, з додержанням при цьому прав інших осіб; використання об`єкта права інтелектуальної власності іншою особою здійснюється з дозволу особи, яка має виключне право дозволяти використання об`єкта права інтелектуальної власності, крім випадків правомірного використання без такого дозволу, передбачених цим Кодексом та іншим законом.

Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (ст. 5,16,20,21) визначає, що право власності на знак для товарів і послуг засвідчується свідоцтвом України на знак для товарів і послуг. Обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака для товарів і послуг, внесеними до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, і засвідчується свідоцтвом України на знак для товарів і послуг з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака для товарів і послуг та переліком товарів і послуг. Свідоцтво України на знак для товарів і послуг надає його власнику право використовувати знак для товарів і послуг та інші права, визначені цим Законом. Свідоцтво України на знак для товарів і послуг надає його власнику право забороняти іншим особам використовувати знак для товарів і послуг без згоди власника, якщо інше не передбачено цим Законом. Будь-яке посягання на права власника свідоцтва України на знак для товарів і послуг, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва України на знак для товарів і послуг, що потребують його згоди, вважається порушенням прав власника такого свідоцтва. На вимогу власника свідоцтва України на знак для товарів і послуг таке порушення повинно бути припинене. Захист прав на знак для товарів і послуг здійснюється, зокрема, у судовому порядку.

Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" згідно з його преамбулою регулює відносини, що виникають у зв`язку із здійсненням права власності на знаки для товарів і послуг в Україні. Вміщені в цьому Законі норми є спеціальними стосовно норм інших законодавчих актів, які регулюють відповідні правовідносини або безпосередньо стосуються таких правовідносин.

Отже, приписи Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" цілком однозначно закріплюють право на використання ЗТП тільки і виключно за власником (власниками) свідоцтва України на ЗТП, або особою, якій ним передано право власності на ЗТП, або особою, якій власником свідоцтва надано дозвіл на використання відповідного ЗТП (ст. 16).

З пояснень представника відповідача встановлено, що ним не заперечується схожість використовуваних ним позначень "HOLY LAND" та "Holy Land", що розміщені на Інтернет-ресурсі з доменним іменем ІНФОРМАЦІЯ_1 із знаком для товарів і послуг, зареєстрованим за Свідоцтвом позивача № НОМЕР_1 -- Holy Land.

Суд вважає, що для встановлення тотожності цих буквенних позначень із можливістю їх сплутати між собою навіть не потрібно призначення експертизи, яка необхідна лише при дійсній потребі застосування спеціальних знань (ст. 99 ГПК України).

На думку суду вирішення питання щодо схожості зареєстрованої торговельної марки (знаку) і спірного позначення знаходиться у компетенції звичайного пересічного споживача відповідних послуг за його сприйняттям цих позначень.

Суд вважає, що загальний рівень освіти в Україні; обізнаність населення України щодо використання іноземної мови, поширеності іншомовних слів та транслітерації; обізнаність звичайного пересічного споживача із зовнішнім виглядом слів Holy та Land при написанні їх малими та великими буквами, їх поширеність на друкованих носіях та загальновживаність у різноманітних варіантах у повсякденному застосуванні з єдиним значенням перекладу (Свята Земля), дозволяють стверджувати, що зареєстрований за позивачем знак для товарів і послуг та спірне позначення, яке використовує відповідач, є настільки схожими, що їх можна легко сплутати.

Відповідач натомість доводить, що він не порушує права позивача, бо не використовував позначення "HOLY LAND" та "Holy Land", що розміщені на Інтернет-ресурсі з доменним іменем ІНФОРМАЦІЯ_1 у тих послугах 35 класу МКТП, для яких було зареєстровано позивачем цей знак та отримано свідоцтво № НОМЕР_1. Висновок експерта про те, що використання позначення "HOLY LAND" та "Holy Land" разом із розміщення зображення товарів, що пропонуються до продажу, є фактично представленням продуктів з метою роздрібного продажу та розміщування в мережі Інтернет, відповідач вважає помилковим.

Відповідач доводить, що представляючи на своїй інтернет-сторінці різні зразки ізраїльської косметики "HOLY LAND Ізраїль" відповідач лише розміщує інформацію про товар і це стосується виключно роздрібної купівлі-продажу косметики, яка не відноситься до 35 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (МКТП).

Відповідач посилається на ст. 699 ЦК України, якою визначено, що пропозиція товару в рекламі, каталогах, а також інших описах товару, звернених до невизначеного кола осіб, є публічною пропозицією укласти договір, якщо вона містить усі істотні умови договору. Виставлення товару, демонстрація його зразків або надання відомостей про товар (описів, каталогів, фотознімків тощо) у місцях його продажу є публічною пропозицією укласти договір незалежно від того чи вказана ціна та інші істотні умови договору купівлі-продажу, крім випадків, коли продавець явно визначив, що відповідний товар не призначений для продажу.

Статтею 700 ЦК України визначено, що продавець зобов`язаний надати покупцеві необхідну і достовірну інформацію про товар, що пропонується до

продажу. Інформація має відповідати вимогам закону та правилам роздрібної торгівлі щодо її змісту і способів надання.

Відповідач вважає, що він при розміщенні на інтернет-ресурсі зразків косметики не проводить їх рекламування під знаком "Holy Land", який захищається свідоцтвом на ім`я позивача № НОМЕР_1, що охоплюється 35 класом МКТП за свідоцтвом позивача.

У відповідності до ч. 8 ст. 8 ЗУ "Про рекламу" від 03.07.1996 розміщення інформації про виробника товару та/або товар у місцях, де цей товар реалізується чи надається споживачеві, у тому числі на елементах обладнання та/або оформлення місць торгівлі, а також безпосередньо на самому товарі та/або його упаковці, не вважається рекламою.

Статтею 15 ЗУ "Про захист прав споживачів" в редакції від 19.01.2020 передбачено, що споживач має право на одержання необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про продукцію, що забезпечує можливість її свідомого і компетентного вибору. Інформація повинна бути надана споживачеві до придбання ним товару чи замовлення роботи (послуги). Інформація про продукцію не вважається рекламою.

Інформація про продукцію повинна містити, зокрема :

1) назву товару, найменування або відтворення знака для товарів і послуг, за якими вони реалізуються;

3) дані про основні властивості продукції, номінальну кількість (масу, об`єм тощо), умови використання;

6) дані про ціну (тариф), умови та правила придбання продукції;

7) дату виготовлення;

8) відомості про умови зберігання;

9) гарантійні зобов`язання виробника (виконавця);

12) найменування та місцезнаходження виробника (виконавця, продавця) і підприємства, яке здійснює його функції щодо прийняття претензій від споживача, а також проводить ремонт і технічне обслуговування.

Наявними у справі доказами відповідач не доказав суду, що косметика, яка представлена ним для продажу на Інтернет-ресурсі з доменним іменем ІНФОРМАЦІЯ_1, зокрема на вебсторінках за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 , містить відомості про те, що виробником кожного виду продукції є особа, яка користується зареєстрованим товарним знаком Holy Land, не вказано країну цього виробника та місце його знаходження.

На думку суду, саме по собі позначення "HOLY LAND" та "Holy Land", що розміщені на Інтернет-ресурсі відповідача, дійсно можуть сприйматися пересічним споживачем як бренд виробника представленої продукції (як часткова інформація про виробника), однак ця інформація повинна бути достовірною.

Однак при збільшенні зображень косметики на вказаній веб-сторінці відповідача видно, що на всіх представлених зразках продукції розміщено лише зображення знака HL або напис Holy Land Cosmetic.

В засіданні представник позивача продемонстрував зразки продукції, які продає ТОВ "Холі Ленд" і які, як підтвердив представник відповідача, є ідентичними з тими, які розміщені на його вебсторінках за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1. Так, на всіх зразках виробником продукції значиться лише Pharma Cosmetics Laboratories Ltd (а.с. 210 том 2) що визнали представники обох сторін.

Відповідач наявними у справі доказами не довів, що виробником продукції, що розмішена на його сайтах є підприємство із назвою " Холі Ленд", а також не довів, що це підприємство є тим же виробником, що користується в даний час торговим знаком HL.

Суд приходить до висновку, що на сайтах відповідача за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 взагалі відсутня інформація про виробника продукції який користується торговою маркою "Холі Ленд" як власною і яке відношення відповідач має до цього виробника.

За правилами ст. 15 ЗУ "Про захист прав споживачів" інформація про виробника повинна містити як найменування або відтворення знака для товарів і послуг, за якими вони реалізуються, так і найменування та місцезнаходження виробника (виконавця, продавця).

Цих вимог відповідачем не дотримано.

Отже суд погоджується із доводами представника позивача про те, що розміщення на веб-сторінках відповідачем знаку Holy Land не має стосунку до будь-якого виробника косметичної продукції під цим брендом та до самої косметичної продукції (інформації про неї), що представлена відповідачем до продажу на власних сайтах, а тому є лише протиправним використанням відповідачем зареєстрованого за позивачем знаку для товарів і послуг Holy Land.

Як вже вказував суд, відповідач не надав доказів на підтвердження своїх доводів про зміну назви виробника (бренду) косметичних товарів з Holy Land на HL.

Відповідач в ході розгляду справи заперечив надання ним послуг реклами на власних веб-сайтах (що входить до кл. 35 МКТП), яка на його думку, може бути лише двостороннім правочином.

При цьому відповідач виходить із загального змісту ЦК України щодо правочину послуги, до яких відносить і послугу з реклами.

Так, ст. 901 ЦК України передбачено, що послуга є двостороннім правочином, бо за договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов`язується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов`язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором.

Також і ст. 1 ЗУ "Про захист прав споживачів" № 1023 визначає, що послуга - це діяльність виконавця з надання (передачі) споживачеві певного визначеного договором матеріального чи нематеріального блага, що здійснюється за індивідуальним замовленням споживача для задоволення його особистих потреб.

В справі дійсно немає доказів, що відповідач за плату та за договором з певною особою надавав послугу рекламування товарів, зразки яких ним розміщені на власних веб-сайтах.

Суд вважає, що в класичному розумінні за положеннями п.17 ст. 1 ЗУ "Про захист прав споживачів" № 1023 відповідач послуги реклами чи інші послуги за попереднім їх замовленням іншою особою на власному веб-сайті не надає.

Однак суд вважає, що реклама може бути односторонньою дією продавця в рамках його діяльності щодо розміщення пропозиції невизначеному колу осіб придбати товар, нерозривно пов`язана із нею, може здійснюватися самостійно, або з одночасною можливістю обрати і замовити товар і тому не обов`язково повинна бути двосторонньою угодою надання послуги.

При цьому суд виходить з такого:

Згідно визначень зі ст. 1 ЗУ "Про рекламу" від 03.07.1996 реклама - це інформація про особу чи товар, розповсюджена в будь-якій формі та в будь-який спосіб і призначена сформувати або підтримати обізнаність споживачів реклами та їх інтерес щодо таких особи чи товару;

У відповідності до ст. 641, 699 ЦК України пропозицію укласти договір (оферту) може зробити кожна із сторін майбутнього договору. Пропозиція укласти договір має містити істотні умови договору і виражати намір особи, яка її зробила, вважати себе зобов`язаною у разі її прийняття. Реклама або інші пропозиції, адресовані невизначеному колу осіб, є запрошенням робити пропозиції укласти договір, якщо інше не вказано у рекламі або інших пропозиціях. Пропозиція товару в рекламі, каталогах, а також інших описах товару, звернених до невизначеного кола осіб, є публічною пропозицією укласти договір, якщо вона містить усі істотні умови договору.

Однак як вказано вище, у відповідності до ч. 8 ст. 8 ЗУ "Про рекламу" від 03.07.1996 розміщення інформації про виробника товару та/або товар у місцях, де цей товар реалізується чи надається споживачеві, у тому числі на елементах обладнання та/або оформлення місць торгівлі, а також безпосередньо на самому товарі та/або його упаковці, не вважається рекламою.

Тобто, якби відповідач довів, що розміщуючи позначення "HOLY LAND" та "Holy Land" на власному Інтернет-ресурсі, він тим самим розміщував лише достовірну інформацію для своїх покупців про реального виробника запропонованої ним до продажу продукції під цим брендом, то це б не було рекламою.

Таких доказів у справу не подано.

Без таких доказів слід вважати, що відповідач протиправно користується зареєстрованим за позивачем знаком для товарів і послуг "HOLY LAND" за класом № 35 МКТП.

Позивач зі свого боку слушно вказує на те, що співвідношення понять реклами та інформації про продукцію дають підстави припустити, що реклама є складовою інформації про продукцію. Однак реклама не наділяється усіма ознаками, якими володіє інформація про продукцію, оскільки вона має бути лише достовірною, тобто, нести точну інформацію про споживчі та інші властивості товару (робіт, послуг).

Інформація про товар доводиться до споживача в технічній документації, що додається до товарів, на етикетці, а також маркуванням чи іншим способом, прийнятим для окремих видів товарів.

На думку представника позивача є очевидним, що інформація розміщена в Інтернет-магазині відповідача не відповідає усім вимогам, встановленим спеціальним законом; має вільний зміст та форму; має не обов`язковий, а добровільний характер; розрахована розміщуватися, як до, так і після продажу товарів; розміщена з метою продажу та/або збільшення обсягів роздрібного продажу відповідних товарів або збільшення кількості їх покупців; має хвалебний, а не нейтральний зміст офіційного документа.

Перелічені ознаки дозволяють стверджувати, що вказана в Інтернет-магазині інформація розміщена відповідачем саме з метою роздрібного продажу товарів. Така діяльність є представленням та просування відповідних товарів, розповсюджування оголошень стосовно цих товарів засобами інформування, розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту товарів, яке дасть змогу покупцям зручно оглядати і купувати ці товари.

Все це охоплюється 35 класом МКТП.

Ніццькою угодою затверджено Міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків, що укладена 15.06.57. Згідно із Законом України від 01.06.2000 № 1762-ІІІ Україна приєдналася до Ніццької угоди, яка набрала чинності для України з 29.12.2000.

Класи товарів/послуг за МКТП добираються на основі сфери діяльності, для якої планується реєстрація торговельної марки, знаку для товарів і послуг. Міжнародна класифікація товарів та послуг складається з 45 класів: з 1 по 34 класи МКТП становлять товари, а з 35 по 45 класи - послуги.

Однак суд вважає, що в даному випадку немає підстав вважати, що у 35 класі перелічені лише послуги, які можуть бути реалізовані виключно через двосторонні правочини.

У переліку класу 35 Міжнародної класифікації товарів і послуг, за яким позивачу видано свідоцтво на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1 міститься перелік видів діяльності і лише деякі з них прямо вказані як послуги (наприклад, послуга з розміщення рекламних матеріалів, послуги секретарів, послуги щодо зв`язків із громадськістю та ін.). Отже решта видів, включених до 35 класу МКТП є діяльністю, яка може бути односторонньою у господарюючого суб`єкта в його звичайній діяльності (керування справами, канцелярські роботи, готування платіжних документів, керування комп`ютерними файлами та ін.).

У пояснювальних примітках до кл. 35 МКТП (витяг з МКТП а.с. 209 том 2) вказано, що до Класу 35 належать, головним чином, послуги, що надаються особами чи установами, для:

допомоги в роботі чи керуванні торговельними підприємствами

або

допомоги в керуванні справами або комерційною діяльністю промислового чи торговельного підприємства,

а також послуги, що надаються рекламними установами щодо здійснювання зв`язку з громадськістю, розповсюджування оголошень стосовно товарів і послуг усіма засобами інформування.

Зокрема, до Класу належать:

розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту товарів (крім їх транспортування), яке дає змогу покупцям зручно оглядати і купувати ці товари; такі послуги можуть надаватися магазинами роздрібної торгівлі, підприємствами оптової торгівлі, за допомогою торговельних автоматів, каталогів посилкової торгівлі або електронних засобів, наприклад, через вебсайти або програми телемагазинів;

послуги, що полягають у реєструванні, записуванні, складанні, збиранні та систематизуванні письмових повідомлень і записів, а також послуги щодо збирання математичних чи статистичних даних;

послуги рекламних агентств, а також такі послуги як розповсюджування проспектів чи зразків безпосередньо або поштою. До цього класу можна віднести рекламування інших послуг стосовно, наприклад, банківських позик, а також радіорекламування.

Представник відповідача в судовому засіданні пояснив і показав в Інтернеті, що на головній сторінці його веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_1 назва "HOLY LAND ИЗРАИЛЬ" міститься виключно в переліку брендів, розповсюдження товарів яких здійснюється відповідачем, а саме: у підрозділі "Бренди" розділу "Каталог". Із переліку брендів видно що їх усього 12, серед них всесвітньо відомі бренди, одним із яких дійсно є ізраїльський бренд HOLY LAND.

Однак судом вже встановлено, що відповідач при цьому не надає на сайті жодної інформації про виробника продукції (назва і місце знаходження), який випускає її під маркою HOLY LAND.

Відповідач вважає, що позивач є лише одним із розповсюджувачів аналогічної косметики в Україні, а назву Holy Land як знак для товарів і послуг зареєстрував не стосовно саме цієї косметики (щоб уникнути позову ізраїльської компанії-виробника косметики "HOLY LAND" (якщо така взагалі існує), а цілої низки послуг, із загальними формулюваннями.

Відповідач вказав, що аналіз свідоцтва на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1 дозволяє зробити висновок, що державна охорона знаку Holy Land охоплює близько 90 найменувань послуг, що може надавати ТОВ "ХОЛІ ЛЕНД", але при цьому жодного товару. А відповідач займається виключно продажем товарів, ним не пропонується жодної послуги під знаком Holy Land і тому порушувати права позивача не може.

Відповідач вказує, що він не здійснює представлення продуктів через засоби комунікації з використанням знаку Holy Land - він здійснює саме роздрібний продаж товарів під брендом HOLY LAND і лише до товарів цього бренду застосовує цю назву. Відповідач здійснює придбання різних товарів з метою подальшого продажу, в тому числі товарів бренду "HOLY LAND".

Відповідач вважає, що з моменту придбання косметичної продукції, в тому числі "HOLY LAND", ФОП Савісько В. Г. стає її власником і має право продажу цієї продукції, в тому числі через договори роздрібної купівлі-продажу (ст. 698 ЦК України).

Судом встановлено, що відповідач дійсно не надає іншим особам послуги з рекламування товарів, які ним продаються на власному веб-сайті (чи інші послуги) і не отримує за це плату, оскільки протилежне суду не доведено.

Однак суд вважає, що за правовою природою діяльності, відповідач з використанням власного веб-сайту здійснює діяльність по представленню продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; розміщування в мережі Інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах інформації щодо асортименту різноманітних товарів, що відноситься до кл. 35 Міжнародної класифікації товарів і послуг.

На це прямо вказує оформлення веб-сайту відповідача з можливістю ознайомитися з товаром, зробити замовлення і придбати товар.

У висновку експерта № 154-3 від 25.02.2019 викладено, що послуги з представлення на Інтернет-ресурсі з доменним іменем ІНФОРМАЦІЯ_1 товарів з метою роздрібного продажу із застосуванням позначень HOLY LAND та Holy Land є спорідненим із такими послугами 35 класу МКТП як представлення продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу та розміщування в мережі Інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах інформації щодо асортименту різноманітних товарів, відносно яких надано правову охорону знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 (а.с. 61 том 1).

Даного висновку відповідач не спростував.

Суд вважає, що представлення продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу та розміщування в мережі Інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах інформації щодо асортименту різноманітних товарів, не обов`язково повинно бути двосторонньою послугою, яка вимагає наявність замовника та виконавця з укладенням договору. Це може бути і одностороння діяльність продавця в своїх же інтересах при пропонуванні ним до продажу товарів.

При цьому суд виходить із загального розуміння всього логічно необхідного та допустимого комплексу дій, які вчиняє продавець для пропозиції свого товару покупцям -- це може бути і реклама і надання повної інформації про товар, і демонстрування товару, надання можливості випробувати його якості, та все інше, що сприяє майбутньому продажу товару та зацікавленості у ньому з боку потенційних покупців.

Отже на вебсайті ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою укладення публічного договору роздрібної купівлі-продажу відповідачем фактично викладено публічну пропозицію для укладення такого договору шляхом представлення товарів та надано інформацію споживачеві про такі товари.

Однак при цьому відповідачем не надано доказів, що товари випускає реально існуючий виробник, що правомірно користується товарним знаком HOLY LAND та Holy Land.

Тому використання відповідачем позначень HOLY LAND та Holy Land не має ніякого відношення до інформування відповідачем своїх покупців про справжнього виробника косметичної продукції та надання повної інформації про товар.

За таких обставин використання відповідачем позначень HOLY LAND та Holy Land на власному веб-сайті за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 порушує права позивача, які захищаються Свідоцтвом на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1.

Отже діяльність відповідача на вказаному сайті не є послугами в розумінні Закону "Про захист прав споживачів" № 1023, але фактично є представленням продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу та розміщування в мережі Інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах інформації щодо асортименту різноманітних товарів, що підпадає під діяльність, яка зареєстрована за 35 класом МКТП та охоплюється обсягом правової охорони, яка надається Свідоцтвом № НОМЕР_1 .

Реєстрація позивачем знаку для товарів і послуг за класом 35 МКТП свідчить про те, що позивач зареєстрував за собою виключне право на використання знаку у всіх видах діяльності згідно з переліком, що міститься у цьому реєстрі.

Тобто, використання, розміщення знаку для товарів і послуг Holy Land на веб-сайті в мережі Інтернет є виключною компетенцією правовласника, а для вчинення іншою особою дій щодо такого використання знаку за класом 35 МКТП необхідне отримання відповідного дозволу від позивача, якого відповідач не має.

При цьому позивачем не висувається вимога щодо припинення чи обмеження продажу відповідачем товарів, виробником яких є компанія Pharma Cosmetics LTD, зразки якої реалізує відповідач.

Безпосередньо товари, виробництва компанії Pharma Cosmetics LTD, які в тому числі пропонуються до продажу на веб-сайті відповідача не позначені саме знаком для товарів і послуг Holy Land за свідоцтвом України № НОМЕР_1 , а позначені знаком НL Аlways Active, використання якого не є предметом спору.

Відповідно до п. 4 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" від 15.12.1993 № 3689-XII (далі - Закон № 3689) обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесених до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до названого реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Згідно з пунктами 2, 5 статті 16 Закону № 3689 свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом, а також виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом:

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Статтею 20 Закону № 3689 встановлено, що будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України. На вимогу власника свідоцтва таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов`язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки. Власник свідоцтва може також вимагати усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати, або знищення виготовлених зображень знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати.

Отже власник прав на знак для товарів і послуг має право забороняти іншим особам використовувати тотожне чи схоже до ступеня змішування з цим знаком позначення лише стосовно тих товарів і послуг, щодо яких цей знак зареєстровано, чи споріднених з ними товарів і послуг.

За результатами вирішення спору суд приходить до висновку, що зібраними у справі доказами доведено правові підстави позову, порушення відповідачем прав позивача на знак для товарів і послуг Holy Land який захищається Свідоцтвом на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1, при здійсненні відповідачем діяльності на Інтернет-ресурсі з доменним іменем ІНФОРМАЦІЯ_1 (за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1) при представлянні, розміщуванні продуктів та інформації щодо асортименту різноманітних товарів з метою роздрібного продажу, що охоплюється кл. 35 МКТП.

Однак позивач не довів суду, що відповідач при використанні знаку HOLY LAND та Holy Land на власному Інтернет ресурсі водночас використовує також і інші позначення, схожі із знаком для товарів і послуг Holy Land який захищається Свідоцтвом на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1.

Тому в цій частині позов до задоволення не підлягає за недоведеністю.

Одночасно позивач просить стягнути з відповідача крім витрат на сплату судового збору 1921,00 грн., також і :

- витрати на отримання довідки з відомостями про власника веб-сайту або інформацією про його встановлення від 09.01.2019 №6/2019-Д-ЦК в сумі 500 грн., що підтверджується квитанцією про оплату послуг за надання довідки, актом виконаних робіт №1;

- витрати на складання експертного висновку_за результатами проведення фіксації і дослідження змісту веб-сторінок у мережі Інтернет в сумі 2200 грн., що підтверджується квитанцією про оплату послуг за видачу експертного висновку, актом виконаних робіт №3;

- витрати на проведення експертизи щодо знака для товарів і послуг за свідоцтвом НОМЕР_1 в сумі 20 020 грн., що підтверджується платіжним дорученням від 15.02.2019 № 24 та Актом здавання-приймання послуг згідно з рахунком № 06-02/19 СЕ від 06.02.2019 по договору № 06-02/2019 від 06.02.2019.

У відповідності до ст. 123 ГПК України судові витрати складаються із судового збору та витрат пов`язаних із розглядом справи. До витрат пов`язаних із розглядом справи належать, зокрема, витрати пов`язані із вчиненням інших процесуальних дій, необхідних для розгляду справи або підготовки до її розгляду.

У відповідності до ст. 101 ГПК України учасник справи має право подати до суду висновок експерта, складений на його замовлення.

Стаття 74 ГПК України відносить до доказів також і висновки експертів.

Згідно із ч. 4 ст. 127 ГПК України розмір витрат на підготовку експертного висновку на замовлення сторони, проведення експертизи, залучення спеціаліста, оплати робіт перекладача встановлюється судом на підставі договорів, рахунків та інших доказів.

На підтвердження сплати зазначених коштів позивачем надано у справу первинні документи (зокрема, а.с. 22, 75-78 том 1 та а.с. 182 том 2). У суду немає заперечень, що всі ці докази мають безпосереднє відношення до справи та використані позивачем в якості належних і допустимих доказів.

Так, позивач за три експертні висновки за результатами проведення та фіксації і дослідження вмісту веб-сторінок в мережі Інтернет сплатив 6600,00 грн. (а.с. 77,78) і просить стягнути вартість лише одного висновку стосовно відповідача (а.с. 79 том 1) в розмірі 2200,00 грн.

Позивач в якості доказів надав у справу і висновок експерта № 154-3 за результатами проведення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності від 25.02.2019 (а.с. 49 том 1) за укладеним між ТОВ "Холі Ленд" та суб`єктом підприємницької діяльності ОСОБА_3 договором про надання послуг з проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності від 06.02.2019.

В ході нового розгляду справи позивач надав роз`яснення експерта Б.В. Жила від 16.03.2020 (а.с. 182 том 2) про те, що вартість експертизи за експертним висновком № 154-3 від 25.02.2019 становить 5720,00 грн. Тому саме ця сума, а не 20 020,00 грн. є підтвердженими витратами позивача.

Загальна сума всіх перелічених інших витрат, пов`язаних із розглядом справи, становить 8420,00 грн. (500 + 2200 + 5720). Заперечень проти їх доведеності та обґрунтованості відповідач суду не подав.

Згідно ч. 9 ст. 129 ГПК України, якщо спір виник внаслідок неправильних дій сторони, суд має право покласти на таку сторону судові витрати повністю незалежно від результатів вирішення спору.

Отже позов підлягає до часткового задоволення, відповідачу слід заборонити використовувати знак для товарів і послуг Нoly Land товариства з обмеженою відповідальністю "ХОЛІ ЛЕНД" за свідоцтвом № НОМЕР_1 , стягнути 8420,00 грн. інших судових витрат, пов`язаних із розглядом справи і 1921,00 грн. витрат на сплату судового збору.

В решті вимог слід відмовити.

Керуючись ст. 238, 240 ГПК України, -

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити частково.

2. Заборонити фізичній особі-підприємцю Савісько Василю Григоровичу (РНОКПП НОМЕР_2 ; АДРЕСА_1 ) використовувати знак для товарів і послуг Нoly Land товариства з обмеженою відповідальністю "ХОЛІ ЛЕНД" (ідентифікаційний код 35572256, м. Київ, проспект Повітрофлотський, 52, приміщення 335) за свідоцтвом № НОМЕР_1.

В решті вимог у позові відмовити.

3. Стягнути з фізичної особи-підприємця Савісько Василя Григоровича (РНОКПП НОМЕР_2 ; АДРЕСА_1 ) на користь товариства з обмеженою відповідальністю "ХОЛІ ЛЕНД" (; проспект Повітрофлотський, 52, приміщення 335, м.Київ, 03151) - 1921 грн. (одна тисяча дев`ятсот двадцять одна грн. 00 коп.) витрат по сплаті судового збору та 8420,00 грн. інших судових витрат, пов`язаних із розглядом справи.

Наказ видати.

Рішення набирає законної сили в порядку, передбаченому ст. 241 ГПК України.

Рішення може бути оскаржено до Північного апеляційного господарського суду протягом 20 днів.

Повне судове рішення складено 15 травня 2020

Суддя Н.М. Спаських