УХВАЛА

про закриття підготовчого провадження та

призначення справи до судового розгляду по суті

м. Київ

13.04.2020справа № 910/16653/19

Господарський суд міста Києва у складі судді Марченко О.В., за участю секретаря судового засідання Роздобудько В.В., розглядаючи у відкритому судовому засіданні

справу № 910/16653/19

за позовом Compo Expert GmbH (Компо Експерт ГмбХ) (Кроегервег 10, 48155 Мюнстер, Німеччина)

до товариства з обмеженою відповідальністю «Агронта» (03022, м. Київ, вул. Ломоносова, буд. 26, кв. 27; ідентифікаційний код 36885811) та

Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (01008, м. Київ, вул. М. Грушевського, буд. 12/2; ідентифікаційний код 37508596)

про визнання недійсними свідоцтв України №219491, №222864, №249242 на знаки для товарів і послуг та зобов`язання вчинити певні дії,

за участю представників:

позивача - Жухевича О.В. (адвокат; ордер від 12.02.2020 серія КС№189021);

відповідачів-1,2 - не з`явилися,

ВСТАНОВИВ:

Compo Expert GmbH (Компо Експерт ГмбХ) звернулося до господарського суду міста Києва з позовом про:

- визнання недійсними належних товариству з обмеженою відповідальністю «Агронта» (далі - Товариство) свідоцтв України: №219491 на знак для товарів і послуг «», №222864 на знак для товарів і послуг «», зареєстрованих для всіх товарів 01 класу Міжнародної реєстрації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП), та №249242 на знак для товарів і послуг «», зареєстрований для послуг 35 класу МКТП;

- зобов`язання Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (далі - Міністерство) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсними свідоцтв України: №219491 на знак для товарів і послуг «», №222864 на знак для товарів і послуг «» та №249242 на знак для товарів і послуг «», та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Позовні вимоги мотивовано тим, що:

- позивач є власником свідоцтва України №86737 на знак для товарів і послуг «», зареєстрований для товарів 01 класу МКТП «Добривні хімікати для грунту; добривні суміші; добрива; солі (добрива)» та міжнародної реєстрації №394701 на знак для товарів та послуг «BASFOLIAR», зареєстрованого для товарів 01 класу МКТП «Хімічні продукти для сільського господарства, садівництва та лісового господарства, а саме зволожуючих продуктів і розчинників для добрив і для засобів захисту рослин, продуктів для поліпшення ґрунтів; добрива (природні та штучні).»;

- Міністерством 25.11.2016 зареєстровано свідоцтво України №219491 на знак для товарів і послуг «», 27.02.2017 зареєстровано свідоцтво України №222864 на знак для товарів і послуг «» для товарів 01 класу МКТП, а саме «Хімічні продукти, призначені для використовування в промисловості, науці, фотографії, сільському господарстві, садівництві та лісівництві; бактерійні біологічні препарати, крім лікарських (медичних) і ветеринарних; гумус; дефоліанти; добрива; добривні суміші; культури мікроорганізмів, крім лікарських (медичних) і ветеринарних; препарати з мікроелементами для рослин; препарати для поліпшування стану ґрунту; препарати з мікроорганізмів, крім лікарських (медичних) і ветеринарних; речовини, що сприяють зберіганню насіння; росторегулівні препарати для рослин; солі (добрива); субстрати (підклади) для вирощування без ґрунту (сільське господарство); хімікати для плодівництва, крім фунгіцидів, гербіцидів, інсектицидів і паразитоцидів», та 25.10.2018 зареєстровано свідоцтво України №249242 на знак для товарів і послуг «» для послуг 35 класу МКТП, а саме «Адміністративне обробляння замовлень на купівлю; адміністрування програм лояльності для клієнтів; вивчання ринку; демонстрування товарів; економічне прогнозування; збирання інформації у комп`ютерні бази даних; комерційне інформування та поради для споживачів (центри підтримки споживачів); комп`ютеризоване ведення справ; маркетинг; маркетингові досліджування; написання рекламних текстів; організовування виставок на комерційні або рекламні потреби; організовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; послуги агентств комерційного інформування; послуги з комерційного посередництва; послуги з постачання для інших (закуповування товарів та замовляння послуг для інших підприємств); послуги імпортно-експортних агентств; послуги щодо роздрібного або оптового продажу фармацевтичних, ветеринарних, гігієнічних препаратів, медичних товарів та препаратів для сільського господарства; пошукова оптимізація для сприяння продажам; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; пряме поштове рекламування; публікування рекламних текстів; радіорекламування; рекламування; рекламування поштою; рекламування через комп`ютерну мережу в режимі он-лайн; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; розробляння рекламних матеріалів; систематизування інформації у комп`ютерні бази даних; сприяння продажам для інших; створювання програм щодо замовляння товарів через телерекламу»;

- на думку позивача, позначення за свідоцтвами України: №219491 на знак для товарів і послуг «», №222864 на знак для товарів і послуг «» та №249242 на знак для товарів і послуг «» є схожими настільки, що їх можна сплутати із знаками для товарів і послуг позивача;

- позивач вважає, що позначення за свідоцтвами України: №219491 на знак для товарів і послуг «», №222864 на знак для товарів і послуг «» та №249242 на знак для товарів і послуг «» можуть викликати у споживача асоціативне уявлення про товар, яке не відповідатиме дійсності, що не виключає можливість введення споживача в оману стосовно певної якості та виробника товарів, що є підставами для відмови у наданні правової охорони згідно з підпунктом 4 пункту 2 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі - Закон);

- отже, оманливість позначень «»,«» і «» та схожість настільки, що їх можна сплутати із торговельними марками «» і «BASFOLIAR» позивача свідчать про невідповідність оспорюваних позначень за свідоцтвами України: №219491 на знак для товарів і послуг «», №222864 на знак для товарів і послуг «» та №249242 на знак для товарів і послуг «» умовам надання правової охорони, що є підставою для визнання недійсними вказаних свідоцтв України відповідно до підпункту «а» пункту 1 статті 19 Закону.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 29.11.2019 позовну заяву Compo Expert GmbH (Компо Експерт ГмбХ) залишено без руху та встановлено позивачу десятиденний строк з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху для усунення недоліків позовної заяви.

12.12.2019 позивач подав суду документи на виконання ухвали суду від 29.11.2019.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 19.12.2019 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі в порядку загального позовного провадження.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 19.12.2019 заяву Compo Expert GmbH (Компо Експерт ГмбХ) про забезпечення позову задоволено; до вирішення позову по суті вжито заходи до забезпечення позову шляхом: заборони Товариству передавати повністю або частково права інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №219491, №222864 і №249242 іншим особам та відмовлятися від свідоцтв України №219491, №222864 і №249242 повністю або частково; заборони Міністерству вносити зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно передання Товариством права власності на знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №219491, №222864 і №249242 третім особам та відмови Товариства від прав на знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №219491, №222864 і №249242.

15.01.2020 Міністерство подало суду клопотання про долучення до матеріалів справи матеріалів заявок на реєстрацію знаків для товарів і послуг «»,«» і «» Товариства, за якими видано свідоцтво України №219491, №222864, №249242.

Міністерство 16.01.2020 подало суду відзив на позовну заяву, в якому заперечує проти задоволення позовних вимог з огляду на те, що:

- датою подання заявок №m 2015 14923, №m 2015 14924 за свідоцтвами України: №219491 на знак для товарів і послуг «», №222864 на знак для товарів і послуг «» є 03.09.2015; датою подання заявки № m 2017 03100 за свідоцтвом України та №249242 на знак для товарів і послуг «» є 16.02.2017; станом на 03.09.2015 та 16.02.2017 - була чинна редакція Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» (далі - Закон) з останніми змінами від 09.04.2015; таким чином, відповідність знака умовам правової охорони має розглядатися, виходячи із дати подання відповідної заявки;

- за заявками № m 2015 14923, № m 2015 14924 та № m 2017 03100 була проведена формальна та кваліфікаційна експертиза, відповідно до Закону та встановлених на його основі Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 № 116 (в редакції наказу Державного патентного відомства України від 20.08.1997 №72), під час якої заявлені до реєстрації позначення перевірялись на відповідність умовам надання правової охорони, визначених Законом;

- при проведенні кваліфікаційної експертизи вказаних заявок заявлені позначення перевірялися на відповідність умовам надання правової охорони, визначеним Законом, зокрема, пунктом 2 статті 6 Закону; разом з тим, використовувалася інформаційна база закладу експертизи, в тому числі матеріали раніше поданих заявок, а також довідково-пошуковий апарат та відповідні офіційні видання;

- позивач скористався своїм правом, передбаченим пунктом 8 статті 10 Закону, та подав до закладу експертизи мотивовані заперечення проти реєстрації знаків за заявками № m 2015 14923, № m 2015 14924;

- заявник (відповідач-1) скористався своїм правом та подав відповіді на подані заперечення за заявками № m 2015 14923, № m 2015 14924 (у яких зазначив про несхожість до ступеню змішування його заявлених на реєстрацію позначень зі знаками позивача та те, що він був тривалий час дистриб`ютором препарату «Басфоліар», виробником якого була польська компанія «АДОБ», яка передала свої права на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 86737 позивачеві і не сповістила про це дистриб`юторів; саме тому для уникнення конфлікту відповідач-1 переорієнтував свою діяльність і розробив заявлений знак);

- в силу приписів статті 10 Закону такі заперечення третіх осіб беруться до уваги експертом при проведенні кваліфікаційної експертизи, але відповідність позначення умовам надання правової охорони, передбаченим статтею 6 Закону, визначається за результатами проведення кваліфікаційної експертизи, а не за результатами розгляду мотивованих заперечень;

- за результатами кваліфікаційної експертизи заявок № m 2015 14923, № m 2015 14924 та № m 2017 03100 закладом експертизи були складені висновки про відповідність знаків умовам надання правової охорони, які після затвердження набули статусу рішень про реєстрацію знаків, на підставі яких були видані оскаржувані свідоцтва;

- знак для товарів і послуг «» за свідоцтвом України №86737, що належить позивачу, та знак для товарів і послуг «» за свідоцтвом України №249242, що належить відповідачу-1, є словесними, мають схожі другі частини словесних позначень «ФОЛІАР», проте зареєстровані для неспоріднених товарів 1 та послуг 35 класу МКТП;

- порівнювальні знаки для товарів та послуг «» та «» взагалі не є схожими зі словесним знаком «БАСФОЛІАР», оскільки є фантазійними за семантикою, мають значні зорово-графічні та фонетичні відмінності, що створюють у свідомості споживача різні асоціації (образи), тому такі позначення не можуть бути визнані схожими настільки, що їх можна сплутати;

- така обставина як введення в оману споживачів щодо особи, яка надає, виробляє товари, при використанні оспорюваних знаків має бути доведена позивачем документально підтвердженими даними про факти змішування споживачами товарів, маркованих таким знаком, на ринку при введенні їх в господарський оборот, що призвело до порушення його прав;

- наявність певних прав у Товариства не є перешкодою для реалізації прав Compo Expert GmbH (Компо Експерт ГмбХ), оскільки у матеріалах справи відсутні докази того, що відповідачі забороняли або іншим чином створювали перешкоди позивачу у здійсненні ним господарської діяльності.

20.01.2020 Товариство подало суду заяву про застосування строків позовної давності.

Разом з тим, Товариство 20.01.2020 подало суду відзив на позовну заяву, в якому заперечує проти задоволення позовних вимог, оскільки:

- Товариство активно починаючи з 2016 року використовує позначення за свідоцтвами України: №219491 на знак для товарів і послуг «», №222864 на знак для товарів і послуг «» та №249242 на знак для товарів і послуг «» для відповідних товарів 01 і послуг 35 класів МКТП для яких вони зареєстровані, та здобуло на вітчизняному ринку добру репутацію та відомість серед доречного кола споживачів, а як наслідок, твердження позивача про можливість оскаржуваних знаків вводити в оману споживачів щодо особи, яка виробляє товари/надає послуги, а саме щодо Compo Expert GmbH (Компо Експерт ГмбХ) є хибними, та такими, що не відповідають дійсності;

- твердження позивача про невідповідність позначень за свідоцтвами України: №219491 на знак для товарів і послуг «», №222864 на знак для товарів і послуг «» та №249242 на знак для товарів і послуг «» умовам надання правової охорони не відповідають дійсності та спростовуються доказами наданими відповідачем-1 до даного відзиву;

- висновок експерта від 22.11.2019 №19/23/2-1/28-ЕД/19 не може розцінюватись судом як належний та допустимий доказ у розумінні статей 76-78 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України), як наслідок не може бути покладеним судом в основу під час винесення рішення у даній ораві з огляду на ту обставину, що складений виключно за матеріалами позивача, що суперечить пункту 1 частини першої статті 12 Закону України «Про судову експертизу», відповідно до якого судовий експерт зобов`язаний провести повне дослідження і дати обґрунтований та об`єктивний письмовий висновок.

10.02.2020 позивач подав суду відповідь на відзив Товариства, в якій заперечив проти доводів Товариства та фактично виклав доводи позовної заяви.

Разом з тим, до відповіді на відзив позивачем додано суду заперечення проти заяви про застосування строків позовної давності.

17.02.2020 Товариство подало суду клопотання про долучення до матеріалів справи доказів.

У підготовчому засіданні 17.02.2020 продовжено строк підготовчого провадження у справі №910/16653/19; оголошено перерву у підготовчому засіданні з розгляду справи №910/16653/19 на 10.03.2020.

02.03.2020 відповідач-1 подав суду заперечення на відповідь на відзив позивача, в яких підтримав доводи експерта викладені у висновку експертизи від 14.02.2020 №1293, та фактично виклав доводи відзиву на позов.

Відповідач-1 05.03.2020 подав суду заперечення на висновок експертного дослідження від 22.11.2019 №19/23/2-1/28-ЕД/19, в яких зазначив про те, що вказаний висновок не може розцінюватись судом як належний та допустимий доказ у розумінні статей 76-78 ГПК України.

10.03.2020 у підготовчому засіданні оголошено перерву до 13.04.2020.

Позивач 09.04.2020 подав суду пояснення щодо висновку експертного дослідження від 22.11.2019 №19/23/2-1/28-ЕД/19, в яких зазначив про те, що вказаний висновок є обґрунтованим, містить повне дослідження питань, що поставлені експерту, та наразі є єдиним в матеріалах справи висновком експерта, що стосується предмета доказування у даній справі.

Разом з тим, 09.04.2020 позивач подав суду пояснення щодо заперечення на відповідь на відзив на позов, в яких фактично виклав доводи позову та наголосив на належного доказу у справі висновку експертного дослідження від 22.11.2019 №19/23/2-1/28-ЕД/19.

У підготовче засідання 13.04.2020 з`явився представник позивача; представники відповідачів-1,2 у підготовче засідання не з`явилися; про причини суду не повідомили; про дату, час і місце судового засідання повідомлені належним чином.

У підготовчому засіданні 13.04.2020 представник позивача повідомив суд про те, що заяв і клопотань не має, ним вчинені всі дії, передбачені у підготовчому провадженні, в зв`язку з чим просив суд розглянути справу по суті.

Згідно з частиною другою статті 177 ГПК України у підготовчому засіданні суд призначає справу до розгляду по суті, визначає дату, час і місце проведення судового засідання (декількох судових засідань - у разі складності справи) для розгляду справи по суті (пункт 18 частини другої статті 182 ГПК України).

За результатами підготовчого засідання суд постановляє ухвалу про закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті (пункт 3 частини другої статті 182 ГПК України).

Враховуючи викладене, дослідивши матеріали справи, з огляду на відсутність підстав для відкладення підготовчого засідання, господарський суд міста Києва дійшов висновку про необхідність закриття підготовчого провадження і призначення розгляду справи по суті на 01.06.2020.

Керуючись статтями 177 - 185, 194, 196, 234 та 235 ГПК України, господарський суд міста Києва

УХВАЛИВ:

1. Закрити підготовче провадження та призначити справу № 910/16653/19 до судового розгляду по суті на 01.06.20 о 12:30 год. Засідання відбудеться у приміщенні господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал №12.

2. Копію даної ухвали надіслати відповідачам.

Ухвала набрала законної сили 13.04.2020 та оскарженню не підлягає.

Суддя О.В. Марченко