РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

21.04.2020справа №910/2102/20

Господарський суд міста Києва у складі судді Марченко О.В., за участю секретаря судового засідання Роздобудько В.В., розглянув у відкритому судовому засіданні

справу №910/2102/20

за позовом спільного українсько-іспанського підприємства у формі товариства з обмеженою відповідальністю «Сперко Україна» (21027, м. Вінниця, вул. 600-Річчя, буд. 25; ідентифікаційний код 20112362)

до Bosnalijek, farmaceutska і hemijska industrija, dionicko drustvo (Босналек Д.Д.) (Йукісева 53 71000 Сараєво, Боснія і Герцеговина) та

Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (01008, м. Київ, вул. М. Грушевського, буд. 12/2; ідентифікаційний код 37508596)

про дострокове припинення дії міжнародної реєстрації №1088953 на торговельну марку та зобов`язання вчинити певні дії,

за участю представників:

позивача - Жухевича О.В. (адвокат; ордер від 12.02.2020 серія КС№189021);

відповідачів-1,2 - не з`явилися.

ІСТОРІЯ СПРАВИ

1. Стислий виклад позовних вимог

Спільне українсько-іспанське підприємство у формі товариства з обмеженою відповідальністю «Сперко Україна» (далі - Підприємство) звернулося до господарського суду міста Києва з позовом про:

- дострокове припинення в Україні дії міжнародної реєстрації №1088953 на торговельну марку «RHINOSTOP FLU», зареєстровану для товарів 05 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП), яка діє на території України з 06.07.2011, власником якої є Bosnalijek, farmaceutska і hemijska industrija, dionicko drustvo (Босналек Д.Д.; далі - Компанія);

- зобов`язання Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (далі - Міністерство) внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність» та повідомити Міжнародне бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності про дострокове припинення дії на території України міжнародної реєстрації №1088953 на торговельну марку «RHINOSTOP FLU».

Позовні вимоги мотивовано тим, що:

- Компанія є власником міжнародної реєстрації № 1088953 на торговельну марку «RHINOSTOP FLU», зареєстровану для товарів 05 класу МКТП «фармацевтична продукція» (дата реєстрації 06.07.2011);

- на думку Компанії, дія міжнародної реєстрації №1088953 на торговельну марку «RHINOSTOP FLU» повинна бути достроково припинена на території України у зв`язку з тим, що відповідач-1 не використовує спірне позначення для товарів 05 класу МКТП протягом останніх п`яти років;

- відповідно до довідки Державного експертного центру Міністерства охорони здоров`я України від 09.08.2019 №7/35/П та від 07.02.2020 №14/28/П станом на 07.02.2020 лікарський засіб з торговою назвою «RHINOSTOP FLU» та варіантами його транслітерації « Ріностоп Флю», «Риностоп Флю» не зареєстрований;

- позивач має намір зареєструвати та використовувати позначення «РИНОСТОП» для товарів 05 класу МКТП, що підтверджується поданою позивачем заявкою від 05.11.2018 №m 2018 25849 на реєстрацію знака для товарів і послуг «РИНОСТОП» стосовно таких товарів 05 класу МКТП «фармацевтичні препарати; медичні препарати, що застосовуються при захворюваннях порожнини носа; протинабрякові та інші медичні препарати для місцевого застосування при захворюваннях порожнини носа; симпатоміметики»;

- дія торговельної марки «RHINOSTOP FLU» є перешкодою для позивача в реєстрації знака за його заявкою від 05.11.2018 № m 2018 25849.

2. Процесуальні дії у справі

Ухвалою господарського суду міста Києва від 19.02.2020 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі в порядку загального позовного провадження; підготовче засідання призначено на 18.03.2020.

Міністерство 26.02.2020 подало суду клопотання про долучення до матеріалів справи належним чином засвідченого витягу з Міжнародного реєстру на торговельну марку «RHINOSTOP FLU» за міжнародною реєстрацією № 1088953 на ім`я Bosnalijek, farmaceutska і hemijska industrija, dionicko drustvo ( Босналек Д.Д. ), а 10.03.2020 - відзив на позовну заяву, в якому зазначило про те, що: для вирішення спору щодо дострокового припинення повністю дії міжнародної реєстрації №1088953 на торговельну марку «RHINOSTOP FLU» позивач повинен довести ті обставини справи, на які він посилається як на підставу своїх вимог, а відповідач-1 повинен довести безпосереднє та фактичне використання або зазначити поважні причини невикористання зазначеного знака протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтв або від іншої дати після цієї публікації стосовно товарів і послуг, для яких вони зареєстровані; Міністерство не здійснює контроль за використанням знаків для товарів і послуг їх власниками, а здійснює державну реєстрацію та ведення державних реєстрів щодо об`єктів інтелектуальної власності та видає в установленому порядку охоронні документи на ці об`єкти; відповідно до частини першої статті 14 Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 14.04.1891, яка набрала чинності для України 25.12.1991, функції, пов`язані з міжнародною реєстрацією, здійснюються Міжнародним бюро ВОІВ, а тому дострокове припинення дії на торговельну марку «RHINOSTOP FLU» за рішенням суду може вплинути на обов`язок Міністерства стосовно повідомлення Міжнародного Бюро ВОІВ про даний факт.

Компанія 18.03.2020 подала суду заяву про визнання позову у повному обсязі, в якій вказала, що: Компанія є власником міжнародної реєстрації №1088953 на торговельну марку «RHINOSTOP FLU», що діє на території України та підтверджує, що не використовує торговельну марку «RHINOSTOP FLU» протягом останніх п`яти років на території України для товарів 05 класу МКТП, а саме фармацевтичних препаратів; Компанія не має жодного наміру перешкоджати реалізації охоронюваних законом інтересів позивача, в тому числі щодо набуття прав інтелектуальної власності на відповідні об`єкти права інтелектуальної власності.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 18.03.2020 закрито підготовче провадження та призначено справу №910/2102/20 до судового розгляду по суті на 21.04.2020.

Представники відповідачів у судове засідання 21.04.2020 не з`явилися, про причини неявки суд не повідомили, про дату, час та місце проведення судового засідання були повідомлені належним чином, що підтверджується наявними в матеріалах справи рекомендованими повідомленнями вручення поштових відправлень.

Представник позивача у судовому засіданні 21.04.2020 оголосив вступне слово та підтримав позовні вимоги у повному обсязі.

Суд, заслухавши вступне слово представника позивача, з`ясувавши обставини, на які посилаються сторони, дослідив в порядку статей 209 і 210 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) докази у справі.

Після закінчення з`ясування обставин справи та перевірки їх доказами суд перейшов до судових дебатів.

Представник позивача виступив з промовою (заключним словом), в якій посилався на обставини і докази, досліджені у судовому засіданні.

У судовому засіданні 21.04.2020 було оголошено вступну та резолютивну частини рішення відповідно до статті 233 ГПК України.

Судом згідно з вимогами статей 222 і 223 ГПК України здійснювалося повне фіксування судового засідання технічними засобами та секретарем судового засідання велися протоколи судових засідань, які долучені до матеріалів справи.

ВИКЛАД ОБСТАВИН СПРАВИ, ВСТАНОВЛЕНИХ СУДОМ

Компанія є власником міжнародної реєстрації №1088953 на торговельну марку «RHINOSTOP FLU», зареєстрованої для товарів 05 класу МКТП.

Підприємство має намір зареєструвати та використовувати позначення «РИНОСТОП», у зв`язку з чим позивачем подано заявку від 05.11.2018 №m201825849 на реєстрацію знака для товарів і послуг «РИНОСТОП» стосовно таких товарів 05 класу МКТП: «фармацевтичні препарати; медичні препарати, що застосовуються при захворюваннях порожнини носа; протинабрякові та інші медичні препарати для місцевого застосування при захворюваннях порожнини носа; симпатоміметики».

Позовні вимоги мотивовано тим, що Компанія не використовує більше 5 років спірну торговельну марку за міжнародною реєстрацією №1088953, а відтак вказана міжнародна реєстрація має бути достроково припинена.

Компанія визнала позов та підтвердила, що не використовує належну їй торговельну марку за міжнародною реєстрацією № 1088953 протягом останніх п`яти років.

ДЖЕРЕЛА ПРАВА Й АКТИ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ. ПОЗИЦІЯ СУДУ

Статтею 1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі - Закон) передбачено, що знак - це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Згідно з частиною (1) статті 4 Мадридської угоди міжнародну реєстрацію знаків від 14.04.1891 (дата набрання чинності для України - 25.12.1991) з дати реєстрації, зробленої в Міжнародному бюро, у кожній зацікавленій Договірній країні знаку надається така сама охорона, як і у випадку, коли б він був заявлений там безпосередньо.

Відповідно до статті 17 Закону власник свідоцтва повинен добросовісно користуватися правами, що випливають із свідоцтва.

Абзацами першим і третім пункту 4 статті 18 Закону передбачено, що якщо знак не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково.

Для цілей цього пункту використанням знака власником свідоцтва вважається також використання його іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва.

Згідно з пунктами 2 і 4 статті 16 Закону свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом.

Використанням знака визнається:

нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;

застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Частиною другою статті 157 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що використанням торговельної марки у сфері господарювання визнається застосування її на товарах та при наданні послуг, для яких вона зареєстрована, на упаковці товарів, у рекламі, друкованих виданнях, на вивісках, під час показу експонатів на виставках і ярмарках, що проводяться в Україні, у проспектах, рахунках, на бланках та в іншій документації, пов`язаній з впровадженням зазначених товарів і послуг у господарський (комерційний) обіг.

Відповідно до частини другої статті 158 Угоди про асоціацію (між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони) для цілей цієї Угоди права інтелектуальної власності включають, зокрема, торговельні марки.

Згідно з частиною першою статті 198 Угоди про асоціацію сторони передбачають, що реєстрація торговельної марки підлягає анулюванню, якщо протягом безперервного п`ятирічного періоду вона не була введена у використання на відповідній території для товарів або послуг, стосовно яких вона зареєстрована, і відсутні належні причини для невикористання; проте жодна особа не може заявити, що права власника на торговельну марку мають бути анульовані, якщо протягом проміжку часу між закінченням п`ятирічного періоду і поданням заяви про анулювання розпочалося або було поновлено реальне використання торговельної марки; початок використання або його поновлення протягом трьохмісячного періоду, що передує заяві про анулювання, яке розпочалося відразу після закінчення безперервного п`ятирічного періоду невикористання, не беруться до уваги, якщо підготовка до початку або поновлення використання здійснюється лише у зв`язку з тим, що власник усвідомлює можливість подання заяви про анулювання.

Аналіз законодавчих приписів, наведених у статтях 1, 16, 17, 18 Закону дає підстави для висновку про те, що, виходячи з правової сутності знака для товарів і послуг, умовою належного його використання є використання власником зареєстрованого знака саме щодо зазначених у свідоцтві товарів і послуг.

Якщо знак для товарів і послуг без поважних причин безперервно не використовується щодо частини або всіх товарів та/або послуг, внесених до реєстру, протягом трьох років від дати публікації про видачу свідоцтва або від іншої дати, то це є достатньою підставою для дострокового припинення за рішенням суду дії свідоцтва на такий знак повністю або частково щодо відповідних товарів та/або послуг. Не підлягає достроковому припиненню дія свідоцтва у випадку коли використання знака розпочалося або відновилося до подання позову.

На підтвердження використання знака власник свідоцтва має подати суду докази вчинення принаймні деяких дій з числа зазначених у частині четвертій статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг». Такими доказами можуть бути, зокрема, примірники товарів, на яких нанесено відповідний знак для товарів і послуг, документи із зображенням знака (каталоги, прайс-листи з пропозиціями щодо надання послуг чи поставки товарів тощо).

Поширення на території України товарів із зображенням знака може бути підтверджено касовими чеками, квитанціями, накладними, іншими документами, що містять інформацію про найменування товару й місце його придбання, а в разі коли власником знака є нерезидент, підтвердженням ввезення товарів в Україну можуть бути митні декларації та інші митні документи.

При цьому докази, які можуть підтвердити використання знака для товарів і послуг, повинні бути, як правило, обмежені трирічним строком до дати звернення позивача до суду.

Саме лише укладення договорів (у тому числі ліцензійних) щодо розпорядження майновими правами на знак для товарів і послуг не може вважатися використанням даного знака. Доказами використання певного позначення у відповідності з укладеним договором можуть виступати, зокрема, договори купівлі-продажу чи поставки товару, на якому розміщено знак, договори про розміщення рекламної продукції про такі товари на відповідних рекламних носіях тощо. Використання позначення може підтверджуватися й фактичними даними про використання його іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва (доказами такого використання позначення мають бути такі ж документи, як і у випадку, якби власник знака використовував його у власній діяльності).

Пунктом 4 статті 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» передбачено, що обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Відповідно до пункту 2.3 Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 10.01.2002 №10 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.01.2002 за №64/6352 (далі - Положення), у процесі ведення реєстру до нього вносяться відомості щодо припинення дії свідоцтва повністю або частково.

Згідно з частинами (1) і (2) статті 9 Мадридської угоди міжнародну реєстрацію знаків від 14.04.1891 відомство країни власника також повідомляє Міжнародне бюро про анулювання, виключення з реєстру, відмови від охорони, передачі прав та інші зміни, внесені в запис про реєстрацію знака у національному реєстрі, якщо ці зміни стосуються також міжнародної реєстрації.

Бюро вносить ці зміни до Міжнародного реєстру і, в свою чергу, повідомляє про них відомства Договірних країн, а також публікує їх у своєму журналі.

ВИСНОВКИ

Отже, враховуючи, що Компанія не використовує торговельну марку «RHINOSTOP FLU» за міжнародною реєстрацію №1088953, доказів протилежного суду не подано, а також те, що Компанія визнала позов, то позовні вимоги в частині дострокового припинення повністю дії належної Компанії міжнародної реєстрації №1088953 на торговельну марку «RHINOSTOP FLU» є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

Що ж до позовних вимог стосовно зобов`язання Міністерства внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність» та повідомити Міжнародне бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності про дострокове припинення дії на території України міжнародної реєстрації №1088953 на торговельну марку «RHINOSTOP FLU», то вони також підлягають задоволенню, оскільки є похідними від первісної вимоги.

Пунктом 2 частини другої статті 129 ГПК України передбачено, що судовий збір покладається: у спорах, що виникають при виконанні договорів та з інших підстав, - на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Відповідно до частини першої статті 130 ГПК України та частини третьої статті 7 Закону України «Про судовий збір» у разі укладення мирової угоди до прийняття рішення у справі судом першої інстанції, відмови позивача від позову, визнання позову відповідачем до початку розгляду справи по суті суд у відповідній ухвалі чи рішенні у порядку, встановленому законом, вирішує питання про повернення позивачу з державного бюджету 50 відсотків судового збору, сплаченого при поданні позову.

Таким чином, оскільки Компанія визначала позов до початку розгляду даної справи по суті, суд вважає за необхідне повернути Підприємству з Державного бюджету України 50% судового збору, сплаченого за платіжним дорученням від 11.02.2020 №271, що становить 2 102 грн.

Інші 50% витрат позивача зі сплати судового збору слід покласти на Компанію.

Керуючись статтями 129, 233, 236 - 238, 240 та 241 ГПК України, господарський суд міста Києва

ВИРІШИВ:

1. Позовні вимоги спільного українсько-іспанського підприємства у формі товариства з обмеженою відповідальністю «Сперко Україна» (21027, м. Вінниця, вул. 600-Річчя, буд. 25; ідентифікаційний код 20112362) до Bosnalijek, farmaceutska і hemijska industrija, dionicko drustvo (Босналек Д.Д.) (Йукісева 53 71000 Сараєво, Боснія і Герцеговина) та Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (01008, м. Київ, вул. М. Грушевського, буд. 12/2; ідентифікаційний код 37508596) про дострокове припинення дії міжнародної реєстрації №1088953 на торговельну марку та зобов`язання вчинити певні діїзадовольнити повністю.

2. Достроково припинити в Україні дію міжнародної реєстрації №1088953 на торговельну марку «RHINOSTOP FLU», зареєстровану для товарів 05 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків, яка діє на території України з 06.07.2011, власником якої є Bosnalijek, farmaceutska і hemijska industrija, dionicko drustvo (Босналек Д .Д. ) ( Йукісева 53 71000 Сараєво, Боснія і Герцеговина ).

3. Зобов`язати Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (01008, м. Київ, вул. М. Грушевського, буд. 12/2; ідентифікаційний код 37508596) внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність» та повідомити Міжнародне бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності про дострокове припинення дії на території України міжнародної реєстрації №1088953 на торговельну марку «RHINOSTOP FLU».

4. Стягнути з Bosnalijek, farmaceutska і hemijska industrija, dionicko drustvo ( Босналек Д .Д. ) (Йукісева 53 71000 Сараєво, Боснія і Герцеговина) на користь спільного українсько-іспанського підприємства у формі товариства з обмеженою відповідальністю «Сперко Україна» (21027, м. Вінниця, вул. 600-Річчя, буд. 25; ідентифікаційний код 20112362) 2 102 (дві тисячі сто дві) грн. судового збору.

5. Повернути товариству з обмеженою відповідальністю «Сперко Україна» (21027, м. Вінниця, вул. 600-Річчя, буд. 25; ідентифікаційний код 20112362) з Державного бюджету України судовий збір у сумі 2 102 (дві тисячі сто дві) грн., сплачений за платіжним дорученням від 11.02.2020 №271.

6. Оригінали платіжного доручення від 11.02.2020 №271 на суму 4 204 грн. залишається в матеріалах справи №910/2102/20.

7. Після набрання рішенням законної сили видати відповідні накази.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду може бути подана до Північного апеляційного господарського суду через господарський суд міста Києва протягом двадцяти днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Повне судове рішення складено 27.04.2020.

Суддя О.В. Марченко