ГОСПОДАРСЬКИЙ С У Д
Кіровоградської області
УХВАЛА

19 березня 2020 рокуСправа № 912/164/20

Господарський суд Кіровоградської області у складі судді Колодій С.Б., за участю секретаря судового засідання Легун А.О., розглянувши у підготовчому засіданні матеріали справи № 912/164/20

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Маркхолдер" (далі - ТОВ "Маркхолдер"), код ЄДР 42772934, 69035, м. Запоріжжя, вул. Рекордна, 26-Г

до відповідача Фізичної особи-підприємця Руссо Тетяни Вікторівни (далі - ФОП Руссо Т.В.), РНОКПП НОМЕР_1 , АДРЕСА_1

про заборону використання знаків для товарів та послуг

Представники сторін:

від позивача - участі не брали;

від відповідача - участі не брали.

ВСТАНОВИВ:

До Господарського суду Кіровоградської області надійшла позовна заява ТОВ "Маркхолдер" до відповідача про заборону використання знаків для товарів та послуг з вимогою заборонити ФОП Руссо Т.В. використання торгового знаку, шляхом здійснення демонтажу вивіски з позначенням "УКРЗОЛОТО" за адресою: м. Кропивницький, вул. 50 років Жовтня, буд. 23/24.

В обґрунтування позовних вимог позивач зазначає про незаконне використання ФОП Руссо Т.В. торгового знаку "УКРЗОЛОТО" за місцем здіснення господарської діяльності шляхом нанесення його на вивіску ювелірного магазину, що розташовується в місті Кропивницькому за адресою: вул. 50 років Жовтня, буд. 23/24, оскільки відповідачем не укладено відповідних ліцензійних договорів з власником знаку - ТОВ "Маркхолдер".

Ухвалою від 04.02.2020 господарський суд прийняв позовну заяву до розгляду та відкрив провадження у справі №912/164/20 за правилами загального позовного провадження. Підготовче засідання призначив на 04.03.2020. Встановив сторонам строк для подання заяв по суті справи. Зокрема, визначив, що відповідач має право у строк протягом 15 днів з дня вручення йому ухвали про відкриття провадження у справі подати відзив на позовну заяву, що має відповідати вимогам ст. 165 Господарського процесуального кодексу України. Позивач має право у строк протягом 5 днів з дня отримання відзиву на позовну заяву надати відповідь на відзив, що має відповідати вимогам ч. 3-6 ст. 165 Господарського процесуального кодексу України.

До господарського суду 20.02.2020 на електронну адресу з (КЕП) (поштою 24.02.2020) надійшло клопотання №б/н від 20.02.2020 представника позивача про долучення доказів.

До господарського суду 04.03.2020 на електронну адресу з (КЕП) (поштою 10.03.2020) від представника позивача надійшло клопотання про призначення експертизи з вимогами:

1. Призначити у справі №912/164/20 судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності, доручивши її проведення Київському науково-дослідному інституту судових експертиз.

2. На розгляд та вирішення експерта поставити такі питання:

- Чи є використання відповідачем позначення "УКРЗОЛОТО" на вивісці ювелірного магазину під час пропонування ювелірних виробів до продажу, способом використання знаків для товарів та послуг;

- Чи є позначення "УКРЗОЛОТО", що використовується на вивісці ювелірної крамниці під час пропонування ювелірних виробів до продажу схожим до ступеню змішування з позначенням "УКРЗОЛОТО", що засвідчується свідоцтвом №124382.

Ухвалою від 04.03.2020 господарський суд відклав підготовче засідання до 17.03.2020 о 15:30 год.

До господарського суду 06.03.2020 на електронну адресу з (КЕП) за підписом представника відповідача надійшов відзив на позовну заяву №б/н від 06.03.2020 з вимогою відмовити в задоволенні позовних вимог.

До господарського суду електронною поштою (з КЕП) 13.03.2020 надійшов лист №б/н від 13.03.2020 за підписом повноважного представника відповідача, за яким останній зазначає, що у випадку призначення Господарським судом Кіровоградської області у справі № 912/164/20 експертизи об`єктів інтелектуальної власності ФОП Руссо Т.В. бажає поставити експерту наступні питання:

- Що відтворено в написі «УКРЗОЛОТО» розташованому на будівлі за адресою: м. Кропивницький, вул. 50 років Жовтня, 23/24 - Знак для товарів і послуг відповідно до Свідоцтва на знак для товарів у послуг № 124382 від 25.06.2010 року чи Твір образотворчого мистецтва у вигляді «Зображення логотипу "УКРЗОЛОТО" відповідно до Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір №68218 від 11.10.2016 року?

- Чи відповідає напис "УКРЗОЛОТО" розташований на будівлі за адресою: м. Кропивницький, вул. 50 років Жовтня, 23/24 Свідоцтву про реєстрацію авторського права на твір № 68218 від 11.10.2016 року?

- Чи є Твір образотворчого мистецтва у вигляді "Зображення логотипу "УКРЗОЛОТО" відповідно до Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір № 68218 від 11.10.2016 року результатом творчої праці Товариства з обмеженою відповідальністю "Маркхолдер"?

- Чи відтворено Твір образотворчого мистецтва у вигляді "Зображення логотипу "УКРЗОЛОТО" відповідно до Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір № 68218 від 11.10.2016 року в Знаку для товарів і послуг відповідно до Свідоцтва на знак для товарів і послуг № 124382 від 25.06.2010 року?

- Чи може словесне позначення "УКРЗОЛОТО", що зареєстровано відповідно до Свідоцтва на знак для товарів і послуг № 124382 від 25.06.2010 року, бути результатом творчої праці людини та порушувати права власників Твору образотворчого мистецтва у вигляді "Зображення логотипу "УКРЗОЛОТО" відповідно до Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір № 68218 від 11.10.2016 року?

Також ФОП Руссо Т.В. не погоджується щодо проведення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності у Київському науково - дослідному інституті судових експертиз, оскільки експертизи такого виду зазвичай проводяться Науково - дослідним центром судової експертизи з питань інтелектуальної власності, що розташований в м. Київ, бульвар Лесі Українки, 26.

До господарського суду електронною поштою з (КЕП) 16.03.2020 (поштою 16.03.2020) за підписом представника позивача надійшла відповідь на відзив (письмові пояснення) від 12.03.2020, за змістом яких позивач просить позовні вимоги задовольнити в повному обсязі.

В підготовчому засіданні 17.03.2020 оголошено перерву до 19.03.2020 о 10:00 год., про що постановлено протокольну ухвалу.

До господарського суду електронною поштою з (КЕП) 18.03.2020 за підписом представника позивача надійшли письмові пояснення на лист представника відповідача, стосовно запитань на вирішення експертизи інтелектуальної власності.

При з`ясуванні підстав щодо призначення та проведення експертизи господарський суд враховує таке.

За положеннями ч. 1 ст. 99 Господарського процесуального кодексу України - суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов:

1) для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо;

2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів.

Як зазначено в рішенні Європейського суду з прав людини у справі "Дульський проти України" (Заява № 61679/00) від 1.06.2006, експертиза, призначена судом, є одним із засобів встановлення або оцінки фактичних обставин справи і тому складає невід`ємну частину судової процедури. Більше того, суд вирішує питання щодо отримання додаткових доказів та встановлює строк для їх отримання.

Для визначення обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи, з`явилась необхідність в проведенні експертизи об`єктів інтелектуальної власності.

Наказом Міністерства юстиції України "Про затвердження інструкції про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень" від 8 жовтня 1998 р. за №53/5 передбачено експертизу об`єктів інтелектуальної власності.

Основним завданням експертизи об`єктів інтелектуальної власності є визначення властивостей цих об`єктів, до яких належать об`єкти промислової власності, об`єкти авторського права і суміжних прав.

При дослідженні об`єктів промислової власності вирішуються питання щодо властивостей цих об`єктів, а саме: знаків для товарів і послуг (торговельних марок); комерційних найменувань; географічних зазначень походження товару; промислових зразків; винаходів і корисних моделей; комерційної таємниці і ноу-хау; раціоналізаторських пропозицій; топографії інтегральних мікросхем; сортів рослин; порід тварин тощо.

Згідно п.3.3. Постанови Пленуму ВГС України №5 від 23.03.2012 "Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов`язаних із захистом права інтелектуальної власності" з урахуванням обставин справи та суті спору господарські суди за допомогою експертного дослідження мають з`ясовувати фактичні дані щодо наявності чи відсутності підстав для відмови у наданні торговельній марці правової охорони. З метою такого з`ясування слід вирішувати, зокрема, питання про те, чи є конкуруючі позначення тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати.

Основним завданням суду під час розгляду справи є всебічне і повне з`ясування всіх обставин справи, сприяння реалізації сторонами їх прав та обов`язків і за наслідками розгляду ухвалити законне та обґрунтоване рішення, що в межах даного предмету спору між сторонами не можливо без призначення експертизи об`єктів інтелектуальної власності.

Згідно ч. 3-6 ст. 99 Господарського процесуального кодексу України - при призначенні експертизи судом експерт або експертна установа обирається сторонами за взаємною згодою, а якщо такої згоди не досягнуто у встановлений судом строк, експерта чи експертну установу визначає суд. З урахуванням обставин справи суд має право визначити експерта чи експертну установу самостійно. У разі необхідності може бути призначено декілька експертів для підготовки одного висновку (комісійна або комплексна експертиза).

Питання, з яких має бути проведена експертиза, що призначається судом, визначаються судом.

Учасники справи мають право запропонувати суду питання, роз`яснення яких, на їхню думку, потребує висновку експерта. У разі відхилення або зміни питань, запропонованих учасниками справи, суд зобов`язаний мотивувати таке відхилення або зміну.

При призначенні експертизи, господарський суд керується положеннями Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень (затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.98 № 53/5) (далі - Інструкція).

Відповідач не спростував обставини можливості проведення Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз відповідної експертизи, зазначивши лише, що експертизи такого виду зазвичай проводяться Науково-дослідним центром судової експертизи з питань інтелектуальної власності.

При відсутності взаємної згоди сторін, з метою усунення будь-яких сумнівів щодо упередженості експерта чи експертної установи, господарський суд вважає за необхідне визначити експертну установу для проведення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності: Київський науково-дослідний інститут судових експертиз.

Господарський суд із запропонованих сторонами питань, роз`яснення яких, на їхню думку, потребує висновку експерта на вирішення експерта, вважає за необхідне поставити наступні питання:

- Чи є використання відповідачем позначення "УКРЗОЛОТО" на вивісці ювелірного магазину під час пропонування ювелірних виробів до продажу, способом використання знаків для товарів та послуг?

- Чи є позначення "УКРЗОЛОТО", що використовується на вивісці ювелірної крамниці під час пропонування ювелірних виробів до продажу схожим до ступеню змішування з позначенням "УКРЗОЛОТО", що засвідчується свідоцтвом № 124382 ?

- Що відтворено в написі "УКРЗОЛОТО" розташованому на будівлі за адресою: м. Кропивницький, вул. 50 років Жовтня, 23/24 - Знак для товарів і послуг відповідно до Свідоцтва на знак для товарів у послуг №124382 від 25.06.2010 чи Твір образотворчого мистецтва у вигляді «Зображення логотипу «УКРЗОЛОТО» відповідно до Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір №68218 від 11.10.2016?

Щодо решти питань запропонованих відповідачем, то питання:

- Чи відповідає напис "УКРЗОЛОТО" розташований на будівлі за адресою: м. Кропивницький, вул. 50 років Жовтня, 23/24 Свідоцтву про реєстрацію авторського права на твір № 68218 від 11.10.2016 року?

- Чи є Твір образотворчого мистецтва у вигляді "Зображення логотипу "УКРЗОЛОТО" відповідно до Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір № 68218 від 11.10.2016 року результатом творчої праці Товариства з обмеженою відповідальністю "Маркхолдер"?

- Чи може словесне позначення "УКРЗОЛОТО", що зареєстровано відповідно до Свідоцтва на знак для товарів і послуг № 124382 від 25.06.2010 року, бути результатом творчої праці людини та порушувати права власників Твору образотворчого мистецтва у вигляді "Зображення логотипу "УКРЗОЛОТО" відповідно до Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір № 68218 від 11.10.2016 року?

не стосуються предмету спору у даній справі, а питання:

- Чи відтворено Твір образотворчого мистецтва у вигляді "Зображення логотипу "УКРЗОЛОТО" відповідно до Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір № 68218 від 11.10.2016 року в Знаку для товарів і послуг відповідно до Свідоцтва на знак для товарів і послуг № 124382 від 25.06.2010 року?

по суті дублює питання: Що відтворено в написі "УКРЗОЛОТО" розташованому на будівлі за адресою: м. Кропивницький, вул. 50 років Жовтня, 23/24 - Знак для товарів і послуг відповідно до Свідоцтва на знак для товарів у послуг № 124382 від 25.06.2010 року чи Твір образотворчого мистецтва у вигляді "Зображення логотипу "УКРЗОЛОТО" відповідно до Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір № 68218 від 11.10.2016 року?

Господарський суд зазначає, що особа, яка проводить судову експертизу користується правами і несе обов`язки, зазначені у ст. 69 Господарського процесуального кодексу України.

Відповідно до ч. 5 ст. 15 Закону України "Про судову експертизу" - витрати на проведення судових експертиз науково-дослідними установами Міністерства юстиції України та судово-медичними і судово-психіатричними установами Міністерства охорони здоров`я України у цивільних і господарських справах відшкодовуються в порядку, передбаченому чинним законодавством.

Відповідно до п. 23 постанови Пленуму ВГСУ від 23.03.2012 № 4 "Про деякі питання практики призначення судової експертизи" - у застосуванні відповідних законодавчих приписів господарським судам рекомендується виходити з такого.

Витрати пов`язані з проведенням судової експертизи, під час судового розгляду має нести заінтересована сторона, а у разі призначення господарським судом судової експертизи з власної ініціативи - сторона, визначена в ухвалі господарського суду про призначення судової експертизи. Тому в зазначеній ухвалі суд вправі зобов`язати відповідну сторону перерахувати, в тому числі шляхом здійснення попередньої оплати, суму витрат на проведення експертизи на рахунок експертної установи. У разі відмови чи ухилення заінтересованої сторони або сторони, зобов`язаної ухвалою господарського суду, від оплати витрат, пов`язаних з проведенням судової експертизи, суд може запропонувати іншій стороні оплатити ці витрати, а за відсутності і її згоди та за неможливості проведення судової експертизи без попередньої оплати її вартості суд розглядає справу на підставі наявних доказів.

Згідно з ч. 2 ст. 125 Господарського процесуального кодексу України - суд може зобов`язати учасника справи, який заявив клопотання про виклик свідка, призначення експертизи, залучення спеціаліста, перекладача, забезпечення, витребування або огляд доказів за їх місцезнаходженням, попередньо (авансом) оплатити витрати, пов`язані з відповідною процесуальною дією.

Якщо клопотання заявили декілька учасників справи, необхідну грошову суму авансом в рівних частках сплачують відповідні учасники справи, а у випадках, коли відповідна процесуальна дія здійснюється з ініціативи суду, - сторони в рівних частках.

Господарський суд покладає витрати з проведення судової експертизи у даній справі на позивача.

Після закінчення розгляду справи витрати, пов`язані з проведенням експертизи, будуть розподілені господарським судом на загальних підставах, визначених ст. 129 Господарського процесуального кодексу України.

Пунктом 2 ч. 1 ст. 228 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що суд може за заявою учасника справи, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі у випадку призначення судом експертизи.

З підстав викладеного, господарський суд дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання позивача про призначення експертизи об`єктів інтелектуальної власності, враховуючи необхідність направлення матеріалів справи до експертної установи з підстав знаходження в матеріалах справи необхідних для проведення експертизи документів, господарський суд зупиняє провадження у даній справі на підставі п. 2 ч. 1 ст. 228 Господарського процесуального кодексу України.

Керуючись ст. 3, 12, 99-100, 125, 228, 234-235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

УХВАЛИВ:

1. Клопотання позивача про призначення експертизи задовольнити.

Призначити експертизу об`єктів інтелектуальної власності у справі №912/164/20.

2. Проведення експертизи доручити Київському науково-дослідному інституту судових експертиз (03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6).

3. На вирішення експерта поставити наступні питання:

- Чи є використання відповідачем позначення "УКРЗОЛОТО" на вивісці ювелірного магазину під час пропонування ювелірних виробів до продажу, способом використання знаків для товарів та послуг?;

- Чи є позначення "УКРЗОЛОТО" на вивісці ювелірної крамниці під час пропонування ювелірних виробів до продажу схожим до ступеню змішування з позначенням "УКРЗОЛОТО", що засвідчується свідоцтвом №124382?

- Що відтворено в написі «УКРЗОЛОТО» розташованому на будівлі за адресою: м. Кропивницький, вул. 50 років Жовтня, 23/24 - Знак для товарів і послуг відповідно до Свідоцтва на знак для товарів у послуг №124382 від 25.06.2010 чи Твір образотворчого мистецтва у вигляді «Зображення логотипу «УКРЗОЛОТО» відповідно до Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір №68218 від 11.10.2016?

4. Попередити судового експерта до початку проведення судової експертизи про кримінальну відповідальність за ст. 384-385 Кримінального кодексу України за дачу завідомо неправдивого висновку або за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків.

5. Зобов`язати Київський науково-дослідний інститут судових експертиз (03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6) надіслати до Господарського суду Кіровоградської області (м. Кропивницький, вул. В`ячеслава Чорновола, 29/32) оригінал висновку експертизи.

6. Витрати по проведенню експертизи покласти на позивача.

7. Провадження у справі №912/164/20 зупинити на період проведення судової експертизи.

8. Для проведення експертизи матеріали даної справи направити Київському науково-дослідному інституту судових експертиз (03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6) разом з даною ухвалою для виконання.

Ухвала набирає законної сили в порядку ст. 235 Господарського процесуального кодексу України та в частині зупинення провадження у справі може бути оскаржена до Центрального апеляційного господарського суду у встановленому Господарським процесуальним кодексом України порядку.

Примірники ухвали надіслати Товариству з обмеженою відповідальністю "Маркхолдер" за адресою: 69035, м. Запоріжжя, вул. Рекордна, 26-Г; Фізичній особі-підприємцю Руссо Тетяні Вікторівні за адресою: АДРЕСА_1 та Київському науково-дослідному інституту судових експертиз (03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6) для виконання.

Повний текст ухвали складено 19.03.2020.

Суддя С.Б. Колодій

Повідомити учасників справи про відсутність у суду технічної можливості надавати інформацію про веб-адресу судового рішення у Єдиному державному реєстрі судових рішень, одночасно з врученням (надсиланням/видачі) копії повного або скороченого такого рішення до затвердження Положення про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему та початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи.

Повідомити учасників справи про можливість ознайомитись з електронною копією судового рішення в Єдиному державному реєстрі судових рішень за його веб-адресою: http://reyestr.court.gov.ua.

Веб-адреса сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет, за якою учасники справи можуть отримати інформацію по справі, що розглядається: http://court.gov.ua/fair/sud5013.