УХВАЛА

17.03.2020Справа № 910/6254/19
за позовом Компанії СІБЛЕК ЛТД

до Товариства з обмеженою відповідальністю "ВІЧУНАЙ-УКРАЇНА"

про припинення порушень прав інтелектуальної власності

Суддя Картавцева Ю.В.

Представники сторін: згідно з протоколом судового засідання,

ВСТАНОВИВ:

Компанія Сіблек Лтд звернулась до Господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Вічунай-Україна" про припинення порушень прав інтелектуальної власності.

Обґрунтовуючи позовні вимоги, позивач зазначає, що йому стало відомо про те, що відповідачем на території України реалізується товар - продукт із сурмі "Крабові палички "СНІГОВИЙ КРАБ", що порушує права та інтереси позивача як власника знаку для товарів і послуг "СНІЖНИЙ КРАБ" за свідоцтвом України №194059. З огляду на наведене, позивач просить суд:

- визнати дії відповідача, пов`язані з використанням у своїй господарській діяльності на території України позначення, що складається із словесного елементу "СНІГОВИЙ КРАБ" такими, що порушують права інтелектуальної власності Компанії СІБЛЕК Лтд на знаки для товарів та послуг "СНІЖНИЙ КРАБ" за свідоцтвом Україні N 194059;

- заборонити відповідачу використовувати у своїй господарській діяльності на території України позначення, що складається із словесного елементу "СНІГОВИЙ КРАБ" зокрема нанесення такого позначення на продукцію (товар), зберігання продукції із нанесеним позначенням, пропонування продукції із нанесеним позначенням для продажу, продаж, застосування такого позначення в рекламі, діловій документації, мережі Інтернет;

- зобов`язати відповідача вилучити із цивільного обороту та знищити всі упаковки та/або етикетки товару "Продукт із сурімі "Крабові палички "Сніговий краб", Охолоджений", які є схожим настільки, що їх можна сплутати із знаком "СНІЖНИЙ КРАБ", для товарів 29 класу МКТП: знаками для товарів та послуг за свідоцтвом Україні N 194059.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 21.05.2019 суд ухвалив: позовну заяву компанії Сіблек Лтд залишити без руху; встановити позивачу спосіб усунення недоліків позовної заяви: зазначити, якими доказами підтверджуються його твердження саме про факт придбання товару із сурімі "Крабові палички "СНІГОВИЙ КРАБ" в торгівельних мережах України, надати такі докази чи зазначити про неможливість надання цих доказів; надати докази на підтвердження наявності у Гаррет Крісовалентин повноважень на видачу від імені компанії Сіблек Лтд довіреностей (статут, виписку з торгового реєстру тощо); надати до суду відомості щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до позовної заяви; встановити позивачу строк для усунення недоліків - протягом семи днів з дня вручення даної ухвали.

10.06.2019 до відділу діловодства суду від позивача надійшла заява про усунення недоліків.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 18.06.2019 суд ухвалив: прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі; справу розглядати за правилами загального позовного провадження; підготовче засідання призначити на 09.07.2019; зобов`язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України надати суду належним чином засвідчені копії матеріалів заявки на отримання свідоцтва України на знак для товарів і послуг №194059 та виписку з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно свідоцтва України № 194059.

24.06.2019 через відділ діловодства суду від позивача надійшло клопотання про участь у підготовчому засіданні, призначеному на 09.07.2019 в режимі відеоконференції.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 01.07.2019 у задоволенні клопотання Компанії СІБЛЕК ЛТД про участь у підготовчому засіданні, призначеному на 09.07.2019 в режимі відеоконференції судом відмовлено.

04.07.2019 через відділ діловодства суду від Міністерства економічного розвитку і торгівлі України надійшли документи на виконання вимог ухвали суду про відкриття провадження у справі.

05.07.2019 через відділ діловодства суду від відповідача надійшло клопотання про відкладення підготовчого засідання.

У підготовче засідання 09.07.2019 прибув представник позивача. Представники відповідача у підготовче засідання не прибули, про дату, час та місце підготовчого засідання були повідомлені належним чином.

У підготовчому засіданні 09.07.2019 судом відмовлено у задоволенні клопотання відповідача про відкладення підготовчого засідання, а також продовжено строк підготовчого провадження на 30 днів та оголошено перерву до 06.08.2019.

24.07.2019 через відділ діловодства суду від Товариства з обмеженою відповідальністю "ВІЧУНАЙ-УКРАЇНА" надійшла зустрічна позовна заява до Компанії СІБЛЕК ЛТД про визнання права попереднього користувача на використання знаку для товарів і послуг.

25.07.2019 через відділ діловодства суду від відповідача надійшов відзив на позовну заяву.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 29.07.2019 зустрічну позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "ВІЧУНАЙ-УКРАЇНА" та додані до неї документи повернуто заявнику.

05.08.2019 через відділ діловодства суду від позивача надійшло клопотання про перенесення підготовчого засідання.

05.08.2019 від Товариства з обмеженою відповідальністю "ВІЧУНАЙ-УКРАЇНА" надійшла зустрічна позовна заява до Компанії СІБЛЕК ЛТД про визнання права попереднього користувача на використання знаку для товарів і послуг та заяви про поновлення пропущеного процесуального строку для пред`явлення зустрічного позову та подання відзиву.

У підготовче засідання 06.08.2019 прибув представник відповідача. Представники позивача у підготовче засідання не прибули, про дату, час та місце підготовчого засідання були повідомлені належним чином.

У підготовчому засіданні оголошено перерву до 03.09.2019.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 08.08.2019 відмовлено в задоволенні заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "ВІЧУНАЙ-УКРАЇНА" про поновлення строку для подання зустрічного позову та повернуто заявнику зустрічну позовну заяву і додані до неї документи.

16.08.2019 через відділ діловодства суду від позивача надійшла відповідь на відзив.

21.08.2019 до відділу діловодства суду надійшла апеляційна скарга Товариства з обмеженою відповідальністю "ВІЧУНАЙ-УКРАЇНА" на ухвали Господарського суду міста Києва від 29.07.2019 та від 08.08.2019 у справі № 910/6254/19 про повернення зустрічної позовної заяви.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 28.08.2019 суд ухвалив: зупинити провадження у справі № 910/6254/19 до повернення матеріалів справи № 910/6254/19 до Господарського суду міста Києва; матеріали справи № 910/6254/19 направити до Північного апеляційного господарського суду.

02.09.2019 через відділ діловодства суду від відповідача надійшло клопотання про долучення документів до матеріалів справи та поновлення строку на їх подання, а також, заперечення на відповідь на відзив разом з заявою про поновлення пропущеного строку для подання зазначених заперечень.

Судом встановлено, що постановою Північного апеляційного господарського суду від 30.09.2019 апеляційну скаргу ТОВ "ВІЧУНАЙ-УКРАЇНА" залишено без задоволення, а ухвалу Господарського суду міста Києва від 29.07.2019р. і ухвалу Господарського суду міста Києва від 08.08.2019р. у справі №910/6254/19 - без змін.

08.10.2019 матеріали справи № 910/6254/19 повернулись до Господарського суду міста Києва.

Приписами ст. 230 ГПК України передбачено, що провадження у справі поновлюється за клопотанням учасників справи або за ініціативою суду не пізніше десяти днів з дня отримання судом повідомлення про усунення обставин, що викликали його зупинення. Про поновлення провадження у справі суд постановляє ухвалу. З дня поновлення провадження у справі перебіг процесуальних строків продовжується.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 21.10.2019 суд ухвалив поновити провадження у справі № 910/6254/19; підготовче засідання призначити на 05.11.2019.

04.11.2019 до відділу діловодства суду від Закритого акціонерного товариства "Плунгєс кооператінє прекіба" надійшла позовна заява третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмет спору, до Компанії СІБЛЕК ЛТД про визнання попереднім користувачем знаку для товарів і послуг та права попереднього користування.

У підготовче засідання 05.11.2019 з`явилися представники сторін. Представник відповідача подав клопотання про зупинення провадження у справі. Представник позивача заявив клопотання про оголошення перерви в підготовчому засіданні для ознайомлення з матеріалами справи.

У підготовчому засіданні 05.11.2019 суд задовольнив клопотання позивача та оголосив перерву в підготовчому засіданні до 17.12.2019.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 11.11.2019 позовну заяву третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмету спору, - Закритого акціонерного товариства "Плунгєс кооператінє прекіба" та додані до неї документи повернути заявнику.

22.11.2019 через відділ діловодства суду надійшла апеляційна скарга Закритого акціонерного товариства "Плунгєс кооператінє прекіба" на ухвалу Господарського суду міста Києва від 11.11.2019.

Відповідно до п. 6 частини першої статті 255 Господарського процесуального кодексу України, окремо від рішення суду першої інстанції можуть бути оскаржені в апеляційному порядку ухвали суду першої інстанції про повернення заяви позивачеві (заявникові).

Пунктом 17.10 розділу ХІ "Перехідні положення" Господарського процесуального кодексу України передбачено, що у разі подання апеляційної скарги на ухвали суду першої інстанції, передбачені пунктами 1, 6 - 8, 10, 12 - 14, 17 - 21, 31 - 33 частини першої статті 255 цього Кодексу, чи подання касаційної скарги на ухвали суду апеляційної інстанції (крім ухвал щодо забезпечення позову, зміни заходу забезпечення позову, щодо зустрічного забезпечення, про накладення штрафу в порядку процесуального примусу, окремих ухвал) - до суду апеляційної або касаційної інстанції передаються усі матеріали.

В інших випадках - до суду апеляційної або касаційної інстанції передаються копії матеріалів, необхідних для розгляду скарги. У разі необхідності суд апеляційної або касаційної інстанції може витребувати також копії інших матеріалів справи.

Відповідно до пункту 17.12 розділу ХІ "Перехідні положення" Господарського процесуального кодексу України суд зобов`язаний зупинити провадження у справі до перегляду ухвали у справі в порядку апеляційного чи касаційного провадження, якщо відповідно до підпункту 17.10 цього підпункту до суду апеляційної чи касаційної інстанції направляються всі матеріали справи.

За таких обставин, враховуючи необхідність направлення матеріалів справи до суду апеляційної інстанції, з огляду на неможливість вирішення спору за відсутності матеріалів справи, суд вважає за необхідне зупинити провадження у справі до повернення матеріалів справи № 910/6254/19 до Господарського суду міста Києва.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 02.12.2019 зупинено провадження у справі № 910/6254/19 до повернення матеріалів справи № 910/6254/19 до Господарського суду міста Києва.

04.02.2020 матеріали справи № 910/6254/19 повернулися до Господарського суду міста Києва.

Судом встановлено, що постановою Північного апеляційного господарського суду від 16.01.2020 апеляційну скаргу Закритого акціонерного товариства "Плунгєс кооператінє прекіба" на ухвалу Господарського суду міста Києва від 11.11.2019 року у справі № 910/6254/19 залишено без задоволення; ухвалу Господарського суду міста Києва від 11.11.2019 року у справі № 910/6254/19 залишено без змін.

Приписами ст. 230 ГПК України передбачено, що провадження у справі поновлюється за клопотанням учасників справи або за ініціативою суду не пізніше десяти днів з дня отримання судом повідомлення про усунення обставин, що викликали його зупинення. Про поновлення провадження у справі суд постановляє ухвалу. З дня поновлення провадження у справі перебіг процесуальних строків продовжується.

З огляду на наведене, наявні підстави для поновлення провадження у справі, оскільки усунуті обставини, які викликали зупинення провадження у справі.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 17.02.2020 поновлено провадження у справі № 910/6254/19, підготовче засідання призначено на 25.02.2020

24.02.2020 до відділу діловодства суду від позивача надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

25.02.2020 до відділу діловодства суду від відповідача надійшло клопотання про поновлення пропущеного процесуального строку на подання доказів та приєднання доказів.

У підготовче засідання 25.02.2020 з`явився представник відповідача. Представник позивача у підготовче засідання не прибув, про дату, час та місце підготовчого засідання був повідомлений належним чином.

У підготовчому засіданні оголошено перерву до 10.03.2020 з огляду на клопотання позивача про відкладення розгляду справи.

10.03.2020 до відділу діловодства суду від відповідача надійшло клопотання про призначення експертизи, на вирішення якої позивач просить поставити питання:

Чи є позначення «СНІГОВИЙ КРАБ», яке міститься на упакуванні «Продукт із сурімі «Крабові палички «Сніговий краб». «Охолоджений» виробництва ЗАТ «Плунгес кооператіне прякіба», схожим настільки, що його можна сплутати із зареєстрованим знаком для товарів і послуг «СНІЖНИЙ КРАБ» за свідоцтвом України від 10.12.2014 №194059?

Чи може позначення «СНІГОВИЙ КРАБ», яке міститься на упакуванні «Продукт із сурімі «Крабові палички «Сніговий краб». «Охолоджений» виробництва ЗАТ «Плунгес кооператіне прякіба» ввести споживачів в оману щодо особи, яка виробляє товари 29, 31 класів МКТП, а саме власника торговельної марки «СНІЖНИЙ КРАБ» за свідоцтвом України від 10.12.2014 №194059?

У підготовче засідання 10.03.2020 прибули представники сторін.

У підготовчому засіданні суд поновив строк для подання доказів (висновку експерта).

У підготовчому засіданні 10.03.2020 оголошено перерву до 17.03.2020.

17.03.2020 до відділу діловодства суду від відповідача надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

У підготовче засідання представники сторін не прибули.

Розглянувши клопотання відповідача про відкладення розгляду справи, судом відмовлено в його задоволенні з метою запобігання затягування розгляду справи.

Розглянувши клопотання відповідача про призначення судової експертизи, суд дійшов висновку про його задоволення з огляду на таке.

Як встановлено судом, позовні вимоги обґрунтовані тим, що відповідачем на території України реалізується товар - продукт із сурмі "Крабові палички "СНІГОВИЙ КРАБ", що порушує права та інтереси позивача як власника знаку для товарів і послуг "СНІЖНИЙ КРАБ" за свідоцтвом України №194059, оскільки позначення "СНІГОВИЙ КРАБ" , яке міститься на упакуванні «Продукт із сурімі «Крабові палички «Сніговий краб». «Охолоджений» виробництва ЗАТ «Плунгес кооператіне прякіба», є схожим з вказаним знаком позивача, а використання відповідачем позначення "СНІГОВИЙ КРАБ" вводить споживачів в оману щодо особи, яка виробляє товар.

З огляду на наведене, до предмету доказування по даній справі входять обставини щодо того, чи є позначення «СНІГОВИЙ КРАБ», яке міститься на упакуванні «Продукт із сурімі «Крабові палички «Сніговий краб». «Охолоджений» виробництва ЗАТ «Плунгес кооператіне прякіба», схожим настільки, що його можна сплутати із зареєстрованим знаком для товарів і послуг «СНІЖНИЙ КРАБ» за свідоцтвом України від 10.12.2014 №194059, та чи може використання позначення «СНІГОВИЙ КРАБ», яке міститься на упакуванні «Продукт із сурімі «Крабові палички «Сніговий краб». «Охолоджений» виробництва ЗАТ «Плунгес кооператіне прякіба» ввести споживачів в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послуги, з урахуванням зареєстрованого знаку для товарів і послуг «СНІЖНИЙ КРАБ» за свідоцтвом України від 10.12.2014 №194059.

При цьому, в матеріалах справи наявні копії декількох висновків експертів за результатами проведення експертизи у сфері інтелектуальної власності, що містять протилежні висновки експертів щодо поставлених ним питань.

Так, згідно з висновком експертного дослідження №16/13.6/2 від 25.02.2019, складеним судовим експертом Дніпропетровського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру Клоченко О.А., експерт дійшов висновку, що позначення «Сніговий краб», які містяться на упаковці «Продукт із сурімі «Крабові палички «Сніговий краб». «Охолоджений» виробництва ЗАТ «Плунгес кооператіне прякіба» є схожим до ступеню змішування з зареєстрованим знаком для товарів і послуг «СНІЖНИЙ КРАБ» за свідоцтвом України від 10.12.2014 №194059.

Поряд з цим, згідно з висновком експерта №39-02/20 від 24.02.2020, складеного судовим експертом Соповою Катериною Андріївною, позначення «Сніговий краб», яке міститься на упакуванні «Продукт із сурімі «Крабові палички «Сніговий краб». «Охолоджений» виробництва ЗАТ «Плунгес кооператіне прякіба» не є схожим настільки, що його можна сплутати з зареєстрованим знаком для товарів і послуг «СНІЖНИЙ КРАБ» за свідоцтвом України від 10.12.2014 №194059.

За змістом ст. 99 ГПК України, суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов: 1) для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо; 2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів.

З огляду на наведене, оскільки для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо, а також з урахуванням того, що подані сторонами висновки експертів містять протилежні за змістом висновки щодо питання схожості спірного позначення та знаку позивача, з метою забезпечення повного, всебічного та об`єктивного з`ясування обставин справи, суд вважає за необхідне призначити у справі судову експертизу.

При призначенні експертизи судом експерт або експертна установа обирається сторонами за взаємною згодою, а якщо такої згоди не досягнуто у встановлений судом строк, експерта чи експертну установу визначає суд. З урахуванням обставин справи суд має право визначити експерта чи експертну установу самостійно. Питання, з яких має бути проведена експертиза, що призначається судом, визначаються судом (ст. 99 ГПК України).

З огляду на наведене, суд доручає проведення судової експертизи атестованим судовим експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

Відповідно до ст. 100 ГПК України, про призначення експертизи суд постановляє ухвалу, в якій зазначає підстави проведення експертизи, питання, з яких експерт має надати суду висновок, особу (осіб), якій доручено проведення експертизи, перелік матеріалів, що надаються для дослідження, та інші дані, які мають значення для проведення експертизи.

При цьому, за приписами п.2 ч. 1 ст. 228 ГПК України суд може за заявою учасника справи, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі у випадках призначення судом експертизи.

Провадження у справі зупиняється у випадках, встановлених пунктом 2 частини першої статті 228 цього Кодексу, - на час проведення експертизи (ст. 229 ГПК України).

З огляду на те, що підпунктом 1.13 пункту 1 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень передбачено, що строк проведення експертизи встановлюється залежно від складності дослідження з урахуванням експертного навантаження фахівців керівником експертної установи (або заступником керівника чи керівником структурного підрозділу) у межах: понад 90 календарних днів - якщо експертиза, зокрема, є особливо складною чи багатооб`єктною, потребує вирішення питань, які потребують декількох досліджень, чи є комплексною, з урахуванням передбаченого Господарським процесуальним кодексом України строку розгляду справи судом, суд вважає за необхідне зупинити провадження у справі № 910/6254/19 на підставі п. 2 ч. 1 ст. 228 Господарського процесуального кодексу України на час проведення експертизи, проведення якої доручено атестованим судовим експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

На підставі викладеного та керуючись ст. 99, 100, 228, 229, ч. 2 ст. 232, ст. 233, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Призначити у справі №910/6254/19 судову експертизу, проведення якої доручити атестованим судовим експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6).

2. На вирішення судової експертизи поставити наступні питання:

2.1. Чи є позначення «СНІГОВИЙ КРАБ», яке міститься на упакуванні «Продукт із сурімі «Крабові палички «Сніговий краб». «Охолоджений» виробництва ЗАТ «Плунгес кооператіне прякіба», схожим настільки, що його можна сплутати із зареєстрованим знаком для товарів і послуг «СНІЖНИЙ КРАБ» за свідоцтвом України від 10.12.2014 №194059?

2.2. Чи може використання позначення «СНІГОВИЙ КРАБ», яке міститься на упакуванні «Продукт із сурімі «Крабові палички «Сніговий краб». «Охолоджений» виробництва ЗАТ «Плунгес кооператіне прякіба» ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послуги, з урахуванням зареєстрованого знаку для товарів і послуг «СНІЖНИЙ КРАБ» за свідоцтвом України від 10.12.2014 №194059?

3. Попередити судового експерта, що за надання завідомо неправдивого висновку, за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків експерт несе кримінальну відповідальність, відповідно до статей 384 та 385 Кримінального кодексу України.

4. Витрати на проведення експертизи покласти на Компанію СІБЛЕК ЛТД. Зобов`язати Компанію СІБЛЕК ЛТД провести попередню оплату судової експертизи, про що повідомити Київський науково-дослідний інститут судових експертиз. У разі несплати витрат на проведення експертизи позивачем, дану оплату може бути здійснено відповідачем.

5. Матеріали справи № 910/6254/19 направити до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

6. Зобов`язати експерта провести експертизу у строки, передбачені підпунктом 1.13 пункту 1 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень. У разі необхідності дослідження великої кількості документів та у разі складності призначеної експертизи, дозволено проведення експертизи у більш довгий термін відповідно до чинного законодавства.

7. Зупинити провадження у справі № 910/6254/19 на час проведення експертизи.

8. Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та може бути оскаржена у порядку, встановленому ст. 256 Господарського процесуального кодексу України.

Суддя Ю.В. Картавцева