УХВАЛА

про відкладення розгляду справи

м. Київ

18.03.2020справа № 910/10509/19

Господарський суд міста Києва у складі судді Марченко О.В., за участю секретаря судового засідання Роздобудько В.В.,

розглядаючи у відкритому судовому засіданні

справу № 910/10509/19

за позовом GN Store Nord A/S (ДжіЕн Стор Норд А/С) (Лаутрупб'єр, 7, 2850, Баллеруп, Данія) та GN Audio A/S (ДжіЕн Аудіо А/С) (Лаутрупб'єр, 7, 2850, Баллеруп, Данія)

до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (01008, м. Київ, вул. М. Грушевського, буд. 12/2; ідентифікаційний код 37508596) та

Alliance Electronics Limited (Елаєнс Електронікс Лімітед) (Інтершор Чемберз, П. О. Бокс, 4342, м. Род Таун, о. Тортола, Британські Віргінські Острови)

про дострокове припинення повністю дії свідоцтва України №78546 та зобов'язання вчинити певні дії,

без участі представників сторін у зв'язку з їх неявкою,

ВСТАНОВИВ:

GN Store Nord A/S (ДжіЕн Стор Норд А/С) та GN Audio A/S (ДжіЕн Аудіо А/С) звернулися до господарського суду міста Києва з позовом про:

- дострокове припинення повністю дії свідоцтва України №78546 на знак для товарів і послуг «JABRA», зареєстрованого для товарів 9 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП), власником якого є Alliance Electronics Limited (Елаєнс Електронікс Лімітед; далі - Компанія);

- зобов'язання Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Міністерство) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про дострокове припинення дії свідоцтва України №78546 на знак для товарів і послуг «JABRA»;

- зобов'язання Міністерства опублікувати в офіційному бюлетені «Промислова власність» відомості про дострокове припинення дії свідоцтва України №78546 на знак для товарів і послуг «JABRA».

Позовні вимоги мотивовано тим, що:

- GN Store Nord A/S та GN Audio A/S є власниками прав на численні торговельні марки, що містять словесні елементи «JABRA» та «GN» та охороняються в багатьох юрисдикціях, наприклад, в Угорщині, Польщі, Чехії, Російській Федерації, Молдові, Республіці Білорусь та інших, серед яких: «JABRA», міжнародна реєстрація №887970, дата реєстрації - 22.08.2002, клас 9 МКТП; «GN», міжнародна реєстрація №887970, дата реєстрації - 09.09.2005, класи 5, 9, 10, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 44 МКТП; «Release your JABRA», міжнародна реєстрація №838058, дата реєстрації - 26.10.2004, клас 9 МКТП; «JABRA Multi Use», міжнародна реєстрація №951112, дата реєстрації - 20.11.2007, клас 9 МКТП; «JABRA Easy Talk», міжнародна реєстрація №1067107, дата реєстрації - 29.09.2010, клас 9 МКТП; «JABRA IQ», міжнародна реєстрація №1092454, дата реєстрації - 12.08.2011, клас 9 МКТП; «JABRA Solemate», міжнародна реєстрація №1136302, дата реєстрації - 09.07.2012, класи 9, 35 МКТП; «JABRA Soulmate», міжнародна реєстрація №1136563, дата реєстрації - 09.07.2012, класи 9, 35 МКТП; «JABRA UC Voice», міжнародна реєстрація №1115148, дата реєстрації - 02.02.2012, класи 9, 35 МКТП; «JABRA Music Zone», міжнародна реєстрація №1129102, дата реєстрації - 09.07.2012, клас 9 МКТП; «JABRA Revo», міжнародна реєстрація №1159703, дата реєстрації - 26.02.2013, клас 9 МКТП; «JABRA VOX», міжнародна реєстрація №1159704, дата реєстрації - 26.02.2013, клас 9 МКТП; «JABRA Motion», міжнародна реєстрація №1164404, дата реєстрації - 19.04.2013, клас 9 МКТП; «JABRA Vega», міжнародна реєстрація №1213760, дата реєстрації - 08.04.2014, клас 9 МКТП; «JABRA EVOLVE», міжнародна реєстрація №1245400, дата реєстрації - 23.10.2014, клас 9 МКТП; комбіноване позначення «JABRAGN», міжнародна реєстрація №1347299, дата реєстрації - 09.11.2016, клас 9 МКТП;

- Компанія є володільцем знака для товарів і послуг «JABRA» за свідоцтвом України №78546, зареєстрованим для товарів 9 класу МКТП;

- ні Компанія, ані жоден з попередніх власників торговельної марки «JABRA» не є виробником товарів, для яких остання зареєстрована та використовується позивачами в багатьох інших країнах світу, а також, посилаючись на загальнодоступні відомості в мережі Інтернет, можна зробити висновок, що Компанія є компанією-дистриб'ютором та виробником запчастин для вантажного та іншого комерційного транспорту (вантажівки, автобуси тощо), яка до того ж, жодним чином не представлена в Україні чи будь-якій іншій країні пострадянського простору;

- згідно з інформацією, викладеною в листі Асоціації товарної нумерації України «ДжіЕс1 Україна» від 15.07.2019 №124/01 Компанія в період з 25.06.2007 і по теперішній час не є і не була асоційованим членом Асоціації товарної нумерації України «ДжіЕс1 Україна», в її реєстрі відсутні будь-які записи про Компанію і остання не присвоювала ідентифікаційних номерів СБ1 (штрих-кодів) товарам за заявками Компанії;

- водночас, відповідно до інформації з реєстру радіоелектронних засобів та випромінюючих пристроїв (далі - реєстр РЕЗ та ВП), якими відповідно до законодавства України визнаються навушники, навушники з мікрофоном, гарнітура, колонки та інші аналогічні товари, віднесені до 9 класу МКТП, що розміщений в публічному доступі на веб-сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (далі - НКРЗІ), ні Компанія, ані будь-яка інша особа з числа попередніх власників спірної торговельної марки не були внесені до реєстру як виробник/дистриб'ютор продукції під торговельною маркою «JABRA» (номера записів в реєстрі 373, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 94, 95, 104, 105, 106, 119-126, 172-174, 203, 204, 217-219, 251, 466, 520, 523, 524, 527-529, 535, 536, 617-619);

- реєстр РЕЗ та ВП містить записи про рішення НКРЗІ від 2012 року щодо внесення РЕЗ та ВП під торговельною маркою «JABRA» до зазначеного реєстру, проте, Компанія не вказана як виробник/дистриб'ютор відповідної продукції;

- без проходження процедури внесення до реєстру РЕЗ та ВП, відповідні радіоелектронні засоби не могли бути будь-яким чином використані та розповсюджені на території України, з чого слідує, що, щонайменше з 2012 року Компанія не мала жодного відношення до продуктів «JABRA» 9 класу МКТП та, відповідно, не використовувала торговельну марку;

- торговельна марка Компанії за свідоцтвом України №78546 перешкоджає поширенню на територію України та реєстрації торговельних марок зі словесним елементом «JABRA» позивачів, а також реалізації законного інтересу позивачів щодо здійснення підприємницької діяльності на території Україні з використанням позначення «JABRA»;

- не використовуючи торговельну марку за свідоцтвом України №78546, Компанія порушує обов'язки власника свідоцтва, тим самим допускаючи зловживання правом.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 08.08.2019 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі в порядку загального позовного провадження; підготовче засідання призначено на 17.02.2019; зобов'язано GN Store Nord A/S (ДжіЕн Стор Норд А/С) та GN Audio A/S (ДжіЕн Аудіо А/С) подати суду належним чином (нотаріально) засвідчений переклад на англійську мову ухвали господарського суду міста Києва від 08.08.2019 у двох примірниках та позовної заяви з додатками у двох примірниках у строк в п'ятнадцять днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 08.08.2019 заяву GN Store Nord A/S (ДжіЕн Стор Норс А/С) (Лаутрупб'єр, 7, 2850, Баллеруп, Данія) та GN Audio A/S (ДжіЕн Аудіо А/С) (Лаутрупб'єр, 7, 2850, Баллеруп, Данія) про забезпечення позову задоволено; до вирішення позову по суті вжито заходи до забезпечення позову шляхом: заборони Alliance Electronics Limited (Елаєнс Електронікс Лімітед) (Інтершор Чемберз, П. О. Бокс, 4342, м. Род Таун, о. Тортола, Британські Віргінські Острови) передавати повністю або частково виключні майнові права інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №78546 іншим особам, відмовлятися від свідоцтва України №78546 повністю або частково та видавати ліцензії на використання торговельної марки; заборони Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (01008, м. Київ, вул. М. Грушевського, буд. 12/2; ідентифікаційний код 37508596) вносити зміни до Державного реєстру свідоцтв України стосовно власника знака для товарів і послуг за свідоцтвом України №78546.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 09.08.2019 виправлено допущену у резолютивній частині ухвали господарського суду міста Києва від 08.08.2019 про відкриття провадження у справі №910/10509/19 описку шляхом заміни цифр та знаків « 17.02.2019» на цифри і знаки « 17.02.2020».

На виконання вимог ухвали суду 08.08.2019 судом отримано від позивача належним чином (нотаріально) засвідчений переклад на англійську мову ухвал господарського суду міста Києва від 08.08.2019 та від 09.08.2019 у двох примірниках, а також позовної заяви з додатками у двох примірниках.

28.08.2019 Міністерство подало суду відзив на позовну заяву, в якому зазначило про те, що: для вирішення даного спору позивачі повинні в сукупності довести факти недобросовісного використання відповідачем-2 своїх прав на знак для товарів і послуг «JABRA» за свідоцтвом України №78546; а відповідач-2 - безпосереднє та фактичне використання або зазначити поважні причини невикористання зазначеного знака для товарів і послуг «JABRA» за свідоцтвам України №78546 протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтв або від іншої дати після цієї публікації стосовно товарів і послуг, для яких вони зареєстровані; Міністерство не здійснює контроль за використанням знаків для товарів і послуг їх власниками, а здійснює державну реєстрацію та ведення державних реєстрів щодо об'єктів інтелектуальної власності та видає в установленому порядку охоронні документи на ці об'єкти; враховуючи те, що держава позивачів у даній справі є членом Європейського Союзу - юридичної особи за законодавством Данії, яка 01.01.1973 вступила до Європейського Союзу, до даних правовідносин повинні бути застосовані положення глави 9 Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, ратифікованою Законом України від 16.09.2014 №1678-VII, учиненою 21.03.2014 в місті Брюсселі.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 29.08.2019 у зв'язку зі зверненням господарського суду міста Києва із судовим дорученням про надання правової допомоги до Центральному органу Об'єднаного Королівства Великої Британії та Північної Ірландії для вручення судових документів на території Об'єднаного Королівства Великої Британії та Північної Ірландії провадження у справі № 910/10509/19 зупинено.

28.10.2019 Компанія подала суду відзив на позовну заяву, в якому заперечила проти задоволення позовних вимог у повному обсязі, та зазначила про те, що:

- Компанія не є, як стверджують позивачі, компанією - дистриб'ютором та виробником запчастин до вантажного та іншого комерційного транспорту; відповідач-2 є офіційним постачальником продукції торговельної марка «JABRA» для українського ринку, а також ліцензіаром компаній, які імпортують продукцію торговельної марки «JABRA» на територію України, вводять її в обіг на ринку України, надають гарантійне обслуговування; Компанія стала власником знака для товарів і послуг «JABRA» за свідоцтвом України №78546 у 2014 році і з цього часу займається просуванням продукції торговельної марки «JABRA» (товарів, що відноситься до 09 класу МКТП (Ніццька класифікація), а саме навушників, гарнітури, мікротелефонної гарнітури, мікротелефонної стерео гарнітури, комплектів гучного зв'язку) на ринку України;

- у 2008 році компанія GN Netcom А/S передала право власності на знак для товарів і послуг «JABRA» за свідоцтвом України №78546 товариству з обмеженою відповідальністю «Калібра Україна» (далі - ТОВ «Калібра Україна») і 05.05.2009 Державним департаментом інтелектуальної власності було зареєстровано передачу свідоцтва України №78546 на знак для товарів послуг «JABRA» від компанії GN Netcom А/S до ТОВ «Калібра Україна»; в подальшому право власності на знак для товарів і послуг «JABRA» за свідоцтвом України №78546 перейшло від ТОВ «Калібра Україна» до фізичної особи Гайдамаки В.М., а від останнього - до Компанії;

- Компанія забезпечила організацію в Україні мережі імпортерів та дистриб'юторів, які на підставі укладених з відповідачем-2 ліцензійних договорів імпортують продукцію торговельної марки «JABRA» в Україну, вводять продукцію торговельної марки «JABRA» в обіг, забезпечують рекламну підтримку торговельної марки «JABRA», реалізацію продукції торговельної марки «JABRA» через найбільші мережі продажу побутової техніки та електроніки;

- відповідач-2 уклав ліцензійні договори на використання знака для товарів і послуг «JABRA» за свідоцтвом України №78546 з цілим рядом юридичних осіб - резидентів України, які безпосередньо використовували і використовують знак для товарів і послуг «JABRA» за свідоцтвом України №78546 в Україні при здійсненні господарської діяльності з продукцією торговельної марки «JABRA».

- станом на 23.10.2019 (дата підписання відзиву на позов) продукція торговельної марки «JABRA» доступна для придбання у найбільших мережах роздрібної торгівлі побутовою технікою та електронікою;

- використання в Україні в останні 5 років торговельної марки «JABRA» безпосередньо Компанією здійснювалося шляхом організації мережі дистриб'юторів, імпортерів та постачальників товару, організації нанесення на імпортовані товари знака для товарів і послуг «JABRA» за свідоцтвом України №78546 у вигляді контрольних марок та інформаційних наклейок, пропонування товару торговельної марки «JABRA» для продажу, застосування торговельної марки «JABRA» в діловій документації, в рекламі та в мережі Інтернет, укладенням ліцензійних договорів на використання торговельної марки «JABRA»;

- Компанія використовує у своїй діяльності веб-сайт, що розміщений за адресою wvvw.allianceelectronics.limited; на вказаному веб-сайті наявна інформація про відповідача-2, його контактні дані, належні та використовувані торговельні марки «JABRA», а також асортимент наявної у реалізації продукції торговельних марок «JABRA»;

- за заявою представника відповідача-2 від 29.05.2019 №0432-05/19 знак для товарів і послуг «JABRA» за свідоцтвом України №78546 було зареєстровано у Митному реєстрі об'єктів права інтелектуальної власності за №4048; після укладення додаткових ліцензійних договорів на використання знака для товарів і послуг «JABRA» за свідоцтвом України №78546 (зокрема з товариством з обмеженою відповідальністю «Укравео» та товариством з обмеженою відповідальністю «Укркастом») представником Компанії подано заяви від 23.07.2019 №23-19/2, від 26.07.2019 №26-16/2, від 26.07.2019 №0673-07/19 про здійснення митного оформлення товару відповідних постачальників у загальному порядку та про внесення змін до Митного реєстру об'єктів права інтелектуальної власності до органів Державної фіскальної служби України;

- відповідач-2, так як і позивачі, не є виробником продукції, яка позначається торговельною маркою «JABRA»; у реєстрі РЕЗ та ВП вказано, що виробником цієї продукції є такі компанії: Pan-International Precision Electronic Co., Ltd. (Китай), WKK Technology Limited (Китай), Enustech. Іпс (Корея);

- Компанія разом з іншими суб'єктами господарювання, які діяли з дозволу та під контролем відповідача-2, вводили продукцію торговельної марки «JABRA» в Україні в цивільний (господарський) обіг і відповідно до законодавства України набували статусу виробника такої продукції;

- законодавством України не передбачено, що присвоєння товару ідентифікаційних номерів GS1 є обов'язковою умовою реалізації такого товару на території України та не передбачено будь-якої відповідальності за реалізацію товару без присвоєння йому ідентифікаційних номерів GS1; якщо певний товар був виготовлений за межами України і йому відповідною іноземною асоціацією товарної нумерації «GS1» було присвоєно ідентифікаційний номер GS1, то після ввезення такого товару в Україну повторне присвоєння такому товару ідентифікаційного номера GS1 саме Асоціацією товарної нумерації України «ДжіЕсІ Україна» не здійснюється; у період з 25.06.2007 Асоціація «ДжіЕсІ Україна» не присвоювала ідентифікаційних номерів GS1 товарам, у складі назв та (або) описів яких заявлено позначення «JABRA».

Компанія 06.11.2019 подала суду клопотання про долучення до матеріалів справи доказів.

17.12.2019 позивачі подали суду відповідь на відзив відповідача-2, в якій вказали про те, що:

- як сам відзив, так і всі надані разом із ним документи (в тому числі й висновок експерта від 31.10.2019 №1289) не можуть бути прийняті судом як докази у зв'язку з пропуском (порушенням) відповідачем-2 встановленого статтею 178 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) та пункту 7 ухвали про відкриття провадження у справі № 910/10509/19 процесуального строку їх подання, що веде до їх недопустимості як доказів;

- єдиним видом «використання» Компанії спірної торговельної марки є тиск на позивачів, а також на будь-яких юридичних осіб, що намагаються здійснювати продаж в Україні оригінальної продукції 09 класу МКТП, виробленої позивачами (або з їх дозволу іншими особами), з метою примусу таких осіб до вступу у цивільно-правові відносини та отримання від останніх регулярних платежів «роялті»;

- відповідачем-2 не надано жодних фактичних даних, які б підтверджували, що власником веб-сайту (контенту та програмного забезпечення, що виконане, наприклад, кодом HTML та забезпечує його функціонування) та особою, якій делеговано доменне ім'я allianceelectronics.limited є саме Компанія; веб-сайт, на який посилається відповідач-2, не має жодних функціональних можливостей з придбання розміщеної там «продукції», а самі зображення не функціонують та не «розгортають» жодної інформації про товар, як це зазвичай працює при подібному інтерфейсі; вказаний відповідачем-2 веб-сайт не містить навіть номеру телефону його власника, якщо, звісно, такий номер за ним закріплений та, веб-сайт містить забагато грубих граматичних помилок, яких ніколи не припустила б особа(и), єдиною рідною мовою яких є англійська;

- саме позивачі (незалежно від того, прямо чи за допомогою афілійованих осіб в Китаї та Кореї) виготовляють продукцію 09 класу МКТП торговельної марки «JABRA», її упаковку, наносять на неї зареєстровані та належні їм в численних юрисдикціях словесні та комбіновані торговельні марки «JABRA», вводять її в обіг на світовий ринок, а Компанія, ТОВ «Калібра Україна» та будь-які інші юридичні особи не мають жодного відношення до виробництва оригінальних виробів торговельної марки «JABRA» і тим більше не можуть бути названі виробниками навіть із точки зору законодавства України;

- на підтвердження використання спірної торговельної марки Компанією надано «контрольну марку», що являє собою кольорову наклейку круглої форми, яка містить словесне позначення «JABRA» в жовтому прямокутнику, тобто частково (в частині словесного елементу) спірну торговельну марку, а по суті являє собою незаконне відтворення комерційного найменування позивачів, яке використовується останніми та використовувалося задовго до створення юридичної особи;

- зазначена «контрольна марка» містить надпис «Офіційно імпортовано», проте не містить жодних пояснень/вказівок стосовно того, ким, коли та що було/буде імпортовано;

- за твердженнями Компанії, вказана наклейка використовувалася відповідачем-2 та його ліцензіатами при здійсненні на території України господарської діяльності з продукцією «JABRA», на підтвердження чого відповідачем-2 подано висновок експерта від 18.08.2019 №1286, який зроблено на замовлення Компанії та висновки якого (в частині використання спірної торговельної марки) базуються здебільшого на зразках товарів з нанесеним позначенням «JABRA» та вказаною наклейкою («контрольною маркою») на їх упаковках;

- з наданих відповідачем-2 документів вбачається, що жоден з них не містить відомостей про те, хто саме, а головне коли виготовив «контрольні марки», на які посилається Компанія, прикріпив їх на упаковку товару, а також де та коли були придбані досліджувані експертом пристрої «JABRA» та чи містили вони наклейки/«контрольні марки» в момент придбання, чи були прикріплені вже після придбання;

- відсутні також і будь-які докази того, що відповідачем-2 використовувалися «контрольні марки» на товарах 09 класу МКТП впродовж безперервного п'ятирічного періоду;

- висновок експерта від 18.08.2019 №1286 не є та не може бути підтвердженням реального використання спірної торговельної марки, оскільки він базується на неповних вихідних даних, наданих відповідачем-2 та, більше того, містить відповідь на питання, що по своїй суті не могло бути поставлене на вирішення експертові і є предметом доказування в справі під час судового розгляду.

Станом на 17.02.2020 повідомлення від Центрального органу Об'єднаного Королівства Великої Британії та Північної Ірландії про отримання Компанією (за місцезнаходженням) копій ухвали господарського суду міста Києва від 08.08.2019 англійською мовою, а також позовної заяви з додатками англійською мовою, до суду не надходило.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 17.02.2020 поновлено провадження у справі.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 10.02.2020 закрито підготовче провадження та призначено справу № 910/10509/19 до судового розгляду по суті на 18.03.2020.

У судове засідання 18.03.2020 представники сторін не з'явилися; 18.03.2020 позивачі-1,2 та відповідач-2 подали суду клопотання про відкладення судового засідання у зв'язку з тим, що в Україні запроваджено карантин для запобіганням поширення гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом COVID-19.

Частиною другою статті 202 ГПК України передбачено, що суд відкладає розгляд справи в судовому засіданні в межах встановленого цим Кодексом строку.

З метою попередження виникнення та запобігання поширення гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом COVID-19, зважаючи на період карантину, визначений постановою Кабінету Міністрів України «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19» від 11.03.2020 №211, з урахуванням рішення Уряду про заборону пасажирських перевезень та обмеження кількості учасників масових заходів, а також листа Ради суддів України від 16.03.2020 №9/рс-186/20, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання позивачів-1,2 і відповідача-2 та відкласти розгляд справи №910/10509/19.

Керуючись статтями 202, 216, 234 та 235 ГПК України, господарський суд міста Києва

УХВАЛИВ:

1. Відкласти розгляд справи №910/10509/19 по суті на 21.04.20 о 12:15 год. Засідання відбудеться у приміщенні господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал №12.

2. Копію даної ухвали надіслати учасникам справи.

Ухвала набрала законної сили 18.03.2020 та оскарженню не підлягає.

Суддя О.В. Марченко