ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 березня 2020 року

м. Київ

Справа № 911/2674/17

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:

Булгакової І.В. (головуючий), Львова Б.Ю. і Селіваненка В.П.,

за участю секретаря судового засідання Шевчик О.Ю.,

учасники справи:

позивач - компанія "XIAOMI H.K. Limited",

представник позивача -Шевченко О.А., адвокат (ордер від 20.01.2020 № 605/001),

відповідач - товариство з обмеженою відповідальністю "Ен-Ай-Ес",

представник відповідача - не з'явився,

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору - Київська митниця Державної фіскальної служби України,

представник третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору - не з'явився,

розглянув касаційну скаргу компанії "XIAOMI H.K. Limited"

на постанову Північного апеляційного господарського суду від 24.12.2019

(головуючий - суддя Грек Б.М., судді: Чорногуз М.Г. і Поляков Б.М.)

у справі № 911/2674/17

за позовом компанії "XIAOMI H.K. Limited" (далі - Компанія)

до товариства з обмеженою відповідальністю "Ен-Ай-Ес" (далі- Товариство),

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, - Київська митниця Державної фіскальної служби України (далі - Митниця),

про припинення порушення прав інтелектуальної власності.

РУХ СПРАВИ

Короткий зміст позовних вимог

Компанія звернулась до господарського суду Київської області з позовною заявою до Товариства, в якій (з урахуванням заяви про зміну предмета позову) просила: заборонити Товариству здійснювати розповсюдження товарів - смартфонів Xiaomi RedMi 4 2/16 Gb - 100 шт., поданих до митного оформлення за митною декларацією від 21.08.2017 № 125100/2017/320787 на території України; вилучити з цивільного обороту та знищити контрафактний товар - смартфони Xiaomi RedMi 4 2/16 Gb - 100 шт., поданий до митного оформлення за митною декларацією від 21.08.2017 № 125100/2017/320787 на території України.

Позов обґрунтовано посиланням на порушення відповідачем майнових прав інтелектуальної власності позивача на торговельні марки "Xiaomi", "Mi" "RedMi" (далі - торговельні марки), яке полягає в імпорті без дозволу позивача товарів - смартфонів Xiaomi RedMi 4 2/16 Gb у кількості 100 шт., на яких містяться позначення зазначених торговельних марок, у зв'язку з чим Компанія вважала, що вказаний товар має ознаки контрафактного.

Короткий зміст рішення судів у справі

Справа розглядалася господарськими судами неодноразово.

Рішенням Господарського суду Київської області від 25.09.2018 (суддя Антонова В.М.): заборонено Товариству здійснювати розповсюдження товарів: смартфонів Хіаоmi RedMi 4 2/16 Gb - 100 шт., поданих до митного оформлення за митною декларацією від 21.08.2017 №125100/2017/320787 на території України; вирішено вилучити з цивільного обороту і знищити контрафактний товар: смартфони Хіаоmi RedMi 4 2/16 Gb - 100 шт., подані до митного оформлення за митною декларацією від 21.08.2017 № UA 125100/2017/320787; стягнуто з Товариства на користь Компанії 8 000 грн. зі сплати судового збору.

Рішення суду першої інстанції мотивовано тим, що: міжнародна реєстрація торговельних марок Компанії "XIAOMI Inc." відбулася в період дії ліцензійної угоди; ліцензійною угодою сторони поширили сферу її дії на правовідносини, які існували між компаніями до реального моменту її укладення, в тому числі на правовідносини щодо використання позивачем товарних знаків, що будуть зареєстровані Компанією "XIAOMI Inc." протягом усього терміну дії цієї угоди; ліцензійна угода станом на день розгляду спору в суді залишається чинною; Компанія є законним правовласником торговельних марок "Xiaomi", "Mi" та "RedMi", право на використання яких набуте нею на підставі укладеної з Компанією "XIAOMI Inc." ліцензійної угоди; ліцензійна угода, укладена між Компаніями "XIAOMI Inc." та "ХIAOMI H. K. Limited", повністю відповідає законам і правилам Китаю, в тому числі в частині відсутності реєстрації торговельної марки, оскільки станом на момент укладення ліцензійної угоди вимога щодо подачі заявки про реєстрацію торговельної марки була необов'язковою. Крім того, місцевий господарський суд виходив з того, що представники, визначені в довіреності Компанії "Alderman Management Ltd" від 25.05.2017, в т.ч. представник Шевченко О., який підписав позовну заяву у даній справі, були наділені правом звертатися з позовом до суду в інтересах Компанії для захисту прав інтелектуальної власності на торговельні марки Компанії "XIAOMI Inc." Також місцевий господарський суд виходив з того, що документи, надані Товариством на підтвердження законності придбання товару у офіційного дистриб'ютора Компанії "XIAOMI Inc." - Компанії "Shenzhen Zealkeys Sci-tech Co.LTD", не доводять правомірності використання відповідачем на заявлених до ввезення в Україну смартфонах торговельних марок бренду "Xiaomi", оскільки на підставі довіреності від 23.08.2016, виданої Компанією "Xiaomi Communications CO., LTD" (яка є афілійованою організацією Компанії "XIAOMI Inc.") Компанії "Shenzhen Zealkeys Sci-tech Co.LTD", остання уповноважена бути дистриб'ютором Xiaomi з повними правами, авторизацією та юридичним правом імпортувати, продавати, рекламувати, розповсюджувати саме авторизоване обладнання, яким є аксесуари, техніка для дому, обладнання Інтернету, речі, роутери, ТВ, аудіо, пристрої для спорту тощо, і лише на території Гонконгу.

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 14.03.2019: апеляційну скаргу Товариства задоволено; рішення Господарського суду Київської області від 25.09.2018 у справі № 911/2674/17 скасовано; прийнято нове рішення, яким у задоволенні позовних вимог відмовлено; стягнуто з Компанії на користь Товариства 4 800 грн. судового збору за подання апеляційної скарги.

Постанова суду апеляційної інстанції мотивована тим, що: представники, визначені в довіреності Компанії "Alderman Management Ltd" від 25.05.2017 року, в т.ч. представник О.Шевченко, який підписав позовну заяву у даній справі, були наділені правом звертатися з даним позовом до суду в інтересах Компанії для захисту прав інтелектуальної власності останньої; на момент укладення ліцензійної угоди про товарні знаки (07.04.2010), між Компанією "XIAOMI Inc." (ліцензіар) та Компанією "XIAOMI H.K. Limited" (ліцензіат), діяв Закон Китайської Народної Республіки "Про товарні знаки" зі змінами в редакції від 27.10.2001; договір на ліцензійне використання торговельної марки відповідно до норм абзацу третього статті 40 Закону Китайської Народної Республіки "Про товарні знаки" (в редакції, чинній на момент укладення угоди) підлягав обов'язковій реєстрації в Управлінні по торговельним маркам; докази реєстрації ліцензійної угоди позивачем суду не надані та у справі відсутні.

За таких обставин суд апеляційної інстанції дійшов висновку про те, що надана позивачем ліцензійна угода від 07.04.2010, укладена між Компанією "XIAOMI Inc." та Компанією, не є належним та допустимим доказом передачі їй прав на торговельні марки "Xiaomi", "Mi", "RedMi" в розумінні статей 76-77 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України), оскільки, всупереч приписам законодавства КНР, ліцензійна угода від 07.04.2010 не зареєстрована належним чином в Управлінні по торговельним маркам.

Не погоджуючись із постановою суду апеляційної інстанції, Компанія звернулася з касаційною скаргою до Верховного Суду.

Верховний Суд постановою від 15.07.2019 касаційну скаргу Компанії задовольнив частково. Постанову Північного апеляційного господарського суду від 14.03.2019 у справі № 911/2674/17 скасовано. Справу передано на новий розгляд до Північного апеляційного господарського суду.

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 24.12.2019: апеляційну скаргу Товариства задоволено; рішення господарського суду Київської області від 25.09.2018 у справі № 911/2674/17 скасовано; ухвалено нове рішення, яким у задоволенні позовних вимог Компанії відмовлено; стягнуто з Компанії на користь Товариства 4 800 грн. судового збору за подання апеляційної скарги.

Постанова суду апеляційної інстанції обґрунтована тим, що спірний товар відсутній на митній території України, тому у суду відсутня можливість ідентифікувати вказаний товар та визнати його контрафактним. Також суд визнав Товариство добросовісним набувачем спірного товару. Окрім того, суд зазначив, що Компанією належними та допустимими доказами не доведено порушення її майнових прав інтелектуальної власності на торговельні марки "Xiaomi", "Mi", "RedMi".

Короткий зміст вимог касаційної скарги

У касаційній скарзі до Верховного Суду Компанія, зазначаючи про прийняття постанови з порушенням норм матеріального права та незабезпечення апеляційним судом повного та всебічного розгляду справи, просить постанову Північного апеляційного господарського суду від 24.12.2019 скасувати, а рішення господарського суду Київської області від 25.09.2018 у справі № 911/2674/17 залишити без змін.

АРГУМЕНТИ УЧАСНИКІВ СПРАВИ

Доводи особи, яка подала касаційну скаргу

Суд апеляційної інстанції не взяв до уваги те, що Митниця не є правовласником торговельних марок, а тому випуск у вільний обіг спірного товару не може вважатись введенням цього товару в цивільний обіг правовласником торговельної марки, яку розміщено на самому товарі, а тому висновок, викладений у постанові, суперечить приписам частини шостої статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг".

Відповідно до статті 37 Закону України "Про міжнародне приватне право" до правовідносин у сфері захисту прав інтелектуальної власності застосовується право держави, у якій вимагається захист цих прав, тобто до спірних правовідносин слід застосовувати право України, яке не вимагає обов'язкової реєстрації ліцензійної угоди. Суд не навів мотивів відхилення доводів Компанії та наданих нею доказів щодо відсутності необхідності в обов'язковій реєстрації ліцензійної угоди, чим порушив приписи частини третьої статті 86 Господарського процесуального кодексу України.

Хоча дослідити походження спірного товару є неможливим, очевидним є той факт, що спірний товар не вводився в обіг зі згоди правовласника, а тому, на думку Компанії, спірна продукція є контрафактною.

З урахуванням приписів статті 432 Цивільного кодексу України, для захисту прав інтелектуальної власності питання добросовісності набуття прав на товари, які порушують права інтелектуальної власності третіх осіб, не мають досліджуватися.

Доводи інших учасників справи

Від Товариства надійшов відзив на касаційну скаргу, в якому останнє просить касаційну скаргу Компанії залишити без задоволення, а постанову Північного апеляційного господарського суду від 24.12.2019 без змін. Зокрема, Товариство зазначає, що відслідковування походження спірного товару не входить до предмета доказування у даній справі, а Компанією не доведено, що спірний товар є контрафактним.

Від Митниці відзив на касаційну скаргу не надходив.

СТИСЛИЙ ВИКЛАД ОБСТАВИН СПРАВИ, ВСТАНОВЛЕНИХ СУДАМИ ПЕРШОЇ ТА АПЕЛЯЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЙ

За твердженням позивача, останній є правовласником щодо торговельних марок: "Xiaomi" (за міжнародною реєстрацією від 28.11.2012 № 1177611, яка діє на території України в повному обсязі з 28.11.2012), "Mi" (за міжнародною реєстрацією від 28.11.2012 № 1173649, яка діє на території України в повному обсязі з 28.11.2012), "RedMi" (за міжнародною реєстрацією від 23.04.2014 № 1213534, яка діє на території України в повному обсязі з 23.04.2014).

Дані торговельні марки зареєстровані та охороняються для товарів 9 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг, переліки яких наведені у свідоцтвах № 1177611, № 1173649 та № 1213534, зокрема, серед них є мобільні телефони та планшетні комп'ютери.

Відповідно до відомостей, які містяться на офіційному сайті Всесвітньої організації інтелектуальної власності, власником торговельних марок "Xiaomi" (за міжнародною реєстрацією від 28.11.2012 № 1177611, яка діє на території України в повному обсязі з 28.11.2012), "Mi" (за міжнародною реєстрацією від 28.11.2012 № 1173649, яка діє на території України в повному обсязі з 28.11.2012), "RedMi" (за міжнародною реєстрацією від 23.04.2014 № 1213534, яка діє на території України в повному обсязі з 23.04.2014), є компанія "XIAOMI Inc.".

Згідно із свідоцтвом про державну реєстрацію юридичної особи (реєстраційний номер 0422), яке видане Управлінням промислово-торгівельної адміністрації в місті Пекін, датою заснування компанії "Вeijing Xiaomi Teсhnology Co Ltd" є 03.03.2010.

Компанія "Вeijing Xiaomi Teсhnology Co Ltd" 30.07.2013 змінила назву на "XIAOMI Inc.", що підтверджується листом від 22.11.2017, підписаним компанією "XIAOMI Inc." та Компанією.

Відповідно до відомостей, які містяться на офіційному сайті Всесвітньої організації інтелектуальної власності та підтверджені наявними в матеріалах господарської справи листами ДП "Український інститут інтелектуальної власності" від 25.01.2017, власником торговельних марок "Xiaomi", "Mi" та "RedMi" є Компанія "XIAOMI Inc.", іменована до 30.07.2013 як Компанія "Вeijing Xiaomi Teсhnology Co., Ltd".

У листі компанії "XIAOMI Inc." від 25.10.2017 зазначається, що Компанія є дочірньою компанією "XIAOMI Inc.".

Згідно з інформацією, яка викладена у листі від 22.11.2017, що підписаний компанією "XIAOMI Inc." та Компанією, між компанією "Вeijing Xiaomi Teсhnology Co Ltd" та Компанією був укладений квазідоговір, за умовами якого позивач мав право використовувати належні компанії "Вeijing Xiaomi Teсhnology Co Ltd" торговельні марки "Xiaomi", "Mi". З 30.07.2013, після зміни назви компанії з "Вeijing Xiaomi Teсhnology Co Ltd" на "XIAOMI Inc.", остання продовжила та підтвердила свою співпрацю з позивачем шляхом укладення ліцензійної угоди.

Відповідно до ліцензійної угоди про товарні знаки (далі - Ліцензійна угода), яка укладена компанією "XIAOMI Inc." як ліцензіаром та Компанією як ліцензіатом, сторони, беручи до уваги використання певного зареєстрованого товарного знака ліцензіара ліцензіатом під час продажу та розповсюдження продукції, дійшли згоди про використання товарного знака (далі - ліцензовані товарні знаки) в областях, що виключають Китайську Народну Республіку (далі - ліцензійна зона), на всі продукти та послуги, призначені для товарного знака. Якщо сторони не домовилися про інше, об'єкт цієї угоди повинен включати всі зареєстровані товарні знаки, що належать ліцензіару, а також товарні знаки, що будуть зареєстровані протягом терміну дії цієї угоди.

Згідно з частиною першою розділу 2 Ліцензійної угоди ліцензіат погоджується отримати від ліцензіара, а ліцензіар погоджується надати ліцензіату невиключне право: продавати, поширювати, розповсюджувати та рекламувати свої продукти, послуги і проводити інші пов'язані з цим види діяльності; вживати будь-які необхідні дії для збереження ліцензійного товарного знака та припинення будь-яких порушень, включаючи, але не обмежуючись, такі заходи, як спостереження, захист, розслідування, дізнання, подача заяви, затримання, внесення пропозицій, консультації, переговори, щоб зв'язатися з урядовими, неурядовими та напівурядовими організаціями, та вирішення інших питань, пов'язаних з сторонами, а також має право почати будь-яку необхідну юридичну процедуру або захід, в тому числі без судового розгляду, арбітражу, судового слухання, апеляції, примирення і т.д. безпосередньо або шляхом доручення адвокатам видавати листи, оголошувати і/або вживати дії, зазначені вище; без попередньої згоди ліцензіара ліцензіат не має права відмовлятися, передавати або розпоряджатися ліцензованою інтелектуальною власністю.

Відповідно до частин другої та третьої розділу 2 Ліцензійної угоди повні або часткові права, отримані ліцензіатом відповідно до угоди, можуть бути субліцензовані. Якщо це не дозволено письмовим дозволом ліцензіара або ліцензіата, субліцензована третя сторона не має права повторно ліцензувати права іншим сторонам. Ліцензіар зобов'язаний надати ліцензіату матеріали, пов'язані із зареєстрованим товарним знаком.

Розділом 3 Ліцензійної угоди визначено, що термін дії угоди починається 07.04.2010 та залишається в силі і діє до 06.04.2020.

Відповідно до розділу 5 Ліцензійної угоди ліцензія на товарний знак за цією угодою повинна бути безкоштовною, невиключною ліцензією.

Як зазначає позивач, з метою захисту прав інтелектуальної власності позивача на торговельні марки "Xiaomi", "Mi" та "RedMi" за допомогою митних процедур, останні 23.02.2017 були внесені строком на 1 рік до митного реєстру об'єктів права інтелектуальної власності за номерами 3360, 3361 та 3362.

З листа Митниці позивачу стало відомо, що 13.07.2017 в зоні діяльності митниці за митною декларацією від 12.07.2017 №UA125100/2017/317114 було заявлено до митного контролю та митного оформлення товар торговельної марки "Xiaomi", внесений до митного реєстру об'єктів права інтелектуальної власності за № 003360, а саме: смартфони Хіаоmi Mi: 3 16 Gb - 1 шт., 4с 2/16 Gb - 3 шт., 4с 3/32 Gb - 8 шт., 4s 3/64 Gb - 3шт., 5 3/32 Gb - 3 шт., 5 4/128 Gb - 2 шт., 5s Plus 6/128 - 1 шт., Хіаоmi RedMi: Note 2 32 Gb - 1 шт., Note 4 3/64 - 1 шт., Хіаоmi RedMi 2 - 1 шт., Хіаоmi RedMi 3 - 7 шт., Хіаоmi RedMi 3s 2/16 Gb - 7 шт., Хіаоmi RedMi 3s 3/32 Gb - 3 шт., планшетний комп'ютер Хіаоmi Мі Pad 2 - 1 шт.

Декларантом товарів визначено ТОВ "Сова-Брокер", імпортером - Товариство.

У зв'язку з тим, що у митному реєстрі об'єктів права інтелектуальної власності були відсутні відомості про Товариство як імпортера торговельної марки "Xiaomi", керуючись приписами статті 399 Митного кодексу України, Митниця строком на 10 робочих днів призупинила митне оформлення товарів торговельної марки "Xiaomi" та повідомила уповноваженого представника компанії позивача (Шевченка О.А.) щодо можливості взяття зразків для проведення експертизи з наступним наданням копії висновку Митниці.

Митниця 22.08.2017 вдруге звернулася до уповноваженого представника компанії (Шевченка О.А.) з листом, в якому повідомила, що Товариством як імпортером, згідно з митною декларацію від 21.08.2017 №UA125100/2017/320787, знову було подано до митного контролю та митного оформлення товар торговельної марки "Xiaomi", внесений до митного реєстру об'єктів права інтелектуальної власності за № 003360. Декларантом товарів вказано ТОВ "Сова-Брокер".

У зв'язку з наявними підставами вважати, що переміщення товару здійснювалося з порушенням прав інтелектуальної власності, з 22.08.2017 Митницею було прийнято рішення призупинити строком на 10 робочих днів митне оформлення товарів (радіотелефонів торговельної марки "Xiaomi" системи стільникового зв'язку GSM900/1800 та UMTS - Xiaomi RedMi 4 2/16 Gb - 100 шт), поданих до митного оформлення за митною декларацією від 21.08.2017 №UA125100/2017/320787.

На адресу Митниці 01.09.2017 від ТОВ "Ен-Ай-Ес" надійшла скарга на рішення про призупинення митного оформлення товару за митною декларацію від 21.08.2017 №UA125100/2017/320787 з тих підстав, що доручення на представництво інтересів в Україні та внесення до митного реєстру об'єктів права інтелектуальної власності торговельних марок "Xiaomi", "Mi" та "RedMi" видане Шевченку О.А. Компанією ХIAOMI H. K., яка не має жодного відношення до вищезазначених торгових марок, оскільки майнові права на них належать Компанії "XIAOMI Inc." (колишня назва "Вeijing Xiaomi Teсhnology Co., Ltd").

Представник компанії позивача (Шевченко О.А.) 04.09.2017 направив до Митниці клопотання, згідно з яким просив продовжити термін призупинення митного оформлення товарів, що містять об'єкт права інтелектуальної власності, поданих до оформлення за митною декларацією від 21.08.2017 №/2017/320787, у зв'язку із зверненням до суду із заявою про вжиття запобіжних заходів.

Листом від 06.09.2017 за вих. № 7091/2/10-70-18-04-47 Митниця звернулася до Шевченка О.А. з проханням надати належним чином завірені копії документів щодо його повноважень представляти знак для товарів і послуг "Xiaomi" в Україні. Документи були необхідні для прийняття рішення начальником Митниці про продовження (не продовження) строку призупинення митного оформлення радіотелефонів системи стільникового зв'язку GSM900/1800 та UMTS - Xiaomi RedMi 4 2/16 Gb - 100 шт торговельної марки "Xiaomi".

Примірник листа від 06.09.2017 за вих. № 7091/2/10-70-18-04-47 було отримано на руки представником Компанії Хоменком О.В. 06.09.2017. Того ж дня Хоменко О.В. звернувся до Митниці із заявою про отримання зразку товару (радіотелефону системи стільникового зв'язку GSM900/1800 та UMTS - Xiaomi RedMi 4 2/16 Gb) для проведення експертизи.

Рішенням від 07.09.2017 в.о. начальника Митниці на підставі частини сьомої статті 399 Митного кодексу України скасував рішення про призупинення митного оформлення товару, поданого до оформлення за митною декларацією від 21.08.2017 №/2017/320787.

Ухвалою господарського суду Київської області від 07.09.2017 у справі № 911/2674/17, залишеною без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 10.10.2017, було відмовлено в задоволенні заяви уповноваженого представника Компанії (Шевченка О.А.) про вжиття запобіжних заходів шляхом накладення арешту на товари "смартфони Хіаоmi RedMi 4 2/16 Gb" - 100 шт, заявлених імпортером Товариством до митного оформлення за митною декларацією від 21.08.2017 №/2017/320787, та шляхом заборони Митниці здійснювати митне оформлення вищевказаного товару до моменту розгляду справи по суті.

Вказана ухвала мотивована тим, що: майнові права інтелектуальної власності можуть бути передані за договором про передачу права власності на знак чи ліцензійним договором, які вважаються дійсними, якщо вони укладені у письмовій формі і підписані сторонами; доказів укладання зазначеного правочину за яким заявнику - Компанії передані права на зазначені торговельні марки, суду не надано; заявник не надав доказів того, що Компанія є єдиним законним продавцем спірного товару.

Компанія стверджує, що товар, вказаний у митній декларації від 21.08.2017 №/2017/320787, є контрафактним, на підтвердження чого надає такі докази:

- ліцензійну угоду про товарні знаки № МІ00672, укладену між Компаніями "XIAOMI H.K. Limited" та "XIAOMI Inc.", за умовами якої сторони погодилися на використання товарного знака в областях, що виключають Китайську Народну Республіку, на всі продукти та послуги, призначені для товарного знака;

- лист від 22.11.2017, підписаний представниками Компанії та компанії "XIAOMI Inc.", зі змісту якого вбачається, що між Компанією "Вeijing Xiaomi Teсhnology Co., Ltd" та Компанією існував квазідоговір, за умовами якого Компанія мала право використовувати та субліцензувати належні компанії "Вeijing Xiaomi Teсhnology Co., Ltd" торговельні марки "Xiaomi", "Mi". 30.07.2013 назву Компанії "Вeijing Xiaomi Teсhnology Co., Ltd" було змінено на "XIAOMI Inc.". Після 30.07.2013 Компанія "XIAOMI Inc." продовжила та підтвердила свою співпрацю з Компанією шляхом укладення у письмовій формі офіційного ліцензійного договору про надання права на використання торгового знака. Компанія "XIAOMI Inc." підтверджує та визнає початковий варіант договору про надання права на використання торгового знаку, укладеного між Компаніями "Вeijing Xiaomi Teсhnology Co., Ltd" та Компанією;

- лист від 22.11.2017, підписаний представниками Компанії та компанії "XIAOMI Inc.", за яким підтверджено, що Компанія "XIAOMI Inc." уповноважила Компанію використовувати та субліцензувати торгові марки "Xiaomi", "Mi" та "RedMi" на підставі укладеного сторонами ліцензійного договору про надання права на використання торгового знака, який зареєстрований Компанією "XIAOMI Inc." та належить їй на території України, а також виконувати будь-які дії, які можуть бути необхідними для захисту авторських прав;

- спільну заяву Компанії та компанії "XIAOMI Inc." від 25.10.2017, згідно з якою Компанія "XIAOMI Inc." повідомила, що Компанія є афілійованою компанією, яка представляє Компанію "XIAOMI Inc." для ведення бізнесу, зв'язків з партнерами, імпорту та розміщення продукції "Xiaomi", захисту бренду "Xiaomi" та вирішення інших питань в Україні;

- спільну заяву Компанії та компанії "XIAOMI Inc." від 30.11.2016, за змістом якої вбачається, що Компанія має всі законні права для використання та надання дозволів щодо торгових марок, які зареєстровані Компанією "XIAOMI Inc.", оскільки Компанія повністю підконтрольна Компанії "XIAOMI Inc.";

- лист Компанії від 17.07.2017, відповідно до якого підтверджено, що Компанія не продавала та безпосередньо не постачала ТОВ "Ен-Ай-Ес" жодні моделі смартфонів Xiaomi, серед яких Хіаоmi Mi: 3 16 Gb, 4с 2/16 Gb, 4с 3/32 Gb, 4s 3/64 Gb, 5 4/128 Gb, 5s Plus 6/128, Хіаоmi RedMi - Note 2 32 Gb, Хіаоmi RedMi 2, Хіаоmi RedMi 3, Хіаоmi RedMi 3s 2/16 Gb, Хіаоmi RedMi 3s 3/32 Gb, Хіаоmi Мі Pad 2.

У свою чергу, Товариство стверджує, що товар (радіотелефони системи стільникового зв'язку GSM900/1800 та UMTS - Xiaomi RedMi 4 2/16 Gb кількістю 100 шт.), заявлений ним до митного оформлення згідно з митної декларації від 21.08.2017 №/2017/320787, був придбаний у Компанії "INNES INTERNATIONAL, INC" згідно з контрактом від 10.01.2017 № 01-17 в установленому законодавством порядку, а Компанія "INNES INTERNATIONAL, INC" придбала вищевказаний товар у Компанії "Shenzhen Zealkeys Sci-tech Co., LTD", яка є справжнім дистриб'ютором "Xiaomi", з повними правами, авторизацією та юридичним правом імпортувати, продавати, рекламувати та розповсюджувати авторизоване обладнання.

Крім того, щодо наявності повноважень у Шевченка О. представляти інтереси Компанії судами першої та апеляційної інстанції було зазначено таке.

Згідно з листом Компанії від 27.03.2018 Компанію "Alderman Management Ltd" було призначено Компанією "XIAOMI H.K. Limited" уповноваженим дистриб'ютором Компанії XIAOMI відповідно до дистриб'юторської угоди від 19.05.2016 та відповідно до неї уповноважено імпортувати, продавати, проводити рекламу та розповсюджувати товари, зазначені в угоді, на території України.

У подальшому, з метою захисту в Україні (за винятком Криму) прав інтелектуальної власності на продукти під брендом "Xiaomi" (бренд "Xiaomi" включає в себе товарні знаки "Xiaomi", "Mi" та "RedMi"), Компанія видала довіреність від 25.05.2017 №МІ00099, якою уповноважила Компанію "Alderman Management Ltd" зокрема, але не виключно, контролювати контрафактну продукцію на території України, розслідувати та збирати докази порушень, включаючи, крім іншого, інформацію про контрафактну продукцію і неавторизованих дистриб'юторів або самостійних роздрібних торговців або довірену третю особу; повідомляти і надавати докази порушень компетентним місцевим державним органам та іншим чином захищати законні права та інтереси інтелектуальної власності "Xiaomi".

Відповідно до вказаної довіреності (частина четверта) з метою здійснення вищевикладених повноважень Компанія "Alderman Management Ltd" має право залучати будь-які треті сторони. Такі права дистриб'ютора надаються Компанії "Alderman Management Ltd" з правом субпідряду на термін не більше терміну дії цього дозволу, який діє до 19.05.2018.

Компанія "Alderman Management Ltd" 25.05.2017 на підставі довіреності уповноважила третіх осіб бути законними представниками вказаної Компанії і від її імені та для неї виконувати всі або будь-які з дій та речей щодо захисту інтелектуальної власності цієї Компанії, включаючи, але не обмежуючись правами "Xiaomi" (за міжнародною реєстрацією від 28.11.2012 року № 1177611), "Mi" (за міжнародною реєстрацією від 28.11.2012 року № 1173649), "RedMi" (за міжнародною реєстрацією від 23.04.2014 року №1213534), в тому числі подавати заявку і брати участь від імені Компанії перед будь-якими фізичними і юридичними особами, державними органами і органами місцевого самоврядування, включаючи, але не обмежуючись процесом митного розслідування і/або в будь-яких або всіх інших митних діях, в судах загальної юрисдикції, в господарських та адміністративних судах всіх інстанцій, органів прокуратури, служби безпеки та Міністерства внутрішніх справ України, слідчих органів, державних органів влади, інших державних органів України з правом подачі звернень, претензій, заяв, скарг і укладання із згаданими особами або органами, будь-яких угод щодо захисту прав інтелектуальної власності Компанії тощо. Строк дії довіреності до 24.05.2018.

Суди попередніх інстанції, досліджуючи довіреність Компанії "Alderman Management Ltd" від 25.05.2017, вказали, що названу довіреність не потрібно розглядати окремо як довіреність, видану в порядку передоручення прав для захисту інтересів Компанії "Alderman Management Ltd" як окремої юридичної особи, а навпаки, потрібно розглядати у сукупності з листом Компанії від 27.03.2018, в якому наголошено на існуванні дистриб'юторської угоди від 19.05.2016, за якою Компанію "Alderman Management Ltd" було призначено Компанією "XIAOMI H.K. Limited" уповноваженим дистриб'ютором для імпорту, продажу, розповсюдження на території України товарів з товарними знаками Компанії "XIAOMI Inc." ("Xiaomi", "Mi", "RedMi", MIHOME і т.д.) з правом делегування повноважень з метою захисту прав інтелектуальної власності Компанії XIAOMI третім особам.

Також судами попередніх інстанцій зроблено акцент на тому, що:

- під час нового розгляду справи позивач також підтвердив законність повноважень третьої особи (Шевченка О.) на звернення до господарського суду з даним позовом для захисту прав інтелектуальної власності Компанії та/або компанії "XIAOMI Inc.", включаючи, але не обмежуючись правами на торгові марки "Xiaomi", "Mi", "RedMi", MIHOME, шляхом подання до суду для долучення до матеріалів справи, виданої в порядку передоручення, довіреності Компанії "Alderman Management Ltd" від 15.05.2018, повноваження якої підтверджено згідно з новою довіреністю Компанії від 27.03.2018;

- до суду була подана угода про надання юридичних послуг від 22.08.2018 № 22/08, укладена безпосередньо адвокатом Шевченком О. та Компанією на право представництва адвокатом інтересів Компанії у справі № 911/2674/17 в господарських судах України усіх інстанцій, а також Верховному Суді з вказаної судової справи.

Окрім того, відповідно до листа Митниці, 27.07.2017 рішення про призупинення митного оформлення за митною декларацією №UA125100/2017/320787 було скасоване та товар був випущений у вільний обіг. Таким чином, вказані обставини підтверджують відсутність спірного товару на території Митниці.

Товариством спірний товар придбано у Компанії «INNES INTERNATIONAL, INC» згідно з контрактом №01-17 від 10.01.2017. Вказаний контракт не був визнаний недійсним в установленому порядку. В свою чергу, Компанія «INNES INTERNATIONAL, INC» придбала вищевказаний товар у Компанії «Shenzhen Zealkeys Sci-tech Co.LTD».

З матеріалів справи не вбачається, що позивач належним чином довів, що у нього наявні майнові права інтелектуальної власності на торговельні марки «Xiaomi», «Mi» та «RedMi» за ліцензійною угодою. Так, всупереч вказівкам Верховного Суду, позивачем не подано офіційного перекладу українською мовою тексту законів Китайської Народної Республіки «Про товарні знаки» та «Про договори», а тому апеляційний суд позбавлений можливості встановити, чи підлягає така ліцензійна угода відповідній реєстрації та чи є вказана ліцензійна угода чинною, а майнові права на зазначені торговельні марки такими, що передані позивачу.

Причиною виникнення спору зі справи стало питання щодо наявності чи відсутності підстав для захисту прав інтелектуальної власності позивача на торговельні марки.

ДЖЕРЕЛА ПРАВА Й АКТИ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ

Цивільний кодекс України(далі - ЦК України):

стаття 204:

- правочин є правомірним, якщо його недійсність прямо не встановлена законом або якщо він не визнаний судом недійсним;

частина перша статті 388:

- якщо майно за відплатним договором придбане в особи, яка не мала права його відчужувати, про що набувач не знав і не міг знати (добросовісний набувач), власник має право витребувати це майно від набувача лише у разі, якщо майно:

1) було загублене власником або особою, якій він передав майно у володіння;

2) було викрадене у власника або особи, якій він передав майно у володіння;

3) вибуло з володіння власника або особи, якій він передав майно у володіння, не з їхньої волі іншим шляхом;

стаття 492:

- торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів;

стаття 494:

- набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом. Набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію або визнана в установленому законом порядку добре відомою, не вимагає засвідчення свідоцтвом;

стаття 495:

- майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є: право на використання торговельної марки; виключне право дозволяти використання торговельної марки; виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання; інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом;

- майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку належать володільцю відповідного свідоцтва, володільцю міжнародної реєстрації, особі, торговельну марку якої визнано в установленому законом порядку добре відомою, якщо інше не встановлено договором.

стаття 426:

- способи використання об'єкта права інтелектуальної власності визначаються цим Кодексом та іншим законом;

- особа, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності, може використовувати цей об'єкт на власний розсуд, з додержанням при цьому прав інших осіб;

- використання об'єкта права інтелектуальної власності іншою особою здійснюється з дозволу особи, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності, крім випадків правомірного використання без такого дозволу, передбачених цим Кодексом та іншим законом;

- умови надання дозволу (видачі ліцензії) на використання об'єкта права інтелектуальної власності можуть бути визначені ліцензійним договором, який укладається з додержанням вимог цього Кодексу та іншого закону.

Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг":

пункт 6 статті 16:

- виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак не поширюється, зокрема, на: використання знака для товару, введеного під цим знаком в цивільний оборот власником свідоцтва чи за його згодою, за умови, що власник свідоцтва не має вагомих підстав забороняти таке використання у зв'язку з подальшим продажем товару, зокрема у разі зміни або погіршення стану товару після введення його в цивільний оборот.

Господарський процесуальний кодекс України (далі - ГПК України; в редакції, чинній на момент звернення з касаційною скаргою):

частина перша статті 73:

- доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи;

частина перша статті 74:

- кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень;

частина перша статті 76:

- належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування;

частина перша статті 77:

- обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування;

стаття 86:

- суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об'єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв'язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів);

частина п'ята статті 236:

- обґрунтованим є рішення, ухвалене на підставі повно і всебічно з'ясованих обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні, з наданням оцінки всім аргументам учасників справи;

частина перша статті 316:

- вказівки, що містяться у постанові суду касаційної інстанції, є обов'язковими для суду першої та апеляційної інстанцій під час нового розгляду справи.

Межі розгляду справи судом касаційної інстанції

З урахуванням меж розгляду справи судом касаційної інстанції, визначених статтею 300 ГПК України, не можуть бути взяті до уваги аргументи скаржника про необхідність встановлення обставин справи, про достовірність чи недостовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими.

Згідно з компетенцією, визначеною законом, Верховний Суд в межах доводів та вимог касаційної скарги та на підставі встановлених судами фактичних обставин справи перевіряє правильність застосування судом першої чи апеляційної інстанції норм матеріального і процесуального права.

ПОЗИЦІЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ

Оцінка аргументів учасників справи і висновків попередніх судових інстанцій

Згідно з частиною першою статті 4 Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 14.04.1891, яка набула чинності для України 25.12.1991, з дати реєстрації, зробленої в Міжнародному бюро, у кожній зацікавленій Договірній країні знаку надається така сама охорона, як і у випадку, коли б він був заявлений там безпосередньо.

Як передбачено пунктом 6 статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак не поширюється, зокрема, на використання знака для товару, введеного під цим знаком у цивільний оборот власником свідоцтва чи за його згодою, за умови, що власник свідоцтва не має вагомих підстав забороняти таке використання у зв'язку з подальшим продажем товару, зокрема у разі зміни або погіршення стану товару після введення його в цивільний оборот.

Приписи пункту 6 статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" не пов'язують вичерпання прав власника торговельної марки з введенням ним товару (або за його згодою) в цивільний оборот виключно на території України. Отже, введення власником торговельної марки (або за його згодою) товару під відповідним знаком для товарів і послуг у цивільний оборот може бути здійснено і на території іншої держави (держав), після чого власник не може обмежити або заборонити наступний перепродаж цього товару на території іншої країни, де його права також охороняються (у тому числі на території України). Зазначене, за відсутності територіальних обмежень, дає підстави стверджувати про існування в Україні міжнародного підходу до вичерпання прав.

У випадку введення товару з відповідною торговельною маркою в цивільний обіг власником цієї марки наступний перепродаж цього товару вже не потребує дозволу власника цієї марки та не може бути ним обмежений або заборонений за умови дотримання особами, що здійснюють подальший перепродаж товару, вимог щодо незмінності якості цього товару. Аналогічна правова позиція була викладена в постанові Вищого господарського суду України від 12.04.2016 у справі № 918/1141/15.

Разом з тим володілець визнається добросовісним, якщо, здобуваючи річ, він не знав і не повинен був знати про те, що відчужувач речі не має права її відчуження. У випадку, якщо володілець речі знав чи, прийнамні, повинен був знати, що здобуває річ у особи, що не мала права на її відчуження, він вважається недобросовісним. Тобто для визнання набувача недобросовісним недостатньо простої необачності, а потрібні намір чи груба необережність.

Окрім того, презумпція правомірності правочину є важливою гарантією реалізації цивільних прав учасниками цивільних відносин. Вона полягає у припущенні, що особа, вчиняючи правочин, діє правомірно. Особа може, реалізуючи своє право свободи договору, вчиняти з метою створення, зміни, припинення тощо цивільних прав і обов'язків будь-які правомірні дії. При цьому не вимагається прямої вказівки на правомірність тих чи інших дій у акті цивільного законодавства: достатньо, що закон не визначає ці дії як заборонені.

Як встановлено судами попередніх інстанцій, Товариством спірний товар придбано у Компанії «INNES INTERNATIONAL, INC» згідно з контрактом №01-17 від 10.01.2017. Вказаний контракт не був визнаний недійсним в установленому порядку. В свою чергу, Компанія «INNES INTERNATIONAL, INC» придбала вищевказаний товар у Компанії «Shenzhen Zealkeys Sci-tech Co.LTD».

Враховуючи наведене довід Компанії про те, що компанія «Shenzhen Zealkeys Sci-tech Co.LTD» не мала права продавати спірний товар не свідчить про недобросовісність набуття Товариством права власності на спірний товар та не підтверджує незаконність його ввезення на територію України.

Також, як встановив суд апеляційної інстанції, з матеріалів справи не вбачається, що Компанія належним чином довела наявність у неї майнових прав інтелектуальної власності на торговельні марки «Xiaomi», «Mi» та «RedMi» за ліцензійною угодою. Компанією не подано офіційного перекладу українською мовою тексту законів Китайської Народної Республіки «Про товарні знаки» та «Про договори», а тому апеляційний суд позбавлений можливості встановити, чи підлягає така ліцензійна угода відповідній реєстрації та чи є вказана ліцензійна угода чинною, а майнові права на зазначені торговельні марки такимиё що передані позивачу.

Статтею 4 Митного кодексу України контрафактними товарами визначено, зокрема, товари, що є предметами порушення прав інтелектуальної власності на торговельну марку в Україні, на яких без дозволу міститься позначення, тотожне із охоронюваною в Україні торговельною маркою стосовно одного й того самого виду товарів, або яке є схожим настільки, що його можна сплутати з такою торговельною маркою.

У відповідності до положень чинного законодавства контрафактним може бути визнано лише конкретний товар, який має індивідуальні ознаки.

Судами встановлено, що з матеріалів справи, зокрема відповідних інвойсів та специфікацій, неможливо ідентифікувати спірний товар, який ввезено на митну територію України, оскільки зазначені документи не містять обов'язкових реквізитів для ідентифікації товару, таких як заводський номер товару, якісні характеристики тощо.

Водночас судом апеляційної інстанції встановлено, що 27.07.2017 рішення про призупинення митного оформлення за митною декларацією № UA125100/2017/320787 було скасоване та товар був випущений у вільний обіг. Таким чином, вказані обставини підтверджують відсутність спірного товару на території Митниці.

Враховуючи наведене, Суд погоджується з висновком суду апеляційної інстанції, що в даному випадку неможливо визнати контрафактним товар за його фактичної відсутності та можливості посилання на його індивідуальні характеристики (заводські номери смартфонів).

Водночас суд касаційної інстанції згідно з частиною другою статті 300 ГПК України не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати чи приймати до розгляду нові докази або додатково перевіряти докази.

Також Європейський суд з прав людини у рішенні від 10.02.2010 у справі "Серявін та інші проти України" вказав, що згідно з його усталеною практикою, яка відображає принцип, пов'язаний з належним здійсненням правосуддя, у рішеннях, зокрема, судів мають бути належним чином зазначені підстави, на яких вони ґрунтуються. Хоча пункт 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод зобов'язує суди обґрунтовувати свої рішення, його не можна тлумачити як такий, що вимагає детальної відповіді на кожний аргумент. Міра, до якої суд має виконати обов'язок щодо обґрунтування рішення, може бути різною залежно від характеру рішення.

Висновки за результатами розгляду касаційної скарги

За таких обставин касаційна інстанція вважає за необхідне касаційну скаргу Компанії залишити без задоволення, а оскаржуване судове рішення - без змін за відсутності передбачених процесуальним законом підстав для його скасування.

Судові витрати

Понесені Компанією у зв'язку з переглядом справи в суді касаційної інстанції судові витрати покладаються на скаржника, оскільки касаційна скарга залишається без задоволення.

Керуючись статтями 129, 308, 309, 315, 317 Господарського процесуального кодексу України ( в редакції чинній на момент звернення з касаційною скаргою), Касаційний господарський суд

ПОСТАНОВИВ:

Касаційну скаргу компанії "XIAOMI H.K. Limited" залишити без задоволення, а постанову Північного апеляційного господарського суду від 24.12.2019 зі справи № 911/2674/17 - без змін.

Постанова набирає законної сили з моменту її прийняття, є остаточною і оскарженню не підлягає.

Суддя І. Булгакова

Суддя Б. Львов

Суддя В. Селіваненко