РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

16.03.2020Справа № 910/2285/19

За позовом Публічного акціонерного товариства "Науково - виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод"

до відповідача-1: Товариства з обмеженою відповідальністю "Реал-Право"

відповідача-2: Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

про визнання свідоцтва на знак для товарів і послуг недійсним

Суддя Гумега О.В.

секретар судового засідання

Я.І. Мухіна

Представники:

від позивача: Ситцевой В.В. на підставі ордеру серія КС № 647626 від 16.03.2020

від вдповідача-1: не з`явився

від вдповідача-2: не з`явився

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Публічне акціонерне товариство "Науково - виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод" (далі - позивач, ПАТ НВЦ "Борщагівський ХФЗ") звернулось до Господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Реал-Право" (далі - відповідач-1, ТОВ "Реал-Право"), Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - відповідач-2, Міністерство) з вимогами про:

- визнання недійсним повністю свідоцтва України № 208968 від 25.02.2016 на комбінований знак для товарів і послуг, власником якого є Товариство з обмеженою відповідальністю "Реал-Право" відносно товарів 5 класу МКТП, а саме: послаблюючі препарати; препарати для нормалізації роботи кишківника;

- зобов`язання Міністерства внести зміни до Державного реєстру свідоцтв на знаки для товарів і послуг стосовно визнання повністю недійсним свідоцтва України № 208968 від 25.02.2016 на комбінований знак для товарів і послуг, власником якого є Товариство з обмеженою відповідальністю "Реал-Право" відносно товарів 5 класу МКТП, а саме: послаблюючі препарати; препарати для нормалізації роботи кишківника.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 208968 від 25.02.2016 (далі - свідоцтво № № 208968) відносно товарів 5 класу МКТП, власником якого є відповідач-1, не відповідає умовам надання правової охорони, встановленим абз. 5 п. 2 ст. 6 та п. 3 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі - Закон), що відповідно до ч. 1 ст. 19 цього Закону є підставою для визнання у судовому порядку вказаного свідоцтва недійсним повністю.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 28.02.2019 позовну заяву прийнято до розгляду, відкрито провадження у справі № 910/2285/19, постановлено розгляд справи здійснювати в порядку загального позовного провадження та призначено підготовче засідання у справі на 01.04.2019 о 10:00 год.

29.03.2019 через відділ діловодства суду від представника відповідача-1 надійшов відзив на позовну заяву, згідно якого відповідач-1 просив суд відмовити у задоволенні позовних вимог повністю. Разом з відзивом відповідач-1 подав заяву про поновлення строку на його подання.

У підготовче засідання, призначене на 01.04.2019, з`явилися представники позивача та відповідача-2. Представник відповідача-1 у підготовче засідання 01.04.2019 не з`явився.

Відповідно до ч. 1 ст. 183 ГПК України підготовче засідання проводиться за правилами, передбаченими статтями 196 - 205 цього Кодексу, з урахуванням особливостей підготовчого засідання, встановлених главою 3 ГПК України.

У підготовчому засіданні, призначеному на 01.04.2019, суд розпочав вчинення дій, визначених частиною другою статті 182 ГПК України, необхідних для забезпечення правильного і своєчасного розгляду справи по суті.

У підготовчому засіданні, призначеному на 01.04.2019, суд вирішував питання про долучення до матеріалів справи відзиву відповідача-1, з урахуванням поданої заяви про поновлення строку на його подання.

Розглянувши заяву відповідача-1 про поновлення строку подання відзиву, суд дійшов висновку про обґрунтованість такої заяви, у зв`язку з чим вона підлягає задоволенню. Відзив відповідача-1 залучено судом до матеріалів справи.

У підготовчому засіданні, призначеному на 01.04.2019, представник відповідача-2 подав відзив на позовну заяву та просив суд поновити строк на його подання. Відповідно до відзиву позивач просив суд відмовити у задоволенні позовних вимог повністю.

Враховуючи вищенаведені норми, суд дійшов висновку про поновлення строку для подання відзиву. Відзив відповідача-2 залучений судом до матеріалів справи.

У підготовчому засіданні, призначеному на 01.04.2019, представник позивача звернувся до суду з клопотанням про призначення у справі судової експертизи, яким надав перелік питань, що, на його думку, потребують висновку експерта та запропонував кандидатури судових експертів.

У підготовчому засіданні 01.04.2019 суд заслухав доводи та міркування представника позивача щодо необхідності призначення експертизи у справі № 910/2285/19.

Представник відповідач-2 у підготовчому засіданні 01.04.2019 вказав, що не заперечує з приводу призначення у справі судової експертизи.

Керуючись приписами ч. 1 ст. 99 ГПК України, суд дійшов висновку про необхідність призначення у справі експертизи.

Клопотання позивача про призначення у справі експертизи судом задоволене, залучене до матеріалів справи.

Згідно ч. 3 ст. 99 ГПК України учасники справи мають право запропонувати суду питання, роз`яснення яких, на їхню думку, потребує висновку експерта.

Суд дійшов висновку про доцільність надання можливості усіма учасниками справи надати перелік питань, роз`яснення яких, на їхню думку, потребує висновку експерта.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 01.04.2019 продовжено строк підготовчого провадження за ініціативою суду на тридцять днів, відкладено підготовче засідання у справі на 15.04.2019 о 09:40 год., повідомлено учасників справи про дату, час і місце судового засідання.

03.04.2019 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшла відповідь на відзив відповідача-2.

05.04.2019 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшла відповідь на відзив відповідача-1.

У підготовче засідання, призначене на 15.04.2019, з`явилися представники позивача та відповідача-2. Представник відповідача-1 у підготовче засідання 15.04.2019 не з`явився.

У підготовчому засіданні, призначеному на 15.04.2019, суд продовжив вчинення дій, визначених частиною другою статті 182 ГПК України, необхідних для забезпечення правильного і своєчасного розгляду справи по суті.

У підготовчому засіданні, призначеному на 15.04.2019, представник відповідача-2 подав клопотання, яким надав перелік питань, роз`яснення яких, на його думку, потребує висновку експерта та запропонував перелік установ, яким можливо доручити проведення відповідної експертизи. Клопотання долучене судом до матеріалів справи.

Суд долучив до матеріалів справи відповіді позивача на відзив відповідачів-1,2, подані через відділ діловодства суду 03.04.2019 та 05.04.2019.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 15.04.2019 № 910/2285/19 призначено експертизу об`єктів інтелектуальної власності у справі № 910/2285/19, проведення якої доручено судовому експерту Дорошенку Олександру Федоровичу.

Супровідним листом Господарського суду міста Києва від 19.04.2019 матеріали справи № 910/2285/19 скеровано експерту Дорошенку Олександру Федоровичу.

28.01.2020 через відділ діловодства суду від експерта Дорошенко Олександра Федоровича надійшов супровідний лист № 17 від 28.01.2020 з додатками. В якості додатків до наведеного листа долучено Висновок експерта № 1265 від 22.01.2020 за результатами проведення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності по справі № 910/1285/19 (далі - Висновок експерта № 1265) та матеріали справи № 910/2285/19.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 29.01.2020 поновлено провадження у справі № 910/2285/19 та призначено підготовче засідання на 17.02.2020 о 11:00 год., запропоновано учасникам справи надати суду пояснення з урахуванням Висновку експерта Дорошенко Олександра Федоровича № 1265 від 22.01.2020 та зобов`язано позивача надати суду докази здійснення попередньої оплати за проведену експертизу на виконання вимог ухвали суду від 14.04.2019. Наведеною ухвалою суд також визначив вірне найменування відповідача-2 згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 02.09.2019 № 829 - Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

04.02.2020 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшла заява про ознайомлення з матеріалами справи. Заява судом задоволена.

14.02.2020 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшли письмові пояснення з урахуванням Висновку експерта Дорошенко Олександра Федоровича № 1265 за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності у справі № 910/2285/19 від 22.01.2020. Відповідно до наведених пояснень позивач вважає Висновок експерта № 1265 належним та допустимим доказом у справі.

17.02.2020 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшло клопотання з додатком, згідно якого позивач просив суд приєднати до матеріалів справи платіжне доручення № 12715 від 07.10.2019 на підтвердження понесених позивачем витрат на правничу допомогу.

У підготовче засідання, призначене на 17.02.2020, з`явився представник позивача. Представники відповідача-1 та відповідача-2 у підготовче засідання 17.02.2020 не з`явилися.

Суд у підготовчому засіданні 17.02.2020 долучив до матеріалів справи письмові пояснення та клопотання з додатком, подані позивачем 14.02.2020 та 17.02.2020 через відділ діловодства суду.

У підготовчому засіданні, призначеному на 17.02.2020, суд вчинив дії, визначені частиною другою статті 182 ГПК України, необхідні для забезпечення правильного і своєчасного розгляду справи по суті.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 17.02.2020 постановлено закрити підготовче провадження та призначити справу до судового розгляду по суті на 16.03.20 о 15:00 год.

У судове засідання, призначене на 16.03.2020, з`явився представник позивача.

Представники відповідача-1 та відповідача-2 у судове засідання 16.03.2020 не з`явилися, про дату, час і місце судового засідання були повідомлені належним чином, що підтверджується матеріалами справи.

У судовому засіданні 16.03.2020 судом здійснювався розгляд справи по суті.

Відповідно до ст. 194 ГПК України завданням розгляду справи по суті є розгляд і вирішення спору на підставі зібраних у підготовчому провадженні матеріалів, а також розподіл судових витрат.

При розгляді справи по суті в судовому засіданні 16.03.2020 судом заслухано вступне слово представників позивача.

Стислий виклад позиції сторін.

За доводами позивача, знак для товарів і послуг за свідоцтвом № 208968 відносно товарів 5 класу МКТП, власником якого є відповідач-1, не відповідає умовам надання правової охорони, а саме:

- є таким, що може ввести в оману щодо особи, а саме позивача, який з 2007 року виробляє та реалізує лікарський засіб, маркований знаком "НОРМОЛАКТ";

- є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком "НОРМОЛАКТ", визнаним добре відомим в Україні відносно позивача щодо товарів 05 класу МКТП: "фармацевтичні препарати, а саме: осмотичні проносні засоби" станом на 01.01.2014 за рішенням Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 15.03.2018 (далі - рішення Апеляційної палати).

Позивач зазначив, що Висновок експерта № 1265, складений за результатами проведення судової експертизи, призначеної ухвалою суду від 15.04.2020, обгрунтовано підтвердив доводи позивача, викладені у позові.

Відповідач-1 заперечив проти позовних вимог позивача повністю, оскільки:

- знак за свідоцтвом № 208968 станом на дату подання заявки № m 201414963 мав розрізняльну здатність та був зареєстрований відповідно до норм чинного законодавства;

- наданий позивачем Висновок № 02/6 експертного дослідження об`єктів інтелектуальної власності від 22.02.2019 патентного повіреного Ситцевого Г.В. (далі - Висновок патентного повіреного № 02/6) є неналежним доказом у справі у розумінні ст. 101 ГПК України, а тому не повинен бути врахованим судом при розгляді справи.

Відповідач-2 заперечив проти позовних вимог позивача повністю, оскільки:

- станом на 22.10.2014 - дату подання заявки № m 201414963, за якою було видане оскаржуване свідоцтво № 208968, Міністерство не виконувало функцій та повноважень, передбачених пп. 47 п. 4 Положення про Міністерство, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 459 (зі змінами);

- рішення про реєстрацію знака за заявкою № m 201414963 було прийнято Державною службою інтелектуальної власності (правонаступником якої є Міністерство) відповідно до усталеної процедури, зокрема, була проведена формальна та кваліфікаційна експертиза, під час якої заявлене до реєстрації позначення перевірялось на відповідність умовам надання правової охорони з використанням при цьому інформаційної бази закладу експертизи, в тому числі матеріалів раніше поданих заявок, а також довідково-пошукового апарату та відповідних офіційних видань;

- на момент проведення експертизи заявки № m 201414963 від 22.10.2014 та видачі свідоцтва № 208968, словесний знак позивача "НОРМОЛАКТ" ще не було визнано добре відомим відносно позивача (рішення Апеляційної палати від 15.03.2018 набрало законної сили 21.05.2018), відтак дії закладу експертизи та відповідача-2 повністю відповідають законодавству України;

- враховуючи зміст ст. 74 ГПК України, відповідач-2 вважає, що така обставина, як введення в оману споживачів щодо особи, яка надає, виробляє товари, при використанні оспорюваного знаку має бути доведена позивачем документально підтвердженими даними про факти сплутування споживачами товарів, маркованих таким знаком, на ринку при введенні їх в господарський оборот, що призвело до порушення його прав;

- проте, на твердження відповідача-2, позивач не надав жодних доказів, які б свідчили про фактичну можливість введення споживача в оману щодо особи, яка надає послуги при використанні знака за свідоцтвом № 208968;

- наданий позивачем Висновок № 02/6 складений патентним повіреним, який не має кваліфікацію судового експерта, а тому відповідач-2 вважає такий висновок недопустимим доказом у розумінні ст. 77 ГПК України;

- крім того, на твердження відповідача-2, позивач не довів факт порушення, оспорювання або невизнання його прав чи законних інтересів відповідачами.

Позивач заперечив доводи відповідачів-1, 2, з огляду на таке:

- у відкритих джерелах та на сайті Міністерства охорони здоров`я України з 2013 року наявна інформація про використання позивачем позначення "НОРМОЛАКТ" для маркування однойменного лікарського засобу;

- при застосування ст. 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності та п. 3 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" враховується не дата прийняття рішення Апеляційною палатою про визнання знака добре відомим, а дата, на яку, за визначенням Апеляційної палати, знак став добре відомим в Україні;

- позивач з 2007 року здійснює безперервне виробництво та реалізацію лікарських засобів, маркованих позначенням "НОРМОЛАКТ", отже, використання спірного знака за свідоцтвом № 208968 може призвести до введення в оману стосовно особи, що виробляє та реалізує товари 5 класу МКТП з 2007 року, марковані позначенням "НОРМОЛАКТ", оскільки породжує у свідомості споживачів асоціації належності цих товарів позивачу;

- Висновок патентного повіреного № 02/6 складений фахівцем у справах інтелектуальної власності - патентним повіреним, який має спеціальні знання у сфері інтелектуальної власності, а тому, на думку позивача, є висновком експерта у цій галузі;

- твердження щодо відсутності порушених прав позивача не відповідають дійсності, оскільки спірний знак за свідоцтвом № 208968, який належить відповідачу-1, не відповідає умовам надання правової охорони на момент подання заявки на реєстрацію спірного знака, а тому має бути визнаним повністю недійсним.

У судовому засіданні 16.03.2020 судом здійснювалось з`ясування обставин справи та дослідження доказів, після чого суд перейшов до судових дебатів. Представник позивача виступив з промовою (заключним словом).

Після виходу суду з нарадчої кімнати, у судовому засіданні 16.03.2020 було проголошено вступну та резолютивну частину рішення та повідомлено, що повне рішення буде складено у термін, передбачений ч. 6 ст. 233 Господарського процесуального кодексу України.

З`ясувавши обставини справи, на які сторони посилались як на підставу своїх вимог і заперечень, та дослідивши в судовому засіданні докази, якими учасники справи обґрунтовували обставини справи, суд

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 4 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) право на звернення до господарського суду в установленому цим Кодексом порядку гарантується. Ніхто не може бути позбавлений права на розгляд його справи у господарському суді, до юрисдикції якого вона віднесена законом. Юридичні особи та фізичні особи - підприємці, фізичні особи, які не є підприємцями, державні органи, органи місцевого самоврядування мають право на звернення до господарського суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав та законних інтересів у справах, віднесених законом до юрисдикції господарського суду, а також для вжиття передбачених законом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням.

Загальні способи захисту права інтелектуальної власності визначені частиною другою статті 16 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) і частиною другою статті 20 Господарського кодексу України (далі - ГК України). Зокрема, згідно з частиною другою статті 16 ЦК України способами захисту цивільних прав та інтересів можуть бути припинення дії, яка порушує право, відновлення становища, яке існувало до порушення.

Наведені у відповідних нормах переліки способів захисту не є вичерпними з огляду на вміщений у статті 16 ЦК України припис про те, що суд може захистити цивільне право або інтерес іншим способом, що встановлений договором або законом, а у статті 20 ГК України - положення щодо можливості захисту права і законного інтересу іншими способами, передбаченими законом.

Відповідно до ст. 20 ЦК України, право на захист особа здійснює на свій розсуд.

З огляду на положення вищезазначеної норми та принцип диспозитивності у господарському судочинстві, позивач має право вільно обирати способи захисту його порушеного права чи інтересу.

ПАТ НВЦ "Борщагівський ХФЗ" (позивач) звернулось до Господарського суду міста Києва з позовом до ТОВ "Реал-Право" (відповідач-1), Міністерства (відповідач-2) з вимогами про:

- визнання недійсним повністю свідоцтва України № 208968 від 25.02.2016 на комбінований знак для товарів і послуг, власником якого є ТОВ "Реал-Право" відносно товарів 5 класу МКТП, а саме: послаблюючі препарати; препарати для нормалізації роботи кишківника;

- зобов`язання Міністерства внести зміни до Державного реєстру свідоцтв на знаки для товарів і послуг стосовно визнання повністю недійсним свідоцтва України № 208968 від 25.02.2016 на комбінований знак для товарів і послуг, власником якого є Товариство з обмеженою відповідальністю "Реал-Право" відносно товарів 5 класу МКТП, а саме: послаблюючі препарати; препарати для нормалізації роботи кишківника.

Позовні вимоги обґрунтовані наступним:

ПАТ НВЦ "Борщагівський ХФЗ" (позивач) з 2007 року та по теперішній час здійснює виробництво та реалізацію лікарського засобу, маркованого знаком "НОРМОЛАКТ", на підставі реєстраційних посвідчень на лікарський засіб № UA/6468/01/01 від 30.05.2007, № UA/6468/01/01 від 12.06.2012, № UA/6468/01/01 від 04.07.2017 (а.с. 55, 73, 90 т. 1).

Відповідно до довідок №0219/13-08 від 13.02.2019 та №0219/13-09 від 13.02.2019, за період 2007 - 2018 років ПАТ НВЦ "Борщагівський ХФЗ" вироблено 2 314 385 та реалізовано 2 142 157 флаконів лікарського засобу "НОРМОЛАКТ" (а.с. 53, 54 т. 1).

15.03.2018 рішенням Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України знак "НОРМОЛАКТ" було визнано добре відомим в Україні відносно ПАТ НВЦ "Борщагівський ХФЗ" щодо товарів 05 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП): "фармацевтичні препарати, а саме: осмотичні проносні засоби" станом на 01.01.2014 (далі - рішення Апеляційної палати). Рішення набрало законної сили 21.05.2018 (а.с. 37-51 т. 1).

22.10.2014 Товариство з обмеженою відповідальністю Фармацевтична група "Здоров`я" подало на реєстрацію комбіноване позначення та отримало свідоцтво України № 208968 на знак для товарів і послуг (публікація про видачу свідоцтва - 25.02.2016, Бюл. № 4) (далі - спірний знак) для товарів 05 класу МКТП, а саме: 5 кл.: послаблюючі препарати; препарати для нормалізації роботи кишківника.

25.07.2016 Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична група "Здоров`я" передало право власності на спірний знак ТОВ "Реал-Право" (відповідач-1), що підтверджується випискою з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відносно свідоцтва № 208968 станом на 25.01.2019 (а.с. 52 т. 1).

Позивач стверджує, що спірний знак за свідоцтвом №208968, яке належить відповідачу-1, не відповідає умовам надання правової охорони на момент подання заявки на реєстрацію спірного знака, оскільки:

- є таким, що може ввести в оману щодо особи позивача, який з 2007 року виробляє та реалізує лікарський засіб, маркований знаком "НОРМОЛАКТ";

- є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком "НОРМОЛАКТ", визнаним добре відомим в Україні відносно позивача щодо товарів 05 класу МКТП: "фармацевтичні препарати, а саме: осмотичні проносні засоби" станом на 01.01.2014 за рішенням Апеляційної палати від 15.03.2018.

Позивач зазначив, що ще до 22.10.2014 - дати подання заявки, за якою було зареєстровано спірний знак за свідоцтвом № 208968 , - вже було відоме позначення "НОРМОЛАКТ", яке постійно використовує позивач під час виробництва та реалізації лікарського засобу "НОРМОЛАКТ", що підтверджується наступним:

- протягом 2007-2018 років позивач виготовив 2 314 385 флаконів лікарського засобу, маркованих позначенням "НОРМОЛАКТ", з них 2 142 157 флаконів реалізував;

- виробництво товару, маркованого позначенням "НОРМОЛАКТ", позивач здійснює на підставі реєстраційних посвідчень, виданих Міністерством охорони здоров`я України, які постійно продовжувались (№ UA/6468/01/01 від 30.05.2007, № UA/6468/01/01 від 12.06.2012, № UA/6468/01/01 від 04.07.2017);

- продукція позивача, маркована позначенням "НОРМОЛАКТ", розповсюджується на території України через найбільших дистриб`юторів, що підтверджується рядом дистриб`юторських договорів та договорів поставки (а.с. 107-115, 126-134, 164-168, 170-173, 197-201, 204-207, 220-223, 226-229, 232-235 т. 1; а.с. 10-19, 42-45, 48-50, 67-70, 72-78, 101-104, 127-130 т. 2);

- інформація про лікарський засіб "НОРМОЛАКТ" міститься в Довіднику лікарських препаратів "Компендіум" за 2007-2016 роки (а.с. 147-196 т. 2).

Отже, позивач з 2007 року використовує торговельну назву "НОРМОЛАКТ", тобто на сім років раніше, ніж була подана заява на реєстрацію спірного знака, за якою було видано свідоцтво № 208968.

Крім того, Висновком №02/6 експертного дослідження об`єктів інтелектуальної власності від 22.02.2019, підготовленим патентним повіреним Ситцевим Геннадієм Валерійовичем на запит позивача (а.с. 198-222 т. 2), було встановлено, що: знак для товарів і послуг "НОРМОЛАКТ-ФОРТЕ / НОРМОЛАКТ-ФОРТЕ" за Свідоцтвом України № 208968 від 25.02.2016 року є схожим настільки, що його можна сплутати з добре відомим знаком в Україні "НОРМОЛАКТ", визнаним станом на 01 січня 2014 року рішенням Апеляційної палати від 15.03.2018; знак для товарів і послуг за Свідоцтвом України № 208968 від 25.02.2016 року є таким, що може вводити в оману споживачів щодо особи, яка виробляє з 2007 року товар (лікарський засіб) з нанесенням на упаковки позначення "НОРМОЛАКТ", а саме щодо ПАТ НВЦ "Борщагівський ХФЗ".

За наведених обставин, позивач вважає, що свідоцтво №208968 підлягає визнанню у судовому порядку недійсним відповідно до пп. а) п. 1 ст. 19 Закону, оскільки зареєстрований за ним знак не відповідає умовам надання правової охорони.

Відповідно до ч.ч. 1-3статті 13 ГПК України судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін. Учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов`язків, передбачених цим Кодексом. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

Згідно зі статтею 73 ГПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами:

1) письмовими, речовими і електронними доказами;

2) висновками експертів;

3) показаннями свідків.

Статтею 74 ГПК України визначено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи.

Подані сторонами докази мають бути належними, допустимими, достовірними, вірогідними (ст. 76-79 ГПК України).

Відповідно до ст. 86 ГПК України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також вірогідність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

Оцінивши подані сторонами докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об`єктивному розгляді всіх обставин справи в їх сукупності, суд дійшов висновку про те, що позовні вимоги є обґрунтованими та підлягають задоволенню повністю з таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 154 ГК України відносини, пов`язані з використанням у господарській діяльності та охороною прав інтелектуальної власності, регулюються Господарським кодексом України та іншими законами.

До відносин, пов`язаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, застосовуються положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України та іншими законами (ч. 2 ст. ГК України).

Частиною 1 ст. 418 ЦК України визначено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об`єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільним кодексом України та іншим законом.

Право інтелектуальної власності є непорушним відповідно до ч. 3 ст. 418 ЦК України. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

До об`єктів права інтелектуальної власності, відповідно до ч. 1 ст. 155 ГК України та ч. 1 ст. 420 ЦК України, зокрема, належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг).

Відповідно до ст. 492 ЦК України, торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

Право інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом у випадках і порядку, передбачених законом (ч. 1 ст. 157 ГК України).

Частиною 1 ст. 494 ЦК України та ч. 3 ст. 5 Закону також встановлено, що набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом, умови та порядок видачі якого встановлюються законом.

Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом (ч. 2 ст. 494 ЦК України).

Згідно з п. 4 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі - Закон), обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру (Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг згідно ст. 1 Закону України), і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Відповідно до абзацу п`ятого пункту 3 Постанови Верховної Ради України від 23.12.1993 № 3771-ХІІ "Про введення в дію Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" свідоцтво України може бути визнано недійсним у разі невідповідності знака умовам його реєстрації, визначеним законодавством, що діяло на дату подання заявки.

На дату подання Товариством з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична група "Здоров`я" заявки на спірний знак (22.10.2014) був чинний Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" в редакції Закону України від 16.10.2012 № 5460-VI (в подальшому Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична група "Здоров`я" передало право власності на спірний знак відповідачу-1).

За приписами абзацу 5 пункту 2 статті 6 Закону (тут і далі - у редакції, що діяла на час подання заявки на спірний знак) згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Абзацом 3 пункту 3 статті 6 Закону передбачено, що не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності.

Обставини, зазначені в абзаці п`ятому пункту 2 статті 6 Закону та в абзаці третьому пункту 3 цієї ж статті Закону, є самостійними підставами для відмови в наданні правової охорони.

Пунктами 1, 4 статті 25 Закону встановлено, що:

- охорона прав на добре відомий знак здійснюється згідно з статтею 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності та цим Законом на підставі визнання знака добре відомим Апеляційною палатою або судом;

- з дати, на яку за визначенням Апеляційної палати чи суду знак став добре відомим в Україні, йому надається правова охорона така сама, якби цей знак був заявлений на реєстрацію в Україні. При цьому вона поширюється також на товари і послуги, що не споріднені з тими, для яких знак визнано добре відомим в Україні, якщо використання цього знака іншою особою стосовно таких товарів і послуг вказуватиме на зв`язок між ними та власником добре відомого знака і його інтересам, ймовірно, буде завдано шкоди таким використанням.

Пунктом 1 статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності передбачено, що Країни Союзу зобов`язуються чи з ініціативи адміністрації, якщо це допускається законодавством даної країни, чи за клопотанням зацікавленої особи відхиляти або визнавати недійсною реєстрацію і забороняти застосування товарного знака, що становить відтворення, імітацію чи переклад іншого знака, здатні викликати змішування зі знаком, що за визначенням компетентного органу країни реєстрації чи країни застосування вже є у цій країні загальновідомим як знак особи, що користується привілеями цієї Конвенції, і використовується для ідентичних або подібних продуктів. Це положення поширюється і на ті випадки, коли істотна складова частина знака становить відтворення такого загальновідомого знака чи імітацію, здатну викликати змішування з ним.

За приписами п. а) п. 1 ст. 19 Закону свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.

Відповідно до ст. 499 ЦК України права інтелектуальної власності на торговельну марку визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом.

При дослідженні матеріалів справи, судом враховано, що терміну "знак для товарів і послуг" відповідає термін "торговельна марка", оскільки відповідно до ч. 1 ст. 420 ЦК України до об`єктів інтелектуальної власності, зокрема, належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг).

Крім того, терміну "знак для товарів і послуг" відповідає термін "знак", оскільки відповідно до абз. 4 ст.1 Закону, знак - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Предметом спору у даній справі є, зокрема, матеріально-правова вимога позивача про визнання недійсним повністю свідоцтва № 208968.

По матеріалам справи судом встановлено, що комбінований знак для товарів і послуг за свідоцтвом № 208968 зареєстрований для наступних товарів МКТП: Кл. 5: Послаблюючі препарати; препарати для нормалізації роботи кишківника.

Власником свідоцтва № 208968 станом на час подання позову та на час розгляду справи по суті є ТОВ "Реал-Право" (відповідач-1), заявка № m 201414963 подана на реєстрацію 22.10.2014, відомості про реєстрацію знаку для товарів і послуг за свідоцтвом № 208968 опубліковано 25.02.2016, бюл. № 4.

Судом також встановлено, що рішенням Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України знак "НОРМОЛАКТ" визнано добре відомим в Україні відносно ПАТ НВЦ "Борщагівський ХФЗ" (позивач) щодо товарів 05 класу МКТП: "фармацевтичні препарати, а саме: осмотичні проносні засоби" станом на 01.01.2014.

Дата набрання чинності рішенням, яким визнано, що знак "НОРМОЛАКТ" став добре відомим в Україні - 21.05.2018 (Рішення Апеляційної палати від 15.03.2018 затверджено наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 21.05.2018 № 692).

Дата, на яку знак "НОРМОЛАКТ" став добре відомим в Україні - 01.01.2014.

Дата публікації та номер бюлетеня: 11.06.2018, 11/2018.

При цьому суд відзначає, що станом на час розгляду даної справи по суті наведене Рішення Апеляційної палати 15.03.2018 є чинним, у судовому порядку незаконним не визнавалось та не скасовувалось, докази протилежного в матеріалах справи відсутні.

На думку позивача, свідоцтво № 208968 підлягає визнанню недійсним з підстав того, що:

- знак за свідоцтвом № 208968 є таким, що може ввести в оману щодо особи позивача, який з 2007 року виробляє та реалізує лікарський засіб, маркований знаком "НОРМОЛАКТ";

- знак за свідоцтвом № 208968 є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком "НОРМОЛАКТ", визнаним добре відомим в Україні відносно позивача станом на 01.01.2014.

Враховуючи норми статті 6 Закону України, суд дійшов висновку, що для вирішення даної справи по суті необхідно визначити:

Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 208968 схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком "НОРМОЛАКТ", визнаним добре відомим в Україні щодо товарів 05 класу МКТП "фармацевтичні препарати, а саме: осмотичні проносні засоби" станом на 01.01.2014 відносно особи позивача, на дату подання заявки № m201414963 на його реєстрацію? (далі - питання 1).

Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 208968 таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари 05 класу МКТП, а саме: особи позивача (ПАТ "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод"), станом на 22.10.2014 - дату подання заявки № m 201414963? (далі - питання 2).

У вирішенні спорів, пов`язаних із визнанням недійсними свідоцтв на знаки для товарів і послуг з підстав невідповідності зареєстрованих знаків умовам надання правової охорони, для з`ясування питань, що потребують спеціальних знань (зокрема, про те, чи займає певний елемент домінуюче положення у зображенні знака; чи є підстави вважати, що знак може вводити споживача в оману щодо місця походження та якості товарів, позначених цим знаком; які частини зображення є тотожними з іншим зображенням; чи є схожими знаки настільки, що їх можна сплутати тощо), господарські суди, якщо схожість не має очевидного характеру, призначають відповідну судову експертизу. При цьому господарський суд не наділений повноваженнями встановлювати неочевидну схожість знаків для товарів і послуг на власний розсуд.

Отже, з метою об`єктивного вирішення спору у даній справі, оскільки вищевказані питання належать до предмету доказування у справі, а для встановлення чи спростування певного факту необхідні спеціальні знання, судом призначено експертизу об`єктів інтелектуальної власності у справі № 910/2285/19, проведення якої доручено судовому експерту Дорошенку Олександру Федоровичу (вул. Казимира Малевича, 11, корп. 4, м. Київ, 03150), на вирішення експертизи були поставлені вищенаведені питання.

За результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності у справі № 910/2285/19 судовим експертом Дорошенком О.Ф. (далі - експерт) було складено Висновок експерта № 1265 від 22.01.2020 (далі - Висновок № 1265), який містить такі відповіді на поставлені судом питання:

1. Знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 208968 станом на дату подання заявки № m201414963 на його реєстрацію (22.10.2014), був схожим настільки, що його можна сплутати з добре відомим в Україні знаком для товарів і послуг "НОРМОЛАКТ", права на який належать ПАТ "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод" відносно товарів 5 класу МКТП: "фармацевтичні препарати, а саме: осмотичні проносні засоби"; "послаблюючі препарати"; "препарати для нормалізації роботи кишківника".

2. Знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 208968 є таким, що може ввести в оману щодо особи позивача, а саме ПАТ "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод", яка виробляє товари 05 класу МКТП, за умови початку його використання на території України, відносно товарів 5 класу МКТП: "фармацевтичні препарати, а саме: осмотичні проносні засоби"; "послаблюючі препарати"; "препарати для нормалізації роботи кишківника" до дати подання заявки на його реєстрацію, а саме до 22.10.2014.

Висновок № 1265, зокрема, мотивований наступним.

Експерт дійшов висновку, що для вирішення першого питання 1 необхідно:

1) визначити, який з елементів знаку для товарів і послуг за свідоцтвом № 208968 є домінуючим;

2) провести порівняльне дослідження добре відомого знаку для товарів і послуг "НОРМОЛАКТ", права на який належать ПАТ "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод", та знаку для товарів і послуг за свідоцтвом № 208968, для визначення їх схожості/ несхожості за фонетичними, семантичними та графічними ознаками;

3) провести порівняльне дослідження товарів, для яких зареєстровані добре відомий знак для товарів і послуг "НОРМОЛАКТ", права на який належать ПАТ "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод", та знак для товарів і послуг за свідоцтвом № 208968 з метою визначення їх спорідненості та/або приналежності до "таких самих".

Експертом було встановлено, що словесний елемент "нормолакт" є фантазійним, та отже, є найбільш оригінальним, та відповідно, має високу розрізняльну здатність, а словесний елемент "форте" може сприйматися споживачами як вказівка на те, що фармацевтичний препарат є сильнодіючим, з високим вмістом діючої речовини, таким чином, у словосполученні "нормолакт форте", домінуючим за семантичними ознаками є словесний елемент "нормолакт". Відтак, експерт дійшов висновку, що словесні елементи НОРМОЛАКТ/НОРМОЛАКТ є домінуючими елементами знаку для товарів і послуг за свідоцтвом № 208968.

При проведенні порівняльного дослідження фонетичних ознак словесних елементів добре відомого знаку для товарів і послуг "НОРМОЛАКТ", права на який належать ПАТ "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод", та комбінованого знаку для товарів і послуг за свідоцтвом № 208968, експерт дійшов висновку, що порівнювані об`єкти, в цілому, мають як збіжні так і розбіжні фонетичні ознаки. Разом з цим, має місце повний збіг (тотожність) фонетичних ознак добре відомого знаку для товарів і послуг "НОРМОЛАКТ", права на який належать ПАТ "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод", з домінуючими словесними елементами "НОРМОЛАКТ" комбінованого знаку для товарів і послуг за свідоцтвом № 208968.

При дослідженні семантичних ознак, експерт дійшов висновку, що хоча домінуючий словесний елемент "нормолакт" комбінованого знаку для товарів і послуг за свідоцтвом № 208968 не має визначеного семантичного значення, тотожність його фонетичних ознак з фонетичними ознаками добре відомого знаку для товарів і послуг "НОРМОЛАКТ", права на який належать ПАТ "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод", може породжувати у споживачів і схожі семантичні асоціації.

За результатами порівняння графічних ознак експерт встановив, що порівнювані об`єкти, в цілому, мають як збіжні, так і розбіжні ознаки. При цьому розбіжні ознаки переважають.

При дослідженні товарів, для яких зареєстровані знаки, експертом було встановлено, що товари 5 класу МКТП: "фармацевтичні препарати, а саме: осмотичні проносні засоби", щодо яких визнаний добре відомим знак для товарів і послуг "НОРМОЛАКТ", права на який належать ПАТ "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод", є спорідненим з товарами 5 класу МКТП: "послаблюючі препарати", щодо яких зареєстрований знак для товарів і послуг за свідоцтвом № 208968, оскільки зазначені товари відносяться до одного роду (лікарські засоби, що застосовують для лікування запорів), мають однакове коло споживачів (особи з порушенням функції шлунково-кишкового тракту) та канали збуту (аптеки). У зв`язку з тим, що згідно з Інструкцією для медичного застосування препарату НОРМОЛАКТ (а.с. 65-67 т. 1), зазначений препарат також нормалізує роботу кишечнику, відтак, на думку експерта, його можна віднести й до товарів 5 класу МКТП, а саме: "препаратів для нормалізації роботи кишківника".

Експерт зазначив, що враховуючи результати проведених порівняльних досліджень ознак досліджуваних знаків, а також, товарів, стосовно яких вони зареєстровані, враховуючи, що при експертизі позначень увага звертається в першу чергу на їх схожість, а не на їх відмінність, а також враховуючи, що саме схожі елементи призводять до змішування знаків, розбіжності у графічному виконанні досліджуваних об`єктів, оцінюються експертом як такі, що не впливають на загальний висновок про схожість порівнюваних знаків.

Враховуючи викладене, а також те, що згідно з рішенням Апеляційної палати від 15.03.2018, дата, на яку знак "НОРМОЛАКТ", права на який належать ПАТ "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод", став добре відомим в Україні - 01.01.2014, а також те, що позначення "НОРМОЛАКТ" застосовується ПАТ "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод" відносно товарів 5 класу МКТП: "фармацевтичні препарати, а саме: осмотичні проносні засоби" починаючи з 2007 року, що підтверджується наданими на дослідження документами (перелік яких наведено на стор. 26, 27 Висновку № 1265), експерт надав дійшов висновку, що знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 208968 станом на дату подання заявки № m201414963 на його реєстрацію (22.10.2014), був схожим настільки, що його можна сплутати з добре відомим в Україні знаком для товарів і послуг "НОРМОЛАКТ", права на який належать ПАТ "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод" відносно товарів 5 класу МКТП: "фармацевтичні препарати, а саме: осмотичні проносні засоби"; "послаблюючі препарати"; "препарати для нормалізації роботи кишківника" (відповідь на питання 1).

При вирішенні питання 2, експерт зазначив, що "введення в оману споживачів стосовно виробника товарів" є наслідком сплутування споживачем товарів різних виробників через використання ними тотожних або дуже схожих між собою позначень (знаків). Небезпека введення споживача в оману щодо особи, яка виробляє товар чи надає послугу, існує у випадках, коли позначення не містить у собі прямих неправдивих вказівок на певного виробника (оманливе позначення), однак може побічно вказувати на певну особу, внаслідок того, що воно є тотожним чи схожим настільки, що його можна сплутати з комерційними позначеннями, пов`язаними з іншими виробниками, вже відомими споживачу як виробники таких самих або споріднених товарів.

Враховуючи висновок по питанню 1, при вирішенні питання 2 експерт встановив, що знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 208968 є таким, що може ввести в оману щодо особи позивача, а саме ПАТ "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод", яка виробляє товари 05 класу МКТП, за умови початку його використання на території України, відносно товарів 5 класу МКТП: "фармацевтичні препарати, а саме: осмотичні проносні засоби"; "послаблюючі препарати"; "препарати для нормалізації роботи кишківника" до дати подання заявки на його реєстрацію, а саме до 22.10.2014 (відповідь на питання 2).

Відповідно до ч. 1, 2, 3 ст. 69 ГПК України експертом може бути особа, яка володіє спеціальними знаннями, необхідними для з`ясування відповідних обставин справи. Експерт може призначатися судом або залучатися учасником справи. Експерт зобов`язаний надати обґрунтований та об`єктивний письмовий висновок на поставлені йому питання.

Згідно з ст. 104 ГПК України висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими статтею 86 цього Кодексу.

Як зазначено у Висновку № 1265, проведення судової експертизи доручено експерту Дорошенку Олександру Федоровичу - заступнику директора Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Академії правових наук України з експертної роботи, який має вищу технічну освіту, вищу освіту в сфері інтелектуальної власності, вчений ступінь кандидата юридичних наук, кваліфікацію судового експерта з питань інтелектуальної власності, у тому числі за спеціальністю 13.6 "Дослідження пов`язані з охороною прав на знаки для товарів і послуг" (свідоцтво Міністерства юстиції України № 933, безстрокове), стаж роботи в галузі інтелектуальної власності з 1997 року, стаж судово-експертної роботи - з 2001 року.

Про кримінальну відповідальність згідно зі ст. 384, 385 Кримінального кодексу України експерта попереджено.

Враховуючи наведене, суд вважає, що наявний в матеріалах справи Висновок № 1265 складений кваліфікованим судовим експертом відповідно до вимог Закону України "Про судову експертизу", містить докладний опис проведених експертом досліджень, а також зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на досліджені експертом питання, поставлені експертові ухвалою Господарського суду міста Києва від 15.04.2019, у зв`язку з чим приймається судом в якості належного та допустимого доказу в розумінні ст. 76, 77 ГПК України у справі № 910/2285/19.

Таким чином, Висновок № 1265 обґрунтовано підтвердив доводи позивача про те, що:

- знак за свідоцтвом № 208968 є таким, що може ввести в оману щодо особи позивача, який з 2007 року виробляє та реалізує лікарський засіб, маркований знаком "НОРМОЛАКТ";

- знак за свідоцтвом № 208968 є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком "НОРМОЛАКТ", визнаним добре відомим в Україні відносно позивача станом на 01.01.2014.

Частиною 1 статті 101 ГПК України встановлено, що учасник справи має право подати до суду висновок експерта, складений на його замовлення.

Порядок проведення експертизи та складення висновків експерта за результатами проведеної експертизи визначається відповідно до чинного законодавства України про проведення судових експертиз (ч. 2 ст. 101 ГПК України).

Згідно ч. 5 ст. 101 ГПК України, у висновку експерта зазначається, що висновок підготовлено для подання до суду та що експерт обізнаний про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок.

При цьому частиною шостою наведеної статті ГПК України встановлено, що експерт, який склав висновок за зверненням учасника справи, має ті самі права та обов`язки, що і експерт, який здійснює експертизу на підставі ухвали суду.

В матеріалах справи наявний Висновок №02/6 експертного дослідження об`єктів інтелектуальної власності від 22.02.2019 (а.с. 198-222 т. 2) (далі - Висновок №02/6).

Наведений висновок складений Представником у справах інтелектуальної власності (патентним повіреним) Ситцевим Геннадієм Валерійовичем (свідоцтво про державну реєстрацію № 362), який має вищу юридичну освіту, вищу спеціальну освіту в галузі інтелектуальної власності та стаж роботи у сфері інтелектуальної власності з 2002 року, у зв`язку з надходженням до патентного повіреного запиту позивача щодо проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності відповідно до ст. 101 ГПК України (лист від 13.02.2019).

У Висновку №02/6 зазначено, що висновок підготовлено для подання до суду та що патентний повірений про кримінальну відповідальність за ст. 384, 385 Кримінального кодексу України ознайомлений.

В результаті проведеного дослідження патентний повірений дійшов висновку, що: знак для товарів і послуг "НОРМОЛАКТ-ФОРТЕ / НОРМОЛАКТ-ФОРТЕ" за Свідоцтвом України № 208968 від 25.02.2016 року є схожим настільки, що його можна сплутати з добре відомим знаком в Україні "НОРМОЛАКТ", визнаним станом на 01 січня 2014 року рішенням Апеляційної палати від 15.03.2018; знак для товарів і послуг за Свідоцтвом України № 208968 від 25.02.2016 року є таким, що може вводити в оману споживачів щодо особи, яка виробляє з 2007 року товар (лікарський засіб) з нанесенням на упаковки позначення "НОРМОЛАКТ", а саме щодо ПАТ НВЦ "Борщагівський ХФЗ".

Таким чином, Висновок №02/6, складений патентним повіреним Ситцевим Г.В. на замовлення позивача, узгоджується з Висновком №1265, складеним експертом Дорошенком О.Ф. за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності у справі № 910/2285/19, призначеної ухвалою Господарського суду міста Києва від 15.04.2019.

Відтак, Висновок №02/6, складений патентним повіреним Ситцевим Г.В. на замовлення позивача, приймається судом в якості вірогідного доказу в розумінні ст. 79 ГПК України у справі № 910/2285/19.

Як зазначалось, підстави для відмови в наданні правової охорони визначені статтею 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг".

Так, відповідно до абз. 5 п. 2 ст. 6 наведеного Закону не можуть одержати правову охорону позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Згідно абз. 3 п. 3 ст. 6 наведеного Закону не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності.

Невідповідність зареєстрованого позначення хоча б одній із умов надання правової охорони, встановлених ст. 6 Закону, є підставою для визнання відповідного свідоцтва недійсним.

Судом враховано, що згідно приписів статті 25 Закону охорона прав на добре відомий знак здійснюється згідно з статтею 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності та цим Законом на підставі визнання знака добре відомим Апеляційною палатою або судом; з дати, на яку за визначенням Апеляційної палати чи суду знак став добре відомим в Україні, йому надається правова охорона така сама, якби цей знак був заявлений на реєстрацію в Україні.

Знак "НОРМОЛАКТ" відповідно до рішення Апеляційної палати від 15.03.2018,затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 21.05.2018 № 692, визнано добре відомими в Україні відносно позивача щодо товарів 05 класу МКТП: "фармацевтичні препарати, а саме: осмотичні проносні засоби" станом на 01.01.2014.

Отже, наявними в матеріалах справи доказами підтверджується, що станом на 22.10.2014 (дату подання заявки № m 201414963 на реєстрацію спірного знаку за свідоцтвами України № 208968) були наявні підстави для відмови у наданні правової охорони знаку для товарів і послуг за свідоцтвом № 208968 відповідно до абз. 5 п. 2 ст. 6, абз. 3 п. 3 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг".

Таким чином, встановлені судом обставини справи свідчать про невідповідність зареєстрованого знаку за свідоцтвом № 208968 умовам надання правової охорони та про видачу цього свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав позивача, що відповідно до положень пп. а) п. 1 ст. 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" є підставою для визнання свідоцтва у судовому порядку недійсним.

Водночас, заперечення проти позовних вимог, викладені відповідачами-1, 2 у відзивах на позовну заяву, суперечать встановленим у справі обставинам, а тому відхиляються судом як безпідставні.

Зокрема, відхиляються судом посилання відповідача-2 на те, що "враховуючи зміст ст. 74 ГПК України …, така обставина, як введення в оману споживачів щодо особи, яка надає, виробляє товари, при використанні оспорюваних знаків має бути доведена позивачем документально підтвердженими даними про факти сплутування споживачами товарів, маркованих такими знаками, на ринку при введенні їх в господарський оборот, що призвело до порушення його прав". Суд відзначає, що згадана стаття ГПК України наведеного положення не містить. Поряд з тим, припис частини третьої статті 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" пов`язує заборону реєстрації позначень як знаків для товарів і послуг не лише з фактичним (встановленим, з`ясованим) сплутуванням їх з раніше зареєстрованими знаками, а й із самою лише з`ясованою судом можливістю такого сплутування, що є достатнім для застосування наслідків, визначених частиною першою статті 19 названого Закону. Відповідний висновок Верховного Суду міститься у постанові від 20.11.2018 у справі № 910/11004/17 з аналогічним предметом спору.

За таких обставин, вимоги позивача про визнання недійсним повністю свідоцтва України № 208968 від 25.02.2016 на комбінований знак для товарів і послуг, власником якого є Товариство з обмеженою відповідальністю "Реал-Право", відносно товарів 5 класу МКТП, а саме: послаблюючі препарати; препарати для нормалізації роботи кишківника, є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

Позивач також звернувся до суду з позовними вимогами про зобов`язання відповідача-2 внести зміни до Державного реєстру свідоцтв на знаки для товарів і послуг стосовно визнання повністю недійсним свідоцтва України № 208968 від 25.02.2016 на комбінований знак для товарів і послуг, власником якого є Товариство з обмеженою відповідальністю "Реал-Право" відносно товарів 5 класу МКТП, а саме: послаблюючі препарати; препарати для нормалізації роботи кишківника.

Відповідно до п. 2 ст. 19 Закону (в чинній редакції), при визнанні свідоцтва чи його частини недійсними Установа (центральний орган виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної власності відповідно до ст. 1 вказаного Закону) повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені.

Свідоцтво або його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності від дати подання заявки (ч. 3 ст. 19 Закону "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг").

Судом встановлено, що Міністерство економічного розвитку і торгівлі є правонаступником Державної служби інтелектуальної власності, що ліквідується, в частині реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності.

Згідно Постанови Кабінету міністрів України від 02.09.2019 № 829 "Деякі питання оптимізації системи центральних органів виконавчої влади", Міністерство економічного розвитку і торгівлі перейменовано на Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (відповідач-2).

Відповідно абз. 3 п. 1 Положення про Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 459 "Питання Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України" (зі змінами) (далі - Положення), Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (Мінекономіки) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України. Мінекономіки є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику, зокрема, інтелектуальної власності.

Відповідно до пп. 64, 64, 67, 70, 72 п. 4 Положення, Мінекономіки відповідно до покладених на нього завдань:

64) організовує в установленому порядку проведення експертизи заявок на об`єкти права інтелектуальної власності, видає патенти/свідоцтва на об`єкти права інтелектуальної власності;

65) здійснює державну реєстрацію об`єктів права інтелектуальної власності, проводить реєстрацію договорів про передачу прав на об`єкти права інтелектуальної власності, що охороняються на території України, ліцензійних договорів;

67) веде державні реєстри об`єктів права інтелектуальної власності;

70) організовує інформаційну та видавничу діяльність у сфері інтелектуальної власності;

72) видає офіційні бюлетені з питань інтелектуальної власності;

Як вже зазначалося, суд дійшов висновку, що свідоцтво України № 208968 від 25.02.2016 на комбінований знак для товарів і послуг, власником якого є Товариство з обмеженою відповідальністю "Реал-Право", відносно товарів 5 класу МКТП, а саме: послаблюючі препарати; препарати для нормалізації роботи кишківника, підлягає визнанню недійсним повністю.

За таких обставин, позовні вимоги позивача про зобов`язання Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв на знаки для товарів і послуг стосовно визнання повністю недійсним свідоцтва України № 208968 від 25.02.2016 на комбінований знак для товарів і послуг, власником якого є Товариство з обмеженою відповідальністю "Реал-Право", відносно товарів 5 класу МКТП, а саме: послаблюючі препарати; препарати для нормалізації роботи кишківника, є обґрунтованими та підлягають задоволенню повністю.

Стосовно розподілу судових витрат суд зазначає таке.

Відповідно до статті 123 ГПК України судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов`язаних з розглядом справи.

Розмір судового збору, порядок його сплати, повернення і звільнення від сплати встановлюються законом.

До витрат, пов`язаних з розглядом справи, належать витрати:

1) на професійну правничу допомогу;

2) пов`язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів, експертів та проведенням експертизи;

3) пов`язані з витребуванням доказів, проведенням огляду доказів за їх місцезнаходженням, забезпеченням доказів;

4) пов`язані з вчиненням інших процесуальних дій, необхідних для розгляду справи або підготовки до її розгляду.

Частиною 1 статті 124 ГПК України визначено, що разом з першою заявою по суті спору кожна сторона подає до суду попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які вона понесла і які очікує понести у зв`язку із розглядом справи.

Безпосередньо у позовній заяві позивачем наведено попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які він поніс і які очікує понести у зв`язку із розглядом справи, який складається з таких сум: 3842,00 грн судового збору за подання позовної заяви, 41600,00 грн оплати з надання правничих послуг, пов`язаних з підготовкою справи, 31000,00 грн орієнтовної суми оплати з надання правничих послуг у суді першої інстанції, загальна сума витрат становить 76442,00 грн.

17.02.2020 через відділ діловодства суду представником позивача подане клопотання, згідно якого позивач просив суд приєднати до матеріалів справи платіжне доручення № 12715 від 07.10.2019 на підтвердження понесених позивачем витрат на правничу допомогу. Наведене клопотання з додатком долучені судом до матеріалів справи.

Відповідачами-1, 2 не подано попереднього (орієнтовного) розрахунку суми судових витрат, які вони понесли і які очікують понести у зв`язку із розглядом справи

Статтею 129 ГПК України встановлено порядок розподілу судових витрат, згідно якого:

- судовий збір покладається у спорах, що виникають при виконанні договорів та з інших підстав, - на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог (пункт 1 частини 1 статті 129);

- інші судові витрати, пов`язані з розглядом справи, покладаються: 1) у разі задоволення позову - на відповідача; 2) у разі відмови в позові - на позивача; 3) у разі часткового задоволення позову - на обидві сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог (частина 4 статті 129);

- під час вирішення питання про розподіл судових витрат суд враховує: 1) чи пов`язані ці витрати з розглядом справи; 2) чи є розмір таких витрат обґрунтованим та пропорційним до предмета спору, з урахуванням ціни позову, значення справи для сторін, у тому числі чи міг результат її вирішення вплинути на репутацію сторони або чи викликала справа публічний інтерес; 3) поведінку сторони під час розгляду справи, що призвела до затягування розгляду справи, зокрема, подання стороною явно необґрунтованих заяв і клопотань, безпідставне твердження або заперечення стороною певних обставин, які мають значення для справи, безпідставне завищення позивачем позовних вимог тощо; 4) дії сторони щодо досудового вирішення спору та щодо врегулювання спору мирним шляхом під час розгляду справи, стадію розгляду справи, на якій такі дії вчинялись (частина 5 статті 129);

- розмір судових витрат, які сторона сплатила або має сплатити у зв`язку з розглядом справи, встановлюється судом на підставі поданих сторонами доказів (договорів, рахунків). Такі докази подаються до закінчення судових дебатів у справі або протягом п`яти днів після ухвалення рішення суду, за умови, що до закінчення судових дебатів у справі сторона зробила про це відповідну заяву (частина 8 статті 129);

- якщо спір виник внаслідок неправильних дій сторони, суд має право покласти на таку сторону судові витрати повністю або частково незалежно від результатів вирішення спору (частина 9 статті 129 ГПК України).

Відповідно до частин 1, 2 статті 126 ГПК України витрати, пов`язані з правничою допомогою адвоката, несуть сторони, крім випадків надання правничої допомоги за рахунок держави. За результатами розгляду справи витрати на професійну правничу допомогу адвоката підлягають розподілу між сторонами разом із іншими судовими витратами. Для цілей розподілу судових витрат:

1) розмір витрат на професійну правничу допомогу адвоката, в тому числі гонорару адвоката за представництво в суді та іншу професійну правничу допомогу, пов`язану зі справою, включаючи підготовку до її розгляду, збір доказів тощо, а також вартість послуг помічника адвоката, визначається згідно з умовами договору про надання правничої допомоги та на підставі відповідних доказів щодо обсягу наданих послуг і виконаних робіт та їх вартості, що сплачена або підлягає сплаті відповідною стороною або третьою особою;

2) розмір суми, що підлягає сплаті в порядку компенсації витрат адвоката, необхідних для надання правничої допомоги, встановлюється згідно з умовами договору про надання правничої допомоги на підставі відповідних доказів, які підтверджують здійснення відповідних витрат.

Згідно з ч. 3 статті 126 ГПК України для визначення розміру витрат на професійну правничу допомогу з метою розподілу судових витрат учасник справи подає детальний опис робіт (наданих послуг), виконаних адвокатом, та здійснених ним витрат, необхідних для надання правничої допомоги.

Відповідно до ч. 4 ст. 126 ГПК України розмір витрат на оплату послуг адвоката має бути співмірним із: 1) складністю справи та виконаних адвокатом робіт (наданих послуг); 2) часом, витраченим адвокатом на виконання відповідних робіт (надання послуг); 3) обсягом наданих адвокатом послуг та виконаних робіт; 4) ціною позову та (або) значенням справи для сторони, в тому числі впливом вирішення справи на репутацію сторони або публічним інтересом до справи.

Матеріалами справи підтверджується, що:

- за подання позовної заяви, яка містила дві вимоги немайнового характеру, позивачем сплачено судовий збір у розмірі 3842,00 грн, що підтверджується платіжним дорученням № 2756 від 20.02.2019 (а.с. 16 т. 1);

- за надання професійної правничої допомоги позивачем сплачено 41600,00 грн, що підтверджується платіжним дорученням № 12715 від 07.10.2019.

Здійснення позивачем витрат на професійну правничу та їх розмір підтверджується наступним.

11.04.2018 між позивачем (клієнт) та Адвокатським бюро "Валерія Ситцевого "Інтелект" (виконавець) укладено Договір № 11/04-1 про надання правової допомоги від (далі - Договір № 11/04-1), предметом якого сторони визначили надання виконавцем правничої допомоги клієнту, а саме захисту прав та представництво інтересів клієнта.

21.12.2018 між позивачем (клієнт) та Адвокатським бюро "Валерія Ситцевого "Інтелект" (виконавець, Адвокатське бюро) укладено Додаткову угоду № 8 Договору № 11/04-1, відповідно до п. 1 якої та відповідно до п. 2.1 Договору № 11/04-1 виконавець взяв на себе зобов`язання здійснити захист прав і законних інтересів клієнта, а також представництво його інтересів, зокрема, у Господарському суді міста Києва, за позовом ПАТ НВЦ "Борщагівський ХФЗ" до ТОВ "Реал-Право" та Міністерства про визнання недійсним свідоцтва України № 208968 від 25.02.2016 на комбінований знак для товарів і послуг "НОРМОЛАКТ-ФОРТЕ / НОРМОЛАКТ-ФОРТЕ".

22.02.2019 сторонами Договору № 11/04-1 підписано акт прийому-передачі наданих правничих послуг на суму 41600,00 грн, в якості додатку № 1 до якого додано перелік витрат на професійну правничу допомогу, складений на виконання умов Додаткової угоди № 8 від 21.12.2018 Договору № 11/04-1.

22.02.2019 Адвокатське бюро виставило позивачу рахунок № 22/02-1 від 22.02.2019 на оплату послуг за надання правничих послуг згідно Договору № 11/04-1 на суму 41600,00 грн (а.с. 225-232 т. 2).

Відповідно до платіжного доручення № 12715 від 07.10.2019 позивачем здійснено оплату послуг Адвокатського бюро у розмірі 41600,00 грн за надання правничих послуг.

Враховуючи наведене та встановлені судом обставини справи, суд дійшов висновку щодо наявності підстав для відшкодування витрат позивача на професійну правничу допомогу.

Твердження відповідача-1 про те, що заявлені витрати на правничу допомогу є необґрунтованими та такими, що суперечать критерію реальності адвокатських витрат, а також критерію розумності їх розміру судом відхиляються як безпідставні.

З огляду на наведене, суд дійшов висновку, що понесені позивачем судові витрати на сплату судового збору в сумі 3842,00 грн та надання професійної правничої допомоги в сумі 41600,00 грн покладаються на відповідача-1, як на сторону, внаслідок неправильних дій якої виник спір у даній справі.

Керуючись ст. 4, 13, 69, 73, 74, 76-80, 86, 98, 99, 101, 104, 123, 124, 129, 232, 233, 236, 237, 238, 240, 241, 327 ГПК України, Господарський суд міста Києва

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити повністю.

2. Визнати недійсним повністю свідоцтво України № 208968 від 25.02.2016 на комбінований знак для товарів і послуг, власником якого є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕАЛ-ПРАВО" (61013, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 22; ідентифікаційний код 38160754), відносно товарів 5 класу МКТП, а саме: послаблюючі препарати; препарати для нормалізації роботи кишківника.

3. Зобов`язати МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ (01008, м. Київ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 12/2; ідентифікаційний код 37508596) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв на знаки для товарів і послуг стосовно визнання повністю недійсним свідоцтва України № 208968 від 25.02.2016 на комбінований знак для товарів і послуг, власником якого є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕАЛ-ПРАВО" (61013, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 22; ідентифікаційний код 38160754), відносно товарів 5 класу МКТП, а саме: послаблюючі препарати; препарати для нормалізації роботи кишківника.

4. Стягнути з ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕАЛ-ПРАВО" (61013, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 22; ідентифікаційний код 38160754) на користь Публічного акціонерного товариства "Науково - виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод" (03134, м. Київ, вул. Миру, буд. 17; ідентифікаційний код 23518596) 3842,00 грн (три тисячі вісімсот сорок дві гривні 00 коп.) судового збору за подання позовної заяви, 41600,00 грн (сорок одну тисячу шістсот гривень 00 коп.) витрат на професійну правничу допомогу.

5. Після набрання рішенням господарського суду законної сили видати накази.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду (ч.ч. 1, 2 ст. 241 ГПК України).

Рішення господарського суду може бути оскаржене в порядку, передбаченому ст.ст. 253, 254, 256-259 ГПК України з урахуванням підпункту 17.5 пункту 17 Розділу XI "Перехідні положення" ГПК України.

Повне рішення складено 17.03.2020

Суддя Гумега О. В.