УХВАЛА

27.02.2020Справа № 910/16397/19

За позовом Дочірнього підприємства "Кондитерська корпорація "Рошен" (позивач 1); Приватного акціонерного товариства "Київська кондитерська фабрика "Рошен" (позивач 2);

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Хладопром" (відповідач 1); Міністерства розвитку економіки,торгівлі та сільського господарства України (відповідач 2);

про припинення порушень прав інтелектуальної власності.

Суддя О.В. Мандриченко

Представники:

Від позивача 1: Лучка І. Ю., адвокат, довіреність № б/н від 25.03.2018;

Від позивача 2: Лучка І. Ю., адвокат, довіреність № б/н від 14.08.2018;

Від відповідача 1: Лузан О. С., адвокат, ордер серії ХВ № 001123 від 16.12.2019;

Від відповідача 2: Запорожець Л. Г., представник, довіреність № 2434-03/547 від 17.09.2019;

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

До Господарського суду міста Києва звернулися Дочірнє підприємство "Кондитерська корпорація "Рощен" (позивач 1) та Приватне акціонерне товариство "Київська кондитерська фабрика "Рошен" з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Хладопром" (відповідач 1) та Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства (відповідач 2), у якому позивачі просять суд:

1) визнати дії Товариства з обмеженою відповідальністю "Хладопром" (місцезнаходження: 61099, Харківська обл., місто Харків, вул. Хабарова, буд. 1, ), пов`язані з використанням у своїй господарській діяльності на території України позначення "КИЇВСЬКИЙ ТОРТ" як окремо, так і разом із зображенням листя каштану, плодів каштану для товарів 30 класу МКТП, такими, що порушують права інтелектуальної власності: Приватного акціонерного товариства "Київська кондитерська фабрика "Рошен" (місцезнаходження: 03039, Україна, м. Київ, проспект Науки, буд. 1, Код ) на знак "Київський торт", визнаний добре відомим в Україні рішенням Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 28.04.2017р. для товарів 30 класу МКТП; Дочірнього підприємства "Кондитерська корпорація "Рошен" (місцезнаходження: 03039, Україна, м. Київ, проспект Науки, буд. 1, корпус 1, Код ) на знак для товарів та послуг "Київський торт" за свідоцтвом України №70068;

2) заборони Товариству з обмеженою відповідальністю "Хладопром" (місцезнаходження: 61099, Харківська обл., місто Харків, вул. Хабарова, буд. 1, ) здійснювати використання позначення "КИЇВСЬКИЙ ТОРТ" як окремо, так і разом із зображенням листя каштану, плодів каштану для товарів 30 класу МКТП, зокрема нанесення такого позначення на зазначену продукцію (товар), упаковку, що містить зазначений товар, інший прикріплений до зазначеного товару предмет, зберігання продукції із нанесеним позначенням, пропонування продукції із нанесеним йиваченням для продажу, продаж, експорт (вивезення), застосування такого позначення в рекламі, діловій документації, мережі Інтернет;

3) зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю "Хладопром" (місцезнаходження: 61099, Харківська обл., місто Харків, вул. Хабарова, буд. 1, ) вилучити із цивільного обороту та знищити всі упаковки, етикетки, що призначені для пакування товарів 30 класу МКТП, виробництва Товариства з обмеженою відповідальністю "Хладопром", які містять позначення "Київський торт" як окремо, так і разом із зображенням листя каштану, плодів каштану;

4) визнати свідоцтво України № 252740 від 10.01.2019 року на знак для товарів і послуг повністю недійсним;

5) зобов`язати Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (, адреса: 01008, Україна, м. Київ, вул. М. Грушевського, 12/2) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним повністю свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 252740 від 10.01.2019 року та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 25.11.2019 справу № 910/16397/19 вирішено розглядати за правилами загального позовного провадження зі стадії підготовчого засідання. Підготовче засідання у справі № 910/16397/19 призначено на 17.12.2019.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 04.12.2019 заяву Дочірнього підприємства "Кондитерська корпорація "Рошен" про забезпечення позову задоволено повністю та вжито заходи забезпечення позову, а саме:

- заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю "ХЛАДОПРОМ" (61099, Харківська обл., місто Харків, вул. Хабарова, буд.1, Код ) до набуття рішенням суду у даній справі законної сили передавати повністю або частково право інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №252740, передавати повністю або частково права інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 252740 у використання іншим особам, у тому числі, на підставі ліцензійних угод, а також відмовлятися від свідоцтва України №252740 повністю або частково, а також подавати до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (01008, вул. М. Грушевського 12/2, м. Київ, Україна, ) для офіційної публікації заяви про надання будь-якій особі дозволу на використання знака для товарів і послуг за свідоцтвом України № 252740 та відмовлятися від свідоцтва України № 252740 повністю або частково;

- заборонити Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (01008, вул. М. Грушевського 12/2, м. Київ, Україна, ) до набуття рішенням суду у даній справі законної сили вносити до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів та послуг будь-які зміни, що стосуються правового статусу знаку для товарів та послуг за свідоцтвом України № 252740, в тому числі, але не обмежуючись, щодо передання прав на знак для товарів та послуг за вказаним свідоцтвом повністю або частково, щодо реєстрації ліцензійних договорів за вказаним свідоцтвом, а також щодо припинення дії свідоцтва України №252740 на знак для товарів і послуг шляхом відмови Товариству з обмеженою відповідальністю "ХЛАДОПРОМ" (61099, Харківська обл., місто Харків, вул. Хабарова, буд.1, Код ) від нього повністю або частково, та здійснювати пов`язані з цим публікації в офіційному бюлетені "Промислова власність".

До господарського суду від представника позивача 1 та позивача 2 надійшла заява про залучення співвідповідача та зміну предмету позову, в якій заявник просить:

1) залучити до участі у справі ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФАБРИКА МОРОЗИВА ХЛАДОПРОМ» (місцезнаходження: 61046, Харківська обл., місто Харків, вулиця Хабарова, будинок 1, ) в якості Відповідача-3;

2) Прийняти та розглянути позовні вимоги у новій редакції:

« 1. Визнати дії ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХЛАДОПРОМ» (місцезнаходження: 61099, Харківська обл., місто Харків, вул. Хабарова, буд. 1, ) та ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФАБРИКА МОРОЗИВА ХЛАДОПРОМ» (місцезнаходження: 61046, Харківська обл., місто Харків, вулиця Хабарова, будинок 1, ), пов`язані з використанням у своїй господарській діяльності на території України позначення «КИЇВСЬКИЙ ТОРТ» як окремо, так і разом із зображенням листя каштану, плодів каштану для товарів ЗО класу МКТП, такими, що порушують права інтелектуальної власності: ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «РОШЕН» (місцезнаходження: 03039, Україна, м. Київ, проспект Науки, буд. 1, Код ) на знак «КИЇВСЬКИЙ ТОРТ», визнаний добре відомим в Україні рішенням Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 28.04.2017р. для товарів ЗО класу МКТП; ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «КОНДИТЕРСЬКА КОРПОРАЦІЯ «РОШЕН» (місцезнаходження: 03039, Україна, м. Київ, проспект Науки, буд. 1, корпус 1, Код ) на знак для товарів та послуг «КИЇВСЬКИЙ ТОРТ» за свідоцтвом України №70068.

2. Заборонити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХЛАДОПРОМ» (місцезнаходження: 61099, Харківська обл., місто Харків, вул. Хабарова, буд. 1, ) та ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВЩПОВЩАЛЬНІСТЮ «ФАБРИКА МОРОЗИВА ХЛАДОПРОМ» (місцезнаходження: 61046, Харківська обл., місто Харків, вулиця Хабарова, будинок 1, ) здійснювати використання позначення «КИЇВСЬКИЙ ТОРТ» як окремо, так і разом із зображенням листя каштану, плодів каштану для товарів ЗО класу МКТП, зокрема нанесення такого позначення на зазначену продукцію (товар), упаковку, що містить зазначений товар, інший прикріплений до зазначеного товару предмет, зберігання продукції із нанесеним позначенням, пропонування продукції із нанесеним позначенням для продажу, продаж, експорт (вивезення), застосування такого позначення в рекламі, діловій документації, мережі Інтернет.

3. Зобов`язати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВЩПОВЩАЛЬНІСТЮ «ХЛАДОПРОМ» (місцезнаходження: 61099, Харківська обл., місто Харків, вул. Хабарова, буд. 1, ) та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФАБРИКА МОРОЗИВА ХЛАДОПРОМ» (місцезнаходження: 61046, Харківська обл., місто Харків, вулиця Хабарова, будинок 1, ) вилучити із цивільного обороту та знищити всі упаковки, етикетки, що призначені для пакування товарів ЗО класу МКТП, виробництва ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХЛАДОПРОМ» та/або ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФАБРИКА МОРОЗИВА ХЛАДОПРОМ», які містять позначення «КИЇВСЬКИЙ ТОРТ» як окремо, так і разом із зображенням листя каштану, плодів каштану.

4. Визнати свідоцтво України № 252740 від 10.01.2019 року на знак для товарів і послуг «ХРЕЩАТИК КИЇВСЬКИЙ ТОРТ» повністю недійсним.

5. Зобов`язати Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (, адреса: 01008, Україна, м. Київ, вул. М. Грушевського, 12/2) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним повністю свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 252740 від 10.01.2019 року та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

В обґрунтування вищевказаної заяви позивачі посилаються на наступне.

31.02.2020 року Відповідачем 1 було подано відзив на позовну заяву, в якому повідомлено про те, що Товариство з обмеженою відповідальністю «ФАБРИКА МОРОЗИВА ХЛАДОПРОМ» (код ЄДРПОУ - 39106394) є виробником морозива «ХРЕЩАТИК КИЇВСЬКИЙ ТОРТ», на етикетці якого міститься Спірне позначення та Спірний знак.

Також Відповідачем 1 повідомлено про те, що між ТОВ «ХЛАДОПРОМ» та ТОВ «ФАБРИКА МОРОЗИВА ХЛАДОПРОМ» укладено ліцензійний договір № 3/9-19 від 01.02.2019 року на право використання об`єктів інтелектуальної власності, а саме Спірного знаку за свідоцтвом України № 252740.

На етикетці морозива «ХРЕЩАТИК КИЇВСЬКИЙ ТОРТ», яка міститься в матеріалах даної справи зазначено, що одним із виробників даного морозива є ТОВ «ФАБРИКА МОРОЗИВА ХЛАДОПРОМ».

Відповідно до ч. 4 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Відповідно до ч. 7 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» власник свідоцтва може передавати будь-якій особі право власності на знак повністю або відносно частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг, на підставі договору.

Відповідно до ч.1 ст. 48 ГПК України суд першої інстанції має право за клопотанням позивача до закінчення підготовчого провадження, а у разі розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження - до початку першого судового засідання, залучити до участі у ній співвідповідача.

Враховуючи вищевикладене, господарський суд приходить до висновку про необхідність залучення до участі у справі Товариства з обмеженою відповідальністю «ФАБРИКА МОРОЗИВА ХЛАДОПРОМ» у якості відповідача 3, змінити предмет позову та розглядати позовну заяву в редакції викладеній у заяві позивачів.

Керуючись ст. 46, 48, 234 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва, -

У Х В А Л И В:

1. Залучити до участі у справі Товариство з обмеженою відповідальністю «ФАБРИКА МОРОЗИВА ХЛАДОПРОМ» в якості співвідповідача (інд.61046, м. Харків, вул. Хабарова, буд. 1) (відповідач 3).

2. Зобов`язати позивачів направити відповідачеві 3 позовну заяву разом з доданими до неї матеріалами, про що необхідно надати господарському суду відповідні докази.

3. Зобов`язати відповідача 3 у строк до п`ятнадцять днів з дня вручення даної ухвали надати суду обґрунтований письмовий відзив на позовну заяву у порядку, передбаченому статтею 178 Господарського процесуального кодексу України, з викладенням мотивів повного або часткового відхилення вимог позивача з посиланням на діюче законодавство та докази направлення відзиву з доданими до нього документами на адресу позивача.

4. Попередити відповідача 3, що у разі ненадання відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд має право вирішити спір за наявними матеріалами справи.

5. Запропонувати позивачам у строк до п`яти днів з дня отримання відзиву надати суду відповідь на відзив та докази направлення відповіді на адресу відповідача.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та може бути оскаржена у порядку, встановленому статтею 256 Господарського процесуального кодексу України.

Суддя О. В. Мандриченко