РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

20.02.2020Справа № 910/27941/15

За первісним позовом Berlin-Chemie AG (Берлін - Хемі АГ);

до Державної служби інтелектуальної власності України (відповідач 1);

Organosyn Life Sciences Private Limited (Органосін Лайф Саєнсіз Прайвіт Лімітед) (відповідач 2);

Міністерства охорони здоров`я України (відповідач 3);

Державного підприємства "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров`я України" (відповідач 4);

Evertogen Life Sciences Limited (Евертоген Лайф Саєнсіз Лімітед) (відповідач 5);

Товариства з обмеженою відповідальністю "Органосін Лтд" (відповідач 6);

Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (відповідач 7);

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача

Компанія Лабораторі Гідотті С.п.А/Laboratori Guidotti S.p.A

про припинення порушення прав інтелектуальної власності та зобов`язання вчинити дії.

За зустрічним позовом

Evertogen Life Sciences Limited (Евертоген Лайф Саєнсіз Лімітед);

до Berlin-Chemie AG (Берлін - Хемі АГ) (відповідач 1);

Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (відповідач 2);

про дострокове припинення дії свідоцтва України № 22435 на знак для товарів і послуг "NIMESIL" від 15.01.2002 року частково стосовно товарів 5 класу МКТП.

За зустрічним позовом

Товариства з обмеженою відповідальністю "Органосін Лтд";

до Berlin-Chemie AG (Берлін - Хемі АГ) (відповідач 1);

Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (відповідач 2);

про визнання свідоцтв України на знак для товарів і послуг недійсними.

Суддя Мандриченко О.В.

Секретар судового засідання Дюбко С.П.

Представники за первісним позовом:

Від позивача: Капітоненко А.Г., ордер серії АР 1008522 від 16.01.20 р.;

Від відповідача 1: не з`явилися;

Від відповідача 2: не з`явилися;

Від відповідача 3: Cамборський В.О., довіреність № 14.2/53 від 17.10.2019 р.;

Від відповідача 4: Неміровський В. В., довіреність № 37/Д/С від 28.12.19;

Від відповідача 5: не з`явилися;

Від відповідача 6: не з`явилися;

Від відповідача 7: Запорожець Л. Г., довіреність № 2434-03/547 від 17.09.19;

Від третьої особи: не з`явилися.

Представники за зустрічним позовом:

Від позивача: не з`явилися;

Від відповідача 1: Капітоненко А.Г., ордер серії АР 1008522 від 16.01.20 р.;

Від відповідача 2: Запорожець Л. Г., довіреність № 2434-03/547 від 17.09.19;

Представники за зустрічним позовом:

Від позивача: не з`явилися;

Від відповідача 1: Капітоненко А.Г., ордер серії АР 1008522 від 16.01.20 р.;

Від відповідача 2: Запорожець Л. Г., довіреність № 2434-03/547 від 17.09.19;

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Berlin-Chemie AG (Берлін - Хемі АГ) (далі - Компанія) звернулася до Господарського суду міста Києва з позовом про:

- визнання свідоцтва України №149130 повністю недійсним щодо товарів 05 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП);

- зобов`язання Державної служби інтелектуальної власності України (далі - Служба) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг (далі - Реєстр) стосовно визнання свідоцтва України №149130 повністю недійсним щодо товарів 05 класу МКТП та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність";

- визнання свідоцтва України №35639 повністю недійсним щодо товарів 05 класу МКТП;

- зобов`язання Служби внести зміни до Реєстру стосовно визнання свідоцтва України №35639 повністю недійсним щодо товарів 05 класу МКТП та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність";

- визнання недійсним пункту 28 Переліку зареєстрованих лікарських засобів, які вносяться до Державного реєстру лікарських засобів України, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров`я України (далі - Міністерство) від 25.08.2009 №627 "Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів та внесення змін у реєстраційні матеріали" (далі - Перелік), в частині державної реєстрації лікарського засобу "НІМЕСИН®" (таблетки по 100 мг №10 (10x1), №100 (10x10) у блістерах) (реєстраційне посвідчення №UA/9973/01/01);

- визнання недійсним пункту 29 Переліку в частині державної реєстрації лікарського засобу "НІМЕСИН®" (таблетки по 100 мг in bulk №2500 у контейнерах) (реєстраційне посвідчення №UA/9974/01/01);

- визнання недійсним реєстраційного посвідчення від 31.08.2009 №UA/9973/01/01 на лікарський засіб "НІМЕСИН®" (таблетки по 100 мг № 10 (10x1), № 100 (10x10) у блістерах);

- визнання недійсним реєстраційного посвідчення від 31.08.2009 №UA/9974/01/01 на лікарський засіб "НІМЕСИН®" (таблетки по 100 мг in bulk № 2500 у контейнерах);

- визнання недійсними висновку державного підприємства "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров`я України" (далі - Центр) щодо ефективності, безпечності та якості лікарського засобу, рекомендації його до державної реєстрації (перереєстрації) та внесення змін до реєстраційних матеріалів від 11.08.2009 №5410/2.7-4 в частині лікарського засобу "НІМЕСИН®" (таблетки по 100 мг № 10 (10x1), № 100 (10x10) у блістерах) та "НІМЕСИН®" (таблетки по 100 мг in bulk № 2500 у контейнерах);

- заборону Synmedic Laboratories (Сінмедик Лабораторіз) виробляти лікарський засіб "НІМЕСИН®", наносити на упаковку, в якій міститься лікарський засіб, знак "НІМЕСИН";

- заборону товариству з обмеженою відповідальністю "Органосін Лтд" (далі - Товариство) пропонувати для продажу, продавати та імпортувати лікарський засіб "НІМЕСИН®".

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 02.11.2015 порушено провадження у справі.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 16.05.2016 частково задоволено заяву Компанії про вжиття заходів забезпечення позову шляхом:

- заборони Organosyn Life Sciences Private Limited (Органосін Лайф Саєнсіз Прайвіт Лімітед) передавати у будь-який спосіб повністю чи частково право власності на знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №35639 та №149130, а також відмовлятися повністю чи частково від свідоцтв України №35639 та №149130 на знаки для товарів і послуг;

- заборони Службі вносити зміни до Реєстру стосовно власника знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України №35639 та №149130, а також відомостей стосовно відмови власника від знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України №35639 та №149130 і здійснювати публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність";

- заборони Міністерству вносити зміни до Державного реєстру лікарських засобів України щодо торговельної назви (найменування) лікарського засобу "НІМЕСИН®" (таблетки по 100 мг №10 (10х1), №100 (10х10) у блістерах у картонній пачці), реєстраційне посвідчення №UA/9973/01/01, та щодо торговельної назви (найменування) лікарського засобу "НІМЕСИН®" (таблетки по 100 мг in bulk №2500 у контейнерах), реєстраційне посвідчення №UA/9974/01/01, а також зміни щодо заявника (власника реєстраційного посвідчення) за вказаними лікарськими засобами;

- заборони Organosyn Life Sciences Private Limited (Органосін Лайф Саєнсіз Прайвіт Лімітед) вносити зміни до Державного реєстру лікарських засобів України щодо торговельної назви (найменування) лікарського засобу "НІМЕСИН®" (таблетки по 100 мг №10 (10х1), №100 (10х10) у блістерах у картонній пачці), реєстраційне посвідчення №UA/9973/01/01, та щодо торговельної назви (найменування) лікарського засобу "НІМЕСИН®" (таблетки по 100 мг in bulk №2500 у контейнерах), реєстраційне посвідчення №UA/9974/01/01, а також зміни щодо заявника (власника реєстраційного посвідчення) за вказаними лікарськими засобами.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 16.05.2016 призначено у справі №910/27941/15 судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності.

До Господарського суду міста Києва 14.09.2016 надійшли матеріали справи №910/27941/15 з висновком судового експерта від 17.08.2016 №175/16.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 20.09.2016 провадження у справі №910/27941/15 поновлено.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 31.10.2016 замінено у справі відповідача-5 - Synmedic Laboratories (Сінмедик Лабораторіз) на належного відповідача - Evertogen Life Sciences Limited (Евертоген Лайф Саєнсіз Лімітед); відкладено розгляд справи на 15.05.2017 для забезпечення можливості представникам Evertogen Life Sciences Limited (Евертоген Лайф Саєнсіз Лімітед) прибути у судове засідання; зобов`язано Компанію подати суду належним чином (нотаріально) засвідчений переклад на англійську мову ухвали господарського суду міста Києва від 31.10.2016 у двох примірниках та позовної заяви з додатками у двох примірниках в термін до 14.11.2016 для направлення вказаних документів до Центрального органу іноземної держави напряму.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 15.11.2016 провадження у справі № 910/27941/15 зупинено у зв`язку із зверненням Господарського суду міста Києва із судовим дорученням про надання правової допомоги до Центрального органу іноземної держави напряму.

Відповідно до розпорядження керівника апарату Господарського суду міста Києва від 28.04.2017 № 05-23/1492 "Щодо призначення повторного автоматичного розподілу справ" та протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 28.04.2017 , справа № 910/27941/15 передана для розгляду судді Мандриченку О. В.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 04.05.2017 року справу № 910/27941/15 прийнято до свого провадження суддею Мандриченком О. В., слухання справи призначено на 30.05.2017 року.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 30.05.2017 року до участі у справі № 910/27941/15 залучено іншого відповідача, а саме Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (відповідач 7), слухання справи відкладено до 13.06.2017 року.

До Господарського суду міста Києва від Товариства з обмеженою відповідальністю "Органосін ЛТД" надійшло клопотання про залучення до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача Компанію Лабораторі Гідотті С.п.А/Laboratori Guidotti S.p.A, (Віа Ліворнезе, 897 56122 Ла Веттола (Піза) Італія/Via Livorneze, 897 56122, La Vettola (Piza) Italy) та про повідомлення компанії про залучення до участі у справі в порядку, встановленому Гаазькою конвенцією про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах від 15.12.1965 року, розглянувши яке, господарський суд вважає за можливе його задовольнити.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 22.06.2017 року до участі у справі № 910/27941/15 залучено Компанія Лабораторі Гідотті С.п.А/Laboratori Guidotti S.p.A в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет сору на стороні позивача, слухання справи відкладено до 14.11.2017 року.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 30.11.2017 року призначено у справі № 910/27941/15 судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності.

До господарського суду від Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності надійшов супровідний лист з висновком судового експерта та матеріалами справи.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 24.04.2018 року провадження у справі поновлено, підготовче засідання у справі № 910/27941/15 призначено на 29.05.2018 року.

До господарського суду від Evertogen Life Sciences Limited (Евертоген Лайф Саєнсіз Лімітед) надійшла зустрічна позовна заява до Berlin-Chemie AG (Берлін - Хемі АГ) та Міністерство економічного розвитку і торгівлі України про дострокове припинення дії свідоцтва України № 22435 на знак для товарів і послуг "NIMESIL" від 15.01.2002 року частково стосовно товарів 5 класу МКТП та зобов`язання Міністерства економічного розвитку і торгівлі України внести відомості про дострокове припинення дії свідоцтва України № 22435 на знак для товарів і послуг № 22435 на знак для товарів і послуг "NIMESIL" від 15.01.2002 року частково стосовно товарів 5 класу МКТП до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 26.06.2018 прийнято зустрічну позовну заяву Evertogen Life Sciences Limited (Евертоген Лайф Саєнсіз Лімітед) до розгляду та об`єднано в одне провадження з первісним позовом у справі № 910/27941/15 за правилами загального позовного провадження.

До господарського суду від Товариства з обмеженою відповідальністю "Органосін ЛТД" надійшла зустрічна позовна заява до Berlin-Chemie AG (Берлін - Хемі АГ) та Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, в якій заявник просить: визнати свідоцтво України №22435 на знак для товарів і послуг "NIMESIL" від 15.01.2002 року недійсним повністю щодо товарів 5 класу МКТП; визнати свідоцтво України №31489 на знак для товарів і послуг "НІМЕСИЛ" від 15.05.2003 року недійсним повністю, щодо товарів 5 класу МКТП; зобов`язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання свідоцтва №22435 на знак для товарів і послуг "NIMESIL" від 15.01.2002 року недійсним повністю щодо товарів 5 класу МКТП та здійснити публікацію про це; зобов`язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання свідоцтва№31489 на знак для товарів і послуг "НІМЕСИЛ" від 15.05.2003 року недійсним повністю щодо товарів 5 класу МКТП та здійснити публікацію про це.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 26.06.2018 прийнято зустрічну позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Органосін ЛТД" до розгляду та об`єднати в одне провадження з первісним позовом у справі № 910/27941/15 за правилами загального позовного провадження.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 19.07.2018 року продовжено строк розгляду підготовчого провадження.

У підготовчому засіданні 20.11.2018 року розглядалося клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Органосін Лтд" про виклик судових експертів, за наслідками розгляду якого, господарський суд вирішив його задовольнити та викликати для надання пояснень судових експертів Фою Оксану Анатоліївну та Чабанець Тетяну Миколаївну .

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 20.11.2018 відкладено підготовче засідання у справі № 910/27941/15 до 29.11.18, викликано у підготовче засідання судових експертів Фою Оксану Анатоліївну та Чабанець Тетяну Миколаївну.

У судовому засіданні 29.11.2018 судові експерти надали усні пояснення щодо проведенної судової експертизи № 003/18 від 21.02.2018 р.

Через відділ діловодства господарського від представника відповідача 1 за зустрічним позовом надійшло клопотання про призначення експертизи об`єктів інтелектуальної власності.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 29.11.2018 року призначено у справі № 910/27941/15 експертизу об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено Київському науково-дослідному інституту судових експертиз, провадження у справі зупинено.

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 17.10.2019 року апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Органосін Лтд" задоволено, ухвалу Господарського суду міста Києва від 29.11.2018 року у справі №910/27941/15 скасовано, справу скеровано до Господарського суду міста Києва для подальшого розгляду.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 25.11.2019 року підготовче засідання призначено на 17.12.2019 року.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 17.12.2019 року відкладено підготовче засідання до 16.01.2020.

Через відділ діловодства суду 16.01.2020 р. представником позивача ТОВ "Органосін Лтд" було подано клопотання про долучення доказів до матеріалів справи.

Відповідно до ч. 2 ст. 80 ГПК України позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб, повинні подати докази разом з поданням позовної заяви. Якщо доказ не може бути поданий у встановлений законом строк з об`єктивних причин, учасник справи повинен про це письмово повідомити суд та зазначити: доказ, який не може бути подано; причини, з яких доказ не може бути подано у зазначений строк; докази, які підтверджують, що особа здійснила всі залежні від неї дії, спрямовані на отримання вказаного доказу. (п. 4 ст. 80 ГПК України)

Згідно з п. 8 ст. 80 ГПК України докази, не подані у встановлений законом або судом строк, до розгляду судом не приймаються, крім випадку, коли особа, яка їх подає, обґрунтувала неможливість їх подання у вказаний строк з причин, що не залежали від неї.

Розглянувши клопотання позивача за зустрічним позовом про долучення доказу, суд не приймає його до розгляду з огляду на пропущення позивачем строків на його подання та необгрунтування неможливості його подання у строк з причин, що не залежали від нього.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 16.01.2020 закрито підготовче провадження та призначено справу № 910/27941/15 до судового розгляду по суті на 04.02.2020.

У судовому засіданні 04.02.20 оголошено перерву в слуханні справи по суті до 06.02.2020.

У судовому засіданні 06.02.20 оголошено перерву в слуханні справи по суті до 20.02.2020.

Під час розгляду спору по суті 20.02.2020 р. позивач за первісним позовом підтримав позовні вимоги та просив їх задовольнити у повному обсязі.

Представники відповідача 3, відповідача 4 та відповідача 7 у судовому засіданні проти позовних вимог за первісним позовом заперечували, у задоволенні позову просили відмовити з підстав, викладених у своїх письмових поясненнях по суті справи.

Відповідачі 1, 2, 5 та 6 за первісним позовом у судове засідання 20.02.2020 не з`явилися, про причини неявки суд не повідомили, хоча про дату та час судового засідання були повідомлені належним чином.

Згідно з ч. 1, 3 ст. 202 Господарського процесуального кодексу України неявка у судове засідання будь-якого учасника справи за умови, що його належним чином повідомлено про дату, час та місце цього засідання, не перешкоджає розгляду справи по суті. Якщо учасник справи або його представник були належним чином повідомлені про судове засідання, суд розглядає справу за відсутності такого учасника у разі повторної неявки в судове засідання учасника справи (його представника) незалежно від причин неявки.

Судом враховано, що в силу вимог частини 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, кожен при вирішенні судом питання щодо його цивільних прав та обов`язків має право на судовий розгляд упродовж розумного строку.

Обов`язок швидкого здійснення правосуддя покладається, в першу чергу, на відповідні державні судові органи. Розумність тривалості судового провадження оцінюється в залежності від обставин справи та з огляду на складність справи, поведінки сторін, предмету спору. Нездатність суду ефективно протидіяти недобросовісно створюваним учасниками справи перепонам для руху справи є порушенням частини 1 статті 6 даної Конвенції (§ 66 69 рішення Європейського суду з прав людини від 08.11.2005 у справі "Смірнова проти України").

Відповідно до Листа Верховного Суду України головам апеляційних судів України № 1-5/45 від 25 січня 2006, у цивільних, адміністративних і господарських справах перебіг провадження для цілей статті 6 Конвенції розпочинається з моменту подання позову і закінчується винесенням остаточного рішення у справі.

Критерії оцінювання "розумності" строку розгляду справи є спільними для всіх категорій справ (цивільних, господарських, адміністративних чи кримінальних). Це - складність справи, поведінка заявника та поведінка органів державної влади (насамперед, суду). Відповідальність держави за затягування провадження у справі, як правило, настає у випадку нерегулярного призначення судових засідань, призначення судових засідань з великими інтервалами, затягування при передачі або пересиланні справи з одного суду в інший, невжиття судом заходів до дисциплінування сторін у справі, свідків, експертів, повторне направлення справи на додаткове розслідування чи новий судовий розгляд.

Всі ці обставини судам слід враховувати при розгляді кожної справи, оскільки перевищення розумних строків розгляду справ становить порушення прав, гарантованих пунктом 1 статті 6 Конвенції про захист прав і основних свобод людини, а збільшення кількості звернень до Європейського суду з прав людини не лише погіршує імідж нашої держави на міжнародному рівні, але й призводить до значних втрат державного бюджету.

З огляду на наведене та з урахуванням того, що неявка представників відповідачів 1, 2, 5 та 6 за первісним позовом не перешкоджає всебічному, повному та об`єктивному розгляду всіх обставин справи, суд вважає за можливе розглянути справу за наявними в ній матеріалами.

Розглянувши подані документи і матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об`єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд

ВСТАНОВИВ

Позивач - компанія Берлін-Хемі АГ є власником прав на знак для товарів та послуг за свідоцтвом України № 31489 від 15.05.2003 р. для позначення "НІМЕСИЛ", зареєстрованим для товарів 05 класу Міжнародної класифікації товарів та послуг (МКТП) «Фармацевтичні препарати; ліки для людини» (дата подання заявки - 04.12.2000 р.); а також власником свідоцтва України № 22435 від 15.01.2002 р. на знак для товарів і послуг "NIMESIL", зареєстрованим для товарів 5 класу Міжнародної класифікації товарів та послуг (МКТП) «Фармацевтичні препарати; ліки для людини» та послуг 35 класу МКТП: Вивчання ринку; ділові досліджування, експортування, оцінювання і довідки; фахове консультування щодо підприємництва; імпортно-експортні агентства; агентства комерційного інформування; сприяння продажеві (посередництво); допомога у комерційному або промисловому керуванні (дата подання заявки - 30.04.1998 р.).

Міністерством охорони здоров`я України було видано реєстраційне посвідчення на лікарський засіб "НІМЕСИЛ®" (гранули для оральної суспензії, 100 мг/2 г) № UA/9855/01/01 від 14.07.2014 р., що дозволяє використання даного лікарського засобу в Україні.

Відповідач 1 - компанія Органосін Лайф Саєнсіз Прайвіт Лімітед є власником прав на знак для товарів та послуг за свідоцтвом України № 35639 від 15.10.2003 р. для позначення "НІМЕСИН ПЛЮС", зареєстрованим для товарів 05 класу Міжнародної класифікації товарів та послуг (МКТП) «Фармацевтичні препарати; анальгетики (знеболювані, знеболювальні засоби); хіміко- фармацевтичні препарати» (дата подання заявки - 13.02.2003 р.).

Також компанія Органосін Лайф Саєнсіз Прайвіт Лімітед є власником прав на знак для товарів та послуг за свідоцтвом України № 149130 від 12.12.2011 р. для позначення "НІМЕСИН", зареєстрованим для товарів 05 класу Міжнародної класифікації товарів та послуг (МКТП) «Фармацевтичні засоби для лікування людини, а саме: нестероїдні протизапальні та протиревматичні засоби» (дата подання заявки - 22.07.2011 р.).

Міністерство охорони здоров`я України наказом № 627 від 25.08.2009 р. зареєструвало лікарський засіб «НІМЕСИН» (таблетки по 100 мг № 10, № 100). за п/п № 28, та лікарський засіб «НІМЕСИН» (таблетки по 100 мг in bulk № 10004 за п/п № 29, на підставі висновку щодо ефективності, безпечності та якості лікарського засобу та рекомендації його до державної реєстрації (перереєстрації) № 5410/2,7-4 від 11.08.09 р., наданих Державним підприємством «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров`я України», та видало реєстраційне посвідчення UA/9973/01/01 від 31.08.2009 р. на лікарський засіб «НІМЕСИН» (таблетки по 100 мг № 10. № 100) та реєстраційне посвідчення UA/9974/01/01 від 31.08.2009 р. на лікарський засіб «НІМЕСИН» (таблетки по 100 мг in bulk № 1000) на ім`я Сінмедик Лабораторіз.

Згідно даних Державного реєстру лікарських засобів України Міністерства охорони здоров`я України, були внесені зміни до реєстраційних даних за вказаними реєстраційними посвідченнями, а саме, за реєстраційним посвідченням UA/9973/01/01 від 31.08.2009 р. на лікарський засіб «НІМЕСИН» були змінені дані по упакуванню (таблетки по 100 мг № 10 (10x1), № 100 (10x10) у блістерах), назві "НІМЕСИН®", та змінено заявника на Органосин Лайф Саєнсиз Пвт. Лтд, Індія (відповідач 2), та за реєстраційним посвідченням UA/9974/01/01 від 31.08.2009 р. на лікарський засіб «НІМЕСИН» були змінені дані по упакуванню (таблетки по 100 мг in bulk № 2500 у контейнерах), назві "НІМЕСИН®", та змінено заявника на Органосин Лайф Саєнсиз Пвт. Лтд., Індія (відповідач 2).

Звертаючись з даним позовом до суду позивач за первісним позовом вказував, що відповідач 1 та відповідач 2 порушили його права на зареєстрований знак «НІМЕСИЛ» за свідоцтвом України № 31489 та зареєстрований знак " NIMESIL " за свідоцтвом України № 22435 шляхом реєстрації знака для товарів і послуг "НІМЕСИН" за свідоцтвом України № 149130 від 12.12.2011 р. та знака для товарів і послуг «НІМЕСИН ПЛЮС» за свідоцтвом України № 35639 від 15.10.2003 р., які було зареєстровано з порушенням вимог чинного законодавства України, та вони підлягають визнанню недійсними повністю, оскільки не відповідають умовам надання правової охорони.

Позивач первісним позовом також посилався на те, що відповідачі 2, 3, 4, та 5 порушили його права на зареєстрований знак «НІМЕСИЛ» за свідоцтвом України № 31489 та зареєстрований знак " NIMESIL " за свідоцтвом України № 22435 шляхом реєстрації лікарського засобу «НІМЕСИН®» (таблетки по 100 мг № 10 (10x1), № 100 (10x10) у блістерах) та лікарського засобу "НІМЕСИН®" (таблетки по 100 мг in bulk № 2500 у контейнерах), з вказанням торговельного найменування «НІМЕСИН®», для введення в обіг цього лікарського засобу, маркованого позначенням "НІМЕСИН®", що є схожим настільки що його можна сплутати із зареєстрованим знаком для товарів і послуг за свідоцтвом №31489 Позивача "НІМЕСИЛ" та схожим настільки, що його можна сплутати із знаком для товарів і послуг за свідоцтвом №22435 Позивача "NIMESIL", з огляду на що вказані реєстрації вказаних лікарських засобів «НІМЕСИН®» (реєстраційне посвідчення UA/9973/01/01 та реєстраційне посвідчення UA/9974/01/01) та наказ відповідача 3 № 627 від 25.08.2009 р. в цій частині, висновок Відповідача 4 щодо ефективності, безпечності та якості лікарського засобу, рекомендації його до державної реєстрації (перереєстрації) № 5410/2.7-4 від 11.08.09 р. в цій частині, мають бути визнані недійсними.

Позивач первісним позовом вважає, що відповідачі 5 та 6 порушують його права на зареєстрований знак «НІМЕСИЛ» за свідоцтвом України № 31489 та зареєстрований знак " NIMESIL " за свідоцтвом України № 22435 шляхом виробництва лікарського засобу "НІМЕСИН®", нанесення на упаковку, в якій міститься лікарський засіб, знаку "НІМЕСИН", пропонування для продажу лікарського засобу НІМЕСИН®", продажу лікарського засобу "НІМЕСИН®" та імпортування лікарського засобу "НІМЕСИН®" в Україну.

Таким чином, обгрунтовуючи свої позовні вимоги, позивач первісним позовом посилався на те, що знак для товарів і послуг "НІМЕСИН" за свідоцтвом України № 149130 та знак для товарів і послуг "НІМЕСИН ПЛЮС" за свідоцтвом України № 35639, зареєстровані відповідачем 1 на ім`я відповідача 2 є схожими настільки, що їх можна сплутати із зареєстрованим на на ім`я позивача знаком для товарів і послуг «НІМЕСИЛ» за свідоцтвом України № 31489 та знаком "NIMESIL" за свідоцтвом України №22435, стосовно наведених у свідоцтвах товарів 5 класу МКТП.

Згідно з ст. 418 ЦК України, право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об`єкт права інтелектуальної власності, визначений цим Кодексом та іншим законом. Право інтелектуальної власності становлять особисті немайнові права інтелектуальної власності та (або) майнові права інтелектуальної власності, зміст яких щодо певних об`єктів права інтелектуальної власності визначається цим Кодексом та іншим законом. Право інтелектуальної власності є непорушним.

Стаття 154 ГК України вказує, що відносини, пов`язані з використанням у господарській діяльності та охороною прав інтелектуальної власності, регулюються Господарським кодексом України та іншими законами. До відносин, пов`язаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, застосовуються положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України та іншими законам.

Пунктом 1 ст. 494 ЦК України та п. 3 ст. 5 Закону встановлено, що набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом, умови та порядок видачі якого встановлюються законом". Пункт 1 ст. 157 ГКУ також визначає: "Право інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом у випадках і порядку, передбачених законом.

Відповідно до ч. 2 ст. 494 ЦК України обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом.

Частина 4 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (надалі - Закон) встановлює, що обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Згідно ч. 2 ст. 157 ГК України, використанням торговельної марки у сфері господарювання визнається застосування її на товарах та при наданні послуг, для яких вона зареєстрована, на упаковці товарів, у рекламі, друкованих виданнях, на вивісках, під час показу експонатів на виставках і ярмарках, що проводяться в Україні, у проспектах, рахунках, на бланках та в іншій документації, пов`язаній з впровадженням зазначених товарів і послуг у господарський (комерційний) обіг".

Виходячи з положень ч. 1 ст. 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково, зокрема, у разі:

а) невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони;

в) видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

Відповідно до п. 3 ст. 6 Закону не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім`я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів та послуг.

У матеріалах справи містяться висновок експерта № 175/16 від 17.08.2016 р., за результатами судової експертизи у сфері інтелектуальної власності та висновок експертів № 003/18 від 21.02.2018 р. за результатами комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності, складені судовими експертами Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності.

За результатами проведених експертних досліджень щодо визначення схожості знаків для товарів і послуг, експертами було встановлено:

- знак для товарів і послуг «НІМЕСИН» за свідоцтвом України №149130 на ім`я відповідача 2 є схожим настільки, що його можна сплутати із знаком «НІМЕСИЛ» за свідоцтвом України №31489 на ім`я позивача та/або і знаком «NIMESIL» за свідоцтвом України №22435 на ім`я позивача для таких самих або споріднених з ними товарів 5 класу МКТП;

- знак для товарів і послуг «НІМЕСИН ПЛЮС» за свідоцтвом України №35639 на ім`я відповідача 2 є схожим настільки, що його можна сплутати із знаком «НІМЕСИЛ» за свідоцтвом України №31489 на ім`я позивача, та/або і знаком «NIMESIL» за свідоцтвом України №22435 на ім`я позивача для таких самих або споріднених з ними товарів 5 класу МКТП;

- торгівельне найменування (назва) лікарського засобу «НІМЕСИН» (реєстраційне посвідчення UA/9973/01/01) є схожим настільки, що його можна сплутати із знаком «НІМЕСИЛ» за свідоцтвом України №31489 на ім`я позивача, та/або і знаком «NIMESIL» за свідоцтвом України №22435 на ім`я позивача для таких самих або споріднених з ними товарів 5 класу МКТП;

- торгівельне найменування (назва) лікарського засобу «НІМЕСИН» (реєстраційне посвідчення UA/9974/01/01) є схожим настільки, що його можна сплутати із знаком «НІМЕСИЛ» за свідоцтвом України №31489 на ім`я позивача, та/або і знаком «NIMESIL» за свідоцтвом України № 22435 на ім`я позивача для таких самих або споріднених з ними товарів 5 класу МКТП.

Відповідно до ст. 98 ГПК України:

1. Висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному законодавством.

2. Предметом висновку експерта може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань. Предметом висновку експерта не можуть бути питання права.

3. Висновок експерта може бути підготовлений на замовлення учасника справи або на підставі ухвали суду про призначення експертизи.

4. Висновок експерта викладається у письмовій формі і приєднується до справи.

5. Суд має право за заявою учасників справи або з власної ініціативи викликати експерта для надання усних пояснень щодо його висновку.

6. У висновку експерта повинно бути зазначено: коли, де, ким (ім`я, освіта, спеціальність, а також, за наявності, свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта, стаж експертної роботи, науковий ступінь, вчене звання, посада експерта), на якій підставі була проведена експертиза, хто був присутній при проведенні експертизи, питання, що були поставлені експертові, які матеріали експерт використав. Інші вимоги до висновку експерта можуть бути встановлені законодавством.

7. У висновку експерта має бути зазначено, що він попереджений (обізнаний) про відповідальність за завідомо неправдивий висновок, а у випадку призначення експертизи судом - також про відповідальність за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків.

Господарським судом встановлено, що висновок експерта № 175/16 від 17.08.2016 р., за результатами судової експертизи у сфері інтелектуальної власності та висновок експертів № 003/18 від 21.02.2018 р. за результатами комісійної судової експертизи, відповідають вищенаведеним вимогам і не викликають сумнівів у їх правильності, оскільки висновки надані в межах компетенції експертів, ґрунтуються на методичних рекомендаціях та результатах дослідження матеріалів справи, висновки чіткі, логічні, послідовні і відповідають фактичним даним справи.

В той же час, відповідачами за первісним позовом зі своєї сторони не було надано висновку експерта із висновками, що відрізняються від тих, що надані експертами у вищезазначених дослідженнях.

За таких обставин висновок експерта № 175/16 від 17.08.2016 р. та висновок експертів № 003/18 від 21.02.2018 р. за результатами проведення судових експертиз у сфері інтелектуальної власності приймається судом в якості належних та допустимих доказів у справі.

Отже, матеріалами справи підтверджуються доводи позивача про те, що зареєстровані на ім`я відповідача 2 знак для товарів і послуг за свідоцтвом № 35639 від 15.10.2003 р. та знак за свідоцтвом № 149130 від 12.12.2011 не відповідають умовам надання правової охорони станом на дату подання заявки на їх реєстрацію, оскільки вони є схожим до ступеня змішування із раніше зареєстрованими знаками позивача для таких самих товарів та є такими, що можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послуги.

Згідно приписів п. 63 постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012р. № 12 "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов`язаних із захистом прав інтелектуальної власності", порушенням прав на знак, зокрема, визнається введення в цивільний оборот позначень, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із: знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім`я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Враховуючи викладене, суд приходить до висновку, що позовні вимоги про визнання свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 149130 від 12.12.2011 та свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 35639 від 15.10.2003 недійсними повністю щодо товарів 05 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг підлягають задоволенню.

Стосовно позовних вимог до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України про зобов`язання внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним спірних свідоцтва на знаки для товарів і послуг та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність", суд зазначає, що внесення таких змін до Реєстру та публікація відповідного повідомлення відноситься до виключної компетенції Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Відповідно до ч. 5 ст. 16 Закону, свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Як встановлено частинами 1, 2 ст. 20 Закону, будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Порушенням прав власника свідоцтва вважається також використання без його згоди в доменних іменах знаків та позначень, вказаних у пункті 5 статті 16 цього Закону. На вимогу власника свідоцтва таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов`язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки. Власник свідоцтва може також: вимагати усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати, або знищення виготовлених зображень знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати.

На вимогу власника свідоцтва таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов`язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки.

Враховуючи той факт, що позначення, яке міститься на товарах виробництва відповідача 5, та пропонуються для продажу відповідачем 6, є схожим до ступеня змішування із об`єктами інтелектуальної власності позивача, виготовлення, зберігання, пропонування до продажу (рекламування), продаж, таких товарів без відповідного дозволу позивача, кваліфікується як порушення прав інтелектуальної власності позивача, суд приходить до висновку, що позовні вимоги про заборону Evertogen Life Sciences Limited (Евертоген Лайф Саєнсіз Лімітед) виробляти лікарський засіб "НІМЕСИН®", наносити на упаковку, в якій міститься лікарський засіб, знак "НІМЕСИН" та заборону Товариству з обмеженою відповідальністю "Органосін Лтд" пропонувати для продажу, продавати та імпортувати лікарський засіб "НІМЕСИН®", -підлягають задоволенню.

Щодо інших заявлених позивачем за первісним позовом вимог судом встановлено наступне.

Використання в цивільному обороті лікарських засобів на території України можливе лише після проведення їх державної реєстрації. Державна реєстрація лікарських засобів виступає тим юридичним фактом, на підставі якого вони вводяться у цивільний оборот на території України.

Відповідно до частини першої статті 9 Закону України "Про лікарські засоби" лікарські засоби допускаються до застосування в Україні після їх державної реєстрації, крім випадків, передбачених цим Законом.

На зареєстрований лікарський засіб заявнику видається посвідчення, в якому зазначається строк дії, протягом якого лікарський засіб дозволяється до застосування в Україні (ч. 18 ст. 9 Закону України "Про лікарські засоби").

Відповідно до пункту 2 Порядку державної реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів і розмірів збору за їх державну реєстрацію (перереєстрацію), затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2005 № 376 (далі - Порядок № 376) державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарського засобу здійснює МОЗ на підставі результатів експертизи реєстраційних матеріалів (реєстраційного досьє) на такий засіб, проведеної Державним експертним центром МОЗ (далі - Центр), у порядку, визначеному МОЗ.

Зі змісту приписів статті 9 Закону України "Про лікарські засоби", Порядку № 376, а також Порядку проведення експертизи матеріалів на лікарські засоби, що подаються на державну реєстрацію (перереєстрацію), а також експертизи матеріалів про внесення змін до реєстраційних матеріалів протягом дії реєстраційного посвідчення, затвердженого Наказом Міністерства охорони здоров`я України від 26.08.2005 № 426, вбачається, що до повноважень Центру належить проведення експертизи реєстраційних матеріалів, за результатами якої складаються вмотивовані висновки про можливість (або неможливість) реєстрації лікарських засобів.

За результатами розгляду зазначених матеріалів центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров`я, у місячний термін приймає рішення про реєстрацію або відмову в реєстрації лікарського засобу, як це встановлено частиною 5 статті 9 Закону України "Про лікарські засоби".

Згідно п. 3 Порядку № 376 у заяві про державну реєстрацію лікарського засобу, яку подає до МОЗ юридична або фізична особа, що несе відповідальність за якість, безпечність та ефективність лікарського засобу (далі - заявник), зазначаються найменування та адреса заявника, юридична адреса та адреса місця провадження діяльності виробника лікарського засобу, назва лікарського засобу, його торговельна назва, назва діючої речовини, синоніми, форма випуску, повний склад лікарського засобу, показання до застосування та протипоказання, дозування, умови відпуску, способи застосування, строк та умови зберігання, інформація про упаковку, дані щодо реєстрації лікарського засобу в інших країнах. За результатами розгляду заяви МОЗ надсилає до Центру лист-направлення разом із копією заяви для проведення експертизи. Після надходження до Центру листа-направлення МОЗ заявником подаються до Центру документи, перелік яких наведено у підпунктах 1-5 вказаного пункту Порядку.

Відповідно до п. 5 Порядку № 376, за результатами експертизи Центр готує вмотивовані висновки щодо ефективності, безпечності та якості лікарського засобу і рекомендує здійснити державну реєстрацію такого засобу або відмовити в ній.

На підставі поданих Центром висновків та рекомендацій МОЗ у місячний строк приймає рішення про реєстрацію лікарського засобу або про відмову в такій реєстрації.

З наведених вище норм вбачається, що висновок Центру базується на дослідженні наданих заявником матеріалів та на перевірці достовірності наданих матеріалів й безпечності лікарського засобу, що подається на реєстрацію.

Рішення про відмову в державній реєстрації лікарського засобу приймається, якщо не підтверджуються висновки щодо його ефективності та безпечності. Також, у державній реєстрації може бути відмовлено у разі, коли внаслідок такої реєстрації будуть порушені захищені патентом чинні майнові права інтелектуальної власності, в тому числі при виробництві, використанні, продажу лікарських засобів (ч.ч. 23, 24 ст. 9 Закону України "Про лікарські засоби").

В силу ч. 1 ст. 21 ЦК України суд визнає незаконним та скасовує правовий акт індивідуальної дії, виданий органом державної влади, органом влади Автономної Республіки Крим або органом місцевого самоврядування, якщо він суперечить актам цивільного законодавства і порушує цивільні права або інтереси.

Оскільки Міністерство охорони здоров`я України приймає рішення про реєстрацію (перереєстрацію) лікарського засобу або про відмову в такій реєстрації, то наказ Міністерства охорони здоров`я України від 25.08.2009 № 627 "Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарського засобу "НІМЕСИН®" (таблетки по 100 мг №10 (10x1), №100 (10x10) у блістерах) (реєстраційне посвідчення №UA/9973/01/01), п/п № 28 та наказ від 25.08.2009 №627 "Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарського засобу "НІМЕСИН®" (таблетки по 100 мг in bulk №2500 у контейнерах) (реєстраційне посвідчення №UA/9974/01/01), п/п № 29, - порушують виключні майнові права позивача на знаки за свідоцтвом України № 31489 та № 22435.

При цьому судом було враховано та надано належну оцінку формального дотримання Міністерством охорони здоров`я України існуючої процедури реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів, яка за будь-яких умов не має домінувати над відповідним майновим правом позивача як власника знака.

Вищевикладене дає підстав вважати позовні вимоги позивача про: визнання недійсним наказу Міністерства охорони здоров`я України від 25.08.2009 №627 "Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів та внесення змін у реєстраційні матеріали" в частині державної реєстрації лікарського засобу "НІМЕСИН®" (таблетки по 100 мг №10 (10x1), №100 (10x10) у блістерах) (реєстраційне посвідчення №UA/9973/01/01), п/п № 28.; визнання недійсним наказу Міністерства охорони здоров`я України від 25.08.2009 №627 "Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів та внесення змін у реєстраційні матеріали" в частині державної реєстрації лікарського засобу "НІМЕСИН®" (таблетки по 100 мг in bulk №2500 у контейнерах) (реєстраційне посвідчення №UA/9974/01/01), п/п № 29; визнання недійсним реєстраційного посвідчення від 31.08.2009 №UA/9973/01/01 на лікарський засіб "НІМЕСИН®" (таблетки по 100 мг № 10 (10x1), № 100 (10x10) у блістерах), визнання недійсним реєстраційного посвідчення від 31.08.2009 №UA/9974/01/01 на лікарський засіб "НІМЕСИН®" (таблетки по 100 мг in bulk № 2500 у контейнерах); визнання недійсним висновка Державного підприємства "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров`я України" щодо ефективності, безпечності та якості лікарського засобу, рекомендації його до державної реєстрації (перереєстрації) та внесення змін до реєстраційних матеріалів від 11.08.2009 №5410/2.7-4 в частині лікарського засобу "НІМЕСИН®" (таблетки по 100 мг № 10 (10x1), № 100 (10x10) у блістерах) та "НІМЕСИН®" (таблетки по 100 мг in bulk № 2500 у контейнерах), - обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.

Відповідачем 6 за первісним позовом було подано заяву про застосування строків позовної давності до первісного позову.

Обгрунтовуючи свою заяву про застосування строків позовної давності, відповідач 6 за первісним позовом посилався на те, що відомості про видачу оспорюваних свідоцтв № 35639 та № 149130 були опубліковані в Офіційному бюлетені "Промислова власність" № 10 від 15.10.2003р. та № 23 від 12.12.2011 відповідно, а тому з цього моменту позивач міг довідатись про порушення свого права, а, отже, з цього моменту почався перебіг позовної давності.

Статтею 256 Цивільного кодексу України передбачено, що особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу протягом строку позовної давності.

Загальна позовна давність встановлюється тривалістю у три роки (ст. 257 Цивільного кодексу України).

Відповідно до ст. 261 Цивільного кодексу України перебіг позовної давності починається від дня, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила.

Позивач за первісним позовом наголошував на тому, що довідався про факт порушення його прав у березні 2015 року, у зв`язку з чим останній звернувся до відповідача 6 за первісним позовом з вимогою про припинення порушення від 17 березня 2015 р.

Згідно ст. 1 Закону України "Про друковані засоби масової інформації в України" під друкованими засобами масової інформації (пресою) в Україні розуміються періодичні і такі, що продовжуються, видання, які виходять під постійною назвою, з періодичністю один і більше номерів (випусків) протягом року на підставі свідоцтва про державну реєстрацію.

Тобто вимоги закону чітко визначають, що оприлюднення інформації, публікації відомостей щодо прав на знаки для товарів і послуг здійснюється виключно в межах України як держави. Суб`єктами отримання зазначеної інформації є відповідно фізичні та юридичні особи України. Мова, яка використовується для публікації інформації, є українською.

Можливість довідатися про видачу оспорюваних свідоцтв на знак для товарів і послуг виникла виключно у мешканців України як держави, які відповідно володіють державною мовою.

Позивач за первісним позовом - компанія БЕРЛІН-ХЕМІ АГ є нерезидентом України, створена та здійснює свою діяльність у відповідності до законодавства Німеччини. Той факт, що у офіційному бюлетені "Промислова власність" здійснено публікацію та певній інформації надано статус загальновідомої в межах України ніяким чином не надав можливості позивачу за первісним позовом бути обізнаним про порушення своїх прав в Україні, оскільки ні теоретично ані практично позивач не знав та не міг знати про видання свідоцтв відповідачу 2.

Суд погоджується з доводами позивача за первісним позовом, що факт здійснення публікації у бюлетені ''Промислова власність" українською мовою в межах України про видачу свідоцтв на знаки, ніяким чином не надавало останньому можливості бути обізнаним про порушення своїх прав в Україні.

Як встановлено ст. ст. 73, 74 Господарського процесуального кодексу України, доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи.

Згідно з ст. 76 Господарського процесуального кодексу України, належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування.

Враховуючи викладене, суд приходить до висновку, що позивач за первісним позовом не пропустив строки позовної давності та вважає твердження відповідача 6 за первісним позовом щодо пропущення позивачем позовної давності безпідставними та недоведеними.

Щодо зустрічного позову Товариства з обмеженою відповідальністю "Органосін Лтд" суд відзначає наступне.

В обгрунтування своїх позовних вимог позивач за зустрічним позовом посилався на абзац 2 ч. 2 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» зазначаючи, що знак для товарів та послуг «НІМЕСИЛ» за свідоцтвом № 31489 не має розрізняльної здатності та не набув її внаслідок використання, оскільки позначення «НІМЕСИЛ» не має розрізняльної здатності та відсилає до назви діючої речовини лікарських засобів, для яких зареєстровані ці знаки, німесулід.

Згідно абз. 2 ч. 2 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» не можуть одержати правову охорону позначення, які «звичайно не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання».

Згідно п. 4.3.1.3. Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28 липня 1995 р. № 116 (в редакції наказу Державного патентного відомства України від 20 серпня 1997 р. № 72) «при перевірці позначення, заявленого на реєстрацію як знак, щодо наявності підстав для відмови в наданні правової охорони, відповідно до пункту 2 статті 6 Закону, встановлюється, чи не являються позначення такими, що: а) не мають розрізняльної здатності».

Відповідно до п. 4.3.1.4. Правил «до позначень, що не мають розрізняльної здатності,

відносяться:

- позначення, які складаються лише з однієї літери, цифри, лінії, простої геометричної фігури, що не мають характерного графічного виконання;

- реалістичні зображення товарів, якщо вони заявляються на реєстрацію як знак для

позначення цих товарів;

- тривимірні об`єкти, форма яких обумовлена виключно функціональним призначенням, якщо такий об`єкт заявляється як знак;

- загальновживані скорочення;

- позначення, які тривалий час використовувались в Україні кількома виробниками як знаки для товарів, що мають спільну якість або інші характеристики, і втратили розрізняльну здатність як індивідуальні знаки відносно таких товарів».

У матеріалах справи міститься залучений відповідачем 1 за зустрічним позовом висновок експерта у сфері інтелектуальної власності № G-001-TTM/18 від 31.07.2018, складений експертом Ткачуком Т.М. За результатом проведеного експертного дослідження, експертом було встановлено:

- знак для товарів і послуг «НІМЕСИЛ» за свідоцтвом України № 31489 є таким, що має розрізняльну здатність для товарів 5 класу МКТП: «Фармацевтичні препарати, ліки для людини».

- знак для товарів і послуг «NIMESIL» за свідоцтвом України № 22435 є таким, що має розрізняльну здатність для товарів 5 класу МКТП: «Фармацевтичні препарати, ліки для людини» та послуг 35-го класу: «вивчання ринку; ділові досліджування; експертування; оцінювання і довідки; фахове консультування щодо підприємництва; імпортно-експортні агентства; агентства комерційного інформування; сприяння продажеві (посередництво); допомога у комерційному або промисловому керуванні».

Судом встановлено, що висновок експерта № G-001-TTM/18 від 31.07.2018 не викликає сумнівів у його правильності, оскільки висновки надані в межах компетенції експерта, ґрунтуються на методичних рекомендаціях, висновки чіткі, логічні, послідовні і відповідають фактичним даним справи. За таких обставин висновок експерта № № G-001-TTM/18 від 31.07.2018 приймається судом в якості належного та допустимого доказу у справі.

З урахуванням наявних у матеріалах справи доказів, суд приходить до висновку, що знак для товарів і послуг «НІМЕСИЛ» за свідоцтвом України № 31489 та знак для товарів і послуг «NIMESIL» за свідоцтвом України № 22435 мають розрізняльну здатність та набули такої внаслідок їх використання для товарів 5 класу МКТП в Україні, а також відповідають вимогам надання правової охорони, встановлених ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Підсумовуючи вищевикладене, враховуючи відповідність зареєстрованих знаків для товарів і послуг № 31489 та № 22435 умовам надання правової охорони, суд приходить до висновку про необґрунтованість та недоведеність вимог позивача за зустрічним позовом, відповідно позовна заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Органосін Лтд" задоволенню не підлягає.

Оскільки позовні вимоги до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України є похідними від вимоги до відповідача 1 за зустрічним позовом, то вони також не підлягають задоволенню.

Щодо зустрічного позову компанії Evertogen Life Sciences Limited (Евертоген Лайф Саєнсіз Лімітед).

Обгрунтовуючи свої позовні вимоги позивач за зустрічним позовом, з урахуванням заяви про зміну підстав позові від 26.10.2018, зазначав, що знак для товарів і послуг «NIMESIL», що зареєстрований за свідоцтвом України № 22435 не використовуються відповідачем 1 за зустрічним позовом на території України протягом останніх 5 років.

При достроковому припиненні свідоцтва на знак для товарів і послуг судам слід враховувати положення Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, зокрема щодо підстав для анулювання реєстрації торговельної марки, а саме статтю 198 названої угоди (Постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 21 березня 2018 року у справі №910/11414/17).

01.09.2017 набула чинності Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, яка ратифікована Україною 16.09.2014 згідно Закону України від 16.09.2014 "Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони".

Відповідно до статті 158 Угоди про асоціацію для цілей цієї Угоди права інтелектуальної власності включають зокрема, торговельні марки.

Угодою про асоціацію встановлені окремі стандарти, які доповнюють та уточнюють права і зобов`язання Сторін згідно з Угодою про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (ТРІПС) та іншими міжнародними договорами у сфері інтелектуальної власності, зокрема, щодо торговельних марок.

Статтею 198 Угоди про асоціацію визначено, що сторони передбачають, що реєстрація торговельної марки підлягає анулюванню, якщо протягом безперервного п`ятирічного періоду вона не була введена у використання на відповідній території для товарів або послуг, стосовно яких вона зареєстрована, і відсутні належні причини для невикористання; проте жодна особа не може заявити, що права власника на торговельну марку мають бути анульовані, якщо протягом проміжку часу між закінченням п`ятирічного періоду і поданням заяви про анулювання розпочалося або було поновлено реальне використання торговельної марки; початок використання або його поновлення протягом трьохмісячного періоду, що передує заяві про анулювання, яке розпочалося відразу після закінчення безперервного п`ятирічного періоду невикористання, не беруться до уваги, якщо підготовка до початку або поновлення використання здійснюється лише у зв`язку з тим, що власник усвідомлює можливість подання заяви про анулювання.

Таким чином, наведені норми ст. 198 Угоди про асоціацію передбачають анулювання реєстрації торговельної марки, якщо протягом безперервного п`ятирічного періоду вона не була введена у використання на відповідній території для товарів або послуг, стосовно яких вона зареєстрована, і відсутні належні причини для невикористання, тоді як згідно чинних норм п.4 ст.18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" достроково може бути припинена повністю або частково дія свідоцтва, знак за яким не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації. Наведене свідчить про невідповідність в зазначеній частині правого акту - Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" міжнародному договору - Угоді про асоціацію.

Відповідно до статті 9 Конституції України чинні міжнародні договори, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України.

За приписами статті 19 Закону України "Про міжнародні договори України" чинні міжнародні договори України, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства і застосовуються у порядку, передбаченому для норм національного законодавства; якщо міжнародним договором України, який набрав чинності в установленому порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені у відповідному акті законодавства України, то

Отже, зважаючи на приписи ст. 198 Угоди про асоціацію, для дострокового припинення свідоцтва України № 22435 позивачем має бути належним чином доведений факт невикористання відповідачем 1, як власником спірного свідоцтва, вказаної торгової марки, а відповідач 1 повинен довести використання або зазначити поважні причини невикористання спірного знаку, для товарів яких він зареєстрований.

При цьому докази, які можуть підтвердити використання знака для товарів і послуг, повинні бути обмежені п`ятирічним строком до дати звернення позивача до суду.

На підтвердження використання спірного знаку відповідачем 1 за зустрічним позовом було долучено до матеріалів справи наступні документи:

- копія інструкції для медичного застосування препарату НІМЕСИЛ® (NIMESIL®), затверджено Наказом Міністерства охорони здоров`я України 10.07.2009 р. № 497, Реєстраційне посвідчення № UA/9855/01/01;

- копія Інструкції для медичного застосування препарату НІМЕСИЛ® (NIMESIL®), затверджено Наказом Міністерства охорони здоров`я України 10.07.2009 р. № 497, Реєстраційне посвідчення № UA/9855/01/01, зміни внесено Наказом Міністерства охорони здоров`я України 02.08.2013 р. № 684;

- копія Інструкції для медичного застосування лікарського засобу НІМЕСИЛ® (NIMESIL®), затверджено Наказом Міністерства охорони здоров`я України 10.07.2014 р. № 483, Реєстраційне посвідчення № UA/9855/01/01;

- копія Інструкції для медичного застосування лікарського засобу НІМЕСИЛ® (NIMESIL®), затверджено Наказом Міністерства охорони здоров`я України 10.07.2014 р. № 483, Реєстраційне посвідчення № UA/9855/01/01, зміни внесено Наказом Міністерства охорони здоров`я України 29.11.2017 р. № 1495;

- копії сертифікату якості № 246727 від 30 жовтня 2015 р. та сертифікату якості № 246668 від 6 листопада 2015 р.. що підтверджують використання знаку «NIMESIL» щодо лікарських засобів;

- копія Інвойсу № F000001830 від 14.02.2018 р. від Берлін-Хемі на поставку лікарського засобу «NIMESIL» до ТОВ «БаДМ» (Україна) з перекладом на українську мову;

- копія Інвойсу № F000001813 від 07.02.2018 р. від Берлін-Хемі на поставку лікарського засобу «NIMESIL» до ТОВ «БаДМ» (Україна) з перекладом на українську мову;

- копія Пакувальної відомості № К002379202 від 14.02.2018 р. від Берлін-Хемі на лікарські засоби «NIMESIL» до ТОВ «БаДМ» (Україна) з перекладом на українську мову;

- копія Пакувальної відомості № К002377060 від 06.02.2018 р. від Берлін-Хемі на лікарські засоби «NIMESIL» до ТОВ «БаДМ» (Україна) з перекладом на українську мову.

Відповідно до ч.1 ст.73 Господарського процесуального кодексу України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Згідно з ч.1 ст.74 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Оцінюючи подані відповідачем 1 за зустрічним позовом докази використання знаку для товарів та послуг «NIMESIL» за свідоцтвом України № 22435 від 15.01.2002 р. у їх сукупності, суд враховує відомість відповідача 1 за зустрічним позовом як виробника медичних препаратів на ринку України, наявність доказів використання знаку в межах п`ятирічного терміну до дати подання зустрічного позову та розповсюдження продукції, яку марковано знаком, суд приходить до висновку, що відповідачем 1 надано суду докази використання знаку «NIMESIL» за свідоцтвом України № 22435 від 15.01.2002 для визначених у свідоцтві товарів та послуг на території України у п`ятирічнийстрок до дати подання зустрічного позову, а тому позовні вимоги компанії Evertogen Life Sciences Limited (Евертоген Лайф Саєнсіз Лімітед) щодо дострокового припинення знаку № 22435 від 15.01.2002 є безпідставними, неогрнутованими, та такими, ще не підлягають задоволенню.

Оскільки позовні вимоги до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України є похідними від вимоги до відповідача 1 за зустрічним позовом , то вони також не підлягають задоволенню.

Щодо заявлених компанією Berlin-Chemie AG (Берлін - Хемі АГ) клопотань про застосування строків позовної давності до зустрічних позовів суд відзначає наступне.

За змістом частини першої статті 261 ЦК України позовна давність застосовується лише за наявності порушення права особи.

Отже, перш ніж застосовувати позовну давність, господарський суд повинен з`ясувати та зазначити в судовому рішенні, чи порушене право або охоронюваний законом інтерес позивача, за захистом якого той звернувся до суду. У разі коли такі право чи інтерес не порушені, суд відмовляє в позові з підстав його необґрунтованості. І лише якщо буде встановлено, що право або охоронюваний законом інтерес особи дійсно порушені, але позовна давність спливла і про це зроблено заяву іншою стороною у справі, суд відмовляє в позові у зв`язку зі спливом позовної давності - за відсутності наведених позивачем поважних причин її пропущення.

З огляду на те, що судом було встановлено відсутність порушених прав або охоронюваних законом інтересів позивачів за зустрічними позовами, клопотання компанії Berlin-Chemie AG (Берлін - Хемі АГ) про застосування строку позовної давності судом по суті не розглядалися.

За таких обставин, суд приходить до висновку про задоволення первісного позову в повному обсязі та відмову у задоволенні зустрічного позову компанії Organosyn Life Sciences Private Limited (Органосін Лайф Саєнсіз Прайвіт Лімітед) та зустрічного позову Товариства з обмеженою відповідальністю "Органосін Лтд".

Відповідно до ст. 129 Господарського процесуального кодексу України судовий збір за первісним позовом покладається на відповідача 2, як власника спірних свідоцтв, у зв`язку з задоволенням позову у повному обсязі. Судовий збір за зустрічним позовом компанії Organosyn Life Sciences Private Limited (Органосін Лайф Саєнсіз Прайвіт Лімітед) та зустрічним позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Органосін Лтд" покладається на позивачів, у зв`язку з відмовою у задоволенні позовних вимог.

На підставі викладеного та керуючись статтями 129, 231, 236-241 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд міста Києва -

В И Р І Ш И В:

1. Первісний позов задовольнити повністю.

2. Визнати свідоцтво України на знак для товарів і послуг № 149130 від 12.12.2011 недійсним повністю щодо товарів 05 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків.

3. Зобов`язати Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 149130 від 12.12.2011 недійсним повністю щодо товарів 05 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

4. Визнати свідоцтво України на знак для товарів і послуг № 35639 від 15.10.2003 недійсним повністю щодо товарів 05 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків.

5. Зобов`язати Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 35639 від 15.10.2003 недійсним повністю щодо товарів 05 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

6. Визнати недійсним наказ Міністерства охорони здоров`я України від 25.08.2009 №627 "Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів та внесення змін у реєстраційні матеріали" в частині державної реєстрації лікарського засобу "НІМЕСИН®" (таблетки по 100 мг №10 (10x1), №100 (10x10) у блістерах) (реєстраційне посвідчення №UA/9973/01/01), п/п № 28.

7. Визнати недійсним наказ Міністерства охорони здоров`я України від 25.08.2009 №627 "Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів та внесення змін у реєстраційні матеріали" в частині державної реєстрації лікарського засобу "НІМЕСИН®" (таблетки по 100 мг in bulk №2500 у контейнерах) (реєстраційне посвідчення №UA/9974/01/01), п/п № 29.

8. Визнати недійсним реєстраційне посвідчення від 31.08.2009 №UA/9973/01/01 на лікарський засіб "НІМЕСИН®" (таблетки по 100 мг № 10 (10x1), № 100 (10x10) у блістерах).

9. Визнати недійсним реєстраційне посвідчення від 31.08.2009 №UA/9974/01/01 на лікарський засіб "НІМЕСИН®" (таблетки по 100 мг in bulk № 2500 у контейнерах).

10. Визнати недійсним висновок Державного підприємства "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров`я України" щодо ефективності, безпечності та якості лікарського засобу, рекомендації його до державної реєстрації (перереєстрації) та внесення змін до реєстраційних матеріалів від 11.08.2009 №5410/2.7-4 в частині лікарського засобу "НІМЕСИН®" (таблетки по 100 мг № 10 (10x1), № 100 (10x10) у блістерах) та "НІМЕСИН®" (таблетки по 100 мг in bulk № 2500 у контейнерах).

11. Заборонити Evertogen Life Sciences Limited (Евертоген Лайф Саєнсіз Лімітед) виробляти лікарський засіб "НІМЕСИН®", наносити на упаковку, в якій міститься лікарський засіб, знак "НІМЕСИН".

12. Заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю "Органосін Лтд" пропонувати для продажу, продавати та імпортувати лікарський засіб "НІМЕСИН®".

13. У задоволенні зустрічного позову компанії Organosyn Life Sciences Private Limited (Органосін Лайф Саєнсіз Прайвіт Лімітед) відмовити повністю.

14. У задоволенні зустрічного позову Товариства з обмеженою відповідальністю "Органосін Лтд" відмовити повністю.

15. Стягнути з компанії Organosyn Life Sciences Private Limited (Органосін Лайф Саєнсіз Прайвіт Лімітед) на користь компанії Berlin-Chemie AG (Берлін - Хемі АГ) 13 398 (тринадцять тисяч триста дев`яносто вісім) грн. витрат по сплаті судового збору.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду відповідно до п. 17.5 Перехідних положень Господарського процесуального кодексу України подається до Північного апеляційного господарського суду через Господарський суд міста Києва протягом 20 (двадцяти) днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Повний текст рішення складено 05.03.2020.

Суддя О.В. Мандриченко