ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" лютого 2020 р. Справа № 910/17792/17

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Сотнікова С.В.

суддів: Отрюха Б.В.

Копитової О.С.

за участю секретаря судового засідання Титарєвої Г.І.,

представників: від позивача - Мамуні О.С., від відповідача-1 - Потоцького М.Ю., від відповідача-2 - Теслі Ю.О., Таранчук Д.В.,

розглянувши апеляційну скаргу Приватного акціонерного товариства "Фармацевтична фірма "Дарниця"

на рішення Господарського суду міста Києва

від 30.10.2019 (повний текст рішення складено 14.11.2019, суддя Зеленіна Н.І.)

у справі 910/17792/17

за позовом Приватного акціонерного товариства "Фармацевтична фірма "Дарниця"

до 1) Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України,

2) Публічного акціонерного товариства "Фармак"

про визнання недійсним рішення і наказу щодо визнання знака добре відомим в Україні та зобов`язання вчинити дії,

ВСТАНОВИВ:

У жовтні 2017 року Приватне акціонерне товариство "Фармацевтична фірма "Дарниця" (далі - позивач) звернулось з позовом до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Міністерство) про визнання недійсним рішення апеляційної палати Міністерства від 20.06.2017 про визнання добре відомим в Україні знаку "Корвалол Corvalolum" на ім`я Публічного акціонерного товариства "Фармак" (далі - відповідач) для товарів 05 класу МКТП "фармацевтичні препарати, а саме: снодійні, заспокійливі, седативні, спазмолітині препарати, кардіологічні лікарські засоби" станом на 01.12.2002 та наказу Міністерства від 19.07.2017 № 1037 "Про затвердження рішення апеляційної палати щодо заяви про визнання знака "Корвалол Corvalolum" добре відомим в Україні", зобов`язання Міністерства виключити знак "Корвалол Corvalolum" із переліку знаків, визнаних добре відомими в Україні, та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

В обґрунтування позову покладені доводи про те, що спірне рішення прийняте з порушенням положень статті 25 Закону України від 15 грудня 1993 року № 3689-ХІІ "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі - Закон № 3689-ХІІ), Порядку визнання знака добре відомим в Україні Апеляційною палатою Державного департаменту інтелектуальної власності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України № 228 від 15 квітня 2005 року (далі - Порядок), та статті 19 Конституції України. На думку позивача, станом на 1 грудня 2002 року ступінь відомості знаку "Корвалол Corvalolum" у відповідному секторі суспільства не був достатнім для визнання такого позначення добре відомим на території України для товарів 5 класу МКТП на вказану дату; добра відомість знака "Корвалол Corvalolum" в Україні станом на 1 грудня 2002 року не підтверджується фактичними даними та доказами, що містяться в матеріалах справи Апеляційної палати Міністерства; Апеляційна палата Міністерства не розглянула всі фактори, що є доречними (зокрема, цінність, що асоціюється зі знаком), а при дослідженні інших факторів і при прийнятті оскаржуваного рішення неповно дослідила обставини щодо відомості знака та взяла до уваги докази, що не мають бути враховані при вирішенні цього питання.

Рішенням Господарського суду міста Києва від 06.12.2017 у справі №910/17792/17 у задоволенні позову відмовлено повністю.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 26.06.2018 скасовано рішення Господарського суду міста Києва від 06.12.2017, прийнято нове рішення, яким позов задоволено повністю.

Постановою Великої Палати Верховного Суду від 25.06.2019 скасовано постанову Київського апеляційного господарського суду від 26.06.20108 та рішення Господарського суду міста Києва від 06.12.2017 у справі №910/17792/17, справу направлено на новий розгляд до суду першої інстанції.

В постанові від 25.06.2019 Велика Палата Верховного Суду дійшла наступних висновків.

За чинним на час виникнення спірних правовідносин законодавством, зокрема Законом № 3689-ХІІ, Паризькою Конвенцією про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року, яка є чинною в Україні з 25 грудня 1991 року, Порядком, наслідками визнання торгового знака добре відомим в Україні є можливість забороняти його використання на товарах та послугах, що є неоднорідними з тими, для яких його визнано добре відомим, а також право власника знака вимагати заборони використання позначення, складова частина якого відтворює добре відомий знак.

Таким чином, результат оскарження прийнятого рішення та наказу про дату, з якої знак став добре відомим в Україні, безпосередньо підтверджує, змінює чи припиняє відповідне право ПАТ "Фармак" на знак "Корвалол Corvalolum" як на добре відомий.

Отже, спір про визнання недійсними рішення про визнання знака добре відомим та наказу про затвердження такого рішення є спором про охорону права інтелектуальної власності ПАТ "Фармак". Вказані обставини свідчать про те, що спір, який виник у цих правовідносинах, пов`язаний із захистом прав інтелектуальної власності у спорі учасників приватноправових відносин про таке право, а тому з огляду на склад учасників спору та предмет позову його вирішення віднесено до юрисдикції господарського суду (аналогічний правовий висновок викладено у постанові Великої Палати Верховного Суду від 16 жовтня 2018 року в справі № 910/18195/17).

Спірним рішенням Апеляційної палати Міністерства визнано знак добре відомим на ім`я ПАТ "Фармак" за його заявою і, вимагаючи визнання недійсним вказаного рішення, позивач фактично оспорює право власності ПАТ "Фармак".

З огляду на характер правовідносин у цій справі, Велика Палата Верховного Суду дійшла висновку про те, що до юрисдикції господарських судів належить спір про визнання недійсними рішення про визнання знака, добре відомим, та наказу про затвердження такого рішення як спору, що за своїм змістом є приватноправовим спором про право інтелектуальної власності.

Разом з тим, суди не вирішили питання суб`єктного складу сторін приватноправового спору про право інтелектуальної власності, визначивши у цих правовідносинах ПАТ "Фармак" - особу, право якої безпосередньо оспорюється позивачем, як третю особу, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача, чим порушили процесуальні права ПАТ "Фармак", засади (принципи) господарського судочинства, до яких належить рівність учасників судового процесу.

При новому розгляді даної справи, Господарський суд міста Києва ухвалою від 28.08.2019 залучив до участі у справі як співвідповідача Акціонерне товариство "Фармак" (04080, місто Київ, вул. Кирилівська, буд. 63; код 00481198).

За результатами нового розгляду справи рішенням Господарського суду міста Києва від 30.10.2019 відмовлено повністю в задоволенні позову.

Суд першої інстанції, взявши до уваги, що Апеляційна палата визнала доречними та розглянула п`ять із шести факторів, визначених Законом № 3689-ХІІ, обґрунтованість встановлення та врахування семантичної схожості позначення "Корвалол" та "Корвалол Corvalolum", правомірність у зв`язку з цим врахування доказів, які підтверджують використання спірного знаку, дійшов висновку про правильність рішення Апеляційної палати Міністерства про добру відомість спірного знака у відповідному секторі суспільства на підставі належних і допустимих доказів. Також суд відхилив доводи позивача про порушення Апеляційною палатою Міністерства п.п. 3.2.3, 5.6 Порядку з огляду на недоведеність. За висновком суду першої інстанції, фактично заперечуючи добру відомість спірного знака станом на 01.12.2002, позивач посилається на невірне застосування Апеляційною палатою норм Закону № 3689-ХІІ, безпідставне прийняття поданих відповідачем доказів, в той же час, позивач не подав докази на спростування висновків Апеляційної палати, викладені у спірному рішенні.

Не погоджуючись з зазначеним судовим рішенням, позивач звернувся до Північного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати рішення Господарського суду міста Києва від 30.10.2019, прийняти нове рішення, яким задовольнити повністю позов про визнання недійсним рішення і наказу щодо визнання знака "Корвалол Corvalolum" добре відомим в Україні та зобов`язання вчинити дії у справі № 910/17792/17.

Позивач вважає, що рішення підлягає скасуванню повністю із ухваленням нового судового рішення оскільки воно було прийняте при не з`ясуванні обставин, що мають значення для справи; недоведеності обставин, що мають значення для справи, які суд першої інстанції визнав встановленими; невідповідності висновків, викладених у рішенні, встановленим обставинам справи; порушенні норм процесуального права та неправильному застосуванні норм матеріального права. Крім того, справу розглянуто судом за відсутності позивача, не повідомленого належним чином про дату, час і місце засідання, що є безумовною підставою для скасування рішення та ухвалення нового судового рішення відповідно до п. 3 ч. 3 ст. 277 ГПК України.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 20.12.2019 відкрито апеляційне провадження у справі; розгляд справи призначено на 14.01.2020.

Відповідач у відзиві заперечив доводи та вимоги апеляційної скарги, просив залишити її без задоволення, а рішення суду першої інстанції без змін.

Міністерство у відзиві заперечує проти всіх тверджень позивача, просить рішення Господарського суду міста Києва від 30.10.2019 залишити без змін, а апеляційну скаргу - без задоволення.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 14.01.2020 визнано необґрунтованим відвід судді Сотнікову С.В., справу № 910/17792/17 передано для визначення складу суду для вирішення питання про відвід, зупинено апеляційне провадження у справі № 910/17792/17 до вирішення питання про відвід судді Сотнікова С.В.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 15.01.2020 відмовлено у задоволенні заяви Приватного акціонерного товариства "Фармацевтична фірма "Дарниця" про відвід судді Сотнікова С.В. від розгляду справи № 910/17792/17.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 16.01.2020 поновлено апеляційне провадження, розгляд справи призначено на 23.01.2020 відповідно до ст. 216 ГПК України.

Позивач подав відповідь на відзиви відповідачів, у якій навів доводи, які за своїм змістом аналогічні доводам апеляційної скарги.

В судовому засіданні 23.01.2020, 12.02.2020 оголошувалась перерва відповідно до ст. 216 ГПК України.

В судовому засіданні 17.02.2020 оголошено вступну та резолютивну частину постанови.

Колегія суддів, розглянувши доводи апеляційної скарги, дослідивши наявні матеріали справи, заслухавши пояснення представників учасників справи, вважає, що скарга задоволенню не підлягає з огляду на наступне.

В апеляційній скарзі позивач зазначає, що суд першої інстанції не з`ясував, які обставини входять у предмет доказування в даній справі, помилково визначив предметом доказування в даній справі обставини, що підтверджують або спростовують добру відомість знаку "Корвалол Corvalolum" станом на 01.12.2002, оскільки предметом доказування в даній справі є відповідність чи невідповідність оскаржуваного рішення Апеляційної палати вимогам законодавства станом на момент його прийняття.

На переконання позивача, основними нормами законодавства, які порушені при прийнятті рішення Апеляційною палатою є п. п. 3.2., 3.2.3, 7.1., 7.2, 7.3 Порядку щодо поданих доказів на предмет їхньої належності і допустимості, суд, відповідно, повинен був проаналізувати, чи дотрималася Апеляційна палата наведених норм законодавства при прийнятті оскаржуваного рішення станом на момент його ухвалення - 20.06.2017, а не перекладати тягар доказування на позивача щодо спростування обставин про добру відомість знаку.

Апеляційна палата при винесенні оскаржуваного рішення могла брати до уваги виключно докази, що підтверджують добру відомість знаку "Корвалол Corvalolum". Натомість, більшість доказів стосуються позначення "Корвалол", що є порушенням положень Порядку та означає прийняття Оскаржуваного рішення в порушення вимог законодавства.

Так, в порушення п.п. 7.2, 7.3 Порядку Апеляційна палата не відхилила подані відповідачем неналежні докази, тобто ті, які не стосуються знаку "Корвалол Corvalolum", про визнання добре відомим якого заявлено відповідачем, а стосуються іншого знаку "Корвалол". При цьому, на думку позивача, семантична схожість наведених знаків не входить до предмету доказування у даній справі. Також, Апеляційна палата в порушення п.п. 3.2.3, 7.2 Порядку помилково прийняла докази доброї відомості знаку станом на більш пізню дату за 01.12.2002, в якості належних, оскільки ані Порядок, ані будь-яка інша норма матеріального права не дозволяють Апеляційній палаті приймати матеріали, датовані пізніше запитуваної дати, як докази доброї відомості.

Прийняті до уваги Апеляційною палатою усі без виключення документи, надані заявником як докази доброї відомості знака, не зважаючи на їх неналежність та явну дефектність, покладення таких неналежних доказів в основу власного рішення призвели до встановлення Апеляційною палатою в порушення приписів законодавства наявності факторів доброї відомості знака "Корвалол Corvalolum" та прийняття незаконного рішення.

Також, за твердженням позивача, суд першої інстанції помилково визнав встановленими обставини відомості знаку "Корвалол Corvalolum" у відповідному секторі суспільства станом на 01.12.2002, обставини тривалості, обсягу та географічного регіону будь-якого використання та просування, будь-яких реєстрацій та/або заявок на реєстрацію спірного знаку, а також обставину успішного відстоювання знаку "Корвалол Corvalolum", з огляду на їх недоведеність за допомогою належних та допустимих доказів.

Невідповідність висновків, викладених у рішенні місцевого господарського суду, встановленим обставинам справи полягає в тому, що суд помилково встановив використання спірного знаку для таких товарів як снодійні, спазмолітині препарати, кардіологічні лікарські засоби, оскільки подані у справі докази не підтверджують використання саме знака "Корвалол Corvalolum" у розумінні ч. 4 ст. 16 Закону № 3689-ХІІ.

Неправильне застосування судом першої інстанції норм матеріального права полягає у незастосуванні судом п.п. 3.2, 7.1-7.3 Порядку, оскільки відповідно до зазначених норм Апеляційна палата може визнати знак добре відомим, лише якщо заявник надав матеріали на підтвердження факторів доброї відомості знаку, які стосуються саме цього знаку і які підтверджують добру відомість знаку виключно на ту дату, на яку заявник просить визнати знак добре відомим. Також проаналізувавши всі матеріали, надані заявником на предмет їхньої належності і допустимості, Апеляційна палата у своєму рішенні зобов`язана вказати підстави відхилення неналежних і недопустимих матеріалів.

Разом з тим, як у апеляційній скарзі так і у відповіді на відзиви відповідачів, позивач зазначає про те, що він не заперечує та не стверджує про відсутність доброї відомості знаку "Корвалол Corvalolum", позаяк підставою позову, тобто фактичними обставинами, якими він обґрунтовує свої вимоги, є невідповідність рішення Апеляційної палати Міністерства вимогам законодавства.

Також позивач вказав на порушення судом першої інстанції норм процесуального права щодо належного повідомлення про дату, час і місце засідання суду на 30.10.2019 (ч. 4 ст. 120 ГПК України), що призвело до неможливості надання представниками подальших пояснень по суті справи та до неправильного вирішення справи, а також норм ст.ст. 76, 80, 210 ГПК України щодо правил подання, оцінки та безпосереднього дослідження доказів.

Згідно із статтею 1 Закону № 3689-ХІІ знак - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Відповідно до частини четвертої статті 16 Закону № 3689-ХІІ використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Відповідно до частин першої, четвертої статті 25 Закону № 3689-ХІІ охорона прав на добре відомий знак здійснюється згідно зі статтею 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності та цим Законом на підставі визнання знака добре відомим Апеляційною палатою або судом. Знак може бути визнаний добре відомим незалежно від реєстрації його в Україні.

З дати, на яку за визначенням Апеляційної палати чи суду знак став добре відомим в Україні, йому надається правова охорона така сама, якби цей знак був заявлений на реєстрацію в Україні. При цьому вона поширюється також на товари і послуги, що не споріднені з тими, для яких знак визнано добре відомим в Україні, якщо використання цього знака іншою особою стосовно таких товарів і послуг вказуватиме на зв`язок між ними та власником добре відомого знака і його інтересам, ймовірно, буде завдано шкоди таким використанням.

Згідно зі статтею 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20.03.1883 (яка набула чинності для України з 25.12.1991), країни Союзу зобов`язуються чи з ініціативи адміністрації, якщо це допускається законодавством даної країни, чи за клопотанням зацікавленої особи відхиляти або визнавати недійсною реєстрацію і забороняти застосування товарного знака, що становить відтворення, імітацію чи переклад іншого знака, здатні викликати змішування зі знаком, що за визначенням компетентного органу країни реєстрації чи країни застосування вже є у цій країні загальновідомим як знак особи, що користується привілеями цієї Конвенції, і використовується для ідентичних або подібних продуктів. Це положення поширюється і на ті випадки, коли істотна складова частина знака становить відтворення такого загальновідомого знака чи імітацію, здатну викликати змішування з ним.

Згідно з частиною 2 статті 25 Закону № 3689-ХІІ при визначенні того, чи є знак добре відомим в Україні, можуть розглядатися, зокрема, такі фактори, якщо вони є доречними:

ступінь відомості чи визнання знака у відповідному секторі суспільства;

тривалість, обсяг та географічний район будь-якого використання знака;

тривалість, обсяг та географічний район будь-якого просування знака, включаючи рекламування чи оприлюднення та представлення на ярмарках чи виставках товарів та/або послуг, щодо яких знак застосовується;

тривалість та географічний район будь-яких реєстрацій та/або заявок на реєстрацію знака за умови, що знак використовується чи є визнаним;

свідчення успішного відстоювання прав на знак, зокрема територія, на якій знак визнано добре відомим компетентними органами;

цінність, що асоціюється зі знаком.

Порядок визнання Апеляційною палатою знака добре відомим в Україні встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності. За подання заяви про визнання знака добре відомим сплачується збір. Рішення Апеляційної палати щодо визнання знака добре відомим в Україні може бути оскаржено у судовому порядку (частиною 3 статті 25 Закону № 3689-ХІІ).

Відповідно до п. 2.1 Порядку, для визнання Апеляційною палатою знака добре відомим в Україні подається заява.

За нормою п. 3.2.3 Порядку, фактичні дані, які підтверджують добру відомість знака стосовно товарів і/або послуг, щодо яких він використовується, на вказану в заяві дату повинні бути представлені відомостями, що містяться у відповідних документах. Ці відомості мають підтверджувати наявність факторів, якщо вони є доречними, визначених у пункті 2 статті 25 Закону №3689-ХІІ.

Певні фактичні дані, якщо вони є доречними, можуть надаватися заявником на підтвердження одразу декількох факторів, що свідчать про добру відомість знака в Україні (п. 3.2.4 Порядку).

Вимоги до рішення Апеляційної палати встановлені у пункті 7 Порядку.

Так, відповідно до п. 7.1 Порядку, при прийнятті рішення колегія вирішує питання щодо:

наявності обставин (фактів), якими обґрунтовувалася заява та якими доказами вони підтверджуються;

наявності інших фактичних даних, які мають значення для розгляду заяви, а також доказів на їх підтвердження;

задоволення заяви чи відмови в її задоволенні.

Згідно з правилами п. 7.2 Порядку, знак не може бути визнаний Апеляційною палатою добре відомим в Україні, якщо колегією встановлено, що надані заявником матеріали не підтверджують добру відомість знака заявника на дату, указану в заяві.

Пунктом 7.3 Порядку встановлено, що рішення Апеляційної палати складається із вступної, описової, мотивувальної і резолютивної частин, при цьому:

у вступній частині рішення вказуються дата його прийняття; склад колегії, що його прийняла, із зазначенням головуючого; повне найменування, місцезнаходження юридичної особи - заявника, прізвище, ім`я, по батькові, місце проживання фізичної особи - заявника та інших осіб, які брали участь у розгляді заяви;

описова частина має містити перелік матеріалів, що були взяті до уваги при розгляді заяви; стислий виклад вимог заявника, його пояснень і клопотань, пояснень експерта (за наявності), виконаних колегією дій (огляд та дослідження матеріалів /доказів/);

у мотивувальній частині вказуються обставини розгляду заяви, установлені колегією; результати дослідження матеріалів (доказів), на підставі яких прийнято рішення; доводи, за якими колегія не взяла до уваги документи (докази), надані заявником, чи відхилила подані клопотання; законодавство, яким колегія керувалася, приймаючи рішення;

резолютивна частина має містити висновок про визнання знака добре відомим в Україні або про відмову в такому визнанні.

Резолютивна частина рішення про визнання знака добре відомим в Україні має містити дату, на яку знак став добре відомим в Україні; повне найменування або прізвище, ім`я, по батькові власника добре відомого знака; перелік товарів і/або послуг, для яких знак визнано добре відомим в Україні, згрупованих за класами МКТП. Невід`ємним додатком до рішення про визнання знака добре відомим в Україні є зображення добре відомого знака.

Частиною першою статті 21 Цивільного кодексу України визначено, що суд визнає незаконним та скасовує правовий акт індивідуальної дії, виданий, зокрема, органом державної влади, якщо він суперечить актам цивільного законодавства і порушує цивільні права або інтереси. Аналогічний припис містить і частина друга статті 20 Господарського кодексу України.

Як вбачається з матеріалів справи, рішенням Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 20.06.2017 визнано добре відомим в Україні знак "Корвалол Corvalolum" на ім`я Публічного акціонерного товариства "Фармак" для товарів 05 класу МКТП "фармацевтичні препарати, а саме: снодійні, заспокійливі, седативні, спазмолітичні препарати, кардіологічні лікарські засоби" станом на 01.12.2002.

Наказом Міністерства №1037 від 19.07.2017 затверджено рішення Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 20.06.2017, прийняте за результатом розгляду заяви Публічного акціонерного товариства "Фармак" про визнання знака добре відомим в Україні, згідно з додатком.

Позивач є власником торговельної марки "Корвалол-Дарниця" за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № 49087 (дата подання заявки 07.08.2003).

На розгляді Господарського суду міста Києва станом на дату подання позову перебувала справа 910/13908/17 за позовом Публічного акціонерного товариства "Фармак" про визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг № 49087 з підстави його невідповідності умовам надання правової охорони, оскільки торговельна марка "Корвалол-Дарниця" за свідоцтвом України № 49087 є схожою настільки, що її можна сплутати з добре відомою в Україні торговельною маркою "Корвалол Corvalolum", а її використання іншою особою щодо таких товарів і послуг вказуватиме на зв`язок між ним та власником добре відомого знака (ПАТ "Фармак") й інтересам останнього, ймовірно, буде завдано шкоду таким використанням.

Тобто, рішення про визнання спірного знака добре відомим впливає на права та інтереси позивача в частині можливості використання частини добре відомого знака у складі зареєстрованої торговельної марки "Корвалол-Дарниця", та яке може бути заборонено відповідачем на підставі ст. 25 Закону № 3689-ХІІ.

В розрізі доводів апеляційної скарги про те, що позивач не оспорює добру відомість торговельної марки "Корвалол Corvalolum", а лише зазначає про невідповідність рішення Апеляційної палати вимогам ст. 25 Закону № 3689-ХІІ та п. 3.2., 3.2.3, 7.1., 7.2, 7.3 Порядку колегія суддів зазначає наступне.

У відповідності до ч. 2 ст. 25 Закону №3689-ХІІ, при визначенні того, чи є знак добре відомим в Україні, можуть розглядатися, зокрема, такі фактори, якщо вони є доречними: ступінь відомості чи визнання знака у відповідному секторі суспільства; тривалість, обсяг та географічний район будь-якого використання знака; тривалість, обсяг та географічний район будь-якого просування знака, включаючи рекламування чи оприлюднення та представлення на ярмарках чи виставках товарів та/або послуг, щодо яких знак застосовується; тривалість та географічний район будь-яких реєстрацій та/або заявок на реєстрацію знака за умови, що знак використовується чи є визнаним; свідчення успішного відстоювання прав на знак, зокрема територія, на якій знак визнано добре відомим компетентними органами; цінність, що асоціюється зі знаком.

Тобто, рішення про визнання знака добре відомим апеляційною палатою або судом може ґрунтуватись на перелічених у частині 2 статті 25 Закону №3689-ХІІ факторах як у їх сукупності так і на окремих факторах, якщо вони є доречними у кожному конкретному випадку щодо конкретного знаку.

При цьому за нормою п. 3.2.3 Порядку наявність факторів, якщо вони є доречними, визначених у пункті 2 статті 25 Закону №3689-ХІІ, мають визначатись на підставі фактичних даних, які підтверджують добру відомість знака стосовно товарів і/або послуг, щодо яких він використовується, на вказану в заяві дату повинні бути представлені відомостями, що містяться у відповідних документах.

Як вбачається зі спірного рішення Апеляційної палати, колегією розглянуті, зокрема такі фактори:

1.ступінь відомості чи визнання знака у відповідному секторі суспільства;

2. тривалість, обсяг та географічний район будь-якого використання знака;

3. тривалість, обсяг та географічний район будь-якого просування знака, включаючи рекламування чи оприлюднення та представлення на ярмарках чи виставках товарів та/або послуг, щодо яких знак застосовується;

4. тривалість та географічний район будь-яких реєстрацій та/або заявок на реєстрацію знака за умови, що знак використовується чи є визнаним;

5. свідчення успішного відстоювання прав на знак, зокрема територія, на якій знак визнано добре відомим компетентними органами.

Колегія суддів вважає таким, що відповідає вимогам пункту 2 статті 25 Закону №3689-ХІІ, визнання знака "Корвалол Corvalolum" добре відомим Апеляційною палатою на підставі визначення доречними п`яти із шести факторів, визначених цим Законом.

При цьому, при встановленні кожного фактору, Апеляційна палата Міністерства спиралась на докази, які підтверджують використання саме знака "Корвалол Corvalolum" з 1991 року, відповідно і які визначають його відомість в Україні.

Так, за доводами Апеляційної палати, високий ступінь відомості знака "Корвалол Corvalolum" серед доречного кола споживачів лікарських засобів підтверджується тим, що його словесний елемент "Корвалол" є знаком, який за рішенням Апеляційної палати від 29.12.2004 визнаний добре відомим в Україні відносно товарів 05 класу МКТП: "снодійні, седативні лікарські засоби" станом на 01 січня 1993 року. Знак "Корвалол Corvalolum" складається із основного елемента "Корвалол", що є добре відомим в Україні знаком, та його латинської форми "Corvalolum", яка є офіційною формою найменування лікарських засобів у міжнародних та національних фармакопеях. Отже, знак "Корвалол Corvalolum" має таку ж саму семантику, що й знак "Корвалол". Починаючи з 1991 року і по теперішній час знак "Корвалол Corvalolum" розміщується на упаковках препарату, що відповідно підтверджується представленими заявником фотографіями упаковок за період з 1991 по 2002 рік.

Популярність препарату "Корвалол" і відомість знака "Корвалол Corvalolum" серед медичних фахівців підтверджуються відомостями про його замовлення Державним комітетом України з медичної та мікробіологічної промисловості "Держкоммедбіопром" для Головного військо-медичного управляння генерального штабу Збройних сил України. Зокрема, у 1996 році було замовлено поставку на 1997 рік препарату "Корвалол Corvalolum", виробництва заявника, у кількості 96 тис. упаковок.

Обізнаності споживачів щодо лікарського засобу, маркованого знаком "Корвалол Corvalolum", сприяла інформація про нього, яка постійно розміщувалась у спеціалізованих виданнях, енциклопедіях та довідниках, зокрема таких: Коротка медична енциклопедія (видавництво "Радянська енциклопедія" Москва, 1990 рік), довідник Відаль "Лікарські препарати в Росії" (1997 рік), Лікарські засоби. Посібник для лікарів (видавництво "Торсинг", Харків,1997 рік тощо.

Таким чином, відсутні підстави стверджувати, а відтак і визнавати прийнятними доводи апеляційної скарги, що Апеляційною палатою Міністерства при встановленні наявності факторів відомості знака використовувались відомості щодо іншого знака "Корвалол" а не спірного "Корвалол Corvalolum".

Також, з рішення вбачається, що Апеляційна палата приймала в якості належних доказів використання спірного знаку, які підтверджували ступінь відомості саме до 01.12.2002, зокрема з 1991 по 2002 роки, а відтак колегія суддів відхиляє посилання позивача на неналежність доказів з огляду їх отримання після 01.12.2002, тобто дати заявленої для визнання знака добре відомим.

Колегія суддів також погоджується з доводами Міністерства, що наданої ПАТ "Фармак" інформації (про обсяги використання знака, просування продукції, обізнаність споживачів, успішне відстоювання заявником прав на знак в інших країнах) було цілком достатньо для визнання спірного снака добре відомим, з урахуванням також того факту, що знак "Корвалол Corvalolum" був варіантом виконання (використання) вже визнаного добре відомим знака " Корвалол " на ту ж саму особу (ПАТ "Фармак"). При цьому Апеляцінйою палатою обґрунтовано взято до уваги той факт, що латинська граматична форма традиційно була офіційною формою найменування у міжнародних та національних фармакопеях, тому обидва знаки ("Корвалол" та "Корвалол Corvalolum") є вочевидь семантично подібними. Апеляційна палата обгрунтовано виходила з того, що застосування знака "Корвалол" у наданій заявником документації є використанням знака "Корвалол Corvalolum" у формі, що відрізняється від цього знака лише окремими елементами, що не змінює відмітності знака в цілому. Відтак, надані документи було враховано як такі, що підтверджують добру відомість знака "Корвалол Corvalolum".

Зазначені обставини були предметом встановлення та дослідження суду першої інстанції та обгрунтовано взято ним до уваги при прийнятті рішенні по суті спору.

З огляду на встановлені вище обставини справи, колегія суддів доходить висновку про відповідність спірного рішення Апеляційної палати вимогам пункту 2 статті 25 Закону №3689-ХІІ, п.п. 3.2.3, 7.1., 7.2, 7.3 Порядку, а відтак відхиляє доводи апеляційної скарги в цій частині.

Як вказано у постанові Великої Палати Верховного Суду від 25.06.2019 у даній справі, спірним рішенням Апеляційної палати Міністерства визнано знак добре відомим на ім`я ПАТ "Фармак" за його заявою і, вимагаючи визнання недійсним вказаного рішення, позивач фактично оспорює право власності ПАТ "Фармак". А з огляду на характер правовідносин у цій справі, Велика Палата Верховного Суду дійшла висновку про те, що до юрисдикції господарських судів належить спір про визнання недійсними рішення про визнання знака, добре відомим, та наказу про затвердження такого рішення як спору, що за своїм змістом є приватноправовим спором про право інтелектуальної власності.

Стаття 15 ЦК України передбачає право кожної особи на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання. Кожна особа також має право на захист свого інтересу, який не суперечить загальним засадам цивільного законодавства.

У силу приписів статті 1 Господарського процесуального кодексу України (ГПК України) у редакції, чинній на час подання позову, підприємства, установи, організації, інші юридичні особи (у тому числі іноземні), громадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи і в установленому порядку набули статусу суб`єкта підприємницької діяльності, мають право звертатися до господарського суду згідно з установленою підвідомчістю господарських справ за захистом своїх порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів, а також для вжиття передбачених цим Кодексом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням.

Згідно зі статтею 2 ГПК України господарський суд порушує провадження у справі за позовами, зокрема, підприємств та організацій, які звертаються до господарського суду за захистом своїх прав та охоронюваних законом інтересів.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 4 ГПК України у чинній редакції, право на звернення до господарського суду в установленому цим Кодексом порядку гарантується. Ніхто не може бути позбавлений права на розгляд його справи у господарському суді, до юрисдикції якого вона віднесена законом.

Юридичні особи та фізичні особи - підприємці, фізичні особи, які не є підприємцями, державні органи, органи місцевого самоврядування мають право на звернення до господарського суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав та законних інтересів у справах, віднесених законом до юрисдикції господарського суду, а також для вжиття передбачених законом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням.

Порушенням вважається такий стан суб`єктивного права, за якого воно зазнало протиправного впливу з боку правопорушника, внаслідок чого суб`єктивне право особи зменшилося або зникло як таке; порушення права пов`язано з позбавленням можливості здійснити, реалізувати своє право повністю або частково.

Таким чином правом на звернення до суду за захистом наділена особа в разі порушення, невизнання або оспорювання саме її прав, свобод чи інтересів, а також у разі звернення до суду органів і осіб, яким надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб або державні та суспільні інтереси. Суд повинен установити, чи були порушені, не визнані або оспорені права, свободи чи інтереси цих осіб, і залежно від установленого - вирішити питання про задоволення позовних вимог або відмову в їх задоволенні способом встановленим для захисту права та інтересу, внаслідок чого право або інтерес будуть імперативно відновлені.

Встановивши наявність у особи, яка звернулася з позовом, суб`єктивного матеріального права або охоронюваного законом інтересу, на захист яких подано позов, суд з`ясовує наявність чи відсутність факту порушення або оспорення і відповідно ухвалює рішення про захист порушеного права або відмовляє позивачу у захисті, встановивши безпідставність та необґрунтованість заявлених вимог.

Розпорядження своїм правом на захист є засадничим принципом цивільного законодавства, яке полягає у наданні особі, яка вважає свої права порушеними, невизнаними або оспорюваними, можливості застосувати способи захисту, визначені законом або договором.

Положеннями статті 20 Господарського кодексу України та статті 16 ЦК України визначені способи захисту прав і законних інтересів суб`єктів господарювання.

Статтею 5 ГПК України в чинній редакції встановлено, що здійснюючи правосуддя, господарський суд захищає права та інтереси фізичних і юридичних осіб, державні та суспільні інтереси у спосіб, визначений законом або договором. У випадку, якщо закон або договір не визначають ефективного способу захисту порушеного права чи інтересу особи, яка звернулася до суду, суд відповідно до викладеної в позові вимоги такої особи може визначити у своєму рішенні такий спосіб захисту, який не суперечить закону.

Застосування конкретного способу захисту цивільного права залежить як від змісту суб`єктивного права, за захистом якого звернулася особа, так і від характеру його порушення.

Як було зазначено вище, у апеляційній скарзі так у відповіді на відзиви відповідачів, позивач зазначає про те, що він не заперечує та не стверджує про відсутність доброї відомості знаку "Корвалол Corvalolum", а відтак не заперечує право інтелектуальної власності відповідача на спірний знак.

При цьому, позивач як на підставу позову, тобто фактичними обставинами, якими він обґрунтовує свої вимоги, посилається на невідповідність рішення Апеляційної палати Міністерства вимогам законодавства, зокрема, пункту 2 статті 25 Закону №3689-ХІІ, п.п. 3.2.3, 7.1., 7.2, 7.3 Порядку.

Колегія суддів зазначає, що хоча законом і передбачений такий спосіб захисту цивільних прав або інтересів, як визнання недійсним акту державного органу, в даному випадку рішення Апеляційної палати Міністерства про визнання знака добре відомим, проте задоволення відповідної вимоги лише з формальних підстав (які під час розгляду справи не доведені позивачем та, відповідно, не встановлені судом) є неможливим та не здатне призвести до захисту прав, а лише може бути використане для захисту інших прав або інтересів, оскільки визначальним у спірних правовідносинах є право інтелектуальної власності відповідача на торговельну марку "Корвалол Corvalolum", яке в даному конкретному випадку позивачем не оспорюється, тобто суб`єктивне право позивача не є порушеним, а відтак не потребує судового захисту.

З огляду на викладене вище апеляційний суд вважає обґрунтованим висновок суд першої інстанції про відсутність правових підстав для задоволення позовних вимог.

Щодо доводів апеляційної скарги про порушення судом першої інстанції норм процесуального права, що є безумовною підставою для скасування рішення та ухвалення нового судового рішення відповідно до п. 3 ч. 3 ст. 277 ГПК України, оскільки справу розглянуто судом за відсутності позивача, не повідомленого належним чином про дату, час і місце засідання, колегія суддів зазначає наступне.

В обґрунтування апеляційної скарги позивач зазначив, що його не було належно повідомлено про дату, час і місце засідання суду на 30.10.2019 (ч. 4 ст. 120 ГПК України), що призвело до неможливості надання представниками подальших пояснень по суті справи та до неправильного вирішення справи.

Як вбачається з матеріалів справи, 01.08.2019 суд першої інстанції ухвалив прийняти справу до провадження, призначити підготовче засідання у справі на 28.08.2019, повідомити учасників справи, що додаткові письмові докази, заяви, клопотання необхідно подати до 23.08.2019, учасникам справи направити в судове засідання представників.

Ухвалою від 28.08.2019 залучено до участі у справі як співвідповідача Акціонерне товариство "Фармак"; відкладено підготовче засідання на 04.09.2019.

04.09.2019 суд першої інстанції відклав підготовче засідання на 10.09.2019.

В судовому засіданні 10.09.2019 суд на місці ухвалив відкласти підготовче засідання на 01.10.2019.

Ухвалою від 01.10.2019 за участю представників сторін суд першої інстанції задовольнив клопотання відповідача-2 від 24.09.2019 про долучення доказів до матеріалів справи, закрив підготовче провадження у справі, призначив справу до судового розгляду по суті на 23.10.2019.

В судовому засіданні 23.10.2019 Господарський суд міста Києва оголосив перерву в розгляді справи до 16:30 того ж дня.

Під час проголошення ухвали суду про перерву в судовому засіданні був присутній представник позивача адвокат Мамуня О.С.

В судове засідання 23.10.2019, яке розпочалось о 16 год. 47 хв., представник позивача адвокат Мамуня О.С. не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, у зв`язку з чим суд оголосив перерву в розгляді справи по суті до 30.10.2019.

Ухвала-повідомлення про судове засідання 30.10.2019 у даній справі направлено сторонам, в тому числі і представнику позивача та було отримано останнім 29.10.2019.

30.10.2019 представник позивача в судове засідання не з`явився та подав клопотання про відкладення розгляду справи у зв`язку з неможливістю забезпечити явку представників в судове засідання.

Таким чином, колегія суддів вважає безпідставними доводи позивача про порушення судом першої інстанції норм процесуального права в частині належного повідомлення про дату, час і місце засідання суду, оскільки представник позивача був присутній в судовому засіданні 23.10.2019 під час розгляду справи по суті та не був позбавлений права брати участь у засіданні суду після оголошеної у ньому перерви як 23.10.2019 о 16 год. 47 хв. так і 30.10.2019.

Згідно зі ст. 76, 80 ГПК України належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.

За правилами статті 80 ГПК України, учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб, повинні подати докази разом з поданням позовної заяви. Відповідач, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, повинні подати суду докази разом з поданням відзиву або письмових пояснень третьої особи. Якщо доказ не може бути поданий у встановлений законом строк з об`єктивних причин, учасник справи повинен про це письмово повідомити суд та зазначити: доказ, який не може бути подано; причини, з яких доказ не може бути подано у зазначений строк; докази, які підтверджують, що особа здійснила всі залежні від неї дії, спрямовані на отримання вказаного доказу. У випадку визнання поважними причин неподання учасником справи доказів у встановлений законом строк суд може встановити додатковий строк для подання вказаних доказів. У випадку прийняття судом відмови сторони від визнання обставин суд може встановити строк для подання доказів щодо таких обставин. Якщо зі зміною предмета або підстав позову або поданням зустрічного позову змінилися обставини, що підлягають доказуванню, суд залежно від таких обставин встановлює строк подання додаткових доказів. Докази, не подані у встановлений законом або судом строк, до розгляду судом не приймаються, крім випадку, коли особа, яка їх подає, обґрунтувала неможливість їх подання у вказаний строк з причин, що не залежали від неї.

Відповідно до ст. 210 ГПК України, суд під час розгляду справи повинен безпосередньо дослідити докази у справі: ознайомитися з письмовими та електронними доказами, висновками експертів, поясненнями учасників справи, викладеними в заявах по суті справи, показаннями свідків, оглянути речові докази. Докази, що не були предметом дослідження в судовому засіданні, не можуть бути покладені судом в основу ухваленого судового рішення. Письмові, речові і електронні докази оглядаються у судовому засіданні, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом, і пред`являються учасникам справи за їх клопотанням, а в разі необхідності - також свідкам, експертам, спеціалістам. Учасники справи можуть давати свої пояснення з приводу письмових, речових та електронних доказів або протоколів їх огляду, ставити питання експертам.

Відповідно до ст. 86 ГПК України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також вірогідність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності.

Як було встановлено вище, ухвалою від 01.10.2019 суд першої інстанції задовольнив клопотання відповідача-2 від 24.09.2019 про долучення доказів до матеріалів справи та закрив підготовче провадження у справі.

При цьому, така ухвала суду була постановлена з урахуванням заперечень позивача, що були подані суду 01.10.2019.

В судовому засіданні 23.10.2019 та 30.10.2019 суд досліджував докази та пояснення учасників справи щодо них, що підтверджується протоколами судового засідання та спростовує доводи апеляційної інстанції в цій частині.

З врахуванням наведеного обов`язкові підстави для скасування оскаржуваного рішення суду, які пов`язані із порушенням судом першої інстанції норм процесуального права, апеляційна колегія під час розгляду справи не встановила, інші доводи позивача про невідповідність рішення суду вимогам законодавства відхилені апеляційним судом, у зв`язку з чим апеляційну скаргу належить відхилити та залишити без змін оскаржуване рішення Господарського суду міста Києва від 30.10.2019 у даній справі.

У відповідності до ст. 129 ГПК України судовий збір за розгляд справи в апеляційному суді належить покласти на скаржника - Приватне акціонерне товариство "Фармацевтична фірма "Дарниця".

Керуючись ст. 269, п. 1 ч. 1 ст. 275, ст.ст. 276, 282 Господарського процесуального кодексу України, Північний апеляційний господарський суд

ПОСТАНОВИВ:

1. Апеляційну скаргу Приватного акціонерного товариства "Фармацевтична фірма "Дарниця" залишити без задоволення.

2. Рішення Господарського суду міста Києва від 30.10.2019 у справі № 910/17792/17 залишити без змін.

3. Постанова набирає законної сили з дня її прийняття та може бути оскаржена безпосередньо до Верховного Суду у строки, встановлені ст. 288 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст постанови складений та підписаний 10.03.2020.

Головуючий суддя С.В. Сотніков

Судді Б.В. Отрюх

О.С. Копитова