РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.02.2020Справа № 910/8197/19
Господарський суд міста Києва у складі судді Картавцевої Ю.В., за участю секретаря судового засідання Вишняк Н.В., розглянувши матеріали господарської справи

за позовом Xiaomi Inc.

До Товариства з обмеженою відповідальністю "Ен-Ай-Ес Україна"

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору на стороні позивача - Київська міська митниця Державної фіскальної служби України

про зобов`язання вчинити дії

Представники:

від позивача: Єнакієва О.В.

від відповідача: Кобець Т.М.

від третьої особи: не з`явився,

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Xiaomi Inc. звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Ен-Ай-Ес Україна" про зобов`язання вчинити дії, а саме:

- заборону Товариству з обмеженою відповідальністю "Ен-Ай-Ес Україна" (04073, м. Київ, вул. С. Скляренко, буд. 9, ) здійснювати розповсюдження товарів за митною декларацією № UA 100200/2019/017514 від 04.06.2019 року, а саме товар - багатофункціональний прилад "Фітнес-трекер" МІ Band 3 (black): модель XMSH05HM, що включає у себе наступні функції: наручний годинник; Bluetooth; відстеження та аналіз сну-активність протягом сну та його тривалість, в кількості 100 штук;

- вилучення з цивільного обороту та знищення контрафактного товару за митною декларацією № UA 100200/2019/017514 від 04.06.2019 року, а саме товар-багатофункціональний прилад "Фітнес-трекер" MI Band 3 (black): модель XMSH05HM, що включає у себе наступні функції: наручний годинник; Bluetooth; відстеження та аналіз сну-активність протягом сну та його тривалість, в кількості 100 штук.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 03.07.2019 (суддя Блажівська О.Є.) прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі № 910/8197/19, справу вирішено розглядати за правилами загального позовного провадження, призначено підготовче засідання.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 03.07.2019 (суддя Блажівська О.Є.) заяву Xiaomi Inc., про забезпечення позову задоволено, вжито заходи до забезпечення позову, а саме: заборонено Київській міський митниці ДФС України здійснювати митне оформлення за митною декларацією № UA 100200/2019/017514 від 04.06.2019 р. на товар - багатофункціональний прилад "Фітнес-трекер" MI Band 3 (black: модель XMSH05HM, що включає у себе наступні функції: наручний годинник; Bluetooth; відстеження та аналіз сну-активність протягом сну та його тривалість; вимірювання пульсу), в кількості 100 шт., імпортером якого є Товариство з обмеженою відповідальністю "Ен-Ай-ЕС Україна"; в іншій частині заяви про забезпечення позову відмовлено; вжито заходи зустрічного забезпечення; зобов`язано Xiaomi Inc. (Китайська Народна Республіка, Пекін, 13 поверх, ІІ крило, Реінбоу Сіті оф Чайна Різосіс, №68, вул. Ціньге Міддл Стріт, района Хайдянь) надати зустрічне забезпечення шляхом внесення протягом десяти днів з дня постановлення даної ухвали на депозитний рахунок Господарського суду міста Києва (ідентифікаційний код 05379487; депозитний рахунок №5332, відкритий в Державній казначейській службі України (МФО 820172) грошові кошти у розмірі 28000 (двадцять вісім тисяч) грн. 00 коп.

15.07.2019 позивачем через відділ діловодства суду подано клопотання про долучення доказів у підтвердження виконання вимог ухвали суду від 03.07.2019 щодо зустрічного забезпечення.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 24.07.2019 залучено до участі у справі третю особу, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору на стороні позивача - Київську міську митницю Державної фіскальної служби України.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 25.09.2019 закрито підготовче провадження та призначено справу до судового розгляду по суті.

За наслідками повторного автоматизованого розподілу справу №910/8197/19 передано для розгляду судді Картавцевій Ю.В.

За змістом ст. 32 Господарського процесуального кодексу України, у разі зміни складу суду на стадії підготовчого провадження розгляд справи починається спочатку, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. У разі зміни складу суду на стадії розгляду справи по суті суд повторно розпочинає розгляд справи по суті, крім випадку, коли суд ухвалить рішення про повторне проведення підготовчого провадження.

З огляду на категорію та складність справи, з метою повного та всебічного з`ясування обставин справи № 910/8197/19, суд приходить до висновку про повторне проведення підготовчого провадження.

Згідно з приписами статті 181 Господарського процесуального кодексу України для виконання завдання підготовчого провадження в кожній судовій справі, яка розглядається за правилами загального позовного провадження, проводиться підготовче засідання. Дата і час підготовчого засідання призначаються суддею з урахуванням обставин справи і необхідності вчинення відповідних процесуальних дій.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 09.10.2019 прийнято справу № 910/8197/19 до розгляду, підготовче засідання призначено на 12.11.2019.

08.11.2019 до відділу діловодства суду від відповідача надійшла заява про залишення позову без розгляду на підставі п. 2 ч. 1 ст. 226 Господарського процесуального кодексу України з тих підстав, що позивачем не надано документів, які підтверджують державну реєстрацію компанії Xiaomi Inc. у відповідному реєстрі Китайської Народної Республіки; не надано документів, які підтверджують призначення особи, яка підписала договір з адвокатом Шевченком О.А., не надано доказів, які підтверджують наявність у керівника компанії Xiaomi Inc. повноважень щодо уповноваження інших осіб на представництво прав та інтересів компанії в судах.

У підготовче засідання 12.11.2019 прибули представники позивача та відповідача, представник третьої особи у підготовче засідання не прибув. Представник позивача подав додаткові документи та просив суд надати час для ознайомлення з клопотанням відповідача про залишення позову без розгляду.

Відповідно до ст. 177 Господарського процесуального кодексу України підготовче провадження має бути проведене протягом шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі. У виняткових випадках для належної підготовки справи для розгляду по суті цей строк може бути продовжений не більше ніж на тридцять днів за клопотанням однієї із сторін або з ініціативи суду.

З метою належної підготовки справи для розгляду судом продовжено строк підготовчого провадження на 30 днів та оголошено перерву до 10.12.2019.

10.12.2019 до відділу діловодства суду від позивача надійшли письмові пояснення.

У підготовче засідання 10.12.2019 прибули представники позивача та відповідача, представник третьої особи у підготовче засідання не прибув. Представник позивача подав заперечення на клопотання відповідача про залишення позову без розгляду та додаткові документи.

Розглянувши клопотання відповідача про залишення позову без розгляду, суд зазначає таке.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 226 ГПК України суд залишає позов без розгляду, якщо позовну заяву не підписано або підписано особою, яка не має права підписувати її, або особою, посадове становище якої не вказано.

Разом з тим, позивачем було надано належним чином засвідчену копію сертифікату Китайської ради з просування міжнародної торгівлі та свідоцтва (сертифікату) Xiaomi Inc.

Також в матеріалах справи наявне свідоцтво (Сертифікат), відповідно до якого Хіаомі inc. в особі Лея Цзюна уповноважує Бінь Суня, головного директора з юридичних питань Хіаомі inc., укладати угоди про надання юридичних послуг. Дане Свідоцтво складено 15.04.2019, тоді як договір про надання правової допомоги № 2 укладений між адвокатським бюро «Олександра Шевченка» та Хіаомі inc. в особі Бінь Суня 10.06.2019, тобто станом на дату укладення договору останній був наділений необхідними та достатніми повноваженнями на його підписання. Умовами договору прямо передбачені повноваження відносно підписання позовних заяв ( п.2.1.2. Договору) з питань контрафактної продукції, яка містить знаки для товарів та послуг у тому числі, які заявлені за МД № UA100200/2019/017514 від 04.06.2019 (п. 2.1.1.). Отже, суд доходить висновку, що маючи належним чином підтверджені повноваження, адвокатом Шевченко O.A. було підписано та подано позовну заяву у даній справі, з огляду на що судом відмовлено в задоволенні клопотання відповідача про залишення позову без розгляду.

У підготовчому засіданні 10.12.2019 оголошено перерву до 20.12.2019.

20.12.2019 до відділу діловодства суду від позивача надійшло клопотання про відкладення розгляду справи на січень 2020 року з метою надання додаткового часу для збирання доказів.

У підготовче засідання 20.12.2019 прибули представники позивача та відповідача, представник третьої особи у підготовче засідання не прибув.

У підготовчому засіданні 20.12.2019 оголошено перерву до 04.02.2020.

27.01.2020 до відділу діловодства суду від позивача надійшли документи, а саме висновок експерта №41-01/20, складений за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності від 23.01.2020.

У підготовче засідання 04.02.2020 прибули представники позивача та відповідача, представник третьої особи у підготовче засідання не прибув. Представник відповідача заявив клопотання про оголошення перерви для підготовки та подання письмових пояснень щодо висновку експерта, наданого позивачем.

Вказане клопотання судом задоволено, з огляду на що в підготовчому засіданні оголошено перерву до 18.02.2020.

18.02.2020 до відділу діловодства суду від відповідача надійшли пояснення до судового засідання.

У підготовче засідання 18.02.2020 прибули представники позивача та відповідача, представник третьої особи у підготовче засідання не прибув.

У підготовчому засіданні 18.02.2020 з`ясовано, що судом були вчинені дії, передбачені ст. 182 Господарського процесуального кодексу України.

Згідно з п. 3 ч. 2 ст. 185 Господарського процесуального кодексу України за результатами підготовчого засідання суд постановляє ухвалу про закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті.

Відповідно до п. 18 ч. 2 ст. 182 Господарського процесуального кодексу України у підготовчому засіданні суд призначає справу до розгляду по суті, визначає дату, час і місце проведення судового засідання (декількох судових засідань - у разі складності справи) для розгляду справи по суті.

Згідно з п. 3 ч. 2 ст. 185 Господарського процесуального кодексу України за результатами підготовчого засідання судом закрито підготовче провадження та призначено справу до судового розгляду по суті на 25.02.2020.

У судове засідання 25.02.2020 з`явились представники позивача, відповідача. Представник третьої особи у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце судового засідання був повідомлений належним чином.

У судовому засіданні 25.02.2020 проголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін та дослідивши докази, суд

ВСТАНОВИВ:

Xiaomi Inc. (попередня назва Beijing Xiaomi Technology Co., Ltd.) є правовласником торговельних марок: "XIAOMI" (за міжнародною реєстрацією від 28.11.2012 №1177611, яка діє на території України в повному обсязі з 28.11.2012), "Mi" (за міжнародною реєстрацією від 28.11.2012 №1173649, яка діє на території України в повному обсязі з 28.11.2012) та "Redmi" (за міжнародною реєстрацією від 23.04.2014 №1213534, яка діє на території України в повному обсязі з 23.04.2014).

Вказані торговельні марки зареєстровані зокрема для товарів 9 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП), переліки яких наведені у міжнародних реєстраціях №1177611, №1173649 та №1213534.

Відповідно до відомостей, які підтверджені наявними в матеріалах справи листами Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" від 18.03.2019 №495/3, №494/3 та №493/3, власником торговельних марок "XIAOMI", "Mi" та "Redmi" є Xiaomi Inc., іменована раніше як Вeijing Xiaomi Teсhnology Co., Ltd.

Судом встановлено, що Державною фіскальною службою України на виконання п. 2.5. Порядку реєстрації у митному реєстрі об`єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30.05.2012 №648, відповідно до заяви позивача про сприяння захисту майнових прав на об`єкт права інтелектуальної власності, 23.02.2017 до митного реєстру об`єктів права інтелектуальної власності включено знак для товарів і послуг «XIAOMI» (свідоцтво про міжнародну реєстрацію від 28.11.2012 №1177611) за №3360; знак для товарів і послуг «Mi» (свідоцтво про міжнародну реєстрацію від 28.11.2012 №11773649) за №3361, знак для товарів і послуг «Redmi» (свідоцтво про міжнародну реєстрацію від 23.04.2014 №1213534) за №3362 строком на 1 рік, що підтверджується листом Державної фіскальної служби України від 27.02.2017 №2779/Г/99-99-18-03-02-14. Крім того, оскільки правова охорона на вказані знаки розповсюджується на певні товари 9 класу МКТП, переліки яких наведені у міжнародних реєстраціях №1177611, №1173649 і №1213534, до митного реєстру внесена інформація щодо товарів з кодами згідно з УКТЗЕД, що наведені у додатку заяв, а саме , , , , , , , , , , , , , , , , , , ; інформація митного реєстру щодо знака за міжнародною реєстрацією №1213534 містить також коди товарів відповідно до УКТЗЕД - , , , , , .

Судом встановлено, що листом від 04.06.2019 №5452/10/26-70-18-03 Київська міська митниця ДФС повідомила позивача про те, що 04.06.2019 було здійснено призупинення митного оформлення товарів, а саме: багатофункціональний прилад "Фітнес-трекер" МІ Band 3 (black): модель XMSH05HM, що включає у себе наступні функції: наручний годинник; Bluetooth; відстеження активності - кількість кроків та відстань за день, кількість витрачений калорій та аналіз сну - активність протягом сну та його тривалість, вимірювання пульсу в кількості 100 штук; торгівельна марка МІ, виробник Anhui Huami Information Technologi Co., Ltd., країна виробництва CN, код за УКТЗЕД - , які заявлені за митною декларацією від 04.06.2019 №UA100200/2019/017514, одержувач - Товариство з обмеженою відповідальністю «Ен-Ай-Ес», на строк до 10 робочих днів з 04.06.2019 до 18.06.2019; враховуючи, що до митного реєстру об`єктів права інтелектуальної власності під №003361 внесено об`єкт інтелектуальної власності - знак для товарів і послуг "МІ", права на який захищаються за міжнародною реєстрацією №1173649, зокрема, для вказаних товарів, та у зв`язку з тим, що одержувач даних товарів не внесений до митного реєстру як імпортер оригінальних товарів, які містять зазначений об`єкт інтелектуальної власності, є підстави вважати, що переміщення через митний кордон України даних товарів має ознаки порушення прав інтелектуальної власності.

Обґрунтовуючи позовні вимоги, позивач посилаючись на ст. 418, ч. 1 ст. 420, ст. 492 Цивільного кодексу України, ст. 155 Господарського кодексу України, ст. 16, 20 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", вказує, що Xiaomi Inc. належить виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак стосовно наведених у міжнародних реєстраціях товарів і послуг. При цьому, позивач вважає, що товари, які відображені у митній декларації від 04.06.2019 №UA100200/2019/017514, містять ознаки порушення прав інтелектуальної власності на знаки «XIAOMI», «Mi» та «Redmi» за міжнародними реєстраціями №1177611, №1173649, №1213534, оскільки позивач не уповноважував відповідача на здійснення імпорту своєї продукції до України, не продавав відповідачу товари та жодної угоди з ним не укладав стосовно ввезення таких товарів, а тому відповідно норм Митного кодексу України товари, щодо яких прийнято рішення про призупинення митного оформлення на підставі статті 399 Митного кодексу України, можуть тлумачитися як контрафактні товари.

За наведених обставин, позивач просить суд:

- заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю "Ен-Ай-Ес Україна" здійснювати розповсюдження товарів за митною декларацією № UA 100200/2019/017514 від 04.06.2019 року, а саме товар - багатофункціональний прилад "Фітнес-трекер" МІ Band 3 (black): модель XMSH05HM, що включає у себе наступні функції: наручний годинник; Bluetooth; відстеження та аналіз сну-активність протягом сну та його тривалість, в кількості 100 штук;

- вилучити з цивільного обороту та знищити контрафактний товар за митною декларацією № UA 100200/2019/017514 від 04.06.2019 року, а саме товар-багатофункціональний прилад "Фітнес-трекер" MI Band 3 (black): модель XMSH05HM, що включає у себе наступні функції: наручний годинник; Bluetooth; відстеження та аналіз сну-активність протягом сну та його тривалість, в кількості 100 штук.

Відповідач, заперечуючи проти позову, зазначає, що зазначений у митній декларації від 04.06.2019 №UA100200/2019/017514 товар був придбаний відповідачем у Concord Trade Inc. відповідно до контракту від 18.07.2018 №07-18, а Concord Trade Inc. придбала такий товар згідно з інвойсом від 11.04.2019 №HW032-102216 у Hong Kong Hung AU Development Company Limited, що є офіційним дистриб`ютором "Xiaomi" відповідно до дистриб`юторської угоди від 13.01.2017; введення власником торговельної марки (або за його згодою) товару під відповідним знаком для товарів і послуг у цивільний оборот може бути здійснено і на території іншої держави (держав), після чого власник не може обмежити або заборонити наступний перепродаж цього товару на території іншої країни, де його права також охороняються (у тому числі на території України); зазначене, за відсутності територіальних обмежень, дає підстави стверджувати про існування в Україні міжнародного підходу до вичерпання прав; власник торговельної марки (або інша уповноважена особа), який ввів у цивільний оборот спірний товар під знаками для товарів і послуг "XIAOMI", "Redmi" та "Mi" на території будь-якої іншої держави, не має права заперечувати проти використання без його згоди зареєстрованого знака під час пропонування до продажу такого товару на території України; твердження позивача відносно того, що товар, ввезений за митною декларацією від 04.06.2019 №UA100200/2019/017514, є контрафактним, посилаючись просто на певну норму закону - безпідставне та необґрунтоване.

Третя особа зазначає про те, що на виконання Митного кодексу України станом на 24.06.2019 митне оформлення за митною декларацією від 04.06.2019 №UA100200/2019/017514 призупинено, а товар знаходиться на складі Київської міської митниці ДФС; знищення товарів за спрощеною процедурою здійснюється за рахунок правовласника та під його відповідальність шляхом поміщення їх власником товарів у митний режим знищення або руйнування відповідно до норм Митного кодексу України.

Оцінюючи подані докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів, та враховуючи, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, суд вважає, що вимоги позивача підлягають задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 154 Господарського кодексу України, відносини, пов`язані з використанням у господарській діяльності та охороною прав інтелектуальної власності, регулюються Господарським кодексом України та іншими законами.

До відносин, пов`язаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, застосовуються положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України та іншими законами (ч. 2 ст. 154 Господарського кодексу України).

Частиною 1 ст. 418 Цивільного кодексу України визначено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об`єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільним кодексом України та іншим законом.

Право інтелектуальної власності є непорушним відповідно до ч. 3 ст. 418 Цивільного кодексу України. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

Відповідно до ч. 1 ст. 155 Господарського кодексу України та ч. 1 ст. 420 Цивільного кодексу України, об`єктами прав інтелектуальної власності у сфері господарювання визнаються, зокрема, знаки для товарів і послуг (торговельні марки).

Суб`єктами права інтелектуальної власності, відповідно до ч. 1 ст. 421 Цивільного кодексу України, є: творець (творці) об`єкта права інтелектуальної власності та інші особи, яким належать особисті немайнові та (або) майнові права інтелектуальної власності відповідно до Цивільного кодексу України, іншого закону чи договору.

За приписами ст. 494 Цивільного кодексу України набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом.

Відповідно до ст. 495 Цивільного кодексу України майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є: право на використання торговельної марки; виключне право дозволяти використання торговельної марки; виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання; інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Відповідно до пункту 4 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів та послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Частиною першою статті 4 Протоколу до Мадридської Угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 28.06.1989, який набрав чинності для України 01.06.2000, передбачено, що з дати реєстрації або внесення запису, зробленого відповідно до положень Статей 3 і 3ter, охорона знака в кожній зацікавленій договірній стороні буде такою же, якби цей знак був заявлений безпосередньо у Відомстві цієї договірної сторони.

Як встановлено судом, Xiaomi Inc. (попередня назва Beijing Xiaomi Technology Co., Ltd.) є правовласником торговельних марок: "XIAOMI" (за міжнародною реєстрацією від 28.11.2012 №1177611, яка діє на території України в повному обсязі з 28.11.2012), "Mi" (за міжнародною реєстрацією від 28.11.2012 №1173649, яка діє на території України в повному обсязі з 28.11.2012) та "Redmi" (за міжнародною реєстрацією від 23.04.2014 №1213534, яка діє на території України в повному обсязі з 23.04.2014). Вказані торговельні марки зареєстровані зокрема для товарів 9 класу МКТП, переліки яких наведені у міжнародних реєстраціях №1177611, №1173649 та №1213534.

Як встановлено судом, Державною фіскальною службою України на виконання п. 2.5. Порядку реєстрації у митному реєстрі об`єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30.05.2012 №648, відповідно до заяви позивача про сприяння захисту майнових прав на об`єкт права інтелектуальної власності, 23.02.2017 до митного реєстру об`єктів права інтелектуальної власності включено знак для товарів і послуг «XIAOMI» (свідоцтво про міжнародну реєстрацію від 28.11.2012 №1177611) за №3360; знак для товарів і послуг «MI» (свідоцтво про міжнародну реєстрацію від 28.11.2012 №11773649) за №3361, знак для товарів і послуг «Redmi» (свідоцтво про міжнародну реєстрацію від 23.04.2014 №1213534) за №3362 строком на 1 рік.

Як встановлено судом, листом від 04.06.2019 №5452/10/26-70-18-03 Київська міська митниця ДФС повідомила позивача про те, що 04.06.2019 було здійснено призупинення митного оформлення товарів, а саме: багатофункціональний прилад "Фітнес-трекер" МІ Band 3 (black): модель XMSH05HM, що включає у себе наступні функції: наручний годинник; Bluetooth; відстеження активності - кількість кроків та відстань за день, кількість витрачений калорій та аналіз сну - активність протягом сну та його тривалість, вимірювання пульсу в кількості 100 штук; торгівельна марка МІ, виробник Anhui Huami Information Technologi Co., Ltd., країна виробництва CN, код за УКТЗЕД - , які заявлені за митною декларацією від 04.06.2019 №UA100200/2019/017514, одержувач - Товариство з обмеженою відповідальністю «Ен-Ай-Ес», на строк до 10 робочих днів з 04.06.2019 до 18.06.2019; враховуючи, що до митного реєстру об`єктів права інтелектуальної власності під №003361 внесено об`єкт інтелектуальної власності - знак для товарів і послуг "МІ", права на який захищаються за міжнародною реєстрацією №1173649, зокрема, для вказаних товарів, та у зв`язку з тим, що одержувач даних товарів не внесений до митного реєстру як імпортер оригінальних товарів, які містять зазначений об`єкт інтелектуальної власності, є підстави вважати, що переміщення через митний кордон України даних товарів має ознаки порушення прав інтелектуальної власності.

Відповідно до ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом. При цьому використанням знака визнається:

- нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

- застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;

- застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Так, імпорт (ввезення) товару із застосуванням зареєстрованого знаку є самостійним видом використання об`єкта права інтелектуальної власності. При цьому, невчинення імпортером дій з патентно-інформаційного пошуку з метою попереднього виявлення потенційної можливості порушення прав інтелектуальної власності у країні імпорту перед ввезенням товару, чи свідоме вчинення дій щодо імпорту товару із усвідомленням про порушення прав інтелектуальної власності в будь-якому разі свідчить про наявність вини імпортера у формі необережності (у першому випадку) чи у формі умислу (у другому випадку.).

Так, праву однієї особи, якій належать права інтелектуальної власності, що за своєю правовою природою є абсолютними, кореспондується обов`язок інших осіб утримуватись від їх порушення.

Позивач зазначає про те, що у товарі, зазначеному у митній декларації від 04.06.2019 №UA100200/2019/017514, використано знаки для товарів і послуг «XIAOMI», «Mi» та «Redmi» за міжнародними реєстраціями №1177611, №1173649, №1213534.

Відповідно до поданого позивачем висновку експерта №41-01/20 від 23.01.2020, складеного атестованим судовим експертом Соповою К.А., експерт дійшов наступних висновків: позначення на наданому зразку товару (багатофункціональний прилад "Фітнес-трекер" МІ Band 3 (black): модель XMSH05HM ) за митною декларацією від 04.06.2019 №UA100200/2019/017514, є тотожним зі знаком за міжнародною реєстрацією №1173649, права на який належать компанії Xiaomi Inc.

У вказаному висновку експерт зазначив, що наданий на дослідження зразок товару є спорідненим з товарами 9 класу МКТП, для яких зареєстровано знак «Mi» за міжнародною реєстрацією №1173649, що свідчить про те, що використання тотожних позначень на споріднених товарах буде викликати у споживача враження, що такі товари походять з єдиного джерела і належать одній особі, яка виробляє товар.

При цьому, у вказаному висновку зазначено, що до судового експерта К. А. Сопової надійшла заява про проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності за підписом керівника АБ «Олександра Шевченка» О. А. Шевченка від 18.12.2019. Разом із заявою були надані наступні матеріали та копії документів в електронному та паперовому вигляді: витяг з бази даних міжнародної реєстрації знаків «ROMARIN» про міжнародну реєстрацію № 1173649 на 3 арк. 27.12.2019 року із супровідним листом за підписом керівника АБ «Олександра Шевченка» О. А. Шевченка додатково надійшли: акт № UA 100170/2019/10 від 27.12.2019 р. про взяття проб (зразків) товарів за підписами посадової особи митного органу О.В. Обозної та провідного інспектора ВМЗ В. Квятковського, засвідчені печаткою (штампом) червоного кольору з зображенням малого герба України та написом «Україна» - в верхній частині, цифрою (датою) 27121902 - в центральній частіші, цифрами 280 - у правій та лівій бокових частинах на 1 арк.; зразок призупиненого товару - фітнес-трекер MI BAND 3 (Black), модель XMSH05HM в опломбованому пакеті - 1 шт. Зазначені документи та зразки доставлено на адресу судового експерта: вул. Семашка, 13, офіс 108, м. Київ. Документи надійшли у прозорому поліетиленовому файлі. Зразок товару - багатофункціональний прилад «Фітнес-трекер» MI Band 3, black: модель XMSH05HM, заявлений за митною декларацією UA 100200/2019/017514 від 04.06.19, надійшов запакованим у поліетиленовий пакет (файл) прозорого кольору, опломбований круглою пломбою сріблястого кольору з витісненими написами, серед яких розбірливим є напис «МИТНИЦЯ 100 № 282» на лицьовому боці та зображенням малого герба України - на зворотному боці (Додаток 1 Фото 1-4 до висновку). Пошкоджень та порушень цілісності пломб та поліетиленового пакету, і якому надійшов об`єкт, не виявлено. З метою проведення даного дослідження цілісність опломбованоп поліетиленового пакету було порушено без завдання шкоди зразку та пломбі. У поліетиленовому пакеті було виявлено картонну коробку з багатофункціональним приладом «Фітнес-трекер» MI Band 3, black: модель XMSH05HM, заявленим за митною декларацією UA 100200/2019/017514 від 04.06.19. Фотографії упакування та наданого на дослідження приладу (зовнішній вигляд, колір та розташування позначень) наведені у Додатку 1 до Висновку експерта (Фото 5-13).

За змістом ст. 101 ГПК України, учасник справи має право подати до суду висновок експерта, складений на його замовлення. Порядок проведення експертизи та складення висновків експерта за результатами проведеної експертизи визначається відповідно до чинного законодавства України про проведення судових експертиз. У висновку експерта зазначається, що висновок підготовлено для подання до суду та що експерт обізнаний про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок. Експерт, який склав висновок за зверненням учасника справи, має ті самі права та обов`язки, що і експерт, який здійснює експертизу на підставі ухвали суду.

За змістом ст. 98 ГПК України, висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному законодавством. Предметом висновку експерта може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань. Висновок експерта може бути наданий на замовлення учасника справи або на підставі ухвали суду про призначення експертизи. У висновку експерта повинно бути зазначено: коли, де, ким (прізвище, ім`я, по батькові, освіта, спеціальність, а також, за наявності, свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта, стаж експертної роботи, науковий ступінь, вчене звання, посада експерта), на якій підставі була проведена експертиза, хто був присутній при проведенні експертизи, питання, що були поставлені експертові, які матеріали експерт використав. Інші вимоги до висновку експерта можуть бути встановлені законодавством. У висновку експерта має бути зазначено, що він попереджений (обізнаний) про відповідальність за завідомо неправдивий висновок, а у випадку призначення експертизи судом, також про відповідальність за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків.

Висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими статтею 86 цього Кодексу. Відхилення судом висновку експерта повинно бути мотивоване в судовому рішенні (ст. 104 ГПК України).

Оцінюючи висновок експерта №41-01/20 від 23.01.2020, складений атестованим судовим експертом Соповою К.А., суд вважає, що зазначений висновок містить відповіді на порушені питання, які є обґрунтованими та такими, що узгоджуються з іншими матеріалами справи.

У висновку зазначено, що експерт обізнаний про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок за статтею 384 Кримінального кодексу України, а також про те, що висновок експерта підготовлений для подання до суду.

За таких обставин висновок експерта №41-01/20 від 23.01.2020, складений атестованим судовим експертом Соповою К.А., приймається судом як належний та допустимий доказ.

З огляду на наведене, суд доходить висновку, що застосування на товарі (багатофункціональний прилад "Фітнес-трекер" МІ Band 3 (black): модель XMSH05HM ) за митною декларацією від 04.06.2019 №UA100200/2019/017514 позначення, тотожного зі знаком «Мі» за міжнародною реєстрацією №1173649, права на який належать компанії Xiaomi Inc, є використанням такого знаку для товарів і послуг

При цьому, позивачем не доведено порушення своїх прав як власника знаків для товарів і послуг «XIAOMI» та "Redмi" за міжнародними реєстраціями №1177611, №1213534 через ввезення відповідачем товарів за митною декларацією від 04.06.2019 №UA100200/2019/017514.

За змістом ч. 5 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Заперечуючи проти задоволення позовних вимог, відповідач зазначав, що власник торговельної марки (або інша уповноважена особа), який ввів у цивільний оборот спірний товар під знаком для товарів і послуг «XIAOMI», «Mi» та «Redmi» на території будь-якої іншої держави, не має права заперечувати проти використання без його згоди зареєстрованого знака під час пропонування до продажу такого товару на території України.

Відповідач вказував, що зазначений у митній декларації від 04.06.2019 №UA100200/2019/017514 товар було придбано відповідачем у Concord Trade Inc. згідно з контрактом від 18.07.2018 №07-18, а Компанія Concord Trade Inc. придбала такий товар відповідно до інвойсу від 11.04.2019 №HW032-102216 у Hong Kong Hung AU Development Company Limited, що є офіційним дистриб`ютором "Xiaomi" згідно з дистриб`юторською угодою від 13.01.2017, укладеною Хiaomi H.K. Limited та Hong Kong Hung AU Development Company Limited.

За змістом ч. 6 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак не поширюється на: здійснення будь-якого права, що виникло до дати подання заявки або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки; використання знака для товару, введеного під цим знаком в цивільний оборот власником свідоцтва чи за його згодою, за умови, що власник свідоцтва не має вагомих підстав забороняти таке використання у зв`язку з подальшим продажем товару, зокрема у разі зміни або погіршення стану товару після введення його в цивільний оборот; некомерційне використання знака; усі форми повідомлення новин і коментарів новин; добросовісне застосування ними своїх імен чи адрес.

Суд зазначає, що приписи частини шостої статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» не пов`язують вичерпання прав власника торговельної марки з введенням ним товару (або за його згодою) в цивільний оборот виключно на території України.

Отже, введення власником торговельної марки (або за його згодою) товару під відповідним знаком для товарів і послуг у цивільний оборот може бути здійснено і на території іншої держави (держав), після чого власник не може обмежити або заборонити наступний перепродаж цього товару на території іншої країни, де його права також охороняються (у тому числі на території України).

Зазначене, за відсутності територіальних обмежень, дає підстави стверджувати про існування в Україні міжнародного підходу до вичерпання прав.

Як вбачається з матеріалів справи, 18.07.2018 між Товариством з обмеженою відповідальністю "Ен-Ай-Ес Україна" як покупцем та Concord Trade Inc. як продавцем укладено контракт №07-18, відповідно до якого продавець зобов`язується передати, а покупець прийняти і оплатити товари згідно з умовами даного договору - Додаток №1 до договору, згідно з яким погоджено специфікацію до контракту, а саме: МІ Band 3 Global (фітнес браслет) у кількості 100 шт.

Відповідно до інвойсу №10 від 08.04.2019, вартість товару МІ Band 3 Global (фітнес браслет) у кількості 100 шт., придбаного Товариством з обмеженою відповідальністю "Ен-Ай-Ес Україна" у Concord Trade Inc., складає 1800 дол. США.

При цьому, в матеріалах справи наявний інвойс компанії Hong Kong Hung AU Development Company Limited №HW032-102216 від 11.04.2019 компанії Concord Trade Inc. на поставку товару МІ Band 3 Global у кількості 100 шт.

Наведеним підтверджуються доводи відповідача, що зазначений у митній декларації від 04.06.2019 №UA100200/2019/017514 товар було придбано відповідачем у Concord Trade Inc. згідно з контрактом від 18.07.2018 №07-18, а Компанія Concord Trade Inc. придбала такий товар відповідно до інвойсу від 11.04.2019 №HW032-102216 у Hong Kong Hung AU Development Company Limited.

Разом з тим, щодо доводів відповідача, що позивач не вправі заперечувати проти використання без його згоди зареєстрованого знака під час пропонування до продажу на території України товару - фітнес-трекер MI BAND 3 (Black), модель XMSH05HM у кількості 100 шт. через те, що такий товар було введено у цивільний оборот під цим знаком для товарів і послуг власником торговельної марки (або іншою уповноваженою особою), суд зазначає таке.

З матеріалів справи вбачається, що 13.01.2017 між Hong Kong Hung AU Development Company Limited як дистриб`ютором та Xiaomi H.K. Limited укладено дистриб`юторську угоду, відповідно до якої дистриб`ютор може розміщувати замовлення для придбання обладнання марковане зокрема товарними знаками «Xiaomi», «МІ» тощо.

Разом з тим, суд зазначає, що надана відповідачем дистриб`юторська угода укладена між Hong Kong Hung AU Development Company Limited та Xiaomi H.K. Limited, тоді-як правовласником знаку для товарів і послуг "Mi" за міжнародною реєстрацією №1173649, який використано у товарі за митною декларацією від 04.06.2019 №UA100200/2019/017514, є компанія Xiaomi Inc. При цьому, будь-яких інших доказів у підтвердження передання саме правовласником торгової марки «Мі» (позивачем) права її використання компанії Xiaomi H.K. Limited суду не надано, у зв`язку з чим відсутні підстави вважати доведеними твердження відповідача про введення спірного товару за митною декларацією від 04.06.2019 №UA100200/2019/017514 в цивільний обіг власником торгової марки «Мі» чи іншою уповноваженою особою.

За наведених обставин, суд доходить висновку, що у позивача наявне право забороняти відповідачу використання торговельної марки "Mi" за міжнародною реєстрацією №1173649 при ввезенні товару, маркованого вказаного торговельною маркою, за митною декларацією від 04.06.2019 №UA100200/2019/017514, оскільки положення Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» щодо обмеження виключного права власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак (ч. 6 ст. 16 закону) не поширюються на спірні правовідносини з огляду на недоведення відповідачем обставин щодо введення спірного товару власником чи його уповноваженою особою.

З огляду на викладене, оскільки відповідачем не надано суду доказів щодо наявності у нього прав здійснювати використання знаку для товарів і послуг "Mi" за міжнародною реєстрацією №1173649, права на який належить позивачу, суд дійшов висновку, що позовні вимоги про заборону відповідачу здійснювати розповсюдження товарів за митною декларацією № UA 100200/2019/017514 від 04.06.2019, а саме товар - багатофункціональний прилад "Фітнес-трекер" МІ Band 3 (black): модель XMSH05HM, що включає у себе наступні функції: наручний годинник; Bluetooth; відстеження та аналіз сну - активність протягом сну та його тривалість, в кількості 100 штук, є обґрунтованими, а обраний позивачем спосіб захисту відповідає його порушеному праву та нормам Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», у зв`язку з чим позов в цій частині підлягає задоволенню.

Крім того, позивачем заявлено також вимогу про вилучення з цивільного обороту та знищення контрафактного товару за митною декларацією № UA 100200/2019/017514 від 04.06.2019 року, а саме товар-багатофункціональний прилад "Фітнес-трекер" MI Band 3 (black): модель XMSH05HM, що включає у себе наступні функції: наручний годинник; Bluetooth; відстеження та аналіз сну-активність протягом сну та його тривалість, в кількості 100 штук.

Відповідно до ст. 432 Цивільного кодексу України, кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого права інтелектуальної власності відповідно до статті 16 цього Кодексу. Суд у випадках та в порядку, встановлених законом, може постановити рішення, зокрема, про: вилучення з цивільного обороту товарів, виготовлених або введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності, та знищення таких товарів.

Суд зазначає, що позовна вимога щодо вилучення з цивільного обороту та знищення контрафактного товару є правомірною, оскільки ґрунтується на наведеному приписі пункту 3 частини другої статті 432 Цивільного кодексу України. Водночас, застосування згаданого положення статті 432 Цивільного кодексу України не ставиться у залежність від вчинення Митницею призупинення митного оформлення спірного товару.

Аналогічних висновків дійшов Верховний Суд у постанові від 26.03.2019 у справі №910/507/18.

З огляду на викладене, оскільки обраний спосіб захисту є ефективним та правомірним, позов в частині вимог про вилучення з цивільного обороту та знищення контрафактного товару за митною декларацією № UA 100200/2019/017514 від 04.06.2019 року, а саме товар-багатофункціональний прилад "Фітнес-трекер" MI Band 3 (black): модель XMSH05HM, що включає у себе наступні функції: наручний годинник; Bluetooth; відстеження та аналіз сну-активність протягом сну та його тривалість, в кількості 100 штук підлягає задоволенню.

При цьому, щодо доводів відповідача щодо безпідставності тверджень позивача про те, що товар, ввезений за митною декларацією від 04.06.2019 №UA100200/2019/017514, є контрафактним, суд зазначає, що відповідно до Положення про порядок реєстрації та переміщення через митний кордон України товарів, що містять об`єкти інтелектуальної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2001 р. N 412, контрафактні товари - об`єкти інтелектуальної власності, переміщення яких через митний кордон України призводить до порушення прав правовласника, що захищаються відповідно до законодавства та міжнародних договорів України, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України.

З огляду на викладене, оскільки ввезення відповідачем товарів за митною декларацією від 04.06.2019 №UA100200/2019/017514 призводить, за висновками суду, до порушення прав позивача як власника знаку для товарів і послуг "Mi" за міжнародною реєстрацією №1173649, то вказаний у зазначеній митній декларації товар є контрафактним у розумінні зазначених норм законодавства.

Відповідно до ст. 74 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

За приписами ст. 76, 77, 78, 79 Господарського процесуального кодексу України належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення. Обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування. Докази, одержані з порушенням закону, судом не приймаються. Достовірними є докази, створені (отримані) за відсутності впливу, спрямованого на формування хибного уявлення про обставини справи, які мають значення для справи. Наявність обставини, на яку сторона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, вважається доведеною, якщо докази, надані на підтвердження такої обставини, є більш вірогідними, ніж докази, надані на її спростування. Питання про вірогідність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.

Відповідно до положень ст. 129 Господарського процесуального кодексу України судові витрати по сплаті судового збору покладаються на відповідача з огляду на задоволення позову.

При цьому, згідно зі ст. 145 ГПК України у разі ухвалення судом рішення про задоволення позову заходи забезпечення позову продовжують діяти протягом дев`яноста днів з дня набрання вказаним рішенням законної сили або можуть бути скасовані за вмотивованим клопотанням учасника справи.

Відповідно до ч. 1 ст. 142 ГПК України, зустрічне забезпечення скасовується у випадку залишення позову без розгляду з підстави, визначеної пунктом 7 частини першої статті 226, або у випадку закриття провадження у справі з підстав, визначених пунктами 2, 5-7 частини першої статті 231 цього Кодексу, або після набрання законної сили рішенням суду про задоволення позову в повному обсязі, про що окремо зазначається в резолютивній частині відповідного судового рішення.

Керуючись ст. 74, 76-80, 129, 142, 236, 237, 238, 240-242 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити повністю.

2. Заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю "Ен-Ай-Ес Україна" (04073, м. Київ, вул. Семена Скляренка, 9; ідентифікаційний код: 39454930) здійснювати розповсюдження товарів за митною декларацією № UA 100200/2019/017514 від 04.06.2019, а саме товар - багатофункціональний прилад "Фітнес-трекер" МІ Band 3 (black): модель XMSH05HM, що включає у себе наступні функції: наручний годинник; Bluetooth; відстеження та аналіз сну - активність протягом сну та його тривалість, в кількості 100 штук.

3. Вилучити з цивільного обороту та знищити контрафактний товар за митною декларацією № UA 100200/2019/017514 від 04.06.2019, а саме товар-багатофункціональний прилад "Фітнес-трекер" MI Band 3 (black): модель XMSH05HM, що включає у себе наступні функції: наручний годинник; Bluetooth; відстеження та аналіз сну - активність протягом сну та його тривалість, в кількості 100 штук.

4. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Ен-Ай-Ес Україна" (04073, м. Київ, вул. Семена Скляренка, 9; ідентифікаційний код: 39454930) на користь Xiaomi Inc. (Китайська Народна Республіка, Пекін, 13 поверх, фаза ІІ, Рейнбоу Сіті оф Чайна Рісорсіз, №68, вул. Цинхе Міддл Стріт, Хайдянь Дістрікт) судовий збір у розмірі 3842 (три тисячі вісімсот сорок дві) грн. 00 коп.

5. Після набрання рішенням суду законної сили видати накази.

6. Зустрічне забезпечення скасовується після набрання даним рішенням суду законної сили відповідно до ч. 1 ст. 142 Господарського процесуального кодексу України.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Повне рішення складено: 06.03.2020

Суддя Ю.В. Картавцева